海外注目判決：No.13［ドイツ］「中間一般化」
を伴う補正の判断基準と「逃れられない罠」

──ドイツと欧州特許庁における新規事項の判断──
ドイツ連邦裁判所（Bundesgerichtshof） 2015年２月17日判決
Wundbehandlungsvorrichtung（創傷処置デバイス）事件 No. X ZR 161/12

ユルゲン
長 谷 川

カイザー
＊＊
寛
＊

抄 録 欧州特許庁では補正による新規事項の判断基準が厳しい。特に日本の実務者にとって気を付けるべき事項は「中間一般化（Intermediate Generalization）」と「逃れられない罠（InescapableTrap）」である。前者は出願時の明細書等に開示された特徴の組み合わせから一部の特徴のみを抽出する補正を意味し，後者は新規事項によって異議手続または無効手続において特許の取消が確実となってしまう状態を意味する。一方，ドイツではこれまで欧州特許庁よりはかなり緩やかな基準で新規事項の有無が判断されてきた。しかしこの度，ドイツにおける司法の最高機関であるドイツ連邦裁判所（Bundesgerichtshof）がドイツにおける新規事項の判断基準についてこれまでとは異なる方向性を示唆する判決を出した。今回紹介する判決では特にドイツ連邦裁判所による「中間一般化」および「逃れられない罠」に関するこれまでの判例とは異なる見解が注目されている。

断基準が比較的緩やかな国の実務に慣れた担当

目 次
1． はじめに
1．1 「中間一般化」とは者にとっては，欧州における補正による新規事
項追加のリスクがより大きい。欧州における補1．2 「逃れられない罠」とは
2． 事件の経緯
2．1 対象特許のクレーム
2．2 原出願の開示内容

正による新規事項の追加に関してよく発生する問題に「中間一般化（Intermediate Generalization）」 と「 逃 れ ら れ な い 罠（Inescapable

2．3 無効訴訟の経緯
3． 最高裁判所の判断

Trap）
」がある。
「中間一般化」と「逃れられ3．1 「中間一般化」に関する論点
3．2 「逃れられない罠」に関する論点
4． おわりに

1 ． はじめに
欧州における補正の実務は実に悩ましい。特に日本やアメリカなど補正による新規事項の判ない罠」とは今回紹介するドイツ連邦裁判所の判決（以下「本判決」と称する）を理解する上WINTER BRANDL FÜRNISS HÜBNER RÖSS
KAISER POLTE Partnerschaft mbB 所属
ドイツ国弁理士（化学，生物） 欧州特許弁理士
Dr. Jürgen KAISER＊＊
WINTER BRANDL FÜRNISS HÜBNER RÖSS
KAISER POLTE Partnerschaft mbB 所属
日本国弁理士（化学，生物） Kan HASEGAWA＊

知 財 管 理 Vol. 66 No. 5 2016573

で重要になるので以下簡単に説明する。

禁止する規定に抵触するので削除することができない。このため，どんな補正をしようとも特1．1 「中間一般化」とは許の取消が確実となってしまう。欧州特許庁の中間一般化を伴う補正とは，出願当初の明細

異議において頻繁に論点となる問題である。

書等に開示された特徴の組み合わせから一部の一方，ドイツでは，ドイツの国内特許および特徴のみを抽出し，当該抽出した特徴でクレー実用新案登録に関しては補正によって新規事項

ムを限定する補正を意味する 。

が追加された場合であっても，当該補正がクレ１）

例えば出願当初のクレームの特徴がＡであー ム さ れ た 主 題 の 範 囲 を 広 げ た り， 異 な るり，明細書の実施形態にＡ＋Ｂ＋Ｃの特徴の組（aliud）主題へと導くものでなく，主題の範囲

み合わせが開示されていた場合，このＡ＋Ｂ＋を単に減縮する場合であれば，クレームに新規Ｃの特徴の組み合わせから特徴Ｂのみを抽出

事項が残存しても無効にする必要はないとする

し，クレームをＡ＋Ｂとする補正が中間一般化

ルールを採用している 。しかし欧州特許のドを伴う補正に該当する。

イツ部分についてもこのルールが適用されるか

日本ではあまり新規事項と指摘されることは

５）

否かについては不明のままであった。

ない補正の形態であるが欧州特許庁はこのよう

ここで「異なる主題へ導く補正」とは「出願な中間一般化を伴う補正を許可するにあたって

当初の明細書等に開示された技術的観点を変更

厳しい要件を課している 。一方でEPC加盟国，する補正」と意味するとされている 。どのよ

特にドイツでは中間一般化を伴う補正に対して

うな補正が「異なる主題へ導く補正」または「主これまでどちらかというと日本に近い立場を取

題を単に減縮する補正」に該当するかは個別にっており ，実務上あまり問題となることはな判断されるべきとされているが ，例えば構成かった。

要件の削除によって出願時の明細書等に記載さ

２）

３）

６）

７）

れた主題を拡張する補正や，新規事項を外的付

1．2 「逃れられない罠」とは加する補正が「異なる主題へ導く補正」と判断逃れられない罠とは，補正によって新規事項される傾向がある 。一方，新規事項による限を追加したことによって，異議手続または無効

定的減縮は「主題を単に減縮する補正」と判断手続において新規事項の追加を禁止する規定されやすい 。

（EPC第123条（2），ドイツ特許法第21条（1）４）と，特許の保護範囲を拡張することを禁止する規定（EPC第123条（3），ドイツ特許法第22条）との組み合わせにより特許の取消が確実になる状態を意味する 。

８）９）2 ． 事件の経緯
2．1 対象特許のクレーム
本件は欧州特許EP1088569のドイツ部分（以４）例えば出願当初のクレームの特徴がＡであ

下「対象特許」と称する）についてその特許性り，審査段階で出願時の明細書等に開示されてが争われた案件である。欧州特許EP1088569はいなかったＢという特徴を追加し，クレームを

国際公開番号をWO97/18007とするPCT出願にＡ＋Ｂとし，その後異議が申立てられた場合，基づく欧州特許出願0865304を原出願としてな逃れられない罠に陥る。この場合，新規事項をされた分割出願から生じた欧州特許である。

削除するためにクレームから特徴Ｂを削除した

対象特許の許可時のクレーム１は以下の通り

いが，特徴Ｂの削除は特許の保護範囲の拡張を

特徴ａ）〜ｇ）を有する（関連構造は図１参照）。

574

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このうち特徴ｄ）および特徴ｇ）は後の議論で（602）を有する，患者の皮膚近くの傷に負重要になるため，アンダーラインで強調する。

圧を与えるためのポータブル治療装置であ許可時のクレーム１って，ａ）網状の連続気泡可撓性発泡体の多孔質パッｇ）前記コネクタは，前記パッドに接触する底ド（102）と，面を有するディスク状のカップ（601）をｂ）ポンプ（6）と，有することを特徴とするポータブル治療装ｃ）前記多孔質パッドを前記ポンプ（6）に接置。

続するための吸引チューブ（101）と，
ｄ）前記パッドと前記吸引チューブとを接続す

2．2 原出願の開示内容（1）特徴ｄ）についての開示内容

るためのコネクタと，ｅ）傷部位，前記パッドおよび前記コネクタを特徴ｄ）が特定する多孔質パッドと吸引チュ

気密シールするための外科用ドレープと，ーブとを接続するコネクタに関して原出願の出を有し，願時の明細書は以下のように記載している（関ｆ）前記コネクタが前記吸引チューブ（101）の前記ポンプ（6）から離れた方の端部と前記傷部位とを接続するためのスパウト

連構造は図２〜４参照）。記載個所のうち重要な部分はアンダーラインで強調する。
明細書記載①「Fig. 6A〜6Dは，傷部位において複数穴を有するチューブを取り付けるためのコネクタの種々の図を示す。Fig. 7および7Bは傷部位にて多孔質包帯にコネクタを取り付けるための外科用ドレープの平面図および斜視図をそれぞれ示す。コネクタは中心に設けられたスパウト602を有するプラスチック成形品であるディスク状のカップ601を含む。スパウト602は複数穴を有するチューブ，例えばFig. 5Fまたは6Eに示されるようなタイプのチューブの端部を密な状態でスライド嵌合しながら受け入れるような寸法となっている。
」

対象特許のFig. 1

対象特許のFig. 6C

対象特許のFig. 5F

対象特許のFig. 6E

図２ 対象特許のチューブに関する図面
対象特許のFig. 6D

すなわち原出願の出願時の明細書ではコネク

図１ 対象特許の特徴部に関する図面

タは複数穴を有するチューブとの組み合わせの知 財 管 理 Vol. 66 No. 5 2016575

みで開示されている。

コネクタによって連結される部位）においてチ複数穴を有するチューブに関しては原出願の出願時の明細書はさらに以下のように説明している。

ューブが単穴チューブであることを示唆する記載も含まれる。
明細書記載④

明細書記載②「区画されたチューブは傷部位102までずっと「別の実施例としてFig. 6Eに示されるよう連続していなくてもよいが，傷部位に近く短いに，複数穴を有するチューブを構成できる。こセクションである単穴チューブに接続することの実施例では内側ボア606はライン101（Fig. 1

もできる。
」

参照）を含み，傷部位からの体液の抽出に使用される。
（Fig. 1にライン106で表示される）空（2）特徴ｇ）についての開示内容

気流は，チューブの壁内に位置する導管607を特徴ｇ）ではコネクタが多孔質パッドに接触

下方に通過する。この導管607をチューブを中する底面を有するディスク状のカップを有する

心に90度の間隔に離間させたことにより，複数旨が特定されている。原出願の出願時の明細書穴を有するチューブがねじれたり，結束するこ

ではコネクタが有するカップについて唯一以下とによる空気流の詰まりの恐れが最少とされてのように説明されている（関連構造は図４参照）。
明細書記載⑤いる。
」「使用の際，傷の大きさに対応して多孔質包帯をカットし，上で引用した特許協力条約出願
第WO96/05873号のFig. 10に示されているように，傷に包帯を当てる。ルーメンを発泡体の包帯に挿入する代わりに，多孔質包帯（36）にカ
ップ601を押し付け，これを外科用ドレープで固定する。
」

図３ 対象特許のFig. 1

明細書記載③「ライン106およびトランスデューサ108により傷部位における圧力を測定し，モニタするこ
図４ WO96/05873号のFig.10とができる。
」
明細書記載①から③より，複数穴を有するチ
ューブは傷部位における圧力を測定する形態でしかしながら原出願の出願時の明細書にはコ特有に用いられるものであることが読み取れる。

ネクタが有するカップの底面が多孔質パッド

一方，原出願の出願時の明細書には以下のよ（多孔質包帯）に接触する旨の記載はない。

うに傷部位とチューブとの連結部位（すなわち576

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出願時の明細書等において，コネクタは複数

2．3 無効訴訟の経緯穴を有するチューブおよび圧力検出手段と関連（1）原告の主張付けされてのみ開示されているので，コネクタ原告である無効訴訟請求人は，対象特許の全のみを抽出した特徴ｄ）は原出願の開示内容を範囲での無効を請求した。より具体的には，原超える。すなわちコネクタのみを抽出する中間告は対象特許のクレーム１の主題が原出願の開一般化を認めない。

示内容を超える，すなわち新規事項を包含する

２）特徴ｇ）についてと主張して無効訴訟をドイツ連邦特許裁判所

特徴ｇ）は出願時の原出願の開示内容を超え（Bundespatentgericht。以下，特許裁判所と称かつクレームの主題を異なる主題へと導く。こする）に提起した 。

のため特徴ｇ）を残存させておくことはドイツ

10）

特許法第21条（1）４に抵触し，特徴ｇ）を削除（2）被告の主張

することは特許の保護範囲を拡張するのでドイ

これに対し被告である特許権者は，主請求ツ特許法第22条に抵触する。すなわち「逃れら（Main Request）として許可時の特許の維持まれない罠」を構成する。

た は ６ つ の 予 備 的 請 求（Auxiliary Request）

特許権者は当該判決を不当として，無効判決のいずれか１つでの特許の維持を請求した 。

を取り消し，またはいずれかの予備的請求でのまた無効訴訟中に提出された第１予備的請求

特許の維持を求めるべく，ドイツ連邦裁判所

では査定時のクレーム１に以下の特徴ｈ）が追（Bundesgerichtshof。以下，最高裁判所と称す加された（関連構造は図５参照）。

る）に控訴した 。

11）「ｈ）前記吸引チューブ（101）は，内側ボア（606）において複数穴チューブの形状を有し，
トランスデューサ（108）に前記傷部位の圧力検出を可能にする管（607）を有する」

12）

3 ． 最高裁判所の判断
3．1 「中間一般化」に関する論点（1）最高裁判所の見解
最高裁判所は第一審の判決を支持する形で許可時のクレーム１におけるコネクタに関する中間一般化を新規事項の追加と判断した。中間一

図５ 対象特許のFig. 6E

般化を伴う補正に関する最高裁判所の見解の要約は以下の通りである。
原出願において，コネクタは，治療装置にお（3）特許裁判所の判断

いて複数穴を有するチューブの傷部位への接続

特許裁判所は原告側の意見に賛同し，主請求を確保するという具体的に説明された目的を達および予備的請求のいずれにおいても特許を維成する部材として開示されている。このためコ持できないとし特許を無効とする判断を下し

ネクタは圧力を検出するための手段を有する傷た。より具体的には特許裁判所は特徴ｄ）およ部位治療装置と一体不可分の関係にある。さらび特徴ｇ）について以下のように判断していにこの圧力を検出するために必要な管は，好まる：

しくは既に必須の吸引チューブと複数穴を有す

１）特徴ｄ）についてるチューブにおいて一体化される。そしてこの
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複数穴を有するチューブはコネクタのスパウト

かなり厳しいと言える。

に収容される。原出願の明細書およびクレーム

確かに明細書中ではコネクタは圧力検出手段

も，スパウトが設けられた薄いディスクを有す

および複数穴を有するチューブを有する実施形

るコネクタが圧力検出手段を有する実施形態と態でのみ開示されている。しかし上述の明細書は無関係の実施形態に用いられるであろうこと

記載⑤における「ルーメンを発泡体の包帯に挿を当業者が導き出せる根拠を示していない。こ入する代わりに，多孔質包帯に（コネクタの）のため圧力検出手段を有しない装置にコネクタ

カップ601を押し付け，これを外科用ドレープが用いられる形態は原出願の開示内容に含まれで固定する」という記載からは，コネクタの本ない。

質的機能は吸引チューブと傷部位との接続であ

また原出願において単穴チューブを有する実ることが読み取れる。このコネクタの本質的機施形態が開示されていることは，上記判断に影能の達成には圧力検出手段および複数穴を有す響しない。この実施形態の説明は，区画されたるチューブは必須ではないので，コネクタのみ

チューブが必ずしも傷部位まで連続している必を抽出する中間一般化は認められると解釈する

要はなく，傷部位側の端部において部分的に区ことも可能である。

画されていない単穴チューブであってもよいこ

今回の最高裁判所のアプローチは，周知技術，とを述べているに過ぎない。すなわち基本とし当業者の技術水準およびそれらに導き出されるて複数穴を有するチューブが用いられることが特徴の本質的機能を重視するこれまでのドイツ想定されることには変わらず，コネクタが圧力型のアプローチよりも，表面的な記載内容に重検出手段を有する装置のみに用いられることを点を置いて中間一般化の可否を判断する欧州特疑問視するには不十分である。

許型のアプローチに近い。

3．2 「逃れられない罠」に関する論点（2）考 察
最高裁判所はこれまで中間一般化を伴う補正（1）最高裁判所の見解に関しては寛容な立場を取ってきた。より具体

一方で最高裁判所は，上述した特徴ｈ）を有的にはドイツでは中間一般化を伴う補正の可否する第１予備的請求を無効とした特許裁判所のの判断では「実施形態に記載された複数の特徴判断を不当とした。

が，協働で発明によって得られる効果に寄与し上述のように特徴ｈ）は許可時のクレーム１ている場合であっても，その特徴のうち１つをにさらに「前記吸引チューブ（101）は，内側導入するか全ての特徴を導入するかの判断は特ボア（606）において複数穴チューブの形状を許権者に委ねられる」ことを説示した

有し，トランスデューサ（108）に前記傷部位の判決がこれまで主に参の圧力検出を可能にする管（607）を有する」

Spleißkammer事件

13）

照されてきた。

ことを特定する。

このため欧州特許庁では原則的に認められる

上述の中間一般化の議論では最高裁判所は，ことがない，機能的に関連がある特徴の組み合コネクタは圧力検出手段および複数穴を有する

わせから一部の特徴を抽出する中間一般化

チューブとの組み合わせにおいてのみ開示されが ，ドイツでは多く認められてきた 。

ていることからコネクタのみを抽出する補正は

14）

15）

これらの過去の判決から比較すると本判決に認められないと述べた。特徴ｈ）では圧力検出おける最高裁判所の中間一般化に対する判断は手段（トランスデューサ（108））および複数穴

578

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を有するチューブの両方が特定されていることから中間一般化の問題はまず第１予備的請求によって解消されたことになる。
中間一般化が解消されたとすると問題になるのがコネクタが多孔質パッドに接触する底面を有するディスク状のカップを有することを特定した特徴ｇ）の取り扱いである。特徴ｇ）について最高裁判所は以下のように述べている（関図７ WO96/05873号のFig. 10連構造は図６参照）。
特徴ｇ）ではディスク状のカップの底面がパッドと接触することが特定されている。当業者いる。例えパッドが柔軟性のある発泡体から構は当該特徴ｇ）はカップの凹部側がパッドと接成されていることを考慮したとしても，ディス

触することを特定していると理解する。

ク状のカップの底面がパッドに接触することをしかしながらカップの凹部とパッドとの間の当業者がこれらの情報から直接的に導き出すこ

平面的な接触は出願時の原出願において，発明とはできない。つまりディスク状のカップの底に属するものとして開示されていない。確かに面がパッドに接触するという特徴ｇ）は出願時

原出願のFig. 6BおよびFig. 6Cは非常に平らなの原出願の開示内容を超える。
しかし，特徴ｇ）が出願時の原出願の開示内カップを示す。

容を超えるという事実は，第１予備的請求の維持を妨げるものではない。
これまで最高裁判所は，ドイツの国内特許および登録実用新案については補正によって出願時の明細書等に開示されていない特徴が追加された場合であっても，当該補正がクレームされ対象特許のFig. 6Bた主題の範囲を減縮する場合であれば，無効にする必要はないというルールを採用していた。

対象特許のFig. 6C

一方，補正が出願当初の主題を異なる主題へ

図６ 対象特許のカップに関する図面と導く場合は特許の無効は免れない 。
16）

ここで論点となるのが欧州特許のドイツ部分
さらに，引用されたWO96/05873のFig. 10にもこれまでの判例に基づくルールが適用され（図７参照）からは，傷部位を覆うパッド（36）

うるかである 。特許裁判所はこれまでの判例がどのように構成されるかを読み取ることがでに基づくルールが欧州特許のドイツ部分には適きる。

用されないとする立場を取っていたが ，これ

17）

18）

しかしながら原出願からはディスク状のカッは不当であり，これまでの判例に基づくルール

プがどのようにしてパッドに押し付けられるのは欧州特許のドイツ部分にも適用されるべきでかが明らかではない。明細書中では単に，「多ある。

孔質包帯にカップ601を押し付け，これを外科

これまでの判例のルールの背景にあるのは，用ドレープで固定する」ことのみが述べられて特許の主題が出願時の明細書等と比較して新規

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事項を追加する形で補正された場合であってづくルールは欧州特許条約にも適合する。欧州

も，第三者（特に特許権者の競合者）の正当な特許庁の審判部の決定によれば，出願時の明細利益が比較的穏やかな手法で確保できるのであ書等に記載されていない特徴が主題を減縮する

れば，当該特許を無効にする必要はないという形でクレームに追加された場合，当該特許は新考えである。

規事項の追加を禁止する規定（EPC第123条（2），

例えば，出願時の明細書等に開示された主題

第100条
（ｃ）
）によって取消される。さらに当に対し，不当な一般化によって新規事項が追加

該特徴は，特許の保護範囲を拡張することを禁された場合であっても，不当な一般化を除去す止する規定（EPC第123条（3））に抵触すること

ることで新規事項を排除できることから，特許なく削除されることができないので典型的な逃を無効にする必要はない 。

れられない罠に陥り，特許の取消が確実となる。

19）

一方，出願時の明細書等に開示されていない

例外的に当該特徴が，EPC第123条（3）に抵触特徴を追加した結果，許可時のクレームが出願することなく出願時の明細書等に開示された特時の発明とは異なる発明となった場合，つまり徴によって置換されうる場合にのみ特許が維持

特許が当業者にとって出願時の明細書等から認され得る 。
21）

識できる主題とは異なる主題を保護している場

ドイツで有効化された欧州特許を無効にする

合は特許の無効は免れない。このような場合にか否かの判断には，特許裁判所および最高裁判

も特許を維持してしまうと，出願時の明細書等

所はInPatüG（Gesetz über internationale Pat-に記載された主題よりも広い主題や，出願時のentübereinkommen「国際特許条約に関する法明細書等に記載された主題と異なる主題につい律」）第２条第６項を適用する。InPatüG第２ては特許は許可されないと想定している第三者

条第６項は欧州特許の取消事由を定めたの正当な利益を害することになる。仮に特許権EPC138条に準拠し，欧州特許のドイツ部分の者はクレームに残存する新規事項からは何ら権無効事由を規定する。EPC138条は，EPC加盟利を導きだせないことを条件としたとしても，国における特許の取消の事由を規定し，
EPC139

異議手続または無効手続において異なる主題へ

条に従うことを条件として，特定の事由に基づと導く新規事項がクレームに残存する形で特許いてのみ特許を取り消すことができる旨を規定が保持されると，手続後の特許は出願時の明細

し て い る。 こ の 規 定 は 各 国 の 国 内 裁 判 所 が書等の主題とは異なる主題を含むことになる。

EPC138条で列挙されていない事由で取消すこ

このため異なる主題へと導く新規事項がクレーと を 禁 止 す る も の で あ る が， 逆 に 考 え る とムに残存する形で特許が保持されるという選択

EPC138条で列挙された事由が存在する場合で肢は排除されなければならない 。

あっても特許を維持することを許可している。

20）

しかし発明の一部として開示されていない新事実，欧州特許庁の拡大審判部も「逃れられ規事項が，クレームされた主題を減縮する場合ない罠」を用いる欧州特許庁のアプローチは，は特許を無効にする必要はない。仮に主題を減仮に補正が保護範囲を減縮するものであっても縮する新規事項がクレームに残存した場合であ補正によって特許の取消が確実になってしまうっても，新規事項からは何ら権利を導き出すこ

リスクに晒されるので出願人にとって酷であるとができないこととすれば，公共の利益は害さことを認めている 。
さらに新規事項が，クレームされた主題を減れない。
またこれまでのドイツ国内における判例に基

580

22）

縮するものである場合には，特許全体の無効の

知 財 管 理 Vol. 66 No. 5 2016

防止を可能とすることは，特許を受ける権利を書等の開示内容を超え，新規事項となると判断

含む財産権の不可侵性を保障したドイツ連邦共した点である。

の理念にも合致する。これらのこ

最高裁判所は,「多孔質包帯にカップ601を押とは新規事項が，クレームされた主題を減縮す

し付け，これを外科用ドレープで固定する」とる場合には特許を無効にしないことを採用した

いう出願時の明細書等の記載からは，カップを過去の判例に基づくルールを欧州特許にも適用

どのようにパッド（多孔質包帯）に押し付けるすることを正当化する。

かが不明であり，カップの凹部がパッドに押し

和国の憲法

23）

対象特許の許可時のクレーム１におけるディ付けられるかが読み取れないことから，カップ

スク状のカップの底面が多孔質パッドに接触すの凹部の底面がパッドに接触するという特徴はることを特定した特徴ｇ）は，出願時の明細書

導きだせないと結論付けている（関連構造は図等に記載された発明の技術的示唆をより特定す

８参照）。しかしコネクタの機能が体液を吸引るものである。

する吸引チューブと傷部位とを接続する機能を新規事項が，クレームされた主題を単に減縮有することを考慮すると，「多孔質包帯にカッ

するか，または異なる主題へと導くかの判断にプ601を押し付ける」とは，スパウト602が設けは，追加された新規事項が出願時の明細書等にられたカップの凸部ではなく，体液の吸引が可記載された発明の技術的示唆をより特定する

能なように開口しているカップの凹部をパッド

か，または追加された新規事項が出願時の明細に押し付けることを意味していると解釈するこ書等に記載された発明に属さない技術的観点をとは当業者にとって不自然ではない。

導入するかが検討される。
特許裁判所の判断と異なり，許可されたクレームの特徴ｇ）が出願時の明細書等に記載された主題とは異なるとみなすことはできない。デ

図８ 対象特許のFig. 6C

ィスク状のカップが多孔質パッドに接触する底面を有することは新しい技術的観点を導入する

さらにカップが非常に平坦であること，およ

ものではない。特徴ｇ）におけるディスク状のびパッドが柔軟性のある発泡体から構成される

カップは，パッドに押し付けられ外科用ドレーことを考慮すると，特徴ｇ）で規定されたカップで固定された際にカップの底面の大部分がパプの凹部の底面がパッドに接触していること

ッドに接触する程度にフラットに構成されていは，当業者であれば出願時の原出願の明細書等ることを当業者に示唆する単なる限定でしかなに開示された内容から導き出せると判断するこい。このため，第１予備的請求のクレーム１をともできる。

無効とした特許裁判所の判断は不当である。

中間一般化の判断と同様，特徴ｇ）を新規事項と判断した今回の最高裁判所のアプローチ（2）考 察は，周知技術，当業者の技術水準およびそれら

最高裁判所の当該見解は，欧州特許のドイツによって導き出される特徴の本質的機能を重視部分であっても「逃れられない罠」から逃れらするこれまでのドイツ型のアプローチよりも ，れることを定めた点で，権利者にとっては好ま

表面的な記載内容に重点を置いて新規事項の有しい側面を有する。

無を判断する欧州特許型のアプローチに近い。

24）

一方で注目すべきは特徴ｇ）が出願時の明細
知 財 管 理 Vol. 66 No. 5 2016581

る新規事項の追加」の論点が有効な武器になる

4 ． おわりにことを認識すべきである。

本判決では最高裁判所は，一方で「逃れられない罠」に関する運用については欧州特許庁と注 記は明確に異なる姿勢を示したのに対し，他方で1） 欧州特許庁審査ガイドラインH - V，3.2.1

新規事項の判断についてはどちらかというと欧2） 欧州特許庁審判部 T 1164/04

州特許庁寄りの判断をしたという点で興味深い。
ドイツにおける新規事項の判断基準が段々と3） ド イ ツ 連 邦 裁 判 所

Sammelhefter II，X ZR

226/02；ドイツ連邦裁判所Koksofentür，X ZR
17/02

欧州特許庁のそれに近づいてきたことは，本判4） 欧州特許庁拡大審判部 G 1/93

決からだけでなく多くのドイツ弁理士が日常的

5） ド イ ツ 連 邦 裁 判 所

な権利化業務の過程で感じているようである。
一方で欧州特許庁内からは，各国との議論を踏
まえ ，審査基準において中間一般化が認めら25）れる要件を一部削除したり，審査官に新規事項の判断にはクレームの文言だけに捉われるのではなく出願書面全体を参照するように促す項目を追加したりと ，新規事項の判断基準を緩や26）かにしようとする動きが窺える。
ドイツの国内ルートを選択して出願した際に欧州特許庁と比較して高い補正の自由度が得られるというメリットは今後薄れていくのかもしれない。
権利者側の立場としては，本判決以降，まずドイツ特許庁の審査手続きにおいて補正が新規事項と判断されやすくなる可能性を認識する必Winkelmesseinrichtung，

Xa ZB 14/09
6） ド イ ツ 連 邦 裁 判 所

Winkelmesseinrichtung，

Xa ZB 14/09
7） ド イ ツ 連 邦 裁 判 所

Winkelmesseinrichtung，

Xa ZB 14/09
8） ドイツ連邦裁判所

Integrationselement X ZR

43/09
9） ド イ ツ 連 邦 裁 判 所

Winkelmesseinrichtung，

Xa ZB 14/09
10） ドイツ特許法第81条

ドイツでは特許無効の判断はドイツ特許庁ではなく，特許庁とは別組織
であるドイツ連邦裁判所によってなされる。このため無効手続の名称は無効審判ではなく無効訴訟となる。
11） 研究成果「欧州特許制度における主請求・予備的請求」平成24年５月１６日 日本弁理士会「ドイツを含む欧州の各国では複数組のクレームを提出することができ，この複数組のクレームの要がある。また特許裁判所の無効訴訟で補正のうち，権利者の第１希望に係るクレーム群を「主新規事項追加が争点となった場合は，補正が新請求」（Main request）と言い，第２希望以下に規事項を伴わないという主張に加えて，補正が「異なる主題へと導く」ものでなく「主題の範囲を単に減縮する」ものであることを示せるような論理構成を構築すべき点に留意すべきである。このような二段階の論理武装によって仮に補正が新規事項の追加を伴うものであると判断された場合であっても，特許の取消を免れることができる。

request）という。
」
12） ドイツ特許法第100条（1） ドイツ連邦特許裁判
所の控訴審を担当するのはドイツの最高司法機関であるドイツ連邦裁判所となる。
13） ドイツ連邦裁判所 Spleißkammer，X ZB 9/89
14） 欧州特許庁審判部 T 0166/04
15） ド イ ツ 連 邦 裁 判 所

Sammelhefter II，X ZR

226/02；ドイツ連邦裁判所Koksofentür，X ZR
17/02

一方，競合他社の特許取得を妨害する側の立場としては，今後ドイツでも審査段階の情報提供や異議・無効訴訟手続きにおいて「補正によ582

係 る ク レ ー ム 群 を「 予 備 的 請 求 」（Auxiliary16） ド イ ツ 連 邦 裁 判 所

Zeittelegramm，X ZR

1 8 4/9 8； ド イ ツ 連 邦 裁 判 所

Winkelmessein-richtung，Xa ZB 14/09；ドイツ連連邦裁判所

知 財 管 理 Vol. 66 No. 5 2016

lntegrationselement，X ZR 43/09；ドイツ連邦

21） 欧州特許庁拡大審判部 G 1/93

裁判所 Tintenstrahldrucker，X ZB 2/1222） 欧州特許庁拡大審判部 G 1/93 決定文Point.19

17） ド イ ツ 連 邦 裁 判 所

Winkelmesseinrichtung，Bundesrepublik Deutschland）第14条

Xa ZB 14/09 判決文段落19
18） ド イ ツ 連 邦 特 許 裁 判 所

Fettabsaugevorrich-

Winkelmesseinrichtung，

Xa ZB 14/09 判決文段落14；ドイツ連邦裁判所
lntegrationselement,

判決文段落19；欧州特許庁拡大審判部 G 1/93
20） ド イ ツ 連 邦 裁 判 所

24） ドイツ連邦裁判所 Glasfasern，X ZR 53/11
25） 欧州特許庁

tung，Mitt. 2014，436
19） ド イ ツ 連 邦 裁 判 所

23） ド イ ツ 連 邦 共 和 国 憲 法（Grundgesetz für die

http://www.epo.org/news - issues/news/2014/
20140227a.html（Web参照日：2016年１月23日）
26） 横山良平

2014年施行EPC審査基準改訂について（2015）日本弁理士会国際活動センター
Winkelmesseinrichtung，

Xa ZB 14/09 判決文段落23（原稿受領日 2016年２月１日）

知 財 管 理 Vol. 66 No. 5 2016

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