〈日本知財学会誌〉Vol. 15 No. 2― 2018 : 50 57-

プラバスタチンナトリウム事件に関する考察─ 大合議判決と最高裁判決の相違 ─

鈴木信也（弁理士，ニューヨーク州弁護士）
A Study of Pravastatin Sodium Case:
The Difference of the Decision Between the Supreme Court and IP Hight Court
Shinya Suzuki

Patent Attorney in Japan, Attorney at law in New York【要旨】 本稿では，プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈につき判断が下されたプラバスタチンナトリ
ウム事件の知財高裁大合議判決とその後の最高裁判決を取り上げる．大合議判決，最高裁判決ともに本来保護するべき PBP クレームに対する考え方は共通するものの，それ以外の PBP クレームをどのように考えるのかについて相違がみられる．最高裁判決により大合議判決は破棄されることになったが，最高裁は大合議判決の何を問題視していたのか．最高裁が示した PBP クレームに対する基準を分析し，その上で大合議判決を再度検討してみたい．
【キーワード】 PBP クレーム
要件

物同一説

製法限定説

真正・不真正 PBP クレーム

明確性

【Abstract】 This article will study Pravastatin Sodium case judged in the IP high court and the Supreme court in Japan,
which rules the interpretation of product-by-process claim（PBP claim）. The ruling by both courts have a common
view regarding the PBP claim which should be protected, but they have a different view for the other PBP claim. The
judgement by IP high court was reversed by the supreme court, then how the supreme court see the IP high court
ruling as problem ? This article analyze the criteria of the ruling by the supreme court and reconsider the ruling by IP
high court.
【Keywords】 Product-by-Process Claim

Product Identity Theory
Manufacturing Process Limitation
Genuine or Non-Genuine PBP Claim
The Clarity Requirement

Theory1.

規定しており（特許法 2 条 3 項），発明がどのカテ

はじめにゴリーに属するかは，願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて判定すべきであるとさプロダクト・バイ・プロセス・クレーム（以下「PBP

れている2．物の発明に関しては，一般的にその構クレーム」という）とは「特許が物の発明について

造や特性を記載することで当該物を特定する．一方，なされている場合において，特許請求の範囲（「ク

PBP クレームは，そのような特定が困難であるとレーム」ともいう）にその物の製造方法の記載があされる化学物質等の発明に関して，製造方法によりる」場合をいう ．特許法上，発明とは物の発明，

当該物質を特定することが行われてきた．この場合，方法の発明，物を製造する方法の発明とを区別して審査過程や，特許訴訟の段階において，物の発明に

50

ISSN 1349-421X

1

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プラバスタチンナトリウム事件に関する考察記載された製造方法の記載をどのように解釈するの

重量 % 未満であり，エピプラバの混入量が 0.2 重かが問題となることがある．その解釈方法は大別す

量 % 未満であるプラバスタチンナトリウム．」といると，クレームされた製法によって製造された物にうものであり，いわゆる PBP クレームであった．

限定するという製法限定説と，クレームされた製法

地裁判決では，PBP クレームの解釈に関して，とは異なる製法によって製造されたとしても，当該物の構成を記載して当該物を特定することが困難で製法で製造された物と同じ構造・特性を有する物にあって，製造方法によって物を特定せざるを得ないも及ぶとする物同一説が挙げられる．特許庁の審査・などの特段の事情がない限り，その技術的範囲は当審判実務では，従来から PBP クレームを物同一説

該製造方法の記載を除外して解釈するべきではないで判断する運用がとられている ．一方，裁判所では，と判断し，被告製品は本件発明に記載の製造方法に事案に応じて物同一説，製法限定説いずれの解釈もよって製造されたとは認められないとして，原告の採用しており，判断が分かれている ．

請求を棄却したため，原告が控訴した．

3

4

本稿では，PBP クレームの発明の要旨認定及び技術的範囲の解釈に関する判断を下したプラバスタ

2.2.

チンナトリウム事件（以下「本事件という」）の知（ア）特許権侵害訴訟における特許発明の技術的範

財高裁大合議判決（以下「大合議判決」という）を囲の確定について紹介し，その後の同事件の最高裁判所による判決（以「特許権侵害訴訟における特許発明の技術的範囲

下「最高裁判決」という）を取り上げる．大合議判の確定について，法 70 条は，その第 1 項で『特許決，最高裁判決ともに PBP クレームに関する従来発明の技術的範囲は，願書に添付した特許請求の範の運用とは一線を画する判断を下しているが，PBP囲の記載に基づいて定めなければならない』とし，クレームに対する考え方に一定の相違がみられる．

その第 2 項で『前項の場合においては，願書に添付

最高裁判決により大合議判決は破棄されることにした明細書の記載及び図面を考慮して，特許請求のなったが，本特集のテーマに則り，本事件の大合議範囲に記載された用語の意義を解釈するものとす

判決の意義を検討してみたい．

る』などと定めている．

2.

判決の概要と解説

5
判旨（大合議判決）

したがって，特許権侵害を理由とする差止請求又は損害賠償請求が提起された場合にその基礎となる特許発明の技術的範囲を確定するに当たっては，
『特

2.1.

事実の概要

許請求の範囲』記載の文言を基準とすべきである．

本事件は，発明の名称を「プラバスタチンラクト

特許請求の範囲に記載される文言は，特許発明の技

ン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラ

術的範囲を具体的に画しているものと解すべきであ

バスタチンナトリウム，並びにそれを含む組成物」

り，仮に，これを否定し，特許請求の範囲として記とする特許権を有する原告（控訴人）が，被告（被載されている特定の『文言』が発明の技術的範囲を控訴人）に対し，特許法 100 条に基づき，被告製品限定する意味を有しないなどと解釈することになるの製造販売の差止めと在庫品の廃棄を求めた事案でと，特許公報に記載された『特許請求の範囲』の記ある．本件特許権の特許請求の範囲請求項 1 は，
「次

載に従って行動した第三者の信頼を損ねかねないこの段階 : a）プラバスタチンの濃縮有機溶液を形成ととなり，法的安定性を害する結果となる．」

し，b）そのアンモニウム塩としてプラバスタチンを「そうすると，本件のように『物の発明』に係る沈殿し，c）再結晶化によって当該アンモニウム塩を特許請求の範囲にその物の『製造方法』が記載され精製し，d）
当該アンモニウム塩をプラバスタチンナている場合，当該発明の技術的範囲は，当該製造方トリウムに置き換え，そして e）プラバスタチンナ

法により製造された物に限定されるものとして解トリウム単離すること，を含んで成る方法によって釈・確定されるべきであって，特許請求の範囲に記製造される，
プラバスタチンラクトンの混入量が 0.5載された当該製造方法を超えて，他の製造方法を含51

〈日本知財学会誌〉 Vol.15 No.2― 2018

むものとして解釈・確定されることは許されないの方法に限定されることなく，同方法により製造されが原則である．
」る物と同一の物』と解釈されるのに対し，不真正プ「もっとも，本件のような『物の発明』の場合，ロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいては，特許請求の範囲は，物の構造又は特性により記載さ当該発明の技術的範囲は，『特許請求の範囲に記載

れ特定されることが望ましいが，物の構造又は特性された製造方法により製造される物』に限定されるにより直接的に特定することが出願時において不可と解釈されることになる．」

能又は困難であるとの事情が存在するときには，発明を奨励し産業の発達に寄与することを目的とした（ウ）立証責任の分配

法 1 条等の趣旨に照らして，その物の製造方法に「また，特許権侵害訴訟における立証責任の分配

よって物を特定することも許され，法 36 条 6 項 2という観点からいうと，物の発明に係る特許請求の号にも反しないと解される．」

範囲に，製造方法が記載されている場合，その記載「そして，そのような事情が存在する場合には，は文言どおりに解釈するのが原則であるから，真正

その技術的範囲は，特許請求の範囲に特定の製造方

プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当する法が記載されていたとしても，製造方法は物を特定と主張する者において『物の特定を直接的にその構する目的で記載されたものとして，特許請求の範囲

造又は特性によることが出願時において不可能又はに記載された製造方法に限定されることなく，『物』

困難である』ことについての立証を負担すべきであ

一般に及ぶと解釈され，確定されることとなる．」

り，もしその立証を尽くすことができないときは，
不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームであ（イ）「真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」

るものとして，発明の技術的範囲を特許請求の範囲と「不真正プロダクト・バイ・プ ロセス・クレーム」の文言に記載されたとおりに解釈・確定するのが相「ところで，物の発明において，特許請求の範囲

当である．」に製造方法が記載されている場合，このような形式のクレームは，広く『プロダクト・バイ・プロセス・（エ）発明の要旨の認定についてクレーム』と称されることもある．前記……で述べ「……，法 104 条の 3 に係る抗弁の成否を判断す

た観点に照らすならば，上記プロダクト・バイ・プ

る前提となる発明の要旨は，上記特許無効審判請求

ロセス・クレームには，『物の特定を直接的にその手続において特許庁（審判体）が把握すべき請求項

構造又は特性によることが出願時において不可能又の具体的内容と同様に認定されるべきである．」

は困難であるとの事情が存在するため，製造方法に「すなわち，本件のように，『物の発明』に係る特よりこれを行っているとき』（……便宜上『真正プロ許請求の範囲にその物の『製造方法』が記載されてダクト・バイ・プロセス・クレーム』ということといる前記プロダクト・バイ・プロセス・クレームのする．
）と，『物の製造方法が付加して記載されてい場合の発明の要旨の認定については，前述した特許

る場合において，当該発明の対象となる物を，その権侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の認定方

構造又は特性により直接的に特定することが出願時法の場合と同様の理由により，①発明の対象となるにおいて不可能又は困難であるとの事情が存在する

物の構成を，製造方法によることなく，物の構造又とはいえないとき』（……便宜上『不真正プロダクト・は特性により直接的に特定することが出願時においバイ・プロセス・クレーム』ということとする．
）て不可能又は困難であるとの事情が存在するときの 2 種類があることになるから，これを区別して検は，その発明の要旨は，特許請求の範囲に記載され討を加えることとする．」

た製造方法に限定されることなく，『物』一般に及「そして，前記……によれば，真正プロダクト・

ぶと認定されるべきであるが（真正プロダクト・バ

バイ・プロセス・クレームにおいては，当該発明のイ・プロセス・クレーム），②上記①のような事情

技術的範囲は，『特許請求の範囲に記載された製造が存在するといえないときは，その発明の要旨は，

52

プラバスタチンナトリウム事件に関する考察記載された製造方法により製造された物に限定して認定されるべきである（不真正プロダクト・バイ・

絶できない）の問題が生じることが指摘されている6．

プロセス・クレーム）．」

3.

判決後の動向

2.3.

3.1.

本事件の最高裁判決7

解説

大合議判決では，PBP クレームの技術的範囲及本事件の最高裁判決は，大合議判決を破棄し，び発明の要旨に関して，原則，特許請求の範囲に記PBP クレームの技術的範囲及び発明の要旨の解釈載された製造方法により製造された物に限定されるについて，物同一説を採用すると判断した．多数意と解すべきとしながらも，物の特定を直接的にその見は，特許法 70 条 1 項によると，①特許発明の技

構造又は特性によることが出願時において不可能又術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づいて定めらは困難であるとの事情が存在するため，製造方法にれるものであり，リパーゼ事件最高裁判決8 によれよりこれを行っている場合には（真正 PBP クレー

ば，発明の要旨認定についても同様であること，②

ム），特許請求の範囲に記載された製造方法に限定

特許が物の発明についてされている場合には，そのされることなく，同方法により製造される物と同一効力は当該物と構造，特性等が同じであれば，そのの物に及ぶと解すべきと判断した．そして，物の直製造方法にかかわらず及ぶこと，を物同一説を採用

接的特定が出願時において不可能又は困難であるとする理由としている．

の事情の立証責任は，真正 PBP クレームに該当す

また，最高裁判決では，PBP クレームに該当す

ると主張する者が負担すべきであることが明示される場合に，当該特許請求の範囲の記載が出願時におた．

いて当該物をその構造又は特性により直接特定する

大合議判決は，特許法 70 条を根拠に，特許発明ことが不可能であるか，又はおよそ実際的でない事の技術的範囲の確定にあたっては「特許請求の範囲」

情（以下，「不可能・非実際的事情」という）」に該記載の文言を基準とするべきであるとし，これが否当しない限り，特許法 36 条 6 項 2 号の明確性要件定される場合には，特許公報に記載された「特許請違反に該当することが明示された．多数意見は，明求の範囲」の記載に従って行動した第三者の信頼を確性要件の趣旨を特許法 1 条の法目的と照らして説損ねかねないこととなり，法的安定性を害する結果

明したうえで，PBP クレームは，一般的に，①クレーとなると述べている．

ム記載の製造方法が物のどのような構造・特性を表

大合議判決の意義は，従来の PBP クレームの審しているのかが不明であること，又は，②物の発明

査実務や裁判例とは異なり，真正 PBP クレームとであってもその特許発明の技術的範囲を当該製造方

不真正 PBP クレームという二元的な概念を用いて，法により製造された物に限定しているのかが不明で発明の要旨認定と技術的範囲の確定の場面で同一基あること，との理由から，特許発明にアクセスする

準とすることを示したことである．

者が，発明の内容を明確に理解することができず，一方，技術的範囲及び発明要旨の認定の場面で同権利者がどの範囲に独占権を有するのかについて予一基準を採用した場合，審査場面で出願人が真正測可能性を奪うことになり適当ではない，点を挙げ

PBP クレームであることの立証ができない場合，ている．

出願人の発明は，製法限定説に基づき製法の記載も考慮した上で審査がなされることになる．発明の要3.2.

最高裁判決以降の動向

旨認定の場面で製法限定説を採用するという考え

従来の PBP クレームに関しては，原則，その記は，特許庁のこれまでの運用や過去の裁判例とも乖載を許容したうえで，どのように権利解釈するのか

離があることや，実務上もいわゆる審査抜け（同一という運用がなされてきたが，最高裁判決では，物の引例があったとしても，出願された物の発明にPBP クレームを許容性の問題として取り上げた点記載された製造方法が異なる場合，当該引例では拒に 特 徴 が あ る9． 最 高 裁 判 決 後 の 出 願 実 務 で は，
53

〈日本知財学会誌〉 Vol.15 No.2― 2018

PBP クレームに該当する場合は原則，明確性要件違反となることから，特許請求の範囲が PBP クレー

4.

考察

4.1.

総論

ムに該当するのかという判断が重要な考慮事項となっている．
最高裁判決以降，最高裁が示した判断基準に矛盾

大合議判決と最高裁判決は，出願過程における発することなく，その射程をいかに制限するかに関し

明の要旨認定と，侵害時における技術的範囲の確定て，多くの議論がなされてきた．特に，クレームのという場面において，統一した解釈を採用するとい記載に経時的要素が含まれていたとしても，一見しう方針を示した点で共通している．その理由として，て技術的内容が明確なものに対してまで PBP ク

大合議判決では，技術的範囲の確定は，特許請求のレームと認定する必要はないという意見は，実務家

範囲の記載の文言を基準とすべきであり，それは特を中心に多数見られるところである ．

許性判断における発明の要旨認定の場面でも同様で

10一つの有力な見解として，最高裁が PBP クレーあるとの考え方に基づいていると思われる15．一方，

ムを明確性要件違反とした理由を読み取り，その理

最高裁判決では，技術的範囲の確定と，発明の要旨

由に該当しないものに対しては最高裁判決の射程はの認定場面でクレーム解釈が異なることを前提に，及ばないとする考えがある．具体的には，最高裁が両場面におけるクレーム解釈を統一するべきとする

PBP クレームを明確性要件違反とする理由は，PBP考えが背景にあると思われる16．また，知財高裁，

クレームが，①一般的には，当該製造方法が当該物

最高裁で表現は異なるが，出願時に物の構造又は特のどのような構造若しくは特性を表しているのか，性を特定することが困難な発明，すなわち，本来的または，②物の発明であってもその特許発明の技術に利用が想定されていた PBP クレームについては的範囲（又はその発明の要旨）を当該製造方法によ物同一説を採用するという点は共通している．

り製造された物に限定しているのかが不明であり，相違が生じるのは，上記に該当しない PBP クレー

権利範囲についての予測可能性を奪うことである．

ム の 扱 い で あ る． 大 合 議 判 決 に よ れ ば， 不 真 正

これに対し，形式的に PBP クレームに該当したとPBP クレームには製法限定説が適用されるものの，しても，記載された製造方法が物の構造を特定してその存在を許容しているのに対し，最高裁判決では，いることが明らかである場合は，最高裁判決の射程

明確性要件を用いて，そのようなクレームは登録さは及ばないとする考え方である11．

れるべきではないと判断している．発明の要旨認定・

この考え方は特許庁の審査ハンドブックでも採用

技術的範囲確定の両場面において物同一説を採用すされている ．また，最高裁で示された基準に基づると判断した最高裁判決の立場からすれば，PBP

き PBP クレームの該当性が判断されたいくつかのクレーム自体が，物の発明を特定する手法として不知財高裁判決では，表現方法は若干異なるものの，明確であり，不明確なクレームは第三者の利益を不特許請求の範囲に物の製造方法が記載されている場

当に害する恐れがあることから，不可能・非実際的合であっても，当該製造方法が当該物のどのような事情がない限り，権利として認めるべきではないと構造又は特性を表しているのかが，特許請求の範囲，する考えが背景にあると考える．

12

明細書，図面の記載や技術常識から明確であれば，特許法 36 条 6 項 2 号で問題とするべき PBP クレー
ムと見る必要はないとの判断がなされている ．こ
13

4.2.

最高裁判決は大合議判決の何を問題視したのか？

のように，最高裁判決後の動向としては，PBP ク

最高裁判決の多数意見は，「物の発明についてのレームを許容性の問題として明確性要件違反とする

特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記基準を示した最高裁に対して，最高裁の基準に反す載されている場合において，そのような特許請求のることなく，最高裁の射程を限定するアプローチを範囲の記載を一般的に許容しつつ，その特許発明の模索している段階であるといえよう14．

技術的範囲は，原則として，特許請求の範囲に記載

54

プラバスタチンナトリウム事件に関する考察

された製造方法により製造された物に限定して確定性等が同一である物であれば，その製造方法にかかされるべきものとした原審の判断には，判決に影響わらず及ぶことを理由に，PBP クレームは物同一を及ぼすことが明らかな法令の違反がある．」（下線説を採用するべきとの結論を導いている．しかし，は筆者）と述べている．さらに，参考として，大合最高裁の説明は，通常の（製造方法の記載がなされ議判決に言及している千葉判事の補足意見を要約すていない）物の発明の説明としては妥当であると考ると，大合議判決は，①物同一説を採用した過去のえるが，物の発明に製造方法の記載がある PBP ク

最高裁判決と齟齬する面があること，② PBP クレー

レームであるという事情を考慮した説明とはなってムが真正，
不真正のどちらにあたるかが明確でなく，おらず，物同一説を援用する理由付けとしては十分

かつ，真正か不真正かで特許発明の範囲等が異なるでないと思われる．PBP クレームの根拠を特許法ことから，（i）出願人の意図と齟齬する事態が生じ70 条 1 項とするのであれば，発明の技術的範囲はかねないこと，（ii）第三者にとっても，当該発明の特許請求の範囲記載の文言を基準として，製造方法

権利範囲に対する予測可能性を奪うおそれがあるこの記載を除外して特許発明の技術的範囲を認定すると，（iii）審査実務においても真正か，不真正かを区ことは許されないとする大合議判決の説明の方が合別した上で特許出願を認める必要が生じ，審査遅延理的であると考える．また，千葉判事の補足意見でを招くおそれがある，と述べている．

指摘された 3 件の最高裁判決（2 件が発明の要旨認

すなわち，最高裁が指摘する問題点とは，①特許

定，1 件が技術的範囲の確定についての判例）に関法の規定及び過去の判例からみても，本来，PBP

しても，結論として物同一説を採用するべきと思わクレームの解釈は，物同一説を採用するべきである

れる表現はなされているが，その実質的な説明はなにもかかわらず，大合議判決は原則，製法限定説をされておらず，大合議判決は，必ずしも上記 3 件の採用するとした点，②そもそも PBP クレームに該

最高裁判決と齟齬しているとはいえないのではとの当する場合は，特許発明の範囲が不明確となり，そ指摘もなされている17．

のような発明は権利として認められるべきでないと第二に，PBP クレームの許容性という点である．

ころ，大合議判決はそのような特許請求の範囲の記

最高裁判決では，PBP クレームに該当する場合は載を許容している点であると思われる．とりわけ，原則，明確性要件違反となることを初めて示したが，多数意見を見る限り，明確性要件は，特許法 1 条の大合議判決においても，物の直接的な特定が不可能

目的に照らし，特許請求の範囲の公示機能と第三者

又は困難である場合に，製造方法によって物を特定の予測可能性の観点からその該当性を判断するべきすることは特許法 36 条 6 項 2 号に反しないと述べことを示しているように思われる．

ており，PBP クレームに関しては明確性要件が問題となり得ることを示唆していたように思われる．

4.3.

最高裁判決が指摘する大合議判決の問題の検討

従来からも，物の発明に製造方法が記載されている

こうした最高裁判決が指摘する問題点について検場合には，特許請求の範囲が明確でないと判断され討してみたい．第一に，PBP クレームの解釈につることは想定されていたが，それはあくまで通常のい て， 大 合 議 判 決 は 特 許 法 70 条 1 項 を 根 拠 に，特許と同じ判断基準で，特許請求の範囲の記載が明PBP クレームも通常の特許と同様，「特許請求の範確であるかどうかという点である18．それに対して，囲」記載の文言を基準とするべきという点を，製法

最高裁では PBP クレームを物同一説で解釈するこ限定説を原則とする理由付けとしているように思わとを前提に，「物の発明についての特許に係る特許れる（発明の要旨認定の場面も同様）．これに対して，請求の範囲にその物の製造方法が記載されているあ

最高裁の多数意見でも大合議判決同様，特許法 70

らゆる場合」（下線は筆者）に，特許権の効力を当該

条 1 項を根拠に特許発明は特許請求の範囲に基づい製造方法により製造された物と構造，特性等が同一て定められるとしているが，特許が物の発明であるである物に及ぶとして技術的範囲を確定すると第三場合には，その特許権の効力は，当該物と構造，特者に不測の不利益が生じることを指摘し，保護の必55

〈日本知財学会誌〉 Vol.15 No.2― 2018

要性のない PBP クレームは明確性要件違反とする

明にその物の製造方法が記載されている場合に，明理由としている．
これに対する最高裁の理由付けは，確性要件を適用することが 36 条 6 項 2 号の規定や物の発明にその物の製造方法が記載されているとい

趣旨と照らして妥当であるかについても更なる議論

う事実をもって一律，明確性要件違反で処理するよが必要であると考える．PBP クレームだから直ちう に も 思 わ れ る． し か し， 審 査 基 準 に お い て もに不明確であるという短絡的な判断を行なうべきで

PBP クレームに該当する場合と該当しない場合とはなく，通常のクレームと同様に何が不明確である

で，無効事由の該当有無が決せられるほどの質的なか，どのような記載であれば不明確でないかという相違を見出すことができず，出願人・権利者にとっ点を検討していく必要がある．最後に，近年の知財ては不利益が大きく，妥当ではないと考える ．私

高裁判決では，PBP クレームに該当する場合であっ見としては，特許法 36 条 5 項で「……各請求項ごても，当該製造方法が当該物のどのような構造又はとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定特性を表しているのかが明確であれば，最高裁判決するために必要と認める事項のすべてを記載しなけの射程が及ぶ PBP クレームと見る必要がないと判ればならない．」とあり，出願人の意図として，物断されていることは本稿でも述べたが，このようにの発明に製造方法の記載が必要であると判断してい最高裁判決の射程が及ばない PBP クレームについるのであれば，
その判断は尊重されるべきであるし，ては，物同一説，製法限定説のどちらで解釈するの

単に製法的記載があることのみをもって一律に明確

か，という点も今後の検討課題としたい．

19

性要件違反とすることは妥当でなく，あくまで特許請求の範囲の記載に基づいて当該記載が明確か否かという視点で判断するべきと考える20．

5.

おわりに

本稿では，プラバスタチンナトリウム事件における知財高裁大合議判決，その後の最高裁判決を取り上げ，PBP クレームの解釈及び運用方針における両裁判所の比較検討を行なった．両裁判所とも，発明の要旨認定，技術的範囲確定の場面において統一基準を採用する点で共通しているが，どちらの基準も一長一短である．統一基準を設けることを一義的な目的とした結果，PBP クレームの解釈及び運用上の不具合が生じていることは本稿でも一部指摘している．
いずれにせよ PBP クレームの解釈，運用に関しては最高裁判決で新たな指針が示された以上，実務上は当該指針に従って運用していく必要がある．今後は，PBP クレームが原則明確性要件違反となることを前提に，どのようなクレームが PBP クレー
ムに該当するのかという該当性の基準や不可能・非実際的事情の基準に関して，学術・産業界の議論や判例の積み重ねを通じて明確化されていくことが望まれる21．また，本稿でも指摘しているが，物の発
56

注

1

最判平成 27 年 6 月 5 日平成 24 年（受）1204 号民集 69 巻
4 号 700 頁， 平 成 24 年（ 受 ）2658 号 民 集 69 巻 4 号 904
頁［プラバスタチンナトリウム最高裁判決］．なお，原審の知財高裁大合議においても，「物の発明において，特許請求の範囲に製造方法が記載されている場合，
このような形式のクレームは，
広く『プロダクト・バイ・プロセス・クレーム』と称されることもある．」としている．
2 最高裁判所平成 10 年（オ）第 604 号事件平成 11 年 7 月 16日判決・民集 53 巻 6 号 957 頁［生理活性物質測定事件］．なお，
学説では，発明のカテゴリーを，生産や譲渡等を観念できるかど
うかにより区別することが可能であり，物の発明と方法の発明のどちらに属するかにより法的な取り扱いを異にする必要性はない，という意見もある．田村善之『特許法の理論』（2009 年，有斐閣）
279-280 頁，吉田広志「判批」ジュリスト 1492 号 264 頁（2016 年）．
3 審査基準第 II 部第 2 章 1.5.2（3）．
4 技術的範囲の確定の場面で物同一説を採用した事例として，最判
昭和 56 年 6 月 10 日民集 35 巻 4 号 848 頁［長押事件］，東京
高判平成 9 年 7 月 17 日知財集 29 巻 3 号 565 頁［インターフェロン事件］， 東 京 高 判 平 成 10 年 9 月 11 日 知 財 集 30 巻 3 号
541 頁［延伸フィラメント事件］，最判平成 10 年 11 月 10 日
判例工業所有権法［衿腰に切替のある衿事件］，東京高判平成 14
年 9 月 26 日判時 1806 号 135 頁［止め具及び紐止め装置事件・控訴審］，知財高判平成 21 年 3 月 1 日判時 2049 号 50 頁［印鑑基材事件］等がある．製法限定説に関して，一定条件付で採用することを示した事例として，東京地判平成 14 年 1 月 28 日裁
判所ウェブサイト［止め具及び紐止め装置事件・第一審］，知財高判平成 19 年 4 月 25 日平成 18 年（ネ）10081 号［多層生理用品事件・控訴審］がある．発明の要旨認定の場面では，多くが物同一説を採用している．東京高判平成 9 年 2 月 13 日平成 7 年（行ケ）194 号判例工業所有権法［転写印刷シート事件-1］，東京
高判平成 9 年 2 月 13 日平成 7 年（行ケ）195 号判例工業所有権法［転写印刷シート事件-2］，東京高判平成 9 年 10 月 28 日
判例工業所有権法［化粧料封入袋事件］，東京高判平成 14 年 6 月
11 日判時 1805 号 124 頁［光ディスク用ポリカーボネート成型材料事件］，知財高判平成 18 年 12 月 7 日平成 17 年（行ケ）10775 号［スピーカ用振動板の製造方法事件］，等がある．
5 知 財 高 裁 平 成 24 年 1 月 27 日 判 時 2144 号 51 頁， 平 成 24

プラバスタチンナトリウム事件に関する考察
年 8 月 9 日判時 2175 号 59 頁［プラバスタチンナトリウム事
件大合議判決］．
6 設樂隆一「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの要旨認定とクレーム解釈についての考察 ─知財高裁特別部平成 24 年 1 月
27 日判決を契機として─」牧野利秋先生傘寿『知的財産権 法理と提言』291 頁（青林書林，2013 年）．
7 前掲注 1［プラバスタチンナトリウム最高裁判決］．なお，最高裁判所調査官解説として，菊池絵理「判例解説 プラバスタチンナト
リウム（プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）事件最高裁判
決［第二小法廷平成 27.6.5］」『年報知的財産法』1-8 頁（日本評論社，2016）がある．
8 最判平成 3 年 3 月 8 日民集 45 巻 3 号 123 頁［リパーゼ事件］．
9 井関涼子「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの取り扱い :『プラバスタチンナトリウム』事件最高裁判決の考察［第二小法廷平成 27.6.5］」Law & technology 70 号 2 頁（2016 年）．
10 平井佑希・西脇怜史「実務家からみた PBP クレーム最高裁判決［第二小法廷平成 27.6.5］」Law & technology 70 号 21 頁（2016）「これらを形式的に PBP クレームであると評価して，補正を強いたところで，単に言い回しを変えたにすぎないようなものが出てくることになろう．かえって補正により一見しては技術内容が把握しづらいクレームとなる可能性もある」，岡田吉美「判批 プロ
ダクト・バイ・プロセスに係る最高裁判決［最高裁平成 27.6.5
判決］」特許研究 60 巻 52 頁（2015）．
11 設樂隆一「PBP 最高裁判決と実務上の諸問題」Law & technology 73 号 41 頁（2016 年）．
12 「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性に係る審査ハン
ドブック関連箇所の改訂の背景及び要点」（平成 28 年 3 月 30 日）
3 頁．「『その物の製造方法が記載されている場合』の類型，具体例に形式的に該当したとしても，明細書，特許請求の範囲，及び図面の記載並びに当該技術分野における出願時の技術常識を考慮し，『当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか』が明らかであるときには，審査官は，『その物の製造方法が記載されている場合』に該当するとの理由で明確性要件違反とはしない．」．
13 平成 28 年 9 月 20 日判決 平成 27 年（行ケ）第 10242 号 審
決取消請求事件［二重瞼形成用テープ事件］，平成 28 年 9 月 29日判決 平成 27 年（行ケ）第 10194 号 審決取消請求事件［ローソク事件］，知財高裁平成 28 年 11 月 8 日 平成 28 年（行ケ）第 10025 号 審決取消請求事件［ロール苗搭載樋付田植機と内部
導光ロール苗事件］．
14 最高裁判決後の PBP クレームの該当性に関する知財高裁判決の動向については，鈴木信也「特許法 36 条 6 項 2 号との関係で問題とされるべきプロダクト・バイ・プロセス・クレームには該当しないと判断した事例 知財高裁平成 28 年 11 月 8 日平成 28 年（行ケ）第 10025 号 審決取消請求事件［ロール苗搭載樋付田植機と内部導光ロール苗事件］」AIPPI62 巻 10 号（2017 年）を参照
されたい．
15 大合議判決では，不真正 PBP クレームの要旨認定において「前述した特許権侵害訴訟における技術的範囲の認定方法の場合と同様

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の理由により」真正 PBP クレームか不真正 PBP クレームにより，物同一説か製法限定説で解釈するかを区別すると判断している．
千葉補足意見では，「平成 16 年の特許法の改正により同法 104
条の 3 が創設され，…（中略），両場面における PBP クレームの解釈，処理の基本的な枠組みが異なることは不合理であるから，これを統一的に捉えるべきであり，このことは我が国の特許法制上当然のことであって，多数意見は，この見解を前提に，両場面
ともいわゆる物同一説により考えることにしているのである．
」としている．
中山一郎「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈と明確性に関する最高裁判決の問題点」パテント 69 巻 8 号 14-15
頁（2016 年）．
旧審査基準第 I 部第 1 章 2.2.2.4（2）①（i）には，請求項が製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む場合において，（i）明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても，請求項に記載された事項に基づいて，製造方法（出発物や製造工程等）を理解できない結果，発明が不明確となる場合や，（ii）
明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても，生産物の特徴（構造や性質等）を理解できない結果，発明が不明確となる場合，が挙げられている．
田村善之「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの許容性と技術的範囲 : 行為規範と評価規範の役割分担という視点から ─プ
ラバスタチンナトリウム事件最高裁判決の検討─」知的財産法政
策学研究 Vo1. 48（2016 年）314-315 頁では，PBP クレー
ムの該当性について，「非該当例として掲げられた例と，先に示した該当例として提示されている例は，少なくともその境を接しており，その境界のどちら側に属するかによって，特許を無効とすべきか否かという点において結論が転換するほどの質的な相違がそこに存するのか，疑問なしとしない．
」と述べられている．
旧特許法 36 条 5 項 2 号は，特許請求の範囲には「発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみ」を記載しなければならない，と定められていたため，物の発明を構造で特定できるにもかかわらず，製造方法の記載を特許請求の範囲に記載した場合には同法違反となるとする考え方が可能であったと思われる．一方，平成 6 年改正の趣旨は，①情報関連技術等の発展に伴う，作用的・方法的クレームの許容の必要性，②何をクレームするかは出願人が自らの責任で決めるべきとするクレーム記載の尊重の必要性，③国際的ハーモナイゼーションの必要性，であることを考慮すれば，PBP クレームの記載を一律に明確性要件違反とすることには違和感がある．特許庁総務部総務課工業所有権
制度改正審議室「工業所有権法の解説─平成 6・8・10・11 年．
改正」104-105 頁（発明協会，2005 年）
本事件の最高裁判決後の平成 27 年 7 月 3 日に「プロダクト・バ
イ・プロセス・クレームに関する審査基準の点検・改訂について」が公表され，その後，具体的な事例の追加等を経て，平成 28 年
8 月 30 日に改訂審査ハンドブックが公表されている．最高裁判決後の PBP クレームの該当性に関する知財高裁判決については前
掲 14 を参照．

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