商標情報の活用の実際−裁判例に現れた商標情報−
首都大学東京法科大学院教授／弁理士

工藤PROFILE

弁理士、元特許庁審判長

莞司

03-3575-6207

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資料としてである。時には、他人の先使用に係る商標やはじめに商号として、不登録事由（商標法4条1項7、8、10号等）の認定、判断資料ともされる。

商標情報は、特許庁作成公開のIPDLデータが中心で他方、無効審判や異議申立事件では、当事者・請求人はあるが、それら以外でも様々な情報が存在する。ユーや申立人から提出される。そこでは、登録商標について、ザー側は一般には、登録出願や使用の事前調査に特許庁登録査定又は審決前から業界においては、既に、商品の作成公開のIPDLデータを利用するがそれだけではない。

原材料や品質、効能等に係る表示として、いわゆる記述登録出願後や登録商標の使用の場面でも、審判や裁判で的（descriptive marks）に使用されていることを立は、個々の事件において、自ら使用する商標の保護のた証する資料としてである。そして、同業者間の使用例はめ、様々な商標情報が必要となる。例えば、使用の立証有力な証拠資料の一つとなり、最近でも積極的に採用さが必要な商標法3条2項適用や登録無効理由、不正競争れている（「タヒチアンノニ事件」平成15年4年21日

行為について争うとき、各理由等の該当性を裏付けるた

東京高同14年（行ケ）第222号 知的財産権判決速報

め、周知・著名性の獲得などについて、単なる主張だけ

337-11509、「介護タクシー事件」平成19年2月1日

では足りず、証拠方法としての商標情報を資料として提知財高同18年（行ケ）第10411号出しなければならない。

14162、「トータルケア事件」平成19年6月28日 知速報383-

そして、個々の審判や裁判では、当事者の商標情報の財高同18年（行ケ）第10545号）。「タヒチアンノニ

収集、活用如何によっては、結論を左右することにもな事件」では、発行日付や内容の改竄の可能性も争われたる。裁判例に現れた商標情報を紹介する。

が否定されている。
なお、識別性に関して、インターネット情報検索結果

2と商標法上の需要者の認識度合とは必ずしも一致しない

インターネット検索情報と説示する裁判例があることにも留意すべきである（「紅豆杉事件」平成12年10年25日

インターネット通信下の検索情報が審査、審判におい88

東京高同12年（行ケ）第164号 判例時報1743号126頁）。て活用されている。殆どは、審査官の職権審査の資料とこれに対して、商標権者側（被請求人等）は、その事して、商標法3条1項各号における識別性の認定、判断実やその事実に基づく取引者、需要者間の広がりとして

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寄稿集

特許情報施策および事業Partの認識を否定しなければならない。また、提出証拠におータを指摘し前者が正当として、称呼認定の争いに駄目ける使用例については、商標的使用か否か、すなわち、を押し、また、データの不統一が露呈した形にもなった。

当該使用が商品や役務に関するものではあっても、記述審決取消訴訟において、特許庁作成の商標情報データ的かそれとも、識別機能を有する使用態様であるかを見「商標出願・登録情報」が持ち出されて審理の対象とな極めた反論が必要となる。前掲「タヒチアンノニ事件」

ったことは珍しい。これらデータはあくまでも審査・審と同種事案に係る裁判例では、商標権者自らのホームペ

判の参考データではあるが、公開されてユーザーの利用ージにおける登録商標の掲載が、記述的な使用の例と被も定着するとこのような活用例も出てくることは想定さ

告（請求人）に持ち出されて、裁判所も傍論的にではあれる。ともあれ、先行データを参照するなどをして、統るがその事実を認定した例もある（「ノニ事件」平成15

一性のあるデータの作成、公開が急務であろう。

年9月30日

東京高同14年（行ケ）第501号

速報

また、無効審判不成立審決の取消訴訟において、草書342-11856）。灯台もと暗し的な例ではあるが、特に、体で表された引用登録商標「真葛」（第2247814号

インターネット検索情報は取引者、需要者のみならず、別紙1）より生ずる称呼が争われた事案では、原告側が、ライバル企業等にも入手可能な情報であると共に、商標辞書等を提出した外、公開されている特許庁やJAPIOとしての使用は、常に、自他商品・役務の識別力を果たの作成データ上には、いずれも「真葛」の文字よりなるす態様として、いわゆる商標的な使用とすべきである。

商標との表示があるため、「マクズ」の称呼を生ずると主張したが、裁判所は、客観的に認定して、登録商標よ3

りは「マクズ」の称呼は生じないと認定した例もある

IPDL上の「商標出願・登録情報」（「真葛事件」平成11年5月31日

東京高同10年（行ケ）第4号 速報292-8867）。
最近の知財高裁裁判例
商標法4条1項11号を理由とする拒絶査定不服審判において、本願商標「POUT」に係る称呼について争われた事案で、審決は「ポート」の称呼をも生ずると認定して、引用商標とは類似の商標であると判断した。
これに対して、その審決取消訴訟において、知財高裁
は、本願商標「POUT」よりは、証拠等によれば「パウ別紙1ト」の自然な称呼が生じ、「ポート」の称呼は生じないと認定して、引用商標とは類似しないと判断した（「パウト事件」平成19年6月27日 知財高同18年（行ケ）地域団体商標に係る「商標出願・登録情報」−「水沢第10543号）。この中で、原告（出願人・審判請求人）

うどん」の例から−提出のIPDL上の「商標出願・登録情報」をも審理して、「商標出願・登録情報」では、以前次のような事例を本願商標と同一文字構成の登録商標の例では「パウト、経験したことがある。「水沢うどん」の例である。先願

プート」、本願商標では「ポート、プート」との称呼デ登録商標として、登録第2564665号「水沢うどん」

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（指定商品「うどんめん等」）があった。これに対して、他人の後願商標が登録（登録第4218482号指定商品

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防護標章登録情報「半生うどんのめん等」別紙2）になった。後願商標は「上州 水沢うどん＋図」という構成であるが、「ミズサ周知・著名性の立証と防護標章登録情報ワウドン」の称呼データがなかった。このため、その審審査・審判や裁判において、商標の周知・著名性の立査においては、先願登録商標「水沢うどん」の存在が検証は重要である。しかし、「需要者の間に広く認識され索結果データ上存在しなかったものと思われる。データている商標」を直接的に証明できる資料はない。使用期作成段階において、「水沢うどん」は識別力がない部分間や使用地域、生産・譲渡数量、広告宣伝の回数等を各と即断し、かつ、他に要部的な部分があるため、称呼を種資料で証明して（「商標審査基準」改訂8版16、27、起こさなかったものと推測される。この推測が正しけれ44頁）、間接的に立証することになるが、それでも困難ば、危険である。称呼データ作成の段階で、審査の先取な場合が多い。

りをしてしまうと、このような結果を招いてしまうこと

商標法は防護標章登録制度を設けて、著名登録商標のもある（両商標の登録については賛否両論があり得よう。

保護範囲の拡大に備えている（64,67条）。以下の裁判

しかし、有名な紛争「水沢うどん事件」（平成14年2月

例は、他の事件において、商標権者が周知・著名性の立28日最高裁同13年（行ヒ）第12号

証に、「登録防護標章の登録例」を提出して採用された判例時報1779号81頁）の遠因になったのではなかろうかと危惧す事案である。

る。
）。

審決取消訴訟関係 他人の登録に対して、登録商標「菊平成18年、地域団体商標制度が施行されて、多くの正宗」を引用して、商標法4条1項15号違反を理由とし地域団体商標登録がなされている。これらの後願商標とた登録異議取消決定の決定取消訴訟において、引用商標の類似については、地域団体登録商標を含むものは原則の周知・著名性の立証資料の一つとして、被告（異議申類似の扱いと定められた（「商標審査基準」改訂8版38立人）が引用商標については防護標章登録を受けている頁）。
「水沢うどん」の轍を踏まないためにも、後願とな事実を立証したところ、東京高裁は、これらを採用して、るであろう商標の称呼データ起こしには留意すべきと思特許庁取消決定を維持した（「金盃菊正宗事件」平成14われる。

年5年29日

東京高同13年（行ケ）第494号

速報326-10797）。
商標法上、防護標章登録は当該登録商標の周知・著名性を裏付けるものである。防護標章登録時の使用状態の継続が前提となるが、最も適当で、簡便で直接的な立証資料となる。
なお、IPDL上、登録防護標章を含めてリスト化されて公開されて、「日本国周知・著名商標検索」として検索可能になっている。
別紙290

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同様の裁判例として、他人の登録に対して、登録商標

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特許情報施策および事業Part「電通」を引用して、商標法4条1項15号違反を理由とい。そこでも、「登録防護標章の登録例」の事実を立証した登録無効成立審決の審決取消訴訟においても、被告して採用された裁判例がある。

（審判請求人）が引用商標については防護標章登録を受周知表示混同行為においては、「ラヴォーグ南青山事けている事実等を立証したところ、東京高裁は、これら件 」（ 平 成 1 6 年 7 年 2 日を採用して、特許庁審決を維持した（「日本電通（株）27434号 判例時報1890号127頁,）、著名表示冒用事件」平成15年3月24日

行為においては、「マクセル事件」（平成16年1月29日

東京高同14年（行ケ）第東京地同15年（ワ）第457号 速報336-11437）。

大阪地同15年（ワ）第6624号

速報347-12198）

侵害訴訟関係 商標権侵害訴訟や不正競争防止法違反事や「マックスコーポレーション事件」（平成16年7月

件でも、商標の周知・著名性の獲得が争点等となる場合15日が多い。そこでも、周知・著名性の立証に登録防護標章12574）がある。いずれも、不正競争防止法に基づきの登録例を提出して採用された事案がある。

保護を求める側（被侵害者）が所有登録商標について、

大阪地同15年（ワ）第11512号

速報353-

商標権の侵害事件において、イ号標章「金盃菊正宗」

防護標章登録を受けていたもので、これを不正競争防止と登録商標「菊正宗」との類否判断の中で、イ号標章の法事件において積極的に活用して、成功した例である。

分離観察を求め、原告が登録商標の周知・著名性の立証

また、ドメイン名の登録に対して、工業所有権仲裁セ資料の一つとして、防護標章登録を受けている事実を立ンター（現日本知的財産権仲裁センター）の裁定の結論証したところ、神戸地裁は、これらを採用し、イ号標章「申立人へ移転せよ」に不服として、原告（ドメイン名については分離観察をし両商標は類似のものと判断して、登録者）が所有権の確認の訴を東京地裁に提起した事案

原告の侵害請求を認容した（「金杯菊正宗侵害事件」平

（結論は訴却下）でも、被告の登録商標「SONY」に関成11年7月23日

速し、「登録防護標章の登録例」の事実を立証して採用さ

報293-8977 控訴審同12年8月25日 大阪高同11れた例もある（「SONYNETBANK事件」平成13年11年（ネ）第2815号）。

月29日

神戸地同10年（ワ）第375号

防護標章登録制度は現行商標法で採用されて以来約

東京地平同13年（ワ）第5603号

速報321-10536）。

40年になるが、防護標章登録に基づく権利に係るみなし商標権の侵害事件はない（商67条）。当該登録商標の周知・著名性の立証に活用されたのは本事件が初めてで

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AIPPI発行「日本有名商標集」ある。時々廃止論が出る中で、登録防護標章をもって著名性を立証としたことは、本来的な同制度の趣旨から離周知・著名商標に関する情報としては、（社）日本国れてはいるが、一つの防護標章登録制度の活用例で、そ際知的財産保護協会（AIPPI・JAPAN）でも、独自にの後裁判例にも現れていることは本稿のとおりである。

作成している「日本有名商標集」（第3版2004年発行）

不正競争防止法上の周知表示混同行為（不2条1項1がある。これも僅かであるが裁判例に商標情報の一つと号）や著名表示冒用行為（不2条1項2号）では、商品して登場している。

等表示たる商標の周知・著名性が該当要件の一つになっ他人の登録に対して、登録商標「OKI」を引用し商標ている。その立証の困難性は商標法の場合と変わりはな

法4条1項15号違反を理由とした登録無効審判不成立審

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決の取消訴訟において、引用商標の周知・著名性の立証

しかし、対象者の範囲やその数（母集団）、質問事項、資料の一つとして、原告（審判請求人）が「登録防護標評価等について確立した基準はなく、提出数は少なくは章の登録例」とともに、前掲「日本有名商標集」掲載事ないが採用された例は少ない。

実を立証したところ、東京高裁は、これらを採用して、商標法3条2項等に係る証拠方法の一つとして採用さ特許庁審決を取り消した（「OKIDOKI事件」平成14年

れた裁判例として、「地模様エピライン（乙）事件」（平8月27日

成12年8月10日 東京高同11年（行ケ）第80号 判

東京高同13年（行ケ）第539号

速報329-10969）。この事案では、前二者の外、IPDL上、

例時報1730号128頁）や「角瓶事件」（平成14年1月「日本国周知・著名商標リスト」に掲載されていること30日も、認定されている。

1782号109頁）がある。前者では、当該商標「エ東京高同13年（行ケ）第265号

判例時報

他方、他人の登録に対して、登録商標「LOVE」等をピ・ライン」シリーズとして需要者の認識度74.9％、引用し商標法4条1項11号・15号違反を理由とした登

後者では、同「角瓶」について87％乃至77％という認録無効審判不成立審決の取消訴訟において、引用商標の識度の調査結果が、使用による識別力の獲得にプラスに周知・著名性の立証資料の一つとして、原告（審判請求評価されたものと思われる。

人）が、前掲「日本有名商標集」掲載事実を立証したとまた、商標法53条の取消審判不成立審決の取消訴訟

ころ、知財高裁は、掲載当時引用商標は不使用であったにおいては、混同の虞に関して、使用商標と引用商標がなどとして採用しなかった例がある（「ラブパスポート

兄弟ブランド乃至はファミリーブランドと思うとの回答事件」平成19年6月28日

知財高同18年（行ケ）第68.2％という結果が、混同虞の存在の判断を裏付ける10529号）。後者の事案では、周知・著名性の認定にものとされた（「ポロクラブ事件」平成11年12月21日

関する基準の作成や共通資料の選定の困難性とともに、

東京高同10年（行ケ）第108号

商標法に基づかない資料の限界を示していると言えよう。

155頁）
。

判例時報1707号侵害訴訟において、商標の類似に関し、しかも原被告6双方から反対の結論のアンケート調査結果が出された事

アンケート調査情報案がある（「ユナイテッドコレクション事件」平成9年3月31日

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東京地同6年（ワ）第19061号

判例時報

商標関係訴訟では、当事者からアンケート調査結果が1600号137頁）。ここでも、裁判所は、独自に判断し提出される例もある。周知・著名性や混同の虞について、両商標類似の結論を出してそれを裏付けるものとして原需要者の直接的な認識度をアンケートで集約して、立証告提出のアンケート調査結果を採用する一方で、被告提資料の一つとしようとするものである。周知・著名性は出のアンケート調査結果については、その一部には類似事実認定の問題であるが、類似や混同の虞は経験則に基の結論と同様の結果もあることを指摘しつつ、質問事項づく法的判断である。アンケート調査結果を私的な鑑定等、アンケート手法に疑問があるとした。と位置付ける見解がある（井上由里子『「混同のおそれ」

いずれの事案でも、アンケート調査結果は、他の資料の立証とアンケート調査』知的財産研究所「知的財産の等による認定等の補強資料として位置付けられたもので潮流」所収37頁）。

ある。

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Part

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特許情報施策および事業前掲の各裁判例を受けて、最近、「商標審査基準」でも、商標法3条2項等に係る証拠方法の一つとして、「アンケート調査結果」が例示されるに至った（「商標審査基準」改訂8版16、27、44頁）。

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おわりに前述したように、審査・審判や裁判において、様々な商標情報が活用されている。そこでは、作成者側の想定外の活用例も見受けられる。ユーザー側は、自ら使用する商標について保護を求め、防御するためには、あらゆる手段を尽くすことになる。専門誌や辞書等の一般的な刊行物情報は別として、本来的に商標情報とされるものについては、客観性や統一性の存在が前提であり、個々の事件の局面では、一層それらが求められる。そうした商標情報の提供、活用が、迅速、的確な審査・審判や裁判の判断に繋がり、適切な商標の保護にも貢献することになるものである。

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