これらの中で、「発明の単一性の要件」について
は、平成16年1月1日以降になされた出願に適用さ特許庁は、平成19年3月23日に、特許・実用新案

れるものであるため、現在特許庁に係属中の出願審査基準（以下、単に「審査基準」と表記する。）に直ちに影響してくるものである。一方、「発明のの改訂を行い特許庁ホームページにて公表した。

特別な技術的特徴を変更する補正」及び「第50条

改訂の目的は、主に、平成18年法律第55号としての2の通知」の審査基準については、平成19年4月1公布された「意匠法等の一部を改正する法律」（以日以降の出願が適用対象となるため、審査請求期

下、平成18年改正法という。）の施行に合わせて、間（3年）やファーストアクション期間を考慮する

審査基準を整備することにあった。また、併せて、と、実務においては早期審査に付された一部の案「知的財産推進計画2006」及び「イノベーション促件等を除けば本格的な運用にはまだしばらく時間

進のための特許審査改革加速プラン2007」（いわゆがかかるであろう。同様に、「出願の分割の要件」

る、「AMARIプラン」）に対応した修正も行われてについても、平成18年改正法に基づいて特許査定いる。

後又は拒絶査定後になされた分割出願の実体的要主な改訂項目は表1に挙げた6つの項目である（同表には適用時期も合わせてまとめてある）。

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件を判断するのは、当面先になる。また、「外国語書面出願」については、翻訳文提出期間が2月から

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1年2月に延長されただけであるため、審査実務に要するに、第37条が、ある時点ごとの発明の単一はほとんど影響しないと考えられる。

性を要求しているのに対し、第17条の2第4項は、

筆者は、平成18年1月から平成19年3月まで、特第1回目の審査以降、審査対象となるすべての発明

許庁特許審査第一部調整課審査基準室において今に渡って発明の単一性を要求するものであるとい

般の審査基準の改訂作業に携わる機会を得た。本える。いわば、第17条の2第4項は、発明の単一性

稿は、改訂に直接携わった者の視点で、検討の経の要件を時間軸上に拡張したものととらえること

緯を踏まえつつ改訂内容についての考察を試みたができる（図1参照）。

ものである。今般の審査基準改訂にはどのような基本的理念があり、審査基準の文言にどのような考え方が盛り込まれたのかについてより理解が得られ、審査の適切な運用の一助となれば幸いである。なお、本稿の内容はあくまで筆者個人の責任によるものであることを予め申し述べておく。

ここでは、今般の審査基準の改訂項目のうち、重要性が高く、庁内外の反響も大きかった「発明の単一性の要件」、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」、「出願の分割の要件」及び「第50条の2の通知」それぞれについて、次のIからⅣで順を発明の単一性という意味においては、第17条の2

追って改訂の経緯やそのポイント等を論じること

第4項の要件の判断は、第37条の要件（発明の単一とする。

性の要件）の判断と何ら変わることはないため、当然、発明の単一性の要件の判断手法を利用することとなる。このため、今般、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の審査基準の策定と合わ
せて、第17条の2第4項の規定の適切な運用を担保

特許法第37条（以下、特に断りがない限り単にするため、「発明の単一性の要件」の審査基準につ「第37条」と表記する。他の条文についても同じ。）

いても一部見直しを行うこととなった。とはいえ、については今般法改正が行われていないにもかか

第37条そのものが改正されたわけではないため、わらず、「発明の単一性の要件」の審査基準を改訂

発明の単一性の基本的な考え方は変更することなした理由は何か。これについては、平成18年改正

く、第Ⅰ部第2章「発明の単一性の要件」の「4. 審法で新たに追加された第17条の2第4項との関連性

査の進め方」についてのみ、運用の適正化を図るの点から解説しなくてはならない。第17条の2第4

観点から見直しを行ったものである。

項が追加されたことによって、発明の特別な技術的特徴を変更する補正が禁止されることとなったわけであるが、この規定は、補正前に新規性・進

今般の改訂では、発明の単一性は無効理由となっ

歩性等の特許要件についての審査が行われた発明ていないことから必要以上に厳格に適用しないとと補正後の発明とが第37条に規定する発明の単一いう従来の考え方を崩さずに、一方で、バラツキ

性の要件を満たしていることを求めるものである。

のない統一的な判断の下に運用されるべきという

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要請に応えることが課題であった。この観点から、に係る発明及びそれと単一性の要件を満たす発明「4. 審査の進め方」について改訂を行ったわけであ以外は、審査官の判断によって発明の単一性の要

るが、中でも次に挙げる4点が重要なポイントとい件以外の要件についての審査を行う範囲が決めらえる。

れていたと解される。このため、審査官は、先行（ア）特許請求の範囲の最初に記載された発明（以技術調査の結果のみならず明細書全体の開示内容

下、便宜的に「請求項1に係る発明」という場

やその後の補正の可能性等を考慮して、どこまで合がある。）との間で発明の単一性の要件を満審査を行うかを決定していたというのが従来の実たさない発明については、発明の単一性の要務であろう。このような運用は、1回目の審査にお件以外の要件について審査を行わないとした

いて発明の単一性の要件を満たさない発明につい点（4.1（1）参照。
）ても発明の単一性の要件以外の要件について審査（イ）マーカッシュ形式で記載された化学物質に係を行なっておけば、2回目以降の審査を効率的に進る発明等がある場合における「最初に記載さめられる場合があり、出願人にとっても迅速な権れた発明」の考え方を明らかにした点（4.1

利化へ向けて応答回数を減らすといった利点があ（1）注参照。
）

り、妥当であったと考えられる。

（ウ）特許請求の範囲の最初に記載された発明が特

しかしながら、今般、審査基準の見直しを行う際

別な技術的特徴を有するか否かにより判断手に、発明の単一性の要件を満たさない発明について、法を区別し、特別な技術的特徴を有しない場

発明の単一性の要件以外の要件について審査を行う

合における審査対象の決定手順を明らかにしかどうかが、審査官或いは案件によってバラツキがた点（4.2の「審査対象決定手順」参照。）

あり、出願間で不公平が生じているとの問題点が指（エ）発明の単一性の要件を必要以上に厳格に適用摘された。さらに、出願人にとっても、どこまで審しない場合を明確にした点（4.4（2）参照。
）

査されるのかが予測できないため、発明の単一性を

なお、改訂後の審査基準は、出願間の公平性を意識せずにとりあえず特許請求の範囲にできるだけ担保し、なおかつ運用の統一化を図っていくとい

たくさんの発明を記載しておくといった戦略がとらう意味もあることから、平成16年1月1日以降になれるケースも中にはあったであろう。

された出願について一律に適用することとなってそこで改訂審査基準では、一つの出願においている。以降、（ア）〜（エ）それぞれのポイントをは発明の単一性の要件を満たす一群の発明につい詳しく検討していく。

てのみ発明の単一性の要件以外の要件についての審査対象（以下、Ⅰでは、「発明の単一性の要件以（ア）従来の審査基準では、特許請求の範囲の最初

外の要件についての審査対象」を単に「審査対象」に記載された発明との間で発明の単一性の要件をという。）とするという姿勢を明確に打ち出すべき満たさない発明については、どのように取り扱うであるという方針に基づき、「特許請求の範囲の最のかが必ずしも明確には示されていなかった。し初に記載された発明との間で発明の単一性の要件

かし、従来の審査基準4.（5）に「……したがって、を満たさない発明については、審査対象とせずに、発明の単一性がない場合でも、それまでの調査結

発明の単一性の要件違反の拒絶理由を通知する」

果が有効に利用できる場合等、そのまま審査を続（4.1）という記載となったわけである。このような行するのが効率的と判断されるときは、審査を続記載とすることにより、出願人の側にも、特許請行することができる。」といった記載があったこと

求の範囲の中で発明の単一性の要件を満たす範囲を考慮すると、第37条違反と発明の単一性の要件が審査対象となるという点を十分に意識した上で、以外の要件について審査を行う範囲は厳密にはリ特別な技術的特徴が同一の又は対応する発明を記

ンクしていなかったといえる。つまり、請求項１載することが期待される。

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（イ）特許請求の範囲の最初に記載された発明を、ュ形式で記載された化学物質の場合に、実施例等

発明の単一性を判断する際のベースとし、これとにおいて製造されかつ薬理効果についての試験結単一性の要件を満たす発明について審査対象とす

果が十分に示されている化学物質を選択して、特るとの考え方は、従来の審査基準とまったく変わ

許請求の範囲の最初に記載された発明とし、発明っておらず、また、この考え方は「PCT国際調査及の単一性の要件を判断するのが適切といえよう。

び予備審査ガイドライン」でも同様である（10.62

また、「マーカッシュ形式で記載された化学物質「……追加手数料が支払われなかった場合には、国に係る発明等」の際調査報告及び見解書は、クレームの最初に記載

ュ形式で記載された化学物質と同様に、選択肢のされている発明に関する言及しか含まない」）。

順序を意図的に入れ替えてしまうと、むしろ記載

等については、マーカッシ

また、発明特定事項が選択肢で記載されているが複雑となり簡潔明瞭な記載ができなくなってし場合には、選択肢ごとに発明が把握されるため、まうような発明を指している。例えば、請求項1に最初の選択肢を選んで把握される発明が最初に記係る発明が、「配列番号1で表される塩基配列の任載された発明ということとなり、出願人には権利意の連続する25から50個の塩基の配列からなる、化の優先度の最も高い選択肢を選択肢群の最初に遺伝子Xの発現量を検出するためのオリゴヌクレオ

記載することが求められる。

チド。」（配列番号1は1000塩基からなるものとする）

しかし、マーカッシュ形式で化学物質を記載すである場合には、形式的に配列番号1の中の第1位

る場合には、法律や規則による厳しい制限はない

から第25位の25塩基からなるプローブの発明を最ものの、当業者の間では原子番号や分子量の順に初に記載された発明とするのではなく、実施例等記載する等の技術分野特有の原則が存在しており、の記載を考慮して実際に検出に用いられたことがこれは国際的にも一定の理解が得られている記載

実証されたオリゴヌクレオチドを選択するのが適方法である。このため、請求項1がマーカッシュ形

当である。

式で記載された化学物質に係る発明等の場合には、

従来でも、発明の単一性の要件を判断する際にどの選択肢を選んで把握される発明を「最初」とは、多くの審査官は実施例等の記載を考慮して特すべきかについては、特別な基準がなく必ずしも別な技術的特徴を把握してきたと推察される。し統一的な運用がなされているとはいえなかった。

たがって、今般、「最初に記載された発明」についこのような状況下で、出願人が最も権利化したいて上記のように運用が明確化されたことによって、化学物質が選択されるように、上記のような当業

統一的な運用がなされることが期待される。

者間での原則を無視して、所望の選択肢を形式的に選択肢の列の先頭に記載することを強いてしま（ウ）改訂後の審査基準によれば、請求項1に係る

うと、むしろ当業者に理解しづらく複雑な記載と発明が特別な技術的特徴を有しない場合には、審なる可能性があり、また、そのような硬直的な運査基準の4.2［審査対象の決定手順］に定められた用は国際的にもバランスを欠くものとなってしま

手順によって、審査対象を決定することとなったう。したがって、マーカッシュ形式で記載されたわけであるが、この点は庁内外の反響が特に大き化学物質に係る発明については、形式的に選択肢かった点の一つである。

の列の先頭に記載された選択肢を選ぶのではなく、明細書全体、特に実施例等の記載を考慮して、適

これを簡単なモデルを用いて説明すると、次の図2のようになる。

切な選択肢を選んで把握される発明を特許請求の多少の誤解を恐れず簡単にいえば、請求項1に係範囲の最初に記載された発明とすることとしたる発明が特別な技術的特徴を有しない場合でも、（4.1(1)参照。）。具体例としては、医薬化合物分野

少なくともそれに従属する最初の直列的な一系列の発明において、請求項1に係る発明がマーカッシ

は審査対象（以下、「直列的な従属系列」というこ

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2007.8.21. no.246

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とがある1）。）となるということ、そして、当該一系に係る発明については発明の単一性の要件違反の拒列中に特別な技術的特徴が見出されたら、それに従絶理由を通知しないという意味と解すべきところ、

属する請求項に係る発明も審査対象に加えられると発明の単一性の要件違反を通知するケースが散見さいうことである。

れ、審査官の運用が統一されていないとの指摘もあ

そもそもなぜ、審査対象の決定手順について、審った。また、このような場合に発明の単一性の要件

査基準にあるように厳密に定める必要があったの違反である旨の拒絶理由を通知してしまうと、新ただろうか。これを説明するためには、まず従来のに導入された第17条の2第4項の要件の観点からも、審査基準の記載について少し振り返る必要がある。

同じく発明の単一性の考え方を採用するため、補正

従来の審査基準の4.（3）には、次のような記載が後のあらゆる発明が当該要件に違反していることとあった。

なってしまい、出願人にとっては非常に厳しい補正「他の請求項のすべての発明特定事項を含む同一の制限となるおそれがあるとの指摘もなされていたカテゴリーの請求項……が直列的な従属系列を形成（Ⅱ−2（ウ）参照。
）。

している範囲では、まとめて先行技術調査・審査す以上に挙げたように、「合理的」であるかどうかるのが合理的である場合が多い。このように先行技という審査官の判断により審査範囲が変動する可能

術調査・審査を行うことが合理的であると判断され性があることや、第37条の要件違反の拒絶理由を通るときには、発明の単一性を問題とせずに審査を行知するかどうかについての運用がばらつくといったうこととする。
」

点を解消するため、今般の審査基準の改訂にあたっ

つまり、請求項1に係る発明と直列的な従属系列ては、客観的でありかつ統一的な判断がなされるよを形成している発明については、「合理的」である

う審査対象の決定手順が明確に定められ、また審査と判断された場合に限り発明の単一性を問題としな対象となった発明については単一性の要件を問わな

いこととなっており、「合理的」であるかどうかのいことも明確に示されたわけである。

判断を一段入れることによって、審査官の柔軟な対請求項1に係る発明が特別な技術的特徴を有する

応を期待する記載となっていたわけである。しかし、場合には、直列的な従属系列というものを考えるま

審査官の判断に委ねられていたがゆえに、請求項1でもなく、従来の審査基準の考え方と同じように当が特別な技術的特徴を有しない場合には、形式的に該特別な技術的特徴をいわゆる発明の単一性の要件違反の拒絶理由を通知して、請の単一性の要件を検討すればよいのであるから、改求項2以下の発明に対して発明の単一性の要件以外

訂審査基準においては、特許請求の範囲の最初に記の要件について一切審査が行われないといったケー

載された発明が特別な技術的特徴を有しない場合にスも生じていた。その一方で、発明の単一性を問題

例外的な扱いをするという意味で、別の項目4.2をとせずに請求項2以下の発明も審査するケースもみ設け、審査における判断手順が明確となるようにさられ、出願間の取扱いが不公平であるという問題点

れている。

縦串

として発明

が庁外から指摘されていた。また、「合理的」であ

改訂審査基準4.2の［審査対象の決定手順］の一るかどうかは審査官が判断する事項であったため、つ一つの手順について、詳しい説明はここでは省略

どこまで審査されるのかが出願人には予測がつきにするが、その基本的な考え方に関して、従来の審査

くく、審査官との間で意思疎通が十分にとれないと基準と比較してみると次のようになる。

いった意見もあった。

従来の審査基準の4.（4）には、次のような記載

そして、上記従来の審査基準4.（3）において、がなされていた。

「発明の単一性を問題としない」なる記載は、本来、「一の独立形式請求項の従属系列が分岐している場

請求項1に係る発明が特別な技術的特徴を有しない

合において、当初、分岐点の請求項に係る発明の特場合でも、直列的な従属系列を形成している請求項

別な技術的特徴とされたものが、先行技術に対するtokugikon

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貢献をもたらさないことが明らかとなった場合であ行することができる」という記載があった。このよっても、直列的な従属系列を形成している範囲では、

うな記載は、従来の審査基準4.（3）や（4）の記載

まとめて先行技術調査・審査するのが合理的であるとは区別して、「発明の単一性がない場合でも」、す場合が多い。このように先行技術調査・審査を行う

なわち発明の単一性の要件違反の発明についてそのことが合理的であると判断されるときには、最初の旨の拒絶理由を通知する場合でも、当該要件を満た

一の直列的な従属系列を形成している範囲についてさない発明に対して発明の単一性の要件以外の要件

は、発明の単一性を問題とせずに審査を行うこととについての審査を行うことができることを意味してする。
」

いると解される。

今般の改訂審査基準とは表現ぶりが異なっている

平成18年改正法により、発明の特別な技術的特徴

ものの、上記従来の審査基準に基づいて判断した場を変更する補正が禁止されると、請求項1に係る発合にも、審査対象となる発明の範囲は基本的に同じ

明と単一性の要件を満たす一群の発明に対して単一と考えて差支えない。ただし、改訂審査基準におい性のない発明へと補正することは補正要件違反（第ては、最初の一の直列的な従属系列を形成している

17条の2第4項違反）で拒絶理由となり、そのような範囲が選択され、なおかつ、審査官の「合理的」で発明は第17条の2第4項以外の要件についての審査があるかどうかの判断によって審査対象が変動してし行われないため、もはや第37条の拒絶理由を通知しまうようなことがない点で明確化が図られており、つつ、単一性のない発明について審査を行う必要はこれにより客観性が保たれているといえよう。そしなく、それが第17条の2第4項の規定を設けたねらいて、当該［審査対象の決定手順］により審査対象とでもある。このため、審査基準の改訂にあたって上なる発明については、「発明の単一性の要件を問わ記従来の審査基準の記載についても見直しを行うこないこと」（4.2本文）、すなわち第37条の要件違反をとが必要となったのである。ただ、従来の審査基準

通知せずに、発明の単一性の要件以外の要件についの4.（5）のて審査を行うことが明確に示されている。このこと「発明の単一性の要件（第37条）は、拒絶理由

により、運用のバラツキが抑えられ、出願人にとっ（第49条）ではあるが、無効理由（第123条）にはさても審査対象となる範囲の予測がつくようになった

れていない。これは、第37条が出願人、第三者及びと考えられる。

特許庁の便宜のための規定であり、他の拒絶理由と

ただし、審査対象決定手順④に相当する発明が請比較すると、発明に実質的に瑕疵があるわけではな

求項1のすぐ後、つまり請求項2に記載されているよ

く、二以上の特許出願とすべきであったという手続

うな場合には、請求項1のみが審査対象となり、そき上の瑕疵があるのみであるので、そのまま特許さ

れ以外の発明については第37条違反の拒絶理由が通れたとしても直接的に第三者の利益を著しく害する

知されることとなるため、どのような場合でも最初ことにはならないからである。
」の直列的な従属系列は審査対象となることが約束さという基本的な考え方は受け継ぎ、改訂審査基準

れたわけではない。そういった意味では、出願人に4.4（2）においては次のような記載を追加した。

は、請求項1から従属する発明については、できる「4.1に示したところに照らして審査対象となる発明

限り技術的にも課題の点からも関連性のある発明をについて審査を行った結果、審査が実質的に終了し順次記載していくことが期待されるところである。

ている他の発明や、特許請求の範囲の最初に記載された発明との間で発明の単一性の要件を満たすか否（エ）従来の審査基準の4.（5）には、「……したがかが簡単には判別できない発明については、発明のって、発明の単一性がない場合でも、それまでの調単一性の要件を必要以上に厳格に適用することがな

査結果が有効に利用できる場合等、そのまま審査をいようにする。
」

続行するのが効率的と判断されるときは、審査を続

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このような記載のねらいは、改訂審査基準の4.1、

93

tokugikonすなわち特許請求の範囲の最初に記載された発明が系列は当然ながら同じ特別な技術的特徴を有してい

特別な技術的特徴を有する場合において、発明の単るのであるから、発明の単一性の要件を満たしてい一性の要件を厳格に適用しないケースを明示するこることとなり審査対象となる。一方、請求項1に係とにある。例えば、請求項1がマーカッシュ形式でる発明が特別な技術的特徴を有していなかったとし記載された化学物質に係る発明である場合、請求項ても、一緒に先行技術調査・審査を行うことが「合1に包含される発明のうちどの範囲まで単一性を有理的な場合」が多いため、請求項1と直列的な従属するのかを判断する際に、一つ一つ選択肢の組合せ

系列を形成している範囲は基本的には審査対象となの数だけ共通構造の公知性を確認する作業が必要とっていた。したがって、今般の改訂審査基準で特許なることがある。しかし、筆者も実際の案件におい請求の範囲の最初に記載された発明が特別な技術的て直面した問題であるが、何千何万通りもの組合せ

特徴を有するか否かによって、判断手法が区別されについてそのような作業を行うこととなれば、現実てはいるが、実務的には大きく変わらないわけであには多大な労力と時間を要することとなり、審査のる。ただ、これまで、請求項1に係る発明が特別な効率性の観点から見れば必ずしも妥当であるとはい

技術的特徴を有しない場合に、単一性違反を通知しえない。したがって、そのような場合には発明の単つつ請求項1についてのみ審査対象とするといった一性の要件を必要以上に厳格に適用する必要はない

運用がなされることも少なからずあったようであると考えられる。ただし、どのような発明でも単一性が、今後はそのような運用は例外的なケース、つまの要件を厳格に適用しないということを意味していり請求項1の直後に［審査対象の決定手順］④に該るのではなく、あくまで、改訂審査基準4.4（2）に当するような発明が記載されているケースを除いて挙げられている場合（上記下線部）に限られるといなくなるであろうと考えられる。

う点に注意が必要である。
なお、一般的には、先に挙げたマーカッシュ形式で記載された化学物質に係る発明であって、非常に第37条は、発明の単一性を満たすことが要件であ広い範囲を包含する発明の場合には、発明の単一性ると規定しているだけで、本来どの発明をベースにの要件の判断に過度の時間と労力を割くよりも、第して発明の単一性を判断するのかについては規定し37条以外の要件についての審査を進め、発明の明確ていないため、発明の単一性の要件を運用していく

性やサポート要件、或いは実施可能要件等の観点かに当たっては、審査基準でそれを定める必要がある。

ら適切な拒絶理由を通知していくといった実務が行審査基準においては、特許請求の範囲の最初に記

われることが多いであろうと予測される。

載された発明を単一性の要件を判断する際のベースとすることは、先にも述べたとおり従来の審査基準から変わっていないわけであるが、今後第17条の2
第4項規定が適用される出願の場合には、補正の範

従来の審査基準の特に「4.審査の進め方」の箇所

囲もこれに縛られることとなる。そのような状況にでは、特許請求の範囲の最初に記載された発明が特あることから、審査官が発明の単一性がないと判断

別な技術的特徴を有するか否かによって発明の単一した時点で、どの発明について審査を受けたいか選性の判断手法を区別していなかったのに比べ、今般択させて欲しいとの要望が庁外から寄せられていの改訂審査基準の記載は大きく様変わりしている。

た。しかし、そのような運用を採用すると、一度発

これは一見大きな運用変更のように見えるが、全体

明の単一性を判断するために行った先行技術調査等としてみれば共通した考え方が採用されているといが無駄になり、審査効率が低下してしまうおそれがえる。従来の審査基準では請求項1に係る発明が特ある。そこで、請求項1に係る発明及びそれと発明

別な技術的特徴を有していれば、その直列的な従属の単一性を有する一群の発明が審査対象となるとい

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う明確なルールを設定したわけであるが、これについては、より審査を受けたい発明つまり権利化の優先度の高い発明を請求項1に記載しておくことで十分に対応が可能であり、上記のように発明を選択す
発明の特別な技術的特徴を変更する補正についてる機会がなくとも、出願人にとって大きな不都合はは、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委

生じないであろうと考えられる。
上述したように、今後、出願人にとっては、特許

員会2）で取り上げられ、出願間の公平性が保たれな請求の範囲の最初に記載する発明が重要な意味を持い点や実質2件分の審査を行うこととなってしまう

つようになったため、いたずらに請求項1に広い概等の問題点が挙げられた。これを受け、平成18年改念の発明を記載することは得策ではないと考えら正法によって、第17条の2第4項が追加され、発明のれ、新規性・進歩性のある発明の範囲を見極め、請

特別な技術的特徴を変更する補正が禁止されること

求項の記載を十分に精査することが必要となるであとなった。

ろう。さらに、従属請求項を作る場合には、万が一明細書、特許請求の範囲及び図面の補正について

請求項1に係る発明が特別な技術的特徴を有しないは、もともと新規事項の追加が禁止されるとともに、と判断された場合に備えて、できるだけ多くの請求

最後の拒絶理由通知後の特許請求の範囲の補正が限項が審査対象となるように、なるべく上位の請求項

定的な減縮等に制限されていたところであるが、今で特別な技術的特徴が見出されるように、特許請求

般追加された第17条の2第4項の規定によって補正のの範囲の請求項の記載を工夫することも必要となる制限が一つ増えたこととなる。イメージとしては、であろう。

次の図3を参考にしてもらいたい。

第17条の2第4項の規定は、先のI−1.でも触れたが、るものである。この規定を適切に運用していくため、補正前に新規性・進歩性等の特許要件についての審新たに「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」

査が行われた発明と補正後の発明とが第37条に規定の審査基準を策定した。

する発明の単一性の要件を満たしていることを求め

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請求項1及び2と発明の単一性の要件を満たしてい第17条の2第4項の規定の趣旨は審査基準の2.に記る。しかし、補正後の請求項②については、補正前載されているとおり、拒絶理由通知後の補正によっの請求項1及び2と「A」の点でしか共通しておらず、て先行技術調査・審査のやり直しが必要となること

これは特別な技術的特徴ではないため、発明の単一を避け、補正後もそれまでの先行技術調査・審査の性の要件を満たしていない。よって、補正前及び補結果を有効に活用できるようにすることにある。策正後の4つの請求項が発明の単一性の要件を満たし定された審査基準のポイントは次の3点である。

ていないため、第17条の2第4項の要件に違反してい（ア）発明の特別な技術的特徴を変更する補正であることとなる。この場合には、補正後の請求項①のるか否かは、補正前の特許請求の範囲の新規み審査対象となり、補正後の請求項②については、性・進歩性等の特許要件についての審査が行第17条の2第4項の要件違反の拒絶理由のみが通知さわれたすべての発明と、補正後の特許請求のれる。

範囲のすべての発明とが、全体として発明の単一性の要件を満たすか否かにより判断するとした点（3.参照。
）（イ）特別な技術的特徴を変更する補正であるかどうかの判断においては、特別な技術的特徴を、明細書、特許請求の範囲及び図面の記載、出願時の技術常識並びに補正前の拒絶理由通知
で引用された先行技術に基づいて把握するとした点（4.1（2）参照。
）（ウ）補正前の特許請求の範囲の最初に記載された発明が特別な技術的特徴を有しない場合でも、形式的に第17条の2第4項違反とせずに、第17条の2第4項の要件以外の要件についての審査

第17条の2第4項の条文では、「……補正前に受け対象（以下、Ⅱでは「第17条の2第4項の要件

た拒絶理由通知において特許をすることができない以外の要件についての審査対象」を単に「審ものか否かについての判断が示された発明と、その査対象」という。）とする範囲について明確に補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定めた点（4.3参照。
）

定される発明とが、第37条の発明の単一性の要件を以降、それぞれのポイントを詳しく検討していく。

満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない」となっており、補正前と補正後の（ア）発明の特別な技術的特徴を変更する補正であ

いずれにも「すべて」という要件が規定されている

るかどうかを判断するにあたっては、ごく簡単にいわけではない。なぜ、審査基準において「すべて」

えば、補正後の特許請求の範囲が、あたかも補正前という制限が設けられたのかというと、それは制度の特許請求の範囲の後に続けて記載されていたと仮の導入の趣旨に関係している。すなわち、第17条の定して、全体として発明の単一性の要件を満たすか

2第4項の規定の趣旨は、補正後に特別な技術的特徴

どうかを判断するのと同じであると考えればよい。

が変更されて、先行技術調査・審査のやり直しが必

具体的には次の図4において、補正後の請求項①及要となるような補正を禁止することにより、補正前

び②が補正前の請求項1及び2に続けて記載されていに行った先行技術調査・審査を有効に活用することると仮定すると、補正後の請求項①は「A＋B」とで迅速・的確な権利付与につなげることにある。こいう特別な技術的特徴を有しているため、補正前のこで仮に、補正前の新規性・進歩性等の特許要件に

tokugikon

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ついての審査が行われたいずれかの発明と補正後のな補正の方向を決めることができず、両者の意思発明との間に単一性があればよいこととしてしまう

疎通に支障をきたすこととなる。また、第1回目のと、上記の趣旨が貫徹されなくなるおそれがある。

審査において、本来、審査基準の「第Ⅸ部

次の図5に示すモデルで検討してみる。

の進め方」に沿って十分な先行技術調査が行われ審査ることが期待されるが、中にはその際に発見できな
かった文献が第2回目以降の審査において新たに発見される場合もないとはいえない。このような場合、
仮に補正後に新たに発見された先行技術に基づいて特別な技術的特徴を判断してしまうと、出願人にとっては不意打ちのような拒絶理由となり、適切に拒絶理由を回避する手段を講じる機会も与えられないまま、第17条の2第5項の規定に基づく補正制限が課されるという厳しい状況となってしまう（下図6参照）。

「補正1」については、補正前の請求項3のDが共通しているため、補正前に新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われた発明のいずれか（ここでは請求項3）と補正後のすべての発明とは発明の単一性の要件を満たしていることになり、上記の仮定のもとでは適法となる。しかしながら、このような補正が認められてしまうと、補正前に特別な技術
的特徴Aを軸にして行った先行技術調査・審査が無駄になりかねず、第17条の2第4項の規定の趣旨が貫徹されないこととなる。一方、「補正2」であれば、補正前に新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われたすべての発明と補正後の発明とが発明の単一性の要件を満たしており、少なくとも補正前の請求項1から3について行った特別な技術的特徴Aを含んだ審査を有効に活用して審査を進めることができる。このため、補正前の特許請求の範囲の新規

このようなことから、出願人が補正を行う際に、性・進歩性等の特許要件についての審査が行われた

特別な技術的特徴を変更する補正となるかどうかのすべての発明と、補正後の特許請求の範囲のすべて予測性を担保するために、出願人が補正を行う際にの発明とが、全体として発明の単一性の要件を満た参照することができたものに基づいて特別な技術的していることを要件とすることとなったのである。

特徴を把握することとした。
話は若干逸れるが、第17条の2第4項の規定が適用（イ）出願人にとって、審査官がどのように特別なされる出願については、第1回目の審査において、技術的特徴を判断するのかが不透明であると、適切審査官が何を特別な技術的特徴と認定したのかにつ2007.8.21. no.246

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いて、例えば拒絶理由通知において示すべきであり、つつ、妥当な運用となるように例外的取扱いを定めこのことを審査基準に盛り込むべきではないかとのたものであるが、実は、もう一つの大きなポイント

意見が庁内外から寄せられた。このようにすれば、がある。それは、改訂後の審査基準「第Ⅰ部第2章

審査官と出願人との間で十分な意思疎通が図られ、発明の単一性の要件」の4.2の考え方と連動させた発明の特別な技術的特徴を変更する補正であるかどことである。「4.3.1

うかの予測性も十分に確保できるようになるため、いて審査対象とされた発明に特別な技術的特徴を

一見妥当な運用のように見える。しかしながら、現有する発明が見出された場合」と「4.3.2

実には一つの発明において特別な技術的特徴の把握の特許請求の範囲において審査対象とされたすべの仕方は複数通り存在するのであり、しかも、特別ての発明が特別な技術的特徴を有していなかったな技術的特徴が同一である（又は対応する）かどう場合」と二つの項目に分かれているため、直感的

かは、比較対象となる発明つまり補正後の発明が存には把握しづらいかも知れないが、要するに、補在してはじめて可能となるのである。そうであるな

正後の特許請求の範囲に記載された発明が、補正

らば、第37条の拒絶理由を通知するときを除いて、前の特許請求の範囲に記載された発明に続けて記出願人が真にどのような方向で補正し権利取得した

載されていたと仮定して、改訂された審査基準

いのか判らないまま、拒絶理由通知時に予め審査官「第Ⅰ部第2章

が特別な技術的特徴を示すことは現実的ではなく、方に沿って審査対象となるかどうかが、ここでのかつ、認定の仕方によっては本来認められている出第17条の2第4項の要件違反とするかしないかの判

願人の自由な補正をいたずらに制限してしまうこと断と一致しているわけである。なお、補正前と補になりかねず妥当ではないと考えられる。このため、正後の特許請求の範囲は同じ書類ではなく、当然審査基準で上記のような運用は採用されなかった 。

請求項の直接的な引用関係はないため、発明特定

3）

補正前の特許請求の範囲にお補正前

発明の単一性の要件」の4.2の考え

事項のすべてを含むかどうかについては実質で判（ウ）補正前の請求項1に係る発明が特別な技術的特断しなくてはならない点に注意が必要であること

徴を有しない場合であっても、審査基準「第Ⅰ部は言うまでもない。

発明の単一性の要件」（今般改訂）の4.2に

このように、第17条の2第4項の規定は第37条の発基づいて、少なくとも当該請求項1に係る発明につ

明の単一性の規定を時間軸上に拡張するものである

いては第37条の要件以外の要件についても審査がという基本的なコンセプトに基づき、発明の単一性行われる。しかしこの場合、補正後の特許請求のの考え方と発明の特別な技術的特徴を変更する補正範囲にいかなる発明を記載したとしても、もともの考え方を一致させることにより、第37条の要件違と補正前の請求項1に係る発明が特別な技術的特徴

反となる発明が補正後の特許請求の範囲にあれば第を有しないのであるから、理論的には、補正前に17条の2第4項の要件違反とされ、一方、第37条の要新規性・進歩性等の特許要件について審査が行わ

件を問わない発明については同じく第17条の2第4項

れたすべての発明と補正後のすべての発明とが同の要件にも問わないという、一貫した判断をするよ

一の又は対応する特別な技術的特徴を有することうになっている。

第2章

はあり得ない。したがって、この場合に、第17条の2第4項の規定を形式的にあてはめてしまうと、
そもそも補正前の請求項1が特別な技術的特徴を有しない場合には、その後の補正の途を閉ざしてし発明の特別な技術的特徴を変更する補正かどうか

まうことになってしまうため、例外的な運用を定は、第2回目以降の審査において判断される要件でめる必要がある。

あり、これに違反する補正がなされると、補正によ審査基準の4.3〜4.3.2は、そのような問題を考慮しtokugikonって新たに生じた拒絶の理由であるため、審査基準

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「第Ⅸ部

審査の進め方」に沿ってほとんどの場合

が「最後の拒絶理由通知」となる。審査官は、第17分に理解した上で判断していくことが期待される
ところである。

条の2第4項の規定とはそれだけ厳しい制限を課すものであるということをまず認識する必要があろう。
出願人にとって厳しい制限である以上、当然ながら

平成18年改正法で第17条の2第4項の規定が導入さ審査を行う側も審査基準に沿った公平かつ客観的なれたことは、出願人にとっても、出願全体を通して判断が求められるのはいうまでもない。もちろん、の発明の単一性というものをあらためて確認し直す

審査基準策定の過程では、第37条も第17条の2第4項

よい機会であると筆者は考えている。

も拒絶理由ではあるが無効理由にはなっていないの

第1回目の審査においては、請求項1に係る発明及であるから、そこまで厳密に運用を定める必要はな

びこれと発明の単一性の要件を満たす発明について

いし、個別案件に応じて柔軟に対応すれば済むとい

発明の単一性の要件以外の要件についての審査が行う意見も出されていた。確かに、無効理由ではない

われる。そして、第2回目以降の審査では、第1回目

ため、必要以上に厳格に適用することなく柔軟に対で新規性・進歩性等の特許要件について審査が行わ応すべきという点については、従来の審査基準「第れた発明と単一性の要件を満たす発明への補正しか

Ⅰ部第2章

発明の単一性の要件」の考え方を考慮

認められず、これも第1回目の審査の際の請求項1にすれば首肯できる面はある。しかしながら、そのよ

係る発明に縛られていることになる。そういう意味

うな運用を継続していくと、従来の発明の単一性のでは、第1回目の審査の際の請求項1に記載された発要件についての判断と同様に、時として判断のバラ明如何で、その出願については以後補正できる範囲

ツキが生じ、出願人にとっても混乱を招く事態となが、すでに定められてしまっているといっても過言りかねない。ましてや、第17条の2第4項の規定は補ではない。万が一、第1回目の審査の際の請求項1に正の制限であるため、仮に審査のバラツキが生じる

係る発明が特別な技術的特徴を有しなかった場合にと出願間の不公平感がより強まることも想定されは、審査基準「発明の特別な技術的特徴を変更するる。このようなことから、第17条の2第4項はまだ導補正」の4.3に従って、当該請求項1に係る発明と特入されて間もない規定であり、審決や判決等の拠り定の関係を有する狭い範囲にしか補正できないとい所となる判断が蓄積されていないということも考慮

ったより厳しい制限が課されることとなる。

して、庁全体としてバラツキのない一定した判断がこれらのことを考え合わせると、先のⅠ−3（2）可能となるようにこの審査基準が策定され、さらにでも少し触れたが、改訂審査基準「発明の単一性の発明の単一性の要件の審査基準にも影響を与えるこ要件」の4.2によって、第1回目の審査においては一ととなったわけである。

定の範囲は審査対象となることが保障されたからと

上記Ⅱ−2.では、発明特定事項をAやB等で表現

いって、いたずらに請求項1に広い概念の発明を記した簡単なモデルを利用して審査基準の考え方を載することは、新規性欠如となる可能性が増すこと説明してきたが、実際の案件においてはそれほどになり、その後の補正の範囲まで自ら狭めてしまう

単純に整理できるものばかりではない。第17条の2こととなる。したがって、今後出願人には、第1回第4項の規定が適用される出願については、早期審目の審査の際の請求項1に係る発明は、特別な技術査等の例外を除いて、本格的な着手時期までには的特徴を有するように、すなわち少なくとも新規性

まだ時間があり、実際に審査を行なう回数も少なを有する発明とすることが重要な課題となるであろ

い中で、そのような複雑な案件について統一的なう。これには、出願前に可能な範囲で先行技術調査運用を行っていくことは決して容易なことではなを十分に行うことが必要であり、また、万が一、審い。しかし、どのような場合であれ、先に示した査の段階で請求項1に係る発明が既に公知であるこような審査基準の背景にある基本的な考え方を十とが判明した場合に備えて、真に権利化したい発明

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について慎重に検討し、優先順位をつけて特許請求である。なお、このような考え方については欧州特の範囲の請求項の記載を組み立てておくことが求め

許審決T708/00でも支持されている。したがって、られているのである。

日本と欧州ではいわゆる「シフト補正」の考え方及
び判断は合致していると考えられる。

第17条の2第4項については、EPCにおいても同様な補正の制限が設けられており、EPC規則第86（4）において、補正後の特許請求の範囲には、出願当初

平成18年改正法により分割可能な期間として、この特許請求の範囲に記載されていた一群の発明と単れまでの補正可能な期間に加え、特許査定後又は拒一性を満たさないような発明を記載してはならない

絶査定後の一定期間が追加された（図7参照）。法律こととなっている 。また、EPOの「Guidelines for

上は第44条第1項において、出願の分割を行うこと

Examination （June 2005）」では、発明の主題を変ができる「期間」が追加されただけであるため、審更する補正については、当初サーチ対象となってい査基準においても従来の審査基準について「時期的ない発明主題への補正であって、かつ当初クレーム要件」のみを修正すれば十分であるように見える。

の中でサーチ対象であった発明と単一性の要件を満

しかしながら、出願の分割の「実体的要件」は、出たさないものは、EPC規則第86（4）に違反してい願の分割が原出願について補正可能な期間内になさると判断されるとなっている5）。つまり、先のⅡ−2れることを前提として要件の整理がなされているこ（ア）で述べたのと同様に、EPOにおいても、補正とから、今般追加された補正できない期間である特後の発明が出願当初から記載されていたと仮定し許査定後又は拒絶査定後の一定期間については、あて、全体として発明の単一性の要件を満たすかどうらためて分割出願が満たすべき実体的要件を整理すかによって、EPC規則第86（4）の判断を行うわけ

る必要があった。

4）

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100

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また、「特許制度の在り方について」報告書 6）に際の原則から記載が始まり、最後に要件のまとめがおいて、「出願人に対して分割出願に係る発明のも記載されていたところ、改訂審査基準では読みやすとの出願の明細書中における記載箇所や分割出願にさを重視し、最初に結論である実体的要件を列挙し係る発明がもとの出願や他の分割出願の発明と同一て、その後に各要件の導出過程を説明する形式に改でないこと等についての説明資料の提出を求めるこ

まっている。

とが適当であると考えられる」という指摘がなされ今般の改訂においては次に挙げる2点が重要なポたことを受け、適正な運用を進めていくため、審査

イントといえる。

基準にその内容を盛り込むこととなった7）。

（ア）特許査定後及び拒絶査定後の一定期間は出願の分割が可能となったことに伴い、分割の実体的要件に、補正することができない期間の

従来は、出願の分割については「第Ⅴ部第1章 出

分割については、「分割出願の明細書、特許請

願の分割」に記載されていたが、今般、「第50条の2求の範囲又は図面に記載された事項が、原出の通知」の審査基準が策定されたことに伴い、「第願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又はⅤ部第1章 出願の分割」を形式的に「節」に分け、図面に記載された事項の範囲内であること」「第1節 出願の分割の要件」となった（第2節は「第が追加された点（下図8参照。
）

50条の2の通知」）。また、基本的な考え方を変える（イ）分割出願についての説明書類の提出が求められるようになった点

わけではないが、「2.2 実体的要件」の部分について、
従来の審査基準では、分割の実体的要件を導出する

以下、それぞれのポイントを詳しく検討していく。

（ア）特許査定後又は拒絶査定後に出願の分割を可

で出願を分割することを認めているが、これは、分能とする趣旨は、特許請求の範囲の記載が出願人に割制度が原出願の分割直前の明細書等の一部を別出とって不十分なまま特許査定となった場合に出願を願に分割する仕組みであることを前提としつつも、分割して再度権利取得を目指すことができるように分割可能時期と明細書等の補正可能な時期が一致しすること、拒絶査定後に出願を分割する機会を得るているため、原出願の明細書等について補正可能なためにのみ拒絶査定不服審判を請求する手続の無駄

範囲（＝出願当初の明細書等の範囲）で出願の分割を無くすこと、等にある8）。従来の審査基準は、原を認めたものである。しかし、特許査定後又は拒絶出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面査定後の分割は、原出願の明細書等について補正を（以下、「明細書等」という。）に記載された範囲内することができない時期に行われるため（この場合、2007.8.21. no.246

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拒絶査定不服審判請求後は除外して考えている。以囲内という要件がかからないため、審査官にとって下同じ。）、現行の審査基準の考え方を単純に当てはも実体的要件の判断が容易となる。しかしながら、めることはできない。そこで、特許査定後又は拒絶先にも触れたとおり、出願の分割とは特許出願の一査定後の分割出願の実体的要件については、今般の部を一又は二以上の新たな特許出願とするものであ

法改正の趣旨を踏まえ整理し直すことが必要となっるから、分割を行う直前における特許出願に添付さた。

れている明細書、特許請求の範囲又は図面から分割

そもそも出願の分割とは、第44条第1項の規定にを行うことは動かすことのできない原則であって、より、特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許

これを不用意に崩すことはこれまで蓄積された審決出願とするものであるため、切り出される「一部」

や判決の考え方にも影響を及ぼしかねず適切ではなとは願書に添付されている明細書等、つまり却下さ

いと考えられる。もし、これを崩すような場合があれていない補正の内容がすべて反映された分割直前

るとすれば、出願の分割という制度そのものの概念の明細書等に記載されている必要があるといえ（審を変えなくてはならず、現時点においてそれを必要

査基準の要件②−1）、このような考え方は判決でもとするほどの明確な根拠があるわけではないし、そ支持されている（平成13年（行ケ）321号 ）。そしの点につき議論が尽くされているとも言い難い。して、第44条第2項の規定により、新たな特許出願は、たがって、特許査定後又は拒絶査定後に行う出願のもとの特許出願の時にしたものとみなすという遡及分割は、先に触れた原則に従って、「出願当初」及効があることから、分割出願の明細書等の記載は原び「分割直前」の両方の要件に基づき実体的要件を出願の出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内判断することとなった

9）であることも必要である（審査基準の要件③）。これらのことから、本来、分割出願の実体的要件とし（イ）次の図9に示すとおり、近年、分割出願件数がては原出願の「分割直前」及び「出願当初」の明細

増加の一途をたどる中で、これを的確かつ効率的に書等の範囲内という両方が課されるところ、原出願

審査していくには何らかの手だてが必要であると考について補正できる期間内の分割出願ならば、原出えられる（特に、2006年は、全特許出願に占める分

願は出願当初の明細書等の記載の範囲で補正可能で割出願の割合の上昇が目立っている）。この手だてあるため、わざわざ補正をしてから分割をするといとして、改訂審査基準の「5. 分割出願の審査のため

う煩雑な手続を現実に経なくとも、仮想的に補正がに必要な説明書類の求め」が、新たに付け加わった。

行われたものとして、分割出願の明細書等が「出願この部分については、分割出願の明細書等にどのよ当初」の明細書等の範囲内であれば便宜的に「分割うな事項を記載したかは、出願人が最もよく知って直前」の要件を省略することができるのである。

いることであり、そのような情報を予め開示しても一方、特許査定後又は拒絶査定後は、原出願につらうことによって、分割出願の審査がより迅速・的いて補正できない期間であるため、原則にたち帰っ確に行えるようになることをねらいとしている。

て原出願の「分割直前」と「出願当初」の明細書等

ここでの運用について具体的にみていくと、改訂の範囲内という両方の制限がかかってくることとな

審査基準5.（1）から（3）の記載は時系列に沿ったるのである。

三つの段階となっている。

しかし、特許庁、出願人及び第三者のいずれに対

5.（1）では、出願人に対して、出願を分割した

しても特段の不利益がないのであれば、「分割直前」

際に、上申書によって自発的に分割の実体的要件をの要件を敢えて課さずに、原出願の「出願当初」の満たしていること等の説明を行うことを要請してい明細書の記載の範囲内で自由に分割できるような審る。これはあくまで、出願人に対しての要請である査基準にすべきとの意見も多く寄せられ、実際そのため、上申書を提出しないことのみをもって、即座運用によれば原出願の「分割直前」の明細書等の範に出願人にとって不利な扱いが生じるわけではな

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い。しかし、先にも述べたとおり、分割出願の迅

そして5.（3）では、審査官の求めに対して出願

速・的確な審査に資するものであることから、でき人から実質的な応答がなく、かつ、実体的要件を満る限り積極的な提出が期待されるところである。

たしていると判断することが相当に困難である場合

次に、5.（2）では、審査官は、先の上申書が提には、審査官は実体的要件を満たしていないとして出されていればそれも参酌して、分割出願についてその分割出願の審査を行うこととなっている。ここ

審査を行うことになるが、分割の実体的要件を満たで「実質的な説明がなく」とは、説明書類がまったしているかどうかを簡単に判別できない場合等にく提出されなかった場合のみならず、説明書類の提は、第194条第1項の規定に基づき、出願人に対して出はあったが内容的に十分な説明がなされていない通知を行い説明資料の提出を求めることができるこ

場合も含んでいる。ここで重要なのは、審査官の求ととなっている。分割の実体的要件を満たしているめに対して出願人から応答がなかった場合であってかどうかを簡単に判別できない場合とは、例えば、も、即座に実体的要件を満たしていないと判断してその分割が3世代、4世代或いはそれ以上に渡るものはならないという点である。つまり、審査官は、再である場合や、原出願の明細書が数百ページもある

度、分割の実体的要件について自身で判断しようと膨大なものである場合等が挙げられよう。もちろん、すべきであり、そのための努力を払うことが求めら

5.（1）の出願人による自発的な上申書の提出がなれているのである。その上で、依然として実体的要い場合であっても、容易に実体的要件等について判件を満たしていると判断することが困難な場合に限断できるならば、わざわざ第194条第1項に基づく通り、実体的要件を満たしていないとして審査を進め知を行う必要はない。また、審査官が行った第194

ることになるのである。ただ、具体的にどのような条第1項に基づく通知に対して出願人からの応答が場合に判断が困難といえるのかについては、現時点

なくとも、そのことのみをもって拒絶理由となったでは統一的な判断基準は示されておらず、ケースバ

り出願人にとって不利な扱いが生じたりするわけでイケースで審査官による適正な判断が求められるとはない点にも留意が必要である。

ころである。

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tokugikonなお、「5. 分割出願の審査のために必要な説明書に述べたような判断における困難性・煩雑性が増し類の提出の求め」の箇所については、平成18年改正てくる中で、分割の実体的要件を適切に判断してい法を契機に追加された記載であるから、当該箇所のくことは非常に難しい作業であり、審査官の頭を悩適用については、出願日（遡及日）が平成19年4月1

ます部分でもあろう。そういう意味では、分割の実日以降の出願にのみ適用すべきとの意見が庁外から体的要件等については、出願人に対して説明書類を寄せられていた。しかし、出願人にとって上記のよ提出することが要請されており、かつ、審査官も必うな説明書類を作成することは、自らの分割出願に要に応じて第194条第1項に基づいて説明書類の提出

ついて真に欲しい権利を精査するきっかけとなり得を求めることができるわけであるから、実際の審査るものであるし、また同時に当該書類が審査効率にの場面ではそのような書類をできる限り活用して、も資するため、分割出願について迅速・的確な審査

迅速・的確な判断を行っていくことが必要である。

を行っていくとの観点から、現在特許庁に係属してなお、特許査定後になされた分割であれば、分割いる分割出願も含めて平成6年1月1日以降に出願日直前の明細書等は特許公報（発行されている場合）を有するすべての分割出願について当該箇所の審査の記載と同じであるから、「分割直前」の要件につ基準が適用されることとなった。

いては、分割出願の明細書等と原出願の特許公報とを比較すればよいこととなる。また、特許査定がなされたということは、新規事項の有無については十分な審査がなされていることから、ここに一応の信審査の実務においては、出願の分割が原出願のど

頼を置くことで便宜的に「出願当初」の要件の判断のタイミングで行われたかを確認してから実体的要を省略することも可能であろうと考えられる。一方、件を判断することとなった点が大きな変更点であ

拒絶査定後の分割についても、査定されるまでの間

り、これは分割の世代数が増えれば増えるほど複雑に補正によって明細書等から何らかの削除が行われな判断が要求されることとなる。また、拒絶査定のていなければ、「出願当初」も「分割直前」も同じ

謄本送達後30日以内になされた分割出願であって記載内容であるから、実質的な判断は「出願当初」

も、従来と同様に、原出願について拒絶査定不服審のみと比較すればよいこととなる。

判請求がなされた後の分割出願であれば、原出願については補正可能期間となるため、実体的要件を判断する際に、拒絶査定不服審判請求の日と分割出願の現実の出願日の前後の確認も必要となってくる。

出願人の立場からみて最も問題となるのは、査定

さらに、特許査定後又は拒絶査定後になされた出願に至るまでの間に補正によって明細書等から記載のの分割の場合には、「分割直前」の明細書等が判断削除を行い、特許査定後又は拒絶査定後に分割するの際に必要となるが、それまでの手続補正書によっ場合であろう。原出願について補正をすることがでて補正された箇所は、補正却下されていない限り明きない上記期間の分割出願の場合は、原出願の分割細書等に溶け込んでいることとなり、目に見える直前の明細書等に記載されていない事項は、たとえ「形」としての明細書等は存在しない。すなわち、出願当初の明細書等に記載されていた事項であって原出願の「分割直前」の明細書と分割出願の明細書も、分割出願の明細書等に記載することができない等を比べて実体的要件を判断する際には、仮想的にからである。補正については、もちろん出願人によ

特許査定後又は拒絶査定後の原出願の明細書等を審る自発的なものもあり仕方ない部分もあるが、記載

査官自身で作る必要が出てくるのである。

の削除について審査官側が補正の示唆を行う場合に出願を分割する期間が増えたことで、今後、分割は若干注意が必要である。つまり、補正によって削出願が少なからず増加することが予測され、かつ先除した事項は、特許査定後又は拒絶査定後の分割出

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願においてはもはや記載することができないことを十分に考慮し、審査官は補正の示唆等において安易第50条の2の条文は、拒絶理由の同一性を要件とに記載の削除を要求することは避けるべきであるとするなど新しい概念が比較的多いため、審査基準にいえる。もちろん、請求項に係る発明と明細書の記

おいてはまず条文の構造ごとに分けて解説がなされ載が理論的に矛盾している場合や、請求項に係る発（2.1から2.3参照）、これに続いて、第50条の2の通知

明の数値範囲と明細書の記載の整合をとる場合等、についての審査の進め方が詳細に説明されている。

削除することが必要と判断される場合には、削除を

ここでの、重要なポイントは以下の3点である。

要求する旨の補正の示唆を行うことは妨げられるも（ア）拒絶理由が同一であるか否かは、本願明細書のではないが、記載の削除を行わなくても回避でき等が他の特許出願について拒絶理由を解消しるような拒絶理由について補正の示唆を行う場合にているか否かで判断するとした点（2.2（3）参は、可能な範囲で記載を残す方向で検討を促すこと

照。
）

が必要と考えられる 。

（イ）本願の審査請求前に出願人が知りうる状態に

10）

いずれにせよ、出願人の側にも、明細書等から記なかった拒絶理由とは、本願の審査請求前に、載を削除する補正を行う際には（当然、特許査定に出願人のもとに到達しておらず、かつ、出願向けて削除を行うわけであろうが）、特許査定又は人が閲覧することもできなかった拒絶理由で拒絶査定がなされた後はその削除部分について出願あるとした点（2.3参照。
）の分割を行うことはできなくなることを念頭に入れ（ウ）本願明細書等が、他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶の理由を解消していないことがた上で対応を検討していくことが求められる。

明確でない場合等には、第50条の2の規定を必要以上に形式的に運用しないとした点（4.1.1（注3）参照。
）
以降、それぞれのポイントを詳しく検討していく。
近年、分割出願件数が増加する中、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会において、（ア）出願人に拒絶理由の精査を促すという規定の権利化時期を先延ばしするため、或いは別の審査

趣旨を考慮すると、拒絶理由が同一であるとうこと

官により異なる判断がなされることを期待して同の解釈として、根拠条文が同一でありかつ具体的なじ発明を繰り返し分割するといった、本来の分割

内容が実質的に同一であるという考え方を採用する出願制度の趣旨にそぐわない分割出願制度の濫用ことに異論はないであろう（2.2（2）参照）。しかが生じているという問題点が指摘された11）。これをし、従来の審査実務において、拒絶理由が互いに同受けて、出願人に対し、一度受けた拒絶理由の内容

一であるかどうかを判断するような場面は存在しなを十分に精査するよう促し、もって適正な分割出願

かったことから、拒絶理由の同一性という観点はあがなされることを目的として、平成18年改正法におる意味で審査官にとって新たな概念といえるものでいて第50条の2の規定が追加された。これにより、ある。

分割出願について審査請求する時点で、原出願等でところで、審査実務において拒絶理由通知と拒絶既に通知済みの拒絶の理由と同一の拒絶の理由があ

査定は日ごろから行われていることであり、審査基る場合には、当該分割出願に対して最後の拒絶理由

準「第Ⅸ部通知後の補正制限と同じ補正制限が課されることと定」にも示されているとおり、拒絶理由が解消してなった。

いない場合には拒絶査定を行うこととなっている。

審査の進め方」の第2節「7.2

拒絶査

このような状況を踏まえ、第50条の2の規定を適思考順序としては、まず拒絶の理由があり、意見書

切に運用していくために、審査基準が策定された。

や補正書が出され、それらを考慮した上で当該拒絶2007.8.21. no.246

105

tokugikon

の理由が解消していない場合に拒絶査定を行うことを免れる程度にわずかに文言を変えて分割出願に係となる。厳密にいえば拒絶理由通知時の拒絶の理由

る発明とした場合、通常であれば拒絶理由と拒絶査と拒絶査定時の拒絶の理由を同一であるかどうかを定の関係となるような発明あっても、第50条の2の判断しているわけではないが、「解消していない」

規定が適用されないことなってしまう。もちろん、ということは結論としては同一の拒絶の理由を有し拒絶の理由を十分に精査した上で分割出願に係る発ていることになるわけであるから、第50条の2の規明としても、結果的に第50条の2の規定が適用され定の運用として、拒絶理由通知と拒絶査定の思考プる場合もあるだろうが、先のように安易に第50条のロセスに近似させることは妥当なものといえよう。

2の規定を免れられるような審査基準とするのは妥

さらに、拒絶理由通知と拒絶査定の関係であれば、当ではないし、第50条の2の規定の趣旨も没却され従来から審査官が行っている実務であることから、かねない。

実際の運用における判断の際にも大きな混乱は生じないと考えられる。

（イ）審査基準上は、出願人のもとに到達している

審査基準策定の過程における議論では、特許請求か、又は出願人が閲覧することができた拒絶理由での範囲も含めてそっくりそのまま分割出願とするこあれば、第50条の2の規定が適用されることとなっとのみを抑止するために、対象となる発明が同一ているが（図10参照）、実務上どのように判断する（実質同一）である場合に限り拒絶理由が同一であのかについては、審査基準においては詳細な説明がるとすべきという意見があった。しかし、同一発明なされていない。これは、今後の特許庁のシステムについてのみ第50条の2の規定が適用されることと環境の変化に対して迅速に対応できるよう、審査ハ

なると、ごく狭い範囲でしか適用されないこととな

ンドブック（63.08）において記載されることとなり、例えば、他の特許出願の発明と実質同一の範囲ったためである。

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現在、拒絶理由通知は、オンライン発送であれば切に記載されているか、すなわち当該拒絶理由通知

出願人が受理した日が発送日としてシステム上のデによって拒絶理由が出願人に適切に伝わるものであータに反映されるため、審査官は、比較的簡単に到るかどうかを慎重に判断した上で、第50条の2の通達日を把握することができるが、到達時まで把握す知を行うことが求められる。

ることは難しい状況である。さらに、拒絶理由通知
がオンラインではなく紙で郵送される場合には、出願人に到達した「時」はおろか「日」を把握することも実務上困難である。また、オンライン発送と郵審査基準策定の過程において、上記Ⅳ−2.で述べ便発送とで判断手法を変えることは混乱を招くことたように、拒絶理由と拒絶査定の関係としてしまうにつながり、また公平性の観点からも妥当ではない。

と出願人にとって非常に厳しい運用となってしまう

よって、審査の実務においては、審査の効率性も考との意見が多かった。それは、他の特許出願に対す慮した上で、知り得る状態か否かは原則としては閲る拒絶理由があいまいな記載となっている場合に、覧可能となった日に基づいて判断することとした。

審査官が都合の良いように解釈して、拒絶理由が同これについては、特許庁のシステム上、拒絶理由通一と判断されるのを危惧しているためであろう。こ知が発送された日の翌開庁日の午後には閲覧するこのような指摘については、視点を変えてみると実はとが可能となることから、確実に閲覧可能である日

大事な問題を提起していると考えられる。

として拒絶理由通知が発送された日の翌々開庁日を

上記のようなあいまいな拒絶理由を意図的に通知判断の基準とすることとなっている。ただし、出願している審査官はいないであろうが、現実問題とし人のもとに到達した時や閲覧可能となった時と審査て、拒絶理由通知において論理付けや引用文献の引請求の時の前後関係が明らかな場合は、その事実に用箇所等が十分に指摘されないまま、出願人にとっ即して判断することとなるのは言うまでもない（詳て理解しづらい或いは理解できないものとなってい細は審査ハンドブック（63.08）参照）。

るケースがあり、そのような拒絶理由通知について、再着手時に審査官が都合の良いように解釈して拒絶（ウ）第50条の2の規定を運用するにあたっては、当理由が解消していないとして拒絶査定となることも然ながら、他の特許出願に対する拒絶理由通知に拒少なからずあるのである。このような状況のままで絶の理由が適切に記載されているかどうかも重要な

第50条の2の規定を導入し、出願人に対して理解で要素であり、審査官はこの点については特に気を配きない拒絶の理由を精査せよ或いは解消せよと求める必要があろう。

るのは酷であるといえる。

他の特許出願の拒絶の理由について、引用文献の審査基準では「第Ⅸ部

審査の進め方」の第2節

引用箇所や論理付けなどが十分に記載されていない

4.2において、「拒絶理由通知には、拒絶の理由を、等の理由により、出願人にその内容が明確に理解で出願人がその趣旨を明確に理解できるように具体的きるように記載されていない場合に、そのようなあに指摘しなければならない」、また「拒絶理由は、

いまいな拒絶理由を広義に解釈して、拒絶の理由が出願人が理解しやすいようにできるだけ簡潔かつ平同一であると判断することは妥当ではない。この点明な文章で、要点をわかりやすく記載する」こととは、特に庁外からの懸念が非常に強く、第50条の2なっている。もちろん、出願人には拒絶理由に対すの通知が無闇に乱発されるのではないかと危惧する

る一定以上の理解力が求められるのは当然である声もあった。審査官は、このような出願人側の懸念が、近年「審査の質」が多く話題に登る中、わかりを十分に理解した上で、審査しようとしている分割やすい拒絶理由を書くというのは当然「質」の維持出願に対する拒絶理由通知を明確に記載することのを担う大きなポイントであり、審査官側にもより一

みならず、他の特許出願に対する拒絶理由通知も適層、出願人が理解できるような明確な拒絶の理由を

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記載していくといった努力が求められる。

分割出願の中で、早い段階で同一の拒絶理由が発見されればよいが、場合によっては、どれだけ探しても発見できないこともあり得る。このような場合に、

例えば、一つの出願に基づく20件の分割出願群が第50条の2についての審査のためだけに、同一の拒あったとすると、第50条の2の規定を厳密に適用し絶理由が発見されるまで必要以上に長時間かけてた場合、すべての分割出願群について同一の拒絶理

探索し続けることは、無駄な作業とも言えなくはな

由が通知されているか否かを判断しなければならい。この点については、現段階では、どのように対ず、これは審査業務に極めて大きな負担を与えるも処すべきか審査基準に記載されておらず、筆者個人のとなりかねない。事実、審査基準を策定する過程

もよい解決手段は見出していないが、今後、審査効において、庁内からは、先に触れた産業構造審議会率の観点も考慮した上で議論が重ねられるべきであでの議論に照らせば、逆に審査の妨げになるのではろう。

ないかとの指摘もなされた。このような指摘については、特に分割出願が多数出される分野では今後深刻な問題であるといえる。
一方で、第50条の2の規定は、出願人に対し分割

審査基準とは、その「序」でも述べられていると出願の精査を促すものであり、審査官の判断や分割

おり、出願の審査が一定の基準に従って、公平妥当

出願の件数等に応じて運用がばらつくようになる

かつ効率的に行われるように、現時点で最善と考えと、むしろ多数の分割出願を行なっている出願人にられる特許法等の関連する法律の適用についての基有利に働くことにもなりかねず、規定の趣旨が貫徹

本的考え方をもまとめたものであり、審査におけるされないこととなるという意見もある。

判断基準としてだけでなく、出願人による特許管理したがって、第50条の2の規定について、どこま等の指標としても広く利用され定着しているものでで厳密に分割出願群の拒絶理由を参照しなくてはなある。このようなことを踏まえ、筆者は、審査基準

らないのかについては、審査官にとっては非常に難とは法律そのものではなく、あくまで適切な審査をしい問題であるといえる。ただ、審査基準上は、審行うために助けとなるツールであると考えている。

査官の判断に委ねる記載や柔軟に対応することを許現行の審査基準は現時点においては最善であって容する記載はなく、むしろすべての案件に公正に適も、将来においても最善であり得るかどうかは、保用するべきであると解される記載となっている。こ

証の限りではないのである。つまり、誤解を恐れず

れはやはり、先に挙げた規定の趣旨を貫徹させるこに言うならば、今審査基準に沿って行っている審査とがこの審査基準における重要な課題であり、出願が実は誤りであったという判断が将来下される可能間の公平性を保つことをねらいとするためである。

性はないとはいえないし、ましてや、今般策定され

ただ、筆者個人の考えとしては、多数存在する分割

た「第50条の2の通知」や「発明の特別な技術的特出願群を順次見ていって、少なくとも同一の拒絶理

徴を変更する補正」の審査基準にいたっては、こ由が一つ発見された時点で第50条の2の規定についれらに基づく審査が本格化したときに、現時点ではての審査は終了してよいのではないかと考えてい

予期していなかった問題が生じてくる可能性も当然る。つまり、同一の拒絶理由が一つであろうが複数否定できない。もともと審査基準が未来永劫に完発見されようが、その効果は同じであるため（つま全無欠となるということはあり得ず、そういう意

り、特許請求の範囲の補正について第17条の2第5項

味では、終わりのない見直し作業を地道に積み重の規定が課される）、それ以上すべての分割出願群

ねていくことがその宿命であるともいえる。

について一つ一つ同一の拒絶理由の有無を検討する

審査基準はその時代々々に合わせて適切な運用と必要はもはやないからである。ただ、何十件もあるなるよう策定・改訂が重ねられてきており、新たなtokugikon

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審査基準が策定・改訂されるたびに、それを正しく

5.2 Allowability of amendments

理解し審査実務に反映させていくことは、審査官に（ii） changing to unsearched subject-matter Rule 86（4）If amended claims are directed to subject-matter

求められる重要な課題であることは間違いない。しwhich has not been searched （e.g. because it only

かしながら、近年の特許法改正に対応して審査基準

appeared in the description and the Search Division did

自体の分量は増加し続けており、また、改訂のサイ

not find it appropriate to extend the search to this subjectmatter, see B-III, 3.5 ） and which does not combine with

クルも速いため、それらを読んで理解するだけでもthe originally claimed and searched invention or group of

相当困難な作業であることは間違いない。審査が迅

inventions to form a single general inventive concept,

速かつ的確になされなくてはならないという厳しい

such amendments are not admissible. This applies
particularly when this unsearched subject-matter alone is

政策課題に直面し、日々努力を続けている現在、新now claimed, whereas it should not be applied if a feature

しい審査基準について十分な時間をかけて十分吟

originally disclosed in the description is added to an

味・理解し、その運用に万全を期すことは、必ずしoriginally-filed claim in order to meet an objection, e.g.

も容易なことではないが、本稿により審査基準に関lack of novelty or inventive step, raised by the examiner.
In the latter case, however, an additional search （see VI,

する理解が深まり、少しでも迅速かつ的確な審査に8.5 ） may be required;

役立つものとなれば幸いである。

Thus, if an objection under Rule 86（4） is to beraised, the applicant should be informed that he may
continue to pursue such subject-matter only in the form of
a divisional application under Art. 76. If no such objection

1）「最初の直列的な従属系列」とは、一の請求項に係る発明

is raised, the Examining Division should considerの発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの請求項に

requesting an additional search （see VI, 8.5 ）.

係る発明のうち、請求項に付した番号の最も小さい請求

However, applicants should bear in mind that the項に係る発明を選択する手順を、当該一の請求項に係るexamining procedure should be brought to a conclusion

発明から順に繰り返した結果、選択された請求項に係るin as few actions as possible. So the Examining Division

発明を、選択した順に並べて形成される系列をいう。

may exercise its right not to admit further amendments
under Rule 86（3） （see VI, 4.7）.

2）「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」は、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会「特許制度の【筆者訳】（ii） サーチ対象でない発明主題への変更

在り方について」（平成18年2月）報告書の第19〜22ペー

則86（4）
補正された請求項が、サーチ対象となっていない発明

ジにおいては、「シフト補正」という呼称となっている。

主題【subject matter】に向けられたものであって（例え3）なお、審査ハンドブック63.09「第17条の2第4項の規定がば、明細書に記載されているだけで、サーチ部門が、そ適用される出願についての起案の留意点」において、第の発明の主題まで広げるのが適当と判断しなかったこと

17条の2第4項の規定を考慮した補正の示唆の仕方が説明を理由として：B-III, 3.5参照）、かつ当初クレームの中でされているので参照されたい。
4）IMPLEMENTING

規

サーチ対象であった発明か一群の発明と単一の一般的発REGULATIONS

TO

THE

明概念を形成しないものである場合は、そのような補正

CONVENTION ON THE GRANT OF EUROPEANは認められない。

PATENTS 86（4）

これは、特にサーチ対象となっていない発明主題のみ

Amended claims may not relate to unsearchedが補正後の請求項に記載されているときに適用されるが、subject-matter which does not combine with the originally

一方で、当初明細書に開示されていた特徴を当初クレー

claimed invention or group of inventions to form a single

ムに付加することで拒絶理由（例えば、審査官が提示しgeneral inventive concept.

た新規性や進歩性の欠除の理由）に対処することを目的【筆者訳】
欧州特許条約施行規則86（4）とする場合には適用されない。ただし、後者の場合は、補正後の特許請求の範囲

追加サーチ（8.5参照）が必要となるだろう。

は、先行技術調査の対象とならなかった事項であって、したがって、Rule 86（4）に基づく拒絶理由を提示す

当初特許請求の範囲に記載されていた発明または1群の発る際には、出願人に対して、76条に基づく分割出願とい明と結合して単一の一般的な発明概念を構成するものでう形でのみ当該発明主題を継続できることを通知しなけはない事項に関係してはならない。

ればならない。 そのような拒絶理由がなければ、審査部

5）Guidelines for Examination （June 2005）

PART C

は、追加サーチを要求することを考慮しなくてはならな"CHAPTER VI EXAMINATION PROCEDURE"

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い（VI、8.5参照）。

109

tokugikonしかしながら、出願人は、審査手続ができるだけ少ない応対数で終えられるべきであることを考慮しなくてはならない。したがって、審査部はRule 86（3）に基づい

profileてさらなる補正を認めない権利を行使することもできる

佐久 敬（さく たかし）

（VI、4.7参照）。

平成12年4月 特許庁入庁（生命工学配属）
平成16年4月 審査官昇任
調整課審査基準室を経て平成19年4月より
現職

6）産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会「特許制度の在り方について」（平成18年2月）報告書の第9〜10ページ参照。
7）具体的な書類作成にあたっては、産業構造審議会知的財
産政策部会特許制度小委員会「特許制度の在り方について」（平成18年2月）報告書の第9ページで示された「変更箇所へのアンダーラインのルール化」及び「分割出願に関する説明資料の提出要請」の内容を踏まえ、特許庁ホームページにおいて既に具体的な指針が示されている。
詳細は、特許庁ホームページ『出願を分割する際の説明
書 類 に 関 す る 出 願 人 へ の 要 請 に つ い て 』（http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t̲tokkyo/shinsa/bunkatu̲yousei.htm）を参照されたい。
8）『特許庁総務部総務課制度改正審議室編、「平成18年意匠法等の一部改正

産業財産権法の解説」、社団法人発明協会、2006年12月27日発行』の第56〜61ページ参照。
9）平成13年（行ケ）321号、「この規定は、原出願の明細書
又は図面に二以上の発明が記載されていること、及び、分割出願の対象とされた発明が上記二以上の発明のいずれかであることを適法な分割出願の要件として定めたものであると解されている。そして、二以上の発明を包含する原出願の明細書又は図面とは、本来、「分割直前の原出願の明細書又は図面」であるが、原出願の願書に最初に添付した明細書又は図面（当初明細書）について補正がされた場合も、当初明細書に記載された発明は補正によりこれを分割直前の原出願に係る発明となし得たものであるから、結局、分割出願の適否は、分割出願に係る発明が当初明細書に記載されていたか否かを基準とすべきことになる。
」
10）記載の削除を行わなくても回避できるような拒絶理由の例としては、特許請求の範囲に記載された化合物に係る発明の一部を削除することによって請求項に係る発明と実施例の記載が一部対応しなくなるケースにおいて、請求項から削除した化合物に対応する実施例そのものを明細書から削除しなくとも、「実施例」を「参考例」と表現方法を変えるだけで十分な場合が挙げられる。
11）産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会「特許制度の在り方について」（平成18年2月）報告書の第11〜13ページ参照。

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