シリーズ判決紹介− 平成19年度第3四半期の判決から −（ i ）本願発明解釈の誤り（②（Y）、③、⑦）

1.はじめに（ii）引用発明認定の誤り（⑧）
前号に引き続き、平成19年度第3四半期に言い渡しの（iii）
相違点判断の誤りされた判決について、概要を紹介する。

（a）動機付けの存在（④（Y））（b）動機付けの欠如（⑨（Z））

当期における判決総数は、特実82件（査定系58件、当事（c）阻害要因の存在（⑥）

者系24件）、意匠3件（査定系）
であり、審決取消件数（取消率）（iv）その他

は、それぞれ、10件（12.2％）、2件（66.7％）であった。

（a）訂正要件判断の誤り（⑤）

敗訴事例の内訳を見てみると、特実では、当事者系の件数比率（全敗訴件数の40％）、取消率（16.7％）が高く、また、（b）先願発明基準日認定の誤り（⑩）

上半期に比べれば低下したものの、依然として、無効Y審決（c）公然知られた事実の認定誤り（①（Z））（注；Yは特許維持、Zは特許無効審決）の取消率（33.3％）は高いままである。当期において目立つのは、本願発明の解釈の誤り、引用発明の認定の誤りを指摘

以下に、上記（iii）、（iv）の中から、いくつかの事例をされたケースである。中でも、本願発明の解釈に誤りがあ紹介する。

るとされた事例が、3事例にも上った。いずれの事例においても、「特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができない」場合に該当するとして、発明の詳④平成19年（行ケ）第10098号（皮膚外用剤）

細な説明の記載を参酌したクレーム解釈が示された。本願発明の解釈の誤りは、相違点の看過、判断の遺脱として、審請求項；決取消につながる可能性が高いため、請求項に記載された「【請求項1】プロアントシアニジンおよび平均分子量が文言については、十二分に検討を加えておく必要がある。

3,000以上7,000以下のタンパク質分解ペプチドを含有す意匠の敗訴事例（2件）は、いずれも、査定系であり、類る皮膚外用剤であって，該プロアントシアニジンが5量

否判断、創作容易性判断における差異点についての認定、体以上のプロアントシアニジン1重量部に対し，2〜4量判断に誤りがあるとされたものである。類否判断にあたっ

体のプロアントシアニジンを1重量部以上の割合で含有ては、特に、「本件看者」
が一般の消費者でない場合、より細する，皮膚外用剤。

部にわたって差異点を検討することが必要であり、また、【請求項2】前記ペプチドがコラーゲン由来のペプチドで創作容易性の判断にあたっては、基礎となる公知意匠とのある，請求項1または2に記載の皮膚外用剤。」

差異点を余すところなく抽出し、その上で差異点について検討することが必要である。

判示事項；
・取消事由2（相違点2の容易想到性の判断の誤り）につ

以下に、敗訴事例を中心に、判示内容を簡単に紹介するが、前号同様、紹介する内容（特に、所感）には、いて私見が含まれていることをご承知願いたい。

本件発明2と甲2発明との相違点2に関しては、甲2自体の記載内容及び技術常識からして、当業者にとり容易想到と判断されるべきである。

2. 敗訴事例1）

・取消事由4（相違点1の容易想到性の判断の誤り）について（1）特実系敗訴事件

甲12には、実施例1において、平均分子量3000のコラー
ゲンペプチドを用いた皮膚外用剤に皮膚の抗老化効果、敗訴要因別に分けると以下のとおりである。

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しわ抑止効果が認められたことが記載されている。

す範囲として、平均分子量3,000以上7,000以下のコラー

そうすると、平均分子量7000以下との記載はないもの

ゲンペプチドを使用することが示唆されていると認めるの、上記のとおり甲12に平均分子量3000のコラーゲン

ことはできない。」と、相違点2につき、「甲第17号証におペプチドを用いた皮膚外用剤において、皮膚の抗老化等

ける保湿剤は「ピロリドンカルボン酸、ヒアルロン酸ナの効果が認められたことからすれば、審決が、甲2発明

トリウム、コンドロイチン硫酸等があげられる。
」（6頁4と本件発明2との相違点1に関し、甲12に記載ないし示唆〜6行）と記載されており、甲第17号証には保湿剤としてがないと認定した点については誤りである。

コラーゲン加水分解物を使用することは記載されていな〈相違点1〉「コラーゲン由来のペプチドの平均分子量がい。また、コラーゲン加水分解物が保湿剤として化粧品

3,000以上7,000以下であることが規定されていない点」に使用されることは周知であるとしても、乙第5号証に・取消事由9（サポート要件の判断誤り）について

よれば、平均分子量700〜800のものが保湿力に優れて本件明細書に開示された内容からは、……いわゆる原いることが記載されていることからみて（111頁左欄8〜

告のいうサポート要件を欠くというべきである。

12行）、甲第17号証の皮膚外用剤において保湿剤として

また、化粧水2、3につき血流改善等に効果がみられる

平均分子量3,000〜7,000のコラーゲン加水分解物を使用との点は、その比較対象となった化粧水6、7等について、することに動機付けがあるということはできない。
」と判

これらが当業者の認識する従来技術に属する製品である

断したのに対し、判決は、上記のとおり、相違点1に関し、とは到底認められないから、本件発明2に従来技術から

甲12に記載ないし示唆がないと認定した点については誤当業者には予測もつかない顕著な効果があると認めるこりであり、相違点2に関しては、甲2自体の記載内容及びともできないというべきである。

技術常識からして、当業者にとり容易想到と判断されるべきである旨判示した。
ところで、審決は、相違点1に関して、甲12には、
「コラー

所感：
本事例は、本件請求項1に係る発明の特許は、無効とゲン又はゼラチンのコラゲナーゼによる分解物を有効成すべきものである、本件請求項2に係る発明の特許は、分とする皮膚外用剤であって、コラーゲン又はゼラチン

請求人の主張する理由及び提出した証拠方法によって無のコラゲナーゼによる分解物に、そのアミノ酸配列が、効とすることはできない、と判断した審決のうち、請求（G1y−X−Y）n（式中、G1yは、グリシン残基を表し、X、項2に係る発明についての判断部分に誤りがあるとしてYは、グリシン残基を除くアミノ酸残基を表し、互いにX、審決が取り消された事件である。

Yは同一であっても、異なってもよく、nは、正の整数

本事例においては、審決が、本件発明2と甲2発明とのを表す）で表され、かつ、平均分子量が280〜20,000であ一致点を、「プロアントシアニジンおよびコラーゲン由来

るペプチドが含まれている皮膚外用剤」が記載されていのペプチドを含有する皮膚外用剤」である点と、相違点る。
（請求項1、2）」と認定する一方で、「しかし、平均分子を、「甲2には本件発明2の発明特定事項である、コラーゲ

量が20,000以上のものに比べてG1y−X−Y含量が30〜ン由来のペプチドの平均分子量が3,000以上7,000以下で85重量％のもの（平均分子量約3,000）が好ましく、G1yあることが規定されていない点」（相違点1）、及び、「プロ−X−Y含量が85〜100重量％のもの（平均分子量約300）

アントシアニジンが、5量体以上のプロアントシアニジがさらに好ましいと記載されているが（段落［0032］〜

ン1重量部に対し、2〜4量体のプロアントシアニジンを［0042］）、平均分子量が3,000と20,000の間のものについ

1重量部以上の割合で含有するものであることが規定さては何ら記載されていない。」と認定している。審決が、れていない点」（相違点2）と認定した上で、相違点1につペプチドの平均分子量を問題にしているなら、これらのき、「甲第9号証、甲第11号証、甲第12号証に加えて甲第認定は、互いに矛盾するものである。また、相違点1は、15号証、第16号証の記載事項をみても、平均分子量3,000

平均分子量の範囲（3,000以上7,000）にあり、甲12に、平〜7,000の加水分解コラーゲンを使用することについて

均分子量3,000が好ましいと記載されているのであれば、は具体的に記載されておらず、保湿性に優れた効果を示

相違点1に係る構成（の一部）は、甲12が有しているとい2008.5.21. no.249

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tokugikonえ る。 そ う す る と、 甲12に は、 平 均 分 子 量 が3,000と発明2の技術的意義（作用効果）についての考察が不足し20,000の間のものについては何ら記載されていないとすていたのではないかと考えられる。

る審決の認定が誤りであることは明らかである。
もっとも、審決は、「甲第9号証、甲第11号証、甲第12⑨平成19年（行ケ）
第10148号（フィルム製容器の製造方法）

号証に加えて甲第15号証、第16号証の記載事項をみても、平均分子量3,000〜7,000の加水分解コラーゲンを使請求項；用することについては具体的に記載されておらず、保湿「【請求項1】印刷面を内側に含む、2枚以上の樹脂製フィ性に優れた効果を示す範囲として、平均分子量3,000以

ルムを積層したラミネートフィルムを熱成形してフィル

上7,000以下のコラーゲンペプチドを使用することが示

ム製容器を製造する方法において、前記樹脂フィルムの唆されていると認めることはできない。」とも説示してお

1は、少なくとも一方の表面がマット加工され、20μm

り、甲12には、コラーゲンペプチドの平均分子量ではな

以上の厚みを有すると共に、前記ラミネートフィルムのく、保湿性が改良されることの示唆がないと判断したか、複数枚を互いに異種フィルムである透明な二軸延伸ポリ

本件発明2における平均分子量の範囲（3,000以上7,000）

プロピレンフィルムとマット加工された二軸延伸ポリプに格別の技術的意義が認められると判断した可能性があ

ロピレンフィルムどうしが対向するようにマット加工さる（本件発明1と甲2発明との相違点1（引用例1に記載された面を挟んで重ね合わせて、予め130〜170℃に加熱れた発明は、本件発明1の発明特定事項である、タンパ

した金型にてプレス成形加工して製造することを特徴と

ク質分解ペプチドの平均分子量が3,000以上7,000以下でするフィルム製容器の製造方法。」

あることが規定されていない点）については、甲11に、「平
均分子量が5,830あるいは7,210のケラチン加水分解物を配合した化粧料は、平均分子量2,070のケラチンペプチ
ドや平均分子量1,888のコラーゲンペプチドを用いた比較例に比べて肌のしっとり感が持続し、これは保湿性に優れた膜を形成するためと考えられること、平均分子量10,000以下のものが取り扱い上好ましいこと」が記載されていることから、容易想到と判断している。）。
これについて、判決は、「なお、審決は、上記に関し、保湿性に優れた効果を示す範囲として平均分子量3,000
以上7,000以下のコラーゲンペプチドを使用することが示唆されていないことをその理由としているが、化粧品等の皮膚外用剤において、相違点に係る構成が容易想到というための動機付けとして、保湿性の観点でなければならないということはなく、上記甲12のように抗老化効
果、しわ抑制効果等の観点であっても差し支えない」、「本
件発明2が当業者に予測のつかない顕著な効果を奏するとまで認めるべき証拠もない。」と判示している。
審決は、タンパク質分解ペプチドの平均分子量が3,000
以上7,000以下であること（本件発明1）について、容易想到と判断しているが、タンパク質分解ペプチドをコラー
ゲンペプチドと限定して許されるのは、いわゆる選択発
明のケースであろうと思われる。そうであるなら、本件

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本件発明

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判示事項；とができる一方、甲15公報には、「絵付け成形に使用する化・取消事由1（相違点1についての判断の誤り）について

粧シートの表面を所望の凹凸面……にしておいても、成形周知例1ないし4の各記載によれば、上記マット加工技

時の熱と圧力によって、凹凸が消失したり……する」との、術は、本件特許出願当時、当業者にとって周知の技術で

甲16公報には、「加熱ロールやプレス機でフィルムに圧力をあったものと認めることができる。

掛けることにより、フィルム表面側が溶解し、マットが消本件特許出願当時の当業者において、少なくとも、マッえ（る）」との、甲17公報には、「マットロールの転写で得らト加工面は、熱と圧力が同時に加わることによってマッれたシートは熱成形を行うと凹凸面が消失（する）」との各

ト加工が消失する可能性が高いものと考えられていたも記載があるのであるから、周知例1（特開2000−109157）に、のと認めることができ、他にこの認定を左右するに足り「本発明の加熱調理用食品容器は、上記した食品容器材料

る証拠はない。

を公知の成形法、例えば加熱圧縮法により所望形状に成形

本件特許出願当時の当業者において、マット加工面にしてなるものである」、「この食品容器材料を用いて加熱圧

熱と圧力を同時に加えると上記のようにマット加工の技

縮法により成形し、……カップ状の加熱調理用食品容器

術的意味が没却されると考えられていたことに照らす……を得た」との各記載があることを考慮してもなお、マッと、熱プレス成形によるフィルム同士の熱接着の問題をト加工面は、熱と圧力が同時に加わることによってマット解決するため、引用発明に、周知例2又は3に記載された加工が消失する可能性が高いものと考えられていたものとマット加工技術を適用することについては、その動機付認めることができるから、熱プレス成形によるフィルム同

けがないばかりか、その適用を阻害する要因が存在した

士の熱接着の問題を解決するため、引用発明に、周知例2

ものというべきである。

又は3に記載されたマット加工技術を適用することについ審決の判断は、本件発明及び引用発明の上記具体的課ては、その動機付けがないばかりか、その適用を阻害する

題との関係における周知例1ないし4記載のマット加工の要因が存在したものというべきである、周知例1、4も、複技術的意義を正解せずにされたものであり、誤りである

数枚の樹脂製ラミネートフィルムを重ねて金型に配置し、というほかない。

熱プレス成形によりフィルム製容器を製造する場合に生ず〈相違点1〉「特殊な表面処理に関して、本件特許発明では、

る熱プレス成形によるフィルム同士の熱接着の問題を開示

マット加工であるのに対して、刊行物発明では、離型性し、又は示唆するものではないから、引用発明に、周知例

ワックスをコートする加工である点。」

1、4に記載されたマット加工技術を適用することについても、その動機付けがないというべきである旨、判示した。
確かに、甲15〜甲17公報には、熱と圧力が同時に加わ

所感：
本事例においては、審決が、引用発明において、「離型性ることによってマット加工が消失することが記載されてワックスをコート」する目的は、OPPフィルム同士のくっいる。しかし、引用発明と甲15〜甲17公報とでは、フィつきに対する分離性能の改善にあるものといえるところ、ルムの材質が異なるばかりか、熱、圧力の加え方（成形

容器表面をマット加工することによりそれらの容器を重ね手法）も異なっているようである。しかも、甲17公報には、合わせた際の取り出しを改善することは、周知の技術であ「【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、熱成るから、引用発明の「離型性ワックスをコート」するという形を行ってもシート表面のガラス調風合が損なわれず、

加工を、上記周知の容器表面に対するマット加工で置き換……クリスタルガラスの透明風合と磨りガラスの重厚なえることは、当業者において容易になし得た旨判断したの風合を兼ね備えたアクリル系樹脂積層物を提供することに対し、判決は、周知例1ないし4の各記載によれば、マッにある。」（【0005】）と記載されており、この記載からするト加工技術は、被加工面における摩擦係数の低減及び静電と、必ずしも、熱と圧力が同時に加わることによってマッ

気の蓄積の防止、被加工面のつや消し等の目的で、当該被ト加工が消失するとは限らないものと考えられる。そう

加工面に微細な凹凸を形成する技術として、本件特許出願

すると、「熱と圧力が同時に加わることによってマット加

当時、当業者にとって周知の技術であったものと認めるこ工が消失する可能性が高いものと考えられていた」とは、2008.5.21. no.249

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一概にはいえないのではないかと思われる。周知例1に用発明において、マット加工されたフィルムを用いるこも、耐熱性樹脂層の表面をマット状（微細な凹凸状）とすとについて、阻害要因があるとまではいえないものの、ることにより、「容器成形時における容器と成形金型の剥上記前提が成り立つとはいえず、動機づけが存在すると離性、容器同士の剥離性を高めることができ、食品容器はいえないと思われる。審決は、マット加工を採用する

材料を複数枚重ねて裁断するときの剥離性も高めることことについて、物の発明としての観点からだけ動機づけ

ができる。
（
」
【0013】）と記載されており、熱と圧力を加えを検討し、製造方法の発明の観点から動機づけを検討しても、マット加工が消失しない場合もあると解される。

なかったことが取り消しの原因と考えられる。

要するに、マット加工が消失するかどうかは、熱と圧力が同時に加わることのみならず、フィルム材料とか加える⑥平成19年（行ケ）第10004号（磁気ヘッド／ディスク検熱と圧力の程度にも影響されるものであると理解するのが査器内の高精度位置決め機構の動的特性を改良するた

妥当ではないかと考えられ、「熱と圧力が同時に加わることめの装置及び方法）

によってマット加工が消失する可能性が高いものと考えられていた」との説示には、にわかには賛同できない。

請求項；

もっとも、引用発明は、物の発明ではなく、製造方法「【請求項1】 磁気ディスクに対して磁気ヘッドを配置すの発明である。マット加工は、重ね合わせた容器の取りるための磁気ヘッド位置決め装置であって、出しを改善する手段として周知であるから、引用発明が、ガイド、物の発明の場合にあっては、上記周知手段を採用するこ

前記ガイドに沿って移動できる第1スライド、とが想到容易であるとすることに疑問の余地がない（こ前記ガイドに沿って前記第1スライドを配置するための場合、どのようにして製造するかは問題とならない。）。
しかし、引用発明は、製造方法の発明であるから、マッの第1位置決め装置、
磁気ヘッドを支持するために適応させられる磁気ヘッ

ト加工を施すタイミングの想到容易性についても検討す

ドマウントを含む第1本体、るのが当然である。

前記ガイドの方向に前記第1スライドに対して前記第1

引用発明は、プレス成形加工を行う前に、「離型性ワッ

本体を配置するための第1アクチュエータ、

クスをコート」するものであるから、「離型性ワックスを第2本体、及びコート」することに代えて、マット加工を採用することが前記第1本体の実質的に反対方向に、前記第1スライド

想到容易であるというためには、少なくとも、プレス成に対して前記第2本体を配置するための第2アクチュエー

形加工により、マット加工が消失しないことが前提とな

タから成り、る。引用例（特開平9−314400）には、「合成樹脂フイルムと前記第1アクチュエータ及び第2アクチュエータが、印加

して……OPPフイルム40μm厚さを25枚積層し、その上電圧に応答して直線寸法が変化する圧電アクチュエータか

面に90g ／ m の上質紙を2枚置き、下面には125g ／ m のら成ることを特徴とする、磁気ヘッド位置決め装置。
」

22

段ボール用中心原紙を2枚重ねて、……円形に断截した材料16を……成形加工を行った。……この結果、製品の保形性等、また上下面の紙質材への密着性共に、申し分ない評価が得られた。
（」【0024】〜【0025】）、「成形金型の温度を加工される樹脂の軟化点以上に維持する必要性があることである。
」（【0033】などと記載されているものの、これらの記載からは、樹脂の軟化点以上に維持しても、積層されたOPPフィルム同士の融着はなかったことが理解されるだけであり、引用例の成形条件がマット加工を消失させるものかどうかは定かではない。そうであれば、引

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本願発明

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判示事項；

トランスジューサ・ヘッド16及びトランスジューサ・ヘッ

・取消事由2（容易想到性の判断の誤り）について

ド16をディスク12に相対的に半径方向に位置付けるよ

引用例1の主キャリッジ48は、位置決めがされるまで

うに結合された制御装置18からなるヘッド位置付け装置

急速な速度変化を受けることから、副キャリッジの質量において、主キャリッジ48はトランスジューサ・ヘッド

を低質量とする構成を採用することにより、「主キャリッ

16、副キャリッジ72及び副アクチュエータ68に対する

ジ48に著しい振動的運動を与える事なくかなりな加速度

基本的支持構造体を与えるように設計され、主アクチュを受ける事」を可能としたものであることに照らすなら

エータ50は、トランスジューサ・ヘッド16の内方トラッ

ば、引用例1の装置に副キャリッジの質量を増加させる

ク22及び外方トラック24間の半径変位の長さにわたる

構成を付加した場合には、その質量の増加に起因して加位置付けを与えるよう主キャリッジ48と結合され、トラ速に伴う外力が大きくなり、振動的運動は、より大きく

ンスジューサ・ヘッド16は直接副キャリッジ72上に搭載なると考える事は自明である。

され、副キャリッジ72は副アクチュエータ68の制御の下

そして、周知技術（「同じ質量で反対方向に運動する機に位置付けられ、主キャリッジ48の位置に相対的な変位

構を背中合わせに付加することにより、振動を相殺してを占め得るとともに、副アクチュエータ68はたわみモー装置の振動をなくす技術」）を採用した場合、運動する部

ド・バイモルフ型のアクチュエータである、ヘッド位置分の質量が2倍程度になることに照らすならば、上記周付け装置。」と認定しており、この認定については、原告

知技術は、引用例3、甲4のように「慣性系（静止系又は等も争っていないようである。

速直線運動をしている系）」の装置では振動抑制の効果がにもかかわらず、判決が、「引用例1の装置は、『主キャあるのに対して、引用例1発明のように加速運動をする

リッジ48は、位置決めがされるまで急速な速度変化を受「加速系」の装置では、質量の増加に起因して加速に伴うけることから、副キャリッジの質量を低質量とする構成

外力が大きくなり、振動抑制の設計がより困難となるとを採用することにより、「主キャリッジ48に著しい振動的考えるのが自然である。
（中略）したがって、審決が、「引運動を与える事なくかなりな加速度を受ける事」を可能

用例1発明において、引用例2に基づき、副アクチュエーとしたものである」と認定したのは、相違点の判断の誤タ68駆動時に、主キャリッジ48に働く反力による振動をりといいつつも、引用例1発明の認定誤りが、実質的な抑制するための構成を副キャリッジに結合して設けるこ

争点となっていたことによるものと推察される。審決は、とは、当業者が容易に想到し得た」と判断したのは誤り

引用例1発明の認定にあたり、判決が認定した上記の構である。

成が、引用例発明1における必須の構成であるか否かについて詳細な検討を行っていないし、確かに、引用例1には、主として、主キャリッジ48を停止させるまでの、所感：本事例においては、審決が、「引用例1発明において、主副キャリッジの位置制御の手法が記載されていること

引用例2に基づき、副アクチュエータ68駆動時に、主キャから、引用例1発明の認定誤りを指摘されても止むを得

リッジ72に働く反力による振動を制御するための構成をないのではないかと思われる。

副キャリッジに結合して設けることは、当業者が容易にただ、原告は、引用例1発明において、反作用力（反力）

想到し得たことと認められる。そしてその際、反力を制を相殺するための振動抑制機構は、そもそも不要である御するための構成要素として、適当な質量の部材と、該こと、主キャリッジ48が支持する重量が、第2の本体及適当な質量の部材を、反対方向に移動するよう作用するび第2のアクチュエータ分増加して約2倍になるため、第圧電アクチュエータを採用することは、当業者が適宜な

2本体及び第2アクチュエータの採用はしないことを主とし得た設計的事項に過ぎない。」と判断したのに対し、判して争っていたことから、引用例1発明が、
「加速系」
であ

決は、上記判示事項に示すとおり、引用例発明1に周知るか「慣性系」であるかについては、明確な争点として浮技術を適用することには阻害要因がある旨判示した。

上して来なかったようである。そのため、引用例1におところで、審決は、引用例発明1を、「磁気ディスク12、2008.5.21. no.249

131

いて、主キャリッジ48が、位置決めがされるまで急速な

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速度変化を受けるものであるかどうか、すなわち、「加速及び0.5重量％以上5重量％以下の水酸化カリウムと、系」であるかどうかについて、被告の見解を明快に述べ……（中略）……自動食器洗浄機用粉末洗浄剤。」

る機会を失ったのが惜しまれる。被告は、「引用例1発明の磁気ヘッドの位置付け動作（トラック追従動作）におい

判示事項；て、「振動」が発生すればヘッドがトラックから外れる原・取消事由（訂正を違法とした判断の誤り）について因となり得ることは、当業者にとって自明のことであ（1）特許請求の範囲の意味内容を確定する場合には、当る。」と主張しており、引用例1発明は、主キャリッジ48が、該記載の前後の単語・文章、文脈、当該請求項の全体の「慣性系」にあって、副アクチュエータ68を作動させるこ

意味内容との関係で検討すべきであり、問題となった記とがあるものと考えていたように思われる。

載を前後から切り離して取り上げて意味内容を把握し、なお、判決は、「周知技術（「同じ質量で反対方向に運動

その単純な総和として確定すべきものではない。

する機構を背中合わせに付加することにより、振動を相当業者は、請求項1にはNaOHもKOHも共に含有量が0

殺して装置の振動をなくす技術」）を採用した場合、運動になる場合も含まれるのではないかと容易に疑問を抱くする部分の質量が2倍程度になること」を、周知技術を組こととなり、その疑問を解決するために、請求項1の記

み合わせる際の阻害要因と考えたようであるが、そもそ載だけでは解決するに足りず、発明の詳細な説明を参酌も、副キャリッジ72は、「主キャリッジ48と比較して比較確認する契機をもつ。

的軽い重さのものであり、ヘッド16の質量を含み主キャ（2）「0.5重量％以下のKOH」に対応するのは、実施例8のリッジ48の質量の5乃至10％の程度の質量を有する。」

みであり、出願人は、大部分の権利範囲を失うことにな（引用例1、5頁右下欄1行〜6頁左上欄11行）とされており、「0.5重量％未満」の範囲は特許法36条4項の要件を欠り、2倍程度の質量変化を許容するものである。そうす

如することになる。

ると、主キャリッジの質量を小さく設定しさえすれば、（3）「0.5重量％以上5重量％以下のNaOH又は／及び0.5周知技術を採用したとしても、判決が指摘するような格

重量％以下のKOH」は、NaOHもKOHも含まれない場合

別の問題が生ずることはないものと考えられる。

を含むものと解するのが自然な理解であり、本件明細書には、その双方を含まないことを前提とした記載は一切なく、「0.5重量％以下のKOH」の記載は、「0.5重量％⑤平成18年（行ケ）第10268号（自動食器洗浄機用粉末洗以上5重量％以下のKOH」の誤記であると容易に理解で

浄剤）

きる。
請求項；

（4）
「0.5重量％以下のKOH」の記載は、「0.5重量％以上5〈訂正前〉

重量％以下のKOH」の誤記であることが明らかであるか「0.5重量％以上5重量％以下の水酸化ナトリウム又は／ら、その実質を捉えて考察すると、特許請求の範囲の及び0.5重量％以下の水酸化カリウムと、平均含水量が拡張や変更はされていないといえる。

10重 量 ％ 以 上25重 量 ％ 以 下 で あ る10重 量 ％ 以 上60重量％以下のオルソケイ酸塩と、10重量％以上40重量％以

所感：

下のトリポリリン酸ナトリウムと及び10重量％以上30

本事例においては、審決が、①「0.5重量％以下」の記

重量％以下のメタケイ酸ナトリウム5水塩とを必須成分

載は、それ自体きわめて明瞭で、明細書の他の項の記載とし、この必須成分のうち水酸化ナトリウム又は／及び等を参酌しなければ理解し得ない性質のものではなく、

水酸化カリウム、オルソケイ酸塩並びにトリポリリン酸

しかも、発明の詳細な説明には、「0.5重量％以下」に含まナトリウムの合計量が50重量％以上配合されていることれる0.5重量％の実施例が存在するから、当業者であれを特徴とする自動食器洗浄機用粉末洗浄剤。」

ば何人もその誤記であることに気づいて「0.5重量％以上〈訂正後〉

5重量％以下」の趣旨に理解するのが当然であるとはいえ「0.5重量％以上5重量％以下の水酸化ナトリウム又は／ない、②請求人の立場からすれば誤記であることが明ら

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かであるとしても、本件訂正は、水酸化カリウムの含有トリウムの合計量が50重量％以上配合されている」とい量について、その範囲を変更するもの、すなわち、実う記載と矛盾することになるのは確かである。矛盾した

質上特許請求の範囲を変更するものである旨、認定判記載がある場合、いずれかの記載が「誤記」である可能性断したのに対し、判決は、「0.5重量％以下」なる記載は、は高いと考えられるから、判決が、発明の詳細な説明のその記載自体を独立したものとして見る限り、数値及記載を参酌して、「0.5重量％以下」の記載は、「0.5重量％

びその範囲として明確であり、疑問が生じることはな

以上5重量％以下」の誤記であると判示したのも首肯でいものの、特許請求の範囲の意味内容を確定する場合きる。もっとも、「0.5重量％」の実施例が存在することかには、当該記載の前後の単語・文章、文脈、当該請求ら、「0.5重量％以下」の記載は、「0.5重量％」の誤記である

項の全体の意味内容との関係で検討すべきであり、訂との認定も成り立つと思われ、「訂正前の記載が誤りで訂

正前の「0.5重量％以上5重量％以下の水酸化ナトリウム正後の記載が正しいことが明らか」という、これまでの、又は／及び0.5重量％以下の水酸化カリウム」なる記載で「誤記の訂正」の判断基準からすると、釈然としない点がは、共に含有量が0になる場合も発明に含まれるのでは残る（被告は、水酸化ナトリウム又は／及び水酸化カリ

ないかとの疑問が生じるとして、発明の詳細な説明をウムが必須成分なら、「0.5重量％以下」が「0」になること参酌した上で、「0.5重量％以下」との記載は、「0.5重量％はない旨を主張したが、採用されなかった。この解釈を

以上5重量％以下」の誤記であると容易に理解し得る旨

もってしても、やはり、下限が定まらないから、特許請判示した。

求の範囲の記載に不明瞭さは残るし、発明の詳細な説明「誤記の訂正」とは、錯誤により本来の意を表示してい中には、そのように解釈することができる根拠となる記ないものとなっている記載を、本来の意を表す記載に訂載が存在しないのであれば、採用されなかったとしても正することをいうとされ、誤記の訂正が認められるため仕方がない。）。なお、特許請求の範囲の記載から発明のには、①特許明細書、特許請求の範囲又は図面中の記載

要旨が理解できず、発明の詳細な説明の記載を参酌してに誤記が存在すること、及び、②訂正後の記載が、出願

はじめてこれを理解できるような場合において、「誤記の当初の明細書、特許請求の範囲又は図面（又は外国語書訂正」を認容した判決もみられる（平成11年（行ケ）第7面）に記載した事項の範囲内のものであることが必要で号）。

ある（審判便覧54−01「訂正審判の請求の対象、訂正の

なお、訂正拒絶理由通知は、「水酸化カリウムの含有量できる範囲」参照。）。

は、出願当初から、「0.5重量％以上5重量％以下」とされまた、「誤記」といえるのは、「訂正前の記載が誤りで訂ており、請求項1以外の特許明細書の記載は、全て「0.5

正後の記載が正しいことが、当該明細書及び図面の記載

重量％以上5重量％以下」とされているので、「0.5重量％や当業者の技術常識などから明らかで、当業者であれば以下」が誤記であることは理解できる。」としており、合そのことに気付いて訂正後の趣旨に理解するのが当然で議体は、誤記であることを前提として、特許請求の範囲あるという場合」とされている（平成18年（行ケ）第10204の変更に当たると判断しているとも解される。そうであ号）。

れば、審決の上記認定判断①、②と訂正拒絶理由通知に審決は、「誤記の訂正」についての、従来からの解釈における認定判断とは齟齬しているともいえる。また、判従い、「0.5重量％以下」の記載は明瞭であって、訂正前の決は、弁論の全趣旨から、担当審査官（判決文にみられ記載が誤りで訂正後の記載が正しいことが明らかとはいる「調査官」は、誤記。）は、「「0.5重量％以下」の誤記につえないと判断したものと解されるが、判示されるとおり、

いては、拒絶理由の通知の対象事項でもなく、補正に係「0.5重量％以上5重量％以下の水酸化ナトリウム又は／る箇所に生じたものでもなかったため、これに気付かず、及び0.5重量％以下の水酸化カリウム」なる記載では、こしたがって、当然のことながら、審査することもなく、れらの含有量が、共に0になる場合も含まれることにな

従前の記載のままであると考えて、爾余の特許査定の手り、「この必須成分のうち水酸化ナトリウム又は／及び水続を履践した」と推認しており、審査官の不注意をやん

酸化カリウム、オルソケイ酸塩並びにトリポリリン酸ナ

わりと指摘している。

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tokugikon以上によれば、先願発明は、優先権基礎出願明細書に⑩平成18年（行ケ）第10449号（無アルカリガラス、液晶

記載されているということはできない。

ディスプレイパネルおよびガラス板）
請求項；

所感：

「【請求項1】モル％表示で実質的に、SiO2：60〜72％、本事例においては、審決が、①本願出願の日前の他のAl2O3：9〜14 ％、B2O3：5〜10 ％ 未 満、MgO：1〜5 ％、出願であって、その出願後に出願公開された特願平8−

CaO：0〜1.5％、SrO：1〜7％、BaO：1〜5％、MgO＋530899号（国際公開第97 ／ 11920号、優先権主張平成7

CaO＋SrO＋BaO：7〜18％からなり、歪点が640℃以上、

年9月28日）（以下、「先願」という）は、「【請求項1】重量百密度が2.70g ／ cc以下である無アルカリガラス。」

分率で……CaO 0〜8.0％……SrO 0.1〜10.0％……の組成を有し、実質的にアルカリ金属酸化物を含有しないこ

判示事項；とを特徴とする無アルカリガラス基板。」であるのに対・取消事由1（先願の優先権主張を適法とした誤り）につし、先願の優先権主張の基礎となる出願（特願平7−

いて276760号、出願日平成7年9月28日）には、「【請求項1】重

優先権基礎出願と先願について、各特許請求の範囲（請量百分率で……CaO 0〜10.0％……SrO 0〜10.0％……

求項1）の記載を対比すると、CaO含有量について、前者の組成を有し、実質的にアルカリ金属酸化物を含有しなが「0〜10.0％」であるのに対し、後者が「0〜8.0％」であいことを特徴とする無アルカリガラス基板。」が記載さ

り、SrO含有量については、前者が「0〜10.0％」である

れ、CaOの組成上限値として8.0％（重量百分率）およびのに対し、後者が「0.1〜10.0％」であり、いずれも、先SrOの組成下限値として0.1％（重量百分率）が記載され願における含有量は、優先権基礎出願における含有量のていないが、これらは、それぞれ先願におけるSrOの数範囲に含まれる。

値範囲：0〜10.0％（重量百分率）およびCaOの数値範囲：

このうち、SrO含有量については、優先権基礎出願明0〜10％（重量百分率）に含まれていることから、先願の細書に「好ましくは0.1〜10.0％である」との記載がある

優先権主張は認められ、先願の出願日は、優先権主張のことに照らすならば、「0.1〜10.0％」の含有量について基礎となる出願日である平成7年9月28日を基準日とす

は、優先権基礎出願明細書に開示されているとみることる、②先願の優先権主張の基礎となる出願の願書に最初ができる。

に添付した明細書及び図面（以下「先願明細書」という。）

しかし、CaO含有量についは、優先権基礎出願明細書には、「重量百分率でSiO2 58.0〜68.0％、Al2O3 10.0〜には、「10.0％より多いと、ガラスの耐バッファードフッ

25.0 ％、B2O3 3.0〜15.0 ％、MgO 0〜2.9 ％、CaO 0〜

酸性が著しく悪化するため好ましくない」と記載され、10.0％、SrO 0〜10.0％、BaO 0.1〜5.0％の組成を有し、同記載部分によれば、優先権基礎出願明細書においては、

実質的にアルカリ金属酸化物を含有せず、歪点が650℃「10.0％」なる数値に上限としての技術的意義を有するも以上、密度が2.55g ／ cm3以下である無アルカリガラス」のとして開示されていると云えるが、「0〜8.0％」の範囲の発明（以下、「先願発明」という。）が記載されている、③の数値については、何ら技術的な意味を示唆する記載は先願発明の重量百分率表示のガラス組成範囲の中から、ない。そして、優先権基礎出願明細書の実施例及び比較

例 え ば、SiO2：60.0 ％、Al2O3：13.5 ％、B2O3：10.0 ％、例によれば、CaOの含有量は、2.1から7.5％の範囲にあ

MgO：2.5％、CaO：1.0％、SrO：9.0％、BaO：4.0％（重ることが示されており、CaOを「8.0％」含有させたガラ

量百分率表示）からなるガラス組成物を選定した場合、ス組成物についての開示はない。

このガラス組成物をモル％表示に変換し直すと、SiO2：

そうすると、優先権基礎出願明細書には、「8％」を上

68.1％、Al2O3：9.0％、B2O3：9.8％、MgO：4.2％、CaO：限とする「0〜8％」のCaO含有量範囲について、何らか

1.2 ％、SrO：5.9 ％、BaO：1.8 ％、MgO＋CaO＋SrO＋の技術的意義を示した記述はないと理解するのが自然

BaO：13.1となり、これは本願発明のガラス組成物の組である。

成範囲内である、と認定したのに対し、判決は、上記のtokugikon

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とおり、「先願発明」は、優先権基礎出願明細書に記載さ発明」を認定して、29条本文の規定を適用しているのでれているということはできないと判示した。

あるから、この説示は十分ではないと思われる。29条の国内優先権を伴う出願が、29条の2本文でいう「他の出2本文でいう先願発明としての地位を有する、優先権基願」に該当する場合、「……優先権の主張を伴う特許出願

礎出願当初明細書に記載された「先願発明」が何かを問題の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図にすべきであったと思われる。もっとも、審決は、「先願

面……に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基発明」（CaO 0〜8.0％、SrO 0.1〜10.0％の組成）が、優先礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特権 基 礎 出 願 明 細 書 に 記 載 さ れ て い る 発 明（CaO 0〜

許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面

10.0％、SrO 0〜10.0％の組成）の範囲内にあることを前……に記載された発明……については、当該特許出願に提に、優先権主張が認められるとしているのであり、そついて特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当の前提が崩れると、優先権主張は認められず、審決が引該先の出願について出願公開……されたものとみなし用した、優先権主張出願は、本願出願の後願となるといて、第29条の2本文……の規定を適用する。」（41条3項）

うことが、論理的に導かれるから、審決の優先権主張にとの規定により、優先権基礎出願が、29条の2本文でいう、ついての解釈にはそもそも誤りがあるとして審決が取り「当該特許出願の日前の他の特許出願……であつて当該消されるのも止むを得ないと思われる。

特許出願後に……出願公開……されたもの」（「先願」）とみなされ、優先権主張出願当初明細書および優先権基礎（2）意匠系敗訴事件

出願当初明細書の双方に記載された発明が、「出願公開……されたものの願書に最初に添付した明細書、特許請

敗訴要因別に分けると以下のとおりである。

求の範囲……又は図面……に記載された発明」（「先願発（ i ）類否判断の誤り（①）

明」）としての地位を有することになる（審査基準「第Ⅱ部（ii）創作容易性判断の誤り（②）

第3章

特許法第29条の2」2.2（4）（5）参照。）。

   上記審決の認定①は、優先権基礎出願を先願として引①平成19年（行ケ）第10107号（弾性ダンパー）

用していない点で、認定②は、優先権主張出願当初明細書および優先権基礎出願当初明細書の双方に記載された発明を認定していない点で、正しいとはいえないものである。しかし、認定③において認定された「選定されたガラス組成物」は、上記双方の明細書に記載されているものといえそうであり、そうであれば、上記ガラス組成物が、「本願発明のガラス組成物の組成範囲内である」とする審決の認定には誤りはないと考えられる。
「先願発明」の認定は、上記双方の明細書等に記載さ本願意匠れているものであれば、特許請求の範囲の記載に基づいて認定する必要はないから、審決は、上記選定されたガラス組成物を「先願発明」として認定すべきであっ判示事項；

たと思われる。

・取消事由1（両意匠の共通点の認定の誤り）について

なお、判決は、上記のとおり、「先願発明」（CaO 0〜①いずれも弾性体を使用して、……振動を吸収する機

8.0％、SrO 0.1〜10.0％の組成）は、優先権基礎出願明能を有すること、②引用意匠に係る物品が、振動を吸収細書に記載されているということはできないと説示してする機能および上下及び左右とも対称の形状を有し、引いるが、上記したとおり、審決は、判決認定の「先願発明」

用意匠に係る物品と同種の製品（「丸形防振ゴム」のKAとは異なり、優先権基礎出願明細書に記載された「先願型）が掲載された甲3カタログに上記ウ（ｴ）（「振動を発生2008.5.21. no.249

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する機械を防振支持する場合、あるいは外部からの振動

意匠的な効果は、両意匠の類似性についての判断を左右を精密機械などに影響を及ぼさないようにする場合に防するほどの影響があるものの、差異点は、いずれも、両振ゴムが用いられます。」）の記載があるから、引用意匠

意匠の類似性についての判断に与える影響が微弱でありに係る物品を狭義の防振用のみならず除振用に用いるこ

評価できない旨判断したのに対し、判決は、差異点を、とが可能であると推認できること、③引用意匠に係る物

a 横縦の比（本願意匠については、約1.35対1であるのに品の用途として例示列挙されたポンプ等は、「主なる用対し、引用意匠については、約2.00対1である点）、b 上途」であることなどに照らせば、両意匠は、機能ならず、下両端面の態様（本願意匠については、全面を平坦面と用途においても共通する。

し、弾性体で被覆されているのに対し、引用意匠につい・取消事由2、3（両意匠の差異点の認定の誤り、両意匠ては、上端面が略平坦面であると視認することができるの類否判断の誤り）について

が、上下両端面が弾性体で被覆されておらず、その余の本件両意匠に係る物品の需要者（以下、「本件看者」）は、

詳細な態様は不明である点）、c 接合用金具構成部分（本機器に当該物品を設置しようとする者であり、機器の性

願意匠については、上下両端面から内部に向かって短径質や設置環境等に応じて、振動吸収能力に関係する横縦のネジ孔を形成しているのに対し、引用意匠については、の比を見定めて当該物品を選定しようする者であるか

その態様が不明である点）と認定し（なお、上記aと関連

ら、横縦の比は、機器等に設置後のみならず設置前（選して、全体形状における共通点を、「『直径よりも縦の長定時）においても、本件看者が注視する重要な要素の1つさがやや短い』略短円柱状」であるとした審決の認定も、である。

誤りであると判示された。）、「本件両意匠の形態について

上下両端面に弾性体が存在することにより、滑り止め

は、共通点が相まって生じる意匠的な効果が類否判断にや機器を傷つけない等の効果を奏することは明らかであ与える影響は、それほど大きいとはいえないところ、類るから、本件看者が注視する要素であり、弾性体による否判断において考慮しなければならない各差異点の存在

被覆の有無は、両意匠の外観上の特徴の差異に直ちにつをも併せ考慮し、本件両意匠の全体を観察すると、本件ながるものであるから、単なる機能上や材質の差異とし看者の立場からみた意匠的な美観は、類似しないものとて軽視することはできない。

認めるのが相当である。」旨判示した。

接合金具構成部分に具体的にどのようなネジ孔は形成

意匠審査基準によれば、「両意匠の形態における各共通

されているかが設置時の強度等に影響することは明らか点及び差異点についての個別評価に基づき、意匠全体とであるから、本件看者も、当該物品の選定時にはネジ孔して両意匠の全ての共通点及び差異点を総合的に観察しの態様を注視するものと認められ、外部からは観察しづた場合に、需要者（取引者を含む）に対して異なる美感をらい内部の態様であるとして軽視できない。

起こさせるか否かを判断する。」とされているところ、審決は、共通点に比重を置いて観察したのに対し、判決は、差異点に比重を置いて観察しており、この観察態度の違所感：
本事例においては、審決が、差異点を、（1）形態の全体

いが、審決取消の大きな要因となったものと思われる。

の直径に対する縦の長さの比について、本願意匠は、約

判決は、上記差異点a〜cについて、上記判示事項（2）

5対3であるのに対し、引用意匠は、約5対4である点、（2）〜（4）のとおり、判示しているところ、本件両意匠に係

上下両端面の態様について、本願意匠はその全面を平坦る物品の需要者（本件看者）は、振動を発する機器等又は面としているのに対し、引用意匠は、上端面が略平坦面振動を伝えたくない機器等に当該物品を設置しようとすであると視認できるもののその詳細な態様は不明であるる者という、技術的専門性が高い者であり、機器等の性点、（3）接合用金具を構成することができる部分の態様に質や設置環境など、物品の使用目的も限定されることかついて、本願意匠は、上下両端面から内部に向かって短ら、該物品を選定するにあたり、本件看者は、共通点よ径のネジ孔を形成しているのに対し、引用意匠は、そのりはむしろ差異点を注視すると考えたのではないかと思態様が不明である点と認定し、共通点が相まって生じるわれる。

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出願前に公然知られた形状（意匠1及び意匠2）であり、本②平成19年（行ケ）第10209号、平成19年（行ケ）第10210

願全体意匠は、意匠3の塗布具部の径をやや大きくして、号（包装用容器）

包装用容器として表した程度にすぎず、当業者において容易に創作できるものと認められると判断したのに対し、判決は、「本願全体意匠と意匠3とを対比すると、全体を筒型の容器の口部に塗布具部を設けたものとする包装用容器であって、同筒体の上約半分の部分を、側面視略直角三角形状であり、前方を約60度の傾斜角度で、上方に向けて漸次絞り上げ、その先端に容器本体の径よりやや小径で短円筒形の「口部」を約60度の傾斜角度で形成し、同口部に、底部を開放した円盤状で、周側面に、滑り止め用ギザを形成させ、上面を緩やかな湾曲面に形成した態様の「キャップ」を被せた態様である点において共本願全体意匠通する。しかし、本願全体意匠と意匠3とは、①前者が、「容器本体」の断面形状につき、前方を狭くし、後方を広判示事項；

くした長円形状の丸い筒体としているのに対して、後者・取消事由（第10210号）（本願全体意匠の創作容易性判断

は、筒体であることは推認されるものの、その正確な断の誤り）について面形状は不明であること、②「キャップ」の形状について、「キャップ」を径方向に大きく拡大させたことに由来する

前者が、底部を開放した円盤状で、周側面全体にわたり、

欠点……を解消させ、均衡を保つための美観上の工夫が底部方向から2分の1部分のみに、滑り止め用ギザを形成

様々施されており、そのような点でも特徴があるといえる。

させ、「容器本体の口部に連続する部分」と「キャップ」と本願全体意匠と意匠3を対比すると、前記のとおりのの径の比率は、約1対1.7であり、「キャップ」の縦（頭頂か

美観上の相違があり、また、本願全体意匠は上記のとら底までの長さ）と横（直径）の比率は、約1対2であり、おりの各特徴を備えている点に照らすならば、本願全横長の印象を与えるのに対し、後者が、円盤状で周側面体意匠は、多様なデザイン面での選択肢から、創意工のほぼ全体に滑り止め用ギザを形成させ、「容器本体の口夫を施して創作したものであるから、意匠3を基礎とし部に連続する部分」と「キャップ」との径の比率は、約1対て、意匠1及び意匠2（容器本体部よりも塗布具部の径1であり、そのため、容器本体と「キャップ」に至る段差は、が大きな公知の包装用容器に係る意匠）を適用することほとんど看取できず、また、「キャップ」の縦（頭頂から底によって、本願全体意匠を容易に創作することができまでの長さ）と横（直径）の比率は、約1対1.2であり、縦たとはいえない。

長の印象を与えること、③側面視における「キャップ」と・取消事由（第10209号）（本願部分意匠の創作容易性判断

容器本体の関係について、前者は、「キャップ」の先端部

の誤り）
について

において、容器本体部前面の延長線より前方に突き出し

前記と同様である。

ていないのに対し、後者は、「キャップ」の先端部は、容器本体部前面を結ぶ直線の延長線より前方に突き出している点において、大きく異なる。」、「本願全体意匠は、

所感：
本事例（本願全体意匠）においては、審決が、本願全体「キャップ」の径を口部（正確には、容器本体の口部に連意匠は、出願前に公然知られた意匠3と、容器本体口部

続する部分）の径に対して1.7倍として、径方向に大きくに対する塗布具部とキャップの径の比率を除いて、共通

拡大させ、また、「キャップ」の縦と横の直径の比率を約1する、と認定した上で、包装用容器の分野において、容対2として、径方向に大きく拡げて、塗布具部表面の面

器本体口部よりも塗布具部の径が大きな包装用容器は、積を広く確保している点で特徴があるが、そのような特2008.5.21. no.249

137

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徴があるとともに、「キャップ」の縦の長さを極力短く抑時の技術水準の評価が、事例④においては、相違点の判えていること、滑り止め用縦ギザを「キャップ」の周側面断手法が、主として、争われている。

の 底 部 方 向 か ら2分 の1部 分 の み に 施 し て い る こ と、

なお、事例①、⑧においては、補正却下の違法性につ「キャップ」上面は緩やかな丸みを帯びた形状としている

いても争われている。

こと、「キャップ」の径を容器本体の前後幅とほぼ同じ長意匠の事例は、差異点の判断の誤りが主たる争点とさとしていることなどの点において、「キャップ」を径方なったものである。

向に大きく拡大させたことに由来する欠点、すなわち、頭部が目立ちすぎて、威圧感を与えたり、容器形状とし

特実て異様な印象を与えたり、容器との調和を乱したりするなどの欠点を解消させ、均衡を保つための美観上の工夫①平成19年（行ケ）第10062号（プラズマ生成装置）

が様々施されており、そのような点でも特徴があるといえる。
」とした上で、意匠1及び意匠2により、包装用容器

請求項；の分野において、容器本体口部よりも塗布具部の径が大〈本願補正発明〉

きな包装用容器が、出願前より公然知られていたとして「【請求項1】a）真空容器と、b）前記真空容器内にグルーも、本願全体意匠と意匠3とには、「美観上の相違」があり、プ分けして設けられた複数個の高周波アンテナであっ

また、「本願全体意匠は、多様なデザイン面での選択肢かて、各グループが1個の高周波電源に並列に接続されてら、創意工夫を施して創作したもの」であるから、意匠3いる高周波アンテナ群と、c）各々の高周波アンテナに接を基礎として、意匠1及び意匠2を適用することによって、続した、各アンテナ毎の電流又はアンテナ電極間の電圧

本願全体意匠を容易に創作することができたはいえないを調節するインピーダンス素子と、を備えることを特徴旨判示した。

とするプラズマ生成装置。

審決が、意匠3との差異点を、容器本体口部に対する【請求項2】a）真空容器と、b）前記真空容器内に設けられ、塗布具部とキャップの径の比率のみ（容器本体口部より1個の高周波電源に並列に接続された複数の高周波アンも塗布具部の径が大きい。）と認定したのに対し、判決は、

テナと、c）各々の高周波アンテナに接続した、各アンテ「容器本体」の断面形状、「キャップ」の形状（塗布具部の径

ナ毎の電流又はアンテナ電極間の電圧を調節するインに対する比率を含む。）、側面視における「キャップ」と容ピーダンス素子と、を備えることを特徴とするプラズマ器本体の関係についても、差異点と認定しており、審決生成装置。」の本願全体意匠の認定が粗っぽかったと言わざるを得ない。創作容易性を判断するには、当然のことながら、本願意匠と引用意匠との「形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」についての、共通点、差異点を、余すことなく正確に認定しておくことが必要であると思われる。

3. 勝訴事例
以下に、参考となりそうな、勝訴事例2）について、判示事項等を紹介する。特実の事例は、いずれも、相違点の判断の誤りが主たる争点となったものである。事例①、②、⑤、⑨においては、動機づけの有無が、事例③、⑦においては、設計事項であるか否かが、事例⑧においては、顕著な作用効果の有無が、事例⑥においては、出願

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本願補正発明138

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〈本願発明〉

請求項；「【請求項1】a）真空容器と、b）前記真空容器内に設けた【本願第1発明】「放射投影ビームを供給する放射システム

複数の高周波アンテナと、c）各々の高周波アンテナに接と，マスク平面でマスクを保持する第1のオブジェクト・

続した、各アンテナ毎の電流又はアンテナ電極間の電圧

テーブルと，基板平面で基板を保持する第2のオブジェクを調節するインピーダンス素子と、を備えることを特徴

ト・テーブルと，少なくともマスクの一部分を基板の目とするプラズマ生成装置。

標部分上に結像する投影システムとを含んだリソグラ【請求項2】複数個の高周波アンテナが1個の高周波電源にフィ投影装置を操作する方法であって，1つのピンホール

並列に接続されていることを特徴とする請求項1に記載を用いる前記装置内の前記マスク平面で前記投影ビームのプラズマ生成装置。」の少なくとも1つの部分から少なくとも1つの放射スポッ※本願補正発明2は本願発明2と同じ（当事者間に争いなし）

トを形成するステップと，前記ピンホールの回折格子に用いる前記放射スポットを回折するステップと，前記ス

判示事項；

ポットに関して焦点位置の外に置かれた単一のスポット

・取消事由2（相違点についての容易想到性の判断の誤り）

センサの1つのピンホールで，前記スポットまたは前記スについてポットの像から焦点を外した放射の強度の空間変動を測原告らは、刊行物1と周知例との組合わせの動機付け定するために前記センサをスキャンするステップと，前や解決課題がないと主張するが、当業者にとって、必要

記スキャンステップで得られた情報から前記装置の特性に応じて、プラズマ密度分布の調整やインピーダンス整を決定するステップとを含むことを特徴とする方法。
」

合等を行い、より詳細な設定を可能としようとすることは当然であり、より良く均一なプラズマ処理が可能な装置を求めることは必須の課題である。
・取消事由3（本願補正発明2に関する手続的瑕疵）について
改正前特許法17条の2第4項2号所定の特許請求の範囲の減縮に該当するか否かは、当該出願に係る特許請求の範囲の全体により判断すべきではなく、補正に係る個々の「請求項」に限定して判断すべきである。よって、補正がなされていない本願補正発明2について独立特許要件がないとの理由により本件補正を却下した点は、改正前
特許法17条の2第4項2号に反する手続上の瑕疵があることになる。
本願第 1 発明

しかしながら、本願補正発明2は、本件補正前の本願発明2と比して、本件補正の前後において、特許請求の範囲の記載に変更はないから、本願補正発明2に特許要件がな

判示事項；

いとした審決の判断は誤りはない以上、本願発明2につい・取消事由1（一致点の認定の誤り・相違点の看過）につてもそのまま妥当することとなる。したがって、上記手続いて上の瑕疵は審決の結論に影響を及ぼすことはない。

審決は、本願第1発明と引用発明とを対比して、引用
発明の「照度分布を検出する」ことは本願第1発明の「装置②平成19年（行ケ）第10027号（リソグラフィ装置を操作の特性を決定する」ことに実質的に相当すると認定してする方法、リソグラフィ装置、デバイス製造方法、おいるところ引用発明が照度分布を検出することにより、よびそれによって製造されるデバイス）

装置の特性を決定するものといえることは上記のとおり

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139

tokugikon

であるから審決の認定は、これを是認することができる。

において、平行電極板の両方に直接接している「断面長なお、原告は、引用例1には「回折格子を利用する」こ

方形状のスペーサ」の形状を、刊行物2で開示された球体とは何ら開示されていない旨主張する。しかし、審決は、形状のものに代えることに、格別困難な点はなく、適宜

相違点3として、本願第1発明が「ピンホールの回折格子に採用し得る設計的事項であると認められる。

に用いる前記放射スポットを回折するステップ」を有す

したがって、当業者が、刊行物1発明において相違点2

るのに対して、引用発明がそのような手順を備えていなに係る本願発明の構成（「絶縁スペーサとして、絶縁ボーい点を認定し、この点に関する容易想到性を判断していルを用いる」）構成とすることを容易に想到し得たとしたるのであるから、原告の上記主張は、その前提において審決の判断に誤りはない。

失当である。
・取消事由2（相違点3の容易想到性の判断の誤り）につ④平成19年（行ケ）第10169号（個々に包装される使い捨て

いて吸収性物品用の再固定可能な接着ファスナシステム）

本願の優先日当時入射光より出射光を広げる光学素子
として透過型の回折格子を用いることができることは周請求項；知であり引用発明における散乱板が奏する作用を有する【本願請求項1】「身体に面する側と、下着に面する側と、光学素子として回折格子」が良く知られているといえる

二つの長さ方向マージンと二つの側方マージンとを有す

以上、両者は、その作用、機能において共通するものでる吸収性物品と、あるといえるのであって引用発明における散光板を「回包装本体と包装フラップと有する前記吸収性物品を収折格子」に置き換える動機付けは存在するというべきで容する包装と、あるから、原告の主張は採用することができない。

前記包装フラップを前記包装本体に固定する接着テー
プファスナシステムであって、（a）前記包装フラップに固定された第1部分と前記包装フラップを前記包装本体に③平成19年（行ケ）第10109号（アレスター）

剥離可能に固定する第2部分とを有し、前記第2部分が接請求項；

着剤を塗布された固定表面を有しているテープタブと、「平行電極板をガラス管内に熱融着で封止したアレス（b）前記テープタブの前記固定表面が接着されるランターにおいて，絶縁ボールがスペーサとして平行電極板

ディング面と、平均厚さが0.020ミリメートル乃至0.036の両方に直接接しているアレスター。」

ミリメートルのフィルムとを有する前記包装本体の部分と、からなる接着テープファスナシステムと、を有し、前記テープファスナシステムは、前記テープタブの10
ミリメートル幅の標本片が前記ランディング面に接着さ

本願発明

判示事項；
・相違点2の判断の誤りについて
刊行物1及び2に接した当業者にとっては、刊行物1のアレスターの「断面長方形状のスペーサ31」と刊行物2のアレスターの絶縁性セラミック球体11は、いずれも絶縁
スペーサとして電極間のギャップを所定の間隔に保持する機能を持つことは自明であって、刊行物1のアレスター

tokugikon

本願発明１

140

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れ前記標本片と前記ランディング面が毎分508ミリメー

は、「テープタブの10ミリメートル幅の標本片が前記ラン

トルの速さで反対方向に引っ張られたときに900グラム

ディング面に接着され前記標本片と前記ランディング面

以上の動的剪断強度を有し、これにより再固定可能な接が毎分508ミリメートルの速さで反対方向に引っ張られた着ファスナシステムを構成している、個々に包装された

ときに900グラム以上の動的剪断強度を有し、これにより吸収性物品。」

再固定可能な接着ファスナシステムを構成している」とされているのに対し、引用文献1には、衛生ナプキン20及

判示事項；

び剥離可能な包装材34を前記の折り畳み状態に保持する・取消事由（相違点1と相違点2とを個別に評価判断したための手段として公知の接着剤タブを用いた「テープことによる進歩性判断の誤り）について

ファスナシステム」について、「着用者が最初に使用する

原告の主張に理由があるというためには、本願明細書

ために衛生ナプキン20と剥離可能な包装材34とを開この特許請求の範囲の記載や発明の詳細な説明の記載かうとするまでこの折り畳み状態を保持するだけの引っ張ら、審決が認定した相違点1、2に係る本願発明1の構成

り抵抗力を有」することは示されているが、本願発明1のが互いに関連していることが裏付けられる必要があるほような「動的剪断強度」の特定はなされていない点 。

か、引用文献に記載された発明に基づいて、相違点1に係る構成と同2に係る構成を同時に採用することに阻害⑤平成18年（行ケ）第10403号（集積回路）要因があるなど、本件特許出願当時の技術常識から、当業者が上記各相違点に係る構成を同時に採用することが請求項；容易であるということができない事情が認められる必要「アナログ主回路に存するアナログ的機能性を有していがある。

る集積回路であって、該集積回路が複数の外部ピンを有請求項1には、フィルム包装紙の厚さと接着ファスナシ

すると共に前記アナログ主回路を試験するための試験装

ステムの動的剪断強度について個別に記載されており、置を装備し、該試験装置がテストバスを具えると共に、本願明細書には、その技術的意義に関して、フィルム包

前記アナログ主回路と前記テストバスと1つの外部ピン

装紙は、他の補強する手段を要しなくとも破れることがとの間に結合される少なくとも1個の三路スイッチを具ないよう、また材料コストを減少させる観点から、厚さえ、該三路スイッチが、前記外部ピンを経て前記集積回を……比較的薄いものを採用することが記載されている路の外部にある素子と前記アナログ主回路との間の正規

ものの、動的剪断強度との関連でその厚さを決定したかの経路に沿って信号を伝送する第1状態と、前記テスト

どうかや、動的剪断特性を約900g ／ cmよりも大きくした場合に、フィルム包装紙の厚さを変化させるべきかど
うかについての明確な記載は見当たらないといわざるを得ない。そうすると、本願明細書において、本願発明1のフィルム包装紙の厚さと接着ファスナシステムの動的剪
断強度についての事項が、相互に技術的な関連性を有する事項として記載されているとまでいうことはできない。
〈相違点1〉本願発明1において、包装本体が「平均厚さが0.020ミリメートル乃至0.036ミリメートルのフィルム」
を有するとしているのに対し、引用文献1において、剥離可能な包装材34は、業界公知の材料で製造することができるとされているものの、上記のような特定がなされていない点。
〈相違点2〉本願発明1において、テープファスナシステム

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本願発明１

141

tokugikon

バスと前記アナログ主回路との間に信号を伝送する第2発現させるための手段を含む、双子葉植物の植物種子で状態と、前記外部ピンを経て前記集積回路の外部にあるあって、該発現させるための手段が、該植物種子中で該素子と前記テストバスとの間に信号を伝送する第3状態

酵母デルタ−9デサチュラーゼ遺伝子を発現させるためとの3つの状態をとるようにしたことを特徴とする集積に有効な種子特異的プロモーターを含み、該酵母デルタ回路。
」−9デサチュラーゼ遺伝子の発現は、該植物種子中の種
子油におけるパルミトオレイン酸の含有パーセントの増加を生じる、植物種子。」

判示事項；
・取消事由1（引用発明認定の誤り）について
引用発明において、サブモジュールも一つの集積回路

判示事項；

であり、それ自体が試験の対象であるから、後位のサブ・取消事由1（本件優先日前における当業者の認識につモジュールに着目して、引用発明の「3方向スイッチ」がいての認定の誤り）について

サブモジュールの外部節点を介してサブモジュールに接植物の葉ではパルミトオレイン酸の多くが糖脂質等に続されているものと理解することができる。したがって、取込まれ、種子では多くがトリグリセリドに取込まれた審決の認定に誤りはない。

形で存在するという違いがあるが、①種子には、パルミ

・取消事由2（容易推考性判断の誤り）について

トイルCoAが存在し、それがトリグリセリドに組込まれ集積回路の試験技術として、スキャン技術及びバウン

ることが知られていたこと、②種子には、パルミトオレ

ダリスキャン技術が共に本願の優先日前に周知の技術でイン酸も少量であるがトリグリセリドに組込まれた形であったものと認められるところ、スキャン技術は、集積存在し、種子中にその機構が存在する可能性が高いこと

回路を複数のサブモジュール（内部回路）に区画し、モから、審決が「葉における挙動が、種子においても同様

ジュール間にテスト用回路を挿入してテスト信号を供給にみられるだろうと期待することはごく自然である」とすることにより、各サブモジュールやサブモジュール間認定したことに誤りはない。

の配線を試験するものであるのに対し、バウンダリス

・取消事由2（進歩性の判断の誤り−その1）について

キャン技術は、これをプリント回路基板に実装された集

引用例1の記載には具体性に欠ける面はあるが、引用

積回路の試験に拡張し、集積回路の入出力ピンを介して

例4には、葉において酵母デルタ−9デサチュラーゼ遺伝

プリント回路基板の配線（集積回路間の配線）も試験する子を導入したところ、パルミトオレイン酸が増加したこことができるようにしたものである。そして、審決が指とが記載されており、上記1.のように「葉における挙動

摘するように、バウンダリスキャン技術をプリント回路

が、種子においても同様にみられる……」旨の認定に誤

基板上に実装されたアナログ集積回路に適用することもりはないから、本願発明1を容易に想到できたといえる。

知られていたというのであるから、テスト用回路に3方・取消事由3（進歩性の判断の誤り−その2）について

向スイッチを用いてアナログ集積回路を試験するスキャ

表1と表2を比べて本願発明1に顕著な効果があるとのン技術類似の引用発明に接した当業者がこれをプリント

原告主張は、表1と表2は共に形質転換前の脂肪酸組成

回路基板上に実装された集積回路の試験に拡張することを示すものと解されるから、その前提において失当では、自然に着想することということができる。

ある。

⑥平成18年（行ケ）第10477号（デサチュラーゼを使用し⑦平成18年（行ケ）第10424号（データ著作権管理システての植物油の改変）

ム及びデータ著作権管理装置）

請求項；

請求項；

「【請求項1】酵母デルタ−9デサチュラーゼ遺伝子および「【請求項1】 データベースからユーザに暗号化データと植物種子中で該酵母デルタ−9デサチュラーゼ遺伝子をして供給されるデータの著作権を管理する、そのような

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142

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著作権管理システムと通信する端末装置であって、⑧平成19年（行ケ）第10031号（カデュサホスのマイクロ

前記著作権管理システムから第1秘密鍵及び第2秘密鍵

カプセル化製剤）の交付を受ける手段と、
前記ネットワーク、人工衛星、または記憶媒体を経由

請求項；

して暗号化データの供給を受ける手段と、（補正前）

前記暗号化データが表示される場合に、前記第1秘密鍵【請求項1】「（a）1以上の乳化剤と泡止め剤を含有する水を用いて暗号化データを復号データに復号する手段と、性相を調製し、（b）98重量％以下のカデュサホスと2−35

前記第2秘密鍵を用いてその表示されたデータを再暗

重量％の第1の多官能性化合物からなる水混和性相を調号化データへ暗号化する再暗号化手段と製し、（c）該水混和性相を該水性相中で乳化して水性相中から構成されることを特徴とする端末装置。」に水混和性液滴が分散した分散液を調製し、（d）
該分散液に1以上の第2の多官能性化合物の水溶液を該第1の多官

判示事項；

能性化合物と界面重合を行うに足る量で加えてカデュサ

・取消事由1（周知例追加による手続違背）について

ホスのマイクロカプセルを形成することを特徴とするマ

周知例2については、意見を述べる機会が与えられな

イクロカプセル化したカデュサホス製剤の製造方法。
」

かったものであるが、従前から周知技術として示されて【請求項13】「製剤1リットル当たり約150〜約360gのカいた技術事項とは別の技術事項を新たに周知技術としてデュサホスを含有し且つマイクロカプセル、約0.7〜約付加したり、従前から周知技術として示されていた技術

2.5重量％のポリビニルアルコール及び約0.3〜約0.9重事項を実質的に変更したりするものではないから、特段量％の泡止め剤からなる殺虫製剤であって、該製剤がマの不意打ちとなるおそれはなく、審決に手続違背があっイクロカプセルの水性懸濁液からなり、該マイクロカプ

たとはいえない。

セルがカデュサホスからなる芯のまわりにポリ尿素のさ・取消事由3（相違点2についての判断の誤り）について

やをもつものであり、該ポリ尿素のさやがPMPPIと1以（理解の便の観点から、取消事由2に先立ち、同3につい上の多官能性アミンとの界面重合で製造されたものであて判断する。）

り、そしてカデュサホスの重量％が界面重合用の水混和周知例1、2に開示された技術によれば、復号に用いる性相の約53〜約92％であり、PMPPIの重量％が水混和

秘密鍵と異なる別の秘密鍵を用いた暗号化を行うこと

性 相 の 約4〜 約25重 量 ％ で あ り、 多 官 能 性 ア ミ ン がは、本願前から周知であったものと認めるのが相当であTETA、DETA、HDA及びそれらの組合せからなる群かる。引用発明に周知技術を適用するに際し、著作権保護ら選ばれる殺虫製剤。」の観点から、復号に用いる秘密鍵と異なる別の秘密鍵に（補正後：補正却下）

ついても、これを著作権管理システム側において生成し、【請求項1】「（a）1以上の乳化剤と泡止め剤を含有する水管理し、及びユーザへ交付することは、当業者であれば、性相を調製し、（b）水混和性相の合計重量あたり、50〜98

格別の困難なく行い得たものといえる。

重量％のカデュサホスと2〜35重量％の第1の多官能性・取消事由2（相違点1についての判断の誤り）について化合物としてのイソシアネートを含有する水混和性相を原告は、「第2秘密鍵を用いてその表示されたデータを調製し、（c）該水混和性相を該水性相中で乳化して水性相再暗号化データへ暗号化する再暗号化手段を付加するこ

中に水混和性液滴が分散した分散液を調製し、（d）
該分散と」自体については、これが容易に想到し得るものでは

液に1以上の第2の多官能性化合物である多官能性アミン

ないとの具体的な主張をしないのであるから、原告が主の水溶液を該第1の多官能性化合物と界面重合を行うに張するような「一体的な判断」をするとしても、相違点1

足る量で加えてカデュサホスのマイクロカプセルを形成に係る本願発明の構成を採用することは当業者が容易にすることを特徴とするマイクロカプセル化したカデュサ

想到し得るものであるとした審決の結論を左右するもの

ホス製剤の製造方法。」

ではない。

【請求項13】「製剤1リットル当たり150〜360gのカデュサ

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143

tokugikonホス、0.7〜2.5重量％のポリビニルアルコール及び0.3〜

規定及びその運用に照らすと、原告主張の事実を考慮し0.9重量％の泡止め剤からなる殺虫製剤であって、該製ても、原告の主張は直ちに採用することはできない。

剤がマイクロカプセルの水性懸濁液からなり、該マイク
ロカプセルが、水混和性相の合計重量当り、53〜92重⑨平成19年（行ケ）第10020号（複数のホスト・コンピュー

量％のカデュサホスと4〜25重量％のイソシアネートをタ・システムにより複数の記憶装置アレイを共有する

含有する水性混和相に1以上の多官能性アミンを加えてシステム及び方法）

界面重合させて製造されたものであり、多官能性アミンがTETA、DETA、HDA及びそれらの組合せからなる群

請求項；から選ばれる殺虫製剤。」「【請求項1】複数のホスト・コンピュータのデータを複数＊補正却下の理由；請求項13の補正は、目的要件違反。

の記憶装置アレイ上に記憶し、任意の記憶装置上のデー

審判請求不成立の理由；（補正前）請求項1は、進歩性

タが任意のホスト・コンピュータによりアクセスされ得なし。

るようにするシステムであって、各々がホスト・コンピュータに関連付けられ、指定されたアレイの1次制御を有する、複数のアダプタと、

判示事項；
・取消事由1（補正却下の違法性、発明の要旨認定の誤り）について

前記アダプタ間のピア・ツー・ピア通信のためのアダ
プタ通信相互接続と、特許法は……一つの手続補正書により補正された特許を含み、請求の範囲の減縮に係る補正……は補正事項ごと、又は、

ホスト・コンピュータから関連アダプタへの、前記ア請求項ごとに補正としてとらえるものではなく……特許ダプタにより本来制御されないアレイに対するデータ・請求の範囲に対する一つの補正として扱われ……その補

アクセス要求が、前記アダプタ通信相互接続を介して、正を却下しなければならないものと解することができ

前記アレイの1次制御を有する前記アダプタに伝達され、る。本件補正は、同項（同法17条の2第4項）の規定に違反各々がホスト・コンピュータに関連付けられ、指定さしているものであり、本件補正は却下することができる。

れたアレイの2次制御を有する、複数の2次アダプタを含・取消事由2（進歩性の判断の誤り）について

み、指定アレイを本来制御するアダプタが使用不能な場

刊行物Aには……毒性を低くする目的で殺虫剤をカプ

合、2次アダプタが前記指定アレイを制御し、セル充填することが記載され……引用発明に内在する目

指定アレイの1次制御を有するアダプタ、及び2次制御

的からも、殺虫活性の可能な限り維持と毒性の低下といを有するアダプタが、異なるホスト・コンピュータに内う効果は引用発明においても奏されることが期待された在する、システム。
」といえる効果である。……刊行物Aに記載された方法を……公知の殺虫剤成分であるカデュサホスに適用した場合における殺虫活性の可能な限り維持と毒性の低下という効果は、……当業者が予測し得るものといえ、その効果自体を直ちに当業者が予測し得ないものであるということはできない。
・取消事由3（判断遺脱（請求項2〜14に係る発明））について特許法は……複数の請求項に係る発明が含まれている
場合には、そのうちの一つの請求項に係る発明について、特許をすることができないものであるときには当該出願を拒絶査定することができると解し得る。……特許法のtokugikon

本願発明

144

2008.5.21. no.249

判示事項；の大半部分及び後方の耳部（本願意匠では前方の耳部）等

・取消事由1（一致点の認定誤り）についての形態を除いた部分意匠であり、原告の主張する形態α

審決における、「インタフェース間のピア・ツー・ピアを含んだ本願意匠とは形態の骨格的態様が異なるから、通信のためのインタフェース通信相互接続」を備えてい本願意匠と引用意匠との類否の判断を左右するものではる点を本願発明と引用例1発明との一致点として認定しない。

た上で、複数の「インタフェース」が、本願発明において（2）引用意匠にベアリングを装着した場合の類否は「アダプタ」として一体の構成とされているのに対し、両意匠に係る物品は共に「プーリー」として共通するも引用例1発明においては、別体の構成である点を相違点2のであり、あえて引用意匠にベアリングを装着した態様として認定し（なお、原告は、審決の相違点2の認定を争っの意匠を想定して本願意匠と類否を対比する必要はなていない。）、その上で、引用例1発明の「インタフェース」

い。ベアリング装着の有無の差異は機能上の要請から生を「アダプタ」とすることの容易想到性を検討した判断手ずるものであるため、直ちに美感に対する影響が生ずる

法が不適切であるとはいえない。

ものではないから、意匠の類否の判断において重視する

引用例1の「伝送線路（7）」は、本願発明の「アダプタ通ことはできない。

信相互接続」に「対応する」構成部分であるとした審決の・取消事由2（差異点4の判断の誤り）について認定に誤りはない。

環状部分（審決にいう「中央円筒部の背面」）を外膨らみ

・取消事由2（相違点3の容易想到性の判断の誤り）について状に形成した態様は、プーリーにしばしば見られる形態

引用例1は、引用例2と共通の技術分野に属すること、であり、ありふれたもの。本願意匠の環状部分は、それ

引用例1においても信頼性の向上を図ることは自明の課自体が後方の耳部先端から斜面部分を経て前方へ凹陥し題であることに照らすならば、引用例1に特設の開示やた部位であって、2段階の段落ち状に構成した態様の部

示唆がなくても、引用例2の周知技術を適用することは分を形成するに止まり、その外膨らみの態様は、
前記1（1）

格別困難なことではなく、原告主張の阻害要因があるとのとおり、指摘されて分かる程度のごく緩やかなものには認められない。

すぎず、本願意匠の背面側全体としてみれば目立たない態様であるから、これを格別に評価することはできない。
意匠

4. 雑談
①平成19年（行ケ）第10180号（プーリー）
特実審査基準は、「請求項に係る発明が、自然法則以外
判示事項；の法則（例えば、経済法則）、人為的な取決め（例えば、ゲー・取消事由1（差異点3の判断の誤り）について

ムのルールそれ自体）、数学上の公式、人間の精神活動（1）
本願意匠の要部の看過に当たるとき、あるいはこれらのみを利用しているとき

形態αの「径方向中心寄りに頂部が偏った」点につい（例えば、ビジネスを行う方法それ自体）は、その発明は、て、本件願書の【斜視図（2）】（図面第1の【斜視図（2）】と同自然法則を利用したものとはいえず、「発明」に該当しなじ）からはその態様が判然としないし、【A−A線断面図】

い。」とし、自然法則を利用しているか否かについては、（図面第1の【A−A線断面図】と同じ）で見ると、指摘され「発明を特定するための事項に自然法則を利用しているて分かる程度のごくわずかな外膨らみであるものと認め部分があっても、請求項に係る発明が全体として自然法られる。したがって、上記の点は、形態全体としてみれ則を利用していないと判断されるときは、その発明は、ば、限られた部分の態様についての軽微な差異にすぎず、自然法則を利用していないものとなる。逆に、発明を特

この差異点をもって両意匠の差異を特徴づけるほどのも定するための事項に自然法則を利用していない部分がのとまで認定することはできない。

あっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利

甲4意匠は、中央円筒部の突出側（本願意匠では前方）2008.5.21. no.249

145

用していると判断されるときは、その発明は、自然法則

tokugikon

を利用したものとなる。」との判断基準を示している。

が、調剤薬局側から患者側に移ることになるが、このよ

自然法則を利用しているか否かについて、請求項に係

うな使用の態様は、薬袋の使用の際に普通に見られるこる発明を、部分的にではなく、全体として検討すべきことであり、そうであれば、この使用態様は、薬袋においとを示しているのであるが、判断を下すのはなかなか難て当然に予定されているとも思われ、果たして、各工程しい。

が人為的取り決めといえるかどうか疑問が残る。
「薬袋を

平成19年（行ケ）10056号事件においては、審決が、自捨てたときに個人情報の悪用を防止できる」という作用効

然法則を利用していないと判断したのに対し、判決は、果を実現するために、調剤薬局側と患者側とで、切り離自然法則を利用していると判断した（審決の進歩性の判し後の「患者の個人情報が印刷されている表面側とそれに断には誤りがないとして、審判請求は成り立たないとし対向する裏面側とを含む上方部分」の取り扱いについて、た審決は維持された。）。

自然法則によらない、何らかのルールが定められている審決が、自然法則を利用していないと判断した理由は、のであれば、それは、人為的取り決めといってよいと思

概ね、「本願補正発明の発明特定事項は、調剤薬局側（人われるが、請求項には、患者側が、第2の開口部を新たに間）ないしは患者側（人間）が、自己の都合により取り決形成する工程と記載されているだけであり、切り離しがめて適宜に薬袋を使用する方法の一態様であり、人為的予定されている箇所を、薬袋を使用することが予定され取り決めである個々の使用方法をその工程として時系列ている患者側が、単に、切り離すというにすぎないから、的に組み合わせたものに過ぎないから、発明全体として人為的取り決めということはないとも思えてくる。

も自然法則を利用した技術的思想の創作であるとは認め

このように、「全体としてみると、自然法則を利用してられない」というものである。

いるといえるか否か」は、視点をどこに置くかによっても対して、判決は、「薬袋の切り取り線部に沿って切り取り

変わって来るため、簡単には判断できそうもない。結局は、を行って第2の開口部を新たに形成する主体について、こ個別事件ごとに、請求項の記載を、自然法則を利用してれを「患者側」とすることは、人為的な取り決めである。
」もいる部分とそうでない部分とに区分したうえで、従来技のの、「第2の開口部を形成する工程を経たとき、薬袋を捨術等を参酌しつつ、総合的に判断するしかないと考えらてたときに個人情報の悪用を防止できるなどの効果」は、れる。

「印刷機等の機器による特定の物理的な操作がされる工程によって実現しているということができるものであり、こ

5. おわりにれは自然法則を利用することによってもたらされるものであるから、本願補正発明は、全体としてみると、自然法則

以上、平成19年度第3四半期に言い渡しのあった判決を利用しているといえるものである。
」と判示した。

を紹介した。

上記によれば、両者は、全ての工程が人為的取り決め

ところで、最近、「付言」のついた判決が目立つ。
「付言」といえるのか、「第2の開口部を新たに形成する工程」だけ

は、判決の結論とは直接の結び付きはないものであるが、が人為的取り決めといえるのかの点で、本願補正発明に裁判所の考え方とか、審判部に対する叱責、苦言などを、ついての解釈を異にしているが、審決は、「切り取り線付

端的に表明したものである。平成19年（行ケ）第10209、き薬袋の使用方法」において、薬袋を使用する主体が誰か

10210号判決では、「審判の審理構造及び審理対象」
に関しということを重視し、判決は、使用に当たっての、薬袋て、平成19年（行ケ）
第10027号判決では、「審決の説示」にに対する物理的操作の内容を重視したことが、上記の解ついて、次のように、是正すべき点が具体的に示された。

釈の相違につながったものと思われ、結果として、全体（平成19年（行ケ）第10209、10210号判決）

として自然法則を利用しているか否かの判断の相違を生「意匠登録出願に係る拒絶査定に対する審判の審理のんだものと思われる。

対象は、意匠法17条所定の意匠登録を拒絶すべき事由がところで、本願補正発明においては、薬剤を入れた薬存在するか否かである。審判の対象は、審査の過程で審袋を患者側に交付する工程を境に、薬袋を使用する主体

査官が発した「拒絶理由の通知」の当否でもなく、また、

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拒絶査定に係る拒絶理由の当否でもなく、さらに、請求かつ不要な事項を含み、審判体の判断の基礎となる論理

人の主張の当否でもない。この点は、審判体において、付けが明りょうでなく、審判の構造に対する誤った認識

自ら意匠登録をすべき旨の審決ができること（意匠法50に基づいた判断であるとの疑念を生じさせるという意味

条2項）、拒絶査定の理由と異なる理由で拒絶すべき旨のにおいて、妥当を欠くものといえる（特に本件では、少審決をすることができること（同条3項）等の法条が設けなくとも拒絶理由通知における理由部分は、僅か5行なられていることから明らかである。

いし7行からなる、ごく簡単で定型的な記載にすぎない

審判体において、拒絶査定不服審判の請求が成り立たから〔甲13の1、2〕、審判体において、そのような理由ないとの結論を導くためには、意匠法17条所定の条項（例が妥当であるとの判断に至ったからといって、当然に、

えば同法3条1項、2項など）のいずれかに該当する理由（該

審判体としての結論に至る論理付けとして十分であると当するとの判断に至った論理の過程）を明示することをすることはできない。）。上記の趣旨は、一般の審決書に要する。そして、同条項に該当すると判断するに至った

おける理由記載においても、同様に留意を要すべき点で論理の過程を明示するということは、審判体において、あるといえる。」①前提となる法律の解釈に疑義がある場合には、当該法（平成19年（行ケ）第10027号判決）条の解釈を示すこと、②法条の要件に該当する事実が存「審決は、相違点3に係る容易想到性の判断について、在することを明らかにすること、③事実を法条に適用し「本願第1発明における『回折格子』は、本願明細書【0064】

た結果として、意匠法17条所定の条項（例えば同法3条1

段落等を参照すると、散光器程度のものであって、散光項、2項など）に該当するとの論理の過程が成り立つ点を器を用いた場合に比べ回折格子を用いたことによる特段明示することを含む。審判体は、この論理過程を説明すの意義は認められないから、本願第1発明における『回折る責任を負担し、文書をもって明示することを要する（意格子』は、引用例1に記載された発明の『散乱板』程度のも匠法52条、特許法157条）。

のにすぎず、引用例1に記載された発明の『散乱板』に代ところで審決書（1）及び（2）を見ると、その「理由」には、えて『回折格子』を用いることに格別の意義はない。した「原審の拒絶理由」欄で、拒絶査定に係る拒絶理由の要旨

がって、相違点3は、引用例1に記載された発明に基づいが記載され、「請求人の主張」
欄で、拒絶査定を不服とするて当業者が容易に想到できたところである。」（審決書9頁

請求人の主張が記載され、「当審の判断」欄の「請求人の主

18行〜26行）とのみ説示する。

張の採否について」との項目で、請求人の主張の当否が記しかし、審決の上記説示は、以下のとおりの理由から、載され、同欄の「原審の拒絶理由の妥当性について」との特許法29条2項に該当すると判断した論理過程を十分に項目で、拒絶理由の当否が記載されてはいるものの、審記載したものとはいえず、適切な説示とはいえない。

判体の判断の論理過程を直接的に示した記載部分はなく、審決書においては、本願第1発明が同項に該当するこ

結論として、同欄の「本願意匠の創作の容易性について」ととを論理付けるために、まず、本願第1発明と本願の優の項目において、「以上の検討によれば、請求人の主張は先日前に公知な特定の発明（引用発明）とが相違する構成

採用することができず、原審の拒絶理由は妥当であるか部分を明らかにした上で、引用発明と、他の公知な発明ら、本願意匠は、出願前に当業者が公然知られた形状に又は周知技術等から、当業者において、本願第1発明と基づいて容易に創作をすることができなものであるとい相違する引用発明の構成部分を、本願第1発明の構成とわなければならない」との記載がされているのみである。

する（同発明の構成に換える）ことが容易であるか否かを

このような審決書（1）及び（2）の理由記載は、その体裁吟味し、容易であることを論証する（説示する）必要があ

だけで直ちに審決の違法を来すとの結論を導くものであるといえる。本件における論証の対象は、「引用発明におるか否かはさておき、審判体が、本願部分意匠又は本願ける『散乱板』を、本願第1発明における『回折格子』とす

全体意匠が意匠法3条2項に該当すると判断した論理の過ることが容易であるか否か」であるところ、審決の上記程を的確に示したものということはできない。すなわち、説示を見ると、単に「本願第1発明における『回折格子』
は、

審決書（1）及び（2）の理由は、論理付けの根拠とは無関係

引用例1に記載された発明の『散乱板』程度のものにすぎ2008.5.21. no.249

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ず」と述べるだけであって、具体的な理由を何ら記載し⑨平成19年（行ケ）第10148号（フィルム製容器の製造方法）
無効2006−80051、特許3705494⑩平成18年（行ケ）第10449号（無アルカリガラス、液晶ディスプレイパネルおよびガラス板）
不服2003−11174、特開平9−169538ていない。
したがって、審決の説示内容には不備があるが、前記（1）及び（2）に示した内容に照らして、審決の結論を維持（意匠）①平成19年（行ケ）第10107号（弾性ダンパー）
不服2006−1808、意願2005−11535②平成19年（行ケ）第10209号（包装用容器）
不服2006−14969、意願2005-34844
平成19年（行ケ）第10210号（包装用容器）
不服2006−14970、意願2005-348487

するのが相当であり、取消事由には当たらないものと判断した。」
いずれも、審決には、結論を導くに至った理由を十分に記載すべきことを指摘したものである。最高裁判決（昭和59.03.13

昭54（行ツ）134号

ジアゾ成分事件）が判示するとおり、審決書に理由を記載する趣旨は、①審決の公正の保障、②審決取消訴訟提起の考慮に対する便宜、③裁判所における審理対象の明確化にある。結論を導くに至った理由が、審決に、具体的、客観的に示され、その理由が、裁判所で支持されてはじめて、審判の判断の予見性が高まることになる。理由が不十分であるにもかかわらず、審決の結論に影響を及ぼさないとして、審決の判断が支持されることがあるとしても、常に、審決には、結論を導くに至った理由を十分に記載することを心掛けるべきであり、そのことが、審判部の信頼度をより向上させることにつながるものと考える。
なお、「付言」のついた当期の判決として、他に、以下のものがある。
・平成18年（行ケ）第10129号判決（審決の脱漏）・平成18年（行ケ）第10517号判決（審決の部分確定）

1）（特実）①平成18年（行ケ）第10452号（樹脂配合用酸素吸収剤及びその組成物）
無効2004−35128、特許2137309②平成18年（行ケ）第10556号（管路における不平均力の支持装置）
無効2006−80100、特許3470804③平成18年（行ケ）第10502号（写真測量サービスシステム）
不服2003−24656、特開2002−181536④平成19年（行ケ）第10098号（皮膚外用剤）
無効2005−80364、特許3533392⑤平成18年（行ケ）第10268号（自動食器洗浄機用粉末洗浄剤）
訂正2006−39011、特許3609532⑥平成19年（行ケ）第10004号（磁気ヘッド／ディスク検査器内の高精度位置決め機構の動的特性を改良するための装置及び方法）
不服2004−851、特開2000−3549⑦平成18年（行ケ）第10537号（衝突防止用配置を有する装置）
不服2003−24269、特開平06−278082⑧平成19年（行ケ）第10141号（車両の乗員保護装置）
不服2004−8032、特表2001−519268

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2）【特実】①平成19年（行ケ）第10062号（プラズマ生成装置）
不服2004−24900、特開2004−228354②平成19年（行ケ）第10027号（リソグラフィ装置を操作する方
法、リソグラフィ装置、デバイス製造方法、およびそれによって製造されるデバイス）
不服2004−17527、特開2002−110540③平成19年（行ケ）第10109号（アレスター）
不服2004−3022、特開平11−317276④平成19年（行ケ）第10169号（個々に包装される使い捨て吸収性物品用の再固定可能な接着ファスナシステム）
不服2005−10183、特表平08−500502⑤平成18年（行ケ）第10403号（集積回路）
不服2004−15515、特開平06−331697⑥平成18年（行ケ）第10477号（デサチュラーゼを使用しての植物油の改変）
不服2003−3408、特開平06−14667⑦平成18年（行ケ）第10424号（データ著作権管理システム及びデータ著作権管理装置）
不服2003−23929、特開平08−185448⑧平成19年（行ケ）第10031号（カデュサホスのマイクロカプセ
ル化製剤）
不服2005−20034、特表2002−521405⑨平成19年（行ケ）第10020号（複数のホスト・コンピュータ・システムにより複数の記憶装置アレイを共有するシステム
及び方法）
不服2003−2541、特開平09−81527【意匠】①平成19年（行ケ）第10180号（プーリー）
不服2006−5115、意願2005−12996

profile梅田 幸秀（うめだ ゆきひで）
昭和48年4月 入庁
平成14年4月 審判部第15部門長
平成15年4月 東京高等裁判所（現知的財産高等裁判所）
調査官
平成18年4月 審判部第13部門長
同年7月 首席審判長

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