シリーズ判決紹介− 2020
− 平成
年度第
243
年度第
四半期
3（四半期の判決について
10 月〜12 月 ）の判決から
−
−
歩性 ）

事例①
7 月 21 日

令和元年（ 行ケ ）第 10165 号（ 保温シート ）意見書（ 以下「 本件意見書 」という。）
・手続補正書提出（ 不服 2018-14256 号，特願 2014-252662 号 ）10月30日付け 拒絶理由通知（ 最後，進歩

令和 2 年 11 月 5 日判決言渡，性）

知的財産高等裁判所第 3 部
平成 30 年 3 月 7 日

意見書・手続補正書提出

5 月 16 日付け 手 続却下（ 平成 30 年 3 月 7

第 1 はじめに

日提出の手続補正書に係る1 事件概要手続を却下 ）

本件は，発明の名称を「 保温シート 」とする出願の令和元年 8 月 29 日提出の手続補正書により補正

7 月 25 日付け 拒絶査定

された請求項 1 に含まれる「 通気性及び通水性が確

10 月 26 日

拒 絶 査 定 不 服 審 判（ 不 服保され且つ透光性を有する不織布又は織布からなる

2018-14256 号 ）請求・手続カバー体とを備え 」において，「 カバー体 」が「 透光補正書提出
令和元年 6 月 27 日付け 拒絶理由通知（ 明確性，新性 」を有することを，審決が，本件当初明細書等の規事項，進歩性 ）全ての記載を総合することにより導かれる技術的事
8 月 29 日

項との関係において新たな技術的事項を導入するも意見書・手続補正書（ 以下「 本件補正 」という。）提出のとし，上記補正は，特許法第 17 条の 2 第 3 項の要
10 月 23 日

件を満たすものではないと判断したのに対し，判決

審 決（ 以下「 本件審決 」という。）

は，技術常識を前提として検討すれば，「 当初明細11 月 5 日

書等に接した当業者は，本件カバー体は透光性を有同謄本送達するものであると当然に理解するものといえるから，
本件カバー体が『 透光性を有する 』という事項は，

3 本件当初明細書等における特許請求の範囲，明細

本件当初明細書等の記載内容から自明な事項であ

書及び図面の記載

る 」とし，上記補正は，「 本件当初明細書等の全ての（ 1 ）特許請求の範囲の記載

記載を総合することにより導かれる技術的事項との【 請求項 1 】
人又はその他の動物である生体の表面の保温を行関係において，新たな技術的事項を導入するものでう保温シートであって，はなく，本件当初明細書等に記載した事項の範囲内
においてしたものといえるから，特許法 17 条の 2 第フレキシブルに変更可能なシート状の基材と，3 項の要件を満たすものと認められる 」と判示して，通気性が確保された不織布又は織布からなるカバー体とを備え，審決を取り消した事件である。

前記基材における生体側の面に断熱材を含浸又は本件について，その内容を紹介すると共に，審決に塗布することにより断熱面を形成し，おける新規事項の追加の判断が，判決で取消された原因分析を含め，審決及び判決における新規事項の前記カバー体によって基材の断熱面をカバーした

追加の判断について，個人的な立場で分析を行った。

ことを特徴とする保温シート。
【 請求項 2 】～【 請求項 8 】（略）

2 特許庁における主な手続きの経緯
平成 26 年 12 月 15 日

出 願
（ 特願 2014-252662 号，（ 2 ）明細書及び図面の主な記載

以下「 本件出願 」という。）【 発明の詳細な説明 】【 技術分野 】

平成 29 年 5 月 18 日付け 拒絶理由通知（ 新規性，進2021.5.28. no.301

107

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事例①【 0001 】【 0008 】

この発明は，保温シート及びそれを用いた保温布

前記断熱材は，中空ビーズ構造であって且つ 10団に関する。
（ 下線は筆者が付した。以下，同じ。）～50 μ m の粒径を有するアルミノ珪酸ソーダガラス【 背景技術 】と，顔料と，樹脂エマルジョンと，分散剤と，粘着【 0002 】

剤とを含み，前記アルミノ珪酸ソーダガラスの含有人又はその他の動物である生体の表面の保温を行

量は，前記断熱材の全重量の 10～20 重量％である

う保温シートであって，シート状の基材を備え，該ものであってもよい。

基材における生体側の面に，断熱材を含浸すること【 発明の効果 】

により断熱面を形成し，該断熱面を，被覆層によっ【 0014 】て被覆した保温シートが公知になっている……。

通気性が確保された不織布又は織布からなるカ【 発明が解決しようとする課題 】

バー体によって，基材の断熱面がカバーされるため，【 0004 】

生体側の体温が，カバー体を通り抜けて断熱面に達上記文献の保温シートは，基材における生体側のして留まるか，或いは生体側に熱反射され易くなり，面に，断熱材を含浸することにより断熱面を形成し，保温の際に生体側の熱を効率的に利用できる。

該断熱面を，被覆層によって被覆しているため，基【 図面の簡単な説明 】

材の材料に左右されずに，断熱を行うことが可能に【 0015 】

なるとともに，被覆層によって保護された断熱面は，……

断熱性能を維持し易くなる。

【図4】（ A ）は，本発明を適用した保温シートの片面

しかし， 被覆層がプラスティックフィルム等に側の説明図であり，（ B ）はもう片面側の説明図であよって構成されるため，生体側の体温が，断熱面まる。

で達し難く， 被覆層の表面に沿って拡散されるた【 図 5 】図 4（ A ）の C-C 断面図である。……

め，生体側からの熱を効率的に利用することが困難【 0026 】

である。

図 4（ A ）は，本発明を適用した保温シートの片面【 0005 】

側の説明図であり，（ B ）はもう片面側の説明図であ

本発明は，基材における生体側の面に，断熱材をり，図 5 は，図 4（ A ）の C-C 断面図である。保温シー

含浸することにより断熱面を形成し，該断熱面がカ

ト4 は，フレキシブルに変形可能な方形シート状の基バーされて保護される保温シートにおいて，生体側

材 12と，該基材 12 の少なくとも片面側を密着状態での体温も利用し易い保温シート及びそれを用いた保カバーするカバー（ カバー体 ）13とを有している。

温布団を提供することを課題とする。

【 0027 】【 課題を解決するための手段 】

基材 12 を構成する材料としては，繊維を撚って【 0006 】

糸にしたものを織ってつくる織布や，繊維を織らず

本発明の保温シートは，人又はその他の動物であに絡み合わせてシート状にした不織布や，動物の毛る生体の表面の保温を行う保温シートであって，フや化学繊維を薄く板状に圧縮してつくるシート状のレキシブルに変更可能なシート状の基材と，通気性フェルトや，植物などの長い繊維を絡ませながら薄が確保された不織布又は織布からなるカバー体とをくシート状にした和紙等を用いる。これらの材料に備え，前記基材における生体側の面に断熱材を含浸よって構成される基材 12 は，曲げ伸ばし自在で破又は塗布することにより断熱面を形成し， 前記カ

損し難く，十分な通気性及び通水性を有しているた

バー体によって基材の断熱面をカバーしたことを特め，皮膚からの発汗を短時間に蒸発させることがで徴とする。

き，さらに洗濯も行い易い。

【 0007 】【 0028 】

前記基材は，織布，不織布，フェルト又は和紙に

この基材 12 の片面側に， 断熱材を塗布するか，よって構成され，前記カバー体は，織布又は不織布

或いは含浸させることにより，断熱層 14 を形成し，によって構成されたものであってもよい。

これによって基材 12 の断熱層 14 を形成させた側のtokugikon

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可能な基材 12 に断熱塗料を塗布して含浸させるこ【 0029 】とによって，断熱層 14 を形成し，この断熱層 14 を，断熱材は，アルミノ珪酸ソーダガラスと，顔料と，カバー13 でカバーして保護しているため，捻りや，

樹脂エマルジョンと，分散剤と，粘着剤等を配合し，曲げを加えるか，或いは洗濯を行っても，破損や剥水を加えて撹拌混合することによって得られる白色離のリスクが少なく，高い耐久性を期待できる。

の溶液である。

【 0046 】【 0031 】

さらに，微細なアルミノ珪酸ソーダガラスは，無顔料は光を反射する白色の二酸化チタンであり，数に積層され，且つ断熱面 14a に沿って平面的にも樹脂エマルジョンは水溶性のアクリルエマルジョン

連鎖した状態になるため，断熱層 14 に達した熱は，樹脂であり，上記分散剤は，アルミノ珪酸ソーダガ

アルミノ珪酸ソーダガラスの表面で反射され，これラスと，顔料と，樹脂エマルジョンとからなる成分によって，透過が抑制されるとともに，アルミノ珪

材料の混合を均一にするためのものであり，粘着剤

酸ソーダガラスの中空部によって，断熱面 14 に沿っは均一に混合された上記成分材料の分離や沈殿を抑た平面的な対流熱や伝導熱も抑制される。

制するためのものである。

【 0049 】【 0035 】

このような状態では，生体側からの熱が，カバー

カバー13 は，通気性や通水性が確保された織布又

13 を介して，輻射熱の状態で，アルミノ珪酸ソーダ

は不織布から構成される。該カバー13 は，基材 12

ガラスに達し，該アルミノ珪酸ソーダガラスを生体の断熱面 14a から，側端該基材 12 の断熱面 14a と反の体温と同程度まで上昇させる。このアルミノ珪酸

対側の面である非断熱面 12a の 4 つの辺部に至る範

ソーダガラスは，前記温度上昇に伴って，微量の遠囲をカバーしている。

赤外線を，生体側に放射するようになり，これが熱【 0036 】

反射の現象となって，生体を心地よく加温する。

さらに，カバー13 の具体的な構成を説明すると，【 符号の説明 】

カバー13 の表面の少なくとも一部（ 本例では全体 ）【 0056 】

は，カバー13 を構成する材料がそのまま露出し，通……

気性や通水性を妨げる顔料やその他の層が形成され

4

保温シート

ていない。

12

基材

【 0037 】

12a

非断熱面

そして，断熱面 14a が就寝者側に向けられた姿勢

13

カバー（ カバー体 ）の保温シート 4 を，該就寝者の身体に近づけると，

14a

断熱面

就寝者の体温が， 敷布団カバー2 及びカバー13 を通って断熱面 14a まで達し，その場で留まるか，或いは生体側に反射されるため，断熱面 14a と就寝者との間の空間が，心地よい温度に保たれる。
【 0043 】
該構成の敷布団 1 によれば， 就寝者側へ断熱面
14a を向けた保温シート 4 が，該就寝者に近接した状態になるため，就寝者の体温が，空気の流れにより，敷布団カバー2 及びカバー13 を通り抜けて，該
断熱面 14a まで達し，その場で留まるか，或いは，就寝者側まで反射するため，保温シート 4 と就寝者との間の空間が適切な温度に加温又は保温される。
【 0045 】
また，この保温シート 4 は，フレキシブルに変更

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【図4】

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事例①

面が断熱面 14a になる。

事例①保され且つ透光性を有する不織布又は織布からなるカバー体を備え，前記カバー体によって基材の断熱面をカバーし，前記カバー体は，上記断熱面に面状に密着された状態で接着又は縫合され，前記断熱材には顔料として二酸化チタンが含まれた 」点において，引用文献にはない独自の構成を備えている。
2 ）本願請求項 1 の引用文献からは予測できない独自
の作用効果

【図5】

本願の請求項 1 に係る発明は，保温の際に生体側の熱を効率的に利用可能とする目的で，断熱面 14a

4 平 成 29 年 7 月 21 日提出の手続補正書における特をカバー体 13 によって覆っているが，このカバー体

許請求の範囲及び本件意見書の記載

13 は透光性を有しているため，カバー体 13 を透過（ 1 ）特許請求の範囲の記載
新規事項の追加であるか否かが問題となった，本した光を断熱面 14a に照射させることが可能になる。

件カバー体が「 透光性 」を有する旨の記載が追加されしかも，カバー体 13 は断熱面 14a に面状に密着さたのは，平成 29 年 7月21日提出の手続補正書であり，れた状態で接着又は縫合されているため，光が効率

その特許請求の範囲の記載は以下のとおりである。

的に断熱面 14a に達する。断熱面 14a に効率的に照射された光は，該断熱面 14a を構成する断熱材に含まれた二酸化チタンを光触媒として作用させ，十分【 請求項 1 】

な消臭効果を発揮する。以上により，十分な断熱性

人又はその他の動物である生体の表面の保温を行能を保持しつつ，カバー体 13 や断熱面 14a からの臭う保温シートであって，いの発生を効率的に防止できる。……

フレキシブルに変更可能なシート状の基材と，通気性及び通水性が確保され且つ透光性を有する（ 4 ）その他の主張事項

不織布又は織布からなるカバー体とを備え，

引用文献 1，2 には，二酸化チタンを顔料として含前記基材における生体側の面に断熱材を含浸又はむ断熱面 14a をカバー体 13 によってカバーした状態

塗布することにより断熱面を形成し，前記カバー体によって基材の断熱面をカバーし，で，該二酸化を光触媒として作用させるという技術

前記カバー体は，上記断熱面に面状に密着された的思想は開示も示唆もない。
しかも，本願請求項 1 の発明は，カバー体 13 を面状態で接着又は縫合され，前記断熱材には顔料として二酸化チタンが含まれた状に密着された状態で断熱面 14a に接着又は縫合ことを特徴とする保温シート。

し，二酸化チタンを含有する断熱面 14a に効率的に光が照射されるため，二酸化チタンを光触媒として【 請求項 2 】～【 請求項 8 】（略）の作用がより高まる。…… 」（ 2 ）本件意見書の記載
平成 29 年 5 月 18 日付け拒絶理由通知の新規性及5 本件補正における特許請求の範囲の記載【 請求項 1 】

び進歩性欠如の理由に対する反論において，本件当人又はその他の動物である生体の表面の保温を行

初明細書等に記載のない，カバー体が透光性を有す

う保温シートであって，ることによる作用効果が，以下のように主張された。

フレキシブルに変更可能なシート状の基材と，通気性及び通水性が確保され且つ透光性を有する「 3. 理由 1，2 について

不織布又は織布からなるカバー体とを備え，……

前記基材における生体側の面に断熱材を含浸又は（ 2 ）本願請求項 1 について塗布することにより断熱面を形成し，1 ）本願請求項 1 の発明

前記断熱材は，中空ビーズ構造であって且つ 10

本願請求項 1 の発明は，「 通気性及び通水性が確

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110

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イ また，請求項 1 には，カバー体が通気性及び通と，顔料としての二酸化チタンとを含み，水性を有することが記載され，さらに，当初明細書

前記アルミノ珪酸ソーダガラスの含有量は，前記等の段落【 0035 】に「 カバー13 は，通気性や通水性

断熱材の全重量の 10～20 重量％であり，が確保された織布又は不織布から構成される。該カ

前記カバー体によって基材の断熱面をカバーし，

バー13 は， 基材 12 の断熱面 14a から， 側端該基材

前記カバー体は，上記断熱面に面状に密着された

12 の断熱面 14a と反対側の面である非断熱面 12a の状態で接着され，

4 つの辺部に至る範囲をカバーしている。」と記載さ前記カバー体は，生体側からの輻射熱を通すことれているが，カバー体の織布又は不織布中の通気路によって，前記アルミノ珪酸ソーダガラスが遠赤外や通水路は，折れ曲がっていても通気又は通水する線を放射する温度まで該アルミノ珪酸ソーダガラス

ことが可能であるのに対し，光は直進するものであを温めるとともに，該アルミノ珪酸ソーダガラスかるから，カバー体の織布又は不織布が通気性や通水ら放射された遠赤外線が生体側に達するように構成性を有することは，その織布又は不織布が「 透光性 」

されたを有することを意味するものではない。

ことを特徴とする保温シート。

そして，当初明細書等の……段落【 0031 】に「 顔料 は 光 を 反 射 する 白 色 の 二 酸 化 チタンであり，第 2 本件審決…… 」と記載されているが，顔料の白色の二酸化チ

令和元年 6 月 27 日付け拒絶理由通知で， 新規事

タンが反射する光が，カバーを「 透過 」してきた光項の追加に関する理由を通知した後も，本件補正のであるとは記載されていないし，それを示唆する記特許請求の範囲には，依然として，「 通気性及び通載もない。

水性が確保され且つ透光性を有する不織布又は織布

よって，当初明細書等のこれらの記載を併せ考慮

からなるカバー体とを備え 」との事項が含まれていしても，不織布又は織布からなるカバー体が「 透光たところ，本件審決は，以下のとおり判断している。

性 」を有することは，当初明細書等の記載から自明

ここで，本件審決は，本件当初明細書等には，不な事項であるとはいえない。

織布又は織布からなるカバー体が「 透光性 」を有す

ウ 請求人の主張についてることに関する明示的な記載はないことを記載する（ ア ）この点，請求人は，令和 1 年 8 月 29 日（ 受付日 ）と共に，不織布又は織布からなるカバー体が「 透光の意見書……において，「 また，これは審判請求書に性 」を有することに関連する可能性があり，本件当も記載した事項であるが，本願の出願当初の明細書

初明細書等に記載のある「 カバー体が通気性及び通の段落 0049 には，「 アルミノ珪酸ソーダガラスは，水性を有すること 」，カバー体がカバーする基材の前記温度上昇に伴って，微妙の遠赤外線を，生体側断熱面を形成するのに使用される断熱材に含まれるに放射するようになり，これが熱反射の現象となっ二酸化チタンが，「 光を反射する白色の二酸化チタンて，生体を心地よく加温する 」との記載がある。こであ 」ること，及び，審判請求人の主張の排斥の箇の記載から， 断熱面から放射された遠赤外線がカ所であるが，遠赤外線に関する事項について検討し，バー体を通過して生体側に達することが議論の余地

これらの事項が，不織布又は織布からなるカバー体

無く，明確に理解できる。明細書に記載されたこのが「 透光性 」を有することを示すものではないことを技術内容を考慮すれば，カバー体が透光性を有して記載している。

いることは明らかであり，今回の拒絶理由の認定が妥当性を欠くことも明白である。
ちなみに，「 赤外線 」は可視光ではないが，光の一（ 本件審決 ）（ 2 ）判断種であることは学術レベルで大変良く知られていア 当審の拒絶理由通知において述べたように……

る。」と主張している。

不織布又は織布からなるカバー体が「 透光性 」を有（ イ ）しかしながら，「 透光 」における光は，通常は可することを含む上記事項は，当初明細書等に，明示視光を指すものである。このことは，次の請求人自的に記載されていない。

身の主張から明らかである。

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事例①～50 μ m の粒径を有するアルミノ珪酸ソーダガラス

事例①（ ウ ）請求人は，平成 29 年 7 月 21 日（ 受付日 ）の意

そして，……本件当初明細書等には，本件カバー

見書……においては，体が通水性を有する旨の記載（【 0035 】）は存するも「 2 ）本願請求項 1 の引用文献からは予測できない独のの，「 透光性を有する 」との事項に対応する明示的

自の作用効果な記載は存しない。

……断熱面 14a に効率的に照射された光は，該断

そこで，本件カバー体が「 透光性を有する 」との熱面 14a を構成する断熱材に含まれた二酸化チタン

事項が，本件当初明細書等の記載から自明な事項でを光触媒として作用させ，十分な消臭効果を発揮す

あるといえるか否かについて，以下，検討する。

る。以上により，十分な断熱性能を保持しつつ，カ（ 2 ）工業分野一般において，透光性とは，物質を光バー体 13 や断熱面 14a からの臭いの発生を効率的にが透過して他面から出ることをいう（ JIS 工業用語防止できる。」として，不織布又は織布からなるカ

大辞典第 5 版（ 乙 1 ））ところ，本願発明の技術分野

バー体が有するとする「 透光性 」の「 光 」は，断熱材における「 透光性 」の用語が，これと異なる意味をに含まれた二酸化チタンを光触媒として作用させる有するものとみるべき事情は存しない。

ような，周波数や光量を持つ「 光 」を意味すると主そうすると，本件カバー体が「 透光性を有する 」

張したのである。

とは，本件カバー体が光を透過させて他面から出す（ エ ）そのため，不織布又は織布からなるカバー体が性質を有することを意味するものといえる。

有するとする「 透光性 」の「 光 」が，「 遠赤外線 」や「 赤（ 3 ）次に，……本件カバー体は織布又は不織布から外線 」を意味するとする請求人の主張は採用するこ構成されるところ，本件出願時における織布又は不とができない。

織布の透光性に関する技術常識について検討する。

エ よって，令和 1 年 8 月 29 日（ 受付日 ）の手続補証拠（ 甲 23，24 ）及び弁論の全趣旨によれば，本正により補正された請求項 1 の，
「 通気性及び通水性件出願よりも前の時点において，遮光カーテンの生が確保され且つ透光性を有する不織布又は織布から地に遮光性能を付与するために，有彩色の生地に黒なるカバー体とを備え，」との事項は，当初明細書等

色の生地を重ねて二重にする，有彩色の糸と共に黒のすべての記載を総合することにより導かれる技術

色の糸を使用して生地を製造する，黒色顔料を配合的事項との関係において新たな技術的事項を導入すした塗料を生地に塗布積層する，黒色顔料を配合しるものであるから，理由 2 に係る特許法第 17 条の 2

たプラスチックフイルムを生地に張り合わせるなど

第 3 項に規定する要件を満たすものではない。

の方法が採られていたことが認められる。また，証拠（ 乙 4，10 ）及び弁論の全趣旨によれば，本件出第 3 判決願よりも前の時点において，織布である樹木の萌芽

特許請求の範囲に， 本体カバー体につき，「 透光

抑制シートの遮光性を高めるために，糸材にカーボ性 」を有する旨の記載が追加されたことが，新規事

ン粉末が練り込まれた黒色糸を使用する方法が採ら

項の追加であるか否かについて，判決は以下のとおれたり，織布又は不織布である野生動物侵入防止用り判示した。

資材の遮光率を高めるために，繊維間又は糸条間の間隔を小さくして光を通しにくくする方法が採られたりしていたことが認められる。

（ 判決 16 頁 ）このように，本件出願よりも前の時点において，

2  本件補正の適否について（ 1 ）……本願発明に係る特許請求の範囲について

織布又は不織布に遮光性能を付与するために，特殊は，本件出願時には「 通気性が確保された不織布又な製法又は素材を用いたり，特殊な加工を施したりは織布からなるカバー体 」と記載されていたものが，するなどの方法が採られていたことからすれば，本本件補正後には「 通気性及び通水性が確保され且つ件出願時において，織布又は不織布に遮光性を付与

透光性を有する不織布又は織布からなるカバー体 」するためにはこのような特別な方法を採る必要があへと記載が変更されたものであり，本件カバー体にるということは技術常識であったといえる。そうすつき，「 通水性 」及び「 透光性 」を有する旨の記載がると，このような特別な方法が採られていない織布追加されたものといえる。

又は不織布は遮光性能を有しないということもまた，

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の全ての記載を総合することにより導かれる技術的そして，繊維分野において，遮光性能とは，入射事項との関係において，新たな技術的事項を導入すする光を遮る性能をいう（「 JIS ハンドブック 31 繊

るものではなく，本件当初明細書等に記載した事項

維」
（乙8）
）
から，遮光性能を有しないということは，の範囲内においてしたものといえるから，特許法 17

入射する光を遮らずに透過させること，すなわち上条の 2 第 3 項の要件を満たすものと認められる。

記（ 2 ）の意味における「 透光性 」を有することを意
味することとなる。

第 4 考察以上検討したところによれば，織布又は不織布に1 判決の判示内容についてついて遮光性能を付与するための特別な方法が採ら

判決は，上記判決中 2（ 2 ）で，本件カバー体が「 透れていなければ，当該織布又は不織布は透光性を有

光性を有する 」ということが，どの様なことである

するということが，本件出願時における織布又は不のかを検討し，「 透光性を有する 」とは，本件カバー

織布の透光性に関する技術常識であったとみるのが体が光を透過させて他面から光を出す性質を有する相当である。

こと，すなわち，たとえわずかであっても光を透過（ 4 ）以上を前提として，本件カバー体が「 透光性をさせて他面から出す性質を有するのであれば，「 透光有する 」との事項が，本件当初明細書等の記載から性を有する 」ということになること（ 判決 19 頁 24～

自明な事項であるといえるか否かについて検討する。

26 行 ）を，まず確認している。

上記（3）によれば，本件出願時における当業者は，次に，上記判決中 2（ 3 ）で，証拠等を基に，織布

織布又は不織布について遮光性能を付与するための又は不織布において，遮光性を付与するためには，

特別な方法が採られていなければ，当該織布又は不遮光のための特別な方法を採る必要がある一方，こ織布は透光性を有するものであると当然に理解するのような特別な方法が採られていない織布又は不織ものといえる。

布は遮光性能を有しないことが，技術常識であると

そして，上記 1 のとおり，本件当初明細書等には，している。また，上記判決中 2（ 2 ）で確認した「 透織布又は不織布から構成される本件カバー体につ光性を有する 」ことの解釈を前提とすると，「 透光

き，遮光性能を有する旨や遮光性能を付与するため

性 」と「 遮光性能 」の関係において，遮光性能を有の特別な方法が採られている旨の明示的な記載は存しないということは，入射する光を遮らずに透過させず，かえって，本件カバー体が通気性や通水性をせること，すなわち「 透光性 」を有することを意味す有する旨の記載（【 0035 】）や，本件カバー体の表面

るとしている。これらの検討により，「 織布又は不織の少なくとも一部は本件カバー体を構成する材料が布について遮光性能を付与するための特別な方法がそのまま露出し，通気性や通水性を妨げる顔料やそ採られていなければ，当該織布又は不織布は透光性の他の層が形成されていない旨の記載（【 0036 】）がを有する 」ということが，織布又は不織布における存するところである。

透光性に関する技術常識であったとみるのが相当でこのような本件当初明細書等の記載内容からすれあるとしている。

ば，当業者は，本件カバー体を構成する織布又は不そして，上記判決中 2（ 4 ）で，織布又は不織布か織布について，特殊な製法又は素材を用いたり，特ら構成される本件カバー体について，上記判決中 2

殊な加工が施されたりするなど，遮光性能を付与す（ 3 ）に記載された技術常識を踏まえた検討を行い，るための特別な方法は採られていないと理解するの本件カバー体には，遮光性能を付与するための特別が通常であるというべきである。

な方法が採られていないこと，むしろ，本件カバー

そうすると，本件当初明細書等に接した当業者は，体は，通気性や通水性を有すること等を考慮すると，本件カバー体は透光性を有するものであると当然に

本件当初明細書等に接した当業者は，本件カバー体理解するものといえるから，本件カバー体が「 透光は透光性を有するものであると当然に理解するとし，性を有する 」という事項は，本件当初明細書等の記

本件カバー体が「 透光性を有する 」という事項は，載内容から自明な事項であるというべきである。

本件当初明細書等の記載内容から自明な事項である（ 5 ）以上によれば，本件補正は，本件当初明細書等としている。

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事例①

技術常識であったとみるのが相当である。

事例①有する 」ことが，直感的又は感覚的に容易に理解で2 技術常識の考慮について補正が新規事項を追加しているか否かは，補正がきたとしても，この事項が新規事項に当たらないこ「 当初明細書等に記載した事項 」との関係において，とを，論理的に記載することは意外に難しい。判決

新たな技術的事項を導入するものであるか否かによは，提出されている，透光性の意味を示す証拠，遮り判断を行うが，補正された事項が「 当初明細書等

光性能に関する証拠等に基づいた判断過程を経るこの記載から自明な事項 」である場合には，当初明細とにより， 論理的な判示を行っていることも， 審書等に明示的な記載がなくても，その補正は，新た査・審判実務における参考になると考えられる。

な技術的事項を導入するものではないから許されるとされている。ここで補正された事項が「 当初明細

3 新たな技術的事項の導入について書等の記載から自明な事項 」といえるためには，当本件カバー体が「 透光性 」を有することは，本件初明細書等の記載に接した当業者であれば，出願時

当初明細書等に何の記載もないことに加え，本願発の技術常識に照らして，補正された事項が当初明細明の課題である「 基材における生体側の面に，断熱書等に記載されているのと同然であると理解する事

材を含浸することにより断熱面を形成し，該断熱面項でなければならないとされている（ 審査基準第Ⅳがカバーされて保護される保温シートにおいて，生部第 2 章 2.3. ）。

体側の体温も利用し易い保温シート及びそれを用いそして，本件当初明細書等には，本件カバー体がた保温布団を提供すること 」（【 0005 】）に，何の関透光性を有することに関する記載はないのであるか係もないこと，また，本件意見書で，本件カバー体

ら，本件カバー体が「 透光性を有する 」ことが新規

が「 透光性 」を有することによる，二酸化チタンの事項であるか否かを判断するには，本件カバー体に触媒作用による消臭効果が主張されたことなどによ関する技術常識を考慮しなければならない。本件審り，手続補正で，本件カバー体が「 透光性 」を有す

決では，
「 カバー体の織布又は不織布中の通気路やることが付加されることに違和感を感じることは否

通水路は，折れ曲がっていても通気又は通水するこ

めないところであると考えられる。

とが可能であるのに対し，光は直進するものである

この点に関し，裁判段階において，本件意見書で，から，カバー体の織布又は不織布が通気性や通水性

本件カバー体が「 透光性 」を有することによる，二を有することは，その織布又は不織布が『 透光性 』

酸化チタンの触媒作用による消臭効果が主張されたを有することを意味するものではない 」としているよ

ことにも言及し，「 本件カバー体について『 透光性をうに，本件当初明細書等に記載のある本件カバー体有する 』との特定をすることは，透光に関する何らの通気性や透水性に関する技術常識までは考慮してかの技術的特徴に対応した限定であると通常理解さいるが，織布又は不織布から構成される本件カバーれるから，このような特定を追加することは，本件体自体の技術常識は考慮しておらず，この観点を含

当初明細書等に記載されていない新たな技術的事項

めての技術常識の考慮が必要であった。

を追加するものである旨 」また，
「 この追加により，

ここで，「 透光性を有する 」ことが，たとえわずか

実質的に，基材の断熱面に光が到達する構成が追加

でも光を透過させて他面から光を出す性質を有するされ，本願発明は，この構成に対応する新たな技術ことを意味するとの前提に立てば，通気性及び通水的意義又は新たな作用・効果を有することとなった性を有する織布又は不織布からなる本件カバー体

旨」（ 判決 20 頁 2～8 行 ）の主張を行ったが， 判決

が，多少なりとも光を透過させるであろうことは，は，「 しかしながら，本件当初明細書等には，『 顔料

直感的又は感覚的に容易に理解できるところであるは 光 を 反 射 す る 白 色 の 二 酸 化 チ タ ン で あ り，』が，新規事項であるか否かを検討する事項が，例え（【 0031 】）との記載が存するのみであって，二酸化ば日常的なもの等，技術的な理解が容易なものであ

チタンの光触媒作用や消臭効果等に関する記載は何

る場合，考慮しなければならない技術常識の範囲がら存しない……。そして，その後の数次の補正を経広くなると考えられるので注意が必要である。

た後の明細書，特許請求の範囲又は図面をみても，また，上述のように，通気性及び通水性を有する

二酸化チタンの光触媒作用であるとか，それによる織布又は不織布からなる本件カバー体が「 透光性を消臭効果等については，何らの記載も追加されていtokugikon

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事例②

このように，本件意見書に記載された上記の各事

令和元年（ 行ケ ）第 10126 号（ 鋼矢板圧入引抜機 ）項については，本願発明に係る明細書等において何（ 無効 2019-800010 号、特許 5763225 号 ）ら触れられていないのであるから，本願発明には，

令和 2 年 10 月 22 日判決言渡、

これらの事項に関する技術的意義や作用・効果が含

知的財産高等裁判所第 3 部

まれるものではなく，また，本願発明に係る明細書等に接した当業者においても，本願発明にこのよう

本件特許についてな技術的意義又は作用・効果が存すると理解するこ

1 本件発明 1（ 請求項 1 ）とはないというべきである。」と判示し，明細書，特「 下方にクランプ装置を配設した台座と、台座上許請求の範囲又は図面に，二酸化チタンの光触媒作にスライド自在に配備されたスライドベースの上方用や，それによる消臭効果等に関する記載が追加さにあって縦軸を中心として回動自在に立設されたガれているか否かで，新たな技術的事項を導入していイドフレームと、該ガイドフレームに昇降自在に装るか否かを判断し，本件については，新たな技術的着されて鋼矢板圧入引抜シリンダが取り付けられた事項の導入はないとした。

昇降体と、 昇降体の下方に形成されたチャックフ

審査・審判実務において，意見書（ のみ ）で，発レームと、チャックフレーム内に旋回自在に装備さ明の特定事項に関し新たな技術的意義の主張がなされるとともに U 型の鋼矢板を挿通してチャック可能

れる場合があるが，本判示を踏まえると，「 新たな技なチャック装置とを具備してなる鋼矢板圧入引抜機

術的事項を導入している 」か否かは，明細書等に対において、前記クランプ装置は、台座の下面に形成して補正された事項であるのか，意見書（ のみ ）でした複数のクランプガイドに、相互に継手を噛合さ主張された事項であるのかを，十分認識しながら判せて圧入した既設の U 型の鋼矢板の上端部に跨って断する必要がある。

クランプする複数のクランプ部材を組み替え可能に装備するとともに、複数のクランプガイドのピッチ
及び複数のクランプ部材の形状を異ならしめてなり、

4 その他
本件の判決言渡と同時期，訂正請求における訂正

前記既設の U 型の鋼矢板の継手ピッチに応じて、クの内容が新規事項の追加であるとして訂正を認め

ランプガイドとクランプ部材を組み替えてクランプ

ず，特許取消しに至った異議事件に対する特許取消

ピッチを変更することによって、前記既設の U 型の決定取消請求事件において，異議決定取消の判決が

鋼矢板の継手ピッチが 400mm、500mm、600mm のあった。この事件では，異議決定で，訂正請求書にいずれであっても前記既設の U 型の鋼矢板の先頭かおける特許権者の主張によって，訂正における発明

らクランプ可能としたことを特徴とする鋼矢板圧入

特定事項の解釈を行い，この解釈によれば，訂正の引抜機。」（ 改行省略。 以下、 引用文の改行は適宜

内容は新規事項を追加するものであると判断した「 ＼ 」への置き換えや追加・省略を行った。）

が，判決は，訂正の内容は，特許権者の主張によらずとも，訂正の内容から理解できること，そして，

2 本件特許に対するいままでの無効審判

この訂正の内容は，本件明細書等の記載から導き得・請求人はすべて本件無効審判と同じ。

るものとし，訂正を認めなかった異議決定の判断に（ 1 ）第 1 次審決（ 無効 2015-800184（ 2015.9.24 請求 ））は誤りがあるとした。

・【無効理由】分割要件・サポート要件・実施可能要件

令和元年（ 行ケ ）第 10117 号（「 機械式駐車装置 」，

・【 結果 】審判請求不成立

異議 2017-700814 号，特許第 6093811 号，令和 2 年・【 知財高裁出訴 】平成 28 年（ 行ケ ）10161 号（ 請求

12 月 3 日判決言渡，知的財産高等裁判所第 3 部 ）棄却 ）（ 2 ）第 2 次審決（ 無効 2017-800078（ 2017.6.19 請求 ））・【 無効理由 】サポート要件・新規性・進歩性欠如（甲1）
・進歩性欠如（ 甲 5 ）・【 主な引用例 】甲 1：「 特開 2008-267015 号公報 」

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事例① ②

ない……。

事例②
甲 5：
「 TILT PILLER WP-100 取 扱 説 明 書

3 第 2 次、第 3 次審判決における引用例の関係につ

KOWAN 平成 17 年 10 月版 31 号機 」

いて・
【 結果 】審判請求不成立

・第 2 次審判決における主引用発明である甲 5 発明・
【 知財高裁出訴 】平成 30 年（ 行ケ ）10030 号（ 請求は、本件審判決における甲 6 号証の 1 ないし 2（ 公

棄却（ 以下「 第 2 次判決 」という ））然実施発明 ）と同じ製品名のコーワン社（ 本件特（ 3 ）第 3 次審決（ 本件無効審判 ）許権者 ）製「 鋼矢板圧入・引抜機 」について、その・【 無効理由 】：無効理由 1、2：甲 1 の 1～3 に係る

甲 5「 取扱説明書 」記載事項に基づく公然実施発明

公然実施発明に基づく進歩性欠如

として認定されている。

・
【 主な引用例 】甲 1 の 1～3：「 STILL WORKER

・本 件甲 1 は土佐機械工業社製「 鋼矢板圧入・引抜WP-150 」取扱説明書・パーツリスト・カタログ

機 」に係るが、土佐機械工業社とコーワン社とは

甲 2 の 1：株式会社コーワンパイラー事業部からの以前から前者が後者に一部事業を譲渡するなどの新製品のご案内関係にあり、 最終的に前者は平成 17 年 3 月 31 日

甲 2 の 2：「 TILT PILLER WP-150HAT/150に解散し当該機器の事業を後者に譲渡している。

α 」のカタログ甲 2 の 3：
「 TILT PILLER WP-150P/PII/PIII 」

本件審決概要のカタログ

1 無効理由の概要

甲 6 の 1～2：
「 TILT PILLER WP-100 」取扱説

（ 1 ）無効理由 1（ 公然実施発明（ 甲第 1 号証の 1 ない

明書・パーツリスト

し 3 ）に基づく進歩性欠如の理由 1 ）甲 10 の 1：全国圧入協会「 杭圧入引抜機の運転者

本件発明 1、2、3、8 及び 9 は、甲第 1 号証の 1 な

教本－安全衛生特別教育用－ 」

いし 3 に係る公然実施発明及び甲第 2 号証の 1 ない

甲第 12：住友金属工業株式会社「 住友の鋼矢板マ

し甲第 6 号証の 2、甲第 9 号証ないし甲第 14 号証のニュアル 」

3 の知見に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第 29 条第 2 項の規

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送し、期間を定めて本件無効審判請求に対する答弁（ 2 ）無効理由 2（ 公然実施発明（ 甲第 1 号証の 1 ない

書提出の機会を与えたが、被請求人からは、指定しし 3 ）に基づく進歩性欠如の理由 2 ）た期間内に答弁書等の応答がなかった。

本件発明 1 ないし 9 は、甲第 1 号証の 1 ないし 3 に係る公然実施発明及び甲第 3 号証の 1 ないし甲第 6

3 引用例

号証の 2、甲第 9 号証ないし甲第 14 号証の 3 の知見（ 1 ）鋼 矢板圧入引抜機「 STILL WORKER WP-150 」に基いて、当業者が容易に発明をすることができた（ 甲第 1 号証の 1 ないし 3 ）に係る公然実施発明ものであるから、特許法第 29 条第 2 項の規定により（ 審決における認定 ）特許を受けることができない……。

ア  甲第 1 号証の 1 に記載された事項（ 第 51（ 1 ））……「 No.1 クランプ 」、「 No.2 クランプ 」、「 No.3 ク
ランプ 」が備えられており、それらは形状が異なっ

2 被請求人の主張
当審より、平成 31 年 3 月 4 日付け請求書副本の送ており、「 600mm 鋼矢板施工時 」と「 500mm 鋼矢板施達通知により審判請求書副本を、同年 3 月 7 日に発工時 」とではそれらの配置が異なっていることが見2021.5.28. no.301

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事例 ②

定により特許を受けることができない……。

事例②

て取れる。

プガイドとクランプ部材を組み替えてクランプピッ

第 63 頁には「 WP-150 は No.1 クランプを追加してチを変更することによって、前記既設の U 型の鋼矢

購入することによって 400mm の鋼矢板も施工するこ板の継手ピッチが 500mm、600mm のいずれであってとが出来ます。」と記載されており、図面から「 No.3

も前記既設の U 型の鋼矢板の先頭からクランプ可能

クランプ 」、「 No.1 クランプ 」、「 No.1 クランプ 」が備とするとともに、 前記既設の U 型の鋼矢板の継手

えられており、右側の No.1 クランプは、右から 3 枚

ピッチが 400mm であっても前記既設の U 型の鋼矢

目の鋼矢板をクランプしていることが見て取れる。

板を先頭からではないがクランプ可能とした、鋼矢……。

板圧入・引抜機。」

イ  甲第 1 号証の 2 に記載された事項（ 同（ 2 ））……第 61 頁の図から見て、前記切欠には、クラ4 対比ンプが配置されていることから、前記切欠はクラン（ 一致点 ）
「 下方にクランプ装置を配設した台座と、プを配置するためのクランプガイドであることが見台座上にスライド自在に配備されたスライドベースて取れる。そして、当該クランプガイドのピッチがの上方にあって縦軸を中心として回動自在に立設さ異なっていることが見て取れる。

れたガイドフレームと、該ガイドフレームに昇降自

ウ甲第 1 号証の 3 に記載された事項（ 同（ 3 ））在に装着されて鋼矢板圧入引抜シリンダが取り付け……「 クランプの 組 み 替 えにより 600mm から、られた昇降体と、昇降体の下方に形成されたチャッ

500mm、400mm の鋼矢板の施工が、1 台のスティル

クフレームと、チャックフレーム内に旋回自在に装ワーカで可能になりました。
（ ただし、400mm 鋼矢備されるとともに U 型の鋼矢板を挿通してチャック

板の圧入姿図中、第 2 クランプ位置の第 1 クランプ

可能なチャック装置とを具備してなる鋼矢板圧入引

はオプション仕様となります ）」との記載がある。

抜機において、前記クランプ装置は、台座の下面に……「［ 新発想、1 台で 3 種類の鋼矢板の施工が可形成した複数のクランプガイドに、相互に継手を噛能 ］有効幅 600mm の広幅鋼矢板から、500mm の鋼合させて圧入した既設の U 型の鋼矢板の上端部に矢板、400mm の普通鋼矢板まで、クランプ位置を変跨ってクランプする複数のクランプ部材を組み替え更することにより、この一台で施工できます。」との可能に装備するとともに、複数のクランプガイドの記載がある。

ピッチ及び複数のクランプ部材の形状を異ならしめエ  甲 第 1 号証の 1 ないし 3 に係る発明の認定（ 同てなり、前記既設の U 型の鋼矢板の継手ピッチに応（4））

じて、クランプガイドとクランプ部材を組み替えて「 下方にクランプを配設したサドルと、サドル上

クランプピッチを変更することによって、前記既設にスライド自在に配備されたスライドベースの上方の U 型の鋼矢板の継手ピッチが 500mm、600mm のにあって縦軸を中心として回動自在に立設されたガいずれであっても前記既設の U 型の鋼矢板の先頭か

イドフレームと、該ガイドフレームに昇降自在に装らクランプ可能としたことを特徴とする鋼矢板圧入

着されて圧入引抜シリンダーが取り付けられた昇降

引抜機。」

体と、昇降体の下方に形成されたチャックフレームと、チャックフレーム内に旋回自在に装備されると（ 相違点 A ）「 既設の U 型の鋼矢板の先頭からクラン

ともに U 型 の 鋼 矢 板 を 挿 通 してチャ ッ ク 可 能 なプ可能とした 」構成について、本件発明 1 は、
「 継手

チャック本体とを具備してなる鋼矢板圧入・引抜機

ピッチが 400mm、500mm、600mm のいずれであってにおいて、前記クランプは、サドルの下面に形成しも 」前記既設の U 型の鋼矢板の先頭からクランプ可

た複数のクランプガイドに、相互に継手を噛合させ能なのに対し、甲 1 発明は、
「 継手ピッチが 500mm、て圧入した既設の U 型の鋼矢板の上端部に跨ってク600mm 」のものが既設の U 型の鋼矢板の先頭からクランプする複数のクランプを組み替え可能に装備すランプ可能であるものの、「 継手ピッチが 400mm 」のるとともに、複数のクランプガイドのピッチ及び複ものは、既設の U 型の鋼矢板をクランプ可能である数のクランプ部材の形状を異ならしめてなり、前記が、先頭の鋼矢板をクランプするものではない点。

既設の U 型の鋼矢板の継手ピッチに応じて、クラン

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ま た、 …… 甲 第 3 号 証 の 1 な い し 3 に は、

（ 1 ）相違点 A に係る判断

400mm・500mm・600mm の鋼矢板を 1 台で施工す

甲第 1 号証の 1 には、「 ※ WP-150 は No.1 クランプ

ることは、記載も示唆もされていない。
（ 著者註：甲を追加して購入することによって 400mm の鋼矢板も5 号証、甲 11 号証について同様の認定 ）

施工することが出来ます。」と記載され、400mm の

また、 ……甲第 4 号証の 1 ないし 3 には、400mm

場合には、既設の鋼矢板の 2 枚目をクランプしてい用の小さなチャックを使用することも、400mm・ることが示され、上記第 5 の 1（ 3 ）イ及びウで摘記

500mm・600mm の鋼矢板を 1 台で施工することも、したように、甲第 1 号証の 3 には「 クランプの組替え記載も示唆もされていない。

により 600mm から、500mm、400mm の鋼矢板の施

また、甲第 1 号証の 1、甲第 3 号証の 2、甲 6 技術

工が、1 台のスティルワーカで可能になりました。」、的事項、甲第 10 号証の 1、甲第 12 号証は、2 枚目圧「 有効幅 600mm の広幅鋼矢板から、500mm の鋼矢入状態において、装置に過負荷がかかることや、共板、400mm の普通鋼矢板まで、クランプ位置を変更

下がり及び共上がりが生じることを開示するが、継することにより、この一台で施工できます。」と記載

手ピッチが 400mm、500mm、600mm のいずれであっされて、 クランプの位置の組替えにより 600mm、ても既設の U 型の鋼矢板の先頭からクランプ可能と500mm、400mm の鋼矢板の施工が 1 台のスティル

することは、記載も示唆もされていない。

ワーカで可能となることが示されている。

そして、甲第 2 号証の 1 ないし甲第 6 号証の 2、甲また、……甲第 1 号証の 1 には、400mm の場合に第 9 号証ないし甲第 14 号証の 3 号証のいずれにも、は、図の鋼矢板の右から 3 枚目、すなわち、既設の継手ピッチが 400mm、500mm、600mm のいずれで

鋼矢板の 2 枚目をクランプしていることが示され、あっても既設の U 型の鋼矢板の先頭からクランプ可上記第 5 の 6（ 1 ）カに摘記したように、甲第 6 号証

能とする構成は何ら記載も示唆もされていない。

の 1 には、「 WP-100 は No.1 クランプを追加して購入

そうすると、1 台の鋼矢板圧入引抜機で、既設のすることによって 400mm の鋼矢板も施工することが400mm の U 形鋼矢板の先頭をクランプして圧入作業出来ます。」、「 圧入する矢板の手前の矢板はクランを行うことが出来ないことを前提としていた甲 1 発プすることが出来ません。施工時に圧入する矢板の明において、継手ピッチが 400mm、500mm、600mm

手前の矢板が共上がり、共下がりすることがありまのいずれであっても既設の U 型の鋼矢板の先頭からすので、圧入する矢板の手前の矢板とクランプしてクランプ可能とすることを当業者が容易に想到し得いる矢板を溶接止めして下さい。」と記載されていたとはいえない。

る（ 著者註：判決において「 溶接事項記載 」と呼称。）。

（ 2 ）請求人の主張について

そうすると、甲 1 発明においては、1 台の鋼矢板

請求人は、主引例である甲 1 発明において、2 枚

圧入引抜機で、既設の 400mm の U 形鋼矢板の先頭

目圧入状態の課題（ 装置に過負荷がかかる、共下がをクランプして圧入作業を行うことが出来ないこと

り及び共上がり ）を解決する強い動機付けが認めらを前提としていたものと認められる。このことは、れるから、600mm の一体型チャックフレームに加え

甲 1 発明に係る WP-150 と同様に、クランプの組替て、400mm 用のチャック装置が小さな一体型チャッえによって 600mm、500mm、400mm の鋼矢板の施

クフレームを採用し、鋼矢板の種類に応じて交換す

工が 1 台で可能となる圧入引抜機着脱式チャック装ることで干渉問題を解決し、継手ピッチ 400mm に置である甲第 6 号証に記載された WP-100 の取扱説

おいて既設鋼矢板の先頭をクランプ可能な本件発明明書においても、既設の鋼矢板の 2 枚目をクランプ

1 の構成とすることは、かかる公知技術から容易にして 使 用 する 説 明 をしていることとも 整 合 する想到されたと主張する。

……。

し か し な が ら、 甲 2 技 術 的 事 項 は、400mm・

また、 ……甲第 2 号証の 1 ないし 3 には、400mm

500mm・600mm の鋼矢板を 1 台で施工するときには用のチャック装置が小さな一体型チャックフレーム

一体型チャックフレームを交換せずに施工しており、に交換することは、記載も示唆もされていない。

600mm 用 の 一 体 型 チ ャ ッ ク フ レ ー ム に 加 え て、

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事例②

5 相違点に係る判断

事例②400mm 用のチャック装置が小さな一体型チャックフ

ウ チャック装置が大きすぎる場合には、チャック

レームを採用することは開示していない。

装置が本体側に近づくと干渉問題が発生するため

そして他に、600mm用の一体型チャックフレームにに、正規状態での施工が不能になることがある。

加えて、400mm用のチャック装 置が 小さな一 体 型
チャックフレームを採用することを開示する証拠はない。

（ 3 ）周知事項について

また、上記（ 2 ）において述べたとおり、クランプ

後掲各証拠によれば、本件原出願時において次のの組替えによって 600mm、500mm、400mm の鋼矢事項が当業者にとって周知であったと認定できる。

板 の 施 工 が 1 台 で 可 能 となる 圧 入 引 抜 機 着 脱 式

ア 鋼矢板圧入引抜機には、圧入施工する対象……

チャック装置に係る甲 1 発明は、既設の 400mm の Uに合わせてチャック装置の交換が可能な構成が採用

形鋼矢板の先頭をクランプして圧入作業を行うことされている。 ……チャック装置の交換は、 一体型が出来ないことを前提としていたのであり、請求人

チャックフレームの交換や着脱式チャック装置の交が主張する 2 枚目圧入状態の課題（ 装置に過負荷が換という公知又は周知の手段によって実現される

かかる、共下がり及び共上がり ）を解決するために、（ 甲 2-2・2-3、3-2・3-3、4-2・4-3、5-1・5-2、継手ピッチが 400mm、500mm、600mm のいずれで10-1、11、18～25 ）。

あっても既設の U 型の鋼矢板の先頭からクランプ可イ

能とする特定の構成を採用することが当業者にとっ

装 置 には、 幅 が 大 きな 鋼 矢 板…… に 用 いられるて容易であったとはいえない。

チャック装置と比べて、幅が小さいものが使用され継手ピッチ 400mm の U 型鋼矢板用のチャックる（ 甲 2-2・2-3、13-2、14-1～14-3 ）。
取消事由（ 4 ）相違点の容易想到性について取消事由 1：無効理由 1 についての判断誤り（ 理由有

正規状態での施工の利点（ 上記（ 2 ）ア ）及び 2 枚り）
取消事由 2：無効理由 2 についての判断誤り（ 理由有目クランプ状態での施工の問題点（ 同イ ）にかんがり）

みると、甲 1 発明において、400mm の場合に 2 枚目
クランプ状態で施工すると、地盤が硬い場合や鋼矢板が長い場合には施工不能となるおそれがあるから、判示事項
第 4 当事者の主張

正規状態での施工が可能になるように構成すること……

を 当 業 者 は 動 機 付 けられるといえる。 ここで、2   被告は、3 期日にわたって適式な呼出しを受けな

600mm 用のチャック装置のままで 400mm の鋼矢板

がらいずれの口頭弁論期日にも出頭せず、答弁書そを正規状態で施工すると、チャック装置が大きすぎの他の準備書面も提出しない。

るために……生じる……干渉問題を解決するために、
上記（ 3 ）の周知事項を適用して、必要に応じて圧入

第 5 当裁判所の判断機に仕様変更を加えつつ、600mm 用のチャック装置

1 取消事由 1 及び 2 について……あるいは、600mm 用の着脱式チャック装置より（ 2 ）技術常識について

も小型であり干渉問題の解消が可能な 400mm 用の……装置に交換することにより、400mm の場合でも証拠（ 甲 1-1、6-1、10-1、12 ）によれば、本件原出願時の技術常識として次を認定できる。

正規状態での施工が可能になるように構成すること

ア 甲矢板圧入引抜機は、通常、正規状態で施工すは、当業者が容易に想到し得たことといえる。なお、

るものであり、正規状態での施工には、既設の U 型

本件特許の明細書の【 0027 】には、従来技術の説明の鋼矢板から強力な反力が得られ、共上がりや共下として、 溶接事項記載に相当する記載があるが、がりが発生しないという利点がある。

……鋼矢板の溶接は、あくまでの次善の策にすぎず、

イ 2 枚目クランプ状態での施工には、過負荷がか当業者としては、より抜本的な解決策の採用に向けかるため圧入機が不安定化し、圧入引抜力が制限さて動機付けられるであろうことは否定できない。それるという問題点がある。

うすると、溶接事項記載の存在により、相違点に係

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第 4 当裁判所の判断はいえない。

3 取消事由 3（ 甲 5 発明を主引用例とする進歩性の判断の誤り ）について

2 第 2 次審決……との関係について（ 1 ）相違点 A の容易想到性について……本件審判手続と第 2 次審決に係る無効審判手続

ア   ①甲 5（「 TILT PILER WP-100 」の取扱説明とでは、類似の無効理由が主張されていたことが認書・平成 17 年 10 月版 31 号機～ ）には、 鋼矢板圧

められる……が、同証拠によれば、両者で主張され入・引抜機「 TILT PILER WP-100 」について、「※た無効理由は、主引例が異なる上に、その根拠とし

WP-100 は No.1 クランプを追加して購入することにて提出された証拠にも違いがあることが認められる

よっ て 400mm の 鋼 矢 板 も 施 工 することが 出 来 まから、本件において、原告が、甲 1 発明に基づく進す。」、「 圧入する矢板の手前の矢板はクランプする

歩性欠如を主張することが、第 2 次審決の効力に違ことが出来ません。施工時に圧入する矢板の手前の反するものではないし、また、その主張が既に決着

矢板が共上がり、共下がりすることがありますので、済みの問題を蒸し返すものであって信義則に違反す

圧入する矢板の手前の矢板とクランプしている矢板

るとまで認めるに足りる証拠もない。

を溶接止めして下さい。」（ 69 頁 ）との記載があること、 ②本件出願前において、 継手ピッチが 400mmと 600mm のように 200mm 程度以上の寸法差を有す

3 結論
以上によれば、本件発明 1 について、原告主張のる U 形鋼矢板については、1 台の鋼矢板圧入引抜機

取消事由 1 及び 2 はいずれも理由があるから、本件で、既設の U 型鋼矢板の先頭をクランプして圧入作審決を取り消すべきである。また、本件発明 2～9 に業を行うことができないものと広く認識されていた

ついて……、付加された構成の容易想到性を判断しことは、前記 2（ 3 ）イ認定のとおりである。

ていないので、この点を判断させるため、本件審決

そうすると、当業者において、既設の U 型鋼矢板を取り消すべきである。

の先頭をクランプすれば共下がりを防止することができること（ 前記 2（ 2 ）の周知技術 ）を認識したとしても、TILT PILER WP-100 において、継手ピッ

参考～第 2 次判決概要
第 3 本件審決の理由の要旨……

チが 400mm の U 型鋼矢板について「 既設の U 型の鋼3 本件審決の理由の要旨……

矢板の先頭からクランプ可能 」とした構成（ 相違点 A（ 2 ）イ  甲 5 発明（ 著者註：「 TILTPILERWP-100 」に係る本件発明 1 の構成 ）とすることの動機付けがに係る公然実施発明 ）あるものと認められないから、上記構成を容易に想（ 本件審決・判決における認定と全く同じなので省略 ）到することができたものと認めることはできない。
し た が っ て、 本 件 発 明 1 は、TILT PILER

ウ  本件発明 1 と甲 5 発明との一致点及び相違点

WP-100 に係る公然実施発明（ 甲 5 発明 ）及び前記……

周知技術に基づいて、当業者が容易に想到すること（ 相違点 A ）ができたものとは認められない。

「 既設の U 型の鋼矢板の先頭からクランプ可能としイ   これに対し原告は、①甲 5 の頒布時点（ 平成 17た 」構成について、 本件発明 1 は、
「 継手ピッチが年 10 月 ）の後である本件出願当時においては、前件400mm、500mm、600mm のいずれであっても 」（前

判決が説示するとおり、当業者は、「 チャック装置干記既設の U 型の鋼矢板の先頭からクランプ可能 ）な

渉問題 」を適宜の方法により解決できたことに照らの に 対 し、 甲 5 発 明 は、
「 継 手 ピ ッ チ が 500mm、

す と、 甲 5 に お け る U 形 鋼 矢 板 の 継 手 ピ ッ チ が600mm 」であって、「 継手ピッチが 400mm 」のものは、400mm の場合についての「 圧入する矢板の手前の矢既設の U 型の鋼矢板をクランプ可能であるが先頭の板はクランプすることが出来ません。」との記載部分

鋼矢板をクランプするものではない点 」

は、チャック装置干渉問題が存在することの認識を表明するものであるから、当業者において、チャッ
ク装置干渉問題を解決するために適宜の方法を採用

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事例②

る本件発明 1 の構成を採用することが阻害されると

事例②

することの積極的な動機付けとなる、②当業者は、明らかにしない場合には、その事実を自白したもの

U 形鋼矢板の継手ピッチが 400mm の場合、TILTとみなす。」（ 民訴法 159 条 1 項本文、3 項本文

PILER WP-100 において、「 チャック装置干渉問

白の擬制 ）の規定が適用されているところであるが、題 」を、「 便法 」としての既設の先頭から 2 番目以降

無効審決の取消訴訟において、被告側が全く訴訟対の鋼矢板からクランプする構成によることなく、適応しないまま判決された場合、必ずしも判決の結論

宜の方法により解決し、前記周知技術を適用して、は被告に不利なものとはなっていない。

自継手ピッチが 400mm の U 型鋼矢板 80 について「 既よって、本件についても、裁判段階で特許権者が設の U 型の鋼矢板の先頭からクランプ可能 」とした訴訟対応しなかったことが、被告の自白擬制により構成（ 相違点 A に係る本件発明 1 の構成 ）とするこ

直ちに特許維持審決の取消に結びついたと推測するとを容易に想到することができたものである旨主張ことはできない。実際、本件判決においては、被告する。

の反論がなかったことを述べつつも、なんらかの事

しかしながら、前記 2（ 3 ）ウ認定のとおり、原告

実に対し被告の自白擬制が成立することについてはがいう前件判決の説示部分は、本件出願後に本件明全く言及がない。

細書に接した当業者を前提としていることは明らか

参考のため、知財高裁における審決取消訴訟におであり、本件出願前の当業者において、チャック装

いて、被告が一切の反論活動をしなかったことに対置干渉問題を適宜の方法により解決できたことの根し、争いのない事実や自白擬制の範囲について明示

拠になるものではないし、他に本件出願前の当業者的に言及された例を以下に例示する（ キーワード検において、チャック装置干渉問題を適宜の方法によ索のため全事例が網羅できたわけではない ）。原告

り解決できたことを認めるに足りる証拠はないか

主張のうち、特許庁における手続の経緯、発明の内ら、原告の上記主張は、その前提において、理由が容、審決の内容について被告の自白が成立するとしない。

たもの（ 事例 1～5 ）が多く発見され、いずれも請求棄却となっている。一方、商標についての 2 例（ 事例 6、7 ）では、自白の対象が原告の主張事実とされ考察
1 被告が主張立証しないことが結論に影響したかており、それに続く判断で当該自白に基づいて認定（ 1 ）本件の経緯されている事項は、取り消された審決の説示とは異本件の審判段階で特許権者（ 被告 ）は「 指定したなるものであるから、文脈からみて、訴訟における期間内に答弁書等の応答がな 」く、訂正請求を含む証拠の認定に関する原告の主張も含め自白の対象と一切の抗弁を行わなかった。

されたものと考えられる。特に事例 6 では、証拠の裁判段階においても、 判決において「 被告は、3解釈に関する要素や、審決の認定判断を誤りと断じ

期日にわたって適式な呼出しを受けながらいずれのる要素も対象に含まれているようにみえる点が気に口頭弁論期日にも出頭せず、答弁書その他の準備書なるところではある。
事例 1～5 は請求棄却事例であって成立・不成立

面も提出しない。」とされるとおりであった。
以上のとおり、本件審判決において、特許権者は、審決が共に含まれ、事例 6、7 は共に不成立審決の原告の主張する無効理由・取消事由に対し、一切の取消事例であるが、自白の扱いに事件類型による区反論活動（ 主張立証 ）をしていない。

別を見いだすことは難しく、上記事例間での自白擬

これに対し、本件審判段階では、反論をしなかっ制の範囲の違いが、自白擬制自体についての裁判体

た特許権者に有利となる請求不成立審決をし、本件ごとの考え方の相違から来るものか、または、原告

裁判段階では、同特許権者に不利となる審決取消のの主張が裁判体にとって受容可能なものか否かなど判断がなされた。

事案個別の事情が影響したものであるのか、直ちに結論付けることはできない。いずれにせよ、過去例
をみても、被告の反論がないこと即審決取消ではな（ 2 ）考察と類似事例
行政事件訴訟においても、 実務上、
「 当事者が口いのであり、合議体としては当然に、被請求人の対頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを応如何に過度に影響されることなく認定判断を行う

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みなす。」
事例 5（ 平成 29 年（ 行ケ ）第 10198 号

事例 1（ 平成 18 年（ 行ケ ）第 10378 号
立 ）審決

特許無効（ 成成立 ）審決意匠無効（ 不請求棄却 ）「 第 2 請求の原因 」として、「 被告が有する意匠権 」

請求棄却 ）「 特許庁における手続の経緯、発明の要旨及び審「 本件意匠についての意匠登録無効審判 」とともに決の理由が原告主張のとおりであることは、被告に審判における原告の主張要旨、審決における本件意

おいて明らかに争わないところであり、これによれ

匠及び引用意匠の構成態様の認定、共通点・差異点

ば、被告は、本件において、前示の内容をもつ審決の認定を抜記した上で、「 被告は、適式の呼出しをという行政処分が原告主張のとおりになされたこと受けながら、本件口頭弁論期日に出頭しないし、答は、自白したものとみなされる。」とした上で、引例

弁書その他の準備書面も提出しないから、上記第 2の公知文献性、 進歩性における相違点の判断の誤記載の請求原因事実をいずれも認めたものとみなさり、手続違背、に関する全ての取消事由について、れる。」と判示した。

理由なしと判断した。

事例 6（ 平成 23 年（ 行ケ ）第 10426 号

事例 2（ 平成 20 年（ 行ケ ）第 10232 号
成立 ）審決取消請求事件

特許無効（ 不成立 ）審決商標無効（ 不審決取消 ）「 1 事実認定＼被告は、本件口頭弁論に出頭せず、請求棄却 ）「 請求原因（ 1 ）（ 特許庁における手続の経緯 ）、

答弁書その他の準備書面を提出しないから、請求原（2）（ 発明の内容 ）、（3）（ 審決の内容 ）の各事実は、因事実を争うことを明らかにしないものと認め、こ被告において本件口頭弁論期日に出頭せず、認否もれを自白したものとみなす。自白したものとみなさせず、被告補助参加人においてこれを争わないので、れる原告の主張事実及び証拠によれば、以下の事実

これらの事実について被告は自白したものとみなさが認められる。＼（ 1 ）原告における引用商標の使用れる。」

状況その他取引状況等……＼（ 2 ）被告における本件事例 3（ 平成 21 年（ 行ケ ）第 10242 号
成立 ）審決商標の使用状況その他取引状況等……＼（ 3 ）引用商

特許無効（ 不標の外観、称呼、観念等……＼（ 4 ）本件商標の外観、

請求棄却 ）「 被告は、上記のとおり本件口頭弁論期日に出頭

称呼、観念等…… 」

しないし、答弁書その他の準備書面も提出しないか

事例 7（ 平成 27 年（ 行ケ ）第 10180 号

ら、 請求原因（ 1 ）（ 特許庁における手続の経緯 ）、

成立 ）審決商標無効（ 不審決取消 ）（ 2）（ 発明の内容 ）、（ 3）（ 審決の内容 ）の各事実は「 被告は、適式の呼出を受けながら、本件口頭弁明らかに争わないものとして、これを自白したもの

論期日に出頭しないし、答弁書その他の準備書面もとみなす。＼なお、被告が審判手続において提出し提出しないから、原告の主張（ 請求原因事実 ）を自た平成 21 年 6 月 3 日付け審判事件答弁書（ 甲 15 ）に白したものとみなされる。＼したがって、15 号引用

は、「 本特許第 3692084 号については、年金未払いの商標の「 養命酒 」及び「 養命 」の語は、本件商標のため、平成 20 年 6 月 24 日をもって、権利が消滅し登録出願時及び査定時において、原告商品の名称とております。そのため、本件無効審判の請求に対しして周知著名であり……、「 養命酒 」及び「 養命 」のて、本件特許を防御する必要はありません。ついて語は、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標

は、速やかに審決がなされることを希望します。」旨識として強く支配的な印象を与えるものであり、本の記載がある。」

件商標の要部は「 養命 」の部分であること、原告は、

事例 4（ 平成 25 年（ 行ケ ）第 10011 号
成立 ）審決原告商品のほか「 養命水 」の商標を使用したミネラ

商標無効（ 不ルウォーターや、サプリメント等を販売しているこ

請求棄却 ）「 被告は、前記のとおり、本件口頭弁論期日に出と、本件商標の指定商品「 サプリメント 」と原告商頭せず、答弁書その他の準備書面も提出しないから、品である薬用酒とは、いずれも広い意味でセルフメ

前記第 3 の 1 の請求の原因のうち、（ 1 ）特許庁におけ

ディケーションの用途で飲用、食用される商品である手続の経緯等、（ 2 ）本件審決の内容の各事実は明り、需要者を共通にするものであることが認められらかに争わないものとして、これを自白したものとる。」

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事例②

ことが必要であるといえる。

事例②

2 第 2 次判決及び本件判決との比較枚目クランプ状態での施工には、過負荷がかかるた（ 1 ）第 2 次判決、本件審決と本件判決とでの、主引め圧入機が不安定化し、圧入引抜力が制限されるという問題点がある 」こと、を技術常識として認定し用発明・相違点認定の比較
進歩性欠如が争点となった第 2、3 次両判決でのている。つまり、後の、2 枚目クランプ状態を（ 脱脂 ）主引用発明の認定は上記のとおり、全く同じである。

正規状態とすることの動機付けにつなげるべく，積また、該両判決における相違点 A の認定も上記の極的に 2 枚目クランプ状態のデメリットとそれに対とおり、実質的に同内容であるといえる。

する正規状態の優位性とを対照させているといえる。
この相違は表裏の関係にあり、何れも成り立ちう
るものであるから、被告の反論がなく，審決にも特（ 2 ）第 2 次判決と本件判決とでの、課題及び技術常段言及がなかったことによる原告の主張の認容（ 排識の認定の比較
400mm の鋼矢板を施工する場合について、①施工

斥の理由がなかったこと ）があるのではないかと推する矢板の手前の矢板（ 第 1 矢板 ）をクランプするこ察される。

と（ 正規状態での施工 ）ができないこと、及び②正規状態で施工しない場合（ 2 枚目クランプ状態 ）には

イ 2 枚目クランプの原因をチャックの干渉に求める

第 1 矢板が共上がり、共下がりすることがあるため、こと

第 1 矢板と、クランプしている矢板とを溶接すべき本件判決では、原告の主張を容れて「 チャック装こと、という施工上の制約については、第 2 次判決

置が大きすぎる場合には、チャック装置が本体側にの主引用例（ 本件甲 6 ）には共に明記されているもの

近づくと干渉問題が発生する 」こと（「 チャック干渉の、本件判決の主引用例（ 甲 1 ）では、①が図から問題 」）を「 正規状態での施工が不能になること 」の看取できるものの明文の記載はなく（ 2 枚目クランプ

理由として、技術常識のひとつに認定している。こ状態に荷重制限が作動しやすいことは記載があるがこで、400mm 鋼矢板を 600～500mm 鋼矢板の施工

400mm 鋼矢板に関連づけられていない ）、②についに適合したクランプ機構の調整のみでは正規状態でては言及がない点で相違がある。

施工できないことの原因を「 チャック干渉問題 」に求める考え方は、請求項 4 に関係して本件明細書には課題として明記されているものの、判決が引用すア 400mm 鋼矢板が「 2 枚目クランプ状態 」となることの位置づけの相違

る甲 1、6、10、12 に明示されてはいない。 本件明

第 2 次判決では、本件甲 6 の前記記載を根拠の一細書の記載内容を知らずに， 甲 1 や甲 6 におけるつとして「 本 件 出 願 前 において、 継 手 ピッ チが400mm 鋼矢板を 2 枚目クランプ状態で施工している

400mm と 600mm のように 200mm 程度以上の寸法差

図面のみから、直ちにチャックの干渉をその主要因を有する U 形鋼矢板については、1 台の鋼矢板圧入と認識できるかは、否定はできないものの判断はわ引抜機で、既設の U 型鋼矢板の先頭をクランプしてかれるところであろう。このような事実を本件判決

圧入作業を行うことができないものと広く認識されにおいて積極的に技術常識と認定した背景には、やていた 」との技術背景を認定している。 つまり、

はり上記ア同様の原告の主張の認容（ 排斥の理由が400mm 鋼矢板については 500～600mm 鋼矢板と共通なかったこと ）があるのではないかと推察される。

の圧入引抜機で正規状態にて施工できないことを、
400mm 鋼矢板に対する正規状態での施工の動機付

ウ チャック交換に関する周知事項が認定されたこと

けを否定する当業者の共通認識として据えていると

本件の第 2 次判決で「 チャック干渉問題 」解決手いえる。

段に関し原告は、第 1 次判決における実施可能要件

一方、本件判決では、甲 1 及び本件甲 6 などをもについての判示を引いて「 適宜の方法で解決できた 」とに、「 鋼矢板圧入引抜機は、通常、正規状態で施と主張したにとどまるのに対し、審判段階において工するものであり、正規状態での施工には、既設の原告は、甲 2～5、10、11、13、14 を提出し、さらU 型の鋼矢板から強力な反力が得られ、共上がりやに裁判段階において甲 18～25 を提出することで、判共下がりが発生しないという利点がある 」こと、
「2

決第 5 の 1（ 3 ）ア、イの周知技術を主張立証し、判

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付けられるといえる。」と、400mm 鋼矢板に対し 2 枚の交換という周知技術が前記解決手段となり得るこ目クランプ状態となることの制約や弊害を、正規状とを新たに主張立証したものであり、これが認めら態での施工を目指す動機付けになると積極的に捉れたことが、第 2 次判決から結論が変更された大き

え、「 600mm 用のチャック装置のままで 400mm の鋼な要因といえることは確かであろう。

矢板を正規状態で施工すると、チャック装置が大きただし、本件発明が U 型鋼矢板のみを対象とするすぎるために……生じる……干渉問題を解決するた

のに 対 し、 ここで 周 知 技 術 と 認 定 されたのは、めに、上記（ 3 ）の周知事項を適用して、必要に応じチャック装置を、異なる鋼矢板の種類（ U 型の鋼矢て圧入機に仕様変更を加えつつ、600mm 用のチャッ

板、ハット形の鋼矢板、鋼管矢板 ）に合わせて交換

ク装置……あるいは、600mm 用の着脱式チャック装するという、ある種自明ともいえる技術に関する技

置よりも小型であり干渉問題の解消が可能な 400mm

術にとどまり、U 型鋼矢板という単一種の中でサイ用の……装置に交換することにより、400mm の場合

ズに応じてチャック装置を交換することに関する技

でも正規状態での施工が可能になるように構成する術ではないことに注意を要する。まして、単一種のことは、当業者が容易に想到し得たことといえる。」

鋼矢板の中での異サイズ対応という課題との関連性と判断した。

はさらに乏しいといえよう。当該課題にチャック干本件判決の容易想到性判断では「 チャック装置干渉問題が関係すること、当該課題をチャック交換に渉問題 」なる課題の認定とその解決手段としてのより解決することについては、判決上、証拠の存在

チャック装置の対象鋼矢板に応じた交換についてのが明らかではない。しかし、上位概念化されてはい検討が要部を成しているといえるが、本件発明は、るものの、チャックを鋼矢板に応じて交換すること

600～400mm の U 型鋼矢板について正規状態で施工が周知であることについては原告により立証されてするための構成にチャック装置についての特定事項

いるのであり、これを 400mm 鋼矢板に当てはめるこは含まず、「 複数のクランプガイドのピッチ及び複数とにも一見して明らかな阻害要因は見当たらないこのクランプ部材の形状を異ならしめてなり、前記既とからすれば、裁判体としては、被告による反論な設の U 型の鋼矢板の継手ピッチに応じて，クランプ

しに原告の主張を覆すことは困難であったと考えら

ガイドとクランプ部材を組み替えてクランプピッチれる。

を変更することによって、前記既設の U 型の鋼矢板の継手ピッチが 400mm、500mm、600mm のいずれであっても前記既設の U 型の鋼矢板の先頭からクラ（ 3 ）第 2 次判決との判断の相違
上記認定の相違を前提として、第 2 次判決では、ンプ可能とした 」と、クランプガイドのピッチとクラ

上記アの動機付け否定を受けて「 当業者において、ンプ部材の形状とを異ならせることを特定するのみ

既設の U 型鋼矢板の先頭をクランプすれば共下がりである。この請求項 1 についてのサポート要件・実を防止することができること（ 前記 2（ 2 ）の周知技

施可能要件充足性については第 2 次判決で確定済み

術 ）を認識したとしても、TILT

WP-100であり、鋼矢板の継手ピッチに対応したチャック装において、継手ピッチが 400mm の U 型鋼矢板につい置を用いる点は本件発明の構成を引用する請求項 4て「 既設の U 型の鋼矢板の先頭からクランプ可能 」

で特定されているところである。本件判決では実質とした構成（ 相違点 A に係る本件発明 1 の構成 ）と的に、請求項 1 の構成に加え、U 型鋼矢板のサイズすることの動機付けがあるものと認められない 」とに応じたチャック装置の交換を含む、請求項 1 に係判断していたものが、本件判決では「 正規状態でのる発明の下位概念（ 調整手法の選択肢が増え，むし施工の利点（ 上記（ 2 ）ア ）及び 2 枚目クランプ状態

ろ上位概念ともいえる ）について容易想到性を判断での施工の問題点（ 同イ ）にかんがみると、甲 1 発明したものといえる。

PILER

において、400mm の場合に 2 枚目クランプ状態で施

そして、甲 1 公然実施発明から 400mm 鋼矢板を正工すると、地盤が硬い場合や鋼矢板が長い場合には規状態で施工できる構成に到るには、 右図 400mm

施工不能となるおそれがあるから、正規状態での施の場合において・の鋼矢板をチャックできるように、工が可能になるように構成することを当業者は動機

サドルやその上の装置本体部分との干渉も考慮しつ

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事例②

決でも認められている。鋼矢板に合わせたチャック

事例②

つチャック部材をできるだけ小幅に変更し、クラン

500mm、600mm のいずれであっても既設の U 型の鋼プの形状を変更することは当然として、実際に施工

矢板の先頭からクランプ可能とすること 」の記載がを可能とするためには、チャック部材の小型化の限証拠にない点、つまり相違点が引用例で埋まらない界や、チャックされる鋼矢板と装置本体との干渉、点で非容易想到と結論している。本件判決においてチャックとの干渉を避けようとした場合のクランプ

も、周知技術として認定されたのは上記（ 2 ）ウのとの形状と装置全体の力学バランスなど、ほかにも考おりの、種類が異なる鋼矢板に対するチャック交換

慮すべき事項が多々ありそうなことは容易に推察でによる対応の点にとどまるから、審決が証拠にない

きるものの、一見して明らかな阻害要因はなさそうとした点は、本件裁判における原告の主張によってにみえる。よって、原告による容易想到との主張にも覆されていない。

対し、被告側が、甲 1 公然実施発明の構成に即して、

ただ、審判段階でも原告は、「 圧入する対象に応

例えば 400mm 鋼矢板の正規状態での施工を可能とじて、一体型チャックフレームを適宜交換することするような交換チャックの設計が不可能であること

は、WP150 シリーズにより公知であり（ 甲第 2 号証など、阻害要因を具体的に反論しない限り、裁判体の 1～3 ）、かつ、継手ピッチ 400mm ではチャック装として原告の主張を排斥することは困難であったで置が小さな一体型チャックフレームで足りることは、あろうと考えられる。

……甲第 3 号証の 1～3……甲第 13 号証の 2……甲第14 号証の 2……甲第 14 号証の 3……により公知であった。400mm 専用の鋼矢板圧入引抜機は全て正（ 4 ）第 2 次判決の効力に対する言及について
第 2 次判決とは引用発明・一致点・相違点の認定

規状態で施工可能であり、甲 1 発明でも 400mm 用のが実質的に同一であり、第 2 次判決における主引用

チャック装置が小さな一体型チャックフレームを用例は本件判決においても副引用例に含まれている。

いれば、 干渉問題を解決できることは明らかであにもかかわらず結論が異なることについて本件判決る。」旨主張しているところ、審決はこの主張に対しでは、「 主引例が異なる上に、その根拠として提出さて是非を述べず、上記と同様に、相違点が埋まらなれた証拠にも違いがあること 」（ 第 5 の 2 ）を挙げていことを理由に排斥するのみであった。このこと自第 2 次審決の効力に違反せず信義則違反にも当たら

体は、第 2 次判決の判示に沿ったもので特段責めらない旨言及している。この判示自体は過去の判例にれるものではないが、第 2 次判決よりも上述のとおも沿ったもので特筆を要さない。

りの動機付けや周知技術等を示す副引例が補充され本件審決では，第 2 次判決とは主引用例が異なるていた上に被告の反論がない中で、それらを排斥す

ものの，引用発明や一致点・相違点の認定は一致，る理由を審決中に見いだせなかったことも、判決がまたは実質的に一致するために，判断も第 2 次判決

原告の主張を認めた一因と考え得る。

を踏襲したものと考えられる。外形的には「 主引例が異なる上に、その根拠として提出された証拠にも

3 まとめ違いがある 」ことになるし，特に主引例は関連メー

過去の例からみて、無効審判の取消訴訟においてカーの機種という関係性はあるものの甲号証の記載

被告が反論しないこと自体は直ちに結論を左右しな事項には相違もありメーカーも異なるので，実質的いようであるから、審判段階では被被請求人の応答に同じものとも言いがたい。そうすると，裁判段階

有無を過度に考慮する必要はないといえる。しかし、で異なる判断となり得るし，審判段階でも，証拠を無効不成立審決とした場合は出訴される可能性が高精査し判断を変えることに支障はなかったといえ

く、出訴後も被告が反論しなければ、原告の主張とる。ただ，認定がほぼ一致する以上，実際に合議体対立できるのが審決の認定判断のみとなる。そのたが判断を変更することが難しかったという事情も理め、出訴後も被請求人（ 被告 ）の消極性が予想され解できる。

るなら、審決においてより一層、原告（ 請求人 ）の個々の主張（ 無効理由が進歩性欠如であれば、周知技術の存在や動機付け等 ）に対し、否定できる事項（ 5 ）本件審決との判断の相違について
本 件 審 決 に お い て は、
「 継 手 ピ ッ チ が 400mm、

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はその理由をより明確に説示することによって、請126

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執筆者紹介合にも，原告の主張に対しより明確な対立軸を与えることが期待される。

事例 1：令和元年（行ケ）第 10165 号（保温シート）

また，類似の主引例や副引例に基づく新規性・進

原 賢一（審判部訟務室）歩性についての無効審判が繰り返し提起されている場合であっても，「 主引例が異なる上に……提出され事例 2：令和元年（行ケ）第 10126 号（鋼矢板圧入引た証拠にも違いがある 」即ち主副引例が共に相違す抜機）樋口 宗彦（審判部訟務室）

るのであれば，一般的には確定済審決の効力が及ば（特に注が無い限り、括弧内は執筆時点での所属を表しています。
）

ないことについても，再確認させられた事案といえる。
謝辞
自白擬制に関する過去事例の調査及び判示内容分
析について、当庁審・判決調査員佐藤孝丞弁護士、及び訟務室員の梶尾誠哉上級審判官にご協力頂きました。

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事例②

求人の納得感も増し，出訴され被告の反論がない場