メタバースビジネスを視野に入れたアメリカ商標出願に関する考察

NGB 株式会社
商標部 関 大2021 年 11 月に NIKE が metaverse 上でのビジネスを視野に入れた商標を出願したとのネットニュースを皮切りに、マクドナルド [1] 、ニューヨーク証券取引所 [2] 、AMERICAN
EXPRESS[3]などが metaverse 上でのビジネスに関連した商標を出願したことがネット上で話題になっています。日本でも徐々に注目されてきた、metaverse 上でのビジネスに関して、アメリカや中国での商標出願の状況並びに指定商品・役務の記載内容の最近の傾向などを調査しました。また、仮想空間と現実社会がオーバーラップする特異な環境である、metaverse 上において、商標や意匠での実務面での留意点などにも言及しておりますのでご参照ください。

(1)アメリカ商標出願の動向
USPTO の商標検索ツール[4]にて「metaverse」を指定商品・役務に含むアメリカ商標出願を調査したところ、2020 年 10 月にデンマークの modl.ai ApS によって出願された商標「MODL.AI」（区分 41 類、42 類）が早期に出願された案件として索出されました（出願番号 79304684）。その後、2021 年 8 月から「metaverse」を指定商品・役務に含むアメリカ
商標出願件数は増加傾向であり、Facebook が社名を「Meta」に変更した 2021 年 10 月（出願件数 11 件）を経て、2022 年 3 月には単月で 156 件と出願件数が急増していることが分かりました。

USPTO Trademark Electronic Search System (TESS)にて調査

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2020 年から 2021 年頃の商標出願で「metaverse」を指定商品・役務に含んだ案件を見たところでは、ソフト開発などのサービス分野である 42 類の分野での出願があり、metaverseをサービス提供するプラットフォームとして指向した、役務記載となっていました。

出願番号 79304684 商標「MODL.AI」出願人 modl.ai ApSSoftware as a service (SAAS) services featuring software for creation, selling, trading,and conversion of fungible and non-fungible tokens via storefronts and/or marketplaces
accessible through omni channels including web, mobile, metaverse and over the top(OTT) streaming platforms.

出願番号 97067439 商標「DIGITAL ASSET AS A SERVICE」出願人 NetObjex, Inc.
Software as a service (SaaS) services featuring software using artificial intelligence,
virtual reality, augmented reality, extended reality, mixed reality and metaverses, for use
in software development, computer game development, machine learning, facial andspeech recognition, shared online universes and digital twin simulation systems;

一方で、metaverse でのビジネスを考慮した場合、9 類での権利確保は重要と考えられます
が、2021 年 1 月頃の出願では、metaverse 上での商取引を目的としたダウンロード可能な拡張/仮想現実の software といった商品記載が見受けられました。

出願番号 90498316

商標 SEE PAY 出願人 Goddard, Daniel R

Downloadable augmented reality software for use in mobile devices, with the purposeof conducting financial goods and services transactions in an AR Metaverse

出願番号 90735167

商標 DREAMZCENE 出願人 Viva3D Group LLC

Downloadable virtual reality software for general use in multiple applications including
gaming, education, virtual shopping, scientific, medical, industrial, military andnavigation-system visualization, including for creating and visualizing metaverse

その後、2021 年末頃の NIKE[5]または Monster Energy Company[6]の metaverse ビジネス

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を視野に入れたと思われる商標出願では、下記の通り、virtual goods という直接的な単語表現を用いて、その特徴や用途を指定商品で記述しています。この点、US 商標弁護士のBassam Ibrahim 氏*1 によると、単に「virtual +商品名」の商品記載では USPTO が不明瞭との判断を行う可能性があり、用途などの詳細説明を求める指令書を発行する可能性を示しておりました。

出願番号 97096366

商標

出願人 Nike, Inc.

Downloadable virtual goods, namely, computer programs featuring footwear, clothing,headwear, eyewear, bags, sports bags, backpacks, sports equipment, art, toys andaccessories for use online and in online virtual worlds

出願番号 97273634

商標 MONSTER ENERGY 出願人 Monster Energy Company

Downloadable virtual goods; downloadable virtual goods in the field of beverages, food,supplements, sports, gaming, music, and apparel; downloadable virtual goods in the fieldof beverages, food, supplements, sports, gaming, music, and apparel for use in virtualenvironments and worlds;

また、アメリカ商標出願プラクティスでは指定商品を詳細に記載することが求められます
が、Epic Games, Inc. は出願番号97189701(商標 EPIC GAMES MEGAVERSE 9類）にて、「downloadable+物品名」の組み合わせの指定商品を約100アイテム記載した出願もありました。

Downloadable game software; Downloadable computer and video game programs andsoftware; Downloadable interactive game programs; Downloadable virtual reality gamesoftware; Downloadable virtual reality software for playing computer games;

傾向として、2020年、2021年初めは、9類の指定商品として、ダウンロード可能なソフトウ
ェア関係の商品記載が主流でしたが、2021年後半からは、Downloadable virtual goods,namely computer program featuring・・・といった表現を含む出願が増えてきているようです。USPTOの指定商品検索ページ(Trademark ID Manual)[7]では、「virtual」を含む商品
記載はVR用ゴーグルやヘッドセットまたはVPN (virtual private network) hardwareといっ3た商品が多く索出されますが、その中でもメタバースビジネスを考慮した商品記載としては、9類では“Downloadable virtual goods, namely, computer programs featuring {specifynature, type, e.g., articles of clothing} for use in online virtual worlds,” 41 類 で は“Entertainment services, namely, providing on-line, non-downloadable virtual {indicategoods, e.g., clothing, pets, furniture, etc.} for use in virtual environments created forentertainment purposesなどの表現が関連していると思われます。指定商品・役務の記載方
法に関しては出願前に現地代理人のアドバイスを聞きながら慎重に検討することが必要と考えます。

また、metaverse 関連では、ゲーム業界やラクジュアリーブランドが先行的に商標出願している印象でしたが、直近では飲食業界が metaverse ビジネスを考慮したと思われる商標を出願し始めているのも特徴です。マクドナルドは下記のような指定商品、役務などを含めた商標を出願したとのネット情報がありました前出[1]。
Class

出願番号

997253159

3597253170

4197253198

4397253179

Goods/Services
Virtual food and beverage products.

Downloadable multimedia files

containing artwork, text, audio and video files and non-fungible tokens.
Online retail services featuring virtual goods
Entertainment services, namely, providing on-line actual and virtual
concerts and other virtual events.
Operating a virtual restaurant featuring actual and virtual goods,
operating a virtual restaurant online featuring home delivery.

上記出願の中で興味深いのが、マクドナルドが metaverse 上での飲食の提供だけでなく、virtual concerts の提供といったサービスを視野に入れている点です。実際に、metaverse上でコンサートやライブなどを行う場合、地理的な障害がなく、潜在的な視聴者が多いとされる一方で、演者側のコストを削減できるというメリットもあると思われるとのコメントがありました。こういった商標出願の指定商品・役務情報から、将来的な metaverse ビジネスの方向性を窺い知れる点は大変興味深い点と言えます。

また、商標出願大国の中国では Facebook が「meta」へ社名変更した 2021 年 10 月より前
か ら 「 metaverse 」 と い う 商 標 が 出 願 さ れ て い ま し た 。 現 時 点 で 登 録 と な っ て い る「metaverse」商標は 2015 年 12 月に BEIJING BERRY DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD4より出願された 18669199（41 類）、2017 年 1 月に SHANGHAI RUIMAI SOFTWARE CO.,LTD
により出願された 22693739A（9,35,36,38,42 類）などが索出されます。出願 22693739Aの 9 類、42 類の指定商品・役務は下記のとおりです。

9 類:

0901: Computer game software; Downloadable image files; Computer
programs [programs], recorded; Computer software, recorded; Computer
softwareapplications,downloadable;
Electronic
publications,downloadable, 0907: Satellite navigational apparatus; Network
communication equipment, 0908: Self-motion advertising machine, 0923:
Animated cartoons

42 類:4209: Technological research; Conducting technical project studies;
Telecommunications technology consultancy, 4220: Server hosting;
Providing search engines for the internet; Computer software consultancy;
Software Operation Service (SaaS); Updating of computer software;
Computer technology consultancy; Cloud computing

有料データベースで調べたところ、2021 年以降、metaverse という商標の出願は登録されておらず、中国知識産権局は冒認商標出願が大量に出回ることを防ぐ目的で拒絶しているとも見受けられます。ただ、昨年末に中国 IT 大手バイドゥが仮想空間である metaverse 内に 10 万人を集めて、発表会を行ったことからも中国個人/企業による metaverse 関連の商標出願が今後増加することが予想されます。それと同時に、厳格な指定商品記載ルールを有する中国では virtual な商品をどのように表現していくべきかなど課題があるのも事実です。

(2) Metaverse 上での商標権の活用や管理面での潜在的な問題点
現実社会と仮想社会が交錯する Metaverse 上では、商標権の活用や管理面での潜在的な問題への対応策を事前に準備しておく必要があります。例えば、実在する商品と virtual な商品とを USPTO 審査官が別区分に属する別商品として審査するかどうかという点です。
Bassam Ibrahim 弁護士にヒアリングしたところでは、virtual な商品の商標出願の審査において、たとえ、両商品が別区分に属しても、実在商品の同一/類似する先商標登録を引例に挙げられる可能性があるとコメントしております。これは、消費者視点では、virtual または現実社会で提供される商品は、いずれも真正なる商品を提供する同一の会社であると想定するという考えに基づいているとのことです。

また、TMA（Trademark Modernization Act）施行後、アメリカでは不使用商標への取消請
5求が容易となっている状況に鑑みて、metaverse 上でのビジネスを考慮した出願においてどのような使用証拠を提出すべきかという点も留意する必要があります。USPTO で調査したところ、指定商品に metaverse を含む出願の多くは使用意図ベース(1(b))で出願されており、その中で、下記出願は使用ベース(1(a))で出願され、使用証拠を提出していた数少ない事例です。こちらはまだ実体審査前であるため、今後の審査結果にも注視していく必要があります。
出願番号97286357

出願人

The Mirror Megaverse Inc.

商標

MEGAVERSE ENGINE

区分

9, 35, 41, 42(９類のみ使用ベース)

使用証拠First Use: Dec. 19, 2021

USPTO Trademark Electronic Search System (TESS)にて調査

尚、Matthew L. Frisbee 弁護士*2 に使用証拠に関して問い合わせところでは、9 類の指定商品の場合「ダウンロード可能なソフトウェアを示すスクリーンショット（”download”ボタ6

ンが表示）や virtual な商品と当該商品の費用などを表示するスクリーンショット」などを例示頂きました。使用証拠の内容に関しても、出願前に現地代理人のアドバイスを確認しながら進めていくことが必要と思われます。
その他には、世界中どこでも、だれでも metaverse に参加できる状況に鑑みて、metaverse上での商品取引場所（侵害発生場所）をどのように特定していくのか？そして、共存契約書における登録商標の使用エリアに関しても、今後再検討することが必要になるかもしれま
せん。

(3) その他の法域での潜在的な問題点（意匠）
また、UK 代理人 D YOUNG&CO は、欧州における意匠権の権利範囲に鑑みて、metaverseでの意匠権の取り扱いについて注意喚起しています。一般的に、物品やその機能を考慮して、意匠権の権利範囲は特定されると思われますが、欧州ではその基準が緩いと考えられています。このニュースレター*3 では a notable benefit of design registrations relating to theUK and many other parts of the EU, such as Germany, is that they are not limited toparticular goods and service（UK や他の EU 諸国（特にドイツ）に関する意匠登録の特筆すべきメリットは、それらがある特定の物品やサービスに限定されないことです）と述べられています。

つまり、実在する物品の意匠が metaverse 上に存在する同一・類似物品の意匠に対して、権利が及ぶ可能性がある点は留意が必要であるとのことです。metaverse 上でのアバターの装飾品や服装などに特化したデザイナーも今後増加することが予想され、意匠権侵害の対象物や疑義侵害者への対応もこれから注目していく必要がありそうです。

以上

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*1 Buchanan Ingersoll & Rooney PC Bassam Ibrahim 弁護士
1737 King Street, Suite 500, Alexandria, VA 22314-2727
https://www.bipc.com/*2 LEASON ELLIS LLP Matthew L. Frisbee 弁護士
One Barker Avenue, White Plains, New York 10601
www.leasonellis.com.
*3 UK 代理人 D YOUNG&CO のニュースレター
https://www.dyoung.com/en/knowledgebank/articles/brand-design-metaverse
December 22 2021
D YOUNG & CO
Richard Burton Partner, Trade Mark Attorney
William Burrell Senior Associate, Patent Attorney
引用資料・情報[1] McDonald's has filed a trademark for a restaurant in the metaverse that will actually
deliver food to your home, Feb 10, 2022, 7:55 PM
https://www.businessinsider.com/mcdonalds-metaverse-virtual-online-restauranttrademark-delivers-food-web3-nft-2022-2
Insider Inc
By Ms. Grace Dean
McDonald’s files trademarks for McMetaverse restaurants… that deliver, FEB 10, 2022
https://cointelegraph.com/news/mcdonalds-files-trademarks-for-mcmetaverserestaurants-that-deliver
Cointelegraph
By Mr. BRIAN NEWAR[2] NYSE files a trademark application for trading NFTs, FEB 15, 2022
https://cointelegraph.com/news/nyse-files-a-trademark-application-for-trading-nfts
By Ornella Hernández
Cointelegraph[3] American Express Files Trademark Applications for Metaverse and NFT Logos, Mar 16,2022
https://decrypt.co/95193/american-express-files-trademark-applications-for-metaverseand-nft-logos
Decrypt MediaBy Mr.Jason Nelson[4] Trademark Electronic Search System (TESS)
https://tsdr.uspto.gov/[5] Nike is Eyeing the Metaverse with New Hires & Trademark Filings, November 2, 2021
https://www.thefashionlaw.com/nike-is-looking-to-the-metaverse-with-a-handful-of-newvirtual-focused-trademarks/
THE FASHION LAW
TFL Media,Inc[6] Monster Energy files NFT and metaverse trademark applications,FEB 24, 2022
https://cointelegraph.com/news/monster-energy-files-nft-and-metaverse-trademarkapplications

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Cointelegraph
By Mr. ZHIYUAN SUN[7] Trademark ID Manualhttps://idm-tmng.uspto.gov/id-master-list-public.html
その他の参考資料(1) As Demand for NFTs Endures, Companies Are Looking to Trademark Registrations,
September 22, 2021
https://www.thefashionlaw.com/as-demand-for-nfts-endures-saks-fifth-avenue-e-l-f-areamong-the-companies-looking-to-trademark-registrations/
THE FASHION LAW
TFL Media,Inc(2) [Guest post] IP entering the Metaverse, November 09, 2021
https://ipkitten.blogspot.com/2021/11/guest-post-ip-entering-metaverse.html
IP KAT
By Nick Kempton, Senior Associate, UK, Osborne Clarke(3) Branding in the Metaverse: The Future of Virtual Goods Trademarks, December 9, 2021
https://www.thefashionlaw.com/branding-in-the-metaverse-the-rising-quest-for-virtualgoods-trademarks/
THE FASHION LAW
TFL Media,Inc(4)The Move to the Metaverse and Beyond Series: Basic Trademark and Branding
Considerations, November 1, 2021
https://www.haugpartners.com/article/the-move-to-the-metaverse-and-beyond-seriesbasic-trademark-and-brandingconsiderations/?utm_source=Mondaq&utm_medium=syndication&utm_campaign=LinkedIn-integration
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WEST PALM BEACH, FL, 777 South Flagler Drive, Suite 605A, East Tower, West Palm Beach,FL 33401(5) Walmart Preparing a Metaverse Push, Trademark Filings Show
The retail giant may also be planning to create its own cryptocurrency and NFTs.,Jan 17, 2022
at 5:08 a.m.Updated Jan 18, 2022 at 11:58 p.m
https://www.coindesk.com/business/2022/01/16/walmart-preparing-a-metaverse-pushtrademark-filings-show/
CoinDesk
By Kevin Reynolds(6) "Levelling up your china Intellectual property protection to a new dimension: NFTs andthe Metaverse"
HK Vivien chan & Co Newsletter issue 12.2021
http://www.vcclawservices.com/sources/publications/2021issue12.pdf?utm_medium=eDM&utm_source=Apsis
Vivien Chan
By Ms.Vivien Chan, SENIOR PARTNER
By Mr.Owen Tse, PARTNER

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