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論 文・解 説基本発明に依り改良発明の特許性を否定しないという複合部分優先の真の利益〜クレームや選択肢単位で遡及する考え方はパリ条約の複合部分優先に非ず〜
柴田

はじめに

和雄 *

ております。法的根拠としての具体的な裏付けを知りたい方は、筆者の過去の論文を御覧に筆者は、優先期間中に介在する基本発明の公なっていただきたく、本稿では、あまり立ち入

表等を引き合いにして改良発明の特許性が否定らないことを予めお断りさせていただきます。

されないという優先権制度の本来的な利益につ

１．優先権制度の本来的な利益

き、20年に亘って調査研究を続けております。
今般、このテーマについて、日本ライセンス協会の広報委員長を務める神山公男先生から優先期間中に改良発明の特許性を否定する何『LES JAPAN NEWS』へ寄稿する機会を頂戴いらかの事実が生じたために、複合部分優先の判たしました。

断が問題となるというケースであっても、出願上記した優先権制度の本来的な利益を与える

人や特許権者は、基本発明だけでも権利維持を効果を一言で言い表せば、『証拠除外効』と捉え図ろうと、改良発明に関する事項を請求項からるべきでしょう。筆者は、長年、この用語を使削除する等の対応を採ることが普通であるた

用し続けております。しかし、この『証拠除外効』

め、審決や判決という最終的な判断の局面までという用語を最初に使われたのは、神山先生で当該問題が引き摺られるケースは殆どありませした。筆者自身は、神山先生の御了解を得て使ん。しかし、最終局面に至っても問題が残され、い始めた（もしかしたら、事後承諾だったかも

複合部分優先の判断が示される場合もありましれません）という経緯があり、今回のお話にす。例えば、1990年代の欧・独・日における次は有難い御縁を感ぜずにはいられません。

の3つの事件の審判決は、パリ条約による複合
部分優先の趣旨を適切に表していると筆者が考この利益について、今の特許実務家の皆様、
特に若い方々には、突拍子もないものに映るかえるものです。

もしれません。このため、筆者は、自身の執筆（１）バイオゲン事件審決（欧州）２

活動においては、文献や裁判例を可能な限り挙欧州特許庁審判部の5人による特別合議体は、げて、法的な議論に耐え得る内容の論考を発表「パリ条約4条Bの条文によれば、優先期間中のして参りました 。今回は、知的財産のライセ『どんな後の出願』も、とりわけ、優先期間のンスや技術協力という貴協会の目的に顕れる発最初の出願によって示される発明の公表によっ明の利用という文脈で、このテーマを、可能なて、『無効にされない』。このことは、特に、そ限り分かり易い話とすることを最大の目的としのような公表の事実が、後の出願において優先

１1−巻末の参考文献リスト参照。
2−BIOGEN/α-interferons, T301/87; OJ EPO 1990, 335.

＊弁理士法人英知国際特許商標事務所

技術部長

弁理士

23

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権の主張がされた発明の新規性を失わせるも教えているように、パリ条約4条Bと4条Fには、のではないし、その進歩性を低下させるもの

確かに、そのような規定がされているのです。

でもなく、優先権の主張された最初の出願の日において考慮されるものである。…優先権（パリ条約4条B）の主張がされた場合、優先権の基礎とされたすなわち、A（1）に規定する期間の満了前に他出願の内容の公表（あるいはパリ条約4条Bの意の同盟国においてされた後の出願は、その間に行

味における他の開示）が基礎出願と（最終的な）われた行為、例えば、他の出願、当該発明の公表

欧州特許出願との間になされたとき、当該公又は実施、当該意匠に係る物品の販売、当該商標表の事実を後の出願の中で任意のクレームにの使用等によつて不利な取扱いを受けないものと対する技術水準として採用することはできな

し、また、これらの行為は、第三者のいかなる権い。」（翻訳は筆者による（以下、外国の審判決

利又は使用の権能をも生じさせない。優先権の基において、同じ）。強調及び下線は筆者による礎となる最初の出願の日前に第三者が取得した権（以下において、同じ）。）と説示しました。

利に関しては、各同盟国の国内法令の定めるとこ（２）ハーケンナゲル事件判決（独国）３

ろによる。

ドイツ連邦特許裁判所は、「実用新案に関す（パリ条約4条F）る文書は、考慮されるべき技術水準とはなら

いずれの同盟国も、特許出願人が2以上の優先ない。…パリ条約4条Fによれば、発明の単一権（2以上の国においてされた出願に基づくもの

性がある場合に、前の出願が後の出願のすべを含む。）を主張することを理由として、又は優ての特徴を含んでいないという理由で優先権先権を主張して行つた特許出願が優先権の主張のを否認することはできない。パリ条約4条Bに基礎となる出願に含まれていなかつた構成部分をよれば、優先期間における発明の公開は優先含むことを理由として、当該優先権を否認し、又権を毀損するものであってはならない。…国は当該特許出願について拒絶の処分をすることが内優先権であるからといって、パリ条約の法できない。ただし、当該同盟国の法令上発明の単理から逸脱してよいとの合理的な理由はない。

一性がある場合に限る。優先権の主張の基礎とな

本発明の（分割できない）最小の単位は、クレーる出願に含まれていなかつた構成部分について

ムではなく、クレーム内の単一の特徴である。
」

は、通常の条件に従い、後の出願が優先権を生じと説示しました。このケースは、実用新案登させる。

録出願の内容が公開された後に、当該実用新案登録出願を基礎として国内優先権の主張がここで、4条Bの「不利な取扱いを受けない」

された特許出願について、実用新案の内容にについて、パリ条約正文であるフランス語テ追加の特徴が組み合わされていたため、実用

キストは ne pourra être invalidé であり、正新案に関する文書に依拠しての進歩性欠如と確に翻訳すれば、「無効とならない」というこという異議申立理由が主張されたケースでした。

になります。画像1及び画像2は、日本が明治

上記（１）及び（２）の審判決において示され32年にパリ条約に加盟した際の御署名原本でた「技術水準として採用することはできない」、

す が ４、4条 の 条 文 を 見 る と、 ne pourra être「考慮されるべき技術水準とはならない」とのinvalidé について、「無効トナルコトナシ」と正考え方は、先行技術引用例とならないという確に翻訳されていたことを確認することがで

考え方そのものであって、『証拠除外効』と言うきます。

ことができます。そして、これらの審判決が3−Hakennagel, BPatG 22.3.1995; GRUR 1995, 667
4−https://www.digital.archives.go.jp/file/161451.html より全文アクセス可能。.

24 

画像１

画像２

（３）光ビームで情報を読み取る装置事件判決

権主張出願がされたという特殊なケースであっ（日本）５たのですが、優先権が認められる構成要件（ｆ）

日本においても、技術水準、すなわち、引用とは異なり、パリ条約4条C（2）（4）所定の『最初例として採用できるか否かという観点で、（複合の出願』とならずに優先権が否認される構成要

部分優先の）優先権主張判断をした裁判例があ件（ａ）ないし（ｅ）に対しては、問題とされるります。竹田稔先生が裁判長を務められた「光第一引用例を拒絶引用例とすることができるとビームで情報を読み取る装置」事件判決では、判断されたものであって、拒絶引用例とするこ「本件出願において、特許出願Ａに基づく優先とができるか否かにつき、構成要件で分けて判権を主張することはできず、ただ、（ｆ）の構成断するという考え方は、『証拠除外効』そのもの部分について、最初の出願となる特許出願Ｂにです。

基づいて、その部分についてのみ優先権を主張

この『証拠除外効』の考え方につき、欧州では、することができるだけである。したがって、本後の出願は基礎出願の内容によって保護される

件出願がされる前に我が国において頒布されたというものであり、『傘理論（Umbrella Theory）』

構成要件（ａ）ないし（ｅ）が記載された第一引と呼ばれていました。図1のイラストは、傘理

用例は、本件出願を拒絶するにおいて引用する論（証拠除外効）の概念を示すポンチ絵であり、ことができる刊行物であるというべきである。
」

ドイツ人弁理士であるシュテファン・ロルフ・との説示がされました。このケースは、基本発ヒュープナー博士が作成されたものです。No

明の出願をしてから1年以上経過した後に、フdisclosure … can be cited という『証拠除外効』

ランスでの追加特許出願のみを基礎とした優先についての説明が書かれています。

図15−東京高判平成5.6.22（平成元（行ケ）115号）知的裁集25巻2号225頁〔光ビームで情報を読み取る装置〕（最〔2小〕判平成10.7.17（平成6（行ツ）26号）において認容）。

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一方、欧州において現在の優先権の実務を支ついての優先基礎出願が存在しないにもかかわ配する考え方は、クレームの一部についてのみ

らず、後の出願の出願日がシフトする結果、優優先権を主張することはできないというもので先基礎出願より後ではあるものの、優先権主張

あり、『擬制理論（Fiction Theory）』と呼ばれる出願よりも前に当該特徴の組み合わせにつき開ことがあります。日本的な言い方をすれば、『遡示する先行出願をした別の当事者が不利になる及効』という言い方になるかと思います。クレー可能性があるから、クレームの一部についての

ムの一部についての優先権を認めない理由とし優先権主張はできないのだ、とされています。

ては、仮に、後の出願の請求項の個々の特徴に

図2のイラストは、擬制理論（遡及効）の概念をついて、異なる優先基礎出願から優先権を主張

示すポンチ絵であり、同じくヒュープナー博士

することが可能であれば、特徴の組み合わせにが作成されたものです。

図２

特徴の組み合わせの優先権を認めると、当該1つめの誤りは、パリ条約4条Fは、特徴Ａを特徴の組み合わせを先に開示した第三者に不利開示する出願（特徴Ａを有する発明を開示するになるから、クレームの一部についての優先権出願といっても良いかもしれません）と特徴Ｂを認めるべきでない、という理屈は、尤もなよを開示する出願（特徴Ｂを有する発明を開示すうに思われます。しかし、この理屈には、（優先

る出願といっても良いかもしれません）との組権の効力を遡及効の如く定める欧州特許条約89

み合わせで、特徴Ａ＋Ｂの優先権主張をする、条の規定を前提とするのであればまだしも）少

謂わば、良い所取りの新規クレームにつき、他なくともパリ条約4条の規定を前提とするので人を飛び越えて権利を取りに行くことなど想定あれば、大きな誤りが2つあります。

していないということです。複合優先の通常の26

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態様といえば、第1の基礎出願で特徴Ａを開示（1907年英国特許意匠法91条）

し、第2の基礎出願で組み合わせの特徴Ａ＋Ｂ

陛下が発明、意匠又は商標の相互保護のためにを開示する格好になるかと思います 。ちなみ

外国の政府と協定を結ぶことを望む場合には、当に、第2の基礎出願が自国出願に置き換わった

該国において発明、意匠又は商標の保護のために場合が部分優先の態様となります。これらの状出願した者は、他の出願人に優先して、この法律

況において、同じ特徴の組み合わせを開示した又は1905年商標法に基づいてその発明についての第三者との関係については、第三者の開示と第特許又はその意匠又は商標の登録を受ける権利を

2の優先日（若しくは自国出願日）の何れが早い有し、特許又は登録は、外国における出願日と同かに照らして、粛々と優劣を決定すれば足りる

一の日を有するものとする。
（翻訳は筆者による）

６

訳です。
2つめの誤りは、御署名原本の4条の翻訳（画このように、英国は、優先権主張の効果とし像2）を見れば明確に理解できるように、出願日て出願日が第一国出願日に遡及する法的擬制を

遡及の法的擬制は勿論のこと、新規性・進歩性定めた訳ですが、その4年後の1911年のパリ条の判断基準を遡らせることについても、4条B

約華盛頓（ワシントン）会議において、後の複は決して規定していないということです。とこ合優先制度に繋がる『追加特許』に関する条項

ろが、出願日が遡及されるという考え方は、パ追加の提案がされました。

リ条約が誕生してから複合優先制度が導入される迄の間は、次章以降で述べるように、英国及（パリ条約4条新第5段落

追加特許）

び日本で存在していました。英国は、それを自最初の出願が行われた国において、同一の発明ら積極的に改める行動を取りました。日本では、が優先期間中に複数の特許出願又は複数の追加特

自然消滅的に考え方が変わりましたが、その裏許若しくは追加証の出願の対象となっていた場には、かつて特許庁内で伝説の人物となった元合、これらの出願をすべて1つにまとめて同盟の特命全権大使の強い意志がありました。

他の国に出願することができる。ただし、これらの出願のそれぞれに適用される優先期間は、その２．複合優先導入の障壁となった
英国の出願日遡及という考え方

8
出願がなされた日から開始される（翻訳は筆者による）。

1907年英国特許意匠法は、特許付与前の審査

追加特許については、1907年英国特許意匠法

官による新規性審査（6条、7条）を導入しまし

19条に、「ある発明について特許を出願し又は付た 。そして、この法律の91条には、出願日を与された後、出願人又は特許権者が、その発明遡及させるという優先権の効果が、次のように、の改良又は変更について更に特許を出願する場

明確に規定されていました。

合」と規定され、英国においても存在していた７制度です。追加特許といっても、主発明と同様

6−PCT国際調査及び予備審査ガイドラインの6.05は、2つの特徴のモザイクは認められないが、一の基礎が他の基礎に言及する形での複合優先の場合には優先権が認められる旨を説明する。筆者の考え方と同様の趣旨といえるであろう。当該ガイドライン全文は、https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/chosa-shinsa/document/guideline̲pct/ispe̲guidelines̲jp.pdf よりアクセス可能。また、
昭和37年に特許庁が公表した「特許・実用新案 審査便覧」において、複合優先につき説明する「15.10A」「3.」には、「第一国の出願Aに係る発明が『マグネシウム処理による球状黒鉛鋳鉄の製造方法』に関するもので、第一国の出願Bに係る発明が『真空鋳造による巣のない鋳物の製造方法』に関するものであって、我が国への特許出願に係る発明が『マグネシウム処理工程と真空鋳造工程との結合による鋳引け防止方法』を要旨とするものである場合には、鋳引け防止の効果は、これらの両工程の結合によって初めてもたらされるものであるから、この点についてA，Bどちらの優先権証明書にも記載がないならば」、「全部の優先権を認めない」というように、
PCTガイドラインと同様の趣旨が説明されていた。
7−従前の1883年特許、意匠及び商標法11条には、特許付与に対する異議申立手続きにおいて、新規性欠如を理由とすることができ、これを法務官（Law oﬃcer）が聴取し、決定することが規定されていた。ちなみに、パリ条約制定前に、審査官による新規性審査を行っていた国は、米国とドイツだけであった。
8−Actes de la Conférence de Washington de 1911（1911）p.46. https://tind.wipo.int/record/14125?ln=en よりアクセス可能。

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に、出願前に公開されている先行する特許明細「先の出願の優先権の利益を受けてなされた出書の調査（6条）及び出願後に公開された先行す願は、当該先の出願と同一でなければならな

る特許明細書の調査（7条）は行われていたので、い」、「最初の出願に密接に関連する複数の出願

絶対新規性（新規性及び先願のこと）についてが第一国でなされた場合には、追加の特許を英の判断はなされていたようです（当時、通常の国で出願できる」等として、反対しました。つ

特許出願も含めて進歩性判断は行われておらい最近まで、筆者は、追加特許の取得を望む外ず、後記するように、進歩性という要件は、約国人は英国の追加特許出願制度を利用すれば良40年後に異議申立手続きにおいて初めて法定さいだけだ、というように、突き放した対応を英れることになります。
）。この状況であれば、英国がした、英国は兎にも角にも複合優先の導入

国は、パリ条約4条新第5段落の提案に前向きにに強く反対した、と単純に考えていました。

なりそうなものですが、実際は、次のように述しかし、今回の執筆を行うに際して、パリ条

べて、反対しました。すなわち、「本提案は、同約改正会議議事録を改めて良く確認すると、英盟条約の制度の下で付与された特許には第一国

国は、徒に複合優先導入を阻止しようとしたの出願日が記載される、という現在施行されていではなく、複合優先をより実効性あるものとす

る英国の法律と矛盾する」として、第一国出願ることを目指していたことが分かりました。こ

日が複数あることが問題であると反対したのでのような背景事情については、1934年のパリ条

す。パリ条約4条の効果を発現させる優先期間

約倫敦（ロンドン）会議に際して、英国政府及をスタートさせる優先日という考え方でなく、び万国工業所有権保護同盟条約事務局（BIRPI）

出願日が第一国出願日に遡及するという英国のが 作 成 し た『PROPOSITIONS AVEC EXPOSÉS

法的擬制の下では、複数の出願を1つに纏める

DES MOTIFS（説明書付き提案）』９ の翻訳10をということを上手く整理できないことを懸念し

見ると、よく理解することができます。表紙のたのだと推測されます。

画像3（日本語翻訳は画像4）に続いて、画像5をパリ同盟における追加特許の提案は、その後、見ると、複合優先（複数優先）というのは、同複合優先に名前を変え、1925年のパリ条約海牙

一発明について続いて為した一切の出願を唯一（ヘーグ）会議において、フランスから再提出

つの出願に集合するという考え方であることがされました。ヘーグ会議では、複合優先導入の分かります。画像6を見ると、発明の改良がさために、フランスが4条に新段落ｅ項とｆ項をれても、独立の特許を構成せずに発明の単位が追加することを提案します。ｅ項は、発明の単保全されるときは出願の合同に反対すべきでな

一性があれば、4つの出願数までに限って複合

いとの提案がされていたことが分かります。一

優先を認めることを定めていました。ｆ項は、
ｅ方、画像7を見ると、英国は複合優先導入に一項の実効性を高めるべく、出願の同一性に必要

方的に反対していたのではなく、協調的努力をな弾力性を与えるために、発明の要素で当該優

惜しまなかったことが分かります。すなわち、先権の主張に係るものが最初の出願において請

英国は、ヘーグ会議でのフランス提案に原則と求の範囲内のものとして記載されていないことしては賛成した上で、提案のｆ項に、「かつ、そを理由としては、該要素が明細書に明らかに記の明細書が出願された国の法律によって請求範述されている限り、否認することができないこ

囲に相当するときは」との第1の字句と、「しかとを定めていました。しかし、この時も、英国は、し、優先権は原出願の請求範囲における実質的

9−WIPO Knowledge Repository https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/docs/prep-docs/1934̲june̲London-fr.pdf よりアクセス可能。説明付き議案はp.155から掲載。なお、当時、英語はパリ条約の公用語ではなかったため、英国といえども作業文
書をフランス語で作成している。
10−フランス語の原文を大日本帝国政府が翻訳したものであり、国立公文書館アジア歴史資料センター所蔵Ref. A14100416500「倫敦萬
國工業所有權保護同盟會議ニ参列スヘキ帝國委員ニ對シ訓令方ノ件」に搭載されている。https://www.jacar.go.jp/ にてレファレン
スコードでアクセス可能。なお、画像4は、当該サイトでの検索結果の第14画像目に、画像5は、検索結果の第32画像目に対応している。

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変更については、これを取得することができなことは認めても、欧州の他の多くの国が審査をい」との第2の字句と、を追加する修正提案をしせずに特許していたのとは異なり、審査においています（興味深いことに、米国は、この第2のて改良発明の新規性調査を実施していたからこ

字句を削除することを要求しています。
）。さら

そ、英国は、制度内容を詳細に取り決める修正に、画像7からは、ロンドン会議での提案では、提案をしたのではないかと思います。ただし、過去のヘーグ会議での検討を糧として、発明の会議の議事録といっても、発言のごく一部を概構成部分（構成要件）の同一性を検証するため

括的に記録したものであって、全ての発言が記に図面も材料とすることが提案されていたこと録されているものではないところ、上記した英が分かります（英国、ドイツ、スウェーデン等は、国の意図については、筆者の推測の域を出ない

これを支持しましたが、イタリア、スペイン、

ものですから、話半分として読んでいただけれ日本等が「図面では十分に構成を特定できない」

ばと存じます。英国についてのより重要な事実等として、反対したため、最終的には「出願書は、次章で紹介するパリ条約ロンドン改正に準類の全体により当該構成部分が明らかにされて拠させると共に、進歩性要件を法定した英国特いる場合に限る」とのテキストが採択されました。
）。

許法改正及びその法解釈に見つけることができ

思うに、改良発明を追加特許として出願する

ます。

画像３

画像５

29

画像４

 

画像６

画像７

30

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３．優先期間中の発明の開示から出願人を保護する旨を規定した英国改正特許法の規定により出願した特許を外国における最初の出願の日付まで遡及させてこの4条を適用してきたことも誤りである。
」11

複合優先が導入された後、英国は、1949年に特許法を改正しました。改正特許法の52条には、1949年英国特許法の規定は『証拠除外効』そ優先権主張の効果について、次のように規定さのものです。そして、ラダス博士は、出願日擬れました。

制や遡及という考えを明確に否定しています。
1949年英国特許法は、異議申立手続きにおいて進歩性要件を世界で初めて導入しましたが（14（1949年英国特許法52条）
完全明細書が条約出願に基づいて提出された場

条1項（e））12、追加特許については、主発明等

合は、この法律のいかなる規定にもかかわりなく、が公告や実施されていても、それに対して進歩

局長は、条約出願の基礎となっている条約加盟国性を有しないという理由では、取消や無効とさにおける保護出願に記述された内容がその保護出れない旨が規定されました（26条7項）13。つまり、願の日後に実施され、または公示されたという理

進歩性要件が導入された後も、基本発明である

由のみでは特許の付与を拒絶し、または特許を取主発明から改良発明の特許性が否定されないとり消しもしくは無効にしてはならない。
（翻訳は特

いう実務は維持された訳です。
その後、英国は、欧州特許の付与に関する条（AIPPI日本部会、許庁編『外国工業所有権法令集』

約（EPC）に加盟し、加盟に必要な法改正をす

1965年）による）ることになります。当該改正された1977年英国
それまでの出願日遡及の規定を改めて、優先特許法は、5条において、優先日に関する規定

基礎出願の内容が実施されたり、公示されたりが置かれていて、パリ条約4条C（2）に対応する

しても、特許が拒絶や無効とならないと規定す

最先の出願にのみ優先日が与えられることや、るようになったのです。このような英国の変遷

パリ条約4条C（4）に対応する最先の出願とみなを巧みに纏めた解説があります。米国工業所有

し得る出願のことを定めています。続く、6条

権界の代表学者であり、AIPPI米国部会事務局には、優先期間中の行為について、次のように長を務め、AIPPI日本部会の生みの親とも言わ定められています。

れたステファン・ラダス博士著書の次の説明です。
（1977年英国特許法6条：先願と後願との間での事「この法的防御は、Ｂ国における後の出願がＡ国に項の開示等）

おける最初の出願の時になされたものと考える擬（1）疑いを避けるため、特許出願（問題の出願）が制を根拠とする、と言われてきた。…これに関しされ、かつ、5条（2）に従って当該出願において又ては反対の結論が常に支持されてきたのである。

はこれに関連して先の関係出願を指定する申立書同様に、英国において、長期間にわたって、4条が提出されるときは、当該問題の出願及びこれに11−Stephen P.Ladas, Patents, trademarks, and related rights：national and international protection, Harvard Univ. Press Ed.(1975), p.462.（翻 訳
については、Stephen P.Ladas（豊崎光衛＝中山信弘監訳）『ラダス国際工業所有権法Ⅱ』（AIPPI・JAPAN、1985年）の表現を援用した。
）
12−その後、米国が1952年制定の35USC103条において非自明性規定を、日本が昭和34年制定の現行特許法29条2項において進歩性規定を導入した。
13−ドイツ、フランス、オーストラリア、トルコ、インド等の追加特許についても、かつての英国と同様の規定がなされた。追加特許制度が現存している国もあり、オーストラリア特許法25条には、「追加特許の出願に関しては、クレームされている範囲での当該発明が所定の期間内に行われた主発明の公開又は使用に鑑みて進歩性を有していないという理由のみでは、その特許願書又は完全明細書に対して異論を唱えることができず、かつ、追加特許は無効とはならない。
」と規定され、トルコ知的財産法123条3項には、「追加特許出願につき第83条（4）に定める進歩性を評価するに当たっては、主特許出願は、技術水準とはみなされない。
」と規定されている（翻訳はhttps://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/mokuji.html に掲載のもの）。インド特許法56条には、主発明等からの進歩性が問われないものの、新規性は問われることが規定されている。日本でも、昭和60年の特許法改正により国内優先権制度が導入されるまでは、追加特許制度が存在したが、少なくとも法規定としては進歩性を問えるものであった。

31 
よって付与される特許は、中間に生じる関係行為

されるように解釈されるべき」ことが示されてのみによって無効とされることはない旨をここにいます。そして、この本が刊行されてから10年宣言する。

後、欧州特許庁審判部の5人による特別合議体（2）本条において、「関係出願」とは、5条のそれとは、実際に、当該解説が示した通りに、EPCを同一の意味を有し、「中間に生じる関係行為」とは、解釈して、『証拠除外効』による判断を示しまし

先の関係出願の優先日と問題の出願の優先日とのた15。

間において当該先の関係出願に開示された事項に

複合優先の導入に慎重であり、また、「構成部

関係してされる行為、例えば、先の関係出願の対分の検証材料に図面も含めるべき」と提案する象である発明について他の出願をし、当該発明若等、複合優先についての条文の規定振りに拘っしくは事項に関する情報を公衆の利用に供し又はて、自国ロンドンで開催したパリ条約改正会議

当該発明を実施することをいう。ただし、5条（3）において複合優先を結実させた英国だからこの適用上無視されるべき出願又は当該出願中に包そ、従前の出願日遡及の規定を自ら廃して、優含される事項の公衆への開示はこの限りでない。

先権主張の効果が『証拠除外効』であることを（翻訳は、https://www.jpo.go.jp/system/laws/

より鮮明にさせる条文規定をしたのではない

gaikoku/mokuji.htmlに掲載のもの）

か、と筆者は考えております。

1977年特許法については、1980年に英国弁理４．自然消滅した日本における出願日遡及の考え方

士会編纂によるコンメンタールが発行されていますが、このコンメンタールは、6条につき、1899年（明治32年）にパリ条約に加盟した日

次のように解説しています。

本は、英国と同様に、出願日が第一国出願日に「6条は1949年英国特許法52条と同じ意図で遡及する法的擬制としての優先権主張の効果あって、優先期間における出願人自身の発明を、特許法に明確に規定しました。

の開示から出願人を保護する。6条は130条（7）に従い、可能な限り、対応するEPCの条（明治32年特許法14条）

文と同じ効果を有するように構成されてい工業所有權保護同盟條約國ニ於テ發明ノ特許ヲる。さらに、EPC前文には、EPCがパリ条約

出願シタル者七箇月以内ニ同一發明ニ付特許ヲ出19条の意味における特別取極である旨規定さ

願シタルトキハ其出願ハ最初出願ノ日ニ於テ之ヲれていることから、EPC54条（新規性）、EPC88

爲シタルト同一ノ效力ヲ有ス

条（2）（複合優先）、EPC88条（3）（4）, （優先権の 実 質）お よ びEPC89条（優 先 権 の 効 力）とその後、明治42年特許法27条2項では、「特許

いった対応する規定は、パリ条約4条Bが満たニ関シ条約又ハ之ニ準スヘキモノニ別段ノ規定

されるように解釈されるべきである。」14（翻アルトキハ其ノ規定ニ従フ」とされましたが、訳は筆者による）

萼優美（はなぶさまさみ）先生の著述16によれば、
明治42年特許法施行後も、特許原簿の出願日に「優先期間における出願人自身の発明の開示

は第一国出願日を記載していたとのことです。

から出願人を保護する」というように、1977年

ところが、特許局総務部長であった吉原隆次先英国特許法6条が『証拠除外効』を規定している生が特命全権大使として、パリ条約ロンドン会

こと、さらには、EPCも「パリ条約4条Bが満た

議に出席されて帰朝されてから、特許原簿の出14−The Chartered Institute of Patent Agents, C.I.P.A. Guide to the Patents Act 1977, (Sweet & Maxwell, 1980) p.28.
15−BIOGEN/α-interferons, T301/87; OJ EPO 1990, 335.
16−萼優美「優先権（Le droit de priorité）」工業所有権法研究80巻3号（1984年）1頁。

32 

願日には現実の日本の出願日を記載するようにに二以上の優先権が主張されたことを理由としなり、以来、吉原先生は、『出願日遡及説』を感て、優先権の主張を否認することはできない（第情的と感じられる程に嫌われたそうです。この四条Ｆ）。…勿論一出願について、二以上の優先ことに関して、後藤晴男先生は、「吉原先生は、権が主張された場合には、優先権の期間及び効果審査官試験の講師をやられたときに出願日がさは、発明、考案の各部分について、考慮すべきはかのぼると書いたら全部落第をつけたという伝

当然のことである。」19

説があるのであります。あと、萼先生は、出願日は遡及するという考え方をとっておられま

優先権主張の効果を拒絶や無効とされない、す。だから、吉原先生と萼先生は、対立していと説くと共に、考案の各部分について優先権をるわけであります。
」と『パリ条約講和』の中で考慮するという考え方は、パリ条約4条Bや4条述べられています 。その伝説の吉原先生は、Fの規定に素直に対応するものです。複合優先

優先権の効果について、次のように述べられてや部分優先の日本での適用が開始された頃、一います。

考案一出願主義が貫徹されていた実用新案制度

17（大正10年実用新案法1条、昭和34年実用新案法「第三6条）では、1つの出願に複数のクレームを記載

優先権の効果

…第二国における出願は、発明、考案の新規性することは許されませんでした（これに対し、の有無の問題、先願、後願の関係のみについて、特許制度では、大正10年特許法7条所定の牽連第一国における出願の日時に出願があったと同様発明や昭和34年特許法38条所定の併合出願によに利益ある取扱いを受けるに止まるものである。

り、複数クレームが存在する場合がありまし決して第一国における出願の日時に出願があった

た。）。この状況の下では、考案の各部分についと看做されるものではない。条約には看做す旨のての優先権といえば、考案の各構成部分（各構規定はない。…『不利な影響を受けない』とは、『拒成要件）についての優先権と考えるより他あり

絶査定を受けない、特許又は登録後に無効とされません。吉原先生は、上記のように、優先権をない』という意味である。」

説明することで、複合部分優先の本質を理解さ18せようと考えられていたのかもしれません。
一方、萼先生は、優先権主張の効果につき、「優

また、優先権の目的物の同一性について、吉原先生は、次のように述べられています。

先権を主張してなされた第2国の出願の時点が第1国出願日に遡及するものとして理解するこ「二とはPriorityの語自体の表意とパリ条約成立の目的物の同一…独立の発明、考案と認むべきか、若しくは独

背景からみて当然のことといわねばならない」20

立性のない発明、考案と認むべきか、又は一の発と説くと共に、部分優先につき、「わが国への出明、考案と認むべきか、若しくは二以上の発明、願に係る発明が優先権の主張の基礎となる第一考案と認むべきかということは、各国の法制や、国の出願書類に、他の構成要件を結合させたも認定は一致するものではない。

のである場合には優先権の主張を認めない」21と…優先権の基礎となった第一国の出願中に含ま述べられています。萼先生が、このように、パれていない構成部分については、第一国の後の出リ条約4条Fの条文規定を真っ向から否定する

願によって優先権を生ずる。…その国の法律の解ことを、何故、述べられたのか、その明確な理

釈上一の発明、考案と認め得る場合には、一出願

由は分かりません。しかし、筆者には、一つ思17−後藤晴男『パリ条約講和〔第11版〕（発明協会・2000年）136頁。
』
18−吉原隆次『改正 工業所有権保護同盟條約説義〔16版〕』（帝国判例法規出版・1974年）54-55頁。
19−吉原・前掲（18）43-46頁。
20−萼・前掲（16）2頁。
21−萼優美『工業所有権法解説−パリ条約条解編〔初版〕（』ぎょうせい・1976年）。

33 い当たることがあります。先に御紹介したようを特徴とする磁石鋼」であった場合には、部分に、複合優先の提案がされた際には、「発明の改優先を認めないとの説明をされていますが、ま良がされても、独立の特許を構成せずに発明のさに、一体不可分とされる構成要件といえるで単位が保全されるときは出願の合同に反対すべしょう。

きでない」との説明がされていました。ヘーグ

もう一つ、筆者が、このように推測する理由

会議でのフランスの複合優先の再提案では、発があります。萼先生の御見解を補強するかのよ

明の単一性があることが条件とされていました

うな解説をされている方がいるからです。光石が、当該条件を帝国政府は「國法上ノ意味ニ於

士郎弁護士の書籍です。画像5〜7で御紹介した

テ發明カ結合セラレサル場合ハ此ノ限ニ在ラ

複合優先や出願の同一性についても述べられてス」と翻訳しています。当時の日本に現行特許いますので、御紹介します。

法37条の『発明の単一性』は無論のこと、
『出願
の単一性』
（昭和34年特許法38条で導入された併「四合出願）すら、その概念がなかったため、意訳（一）同盟各国の発明の単一性の認定基準の相違かされたのでしょう（大正10年法の牽連発明に対らして認められた複合優先、一部優先制度の前提して、『出願の単一性』という用語が充てられた条件をなしているものは同盟条約第四条Hの規定

22

ことはないようです。） 。そして、ロンドン会である。すなわち複合優先、一部優先においては、

議において採択された4条Fは、「同盟ノ如何ナ

第一国出願の内容と第二国出願の内容とがある程ル国ト雖モ特許出願ガ二以上ノ優先ノ主張ヲ含

度相違することからして、優先権主張の要件の一

ムコトヲ理由トシテ之ヲ拒絶スルコトヲ得ズ但である目的物の同一性の要件を具備するか否かがシ該国ノ法令ノ意味ニ於テ発明ノ単一性アルコ問題となるのである。…日本国への出願に係る発トヲ条件トス」23というものでした。萼先生は、明が、優先権主張の基礎となる第一国の出願書類

他の構成要件を結合させた場合には、それは、に記載された発明に他の構成要件を結合させたも独立の特許の対象とされるべきものであって、のである場合において、発明の単一性が認められ発明の単一性は損なわれているとお考えになっないときは優先権の主張を認めないものと解す

たのかもしれません。実際、萼先生が、この著る。ただし優先権を主張して行った特許出願が、書を書かれた時代は、単なる寄せ集めである湊

優先権主張の基礎となる出願に含まれていなかっ合（aggregation）は発明を構成しない（今でいた構成部分を含むことだけを理由としては、発明

えば、新規性・進歩性を有しないということ）が、の単一性が認められる限り当該優先権を否認し、結合（combination）は発明を構成する（今でいまたは、当該特許出願について拒絶の処分をする

えば、新規性・進歩性を有するということ）とことはできないものと解する。
」

同盟条約第四条Fと同第四条Hとの関係いうのが、特許要件についての実務感覚でした。
ヘーグ会議でのフランス再提案の帝国政府翻訳

萼先生が、結合したらNGと述べているのにに顕れている、発明が結合できない場合に複合

対して、光石先生は、結合した場合であって、優先を認めないとの立場で説明すれば、単なるかつ、発明の単一性が認められないときにNG寄せ集めでなく、一体不可分とされるような新だと述べられています。先ほど、当時の実務感

たな構成要件を生み出してしまったならば、発覚として、結合には新規性・進歩性が認められ明の単一性が損なわれるということなのだと思ると述べましたが、これは徐々に変わっていきいます。萼先生は、第一国出願が「クロムを構ました。結合によりシナジー効果が生じれば、成要件とする耐蝕鋼」であり、わが国への出願

それは進歩性ありという判断であったものが、が「クロムおよびアルミニウムを併有すること

シナジーがあっても、当業者の予測の域を出な

22−日本における単一性の考え方の変遷については、井上典之「多項制、その起源と変遷 −潜在化した「一発明の概念」−」中山信弘外4名編『竹田稔先生傘寿記念 知財立国の発展へ』591頁が最も詳しい。
23−昭和13年7月27日外務省告示第63号による翻訳。

34 

い効果であれば、進歩性が認められない場合も追加特許制度を前提として、パリ条約が複合部あるというように、徐々に進歩性判断は変遷し分優先を導入したことを、上手く説明することていきます。光石先生は、御著書の中で、そのができなくなるからです24。

ような進歩性判断の発展可能性についても述べ筆者が特許庁に入庁して審査官補として審査られています。だからこそ、光石先生は、結合し、業務を行い始めた当時、優先権主張の効果につ

その結果、単一性が認められなくなる場合といいて、指導審査官や先輩審査官からは、これまう条件を与えたのではないか、と思われます。

で御紹介させていただいた『証拠除外効』の考

一方の萼先生は、構成要件の結合があれば、直え方を教わりました。審査官コース研修の『条ちに単一性が認められなくなるという感覚をお約』の勉強をしている時には、「遡及と書けば落持ちだったのかもしれません。筆者は、結局の第する」という伝説も先輩から伺いました。一ところは、単一性が認められるか否かで判断す方で、筆者が知らなかっただけで、萼先生のよれば良いのではないかと考えます。ただし、単うな考え方をずっと信じていた審査官も特許庁

一性が認められない場合に、同盟国が許されるには居たようでした。ただし、彼らの頭の中にのは「拒絶」（単一性違反の拒絶理由を成立させは、独立発明や追加発明の別や、湊合や結合のること）だけであって、「優先権の否認」迄は許別という発想はなく、単に、追加構成があればされていないという解釈もあるようですので、優先権は認めない、との考えだけがあり、4条

この立場に基づけば、単一性が認められなくてBについても、「不利な取扱いを受けない、さりも、なお、優先権を認めなければいけないようとて有利な取扱いも受けない」と考えていたよにも思われます。そのことからすれば、萼先生うです。

も、光石先生も、4条Fのただし書きは、優先

この『証拠除外効』については、弁理士の先権の否認にも係るというお立場だったように思生方にも共通する認識であった筈だと思っていいます。

ます。だからこそ、神山先生も、御論考において、

萼先生、吉原先生ともに、素晴らしい抗告審「優先権制度の趣旨に鑑み、『超える部分』との判官であり、研究者であったと思います。しか関係では、先の出願後の同一の公知発明は新規し、ロンドンでのパリ条約改正会議に実際に参性及び進歩性の拒絶理由を生じさせない、との加され、英国代表団と議論もされ、その後の英解釈論が可能ではないだろうか。その解釈論は国の特許法改正につき興味を持って観察された『超える部分』に遡及効を与えるものではなくであろう吉原先生の方が、より正確に、複合部（先願主義に反するものではなく）、『超える部

分優先というものを認識されていたのではない分』との関係で、先の出願後に公知となった同か、と筆者は考えます。その最大の理由は、萼一発明につき新規性及び進歩性の証拠除外効を先生が、その正当性を信じて疑わなかった『出与えるものに過ぎない。
」25と述べられたのだと

願日遡及説』は、単純優先の場合の優先権主張

思います。

の効果を分かり易く説明することができるもの

５．優先権の考え方の変遷の、もし、当該説が、改良発明については遡及されない、そして進歩性が否定されることもあり得ると整理することを意図したものならば、本稿で紹介した英国の1949年特許法や1977年

その時点で、1949年英国特許法52条や、主発明

特許法の条文を初めて目にした方は、驚かれたにより改良発明の特許性が否定されないというかもしれません。しかし、筆者が、特許の世界

24−もっとも、萼先生の『出願日遡及説』が、当時の実務感覚に照らして、他の構成要件を『結合』させると、進歩性を有する独立した発明というべきものになるから、優先権を認めないのだ、と考えてのものであったならば、基本発明からは進歩性を有する、すな
わち、基本発明を引き合いにして拒絶されないことになる、ということで、結論は、『証拠除外効』と同じということになる。前出した萼先生御提示の「クロムおよびアルミニウムを併有することを特徴とする磁石鋼」については、これが「クロムを構成要件とする耐蝕鋼」により進歩性が否定されるということは、凡そ考えられないであろう。
25−神山公男「優先権の審査基準に関する問題点」知財管理55巻7号。

35

 

に飛び込んで、優先権制度を知った後に、このになります。

英国特許法を見ても、ごく当たり前のことが書

この変遷をごく簡単に説明しますと、米国でかれていると思うだけで、特段驚かなかったよは、カワイ事件判決26を皮切りに、幾つかの裁

うに思います（実際は、英国特許法の条文は、

判事件判決が、パリ条約が直接適用性を持たな

7、8年程前に初めて確認しました。
）。また、こいものとして、条約上の規定に対応する国内法

れまで、優先権の効果を、「無効とされない」と規定の解釈を中心に扱った結果、最終的に、ゴの考え方と「出願日が遡及する」との考え方とステリ事件判決27は、優先権が認められるための対立軸で説明してきましたが、「遡及と考えてにはクレーム発明がサポート要件を満たさなけ

良いのではないの？」と思われる方がいらっればならないとの規範を定立し、これが米国実しゃるのではないか、と思います。そのような務を確定づけました。判断対象をクレーム発明

方は、頭の中に、きっと、国内優先権主張の効に限定している時点で、本稿で説明したパリ条

果を定める特許法41条2項の規定が浮かんでい

約4条Fが確立したクレーム中の複合部分優先

るのではないかと思います。そうなのです。国というものが否定されることになります28。し内優先権の規定振りは、萼先生が力説された『出かし、米国では、グレースピリオド制度により、願日遡及説』そのものなのです。そして、実は、出願人自身の発明の開示で特許が否定されるこパリ条約を国内法や域内条約にコンバージョンとはありません。すなわち、自身の基本発明をしている米国特許法119条や欧州特許条約89条

引き合いにして改良発明の特許性が否定されるの規定も「同一の発明に関する特許出願が前記ものではありません。上記した事件は、何れも、の外国において最初になされた日に合衆国にお異なる出願人（特許権者）間での先優後劣を整いてなされた同一出願の場合と同じ効果を有す

理しようとしたものでした。この米国の規範を、るものとする」、「優先日が欧州特許出願の出願

EPO拡大審判部「優先期間」事件意見29は、出願日とみなされる効力を有する」等というように、

人自身の発明の開示で特許無効とすることを肯

出願日遡及そのもので優先権の効果を規定して定するための理論として採用します。新規事項

います。しかも、米国特許法は、複合部分優先を含む改良発明は、遡及しないから、基本発明について何らの規定を置いていません。ただ、により進歩性を否定し得るという理論です。とこの点については、日本の特許法も同じで、明ころが、クレーム内での複合部分優先の規定を示の規定はないものの、国内優先権は、パリ条持たない米国特許法とは異なり、EPC88条2項

約を国内に平行移動させたものであるから、当には「適切な場合は、複合優先権を何れか1の然に、複合部分優先も認められる、と説明されクレームに対して主張することができる」とのてきたところかと思います。それだからこそ、（クレームごとの優先権という整理をつけるに筆者も、国内優先権にも、パリ条約と同様に、は）厄介な規定があります。このことについて

複合部分優先の適用があり、『証拠除外効』が働の整理をつけるために、「適切な場合」とはクくと思っていました。しかし、このような筆者

レームが選択肢で表現されている場合だとの教（と、おそらくはパリ条約改正時の立法者）の意

義を、EPO拡大審判部「同一発明」事件意見30は図とは離れて、優先権主張の効果は、捻じ曲げ

打ち出します。そして、上位概念クレームに対られた方向へと、その解釈が変遷していくことしての部分優先さえも否定し始めるという、

26−Kawai v Metlesics 480 F.2d 880,178 USPQ 158 (CCPA 1973).
27−In re Gosteli, 872 F.2d 1008, 10 USPQ2d 1614 (Fed. Cir. 1989).
28−米国実務家の殆どは、パリ条約の条文規定振りにつき、不知である。そのような中、筆者は、パリ条約4条を明確に認識している
米国特許弁護士から、「米国特許法119条がパリ条約4条Fに矛盾するとの指摘は興味深い」とのコメントを得た。EPCが4条Fに矛盾するとの同様の問題につき、EPO拡大審判部は、発明の構成部分（elements）とは『特徴』でなく『実施態様』であるとの理屈で、議論を無理矢理ねじ伏せた。新規性・非自明性判断や侵害判断において、オールエレメントルール（All Elements Rule）が浸透している米国では、この理屈は通じないであろう。しかし、「条約は連邦法に優先しない、等位である」、「後法は前法に優先する」との判例法のある米国において4条F規定が問題とされることは、今後もないであろう。
29−G3/93 Priority interval OJ EPO 1995, 18.
30−G2/98 Same Invention OJ EPO 2001, 413.

36 

いという誤り）を自ら是正した意義は大きいと誤った方向にEPOは突き進みます。

考えます。

現在、米国は、優先権主張の効果を請求項ごとの出願日遡及として扱っています。2001年に６．複合部分優先についての日本の最高
裁判例

EPOは、請求項ごとと、それに加えて、明確な選択肢ごとの出願日遡及として扱う判断をしました。その後、日本の特許庁は、EPOに倣って優先権の審査基準を策定しました。しかし、発審査基準に依拠した日本の審査実務は、米国

明単位での出願日遡及の考え方と、パリ同盟が及びEPOのケースローに沿って形成されたもの

予定した複合部分優先とが全く異なることは、といえます。日本に判例と呼べるものはなかっ

本稿のこれまでの説明で御理解いただけるのでたのでしょうか？ 筆者は、そうとは思いませはないかと思います。

ん。1章で紹介させていただいた「光ビームで

欧州では、2010年以降、優先権判断がより一

情報を読み取る装置」事件は、審判、高裁、最層厳しいものとなり、自身のファミリー出願で高裁を通じて、一貫して、発明の構成要件が部特許が無効にされるという毒入り優先権、毒入分優先の対象となるか否かという問題を巡ってり分割の問題が生じました。しかし、この問題争われた事件でした。拒絶査定に対する審判事を契機に、部分優先の考え方が見直され、明確件において、「パリ条約上の優先権は、1なる発な選択肢でクレームが特定されていなくとも、

明につき1づつ発生するものであり、発明の部

上位概念クレームについての部分優先が否定さ分ごとに発生するという趣旨ではない」との請れないことが、EPO拡大審判部「部分優先」事

求人主張を33、特許庁審決は、「優先権が発明を件審決31により確認されました。その審決の理構成する部分についても発生することは、第4

由づけにおいては、優先権とは制約を課すこと

条Fの規定から明らかである」と一蹴しました。

のできない『権利』であること、『権利』が条約やこの判断に対する審決取消訴訟において、竹田

国内法で確立されている場合にはガイドライン

稔裁判長による裁判合議体は次のように判示しやケースローでさえ、制約を課すことはできなました。

いこと、が強調されていました。現在の日本特許庁の審査基準に依拠した審査実務は、ガイド「（パリ）条約四条Ｆ項によれば、同項は発明の単ラインによって、パリ条約が保証した『権利』

一性を要件として、いわゆる複合優先及び部分優に制約を課すことになっている状況だと思いま

先を認めており、第二国出願に係る発明が第一国す。この状況は、特許法26条の規定に抵触する出願に係る発明の構成部分とこれに含まれていなといえるかもしれません。

い構成部分を含んでいるときは、共通である構成

ちなみに、英国特許法コンメンタールは、そ部分と第一国出願に含まれていない構成部分とがの後も改訂を重ねていますが、英国特許法6条

それぞれ独立して発明を構成するときに限り（すがパリ条約4条に整合するのに対して、『証拠除

なわち、この両構成部分が一体不可分のものとし外効』を否定するEPOのケースローはパリ条約て結合することを要旨とするものでないときに限に違反しているとの声があることを紹介し続けり）、共通である構成部分については第一国出願ています 。それでも、EPO拡大審判部が、そに係る発明が優先権主張の基礎となることに照らの一部とはいえ、部分優先判断についての誤り

すと、第一国に最初にした出願に係る発明と後の（上位概念クレームについて部分優先を認めな出願に係る発明とが右のような関係にある場合

32

31−G1/15 Partial Priority OJ EPO 2017, A82.
32−The Chartered Institute of Patent Agents, C.I.P.A. Guide to the Patents Acts, Seventh Edition（Sweet & Maxwell, 2011）pp.216-217.
33−先に説明したように、本ケースは、最初の出願から1年を経過してからなされた優先権主張出願であり、請求人の主張は、発明単位での優先権だからこそ、追加特許出願を基礎とすることで、仕切り直しがされて、本件出願は救われるのだ、という旨の内容であった。

37 
に、第二国に後の出願に係る発明と同一の構成を伺いました（法理判例となるか事例判例となる有する発明について出願するとき、優先権主張のかは別の問題です。
）。この考え方に依れば、竹基礎とすることができる特許出願は、第一国に最田先生が示された判断は、最高裁判例としての初にした出願に係る発明と共通の構成部分につい判例性を有することになります。一体不可分かては、最初にした特許出願であり、これに含まれ否かとの条件は付されていますが、この判断は、ていない構成については後の特許出願である、とクレームや選択肢単位で遡及する考え方とは明解すべきである。
」

らかに異なり、引用例の採用が制限される『証拠除外効』に立脚したものであって、パリ条約

筆者は、特許庁内の有志勉強会であった『竹4条Bと4条Fを正解したものであるといえます。

田勉強会』に参加して、竹田稔先生に、直々に竹田判決から30年近くが過ぎた令和2年、部

当時のお話を伺いました。竹田先生は、「細かい分優先判断をすることなしにクレーム単位でのところは覚えていないが、当時は、優先権につ

優先権判断をした特許庁審決に対して、知財高

いて相当に調べた」と仰っていました。想像す裁は、パリ優先権を主張した出願にかかる発明

るに、竹田先生は、吉原説、萼説、光石説等ににおいて、基礎出願にない新規の構成が含まれ当たられたのだと思います。もしかしたら、ロていた場合であっても、直ちに優先権の効力がンドン会議の説明書付き提案やヘーグ会議での失われて特許が無効になるのではなく、当該構フランス提案等も御覧になったのかもしれませ

成について引用発明との関係における新規性やん。そして、複合優先の起源が追加特許制度に進歩性の有無の充足が個別に検討される必要があるという事実に辿り着き、改良発明が基本発ある旨判示しました。これは、上位概念クレー

明に対し、別個の発明とならないことが条件でムについての部分優先判断の法理の復活でああるとお考えになり、「一体不可分のものとしてり、EPO拡大審判部判断に追従することを意味

結合することを要旨とするものでないときに」しています。また、判決中では、「（追加構成は）部分優先が認められる、という規範を定立されそれぞれ独立した発明の構成部分となり得るもたのではないか、と筆者には思われてなりません。

のであるから、引用発明に対する新規性、進歩

この高裁判決に対して上告がされました。上性は、それぞれの構成について、別個に問題と告理由の中では、審決も判決もパリ条約4条Fする必要がある。
」という竹田判決を彷彿させの『構成部分』を『構成要件』と即断したが、パる説示がされました34。知財高裁は、かつて竹リ条約4条Fの『構成部分』とは『構成部分を持つ

田裁判長がした判決に、最高裁判例の価値があ発明』とするのが正しいとの主張がされ、審決ると考えたのかもしれません。

及び判決には、条約の解釈誤りがあると指摘さおわりにれていました。しかし、最高裁判決は、この上告理由を退けます。ただし、判決は、「所論の点に関する原審の判断は、正当として是認するこ改良発明が否定されても、基本発明が安泰なとができ、原判決に所論の違法はない」というらば、それで良いではないかとお考えになる方

所謂三行半判決でした。筆者も、ずっと判例ともいるかもしれませんが、筆者は、そうは思いはならないと考えていたのですが、ある最高裁ません。より価値のある改良発明を成したから判事の方から、「旧民事訴訟法での最高裁の定型こそ、後には引けない場面というのは確実にあ

文判決については、『原審の判断は、正当としてります。

是認することができる。』となっている場合は、

山中伸弥教授は、ある雑誌のインタビューで原審の判断が最高裁の判例になる。」とのことを「私たちが06年にネズミでiPS細胞を作れました

34−知財高判令和 2 年 11 月 5 日（令和元年（行ケ）10132 号）
審決取消請求事件〔ブルニアンリンク作成デバイス及びキット〕
裁判所 WEB。

38 

と論文を発表したことで、世界の研究者が一斉

優先期間中における出願人自身の発明の開示にヒトiPS細胞の樹立に向けて研究を始めて、により優先権主張出願の特許性が否定される、ものすごい競争になりました。われわれもネズ

いわゆる『自爆』という事態については、かつミと同じ方法でヒトiPS細胞を樹立することがてEPOで、これを肯定する判断が示されたことできて、06年末には、05年末に既に出願していがありますが、筆者が知る限り、米国と、そした特許にヒトiPS細胞のデータを追加した国際て日本では、これが肯定された裁判例は無い筈

35

特許を出願しています。」 と述べています。

です。しかし、複合部分優先が導入される前のこの論文（Cell誌）の発表は、確実に生理学・パリ条約では、『自爆』を肯定する状況が生じた

医学の技術の発展を促した筈です。このヒトことがありました。この問題に関して、パリ条iPS細胞のデータを追加した国際特許出願は

約は、過去に2度、条文策定に失敗しています。

EPOで一番早く成立したのですが、この欧州特1度目の失敗は、次のようなものでした。パリ

許に、Cell誌論文を引用例とする新規性欠如の条約制定前、米国・ドイツを除いて実体審査を異議申立がされました。最終的に異議は取り下行う国は存在せず36、出願すると、速やかに特げられましたが、当時（すなわち、選択肢でな許が付与され、公知となっていました。多くの

くても部分優先を認めるとの宣言をする前）の国は国内公知を採用していたので問題なかった

EPOの強硬判断であったならば、異議申立が成のですが、例えば、フランスは世界公知を採用立していた可能性があります。日本で同様の無していたので、他国での出願とそれに続く特許効理由が唱えられたらどうなるでしょうか。最の事実により新規性が失われてしまいます。こ

高裁判例の価値を有するかもしれない竹田判決の問題を解消するために、優先権が出来たのでに従えば、Cell誌論文が引用例とならない以上、すが、最初の条文には、第三者が公知にした場

特許無効となることはあり得ません。
『証拠除外

合に無効にされないと書かれていました（画像効』が改良発明を救うという利益を有すること

2参照）。これにより、本人が公知にした場合にが御理解いただけると思います。一方で、『遡及は無効にして構わないとの解釈を採る同盟国が効』に従う審査基準、すなわち、請求項ごとに現れたため、ブラッセル改正により、「第三者が」

判断基準日を遡及させる審査基準を杓子定規にの文言が削除されたのです。2度目の失敗は、適用したならば、改良発明は優先日に遡及しな

次のようなものでした。構成部分が優先権の対いとされ、無効となる可能性があります。

象となることを意図して複合優先が導入された

このようなことを申し上げると、改良発明がにもかかわらず、優先基礎出願にない構成部分

完成する迄、発明を秘匿しておけば良いだけのが自国出願に含まれている場合には、優先権のことだと言う方がいるかもしれません。たしか複合がされたものではないから、優先権は否定に、現在は、権利行使を見据えての然るべき時されるという解釈を採る同盟国が現れました。

期までの技術の秘匿という知財戦略が定石かとそこで、リスボン改正により、そのような場合思います。その知財戦略を否定するつもりはあであっても優先権が否定されないことを明確にりませんが、特許法1条に掲げられている目的するために、部分優先が法定されました。さらは「発明の保護及び利用を図ることにより、発に、この改正の際、従前の複合優先規定におい明を奨励し、もつて産業の発達に寄与すること」て「拒絶スルコトヲ得ズ」に止まっていた規定であり、これが妨げられることはあってはなら

振りに対し、「当該優先権を否認し」の文言を加ないと考えます。

えて、優先権の否認も禁止されることが明確化

35−週刊朝日 2014 年 11 月 7 日号。
36−2章で述べたように、英国ですら審査での新規性調査を始めたのは 1907 年のことであった。明治初期から新規性審査を始めた当時の日本は意欲的であったといえよう。もっとも、特許明細書を調査する英国の特許制度と異なり、日本では、特許文献はおろか、刊行物さえ、調査対象でなく、公知公用のモノが対象とされた。特許文献は無論、技術文献の蓄積すらなかったのだから、当然といえるかもしれない。

39 

されました。このように、パリ同盟は、『自爆』「競合するブルー社およびレッド社は、いずれもを肯定しようとする同盟国が現れる度に、それ独立して実施形態X1からなる発明をした。両社は、を許さないことを強く示す条約改正を行ってき

X1を開示する最初の国内特許出願P1及びP2をそたのです。審査の運用として、判断が単純明快

れぞれ行ったが、ブルー社の出願の方が数ヶ月前になるようにするべく、発明ごとの遡及効で説になされた。ブルー社は作業を継続し、さらなる明することは構わないとは思いますが、これま実施形態X2およびX3を開発し、一般原則Xを発見

でのパリ同盟の意思を尊重して、『自爆』をさせした。レッド社はそれ以上、何らの作業をしなかっないことが審査基準に明記されることを、筆者た。…実施例X1のレッド社による開示は、ブルー

は、真に希望しております37。

社の包括的クレームの新規性を毀損することにな

貴協会の目的の一つには、発明の利用を推進る。しかし、この事実の状況では、ブルー社は確することがあるのではないか、と筆者は思って実に優先競争に勝つべきであり、その一般的な主いますところ、最後に、米独欧英日の賢明な先張は有効であるべきである。X1を公開したブルー

人が述べた、発明利用の推進に関する言を御紹社の最初の出願は明らかにレッド社に先行するも介させていただきつつ、本稿を締め括らせていのであり、ブルー社はより多くの仕事をしており、

ただきたいと存じます。

より幅広くより優れた発明をした。」41（英国弁理士会がG1/15事件で提出したアミカスブリーフか「発明者又は第三者による発明の公表は障害にならの抜粋）

らない。また、4条の目的は、自己の計画を容易にしかつ他の国においてそれに関心を持つ人を見「優先権に関する規定は、発明、考案の新規性喪出すために、自己の発明を公表し又は実施する機失及び先願主義の規定の例外規定である。」「『不利会を出願人に与えることにある。」38（ステファン・な影響を受けない』とは、『拒絶査定を受けない、

ラダス博士）

特許又は登録後に無効とされない』という意味である。
」42（弁護士弁理士吉原隆次）「出願人が特許庁への出願後に発明を公開できる
ことは、世界中の特許制度の名誉ある原則であ

これら米独欧英日の先人が述べているようる。」（アクセル・フォン・ヘルフェルド博士（元に、出願をした後には、ライセンス供与や技術

国際弁理士連盟（FICPI）会長））

移転など、あらゆる発明の利用機会が保証され39るべきです。パリ条約は、それを予定し、権利「発明者に自身の発明の公表を初期の段階で行うとして保証していた筈です。優先権制度が、どことを可能とさせ、さらには、そのように行動すのようにあるべきかを、貴協会の理念の下で、るように奨励するが、このことは、情報と技術の会員の皆様にお考えになっていただけたら、筆迅速な普及を促進するという特許制度の基本的な者にとっては、望外の喜びです。
（了）

目的のうちの一つと完全に一致するものである。
さらに、発明者に、合理的な期間内、発明を商業上使用するための公正な機会を与える。」40（EPO
バイオゲン特別合議体）

37−米国では、制度的に『自爆』が生じ得ない。欧州では、
G3/93 意見の回答第 2 文が上位概念抽出クレームでの『自爆』を肯定していたが、G1/15 審決での回答、及び G2/98 や G1/15 の審理において分析された EPC 作業文書（travaux préparatoires）である FICPI 覚書（Memorandum M 48/I, Section C）には、優先期間中に基本発明が公知になっても、上位概念のクレームが無効にされない例の説
明があり、この説明に従えば、『自爆』は否定される筈である。日本の審査基準だけ、『自爆』が肯定される余地があるのである。
FICPI 覚書は、http://webserv.epo.org/projects/babylon/tpepc73.nsf/0/1BEF377647C4E373C1257BD8002A46BA/$File/
M%2048%20I.pdf よりアクセス可能（Section C は 17 頁から）。
38−Ladas, supra note 11, p.496.
39−Axel von Hellfeld, “Welche Wirkung hat die Inanspruchnahme einer Priorität?” Mitteilungen der deutschen Patentanwälte (1997).
40−BIOGEN/α-interferons, T301/87; OJ EPO 1990, 335.
41−https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/eba/number.html
42−吉原・前掲 (18)34, 55 頁

40 

［補論］

可能性が非常に高いわけであります。

本稿は、パリ条約による優先権について述べ

それでは、前の出願を取り下げてしまって、全させていただいたものですが、国内優先権をど部まとめて後から出願を出し直したらどうかといのように扱うかという問題があるかと思いまう考え方があるわけでありますけれども、それをす。以下、飽くまで、御参考に提示させていた

やりますと、だれかほかの人がその間に入っていだくものですが、立法者の意思を探求するといると、そこでだめになってしまうリスクがあるとう観点で、国内優先権導入に際しての国会審議いうことで、従来の特許制度の仕掛けというのは、での志賀学特許庁長官（当時）の第102回国会衆

技術開発の実態からいって、その技術開発の中か

議院商工委員会（昭和60年5月15日開催）での御ら出てくる発明について網羅的に権利を取ってい発言を紹介させていただきます。

くということから申しますと、非常に難しい点があったわけでございます。それを直していこう、「今回、この国内優先権制度の導入について御審手当てしていこうというのが今回の国内優先権制

議をお願いしているわけでございますが、この国度の趣旨でございます。

内優先権制度をなぜ導入するかという点について

要するに、基本的な出願をまずいたします。そまずお話を申し上げたいと思います。

の後、付加的な発明あるいは改良発明が行われる、最近の技術開発の実態から申しますと、基本的

そういった場合に、全部合わせて出願をして、前な発明が行われた後、さらに研究開発が進められの第一の出願と重複する部分については、前の出て付加的な発明であるとか改良発明が行われる、願を基礎にして優先権を主張しながら後から出願

そういうのが技術開発の実態でございます。

をしていくということによって手当てをしていこ

ところが、企業の立場に立って申し上げますと、う、こういうことでございます。そういうことか

最初に基本的な発明が行われる、するとそれは早ら申しまして、この国内優先権制度の効果というく出願しないといかぬわけですので、出願をいた点について申し上げますと、最近の技術開発の実します。その後、研究開発がさらに継続されます。

態に工業所有権制度を合わせるということでござ

そこで改良発明などが行われるということになっいまして、これからの日本の技術開発について、て、それについても当然特許を取りたいわけでごそれを促進する意味において大きな効果があるでざいます。すると、最初にＡという出願をいたしあろうというふうに思っているわけでございます。

ます。その次に改良発明、付加的な発明を含めま…（中略）…

して、仮にＢという出願をするといたします。す国内優先権制度を導入いたしました場合に、私るとその場合に、多くの場合、Ａという出願とのどもがある程度関係者からヒアリングした結果で関係におきまして、後から出てまいりますＢ出願

は、複数の出願を基礎にして、一つの優先権制度というのは、拒絶される可能性というのは非常にを主張した出願が行われることになるというふう高いわけでございます。これは進歩性がないとかに予想されるわけでありまして、そういう面からというような観点から拒絶される可能性がござい申しますと、むしろこの国内優先権制度を主張します。

て一つの出願が行われますと、その基礎になった

それでは、前の出願について補正したらどうだ

前の複数の出願というのは自動取り下げになってろうかという考え方があるわけでございますが、しまいます。したがって、それは審査しなくて済前の出願を補正して改良発明、付加的な発明を加むわけであります。したがって、審査官の負担とえようということになりますと、これは前の出願いうのはふえるどころかむしろ減るのではないかの要旨変更になるということで、そういったようというふうに私どもは思っております。

な補正は認められないということになってしまう

同時にまた、やや複雑な制度だから実際これを41

 

（参考文献リスト：いずれも「特技懇」に掲載さ運用するに際して、当面の問題かもしれませんけ

れた本稿筆者による論考）

れども、いろいろ審査官がなれないから負担がふえないかという問題がもう一つ実はあるのです。

〇パリ条約における部分優先制度、

ただ、この点について申し上げますと、これはパその起源と変遷 〜そして、何処へ〜

リ条約に基づく優先権制度とごく類似の制度でございまして、パリ条約に基づく優先権制度の運用

http://www.tokugikon.jp/gikonshi/282/282kik

を私どもの審査官がずっとやってまいっておりま

o1.pdf

すので、そういう面からいっても、この制度の運〇欧州特許条約における部分優先制度

用については既にある程度熟達しておるというふ〜『上位概念抽出型』復活を果たし、再び『傘』

うに私どもは考えております。
」

理論に踏み出せるか〜
複合部分優先について、パリ条約による優先

http://www.tokugikon.jp/gikonshi/287/287kik

権主張と国内優先権主張とは同じ効果を有す

o3.pdfる、ということは、多くの特許実務家にとっての共通認識だと思います。特許庁も、国内優先〇日本における部分優先制度

権制度はパリ条約による優先権の仕組みを平行〜実施例補充型なる利用態様は何故誕生したか〜

移動したものだ、と説明してきたように思いま

http://www.tokugikon.jp/gikonshi/289/289kik

す。条文策定に失敗した結果、現在の国内優先

o2.pdf

権の規定からは、遡及効しか導くことができな
いということになるのだとしても、最高裁判例を無視して、パリ条約の解釈を、それに合わせにいくとしたら、本末転倒というより他ありま
せん。かつてのドイツ連邦特許裁判所がした判断のように、むしろ国内優先権規定の解釈をパリ条約に合わせにいくべき、必要であれば、法改正も視野に入れるべき、と筆者は考えます。
進歩性が規定された趣旨の一つに、自由領域と独占領域の境界の設定が挙げられると思います。パブリックドメインから容易に想到し得るような技術に強力な排他的独占権を与えるべきでないという考え方です。しかし、基本発明が特許性を有する独占領域に属する場合、それはパブリックドメインではないのですから、基本発明をさらに限定する改良発明を進歩性で否定することは、第三者による改良発明が介在しな
い限り、その否定に意味がないということに、そろそろ気づくべきだと思います。

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