論文

発明の進歩性の評価における効果の位置づけの考察―特許法の趣旨説（独立要件説）の再検討―
A Consideration of the Role of Technical Effects in Inventive Step Assessment
Under the Japanese Patent Law System: A Review of the Purposive Construction Approach (the Inventiveness Constituent Approach)＊

岡 田 吉 美OKADA Yoshimi〔抄録〕
発明の進歩性の評価における効果の位置づけについては，「特許法の趣旨説（独立要件説）」と「経験則説（間接事実説，二次的考慮説）」の二大学説がある。前者は，構成の容易想到性が認められるが効果の予測困難性・顕著性が存在する場合，特許法の目的を考慮して発明への想到困難性があると理解する。他方，後者は，効果の予測困難性・顕著性を構成の想到困難性を推認する事実と捉える。本稿は特許法の趣旨説を検証する。まず，特許法の趣旨説は経験則説が適用される余地を全否定するものではない。次に，本説は，何らかの効果を目的として構成の容易想到性が認められる場合を大前提にして，効果を根拠として進歩性が認められるためには，当該効果は従来技術には存在しない新規な構成に基づく効果であること（前提条件）に加え，1）当該構成の効果として予測または発見することが困難であること（予測困難性），及び，2）当該構成のものとして予測または発見される効果と比較してよほど顕著なものであること（顕著性），の 2 条件を満たすことが必要とするものである。前提条件は，公知の構成について新たな効果を発見してもそれ自体では新規性が認められないとする「単なる効果の発見（追認）」の法理から導かれる。第 1 条件の当該構成の効果としての予測困難性は，発明を構成と効果の因果関係を認識したアイデアの情報と捉えることからごく自然に導かれる結論である。そして，予測困難性について判示した最判令和元年 8 月 27 日裁時 1730 号 1 頁は，米国及び欧州の判例・実務と調和している。さらに，第 2 条件の効果の顕著性についても，米国及び欧州の判例・実務と共通するものである。最後に，効果を発明の要素とする考え方は古くからあり，特殊な考え方ではない
ことを示しつつ，特許法の趣旨説は思想保護の要請と発明の実施規定からの要請を比較衡量する考え方と理解することにより，その理論的補強を試みる。

1．はじめに術の分野における通常の知識を有する者が容易に特許法は，特許が付与されるための要件として，発明をすることができたものでないこと，いわゆ出願された発明が新規性を有することだけでなく，る，「進歩性」を充足することを要件としている。

特許法 29 条 2 項において，その発明の属する技

一般に，発明の進歩性の評価は，発明の構成（技＊特許庁審査第一部 上席審査長（応用光学），一橋大学イノベーション研究センター 特任講師
Senior Director, Applied Optics Division, First Examination Department, the Japan Patent Office; Adjunct Assistant Professor,
Institute of Innovation Research, Hitotsubashi University

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文

術手段）の容易想到性およびその効果の予測困難

まず，次節で，特許法の趣旨説（独立要件説）

性・顕著性を考慮して判断されるところ，旧産業と経験則説（間接事実説，二次的考慮説）の内容

別審査基準の「発明の進歩性判断のための手法」

を確認し，いくつかの重要な論点を確認する。こ（昭和 47 年 3 月特許庁策定）においては，三つのれには，情報財の一種としての発明の捉え方，単

具体的な判断手法が示されていた。
平成 5 年 6 月，

なる効果の発見（追認）の法理と，これらが効果

特許庁は，それまでの産業別審査基準を廃止して，の予測困難性の比較対象に与える帰結，効果の予「特許・実用新案 審査基準」を策定，公表し，一測困難性と顕著性の区別などがある。次に第 3 節

般基準に統合した1）。その際，進歩性の判断手法もで，確認された論点について，我が国の裁判例の統一されたが，その背景にある根源的な考え方に存在を確認しつつ，米国・欧州（欧州特許制度）

ついては示されていなかった。その後の 2015 年 9における判例・実務にも触れながら順次検討する。

月，特許庁は，進歩性の審査基準を改定し，進歩

さらに，旧産業別審査基準における進歩性判断の性の要件を規範的要件と位置づけ，効果の予測困3 手法について振り返る。第 4 節で，以上の検討

難性・顕著性を発明の容易想到性の評価障害事実

結果も踏まえて，特許法の趣旨説（独立要件説）と位置づけて，発明の進歩性の評価における効果の理論的補強を試みる。

の考慮の考え方を整理した2）。

なお，本稿は筆者個人の見解を述べたもので，これまで，現行特許法（昭和 34 年法）の下での，発明の進歩性の評価における効果の位置づけにつ筆者の属する組織の見解ではないことをあらかじ
めお断り申し上げる。

いて判示した最高裁判所の判例は存在しておらず，学説は，大きく分けて，後述する，「特許法の趣旨

2．効果の位置づけの二大学説

説（独立要件説）」と「経験則説（間接事実説，二2.1 経験則説（間接事実説，二次的考慮説）

次的考慮説）」の二つに分かれていた3）。

「経験則説（間接事実説6），二次的考慮説7））」

このような中，昨年の 8 月，最高裁判所第三小は，効果の予測困難性・顕著性を，「構成の想到困

法廷は，医薬関連発明についての特許無効審判の難性」を裏付ける（または，推認する）事実とし審決取消訴訟の上告審において，効果の予測困難て捉える考え方である。より具体的には，従来技性の比較の対象についての判断を示した（最判令術に比較して顕著な効果があるにもかかわらず当

和元年 8 月 27 日裁時 1730 号 1 頁（平 30（行ヒ）

該構成に到達していなかったという事実が当該構

69）［局所的眼科用処方物］）4）。当該判決は，特許成への想到困難性を推認させるとする，経験則又法の趣旨説（独立要件説）に親和的との見解もあは論法に基づいて説明される8）。

り5），この最高裁判決を契機として，再び発明の進

特許法の趣旨説を許容せず，経験則説のみとす

歩性の評価における効果の位置づけについての議る立場の見解は，「発明＝構成」または「発明の容論が盛んになっている。

易想到性＝構成の容易想到性」と考えているよう

このような状況を踏まえ，本稿は，発明の進歩

であり9），筆者はこの点が最大の弱点と考える。

性の評価における効果の位置づけ，特に特許法の予測困難性がある効果 A とは異なる他の効果 B

趣旨説について検証して，その妥当性を確認するを狙って当該構成に容易に想到できるという前提とともにその理論的補強を試みる。

があるときに10），効果 A の予測困難性があったと

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しても，なぜ当該構成を想到困難と評価し直すこ

発明についても，その作用効果のみを理由に特許とができるのか，その理屈が不明である11）。

性が認められるということは，本来あり得ないこ

ただし，歴史的にみると，経験則説の対極に位とである，ということもできるであろう。ただ，置するのは，特許法の趣旨説（独立要件説）とい構成自体についての容易推考性の認められる発明

うよりも，むしろ，はじめにのところで言及した，であっても，その作用効果が，その構成を前提に

旧産業別審査基準に示された三つの発明の進歩性してなおかつ，その構成のものとして予測するこ判断のための手法のうちの，第一の手法（「全思想とが困難であり，かつ，その発見も困難である，要素均等考慮説」）である。この説では，「構成」というようなときに，一定の条件の下に，推考ののみならず，「効果」も「発明」の要素であると考容易なものであるとはいえ新規な構成を創作したえている。進歩性の評価における効果の位置づけのみでなく，上記のような作用効果をも明らかにについての二大学説は，発明の捉え方の差に起因したことに着目して，推考の困難な構成を得た場していると考えられる。この点は第 3 節で最初に合と同様の保護に値すると評価してこれに特許性検討する。また，第 3 節の最後の節で，全思想要を認めることには，特許制度の目的からみて，合素均等考慮説を含む進歩性評価の 3 手法について理性を認めることができると考えられる。現実に検討する。

も，主として化学の分野において，構成自体の推考は容易であるとされた発明について，それが有2.2 特許法の趣旨説（独立要件説）

する予想困難な顕著な作用効果を根拠として，特2.2.1 山下説

許性が認められることがある。また，いわゆる用12）「特許法の趣旨説（独立要件説） 」について

途発明は，このようなものの特殊な例に当たるとは，批判も相当あるところ，まずは，そもそものいうことができよう。しかし，このような立場に提唱者である，山下先生の説明を忠実に引用させ立ったとしても，特許制度は上記のとおり『創作』13）ていただくと，次のように説明されている 。なを保護するものであって『発見』を保護するもの

お，下線は全て筆者による。

ではない，ということを前提にする限り，構成自「特許制度は，『創作』を保護する制度であり（特体の推考は容易であると認められる発明に特許性許法 1，2 条参照），
『発見』自体は，保護の対象とを認める根拠となる作用効果は，当該構成のもの

していない。現に，一般に，公知の発明についてとして，予測あるいは発見することの困難なものの単なる効果の発見は，特許性の根拠にはなり得

であり，かつ，当該構成のものとして予測あるいないものとされている。他方，特定の発明の作用は発見される効果と比較して，よほど顕著なもの

効果は，客観的には，すべて，当該発明の構成のでなければならないことになるはずである。」

必然的な結果であり（逆にいえば，当該構成の必「取消事由として『予測困難な顕著な作用効果の然的な結果でないものを当該発明の作用効果とす看過』が主張されることが多いことは，上述のとることはできない。
），構成とは別の要素として存おりである。しかし，そこで主張される作用効果

在し得るものではない。そうだとすると，構成自の顕著性は，多く場合，引用発明の有する作用効

体は既に公知となっている発明についてはもちろ

果との比較におけるものであって，当該発明の構ん，構成自体についての容易推考性の認められる成のものとして予測あるいは発見される作用効果

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との比較における顕著性ではない。
」

果を根拠として進歩性が認められるのはどのよう「現実に行われてきている『予測困難な顕著な作用効果の看過』の主張の多くは，構成の推考のな場合で，それはどのような法解釈に基づくかを，
従来の実務も踏まえて説明している。

困難性を推測させる間接事実の主張としての意味を持つことはあり得ても（出願・特許発明が，そ②確立された重要な法理「単なる効果の発見」の構成を引用発明から推考することの困難なもの「公知の発明についての単なる効果の発見は特であるときは，その作用効果も，引用発明の作用

許性の根拠にはなり得ない」という確立された「単効果との比較においては，予測困難な場合が多い

なる効果の発見」の法理が存在する。山下説は，であろう。
），それ自体では取消事由とはなり得な効果の予測困難性･顕著性の存在を根拠として進い性質のものであるということができる。
」

歩性を認めることを，新規な構成を創作した点に「出願・特許発明の有する『予測困難な顕著なおいて「単なる効果の発見」と区別している。

作用効果の看過』が取消事由となり得るのは，構同一の構成から複数の効果が奏されることは成自体の推考は容易であることを前提にしてもな

多々あるところ，このような場合であって，何ら

おかつ特許性が認められるべきであるとするとき

かの技術効果を目的として構成の容易想到性が認に限られ，そのとき主張される作用効果の予測のめられるときに，予測困難性・顕著性を根拠に進困難さや顕著性は，当該構成のものとして予測あ歩性が認められる効果とはいずれの効果なのかをるいは発見されるものとの比較における意味でな分析する上で，「単なる効果の発見」の法理は非常ければならず，事実上，化学（まれに電気）の分に重要である。
第 3 節で詳細に検討するが，結論を先に述べる野の一部におけるものに限られる。
」と，先行技術で認識されていない効果であっても，

2.2.2 山下説の要点・論点のまとめ客観的に見て，「当該発明の構成の一部の構成であ

山下説について検討するとき，重要な論点としって，かつ，公知となっている構成」が当該効果て，五つの点があると考えられる。以下，次節以を奏する場合は，たとえそれが予測困難なもので降でより詳細な検討を行う前に，概略を述べる。

あっても，進歩性の根拠とすることができない。
換言すると，構成の容易想到性が認められる場合①経験則説を全否定するものではないに，進歩性の根拠となりうる効果は，新規な構成「現実に行われてきている『予測困難な顕著な作用効果の看過』の主張の多くは，構成の推考のの結合に起因するものでなければならない。この点は欧米の実務・判例と共通している。

困難性を推測させる間接事実の主張としての意味を持つことはあり得ても」との説明があることから，山下説は，経験則説の考え方による進歩性の主張を全否定するものではない。

③効果の予測困難性の比較対象と比較衡量
何らかの技術効果を目的として，構成の容易想到性が認められる場合に，効果の顕著性を根拠に山下説は，何らかの技術効果を目的として，当進歩性要件を充足すると認められるためには，山該構成についての容易想到性が認められることを下説では，下記の 2 点を充足することが必要であ前提条件としたときに，予測困難な顕著な作用効

る。

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論文ⅰ）当該構成の効果として，予測あるいは発見すでは不十分で，当該構成のものとして予測あるいることが困難な効果であること14）（以下「予は発見される効果と比較して，よほど顕著なもの

測困難性」という。
）。

であるという，効果の顕著性を要求している。

ⅱ）当該構成のものとして予測あるいは発見され「予測困難な顕著な効果」という言い方をするる効果と比較して，よほど顕著なものである

ことがよくあるとこころ，山下説では，「予測困難こと（以下「顕著性」という。
）。

な効果＝顕著な効果」ではなく，「予測困難な効果
であり」，かつ，「顕著な効果である」，という「AND③-1 効果の予測困難性条件」であることに留意が必要である。

効果の予測困難性の点，特にその比較の対象に新規な構成の効果に予測困難性がある場合に，ついては，単なる効果の発見の法理を前提条件と必ずしも進歩性を充足するものではない点は，欧して，発明を「構成と効果の因果関係を認識した

米の実務・判例と共通している。後述するが，我思想」と捉えると，ごく自然に導かれるものであが国の審査基準は，この点，注意深く記述しておる。第 3 節で詳細に検討する。

り，欧米の考え方と対立するものではない。

また，重要な帰結として，効果の予測困難性を充足するためは，構成を異にする従来技術が奏す④法的根拠る効果に比較して当該効果の程度が優れている必山下説は，その考え方を採ることについて，特要はなく，当該構成のものとして予測・発見が困許法 1 条に規定された「発明の保護及び利用を図難であること，を満たせばよい。

ることにより，発明を奨励し，もつて産業の発達

従来技術が奏する効果に比較してその程度が優に寄与する」という特許制度の目的を考慮して特れている必要があるのは，たとえば，「長らく未解許法 29 条 2 項の解釈をする16）と説明している。

決であった課題」の法理に基づく構成の想到困難

そこで，本稿では，山下説及びこれに類似する考性を主張するような場合である。

え方を「特許法の趣旨説」と呼ぶことにし17），特効果の予測困難性の充足について，従来技術が奏する効果に比較してその程度が優れている必要がないことは，欧米の実務・判例と共通している。

に山下先生のもともとの考え方を指すときには「山下説」の語を用いている。
山下説に対して，長沢・前掲注（3）41 頁は，独立要件説をもって正当と解したいとする一方，特許法 1 条のみを根拠に作用効果の顕著性を独立要③-2 効果の顕著性
効果の顕著性の点について，山下説のもともと件と解することにやや無理はあるとしている。

の考え方は必ずしも理解されていないようであり，これに対して，宮崎氏は，効果は技術思想であ特許法の趣旨説（独立要件説）では，効果の予測

る発明の要素であるという考え方を示して，山下

困難性が認められる場合，必ず進歩性を満たすと説の考え方を補強している18）。効果は発明の要素の理解もあるようである15）。

であるという考え方は，実は古くからあり，平成

山下説は，新規な構成について効果の予測困難

5 年以前に審査で用いられていた三つの進歩性の性がある場合に，必ず進歩性の要件を満たすとす判断手法の一つの「全思想要素均等考慮説」はこるものではない。むしろ，効果の予測困難性だけの考え方を採っており，構成の予測性（容易想到

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性）がある場合であっても，効果の予測困難性を根拠に進歩性を認めるとしていた。第 4 節でこの点をより詳しく検討する。

と捉えている21）。
経済学においても，「発明」を情報財の一種と考えることは常識である。
たとえば，小田切先生は，「発明」を知識の一種としている22）。

⑤技術分野と構成に対応する効果の予測性

それでは，「発明」とはどのような情報であるの山下説では，効果の予測困難性・顕著性が認めだろうか。特許法は「発明」を 2 条１項で「自然られるのは，事実上，化学（まれに電気）の分野

法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの一部におけるものに限られるとしており，それのをいう。」と定義している。この定義規定は抽までの実務と変わらない結論を導いている。技術

象的で分かりにくいが，発明の成立性に関する次分野と構成に対応する効果の予測性の問題は，純の最高裁判例の判示内容は，発明がどのような情

粋に科学の問題であるので，本稿では以下に簡単

報であるのかを考えるに際して大変参考になる。

19）に触れるにとどめる 。
機械等の力学の分野やソフトウェア等の分野で最判昭和 52 年 10 月 13 日民集 31 巻 6 号 805 頁

は，実際に作らずとも，設計図やフローチャート「特許法 2 条 1 項は，『この法律で『発明』とから効果を直ちに理解することができることが多は，自然法則を利用した技術的思想の創作のうちい。電磁気学，波動力学，流体力学等の分野では，高度のものをいう。
』と定め，『発明』は技術的思効果を直観的に把握することは困難なことが多い

想，すなわち技術に関する思想でなければならなが，コンピュータシミュレーションにより効果をいとしているが，特許制度の趣旨に照らして考え

高度に予測することができる場合が多い。これら

れば，その技術内容は，当該の技術分野におけるの分野は効果の予測性が高い技術分野である。

通常の知識を有する者が反復実施して目的とする

これに対して，化学は，実験の学問であるとか，技術効果を挙げることができる程度にまで具体

実証科学であると言われるように，実際に作って的・客観的なものとして構成されていなければな

測定してみないと，物性（効果に相当する。）を予らないものと解するのが相当であり，」測することは難しいことが多い20）。医薬・生理学の分野になると，光学異性体が典型であるように，

最高裁判所の上記説示も踏まえると，「発明」と化学構造が極めて類似しており物性がほぼ等しい

は，「○○という技術手段を用いれば，□□の技術物質であっても，人体に対する作用は大きく異な効果を奏することができる」という，技術構成（技ることが多く，効果の予測は一層困難となる。

術手段）と技術効果の因果関係を認識した技術的アイデアの情報ということができるだろう23）。

3．効果に関する各論点の検討
3.2 発明の新規性・進歩性評価の出発点

3.1 情報財としての「発明」の捉え方
特許権は知的財産権の一種であるところ，中山

「発明」
とは，
「○○という技術手段を用いれば，先生は，知的財産権法に共通することとして，他□□の技術効果を奏することができる」という技人の情報の不当な利用を排除し，情報の財産的価

術的なアイデアの情報であるとすると，構成が新値を守る点にあるとしており，発明を情報の一種規であるか，または，構成が新規でなくとも当該

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構成に起因して奏される効果が新しければ，新規【事例 1】26）

性があるということができそうである。

本願発明 A

また，同様に，構成が想到困難であるか，また

構成：メタクリル酸エステル重合体でその主体を構成したコルセット。

は，その構成が想到容易であるとしても，当該構成に起因して奏される効果が想到困難であれば，

文

効果：紫外線を透過するため患部はコルセットをつけたまま光線浴をすることができる。

想到困難な技術思想ということができそうである。
しかし，新規性については，前述のとおり，単なる効果の発見は，特許性の根拠にならない。これはどのように理解できるのだろうか。また，単先願発明 A
構成：メタクリル酸エステル重合体でその主体を構成したコルセット。

なる効果の発見の法理を踏まえると，進歩性の評
価における効果の予測困難性・顕著性の評価はど

効果：透明なので外部より患部を透視できる。

のようにされるべきであろうか。以下検討する。
【事例 2】

3.3 引用文献に記載のない効果

本願発明 B

3.3.1 単なる効果の発見（追認）と新規性

構成：ポリエチレンで被覆した電線。

①単なる効果の発見（追認）の法理

効果：高周波損失が少なく，高周波特性が良い。

引用文献に記載された構成について，これまで知られていなかった新たな効果を発見したとして先願発明 B

も，新規性を充足しないとされる。この考え方は，

構成：ポリエチレンで被覆した電線。

「単なる効果の発見」又は「効果の追認」と呼ば効果：絶縁性で優れている。

れている24）。
最高裁判例としては，定形文の判決ではあるが，②単なる効果の発見（追認）の法理の根拠

最判平成 2 年 3 月 15 日判工［2 期版］345 の 12 頁

前記の二つの事例について，効果の相違を根拠（昭 62（行ツ）140）［鋳鉄の冷却曲線に最初の熱として特許を付与することとすると，特許請求の停止を発現させる方法］（東京高判昭和 62 年 6 月

範囲の記載が同一内容の特許権を二重に付与して10 日判工［現行法編］2037 の 531 の 2 頁（昭 59

しまうこととなる。独占権である特許権の趣旨か

年（行ケ）138）の上告審の判決である。）がある。

らして，単なる効果の発見の法理（追認）が妥当

そのほか，下級審の裁判例では東京高判昭和 57 年

であることは自明であろう。

6 月 30 日無体集 14 巻 2 号 517 頁（昭 55（行ケ）25）［ゴルフクラブ］が挙げられる。

特許請求の範囲の各請求項には，通常は構成のみが記載されている。平成 6 年の特許法の改正前

平成 5 年以前に用いられていた旧産業別審査基までは，請求項には，「特許を受けようとする発明

準の「一般審査基準 発明の同一性に関する審査の構成に欠くことができない事項のみを記載」す基準」（昭和 53 年 4 月）においては，下記の例がることと法律で規定されていたので，特許請求の発明の同一性を満たすとされていた25）。

範囲には構成しか記載されていなかった27）。その後，当該規定が改正され，発明が明確で，簡潔性

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違反を問われない限り，請求項に効果を記載してMPEP 2131

も違反とはならなくなったが，請求項には構成のA claim is anticipated only if each and every ele-

み記載されていればよく，効果を記載する必要がment as set forth in the claim is found, either ex-

ないことは変わっていない。

pressly or inherently described, in a single prior art

それでは，現行法において，請求項に効果の記

reference. “Verdegaal Bros. v. Union Oil Co. of

載をする必要がないことはどのように正当化されCalifornia, 814 F.2d 628, 631, 2 USPQ2d 1051,

るであろうか。

1053 (Fed. Cir. 1987).”

特許権者は，業として特許発明の実施をする権利を専有するところ（特許法 68 条），特許法 2 条

MPEP 2112

3 項 1 号の規定により，物の発明については，そI. SOMETHING WHICH IS OLD DOES NOTの物の生産，使用，譲渡等（譲渡及び貸渡し），輸BECOME PATENTABLE UPON THE DISCOV-

出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のため

ERY OF A NEW PROPERTYの展示を含む。
）をする行為が実施に該当するとこ“[T]he discovery of a previously unappreciatedろ，どのような技術効果を目的として実施するか

property of a prior art composition, or of a scien-

は実施の条件とされていない。そうすると，特許tific explanation for the prior art’s functioning,

法は，物理的存在である「物」の発明については，

does not render the old composition patentably

発明者と実施者の目的とする効果の相違にかかわ

new to the discoverer.” Atlas Powder Co. v.

らず，その物を製造等する行為に特許権の効力を

IRECO Inc., 190 F.3d 1342, 1347, 51 USPQ2d

及ぼそうとする趣旨であると理解される。したが1943, 1947 (Fed. Cir. 1999). Thus the claiming ofって，現行法下においても，特許請求の範囲に効

a new use, new function or unknown property

果の記載をする必要がないということができる。

which is inherently present in the prior art does notnecessarily make the claim patentable.

以上を踏まえると，単なる効果の発見（追認）の法理は，技術思想の観点からではなく，実施者が目的とする効果の相違にかかわらず発明の実施

II. INHERENT FEATURE NEED NOT BE REC-に該当するとする制度からの要請，すなわち，現OGNIZED AT THE TIME OF THE INVENTION

実空間からの要請ということができるであろう28）。

There is no requirement that a person of ordinary
skill in the art would have recognized the inherent③米国における単なる効果の発見の取り扱い

disclosure at the time of invention, but only that米国においては，我が国における「単なる効果

the subject matter is in fact inherent in the prior artの発見（追認）」の法理に相当する考え方は，「thereference. Schering Corp. v. Geneva Pharm. Inc.,

doctrine of inherency」としてよく知られている。我339 F.3d 1373, 1377, 67 USPQ2d 1664, 1668 (Fed.

が国の審査基準に相当する「Manual of Patent Ex-

Cir. 2003) (rejecting the contention that inherent

amining Procedure（以下「MPEP」という。）には，

anticipation requires recognition by a person of or-

以下の記述があり，単なる効果の発見では新規性

dinary skill in the art before the critical date andが認められないことは，我が国と共通である。

allowing expert testimony with respect to postcritical date clinical trials to show inherency);

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論文“mold for molten steel” in F-IV, 4.13). For claims④欧州における単なる効果の発見の取り扱い

to a first medical use, see G-II, 4.2.

欧州特許条約に基づく欧州特許制度においても，物理的存在である「物」の発明については，物理的存在として先行技術に存在しない特徴が必要で3.3.2 進歩性に影響を与える効果の同定ある29）。我が国の審査基準に相当する「Guidelines①我が国での取り扱い

for Examination（以下「GE」という。
）」には，以下の記述がある。

新規性を満たさない発明に周知・慣用手段を付加しただけでは，特許要件を満たさないということに異論はないだろう。したがって，「単なる効果GE, G, VI Noveltyの発見」に相当する構成に，周知・慣用手段を付

2. Implicit features or well-known equivalents

加しただけでは，「単なる効果の発見」と大差がな

A document takes away the novelty of any claimed

く，進歩性は認められるべきでないだろう。

subject-matter derivable directly and unambigu-

さらに進んで，「単なる効果の発見」に相当する

ously from that document including any features

として新規性を満たさない構成に他の技術手段を

implicit to a person skilled in the art in what is ex-

適用することが当業者に自明ならば，その組み合pressly mentioned in the document, e.g. a disclo-

わせに進歩性はなく，特許要件を満たさないと解

sure of the use of rubber in circumstances where

釈すべきであろう。

clearly its elastic properties are used even if this is

そうすると，引用文献に記載はないが，客観的

not explicitly stated takes away the novelty of theには先行技術も奏する効果は，新規性の根拠とな

use of an elastic material.

らない以上，進歩性の根拠にもならないということになる。

7. Examination of novelty

この点を判示した最高裁判例は見当たらないが，

In determining novelty of the subject-matter of

下級審の裁判例としては，
東京高判平成 3 年 12 月

claims, the examiner must have regard to the guid-

26 日［2 期版］判工 611 の 171 頁（平元（行ケ）ance given in F-IV, 4.5 to 4.21. He must remember

57）［グラビア印刷用軽量コート紙］，知財高判平that, particularly for claims directed to a physical成 23 年 10 月 11 日裁判所 Web（平 23（行ケ）entity, non-distinctive characteristics of a particu-

10050）［抗骨粗鬆活性を有する組成物］，及び，知

lar intended use are to be disregarded (see F-IV,

財高判平成 23 年 1 月 18 日裁判所 Web（平 22（行4.13). For example, a claim to a substance X forケ）10055）［血管老化抑制剤］などがある。

use as a catalyst would not be considered to be

発明の構成の容易想到性が認められる場合に，novel over the same substance known as a dye, un-

効果を根拠として進歩性が認められるのは，従来

less the use referred to implies a particular form of

技術に存在しない「新規な構成の結合」により奏the substance (e.g. the presence of certain addi-

される効果であって，「本願発明の構成の一部分でtives) which distinguishes it from the known form

ある公知の構成」が奏する効果は，それが予測困

of the substance. That is to say, characteristics not

難なものであっても進歩性の根拠とすることはで

explicitly stated, but implied by the particular use,

きない。

are to be taken into account (see the example of a
特許研究

PATENT STUDIES

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43

論

文
bag inherently achieved same result, although this

②米国における取り扱い

fact was unknown in the prior art.).

米国においても，公知の構成について，新たに効果を発見しても，進歩性の根拠とはならない。
MPEP には次のように記載されている。

③欧州における取り扱い
欧州特許制度においても，公知の構成について，

MPEP 2145

新たに効果を発見しても，進歩性の根拠とはなら

II. Prima Facie Obviousness Is Not Rebutted by

ない。GE には次のように明記されている。

Merely Recognizing Additional Advantages or
Latent Properties Present in the Prior Art

GE G VII 10.2

Mere recognition of latent properties in the prior

The unexpected effect must be based on the char-art does not render nonobvious an otherwise

acterising features of the invention, in combina-

known invention. In re Wiseman, 596 F.2d 1019,

tion with the known features of the claim. It cannot

201 USPQ 658 (CCPA 1979) (Claims were di-be based merely on features which are, in combi-

rected to grooved carbon disc brakes wherein thenation, already comprised in the prior art.

grooves were provided to vent steam or vapor during a braking action. A prior art reference taught

3.3.3 引用発明と比較した有利な効果

noncarbon disc brakes which were grooved for the

前節で検討したとおり，発明の構成に容易想到

purpose of cooling the faces of the braking mem-性が認められる場合に，進歩性の根拠となりうる

bers and eliminating dust. The court held the prior

効果は，「本願発明の構成の一部でありかつ引用文

art references when combined would overcome

献に記載された構成」では奏することができず，

the problems of dust and overheating solved by the

新規な構成の結合により奏される効果である。

prior art and would inherently overcome the steam

これに対して，審査基準では「引用発明と比較

or vapor cause of the problem relied upon for pa-

した有利な効果は，進歩性が肯定される方向に働

tentability by applicants. Granting a patent on the

く要素である。」としているところ，果たして上記

discovery of an unknown but inherent functionの結論と比較して違いは生じるのであろうか。結(here venting steam or vapor) “would remove

論を先に述べると，単なる効果の発見の法理を前from the public that which is in the public domain

提とすると，得られる結論に相違は生じない30）。

by virtue of its inclusion in, or obviousness from,

以下，構成「A を有する X」と構成「B を有す

the prior art.” 596 F.2d at 1022, 201 USPQ atる X」の結合からなる発明「A 及び B を有する X」

661.); In re Baxter Travenol Labs., 952 F.2d 388,のモデルを考えて考察する。

21 USPQ2d 1281 (Fed. Cir. 1991) (Appellant ar-

発明が構成「AかつB」を有するとき，構成Aにgued that the presence of DEHP as the plasticizer

起因してαという効果を奏し，構成Bに起因してin a blood collection bag unexpectedly suppressedβという効果を奏し，協働効果（相乗効果）としhemolysis and therefore rebutted any prima facieてγを奏するとする（簡単化のため，αとβに減showing of obviousness, however the closest prior

殺効果はないとする。）。

art utilizing a DEHP plasticized blood collection

44

特許研究

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論文

文献1に効果αを奏する構成「Aを有するX」が，いう構成に想到することが容易であったとしても，

文献2に効果βを奏する「Bを有するX」が，それ効果「γ」が構成「A かつ B」の効果として予測ぞれ記載されていたとする。この場合，「A及びB

困難であるならば，「『A かつ B』という構成によを有するX」という構成をとったとき，効果α及びり，『γ』という効果を奏する」，という技術思想

効果βを奏することが予測される。結局効果γだには，想到困難といえる。したがって，効果の予けが，単純には予測できないものとして生き残る

測性における比較の対象は，あくまで当該構成がこととなる。

奏する効果として当業者が予測するものとなる。

簡単化のため，上記の議論では，効果α及び効

また，「当該構成が奏する効果としての予測困難

果βはそれぞれ文献1又は2に記載されているもの性」が問題なのであるから，「構成を異にする他のとした。仮にこれらの効果が文献に記載されてい既存技術の効果を超えていること」までは要求さないとした場合でも，効果αと効果βはそれぞれれない。

文献1又は2に記載の構成が奏する効果であるから，はじめにのところで紹介した最高裁判決は下記

そのような効果を認識しても，それらはそれぞれのとおり判示したところ，「発明」を構成と効果の構成「Aを有するX」及び「Bを有するX」について

因果関係の認識に基づく技術的アイデアの情報との単なる効果の発見であって，構成Aと構成Bを結捉えると，ごく自然に導かれる，至極当然の結論

びつけることの困難性とは無関係であるので，参ということができるだろう。

酌されない。
このように，審査基準では「引用発明と比較し最判令和元年 8 月 27 日裁時 1730 号 1 頁（平 30

た有利な効果」を考慮することとしているところ，（行ヒ）69）［アレルギー性眼疾患点眼剤］

単なる効果の発見（追認）の法理を前提とすると，「原審は，結局のところ，本件各発明の効果，

発明の構成の容易想到性が認められる場合に，効取り分けその程度が，予測できない顕著なもので果を根拠として進歩性が認められる効果は，「新あるかについて，優先日当時本件各発明の構成が規な構成の結合」が奏する効果（協働効果，相乗奏するものとして当業者が予測することができな

効果）であって，「本願発明の構成の一部でありかったものか否か，当該構成から当業者が予測すかつ引用文献に記載された構成」が奏する効果は，ることができた範囲の効果を超える顕著なもので進歩性の根拠とならないことに変わりはない。

あるか否かという観点から十分に検討することなく，本件化合物を本件各発明に係る用途に適用す

3.4 予測困難な効果の比較の基準

ることを容易に想到することができたことを前提

3.4.1 構成に対応する効果の予測困難性

として，本件化合物と同等の効果を有する本件他

これまでの検討のとおり，構成の容易想到性がの各化合物が存在することが優先日当時知られて認められる場合に，効果の予測困難性・顕著性をいたということのみから直ちに，本件各発明の効根拠に進歩性が認められるためには，新規性があ果が予測できない顕著なものであることを否定しる構成「A かつ B」が奏する協働効果（相乗効果）て本件審決を取り消したものとみるほかなく，こである効果γが存在することが必要である。

のような原審の判断には，法令の解釈適用を誤っ何らかの技術効果を目的として「A かつ B」と特許研究た違法があるといわざるを得ない。
」（下線筆者）

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論

文

上記の最高裁判所の考え方は，実は古くからある考え方であり，大正 10 年法の下での東京高裁判決であるが，同旨判決として下記のものがある。

術の効果と比較して，未解決であったと評価されなければならない。
また，「長らく未解決であった課題」の論理は，構成の容易想到性を争うものであるから，その効

東京高判昭和 46 年 12 月 24 日判タ 275 号 364

果については，当該構成を採用したときに予測ま頁（昭 41（行ケ）129）［エステル製造法］

たは発見される効果としての困難性は要求される「……前掲甲号各証記載の発明は，被告も指摘べきでないこととなる。

するとおり，本件特許発明とは，いずれもその技
術構成を異にするものであること各記載に徴し明3.4.3 欧米での取り扱い

らかなところであるから，それらのあるもののも①米国における取り扱い

たらす効果が，反応時間の短縮及び副反応の抑制

米国の MPEP では次のような記述があり，効果の点において，本件特許発明のもたらす効果と大が予測困難である限り，既存のものを下回っても差なく，あるものはそれを凌ぐものがあつたとしそれ自体は問題とならない。

ても，そのことから直ちに本件特許発明が，その選んだ技術手段によつてもたらしうる前掲効果をMPEP 716.02(a) I.

もつて，当業者の容易に予測しうる程度であると“A greater than expected result is an evidentiary

し，もつて，本件特許発明を当業者が容易に想到

factor pertinent to the legal conclusion of obvious-

しうる程度のものと速断することはできない。けness ... of the claims at issue.” In re Corkill,711

だしある発明のもたらす作用効果が顕著といえる

F.2d 1496, 226 USPQ 1005 (Fed. Cir. 1985). In

かどうかは，その如何なる具体的技術によつてもCorkhill, the claimed combination showed an ad-

たらされるかという具体的手段と切り離して考え

ditive result when a diminished result would have

ることはできないものだからである。
」

been expected. This result was persuasive of nonobviousness even though the result was equal tothat of one component alone.

3.4.2 長らく未解決であった課題
進歩性を評価するにあたり，効果を考慮する点が共通するといっても，構成の容易想到性が認め②欧州における取り扱いられる場合に効果の予測困難性・顕著性を考慮す

欧州の GE では次のように，効果の予測困難性

る場合と，長らく未解決であった課題を解決するについて，既存のものに対して優れた効果である効果を考慮する場合では，考え方に大きな違いがことは必要ないことが明記されている。

ある点に注意しなければならない31）。
「長らく未解決であった課題」の論理32）で進歩

GE G VII 10.2

性を主張する場合は，構成の容易想到性を争うもHowever, the product or process does not have toのである。このような場合，当たり前のことであbe “better” than known products or processes. It is

るが，「長らく未解決であった課題」に対応する効

sufficient that the property or effect would not

果であるから，その性格上，全ての公知の先行技

have been expected.

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論

3.5 予測困難な効果と比較衡量文（ⅱ）請求項に係る発明が，引用発明の有する効3.5.1 我が国での取り扱い

果と同質の効果であるが，際だって優れた

当該構成のものとして予測困難な効果が存在し効果を有し，この効果が出願時の技術水準ても，これは進歩性充足の十分条件ではなく，必から当業者が予測することができたものでずしも進歩性は認められない。例えば，長沢・前はない場合」（下線筆者）

掲注（3）は，「（経験則説と特許法の趣旨説の）いずれの説も，効果の顕著性のみによって進歩性をなお，山下説では，効果の予測困難性と効果のみとめるものではなく，構成の容易想到性と効果顕著性は別の要件で，後者は，「当該構成のものとの顕著性とを総合的に判断するという点で異なる

して予測あるいは発見される効果と比較して，よことはなく，また，実際の事案において結論が異ほど顕著なものであること」の意味であるが，審なるものでもないと解される。
」としている。

査基準では，「予測困難な効果」＝「顕著な効果」

特許審査基準の規定は，下記のとおり「技術水と解釈できる記載になっており，「効果の顕著性」

準から予測される範囲を超えた顕著なものであるについては，論者，文献，判決文によってどちらことは，進歩性が肯定される方向に働く有力な事の意味で用いているのか十分な留意が必要である。

情になる」（下線筆者）と規定しており，予測困難

山下説では，構成の容易想到性が認められる場な効果が存在すれば必ず進歩性があるとは断定し合を前提条件としているところ，一口に「容易」ていない。

といっても，その程度にはさまざまな場合がある「（1）引用発明と比較した有利な効果の参酌のではないかというのが通常の発想であろう。山

請求項に係る発明が，引用発明と比較した有利

下説はこの点も考慮して，比較の基準は，「当該構な効果を有している場合は，審査官は，その効果

成のものとして予測あるいは発見される効果」でを参酌して，当業者が請求項に係る発明に容易にあるとしている。すなわち，当該構成を採用する想到できたことの論理付けを試みる。そして，請目的・動機づけとなる効果との比較衡量で総合的求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果に評価するとしていると理解される。決して，構を有していても，当業者が請求項に係る発明に容成の容易想到性と独立して予測困難な効果の顕著

易に想到できたことが，十分に論理付けられた場

性を評価するのではない。

合は，請求項に係る発明の進歩性は否定される。

効果の顕著性があっても特許性を認めなかった

しかし，引用発明と比較した有利な効果が，例

判例として，大正 10 年法の下での大審院のもの

えば，以下の（ⅰ）又は（ⅱ）のような場合に該ではあるが，大判昭和 6 年 6 月 24 日審決公報号

当し，技術水準から予測される範囲を超えた顕著

外 7 号 97 頁（昭和 5 年（オ）1293 号）がある。

なものであることは，進歩性が肯定される方向に

人造弾性ゴムに炭素を配合してその性質の改善を働く有力な事情になる。

する発明について，その効果が天然物の場合より（ⅰ）請求項に係る発明が，引用発明の有する効

人造物質の場合において顕著であっても，天然物

果とは異質な効果を有し，この効果が出願

処理方法を人造物に応用することはなんら発明力

時の技術水準から当業者が予測することがを要せず，当業者が容易に想到し得るものである

できたものではない場合旨判示している33）。

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論

文

3.5.2 欧米の取り扱い

to or greater than the expected properties, the evi-

①米国における取り扱い

dence of unexpected properties may not be suffi-

米国の MPEP では次の点が明記されており，効cient to rebut the evidence of obviousness.

果の予測困難性の存在だけでは，必ずしも進歩性
MPEP 2145

充足の十分条件とはならない。

Evidence pertaining to secondary considerations

1）予測困難な効果があったとしても，必ずしもmust be taken into account whenever present;

非自明性が認められるとは限らないこと。

however, it does not necessarily control the obvi-2）
自明性を裏付ける証拠に対して比較衡量すべ

ousness conclusion. See, e.g., Pfizer, Inc. v. Apotex,

きであること。

Inc., 480 F.3d 1348, 1372, 82 USPQ2d 1321, 1339

3）効果は，予測を超えるものであり，かつ，実(Fed. Cir. 2007) (“the record establish [ed] such a

際上の重要な意義があるものであること。

strong case of obviousness” that allegedly unex-4）
予想される特性に比較してすくなくとも同等

pectedly superior results were ultimately insuffi-

程度の重要性を有する効果であること。

cient to overcome obviousness conclusion);（中略）MPEP 716.02(a) I.

Office personnel should not evaluate rebuttal evi-

However, a greater than additive effect is not nec-

dence for its “knockdown” value against the prima

essarily sufficient to overcome a prima facie casefacie case, Piasecki,745 F.2d at 1473, 223 USPQ

of obviousness because such an effect can either

at 788, or summarily dismiss it as not compelling

be expected or unexpected. Applicants must fur-or insufficient. If the evidence is deemed insuffi-

ther show that the results were greater than thosecient to rebut the prima facie case of obviousness,

which would have been expected from the prior art

Office personnel should specifically set forth theto an unobvious extent, and that the results are offacts and reasoning that justify this conclusion.

a significant, practical advantage.
②欧州における取り扱い
MPEP 716.02(a) III.

欧州においても予期せぬ効果の存在は，必ずしThe submission of evidence that a new product

も進歩性充足の十分条件ではない34）。例えば，他

possesses unexpected properties does not neces-に選択肢がないために「一方通行」の状況が生じ

sarily require a conclusion that the claimed inven-

るなど，クレームに包摂されるものに到達するこtion is nonobvious.

とが当業者にとって自明である場合には，予期せぬ効果は単なるボーナス効果とされて進歩性が認

MPEP 716.02(c) I.

められないことが GE に明記されている。

Evidence of unexpected results must be weighedagainst evidence supporting prima facie obvious-

48

GE G VII 10.2

ness in making a final determination of the obvi-

However, if, having regard to the state of the art, it

ousness of the claimed invention.（中略）would already have been obvious for a skilled per-

Where the unexpected properties of a claimed in-son to arrive at something falling within the terms

vention are not shown to have a significance equalof a claim, for example due to a lack of alternatives

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論文

thereby creating a “one-way street” situation, thewhich effect was crucial and which was merely ac-

unexpected effect is merely a bonus effect which

cidental (the so-called “bonus effect”), a realistic

does not confer inventiveness on the claimed sub-approach had to be taken, considering the relative

ject-matter (see T 231/97 and T 192/82). If thetechnical and practical importance of those effects

skilled person would have to choose from a range

in the circumstances of a given case (see also Tof possibilities, there is no one-way street situation

732/89 and T 729/90). When assessing chemical

and the unexpected effect may very well lead to

substances for inventive step, it is often their sur-the recognition of an inventive step.

prising properties that are considered (see in thisconnection T 20/83, OJ 1983, 419).

また，欧州の Case Law of the Board of Appeals（以下「CASE LAW」という。
）では，予期しない効果

3.6 三つの進歩性の評価手法であるが進歩性を肯定しない効果とされる「ボー平成 5 年 6 月以前に用いられていた，旧産業別

ナス効果」に関する審決例が記載されている。

審査基準の「発明の進歩性判断のための手法」（特許庁，昭和 47 年 3 月）においては，三つの判断手法が示されていた35）。以下，順に紹介する。

CASE LAW I. D. 10.8.
In T 21/81 (OJ 1983, 15) the board considered thatif, having regard to the state of the art, it would

3.6.1 手法１ 全思想要素均等考慮説36）

already have been obvious for a skilled person to①手法 1 の概要

arrive at something falling within the terms of a

対象となる発明について，（1）目的の予測性，

claim, because an advantageous effect could be（2）構成の予測性，及び，（3）効果の予測性の有expected to result from the combination of the

無を考察することによって判断することとし，いteachings of the prior art documents, such claim

ずれか一つの段階または複数の段階に予測性がな

lacked inventive step, irrespective of the circum-

いと認められる場合には，進歩性を認める。

stance that an extra effect (possibly unforeseen)

目的，構成，効果の予測性を判断するに当り前

was obtained (see T 365/86, T 350/87, T 226/88).

段階を前提として判断する。構成の予測性は，前This case law was also confirmed in T 69/83 (OJ

段階の目的が設定されていることを前提に評価す

1984, 357). Where, because of an essential part ofる。効果の予測性は，当該発明の技術的構成から

the technical problem being addressed, the state of

もたらされる技術的効果が，質的または量的にみ

the art obliged a skilled person to adopt a certainて，当該発明の構成として採択された構成要件でsolution, that solution was not automatically ren-

ある既存の技術または新規技術の機能を前提とし，

dered inventive by the fact that it also unexpect-

かつ出願時の技術水準に基づいて当然予測できる

edly solved part of the problem. Therefore, an un-

範囲を出ないと認められる場合には，効果の予測

expected bonus effect does not confer inventive-

性があるものとする。

ness on an obvious solution (T 231/97).（中略）

本手法の妥当性の根拠として，旧審査基準は，In T 227/89 the board stated that in determining

目的，構成，および効果は，完成された発明を表

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49

論

文

現し把握させるための重要な要素となるものであるところに妥当性を見出すことができるが，新規るが，本来これらは発明者がその発明を成立させ性の場合と異なり，進歩性判断の場合には，想到た際の創作行為の全過程を，段階的に三つの部分

容易とされる構成も未だ世の中には存在しないのに区分して表現したものとみることができる，とであるから，そのような配慮は不要である，と述いうことを挙げている。

べておられる。
確かに，予測困難な効果が技術的に重要な意義②手法 1 の分析，評価を有する顕著なものである一方で，構成の容易想手法 1 は，進歩性の評価において，効果を構成

到性の動機付けとなる効果が瑣末なものである場と対等な評価要素として考慮するものということ

合，形式的には当該構成に容易想到できるとしてができる。なお，効果の予測困難性の比較の対象

も，発明思想の実質的な部分には想到していないは，「当該発明の構成として採択された構成要件でということができ，髙島先生のご指摘のとおりである既存の技術または新規技術の機能を前提とし」あると考えられる。

としているので，単なる効果の発見の法理を前提

しかし，逆に，たとえ効果の予測困難性があっとすると，「当該構成のものとして予測あるいは発たとしても，それが瑣末的なものであって，実際見されることが期待される効果」とする山下説と上技術的にあまり重要な意義を有しないものであ37）

り，かつ，当該構成を採用しようとする目的とな

髙島・前掲注（11）は，「効果が予測できない顕る他の効果が非常に大きい場合には，当該構成は著なものであるときには構成の容易想到性を破る

形式的には出願時に既に存在する構成ではなくてと考えるのではなく，構成の容易想到性が成立すも，発明思想の実質的な部分である「構成とそのる場合でも，効果が予測できない顕著なものであ

重要な効果」には容易に想到するのであるから，るときには，発明の容易想到性が成立しないと考このような場合にまで独占権の設定を認めるべきえる方が，すなわち，『予測できない顕著な効果』

ではないというのが，実際の技術者・事業者の感は，構成の容易想到性とは独立した進歩性判断の覚ではないだろうか40）。

同等ということができる 。

要件であると考える方が，上記技術開発のプロセ

また，全思想要素均等考慮説の考え方は，効果

ス及び発明の定義からして妥当と考える。
」（下線の予測困難性は必ずしも進歩性充足の十分条件で筆者）と述べておられる38）。

はないとする欧米の実務を比較すると，異なる結

全思想要素均等考慮説の進歩性の評価手法では，論を導くものとなっており，我が国が国際的に異効果の予測困難性があると必ず進歩性を認めるとなる運用とするには，相当の理由が必要であるという結論になる点で，後述するほかの手法とは結思われるところ，上記のとおり，技術者・事業者論が異なることとなり，この点が最大の弱点ではの感覚からすれば，この考え方を貫徹する妥当性ないかと考えられる39）。

は乏しいと考えられる41）。

この点について，髙島・前掲注（11）181 頁は，新規性における単なる効果の発見の場合には，出3.6.2 手法 2

願時に既に存在する構成に対してそれを技術的範①手法 2 の概要

囲として含むような権利を発生させないと配慮す

50

特許研究

当該発明の目的との関係において比較する一つ

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論の公知発明と，当該発明とが実質的に相違する場

3.6.3 手法 3

合には，さらにその相違点について他の公知発明①手法 3 の概要

文

公知発明との構成の差異部分の困難性の程度にと当該発明を比較する。
当該発明の構成が比較のために参照された公知より次のとおり判断する

発明の構成によって充足され，しかも，当該発明

1） 構成に困難性のないことが明らかな場合にの作用効果が，当該発明の構成として採択されたは，目的または効果に一応のものを有して公知発明の構成に対応する作用効果に比較して格いても進歩性を有しない。

別の作用効果でないとき，当該発明は前記公知発

2） 構成に困難性を有することが明らかな場合

明に基づいて当業者が容易に発明をすることがでには，目的および効果に格別のものがなくきたものとする。

ても進歩性を有する。

効果については，次の 1 から 4 に該当する場合

3） 構成の困難性の判断が構成のみの比絞では難しい場合には，目的または効果上の差異に，格別の作用効果があるものとする。
1）
自然現象又は自然法則に対する発見に基づくを比較し，当該発明の目的の特異性または効果の予測性の有無を参酌することによ場合。
2）
従来技術が有する問題点に対する未知の原因

り次のように構成の困難性を判断する。
（1）目的が特異ではなく，かつ効果が予測の解明に基づく場合。
3）
公知発明の作用効果と比較して異質でかつ客しうる発明は，当業者が必要に応じて観的に認識され得る程度に有効なものであ

その構成の採択結合を容易になし得る場合。

たものであるといえ，進歩性を有しな

4）公知発明の作用効果と比較して，出願時の技いと判断する。
（2）目的が特異であるか，または効果が予術水準において，予測し得ない程度に有効か測できない場合には，当業者といえどつ量的に増大されたものである場合。
効果の位置づけについては，発明が技術進歩にもその構成の採択結合を容易になし寄与する実体は，その作用効果に存するものとい得なかったものといえるから，進歩性えるので，作用効果をみることによって各構成要を有すると判断する。

素を採択し，結合することの容易性を判断するこ②手法 3 の分析，評価とができる，と説明している。

手法 3 は，効果で構成の困難性を評価している点で，経験則説（間接事実説）に近い考え方であ②手法 2 の分析，評価
手法 2 は，作用効果をみることによって各構成

るということできる。ただし，効果を考慮する場

要素を採択し，結合することの容易性を判断して合が，構成の困難性の判断が構成のみの比絞ではいるので，その意味では経験則説（間接事実説，

難しい場合としている点で，現在の審査基準の手

二次的考慮説）に近いと考えられる。

法とも，また，経験則説（間接事実説，二次的考効果の格別性については，手法 1 の場合とは異慮説），欧米的な二次的考慮とも異なっている。

42）

なり，基本的に比較の基準は公知発明である 。

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51

論

文

4．特許法の趣旨説再考

均等考慮説の考え方を取り入れてはどうかとの提4.1 山下説に基づく結論の検証のまとめ案と考えられる。

現在の進歩性の判断手法は，構成を中心に評価「発明」の成立性についての最高裁判例を踏ましているが，旧産業別審査基準における進歩性判えれば，「発明」とは，技術的構成（技術手段）と断の第一の手法であった全思想要素均等考慮説で技術効果の因果関係を認識した技術的なアイデア

は，効果は発明の要素であるという考え方を採っの情報ということができ，「○○という構成を用いていた。このことから分かるように，「効果」を発れば，□□の技術効果を奏することができる」と明の要素と捉える考え方は，古くからある考え方

いう技術的なアイデアということができる。旧産で，特殊な考え方ではない。

業別審査基準における進歩性判断の第一の手法で山下説は，全思想要素均等考慮説と対比すると，あった全思想要素均等考慮説に見られるように，

何らかの技術効果を目的として構成の容易想到性「効果」を発明の要素と捉える考え方は，古くかが認められる場合を前提として進歩性を充足するらある考え方であり，特殊な考え方ではない。特ためには，効果の予測困難性が認められるだけで許出願の審査は，技術思想たる発明を審査するもは不十分で，当該構成のものとして予測あるいはのであるから，
構成の容易想到性が認められても，発見されることが期待される効果と比較して，よ

当該構成のものとしての効果に予測困難性があれほど顕著なものであることという，効果の顕著性

ば，効果まで含めた技術思想として想到困難とい要件の充足が必要であるとし，全思想要素均等考うことができる。

慮説の最大の弱点である，「効果の予測困難性があ

他方，一旦特許が成立すると，特許法の発明のれば必ず進歩性を満たすという結論を導くこと」

実施に関する定義規定を介して，特許発明の目的に対する修正を行っている点に，大きな意義があとする効果とは異なる効果を目的とする場合でもる43）。

製造・使用等をすると侵害となる。
「単なる効果のすなわち，効果の顕著性を，効果の予測困難性

発見の法理」は，発明が実施される現実の世界のと切り離して，容易想到性を裏付けるほかの事情要請を考慮して，公知の構成の単なる効果の発見と比較衡量することができる考え方を示し，一般では新規性を有しないとの結論に到っている。し人（技術者，事業者）の感覚からして妥当な結論

かし，この要請については，新規性のある構成のを導くことができるようにし，かつ，欧米の実務

場合，髙島・前掲注（11）が述べられているようと調和した点に大きな意義がある。

に，相当程度弱まっているので，技術思想面からの要請を考慮する余地がある。

4.2 宮崎説による特許法の趣旨説の補強

特許法の趣旨説は，29 条 2 項について，一般人

特許法の趣旨説の法文解釈上の考え方として，（技術者，事業者）の感覚からして妥当な結論を

宮崎・前掲注（18）166 頁は，「発明」をその構成導くことができるように，技術思想の世界と発明に限定せず，目的，効果を含む技術的思想の創作が実施される現実の世界の両面からの要請を比較として考えると，法文上優れていないとされてい衡量して，発明の実質を評価し，その要件の充足

た独立要件説の欠点が解消されるといえるであろを合目的的に総合的に評価するという考え方と理44）うと述べている 。宮崎氏の提案は，全思想要素

52

特許研究

解することができるのではないだろうか。

PATENT STUDIES

No.69 2020／3

論

4.3 選択発明との対比から文有すると解釈するのかについて，特許法の精神を

特許法の趣旨説について，選択発明との対比か
45）考慮して説明しており，特許法の趣旨説の考え方

ら検討してみたい 。選択発明とは，構成の全部と共通する。選択発明を認めるのであれば，特許又は一部が上位概念となっている先行発明に対し，法の趣旨説による法文解釈を否定することはでき

その上位概念に包含される下位概念のものを構成ないのではないだろうか。

とする発明で，先行発明が記載された刊行物中に具体的に開示されていないものを構成として選択

4.4 証明責任論についてした発明であって，先行発明が奏する効果とは異予測できない顕著な効果の有無については，特質の効果，又は，同質の効果であるが際立って優許権者，特許出願人に主張・立証責任があるとされた効果を奏することにより，効果の顕著性が認れている47）。全思想要素均等考慮説の立場に立つめられて，先行発明とは独立した別個の発明としと，単純な理解では，構成の容易想到性のみなら

46）て特許性が認められる発明である 。

ず，効果の予測性も，特許庁や無効審判請求人の選択発明の進歩性の考え方の指導的先例となっ側にあることとなり，広く受け入れられている考た東京高判昭和 56 年 11 月 5 日無体集 13 巻 2 号

え方と整合しないことになってしまうので，検討816 頁［新規ペニシリン及びその塩の製造法］は，が必要である。

次のように判示している。

この点，次のとおり考えてはどうだろうか。発「特許出願に係る発明が，先行の公知となった

明の実施の定義規定では，目的は条件となってい

特許明細書に記載された発明に包含されるときは，ないことから，原則，構成が容易想到であれば，その出願発明がいわゆる選択発明として特許され発明としても容易想到と評価する。しかし，発明得る場合を除き，特許法第 29 条第 1 項第 1 号まは，技術的構成と技術効果の因果関係を認識した

たは第 3 号により特許を受けることができないも技術的思想であるので，思想の困難性がある場合のと解するを相当とする。けだし，特許出願に係には，技術思想を保護するという特許法の目的をる発明の構成要件が，既知の文献又は特許明細書

考慮して，この原則論に修正を加える。この意味に記載された発明にその下位概念として全部包摂

で，主張責任・立証責任は，構成と効果で分配さされるときは，原則として同一発明として特許をれ，それぞれ，拒絶・無効を主張する側と特許出受けることができないというべきであるが，しか願人・特許権者側の双方に分配される。

し，先行発明には具体的には開示されていない選択肢を選び出し，これを結合することにより先行

5．終わりに発明では豫期できなかった特段の効果を奏する発

発明の進歩性の評価における効果の位置づけに

明に特許を与えることは，発明を奨励し，産業のついて，経験則説（間接事実説，二次的考慮説）

発達に寄与することを目的とする特許法の精神にと特許法の趣旨説（独立要件説）の二大学説が存合致するから，形式的に二重特許になる場合であ在するところ，本稿は，特許法の趣旨説（独立要っても，右のような選択発明に特許を与えること件説）の妥当性について検討した。

を否定すべき理由はないからである。
（下線筆者）」。

経験則説は，効果の予測困難性・顕著性を構成

上記判決は，なぜ選択発明が新規性・進歩性をの想到困難性を推認する事実と考える。これに対特許研究

PATENT STUDIES

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53

論

文

して，特許法の趣旨説は，何らかの技術効果を狙

最後に，旧産業別審査基準に示されていた全思って構成の容易想到性が認められる場合を前提と想要素均等考慮説の進歩性の判断手法を振り返り，して，発明の奏する効果が従来技術に存在しない効果を発明の要素とする考え方は古くからあり，新規な構成に基づく効果であることに加えて，
ⅰ）

特殊な考え方ではないことを示しつつ，特許法の当該新規な構成の効果として予測あるいは発見す

趣旨説は，それぞれ特許法 2 条 1 項及び 3 項の，ることが困難な効果であること（予測困難性），及発明の定義規定及び発明の実施の定義規定から導び，ⅱ）当該構成のものとして予測あるいは発見

かれる，思想空間と現実空間の両面からの要請をされる効果と比較してよほど顕著なものであるこ比較衡量して一般人（技術者，事業者）の感覚かと（顕著性）の 2 要件を満たす場合に，発明が進らして妥当な結論を導くという，特許法 29 条 2 項

歩性を充足すると考える。

の合目的的解釈手法であると理解することができ

まず，特許法の趣旨説は経験則説が適用されるることを提案し，その理論的補強を試みた。

余地を全否定するものではないことを確認した。

前述の最高裁判決が特許法の趣旨説に立つのか

次に，進歩性の根拠となりうる効果は従来技術

否かは別として，本稿の検討によれば，当該判決に存在しない新規な構成に基づく効果であることが示した考え方は，欧米とも共通する考え方であについては，
単なる効果の発見の法理から導かれ，り，当該判決を特許法の趣旨説の立場から見た場

米国及び欧州における判例・実務と調和している

合，その判示事項は全ての技術分野の発明に広くことを確認した。

適用されて全く問題ないことが理解されるのでは

そして，予測困難性の比較の対象は，当該構成ないだろうか。ただし，最高裁判決は，経験則説が奏すると予測される効果である点については，的な考え方を否定するものではないことには注意

発明を構成と効果の因果関係を認識した技術的アが必要である。例えば，長らく未解決であった課

イデアと捉えること，すなわち，効果を発明の要題に対応する効果は，当該構成の効果として予測素と捉えることからごく自然に導かれる帰結であ可能なものであってもよく，比較の基準は当然にることを確認した。そして，同旨を判示した，最先行技術の奏する効果であるところ，最高裁判決

判令和元年 8 月 27 日裁時 1730 号 1 頁［局所的眼はこの論理による進歩性の主張を排除するもので科用処方物］は，米国及び欧州における判例・実はない。

務とも調和していることを確認した。

本稿による考察が，進歩性評価における効果のさらに，顕著性の要件に関して，効果の予測困
難性は進歩性充足の十分条件ではなく，構成の容

位置づけのあり方の探求に少しでも資することができれば幸いである。

易想到性の根拠となる他の効果などと比較衡量して総合評価することは，米国及び欧州における判例・実務と共通していることを確認した。

※ 本稿は筆者個人の見解です。筆者の属する組織の見解ではありません。

注）1）

産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会第 1回審査基準専門委員会ワーキンググループ配布資料「参考資料 1 特許・実用新案審査基準等の改訂の経緯」

54

特許研究

2）

1 頁（2014）を参照。
現行の審査基準は，特許庁「特許・実用新案審査基準
第Ⅲ部 第 2 章 第 2 節 進歩性」2-4，9，10 頁（2015）を参照。なお，このほか，2000 年 12 月にも進歩性の基

PATENT STUDIES

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論準が改定されている。
後述するが，特許法の趣旨説（独立要件説）を最初に明示的に述べた山下先生は，経験則説（間接事実説，二次的考慮説）の考え方による進歩性の主張の余地を認めており，経験則説を全否定してはいない（山下和明「審決（決定）取消事由」竹田稔ほか『特許審決取消訴
訟の実務と法理』161 頁（発明協会，2003）参照。）。
また，多くの場合，両説の間で進歩性の評価の結論に差が出るものでもない。高林龍「判批」年報知的財産法
2019-2020・29 頁（2019），長沢幸男「進歩性の認定（4）―顕著な作用効果」中山信弘ほか『特許判例百選［第3 版］』40-41 頁（有斐閣，2004），田村善之「『進歩性』（非容易推考性）要件の意義：顕著な効果の取扱い」パ
テ 69 巻 5 号 5 頁（2016），速見禎祥「進歩性判断における顕著な効果の参酌」知管 67 巻 5 号 738 頁（2017），
及び，岡田吉美「新規性・進歩性，記載要件について（下）～数値限定発明を中心にして～」特研 42 号 30-34 頁（2006）参照。
4） 本判決の判例評釈として，清水節「判批」ジュリ 1540
号 8 頁（2019），高林・前掲注（3）24 頁，山田威一郎「判批」知財ぷりずむ 18 巻 205 号 33 頁（2019），愛知
靖之「判批」NBL1160 号 11 頁（2019），田村善之「判批」WLJ 判例コラム 189 号 1 頁（2020），高石「判批」
パテ 73 巻 1 号 43 頁（2020），及び，中務尚子「判批」
知財ぷりずむ 18 巻 208 号 109 頁（2020）。
原審（知財高判平成 29 年 11 月 21 日裁判所 web（平成 29 年（行ケ）10003））の判例評釈として，玉井克哉「判批」自研 94 巻 6 号 136 頁(2018)，及び，飯島歩「判批」知管 68 巻 9 号 1275 頁（2018）。
5） 清水・前掲注（4）8 頁及び山田・前掲注（4）39 頁参照。
6） 本説の名称として，長沢・前掲注（3）は「間接事実説」という名称を用いている。かつては，「容易に想到しえた」という評価自体が主要事実として捉えられ，効果の予測困難性・顕著性は当該主要事実の非成立を根拠付ける間接事実として捉えられていた。しかし，現在では，法的な評価を伴う要件である評価的要件・規範的要件については，当該評価を根拠付ける具体的事実が主要事実であると考えられていることが多い（司法研修所『増補民事訴訟における要件事実 第一巻』1-37 頁（法曹会，1986），伊藤滋夫『要件事実の基礎』125-131 頁（有斐閣，2000），及び，岡田吉美「新規性・進歩性，記載要件について（上）～数値限定発明を中心にして～」
特研 41 巻 41-43 頁（2006）を参照。）。このため，本稿では「間接事実説」の名称を用いないこととした。
7） 田村・前掲注（3）は，「二次的考慮説」の名称を用いている。これは，米国における発明の非自明性の評価手法で用いられる用語を参考にして付けられた名称であると考えられる。米国の手法と同じであるとの誤解を生じやすいと考え，本稿はこの名称を用いないこととした。我が国では一次審査のときにも効果の予測困難性･顕著性を考慮に入れるのに対して，米国では一次審査のときには審査官は効果について特に考慮することはなく，審査官による自明性拒絶の“a prima facie case”が成立した後の出願人による反駁を踏まえて効果の予測困難性･顕著性が考慮される点も，我が国の実務と異なる。本説の考え方は，効果の予測困難性･顕著性を，構成の想到困難性を根拠付ける事実と捉える点に本質
3）

特許研究

文

があるので，本稿では経験則説の名称を用いている。
8） 猿渡章雄「数値限定発明についての判例及び考察（1）」

パテ 51 巻 3 号 46 頁（1998）は，「効果の顕著性は，顕著な効果を生み出す構成は，当業者が当然に求めるものであり，求められながら得られなかった構成に到達するには，困難性があったからであるとする経験則あ
るいは論法に基づいて，進歩性の根拠となるものである。」と効果の顕著性と進歩性の関係を説明する。
田村・前掲注（3）4 頁は「29 粂 2 項の条文に忠実に考えるとしても，特許発明が従来技術に比して顕著な効果を有していることが直接，進歩性を基礎づけることにはならないのだが，しかし従来技術に比して顕著な効果があるにも関わらず，発明がなされていなかったということが，進歩性を肯定する方向に斟酌すべき
一事情となることまでが否定されるものではない。」，「論理構成としては．それほど優れた効果を発揮する
構成が近くに存在したにも関わらずこれまで発明されなかったということは．当該発明をなすことが技術的に困難であることを物語るという考え方がありえよう」と説明する。
前田健「進歩性判断における『効果』の意義」L&T82
号 36 頁（2019）は，「請求項に係る発明の構成を採用しようとの試みにつき動機付けが一見ある場合であっても，『効果』の存在が認められるときには，その試みは結局実行されなかったであろうといえるから，『効果」
は請求項に係る発明の『構成』の容易想到性を否定する要素となるという整理である。」と述べる。
経験則説に基づくものとしては，ほかに，染野義信及び吉藤幸朔の発言録，内田護文ほか『特許法セミナー（1）』86-87 頁（有斐閣，1969），吉藤幸朔『特許法概説
第 9 版増補』109-110 頁（有斐閣，1992），青木康=新垣恒輝『特許手続法』161-164 頁（弘文堂，1971），松本重敏「特許発明の新規性・進歩性の要件と審決取消訴訟におけるその審理範囲」『無体財産法と商事法の諸問題』
183 頁（有斐閣，1981），舟本信光=井上繁規『特許訴訟の実務』555-556 頁（新日本法規出版，1991），及び，盛岡一夫『工業所有権法概説』14 頁（法学書院，3 版，
1992）などを参照。
9） AIPPI 第 188 回判例研究会（令和元年 9 月 30 日）における議論等を踏まえた。そのほか，田村・前掲注（3）3 頁参照。
10） 当該発明が解決しようとする課題とは別の課題の解決のためであっても，本願発明の構成に容易に想到できる場合には，進歩性は認められない。参考裁判例としては，東京高判昭和 61 年 11 月 27 日無体集 18 巻 3 号 432
頁（昭 58（行ケ）54）［テクスチヤヤーンの製造法］，
及び，知財高判平成 18 年 10 月 4 日（平成 17 年（ネ）10111）裁判所 web「透過形スクリーン」がある。欧米
でも，本願発明と異なる目的での組み合せによる進歩性の否定は可能である。米国審査マニュアル（MPEP）の「2144 IV. RATIONALE DIFFERENT FROM APPLICANT’S IS PERMISSIBLE」の項目，及び，欧州特許庁（EPO）審査ガイドラインの「G VII 5.2 Formulation of
the objective technical problem」を参照。
11） 髙島喜一「判批」判時 2063 号 181 頁（2010），及び，
岡田・前掲注（3）30-31 頁参照。
12） 「独立要件説」という名称は，その響きから，構成の容易想到性に関係なく，効果の予測困難性があれば必PATENT STUDIES

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55

論

文

ず進歩性を充足するとの解釈の発散を生みやすいので（後掲注（15）参照。），筆者は不適切と考えている。
また，前田・前掲注（8）42 頁は「独立要件説のもと効果の容易想到性を構成とは完全に独立に捉えたうえ」と，愛知・前掲注（4）11 頁は「効果の容易想到性を構
成の容易想到性から独立させる独立要件説では，必ずしも特定の構成を前提とした効果の予測可能性を問題にする必要はないため」と解しており，効果の比較対象についても解釈の発散を誘発している。
このような事情を考慮し，「独立要件説」の名称の使用は避けるべきと考え，本稿では「特許法の趣旨説」の名称を用いている。
13） 山下・前掲注（3）159-162 頁参照。
14） このように判断した下級審の裁判例としては，東京高判平成 11 年 11 月 30 日裁判所 web（平 8（行ケ）55）［封止用組成物］及び知財高判平成 25 年 7 月 24 日裁
判所 web（平 24（行ケ）10206）［光学活性ピペリジン
誘導体の酸付加塩］がある。
15） 幸谷泰造「最高裁令和元年 8 月 27 日判決（平成 30 年
（行ヒ）第 69 号）審決取消請求事件」AIPPI 第 188 回
判例研究会（令和元年 9 月 30 日）における発表資料参照。飯村敏明「進歩性について―さらなる研究―」別冊パテント No.16，198 頁（2016）では，平成 18 年進歩性検討報告会資料における進歩性評価のフローチャートと同一のフローチャートを引用し，「実務では，チャートで示されている順序で進めると考えて差し支えない」としていることを根拠に，「予想以上の効果があれば進歩性が肯定される」とされていた。しかし，飯村敏明「特許訴訟における進歩性の判断について」NIBEN
Frontier, 2009 年 6 月号 3 頁では，「その有利な効果が，当時の技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものである場合は，進歩性が否定されないことがあります。」（下線筆者）と述べておられる。また，大渕哲也「特許審決取消訴訟における訴訟物，審理範囲及び取消判
決の拘束力」法学協会雑誌 136 巻 12 号（2020）59 頁は「効果を構成とは独立の要件とする独立要件説では，新規性欠如に限りなく近い構成容易想到性が認められる場合であっても，予測できない顕著な効果があれば進歩性を肯定するという帰結にならざるを得ず，このようにいえて初めて独立要件説であるといえる。」と述べる。そのほか，高石・前掲注（4）57 頁は「筆者は，“独立要件説”とは，発明の構成（用途を含む）が容易
想到であることが確定していても，「予測できない顕著な効果」により，発明の容易想到性が否定され（特許法29 条 2 項），進歩性が認められるという判断枠組みを採る説であると定義する。」としているところ，「予測できない効果」であれば「顕著な効果」であり，進歩性が認められると考えているように思われる。
16） 特許制度の目的を考慮して 29 条 2 項を解釈する考え
方は古くからある。織田季明『新特許法詳解』110-111
頁（日本発明新聞社，1951）は次のように述べておられる。
「発明の進歩性の問題は，当該発明が容易に発明することができたものであるか否かの問題であるが，従来の判例審決例においてはその発明の工業的効果の程度によって発明をすることの『容易さ』を斟酌するのが通常である。論理的には発明の工業的効果は発明をしたことの結果として生じるものであり発明をすることの難易の問題はそれに先行する問題であるが，特許制

56

特許研究

度の本来の趣旨が産業の発達を図ることを目的とするものであるということにも照し，このような運用がなされるに至ったものであろう。」。
17）相田義明「発明の進歩性」竹田稔監修『特許審査・審判の法理と課題』224-225 頁（発明協会，2002）も，「予測できない顕著な効果があるときは，特許法 1 条の趣旨
から，産業の発展に貢献する発明として進歩性があるものとされるのだ，と考えてはどうか。」としている。
18） 宮崎賢司「間接事実説なのか，独立要件説なのか，それとも？～進歩性判断における二次的考慮事項の位置
づけ～」289 号 156-170 頁（2018）参照。岡田・前掲注（3）30 頁左欄の特許法の趣旨説の説明において，「②効果を発明の推考の困難性を裏付ける根拠として理解するのではなく，『特許制度の目的を考慮して，推考容易ではあるが推考の困難な構成を得た場合と同様の保護に値すると評価する』（下線筆者）との記載は不適切であった。
「②効果を構成の推考の困難性を裏付ける根拠として理解するのではなく，」とすべきであった。
19） 詳細は，岡田吉美「未完成発明，引用発明の適格性，発明の容易性についての考察（上）」パテ Vol.60, No.5,
60-61 頁(2007)参照。
20） 化学に関するものでも，予測可能な物性もある。たとえば，融点等の単純な物性は，化学構造が類似するほかの物質からある程度は予測ができる。
21） 中山信弘『工業所有権法（上）第 2 版増補版』5 頁（弘文堂，2000）参照。
22） 小田切宏之『企業経済学第 2 版』194-197 頁（東洋経済新報社，2010）は，ミクロ経済学・公共経済学における，研究開発投資の過少性の定理として「知識は非競合性，非排除性という公共財と共通する特性を持つ。このため，発明者が自ら発明した知識を専有することができず，発明へのインセンティブが過少となる。また，誰もが他者による発明にただ乗りするインセンティブを持つ。このため，研究開発投資は社会的に過少となる。」（下線筆者）と述べている。
23） 岡田・前掲注（19）56-57 頁，岡田吉美=道祖土新吾「特許法と技術思想」竹田稔先生傘寿記念『知財立国の発展へ』543-565 頁（発明推進協会，2013），及び，岡田吉美「イノベーション創出のための知的財産権制度」一橋大学イノベーション研究センター編『イノベーション・
マネジメント入門第 2 版』334-335 頁（日本経済新聞社，
2017）を参照。大渕・前掲注（15）60 頁も「構成と効果から成る発明」と述べる。
24） 山下・前掲注（3）159-160 頁のほか，吉藤・前掲注（8）82-83 頁（有斐閣，第 9 版増補，1992），及び，竹田和彦『特許の知識 第 8 版』124-126 頁（ダイヤモンド社，
2006）参照。
25） 本審査基準では，対比される発明の間で，「本願発明」と「先願発明」という区別はなく，二つの発明の同一性の観点で説明されていたが，説明の都合上一部改変し，片方を先願発明とした。各事例では，対比される二つの技術思想の間で，当該「物」の使い方が異なる。使い方まで含めて同じ技術思想の方が最適な事例であるが，本審査基準に例示されたもので説明する。
26） この事例に接するとき，「物」の発明の効果を考慮する
際の難しさに接する。
「物」の発明の効果は，当初想定された使い方によって得られる効果なのか，特殊な使い方に対応する効果も含めるのかの議論もあり得る。

PATENT STUDIES

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論
本稿では，詳細には立ち入らない。なお，後願が特殊な使い方の場合，例えば方法の発明とすれば，特許を取得できる場合がある。
27） 平成 6 年改正前の特許法 36 条 5 項 2 号参照。
28） 髙島・前掲注（11）181 頁参照。単なる効果の発見の法理について，出願時に既に存在する構成に対してそれを技術的範囲として含むような権利を発生させないと配慮するところにその妥当性を見いだせるとしている。この考え方としては，米国の制度に対するものであるが，ヘンリー幸田『米国特許法逐条解説 第 6 版』102103 頁（発明推進協会，2013）が，「米国で新規性判断の最も標準的な基準は侵害テスト（infringement test）である」としている点も参考となろう。
29） 英国でも事情は同様である。
Guidance “Examining patentapplications relating to chemical inventions (Updated 5 June2017”には次のように記載されている。
“31.
A claim to a material or composition for a particular purpose
is regarded as a claim to the material or composition per se.
Therefore if a product is known in a form suitable for a stateduse then it would render a claim to the product for that use
not novel even though the product has never been described
for that use. By contrast, a known product which is per se thesame as the material or composition defined in the claim, butwhich is in a form which would render it unsuitable for thestated use, would not deprive the claim of novelty. This isparticular relevant for chemical compounds where the suitability of a particular compound for a particular use will be an
intrinsic property. In I. G. Farbenindustrie A.G.’s Patents, it
was stated that “no man can have a patent merely for ascertaining the properties of a known substance”. There is however an exception to this general principle where the claim is
to a known substance or composition for use in a surgical,
therapeutic or diagnostic method (see section 4A of the Patents Act 1977 and the Examination Guidelines for Patent Applications relating to Medical Inventions).”“36.
It is normally required that, for an invention to lack novelty,
the features of the claim under consideration are explicitly
disclosed, for example in an earlier publication. However, theteaching implicit in a document can be taken into account, as
guided by paragraph 2.07 of the Manual. This may be particularly relevant in chemical process cases or cases relating to
intrinsic properties of compounds or compositions etc.”
ドイツにおいても，既知の物質の新しい用途を発見しても，そのことは当該物質を新規としない（Rainer
Schulte, “Patentgesetz mit EPÜ- Kommentar 9. Auflage,”
312 頁（Carl Heymanns Verlag, 2014）参照）。
30） 岡田・前掲注（3）31-32 頁参照。
31） 審査基準は包括的に記述しているので，「引用発明と比較した有利な効果」には，「長らく未解決であった課
題を解決する効果」も含まれている点にも留意が必要である。
32） 達成すべき結果（課題）クレームが特許要件を満たさないこととは明確に区別されなければならない。このようなクレームでは，専ら目的とする結果（効果）がク
レームに記載されているのに対して，長らく未解決であった課題の法理の下で進歩性を満たすと評価される
クレームは，結果（効果）ではなく，当該効果を奏するための構成が記載されている点が異なる。岡田・前掲注（3）30 頁，岡田・前掲注（19）61-63 頁，岡田=道祖土・

特許研究

文

前掲注（23）547-550，560-562 頁，及び，岡田吉美「判批」特研 60 号 59-61 頁（2015）を参照。
我が国の最高裁判所判決に相当する英国のバイオゲン事件判決（Biogen Inc v Medeva plc [1997] RPC 1 at page34）におけるホフマン卿の次の説示は，達成すべき結果（課題）クレームについて述べたものではないが，発明思想の把握についての留意点として大変分かりやすい。
“The inventive idea would be the way of achieving the goal.
In yet other cases, many people may have a general idea of
how they might achieve a goal but not know how to solve a
particular problem which stands in their way. If someone devises a way of solving the problem, his inventive step will bethat solution, but not the goal itself or the general method ofachieving it.”（下線筆者）。
33） もっとも，本判決は，予測可能性はないにしても，山下説における，発見が容易と認められる効果，すなわち，
当該構成の採用により容易に発見することが期待される付随する効果に該当すると考えられ，欧州の「単なるボーナス効果」の考え方に類似するものと考えられる。
34） EPO だけでなく，ドイツでも同様である。川田篤「ドイツにおける進歩性の判断の傾向―近時の判決を踏まえて―」パテ 69 巻 5 号 139 頁（2016）によると，ドイツ連邦通常裁判所は，BGH, Urteil v. 15.04.2010,
GRUR 2010, 607, 612, Rdn. 80 において，次のように判示している。
「このような背景の下で，より高い濃度での EPA と DHA の組み合わせの投与が，より低い濃度での同量の活性物質の投与よりも驚くほど高い効果を示すという被告が主張する事実は，進歩性を正当化することができない。ドイツ連邦通常裁判所の判例によれば，予期せぬ驚くべき効果であっても，当該組合せの提供が技術水準により専門家に提案され，専門家が実際に組合せを入手する手段を有している場合には，追加の効果は既知の物質の組合せの発明力を正当化することができない（BGH, Urt. v. 10.12.2002 - X ZR 68/99,
GRUR 2003, 317, 320 ―化粧用日焼け止め製品 I;
Sen.Urt. v. 10.9.2009 - Xa ZR 130/07, GRUR 2010, 123 Tz.
41 ―エシタロプラム）。」。
英国でも同様である。我が国の審査基準に相当する「Manual of Patent Practice (Last updated 2 January 2020)」には次のように記載されている。
“3.94
Although the discovery of an unexpected advantage
may point to a step not being obvious if it was only one ofmany steps which could have been tried (see 3.88) or if it was
one taken counter to accepted views (see 3.97), if the prior art
leads directly to the step then it is not made inventive by any
additional advantage obtained. In Inventa AG's Application,[1956] RPC 45, the use for spinning nylon of a process which
had been disclosed (before the introduction of nylon) for
spinning artificial filaments in general was held to be obvious,and not to be saved by an additional advantage, since no further modification of the process was required to secure thisadvantage. And in Union Carbide Corporation (Hostettler's)
Application, [1972] RPC 601 at page 609, Whitford J observed (obiter) that “if in fact the step taken was an obvious
step, it remains an obvious step however astonishing the result of taking it may be”.”“3.96
In general, an otherwise obvious combination is not
saved from a finding of obviousness by some unexpected advantage caused by an unpredictable co-operation between theelements of the combination (see Glaxo Group Ltd’s Patent[2004] RPC 43).”

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35） 西島孝喜『［改訂版］発明の進歩性―判断の実務』48頁（東洋法規出版，2011），及び，花田吉秋「審決の一致点相違点方式の根源」竹田稔先生傘寿記念『知財立国の発展へ』1106-1111 頁（発明推進協会，2013）参照。
36） 全思想要素均等考慮説又はこれに近い立場をとるもの
としては，萼優美「わが特許法における特許要件の構造―特に発明の定義と進歩性との関連について」三宅
正雄先生喜寿記念『特許争訟の諸問題』18-20 頁（発明協会，1986），竹田稔「特許審決等取消訴訟の実務」171196 頁（発明協会，1988），及び，髙島・前掲注（11）179-186 頁などがある。
37 ） 説明は省略するが，旧審査基準において挙げられた「1.52 進歩性が認められる例」の例１及び例 2 を参照
するとより分かりやすい。これらの例では，目的の予測性はないが，効果の予測性はあるとしている。
38） 髙島・前掲注（11）181 頁参照。
39） 目的（課題）の予測性がなければ直ちに進歩性を満たすという点も弱点であるが，本稿では立ち入らない。ただし，この点を利点と考えている立場もある（竹田稔「竹田勉強会最終講義録 特許要件―特に進歩性の判断について―」特技懇 No.273，51-54 頁（2014）参照）。筆者は，目的（課題）は，基本的に効果と同様に扱えばよいと考えている。
40） 相田・前掲注（17）225 頁は「特定の構成を採用した
ことにより付随的に予測できない副次的な効果が得られる場合でも，主たる効果を含めて容易想到性が強く推論されることもある。このような場合は進歩性を否定してもいいのではないか。単に付随的効果があるというだけで公共の領域から取り上げて絶対的排他的独占権を付与することは特許制度の趣旨に適合しない。」と述べる。そのほか，大渕・前掲注（15）59 頁も参照。
41） もっとも，実際の裁判では，妥当な結論になるように，効果の予測性の評価の中で調整していたようである。
竹田稔先生は，「当業者において，その構成について容易に想到し得ることを併せ考えれば，その効果は当業者が通常予測し得る範囲に過ぎないというような判断で締めくくることは多いです。特に化学の分野みたいに，実験結果が出ないと分からないというようなもの
を中心に，年に，1 件か 2 件ぐらいは，作用効果の顕著性だけで，構成について容易に想到し得るとしても，この作用効果の顕著性は，初めて見出された顕著なものであって，進歩性があるのだという判断をしたことはありますし，今でも，そこはそうだと思っています。」

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特許研究

と，裁判官・裁判長時代の実務を振り返っておられた（竹田・前掲注（39）53 頁参照。）。
42 ） 説明は省略するが，旧審査基準において挙げられた「2.52 進歩性が認められる例」の例 1 及び例 2 を参照
するとより分かりやすい。手法 1 では，効果の予測性があるとされた事例が，手法 2 では，作用効果が格別なものの例とされている。
43） 前掲注（39）で述べた，全思想要素均等考慮説における「目的（課題）」の弱点についても，山下説では，目的（課題）を効果と同等に扱うことにより解決される。
44） 宮崎・前掲注（18）166 頁は，さらに「独立要件説は名称を変えて『技術的思想の創作説』として理解すると，
条文にも沿っており素直な理解が可能であるといえるであろう。」と述べている。ただ，提案された名称は，どちらかといえば，全思想要素均等考慮説の名称により合っていると考えたので，本稿では用いなかった。
大渕・前掲注（15）60 頁は「『効果付き構成』（ないし『効果を奏するような構成』）の容易想到性で総合的に考えるべきと解される。こうすれば，まさに法律文言どおりとなる。進歩性は単一概念であり，構成進歩性と効果進歩性に分断されるわけではない。法律要件は，発明非容易性であり，構成非容易性も効果非容易性も法律要件ではない。構成と効果に分けるのは，発明非容易性の判断をしやすくするための手法にすぎない。構成
と効果から成る発明全体の非容易性が進歩性である。
構成と効果から成る発明につき構成だけに還元するのも，逆に，構成容易性と全く独立に効果非容易性だけで進歩性を肯定するのも無理がある。構成と効果から成る発明については，素直に，構成と効果の総合考慮として容易性を考えるしかない。」と述べる。
また，田村善之「特許法における創作物アプローチとパブリック・ドメイン・アプローチの相剋～権利成立の場面を題材として～」パテ 72 巻 9 号 8 頁（2019）も「条文の『容易に発明をすることができたとき』との文言は二次的考慮説に親和的であるようにも思われるが，たしかに『発明』に構成ばかりでなく効果も含まれると考えてしまえば，現在の条文のままでも独立要件説に与することが可能であることは否めない。」と述べる。
45） 岡田・前掲注（3）31 頁参照。
46） 東京高判昭和 62 年 9 月 8 日無体集 19 巻 3 号 309 頁［鉄族元素とほう素とを含む無定形合金］参照。
47） 知財高判平成 30 年 4 月 13 日判タ 1460 号 125 頁（平成 28 年（行ケ）10182）［ピリミジン誘導体］参照。

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