訂正の再抗弁を主張するために訂正審判の提起は不要であるとした知財高裁判決

訂正の再抗弁を主張するために訂正審判の提起は不要であるとした知財高裁判決－条件付提起不要説から完全提起不要説への移行は成るか－
北海道大学大学院法学研究科教授

要

𠮷田

広志

約

訂正の再抗弁は，特許無効の主張に対抗する特許権者の重要な手段である。訂正の再抗弁は，従来の裁判実
務では，その前提として訂正ないし訂正審判の提起が求められていた。しかし，2011 年（平成 23 年）法改正によって訂正審判が提起できる期間が従来に比べて大幅に制限されたため，特段の事情が存する場合は訂
正無しに訂正の再抗弁を主張できる可能性を示唆した知的財産高等裁判所の裁判例が出現するに至った。
その後，別の最高裁判決が，当該「特段の事情」に該当する具体的な場面を示唆したこともあり，裁判実務が変更されるかどうかに注目が集まっていた。
本稿は，前記知財高裁判決および最高裁判決を踏まえ，訂正の再抗弁主張にあたって訂正ないし訂正審判の提起を不要とするかのように読める下級審裁判例について紹介する。
目次①訂正によって特許の無効理由が解消すること。

1．訂正の再抗弁の要件としての訂正審判の提起②訂 正 な い し 訂 正 審 判 が 適 法 に 提 起 さ れ て い る

2.平成 26 年知財高判の示唆こと。

3.提起必要説から提起不要説への遷移③訂正後の特許発明の技術的範囲に被疑侵害物が含4．条件付か，完全か
5．条件付提起不要説を採用した裁判例

まれること。

6.実質的に提起不要説を原則に据えた裁判例

このうち，②すなわち訂正ないし訂正審判が適法に提起されていること（以下本稿では，「提起必要説」

1．訂正の再抗弁の要件としての訂正審判の提起と呼ぶ。）という要件については特に議論が多い。提訂正の再抗弁は，特許法 104 条の 3 第 1 項に規定す起必要説の根拠は大きく 2 つあり，1 つは訂正範囲の（1）

る特許無効の抗弁 に対する特許権者の主張である

明確化，もう一つはいわゆる「食い逃げ」の防止に（一連の判決文上は「対抗主張」とも。本稿では訂正ある。

の再抗弁で統一する）。同項の基となった最判平成

すなわち前者の理由は，訂正後の特許請求の範囲

12・4・11 民集 54 巻 4 号 1368 頁［半導体装置上告審（以下，「クレイム」）が明確でなければ，その訂正に（キルビー最判）］（金谷裁判長，以下同じ）も，特許

よりクレイムが維持できる（＝無効でない）かどうか無効の抗弁を主張できない特段の事情には訂正が含まがはっきりせず，審理を進めようがないからである（2）

れると考えており，実務上も頻繁に使われている 。

（訂正クレイムの明確性）。また後者の理由は，特許権訂正ないし訂正審判（以下，まとめて「訂正」）は本者が侵害訴訟で訂正を主張しておき勝訴（侵害）判決

来，特許無効審判に対抗する特許権者の有力手段であを得ておきながら，実際には訂正をせずに訂正前の広るが，これを特許無効の抗弁に対しても援用しているいクレイムを維持し，他の第三者に対して威嚇をするのである。

といった「いいとこ取り」「食い逃げ」を防止するた

細かい点での議論は残るが，訂正の再抗弁を主張すめである（4）。

るための要件は，裁判例上，一般に以下の 3 要件と考（3）

また，後者の理由に関連して，訂正審判の提起無し

えられている （たとえば東京地判平成 19・2・27 判で第一の訴訟で訂正の再抗弁を認め，その後訂正が為

タ 1253 号 241 頁［多関節搬送装置］（設樂））。

されないままに同じ特許権についての第二の訴訟が提Vol. 73

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訂正の再抗弁を主張するために訂正審判の提起は不要であるとした知財高裁判決起されると，第一の訴訟と第二の訴訟で，特許権が同めていないことから（10），訂正審判を提起して訂正のじであるにもかかわらず異なるクレイムを基に裁判を再抗弁を認めてもらい勝訴判決を勝ち取った後に，特しなければならない（もちろん，第一の訴訟と第二の許権者が訂正審判を取り下げてしまうことも可能であ訴訟が並行することもあり得る）。これを好ましくな

る（11）。提起必要説であっても，法律的には，「食い逃（5）
いと考える立場もある（クレイムの統一性）。

げ」を完全に防止することはできないのである。

しかし従来から，訂正の再抗弁主張のために訂正審

何より，特許無効の抗弁は無効審判の提起が要件と判の提起は必須ではないという，提起不要説も根強くされていないにもかかわらず，訂正の再抗弁にだけ訂主張されている（代表的見解として，最判平成 20・

正審判の提起を求めるのは衡平に欠けるという，単純

4・24 民集 62 巻 5 号［ナイフの加工装置上告審］（才ながら説得的な主張がある（12）。

口）における泉徳治裁判官の意見）。

しかし前述のとおり，従来の裁判所は，一貫して訂前者の理由すなわちクレイムの明確性については，
訂正範囲の明確化は訴訟指揮次第で何とでもなること

正の再抗弁を主張するためには訂正ないし訂正審判の提起が必要と扱ってきた。

であり，また，訂正が確定していないのであればいずれにしろ不明確なことに変わりはない（訂正請求後，2．平成 26 年知財高判の示唆

訂正拒絶（特許法 17 条の 5）を受けて訂正請求書を（6）補正することがあり得る） 。

ところが，2011 年（平成 23 年）法改正によって訂
正審判が提起できる期間が従来に比べて大幅に制限さ

後者の理由である「食い逃げ」については，「食いれたため，状況が変化することになった。改正された逃げ」状態を放置しておけばいずれにせよ無効審判で特許法 126 条 2 項により，特許無効審判が提起されて無効とされる可能性が高いのだから，リスクを負う特から確定するまで，訂正審判を提起することができな

許権者の自己責任として気にする必要はないのではなくなった（13），すなわち，訂正審判を提起できない期

いかといった指摘が為されている（7）（8）。訂正の再抗弁

間が従来に比べ長期化したのである（14）。

を主張した判決は公開されるのだから，第三者も，特それを受けて知財高判平成 26・9・17 判時 2247 号

許権が無効である可能性が高いことはいずれ知れわた

103 頁［共焦点分光分析 2 審］
（清水）（以下，平成るだろう。さらにクレイムの統一性に関しては，民事26 年知財高判）は，「特許権者による訂正請求等が法訴訟の相対効からして，法律上問題視する必要はない

律上困難である場合には，公平の観点から，その事情（9）ように思われる 。

を個別に考察し，適法な訂正請求等を行っているとのもともと提起必要説にしても，訂正の確定までは求

図1

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要件を不要とすべき特段の事情が認められるときに

平成 26 年知財高判（共焦点分光分析事件）の時系列（16）－ 38 －

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訂正の再抗弁を主張するために訂正審判の提起は不要であるとした知財高裁判決

は，当該要件を欠く訂正の再抗弁の主張も許されるも

3．提起必要説から提起不要説への遷移のと解すべきである。
」として，特段の事情が存する

そして，平成 26 年知財高判が示す訂正請求を不要

場合は訂正無しに訂正の再抗弁を主張できる可能性をとするための要件である「特段の事情」の 1 つを示唆

（15）示唆した （後述する，条件付提起不要説）。

する判決が，最判平成 29・7・10 民集 71 巻 6 号 861

もっとも，当てはめにおいては，特許権者が訂正な
いし訂正審判を提起することが困難だった事情は無い

頁［シートカッター上告審］（山本）（以下，平成 29年最判）で示された（22）。

として，訂正の再抗弁の主張は容れられなかった。し（17）

たがって，上記の説示は傍論となる

平成 29 年最判は，事実審口頭弁論終結（以下，この時を「基準時」）の後に訂正審決が確定したことを。

より具体的には，平成 26 年知財高判の事案では，根拠とした訂正の再抗弁を主張したとしても，原審を侵害訴訟が無効審判に先行していたところ，無効審判破棄する理由とはならない旨を判示した（結論としてにおける特許権者の答弁書の提出機会において特許権も上告を棄却）。

者が訂正請求をせず一審判決（非侵害・特許権者敗基準時後の事情は判決の基礎としないのが民事訴訟訴）を迎え，その後の二審で（すでに訂正の機会は失の原則だということは言うまでもないが，従来の特許われている）新たな訂正の再抗弁を主張しようと試み

訴訟では，基準時後に訂正が確定することによって特た と こ ろ， 前 述 の 説 示 に よ っ て そ れ が 認 め ら れ な

許請求の範囲が変動した場合は，原審を破棄することかった。

をむしろ原則としていた。それは，対象となった特許

すなわち判決は，答弁書提出の時に訂正請求を行権について訂正や無効が確定すると，民事訴訟法 338

い，その時に訂正の再抗弁を主張することは可能だっ

条 1 項 8 号の再審事由に該当するため，たとえ確定したはずだから，後になって訂正請求無しに訂正の再抗

た訂正や無効を考慮せずに判決しても，再審で取消さ弁を主張することはできない，と言いたかったのだ

れてしまう可能性があったためである（23）。

ろう（18）（19）。

ところが 2011 年改正によって特許法 104 条の 4 が

上記判決は大合議判決ではない通常部の判決であ導入され，特許無効等を再審事由として主張できない（20），且つ，訂正の再抗弁についての説示は傍論でことになったために，たとえ特許権に変動が生じてもあるものの，従来の実務に風穴を開ける可能性を示唆

原則通り，基準時後に生じた事情を判決に考慮する必

り

（21）

したことで，その行末が注目されていた。

要が無くなった。平成 29 年最判は，このことを示した判決である（24）。
もっとも平成 29 年最判は，基準時前に訂正の再抗

図2Vol. 73

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平成 29 年最判（シートカッター事件）の時系列－ 39 －

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訂正の再抗弁を主張するために訂正審判の提起は不要であるとした知財高裁判決

弁を主張できなかった「特段の事情」が存する場合

したがって平成 29 年最判は，平成 26 年知財高判がは，例外として，原審を破棄する可能性を残してい抽象的に示した「特段の事情」の一類型を具体的に示る。この「特段の事情」について，平成 29 年最判はした事案である（27）。

認定事実について具体的に当てはめを行っている。平もっとも平成 29 年最判は提起不要な場合について，

成 29 年最判の事案では，基準時前に訂正することが「など」として，無効理由の差替えが生じた場合に限できなかった法律上（および事実上）の事情が存して定していない。したがって今後は，提起不要とする場（25）のだが，最高裁は，そのような合の条件がどのような類型か（28） を検討することが求事情は当該「特段の事情」には当たらない，と判断しめられるとともに，無効理由の差替え類型においてている。その理由は，大要，「基準時前に，訂正審判

は，差替えの前後で，それぞれの無効理由がどの程度を提起せずに訂正の再抗弁を主張すればよかったか

異なっている必要があるのかないのか，ということがいたように見える

4ら」としている

（26）

4

4

4

4

一つの注目点となっていた。

。

すなわち平成 29 年最判は，訂正の再抗弁を主張す

たとえば筆者は，平成 29 年最判が条件付にせよ訂るにあたって，本稿冒頭に掲げた「訂正ないし訂正審

正審判を提起不要とした理由について，特許権者に実判が適法に提起されていること」という要件は，不要

質的な防御の機会を保障するためだと捉え，差替えのである（提起不要説）という前提に立っている，と理前後で無効理由が実質的に異なることが条件と考えて解すべきである。これは，前述したように，改正されいた（29）。

た特許法 126 条 2 項によって，訂正審判が提起できる

具体的には，（平成 29 年最判の事案もそうだが）差期間が従来に比べて大幅に制限されたためであろう。

替え前の無効理由が新規事項追加であり，差替え後のしたがって，訂正の再抗弁を主張するための要件論

それが進歩性だったような場合である。また，差替えは，従来の提起必要説から提起不要説へ遷移したと言の前後でともに無効理由が新規性・進歩性欠如の場合

えよう。

は，引用例（進歩性の場合は主引用例）が実質的に異なる場合も同様であろう。

4．条件付か，完全か
もっとも，提起不要説といっても，いついかなる場

5．条件付提起不要説を採用した裁判例合であっても訂正審判の提起を不要とする完全提起不そして，平成 29 年最判が採用するところの条件付要説と，法律上の事情（またはその他の事情）によっ

提起不要説を採用した下級審裁判例が，知財高判平成て提起することが制限された場合に限って不要とする

30・6・19［光配向用偏光光照射装置 2 審］（鶴岡）

条件付提起不要説とがあり得る。平成 29 年最判は，である。

判決文上は後者すなわち条件付提起不要説を採用してこの事案においても，平成 29 年最判と同様，特許いる（なお，平成 26 年知財高判も条件付提起不要説

無効の審決に対する審決取消訴訟が提起されている状である。
）が，平成 29 年最判の特徴は，この事情を具態（すなわち特許無効審判の確定前）で，侵害訴訟に体的に述べている点にある。

おいて新たな無効理由に基づく特許無効の抗弁（無効すなわち，（まさに平成 29 年最判の事案そのものな理由の差替え）が主張されたが，裁判所は，平成 29のだが）対象となった特許権に対する特許無効審判が年最判を引用しつつ，この場合は訂正審判の提起がな

審決取消訴訟に係属し，かつ確定する前に，この無効

くとも訂正の再抗弁を主張することができる，と説

審判における無効理由とは別の無効理由を根拠に特許いた。

無効の抗弁が主張された場合（以下，この類型を「無すなわち，「（Y：被疑侵害者）は，平成 29 年 8 月 7

効理由の差替え」とする），すでに無効審判が係属し日，…（略）…新たな組合せに基づく無効の抗弁を主ていることから，当該別の無効理由に対応する訂正な

張し，（X：特許権者）は，これを踏まえて，同年 10

いし訂正審判は提起できない（特許法 126 条 2 項）。

月 11 日…（略）…，本件再訂正に係る訂正の再抗弁

この場合は，訂正の再抗弁を主張するために訂正審判の主張をした…（略）…。そして，本件審決に係る審の提起は不要である，と述べている（なお，平成 26

決取消訴訟は当裁判所に係属しており，控訴人は，当年知財高判の事案は差替え類型ではない）。

審の口頭弁論終結時までに，本件再訂正に係る訂正審

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訂正の再抗弁を主張するために訂正審判の提起は不要であるとした知財高裁判決

図3

光配向用偏光光照射装置事件の時系列

判請求等を法律上することができなかった…（略）…。

差替えの前後で無効理由がそれほど大きく変わらな

そうすると，特許権の侵害に係る紛争をできる限り

いのであれば，判決に至るためにはそれまでの主張を

特許権侵害訴訟の手続内で迅速にかつ一回的に解決す考慮すれば十分であって，わざわざ訂正の再抗弁を検ることを図るという特許法 104 条の 3 及び 104 条の 4

討する必要性は低いと考えることも可能であろう。

の各規定の趣旨に照らすと，本件の事実関係及び審理にもかかわらず，前掲［光配向用偏光光照射装置 2

経過の下では，Y による新たな無効の抗弁に対する本

審］は，主引用例が同じ場合であっても，訂正審判の件再訂正に係る訂正の再抗弁を主張するために，（筆提起を不要とした。この判決が条件付提起不要説を採者注：X は）現に本件再訂正に係る訂正審判請求等を用したのは，訂正審判を提起不要とするための条件している必要はないというべきである。」

は，それほど厳しく求める必要はないと考えたのかも

もっとも事案としては，訂正の再抗弁にかかる新たな訂正を考慮したとしても，当該発明の無効理由は解しれない。この裁判所は，平成 29 年最判をそう理解したのだということになる。

消できないとして，結論として特許無効の抗弁を認め

もちろん，差替えの前後で，進歩性のいわゆる「論て非侵害の結論を導いた。なお，同日付で上記審決取理付け」がどの程度異なっていたのかという細かい点

消訴訟も，審決維持（特許無効）判決に至っている。

は判決文上からは伺えない。さらに前掲［光配向用偏したがって，この事案は，当てはめにおいて条件付提光光照射装置 2 審］は，いずれにしても裁判所は（主起不要説が機能したわけではない。

張されたところの）訂正後発明の特許性を否定して結しかし，細かい点を見てみると，平成 29 年最判と論として訂正の再抗弁を認めなかったため，差替えの前掲［光配向用偏光光照射装置 2 審］とでは，異な前後での無効理由の相違をさほど気にしなかった可能る点もある。それは，差替え前後の無効理由である。

性もある。

平成 29 年最判の事案では，無効理由は新規事項追もっとも，表面的には差替えの前後で主引用例を同加，実施可能要件違反およびサポート要件違反から，

じくする進歩性欠如に対する訂正の再抗弁だったのだ

新規性・進歩性欠如に差替えられていた。他方，前掲から，今後，特許権者が有利に使える裁判例の一つと［光配向用偏光光照射装置 2 審］における無効理由は，評価されるかもしれない。逆に被疑侵害者としては，差替えの前後を通じて進歩性欠如と変わりが無く，し無効審判で主張している無効理由と全く同じように特かも主引用例も同じであって，副引用例が異なってい許無効の抗弁を主張しないと，たとえば無効審判提起たに過ぎない。この事案は，差替えの前後で無効理由

後に発見した新たな先行技術などを途中で追加しようの実質的な内容がそれほど大きく変わっていない可能

ものなら，特許権者に訂正の再抗弁を主張するチャン性が高い。

スを与えてしまうことにもなりかねない。

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訂正の再抗弁を主張するために訂正審判の提起は不要であるとした知財高裁判決

6．実質的に提起不要説を原則に据えた裁判例いる。

さらに進んで，実質的に提起不要説を採ったかのよ平成 30 年 1 月 30 日，東京地裁において，進歩性欠うに見える 2 件の別の判決を検討しよう。知財高判平如によって特許が無効だとして，特許権者の請求は棄成 30・9・26（平成 30（ネ）10015）［光学情報読取装却された。X は知財高裁に控訴した。

置Ⅰ（カシオ）2 審］（大鷹）および平成 30・9・26

その後，第一の無効審判は平成 30 年 1 月 31 日に特（平成 30（ネ）10044）［光学情報読取装置Ⅱ（ゼブラ）

許維持の審決が為され，審決取消訴訟に移行した。次2 審］（大鷹）（特許権者および控訴審の判決日が同じ

いで，平成 30 年 6 月 11 日に侵害訴訟 2 審の口頭弁論ため，被告の略名を表記した）である。

が終結したが，平成 30 年 7 月 9 日，第二の無効審判

この両事件は，結論としては訂正の再抗弁を認めずにおいて審決予告が為された。

に非侵害とした判決であるが，傍論において，無効理

審決予告は，2011 年改正によって新たに設けられ由の差替えが生じていないにもかかわらず訂正審判のた制度であり，審判官の合議体が，特許無効と認める

提起無しに訂正の再抗弁を主張すべきだった，と述べときに為されるものであり（特許法 164 条の 2 第 1た事案である。

項），これは特許権者に再度の訂正の機会を与えるた

両事件の経緯の相違は微妙な点にしかないため，主めである（同条 2 項）。ここで X は訂正を行った。

に前掲［光学情報読取装置Ⅰ（カシオ）2 審］に沿っここに至り X は，すでに口頭弁論が終結している侵害訴訟 2 審において，訂正の再抗弁を主張するためて経緯を説明する。
特許権者 X は，カシオ社（Y）に対して平成 28 年に弁論の再開を求めたのが本件である。

内に一審訴えを提起した。他方，請求原因となった特判決は平成 29 年最判を引用しつつ，「（特許権者 X）

許権に対しては，訴外 A 社が 2 件の特許無効審判をにおいて，当審口頭弁論終結時までに本件無効の抗弁提起した。第一の無効審判（無効 2017-800019 号）はに対する訂正の再抗弁を主張しなかったことについ平成 29 年 2 月 7 日に提起され，主張された無効理由て，やむを得ないといえるだけの特段の事情はうかがは記載要件不充足（特許法 36 条）に関するものでわれない。もっとも，（X）は，別件無効審判においあった。また第二の無効審判（無効 2017-800103 号）て，…（略）…無効理由に対する答弁書を提出したは平成 29 年 8 月 3 日に提起され，こちらで主張され後，…（略）…審決の予告を受けるまでは，特許法た無効理由は進歩性欠如（特許法 29 条 2 項）であった。

126 条 2 項，134 条の 2 第 1 項の規定により，本件無X は，二つの無効審判の答弁書提出機会において，

効の抗弁と同じ無効理由を解消するための訂正審判のいったんは訂正の手続を取ったがすぐに取下げて請求又は別件無効審判における訂正の請求をすること

図4

パテント 2020

光学情報読取装置Ⅰ（カシオ）事件の時系列－ 42 －

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訂正の再抗弁を主張するために訂正審判の提起は不要であるとした知財高裁判決

が法律上できなかったものである。しかしながら，この再抗弁主張のために訂正が不要な場合の判断においのような事情の下では，本件無効の抗弁に対する訂正て，同じ知財高裁の中でまったく反対の立場を採ったの再抗弁を主張するために，現にこれらの請求をしてということになる。
すなわち，前掲［光学情報読取装置Ⅰ（カシオ）2いる必要はないというべきである」と述べた。
他方，事案としては，「（X）による本件訂正の再抗審］は，無効理由の差替えのように，差替え後の無効弁の主張は，時機に後れて提出されたものであるもの

理由について訂正による対応が不可能な場合に限ってと認められ，また，当審において，口頭弁論を再開し訂正審判の提起無しで訂正の再抗弁を認める条件付提て（Ｘ）に本件訂正の再抗弁を主張することを許すこ起不要説ではなく，この事案は，判決理由ではないもとは，（Ｙ）に対し，訂正の再抗弁に対する更なる反のの，実質的には完全提起不要説に限りなく近くなっ論の機会を与える必要が生じ，これに対する控訴人のている。

再反論等も想定し得ることから，これにより訴訟の完

ここまでくると，平成 29 年最判や平成 26 年知財高結を遅延させることとなることは明らかである。」と判のような条件付提起不要説から大きく踏み出していして弁論の再開を認めず，特許無効によって特許権者るようにも見え，かえって平成 29 年最判との整合性（30）が気になってくる。もっとも前述したように，平成の控訴を棄却している（結論として非侵害） 。
このように，前掲［光学情報読取装置Ⅰ（カシオ）

29 年最判は，訂正審判の提起を不要とする条件を無2 審］は，平成 29 年最判を引用しつつも，無効審判

効理由の差替えに限定していない（判決文上は，「なが提起されており，かつ，答弁書提出期間内に訂正がど」としている）。したがって，前掲［光学情報読取行われなかった場合でも，侵害訴訟中で適時に訂正の装置Ⅰ（カシオ）2 審］は，なお平成 29 年最判の枠再抗弁を主張することはできたはずだと述べているの内ということも不可能ではない。これは知財高裁が，である。

平成 26 年知財高判で示された「特段の事情」を押し

平成 29 年最判が「法律上訂正をできない」とした
場合は，無効審判が審決取消訴訟に移行している場合

広げ，これまで例外だった提起不要説を原則に入れ替える動きと理解したい。

であったが，本件において「法律上（訂正が）できな

ただし，事案としては結局訂正の再抗弁の主張を許かった」期間は，無効審判中であって訂正ができないさなかったことから，裁判所から見れば，条件付提起

期間，すなわち，答弁書提出期間経過後，審決予告通不要説でも完全提起不要説でもどちらでも結論は変わ知または審決までの期間を指している。これは，「無らない。どちらの説かによって結論が左右されるよう

効審判中はいつでも訂正の再抗弁を主張することがでなクリティカルな事案を知財高裁が前にした時に結論きる。ただし，訂正できる期間に主張する場合は訂正がどうなるのかは，なお見極めが必要であろう。

を提起すること。
」と言っているに等しい。無効審判

完全提起不要説が実務上の原則となったというためが審決取消訴訟に移行しているが故に訂正ができなには，それを判決理由とする裁判例が待たれるが，そかった平成 29 年最判の事案とは大きく異なる。

れまで実務家は不安定な審理を強いられる。訂正の再この事案は，答弁書提出期間経過後，審決予告通知

抗弁のように，侵害訴訟と無効審判，訂正審判が複雑

または審決までの期間に訂正の再抗弁を主張したが，に絡み合うこの論点は，特許事件を原則的に専属管轄答弁書提出期間内に訂正請求を行いその時に訂正の再とする知財高裁のもっとも得意とするところである。

抗弁を主張するべきだったとして主張を認めなかった

この点については，早い時期に知財高裁大合議判決が平成 26 年知財高判とほぼ同じ類型であるから，訂正待たれる。

提起不要の前提となる「法律上訂正請求が困難な期間」
平成 26 年知財高判「答弁書提出後審決までの期間」はこれに当たらない

平成 29 年最判

「審決取消訴訟に移行後の期間」がこれに当たる

光配向用偏光光照射装置「審決取消訴訟の口頭弁論終結までの期間」がこれに当たる

光学情報読取装置「答弁書提出後審決予告までの期間」がこれに当たる※結論は，いずれも主張を認めなかった。

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No. 4－ 43 －

パテント 2020

訂正の再抗弁を主張するために訂正審判の提起は不要であるとした知財高裁判決（注）

訂正主張の要件事実～訂正請求等の要否について～」知財ぷ（1）特許法 104 条の 3 第 1 項は「特許無効の抗弁」と呼ばれることが多いが，同項が果たして正確な意味での「抗弁」なの

りずむ 150 号 5 頁（2015 年）。
（7）前掲注 6 田村・WLJ13～14 頁，拙稿［シートカッター上告かについては異論もある。

審判批］民商法雑誌 154 巻 3 号 508 頁（2018 年），同旨東崎

一般に抗弁とは被疑侵害者側に証明責任が課せられるが

賢治／中野智仁［共焦点分光分析 2 審・判批］知財研フォー（新堂幸治『新民事訴訟法』［第 5 版］（2011 年・弘文堂）

ラム 100 号 35 頁（2015 年）。

465～466 頁），例えば，特許無効の「抗弁」の理由として実（8）もっとも，特許法 104 条の 4 が導入された現行法の下では，施可能要件違反が挙げられた場合，同要件の証明責任は一般特許権者勝訴確定後に「食い逃げ」が生じ，それに対して敗に被疑侵害者側ではなく特許権者側にあると考えられている

訴侵害者が改めて無効審判によって特許を無効に追い込んだからである（参考，時井真「冒認出願及び記載要件に関するとしても，確定した特許権者勝訴の判決は再審によって覆す証明責任をめぐる諸問題」知的財産法政策学研究 38 号 133ことができない。

～143 頁（2012 年））。

また，同じ敗訴侵害者に対してさらに別の被疑侵害物を対したがって，「特許無効の抗弁」に対抗する「訂正の再抗

象に二次訴訟を提起することも，既判力によって遮断される弁」も，正確な意味での再抗弁と言えるかどうかは議論のあことはない。もっともこの時は，二次訴訟の被疑侵害物が，るところであろう。本稿はあくまで便宜的に「特許無効の抗一次訴訟の訂正の再抗弁によってクレイムから切り落とされ弁」「訂正の再抗弁」と用いている。

た部分に含まれる場合は，訴訟上の信義則によって特許権者

この点については，岩坪哲「特許無効の抗弁に対する訂正に訂正前クレイムの主張を許すべきでない，という見解があの位置づけ」AIPPI52 巻 4 号 201～202 頁（2007 年），清水る（前掲注 1 岩坪・AIPPI204 頁）。理に適った見解である。

節／國分隆文「東京地方裁判所知的財産専門部と日本弁護士（9）福井宏司／木村達矢「権利濫用の抗弁と訂正審決の確定」

連合会知的財産制度委員会との意見交換会の協議事項に関連する諸問題について」判例タイムズ 1301 号 89～92，95～98

知財管理 55 巻 2 号 225 頁（2005 年）。
（10）前掲注 1 鈴木・別冊パテント 156～157 頁，前掲注 1 高林

頁（2009 年 ）， 若 林 諒［ ナ イ フ の 加 工 装 置 上 告 審 判 批 ］『年報知的財産法 2017-2018』27 頁。

Law&Technology43 号 114～116 頁（2009 年）（なお，判例（11） 前 掲 注 1 鈴 木・ 別 冊 パ テ ン ト 158 頁， 前 掲 注 6 田 村・

批評を判批と略記する），鈴木將文「特許権者による訂正のWLJ13～14 頁， 愛 知 靖 之［ シ ー ト カ ッ タ ー 上 告 審 判 批 ］

主張を巡る問題」パテント 63 巻 2 号（別冊パテント 2 号）

Law&Technology80 号 75～76 頁（2018 年）。

154～155 頁（2010 年），清水節「無効の抗弁と訂正の再抗弁（12）前掲注 1 岩坪・AIPPI203 頁，同旨前掲注 6 辻本・知財ぷの審理及び問題点について」パテント 69 巻 3 号 86 頁（2016

りずむ 3 頁。当事者間の衡平を強調するものとして，竹下明年），高林龍［本件判批］『年報知的財産法 2017-2018』（2017

男「特許法 104 条の 3 に関する攻撃防御について」パテント

年・日本評論社）27 頁も参照。

63 巻 2 号（別冊パテント 2 号）50～53 頁（2010 年）。

（2）田村善之『知的財産法』［第 5 版］（2010 年・有斐閣）275～277 頁，平井昭光［判批］中山信弘／大渕哲也／小泉直樹（13）無効審判中の訂正請求は，従来通り可能。
（14）2011 年改正と訂正の問題は，前掲注 7 拙稿・民商法雑誌／田村善之『特許判例百選』［第 4 版］（2012 年・有斐閣・

491～494 頁に簡単にまとめた。
（15）前掲注 1 清水・パテント 87 頁（平成 26 年知財高判後のも75 事件）152～153 頁。
（3）前掲注 1 高林『年報知的財産法 2017-2018』27 頁。同頁のの）。もっとも，2011 年改正時にこの点はすでに意識されて

注 4 にも指摘があるように，ここに掲げた 3 要件が，正確ないた（髙部眞規子「平成 23 年特許法改正後の裁判実務」

意味で「再抗弁の」要件なのかについては，なお争いがあ

Law&Technology53 号 27 頁（2011 年），同『実務詳説

特る。例えば筆者は，③の要件は再抗弁自体の要件ではなく許関係訴訟』（2011 年・金融財政事情研究会）186 頁）。

元々の請求原因なのではないかと考えている。この点につい（16）なお，時系列を示す図における日付は，判決認定のそれにて，前掲注 1 清水・パテント 87 頁，2011 年改正前のもので従った。

あるが，前掲注 1 鈴木・別冊パテント 154～159 頁，前掲注（17）前掲注 7 拙稿・民商法雑誌 499 頁。

1 岩坪・AIPPI202～203 頁も参照。

（18）前掲注 1 清水・パテント 88 頁，前掲注 7 東崎／中野・知（4）三村量一「平成 23 年改正特許法の下における特許関係訴訟

財研フォーラム 38 頁。批判的考察について，前掲注 6 田村・の あ り 方 」 日 本 工 業 所 有 権 法 学 会 年 報 35 号 219～220 頁

WLJ11 頁，前掲注 6 辻本・知財ぷりずむ 5～6 頁。反対に擁（2012 年）
。ここでは，訂正審判の請求時期が大きく制限さ護する見解として，前田健［本件判批］ジュリスト臨時増れるようになった 2011 年改正後も，提起必要説は原則とし刊・平成 26 年度重要判例解説 274～275 頁（2015 年）。そのて維持されるべきもの，と論じられている。

他，三村淳一［本件判批］小泉直樹／田村善之編『特許判例（5）いずれも，後述する平成 26 年知財高判の説示に表れて百選』［第 5 版］（別冊ジュリスト 244 号）38～39 頁（2019 年）。
（19）なおこの事案では，無効審判に先行して訂正審判が確定しいる。
（6）田村善之［シートカッター上告審判批］Westlaw JAPANており，特許権者はかかる訂正を基に，無効審判の提起前に（WLJ）判例コラム 125 号 13 頁（2018 年）（頁は PDF ファ

第一の訂正の再抗弁を主張している。従って判決が言う「訂イルのもの），辻本良知「特許法 104 条の 3 の抗弁に対する正の再抗弁」は第一のそれではなく，別の訂正の再抗弁でパテント 2020－ 44 －

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No. 4

訂正の再抗弁を主張するために訂正審判の提起は不要であるとした知財高裁判決（26）前掲注 1 高林『年報知的財産法 2017-2018』31 頁，前掲注ある。
（20）平成 26 年知財高判は，大合議で扱われるべき事案だった

11 愛知・L&T73～74 頁。
（27）前掲注 7 拙稿・民商法雑誌 502～503 頁。

ことについて，前掲注 7 拙稿・民商法雑誌 506～507 頁。
（21）前掲注 1 清水・パテント 88 頁，前掲注 7 東崎／中野・知（28）例えば，前掲注 15 髙部『実務詳説

特許関係訴訟』は，

財研フォーラム 35 頁。もっとも，前掲注 1 高林『年報知的特許権の実施権者が訂正に同意しない場合（特許法 127 条）

財産法 2017-2018』30 頁はかなり悲観的であった。

や，共有者の一部が訂正に協力しない場合を挙げている。

（22）前掲注 7 拙稿・民商法雑誌 486～509 頁，前掲注 6 田村・

もっとも，前掲注 6 田村・WLJ16 頁は悲観的な見解を提示

WLJ1～22 頁，鈴木將文［本件判批］平成 29 年度重要判例
解説（ジュリスト臨時増刊 1518 号）274～275 頁（2018 年），
東崎賢治［本件判批］前掲注 2『特許判例百選』（20 事件）
42～43 頁，前掲注 1 髙林『年報知的財産法 2017-2018』，前

しつつ，提起不要説を主張する。
（29）前掲注 7 拙稿・民商法雑誌 503 頁。
（30）なお，第 2 の無効審判は無効審決を経て審決取消訴訟にお掲注 11 愛知・L&T69～78 頁。

いても特許無効の判断が下されている（知財高判平成 31・
1・24（平成 30（行ケ）10080）［光学情報読取装置］
（大鷹）
）
。

（23）前掲注 7 拙稿・民商法雑誌 491～493 頁。
（24）前掲注 7 拙稿・民商法雑誌 500～502 頁。

（原稿受領 2019.11.25）（25）前掲注 7 拙稿・民商法雑誌 495～497 頁。

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