論文

米国商標法における間接侵害に関する一考察
An Analysis of Secondary Liability in Trademark Law in the U.S.
＊

安 藤 和 宏ANDO Kazuhiro〔抄録〕2012 年，商標権侵害に関与する者に対して，侵害主体として，商標権侵害責任を問うことができるかが争点となった訴訟の控訴審判決が下された（Chupa Chups 事件）。この判決は，ショッピングモール運営者に対する商標権侵害主体に関する判断基準を知財高裁が初めて示したものとして，大きな注目を集めた。一方，米国では商標権侵害に関与する者の法的責任（米国法でいう間接侵害）をめぐる訴
訟は多く，長年にわたって活発な議論が行われている。米国の間接侵害には寄与侵害と代位責任という 2 つの法理があるが，商標権の侵害訴訟では寄与侵害が重要な争点となることが多い。
寄与侵害が争点となる訴訟では，Inwood 最高裁判決が定立した Inwood テストという判断基準が一
般的に適用される。Inwood テストとは，（1）製造業者や販売業者が意図的に商標権侵害を誘引する場
合，または（2）彼らが商品を継続的に供給し，かつ，その供給先が商標権を侵害することを実際に知っている場合（現実の認識），または知っていると考えるのが合理的である場合（擬制的認識），製造業者や販売業者に対して，寄与侵害責任を負わせることができるというものである。
米国では，2010 年に有名ブランドの Tiffany がショッピングモール運営者である eBay を提訴した事
件の控訴審判決が下されたが，eBay は侵害品に対する一般的な調査・監視義務を有さないとし，eBay
が侵害品の通知に対して，迅速に対応していたことを重視して，寄与侵害責任を否定した。このように，米国の裁判所が商品やサービスの提供者に対して，一般的な調査・監視義務を課すことを一貫して否定していることは，注目に値する。本稿は，商標権の間接侵害に関する米国の裁判例と議論状況を紹介し，日本法への若干の示唆を行うものである。

1．はじめにの判決は，ショッピングモール運営者に対する商2012 年，インターネットのショッピングモール

標権の侵害主体に関する判断基準を知財高裁が初において，出店者によって展示された商品が第三めて示したものとして，大きな注目を集めた。判者の商標権を侵害しているときに，ショッピング

決はショッピングモール運営者の商標権侵害責任

モール運営者が商標権の侵害主体として，商標権を否定したが，次のとおりに述べて，商標法にお侵害責任を負うかが問われた訴訟の判決が知財高ける侵害主体性に関する判断基準を定立した。

裁で下された（知財高裁平成 24・2・14 判時 2161

「ウェブページの運営者が，単に出店者による

号 86 頁）。いわゆる Chupa Chups 事件である。こウェブページの開設のための環境等を整備するに＊6

東洋大学法学部 教授
Professor of law, Toyo University

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とどまらず，運営システムの提供・出店者からのることが多く，また紙幅の都合上，本稿では取り出店申込みの許否・出店者へのサービスの一時停

上げないことにする。

止や出店停止等の管理・支配を行い，出店者からの基本出店料やシステム利用料の受領等の利益を

2． 寄与侵害法理受けている者であって，その者が出店者による商（1）寄与侵害法理の概観

標権侵害があることを知ったとき又は知ることが寄与侵害法理は，他人の侵害行為に直接的に寄できたと認めるに足りる相当の理由があるに至っ与する者に対して，法的責任を負わせるとする不たときは，その後の合理的期間内に侵害内容のウ

法行為法の一原則から派生したものである。したェブページからの削除がなされない限り，上記期

がって，他人に対して寄与侵害責任を問うために間経過後から商標権者はウェブページの運営者には，直接侵害の存在が前提となる4）。この法理の対し，商標権侵害を理由に，出店者に対するのと下では，直接の商標権侵害を知っている（現実の同様の差止請求と損害賠償請求をすることができ認識）か，あるいは知っていると考えるのが合理ると解するのが相当である。」

的である場合（擬制的認識），侵害行為を教唆，

日本と異なり，米国では他人の商標権侵害に関誘発，あるいは助長する者は法的責任を負うこと与する者の法的責任（米国法でいう間接侵害）をになる。ランハム法は特許法と異なり5），他人にめぐる訴訟は多く，長年にわたって活発な議論がよる侵害行為に対する法的責任についての明確な行われている。米国商標法における間接侵害法理規定を持たない6）。しかしながら，裁判所はこのは，不法行為法にその起源を持つが1），寄与侵害法理の下で，
侵害行為を直接行わない者に対して，と代位責任という 2 つの異なる法理論によって構

一定の要件の下で，寄与侵害責任を負わせること成され，発展してきた。米国の間接侵害法理は，ができるとしてきた。

実際の行為者を行為主体として評価し，直接侵害

直接侵害者への寄与は，不法行為を助長するよ

者による侵害行為の存在を前提に，間接侵害者のうな実質的なものでなければならない。また，寄法的責任を問うという構成を取る2）。後述するよ与侵害者は不法行為について，現実の認識またはうに，Chupa Chups 控訴審判決の 2 年前に，世界

擬制的な認識をしている必要がある。つまり，寄最大のオンライン・ショッピングモール運営者で与侵害者は意図的に直接侵害者による不法行為をある eBay が商標権の間接侵害責任を負うかが争手助けしていなければならないのである7）。侵害点となった eBay 控訴審判決が下された3）。これは行為を合理的に知りうる場合でも認識の要件を満

米国の最大都市であるニューヨークを擁する第 2たすが，この要件は直接侵害者へ物品やサービス

巡回区連邦控訴裁判所が下した判決として，ほかを提供する者に対して，全般的な監視・調査義務の管轄区にも大きな影響を与えると思われる。

を負わせるものではない。合理的な分別のある人

本稿は，米国商標法における間接侵害法理を分を基準にして，被告の立場であれば，不法行為を析，考察するとともに，日本法への若干の示唆を認識していたと考えられるときには，認識の要件行うものである。なお，検索エンジン・サービスが満たされるというものである。

の運営者に対する侵害責任も間接侵害の重要な論

後述する代位責任は使用者責任から派生した法点であるが，米国では直接侵害として扱われてい理であるため，侵害判断においては被告と直接侵

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害者との関係に着目する。一方，寄与侵害は被告【判旨】と直接侵害行為の関係に焦点をあてて法的責任の被告は，製造する医薬品を原告の医薬品と明確判断がなされる。ここに両者の最も大きな違いがに区別できるラベルが貼付されている瓶に入れて，ある。寄与侵害と代位責任は，間接侵害という同薬局に販売している。この取引において，被告にじ不法行為のカテゴリーに属するため，しばしばよる詐欺行為があったとは認められないが，薬局

重畳的に適用されるが，それぞれが異なる法理をはこの医薬品を瓶から他の容器に移して，顧客に根源に持つのである。次節では，寄与侵害に関す販売している。そして，証言によると，この薬局る主要な裁判例を見ていくことにしよう。

の行為によって，原告の医薬品だと思って，被告の医薬品を購入した者が多く存在した。薬局に対（2）主要な裁判例する詐欺行為がないこと，あるいは薬局が被告かWilliam R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co., 265

ら仕入れた医薬品を正確に把握していることは，U.S. 526 (1924)

大した問題ではない。被告の行為によって，薬局【事案の概要】は顧客に対して，原告の医薬品だと騙して被告の1899 年，製薬会社である Eli Lilly & Co.（原告）

医薬品を購入させることができた。この被告の行は，キニーネという薬にチョコレートを混ぜた液

為は不法行為である。詐欺を犯すように他人を誘状の医薬品を Coco-Quinine という商標を付して販引し，そのための手段を提供する者は，等しく有売した。数年後，William R. Warner & Co.（被告）責であり，その損害に対して法的責任を負うのでは Quin-Coco という商標を付したほぼ同一の医薬ある。

品の販売を始めた。
被告は販売先の薬局に対して，
原告の医薬品を買い求める顧客に被告の医薬品を【解説】売るように要求し，原告の医薬品と色も匂いも似

この事件は，連邦商標法であるランハム法が制ている被告の医薬品を提供した。その結果，多く定される 1946 年よりも前に起きたものであるが，の顧客が原告の医薬品と勘違いして，被告の医薬コモンローが不正競争における寄与責任を認めた品を購入した。

リーディング・ケースである8）。原告の Eli Lilly &そこで，原告は被告に対して，商標権侵害およCo.は，1876 年に米国インディアナ州で創業した

び不正競争を主張し，被告の医薬品の製造・販売

世界で有数の製薬会社である。原告は，マラリア

および Quin-Coco 商標の使用差止めを求めて，ペの特効薬であるキニーネにチョコレートを混ぜてンシルベニア州東部地区連邦地方裁判所に提訴し販売していた。というのも，キニーネは強い苦みた。一審では原告の請求が棄却されたため，原告を持っているため，そのままではとても飲みにくが控訴した。控訴審では被告による商標権侵害をいからである。原告が Coco-Quinine という商標を認めなかったが，被告の行為は不正競争に当たる

この医薬品に付けたのも，チョコレート入りの医と認定した。そこで被告は連邦最高裁判所に上訴薬品であることを示すためだったと思われる。しした。

かしながら，このネーミングは裏目に出た。というのも，裁判では Coco-Quinine は記述的商標であり，被告による Quin-Coco 商標の使用は，不正競

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争に当たらないと判断されてしまったのである。

と似たカプセルを使ってジェネリック薬を販売すまた，キニーネはすでに特許が切れていたため，ることは，薬剤師による不正表示行為に寄与する

原告は特許権侵害を主張できなかった。

と主張して，ランハム法 32 条違反等に理由に，差しかし，最高裁は被告の営業行為，すなわち，止めおよび損害賠償を求めてニューヨーク州東部

原告の医薬品を買い求める顧客に対して，被告の地区連邦地方裁判所に提訴した。一審は原告の請医薬品を販売する行為を問題視した。そして，実求を棄却したため，原告は第 2 巡回区連邦控訴裁

際に顧客を騙しているのは薬局であるが，最高裁判所に控訴した。控訴審は原告の請求を認容したは薬局に対して不法行為をそそのかしているのはために，被告が連邦最高裁判所に上訴した。連邦被告であるとして，原告による差止請求を認容し最高裁判所は以下の通り判示して，判決を破棄し，た。原告の医薬品に比べて被告の医薬品の方が仕

第 2 巡回区連邦控訴裁判所に審理を差し戻した。

入値が安く，薬局にとっては，被告の医薬品を顧客に販売した方が利益率が高い。したがって，薬【判旨】

局には不法行為をする動機があるものの，被告は下級審裁判所が正しく認めるように，商標権侵

薬局の不法行為を後押ししている。連邦最高裁は害に対する責任は，実際に他人の商標を商品に付「詐欺を犯すように他人を誘引し，そのための手して，虚偽表示を行う者以外の者にも及ぼすこと段を提供する者は……その損害に対して法的責任ができる。たとえ，製造業者が商品の流通経緯にを負う」として，原告による差止請求を認容した

おいて，他人に対するコントロールを直接行わなが，この誘引法理とも呼べる間接侵害の法理は，い場合であっても，一定の条件の下では，製造業

次に紹介する Inwood 最高裁判決で Inwood テスト

者の行為に対して，商標権侵害として，法的責任として定立されることになる。

を負わせることができるのである。したがって，製造業者や販売業者が意図的に商標権侵害を誘引

Inwood Laboratories v. Ives Laboratories, 456

する場合，あるいは彼らがその商品を継続的に供U.S. 844 (1982)

給し，かつ，その供給先が商標権を侵害すること【事案の概要】を知っている，または知っていると考えるのが合Ives Laboratories（原告）は，その特許発明であ理的である場合，当該製造業者や販売業者は不正る処方薬のシクランデレートを製造し，色の付い表示によって生じた損害に対して，寄与侵害責任たカプセルに入れて，登録商標 CYCLOSPASMOLを負うことになる。

を付して，卸売業者や薬局，
病院に販売していた。

ジェネリック薬に原告の登録商標を付した薬剤

この特許が消滅した後，Inwood Laboratories（被告）師による不正表示行為がランハム法 32 条違反にを含むいくつかのジェネリック薬の製薬会社がこなるのは，争いがない。しかしながら，被告が薬の医薬品の製造を開始し，原告のカプセルを意図

剤師による侵害行為に対して法的責任を負うかど的に真似たカプセルに入れて販売した。薬剤師がうかは，被告が薬剤師に対して，ジェネリック薬

被告から仕入れたジェネリック薬を原告の登録商に不正表示をすることを意図的に誘引したか，あ標である CYCLOSPASMOL と不正表示して販売

るいは薬剤師がジェネリック薬に不正表示をするしたため，原告は被告に対して，原告のカプセルことを知った上で，処方薬のシクランデレートを

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継続的に販売していたかによる。連邦地方裁判所

興味深いことに，Inwood テストの要件（2）とは，原告がいずれの事実も証明していないと結論

不正競争法リステイトメントの要件（b）には，違づけたのである。

いがある。Inwood テストでは「製造業者や販売業
者が商品を継続的に供給する」ことが要件とされ【解説】ているが，不正競争法リステイトメントでは「侵この Inwood 最高裁判決は，寄与侵害の判断基

害行為の発生を予防するための合理的な対策を講準を定立した判例として，最も重要な判決である。

じなかった」ことが要件となっている。これは，この判決で定立された Inwood テストがその後の不正競争法リステイトメントが商品供給行為に加裁判例に適用されることになる。Inwood テストとえて，サービス提供行為も寄与侵害の対象としたは，（1）製造業者や販売業者が意図的に商標権侵ためと考えられる。

害を誘引する場合，または（2）彼らが商品を継続

次に直接侵害者への商品供給行為ではなく，サ的に供給し，かつ，その供給先が商標権を侵害すービス提供行為が問題となった裁判例を見てみよ

ることを実際に知っている場合（現実の認識），う。舞台は米国でよく見かけるフリーマーケット

または知っていると考えるのが合理的である場合に移る。まずは，売り子が商標権の侵害品を販売（擬制的認識），製造業者や販売業者に対して，している場合，売り場を提供するフリーマーケッ

寄与侵害責任を負わせることができるというもの

ト運営者が寄与侵害責任を負うのかが問題となっである。

た Hard Rock Café 事件を紹介しよう。

この判決から 13 年後の 1995 年に第 3 次不正競争法リステイトメントが発表された。そして，そHard Rock Café Licensing Corp. v. Concessionの第 27 条は，商品の製造業者および販売業者にServs., 955 F.2d 1143 (7th Cir. 1992)

対する商標権の寄与侵害の要件を次のように規定【事案の概要】Hard Rock Café Licensing（原告）は，T シャツやしている。

スウェットシャツ等の衣料品を指定商品とする商第 27 条（製造業者および販売業者による寄与侵標権を保有している。1989 年に原告は私立探偵を害）

雇って，侵害品の調査を開始した。その結果，Iqbal

第三者に商品またはサービスを提供する者は，Parvez という人物が CSI（被告）の運営するフリ

当該第三者が第 20 条に規定する規則の下で，他

ーマーケットで，原告の T シャツの侵害品を販売人に対して侵害責任を負うような方法でその商品していることがわかった。また，Harry’s Sweat Shopまたはサービスをさらに提供する場合，以下の要（被告）という店も侵害品を販売していることが件を満たすときは寄与侵害責任を負う。

わかった。原告は Iqbal Parvez，Harry’s Sweat Shop，（a）第三者に対して意図的に侵害行為を行わせる

CSI 等に対して，商標権侵害を主張して，イリノ
イ州北部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起した。

ように誘引する者，または（b）第三者による侵害行為が合理的に予想される

ほとんどの被告は和解したが，CSI と Harry’s Sweat

場合において，当該行為の発生を予防するた

Shop は和解しなかった。第一審では原告の請求がめの合理的な対策を講じなかった者認められたため，被告が第 7 巡回区連邦控訴裁判

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所に控訴した。
控訴審では以下のように判示して，（willful blindness）の解釈の相違が判決に大きく一審判決を破棄し，審理を地方裁判所に差し戻し影響することになった。第一審は，CSI が侵害行た。

為を意図的に無視したことは，Inwood テストの認識要件を満たすとして，CSI の寄与侵害を認めた。
しかしながら，地裁は CSI の心理状態についてほ【判旨】
製造業者や販売業者が意図的に商標権侵害を誘

とんど言及せず，CSI が侵害品に対する予防措置

引する場合，あるいは彼らがその商品を継続的にを講じなかったことを重視して，CSI には合理的供給し，かつ，その供給先が商標権を侵害するこな予防措置を講じる義務があるとした。これはとを知っている，または知っていると考えるのがCSI が製造業者や販売業者ではなく，フリーマー

合理的である場合，当該製造業者や販売業者は不ケットの売り場を提供するというサービスの提供

正表示によって生じた損害に対して，寄与侵害責者であるため，本判決後に発表される第 3 次不正任を負うことは，すでに確立された法理である。

競争法リステイトメントの要件（b）のアプローチ

一見すると明確な法理に思えるが，この法理が実を採用したものと考えられる。

際に商品を製造または販売していない者に対して，一方，控訴審は，フリーマーケットの運営者でどのように適用されるかは明らかではない。たとある CSI が売り子である Parvez による侵害行為をえば，CSI が Parvez に対してフリーマーケットの直接知っていたとは認めなかった。控訴審でも，売り場の設営を手伝う人員を派遣した場合，たと侵害行為を意図的に無視することは，現実の認識

え派遣人員が Parvez による侵害品の販売を知ってと等しいとされた。そして，そのことは CSI に法いたとしても，そのような一時的な補助者に対し的責任を負わせるに十分な根拠となると判示した。

て，法的責任を負わせることはできないだろう。

その一方で，「意図的な無視」とは，不法行為を

CSI には，侵害品の販売に対する予防策を積極疑いながらも，意図的に調査をしなかったことを的に講じる義務はない。CSI が侵害行為を知っていうとして，CSI の心理状態を問題にしなかったいると考えるのが合理的であるという要件は，合地裁の「意図的な無視」の解釈には疑問があると理的な分別のある人間の行為を前提としている。

した。このように「意図的な無視」をめぐって，

しかし，これは CSI に侵害行為を発見したり，防一審判決と控訴審判決では解釈が分かれたが，第止したりする義務を課すものではない。当裁判所

7 巡回区連邦控訴裁判所が定立した「意図的な無は，CSI が Hard Rock Café の商業的利益のための視ルール」は，その後の裁判例で広く採用される

従順な保護者になることを要求するような保護のようになる。

拡張をすべきではないと考える。したがって，第一審の事実認定に基づくと，Parvez の侵害行為にFonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc., 76 F.3d

対して，CSI が寄与侵害責任を負うという結論を259 (9th Cir. 1996)

下すことはできないのである。

【事案の概要】Fonovisa（原告）は，ラテン・ヒスパニック音楽の録音物の著作権および商標権の所有者である。

【解説】
この事件では，裁判所による「意図的な無視」

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Cherry Auction（被告）は，カリフォルニア州フレPATENT STUDIES

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スコでフリーマーケットを運営している会社であ【解説】る。売り子はブースのスペースの賃借料として，

この事件は，著作権法および商標法における間被告に日決めの賃料を支払っている。被告は来場

接侵害の最重要裁判例の一つである。Hard Rock

客用の駐車場を用意し，フリーマーケットの広告

Café 事件と同じく，被告はフリーマーケットの運宣伝を行い，理由の如何を問わず，売り子を売り営者である。本件では，現地の保安官がフリーマ

場から立ち退かせる権限を持っていた。したがっーケットの強制捜査を行い，38,000 以上の海賊版て，被告は著作権侵害や商標権侵害を理由としてレコードを押収している。その翌年にも売り子は売り子を排除することができる。加えて，被告は海賊版レコードを販売しており，保安官は被告のフリーマーケットの来場者から入場料を取ってい

Cherry Auction に対して，海賊版レコードがフリーる。原告は被告に対して，商標権の寄与侵害等をマーケットで販売されていることを通知している。

主張し，カリフォルニア州東部地区連邦地方裁判

また，Cherry Auction は保安官に対して，売り子か所に訴訟を提起したが，請求が棄却されたため，らの情報を保安官に提供することに合意していた。

第 9 巡回区連邦控訴裁判所に控訴した。連邦控訴

加えて，Cherry Auction の調査員は，海賊版レコー

裁判所は次のように判示して，一審判決を破棄し，ドが売り子によって販売されている事実を把握し地方裁判所に審理を差し戻した。

ていたのである。このような状況においては，
Cherry Auction が侵害行為に対して「意図的な無【判旨】視」をしたと認定されても仕方がないだろう。

Inwood 事件の被告は，薬剤師が被告の販売する

1990 年代後半からインターネットの普及によ

ジェネリック薬のラベルではなく，原告の登録商って，間接侵害の舞台はネットワーク上の不法行

標を付して，医薬品に不正表示をしていたことを為に移っていく。まずは，ドメインネームをめぐ

知りながら，薬剤師に医薬品を卸していた。本件

る間接侵害訴訟を見てみよう。

では，原告が的確に指摘するように，被告は録音物を販売していないが，相当な売上を上げるため

Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions,に必要な売り場を提供しているのである。Hard

Inc., 194 F.3d 980 (9th Cir. 1999)

Rock Café 事件において，第 7 巡回区連邦控訴裁【事案の概要】判所は商標権の寄与侵害責任のための Inwood テ

Lockheed Martin Corp.（原告）は「Shunk Works」

ストをフリーマーケットの運営者に適用した。こという航空機の設計と製造を行う工場を所有・運の事件では，フリーマーケットの運営者が売り子営しており，この商標は登録されている。訴外のによる Hard Rock Café 商標が付された侵害品の販第三者が「Shunk Works」を使った複数のドメイン

売を実際に知っていたことの証明がなかった。しネームを登録したため，原告はドメインネームのかし，フリーマーケットの運営者が今まさに行わ登録業務を独占的に行っている Network Solutions,

れている商標権の侵害行為を「意図的に無視した」

Inc.（被告）に対し，ドメインネームの登録を抹消

場合，裁判所は当該運営者に対して，寄与侵害責するように要求した。しかし，原告が被告の定め任を負わせることができるのである。

る紛争解決手続をしなかったため，被告はただちに当該登録を抹消しなかった。そのため，原告は

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商標権の寄与侵害等を主張して，カリフォルニア

ロールを要件とする著作権法の代位責任法理の適

州中部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起した。第

用を拒絶している」という批判がなされている9）。

一審では原告の請求が棄却されたため，原告は第確かに，Inwood テストは代位責任ではなく，寄与

9 巡回区連邦控訴裁判所に控訴した。控訴審は以侵害の判断基準である。寄与侵害と代位責任はま下のように判示して，一審判決を維持した。

ったく法源が異なり，そのために要件も違う。一方で，Inwood テストは被告が商品の製造業者または販売業者であることを前提としているため，本【判旨】
Hard Rock Café 判決と Fonovisa 判決が確立した件のように被告がサービスの提供者である場合，「直接のコントロールと監視」ルールは，本件でその要件を修正する必要がある。第 9 巡回区連邦はその要件を満たさない。第一審が正しく認定し控訴裁判所は，Hard Rock Café 判決と Fonovisa 判

たように，被告のサービスは「商品を供給する」

決を鑑み，著作権法における代位責任の要件の一という要件の拡張を正当化するための直接のコンつであるコントロール（監督）を使用したルール

トロールと監視を伴っていない。このような場合が適切であると判断したのであろう。

にまで権利を及ぼすことは，Inwood 事件やその関このように，本判決は「直接のコントロールと連裁判例の判決の射程を大きく超えることになっ監視」という新しいルールを定立した。そして，てしまう。

このルールは，その後のサービス提供型の事件を本事案が Fonovisa 判決の射程に収まるように，扱う裁判例で広く採用されることになる10）。

原告は被告のサービスを侵害者とのライセンスであると特徴づけている。当裁判所も被告がドメイ

Perfect 10, Inc. v. Visa Int’l Serv. Ass’n, 494

ンネームの登録者に対して，ルーティング・サー

F.3d 788 (9th Cir. 2007)

ビスをライセンスしているという原告の主張に同【事案の概要】意する。しかし，ルーティング・サービスはただPerfect 10（原告）は，「PERFECT10」という雑の一つのサービスにすぎない。一方，Fonovisa 事誌を発行し，会員制のウェブサイトを運営してい件や Hard Rock Café 事件では，被告は場所を提供

る。どちらもワールドクラスの美しいモデルの上するというライセンスを行い，その結果，第三者

質な写真を売りにしている。原告は，その雑誌とがその売り場で行っていた侵害行為に対して，直ウェブサイトに掲載された写真にかかる著作権を接のコントロールを及ぼしていたのである。

保有し，「PERFECT10」という商標を登録し，写真の被写体である多くのモデルのパブリシティ権を保有していると主張している。原告は，複数の【解説】
本判決は，被告が侵害行為に対して，直接のコ国において，多くのウェブサイトが無断で原告のントロールと監視を実施していないことを理由と写真をオンラインで販売していると申立てている。

して，被告の寄与侵害責任を認めなかった。しか原告は Visa や MasterCard 等の 5 つのクレジッ

し，この判決には「Inwood テストは，直接のコン

トカード会社（被告）に対して，原告の権利を侵トロールや監視を商標権の寄与侵害の要件として害しているウェブサイトを何度も通知し，彼らのいない。加えて，Hard Rock Café 判決は，コント

顧客がクレジットカードを使って，写真を購入し

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ている旨を伝えたが，被告は何の措置も講じなかければ，「直接コントロール」の要件は満たさなった。そのため，原告は被告に対して，商標権等いのである。

の寄与侵害および代位責任を主張して，カリフォ
ルニア州北部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起し【解説】た。第一審では原告の請求が棄却されたため，原

本件のように商標権の直接侵害者が海外に所在

告は第 9 巡回区連邦控訴裁判所に控訴した。控訴している場合，直接侵害者の所在地で訴訟を提起

審は，被告の寄与侵害責任について，以下の通り

するのは，原告に大きな負担がかかる。
そのため，判示して，一審判決を維持した。

Visa や MasterCard といった大手のクレジットカード会社を被告として，米国で訴訟を提起し，直【判旨】

接侵害者に対する金銭の決済サービスを止めさせ

直接侵害を申し立てられている被疑侵害者が製るという訴訟戦略は，実効性・即効性の観点から品ではなく，サービスを提供している場合，裁判も理解できるものである。しかし，クレジットカ

所は被告らが第三者による侵害行為の手段に対しード会社は決済サービスを提供しているだけであて，どの程度コントロールを及ぼすことができる

り，
直接侵害者の侵害行為との関係は希薄である。

かを考慮しなければならない。被告らに法的責任

また，決済サービスを提供する相手が侵害品を販を負わせるためには，第三者が原告の商標を侵害売していることは知りようもない。したがって，するために使用する手段を，被告らが直接コント

本件のような事案でクレジットカード会社を寄与

ロールおよび監視できなければならない。しかし侵害責任に問うことは難しいだろう。

ながら，原告はこれらの要件を満たしているとすTiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc., 600 F.3d 93 (2dる有効な主張をしていない。
第一に，原告は被告らが商標権侵害を意図的に誘引したことを示していない。被告らは原告が承Cir.2010)【事案の概要】認したと思わせるような方法で原告の商標を使用

オンラインのショッピング・サイトを運営してしているウェブサイトに対して，重要なサポート

いる eBay（被告）は，Tiffany（原告）の商品の売を提供していると原告は主張するが，被告らが商上により，多大な収益を上げていた。eBay のサイ

標権侵害に積極的に関わったり，誘引したことをトで販売されている商品には，Tiffany の侵害品が示していない。

含まれており，eBay は侵害品を購入した消費者か

第二に，第三者による商標権侵害の手段に対しら苦情を受けていた。eBay は侵害品のチェックをて，被告らが直接コントロールおよび監視できた

していなかったが，毎年 2 千万ドルを投じて購買ことを原告は証明していない。原告はクレジット者保護プログラム等を運営し，eBay サイトの信用

カードの支払システムが侵害品を購入するためのと安全を促進していた。2002 年 5 月までに eBay

「製品」または「手段」と主張するが，被告らのは fraud engine というプログラムを導入して，侵支払システムは原告の商標権を侵害するために使害品の発見と撲滅に注力した。また，同時に eBay

用された手段ではなく，被告らや支払システムがは手作業で販売カタログをチェックし，侵害品のなくても侵害は起きる。「これ以上」のものがな

販売防止に努めていた。しかしながら，Tiffany は

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特許研究

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論文

eBay が Tiffany の侵害品の販売を促進・宣伝してこれはまさに侵害予防措置の負担分配の問題であいるとして，商標権の寄与侵害等を主張して，ニり，判決はオンライン・ショッピング・ビジネスューヨーク州南部地区連邦地方裁判所に訴訟を提に大きな影響をもたらすものであった。

起したが，請求が棄却されたので，第 2 巡回区連

裁判所は Inwood テストを適用して，eBay が寄邦控訴裁判所に控訴した。控訴裁判所は以下のよ

与侵害責任を負うかを判断した。一審判決も控訴うに判示して，地裁の判決を維持した。

審判決も Inwood テストの認識要件は，eBay のサイトで侵害品が販売されているという一般的な認識では足りないとした11）。さらに eBay が侵害品

【判旨】
サービス・プロバイダーは，そのサイトが侵害の通知に対して意図的な無視をすることなく，品の販売に利用されていると一般的に認識していTiffany から侵害品の情報を受け取ると，適切な方るだけでは，商標権の寄与侵害責任を負うことは法で侵害品の販売を防止していると判示した。実ない。特定のカタログ商品が侵害品であり，商標

際，eBay は VeRO という DMCA のノーティス・権を侵害しているという現実の認識が必要なのでアンド・テイクダウンに類似した権利者保護プロある。eBay は，一般的にそのサイトで Tiffany のグラムを提供しており，権利者から侵害品の販売

侵害品が掲載・販売されていることを認めているに関する情報を受け取ると，通知の受領後 24 時

ようだが，それ以上のことなしに，この認識だけ

間以内（通常は 12 時間以内）に販売リストから侵では，Inwood 判決の下で，eBay に対して法的責任

害品を削除している。

を負わせることはできない。地方裁判所は，十分

それにもかかわらず，Tiffany は販売リストからに考慮した結果，eBay は侵害品の販売に対して，削除されていない侵害品が eBay のサイトで大量

意図的に無視したわけではないと判示した。このに販売されていることを問題視した。Tiffany によ

認定は明らかに誤りであると言えない。eBay はそると，eBay のサイトで販売されている Tiffany ののサイトで行われた侵害品の販売に関する情報を商品のうち，正規品はわずか 5～20％であった。

受け取ったが，その情報を無視しなかったのであTiffany は eBay のサイトで販売されている侵害品る。

を低コストで迅速かつ効果的に発見できるのは，Tiffany ではなく，eBay であると主張したが，裁判所は侵害品の販売を監視するのは Tiffany の役目【解説】
本件は，世界最大のオンライン・ショッピング・であるとして，この主張を退けた。

サイトを運営する eBay と世界で有数のブランド

このように，裁判所は具体的な侵害品の特定は会社である Tiffany との訴訟であり，大きな注目をTiffany に任せ，侵害予防措置の実施は eBay に任集めた判決である。Tiffany の主張は多岐にわたるせるという負担分配の枠組みを構築した。これはが，訴訟の最大の目的は，サイト運営者である

最安価危機回避者（least cost avoider または cheap-

eBay に対して，侵害品の調査および監視義務を負

est cost avoider）の論理によって正当化されるかも

わせたいというものであった。一方，eBay はそのしれない12）。侵害品の特定を最安価にできるのはような義務を負うのは Tiffany の方であり，Tiffany

Tiffany であり，侵害予防措置を最安価に実施できが侵害品の情報を eBay に伝えるべきと主張した。

るのは eBay である。サイト上で販売されている

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論

文

すべての侵害品を eBay に特定させるのは，負担とによって，監督行為のインセンティブを高める

が大きすぎる。そもそも eBay は出店者が販売すことができることも，代位責任法理の大きな利点

る商品を所有していないため，サイトで販売されの一つとして挙げられている。監督権限の不行使ているすべての商品が真正品かどうかを正確に調に対して法的責任が問われることになれば，監督査することは難しい13）。一方で，eBay は特定され者は積極的かつ自主的に直接侵害者の監督を実施

た侵害品を販売リストから削除するのは容易にでせざるを得ない。侵害行為を防止することができきる。この観点から見ると，本判決には一定の合る立場にある監督者に対して，法の番人の役目を理性が見出せるのである。

負わせることによって，不法行為を未然に防ぐという効果を代位責任法理は期待しているのである。

3．代位責任法理

また，被雇用者と異なり，雇用者は商品やサービ（1）代位責任法理の概観

スの価格を上げたり，賠償責任保険に加入するこ

商標権侵害の代位責任という概念は，使用者責任（respondeat superior）なる代理原則の派生原理とによって，リスクの分散ができることも，代位責任法理を正当化する理由の一つである14）。

として発展したものである。この法理の下では，被告が侵害者の行為を監督する権限と能力があり，（2）主要な裁判例

かつ，侵害行為について経済的利害関係があるとHard Rock Café Licensing Corp. v. Concession認定された場合に代位責任に問われることになる。

Servs., 955 F.2d 1143 (7th Cir. 1992)

なお，裁判所はこの 2 つの侵害要件を監督（control）【判旨】と利益（benefit）という簡潔な言葉で表現するこ

当裁判所は，共同不法行為者がほかの不法行為とが多い。代位責任は，典型的には依頼人と代理者による商標権侵害に対して，代位責任を負う場

人との関係（principal-agent relationship）に適用さ合があると認識している。この法理に基づき，共れるが，雇用者と従業員との関係（master-servant

同不法行為者に対して，商標権侵害に対する代位

relationship）はその一例である。

責任が認められるためには，被告と直接侵害者の被告が侵害行為を知っていたかどうかは，代位間に明白または実際の業務上の協力関係があり，責任の成立要件ではないため，「不知」は抗弁に第三者との取引において互いを拘束する権限を有ならない。ただし，行為が故意によってなされたしているか，被告と直接侵害者が侵害品に対してかどうかは，損害賠償の算定に影響を与えること共同所有権を行使したり，コントロールできるこがある。被告が侵害行為を知らなかった場合にまとが必要である。本件は，この共同不法行為の要で法的責任を負わせるのは酷ではないかという疑件に合致していないし，原告はそのような主張を問が生じるかも知れないが，これは衡平原則によしていない。

って正当化されるといわれている。すなわち，侵その代わりに，原告は著作権侵害に適用される害行為から経済的な利益を得た者は，商標権者にような，より広範な代位責任法理を使用するよう対して，不当に得た利益を補償すべきだというのに求めている。第 2 巡回区連邦控訴裁判所が確立である。

したテストによると，被告は侵害行為を監督する

これに加えて，監督者に侵害責任を負わせるこ

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権限と能力があり，かつ，侵害行為について経済

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論

文

的利害関係があると認められた場合に，著作権侵いてチャージを取らないケース15），ハードウェア・害に対する代位責任が認められる。この法理の目

ストアの店内の音楽が買い物をするのに快適な環

的は，隠れたダミー運営による侵害行為からの収境を作り出しているケース16），貿易博覧会の参加

益を防ぐことである。訴訟当事者は，本件に関し者が自己の製品に対する興味を惹かせるために音てこの法理が適用できるかについてさかんに議論

楽を利用するケース17），海賊版レコードがフリーしているが，当裁判所はこの問題に結論を下す必マーケットの集客をもたらすケース18）などでこの要はない。なぜなら，連邦最高裁は商標権の間接法理は広く用いられている。

侵害については，いかなる場合でも，著作権の間

一方，商標法における代位責任については，被接侵害よりも狭く画定すべきであると述べている

告の経済的利益は侵害行為に直接結びついていなからである。

ければならない。被告がビジネスを行っている場
所により多くの顧客をもたらすというだけでは，経済的利益の要件を満たすことができない。たと【解説】
本判決で明らかなように，商標法と著作権法にえば，商標権を侵害している売り子から売り場のおける代位責任の要件を比較すると，前者の方が賃貸料を受け取っていたというだけでは，フリー

後者よりも明らかにハードルが高い。著作権法のマーケットの運営者に対して，代位責任を負わせ下では，被告が侵害者の行為を監督する権限と能ることはできない19）。このように，被告と直接侵力があり，かつ，侵害行為について経済的利害関

害者との関係だけでなく，経済的利益の要件も著係があると認められた場合に代位責任を負うこと

作権法における代位責任より厳しく設定されていになる。一方，商標法の下では，被告と直接侵害る。

者の間に明白あるいは実際の業務上の協力関係がこのように，商標法と著作権法における代位責あり，第三者との取引において互いを拘束する権

任の要件のレベルは大きく異なっているが，これ限を有しているか，被告と直接侵害者が侵害品にはソニー・ベータマックス最高裁判決に基づくも対して共同所有権を行使したり，コントロールでのである。連邦最高裁は「当裁判所は，著作権法

きることが必要である。原告は，被告が著作権侵と商標法が類似関係にあるという主張を一貫して害者に対する監督権限があることを立証するだけ否定してきた」と述べて，間接侵害における要件

では，被告に対して代位責任を負わせることがでの共通化・統一化を否定しているのである20）。確

きない。著作権法における代位責任の要件と比較

かに，著作権法と商標法はその立法趣旨や法益がすると，かなりハードルが高いといえよう。

異なるため，要件のレベルを一致させる必然性は経済的利益の要件についても，商標法におけるない。これは日本法にも当てはまる判示であろう。

代位責任の方がハードルを高く設定している。著
作権法における代位責任については，侵害品の売

SB Deisgns v. Reebok Int’l, Ltd., 338 F.Supp.2d

上の一部をシェアしなくても，侵害品が被告の事

904 (N.D.Ill.2004)

業に収益をもたらす効果を与えるものであれば，【事案の概要】この要件は満たされる。
これを「呼び物法理」（draw

1999 年 3 月，SB Designs（原告）はその登録商

doctrine）という。レストランで音楽の生演奏につ標である CROSSOVER KING が使用されているさ

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論

文

まざまなウェブサイトを発見した。これらのサイとこれらのサイトの間に，被告が代位責任を負う

トは Reebok（被告）のアパレル商品を宣伝するもような関係があったかという点について，原告はのであった。2000 年 9 月，原告は Crossover Pro-

事実認定の問題を生じさせていないのである。

motions という会社のウェブサイトを発見した。このサイトは，被告がスポンサーとなって広告契約

Perfect 10, Inc. v. Visa Int’l Serv. Ass’n, 494を締結しているプロのバスケット選手の Allen

F.3d 788 (9th Cir. 2007)

Iverson を Crossover King として積極的に売り出す【判旨】

ものであった。原告は Crossover King というフレ

Perfect 10（原告）は 5 つのクレジットカード会

ーズを使って，Iverson を宣伝したり，被告の商品社（被告）が法的責任を負う理由を次のように述を販売するさまざまなサイトがあると述べている。

べている。原告の商標権を侵害しているウェブサ

さらに原告は，Crossover Promotions という名前とイトは被告の規則に従ってビジネスを行っており，

イ メ ー ジ は ， 原 告 の 商 標 で あ る CROSSOVER

被告は取引が行われるたびに収益を得ているため，KING と混同を起こすほど似ていると主張してい被告と権利侵害しているウェブサイトは財政的にる。原告は被告に対して，ランハム法 32 条および共存関係にある。しかしながら，著作権法上，こ43 条に基づき，差止めおよび損害賠償を請求したの両者の関係が侵害品に対してコントロールするが，イリノイ州北部地区連邦地方裁判所は以下の権限や能力を生じさせないことと同じように，商通り判示して，原告の請求を棄却した。

標法上，原告に侵害品に対する共有所有権やコン
トロールする権限を生じさせるものではない。被【判旨】

告はこれらのウェブサイトのために支払手続を行

被告は，第三者が運営するウェブサイトによる商標権侵害に対する代位責任を負わないと主張しい，通常の手数料を徴収しているだけであり，それ以上のものではないのである。

ている。原告はこれらのウェブサイトのスクリー
ン・ショットや印刷コピーを提出しているが，当【解説】

該サイトが被告によって所有され，推奨され，あSB Deisgns 判決と Perfect 10 判決は，どちらもるいは提携されていることは示されていない。一

被告による商標権侵害の代位責任を否定している。

般的に，これらのサイトは Iverson やほかの選手に被告と直接侵害者の関係は緊密なものでなく，侵ついて，バスケットボールのファンがコメントを

害品の売上の一部をシェアするものでもなく，財載せたり，被告の靴やアパレルを販売しているも政的な共存関係というものでもなかった。このよのである。被告が当該サイトで販売するために商うに，被告に対して商標権の代位責任を負わせる

品を供給していたり，商品の販売を許可したり，には，高いハードルをクリアしなければならない。

あるいは被告の商標やロゴの使用を許諾している

一方，商標権の寄与侵害の要件は代位責任に比べという証拠はない。被告は，原告が指摘するサイ

ると，それほど厳しくない。そのため，原告は寄トで商標やトレードドレスの使用を許可したり，与侵害の主張に重点を置く傾向にある。

推奨したことはないと証言しているし，原告はそれに対する反論をしていない。したがって，被告

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4．日本法への若干の示唆文的に防ぐために，ショッピングモール運営者に差

米国の間接侵害法理は，実際の行為者を行為主止めを命じることが妥当なケースもある。一審判体として評価し，直接侵害者による侵害行為の存決が提示する侵害要件では，第三者が提供するサ在を前提に，間接侵害者に対して法的責任を負わービスをサポートするようなビジネスの場合，侵せるという構成を取る。一方，日本では，民法の害主体性を認めることは難しく，一定の修正の余不法行為（709 条・719 条 2 項）の効果として，損地があったといえよう。

害賠償責任は認めるが，人格権侵害などの排他性

一方，控訴審では，ショッピングモール運営者のある権利が侵害された場合を除き，差止めを認が（1）出店者に対して管理・支配を行っているこ

21）

。したが

と，（2）出店者から利益を受けていること，（3）って，Chupa Chups 事件のように，間接侵害者に出店者による商標権侵害があることを知っている

対して差止めを請求する場合，商標権者は侵害行こと，または知ることができたと認めるに足りる為に関与する者を行為主体として訴訟を提起し，相当の理由があること，（4）（3）に至ったとき裁判所は規範的観点から当該関与者が行為主体とから合理的な期間内に侵害内容のウェブページか評価することができるかを判断するのが一般的でらの削除がなされないことが満たされた場合，シある。

ョッピングモール運営者は侵害主体として商標権めないというのが伝統的な解釈である

Chupa Chups 事件の一審判決は，「Y が本件各出店者を手足として利用するような支配関係は勿侵害責任を負うとされた。
一審判決と比較すると，控訴審判決の方が明らかにハードルが低い。

論のこと，これに匹敵するような強度の管理関係

商標権侵害主体の範囲の拡大については，日本が存するものと認めることはできない」ことと，の商標法には間接侵害の規定（37 条）が置かれて「本件各商品の販売について，Y が本件各出店者いることや，本件では直接侵害者を容易に特定・とが（ママ）同等の立場で関与し，利益を上げて捕捉できることを理由に，否定的な見解が示されいるものと認めることもできない」
ことを理由に，ている22）。確かに，法解釈によって侵害主体の範被告であるショッピングモール運営者の侵害責任囲を拡大することに対しては，法的安定性や予測を認めなかった。これは，直接侵害者と間接侵害可能性の観点から謙抑的であるべきであり，傾聴者との間に強度の関係性を求める米国商標法におに値する意見である。しかしながら，前述したよける代位責任のアプローチに近いものであり，とうに，商標権侵害に一定の関与を行っている者をても興味深い。

行為主体と捉えることによって，差止めを認める

米国の裁判例を見ればわかるとおり，この侵害べきケースがあることも事実である23）。したがっ

要件はかなりハードルが高い。したがって，一般て，規範的解釈による侵害主体の判断を一律に排的なショッピングモール運営者に対して，侵害主除すべきではなく，どのような侵害要件を定立す体として，商標権侵害責任を負わせることは難しるかが重要な問題となる24）。

いだろう。しかし，出店者が商標権者からの侵害

控訴審判決における侵害主体性の規範的要件は，事実の通知を意図的に無視する場合，あるいは出（1）管理・支配，（2）利益の収受，（3）権利侵

店者が偽の所在地や連絡先をショッピングモール

害の認識，（4）侵害防止措置の不作為という 4 つに登録している場合のように，商標権侵害を効果の要素から成り立っているが，（1）管理・支配と特許研究

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論

文

（2）利益の収受は，カラオケ法理を彷彿とさせる

グモール上で侵害品が販売されているという一般

ものである。カラオケ法理とは，著作権侵害行為的な認識では足りず，具体的な侵害事実の認識がを物理的には行っていない者に対して，「管理・必要とされた。侵害品を最も効率的かつ低コスト支配」と「利益の帰属」をメルクマールとして，

で特定できるのは Tiffany のような商標権者であ

規範的な解釈を加え，権利侵害の行為主体としてる。膨大な量の商品が販売されているショッピン

捉えることで，差止請求を認めるという法理であグモールの運営者に対して，侵害品を特定する義る（最判昭 63・3・13 民集 42 巻 3 号 199 頁）。

務を課すことは，現実的ではない。したがって，

控訴審判決がカラオケ法理をそのまま採用しな「権利侵害の認識」は，具体的な侵害事実の認識

かったことは，妥当である。日本のカラオケ法理を意味すると解釈すべきであろう。

は独立説を採用しているため，直接の利用行為が一方，ショッピングモール運営者が権利者によ適法であっても，当該利用行為に関与している者って特定された侵害品の販売を防止するシステム

25）。また，デジタを導入することは，さほど困難でないと思われる27）。

ル・ネットワーク社会においては，直接の利用行

それにもかかわらず，侵害品の販売を放置するの為者をサポートするビジネスが欠かせないが，カは，不法行為を助長するものであり，法的責任を

ラオケ法理の拡張はこのような新規ビジネスを萎負わせるには十分な根拠となる。したがって，「侵

26）。したがって，侵害主体

害防止措置の不作為」を要件としたことは適切での対象を不安定なカラオケ法理を適用して画定すあり，衡平性の観点からも首肯できる。「権利侵るのは適切ではなく，「権利侵害の認識」と「侵害の認識」と「侵害防止措置の不作為」は，「あ害防止措置の不作為」の要件を加重して，適用範る権利行使が他者に対して過度の損害を及ぼすも囲を狭めたことは首肯できる。

のであってはならないことを要請する私法の基本が侵害責任を負う可能性がある

縮させるおそれがある「権利侵害の認識」の要件は，プロバイダ責任制限法 3 条 1 項の規定とほぼ同じであるため，こ原則」である比例原則に即したものという評価をすることもできるだろう28）。

ちらの条文を参考にしたと考えられるが，米国商「権利侵害の認識」と「侵害防止措置の不作為」

標法の寄与侵害の要件である「現実の認識」と「擬という要件は，インターネット上の掲示板の運営制的認識」と等価なものであろう。米国では，Hard者に対して侵害責任を認めた 2 ちゃんねる事件

Rock Café 判決において，侵害行為を意図的に無視（東京高判平成 17･3･3 判時 1893 号 126 頁）の判することは，現実の認識と等しいとされた。日本

断に類似している29 ）。ただし，これらの要件はでも，侵害行為に関与する者が「意図的な無視」

eBay 判決を彷彿とさせるものでもある。すなわち，をする場合，権利侵害の認識の要件を満たすと解

eBay は Tiffany から侵害品の情報を受け取ると（権すべきであろう。

利侵害の認識），適切な方法で侵害品の販売を防控訴審判決では，「権利侵害の認識」の要件に止し（侵害防止措置の実施），法的責任を免れた。

ついて具体的に述べていないため，どの程度の認邪推かもしれないが，知財高裁は eBay 判決を参識があれば，この要件を満たすのかが明らかでは考にしたのかもしれない。

ない。この問題を考える上では，eBay 判決が大い

なお，原告はロクラクⅡ事件最高裁判決が定立に参考になるだろう。eBay 判決では，ショッピン

した枢要な行為論を本件に適用するように主張し

20

特許研究

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論文

たが，控訴審は退けている30）。「枢要な行為」が法における間接侵害の行為主体性に関する本格的規範的利用主体論のマジックワードになるおそれな議論はまだ始まったばかりである。しかし，ゼがあるため，枢要な行為論は法的安定性や予測可ロから妥当な解決策を模索すべきではなく，海外能性の観点から問題があると言わざるを得ない。

の議論を十分に参考にして，柔軟で適切なアプロ

実際，枢要な行為論を採用した Live Bar 事件判決

ーチを見つけるべきである。商標法における間接や音楽教室事件判決に対しては，多くの批判がな

侵害は，ショッピングモール運営者のように，第されている31）。米国法における間接侵害法理のよ

三者のサービスをサポートするビジネスを展開す

うに，商標法と著作権法とで同一の判断基準を採る企業にとって，重要な問題である。そのため，用する必然性はない。この観点からも，控訴審が多くの裁判例や議論の蓄積があるアメリカの状況

枢要な行為論を採用しなかったことは評価できる。

を理解することは，商標法における間接侵害の議論を深化させるためには不可欠だと思われる32）。

5．おわりに本稿がそのための議論の一助になれば幸いである。

日本では，Chupa Chups 事件が嚆矢となり，商標

注）1）

See 4 J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKSAND UNFAIR COMPETITION § 25:23 (5th ed. 2020).
2） 安藤和宏「米国著作権侵害訴訟における間接侵害法理の生成と発展」高林龍ほか編『知的財産法の国際的交錯』（日本評論社・2012 年）107 頁参照。
3） Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc., 600 F.3d 93 (2d Cir.2010).
4） See John T. Cross, Contributory Infringement and Related
Theories of Secondary Liability for Trademark Infringement,
80 IOWA L. REV. 101, 104 (1994).
5） 米国特許法 271 条(b)は，「積極的に特許侵害を惹起させた者は，侵害者として責任を負わなければならない。」と規定し，寄与侵害責任を明確に規定している。See also
35 U.S.C.§271 (c).
6 ） See Elizabeth K. Levin, A Safe Harbor for Trademark:Reevaluating Secondary Trademark Liability After Tiffany v.
eBay, 24 BERKELEY TECH. L.J. 491, 504 (2009).
7） See Mark Bartholomew & John Tehranian, The Secret Life ofLegal Doctrine: The Divergent Evolution of Secondary Liability in Trademark and Copyright Law, 21 BERKELEY TECH.
L.J. 1363, 1367 (2006).
8 ） See MARY LAFRANCE, UNDERSTANDING TRADEMARK LAW
245 (4th ed. 2020).
9） See Charles W. Adams, Inderect Infringement from a Tort
Law Perspective, 42 U. RICH. L. REV. 635, 681 (2008).
10） See, e.g., Habeeba’s Dance of the Arts, Ltd. v. Knoblauch,
430 F. Supp. 2d 709, 714 (S.D. Ohio 2006); SB Designs v.
Reebok Int’l, Ltd., 338 F. Supp. 2d 904, 913-14 (N.D. Ill.
2004); Size, Inc. v. Network Solutions, Inc., 255 F. Supp. 2d568, 572-73 (E.D. Va. 2003); Fare Deals, Ltd. v. World
Choice Travel.com, Inc., 180 F. Supp. 2d 678, 688-90 (D. Md.
2001).
11） Mark Bartholomew, Copyright, Trademark and Secondary
Liability after Grokster, 32 COLUM. J.L. & ARTS 445, 454(2009) は，著作権の寄与侵害については，単なる侵害

特許研究

行為の認識によって要件が充足されるが，商標権の寄与侵害については，被告の注意を向けさせる具体的な侵害行為ではないと要件は充足されないと指摘する。
12） See Graeme B. Dinwoodiem, Secondary Liability for Online
Trademark Infringement: The International Landscape, 37
COLUM. J.L. & ARTS 463, 474 (2014). 最安価危機回避者とは，米国のノーベル経済学賞受賞者であるカラブレイ
ジによって提唱された理論であり，最も低いコストによって危険を避け，または損害を最も小さくすることができる者のことをいう。経済学においては資源の効率的配分が第一義であるため，最安価危機回避者にリスクを回避する責任を課すことが合理的であるとされる。
13） See Kurt M. Saunders and Gerlinde Berger-Walliser, The Liability of Online Markets for Counterfeit Goods: A Comparative Analysis of Secondary Trademark Infringement in the
United States and Europe, 32 NW J. INT’L L. & BUS. 37, 49(2011).
14） See Bartholomew & Tehranian, supra note 7, at 1367.
15） Herbert v. Shanley, 242 U.S. 591 (1917).
16） Merrill v. County Stores, Inc., 669 F.Supp. 1164 (D.N.H.
1987).
17） Polygram Intern. Pub., Inc. v. Nevada/TIG, Inc., 855 F. Supp.
1314 (D.Mass. 1984).
18） Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc., 76 F.3d 259 (9th Cir.
1996).
19） Hard Rock Café Licensing Corp. v. Concession Servs Inc.,
955 F.2d 1143, 1150 & n.4 (7th Cir. 1992).
20） Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S.
417, 439 (1984).
21） 平井宣雄『債権各論Ⅱ不法行為』（弘文堂・1992 年）
106 頁，根本尚徳『差止請求権の理論』（有斐閣・2011年）51 頁参照。
22） 泉克幸「判批」Law&Technology 58 号（2013 年）64 頁。

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論

文

23） 駒田泰土「判批」新・判例解説 Watch11 号（2012 年）

260 頁は，「モール上での商標権侵害については，出店者に差止請求すればいいからその必要はないとの批判もあろうが，誠実な対応を拒む出店者が外国企業である場合など，権利者が実際に権利行使することが難しい場合もあるのではないかと思われる。」と指摘する。
安田和史「判批」日本大学法学部知財ジャーナル 6 号（2013 年）73 頁は，「インターネットショッピングモール上での出店者による商標権侵害について，運営者の責任がまったく認められないのであれば，商標権者の保護が十分になされないとも評価できると思われることから，原審は商標法の実効性の確保に疑問があったと思われ，運営者を規範的行為主体として認定し得るとする本判決は妥当であるといえよう。」と述べている。
24） 蘆立順美「判批」ジュリスト臨増 1453 号（2013 年）
272 頁。
25） 宮脇正晴「判批」判例時報 2163 号（2012 年）183 頁
は，「カラオケ法理は，直接的利用主体である客の歌唱行為が適法であるにもかかわらず，行為主体の規範的評価により店を行為主体とすることで，著作権侵害を肯定するという重大な効果を有している。いまださしたる正当化根拠のない，そのような法理を商標分野に持ち込むべきではない」と述べている。
26） 中山信弘『著作権法（第 3 版）』（有斐閣・2020 年）
748 頁は，「多数の一般人が物理的な意味での侵害行為を行い，それを幇助するという態様のビジネスが激増しており，どのような行為を行えば侵害主体とされるのか，カラオケ法理の発展だけで予見可能性はあるのか，という疑問があり，新規ビジネスへの萎縮効果となりかねない」と指摘する。
27） 多くのショッピングモール運営者は，権利者から知的財産権侵害の申告があった場合に迅速に出品を削除す

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特許研究

るという知的財産保護プログラムを用意している。鷹
野亨「インターネット取引における模倣品対策」パテント 69 巻 11 号（2013 年）8 頁。
28） 𠮷政知広『事情変更法理と契約規範』（有斐閣・2014年）249-250 頁。
29） 蘆立順美「判批」ジュリスト臨増 1453 号（2013 年）
272 頁。
30） 枢要な行為論とは，ロクラクⅡ事件最高裁判決（最判
平成 23・1・20 民集 65 巻 1 号 399 頁）が定立した複製行為の主体性に関する判断基準である。①複製の対象，②複製の方法，③複製への関与の内容・程度等を考慮し，サービス提供者がその管理・支配下において，複製の実現において枢要な行為をしている場合に，当該サービス提供者を行為主体として認めるというものである。
31） Live Bar 事件判決について，安藤和宏「飲食を提供するライブハウスにおいて演奏者が主催するライブ演奏の主体はライブハウスの経営者であるとして演奏権侵害が肯定された事例」東洋法学 60 巻 3 号（2017 年）66
頁参照。音楽教室事件判決について，上野達弘「音楽教室と著作権」Law&Technology 88 号（2020 年）20 頁，
橋本阿友子「音楽教室にみる著作権法の諸問題」ジュリ
スト 1547 号（2020 年）79 頁，齋藤浩貴「主体論の発展，限界と展望」コピライト 716 号（2020 年）18 頁，
古川智祥「判批」知財ぷりずむ 219 号（2020 年）52 頁，
日向央「音楽教室の演奏は『聞かせる目的』があるか」調査情報 556 号（2020 年）74 頁を参照。
32） Stacey Dogan, Principled Standards vs. Boundless Discretion: A Tale of Two Approaches to Intermediary Trademark
Liability Online, 37 COLUM. J.L. & ARTS 503, 522-523 (2014)
は，「裁判所は侵害責任を判断する際に，適法な商取引の障害とならないように注意すべきである」と指摘する。

PATENT STUDIES

No.71 2021／3