巻 頭 言

バイデン政権の知財／特許戦略の方向性
Biden Administration’s IP/Patent Strategy
ウエスタマン服部ダニエルズエイドリアン法律事務所

服部健一

HATTORI Ken I.
Westerman Hattori Daniels & Adrian, LLP

アメリカの大統領は，アメリカナンバー1 を旗印にして外国，特に中国と戦う戦略を示してきた強硬派のトランプ前大統領から，外国と協調しながらアメリカのビジネスを守る方針を示している穏健派のバイデン大統領へ引き継がれることになった。そしてトランプ前大統領に任命されたイアンク米国
特許商標庁長官は退任したのでバイデン大統領が次の長官として誰を指名するか興味が持たれている。
バイデン政権は新長官と共にどのような知財戦略，特に特許戦略を行うのであろうか。端的に述べるとアメリカの知財業界ではバイデン政権もアメリカの技術や製品を知財で守るという点ではトランプ前大統領の戦略と同じであるが更に強化するであろうと言われている1）。
但し，トランプ前大統領は中国に対して貿易において知財等に不公正行為があるという理由でスーパー301 条2）に基づいて関税を付加した戦略を用いてきたが，これは見直しを迫られるとみられている。
このスーパー301 条による措置の合法性は知財の侵害や盗用について十分審議されていないのでアメリカ国内でも問題にする企業が多数あり，現実に米国企業約 4000 社がトランプ政権を訴訟している3）。
この関税付加については中国も対抗してアメリカ製品に対して関税を付加しており，お互いに打撃は大きくなっている。バイデン大統領は中国に対してはトランプ前大統領と同様に引き続き厳しい姿勢で臨むことを示しているが，相互被害で終っては全く意味はなくなるので両国に利益がある形で収束させる努力をすることは間違いない。
一方，バイデン大統領が主な政策として考えているのは，アメリカ企業の IP 等に係わる秘密情報をトレードシークレットとして守る政策を強化することで，この点はトランプ前大統領と同じである。トレードシークレットは企業の経営情報を守るために非常に重要な財産である。情報開示義務がある特許でさえもベストモードを開示しないことは特許無効要因ではなくなったので4），特許技術の最適条件は開示せずトレードシークレットで守る戦略が用いられていると考えられる。近年，外国の政府や企業がアメリカ企業のトレードシークレットを流用したり，盗用する事件が多くあり，その訴訟も多い。外国が絡む場合は，従来から存在する各州のトレードシークレット法では対応が出来ないためアメリカ
は建国から 200 年経った 1996 年になって，ようやく連邦トレードシークレット法である経済エスピナージ法を制定して連邦司法長官が対処出来るようにしてきた5）。しかし，連邦司法長官だけでは訴訟の数は限定されるため，2016 年には弁護士が直接提訴出来るように改正されており，バイデン政権はそ2

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巻 頭 言れを更に強化してゆくものと考えられている。
また，そのようなトレードシークレットをコンピューターを利用して盗み取るサイバーエスピナー
ジの事件が近年は多く，バイデン大統領はそのような行為に対する制裁を強化すると言われている。更に，従業員が退職して他のライバル社へ転職したり，あるいは自分の企業を立ち上げる時に，契約書にトレードシークレットの持ち出しを禁ずる条項を入れることは当然として，不競争条項（non-compete又は non-poach clause）を入れることが多い。しかし，その条項は，反面，従業員の流動化や労働力の活性化，そして企業の自由な経済活動の足かせになる問題がないではないのでバイデン政権は，何らかのバランスが取れた法制を検討すると考えられている。日本企業も従業員によるトレードシークレットの流出を阻止する方策を考えないと日本の産業技術はどんどんアジア諸国へ流出し，日本の競争力は益々低下していくであろう。
一方，特許問題についてはトランプ政権そして米国特許商標庁は，コロナ対策として 2020 年の 1 年間に非常に積極的な臨時助成策を講じてきた。米国特許商標庁は，まず，3 月中旬の段階から特許法の枠内で独自の対応を始めた。そしてトランプ政権は，3 月終盤には CARES 法を制定し，約 2 兆ドル（207 兆円）もの経済融資を小ビジネス体や法律事務所に対して行うとともに，米国特許商標庁長官に特許法と商標法の法定期限を弾力的に運用する権限を与えた。これにより米国特許商標庁は，出願人や発明者，更には代理人をコロナ禍の影響から保護する特別措置を毎月のように新しい随時実施して多角的に知財産業を保護する対応を行った。同時に，米国の中小企業庁は給与保護プログラムを実施し，小ビジネス体や法律事務所に対してローンを提供して経済面の援助をしてきた。こうした特別措置により，出願人や代理人の係属中の出願と，特許権，商標権が救われただけでなく，小ビジネス体等の経営もレイオフを行うことなく救われてきたといえる6）。このようなきめ細かい出願人保護対策は世界の特許庁にも影響を与えているようで，特に日本特許庁はほとんど同じ対策を逐次導入してきている。コロナ問題が続く限りこうした臨時措置は 2021 年も継続され，強化されていくであろう。
特許制度の抜本的改正についてはバイデン政権の 4 年間で必ず問題になると考えられるのは 101 条の特許適格性（特許事由）の法改正であろう。現行の 101 条の規定は，「いかなる新しくて有用なプロセス，機械，製造物そして組成物の発明や発見をした者は特許が得られる」と特許適格性（特許事由）を非常に広く定義している。そのため最高裁は 1980 年の Chakrabarty 判決7）で，「人類が太陽の下で作ったあらゆるものが特許になり得る……（anything under the Sun made by man ……）」と述べたほどである。
そして同時にその時のカーター大統領がプロパテント政策を打ち出して CAFC を 1982 年に設立し，その CAFC はビジネス方法にも特許を認めたため8），パテントトロールがはびこり出した9）。ペーパー特許で有名な発明王レメルソン氏はプロパテントのため巨万の富を得ている。そこで特許制度の適正化政策が始まり，米国議会は 1995 年にウルグアイ協定を導入して公開制度を取り入れ，特許期間を出願日から 20 年とし，2011 年には先願主義を主体とした AIA 特許法を導入した。そして最高裁は，行き過ぎたプロパテントを是正するため特許適格性の解釈を厳格にする Mayo 判決（2012）10）や Alice 判決（2014）11）等を打ち出した。しかし，最近の CAFC はそれらの判決の運用で特許適格性を極端に絞り始め，従来の伝統的技術さえも特許適格性がないと判決し始めているので大きな問題になっている。そ特許研究

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No.71 2021／33巻 頭 言の例の 1 つがガレージドア制御の Chamberlain 判決12）で，もう 1 つが自動車車軸の American Axle 判決13）である。このように従来では当たり前のように認められてきた産業技術でさえ CAFC は特許適格性がないと判決している。このため CAFC のレーダー元チーフジャッジは，これではアメリカの特許は価値がなくなり，競争力が失われ，イノベーションが低減するので最高裁はこれらの判決の上告を受理して特許適格性の考え方を再整理すべきである14）という見解を発表している。
しかし，最高裁は近年は 101 条の特許適格性に係わる CAFC 判決の上告を受理しておらず，実際に上記 Chamberlain 判決の上告も 2020 年秋に拒否した。つまり最高裁は 101 条の特許適格性の問題は議会が 101 条を明確にするように改正すべき問題であり，もはや最高裁が条文解釈で判決出来る問題ではないということを間接的に示しているともいえる。議会もそれに気付いているせいか，2019 年夏に101 条の改正案を発表すると述べていたが15），改正賛成の産業（トロール特許に悩む情報産業）と改正に反対する産業（プロ特許を好む学界，バイオ・製薬関係）の対立が激しく，結局整合した改正案には至らず，その後の大統領選のために議員は忙殺されて流されて今日に至っている。よって，最高裁が今後，CAFC の 101 条判決（例えば上記の American Axle 判決等）の上告を受理して再検討しない限り，バイデン政権は議会で 4 年以内に 101 条を抜本的に改正する努力をすると考えられている。
米国特許法の他の重要問題については 102 条の公表（publicly disclose）の問題があり，これは発明を公表してから 1 年以内に出願するとその間に先願があっても公表に特許が与えられるという先公表主義／先発明主義の考え方である。そのために，①「公表」のあり方16）や，②「公表の効力」17）が大きな問題になろう。この問題については 2017 年頃に法改正の提案があったが18），その法案はその後の大統領選のためか立ち消えとなっている。しかし公表の効力は強大であるので再び提案される可能性が高いであろう。
いずれにせよ米国は先端技術の開発においては GAFA の発展に見られるようにまだまだ世界のドライビングフォースであるので，それを特許等の知財で如何に守ってゆくかがバイデン政権の非常に重要な課題であろう。そのためか，バイデン大統領は 1 月 25 日に，連邦政府機関はアメリカ製品を優先して購入するバイアメリカンという行政命令を出したのでこれがアメリカの製造業の復活にどの程度の効果をもたらすか非常に注目される。
この観点から最も気になるのは今日のアメリカ産業／労働者の最近の気質である。今日のアメリカは斬新なアイディアを生み出す力は未だに世界のリーダーであるかもしれないが，そのアイディアを具現化してゆく地道な中間産業／製造業には優秀な人材が集まらないので世界一と言えるか怪しくなっている。製品に必要な部品にしても，重要部品は日本製が非常に多く，その他は韓国製，中国製がほとんどで，製品の組み立てさえも海外依存度が高い。今日のアメリカで最も働くのは，企業のトップ10%（べゾス，ゲイツ，故ジョブズ等）の経営者層達で新しい産業を興している。そしてボトム 10%の移民アメリカ人もアメリカで生きる道を確立させるために必死で働く。しかし，その間の中間層はアメリカの栄光と豊かさを謳歌する者が多く，従ってトランプ前大統領を追随し，往年のように世界一働くとはいえなくなっている。この気質が元に戻るかが大きな課題である。それでもアメリカにおける知財の発達は衰えを見せず，特許出願は約 70 万件／年で未だに増加傾向にあり19），日本も頭打ちであるも

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巻 頭 言のの 31 万件／年と世界の他の主要国に比べてまだ圧倒的に多い（数では中国が圧倒的に多いが，質にはまだ問題があろう）。これらの知財は人間の英知を守るために益々重要な財産になるので，世界の知財のリーダーである米国と日本は更に協調し，健全な知財社会／ネットワークを作り上げなければならないだろう。
注）
1）

Charles Barquist & Maren Laurence, “How A Biden Administration Would Shape IP Policy” Law360 (October 19, 2020) at
https://www.law360.com/articles/1319716/how-a-biden-administration-would-shape-ip-policy
2） 米国包括貿易法第 301 条で，貿易相手国が不公正な貿易慣行を行った場合にアメリカ合衆国通商代表部（USTR）等の行政府は関税等の報復措置がとれることを規定している（憲法の規定により貿易事項は議会（立法府）の権限なので，このような関税法により議会は行政府に経済的権限を委譲している。逆に言うと USTR 等はこの関税法の規定内のみで関税を付加出来，それを逸脱すると違法行為となる）。
3） アメリカの中堅企業約 4000 社がスーパー301 条に基づく関税付加は合法性がないとしてトランプ政権を提訴している。
https://ftp.whda.com/main.html?download&weblink=d870cc10e57624b290427a6b48c1a2e2&realfilename=Jeffrey_S._Neeley_2020.9.10-2020.9.24_Section_301_CIT_Case_List.xlsx (Table prepared by Mr. Jeffrey S. Neeley of Husch Blackwell ofWashington, D.C., based on information from the US Court of International Trade docket, October 23, 2020)
https://www.internationaltradeinsights.com/wp-content/uploads/sites/610/2020/09/2020.9.21-Amended-Complaint-20-1646.pdf（上記 2 つのリンクはいずれも 2020 年 10 月 23 日までのデータであり，その後訴訟は更に増加している）
4） このため AIA 現行特許法の 282 条(b)(4)はベストモードを開示しないことは特許の無効原因にならないと改正された。従って，今日の米国企業は特許出願の中で重要なデータを開示しないで特許を得て，トレードシークレットで保護するという戦略を行っていると考えられる。
5） トレードシークレットは州法事項なのでアメリカは建国以来 220 年間連邦トレードシークレット法を制定していな
かったが，トレードシークレットの盗用が国際的問題になり，州法では対応出来なくなったので 1996 年になって制定された。
6） 米国特許商標庁が 2020 年に行った具体的臨時措置の内容については弁理士会の小職の電子フォーラムの記事を参照されたい。
7） Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S.303 (1980) 微生物を遺伝子操作して油を分解する技術は特許適格（特許事由）であると判決。
8） State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc. 149 F. 3rd 1368 (Fed. Cir. 1998) ビジネス方法に特許適格性を認めた判決で，その判断として「有用で，具体的で，実体的」という基準を唱えたが，これは後年の Bilski 判決で棄却された。
9） そのためトロール特許がはびこり出したとも言えるので，トロール特許はしばしばカーターモンスター特許とも呼ばれネット検索出来る。
10） Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs. (2012) 特許適格性の判断には 2 段階テストを用い，診断方法は特許不適格（非特許事由）と判決。
11） Alice Corp. v. CLS Bank Int’l (2014) 汎用コンピューターを用いて抽象的アイディアを処理するだけのクレームは特許不適格（非特許事由）と判決。
12）
The Chamberlain Group, Inc. v. Techtronic Industries Co. (Fed. Cir. 2019) ガレージドアをワイヤレス通信手段で安全に制御する方法は特許不適格（非特許事由）と判決。
13） American Axle & Manufacturing, Inc. v. Neapco Holdings LLC, No. 2018-1763 (Fed. Cir., July 2020) 車軸にライナーを取り付けて振動を制御して加工する方法は特許不適格（非特許事由）と判決。
14） Randall R. Rader, “A Patent Crisis—Supreme Court Can Help America Compete Again” Bloomberg Law (September 25, 2020)
at https://news.bloomberglaw.com/ip-law/a-patent-crisis-supreme-court-can-help-america-compete-again
15） Antoinette F. Konski, “Is 101 Relief in Sight?” National Law Review (April 18, 2019) at https://www.natlawreview.com/article/101-relief-sight16） 公表（publicly disclose）には口頭の公表も含むのか？含むとするとどのようにして立証するのか？
17） 公表はその後の第三者の先願を排除するので，実質的に先願権があると言える。これはパリ条約等の国際法に整合するのであろうか？
18） 公表は書面でなければならず，且つ，112 条の記載要件を満足していなければならない，という法改正であったが廃案となった。そのように改正されると，結果的に公表は明細書と同じになるので出願をしなくとも先願権が与えられるということが公式化される問題が生じるからかもしれない。
19） 中国の出願数は約 150 万件あり，世界で一番多いが質は日米欧に比べると劣るといわれている。

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