論文

用途発明のクレーム解釈と差止請求の可否及び損害賠償の範囲―方法の発明の間接侵害品の直接侵害化と用途の特許性に由来する権利行使の制約―
Claim Construction of Use Invention and Availability of Injunctionand Scope of Damages on the Basis of Patent of Use Invention– Conversion of Indirect Infringing Products under Process Invention into
Direct Infringement of Product Invention and Restriction of Enforcement
Derived from Patentability Relying on Use in Future＊

末 吉
剛
SUEYOSHI Tsuyoshi〔抄録〕「○○用」の構成要件を備えた物の発明（用途発明）のクレームは，要旨認定及び技術的範囲の確定の何れの場面でも，特殊な規範に依ることなく，明細書及び技術水準を考慮した通常の方式で解釈することができる。つまり，明細書に特段の説明がなければ，「○○用」の構成要件は，通常，物の性質の説明と解される。その一方，技術水準に照らし，将来使用される方法の特定によって初めて新規性
及び進歩性が生じ，権利者が当該特定による特許性を主張しているのであれば，「○○用」の構成要件
は，将来使用される方法の特定を意味する。
特許性が「○○用」に依拠している場合，「○○用」とは，将来の使用方法を現在の物の特定に用いることを意味している。つまり，用途発明は，方法の発明での間接侵害を直接侵害化するための技法である。もっとも，物の発明としての用途発明の直接侵害は，方法の発明の間接侵害とは異なる事情もある。間接侵害は，専用品型又は多機能型の何れかに被疑侵害品を特定するものであるのに対し，用途発明のクレームでは，一般に，そのような特定はなされていない。そのため，用途発明に特有の検討を要する。
用途発明では，将来の用途の不確実性により，権利者は，被告製品を，同一の型番が付された製品の集合物（製造販売の時点では，個々の物は，一定の確率で将来「○○用」の用途に使用され，事後的には，集合物は，一定の割合で「○○用」の用途に使用された物を含む。）として特定せざるを得ない。
差止請求の可否は，新たな用途についての特許権者の保護と非侵害の用途についての第三者の保護との比較考量によるべきである。その際，侵害の用途を防ぐための措置を採ることが可能か否か，被疑侵害者が既に適切な措置を講じてきたか否かも，考慮されるべきである。その一方，損害額は，事後の金銭的な清算として，実際に当該方法で使用された割合を考慮して算定される。

＊

ユアサハラ法律特許事務所 弁護士・博士（理学）Attorney-at-law, Ph.D., partner of YUASA and HARA

28

特許研究

PATENT STUDIES

No.73 2022／3

論1．はじめに文をふまえた限定的な解釈が必要である（その一方，

物の発明のクレームには，物に対し「○○用」

従来技術との対比において，そのような事情の無との構成要件が付加されている場合がある。例えい場合には，限定的な解釈は不要である。）。

ば，「××（疾患名）の治療用又は予防用医薬組医薬用途発明の例が示すとおり，用途発明は，成物」は，その典型的な例である。「○○用」と方法の発明での間接侵害品を直接侵害に変換するの構成要件は，化学及び医薬分野において，しばための技法である。もっとも，「○○用」が専用

しば使用される。もっとも，構造物についても，品を指すのか，多機能型を指すのか，それとも別「○○用」との構成要件が使用されることもある。

のタイプを指すのか，クレームには明示されていその結果，「○○用」との構成要件を含む物の発ない。しかも，特許権者は，将来の使用方法を予明のクレームは，様々な分野にわたる。それに加知できないのだから，特定の型番の物の集合物

え，論者によっては，「用途発明」の用語は，物（個々の物は，一定の確率で「○○用」に使用さの構成要素に作用又は特性の説明が付加された場れる。事後的にみると，一定の割合で「○○用」

合や，作用又は特性を方法の発明で表した場合にの用途で使用されたものが含まれる。）として被及ぶことがある。

告製品を特定せざるを得ない。この状況は，将来

本稿では，「○○用」との構成要件が付加されの使用方法を現在の物の特定に用いるという用途た物の発明を用途発明と呼び，属否論及び特許性

発明の本質的な不安定性に起因する。差止請求のの判断のためのクレーム解釈（技術的範囲及び発可否は，新たな用途を見出した特許権者と，従前明の要旨認定）について検討する。次いで，「○の用途で使用する第三者との利益衡量に依らざる○用」を方法の発明としてクレームした場合の間を得ない。

接侵害と，用途発明の直接侵害とを対比して検討明が付加された場合や，作用又は特性を方法の発

2．用途発明という類型の必要性及び拡張

明で表した場合についても触れる。

（1）治療行為の特許法上の保護の必要性する。その後，物の構成要素に作用又は特性の説簡潔に述べると，多くの用途発明は，新規性及通常の使用方法に関する発明は，一般的には，び進歩性を「○○用」の構成要件（つまり，将来，方法の発明のカテゴリーによって保護され得る。

特定の方法で使用される予定であること）に依拠

それにもかかわらず，物の発明としての用途発明している。この事情（将来の方法による現在の物が必要とされる実質的な理由は，日本の実務上，の特定）は，多くの場合，技術水準という客観的治療方法の発明が特許の対象外であるという事情な事情により，特許性を担保するためにはそのよに尽きる1）。つまり，治療方法は，「産業上利用

うに解さざるを得ないか，権利者の意思として，することができる発明」（特許法 29 条 1 項柱書）

明細書又は出願経過に裏付けられている。したがには該当しないと解されており，特許は付与されって，技術水準及び明細書の記載を参酌した技術ていない。

的範囲の確定においても，そして特段の事情によ

仮に，治療方法が特許の対象であれば，当該方るか又は技術内容の理解のために明細書の記載を法に使用される医薬組成物の発明の製造及び販売考慮した発明の要旨認定においても，上記の事情は，間接侵害の規定によって特許権侵害が擬制さ

特許研究

PATENT STUDIES

No.73 2022／3

29

論

文

れる。直接侵害が「業として」ではないか又は特療機器等法」）では，製造販売承認申請に対し，

許法 69 条により特許権の効力が及ばない範囲に「名称，成分，分量，用法，用量，効能，効果，2）あるとしても，間接侵害は成立する 。しかし，副作用その他の品質，有効性及び安全性に関する方法の発明にそもそも特許権が付与されない場合

事項」の審査が行われる（14 条 2 項 3 号）。製造には，間接侵害の議論にすら至らない。

販売承認を受けた品目は，効能・効果及び用法・

そこで，本来であれば，治療方法の発明におい用量という用途の特定を含む。

て間接侵害に当たる行為（治療法に用いられる物

日本の保険制度では，保険医は，「厚生労働大の製造及び使用）を直接侵害行為に前倒しして繰臣の定める医薬品以外の薬物を患者に施用し，又り上げるため，「将来用いられるはずの方法の特は処方してはならない」5）。医薬品が製造販売承定を付した物の発明」という類型を作らざるを得認を受けた適応症（効能・効果）以外の疾患に使ない。

用された場合には（適応外使用；off label use），

欧州特許付与に関する条約（Convention on the

原則として，その治療には保険が適用されず，患Grant of European Patents；欧州特許条約）でも，日者の自己負担が増大してしまう。現実には，一定本の特許法の運用と同様，治療方法は，特許の保の限度で，適応外使用についても保険適用は認め

護対象ではない（53 条（c））。2007 年 12 月 3 日

られているものの，薬事及び保険制度上，適応外に発効した改正欧州特許条約（EPC2000）では，日

使用には歯止めがかかっている6）。

本 と 類 似 した 用 途 発 明の ク レ ー ム（ 例 え ば ，

以上のとおり，医療用医薬品は，特許法の外の“substance X for use in a method for treating medical

規制により，製造販売承認を受けて添付文書に記

3）

condition Y”）が許容されている（54 条（4）） 。

載された効能・効果及び用法・用量にて将来使用

その一方，米国では，治療方法も特許の保護の対されることが担保されている。そのため，医療用象である。そして，物のクレームに用途の構成要

医薬品の発明は，将来用いられるはずの方法によ件を付しても，その構成要件は，物を特定するもって物の発明を特定するという手法に適している。

のではない。つまり，用途発明のクレームは用い

もっとも，被疑侵害品の効能・効果が複数の疾患

られていない。

にわたり，用途発明の特許対象はその一部のみに

これら外国での運用も，用途発明の必要性は，関する場合には，特許発明以外の用途も予定され治療方法が特許の保護対象ではない場合に，そのている（例えば，東京地判平成 4 年 10 月 23 日知発明に実質的な保護を図る点に由来することを示

的裁集 24 巻 3 号 805 頁；詳細については 5 で検している。

討する。）。

（2）医療用医薬品における適応症と保険適用（3）用途による特定の拡張

医療用医薬品において，販売の段階において将用途による特定という手法が一旦許容されると，来の用途が概ね特定できる理由として，薬事承認

その対象は，治療方法に留まるわけではない。化

及び保険適用という医療用医薬品に特有の事情が合物は，医薬品の有効成分でなくても，複数の用挙げられる4）。医薬品，医療機器等の品質，有効途を有し得る。例えば，ジクロロジフルオロメタ

性及び安全性の確保等に関する法律（「医薬品医ン（フロン－12）は，冷媒及び噴射剤として使用

30

特許研究

PATENT STUDIES

No.73 2022／3

論文

用途発明による物の発明としての保護を付与する

3．特許要件の判断における用途発明の解釈（発明の要旨認定における用途発明）

ことは合理的である。

（1）従前の裁判例できる。医薬以外の分野においても，化合物に新たな用途が見出さると，第二医薬用途と同様に，理論的には，物理的な構造物の発明にも，用途従前の裁判例では，構造物の発明については，の特定を付加し得る。将来用いられる方法の特定

構成要件として作用効果を付加しても，作用効果を付加するという点において，化合物と構造物との構成要件は相違点とはならないとされている7）を区別する合理的な理由は見当たらない。

（もっとも，構造物の発明について，用途の構成

用途の特定を有する物の発明がしばしば使用さ要件について新規性及び進歩性が争われた例は乏れている背景には，実務上，方法の発明の特許よしい。）。材料の分野でも，「『焼成用あるいはりも物の発明の特許の方が有利と認識されているフライ用食品に用いる』
酸性水中油型乳化調味料」

事情があるように思われる。一般論としては，方の発明に関し，『焼成用あるいはフライ用食品に法の発明の特許を行使しようとする場合，（ⅰ）

用いる』は使用目的ないし属性の主観的な認識で被疑侵害者の行為は，通常，被疑侵害者の施設内あり，発明を限定するものではないと判断されたで行われているため，実施態様を特定し難い，（ⅱ）

事例もある8）。

方法の発明の使用される物に対して間接侵害を主しかし，化学及び医薬の分野では，従前より，張しようとする場合，間接侵害に特有の要件（例

用途の限定を一定の要件下で発明の限定として扱

えば，特許法 101 条 1 号の「にのみ」要件，特許ってきた。例えば，東京高判平成13年4月25日（平法 101 条 2 号の不可欠性要件）の立証が必要とさ

成10年（行ケ）第401号）は，以下のとおり判示しれる，といった問題が生じる。物の発明により直た。

接侵害を立証しようとする場合，このような問題「用途発明は，既知の物質のある未知の属性をが生じないと期待される。
しかし，用途発明において，上記の一般的な物

発見し，この属性により，当該物質が新たな用途の発明の利点は生じ難いと思われる。
用途発明は，

への使用に適することを見いだしたことに基づく

本来であれば間接侵害に該当する行為を，直接侵発明であると解すべきである。なぜなら，既知の害に繰り上げるための技法にすぎないとすると，物質につき未知の属性を発見したとしても，それ方法の発明における間接侵害の問題点は，クレーによって当該物質の適用範囲が従来の用途を超えムの文言を工夫して発明を物として表現しても，なければ，技術的思想の創作であるということは必ずしも解消するわけではない。つまり，将来用

できず，また，新たな用途への使用に適するといいられる方法という不確定な発明特定事項をクレえるものでなければ，適用範囲が従来の用途を超ームに取り込むことにより，用途発明は，間接侵

えたとはいい難いからである。」

害の上記の問題を内包していると解される。
化学及び医薬の分野では，その後の裁判例でも，上記の規範は受け入れられてきたと解される9）。

特許研究

PATENT STUDIES

No.73 2022／3

31

論

文

（2）特許庁の運用要件を付すことにより発明の限定を認めても，問特許庁は，用途の構成要件を備える発明を「用題は生じないように思われる。

途限定が付された物が，その用途に特に適した物を意味する場合」と「その用途に特に適した物を（3）要旨認定の一般的な規範との整合性意味していない場合」とに分類し，前者は，形状，

ア

明細書の記載の参酌

構造，組成等の限定と解し，後者は，物を特定す

東京高判平成13年4月25日（平成10年（行ケ）第るための意味を有していないものとして扱う10）。

401号）の規範により，そしてそれに沿った特許庁

つまり，用途の構成要件は，原則として，将来のの運用の下では，治療方法の発明をその前段階で使用方法を特定するものではなく，物理的な構造の物の発明として保護するという目的は，大半のを特定する手段であるか又は単なる説明にすぎな場合に実現していると考える。しかし，クレームい。

された発明の要旨の認定にあたり，特許庁のいうその例外が，前述の「既知の物質のある未知の「用途発明」について，なぜ特殊な手法を採用し属性を発見し，この属性により，当該物質が新たなければならないのか，必ずしも十分な説明がなな用途への使用に適することを見いだしたことにされているわけではないように思われる。

基づく発明」である11）。この類型については，上最判平成 3 年 3 月 8 日民集第 45 巻 3 号 164 頁

記の裁判例に沿って，用途の構成要件は発明を限（リパーゼ事件判決）は，発明の要旨の認定に関定するものとして扱われる。つまり，特許庁の運し，以下のとおり判示する14）。

用は，「既知の物質のある未知の属性を発見し，この属性により，当該物質が新たな用途への使用「特許法二九条一項及び二項所定の特許要件，に適することを見いだしたことに基づく発明」とすなわち，特許出願に係る発明の新規性及び進歩

いう要件を満たした発明を「用途発明」と呼び，性について審理するに当たっては，この発明を同特別な認定判断の対象としている。

条一項各号所定の発明と対比する前提として，特なお，特許庁の運用では，化合物の発明につい許出願に係る発明の要旨が認定されなければならては，用途の構成要件は，単に有用性を示していないところ，この要旨認定は，特段の事情のないるにすぎず，発明を特定するものではないとされ限り，願書に添付した明細書の特許請求の範囲のている12）。しかし，化合物と組成物とで扱いを違

記載に基づいてされるべきである。特許請求の範えることについて，合理的な説明は困難である13）。

囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解する化合物の発明が公知である場合には，最初の具体ことができないとか，あるいは，一見してその記的な用途については，発明を組成物のクレームに載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明

誘導することにより，形式上，化合物と組成物との記載に照らして明らかであるなどの特段の事情の相違を生じさせることができる。特許庁の運用がある場合に限って，明細書の発明の詳細な説明

は，この事情を意識したものとも解される。しかの記載を参酌することが許されるにすぎない。」

し，2番目以降の具体的な用途の発明については，
何れにも組成物のクレームを使用せざるを得ない。

もっとも，「発明にかかわる技術内容を明らか

EPC2000が許容するとおり，化合物に用途の構成にするために，発明の詳細な説明や図面の記載に

32

特許研究

PATENT STUDIES

No.73 2022／3

論
目を通すことは必要である」15）。

文欠く発明）に限定されるわけではない。例えば，

特段の事情によるのか，発明の技術内容の理解

クレームされた発明が組成物の発明であり，公知の目的によるのかはともかく，「○○用」との構の組成物とは何らかの違いがある（新規性は有す

成要件の解釈は，上記の一般的な規範の下で十分る）としても，進歩性が危ぶまれる場合に，組成に説明可能と考える。詳細は，以下のとおりである。

物としての属性に基づいて「○○用」の構成要件「○○用」との構成要件には，複数の解釈（具を付して将来使用される方法を限定することは，体的には，物の構造を特定するのか，単なる性質許容されると解される。

の説明か，将来使用される方法をするのか）があり得るのだから，明細書を参酌せざるを得ない。

イ

出願経過

出願人及び特許権者が物の発明のカテゴリーを選発明の要旨認定の場面での「○○用」の構成要択したこと，物は一般に構造で特定されること，件の解釈においては，明細書の発明の詳細な説明

そしてクレームの文言は通常は単なる説明ではなだけでなく，出願経過での出願人の主張が考慮さ

く発明を特定することを考慮すると，明細書に特れ得るのかという問題も生じる。出願人が，出願段の説明がなければ，「○○用」の構成要件は，の時点では，「○○用」の限定なしでも特許性が物の構造を特定するものと解される。なお，「○○あると考えていたところ，先行技術が引用された用」の構成要件が物の構造の特定にも至らない場ため，「○○用」の限定を付加して特許性を主張

合には，当該構成要件は，発明の限定という点でするという事態は生じる。その場合に，出願経過

は意味をなしておらず，単なる性質の説明と解さを「○○用」の解釈に考慮してよいのかが問題でざるを得ない。

ある。

その一方，出願人及び特許権者が，発明の詳細

一般には，発明の要旨認定に際し，出願経過がな説明において，将来使用される方法の特定によ考慮される事例は少ない。もっとも，実際に出願って初めて新規性又は進歩性が生じることを示し

経過が考慮された事例も存在する17）。少なくともているのであれば，「○○用」の構成要件は，将「○○用」の解釈に当たっては，出願経過を考慮

来使用される方法の特定を意味する16）。

する必要があると考える。その理由は，以下のといわゆる「用途発明」（つまり，「既知の物質おりである。

のある未知の属性を発見し，この属性により，当

通常は，出願人に補正の機会が与えられている

該物質が新たな用途への使用に適することを見いのだから，特許請求の範囲の内容が明確になるよ

だしたことに基づく発明」）は，「○○用」の構

う，補正が行われることが望ましい。もっとも，成要件に特許性がある場合の典型例である。既知

発明が本質的には治療行為に関する場合，特許請の物質又はそれを含有する組成物そのものについ求の範囲を治療行為に補正しても，特許を受けるては，新規性が欠ける。したがって，「○○用」

ことはできない。そのため，補正は現実的な手段の構成要件は，将来使用される方法の特定を意味ではなく，クレームの表現としては，「○○用」

する。もっとも，「○○用」の構成要件が将来使を用いるほかない。この制約の下では，出願経過用される方法を特定する場合とは，上記のいわゆでの出願人の説明は，考慮せざるを得ない。

る「用途発明」（物質そのものとしては新規性を

特許研究それに加え，
技術的範囲の確定の場面において，

PATENT STUDIES

No.73 2022／3

33

論

文

出願経過を考慮してクレームを限定的に解釈して．．
という用途についてのみ技術的範囲が及ぶ」，「ア

もなお侵害が認められる場合に，無効論ではクレ

レルギー性喘息の予防剤以外の用途については本ームを広く解釈して特許が無効とされるのであれ

件発明の技術的範囲が及ばないことはいうまでもば，属否論を議論する意味が失われてしまう。

ない」と判断された。

したがって，要旨認定の場面でも，少なくとも「○○用」の解釈に当たっては，出願経過を考慮（2）技術的範囲の確定
技術的範囲の確定に際し，明細書の記載，出願するべきである。

経過及び出願日当時の技術水準などの要素が考慮

4．属否論における用途発明の解釈（技術的範囲の確定における用途発明）（1）従前の裁判例

される19）。「○○用」の構成要件を備えた発明の技術的範囲の確定も，上記の一般的な手法に沿ったものと解される。

属否論では，
構造物については，
しばしば，
「○○

前述のとおり，「○○用」との構成要件には，用」又はそれに類する構成要件は当該用途での使複数の解釈があり得るのだから，その意味内容を用を必須とするものではない旨の判断がなされて明らかにするためには，明細書及び出願経過を参いる18）。大阪地判平成25年2月19日（平成23年（ワ）酌する必要がある。もっとも，構造物の発明の場

第13469号）は，その例である。この事案での特許

合，将来の使用方法を特定することによって特許

発明は，「『収容したペットのトイレの仕付けを性が生じる可能性は乏しい。そのため，明細書及行う』ペット用サークル」であって「前記サーク

び出願経過を参酌しても，「○○用」との構成要ル本体の内部空間が中仕切体によって仕切られる

件は，その用途に適した構造を意味している場合

ことにより住居スペースとトイレスペースに区画が大半である20）。その一方，化学及び医薬分野にされて」いるペット用サークルに関するものであ

おいて「○○用」との構成要件が使用される場合った。判決では，この発明は「ペット用サークルには，将来の使用方法を特定しなければ特許性がの構成自体を特徴とする発明と解されるから，上認められないことが大半である。出願人及び特許

記各文言は，当該ペット用サークルについて，ト

権者も，その事情を認識して，明細書を作成してイレの仕付けのために住居スペースとトイレスペ

いるか，少なくとも当該事情が暗黙の了解となっースとに分けて使用することが可能な構成であるていると思われる。

ことを意味するにすぎず，当該用途に使用されることが必須であるとは解されない。
」と判断した。

従前の裁判例は，上記の事情を反映したものと解される。

その一方，化学及び医薬分野では，クレームの巻3号805頁は，その代表的な例である。この事案

5．将来の使用方法を特定した物の発明の直接侵害と方法の発明の間接侵害との対比での特許発明は，アレルギー性喘息の予防剤に関（1）専用品型か，多機能型か物が特定の用途に使用されることが必須とされることが多い。
東京地判平成4年10月23日知的裁集24するものであった。判決では，「本件発明がいわ

将来の使用方法が物の発明の特定に用いられる

ゆる用途発明であり，アレルギー性喘息の予防剤場合，その物の発明の技術的範囲の確定及び差止

34

特許研究

PATENT STUDIES

No.73 2022／3

論文

請求の判断には，方法の発明の間接侵害が参考とくの被告製品は，用途発明の技術的範囲には属さなり得る21）。要旨認定が技術的範囲の確定と厳密なくなってしまう。

には異なるとしても，要旨認定についても間接侵害が参考となり得る。

その一方，「○○用」の構成要件を多機能型と解釈することにも問題がある。

しかし，方法の発明の間接侵害が，そのまま，特許発明の出願前から存在していた既知の物は物の発明の直接侵害に変換できるわけではない。

「発明の課題解決に不可欠な物」（特許法 101 条

その理由は，「○○用」の構成要件は，専用品型5 号）には該当しないとの見解23）によると，公知間接侵害（特許法 101 条 4 号）を指すのか，多機の物の製造販売について，「発明の課題解決に不能型間接侵害（特許法 101 条 5 号）を指すのか，可欠な物」の要件は否定され，特許法 101 条 5 号

あるいは何れにも該当しないのか，何ら規定しての間接侵害が成立する余地はない。その結果，典いないからである。それに加え，間接侵害の規定

型的な第二医薬用途の発明（公知の物質により新は，侵害が擬制される物を規定しているのであっ

たな疾患を治療する発明）が仮に方法の発明として，発明を特定しているわけではない。つまり，て特許法上の保護を受けることができるとの法改

間接侵害の規定は，元来，一定の行為を特許発明

正がなされたとしても，特許法 101 条 5 号の間接の実施行為と擬制する（実施行為を拡張する）に侵害は成立しない。

あたり，その行為に関する物を規定するアプロー

以上のとおり，用途発明のクレーム解釈にあた

チであって，特許発明を定義するアプローチではり，方法の発明の間接侵害の議論が参考となり得ない。

るとしても，間接侵害の議論をそのまま移植でき仮に，「○○用」の構成要件を専用品型と解釈るわけではない。

する場合には，技術的範囲は明確である。あるいは，「○○用」をどのように解釈する場合でも，（2）将来使用される方法を現在に前倒しする

当該用途の専用品が「○○用」の構成要件を充足ことの困難性及び被告製品の特定することは明らかである。
個別の製品によっては，「○○用」による物の特定及びその解釈が困難

当該製品の具体的な特徴（例えば，特定の用途にであることは，将来の使用方法を現在の物の特定適した容器に充填されている，特定の用途のために用いたことによる本質的な不安定性に起因しての添加剤が加わっている，特定の用途のための高いる。神の眼から見れば，物が販売される時点で，純度化又は精製が行われているといった事情）にそれが将来使用される方法も特定されている24）。

より，被告製品が「○○用」の専用品である場合

しかし，人は，物の販売の時点において，それがもある。

将来使用される方法まで知ることはできない。そしかし，用途発明の典型的な例は，公知の製品の結果，同一の型番の物の集合物（将来，個々のが公知の用途を有しているという状況の下，新た物は，一定の確率で「○○用」の用途に使用されな用途が見出されたという場合である。つまり，る。事後的にみると，一定の割合で「○○用」の多くの場合，用途発明での被告製品は，特許発明

用途で使用されたものが含まれている。）を被告の用途に加えて既存の用途を有している22）。その製品として特定し，当該集合物全体を差止請求の結果，「○○用」を専用品型とする解釈では，多対象とするほかない。「○○用」は当該用途に適特許研究

PATENT STUDIES

No.73 2022／3

35

論

文

した物を指すとの解釈の下では，一定の確率で差止請求を許容するか否かは，用途発明による特「○○用」の用途に使用されるか否かは問題とは許権者の保護と，特許性を欠く用途で実施する第ならない。しかし，「○○用」が将来使用される三者の保護との利益衡量によるほかないと考える。

方法を特定する場合には，当該方法に使用される差止請求を許容できない場合には，民法の一般条ことまで特定する必要がある。しかし，物の時点

項（具体的には，1 条 3 項の権利濫用の禁止）にでは，未確定な将来については，確率論を持ち出より，差止請求については棄却される場合も生じさざるを得ない。

得る。ただし，その場合でも，事後的な清算とし

しかし，上記のとおり特定された被告製品につての損害賠償請求は認容されるべきである。この

いて，個々の物について一定の確率で「○○用」

限度で，差止請求の帰結と損害賠償請求の帰結との用途に使用される（事後的にみると，一定の割は異なる26）。

合で「○○用」の用途で使用されたものが含まれ利益衡量が必要とされることは，第二医薬用途ている）ことを理由として，集合物全体に差止請

特許の侵害の成否に関し，英国最高裁が傍論とし求を必ず認容するとしたら，その弊害は無視できて述べたところと共通する27）。当該事件では，差ない。「○○用」の特定によって特許性が得られ止請求単独ではなく侵害そのものの成否が争われたのにもかかわらず，「○○用」以外の用途に使ており，しかも，後発薬メーカーは，いわゆる用される場合にも権利行使を認めるとしたら，従skinny label（日本の基本効能申請に当たる。）に前には自由に実施できたはずの行為についてまで，て後発薬の販売を開始していたという事情がある。

権利行使を認めることになりかねない。

さらに，問題となったクレームは，いわゆるスイ

このような権利行使は，「侵害するおそれ」（特スタイプクレーム28）であり，「疾患 X の治療『の許法 101 条 1 項）
及び「侵害の予防に必要な行為」

ための（用の）』の医薬組成物の製造のための化（同条 2 項）として許容する余地があるとの見解

合 物 Y の 使 用 （ “Use of Y for preparation of a25）

。しかし，用途発明という物の発明におpharmaceutical composition ‘for’ treating X”）」において，その物の製造及び販売は，侵害そのものでける『のための（用の）（for）』に関し，被疑侵あり，将来の「侵害のおそれ」や「侵害の予防」

害者の認識（主観的要素）及び予見可能性が論点の問題ではない。方法の発明の特許については，となったという事情がある。これらの英国特有のその方法に使用される物の製造販売は，当該特許事情はあるものの，英国最高裁の判断は，用途発の「侵害のおそれ」があり「侵害の予防」のため

明の権利行使という点では参考になる。

もあるに差し止める必要があるとしても，用途発明は事

Sumption 判事及び Reed 判事は，スイスタイプ
クレームの解釈にあたり，考慮すべき点として，情を異にする。

第二医薬用途の特許権者に合理的な保護を与える（3）差止請求における利益衡量

こと29），公衆が従前の用途を享受できるようにすア

ること30），非特許用途の後発薬に合理的な法的安利益衡量の必要性

被告製品を，同一の型番の物の集合物（個々の定性を与えること31を挙げる。さらに，両判事は，被物は一定の確率で「○○用」の用途に使用される。
）

疑侵害者の予見可能性を問題とするテスト（原審として特定する場合に，用途発明の特許に基づく（控訴審）が採用したもの）に代えて，外部に現れた

36

特許研究

PATENT STUDIES

No.73 2022／3

論文

特徴を重視した outward presentation（対外的表示）

るいは，被疑侵害者が，表向きの広告宣伝では，

test を支持し，その根拠の 1 つとして，特許権者

非侵害の用途を推奨していても，実際の活動はそが発明の保護によって得る利益と非侵害の用途にれとは別である場合には，この要素を重視するこ

ついての公共の利益との fair balance を挙げる32）。

とはできない33）。
（ⅲ）医療用医薬品の場合，適応外使用が例外

イ

考慮されるべき要素的であるとすると，薬事承認における効能・効果

利益衡量において，差止が過度な救済であるか

又は用法・用量を工夫することにより，非侵害の否かという観点では，個々の物が「○○用」の用用途の大半は防ぐことができると期待できる。東途に使用される確率は，重要な要素である。この

京地判平成 4 年 10 月 23 日知的裁集 24 巻 3 号 805

確率が高いほど，差止の救済は正当化できる。

頁は，この文脈で理解することができる。問題とそれ以外にも，侵害の用途を防ぐための措置をなった特許は，特定の物質の「アレルギー性喘息

採ることが可能か否か，被疑侵害者が既に適切なの予防剤」の発明に関し，「治療剤」は，審査の措置を講じてきたか否かも，考慮することができ過程で補正により削除されていた。被告製品は，る。侵害の用途を防ぐための措置として，（ⅰ）被当該物質を有効成分とし，効能・効果は「気管支疑侵害品の物理的な形状又は性質（例えば，被疑喘息，喘息又はアレルギー性喘息」であった。判

侵害品の物そのもの又は包装若しくは容器の物理

決では，「アレルギー性喘息の予防剤以外の用途

的な構造，非侵害の用途に適した成分の添加），については本件発明の技術的範囲が及ばない」と（ⅱ）製品上の表示，広告宣伝及びユーザに対す判示しつつ，被告製品に対する差止請求を認容しる注意喚起及び（ⅲ）医療用医薬品の場合，製造た。その理由として，当該判決は，販売承認の範囲の限定が挙げられる。被疑侵害者「本件化合物については，これを製剤販売するが未だ十分な対策を講じていない場合には，対策業者としては，アレルギー性喘息の予防剤としてによる成果を期待して，差止を正当化しやすい。

の用途と他用途とを用途としての適用範囲におい

その一方，被疑侵害者が既に十分な対策を講じてて実質的に区別することが可能なのであって，右も，なお無視できない確率で侵害用途が残る場合区別をすることによって当該製剤が本件発明の技には，差止についてより慎重な判断が求められる。

術的範囲に属していないことを明らかにすること

詳細は，以下のとおりである。

ができる」，

クレーム以外の要素を工夫することにより「被告らは，被告らの製剤品について，アレル（（ⅰ）），非侵害の用途を支配的にすることがで

ギー性喘息の予防剤としての用途を除外する等しきるのであれば，差止を認容しても弊害は小さい。

ておらず，右予防剤としての用途と他用途とを明（ⅱ）製品上の表示，広告宣伝及びユーザに対確に区別して製剤販売していないのであるから，する注意喚起の実効性は，事案に依存する。ユー

被告らが，その製剤品についてアレルギー性喘息

ザが少数の事業者である場合には，ユーザを非侵の予防剤以外の用途をも差し止められる結果とな害の用途に誘導することは可能である。しかし，ったとしてもやむを得ないものといわざるをえな

ユーザが一般消費者である場合には，この方法がい。」

必ずしも高い実効性を伴わないおそれもある。あと判示した。

特許研究

PATENT STUDIES

No.73 2022／3

37

論

ウ

文

多機能型間接侵害の差止適格性説

ス用外部端子としたことを特徴とする」との構成

侵害用途と非侵害用途との利益衡量は，多機能34）要件を備えていた。その一方，被告製品の外部端と類似の性格を有子は，アース用として用いられていない場合があする35）。差止適格性説では，汎用性要件にて，特った。判決は，（実際に外部端子がアース用とし許発明の実施用の機能の除去が可能であることをて用いられるか否かは別として）「客観的に本件要件として読み込む。

発明と同じ構成の水晶振動子」は技術的範囲に属型間接侵害での差止適格性説

本来であれば自由に実施できたはずの領域に権すると判断した。もっとも，実施料率の認定にあ利行使が及ぶ懸念という点では，用途発明での差たっては，「実装時にアースとして使用すること

止と，多機能型間接侵害の成否とは，共通の場面が可能な構成を有しているが，その外部端子をアを扱っていると解される。

ース用としては販売したり使用したりしていないものがある」と認定し，この事情を考慮して，実（4）損害賠償ア

施料率データの平均よりも低い値を採用した。

実際に使用された割合での按分によるイ

事後的な清算多機能型間接侵害の場合との対比

用途発明の特許権に基づく差止請求の問題は，上記の損害額の算定方法（実際にクレームの用物の製造販売の時点では，将来使用される方法が途に使用された数量に基づく算定）は，多機能型

特定できないため，特定の型番の物の集合物全体

間接侵害の事例と共通する。

の製造販売を差し止めることに起因する。その一

東京地判平成 23 年 6 月 10 日（平成 20 年（ワ）方，損害賠償は，事後の金銭的な清算である。し

第 19874 号）では，特許発明は，胃瘻を造営する

かも，クレームの用途に使用された数量も，特定ための胃壁固定具に関し，被告製品は，胃瘻を造することができる。したがって，仮に差止請求が営するための各種の部材を備えていた。被告製品

認容できない場合でも，損害賠償は認容されるべについて，実際の施術の場面で特許侵害品が生じきである。その場合，損害賠償の額は，実際にクる使用態様は約 30％にとどまり，非侵害とされる

レームの用途に使用された数量に基づいて算出さ使用態様が約 70％を占めていた。この事情の下，れる。

特許法 102 条 2 項において，約 70％が覆滅され東京地裁平成 17 年 4 月 8 日判時 1903 号 127 頁
は，厳密な意味での用途発明の特許に関するものた。結果として，実際に特許発明に使用された割合でのみ，損害額が認められた。

ではないが，参考となる事案である。この事案でしているか否かを問題としなかったものの，損害6．作用又は特性が構成要件として用いられているその他のクレーム論では，当該部材がクレームの機能を発揮してい（1）用途発明以外に作用又は特性が構成要

は，属否論では，部材がクレーム中の機能を果た

件として用いられている場合

ない場合を考慮して，実施料について平均よりも「○○」用の構成要件が物を特定する場合につ低い値が認定された。
具体的には，この事案の特許発明は，水晶振動子に関し，特定の部材を「水晶振動子本体用アー

38

特許研究

いては，前述のとおりである。さらに，そのバリ
エーションとして，

PATENT STUDIES

No.73 2022／3

論文（ⅰ）発明の対象である物そのものではなく，そより，ヒトの体に貼付して用いるという将来の使の構成要素について，作用又は特性を説明

用方法が既に特定されている。その中の成分の作する構成要件が付加されたクレーム（例え用又は特性を説明しても，その作用又は特性は，

ば，インドメタシン含有貼付剤という物の既に内在的に発揮されていた性質を説明するにと発明において，当該剤中の特定の化合物がどまり，使用方法がさらに限定されるとはいえな「インドメタシンの長期安定性を改善する

い。

ための安定化剤」として配合されている場
合）36），

その一方，構成要素の作用又は特性に基づいて，将来の使用方法が従前よりもさらに限定され，そ（ⅱ）効果が構成要件として含まれる物のクレーム及びの事情が「○○用」にも反映されているのであれ
ば，そのクレームの発明は，用途発明として考慮（ⅲ）作用又は特性を方法の発明のカテゴリーでされるべきである。

特定したクレーム（例えば，特定の組成の着色漆喰組成物による着色安定化方法）37）
も，用途発明として又は関連付けて議論されることがある38）。

（3）効果の構成要件
構成要件が効果とも解される場合であっても，実際には将来用いられる方法を限定している場合

しかし，これらのタイプは，本稿の意味での用もある。例えば，特定の作用機序の効果を構成要

途発明とは事情を異にする。（ⅰ）及び（ⅱ）の件とすることにより，将来用いられる治療方法で

詳細は，以下のとおりである。なお，（ⅲ）は，の投与対象の患者群が，当該作用機序によって治物ではなく方法の発明であり，将来の用途が物の療される患者群として限定される場合もある39）。

特定に前倒しされているわけではない。（ⅲ）のもっとも，効果によっても方法が十分に特定され問題は，効果又は作用機序を方法の発明の体裁でていない場合には，いわゆる広すぎる機能的クレ

クレームを記載した場合に，その構成要件によっームと同様の問題が生じ得る。

て従来技術と区別がつくのかという点に帰着する。

構成要件とされた効果が，物の構成要素（例え（ⅲ）についての本稿での詳細な検討は省略する。

ば，医薬組成物の発明における 1 つの成分又は複数の成分の組合せ）
によって必ず生じる場合には，（2）構成要素の作用又は特性に関する構成要件

当該効果は，発明を限定するわけではなく，発明の説明にとどまる。そして，当該効果をもたらし発明の対象である物そのものではなく，その構ている構成要件が従来技術との相違点である場合

成要素について，作用又は特性を説明する構成要には，当該相違点の判断において，当該効果が予件を付加しても，通常は，物の将来の使用方法は

想外又は顕著であるかを考慮すればよい。上記の限定されず，当該構成要件は，新規性及び進歩性

医薬組成物の例において，複数の成分を組み合わの根拠とはならない。その理由は，物の将来の使せることによって初めて当該効果が得られるので用方法は，通常，構成要素以外の構成要件によっあれば，効果の構成要件又は個々の成分を相違点て規定されているためである。上記のインドメタとするのではなく，成分の組み合わせ全体を相違

シン含有貼付剤の例では，「貼付剤」との用語に点として認定し，その相違点のもたらす顕著な効特許研究

PATENT STUDIES

No.73 2022／3

39

論

文

果として，当該効果を考慮することができる40）。

売の時点において，それが将来使用される方法まで知ることはできないのだから，被告製品を同一

7．結語の型番の物の集合物（将来，個々の物は，一定の「○○用」の構成要件を備えた用途発明のクレ

確率で「○○用」の用途に使用される。事後的にーム解釈は，特殊な規範に依らなくても，通常のみると，一定の割合で「○○用」の用途で使用さ要旨認定及び技術的範囲の確定の手法に従って行れたものが含まれている。）として特定せざるをうことができる。しかし，将来の使用方法を現在得ない。その場合に差止請求が認容されるか否かの物の特定に前倒しをして用いるという用途発明

は，用途発明の特許権の保護と従前の用途についの特徴に起因して，技術的範囲の確定及び差止請ての第三者の保護との利益衡量が不可欠である。

求の判断には，困難を伴う。特許権者は，物の販

注）1）

南条雅裕「試練に立つ用途発明を巡る新規性論」パテ
ント 62 巻 1 号 43-57 頁（2009）（43-44 頁）参照
2） 直接侵害が「業として」ではないか又は特許法 69 条により特許権の効力が及ばない範囲にあるとしても，間接侵害は成立し得る。
3） 第一医薬用途（“substance X for use as a medicament”）のクレームは，従前より特許の対象であったが，EPC2000
より前は，第二医薬用途は，いわゆるスイスタイプクレーム（“the use of compound X in the manufacture of a medicament for the treatment of disease Y”）によって保護されていた。
4） 保険制度及び適応外使用の実情（基本効能申請による後発医薬品の適応外使用も含む。）については，石埜正穂ら「医薬用途発明を巡る現状について」パテント 70
巻 9 号 86-98 頁（2017）に詳細な説明がある。
5） 保険医療機関及び保険医療養担当規則 19 条
6） 医薬品の用途特許と保険制度との関連に触れるものとして，前田健「用途発明の意義」別冊パテント 22 号 2546 頁（2019）7） 裁判例については，𠮷田広志「パブリックドメイン保護の観点から考える用途発明の新規性と排他的範囲の関係」特許研究 64 号 6-33 頁（2017 年）に詳しい。もっとも，構造物について挙げられた裁判例は，本稿での用途発明には当たらない。
8） 知財高判平成 18 年 4 月 27 日判タ 1236 号 307 頁
9） 例えば，知財高判平成 23 年 3 月 23 日判時 2111 号 100
頁；結論は個別の事実関係による。
10） 審査基準の第Ⅲ部第 2 章第 4 節の「3.1.1 用途限定がある場合の一般的な考え方」
11） 審査基準の第Ⅲ部第 2 章第 4 節の「3.1.2 用途限定が付された物の発明を用途発明と解すべき場合の考え方」
12） 審査基準の第Ⅲ部第 2 章第 4 節の「3.1.3 3.1.1 や 3.1.2の考え方が適用されない，又は通常適用されない場合」
13） この点を指摘する文献として，南条・前掲 114） 侵害裁判所での無効の抗弁におけるクレームの解釈において生じる問題（とりわけ，技術的範囲の確定との整合性）については，飯村敏明「発明とは何か，新規性，

40

特許研究

進歩性，記載要件」高林龍＝三村量一＝竹中俊子『知的財産法の実務的発展』3-30 頁（日本評論社・2012 年）（11-12 頁）
15） 塩月秀平〔リパーゼ事件判批〕『最高裁判例解説民事編平成 3 年』28-50 頁（法曹会・1994 年）（39 頁）参照）
16） 技術的範囲の確定の場面ではあるが，「○○用」以外の発明特定事項に当該発明の特徴があるか否かを議論する文献として，高石秀樹「「用途発明」の権利範囲について（直接侵害・間接侵害）」パテント 70 巻 1 号 7787 頁（2017 年）
17） 知財高判平成 23 年 3 月 17 日判決（平成 22 年（行ケ）第 10209 号）
18） 裁判例に関し，𠮷田・前掲注 7 及び高石・前掲注 16；
𠮷田教授は，技術的範囲に関し，用途の構成要件を有す
る発明を推奨的用途発明（用途非限定性説）と典型的用
途発明（用途限定説）とに分類される。
19） 髙部眞規子「技術的範囲の属否」知的財産裁判実務研究会『改訂版 知的財産訴訟の実務』35-59 頁（法曹会・2014 年）20） 構造物の発明においても，既存の部材が，偶々，新たな予想外の製品に適していることが見出された場合には，「○○用」が将来の使用方法を特定することもあり得る。
21） 方法の発明の間接侵害と用途発明の物の発明との関係に関し，前田・前掲注 6。前田教授は，「用途発明の生産，譲渡等は，方法の発明と捉えたときの間接侵害品の生産，譲渡等とパラレルに考えられるはずである」とされる。もっとも，方法の発明の間接侵害と用途発明の物の発明とは，様々な違いがある。高石・前掲注 16 は，用途発明の間接侵害について議論されている。しかし，
この用途発明の間接侵害は，物の発明としての用途発明についての間接侵害であり，本稿での議論（方法の発明についての間接侵害）とは異なる。
22） 各用途が，社会通念上，経済的，商業的または実用的な用途か否かという論点は残る。
23） 三村量一「非専用品型の間接侵害（特許法 101 条 2 号，5 号）の問題点」知的財産法政策学研究 19 巻 85-113 頁（2008 年）（89 頁）；それに対し，公知の物の製造販

PATENT STUDIES

No.73 2022／3

論売であっても，主文を工夫することにより，間接侵害の成立を許容する見解として，田中正哉「複数薬剤を「組み合わせてなる」医薬の特許と間接侵害」L&T63 号 1625 頁（2014 年）（23 頁）
24） この古典力学的な説明は，あくまで比喩であり，量子力学的には，神がサイコロを振ることもある。
25） 平嶋竜太「医療を中心とする用途発明の特許権の効力範囲」知的財産研究所編『用途発明 医療関連行為を中心として』187-256 頁（雄松堂・2006 年）（199 頁）は，多用途にも技術的範囲が及び得る場合について，「特許
法 100 条 1 項及び 2 項に規定される差止請求権固有の範囲としてとらえて解釈されるべき」と説明される。
26） 公害における人格権侵害による事案ではあるが，最判
平成 7 年 7 月 7 日民集第 49 巻 7 号 2599 頁は，差止請求と損害賠償請求とで違法性の有無の判断に違いが生じ得ることを是認し，その理由として，両者で考慮すべき要素は共通するものの，各要素の重要性をどの程度のものと評価するかには相違があると判示する。
27 ） Warner-Lambert v Mylan and Actavis [2018] UKSC 56(UKSC 2016/0197) (2018 年 11 月 14 日)；当該事件では，特許が無効と判断されたため，侵害論は傍論である。
28） 英国法上，方法の発明と解されている。
29） “To provide reasonable protection to the second medical use
patentee, so as to reward and to incentivise the complex and
expensive processes of research and testing necessary tobring these valuable uses to the market.”(p.39)
30） “To allow the public the benefit of the product for its original
therapeutic use, unconstrained by any patent rights once thepatent covering that use has expired.”(p.40)
31） “To provide reasonable legal certainty for those engaged in
the manufacture, marketing and prescribing of the genericdrug for the non-patented use, that their conduct is lawful.”(p.40)
32） “Fifth, and critically, it strikes a fair balance between the
public interest in rewarding the invention by allowing the patentee to exploit his monopoly and the public interest in thefree use of the invention for therapeutic uses which do not
have, or no longer have, patent protection.”(p.41)

特許研究

文

33） 英国最高裁の判決では，表示が言い訳として使用されるシナリオが言及されている（“One can imagine circumstances in which the labelling and the patient information
leaflet of a generic manufacturer might be regarded as a charade（言い訳）. He might, for example, manufacture pregabalin with the intention of supplying an unexceptionable label
and patient information leaflet but then encouraging dealers
and pharmacists to supply it for the treatment of pain. To theextent that this is a realistic scenario, the outward presentation
test may be imperfect.”）
34） 田村善之「多機能型間接侵害制度による本質的部分の保護の適否」知的財産法政策学研究 15 号（2007 年）
167-239 頁（206-209 頁）
35） 用途発明に関連して，パブリックドメインに排他権が及ぶことを回避する手法として差止適格性説に触れるものとして，𠮷田・前掲注 736） 東京高判平成 13 年 12 月 18 日（平成 13 年（行ケ）第107 号）
37） 大阪地判平成 25 年 8 月 27 日（平成 23 年（ワ）第 6878
号）
38） 詳細について，𠮷田・前掲 739）
知財高判平成 31 年 3 月 19 日（平成 30 年（行ケ）第10036 号）は，このタイプと解される。問題となったクレームは，「『T 細胞によるインターロイキン－17（IL17）産生を阻害するためのインビボ処理方法において使用するための』，インターロイキン－23（IL-23）のアンタゴニストを含む組成物」であり，判決は，「本件特許発明 1 の組成物を医薬品として利用する場合には，
IL-17 濃度の上昇が見られる患者に対して選択的に利用するものということができる」と判断した。
40） 知財高判令和 3 年 5 月 17 日
（令和 2 年（行ケ）第 10015
号）では，効果の構成要件について容易想到性が判断されているが，効果に寄与する構成要素の組合せ全体を相違点とし，当該相違点のもたらす顕著な効果を評価することも可能であったように思われる。もっとも，そのような判断枠組みが使用できるか否かは，原告の取消事由の主張にも依存する。

PATENT STUDIES

No.73 2022／3

41