判例評釈

訂正後の発明の進歩性の判断
─前訴判決の拘束力を踏まえて─
知財高判令和3年7月20日〔核酸分解処理装置事件〕

How to Judge the Inventive Step of a Corrected Invention?
- Especially under Binding Force of a Judgement Preceding the Correction＊

川 田
篤
KAWADA Atsushi〔抄録〕
本件判決は，進歩性に係る無効理由に基づく請求は成り立たないとした第 1 次審決を取り消した本
件前訴判決による審判官への差戻し後に訂正の請求がされ，その訂正を認めた上で，やはり請求は成り立たないとした第 2 次審決を取り消したものである。
本件判決を題材としながら，まず，前訴判決の拘束力がその後の訂正の請求により遮断されるのかを論ずる。本件判決は，前訴判決の拘束力が遮断されるかどうかを論ずることなく，訂正により影響を受けない点について，端的に本件前訴判決の拘束力を肯定しているが，妥当な判断であろう。筆者
は，前訴判決の拘束力は，その判決後に訂正が確定したかどうかを問わず，遮断されるものではなく，
ただ，訂正により影響を受ける点については，拘束力は実質的な意味を失うにすぎないと解する。
また，本件判決を題材としながら，訂正の請求がされた場合における進歩性の判断の在り方を論ずる。筆者は，訂正前の発明が公知技術も同然の構成である場合には，技術常識など公知技術を踏まえながら，訂正に係る構成の技術的意義を的確に認定した上で訂正後の発明の進歩性の判断がされるべきであると考える。本件判決は，本件訂正に係る構成の技術的意義について本件明細書には記載がな
いとしながら，技術常識など公知技術を踏まえて，その技術的意義を認定した上で進歩性の判断をしたものであり，妥当といえる。筆者は，そのような認定の努力をしてもなお，その技術的意義が不明な訂正に係る構成に基づいて進歩性を肯定することには慎重であるべきと考える。そのような技術的意
義すら不明な構成については，公知技術にも記載や示唆もないことが通常であろう。したがって，訂正に係る構成の技術的意義が不明である場合には，公知技術に記載や示唆がないことは，進歩性を肯定すべき理由にはならないと考える。

第 1 緒論許権侵害訴訟においても，被疑侵害者から特許権特許係争において特許の有効性が争われること者に対する権利行使制限の抗弁（特許無効の抗弁）

は，日常的である。特許異議の申立て（特許法 113（同法 104 条の 3 第 1 項）において，特許が特許条 1 項）や無効審判請求（同法 123 条 1 項）は，無効審判により無効にされるべきものと認められ

まさに特許の有効性を争う手続である。また，特る旨の主張がされる。

＊

弁護士・弁理士（川田法律特許事務所）
Attorney at law & patent attorney.

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特許研究

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No.73 2022／3

判例評釈
このような特許無効の主張に対し，特許権者に20 日（令和 2 年（行ケ）第 10054 号）〔拡散分解

は特許の有効性を維持するための対抗手段として，処理装置事件〕（以下「本件判決」という。
）に係特許異議や無効審判においては，訂正の請求が認る事例（以下「本件」という。
）は，進歩性などにめられている（特許法 120 条の 5 第 2 項，134 条

係る無効審判（以下「本件無効審判」という。）のの 2 第 1 項）
。また，特許異議などを待たずとも，

請求を成り立たないとした最初の審決（以下「本訂正審判の請求をすることも認められている（同件第 1 次審決」という。
）を取り消した審決取消判

法 126 条 1 項）
。このようにして特許請求の範囲

決（以下「本件前訴判決」という。）による差戻しや明細書などの訂正を求めることで，特許の有効後の無効審判において訂正がされ，再び請求を成性の維持を図る機会が与えられている。また，侵り立たないとした審決（以下「本件第 2 次審決」

害訴訟においても，被疑侵害者による権利行使制という。
）に対する審決取消訴訟に係る。

限の抗弁に対する対抗手段として，解釈上，仮定

このような本件判決のような事例において，前的な訂正の主張が，特許権者に認められている。

訴判決の拘束力が認められるのであれば，進歩性

このように，訂正は特許の有効性が争われた場の判断が差戻し後の訂正に係る構成に焦点が明確

合における，特許権者の対抗手段といえる。訂正に絞られることになる。したがって，訂正後の発がされないと特許の有効性の維持が難しいかもし明についてどのように進歩性を判断すべきかが，れないとの特許権者の判断が，その背景にあろう。

より明瞭に示され得る。そこで，以下，本件判決

訂正の態様としては，明細書から公知文献などを題材としながら，
前訴判決の拘束力の在り方と，には明示的な記載のない何らかの記載を見つけ出

訂正後の発明についての進歩性の判断の在り方として，訂正前の発明に追記するような訂正が一般について検討する。

的であろう。このような訂正により，訂正後の発明と公知文献などとの間に新たな「相違点」が生

第 2 事案の概要

じる。しかし，公知文献には記載がないとしても，

1．本件発明の概要

訂正に係る構成には格別の技術的意義はなく，訂本件判決は，
発明の名称を「核酸分解処理装置」

正により新たな相違点が生じたとしても，実質的とする発明（以下「本件発明」という。
）に係る特には公知技術とは異ならないこともある。

許第 5463378 号（以下「本件特許」といい，本件訂正の制度は，訂正により特許発明が適正な範特許に係る特許権を「本件特許権」といい，本件

囲に減縮されるべきことを予定している。
しかし，特許権を保有する者を「本件特許権者」という。
）

公知技術も同然の訂正後の発明についてまで，いに対する無効審判及びその審決取消訴訟に係る。

わば巧妙な訂正により特許が維持されてしまうお本件発明は，メタノールから触媒反応により発それもある。その意味では，訂正前の発明が進歩生するラジカル性のガスであるメタノールラジカ

性を欠いている可能性が高い場合において，訂正ル（MR）を利用した生化学の実験器具などを滅菌後の発明についてどのように進歩性を判断すべきする装置に係る。なお，本件発明に係る公報（以かは重要な課題であろう。

下「本件公報」という。
）の【図 1】の本件発明の本稿で紹介する知財高判（4 部）令和 3 年 7 月

特許研究

装置の模式図は次のとおりである。

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判例評釈

本件公報の【図 1】

本件発明の装置の模式図

この装置の基本的構成は，「バイオガス発生部の請求を経た後，平成 30 年 3 月 27 日，請求を成110」から発生したメタノールラジカル（MR）をり立たないとした本件第 1 次審決がされた。本件主成分とするバイオガスが「暴露部 120」に入り，第 1 次審決に対し，請求人により審決取消訴訟がその庫内を滅菌，殺菌した後，「廃棄処理部 140」

提起され，平成 31 年 2 月 28 日，本件前訴判決がから処理ガスとして廃棄されるというものである。

された。

メタノールラジカルには，ホルムアルデヒドが成事件が審判官に差し戻された後，2 回にわたる分として含まれており，ホルムアルデヒドの濃度訂正（このうち，審決の予告の後の訂正に係るもを測定しながら「暴露部 120」の庫内のバイオガののみを以下「本件訂正」という。
）の請求を経た

スの濃度が制御される。また，「暴露部 120」の庫後，令和 2 年 3 月 17 日，再び請求を成り立たない

内の圧力と庫外の圧力との差圧である「庫内差圧」とした本件第 2 次審決がされた。本件第 2 次審決は「廃棄処理部 140」におけるバイオガスの排気に対し，再び請求人により審決取消訴訟が提起さ量を調整することにより制御される。
「暴露部 120」

れ，令和 3 年 7 月 20 日，本件判決がされた。

の「庫内差圧」については，「陽圧」で一定にする
場合と，
「陰圧」
で一定にする場合とがあるところ，

3．本件訂正発明

訂正により「陰圧」で一定にする場合に限定され本件では，訂正により請求項 1 が削除され，請た。この「庫内差圧」を「陰圧」で一定にする構

求項 2 に係る発明の進歩性の存否が主な争点とさ成を当業者が容易になし得たものであるかどうかれている。そして，請求項 2 に係る発明（以下「本が，本件における主な争点である。

件訂正発明」という。）は，次のとおりである。なお，本稿の理解のために必須ではないと思われる

2．本件の手続の概要

部分を略した。なお，本稿全体を通じて筆者が引本件においては，2 回にわたり請求不成立審決がされ，2 回にわたり審決取消判決がされている。

用を略した箇所は「……」（点線）により示す。
「【請求項 2】

すなわち，本件特許に対し，平成 29 年 1 月 17……空気が混合したメタノールガスを触媒

日，本件無効審判が請求され，2 回にわたる訂正反応によりラジカル化して少なくともメタノ

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判例評釈ールに由来する活性種を含み生成される複合

内差圧」は「陽圧」にする場合と「陰圧」にするガス（……）を発生するバイオガス発生部と，場合とがあり得るところ，本件訂正により「暴露……

部の庫内差圧を一定にする」とあるのを「暴露部上記バイオガス発生部により発生したバイの庫内差圧を陰圧で一定にする」とし，「陰圧」で一定にする場合に限定されている。

オガスが供給される暴露部と，……
上記暴露部に供給されたバイオガスを排気

4．引用発明との相違点

する排気処理部と，
上記排気処理部により上記暴露部から排気本件の主な引用例は，①特開 2010－51692 号のするバイオガスの排気量を制御するバイオガ

公開特許公報（甲第 1 号証）と，②国際公開第 01

スの排気量制御手段と，／026697 号の再公表公報（甲第 2 号証）とである。

上記暴露部におけるバイオガスのホルムア
ルデヒド成分の濃度を測定するホルムアルデ

なお，以下，これらの公報に記載された発明をそれぞれ「甲 1 発明」，「甲 2 発明」という。
本件第 1 次審決において，本件発明と甲 1 発明

ヒド成分濃度測定手段と，……
上記ホルムアルデヒド成分濃度測定手段にとの相違点として，「相違点 1」と「相違点 2」とよる測定結果として得られるガス濃度情報がが認定された。このうち，「相違点 2」が争点とさ

上記生成ガス量制御手段に帰還され，……上れている。その「相違点 2」は，

記生成ガス量制御手段により……生成ガス量「上記排気量制御手段……により，上記暴露部

が……制御されるとともに，上記排気量制御の庫内ガス濃度を一定にし，……上記暴露部

手段により……バイオガスの排気量を制御すの暴露空間内の……庫内差圧を検出する庫内ることにより，上記暴露部の庫内ガス濃度を差圧検出手段を備え，上記庫内差圧検出手段

一定にし，による……庫内差圧情報が上記排気量制御手

上記排気量制御手段により制御される排気段に帰還され，上記排気量制御手段……によ

処理手段による上記暴露部の暴露空間内のバ

り，上記暴露部の庫内差圧を一定にする」

イオガスの排気処理に起因して生じる庫内差圧を検出する庫内差圧検出手段を備え，との構成に係る。
その後，本件第 2 次審決に先立つ本件訂正によ

上記庫内差圧検出手段による検出結果からり，本件訂正発明においては，「相違点 2」につい得られる庫内差圧情報が上記排気量制御手段て，一定にすべき「庫内差圧」が更に「陰圧で」に帰還され，上記排気量制御手段により上記に限定された。

暴露部から排気するバイオガスの排気量を制御することにより，上記暴露部の庫内差圧を陰圧で一定にすることを特徴とする核酸分解

5．本件第 1 次審決
本件第 1 次審決における本件発明と引用発明との「相違点 2」は，
「3．本件訂正発明」において前処理装置。」
本件訂正発明のうち差戻し後の審判において本述したとおり，差戻し後の審判において本件訂正

件訂正により追加された構成は，筆者において枠がされる前の「相違点 2」であり，一定にすべきで囲んだ箇所である。すなわち，一定にすべき「庫「庫内差圧」は「陰圧」に限定されていない。

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それにもかかわらず，本件第 1 次審決は，本件7．本件第 2 次審決

発明を特許請求の範囲の文言よりも実質的に狭く差戻し後の審判において，本件特許権者は，本解し，本件発明について「庫内差圧」を「陰圧」

件第 2 次審決に先立ち，相違点 2 に係る構成におにする構成を前提とするものに限定して理解した。

いて「庫内差圧を一定にする」とあるのを「庫内その上で，甲 2 発明には「陽圧」にする構成が開差圧を陰圧で一定にする」とする本件訂正をした。

示されているにすぎないから，相違点 2 に係る構

すなわち，本件訂正発明において一定にすべき「庫成は，当業者において容易になし得るものではな

内差圧」を「陰圧」のものに限定した。
本件第 2 次審決は，一定にすべき「庫内差圧」

いとし，請求は成り立たないとした。

を「陰圧」に限定した本件訂正を踏まえ，甲 2 発

6．本件前訴判決

明は「陰圧」にする構成を開示するものではない

本件前訴判決は，本件第 1 次審決の相違点 2 にので，相違点 2 に係る構成を容易になし得るもの

係る認定，判断は誤りであるとして，本件第 1 次ではないとし，再び，請求は成り立たないとした。

審決を取り消した。
すなわち，本件の明細書（以下「本件明細書」

第 3 本件判決の要旨
本件判決は，本件訂正を踏まえても，本件第 2

という。
）には，
「『庫内差圧』をいかなる数値又は数値範囲で一定にするのかについて規定した記載もない。
」

次審決の相違点 2 に係る認定，判断は誤りであるとして，本件第 2 次審決を取り消した。

とし，かつ，「本件明細書全体をみても，『庫内差圧』を陰圧の数値範囲に制御することによって，陽圧の数値範囲に制御することと比して有利な効果を生じるなどの技術的意義があることについ1．審決取消判決の拘束力
本件判決は，審決取消判決一般の拘束力について，「特許無効審判事件についての審決の取消訴訟において審決取消しの判決が確定したときは，ての記載も示唆もない。
」

審判官は特許法 181 条 2 項の規定に従い当該とし，「『庫内差圧』は，『庫内』（暴露部の暴露空間内）

審判事件について更に審理を行い，審決をすの圧力と暴露空間外の圧力との差圧であれば，ることとなるが，審決取消訴訟は行政事件訴

特定の数値範囲のものに限定されるものでは訟法の適用を受けるから，再度の審理ないしなく，陰圧の数値範囲のものに限定されるも審決には，同法 33 条 1 項の規定により，上記のでもないと解すべきである。
」

取消判決の拘束力が及び，この拘束力は，判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及とした。
その上で，本件前訴判決は，本件第 1 次審決にび法律判断にわたるものであるから，取消判ついて，本件発明の「庫内差圧」が「陰圧」に限決の上記認定判断に抵触する認定判断をする

定されるかのように解することを前提として相違ことは許されず（最高裁第三小法廷判決平成点 2 に係る構成を容易になし得たものではないと

4 年 4 月 28 日判決・民集 46 巻 4 号 245 頁参した本件第 1 次審決には判決の結論に影響すべき照），その審判を不服とする審決取消訴訟にお誤りがあるとして，
本件第 1 次審決を取り消した。

いても，これを前提に判断されるべきことに

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なる。」

効果とは，いずれも周知の技術又は技術常識であと判示し，審決取消訴訟の拘束力について，最高るから，本件訂正発明も当業者において容易にな

裁判所の平成 4 年の判決を踏まえ，「判決主文がし得たものであるとする。

導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断に

4．本件訂正に係る構成の予測できない顕著

わたる」との一般論を示している。

な効果
2．本件前訴判決の拘束力

本件訂正に係る構成に「予測できない顕著な効本件前訴判決の拘束力については，果」があるかについては，「甲 1 及び甲 2 に接した当業者は，甲 1 発明に「被殺菌空間内を『庫内差圧を陰圧で』維持す

おいて安定した濃度の滅菌ガスを発生させるる構成としたことによって，当業者が予測しとともに，十分に保証可能な殺菌効果を得る

得ない顕著な効果を奏すると認めるに足りるために甲 2 に記載の被殺菌空間内のホルムア証拠はない。
」

ルデヒドガス濃度，湿度，温度をそれぞれ所とした。

定の値に制御し，かつ，被殺菌空間の室圧を一定に保つための構成を適用する動機づけが5．本件訂正に係る構成を引用発明に適用することを阻害する事情あると認められる」

本件特許権者は，「庫内差圧」を「陽圧」で一定との判断に生ずるとした。

にしていることを開示している甲 2 発明に「庫内3．本件訂正に係る構成の技術的意義
本件訂正に係る「庫内差圧」を「陰圧」で一定にする構成については，差圧」を「陰圧」で一定にする構成を適用することについては阻害要因があると主張している。
このような主張に対しては，「本件出願日当時，バイオハザード施設やケミ「甲 2 には，室圧調整装置により室内の圧力をカルハザード施設等，人体に有害な物質が室

陽圧力（10～20 Pa）に維持する態様について

内に存在する場合には，室内から室外へそのの記載はあるものの，それはあくまで発明の物質が漏えいすることがないように，室内を実施形態の 1 つとして記載されているにすぎ

室外に対して陰圧に制御することや，人体にず，甲 2 に係る装置の技術的意義は，被殺菌有害なオゾンガスを用いて室内の滅菌を行う

空間内のホルムアルデヒドガス濃度，湿度，場合には，オゾンガスが室内から室外へ漏洩温度をそれぞれ所定の値に制御し，かつ，室することがないように，室内を室外に対して内温度の上昇により室内の空気が膨張した場

陰圧に制御することは，周知の技術であり（…

合においても室圧を一定に保つことができ，…），また，滅菌・殺菌のためにホルムアルデ

十分に保証可能な殺菌効果が得られるというヒドガスを使用するに当たり，処理室内を処効果を奏することにある……から，こうした理室外の圧力に対して陰圧とした状態で使用

技術的意義からすると，甲 2 の室圧調整装置

する場合もあることは技術常識である」

において庫内差圧を陰圧に制御することに阻と判示し，「陰圧」に制御する構成とその課題及び特許研究

PATENT STUDIES

害要因はない。
」

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とした。

抵触する認定判断」ではないことになろう。この同一事情の下かどうかという点は，前訴判決後に第 4 評釈確定した訂正審判の請求又は前訴判決後にされた

1．審決取消判決の拘束力は訂正後の発明に訂正の請求との関係において問題となり得る。

は及ばないか
審決取消判決の「拘束力は，判決主文が導き出（1）審決の結論による拘束力の意味合いの相違されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたる

審決取消判決の事実認定及び法律判断に審判官ものであるから，審判官は取消判決の右認定判断に対する拘束力が生じ得るとしても，その判決にに抵触する認定判断をすることは許されない。
」こより取り消される審決が無効審決か，それとも請とは，本件判決も引用する平成 4 年の「高速旋廻

求不成立審決かによっても，拘束力の意味合いは

1）式バレル研磨法事件」の最高裁判所の判例である 。

異なり得る7）。

なお，この最高裁判所の判決は，拘束力が「判また，審決取消判決がどこまで踏み込んで，事決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法実を認定し，法律上の判断をしたかにより，拘束律判断にわたる」としており，判決主文のみなら力の意味合いは異なり得る。例えば，進歩性に係ず，判決理由中の判断にも生じ得ることを明らかる無効理由についていえば，審決取消判決が特許にしている2）。したがって，この判決は，拘束力に発明と引用発明との一致点，相違点の誤りのみをついて，判決主文に生ずると理解されている既判認定したのか，さらに容易に発明をすることがで力とは異なり，取消判決に与えられた特殊な効力

きたかどうかの判断にまで踏み込んだのかにより，と解しているものと思われる3）。

その拘束力の意味合いは異なり得る8）。

また，「判決主文が導き出されるのに必要」であ

より具体的にいえば，例えば，進歩性に係る無ることから，判決理由中において明示的に説示さ効理由に基づく無効審判について，容易に発明をれていても，判決主文を導き出すために必要ではすることができたかどうかの判断にまで踏み込んない傍論には，拘束力は生じないと解される4）。

で，無効審決を取り消した場合には，取消判決のさらに，拘束力の及ぶ範囲であるが，特許審決

拘束力により，その基礎とされた引用例に基づい取消訴訟においては主要事実と間接事実との区別て進歩性を否定し，特許を無効とすることはできが必ずしも明瞭ではないことから，判決主文が導なくなる9）。そうすると，請求人は新たな引用例をき出されるのに必要であれば，主要事実に係る認提出しない限り，特許を無効とすることはできな

定及び判断に限られず，間接事実に係る認定及びいことになる。しかし，無効審判における新たな判断についても拘束力が生じ得るとする見解が有引用例の提出は，審判請求書の要旨の変更になる

5）

力である 。

ことが通常であり，そのような審判請求書の補正

そして，拘束力は，同一事情の下で，同一理由は困難である場合が多い（特許法 131 条の 2 第１に基づいて同一内容の処分をしてはならないこと

項本文）10）。そのような場合には，請求人としてを意味すると解されている6）。そうすると，審判官

は，新たな無効審判を起こさざるを得ない。

による後の審決の認定，判断が，同一の事情の下

他方，進歩性に係る無効理由に基づく無効審判のものではないか，又は同一の理由に基づくものの請求不成立審決が取り消された場合において，でない範囲においては，「取消判決の右認定判断に審決が請求は成り立たないとした引用例に基づい

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判例評釈て容易に発明をすることができたとの判断が示さことは，特許法の平成 5 年改正13）までは，特に制れたときは，訂正により無効理由が解消されない

限なく認められていた（平成 5 年改正前の特許法限り，判決の拘束力により審判官は特許を無効と126 条 1 項）
。しかし，訂正審判に係る審決が確定せざるを得ない11）。このような場合には，特許権するまで，無効審判の審理を中止したりすること

者としては，訂正の請求により無効理由を解消す

により，無効審判が遅延するという問題が生じて12）いたとされる14）。

ることを試みるしかないことになる 。
本件において，本件第 1 次審決を取り消した本

そこで，平成 5 年改正により，無効審判の請求

件前訴判決は，本件第 1 次審決において請求は成がされた後は，無効審判の審決がされるまでは，り立たないとした引用例に基づいて容易に発明を

訂正審判の請求をすることができないこととされすることができたとの判断を示した。そのため，た（平成 5 年改正後の特許法 126 条 1 項）
。しか本件特許権者が訂正をしない限り，本件前訴判決

し，平成 5 年改正後においても，無効審決がされの拘束力により無効審決は不可避である。
そこで，た後であれば，審決取消訴訟を提起する一方で，

本件特許権者としては，本件訂正により無効理由

訂正審判の請求をすることができた。その結果，を回避することを試みたといえる。

審決取消訴訟が裁判所に係属している間に訂正審判が確定する事例が少なからず見られた。

（2）訂正後の発明に対する拘束力

このように無効審判における審決が確定しない訂正がされたとき，前訴判決の拘束力が訂正発間に訂正審決が確定した事例について，平成 11 年

明になお及ぶのか，及ぶとすればどのように及ぶの「大径角形鋼管の製造方法事件」の最高裁判所のかが問題となり得る。

の判決は，訂正の確定により発明の要旨が変更さより具体的には，訂正により発明の要旨が変更れたことになり，無効審判における審決は発明のされることにより，①前訴判決の拘束力が及ばな要旨の認定に誤りがあるものとして，取り消され

くなり，制約のない主張，立証をすることができなければならないとした15）。その結果，事件が裁るのか，②それとも，前訴判決の拘束力を踏まえ

判所と特許庁との間を往復する，いわゆる「キャつつ，訂正に係る部分についてのみ制約のない主ッチボール」現象が生じ，訂正が確定するまでに張，立証をすることができるのかが問題となる。

なされた審決取消訴訟における審理が意味を失う

ここで，訂正の手続としては，①訂正審判を請弊害が生じていたとされる16）。

求する場合（特許法 126 条 1 項本文）と，②無効

そのような弊害を踏まえ，特許法の平成 15 年

審判の手続内において，訂正の請求をする場合（同

改正17）により，訂正審判の請求は，無効審判の請法 134 条の 2 第 1 項本文）とがある。そこで，訂求よりも前か，「無効審判の審決に対する訴えの提正後の発明に対する前訴判決の拘束力の在り方に起があつた日から起算して 90 日の期間内」に限ついても，訂正審判の請求と，訂正の請求とを区定された（平成 15 年改正後の特許法 126 条 2 項）。
しかし，この 90 日の期間内に訂正審判の請求

別して検討する。

がされたときは，裁判所は，決定をもって審決をア 無効審判と並行して訂正審判が請求される場合

取り消し，事件を審判官に差し戻すことができる

無効審判の請求と並行して訂正審判を請求するとされた（平成 23 年改正前の特許法 181 条 2 項）。

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判例評釈
その結果，いわゆる「キャッチボール現象」がよ

発明の要旨が変更され同一の事情の下とはいり常態化し，審理の遅延を招くものとして問題視えなくなる。
」

されていたとされる18）。

というように，訂正による発明の要旨の変更によ

そこで，平成 23 年改正19）により，訂正審判の請求の時期は，
無効審判が請求されるよりも前か，
無効審判の審決が確定した後に限られることとされた（平成 23 年改正後の 126 条 2 項）。

り，拘束力の前提となる「同一の事情の下」とはいえなくなることが指摘されている23）。
しかし，訂正による発明の要旨の変更は，特許請求の範囲の書き換えというよりは，飽くまで訂このように，平成 23 年改正の後は，訂正審判の正前の特許請求の範囲を前提として，その範囲を請求の時期的制限が広げられたため，無効審判の減縮する要素を付け加えるものにすぎない。また，審決が確定する前に訂正審決が確定するような事

審判請求書の補正も訂正の請求により請求の理由

例は，極めてまれにしか生じないものとされた。

を補正する必要が生じた範囲までであり（特許法

しかし，現在でも，そのような事例が全くあり

131 条の 2 第 2 項 1 号）
，新たな引用例の追加は訂得ないわけではない20）。そして，そのような事例

正に係る部分に限られている。訂正前の発明に係において，無効審判に係る審決が確定する前に訂る部分については，引用例が変わるわけでもない。

正審決が確定して発明の要旨が変更されたとしてこのような訂正に係る事情を踏まえると，訂正前も，訂正審決と並行して進行している無効審判との発明に係る部分については，「同一の事情」が訂の関係において既に確定している前訴判決があれ正後も維持されているともいえる。

ば，その拘束力を否定する必要はないように思われる。

実際，訂正審決による前訴判決の拘束力の遮断を肯定する裁判例においても，例えば，「パンチプ

すなわち，まず，前訴判決の判断が発明の要旨の変更により変更を受けない事項については，な

レス機における成形金型の制御装置事件第 2 次判
決」24）においては，

お，拘束力を及ぼしても何ら不都合はない。拘束「取消判決の確定後，特許請求の範囲の減縮を力が及ぶと解した方が訴訟経済にも適うであろう。

目的とする訂正審決が確定した場合には，減また，前訴判決の判断が，法律上，拘束力を及縮後の特許請求の範囲に新たな要件が付加さぼし得ると解したところで，発明の要旨の変更にれ発明の要旨が変更されるのであるから，当より変更を受ける事項については，訂正後の発明

該訂正によっても影響を受けない範囲におけとの関係においては対象が失われ，事実上，拘束る認定判断については格別という余地がある力に意味がなくなるので，何ら弊害は生じない。

としても，訂正前の特許請求の範囲に基づく

しかし，訂正審決が確定したことにより発明の発明の要旨を前提にした取消判決の拘束力は本旨に変更が生じた場合には，審決取消判決の拘遮断され，再度の審決に当然に及ぶというこ

束力が遮断されるとする見解21）及び裁判例22）も少とはできない。
」

なくない。

とする。この判決は，訂正審決の確定による拘束

このような訂正審決の確定による拘束力の遮断を認める考え方の根拠としては，が遮断されない部分があり得ることを認めている。

「訂正を認めて訂正後の発明について同一の引用例に基づく進歩性の判断をする場合には，

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特許研究

力の遮断を一般論としては肯定しながら，拘束力

そして，その趣旨は「拘束力」と同義かもしれな
いとの指摘もされている25）。

PATENT STUDIES

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判例評釈
それならば，訂正後においても，前訴判決の拘より，既に確定している前訴判決の拘束力が遮断

束力を一般的に肯定しつつも，訂正により影響をされるとする解釈については，
そのような疑問は，受ける部分については，同一の事情ではないこと

一層，強まることになろう。

から，前訴判決の拘束力が，事実上，及ばないとのみと解すれば足りよう。その方が，訂正に影響を受けない部分について，法律上，前訴判決の拘実際，訂正の請求により前訴判決の拘束力が遮断されるとする裁判例においても，「前訴判決後，本件訂正により発明の要旨が変

束力が及ぶことを端的に説明しやすい。

更されたことから，本件訂正後の本件発明を審理対象とする本件審決において，確定した

イ 無効審判の手続において訂正が請求される場合

前訴判決の拘束力（……）が及ぶものとはいい「ア 無効審判と並行して訂正審判が請求され難い。」

る場合」において前述した裁判例は，無効審判のと判示しながら，例えば，先の審決が認定した「相請求後，審決が確定しない間においても，別途，

違点 3’」と後の審決が認定した「相違点 3」とが訂正を認める審決が確定した事例である。これら

実質的に同一のものである点について，の事例とは，前訴判決が無効審判における前の審「相違点 3 については，本件訂正の前後で実質決を取り消した場合において，差戻し後の無効審的に変更はないのであるから，相違点 3’につ判において改めて訂正の請求がされたような事例

いての確定した前訴判決の判断は尊重されるは，訂正が確定していない点において前提が異なべきであり，本件において原告が相違点 3 のる。訂正の請求がされたにすぎない場合には，審容易想到性を争うこと自体，訴訟上の信義則判官において訂正の要件が認められないと判断すに反するものというべきである。」28）

る余地もあり，訂正の要件を認めることを前提とと判示したものがある。

する判断は飽くまでも仮定的であるにすぎない。

この裁判例は，遮断されたはずの拘束力が「訴そして，前訴判決の後に訂正の請求がされた事

訟上の信義則」により復活したに等しい結果を導例において，前訴判決の拘束力が，審判官に差しこうとしている。それならば，訂正審決により前戻された後の訂正の請求により拘束力が遮断され訴判決の拘束力は遮断されないものとして，訂正るかどうかという一般論を論ずることなく，前訴により影響を受けない部分には，前訴判決の拘束判決が既に判断を示している相違点については，

力が意味を有し続けるものと考えれば足りる。そ

前訴判決の拘束力を認めた裁判例26）も少なくない。

うすれば，「訴訟上の信義則」というような一般条

他方，前訴判決後に新たな訂正の請求がされた

項を持ち出すまでもない。

ことから，前訴判決の拘束力は訂正発明には及ばそこで，確定した前訴判決の後に無効審判におないことを明示的に判示する裁判例27）も見られる。

いて訂正の請求がされたにすぎない事例においてしかし，「ア」において論じたとおり，訂正審決も，「ア」において論じたように，前訴判決の拘束が確定した事例においても，前訴判決の拘束力が力を一般的に肯定しつつ，訂正により影響を受け遮断されるのか，少なくとも例外なく遮断されるない部分については，前訴判決の拘束力が実質的のかについては疑問がある。まして，この「イ」に意味を持ち続けるが，訂正により影響を受けるにおいて論ずる，確定もしていない訂正の請求に部分については，前訴判決の拘束力の対象が失わ

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判例評釈
れ，事実上，拘束力は意味のないものとなるにす（3）訂正後の発明に対する前訴判決の拘束力の在り方

ぎないと解すれば足りる。

以上，論じたことをまとめると，前訴判決の拘束力は，訂正審判の請求により訂正が求められてウ 本件判決において本件の事例は，「イ 無効審判の手続において訂いるか，無効審判における訂正の請求により訂正正が請求される場合」に相当し，本件訂正は，本が求められているかを問わず，審判官を拘束する

件第 2 次審決の時点においては確定していない事と解すべきである。また，訂正審判の請求による例である。

訂正においては，無効審判の確定前に訂正審決がそして，本件判決においては，「庫内差圧」を一確定することがあるが，訂正審決が確定したかど定にする構成は進歩性を欠いているとする本件前うかにより，前訴判決の拘束力自体には影響しな

訴判決の拘束力が，本件訂正により「庫内差圧」

いと解すべきである。

を「陰圧」で一定にする構成とされた本件訂正発このように，訂正されたかどうかを問わず，前訴判決の拘束力を一般的に肯定した上で，訂正に明にも及ぶかどうかが問題とされた。
この点について，本件判決は，本件訂正によりより影響を受けない部分については，審判官は，本件前訴判決の拘束力が遮断されるかどうかとい前訴判決の拘束力に反する判断をすることができう一般論について特に言及することなく，本件訂ないが，訂正により影響を受ける部分については，

正による影響を受けない本件訂正前の相違点 2 に審判官が前訴判決の拘束力に違反する余地はなく，係る判断について本件前訴判決の拘束力が審判官

審判官は制約を受けることなく判断をすることがに及ぶことを肯定している。そして，本件前訴判できると解すべきである。

決の判断を踏まえた上で，本件訂正により相違点
2 に付加された，庫内差圧を「陰圧」で一定にする構成に焦点を当てて本件訂正発明の進歩性の有無を検討し，その進歩性を否定している。

2．訂正後の発明の進歩性の判断
無効審判における進歩性に基づく無効理由に対し，特許権者から訂正の請求がされるのは，訂正

本件判決が訂正による拘束力の遮断について意をしないと引用発明との関係において特許の有効識したかどうかは明らかではないが，このような性を維持することが難しいという判断がある場合判断については賛同し得る。このように解さないが多いであろう。そのような場合には，特許の有と，軽微な訂正のみにより本件前訴判決の拘束力

効性の有無は，訂正に係る新たな構成に焦点が絞が遮断されることにもなり，本件前訴判決の判断られることになる。

を敗訴当事者が再び争うことが可能になる。また，本件は，本件発明と本件訂正発明との間に本件審判官においても本件前訴判決に反する認定又は前訴判決が介在しており，本件判決が本件前訴判判断を繰り返すことが可能になりかねない。した決が本件訂正発明に係る進歩性の判断において拘がって，このように解することが，当事者間の公束力を及ぼし得るとしたことから，訂正に係る構

平にも，紛争の迅速な解決にも資するというべき成に焦点が絞られることが，より明瞭にされていであろう。

る。そこで，本件を題材としながら，訂正に係る新たな構成について容易に発明をすることができたかどうかの判断の在り方を検討する。

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判例評釈（1）訂正の問題点（2）課題の認定

訂正後の発明に係る進歩性の判断の問題点は，進歩性の判断において問題になるのは，特に課進歩性が否定されるべき公知技術も同然の発明に題の認定である。それは，引用発明から相違点に訂正により公知文献には明確には開示されていな係る構成を備えた特許発明を容易に発明をするこい事項が付加された場合において，その付加されとができたかどうかを判断するに当たり，特許発た事項が進歩性を肯定するに足りるだけの技術的明や引用発明の課題を踏まえながら，相違点に係意義を有するといえるどうかをどのようにすればる構成を備えたものとするような記載や示唆が公適切に判断することができるかにある。

知技術にあるかどうかが問題とされる傾向にある

訂正に係る事項が進歩性を肯定するに足りないからである29）。

といえそうな事例としては，例えば，従来は測定

ところが，明細書には，訂正前の発明に関するされていないが，明細書には測定値が記載された

課題についての記載はあるとしても，訂正後の発物性値を訂正により付加したが，その測定値はそ明の訂正に係る構成に関する課題や技術的意義にの物質がもともと有する通常の物性値であるよう

ついての明示的な記載はないことが少なくない。

な場合が考えられる。

本件訂正に係る「庫内差圧」を「陰圧」で一定にこのような場合には，その物性値がその物質のする構成についても同様である。本件訂正に係る通常の物性値であることは，公知文献にこそ記載

構成のように，明細書に課題や記載がないようなはないが，出願前の物質を分析しさえすれば，公場合には，技術常識も踏まえつつ，訂正に係る構然実施がされていることが判明するはずである。

成の課題を的確に把握する必要がある。それでも

しかし，出願から長期間が経過していると，出願

なお，その課題や技術的意義が明らかにならない

前に公然実施されていたものが入手困難になると場合もあり得よう。しかし，そのような課題や技か，入手することができたとしても経年劣化など

術的意義すらも明らかでないような構成について，

により状態が変化していることも少なからずある。

公知文献に記載や示唆がないことを理由として，

このような場合には，公知文献に記載がないだけ

当業者において容易になし得たものではないと判で公知技術も同然の訂正発明についてまで特許が断することには慎重であるべきである。

維持されてしまいかねない。
本件においては，本件前訴判決により本件発明

ア 本件前訴判決については進歩性が否定されることが確定したこ

本件前訴判決は，「第 2，6．本件前訴判決」におとから，本件特許権者は，甲 2 発明などにおいていて前述したとおり，本件訂正前の本件発明の技は「庫内差圧」を「陽圧」で一定にするものしか術的意義は，「庫内差圧」を含めた暴露部内の条件

明示的な記載がないことを踏まえて，本件訂正にの定量的制御により，「検体の種類に対応した短時より，一定にすべき「庫内差圧」を「陰圧」で一間で高効能を発揮する条件を定義することができ定にするものに限定した。
「庫内差圧」を「陰圧」るようにした」ことにあるとした。

で一定にする構成との関係において，進歩性をどのように判断すべきかが問われた。

本件前訴判決のこのような技術的意義の認定は，本件明細書において，【発明が解決しようとする課
題】として，

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判例評釈
「【0013】できる。
」……本発明の目的は，検体の種類によってとの記載がある。

の短時間で高効能を発揮する条件を定義する

このような公知文献における記載に基づいて，ことが可能な核酸分解処理装置を提供するこ

本件訂正に係る「庫内差圧」を「陰圧」で一定にとにある。」

する構成の課題として，「汚染された恐れのある空と記載されていることと対応している。

気が室外に排出されるのを防止すること」を認定

他方，「『庫内差圧』を陰圧の数値範囲に制御すする余地もあった。

る必然性は見いだし難い。」とし，本件明細書にもしかし，本件第 2 次審決は，当該引用例の記載「陽圧の数値範囲に制御することと比して有利なは「バイオハザードルームやケミカルハザードル

効果を生じるなどの技術的意義があることについームは，漏出を防止する必要がある危険な細菌等ての記載も示唆もない。
」とした。

を扱うための空間」に関するものであり，本件訂正発明が前提とする「ホルマリンガス等の滅菌ガ

イ 本件第 2 次審決

スを使用する処理室」ではないとして，本件訂正

本件前訴判決により事件が審判官に差し戻され，に係る構成には当てはまらないとした。

「庫内差圧」を「陰圧」で一定にするとの構成を

このような本件第 2 次審決の認定に従えば，本明示する本件訂正がされた。しかし，本件明細書

件訂正に係る構成とすることの課題は，本件明細には「庫内差圧」を「陰圧」で一定にすることの書にも記載がなければ，技術常識など公知技術か課題を始めとして，その技術的意義に係る記載はらも明らかではなく，不明であることになる。
しかし，明細書に明示的な記載がないとしても，ない。
ここで，本件第 2 次審決は，本件訂正に係る「庫その構成自体や技術常識など公知技術を踏まえて内差圧」を「陰圧」で一定にすることの課題など，推定することができる課題や技術的意義も認定し

本件訂正発明における，その技術的意義には言及ないまま，訂正に係る構成について引用例には記することなく，甲 2 発明には「MR ガス等を使用

載も示唆もないとして，発明の進歩性を肯定すべする処理室内の圧力を処理室外の圧力に対して陰

きかについては疑問がある。

圧に制御すること」の開示がないことから，「陰圧本件においても，本件訂正に係る構成自体や技とした状態で使用する場合があること」は技術常術常識など公知技術から推定される課題及び技術識であったとはいえないとして，「庫内差圧の制御的意義を的確に認定した上で，本件訂正に係る構を行うにあたり，陰圧で制御を行うことを，当業成について当業者が容易になし得たかを判断すべ

者は容易に想到し得ない」とした。

きであったというべきであろう。

ところで，本件において提出されている引用例のうち，例えば，特開 2001－349586 の公開特許公ウ 本件判決
本件判決は，「第 3，3．本件訂正に係る構成の報には，「【0007】また，……室内が汚染されている恐れ

技術的意義」において前述したとおり，本件訂正がある場合において，常時室内を陰圧に維持に係る「庫内差圧」を「陰圧」で一定にする構成

することにより室内の汚染された恐れのあるにより，人体に有害な物質などが室外に漏えいし空気が室外に排出されるのを防止することがないようにすることは，周知の技術であるとした。

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特許研究

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判例評釈
言い換えれば，人体に有害な物質などが室外に漏方（いわゆる二次的考慮説）と，②発明の構成自

えいしないようにすることが「庫内差圧」を「陰体を容易になし得たと認められる場合においても，圧」で一定にする構成の周知の課題であると認定

なお，予測できない顕著な効果を主張，立証するしたものと見ることもできよう。

ことにより，進歩性が肯定されることがあるとのまた，本件判決は，「滅菌・殺菌のためにホルム

考え方（いわゆる独立要件説）とに分かれよう31）。

アルデヒドガスを使用するに当たり，処理室内をしかし，いずれの考え方を採用するにせよ，訂処理室外の圧力に対して陰圧とした状態で使用す

正前の発明には予測できない顕著な効果が認めらる場合もあること」は，技術常識であるとする。

れないとすれば，訂正後の発明については，訂正

ただし，このような状態で使用することの課題やに係る構成に焦点を当てて，そのような顕著な効

技術的意義は本件明細書には記載がなく，必ずし果が認められるかどうかが問われることとなろう。
この「予測できない顕著な効果」の意義についも明らかではない。
このように，本件判決は，本件訂正に係る構成ては，近時の最高裁判所の令和元年の判決32）は，の課題や技術的意義は本件明細書の記載からは明「本件各発明の効果，取り分けその程度が，予らかではないことから，技術常識など公知技術を測できない顕著なものであるかについて，優踏まえ，その課題や技術的意義を積極的に認定す先日当時本件各発明の構成が奏するものとしる努力をしている。その上で，本件訂正に係る「庫て当業者が予測することができなかったもの

内差圧」を「陰圧」で一定にする構成を容易になか否か，当該構成から当業者が予測することし得たものと判断している。このような本件判決ができた範囲の効果を超える顕著なものであの判断方法は，正当なものというべきであろう。

るか否かという観点から十分に検討することなく，本件化合物を本件各発明に係る用途に（3）予測できない顕著な効果について適用することを容易に想到することができた

発明の構成自体については，当業者において容ことを前提として，本件化合物と同等の効果

易になし得るだけの動機付けが認められるものでを有する本件他の各化合物が存在することがあるとしても，その構成から「予測できない顕著

優先日当時知られていたということのみからな効果」が認められる場合には，進歩性が肯定さ直ちに，本件各発明の効果が予測できない顕れることがあり得ることは，「特許・実用新案審査

著なものであることを否定して本件審決を取基準」においても，消したものとみるほかなく，このような原審「技術水準から予測される範囲を超えた顕著なの判断には，法令の解釈適用を誤った違法がものであることは，進歩性が肯定される方向に働く有力な事情になる。
」30）

ある」
と判示しており，「予測できない顕著な効果」の比とするとおりである。

較の対象が他の公知技術が奏する効果ではなく，

この「予測できない顕著な効果」の進歩性の判断における位置付けについては諸説あり，大まか

発明の「構成から当業者が予測することができた
範囲の効果」であるとした33）。

に分ければ，①容易に発明をすることができたか

この最高裁判所の令和元年の判決は，比較の対どうかに係る考慮事情の一つにすぎないとの考え

象は公知技術が奏する効果ではないとしている。

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判例評釈
しかし，ある発明の「構成から当業者が予測するにすることが周知の課題であるとし，
かつ，
「滅菌・

ことができた範囲の効果」かどうかを判断するた殺菌のためにホルムアルデヒドガスを使用するにめには，その発明と類似の構成を備えた引用発明

当たり，……陰圧とした状態で使用する場合もあを含めた公知技術における効果を基準にする必要ること」は技術常識であると認定している。このがあろう。最高裁判所の令和元年の判決を踏まえような認定を前提とすれば，本件訂正に係る構成つつ，そのような趣旨を説く裁判例34）も見られる。

の効果は，当該構成から予測することができた範

すなわち，囲のものとなるのは当然の判断といえよう。

「当該発明の構成のみから予測できない顕著な

なお，本件第 2 次審決を取り消す主文を導くた効果が認められるか否かを判断することは困

めには，本件訂正に係る構成自体を当業者におい難であるから，当該発明の構成に近い構成をて容易になし得たとはいえないとした本件第 2 次有するものとして選択された引用発明の奏す審決の認定及び判断の誤りを認定すれば足りた。

る効果や技術水準において達成されていた同また，差戻し後の本件審判においても，本件訂正種の効果を参酌することは許されると解されに係る構成自体を当業者において容易になし得たる。
」

かどうかが主な争点とされ，「予測し得ない顕著なとする。

効果」については，本件第 2 次審決は判断していしたがって，ある発明の効果が他の公知技術がない。そうすると，このような本件判決における奏する効果と同等であることまでは要求されない「予測し得ない顕著な効果」に係る判断は傍論でとしても，他の公知技術が奏する効果をある発明はないかとも思われ，このような判断について拘の「構成から当業者が予測することができた範囲

束力が生じるかどうかは，必ずしも明らかではなの効果」かどうかの基準として考慮すること自体い。

は妨げられないというべきである。
ここで，訂正に係る発明については，訂正前の（4）阻害要因について発明が公知技術にも等しいものであるとすれば，進歩性の判断において，特許発明と引用発明とそのような公知技術における効果を踏まえつつ，の間の相違点に係る構成について別の引用発明を訂正に係る構成の効果を予測し得たか，かつ，顕適用することを阻害する事情があるときは，進歩

著なものかを判断すべきであるといえる。

性が肯定されることがあり得ることについては，

本件判決は，「第 3，4．訂正に係る構成の予測できない顕著な効果」において前述したとおり，「特許・実用新案審査基準」においても，「副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があることは，論理付けを妨げる

本件訂正に係る構成について，

要因（阻害要因）として，進歩性が肯定され「被殺菌空間内を『庫内差圧を陰圧で』維持す

る方向に働く要素となる。
」35）

る構成としたことによって，当業者が予測し得ない顕著な効果を奏すると認めるに足りる

訂正前の発明が公知技術も同然である場合には，証拠はない。
」

訂正に係る構成に相当する構成を引用発明に適用とした。
本件判決は，「（3）」において前述したとおり，「人体に有害な物質」が室外に漏えいしないよう

66とあるとおりである。

特許研究することを阻害する事情があるかどうかが主たる争点となろう。

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判例評釈
本件において，本件特許権者は，引用発明であ（5）訂正に係る構成についての進歩性の判断のる甲 2 発明において「庫内差圧」を「陽圧」で一在り方定にする構成の技術的意義は「滅菌処理中の処理

訂正は，訂正前の発明が公知技術と変わりがな

室内への室外空気の侵入を防止して処理室内の清いものと判断されるおそれがある場合に，公知技浄度を維持することある」として，甲 2 発明にお術との差別化を図ることができるような明細書のいて「庫内差圧」を「陰圧」で一定にする構成に記載に基づいてなされるものである。

したのでは，室外空気の侵入を防止する効果を奏しかし，訂正に係る構成について，その課題やし得なくなるから，甲 2 発明に「庫内差圧」を「陰効果を始めとして，その技術的意義が明細書には圧」で一定にする構成を適用し得ないと主張して記載されていないことが少なくない。

いる。このような主張は，阻害要因の主張の論理

そのような場合には，技術常識など公知技術を踏まえて，訂正に係る構成の課題や効果など，そ構成としては的確であろう。
しかし，本件判決は，「第 3，5．本件訂正に係るの技術的意義を積極的に認定した上で，当業者が，構成を引用発明に適用することを阻害する事情」

訂正に係る構成を備えた発明を容易に発明をするにおいて前述したとおり，
甲 2 発明の「庫内差圧」

ことができたかどうかが問われるべきである。

を「陽圧」とする態様は，「あくまで発明の実施形

それでも，訂正に係る構成の課題や効果など，

態の 1 つとして記載されているにすぎ」ないとし，その技術的意義が明らかにならないような場合にかつ，甲 2 発明の装置の技術的意義については，は，そのような技術的意義すら不明な訂正に係る特許権者が主張するような室外空気の侵入を防止構成を備えた発明について進歩性を肯定することするという効果ではなく，「室圧を一定に保つことには慎重であるべきである。このような構成につができ，十分に保証可能な殺菌効果が得られるといては，引用例など公知技術においても，そのよいう効果」を奏することにあるとした上で，甲 2

うな構成に相当すべき構成の課題や効果など，そ

発明の装置において「庫内差圧」を「陰圧」に制の技術的意義について記載も示唆もないことが通御することに阻害要因はないとした。

常である。しかし，そもそも，進歩性の判断の前

甲 2 発明に係る本件特許権者の主張にも一理あ提となるべき訂正に係る構成についてすら技術的るが，「滅菌・殺菌のためにホルムアルデヒドガス

意義が明らかではないのであるから，公知技術にを使用するに当たり，……陰圧とした状態で使用記載や示唆がないことは，いわば当然である。そする場合もあること」は技術常識であるとの本件のような場合には，公知技術に記載や示唆がない

判決の認定を前提とする限りは，引用発明においことは，訂正に係る構成について進歩性を肯定すて「陽圧」とすることも，「陰圧」とすることも，べき理由にはならないというべきであろう。

いずれも技術常識の範囲内ということになろう。

注）
1）

最三小判平成 4 年 4 月 28 日（昭和 63 年（行ツ）第 10号）民集 46 巻 4 号 245 頁＝判例時報 1419 号 93 頁＝判
例タイムズ 784 号 178 頁〔高速旋回式バレル研磨法事件〕。
2） 「高速旋回式バレル研磨法事件」の最高裁判所の判決の担当調査官の解説である法曹会編『最高裁判所判例

特許研究

解説 民事編 平成四年度』（法曹会，平成 7 年）145頁（154 頁）〔高林 龍〕。
3） 高林 龍「審決取消判決の拘束力の及ぶ範囲と審決取消訴訟における主要事実・間接事実」発明 100 巻 1 号（平成 15 年）84 頁（88 頁以下）は，判決理由中の判断に拘
束力が生ずること，取消判決により取り消された前の処分と取消判決の拘束力が及ぶ後の処分とは別の処分

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判例評釈
であり，既判力ではその効力が及び得ないことから，特殊な効力と解さないと説明が困難であるとする。清水
節＝加藤 志麻子「審決取消訴訟の第二次取消訴訟と第一次取消判決の拘束力」牧野 利秋ほか 4 名編『知的財産法の理論と実務 第 2 巻〔特許法［Ⅱ］』（新日本法規，平成 19 年）362 頁（363 頁）も同旨を説く。
4） 宍戸 充「判決」竹田 稔＝永井 紀昭編『特許審決取消訴訟の実務と法理』（発明協会，平成 15 年）218 頁（231頁）。
5） 塩月 秀平「第二次審決取消訴訟からみた第一次審決取消判決の拘束力」永井 紀昭ほか 2 名編『知的財産権 その形成と保護─秋吉稔弘先生喜寿記念論文集─』（新日本法規，平成 14 年）103 頁（116 頁），高林・前
掲注（3）84 頁（90 頁以下）
，清水＝加藤・前掲注（3）362 頁（364 頁以下），森 義之「取消判決の拘束力」大渕 哲也ほか 4 名編『【専門訴訟講座⑥】特許訴訟〔下巻〕』（民事法研究会，平成 24 年）1437 頁（1439 頁以下）。
6） 室井 力ほか 2 名編『コンメンタール行政法Ⅱ 行政事件訴訟法・国家賠償法【第 2 版】』（日本評論社，平成 18年）363 頁〔山下 竜一〕。
7） 玉井 克哉「特許審決取消訴訟における拘束力」法学協会雑誌 110 巻 12 号（平成 5 年）1931 頁（1934 頁以下）
は，無効審判との関係においては，「無効審決－取消判決」と「無効審判請求不成立審決－取消判決」とを区別して論じている。
8） 森・前掲注（5）1437 頁（1441 頁以下）。
9） 柵木 澄子「審決取消訴訟の審理範囲と判決の効力」髙
部 眞規子編著『最新裁判実務体系 第 11 巻 知的財
産権訴訟Ⅱ』（青林書院，平成 30 年）549 頁（560 頁），
髙部 眞規子「取消判決の拘束力（1）〔高速旋回式バレル研磨法事件〕」小泉 直樹＝田村 善之編『特許判例百選［第 5 版］』（有斐閣，令和元年）174 頁（175 頁）。
例えば，知財高判（3 部）平成 30 年 1 月 23 日（平成29 年（行ケ）第 10047 号）〔発光装置事件第 2 次判決〕に係る第 2 次審決は，知財高判（3 部）平成 28 年 3 月
8 日（平成 27 年（行ケ）第 10097 号）〔発光装置事件第1 次判決〕により，特許を進歩性を欠くとして無効とした第 1 次審決が取り消されたことから，第 1 次判決に従い，請求は成り立たない旨の審決をしている。
10） 森・前掲注（5）1437 頁（1442 頁以下）。
11） 宍戸・前掲注（4）218 頁（223 頁），柵木・前掲注（9）549 頁（560 頁），髙部・前掲注（9）174 頁（175 頁）。
例えば，知財高判（4 部）平成 24 年 7 月 25 日（平成23 年（行ケ）第 10333 号）〔排気熱交換器事件第 2 次判決〕に係る第 2 次審決は，知財高判（4 部）平成 23 年
7 月 21 日（平成 22 年（行ケ）第 10371 号）判例時報
2127 号 78 頁＝判例タイムズ 1386 号 300 頁〔排気熱交換器事件第 1 次判決〕により，引用発明に基づいて特許発明を容易に発明をすることができたとはいえないとして，請求を成り立たないとした第 1 次審決が取り消された後，特許権者から特に訂正の請求もされていないことから，第 1 次判決の拘束力に従い，特許を無効と判断している。
12） 髙部・前掲注（9）174 頁（175 頁）。
例えば，知財高判（2 部）平成 27 年 6 月 30 日（平成26 年（行ケ）第 10236 号）〔車両用指針装置事件第 2 次判決〕に係る第 2 次審判において，特許権者は，引用発

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特許研究

明に基づいて特許発明を容易に発明をすることができたとした知財産高判平成 25 年 12 月 24 日（平成 25 年
（行ケ）第 10154 号事件）
〔車両用指針装置事件第 2 次判決〕を踏まえて，訂正を請求している。なお，第 2 次
審決は，当該訂正を認めたものの，訂正発明に係る特許を無効としたが，第 2 次判決は第 2 次審決を取り消しており，結果として，訂正の請求が効を奏している。
13） 特許法等の一部を改正する法律（平成 5 年法律第 26号）。
14 ） 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編著『改正特許法・実用新案法解説』（有斐閣，平成 5 年）
49 頁。
15） 最三小判平成 11 年 3 月 9 日（平成 7 年（行ツ）第 204号）民集 53 巻 3 号 303 頁＝判例時報 1671 号 133 頁＝
判例タイムズ 999 号 234 頁〔大径角形鋼管の製造方法事件〕。
16） 特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成 15 年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』（発明協会，平成 15 年）82 頁以下。
17） 特許法等の一部を改正する法律（平成 15 年法律第 47号）。
18） 特許庁工業所有権制度改正審議室編『平成 23 年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』（発明協会，平成23 年）66 頁以下。
19） 特許法等の一部を改正する法律（平成 23 年法律第 63号）。
20） 無効審判の請求に先立ち，訂正審判の請求がされた場
合において，前訴の確定した審決取消判決後の無効審判が係属中に訂正審決が確定することがあり得なくはない。ただし，極めてまれな事例であろう。
21） 柵木・前掲注（9）549 頁（562 頁），髙部 眞規子『実務詳説 特許関係訴訟［第 4 版］』（きんざい，令和４年）
460 頁。
22） 知財高判（4 部）平成 21 年 10 月 29 日（平成 20 年（行ケ）第 10464 号）判例時報 2093 号 127 頁＝判例タイム
ズ 1341 号 240 頁〔パンチプレス機における成形金型の制御装置事件第 2 次判決〕，知財高判（4 部）平成 23 年
9 月 8 日（平成 22 年（行ケ）第 10404 号）判例時報 2137
号 111 頁＝判例タイムズ 1401 号 262 頁〔パンチプレス
機における成形金型の制御装置事件第 3 次判決〕。
23） 髙部・前掲注（21）460 頁。
24） 前掲注（22）・知財高判（4 部）平成 21 年 10 月 29 日
〔パンチプレス機における成形金型の制御装置事件第2 次判決〕。前掲注（22）・知財高判（4 部）平成 23 年 9
月 8 日〔パンチプレス機における成形金型の制御装置
事件第 3 次判決〕も全く同旨を説く。
25） 髙部・前掲注（21）461 頁。
26） 知財高判（4 部）平成 19 年 10 月 9 日（平成 19 年（行ケ）第 10037 号）〔生理用ナプキン事件第 2 次判決〕，
知財高判（3 部）平成 27 年 1 月 28 日（平成 26 年（行ケ）第 10068 号）〔ポリウレタンフォームおよび発泡された熱可塑性プラスチックの製造事件〕。
27） 知財高判（3 部）平成 20 年 3 月 27 日（平成 19 年（行ケ）第 10106 号）〔記録紙事件第 2 次判決〕，知財高判（4 部）平成 28 年 8 月 10 日（平成 27 年（行ケ）第10149 号）
〔平底幅広浚渫用グラブバケット事件第 2 次
判決〕。

PATENT STUDIES

No.73 2022／3

判例評釈
28）

前掲注（27）・知財高判（4 部）平成 28 年 8 月 10 日
〔平底幅広浚渫用グラブバケット事件第 2 次判決〕。
29） このような傾向が，いわゆる「飯村判決」（知財高判（3部）平成 21 年 1 月 28 日（平成 20 年（行ケ）第 10096号）判例時報 2043 号 117 頁＝判例タイムズ 1299 号 270
頁〔回路用接続部材事件〕）の後に見られることについては，川田 篤「特許無効と特許権の安定性─ドイツの状況と対照しての我が国の状況─」パテント 75 巻
1 号（令和 4 年）69 頁において論じたとおりである。
30） 特許庁編『特許・実用新案審査基準』第Ⅲ部第 2 章第2 節「3．2．1（1）引用発明と比較した有利な効果の参酌」。
31） 諸説については，大寄 麻代「化合物の医薬用途に係る特許発明の進歩性の有無に関し当該特許発明の効果が

特許研究予測できない顕著なものであることを否定した原審の判断に違法があるとされた事例」L&T 87 号（令和 2 年）
106 頁（109 頁以下）に簡潔にまとめられている。
32） 最三小判令和元年 8 月 27 日（平成 30 年（行ヒ）第 69号）判例時報 2446 号 37 頁＝判例タイムズ 1472 号 49頁〔アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン
誘導体を含有する局所的眼科用処方物事件〕。
33） 大寄・前掲注（31）106 頁（113 頁）。
34） 知財高判（4 部）令和 3 年 8 月 31 日（令和 2 年（行ケ）第 10004 号）〔骨粗鬆症治療剤ないし予防剤事件〕。
35） 特許庁編『特許・実用新案審査基準』第Ⅲ部第 2 章第2 節「3．2．2 阻害要因」。

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