PERSPECTIVA DE LOSADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN
AMÉRICA LATINA© Corte Suprema de Justicia
Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ)
Alonso y Testanova, 9º Piso, Torre Sur. Asunción - Paraguay
Teléfono: +595 21 422 161
Dirección ejecutiva
EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN, Ministro Responsable
CARMEN MONTANÍA CIBILS, Directora© Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual - ASIPI y Corte Supremade Justicia de Paraguay, Dirección de los Derechos de la Propiedad
Intelectual
Dirección
JORGE CHÁVARRO ARISTIZÁBAL, Vicepresidente 2 - ASIPIMARÍA GABRIELA TALAVERA GARCÍA, Dirección de los Derechos de laPropiedad Intelectual – Corte Suprema de Justicia
Comité Editorial
ALDO FABRIZIO MÓDICA BAREIRO, ParaguayMARTÍN MICHAUS, México
FERNANDO TRIANA SOTO, ColombiaMARÍA DEL PILAR TRONCOSO, República DominicanaMARÍA GABRIELA TALAVERA, Paraguay
Coordinación: MARÍA CAMILA FLÓREZ JIMÉNEZ, CAVELIER ABOGADOS,
Colombia
Diagramación: OVIDIO M. AGUILAR M.
D 340 DERECHOCOR

Corte Suprema de Justicia“Perspectiva de los de los administradores de justicia en Propiedad Intelectual en América Latina”
Asunción – Paraguay. Primera edición. Año: 2021. 500 ejemplares, pp. 436
DERECHOS RESERVADOS. Se autoriza la reproducción total o parcial de esta publicación con fines educativos y nocomerciales, sin necesidad alguna de permiso previo por parte de los titulares de derechos de autor, siempre quese reconozca debidamente la fuente y se indique cualquier alteración a su integridad. Queda prohibida la reproducción de esta publicación para la reventa u otros fines comerciales sin el consentimiento previo de los titularesde derechos de autor. Las opiniones expresadas en esta publicación son puntos de vista personales de los autores
y no necesariamente se traducen en posturas oficiales de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual o de sus miembros.

Corte Suprema de Justicia

César Manuel Diesel Junghanns
PresidenteCésar Garay Zuccolillo
Vicepresidente 1ºLuis María Benítez Riera
Vicepresidente 2ºAntonio Fretes
Gladys Ester Bareiro de Módica
Manuel Dejesús Ramírez Candia
Eugenio Jiménez Rolón
Alberto Joaquín Martínez Simón
María Carolina Llanes Ocampos
Ministros

7

Contenido
Agradecimientos ...................................................................................

11

Prólogo de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual(ASIPI) ...................................................................................................

13

Por Elisabeth Siemsen do Amaral

Prólogo de la Dirección de los Derechos de la Propiedad Intelectual,
Corte Suprema de Justicia de Paraguay ...............................................

13

17

Por María Gabriela Talavera García

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
Fomentar el diálogo judicial transnacional en materia depropiedad intelectual ..................................................................

19

Por Eun-Joo Min

Resolución alternativa de controversias en materia depropiedad intelectual ..................................................................

51

Por Ignacio de Castro, Leandro Toscano y Oscar Suárez

Argentina
La altura inventiva desde el análisis de casos y los límites al
ejercicio de derechos personalísimos en el orden internacionaly en el derecho argentino ............................................................
Por Virginia Cassinese

77

8

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

Bolivia
La consulta prejudicial facultativa y la protección de losderechos de propiedad intelectual en la Comunidad Andina ......

89

Por Gustavo Garcia Brito

BrasilA Responsabilidade dos provedores nas violações de direitos
autorais na internet ..................................................................... 113
Por José Carlos Costa Netto

La responsabilidad de los proveedores en las violaciones dederechos de autor en Internet..................................................... 125
Por José Carlos Costa Netto

O uso da tecnologia nos litígios de propriedade intelectual no
Brasil ............................................................................................ 137
Por Márcia Maria Nunes de Barros y Caroline Somesom TaukEl uso de la tecnología en los litigios de propiedad intelectualen Brasil ....................................................................................... 153
Por Márcia Maria Nunes de Barros y Caroline Somesom Tauk

Colombia
Las obligaciones correlativas frente al derecho de autor y alderecho a no ser dañado ............................................................. 169
Por Carlos Andrés Corredor Blanco

Régimen andino de competencia desleal vinculada a lapropiedad industrial y régimen colombiano de competencia
desleal ......................................................................................... 185
Por José Fernando Sandoval Gutiérrez

CONTENIDO

9

Guatemala
Resoluciones Judiciales Provisionales de Aseguramiento de laPretensión: Las Medidas Cautelares en casos de Propiedad
Industrial...................................................................................... 201
Por Karin Sorelly Gómez Girón y Jueza Civil, Guatemala

MéxicoLa Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Un referenteaxiológico en el sistema de propiedad intelectual de México ...... 237
Por Juan Antonio Rodríguez Corona

Panamá
La resolución de los conflictos de propiedad intelectual en elámbito judicial. Los Tribunales especializados en Panamá .......... 251
Por Luis A. Camargo V.

Paraguay
El contrato de cesión en el derecho autoral paraguayo ............... 269
Por Gladys Bareiro de Módica

La protección penal de los derechos de autor en la legislación
paraguaya .................................................................................... 277
Por Nilda Estela Cáceres Díaz

Perú
La acreditación del interés legítimo por parte del opositor
andino a la solicitud de registro de una marca ............................ 295
Por Hugo R. Gómez Apac10PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

Las Keywords (Google Adwords) y las marcas registradas ........... 333
Por Domenika Pais Hidalgo y Ray Meloni García

El problema de la valoración de los daños y perjuicios en losdelitos contra la propiedad intelectual en el Perú ....................... 353
Por María Luz Sandoval Sandoval

República Dominicana
Particularidades del Régimen Indemnizatorio Dominicano enmateria de Derecho de Autor ...................................................... 373
Por Édynson Alarcón

Uruguay
Acción de daños y perjuicios y acción de cese de uso indebido
en materia de marcas, en la jurisprudencia de la República
Oriental del Uruguay ................................................................... 387
Por Edgardo Ettlin

Venezuela
La protección en Venezuela de los signos distintivos noregistrados................................................................................... 417
Por Efrén E. Navarro C.

u11

Agradecimientos
Nuestra más sincera gratitud a los Miembros del Comité Ejecutivo dela Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI) por el entusiasmo con el que acogieron este proyecto y por su apoyo constante.
Un especial reconocimiento a sus Excelencias, los Ministros de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, por la aprobación del proyecto, y muy
especialmente al Doctor Eugenio Jiménez Rolón, Ministro encargado delInstituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) y a la Dra. Gladys Bareiro de
Módica, Ministra responsable de la Dirección de Propiedad Intelectual,quien además nos ha honrado con un maravilloso artículo.
Queremos también expresar nuestro agradecimiento a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), representada en esta ocasión por el Instituto Judicial, a través de su Directora, Eun-Joo Min e Inés
Fernández Ulate, consultora y el Centro de Arbitraje y Mediación, representado por Ignacio de Castro, Director de la División de controversias en propiedad intelectual y relaciones exteriores, Leandro Toscano, Jefe de la Unidad de Desarrollo Empresarial y Oscar Suárez, Abogado de la Unidad deDesarrollo Empresarial.
Igualmente valoramos, de manera muy especial, las contribuciones
de quienes hicieron posible este proyecto:•

Los directores, Jorge Chávarro y María Gabriela Talavera, en representación de ASIPI y la Corte Suprema de Justicia, respectivamente,•

Nuestros jurados calificadores María del Pilar Troncoso, María Gabriela Talavera, Fernando Triana, Martín Michaus, y Aldo Fabrizio
Módica.

•Nuestra coordinadora María Camila Flórez.

12

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

Asimismo, muchas gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas dela Corte Suprema de Justicia de Paraguay, con su Directora Carmen Montanía, y equipo, por hacer posible la publicación de esta obra tan trascendental.
Finalmente destacamos el invaluable aporte de los autores y autoras
de esta obra sin precedentes, representantes de: Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, quienes nos honraron con su vasta experiencia
y conocimientos en la materia que, sin lugar a dudas, desempeñará un papel importantísimo en el desarrollo del marco de los derechos de propiedad intelectual en América Latina.
ASIPI

DIRECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL,CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PARAGUAYu

13

Prólogo de la Asociación Interamericana de laPropiedad Intelectual (ASIPI)
Por Elisabeth Siemsen do Amaral *La “Perspectiva de los administradores de justicia en Propiedad Intelectual en Latinoamérica” es una obra cuya función es brindar a todos losinteresados en la materia una visión de las experiencias del Poder Judicial alestudiar y decidir conflictos en el área de Propiedad Intelectual en diversos
países de América Latina.
Es un trabajo que llega en un momento propicio para la región toda
vez que ofrece una visión comparada de las experiencias en las distintas
jurisdicciones al momento de procesar y decidir conflictos relacionados conla vigencia, validez o invalidez de derechos sobre patentes, marcas, diseños
industriales, derechos intelectuales o competencia desleal.
Nadie cuestiona que el buen funcionamiento de una sociedad requiere la existencia de un sistema de justicia independiente, ágil, de calidad,
imparcial, con observancia de las normas legales preexistentes, en el cual lajusticia se imparta de manera efectiva en un tiempo prudencial, de tal forma que los demás elementos esenciales de un “buen” sistema de justicia
no resulten obsoletos ante la falta de prontitud en las soluciones presentadas.
El asunto es que, en materia de Propiedad Intelectual, dado su carácter extremadamente técnico, las preguntas que deben ser resueltas vanmás allá de la simple repetición de los principios generales y universales. En*

Presidente de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI).

14

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

efecto, discusiones sobre la posibilidad de medidas cautelares para laaprehensión de productos infractores, conocimiento de las reglas para elaborar los informes comparativos de infracción, la revisión del estado de latécnica, la suficiencia descriptiva de las solicitudes de patente, los niveles
de actividad inventiva, entre otros, son solo algunos aspectos específicosdel área que exigen la presencia de una justicia verdaderamente especializada liderada por magistrados o peritos técnicos que tengan un conocimiento profundo de la ciencia objeto de discusión.
De lo anterior depende en gran parte el éxito de un sistema de Propiedad Intelectual eficiente, que permita la realización de inversiones que
faciliten la innovación y el desarrollo económico y social de una nación, tal
y como lo ha comprobado la Asociación Interamericana de la Propiedad
Intelectual –ASIPI– 1 y los investigadores especializados en el área que han
encontrado importantes correlaciones entre la existencia de una justicia
calificada y el mejor desempeño empresarial 2.
De cualquier forma, en Latinoamérica existe la percepción generalizada de que el sistema de justicia podría ser mucho más eficiente en materia de Propiedad Intelectual. Se cree que las cortes no logran resolver losconflictos en tiempos razonables y con conocimientos técnicos y científicos.
Para determinar si esa percepción es cierta hemos querido apoyar este
estudio en el cual diversas autoridades de América Latina resuelven inquietudes como las siguientes: ¿Cómo resuelven las controversias relacionadas
con la Propiedad Intelectual las diferentes jurisdicciones en América Latina?
¿Qué problemas enfrentan? ¿Qué experiencias y recomendaciones pueden“Las Marcas en América Latina: Estudio del Impacto Económico en Cinco Países de la Región”, Trabajo conjunto de ASIPI e INTA, 2020.
1

En www.asipi.org/Biblioteca.
Luigi Lepore, Francesco Paolone, Sabrina Pisano, Federico Alvino, A crosscountry comparison of the relationship between ownership concentration and firm
performance: does judicial system efficiency matter?
2

Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, Vol. 17
Issue: 2, pp. 321-340 (2017).

CONTENIDO

15

hacer a sus pares de otros países? ¿Cómo los han impactado las nuevas
tecnologías? ¿Cómo analizan el tema del carácter transnacional de los litigios? ¿Qué tan difícil es evaluar en cada jurisdicción los daños y perjuicios?
¿Cómo han avanzado las cortes en la investigación de hechos técnicos?
Esta obra en la que participan la Asociación Interamericana de laPropiedad Intelectual (ASIPI), la Dirección de Propiedad Intelectual de laCorte Suprema de Justicia de Paraguay (DDPI) y la Organización Mundial dela Propiedad Intelectual (OMPI) está dirigida a profesionales litigantes, funcionarios jurisdiccionales y funcionarios de instancias administrativas especializadas para inspirarlos a la hora de tomar decisiones estratégicas en sus
procesos, pero también para que contribuyan, a partir del conocimiento delderecho comparado, en la creación y mejoramiento de las normas de sus
países.
Lo invitamos a reflexionar sobre las experiencias de los distintos sistemas de justicia, depurando las acciones que han demostrado ser más
eficientes cuando las autoridades se han enfrentado de manera acertada adilemas técnicos e innovadores con calidad, correcta aplicación de las leyes
y de la ciencia, ya sea en países donde existen tribunales especializados en
Propiedad Intelectual o que requieran formación técnica de jueces.
ASIPI es una asociación que siempre está atenta a los movimientos
que se muestran más efectivos para fortalecer y mejorar los sistemas de
Propiedad Intelectual en el Poder Judicial y cree que las contribuciones
contenidas en este trabajo inspirarán a los países a mejorar sus sistemas dejusticia en el campo de la Propiedad Intelectual.
Felicitamos a todos los autores por la excelencia de sus estudios y por
el esfuerzo de transmitir herramientas útiles para el desarrollo de la Propiedad Intelectual y el crecimiento económico y social de nuestra región.

u

17

Prólogo de la Dirección de los Derechos de laPropiedad Intelectual, Corte Suprema de Justicia deParaguay
Por María Gabriela Talavera García *Las evoluciones tecnológicas han trastornado al sistema económico
mundial y esencialmente a los derechos de propiedad intelectual. A este
respecto, innovadores y creativos de diversas jurisdicciones se encuentran
con la imperiosa necesidad de recurrir a los tribunales para resolver sus
conflictos, lo que exige contar con sistemas jurídicos acordes a los paradigmas que plantea un régimen de propiedad intelectual empapado deavances tecnológicos de todo tipo, que no sólo se centra en las fronteras
nacionales, sino que va más allá de estas.
La Dirección de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Corte
Suprema de Justicia del Paraguay y la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI) se complacen en presentar esta obra, que constituye un singular y valioso esfuerzo de administradores de justicia de Latinoamérica para tratar en forma comprehensiva y racional el complejo
mundo de los derechos de la propiedad intelectual, desde el punto de vista
de sus conocimientos y principalmente basados en su vasta experiencia enel ejercicio de sus labores en el ámbito jurisdiccional.
A modo de introducción, contamos con el aporte de los representantes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Desde elInstituto Judicial, nos presentan un panorama sobre la incidencia de la globalización de la innovación en la adopción de decisiones en el ámbito judiDirectora de la Dirección de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Corte Suprema de Justicia Paraguay.
*

18

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

cial y la necesidad de un diálogo judicial trasnacional. Seguidamente, elCentro de Arbitraje y Mediación, presenta los diversos métodos alternativos de resolución de controversias y cómo éstos han venido tomando relevancia para resolver las controversias comerciales relativas a la propiedad
intelectual, todo esto en base a la experiencia del Centro de Arbitraje yMediación de la OMPI.
Seguidamente, aparecen los protagonistas de esta obra, representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Panamá,Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, quienes exponen de manera magistral temas ampliamente debatidos a nivel mundial,basados en la legislación y jurisprudencia regional, lo que permite contar
con un conocimiento acabado sobre los temas tratados en cada una de lasregiones de Latinoamérica.
La obra prologada constituye una excelente herramienta de entrenamiento para miembros del poder judicial, funcionarios involucrados,
abogados y titulares de derechos intelectuales. Al facilitar el acceso a lalegislación y jurisprudencia de la región, se contribuye a un mejor atendimiento sobre el tratamiento de casos, así como a promover la confianza en
el sistema de propiedad intelectual.
Mis más sinceros agradecimientos a todos los que hicieron posible
este proyecto y que colaboraron activamente para que sea una realidad.

u19

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

Fomentar el diálogo judicial transnacional en materia
de propiedad intelectual
Por Eun-Joo Min * 1

I. Introducción
Las actividades transfronterizas en el ámbito de la innovación y lacreatividad continúan aumentando en el mundo contemporáneo que secaracteriza por la globalización, la integración económica y la digitalización.
Las tecnologías, activos de marca, productos de diseño y obras fruto de lacreatividad trascienden las fronteras nacionales, y los centros de innovación se conectan y colaboran entre sí en todo el mundo 2. Ello ha intensifi*
Directora del Instituto Judicial de la OMPI. Antes de ser nombrada en su actualcargo, encabezó la labor en materia de políticas y cooperación para el desarrollo de laDivisión de la OMPI de Fomento del Respecto por la Propiedad Intelectual, y la secciónde Desarrollo jurídico del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Fue Miembrodel Grupo Consultivo de Expertos del Medicines Patent Pool de 2011 a 2018.

Las opiniones y perspectivas expresadas en este artículo son las de la autora yno necesariamente las de la Secretaría de la OMPI o de los Estados miembros de la
OMPI.
1

Véanse los Indicadores mundiales de propiedad intelectual de la OMPI, en losque se ofrece una reseña anual de la actividad que se lleva a cabo en los ámbitos de laspatentes, los modelos de utilidad, las marcas, los diseños industriales, los microorganismos, la protección de las variedades vegetales, las indicaciones geográficas y laeconomía creativa, https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4526. En la
mayor parte del periodo comprendido entre 1970 y 2000, aproximadamente el 90% dela actividad de patentamiento en todo el mundo correspondió al Japón, los EE.UU. y las
2

20

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

cado los vínculos y las influencias internacionales dentro del ecosistema dela propiedad intelectual, incluido el poder judicial, que sostiene el equilibrio
en la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectualque contribuyen al fomento de la innovación, de modo que favorezcan elbienestar social y económico 3. En esa función, el poder judicial tiene que
mantenerse reactivo y responder a la evolución que se produzca en la sociedad, ya que los tribunales aplican e interpretan normas de propiedad
intelectual estáticas a casos que son reflejo dinámico de los cambios socioeconómicos y tecnológicos de la época y que tal vez no hayan sido previstos totalmente por el legislador 4. Algunas decisiones judiciales conllevan
importantes consecuencias económicas y sociales que van más allá delasunto en cuestión y, a veces, más allá de los límites territoriales de la jurisdicción de ese tribunal. Cada vez más se pide a los tribunales que resuel-economías de Europa Occidental. Sin embargo, en los años siguientes, casi un tercio dela actividad de patentamiento ha pasado a corresponder al resto del mundo, con Chinay la República de Corea a la cabeza. Véase el Informe mundial sobre la propiedad intelectual 2019 - La geografía de la innovación: núcleos locales, redes mundiales,
https://www.wipo.int/wipr/es/2019/.
Artículo 7 del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), de la Organización Mundial del Comercio; Recomendación 45 de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo.
3

La sentencia de 1980 del Tribunal Supremo de los EE.UU. en el litigio Diamondc. Chakrabarty, 447 U.S. 303, que amplió el alcance de la materia patentable a “unmicroorganismo vivo, creado por el hombre” capaz de degradar los múltiples componentes del crudo de petróleo, constituye uno de los primeros reflejos de la responsabilidad que incumbe a los tribunales en lo que se refiere a adaptar las leyes de PI a laevolución de la tecnología. En el último decenio, el Tribunal Supremo de los EE.UU. ha
seguido fijando los límites de la materia patentable, en particular en el litigio Bilski c.
Kappos, 561 U.S. 593, en 2010 (sobre un proceso destinado a proteger contra el riesgo
que engendran las fluctuaciones de precios en los mercados de productos básicos),seguido por Mayo Collaborative Servs. c. Prometheus Labs, Inc., 566 U.S. 66 (2012) (unproceso destinado a determinar la dosificación de un medicamento), Ass’n for Molecular Pathology c. Myriad Genetics, Inc., 569 U.S. 576 (2013) (un segmento aislado de
ADN natural) y Alice Corp. c. CLS Bank Int’l, 573 U.S. 208 (2014) (un servicio electrónico
de depósito en garantía implementado en un sistema informático).
4

FOMENTAR EL DIÁLOGO JUDICIAL TRANSNACIONAL
EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

21

van controversias de carácter transnacional, ya sea por la naturaleza delderecho de propiedad intelectual y de la infracción o por las partes implicadas o la existencia de litigios paralelos en múltiples jurisdicciones.
En el presente artículo se analiza cómo incide la globalización de lainnovación en la adopción de decisiones en el ámbito judicial, centrándoseen las interacciones de los tribunales nacionales en las transacciones transfronterizas, con las leyes extranjeras y los tribunales extranjeros. También
se examina el valor del diálogo transnacional en el ámbito judicial comomedio de reforzar la toma de decisiones independientes en ese ámbito, yse concluye con una mirada a la labor de la Organización Mundial de laPropiedad Intelectual (OMPI) para apoyar la eficacia de la administración
judicial de la propiedad intelectual en sus Estados miembros.
II. Territorialidad del sistema de Propiedad Intelectual
La propiedad intelectual forma parte integral de la economía y la cultura de un país y su protección está regida por el principio de territorialidad, que refleja la estrecha relación existente en el sistema de propiedad
intelectual entre la soberanía, los derechos de propiedad y el territorio 5. De
conformidad con ese principio de territorialidad, el Estado concede protección a la propiedad intelectual conforme a la legislación nacional, y esa protección se limita al territorio del Estado soberano en el que se concede el
derecho.
La territorialidad es también una característica esencial del sistemainternacional de propiedad intelectual, que surgió en el siglo XIX con la
adopción de instrumentos multilaterales gracias a los cuales se logró darprotección jurídica a las obras fruto de la innovación y la creatividad en uncontexto transfronterizo 6. El Convenio de París para la Protección de la
P. Drahos (1999), “The Universality of Intellectual Property Rights: Origins andDevelopment”, en Intellectual Property and Human Rights. Ginebra: OMPI, 16.
5

Véase, por ejemplo, la declaración de 1883 del Gobierno suizo en las negociaciones que dieron lugar a la adopción del Convenio de Berna para la Protección de lasObras Literarias y Artísticas, de 1886: “[…] ha quedado demostrada la necesidad imperiosa de proteger este derecho [el de un escritor y de un artista sobre su obra] en las
6

22

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

Propiedad Industrial (Convenio de París), de 1883, fue impulsado por lanecesidad manifiesta de proteger a los inventores extranjeros durante laExposición Internacional de Viena de 1873 y el Convenio de Berna para laProtección de las Obras Literarias y Artísticas (Convenio de Berna), de 1886,
fue fruto de una movilización en pos de la protección internacional de losderechos de los autores.
Esos Convenios y los tratados internacionales sobre propiedad intelectual adoptados posteriormente 7 establecen un sistema que protege losderechos de propiedad intelectual en las transacciones internacionales
mediante una serie de derechos de propiedad intelectual nacionales, basados en el principio de la territorialidad. El Convenio de París dispone que laspatentes y las marcas de un Estado serán independientes de las patentes ymarcas de otro Estado (principio de independencia) y el Convenio de Bernadefine los puntos de vinculación de las obras protegidas con un territorio,
por ejemplo, la nacionalidad o la residencia habitual del autor o el país deprimera publicación 8.
La necesidad de lograr un nivel adecuado de coherencia en el contexto transnacional y en la interconexión de los derechos territoriales se aborda entonces mediante principios fundamentales del sistema internacionalde propiedad intelectual, como el principio de trato nacional, que dispone
que cada Estado debe conceder a los nacionales de otros Estados la misma
protección que concede a los suyos 9; y el derecho de prioridad respecto delos derechos registrados, que dispone que la fecha de presentación (o lafecha de prioridad) de una solicitud de concesión de protección en un país
se mantenga en otro país para cualquier solicitud posterior, durante un

relaciones internacionales, que se intensifica y aumenta día a día” (letra itálica añadida).
Véase la lista de tratados administrados por la OMPI en
https://www.wipo.int/treaties/es/.
7

8

Convenio de París, Artículos 4bis y 6; Convenio de Berna, Artículo 3.

9Convenio de París, Artículos 2 y 3; Convenio de Berna, Artículo 5.

FOMENTAR EL DIÁLOGO JUDICIAL TRANSNACIONAL
EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

23

período limitado de tiempo 10. También esas normas, que se aplican a lasactividades transnacionales, se basan en el carácter territorial del sistemainternacional de propiedad intelectual.
Por otra parte, las producciones y transacciones que giran en torno ala propiedad intelectual, móviles por su propia naturaleza intangible, tienen
lugar en las fábricas y los mercados de todo el mundo, presentando un movimiento transfronterizo cada vez mayor y sin ataduras a las fronteras nacionales 11. En este sentido, la industria de los teléfonos inteligentes es emblemática: un teléfono inteligente, que incorpora cientos de miles de patentes correspondientes a un gran número de empresas 12, es utilizado por
más de dos mil millones de personas en todo el mundo, de las cuales másde la mitad usa un teléfono producido por uno de los tres principales proveedores 13. Además, la omnipresencia del entorno en línea permite latransmisión instantánea a cualquier lugar del mundo de las obras fruto dela creatividad. A título ilustrativo, en 2001 el formato físico representaba el
97% de los ingresos mundiales de la música grabada. En 2019, la proporción de ingresos que representan los formatos físicos disminuyó exponencialmente a cerca del 22% y la venta de música en forma digital, por ejem-

10

Convenio de París, Artículo 4.

En el Informe mundial sobre la propiedad intelectual en 2017 - Capital intangible en las cadenas globales de valor, de la OMPI, se aborda el desarrollo de las cadenas globales de valor y “la disgregación del proceso de producción, ubicándose lasdiferentes etapas de producción en distintos lugares del mundo”,
https://www.wipo.int/wipr/es/.
11

J. R. Reidenberg, N. C. Russell, M. Price y A. Mohan, “Patents and Small Participants in the Smartphone Industry”, 6, https://www.wipo.int/export/sites/www/ipcompetition/en/studies/clip_smartphone_patent.pdf.
12

Véase https://www.idc.com/promo/smartphone-market-share/vendor, yhttps://www.gsma.com/mobileeconomy/.
13

24

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

plo, mediante streaming y descarga, se ha convertido en la principal fuente
de ingresos 14.
Habida cuenta de que la explotación de la propiedad intelectual disociada de las limitaciones territoriales, se está convirtiendo en la norma en el
mercado mundial, se ejerce una presión cada vez mayor sobre el delicado
equilibrio que busca el principio de territorialidad, el cual aporta previsibilidad a las relaciones que giran en torno a la propiedad intelectual y legitimidad a la protección de la misma en el sistema internacional de propiedad
intelectual.
III. Escenarios en los que los tribunales locales interactúan con elementos, legislaciones y tribunales extranjeros
Los tribunales definen e interpretan las leyes territoriales de propiedad intelectual en el marco de su estructura de administración de justicia
que, al igual que los propios derechos de propiedad intelectual, pertenece
exclusivamente a la esfera del derecho interno. Sin embargo, debido a larealidad empresarial en un mundo cada vez más interconectado y a lascontroversias en materia de propiedad intelectual que en ella se plantean,es inevitable que el poder judicial nacional se vea obligado a interactuar
con elementos extranjeros. Los ejemplos son numerosos, pero algunos delos escenarios más frecuentes en los que se alentará a un tribunal nacionala ampliar su visión más allá de sus fronteras territoriales son: las controversias de Derecho internacional privado en las que hay que decidir qué tribunal tiene competencia para dictar sentencia, qué ley debe aplicarse y si
cabe reconocer y ejecutar las sentencias extranjeras relacionadas con la
propiedad intelectual; las controversias entre las mismas partes que litigan
en múltiples jurisdicciones; las controversias sobre cuestiones jurídicas
equivalentes o similares (incluso entre distintas partes) en diferentes jurisdicciones; y las iniciativas de reforma judicial destinadas a dotar de mayor

Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), Global Music Report – The Industry in 2019, https://www.ifpi.org/wp-content/uploads/2020/07/ Global_Music_Report-the_Industry_in_2019-en.pdf.
14

FOMENTAR EL DIÁLOGO JUDICIAL TRANSNACIONAL
EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

25

eficacia al sistema de adjudicación judicial en materia de propiedad intelectual.
A. Controversias en materia de propiedad intelectual con elementos
de Derecho internacional privado
El Derecho internacional privado regula las relaciones transfronterizas entre particulares. En una controversia con elementos extranjeros (porejemplo, derecho de propiedad intelectual extranjero, parte extranjera,
acto cometido en el extranjero), el Derecho internacional privado regula lascuestiones relativas a qué tribunal nacional es competente para dirimir lacontroversia, qué derecho nacional debe aplicarse y si pueden reconocerse
y ejecutarse las sentencias extranjeras relacionadas con la propiedad intelectual 15. Estas cuestiones se plantean con frecuencia en el mercado mundial, en los litigios relativos a las transacciones transfronterizas de empresas multinacionales respecto de bienes y servicios protegidos por la propiedad intelectual, o entre personas que operan en un entorno digital que
trasciende las fronteras nacionales.
Por ejemplo, la naturaleza territorial de la propiedad intelectual,¿limita la facultad del tribunal para entender en una controversia relacionada con un derecho de propiedad intelectual extranjero? En Europa 16 y en
varios países de derecho codificado, la competencia para determinar lavalidez de un derecho de propiedad intelectual registrado se asigna exclusivamente a los tribunales del Estado en el que se realizó el registro del derecho. En consecuencia, en el caso GAT c. LuK, el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TJUE) sostuvo que un tribunal alemán no estaba facultado
Véase A. Bennett y S. Granata (2019), When Private International Law Meets
Intellectual Property Law – A Guide for Judges, La Haya: COHADIP; Ginebra: OMPI.
Véase también E-J. Min y J. C. Wichard (2018), “Cross-Border Intellectual Property
Enforcement”, en The Oxford Handbook of Intellectual Property Law (Oxford University
Press), 687-722.
15

16
Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Reglamento I a de Bruselas), Artículo 24.4).

26

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

para determinar las consecuencias de la presunta infracción de una patente
habida cuenta de que, en el marco del litigio, era necesario determinar lavalidez de una patente francesa 17. Algunos tribunales han mostrado mayor
flexibilidad en litigios relativos a la infracción de derechos de propiedad
intelectual extranjeros no registrados, que no habían sido concedidos mediante un acto de la administración pública, por ejemplo, un derecho deautor no registrado. En el caso Lucasfilm Ltd c. Ainsworth, el Tribunal Supremo del Reino Unido, con competencia respecto de un demandado deese país, determinó en su sentencia que las demandas relativas a derechosde autor de los EE.UU. pueden ser ventiladas en un tribunal del Reino Unido 18.
También puede plantearse la cuestión de cómo ha de determinarse
la competencia cuando la infracción es multiterritorial. Por ejemplo, en una
infracción de la propiedad intelectual cometida en línea, cuando puede
accederse en todo el mundo a las obras infractoras, ¿cuál es el tribunal
competente? La (mera) posibilidad de acceder a un sitio web en la jurisdicción territorial de un tribunal ¿constituye un fundamento suficiente para
determinar la competencia, o se necesita algo más? 19
Una vez establecida la competencia del tribunal, este debe determinar qué leyes del Estado rigen el fondo de la controversia, incluidas las con-

17

TJUE, 13 de julio de 2006, GAT c. Luk, C-4/03, párrafo 25.

18

Tribunal Supremo del Reino Unido, Lucasfilm Ltd c. Ainsworth [2011] UKSC

39.

En Europa, aplicando la definición de “acto” y “efecto” al “hecho dañoso”, el
TJUE dictaminó que el lugar en el que el presunto infractor ha cometido el acto se
determinará por referencia a la jurisdicción en la cual se inició el procedimiento técnico por el que se dio visibilidad en un sitio web al material objeto del litigio – por lo
general, el lugar de establecimiento del infractor. TJUE, 19 de abril de 2012, Wintersteiger, C-523/10. párrafo 38; TJUE, 22 de enero de 2015, Hejduk, C-441/13, párrafo 25.
En caso de infracción del derecho de autor, que queda protegido sin necesidad deregistro, el TJUE aclaró que la mera “posibilidad de acceso” en un sitio web a la obra
protegida es suficiente para dar lugar a la competencia especial. TJUE, 3 de octubre de2013, Pinckney, Asunto C-170/12, párrafo 44; asunto Hejduk, párrafo 34.
19

FOMENTAR EL DIÁLOGO JUDICIAL TRANSNACIONAL
EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

27

troversias que tienen un elemento extranjero. ¿Los tribunales pueden aplicar leyes de propiedad intelectual extranjeras? De ser así, ¿en qué circunstancias? ¿Y en qué casos puede reconocerse y ejecutarse la sentencia de un
tribunal extranjero?
Se observan enfoques divergentes en los tribunales en cuanto a losrequisitos para el reconocimiento y la ejecución de una sentencia sobre lavalidez, la infracción o las condiciones relativas a una transacción respecto
de un derecho de propiedad intelectual, cuando el tribunal que dictó lasentencia no se encuentra en el Estado en el que se concedió el derecho.
Resulta ilustrativo mencionar a ese respecto un litigio transfronterizo sobre
patentes que ha durado casi un decenio. En 2011, el Tribunal Supremo dela República de Corea dictó una sentencia en el caso LG c. Obayashi Co. y
Tanaka, una controversia respecto a la validez de un contrato entre laspartes relativo a la cesión de los derechos sobre patentes inscritos en los
EE.UU. y Japón, relacionados con las pantallas de cristal líquido. La sentencia fue reconocida en los EE.UU. en 2013 sobre la base de la doctrina de la
deferencia. Sin embargo, la sentencia dictada en la República de Corea nofue reconocida en el Japón, donde los tribunales dictaminaron que los tribunales japoneses tienen jurisdicción exclusiva para las cuestiones relativas
a las patentes japonesas, incluyendo en materia contractual 20. Ese contraste en los enfoques refleja que la competencia exclusiva en materia de propiedad intelectual podrá interpretarse de manera más o menos “exclusiva”
y que la territorialidad de la propiedad intelectual se calibrará en relación
con otros principios como la deferencia o la facilitación del comercio en elámbito internacional.
En esas situaciones, que exponen a los tribunales nacionales a elementos extranjeros, los tribunales, en la aplicación del derecho interno,

Tribunal Supremo de la República de Corea, 28 de abril de 2011, asunto Nº2009Da19093; Tribunal de Distrito de los EE.UU., Distrito de Columbia, 28 de enero de2013, LG Display Co, Ltd c. Obayashi Seikou Co, Ltd, 919 F Supp. 2d 17; Japón, Tribunal
Supremo de Nagoya, 17 de mayo de 2013, asunto Nº 1289(Ne) of Hei 24 (2012), yJapón, Tribunal de Distrito de Mito, Sección de Shimotsuma, 5 de noviembre de 2012,
asunto Nº 206 (Wa) of Hei 23 (2011).
20

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

necesitarán información que se encuentra fuera de sus fronteras y tendrán
que analizar actos realizados en otros territorios, así como comprender lasleyes extranjeras y las sentencias de los tribunales extranjeros. Se trata de
una tarea compleja y difícil, y aún no se ha llegado a un acuerdo internacional sobre un enfoque armonizado.
Desde principios de la década de 1990 y por medio de la Conferencia
de La Haya sobre Derecho Internacional Privado (COHADIP), la comunidad
internacional ha estudiado la posibilidad de establecer un instrumento multilateral sobre la jurisdicción internacional de los tribunales nacionales y elreconocimiento y la ejecución de sus decisiones, en el contexto de las controversias transnacionales en materia civil y comercial. La propiedad intelectual ha demostrado ser una de las esferas en las que ha sido más difícil
encontrar un consenso multilateral. Las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual se citaron como uno de los principales obstáculos en las
iniciativas encaminadas a elaborar un convenio sobre la jurisdicción y lassentencias extranjeras en materia civil y comercial, y debido a ello se suspendieron las negociaciones en 2003. Más recientemente, tras muchos
años de negociaciones en las que se trató de superar las divergencias deopinión entre sus miembros sobre la propiedad intelectual, la Convención
sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias Extranjeras en Materia Civil o Comercial (Convención sobre Sentencias de 2019), adoptada el 2
de julio de 2019 en el marco de la COHADIP, excluyó en última instancia ala propiedad intelectual de su ámbito de aplicación 21.
El aumento de la frecuencia de controversias en materia de propiedad intelectual que plantean cuestiones de Derecho internacional privado,
por un lado, y la falta de consenso internacional sobre su forma de tratarlas, por el otro, exigen una mayor comprensión de la forma en que los tribunales de las distintas jurisdicciones abordan las cuestiones jurídicas que
surgen necesariamente en la intersección de la propiedad intelectual con el
Derecho internacional privado.
Artículo 2.1(m) de la Convención sobre Sentencias de 2019, de la COHADIP;
véase asimismo “Explanatory Report on the 2019 HCCH Judgments Convention”, 63 y
64, https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=6797.
21

FOMENTAR EL DIÁLOGO JUDICIAL TRANSNACIONAL
EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

29

B. Controversias en materia de propiedad intelectual entre las mismas partes en demandas paralelas entabladas en jurisdicciones distintas
Debido a la naturaleza transfronteriza actual del comercio de productos protegidos por la propiedad intelectual, sumada a la naturaleza territorial de la misma, es cada vez más frecuente que se ventilen ante tribunales
de distintos países controversias de propiedad intelectual entre las mismas
partes.
No se trata de un fenómeno nuevo. Cabe mencionar a título deejemplo, la sentencia de 1952 del Tribunal Supremo de los EE.UU. en elcaso Steele c. Bulova Watch Co 22. relativa a la marca estadounidense “Bulova” registrada a nombre de Bulova Watch Company, en la que el demandado, Steele, era un ciudadano estadounidense residente en Texas, comerciante de relojes en México y propietario de un registro de la marca “Bulova” efectuado en México, que aplicaba la marca “Bulova” a sus relojes. En
octubre de 1952, la Suprema Corte de Justicia de México confirmó la nulidad de la marca mexicana, en el marco de un juicio que se inició cuando
Steele trató de impedir que Bulova utilizara su marca en México. Dos meses
después, el Tribunal Supremo de los EE.UU. dictaminó que la venta de losrelojes de Steele en México infringía la ley de marcas de los EE.UU. Si bien
en los dos juicios nacionales se abordaban cuestiones jurídicas distintas
relacionadas con los respectivos registros nacionales de marcas en cadajurisdicción, no cabe duda de que las controversias estaban vinculadas entre sí, lo que impulsó a los tribunales nacionales, incluidos los de instancias
superiores, a observar los procedimientos que se llevaban a cabo en lostribunales extranjeros. Así pues, la decisión de la Corte Suprema de los
EE.UU. que definía el alcance, territorial o extraterritorial, de una marca

Tribunal Supremo de los EE.UU., 22 de diciembre de 1952, Steele c. Bulova
Watch Co., 344 U.S. 280; Segunda Sala de la Suprema Corte de Justica de México, octubre 1952, Sidney Steele c. Secretaría de Economía.
22

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

estadounidense, pudo haberse visto facilitada por la decisión mexicana decancelar la marca de Steel 23.
Como consecuencia de la globalización, se dan con mayor frecuencia
procedimientos judiciales paralelos. Un ejemplo reciente es el litigio multijurisdiccional en materia de patentes entablado entre Novartis y Johnson &Johnson en relación con los lentes de contacto de uso prolongado. Entre
otras cosas, el litigio giraba en torno a una patente europea, que es un conjunto de patentes nacionales cuya protección puede obtenerse en losmiembros de la Organización Europea de Patentes. En este caso, las reclamaciones sobre validez e infracción se presentaron ante múltiples tribunales nacionales europeos, resultando en resoluciones diversas e inconsistentes entre sí 24. A la luz de los principios de territorialidad e independencia
que caracterizan a las patentes, era de esperar que los resultados fueran
divergentes. Lo que cabe destacar en el contexto de este artículo es la forma en que los tribunales nacionales trataron los procedimientos paralelos
extranjeros al adoptar sus propias decisiones. El juez Jacob, al redactar laopinión del Tribunal de Apelación del Reino Unido en el litigio ventilado enese país, hizo referencias específicas a las conclusiones de los demás tribunales para reforzar el análisis y las conclusiones de su propio tribunal. Aunque los litigios se referían a patentes nacionales sobre la misma tecnología,
el juez Jacob destacó las circunstancias y los enfoques jurídicos contrastantes que rodeaban al litigio en cada jurisdicción, y explicó los motivos de lasG, Austin (2006), “The Story of Steele v. Bulova: Trademarks on the Line”, en
J. Ginsburg & R. C. Dreyfuss (editores), Intellectual Property Stories, Foundation Press,408-410.
23

En Francia, el Tribunal de Apelación de París (27 de octubre de 2010) y en losPaíses Bajos, el Tribunal de Distrito de La Haya (11 de febrero de 2009) respectivamente, consideraron que las patentes francesa y neerlandesa eran válidas y objeto de infracción; en Alemania, el Bundespatentgericht (14 de diciembre de 2009) dictaminó lainvalidez de la patente alemana por falta de novedad y el Tribunal de Apelación delReino Unido (29 de septiembre de 2010) dictaminó la invalidez de la patente por divulgación insuficiente.
24

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EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

31

diferencias entre la decisión a la que llegó su tribunal y las decisiones de lostribunales de Alemania, Francia y los Países Bajos 25.
A medida que aumenta la frecuencia de los procedimientos judiciales
concurrentes en el contexto del mercado mundial, es inevitable que la relación entre esos procedimientos en distintos países se vuelva más compleja,
ya que las partes tratarán de entablar el litigio en el foro que consideren
más favorable para ellas. En algunos casos, es posible que los procedimientos paralelos supongan una interacción más directa de los tribunales enrelación con los procedimientos extranjeros, como se observa cuando laspartes que intervienen en los procedimientos multijurisdiccionales de propiedad intelectual solicitan un mandamiento judicial contra la interposición
de demandas, es decir, una orden emitida para impedir que una parte inicie
o prosiga un procedimiento paralelo en otra jurisdicción; ello da lugar a quese soliciten mandamientos judiciales contra la interposición de demandaspara impedir que una parte solicite ese tipo de mandamiento en otra jurisdicción.
En el litigio Google c. Equustek, relativo al secreto comercial, el Tribunal Supremo del Canadá dictó una medida cautelar contra un intermediario extranjero en línea, por la que se ordenó la desindexación de los sitios web infractores en todo el mundo. 26 El intermediario apeló, argumentando que “la medida cautelar va más allá de la competencia del tribunal,
que aplica indebidamente contra un inocente, ajeno al litigio, una medida
que tiene un alcance extraterritorial inadmisible”. El tribunal canadiense
rechazó la apelación, el intermediario presentó una demanda ante el Tribunal de los EE.UU. para el Distrito Norte de California y obtuvo un mandamiento judicial que impedía la ejecución de la medida cautelar del tribunal canadiense en los EE.UU. El intermediario regresó al Canadá con la decisión del tribunal estadounidense y solicitó la modificación de la medida
emitida por el Tribunal Supremo del Canadá. El tribunal de Columbia BritáTribunal de Apelación del Reino Unido, 29 de septiembre de 2010, Novartis
AG & Cibavision AG c. Johnson & Johnson [2010] EWCA Civ 1039, párrafos 59 a 61.
25

Canadá, Tribunal Supremo de Columbia Británica, 28 de junio de 2017, Equustek Solutions Inc. c. Jack, 2017 SCC 34.
26

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

nica desestimó la solicitud del intermediario, sosteniendo que “[e]l efectodel mandamiento judicial estadounidense es que no se puede tomar ninguna medida contra Google para hacer cumplir la medida cautelar en lostribunales estadounidenses. Ello no limita la facultad de este Tribunal deproteger la integridad de su propio proceso mediante mandamientos dirigidos a las partes respecto de las cuales tiene competencia” 27. Las decisiones canadiense y estadounidense abordan cuestiones relativas a la extraterritorialidad y a la deferencia judicial que se plantearon ante estas dos jurisdicciones.
Considerado en el pasado como un instrumento procesal de la tradición del common law y de uso poco frecuente, el mandamiento judicial
contra la interposición de demandas ya no sorprende, especialmente en loslitigios de propiedad intelectual que se dirimen en el contexto internacional, por ejemplo, en relación con patentes esenciales para cumplir con las
normas técnicas de los productos de alta tecnología, y a medida que lostribunales van afirmando sus pasos en el entorno de los litigios multijurisdiccionales. Los tribunales que antes se mostraban reticentes a interferir enprocedimientos paralelos, se ven ahora obligados, en determinadas circunstancias, a dictar órdenes que repercuten en el procedimiento de un
tribunal extranjero, como se observa en los mandamientos judiciales contra
la interposición de demandas (“anti-suit injunctions”) concedidos en China,
o los mandamientos judiciales contra órdenes judiciales de no interponer
demandas (“anti, anti-suit injunctions”) ordenados en Alemania, ambas
jurisdicciones de derecho codificado 28.
Canadá, Tribunal Supremo de Columbia Británica, 16 de abril de 2018, Equustek Solutions Inc. c. Jack, 2018 BCSC 610.
27

En agosto de 2020, el Tribunal Popular Supremo de China concedió un mandamiento judicial contra la interposición de demandas, mediante el cual ordenó a
Conversant que no diera ejecución al mandamiento del tribunal alemán; el 12 de diciembre de 2019, el Tribunal Regional Superior de Múnich (Nokia c. Continental, asunto Nº 6 U 5042/19) confirmó la disponibilidad de mandamientos judiciales contra lainterposición de demandas en relación con actuaciones judiciales estadounidenses(Tribunal del Distrito Norte de California, Continental Automotive Systems, Inc. c.
Avanci, Llc, et al., asunto Nº 5:19-cv-02520).
28

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EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

33

La existencia de múltiples procedimientos judiciales paralelos entraña el riesgo de que los resultados sean impredecibles e inaplicables, conaltos costos no sólo para las partes sino también para el sistema judicial.
Ello también puede empañar la legitimidad de los procedimientos judiciales, ya que esos actos pueden percibirse como una injerencia indebida en la
independencia de los tribunales extranjeros, a lo que algunos comentaristas se refieren como “competición entre jurisdicciones” u “oferta de foros
de conveniencia por los tribunales” (en contraposición a la “búsqueda deforos de conveniencia por las partes”) 29. La comunidad judicial deberá prestar más atención y entablar un diálogo para encontrar soluciones justas,legítimas y aplicables para los litigios concurrentes que tienen lugar en distintas jurisdicciones.
C. Cuestiones similares abordadas en distintas jurisdicciones
A menudo, se encarga a los jueces nacionales la tarea de resolver lasnuevas cuestiones de PI que plantean los cambios tecnológicos y sociales
con los que la legislación no siempre está al día. Los jueces pisan terrenos
nuevos del Derecho cuando se enfrentan a la evolución de los litigios enmateria de propiedad intelectual 30. Por lo tanto, no es raro que los tribunales de distintas jurisdicciones examinen y resuelvan cuestiones similares
prácticamente al mismo tiempo. Esta tendencia puede verse amplificada
cuando, en todo el mundo, las partes interesadas someten cuestiones depropiedad intelectual no resueltas, pidiendo a los tribunales de los distintos
países soluciones más claras. Entonces, las empresas pueden valerse de losresultados favorables para tratar de extender el efecto práctico de una

J. Contreras (2019), “The New Extraterritoriality: FRAND Royalties, Anti-Suit
Injunctions and the Global Race to the Bottom in Disputes over Standards-Essential
Patents”, B.U. J. SCI. & TECH. L., 280; y S. Bechtold, J. Frankenreiter y D. M. Klerman(2019), “Forum Selling Abroad”, 92 S.CAL. L.REV., 1.
29

Declaración del juez Du Weike, Tribunal Popular Supremo de China,
https://www.wipo.int/about-ip/es/judiciaries/news/2019/news_0007.html.
30

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

sentencia más allá de las fronteras, incluso si no existe un efecto jurídico
extraterritorial 31.
En esas circunstancias, es legítimo que la aplicación de las leyes nacionales por los tribunales y la búsqueda de soluciones de alcance local
supongan estudiar los enfoques que se han adoptado en otros lugares con
respecto a problemas jurídicos similares 32. Por ejemplo, el Tribunal Supremo del Canadá sostuvo que “a la luz de la movilidad del capital y la tecnología, sería deseable que jurisdicciones comparables, con una legislación depropiedad intelectual comparable, lleguen a conclusiones jurídicas similares” 33.
Un ámbito en el que puede observarse fácilmente el fecundo intercambio entre los distintos enfoques judiciales es el de las marcas, en lo que
respecta a la posibilidad de registrar las marcas no tradicionales, como lasmarcas tridimensionales y las marcas táctiles, o a su validez. La cuestión desi la forma de una oblea de chocolate, compuesta por dos o cuatro ramas,
puede registrarse como marca ha sido objeto de litigio en al menos cuatro
jurisdicciones, entre ellas el Reino Unido, Singapur, Sudáfrica y el TJUE 34,
planteando cuestiones como si la forma había adquirido carácter distintivo
o si cumplía la función técnica de permitir que la barra de chocolate se diC. Baudenbacher (2005), “The EFTA Court: An Actor in the European Judicial
Dialogue”, 28 FORDHAM INT'l L.J. 353, 356.
31

C. L’Heureux-Dubé (1998), “The Importance of Dialogue: Globalization andthe International Impact of the Rehnquist Court”, 34 TULSA L.J. 15, 15-16.
32

Tribunal Supremo del Canadá, 5 de diciembre de 2002, Harvard College c. elCanadá (Commisionado de Patentes), 2002 SCC 76.
33

Tribunal de Apelación de Singapur, 24 de noviembre de 2016, Société desProduits Nestlé SA y otro c. Petra Foods Limited y otro, [2016] SGCA 64; Tribunal Supremo de Apelación de Sudáfrica, 27 de noviembre de 2014, Société des Produits
Nestlé SA c. International Foodstuffs Co y otros (100/14), [2014] ZASCA 187; Tribunal
de Apelación de Inglaterra y Gales, 17 de mayo de 2017, Société des Produits Nestlé SA
c. Cadbury UK Ltd, [2017] EWCA Civ 358; TJUE, 25 de julio de 2018, Société des produits
Nestlé SA y otros c. Mondelez UK Holdings & Services Ltd, demandas unificadas C-84/17
P, C-85/17 P y C-95/17 P.
34

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EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

35

vida en porciones de tamaño más adecuado para llevar a la boca y, por lotanto, cabía aplicar el motivo de denegación absoluto que constituye laprohibición relativa al “resultado técnico”. El carácter territorial de una
marca impondría demostrar el carácter distintivo adquirido en el territorio
en cuestión, y los resultados podrían ser divergentes. Las sentencias ponende manifiesto que, a pesar de todo, los tribunales nacionales toman enconsideración los enfoques de los tribunales extranjeros. Por ejemplo, ladecisión del Tribunal Supremo de Apelación de Sudáfrica hizo referencia alos procedimientos de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido yde la Unión Europea, y la decisión del Tribunal de Apelación de Singapur
citó decisiones de otras jurisdicciones, como Alemania, Bélgica, Nueva Zelanda, Reino Unido y EE.UU., entre otras, para comprender mejor y en mayor detalle las cuestiones que tenían ante sí y, en última instancia, para
reforzar el análisis y la toma de decisiones por el tribunal.
También se observa un enfoque similar en una decisión del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina que, al evaluar el carácter distintivo deuna marca táctil en la textura de la superficie de una botella, consideró ycitó en su dictamen los enfoques de los tribunales estadounidenses, asícomo del TJUE, al considerar “la posibilidad de validar nuevos tipos de marcas, como las marcas táctiles o de textura” 35. De manera similar, el Tribunal
Federal de Justicia de Alemania consideró que una combinación de dos
colores, amarillo y negro, podía obtener protección de marca en Alemania,
y señaló el hecho de que las marcas que consisten en colores y combinaciones de ellos habían sido protegidas en otras jurisdicciones, incluyendo lade los EE. UU., y se remitió a una sentencia del Tribunal Supremo de los
EE.UU. 36.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 242-IP-2015, Interpretación prejudicial del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina solicitada por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia; y, de oficio, del artículo 135 literal b)
de la misma normativa. Marca: TEXTURA SUPERFICIE ‘OLD PARR’. Trámite: 334. Radicación 15-114096-0-0, Párrafo 52-.
35

BGH, 10 de diciembre de 1998, litigio I ZB 20/96, 1999 Gewerbiliche Rechtschutz und Urheberrecht 491, en el que se cita el Tribunal Supremo de los EE.UU.,
36

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

En la esfera de las patentes, los tribunales también buscan en otros
lados respuestas jurídicas a las cuestiones que plantean las nuevas tecnologías. Por ejemplo, para dictaminar si una variedad de semilla de soja modificada genéticamente podía ser objeto de protección por patente en la Argentina, el Juzgado III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal, revisó los enfoques adoptados por la Unión Europea, asícomo por los EE.UU. para interpretar el material biológico transgénico en el
marco del sistema de patentes argentino 37.
En estos casos, está claro que un tribunal aplicará sus leyes nacionales. Un tribunal que estudia y toma en consideración una sentencia extranjera y otros recursos extranjeros no necesariamente los seguirá. Como se
observa en la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal de la Argentina, Sala I, “Por lo demás, y al solo efecto deinterpretar la legislación de nuestro país, debe recordarse que no es útil latransposición automática de interpretaciones o conclusiones de oficinas
extranjeras de patentes emitidas casuísticamente o sobre la base de normas diferentes” 38, los propios tribunales afirman expresamente una y otra
vez que cabe distinguir entre el derecho interno aplicable y el diálogo
transnacional sobre los razonamientos aplicados en otras jurisdicciones.
D. Reforma de la estructura de la administración judicial de la propiedad intelectual
Al considerar las sentencias extranjeras y los enfoques extranjeros,no se tienen en cuenta solo las cuestiones sustantivas de propiedad intelec28 de marzo de 1995, Qualitex Co. c. Jacobson Products Co., Inc. 514 U.S. 159. Véase C.
Baudenbacher (2003), “Judicial Globalization: New Development or Old Wine in New
Bottles?”, 38 TEX. INT'L L.J. 505, 521.
Argentina, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal Juzgado: III, 26 de noviembre de 2015, Monsanto Technology LLC c/ Instituto Nacionalde la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente, MJ-JU-M-96949-AR | MJJ96949 |MJJ96949.
37

Argentina, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal,
Sala Primera, 15 de mayo de 2003, Consejo Superior de Investigaciones Científicas c/
INPI s/ Denegatoria de Patente (Causa 2672/00).
38

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EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

37

tual que se plantean en los casos que se presentan ante los tribunales. El
deseo de comprender las experiencias de otros sistemas judiciales y aprender de ellas es quizás aún más pronunciado en el ámbito de la estructura ylos procedimientos judiciales. Muchas jurisdicciones están estudiando laposibilidad de introducir reformas en la administración judicial de los litigios en materia de propiedad intelectual, con el fin de hacer frente a losnuevos desafíos que plantean los litigios concurrentes en esta materia.
Entre esas reformas, cabe destacar los esfuerzos por mejorar el acceso a lajusticia -en particular, para los particulares y las pequeñas y medianas empresas (pymes) 39- mediante la revisión de los costos y el tiempo de resolución de los litigios de propiedad intelectual ante el creciente volumen decasos 40, la introducción de una gestión temprana y activa de los casos, la
adopción de mecanismos alternativos de solución de controversias, 41 y laespecialización de los miembros de la judicatura para permitir un mayor
acercamiento al contexto tecnológico en el que surgen los litigios de propiedad intelectual 42.
Véase Tribunal de Empresas y Propiedad Intelectual, del Reino Unido, y el Informe final del marco de solución de controversias en materia de propiedad intelectual, de Singapur.
39

40
El aumento del volumen de litigios en materia de propiedad intelectual seevidencia particularmente en China donde, en 2019, los Tribunales Populares de todos
los niveles aceptaron un total de 481.793 casos, lo que incluye casos de primera y desegunda instancia y demandas de nuevo juicio, y representa un aumento del 44,16%
con respecto a 2018. Véase

https://www.wipo.int/wipolex/es/judgments/j-admin/cn.html, y
https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2019/03/article_0004.html.
Véase I. de Castro, L. Toscano, O. Suárez, “Resolución Alternativa de Controversias en Materia De Propiedad Intelectual” en este volumen.
41

En el Estudio de 2012 sobre tribunales especializados en propiedad intelectual, del International Intellectual Property Institute (Estudio del IIPI) se catalogan unos
90 tribunales especializados en todo el mundo; y 19 de los 24 países encuestados que
figuran en el Informe de 2016 de la Cámara de Comercio Internacional cuentan con
jurisdicciones especializadas en propiedad intelectual. Adjudicating Intellectual Property Disputes: an ICC Report on Specialised IP Iurisdictions Worldwide, CCI (2016),
42

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

A ese respecto, cabe destacar la aparición de estructuras judiciales
nacionales, como el Tribunal de Comercio Internacional de Singapur y lascámaras internacionales creadas en el Tribunal de Comercio y en el Tribunal de Apelación de París, que se encargan específicamente del creciente
volumen de litigios internacionales, colocando esas jurisdicciones en una
posición de preferencia para la solución de controversias comerciales internacionales.
Con la mira puesta específicamente en las controversias de propiedad intelectual, en 2018 se establecieron divisiones internacionales en el
Tribunal de Patentes de la República de Corea para manejar los casos depropiedad intelectual que son de naturaleza “internacional” (por ejemplo,
parte extranjera o pruebas de peso en idioma extranjero). Al referirse a esa
medida, las autoridades surcoreanas explicaron que los litigantes extranjeros constituyen un tercio del total de litigios sobre patentes en el país y quelas divisiones internacionales tienen por objeto prestar “a todas las partes
servicios rápidos, asequibles, justos y oportunos” 43.
Actualmente existen pocas pruebas empíricas sobre los litigios depropiedad intelectual y la eficacia de las estructuras existentes y las propuestas para fundamentar esas consideraciones de reforma. Consecuentemente, los países tendrán en cuenta los sistemas judiciales de otras jurisdicciones con miras a aprender de sus experiencias. Por ejemplo, Singapur
al revisar recientemente su marco de resolución de litigios en materia depropiedad intelectual para colocar al país en una posición de preferencia
para la adjudicación y mejorar el acceso al sistema de resolución de controversias en materia de propiedad intelectual, Singapur examinó los sistemas

http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2016/Adjudi
cating-Intellectual-Property-Disputes-an-ICC-report-on-specialised-IP-jurisdictions/.
Ley de Organización de los Tribunales de la República de Corea (2018), artículo 62bis. Véase https://patent.scourt.go.kr/patent_e/intro/intro_07/index.html.
43

FOMENTAR EL DIÁLOGO JUDICIAL TRANSNACIONAL
EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

39

de Alemania, Australia, los EE.UU. y el Reino Unido, y “aprovechó la experiencia de todos ellos para hacer frente a problemas iguales o similares” 44.
IV. El papel y el valor del diálogo judicial transnacional
Los escenarios descritos más arriba ilustran el modo en que los tribunales observan y tratan de comprender los enfoques de otros tribunales
para fundamentar sus propias decisiones y dotar de mayor coherencia elproceso de solución de controversias en materia de propiedad intelectual,aunque no se busque la armonización, en todas las jurisdicciones. Esos
ejemplos ponen de relieve la necesidad de encontrar soluciones justas ypredecibles en los litigios en materia de PI que se planteen en los distintos
países, que resulten coherentes en el contexto de la realidad comercial
mundial. También confirman el valor de interactuar con los tribunales extranjeros, así como el valor del intercambio transnacional entre pares, sindejar de respetar plenamente la independencia en la toma de decisiones decada tribunal y de cada juez.
Un enfoque abierto respecto del diálogo judicial transnacional ha sido postulado por varios juristas y académicos destacados en sentencias yartículos académicos 45. Como sostuvo el juez Stephen Breyer de la Corte
Suprema de los EE.UU. en el caso Printz c. los Estados Unidos de América, sibien los tribunales interpretan las leyes de su propio país, y no las de otros
y es previsible que existan diferencias políticas y estructurales, la experiencia de los tribunales de otros países puede, de todos modos, “arrojar luz
sobre las consecuencias de las distintas soluciones a un problema jurídico
común”46. De manera similar, la jueza Claire L'Heureux Dubé del Tribunal
Supremo del Canadá explicó que, “[c]uando llega el momento de buscar
Véase el Informe final del marco de solución de controversias en materia depropiedad intelectual, de Singapur, 15-17.
44

Véase S. Breyer (2015), The Court and the World; C. L’Heureux-Dubé. “TheImportance of Dialogue, 15-16; A-M. Slaughter (2000), “Judicial Globalization”, 40 VA.
J. INT’L L. 1103, 1103-04 (2000); C. Baudenbacher, “Judicial Globalization”.
45

Opinión divergente de Breyer, Tribunal Supremo de los EE.UU., 27 de junio de1997, Printz c. los Estados Unidos de América, 521 U.S. 898.
46

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

soluciones a problemas similares, [los tribunales] se dirigen naturalmenteen busca de inspiración y comparación a las jurisdicciones cuyas ideas lesresultan conocidas” 47.
Recientemente, el Presidente Zhou Qiang de la Corte Popular Suprema de China, afirmó en relación con las controversias en materia de propiedad intelectual que: “Debemos adherirnos a la protección equitativa delos derechos e intereses legítimos de los titulares de derechos chinos y extranjeros de conformidad con la ley, a fortalecer los intercambios judiciales
y la cooperación internacional, a proporcionar un mayor nivel de apertura
al mundo exterior y a promover el desarrollo del sistema de gobernanza
mundial de la propiedad intelectual en una dirección más justa y razonable” 48. Los jueces especializados en propiedad intelectual también han instado a sus colegas jueces a familiarizarse con lo que ocurre en el mundo y
con las leyes extranjeras, a considerar cómo funcionan sus leyes nacionales
no solo en la jurisdicción territorial del tribunal sino también en el mercado
mundial, y a adaptarse para satisfacer las necesidades de las partes en loslitigios internacionales 49. Un estudio de 2012 indicó que más del 90% de losjueces europeos encuestados consideraban pertinentes las sentencias delos tribunales extranjeros en relación con las mismas patentes de las que seocupaban; y una fuerte mayoría (67%) declaró que se remitía a las sentencias de los tribunales extranjeros a la hora de dictar sus propias senten-

47

L’Heureux Dubé, “The Importance of Dialogue”, 17.

Declaración dada por el Presidente Zhou Qiang de la Corte Popular Supremade China el 14 de diciembre de 2020, citada en Jiang Peishan, “Efforts to Create a “Preferred Choice” for the Settlement of International Intellectual Property Disputes”,
People’s Court Daily, 16 de enero de 2021, http://rmfyb.chinacourt.org/paper/images/2021-01/16/01/2021011601_pdf.pdf
48

49“No solo deberá usted conocer el Derecho británico, sino que también deberá
conocer un poco del Derecho chino y un poco del Derecho japonés. Es la única manera
de desempeñar debidamente sus funciones.” R. Rader, “The Growing Imperative toInternationalise the Law”, en R. Jacob (editor) (2019), The Sir Hugh Laddie Lectures –The First Ten Years, 82-85.

FOMENTAR EL DIÁLOGO JUDICIAL TRANSNACIONAL
EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

41

cias. 50 Algunos juristas han dado un paso más, aseverando que “debido a laglobalización se han uniformado los problemas jurídicos y las respuestas
que el Derecho les ofrece” 51.
El fecundo intercambio y el diálogo entre jurisdicciones pueden
adoptar diversas formas. Los tribunales pueden observar y examinar lassentencias extranjeras, nutriéndose de la información que ellas contieneny, eventualmente, hacer referencia a litigios ventilados en el exterior. Esa
situación puede darse en un litigio de Derecho internacional privado o un
juicio paralelo específico en el exterior, o cuando un tribunal se enfrenta acomplejas cuestiones de fondo o de procedimiento. Las nuevas perspectivas, que de otro modo no surgirían, y las lecciones extraídas de las experiencias de otras jurisdicciones, pueden ser fuente de inspiración para nuevas soluciones nacionales en las que se aprovechen los conocimientos colectivos adquiridos que sean de utilidad para el contexto jurídico, social yeconómico local. Lograr un acercamiento, desde el punto de vista del derecho como disciplina, a partir de la toma de decisiones judiciales en las distintas controversias puede ser un resultado secundario en determinadas
circunstancias, pero no es un objetivo del intercambio judicial. De hecho, el
fecundo intercambio ayuda no solo cuando se aceptan las soluciones y losrazonamientos de los demás, sino también cuando los tribunales se apartan
de los enfoques de los tribunales extranjeros. Hay motivos importantes por
los que las soluciones aplicadas en una jurisdicción podrían ser inapropiadas en otra. Las realidades políticas, sociales y económicas, así como losvalores y tradiciones culturales, difieren de un país a otro. Tener en cuenta
y articular las diferencias que obligan a adoptar una solución diferente es
de especial valor para dar racionalidad, coherencia y legitimidad a la decisión final y contribuir a la previsibilidad jurídica de la jurisprudencia en materia de propiedad intelectual. Puesto que las sentencias de todas las juris-

E. Lazega (2012), “Mapping Judicial Dialogue across National Borders: An Exploratory Network Study of Learning from Lobbying among European Intellectual
Property Judges”, Utrecht Law Review, vol. 8, edición número 2, 122.
50

51

C. Baudenbacher, “Judicial Globalization”, 505.

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

dicciones del mundo son de utilidad, sirven de referencia y se basan unas
en otras, cabe fomentar el respeto mutuo y el diálogo entre los tribunales.
Los jueces pueden conocer de manera más informal y personal lasideas y puntos de vista de sus colegas de todo el mundo mediante la participación en reuniones internacionales y otros encuentros informales. Aunque un tribunal pueda acceder a la ley y la jurisprudencia de una jurisdicción extranjera, podrá ser difícil comprender aspectos como la historia local, la tradición, las realidades sociales y los valores que ejercen una influencia sutil, pero significativa, en la decisión del tribunal extranjero. Facilita esa comprensión el diálogo interpersonal de los jueces sobre leyes y litigios, incluso fuera del contexto de un litigio específico; ese diálogo se nutre
de diferencias y debates, así como de coincidencias y acuerdos.
Lograr la cohesión y el respeto mutuo entre sistemas jurídicos divergentes y estructuras judiciales distintas, mediante el intercambio de información y preservando al mismo tiempo la independencia judicial en losprocesos nacionales de solución de controversias, es vital para la previsibilidad y legitimidad de un cuerpo judicial nacional.
V. La labor de la OMPIEn el contexto descrito y en respuesta a la creciente demanda de losEstados miembros, la OMPI creó en 2019 el Instituto Judicial de la OMPI,
plasmando un enfoque más sólido para apoyar a las judicaturas nacionales
y regionales, en pos de una mayor eficiencia y eficacia de la administración
judicial de la propiedad intelectual 52. Reconociendo la diversidad del derecho sustantivo, los procedimientos, las estructuras judiciales o las prioridades y tradiciones socioeconómicas nacionales entre sus 193 Estados miembros, la labor que la OMPI lleva a cabo con el poder judicial hace hincapié
en la primacía de la dimensión nacional, fomentando al mismo tiempo elintercambio transfronterizo de perspectivas judiciales sobre todas las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual.

52

Véase https://www.wipo.int/about-ip/es/judiciaries/.

FOMENTAR EL DIÁLOGO JUDICIAL TRANSNACIONAL
EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

43

La fuerte capacidad de convocación de la OMPI, en cuanto entidad
imparcial, abre la puerta al diálogo entre las jurisdicciones sobre cuestiones
jurídicas de importancia común; aprovechando esa capacidad, la OMPI haestablecido espacios especiales para que los jueces vayan creando una comunidad de colegas interesados en la propiedad intelectual que constituya
un espacio de participación. El Foro anual de Jueces de Propiedad Intelectual de la OMPI, en el que se dan cita cada año jueces de unas 80 jurisdicciones, ha fomentado y potenciado una red mundial de jueces de propiedad intelectual de los Estados miembros que se encuentran en distintos
niveles de desarrollo en lo que se refiere a la solución de controversias en
esta materia, y suele cosechar comentarios positivos en lo que atañe alvalor de la “comunidad” creada por el diálogo transnacional. A lo largo delaño, esta comunidad de intercambio se mantiene activa mediante otras
actividades judiciales organizadas por la OMPI, como seminarios para jueces, programas de fortalecimiento de la capacidad judicial, o simplemente
mediante redes en línea y contactos bilaterales.
La OMPI pone a disposición del público un número cada vez mayor
de recursos gratuitos en el ámbito de la administración judicial de la propiedad intelectual mediante WIPO Lex - Sentencias, una base de datos en
línea que proporciona acceso libre a las principales sentencias judiciales enmateria de propiedad intelectual de todo el mundo 53. Además, el papel ya
consolidado de la OMPI como fuente mundial de información sobre la propiedad intelectual se ve complementado con las publicaciones de naturaleza práctica destinadas al público del entorno judicial, que incluyen guías
temáticas y colecciones de análisis de litigios de propiedad intelectual. Esas
publicaciones tienen por objeto crear herramientas útiles para ayudar a lostribunales a tratar la naturaleza compleja y exigente de las controversias en
esta materia, y a interpretar los enfoques de los tribunales de otras jurisdicciones.
El objetivo de la OMPI es apoyar en obtener un enfoque eficaz y balanceado de la adjudicación de la propiedad intelectual, que sea apto parael marco nacional de cada Estado miembro y que opere en armonía entre
53

Véase https://wipolex.wipo.int/es/main/judgments.

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

las diversas fronteras territoriales para adaptarse a las exigencias del mundo moderno interconectado. Fortalecer la administración judicial de la propiedad intelectual será, en última instancia, un elemento vital de un ecosistema de propiedad intelectual equilibrado y dinámico que salvaguarde eltejido creativo e innovador de nuestra sociedad.
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Doctrina
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EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

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OMPI

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OMPI
OMPI (2019), “Informe mundial sobre la propiedad intelectual 2019:
La geografía de la innovación: núcleos locales, redes mundiales”. Ginebra:
OMPI.

46

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINAOMPI (2019), “Reflexiones de los juristas sobre la frontera de la legislación en materia de PI”. Ginebra: OMPI. https://www.wipo.int/aboutip/es/judiciaries/news/2019/news_0007.html
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Revista, Ginebra: OMPI
Normativa
Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio de la Organización Mundial del Comercio (Acuerdo sobre
los ADPIC) (1994)
Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886)
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883)
Reglamento (UE) n° 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
Convención sobre Sentencias (2019) de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado (COHADIP)FOMENTAR EL DIÁLOGO JUDICIAL TRANSNACIONAL
EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

47

Jurisprudencia
Comunidad Andina
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 242-IP-2015
Unión Europea
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 13 de julio de 2006, GAT c.
Luk, C-4/03
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 19 de abril de 2012, Wintersteiger, C-523/10
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 22 de enero de 2015, Hejduk, C-441/13
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 3 de octubre de 2013, Pinckney, C-170/12
Tribunal de Justicia de la Unión Europea,25 de julio de 2018, Sociétédes produits Nestlé SA y otros c. Mondelez UK Holdings & Services Ltd, demandas unificadas C-84/17 P, C-85/17 P y C-95/17 P
Alemania
Tribunal Regional Superior de Múnich, 12 de diciembre de 2019, Nokia c. Continental, N.º 6 U 5042/19
Argentina
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal - Juzgado: III (Argentina), 26 de noviembre de 2015, Monsanto Technology LLC
c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente,
MJ-JU-M-96949-AR | MJJ96949 | MJJ96949
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala
Primera (Argentina), 15 de mayo de 2003, Consejo Superior de Investigaciones Científicas c/ INPI s/ Denegatoria de Patente (Causa 2672/00)
Canadá
Tribunal Supremo del Canadá, 5 de diciembre de 2002, Harvard College c. el Canadá (Commisionado de Patentes), 2002 SCC 76

48

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

Tribunal Supremo de Columbia Británica de Canadá, 28 de junio de2017, Equustek Solutions Inc. c. Jack, 2017 SCC 34
Tribunal Supremo de Columbia Británica de Canadá, 16 de abril de2018, Equustek Solutions Inc. c. Jack, 2018 BCSC 610
Estados Unidos de América
Tribunal de Distrito de los EE.UU., Distrito de Columbia, 28 de enerode 2013, LG Display Co, Ltd c. Obayashi Seikou Co, Ltd, 919 F Supp. 2d 17
Tribunal del Distrito Norte de California, Continental Automotive Systems, Inc. c. Avanci, Llc, et al., asunto N.º 5:19-cv-02520
Tribunal Supremo de los EE.UU., 22 de diciembre de 1952, Steele c.
Bulova Watch Co., 344 U.S. 280
Tribunal Supremo de los EE.UU. (1980) Diamond c. Chakrabarty, 447
U.S. 303
Tribunal Supremo de los EE.UU. (2010) Bilski c. Kappos, 561 U.S. 593
Tribunal Supremo de los EE.UU. (2012) Mayo Collaborative Servs. c.
Prometheus Labs, Inc., 566 U.S. 66
Tribunal Supremo de los EE.UU. (2013) Ass’n for Molecular Pathology
c. Myriad Genetics, Inc., 569 U.S. 576
Tribunal Supremo de los EE.UU. (2014) Alice Corp. c. CLS Bank Int’l,
573 U.S. 208
Tribunal Supremo de los EE.UU., 27 de junio de 1997, Printz c. los Estados Unidos de América, 521 U.S. 898
Japón
Tribunal de Distrito de Mito (Japón), Sección de Shimotsuma, 5 denoviembre de 2012, asunto N.º 206 (Wa) of Hei 23 (2011)
Tribunal Supremo de Nagoya (Japón), 17 de mayo de 2013, asunto
N.º 1289(Ne) of Hei 24 (2012)

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EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

49

MéxicoSegunda Sala de la Suprema Corte de Justica de México, octubre
1952, Sidney Steele c. Secretaría de Economía
Reino Unido
Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales, 17 de mayo de 2017, Société des Produits Nestlé SA c. Cadbury UK Ltd, [2017] EWCA Civ 358
Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales, 29 de septiembre de2010, Novartis AG & Cibavision AG c. Johnson & Johnson [2010] EWCA Civ
1039
Tribunal Supremo del Reino Unido, Lucasfilm Ltd c. Ainsworth [2011]
UKSC 39
República de Corea
Tribunal Supremo de la República de Corea, 28 de abril de 2011,
asunto Nº 2009Da19093
Singapur
Tribunal de Apelación de Singapur, 24 de noviembre de 2016, Sociétédes Produits Nestlé SA y otro c. Petra Foods Limited y otro, [2016] SGCA 64
Sudáfrica
Tribunal Supremo de Apelación de Sudáfrica, 27 de noviembre de2014, Société des Produits Nestlé SA c. International Foodstuffs Co y otros(100/14), [2014] ZASCA 187

u

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Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

Resolución alternativa de controversias en materia
de propiedad intelectual
Por Ignacio de Castro *, Leandro Toscano ** y Oscar Suárez ***1. Resumen
Dado el creciente valor, complejidad, relevancia e internacionalización de las transacciones de propiedad intelectual en las industrias creatiDirector de la División de Controversias en materia de Propiedad Intelectual yRelaciones Exteriores, Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial dela Propiedad Intelectual (OMPI). Abogado español y solicitor en Inglaterra. Posee un
Máster por el King's College de Londres. Antes de incorporarse a la OMPI en 2002,
ejerció la abogacía en Baker & McKenzie, Londres y en Freshfields Bruckhaus Deringer,
Londres, en las esferas del arbitraje y litigios internacionales.
***
Jefe de la Unidad de Desarrollo Empresarial del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Abogado, Universidad de Buenos Aires. Maestría en solución internacional de controversias, Queen Mary University of London y University College London.
Especialización en Derecho de la Alta Tecnología, Pontificia Universidad Católica, Argentina. Antes de incorporarse a la OMPI, trabajó como abogado en áreas de propiedad intelectual y tecnologías de la información. Representante del Centro de la OMPIen su oficina situada en Singapur (2011- 2014).

Abogado de la Unidad de Desarrollo Empresarial del Centro de Arbitraje yMediación de la OMPI. Abogado, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. Especialización en Derecho de los Negocios Internacionales, Universidad de los Andes, Colombia. LL.M. en Derecho Internacional Civil y Comercial, Universidad de Leiden, Países
Bajos. Antes de unirse a la OMPI, trabajó en temas de derecho corporativo, comercial
internacional y propiedad intelectual en el sector privado y firmas de abogados. Formóparte del grupo de investigación Digital Assets Project de la Universidad de Oxford,
Reino Unido.
***

52

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINAvas y de la innovación, es de interés de las partes buscar opciones que garanticen la solución efectiva de las controversias que puedan surgir en este
entorno. El presente artículo da una introducción sobre los métodos alternativos de resolución de controversias (en sus siglas en inglés ADR, Alternative Dispute Resolution) y cómo estos han venido tomando relevancia para
resolver las controversias comerciales relativas a la propiedad intelectual.
Basados en la experiencia del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Centro de la OMPI), inicialmente se presenta una explicación de las principales características de estos
procedimientos, así como una descripción de la mediación, el arbitraje y ladecisión de experto como ejemplos de mecanismos ADR.
Posteriormente, se presenta un resumen sobre la experiencia delCentro de la OMPI, su rol y los distintos tipos de procedimientos de ADR
que ha desarrollado para procurar una solución satisfactoria para las controversias entre las partes.
Para finalizar, se describen ciertos ejemplos de mediaciones y arbitrajes seleccionados de la casuística del Centro de la OMPI, así como también
ejemplos de cláusulas modelo para que las partes puedan referir sus controversias a los métodos ADR de la OMPI.
2. Los procedimientos de solución alternativa de controversias(ADR) para controversias de propiedad intelectual
2.1. Introducción a los procedimientos ADR
Todo acto o negocio jurídico tiene el potencial de derivar en una controversia. Este es un riesgo inherente a todas las industrias, incluyendo las
industrias creativas y de la innovación1 y los derechos de propiedad intelectual que éstas generan. En este ámbito se pueden encontrar diversas relaciones contractuales: acuerdos de licenciamiento, cesiones de derechos,1
Guillermo Palao, Arbitraje En Contratos Internacionales de Transferencia deTecnología (1ra edn, Tirant le Blanch 2020) p. 24-27; Natahalie Hendrickx, 'Diagnósticodel Mercado Theatrical, Televisión, DVD y Blu-Ray, y Plataformas Digitales VOD en
América Latina' (Banco Interamericano de Desarrollo 2015), pp. 129-130.

RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

53

contratos de obra, contratos de prestación y de servicios, contratos de distribución, entre muchos otros. Todos estos sientan las bases de la colaboración y, asimismo, de potenciales controversias.
Dentro de este contexto, algunas particularidades de los activos que
contienen derechos de propiedad intelectual son: ciclos cortos de producto, elementos transfronterizos, ambigüedad sobre el alcance y protecciónde dichos derechos 2, el valor creciente o indeterminado de dichos activos 3,
vacíos jurídicos sobre titularidad 4, alta complejidad técnica de los activos,
aplicación de leyes extranjeras planteadas a nivel contractual o por disposición legal, sensibilidad de la información en conflicto o el litigio en sí mismo
requiriendo de confidencialidad del procedimiento, acceso a informaciónque, en parte, sólo puede ser protegida mediante secretos industriales,
información confidencial o “know-how”, la necesidad de un foro neutral,
ambigüedad sobre la aplicación del derecho internacional privado 5, incertiLeandro Toscano y Oscar Suarez, 'Métodos alternativos de solución de controversias en el mundo de las tecnologías financieras (Fintech)', FINTECH: Aspectos Legales (1ra edn, CDYT 2019), p. 404.
2

3 Ver Oracle America, Inc. v. Google Inc., 750 F.3d 1381; Sarah Whitten, 'Disney
Bought Marvel For $4 Billion In 2009, A Decade Later It’S Made More Than $18 Billion
At The Global Box Office' CNBC (2019) <https://www.cnbc.com/2019/07/21/disneyhas-made-more-than-18-billion-from-marvel-films-since-2012.html> consultado el 15
de enero de 2021; Trefis Team, 'Why Astrazeneca Wants To Buy Alexion Pharmaceuticals' (Forbes, 2021)<https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2020/12/14/why-astrazenecawants-to-buy-alexion-pharmaceuticals/?sh=391b0cc95ea9> consultado el 15 de enerode 2021; Mark Sweney, 'Shakira Becomes Latest Artist To Sell Rights To Catalogue Of
Hits' The Guardian (2021) <https://www.theguardian.com/music/2021/jan/13/shakirabecomes-latest-artist-to-sell-rights-to-catalogue-of-hits?CMP=Share_iOSApp_Other>
consultado el 15 de enero de 2021.
Por ejemplo, las actuales discusiones sobre la titularidad de derechos derivados de trabajos hechos o ayudados por Inteligencia Artificial. Para más informaciónver: https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/policy.html.
4

Financial Markets Law Committee, 'Fintech: Issues Of Legal Complexity' (FMLC2018) pp. 63 – 77; Conseil Fédéral de la Suisse, 'Legal Framework For Distributed Ledger Technology And Blockchain In Switzerland' (2018)
5

54

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

dumbre en cuanto a la competencia y aplicación de las disposiciones legales de obligatorio cumplimiento (orden público nacional e internacional), laejecución internacional de las sentencias, la falta de especialidad de lostribunales nacionales, litigios multijurisdiccionales, los potenciales costos ytiempos para obtener una solución, pluralidad de partes, entre otros 6. Este
tipo de consideraciones invita a las partes a plantear estrategias de solución ágiles y eficaces para lidiar con las potenciales dificultades que traería
la resolución de controversias entre las partes.
Es así que los métodos alternativos de solución de controversias (ensus siglas en inglés ADR, Alternative Dispute Resolution) han ido ganando
terreno como forma en que las partes buscan solucionar sus controversias
en el ámbito de la propiedad intelectual 7. Desde iniciativas privadas 8, hasta
tendencias de legislaciones regionales, como lo es la nueva Directiva deDerecho de Autor en el Mercado Único Digital Europeo y sus múltiples referencias a ADR 9, el uso de ADR ha tomado fuerza como estrategia para aliviar el impacto de las controversias en las industrias que usan intensivamente la propiedad intelectual.

<https://www.mme.ch/fileadmin/files/documents/Publikationen/2018/181207_Bericht_Bundesrat_Blockchain_Engl.pdf> consultado el 15 de enero de 2021 pp. 70-78.
Ignacio de Castro, Leandro Toscano and Andrzej Gadkowski, 'An Update On International Trends In Technology, Media And Telecoms Dispute Resolution, IncludingIntellectual Property Disputes' [2018] Les Nouvelles, p. 116.
6

Heike Wollgast, 'WIPO Alternative Dispute Resolution – Saving Time And Money In IP Disputes' [2016] WIPO Magazine<https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2016/si/article_0010.html> consultado el
15 de enero de 2021.
7

8

CISAC, 'Reglas Profesionales Para Sociedades Musicales' (2018).

9
DIRECTIVA (UE) 2019/790 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17
de abril de 2019 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único
digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE. 2019, Artículos
13, 17.9., 21.

RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

55

En términos generales, se puede decir que los métodos ADR como la
mediación, el arbitraje y la decisión de experto presentan las siguientes
características 10:-

Autonomía de las partes: Las partes deben acordar referir una controversia a los procedimientos ADR 11. Asimismo, esto da a las partes control sobre la controversia y el procedimiento, incluyendo la selección delos intermediarios neutrales que ayudarán a decidir o decidirán la controversia, entre otros aspectos.

-

Especialidad: los intermediarios (como mediadores o árbitros) son imparciales e independientes y con experiencia en las áreas de controversia en que se encuentren las partes.

-

Procedimiento único: múltiples controversias pueden ser resueltas en
un solo procedimiento si así es acordado por las partes. Esto consolida
tanto procedimientos nacionales como procedimientos en distintas jurisdicciones. Permite evitar el riesgo de tener varias decisiones en distintos lugares y la posible inconsistencia en los resultados de las mismas.

-

Neutralidad: permite seleccionar un foro y una ley “neutral”, eliminando la “ventaja” para una de las partes de litigar en su propia jurisdicción. Esto es común en contratos con puntos de conexión internacionales.

Ver la definición dada en
https://www.law.cornell.edu/wex/alternative_dispute_resolution.
10

Existen dos vías principales para someter una controversia a este tipo de procedimientos. En primer lugar, a través de cláusulas contractuales, previendo controversias futuras. En segundo lugar, se puede presentar vía un acuerdo de sometimiento,
donde las partes, una vez la controversia ha surgido, deciden someter esta disputa a
mediación o arbitraje. Como ejemplos de estos mecanismos se pueden ver las cláusulas modelo y acuerdos de sometimiento desarrollados por el Centro de la OMPI en
https://www.wipo.int/amc/es/clauses/.
11

56

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA-

Confidencialidad: Bajo los reglamentos de la OMPI, los procedimientos
son confidenciales. 12 Esta confidencialidad permite proteger desde temas relativos a la reputación de las partes hasta información o secretos
industriales 13. Asimismo, permite a las partes entablar conversaciones
abiertas sin el riesgo de que la información intercambiada pueda serutilizado posteriormente en otras instancias.

-

Finalidad: La solución que se deriva de los mecanismos ADR, en particular los laudos arbitrales, en general, no están sujetos a apelación. Esto
busca dar un cierre definitivo a la controversia en una única instancia.

-

Ejecución internacional: Como se verá más adelante, cada vez más, losprocedimientos de ADR, en especial el arbitraje y la mediación, gozan
de mecanismos que permiten el reconocimiento y ejecución de lo acordado por las partes en una mediación 14 o lo decidido por el tribunal arbitral en un laudo arbitral internacional 15.

Finalmente, es de destacar que, durante el 2020, derivado de la situación sanitaria del COVID-19, el uso de herramientas digitales, tales como

12
Ver como ejemplo los Reglamentos de ADR de la OMPI (Reglamento de Mediación de la OMPI 2020, Artículos 15 a 18; Reglamento de Arbitraje de la OMPI 2020,
Artículo 75-78; Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI 2020, Art. 68-71; Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI 2020, Artículo 16).
13

H. Wollgast, supra 7.

Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación 2018 disponible en:https://uncitral.un.org/es/texts/mediation/conventions/international_settlement_agr
eements.
14

El principal ejemplo es la Convención de las Naciones Unidas para el Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales 1958 disponible en:https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/NY-conv/New-YorkConvention-S.pdf. Asimismo, en el contexto latinoamericano se cuenta también con la
Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional 1975 disponible
en: http://www.sice.oas.org/dispute/comarb/intl_conv/caicpas.asp.
15

RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

57

videoconferencias y expedientes en línea ha ido en aumento, dando como
resultado un crecimiento en el uso de los mecanismos ADR 16.
2.2. Mediación
La mediación es un mecanismo de ADR en el que, con la ayuda de un
tercero neutral y experto quien guía la negociación, las partes buscan llegar
a un acuerdo para poner fin a una controversia. Dado el carácter confidencial de la mediación, este mecanismo permite a las partes ser abiertas ensus intereses y posibles soluciones, las cuales no podrán ser usadas en contra de ellas fuera de la mediación 17. Asimismo, la mediación busca tener encuenta los intereses comerciales de las partes y no está restringido a losargumentos puramente jurídicos a la hora de resolver la controversia. El
mediador no puede imponer una decisión.
Como resultado de una mediación, las partes podrán celebrar un
acuerdo de transacción, en el cual se registra lo acordado por las partes ypodrá ser ejecutado como contrato, bajo las disposiciones legales del lugar
donde se realice.
La mediación implica menores costos y desgastes para las partes
comparado a los procedimientos hetero-compositivos como el arbitraje o ellitigio judicial y, por lo tanto, es usual que sea previsto como un mecanismo
preliminar a dichos procedimientos (cláusulas escalonadas). En caso de nollegar a un acuerdo en la mediación, podrán proceder a otros mecanismosde solución de controversias.
Conforme a las estadísticas del Centro de la OMPI en relación con losprocedimientos de mediación, el 70% de las controversias que pasan por
una mediación culminan en un acuerdo entre las partes, llegando a casi un
80% para en el año 2020 18.
16

Ver https://www.wipo.int/amc/en/center/wipoupdate.html.

17

Reglamento de Mediación de la OMPI 2020, artículos 15 a 18.

OMPI, 'Experiencia Del Centro de la OMPI' (Wipo.int, 2021)<https://www.wipo.int/amc/es/center/caseload.html> consultado el 15 de enero de
2021.
18

58

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

Finalmente, en el contexto de una controversia internacional, el
acuerdo de mediación puede registrarse como un acuerdo de solución demediación internacional 19. Las partes pueden buscar la aplicación formal delos acuerdos de solución de mediación basándose en: (i) la Convención delas Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción Internacionales
Resultantes de la Mediación de 2020 (la Convención de Singapur) 20; (ii) lasleyes internas sobre reconocimiento y ejecución de acuerdos conciliatoriosde mediación; o (iii) la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución
de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, Nueva York de 1958 (la Convención
de Nueva York) 21, si la mediación que resultó en el acuerdo de mediación
se registró como laudo aceptado en el transcurso de un arbitraje 22 23.
La Convención de Singapur llena un vació jurídico en la ejecución deacuerdos de mediación internacional al permitir que se haga cumplir losacuerdos de mediación. La Convención de Singapur entró en vigor el 12 deseptiembre de 2020 24.
2.3. Arbitraje
A diferencia de la mediación, el arbitraje es un procedimiento en elcual un tercero neutral, experto y escogido por las partes (el árbitro), estaráfacultado por las partes para conocer sobre la controversia y emitir un laudo (sentencia arbitral) de carácter vinculante al final del procedimiento, y

OMPI, 'WIPO Guide On Alternative Dispute Resolution For Mobile Application
Disputes' (WIPO 2020) <https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/
agenda/pdf/wipo_disputes_guide_mobile_apps.pdf> consultado el 15 de enero de2021, pp. 69-72.
19

20

Supra 14.

21

Supra 15.

22

OMPI, supra 19, p. 37.

23

Ver sección 2.3.

A la fecha la Convención de Singapur cuenta a la fecha con 53 signatarios y 6
estados parte. Ver el United Nations Treaty Collection https://treaties.un.org/pages/
ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXII-4&chapter=22&clang=_en.
24

RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

59

que cuenta con la fuerza ejecutoria de una sentencia judicial. Esto, sin perjuicio de que las partes puedan alcanzar un acuerdo durante el procedimiento arbitral.
Cuando este laudo tiene características internacionales por tener
puntos de conexión internacional (como, por ejemplo, cuando las partes seencuentren en distintas jurisdicciones) 25, habrá la posibilidad de hacerloreconocer y ejecutar a nivel internacional, por ejemplo, en virtud de lamencionada Convención de Nueva York 26, la cual cuenta con 166 estados
parte a la fecha de redacción de este artículo 27.
Distinto al litigio ante los tribunales judiciales, el arbitraje da a laspartes flexibilidad para definir y modelar el procedimiento a las necesidades de la controversia. Las partes pueden elegir árbitros que sean expertos
en el área específica del derecho, así como en las características de experiencia en el sector industrial de la controversia.
Asimismo, las partes pueden establecer el derecho aplicable tanto alprocedimiento arbitral (la ley de la jurisdicción elegida como sede arbitral,o lex arbitri), así como el derecho aplicable al fondo de la controversia, pudiendo ser ambos el mismo o distintos derechos. Con independencia de la
selección de la sede arbitral (lugar del arbitraje), el Reglamento de Arbitrajede la OMPI permite a las partes y al árbitro definir el lugar más apropiado

Nigel Blackaby, Constatine Partasides, et al, Redfern And Hunter On International Arbitration (6ta edn, Oxford Universtity Press 2015) pp. 6-10.
25

Esto también puede ocurrir basado en las disposiciones legales de cada jurisdicción, por ejemplo, si han adoptado la ley modelo de arbitraje internacional de laComisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil International (CNUDMI),
en virtud de acuerdos bilaterales de inversión u otras convenciones como la Convención de Panamá; Ver Gary Born, International Commercial Arbitration (2nd edn, Kluwer
Law International 2021) pp. 32-50.
26

Verhttps://uncitral.un.org/es/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards/stat
us2 visitada el 15 de enero de 2021.
27

60

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

para celebrar las audiencias; incluso llevar a cabo la celebración de lasmismas por medios virtuales 28.
Por otra parte, si la celeridad y los costos en la resolución de la controversia resultan un factor esencial, las partes pueden optar por acudir aprocedimientos arbitrales expeditos (arbitraje acelerado), donde se condensan las principales etapas del arbitraje, lo que permite concluir el proceso en un menor tiempo, preservando las garantías del debido proceso de
un arbitraje ordinario. Como principales características de este proceso seencuentran: el nombramiento de un árbitro único, reducción de intercambio de escritos, reducción de tiempos procesales y tarifas fijas 29.
2.4. Decisión de Experto
En un procedimiento de decisión de experto las partes someten un
asunto específico (por ejemplo, una cuestión técnica) a uno o más expertos
que dictan una decisión al respecto. Las partes pueden acordar que dicha
decisión sea vinculante o no30.
Este es un procedimiento que puede ser especialmente útil para resolver temas como, por ejemplo, la determinación de regalías, las tasas decomisiones por distribución de producciones audiovisuales, entre otras.

La existencia de medios tecnológicos, sumado a la confidencialidad y la flexibilidad del procedimiento, hará posible que el procedimiento sea conducido de forma
electrónica, incluyendo la celebración de audiencias. Ver sección 3.3.
28

Guide To WIPO Arbitration (WIPO 2020)<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_919_2020.pdf> consultado el 15
de enero de 2021.
29

Michael Bennett, Process In Expert Determination (College of Law 2020)<https://www.13wentworth.com.au/wp-content/uploads/2019/11/2016-Process-inExpert-Determination.pdf> consultado el 15 de enero de 2021, p. 4.
30

RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

61

3. El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
3.1. Información sobre el Centro de la OMPI
Los procedimientos ADR pueden ser ad hoc o ser administrados por
una institución. En los primeros, las partes diseñan y administran el proceso
con el mediador, árbitro o experto. Esto requiere experiencia en el manejo
de estos procedimientos y la cooperación fluida entre todos los participantes con el fin de evitar retrasos, problemas procesales y costos innecesarios. En la práctica el manejo de los procedimientos ad hoc suele ser complejo.
Por el otro lado, en un procedimiento institucional de mediación oarbitraje, la institución proporciona una estructura procesal inicial, como lo
son los Reglamentos de la OMPI, dejando un alto grado de flexibilidad a laspartes para ajustar el marco procesal a las necesidades de la controversia.
Asimismo, la institución hará el manejo de los aspectos de administracióndel caso, lo cual incluye aspectos financieros, acceso a árbitros, mediadoresy expertos calificados, manejo de las notificaciones y expedientes del caso,
entre otros.
En el caso del Centro de la OMPI, en cuando a institución de mediación o arbitraje, ofrece a las partes procedimientos los cuales son utilizados
por empresas multinacionales, PyMEs, centros de investigación y desarrollo(I + D), universidades, desarrolladores y licenciantes de software, creadores, e inventores, entre otros.

62

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

Tipos de Controversias en Procedimientos
de Mediación, Arbitraje y Decisión de Experto OMPI 31

El Centro de la OMPI mantiene una estricta neutralidad e independencia. La eficacia de los procedimientos depende en gran medida de lacalidad del mediador, árbitro o experto. El Centro de la OMPI mantiene una
lista de más de 2.000 mediadores, árbitros y expertos internacionales con
experiencia en el sector de propiedad intelectual y tecnología. Éstos pueden ser nombrados por las partes en el marco de los Reglamentos de la
OMPI.
Asimismo, el Centro de la OMPI ayuda a las partes a través de sus“Buenos Oficios” (“Good Offices” en inglés) a identificar el mecanismo de31

Más información en: https://www.wipo.int/amc/es/center/caseload.html.

RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

63

solución de controversias que resulte más conveniente para el negocio
jurídico en cuestión 32.
Colaboración del Centro de la OMPI con Oficinas de Propiedad Intelectual y Tribunales Judiciales 33
Cuando las controversias sobre propiedad intelectual y tecnología seencuentran ante los tribunales, los mecanismos ADR pueden ofrecer beneficios adicionales para llevar dichos casos a una conclusión exitosa. El Centro de la OMPI administra casos remitidos a sus procedimientos de mediación o arbitraje por parte de los tribunales nacionales y órganos administrativos, incluidas las Oficinas de Propiedad Intelectual y Derecho de Autor 34.
En este marco de colaboración, el Centro de la OMPI colabora con laCorte Suprema de Justicia de Paraguay en la promoción del uso de los métodos ADR, tales como la mediación, el arbitraje o la decisión de experto,
para controversias de propiedad intelectual en Paraguay 35.
3.2. Procedimientos adaptados para sectores específicos
Dada la variedad y tecnicidad de ciertas transacciones que contienen
elementos de propiedad intelectual, el Centro de la OMPI ha visto en la

Más información respecto de la práctica de Buenos Oficios del Centro de la
OMPI se encuentra disponible en: http://www.wipo.int/amc/es/goodoffices/index.html.
32

Ver https://www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/ipoffices/
index.html.
33

Leandro Toscano and Oscar Suarez, 'Las Oficinas De PI Adquieren Importancia
En La Solución Extrajudicial De Controversias' [2018] OMPI Revista<https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2019/01/article_0006.html> consultado el
15 de enero de 2021.
34

Para más información sobre esta colaboración y otras colaboraciones con tribunales judiciales ver: https://www.wipo.int/amc/en/clauses/national_court.html.
35

64

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

práctica la necesidad y beneficios de desarrollar adaptaciones a los procedimientos estándar de mediación, arbitraje o decisión de experto. Este tipode adaptaciones favorecen un aumento de la eficacia de los procedimientos al reflejar requerimientos legales, del negocio y necesidades del sector 36.
En los siguientes párrafos se presentan algunos de los procedimientos desarrollados por el Centro de la OMPI para distintas industrias 37:-

Procedimientos ADR para I + D y transferencia de tecnología

Debido a la especialidad, nivel técnico y la multiplicidad de partes
que involucran este tipo de actividades, es aconsejable pensar en un marco
de solución de potenciales controversias durante la elaboración de contratos en el área de I + D y transferencia de tecnología 38. Entre los distintos
contratos que pueden resultar se encuentran: contratos de investigación,
proyectos de colaboración, contratos de licencia, joint ventures, alianzas,
escisiones y relaciones entre comprador y proveedor, entre otros 39.
Asimismo, es frecuente encontrar contratos relacionados en las colaboraciones de I + D, los cuales se celebran en diferentes etapas. Es importante tener esto en cuenta a la hora de redactar cláusulas de solución decontroversia, con el fin de que tengan coherencia y consistencia a lo largodel proceso. Esto permitirá tener un procedimiento de solución de controversias eficaz y, si es necesario, la posible consolidación de las controversias
durante las distintas etapas de investigación, desarrollo y comercialización.

Para más información ver: www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/
index.html.
36

Para más información sobre los procedimientos adaptados del Centro de la
OMPI ver: https://www.wipo.int/amc/es/center/specific-sectors/index.html.
37

38

Supra, 1, pp. 113-118.

39

Ibid., pp. 52-70.

RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL-

65

Procedimientos ADR para patentes esenciales para estándares(FRAND)

Desde el Centro de la OMPI se han adaptado los procedimientos demediación, arbitraje y arbitraje acelerado para la solución de controversias
referentes a estándares de patentes esenciales (standard–essential patents) que buscan fijar términos de licenciamiento justos, no discriminatorios y razonables (o fair, reasonable and non-discriminatory – FRAND, porsu acrónimo en inglés).
Estas adaptaciones fueron realizadas de la mano de expertos en solución de controversias, estandarización y derecho de patentes, ubicados en
múltiples jurisdicciones. Para su elaboración, también se tuvieron en cuenta de los acuerdos de sometimiento y las observaciones formuladas por la
Secretaría del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI).
-

Procedimientos ADR para el sector de franquicias

En relaciones entre franquiciados y franquiciadores, los procedimientos de ADR pueden ser particularmente ventajosos. Los tipos de controversias que ha conocido el Centro de la OMPI van desde controversias en loscontratos de master de franquicia relativas a exclusividad, territorio, el uso
o licenciamiento de derechos de propiedad intelectual, incumplimiento depagos, cuestiones contables, publicidad, supervisión y asistencia, proveedores, precios de suministros, acuerdos de licencia, marcas, secretos comerciales, know-how, entre otros 40.

Ignacio de Castro, Leandro Toscano and Gonzalo Bleda, 'Mediación y Arbitrajede la OMPI en materia de Propiedad Intelectual, tecnologías de la información y de lacomunicación y franquicia' (2015) VIII Arbitraje, pp. 517-526.
40

66

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

Solución de controversias en materia de nombres de dominio
Dentro de los servicios ADR que ofrece el Centro de la OMPI se encuentra la solución de controversias relativas a los nombres de dominio deInternet. Este servicio incluye la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, en virtud de la cual el Centro haadministrado más de 50.000 casos. 41 La pandemia de COVID-19 ha incrementado los casos de ciberocupación presentados ante el Centro de la
OMPI. 42 Además de su papel como principal proveedor mundial bajo la
UDRP para dominios genéricos de nivel superior (gTLD), el Centro de la
OMPI proporciona servicios de solución de controversias de nombres dedominio para los dominios de nivel superior correspondientes a códigos depaíses. 43 A nivel de Latino América y el Caribe, el Centro de la OMPI provee
estos servicios para el .PY de Paraguay 44, así como para el .AI (Anguila), .AG(Antigua y Barbuda), .BM (Bermuda), .BO (Bolivia), .BR (Brasil), .BS (Bahamas), .BZ (Belice), .CO (Colombia), .CR (Costa Rica), .DO (República Dominicana), .EC (Ecuador), .GT (Guatemala), .HN (Honduras), .LC (Santa Lucía), .MX (México), .PA (Panamá), .PE (Perú), .PR (Puerto Rico), .TT (Trinidad
y Tobago), .VE (Venezuela) y .VG (Islas Vírgenes Británicas).

'Solución De Controversias En Materia De Nombres De Dominio' (Wipo.int,2021) <https://www.wipo.int/amc/es/domains/index.html> consultado el 15 de enerode 2021.
41'WIPO ADR Highlights: Fourth Quarter 2020' (Mailchi.mp, 2021)<https://mailchi.mp/wipo/wipo-adr-highlights-fourth-quarter-2020> consultado el 15
de enero de 2021.
42'Servicio de solución de controversias en materia de nombres de dominio correspondientes a códigos de países (ccTLD)' (Wipo.int, 2021)<https://www.wipo.int/amc/es/domains/cctld> consultado el 15 de enero de 2021.
43

Guide to WIPO’s services for country code top-level domain registries (2019)https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1069.pdf
44

RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

67

3.3. Ejemplos de casos administrados por el Centro de la OMPIA continuación, se presentan ejemplos de mediaciones y arbitrajes
que han sido administrados por el Centro de la OMPI, con el fin de mostrar
la complejidad de conflictos contractuales y extracontractuales en relación
con la propiedad intelectual, así como la multiplicidad de partes y sus distintos tamaños, sectores e intereses:
Mediación OMPI de un conflicto de derechos de autor en la industria de la televisión
Una controversia sobre la copia de un formato de TV para un programa de entretenimiento surgió entre dos empresas europeas. Las partes
remitieron la controversia a mediación OMPI a través de un acuerdo desometimiento, de conformidad con el Reglamento de Mediación de la
OMPI para el Sector del Cine y Medios de Comunicación. Con la asistenciadel Centro de la OMPI, nombraron un mediador con conocimiento de laindustria de formatos de TV. Las partes llegaron a un acuerdo de colaboración luego de varias reuniones con el mediador.
Mediación OMPI de una controversia sobre una aplicación móvil
Una controversia entre startups con sede en Asia y Estados Unidos
sobre un acuerdo de licencia para el uso de una aplicación móvil, que incluía una cláusula de mediación OMPI seguida, a falta de acuerdo, de arbitraje OMPI. Las partes presentaron una solicitud de mediación ante el Centro de la OMPI. Debido a la distancia y los potenciales costos, las sesiones
de mediación se llevaron a cabo en su totalidad a través de medios telemáticos. Las partes llegaron a un acuerdo dentro de los dos meses posteriores
al nombramiento del mediador y la voluntad de seguir colaborando.
Mediación OMPI de una controversia de I+D
Una controversia entre un centro de investigación y una empresa detecnología europea sobre I+D para mejorar un software de reconocimiento
fonético. Una parte alegó incumplimiento contractual y toma de decisiones
unilaterales mientras el acuerdo aún estaba vigente. El contrato contenía
una cláusula de mediación OMPI. Las partes someten la controversia alCentro de la OMPI y se nombra como mediador a un abogado con expe-

68

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

riencia en contratos de tecnología. El mediador ayuda a las partes a llegar a
un acuerdo tras algunos meses de negociación.
Arbitraje OMPI relativo a un acuerdo de distribución de derechos deradiodifusión
Una controversia entre una empresa de distribución de TV y una federación deportiva internacional por el incumplimiento de un acuerdo de
distribución exclusiva de derechos de transmisión en las regiones de Asia yel Pacífico. El contrato incluía una cláusula de arbitraje OMPI. La empresa
presentó una solicitud de arbitraje por daños derivados del incumplimiento
contractual. Luego de consultas entre las partes y el Centro de la OMPI,éste nombró un árbitro único con experiencia en medios y asuntos deportivos. El árbitro único consideró las pruebas documentales, celebró una audiencia con el fin de examinar a los testigos y, en el curso del año que siguió
el comienzo del arbitraje, dictó un laudo final rechazando la reclamación dedaños.
Arbitraje acelerado OMPI de una controversia de coproducción cinematográfica
Una controversia entre dos partes europeas y una latinoamericana
por el incumplimiento y terminación de un acuerdo de coproducción cinematográfica para el desarrollo de una película de animación. El contrato
incluía una cláusula de arbitraje acelerado OMPI.
Las partes nombraron un árbitro único de una lista de candidatos que
fue preparada por el Centro de la OMPI. El proceso tuvo una participación
activa del árbitro para permitir que el procedimiento avanzara. Todo elprocedimiento, incluyendo las audiencias, fue llevado a cabo de forma virtual. El laudo final decidió sobre la legalidad en la terminación contractual.
Arbitraje de la OMPI de una controversia en materia biotecnológica
y farmacéutica
Una controversia entre una empresa de biotecnología francesa y una
empresa farmacéutica en relación a la terminación unilateral de un acuerdo
de licencia y desarrollo por retrasos deliberados y daños. Las partes habían
incluido en su acuerdo una cláusula de Arbitraje de la OMPI con árbitro

RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

69

único. El árbitro único fue nombrado de la lista propuesta por el Centro dela OMPI. Tras recibir las presentaciones escritas de las partes, el árbitrocelebró una audiencia por tres días en Suiza para el examen de los testigos.
La audiencia sirvió para abrir un canal de comunicación entre las partes y,durante los días de audiencia, en una reunión entre las partes, éstas acordaron resolver sus diferencias y continuaron cooperando con el desarrollo yla comercialización de los compuestos biotecnológicos objeto del contrato.
4. Cláusulas modelo de la OMPI
Debido al elemento consensual de los mecanismos ADR 45, el puntode partida de una mediación o un arbitraje es la existencia del acuerdo delas partes para someter una controversia, presente o futura, a cualquierade estos procedimientos. Esto se lleva a cabo a través de cláusulas contractuales para una controversia futura o acuerdos de sometimiento cuando lacontroversia ya ha surgido.
El Centro de la OMPI pone a disposición cláusulas contractuales modelo y acuerdos de sometimiento en diferentes idiomas, incluidos el español, con el fin de facilitar la inclusión de este tipo de acuerdos en las disposiciones contractuales o poder someter una controversia existente 46. La
principal ventaja de estos modelos es que son textos probados y desarrollados con expertos que, en términos generales, evitarán discusiones procesales (por ejemplo, competencia del árbitro, ley aplicable, sede del arbitraje).
A continuación, se presenta un ejemplo de cláusula escalonada demediación seguida, en ausencia de solución, de arbitraje acelerado OMPI:“Toda controversia, diferencia o reclamación que surja del presente
contrato y de toda enmienda al mismo o relativa al presente contrato, inIgnacio de Castro, Heike Wollgast and Chiara Accornero, 'Effective Mediation
and Arbitration Clauses and Submission Agreements for Intellectual Property Disputes'[2018] GRUR Int, pp. 648-651.
45

Ver Cláusulas Contractuales y Acuerdos de Sometimiento Recomendados disponibles en https://www.wipo.int/amc/es/clauses/index.html.
46

70

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

cluyendo en particular, su formación, validez, obligatoriedad, interpretación, ejecución, incumplimiento o resolución, así como las reclamaciones
extracontractuales, serán sometidas a mediación de conformidad con el
Reglamento de Mediación de la OMPI. La mediación tendrá lugar en [especificar el lugar]. El idioma que se utilizará en la mediación será [especificar
el idioma].
Si la controversia, diferencia o reclamación no ha sido solucionada enla mediación, o en la medida en que no haya sido solucionada en el plazode [30] [60] días contados desde el comienzo de la mediación, ésta serásometida a arbitraje, mediante la presentación de una solicitud de arbitraje
por una de las partes, para su solución definitiva de conformidad con el
Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI. No obstante, si antes de la
expiración de ese plazo de [30] [60] días, una de las partes se abstiene departicipar o deja de participar en la mediación, se someterá la controversia,
la diferencia o la reclamación a arbitraje mediante la presentación de una
solicitud de arbitraje por la otra parte para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI. El tribunal
arbitral estará compuesto por un árbitro único. El arbitraje tendrá lugar en[especificar el lugar]. El idioma que se utilizará en el procedimiento arbitralserá [especificar el idioma]. La controversia, diferencia o reclamación sometida a arbitraje se resolverá de conformidad con el derecho de [especificar la jurisdicción]” 47.

Para más información sobre redacción de cláusulas ver:https://www.wipo.int/amc/es/clauses/clause_drafting.html.
47

RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

71

Solicitud Unilateral de Mediación
El Centro de la OMPI es contactado periódicamente en relación con
controversias en las que una de las partes desea someterla a mediación,
pero no existe un acuerdo de mediación entre las partes, por ejemplo, en
controversias por infracción de derechos o en los casos pendientes ante lostribunales. Para facilitar la presentación de tales controversias a Mediación
OMPI, una parte puede presentar una solicitud unilateral de mediación al
Centro de la OMPI de conformidad con el Reglamento de Mediación de la
OMPI. El Centro de la OMPI podrá́ asistir a las partes o, si lo solicitan, nombrar un tercero neutral para prestar la asistencia requerida 48.
5. Conclusión
La utilización de los mecanismos ADR, tales como la mediación, el arbitraje y la decisión de experto, en el ámbito de la propiedad intelectual haido en aumento. Utilizados de forma adecuada, estos pueden prevenir oresolver controversias en una etapa temprana, o, incluso, solucionarlas aún
en etapa de litigio.
En el ámbito contractual, la inclusión de cláusulas mediación, arbitraje, arbitraje acelerado o incluso en combinación, no sólo es beneficiosa
para las partes cuando surge una controversia, sino que también pueden
ayudar a prevenir potenciales conflictos. En el plano extracontractual, lautilización de acuerdos de sometimiento o solicitudes unilaterales de mediación, como las presentadas en este documento, permitirán a las partes
intentar solucionar las controversias a través de la mediación y/o arbitrajeo, incluso, simplemente abrir un canal de comunicación que les permita
buscar la solución de la controversia de forma directa. En ambas situaciones, contractuales o extracontractuales, estos procedimientos pueden sermás expeditos y sencillos que el litigio tradicional, especialmente entre
partes de diferentes jurisdicciones, o de distintas tradiciones jurídicas.

48

Reglamento de Mediación de la OMPI 2020, Articulo 4.b.

72

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

La experiencia del Centro de la OMPI demuestra que la mediación yel arbitraje dejan un amplio espacio para que las partes, con la ayuda de losterceros neutrales (árbitro, mediador o experto) seleccionados, resuelvansu caso y limiten los efectos negativos de la no solución oportuna de controversias en las industrias creativas y de la innovación 49.
6. Bibliografía
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77

Argentina

La altura inventiva desde el análisis de casos y loslímites al ejercicio de derechos personalísimos en elorden internacional y en el derecho argentino
Por Virginia Cassinese *I. IntroducciónMediante el presente trabajo aspiramos analizar doctrina judicial quese ha ido forjando concerniente al análisis de la “actividad inventiva” en el
marco de causas de nulidad de patentes de invención que han tramitado enla jurisdicción federal de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina.
Abordaremos asimismo aspectos vinculados con los límites legales al
ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en materia de derecho
biotecnológico y su vinculación con los derechos personalísimos.
II. Altura inventiva según el derecho interno
Adelantamos que el tópico a desarrollar es de competencia federal
porque así lo dispuso el legislador en el art. 89 de la ley de Patentes de Invención, Decreto 260/96 Texto ordenado de la Ley Nº 24.481, modificada
por su similar Nº 24.572 (T.O. 1996) y su Reglamentación.
Conforme art. 4 de la ley citada serán patentables las invenciones deproductos o de procedimientos, siempre que sean nuevas, entrañen una*

Secretaria de 1º Instancia Justicia Federal de Rosario – Santa Fe – Argentina.

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. La inteligencia de esta solución legal es conteste con las exigencias del art. 27 delAcuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio “ADPIC” que integra el Anexo IC del Acuerdo deMarrakech aprobado por ley 24.425.
Sigue diciendo nuestro legislador que considera invención a toda
creación humana que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre. Asimismo, será novedosa toda invención que
no esté comprendida en el estado de la técnica. Por estado de la técnica
debe entenderse el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho
públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en
su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información,en el país o en el extranjero. Habrá actividad inventiva cuando el proceso
creativo o sus resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma
evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica
correspondiente. Habrá aplicación industrial cuando el objeto de la invención conduzca a la obtención de un resultado o de un producto industrial,
entendiendo al término industria como comprensivo de la agricultura, laindustria forestal, la ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas y los servicios.
La norma permite inferir que un invento patentable requiere utilidad,
novedad y debe ser susceptible de aplicación industrial, superar lo obvio ydesbordar las habilidades de cualquier experto en la materia que aplique
los conocimientos generales existentes en el estado de la técnica.
Se ha afirmado en este sentido que “no es la diferencia lo que cuenta, sino la diferencia que la diferencia provoca”. Esta fórmula demuestra
que una invención puede superar el examen de novedad (la diferencia)
pero todavía resta analizar su mérito inventivo (la diferencia que la diferencia provoca) para determinar su patentabilidad” (1)La experiencia empírica demuestra que en la práctica resulta complejo determinar si existe actividad inventiva dado que el examinador debe
forzosamente retrotraerse al estado de la técnica a la fecha de presenta-

LA ALTURA INVENTIVA DESDE EL ANÁLISIS DE CASOS Y LOS LÍMITES AL EJERCICIO DE
DERECHOS PERSONALÍSIMOS EN EL ORDEN INTERNACIONAL Y EN EL DERECHO ARGENTINO

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ción del invento y despojarse de la subjetividad que subyace y construir una
ficción para evitar el análisis ex post facto.
Respecto de las solicitudes de patentes presentadas en la República
Argentina, es menester que haya operado su publicación (conforme lo dispuesto por los artículos 25 y 70 Ley de Patentes - LP), y aquellas presentadas en el exterior, no serán consideradas como integrantes del estado de latécnica, hasta tanto no proceda su publicación o concesión.
En materia de obviedad, no debemos caer en el error de confundirla
con la simplicidad dado que “ ... no importa que la invención sea la de unprofesor con un conocimiento extenso, o la de un simple trabajador con
falta de educación científica, que se haya basado en años de experiencia
práctica o esfuerzo. Similarmente, no importa que la invención se base en
investigaciones laboriosas, o en un golpe de suerte, o aun en la revelación
durante un sueño... Lo decisivo es el avance, objetivamente evaluado, de lainvención respecto del estado de la técnica” (2).
Las “Directrices sobre Patentamiento” aprobadas por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) en la Res. Nº P-243/2003 describen
tres etapas, a saber: determinar el arte previo más cercano, establecer el
problema técnico a resolver, y considerar si la invención reivindicada hubiese sido obvia o no para una persona versada en la materia a partir delarte previo más cercano y del problema técnico.
Ocurre que en la práctica el INPI se aleja de estas directrices ya que
identifica la actividad inventiva, con las ventajas o efectos inesperados delinvento “Es decir, el INPI no sólo confunde el requisito de actividad inventiva por un indicio, sino que también requiere datos que avalen lo sostenido
por el solicitante. Dicha práctica contradice los postulados de las Directrices
sobre Patentamiento acerca del método problema-solución para determinar la existencia de actividad inventiva y confunde este requisito con lasventajas o efectos inesperados de la propuesta, que sólo son un indicio deaquélla” (3).
Esta plataforma fáctica provoca demandas de nulidad que son las que
tramitan por la justicia federal, cuya suerte en gran medida, tienen su enclave en los dictámenes producidas por los peritos técnicos expertos las

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

diversas áreas de la ciencia aplicada que auxilian al juez de manera interdisciplinaria. Nos parece relevante ilustrar este tópico con el análisis de uncaso reciente de nuestra jurisdicción vinculado con patentes de inventos demaquinaria agrícola (que son frecuentes producto de las actividades agropecuarias propias de nuestra circunscripción territorial).
III. Análisis del caso “Vesta S.A. c/ Balanzas Hook S.A. s/ Nulidad dePatente”, Expte. 10030/B- Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 deRosario – 07/05/2018.
El caso vincula dos empresas del sector agrícola, acciona la primera
de ellas en procura de la declaración de nulidad de la patente concedidabajo el título de “Celda de carga preferentemente de uso agrícola para pesaje en tolvas autodescargables” y de la patente de mejora titulada “Mejoras en celda de carga para pesaje de Unidades de Cargas Rodantes”; por su
parte la demandada reconviene pretendiendo la nulidad de la inscripción
de un modelo industrial de la actora.
El debate central radica en el planteo de ausencia de novedad a la fecha de solicitud de la patente dado que el actor afirmaba que ya existían enel mercado y eran mundialmente conocidas, celdas de carga como lareivindicada por Balanzas Hook SA.
Al respecto el Tribunal consideró que nuestra legislación opta por elcriterio de la novedad absoluta, esto implica que la difusión no reconoce loslímites territoriales del país. La pericia realizó una compulsa del invento con
los modelos extranjeros denunciados y fue concluyente en la ausencia desimilitudes. En relación al salto cualitativo en el estado de la técnica relevante, el experto consideró que la celda de carga de la Patente presentaba
características técnicas, que generaban mejoras en el montaje de la celda,
en la medición y en la seguridad estructural del vehículo donde está fijada.
La complejidad técnica de la cuestión debatida lucía evidente, adquiriendo la pericial especial relevancia en relación con las cuestiones propias
de la incumbencia del experto. Así resultó el elemento esencial en el que sesostuvo el rechazo de la nulidad, operando como argumento adicional lapresunción de legitimidad del acto administrativo de concesión de licencia
a cargo del INPI.

LA ALTURA INVENTIVA DESDE EL ANÁLISIS DE CASOS Y LOS LÍMITES AL EJERCICIO DE
DERECHOS PERSONALÍSIMOS EN EL ORDEN INTERNACIONAL Y EN EL DERECHO ARGENTINO

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Resulta interesante abordar el debate suscitado en torno a la nulidad
de la patente de Mejoras en celda de carga para pesaje de Unidades deCargas Rodantes, fundada en una adquisición de mala fe por sus solicitantes, por encontrarse la mejora anticipada en productos comercializados por
Vesta y que habrían sido presentados por su parte en ferias de las cuales
Balanzas Hook SA participara como expositor.
La suerte de este reclamo exigía probar que estas reivindicaciones se
encontraran en el estado de la técnica existentes anticipadas en productos
comercializados por la actora. Con apoyo en la prueba pericial respaldada
por testimoniales y documental se acreditó que existían productos de Vesta
similares a la patente de adición, los que ya se producían industrialmente yeran explotados por la actora a la fecha relevante.
Destacó la sentencia que el concepto de “estado de la técnica” determina el universo de conocimientos sobre el cual analizar la novedad delinvento. Asimismo, y para que un conocimiento pueda integrar el “estado
de la técnica” es necesario que aquél se haya hecho público; es decir, queel público se haya beneficiado con su divulgación.
Así el Tribunal decide la procedencia de la nulidad de la patente deBalanzas Hook SA titulada “Mejoras en celda de carga para pesaje de Unidades de Cargas Rodantes”; en tanto los modelos Vesta no sólo eran similares a los patentados por la demandada como patente de adición; sino que
además eran anteriores. Un dato a enfatizar del decisorio es el juicio devalor en torno a la falta de explotación de dicha patente por parte de la
demandada, ello conforme las previsiones del art. 42 de la ley de patentes
de invención.
Finalmente, ponemos de relieve que el fallo quedó firme en primera
instancia por ausencia de recursos, y ya en terreno de trascendencia deldecisorio, advertimos que el resultado se enrola en lo que la doctrina denomina interpretación previsora o democrática que recoge la ética no solo
de los principios sino también de las responsabilidades, integrando el orden
normativo con las otras dimensiones en un plurijuridismo que acude a multiplicidad de fuentes –el derecho, la realidad social y los valores– para resolver el caso.

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

IV. Límites al ejercicio de los derechos de propiedad industrial en terreno de la biotecnología
Comenzando por los instrumentos internacionales, debemos precisarque el Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas (4) establece queno se concederán patentes europeas para las invenciones cuya publicacióno explotación sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, sinpoderse considerar como tal a la explotación de una invención por el solo
hecho de que esté prohibida en todos los estados contratantes o en uno ovarios de ellos por una disposición legal o regulatoria.
La Directiva Europea 98/44/CE (5) sobre protección de las Innovaciones Biotecnológicas establece un listado de invenciones no patentables, asaber, los procedimientos de clonación de seres humanos, los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal y el uso de embriones humanos con fines industriales o comerciales, sin perjuicio esta exclusión no afecta las invenciones técnicas que tengan un objetivo terapéuticoo de diagnóstico que se aplica al embrión y le son útiles.
Por su parte, el Acuerdo sobre los ADPIC de la Organización Mundial
del Comercio –OMC- en su art. 27.2 establece que los miembros podrán
excluir de la patentabilidad a las invenciones cuya explotación comercial ensu territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden públicoo la moralidad, incluso para proteger la salud, la vida de las personas o delos animales, o para preservar vegetales, o para evitar graves daños al medioambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque la
explotación está prohibida por las leyes nacionales.
En el derecho interno local el art. 6 de la ley 24.481 de patentes
enuncia procedimientos que no se consideran patentables y el art. 7 refieresupuesto de invenciones que por razones de política legislativa no se encuentran amparadas por el derecho de propiedad intelectual. El decreto
reglamentario incurre en un exceso de sus facultades al prohibir la fabricación y comercialización de invenciones cuya explotación comercial deba
impedirse para proteger el orden público, la moralidad, la salud o la vida delas personas o de los animales, para preservar los vegetales o evitar daños
graves al medioambiente. “De lo que trata el artículo reglamentado de laley, es lo relativo al otorgamiento de la patente o a su denegatoria y no a

LA ALTURA INVENTIVA DESDE EL ANÁLISIS DE CASOS Y LOS LÍMITES AL EJERCICIO DE
DERECHOS PERSONALÍSIMOS EN EL ORDEN INTERNACIONAL Y EN EL DERECHO ARGENTINO

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los temas relacionados con la fabricación o comercialización del producto” (6).
En materia de invenciones biotecnológicas las Directrices de Examen
del INPI incorporan más supuestos a los de la Directiva Europea 98/44/CE
antes citada, dejando afuera la posibilidad de patentar genes y secuencias
de genes. Así adiciona i) el cuerpo humano en las distintas etapas de su
formación y desarrollo y el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluido la secuencia total o secuencia parcial de un gen, y ii) los procedimientos para producir quimeras a partir de células germinales o células
totipotentes en los seres humanos o animales.
V- El caso de la Justicia de la Unión Europea sobre células madre
embrionarias
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (7) en el marco de un procedimiento de anulación de una patente alemana, relativa a células progenitoras neuronales, a sus procedimientos de producción a partir de células
madres embrionarias y a su utilización con fines terapéuticos, interpretó elart. 6, ap. 2, letra c) de la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y delConsejo, relativo a la protección jurídica de invenciones biotecnológicas
con relación al concepto de “embrión humano” y concluyó que “constituye
un “embrión humano” todo óvulo humano a partir del estadio de la fecundación, todo óvulo humano no fecundado en el que se haya implantado elnúcleo de una célula humana madura y todo óvulo humano no fecundado
estimulado para dividirse y desarrollarse mediante partenogénesis. Asimismo, la exclusión de la patentabilidad en relación con el uso de embriones humanos con fines industriales o comerciales, contemplada en la Directiva, también se refiere a su utilización con fines de investigación científica,
por lo que sólo puede ser objeto de patente aquélla que posea fines terapéuticos o de diagnóstico, que se apliquen al embrión y que le sea útil. Portanto, excluye la patentabilidad de una invención cuando la información
técnica objeto de la solicitud de patente requiera la destrucción previa deembriones humanos o su utilización como materia prima, sea cual fuere elestadio en el que éstos se utilicen y aunque la descripción de la información
técnica reivindicada no mencione su uso.

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

Si intentamos transpolar este precedente al derecho interno argentino, nos encontramos frente a un contexto jurídico que aún no definió latutela jurídica de los embriones, ni la totalidad de los aspectos vinculados ala manipulación genética y la creación extracorpórea de la vida humana,pese a la reciente reforma del Código Civil y Comercial de la Nación.
Sabido es que la temática suscita cuestiones éticas, filosóficas y teológicas que condicionan la reflexión en torno a la toma de decisiones en el
avance de la investigación científica, en la aplicación de las técnicas apropiadas a los fines propuestos, y en la adopción de reglas o normas jurídicas.
Uno de los nudos centrales que complejiza la norma es la manipulación de embriones. Y la discusión se enclava en determinar si al embrión
desde el comienzo de su existencia deben respetársele o no ciertos atributos de la persona, siendo esta una bisagra que habilita evaluar, en su caso,la legitimidad de las prácticas que se realicen sobre los embriones que noson implantados.
VI. El caso STEMCELL S.A. y O. c/ INCUCAI y O. s/ Acción de amparo”, Expte. Nº 7.008, de entrada por ante el Juzgado Federal Nro. 2 deRosario, 9/02/2010 (confirmado por la CSJN)
Si bien este caso no aborda en forma directa aspectos vinculados alejercicio de la propiedad intelectual, es de gran utilidad para ilustrar las
limitaciones en el derecho interno argentino al ejercicio de derechos personalísimos, las que claramente impactan en el desarrollo inventivo de labiotecnología local.
La empresa STEMCELL S.A. dedicada al servicio privado de colecta ycriopreservación de células progenitoras hematopoyéticas (CPH) proveniente de la sangre del cordón umbilical y placenta (SCU), coloquialmente
llamadas células madre, inició junto con un grupo de padres contratantes
de sus servicios, acción de amparo contra el INCUCAI y el Ministerio de
Salud de la Nación, impugnando la Resolución 69-09 del INCUCAI y las otras
disposiciones a las que esta última remite, cuales son Resoluciones Nº. 31904, y modificatoria 60/09, y Resol. 309/07 y 276-08. El tronco central deldebate se asentó en la ilegalidad e ilegitimidad de la autorización que seauto-confirió el INCUCAI para disponer en beneficio de terceros, de las cé-

LA ALTURA INVENTIVA DESDE EL ANÁLISIS DE CASOS Y LOS LÍMITES AL EJERCICIO DE
DERECHOS PERSONALÍSIMOS EN EL ORDEN INTERNACIONAL Y EN EL DERECHO ARGENTINO

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lulas madre de titulares que decidan criopreservarlas en bancos privadospara infundirlas en sus hijos en casos de eventual necesidad. La norma no
prohibía literalmente la actividad, pero le ponía un obstáculo que sellaba su
suerte, estas unidades debían ser registradas y estarían disponibles para su
uso alogénico, en caso de existir un paciente en nuestro país o en el exterior que necesite un trasplante de CPH, cuya compatibilidad coincida con la
unidad preservada.
En el análisis del test de constitucionalidad podemos apreciar que se
propicia una interpretación hermenéutica de la norma como pieza de unengranaje legal con dos leyes fuentes o madres que son la ley de trasplantede órganos y materiales anatómicos ley 24.193 y la ley de sangre 22.990.
La sentencia declara la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la Resolución Nº 069/09 dictada por el INCUCAI, en los arts. 6 en cuanto dice“estarán disponibles para su uso alogénico”, el 8 en cuanto impone la exigencia de autorización previa del INCUCAI para la liberación de las unidades
criopreservadas por la co-actora STEMCELL; y el art. 9, en lo que refiere al“modelo de consentimiento informado que como Anexo B forma parteintegrante de la presente”.
El argumento central es la violación a la autonomía de la voluntad delas partes. La sentencia sostiene que “así como nadie puede ser constreñido a la donación forzosa de órganos, tejidos o materiales anatómicos (arts.
15 y 19 ley 24.193), gozando inclusive el dador la facultad personalísima deretractarse sin generar obligación alguna; mal podría permitirse que la demandada se apodere de CPH de SCU cuyos titulares han decidido voluntariamente criopreservar en bancos privados con el objeto de ser eventualmente infundidas en sus propios organismos sin la conformidad de éstos.”
Agrega el fallo que “Conteste con ello, la ley de sangre 22.990 en sus
arts. 54 y 55 prevé la posibilidad de extracción voluntaria de sangre efectuada por una persona para su guarda, y conservación con el objeto de una
ulterior transfusión a la misma persona en caso de necesidad, bajo la modalidad de convención privada bajo la figura de depósito regular”.
El punto de inflexión que enriquece esta sentencia, ya que pone demanifiesto una interpretación sistémica de la Constitución que supone el86

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

cumplimiento de las exigencias de unidad, jerarquía, coherencia, completitud y criterios de utilidad, se encuentra en la ponderación de la “voluntariedad” con los restantes principios de bioética.
Los principios de la bioética resultan un buen instrumento para analizar la calidad ética de las decisiones sanitarias. Tales principios son: beneficencia, no-maleficencia, autonomía y justicia. El esfuerzo por respetar losprincipios de bioética en las actuaciones profesionales y su utilización como
referente en la reflexión necesaria para resolver problemas éticos, permiteorientar la práctica profesional hacia el cumplimiento de los fines de la medicina.
Así, el decisorio destaca que el principio de solidaridad o beneficencia
no puede anular la “voluntariedad”, atentando contra las decisiones privadas, el propio plan o proyecto de vida que cada uno elige para sí, en desmedro del valor justicia.
En este sentido, se interpreta que no se vulnera el “altruismo” quecaracteriza la donación de órganos y materiales anatómicos ya que, “loshechos demuestran que la existencia de bancos públicos es compatible conla de centros privados, donde quienes deseen encuentran una segunda
opción para depositar la sangre de cordón umbilical de sus hijos y puedan
así elegir libremente entre una posibilidad u otra.
Cierro este tópico precisando que este precedente, fue confirmado
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la resolución en crisis fue
finalmente derogada por la autoridad de aplicación –cfr. Res 262/2014-,
enrolándose el fallo en el nuevo paradigma de estado de derecho, subordinando la reglamentación a los principios constitucionales en una dimensión
no formal sino sustancial.
Como conclusión final de los temas abordados a la luz de los casos
desarrollados, valoro el rol de la jurisprudencia como fuente que alimenta ycolabora en el avance científico al brindar tutela judicial efectiva en la protección de la propiedad intelectual y lograr, mediante la inmediatez al caso,soluciones que buscan equilibrar intereses que desbordan la cristalización
normativa.

LA ALTURA INVENTIVA DESDE EL ANÁLISIS DE CASOS Y LOS LÍMITES AL EJERCICIO DE
DERECHOS PERSONALÍSIMOS EN EL ORDEN INTERNACIONAL Y EN EL DERECHO ARGENTINO

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89

Bolivia

La consulta prejudicial facultativa y la protección delos derechos de propiedad intelectual en la
Comunidad Andina
Por Gustavo Garcia Brito *Resumen
La Comunidad Andina (CAN) promueve la integración económica ysocial de sus Países Miembros a través de una serie de procesos y resultados. El presente capítulo tiene dos objetivos: (i) destacar el rol que cumple
el régimen común de protección de los derechos de propiedad intelectual
como un elemento de cohesión entre los diferentes actores públicos y privados que intervienen en la solución de controversias en dicha materia, ycomo un ejemplo positivo de la eficacia del derecho comunitario andino; y,(ii) poner de relieve la consulta prejudicial facultativa como un mecanismo
de cooperación efectiva entre las instancias administrativas nacionales y elórgano jurisdiccional comunitario para asegurar la tutela de los derechosde propiedad intelectual. Al efecto, se realizó un análisis de la razonabilidad
y motivación de las decisiones del Tribunal Andino que dieron lugar a unnuevo enfoque sobre la consulta prejudicial facultativa. Del mismo modo,
Abogado boliviano. Especialista en Derecho de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Magíster en Derecho Internacional Económico. Candidato a
Doctor en Estudios Internacionales. Actualmente, desempeña el cargo de Magistrado
Principal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y es profesor de la Maestría
en Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador; de la Maestría en
Litigio y Arbitraje Internacional de la Universidad San Francisco de Quito; y, de la Especialización en Derecho Comercial de la Universidad de Nariño, Colombia.
*

90

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

se estudiaron algunos criterios jurídicos relevantes que fueron adoptados
por dicho Tribunal, en atención a consultas facultativas formuladas por
autoridades administrativas de los Países Miembros. Así, se concluye que elrégimen común de propiedad intelectual y el ejercicio hermenéutico colaborativo que asegura su interpretación y aplicación uniforme, a través de laconsulta facultativa, deben ser reconocidos como un eslabón entre el proceso y sus resultados, el cual ha promovido el avance del derecho comunitario andino, sustantivo y procesal; ha coadyuvado a la creación de sinergia
y cohesión entre actores públicos y privados, nacionales y comunitarios; y,en definitiva ha generado más y mejor integración.
La Comunidad Andina (CAN) promueve la integración económica ysocial de sus Países Miembros a través de una serie de procesos y resultados. En efecto, la CAN se ha constituido a través de fases sucesivas y dinámicas en el tiempo que han generado avances y retrocesos; y, del mismo
modo, los resultados que se han ido alcanzando durante los últimos 52
años de vigencia del proceso, componen la esencia de dicha Comunidad, yrepresentan el combustible que requiere la maquinaria integracionista paracontinuar avanzando hasta alcanzar los objetivos y las metas propuestas en
Cartagena de Indias en 1969 1 y ratificadas en la ciudad de Trujillo en 1996 2.
Al iniciar la tercera década del siglo XXI, es posible afirmar que la Subregión Andina cuenta con una serie de mecanismos consolidados, entre
los que se destacan dos que han generado los principales resultados, noEl 26 de mayo de 1969, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú suscribieron el
Acuerdo de Integración Subregional que posteriormente se denominó como “Acuerdo
de Cartagena”, en homenaje a la ciudad en la cual se llevaron a cabo las negociaciones
para tal fin.
1

El 10 de marzo de 1996 se firmó el Protocolo de Trujillo, a través del cual, secambió el nombre del Grupo Andino o Pacto Andino al de Comunidad Andina - CAN, se
profundizaron los compromisos económicos y comerciales, se creó el Sistema Andino
de Integración y se modificó la estructura institucional, reemplazando la Junta delAcuerdo de Cartagena por una moderna Secretaría General. Sobre la base del enfoquede Regionalismo Abierto, se estableció la necesidad de profundizar la integración y elrelacionamiento con los demás bloques económicos regionales y extra regionales,
entre otros.
2

LA CONSULTA PREJUDICIAL FACULTATIVA Y LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

91

solamente en el plano económico, sino también en el desarrollo integral decapacidades para generar empleo, inversiones, desarrollo tecnológico e
innovación. Por una parte, el Programa de Liberación del intercambio comercial de bienes, mediante el cual se ha constituido el mercado ampliado
en la Comunidad Andina; y, por otra, la armonización gradual de políticas
económicas y sociales.
En relación con el segundo aspecto, merece destacarse el sobresaliente desarrollo del régimen común sobre los derechos de propiedad intelectual, el cual se encuentra actualmente instrumentalizado en las Decisiones 486 (Propiedad Industrial); 351 (Derecho de Autor y Derechos Conexos); 345 (Derechos de los Obtentores Vegetales); y, 391 (Acceso a Recursos Genéticos).
Del mismo modo, corresponde poner de relieve que dicho régimen
común ha sido construido, perfeccionado y ampliado gracias al trabajo conjunto de las autoridades nacionales de propiedad intelectual de los Países
Miembros de la Comunidad Andina –Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú–, losdiferentes operadores judiciales nacionales, los abogados especialistas enla materia, la academia y, naturalmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) como el principal intérprete y garante de su aplicación
uniforme en el territorio de la Subregión.
El trabajo integrado y mancomunado de todas las personas e instituciones que están involucradas en el reconocimiento, protección y garantíade los derechos de propiedad intelectual ha permitido que este régimen
jurídico común se convierta en verdadero paradigma de la integración andina. Resulta evidente que su vigencia y aplicación, no solo ha contribuido
con el desarrollo equilibrado, armónico y equitativo de los Países Miembrosde la CAN, sino que también ha permitido generar aportes tangibles yorientados al mejoramiento persistente en el nivel de vida de los más de
111 millones de ciudadanos andinos. Ambos objetivos se encuentran previstos en el Artículo 1 del Acuerdo de Cartagena y constituyen, además, elmandato y la misión fundamental de todos los órganos e instituciones que
conforman el Sistema Andino de Integración.
De esta manera, el objetivo del presente trabajo es destacar el rol
que ha cumplido y cumple el régimen común de protección de los derechos

92

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINAde propiedad intelectual en la CAN, actuando como un eslabón fundamental entre el proceso y sus resultados; como un elemento de cohesión entre
los diferentes actores públicos y privados que intervienen en el mercado
andino, y como un ejemplo positivo de cómo el derecho comunitario puede
efectivamente moldear la realidad económica, y constituirse en un instrumento transformador de nuestras sociedades.
Asimismo, en el presente trabajo se va a poner de relieve el mecanismo de Interpretación Prejudicial 3, mediante el cual el TJCA:«… explica el contenido y alcances de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino, así como orienta
respecto de las instituciones jurídicas contenidas en tales normas,
con la finalidad de asegurar la interpretación y aplicación uniforme
de dicho ordenamiento en los Países Miembros de la Comunidad Andina» 4.
Toda vez que ha sido, especialmente a través del ejercicio de esa
competencia, que el TJCA ha contribuido sustancialmente a la resolución decontroversias en materia de Propiedad Intelectual en la región, tema central del presente libro.
Una muestra clara de lo referido anteriormente es que, a partir de lanecesidad de aplicar correctamente las disposiciones de la Decisión 486, elServicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado PlurinacioEsta competencia se encuentra regulada en la Sección Tercera del Capítulo III,del Tratado de Creación del TJCA; así como en el Capítulo III, del Título Tercero delEstatuto del TJCA; y, el Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud yemisión de Interpretaciones Prejudiciales del TJCA.
3

4 Literal a) del Artículo 2 del Reglamento que regula aspectos vinculados con la
solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales del TJCA, publicado en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3284 de fecha 14 de mayo de 2018.

Disponible en:https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/normatividad/Reglamento_IP_AC_0
4-2018.pdf(Fecha de consulta: 19 de diciembre de 2020)

LA CONSULTA PREJUDICIAL FACULTATIVA Y LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

93

nal de Bolivia y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de laProtección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de la República del Perú,promovieron en 2014, a través de sendas consultas, un profundo cambio
en el mecanismo de Interpretación Prejudicial, cada una de las oficinas nacionales sobre la base de una motivación diferente.
En el caso del SENAPI, ante la negativa del Pleno del Tribunal Supremo de Justicia –órgano competente para conocer las demandas contencioso administrativas interpuestas contra las Resoluciones emitidas por el SENAPI–, de solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal Andino, y frentea la recurrente devolución de expedientes a la instancia administrativa paraque se cumpla con esa diligencia, surgió la necesidad de hacer una consulta
directa al TJCA, pese a que resultaba evidente que el SENAPI no ostentaba
la calidad de «Juez Nacional» en los términos literales y formales del Artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA, y de los Artículos 122 y 123 de su
Estatuto; y, en principio, no contaba con legitimidad activa para solicitar
una Interpretación Prejudicial.
En el caso del INDECOPI, existía una divergencia de criterio en relación con la interpretación y aplicación de la Decisión 486 sobre algunos
temas específicos, entre la Dirección de Signos Distintivos y la Sala Especializada en Propiedad Intelectual. En ese sentido, resultaba esencial contar
con la Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino, a fin de resolver ese
impase y asegurar la aplicación uniforme de la norma andina en sede administrativa en la República del Perú. De esta manera, en el mes de noviembre de 2014, el TJCA emitió las Interpretaciones Prejudiciales 105-IP2014 5 y 121-IP-2014 6, en ambos casos dentro de los tres meses posteriores
a la presentación de las consultas.
Interpretación Prejudicial del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión dela Comunidad Andina; y, de oficio, de los Artículos 166 y 167 de la Decisión 486, asícomo del Artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
5

Asunto: Cancelación del registro de la marca ESTON (mixta) por falta de uso
como medio defensa.
Expediente administrativo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), Estado Plurinacional de Bolivia: 160313.

94

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

En esas sentencias que constituyen verdaderos leading cases –en el
marco de la protección de los derechos de propiedad intelectual en la Subregión–, el TJCA, sobre la base del «principio de autonomía» del ordenamiento jurídico comunitario andino, reconoció la legitimidad activa de lasentidades administrativas de los Países Miembros para solicitar una Interpretación Prejudicial, a través de la presentación de una «consulta facultativa» 7.

Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2459 de fecha 04 demarzo de 2015.
Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2459.pdf
Fecha de consulta: 19 de diciembre de 2020.
Interpretación Prejudicial del Artículo 237 de la Decisión 486 de la Comisión dela Comunidad Andina y, de oficio, de los Artículos 273 de la Decisión 486 y 122 delEstatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
6

Consultante: Dirección de Signos Distintivos (DSD), del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi), República del Perú.
Asunto: Acción de nulidad presentada por MARFOR PRODUCCIONES S.R.L. contra el registro de la marca “EXPONÁUTICA PERÚ” (denominativa).
Procedimiento administrativo: 541955-2013.
Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2427 de fecha 11 dediciembre de 2014.
Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2427.pdf
Fecha de consulta: 19 de diciembre de 2020.
7 Mecanismo previsto en el Artículo 122 del Estatuto del TJCA, que faculta a losjueces nacionales de primera instancia, cuya sentencia es susceptible de recursos enderecho interno, a solicitar la Interpretación Prejudicial del TJCA. En el marco de esas
consultas, en regla, no se suspende el proceso y si llegare la oportunidad de dictar
sentencia sin que se hubiere recibido la interpretación del TJCA, el juez deberá decidir
el juicio.

LA CONSULTA PREJUDICIAL FACULTATIVA Y LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

95

En esos casos, surgió un primer cuestionamiento: ¿El término «Juez
nacional» previsto en el Tratado de Creación y en el Estatuto del TJCA debe
ser interpretado de forma literal y restringida, y solo se debe reconocer
legitimidad activa para solicitar una Interpretación Prejudicial a las autoridades judiciales nacionales, en virtud de una simple referencia al derecho
de cada país; o, por el contrario, el concepto de «juez nacional», en el sentido establecido en el Tratado y en el Estatuto, constituye un concepto autónomo del Derecho Comunitario Andino que debe ser definido únicamente por el TJCA, de acuerdo con criterios propios y tomando en cuenta elobjeto del instituto de la Interpretación Prejudicial?
Naturalmente, el TJCA se decantó por la segunda alternativa y no seha limitado a realizar una interpretación restrictiva y mucho menos literal,sino que ha ido ampliando paulatinamente el alcance del concepto de «juez
nacional», a los fines de la Interpretación Prejudicial, considerando que se
trata de un término genérico y comprensivo de todas las autoridades que
administran justicia por mandato legal. Así, ya en el año 2007 y en atención
a las consultas planteadas por el Grupo de Trabajo de Competencia Deslealde la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República deColombia, el TJCA había dado un primer paso importante y señaló con
acierto que: «los organismos a los cuales el País Miembro ha otorgado funciones jurisdiccionales deben acceder a la Interpretación Prejudicial» 8.

Al respecto, ver las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el TJCA en losprocesos 14-IP-2007 y 130-IP-2007, publicadas en la Gacetas Oficial del Acuerdo deCartagena Nº 1513 y Nº 1584, de fechas 27 de junio de 2007 y 11 de febrero de 2008,
respectivamente.
8

Disponibles en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1513.pdf
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1584.pdf
Fecha de consulta: 19 de diciembre de 2020.

96

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

Posteriormente, en la Sentencia recaída en el proceso 03-AI-2010 9, el
TJCA reconoció que el concepto de «Juez nacional», alcanza a los árbitros,
cuando el arbitraje sea en derecho, verse sobre asuntos regulados por el
ordenamiento jurídico comunitario andino y sus laudos no sean susceptibles de ser impugnados por la vía ordinaria. Pues bien, en los procesos 105
y 121-IP-2014, el TJCA, ampliando la línea jurisprudencial iniciada en losprocesos citados anteriormente, decidió reconocer legitimidad activa parasolicitar una Interpretación Prejudicial a las entidades o autoridades administrativas que acrediten, en la primera oportunidad en que realicen una
consulta facultativa, el cumplimiento de los siguientes requisitos concurrentes 10:1) Que han sido creadas por mandato constitucional o legal;2) Que son de naturaleza permanente;3) Que ejercen sus competencias de forma obligatoria;

Acción de incumplimiento interpuesta por la Empresa de Telecomunicaciones
de Bogotá S.A. ESP, (ETB S.A. E.S.P.) contra la República de Colombia, Sección Tercera
del Consejo de Estado, por supuesto incumplimiento de la obligación objetiva de solicitar interpretación prejudicial obligatoria prevista en los artículos 4, 33, 35 y 36 delTratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en los artículos
122, 123, 124, 127 y 128 de la Decisión 500, Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
9

Sentencia publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1985 defecha 11 de octubre de 2011.
Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1985.pdf
Fecha de consulta: 19 de diciembre de 2020.
10 Estos requisitos fueron establecidos inicialmente en los Autos de regularización de las solicitudes presentadas por el SENAPI y el INDECOPI, recogidos en las Interpretaciones Prejudiciales emitidas dentro de los procesos 105-IP-2014 y 121-IP-2014;y, actualmente, se encuentran previstos en el Literal d) del Artículo 2 del Reglamento
que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales del TJCA.

LA CONSULTA PREJUDICIAL FACULTATIVA Y LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

97

Que tienen el deber de aplicar normas comunitarias andinas;
5) Que tramiten procedimientos de carácter contradictorio, en losque se debe respetar el debido procedimiento;6) Que sus decisiones sean motivadas; y,7) Que tengan independencia (autonomía funcional) e imparcialidad
en el momento de decidir.
Para llegar a esta decisión, el TJCA tomó en cuenta, entre otros, lossiguientes elementos de análisis:(i)

El objeto y la finalidad del mecanismo de Interpretación Prejudicial que es asegurar la interpretación y aplicación uniforme delas normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario en el territorio de los cuatro Países Miembros;(ii)

La naturaleza de los actos emitidos por autoridades nacionales–
administrativas y jurisdiccionales– que tienen que aplicar las
normas comunitarias para resolver una controversia. Sobre elparticular, el TJCA consideró que para determinar la naturalezadel acto «se debe tener en cuenta no solamente el criterio orgánico, formal o subjetivo, sino particularmente el criterio funcional, material u objetivo» 11, atendiendo así a la esencia delacto, en razón de la función que se le asigna al órgano emisor.
Así, el TJCA concluyó que para garantizar la aplicación uniforme
de la norma andina no se debe limitar a considerar únicamente«los actos que emanan de los jueces en sentido estricto, sinotambién los actos de otras autoridades que aplican la norma
andina en el ejercicio de sus competencias» 12.

(iii)

La jurisdiccionalización de los procedimientos tramitados en sede administrativa. En algunos países, como Colombia, se hanInterpretación Prejudicial recaída en el proceso 121-IP-2014, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2427 de fecha 11 de diciembre de 2014.
1112

Ibídem.

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

atribuido el ejercicio de funciones jurisdiccionales a entidades
administrativas por mandato legal para resolver algunas controversias específicas. En otros, como Perú, se reconoce la existencia de algunos actos «cuasi jurisdiccionales» emitidos en el
marco de procedimientos administrativos trilaterales. No obstante, el TJCA reconoció que, a pesar de las diferencias que existen en relación con el ejercicio de la función jurisdiccional propiamente dicha, opera en los modernos procedimientos administrativos el fenómeno de la jurisdiccionalización del procedimiento; vale decir que, durante su tramitación se deben reconocer y asegurar las garantías del debido proceso, entendido en
sentido amplio.
(iv)

El Principio de Legalidad. Si todos los órganos e instituciones dela administración pública de los Países Miembros deben actuar
en el marco del principio de legalidad, resulta evidente que «ellímite de su actuación también está determinado por el ordenamiento jurídico comunitario».

Sobre la base de esas consideraciones, el TJCA señaló de forma contundente que:«… si las entidades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales cuentan con la interpretación del Tribunal antes de laemisión de los actos administrativos que correspondan; en la práctica, por una parte se asegura la aplicación uniforme de la norma comunitaria desde el primer momento en que es invocada y, por otra,
se limita la discrecionalidad de la administración, otorgando mayor
seguridad jurídica y predictibilidad, aspecto que redunda en una mayor protección de los derechos de los administrados» 13.
Por último, considerando que evidentemente no se impugnan en lavía judicial todos los actos emitidos por las distintas autoridades o entidades administrativas, el TJCA advirtió que resulta de vital importancia habilitar la utilización del mecanismo de Interpretación Prejudicial a dichas auto13

Ibídem.

LA CONSULTA PREJUDICIAL FACULTATIVA Y LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

99

ridades o entidades, con el propósito de evitar que se consoliden situaciones jurídicas contrarias a las disposiciones del ordenamiento jurídico comunitario andino o que se sustenten en interpretaciones divergentes alsentido de la jurisprudencia del TJCA. Lo cual, podría generar inclusive unincumplimiento del respectivo País Miembro, que podría ser demandado
ante el sistema andino de solución de controversias.
Como se puede apreciar, este ejercicio hermenéutico, motivado por
dos oficinas nacionales competentes en materia de propiedad intelectual,
ha permitido ampliar el ámbito de incidencia y aplicación de los criterios
jurisprudenciales del TJCA, coadyuvando así a la resolución de controversias en esa materia, inclusive antes de que se judicialicen en sede nacional.
Ha permitido entablar, además, un enriquecedor diálogo institucional entre
los niveles administrativos nacionales y el órgano judicial comunitario, mediante el cual se viene consolidando una verdadera relación de cooperación
en beneficio de los ciudadanos andinos y los agentes económicos que operan en el mercado ampliado.
En efecto, las consultas facultativas planteadas, vienen generalmente
acompañadas de preguntas específicas sobre la interpretación jurídica denormas y temas muy puntuales, lo cual ha generado nuevos desafíos para
el TJCA, que en los últimos años ha redoblado esfuerzos no solo para dar
respuestas precisas y concretas que resulten útiles para resolver una controversia, sino también para hacerlo de manera oportuna. En cada caso, el
TJCA tiene el cuidado de no sobrepasar el límite de sus competencias yúnicamente explica el objeto, contenido y alcance de las normas andinas,
sin referirse, ni valorar los hechos o las pruebas de los procedimientos oprocesos tramitados en sede nacional, respetando así el respectivo deslinde competencial.
Ahora bien, en este punto, corresponde analizar ¿Cuáles han sido losefectos del nuevo enfoque de la consulta prejudicial en la CAN, en materia
de propiedad intelectual? Para responder a esta pregunta, correspondeseñalar inicialmente que entre el año 2014 y el año 2020, se han recibido
204 consultas facultativas. Es decir que, gracias a este nuevo enfoque sepasó de tener un instituto que prácticamente no era utilizado, a contar con
un mecanismo dinámico, célere y eficaz de colaboración entre el órgano

100

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

jurisdiccional de la Comunidad Andina y las entidades administrativas de loscuatro Países Miembros.
Cabe destacar además que si bien la mayoría de consultas provienen
de las oficinas nacionales vinculadas con la propiedad industrial de los cuatro países, en estos últimos 6 años, se han sumado otras entidades como la
Dirección Nacional de Derecho de Autor, de la República de Colombia; y, elServicio Nacional de Aduana del Ecuador. Por lo que, resulta evidente que,a partir de la iniciativa de las autoridades nacionales encargadas de aplicar
las normas que conforman el régimen común de propiedad intelectual, seha generado una interesante y nueva dinámica de colaboración.
Del mismo modo, resulta por demás relevante estudiar cuáles han sido los temas materia de consulta y evidenciar que, en la mayoría de los
casos, las consultas facultativas han promovido el desarrollo de nuevos eimportantes criterios jurisprudenciales por parte del TJCA, como los que sepasan a comentar:
En el caso del INDECOPI de la República del Perú, en los procesos
118, 119 y 120-IP-2014, se promovió la consulta sobre la nulidad de oficiodel registro de un nombre comercial, cuando se hubiese concedido en contravención a lo dispuesto en el Literal k) del Artículo 135 de la Decisión 486,
referido a la prohibición del registro como marcas de aquellos signos que
contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas
espirituosas. En esos casos, el TJCA señaló que:«… el artículo 135 en sus literales j) y k), siguen la misma lógica
de los artículos 22 y 23 del ADPIC, es decir, una previsión general para las denominaciones de origen y una específica con una protección
especial y diferenciada para aquellas que recaen sobre vinos y bebidas espirituosas» 14.

Interpretación Prejudicial recaída en el proceso 119-IP-2014, publicada en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2563 de fecha 28 de agosto de 2015.
14

Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2563.pdf

LA CONSULTA PREJUDICIAL FACULTATIVA Y LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

101

Así, el TJCA definió lo que se entiende por denominaciones de origen
y por bebidas espirituosas, y señaló que «es plenamente aplicable la causal
de prohibición enunciada en el artículo 135 literal k) de la Decisión 486, enel procedimiento de nulidad de registro de un nombre comercial», para lo
cual la autoridad competente deberá verificar que la denominación de origen cumpla con los dos elementos que individualizan ese concepto: (i)«Que esté constituida por el nombre de un país o región, o el de una denominación que sin ser la de un país o región, refiera a uno de ellos»; y, (ii)«Que la reputación u otras características del producto se deban exclusiva
o esencialmente al medio geográfico referido con la denominación» 15
En el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, en la Interpretación
Prejudicial recaída en el proceso 458-IP-2015 16, ante una consulta y solicitud específica del SENAPI, se estableció el siguiente criterio jurisprudencial:«En el marco de una consulta facultativa, de manera excepcional la
Autoridad Nacional podrá suspender el procedimiento siempre y cuando lalegislación interna lo permita, sobre la base del principio de complemento
indispensable, y si considera pertinente y necesario aguardar el pronunciamiento del TJCA antes de emitir la correspondiente Resolución» 17.
Como se puede apreciar, una vez más el diálogo institucional que se
generó mediante una consulta facultativa, llevó a que se desarrollara un
aspecto procesal de marcada importancia para las autoridades administrativas y judiciales nacionales. En la práctica, a partir de la adopción de ese
criterio, en varias oportunidades las autoridades administrativas, sobre la
Fecha de consulta: 19 de diciembre de 2020.
15

Ibídem.

Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3082 de fecha 7
de septiembre de 2017.
16

Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3082.pdf
Fecha de consulta: 19 de diciembre de 2020.
17

Ibídem.

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

base de normas locales, han suspendido el procedimiento que llevan adelante con el propósito de contar con la Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino, antes de emitir la Resolución correspondiente.
Por otra parte, y en relación con temas sustantivos, gracias a la consulta promovida por la última instancia administrativa boliviana que tenía
que resolver una solicitud de medidas en frontera, se desarrolló el tema delas importaciones paralelas y el agotamiento del derecho en la Interpretación Prejudicial recaída en el proceso 452-IP-2017 18. En relación con el primer tema, el TJCA señaló:«… el titular de una marca no puede impedir la importación deun producto que sea original y que haya sido adquirido ya sea al titular de la marca o un licenciatario vinculado a este (…) Si el titular deuna marca no puede impedir una importación paralela, tampoco lapuede impedir el licenciatario de la marca» 19.
Por otra parte, en relación con la figura del agotamiento del derecho,
el TJCA advirtió lo siguiente:«… una vez que el titular de una marca introdujo su producto
en cualquier país, no puede bajo la figura del ius prohibendi, impedir
que terceros lo comercialicen, ya que al ser original y no haber sufrido manipulación o alteración, no existe ningún tipo de infracción» 20.
En el caso de la República de Colombia, es menester destacar la consulta facultativa que promovió la Dirección de Signos Distintivos de la SIC,

18 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3161 de fecha 15
de diciembre de 2017.

Disponible en: http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/
GACE3161.pdf
Fecha de consulta: 19 de diciembre de 2020.
19

Ibídem.

20

Ibídem.

LA CONSULTA PREJUDICIAL FACULTATIVA Y LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

103

que motivó la emisión de la Interpretación Prejudicial 242-IP-2015 21, a través de la cual, se desarrollaron valiosos criterios interpretativos en relación
con la protección de las marcas no tradicionales, específicamente sobre lasmarcas táctiles o de textura. En esa Sentencia, el Tribunal Andino estableció
los siguientes criterios:
Marcas táctiles o de textura(i)

Las marcas táctiles o de textura son aquellos nuevos tipos demarcas que permiten que el consumidor identifique precisamente la textura de un producto, de su envase, envoltura oempaque con un origen empresarial determinado.

(ii)«En las denominadas marcas táctiles es la superficie lo que dalugar a su reconocimiento y protección, por ejemplo, por tratarse de una textura particular y reconocible» 22.

Posibilidad de registro de marcas táctiles o de textura en la CAN(iii)«La lista de signos susceptibles de ser registrados como marcas
contenida en el artículo 134 de la Decisión 486 no es taxativa,
no se trata de un numerus clausus sino de un numerus apertus.
Se entiende que se trata de una enumeración abierta, enunciativa, no de una lista restrictiva. Por lo tanto, esta lista abierta
cubre tanto, signos visibles como no visibles, siempre y cuando
sean distintivos y susceptibles de representación gráfica» 23.

21 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2579 de fecha 4
de septiembre de 2015.

Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2579.pdf
Fecha de consulta: 19 de diciembre de 2020.
22

Ibídem.

23

Ibídem.

104

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

Criterio de Distintividad(iv)«Para ser susceptible de protección por registro de marcas, dicha textura debe servir para informar acerca del origen empresarial del producto que se pretende distinguir. Una textura determinada podrá ser protegida como signo distintivo si resulta
arbitraria y particular en relación con el producto que distingue;
criterio que comprende la no funcionalidad, o si ha adquirido
distintividad mediante el uso constante en el mercado» 24.

Representación gráfica
(v)

Es necesario que concurran dos requisitos para representar deuna manera suficiente una marca táctil o de textura:-«la descripción clara, precisa y completa del signo, incluyendo un
dibujo tridimensional o fotografía (…) El Tribunal considera que sedebe contar con varias representaciones de la marca, tomadas enperspectivas diferentes y según distintos métodos y modalidades» 25; y,-La muestra física de la marca táctil o de textura. Sobre este particular, la Oficina Nacional Competente debe «permitir el acceso de losusuarios a la muestra física del signo solicitado para que puedan
conocer y verificar si el mismo vulnera o no sus derechos» 26

Es importante poner de relieve que, si bien las Interpretaciones Prejudiciales deben ser aplicadas por el órgano o entidad consultante en el
momento de resolver el procedimiento o proceso interno que motivó laconsulta y son vinculantes únicamente para el caso concreto, constituyen
sin duda valiosos precedentes que pueden orientar la labor de las autoridades encargadas de velar por la efectiva protección de los derechos depropiedad intelectual. En este caso particular, los criterios expuestos ante-

24

Ibídem.

25

Ibídem.

26

Ibídem.

LA CONSULTA PREJUDICIAL FACULTATIVA Y LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

105

riormente, fueron introducidos en el Manual de Marcas 27 adoptado por la
SIC de la República de Colombia en el año 2017; y, de esta manera, pasarona ser exigibles en sede nacional para las futuras solicitudes de registro deeste tipo de signos. Una vez más, es posible evidenciar los resultados positivos y efectivos de la aplicación del nuevo enfoque de consulta facultativa.
El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) de la República del Ecuador fue la última oficina nacional de propiedad intelectual asumarse a la utilización del mecanismo de consulta facultativa. Es así que, afinales del año 2018 y a inicios del año 2019, remitió dos consultas al TJCA yformuló varias preguntas vinculadas esencialmente con la cancelación parcial del registro de marcas. El Tribunal Andino emitió las correspondientes
Interpretaciones Prejudiciales en el marco de los procesos 737-IP-2018 28 y
241-IP-2019 29. En la primera providencia, el TJCA estableció los siguientes
criterios:«…si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una
clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario

Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Manual-demarcas.pdf
27

Fecha de consulta: 19 de diciembre de 2020.
Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3645 de fecha 20
de mayo de 2019.
28

Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203645.pdf

Fecha de consulta: 19 de diciembre de 2020.
29 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3785 de fecha 9
de octubre de 2019.

Disponible
en:http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203785.pdf
Fecha de consulta: 19 de diciembre de 2020.

106

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de lamarca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similaresa él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro.
A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en
una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza para cinco
productos y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso
logra acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1, y
resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es similar a 1,
entonces va a conservar el registro para los productos 2 y 3. Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, el 2 por ser idéntico y el 3
porque resulta similar.
Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión
en el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan:-

las mismas propiedades y características,-

tienen usos o funciones idénticos o similares y, además,-

resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso deelección en el mercado» 30.

En el segundo caso, y ante una pregunta específica formulada por el
Consultante, el TJCA complementó el criterio esbozado anteriormente, dela siguiente forma:«… La cancelación se da en función de la clase (de la Clasificación de Niza) en la cual el titular cuenta con registros marcarios y en
función de la solicitud de cancelación. Si un titular tiene registros
marcarios para identificar productos o servicios en varias clases, pero
la solicitud de cancelación apunta a una sola de ella, la oficina nacional competente centrará su análisis en esta única clase. Ahora bien,
corresponde a la autoridad nacional analizar todas las clases en las

30

Interpretación Prejudicial recaída en el proceso 737-IP-2018. Loc. cit.

LA CONSULTA PREJUDICIAL FACULTATIVA Y LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

107

que el titular tiene registros marcarios si es que la solicitud de cancelación se dirige a todas esas clases» 31.
Por último y, tal como lo mencionamos anteriormente, la Dirección
Nacional de Derecho de Autor, de la República de Colombia, también ha
decidido participar activamente en la formulación de consultas facultativas.
Al respecto, en el mes de julio de 2020, la Subdirección Técnica de Asuntos
Jurisdiccionales de dicha Dirección remitió una consulta facultativa en el
marco de un procedimiento en el que se demandaba la presunta infracciónde derechos patrimoniales de autor de una serie de productores audiovisuales, a través de la comunicación pública de obras audiovisuales, mediante la retransmisión de emisiones a través del servicio de televisión por suscripción. El TJCA, adoptó la Interpretación Prejudicial 122-IP-2020 32, en laque se establecieron importantes criterios jurídicos que permiten diferenciar la retransmisión de una obra audiovisual (derecho de autor) de la retransmisión de la señal de un organismo de radiodifusión (derecho conexo),
tal como se señala a continuación:«…la retransmisión es una forma de comunicación pública de
una obra audiovisual, y en consecuencia la titularidad sobre el derecho de autor (la obra audiovisual) y sobre el derecho conexo (la señal
de un organismo de radiodifusión) puede recaer o no en la misma
persona.
(…)…Los organismos de radiodifusión son titulares de derechos
conexos y en este sentido, el Artículo 39 de la Decisión 351 (…) lesconfiere, entre otros, el derecho exclusivo para autorizar o prohibir la

31

Interpretación Prejudicial recaída en el proceso 241-IP-2019. Loc. cit.

32 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 4086, de fecha 8
de octubre de 2020.
Disponible en:
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204086.pdf
Fecha de consulta: 19 de diciembre de 2020.

108

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

retransmisión (…) de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento…
(…)…el ejercicio de los derechos conexos de un organismo de radiodifusión, v.g., la facultad de autorizar o prohibir la retransmisiónde su señal, de ninguna manera puede ser interpretado como una limitación o menoscabo de los derechos de autor que eventualmente
pueda ostentar como titular de una obra audiovisual, previamente
radiodifundida, la cual podría ser objeto de retransmisión por un organismo distinto, en cuyo caso será necesario contar con su respectiva autorización...
(…)…De allí la importancia de diferenciar la retransmisión de una
obra audiovisual (derecho de autor) de la retransmisión de la señal
de un organismo de radiodifusión (derecho conexo). La retransmisiónde una obra audiovisual califica como una nueva comunicación pública. La retransmisión de una señal, si bien no es una comunicación
pública, sí se encuentra protegida por el Literal a) del Artículo 39 dela Decisión 351. Por tanto, una empresa que presta el servicio de televisión por suscripción (señal cerrada) tiene que obtener tanto una
autorización del titular de la obra audiovisual que retransmite, como
una autorización del organismo de radiodifusión titular de la señal
que retransmite, en ambos casos, a través de su servicio. Ahora bien,si el organismo de radiodifusión es titular, además, de obras audiovisuales, la empresa que presta el servicio de televisión por suscripción
necesita dos autorizaciones de ese organismo de radiodifusión: una,
por retransmitir la obra audiovisual (derecho de autor) de titularidaddel organismo de radiodifusión; y la otra, por retransmitir la señal(derecho conexo) del referido organismo de radiodifusión» 33.

33

Ibídem.

LA CONSULTA PREJUDICIAL FACULTATIVA Y LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

109

Como se puede apreciar, el Régimen Común de protección de los derechos de propiedad intelectual es un verdadero paradigma de la integración andina, puesto que no solamente ha permitido otorgar y proteger losderechos de propiedad intelectual de los agentes económicos y de los ciudadanos andinos que actúan en el mercado ampliado, sino que también hapropiciado un amplio diálogo y un trabajo conjunto, así como un importante desarrollo jurisprudencial, el cual ha sido, sin lugar a dudas, enriquecido
por el valioso aporte de todos los actores públicos y privados interesados
en la promoción y defensa de los derechos de la propiedad intelectual en la
Subregión.
Todo lo anterior ha permitido, no solamente contar con un acervo
destacado de sentencias en los diversos temas, regulados principalmente
por las Decisiones 486 y 351, sino que como lo destacamos en el presente
trabajo, ha promovido también el avance del derecho comunitario andinode manera general, tanto en aspectos sustantivos como procesales, hacoadyuvado a la creación de sinergia y cohesión en los niveles institucionales, académicos y de ejercicio profesional; y, en definitiva ha generado más
y mejor integración.
El Régimen Común citado, así como el mecanismo de la consulta facultativa pueden perfeccionarse y es posible optimizar su interpretación,
aplicación y funcionamiento. Sin embargo, ambos –el derecho positivo y elejercicio hermenéutico colaborativo que asegura su interpretación y aplicación uniforme– deben ser reconocidos como un ejemplo que debe inspirarla acción propositiva de los agentes económicos y de todas las autoridades
nacionales, cuyas actividades están reguladas también por el derecho comunitario andino, como por ejemplo en materia aduanera, tributaria, detransporte, migratoria, laboral, de seguridad social, etc. para así fortalecer
el proceso de integración y alcanzar los resultados que se lograron en materia de propiedad intelectual.

110

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

Referencias
Comisión de la Comunidad Andina (1969). Codificación del Acuerdo
de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena) [Archivo PDF].
http://www.comunidadandina.org/Normativa.aspx?link=TP
Comisión de la Comunidad Andina (1996). Protocolo modificatoriodel Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena)[Archivo PDF].
http://www.comunidadandina.org/Normativa.aspx?link=TP
Comisión de la Comunidad Andina (1999). Tratado de Creación del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Codificado por la Decisión 472
de la Comisión de la Comunidad Andina) [Archivo PDF].
http://www.comunidadandina.org/Normativa.aspx?GruDoc=07
Comisión de la Comunidad Andina (2001). Estatuto del Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina (Codificado por la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores) [Archivo PDF].
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE6
80.PDF
Superintendencia de Industria y Comercio (2016). Manual de Marcas[Archivo PDF].
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Manual-demarcas.pdf
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Reglamento Interno delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina, modificado mediante el
Acuerdo 01/2020 de fecha 29 de junio de 2020 [Archivo PDF].
https://www.tribunalandino.org.ec/transparencia/normatividad/Regl
amento_IP_AC_04-2018.pdf
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 14-IP-2007,
M.P. Olga Inés Navarrete Barrero; 21 de marzo de 2007.
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace15
13.pdf

LA CONSULTA PREJUDICIAL FACULTATIVA Y LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

111

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 130-IP-2007,
M.P. Oswaldo Salgado Espinoza; 17 de octubre de 2007.
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace15
84.pdfTribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 3-AI-2010, M.P.
Ricardo Vigil Toledo; 26 de agosto de 2011.
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace19
85.pdfTribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 105-IP-2014,
M.P. Luis José Diez Canseco; 28 de junio de 2014.
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2
459.pdf
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 121-IP-2014,
M.P. Luis José Diez Canseco; 20 de junio de 2014.
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2
427.pdf
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 119-IP-2014,
M.P. José Vicente Troya Jaramillo; 15 de julio de 2015.
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2
563.pdf
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 452-IP-2017,
M.P. Hugo Ramiro Gómez Apac; 15 de julio de 2015.
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3
161.pdf
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 242-IP-2015,
M.P. Luis José Diez Canseco; 24 de agosto de 2015.
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2
579.pdf112

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 458-IP-2015,
M.P. Luis Rafael Vergara Quintero; 13 de junio de 2017.
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3
082.pdf
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 737-IP-2018,
M.P. Hugo Ramiro Gómez Apac; 29 de marzo de 2019.
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203645.pdf
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 241-IP-2019,
M.P. Hugo Ramiro Gómez Apac; 26 de julio de 2019.
http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203785.pdf

u

113

BrasilA Responsabilidade dos provedores nas violações dedireitos autorais na internet
Por José Carlos Costa Netto *1. Modalidades de Provedores nas Redes Digitais
Embora tenha excluído, textualmente, as infrações – e consequente
responsabilização – “a direitos de autor ou a direitos conexos” 1, o “Marco
Civil da Internet” (Lei 12.965, de 23.04.2014 que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil) e, também, nãotenha incluído definição dos provedores, é certo que subdividiu essa atividade em dois tipos básicos: os de conexão e os de aplicação de internet,
sendo:(a)*a conexão à internet: a habilitação de um terminal para envio erecebimento de pacotes de dados pela internet, mediante a
atribuição ou autenticação de um endereço IP (art. 5º, V), e

Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Brasil.

Art. 19, §2º e art. 31 da Lei 12.965/2014, que dispõem: §2º (do art. 19): “A
aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5º da Constituição Federal”, e “Art. 31. Atéa entrada em vigor da lei específica prevista no §2º do art. 19, a responsabilidade doprovedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por
terceiros, quando se tratar de infração a direitos de autor ou a direitos conexos, continuará a ser disciplinada pela legislação autoral vigente aplicável na data da entrada em
vigor desta Lei.”
1

114

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA(b)aplicações de internet: o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet (art. 5º, VII).

Consequentemente, o primeiro grande grupo (provedores de conexão) são, em outras palavras, os denominados provedores de serviço deacesso, ou seja, sua função consiste em viabilizar o acesso de seus clientes
à internet, como as empresas operadores de telefonia, por exemplo 2. O
segundo (provedores de aplicação) subdividem-se, principalmente, em:- provedor de correio eletrônico, que opera o sistema de envio e recebimento de mensagens pela internet (como e-mail) 3,- provedor de hospedagem, que propicia o armazenamento de arquivos em um servidor que viabiliza o seu acesso por terceiros 4, ou, também,
como observa FREDERICO MEINBERG CEROY, podem oferecer plataformas
prontas para seus usuários, objetivando acessar websites (Google), blogs(WordPress), publicação de vídeos (YouTube), acesso a músicas (Spotify),
criação de websites (Wix) e redes sociais (Facebook, Twitter, Google+,etc) 5, e- provedor de conteúdo, que disponibiliza na internet as informações
criadas ou desenvolvidas pelos provedores de informação (ou autores),
No Brasil, atualmente, os principais exemplos de provedores de conexão (oude acesso) são a TIM, VIVO, CLARO, NET e outras.
2

No Brasil, atualmente, os principais exemplos de provedores de correio eletrônico são o Gmail (Google), Hotmail (Microsoft), UOL e Yahoo.
3

No Brasil, atualmente, os principais exemplos de provedores de hospedagemsão o UOL, o Host e a Localweb.
4“Os conceitos de provedores do Marco Civil da Internet”, publicado em
www.migalhas.com.br em 17.05.2017, p. 2. Acrescente-se que há precedentes jurisprudenciais que atribuem a essa modalidade de provedor também a denominação de“provedor de busca na internet” como consignado – referindo-se ao Google – naementa do acórdão do STJ – Superior Tribunal de Justiça relativo Agravo Regimental
em Recurso Especial nº 681.413-PR, de 08.03.2016, votação unânime, Relator Ministro
Raul Araújo.
5

A RESPONSABILIDADE DOS PROVEDORES NAS
VIOLAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS NA INTERNET

115

utilizando servidores próprios ou os serviços de um provedor de hospedagem para armazená-las. São diversos os exemplos de provedores de conteúdo, já que englobam desde pessoas naturais que mantêm um website ou
blog pessoal a grandes portais de imprensa 6.
2. A Responsabilidade dos Provedores de Internet nas Violações a
Direitos Autorais
2.1. A Responsabilidade dos Provedores de Internet sob o aspecto
genérico
Resta claro que, sob a ótica do Marco Civil da Internet (Lei
12.695/2014), que, no âmbito do grande espectro da rede mundial decomputadores, mais que as dos provedores de conexão, são as atividades,obrigadas pelos provedores de aplicação (hospedagem, busca e conteúdo)
que envolvem a responsabilização quanto às infrações legais de qualquergênero. Nesse contexto, encontra-se, evidenciado no diploma legal da internet que:a) não há qualquer ressalva em relação a efetiva responsabilização
dos provedores de conteúdo (ou seja, que operam conteúdo gerado
pelo próprio provedor), cabendo-lhes, portanto, sem restrições, asnormas gerais de responsabilidade civil e penal,b) diversamente, no que tange aos provedores de hospedagem (queoperam conteúdo gerado por terceiros) impõe a Lei 12.965/2014 a
responsabilidade subjetiva – ou seja, dependente da apuração deculpa ou dolo – ao estabelecer, em seu art. 19, que:“Art. 19 – Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial
específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar

6

Conforme FREDERICO MEINBERG CEROY, artigo citado, p. 2.

116

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas
as disposições legais em contrário”.
Consequentemente, encontra-se expresso na lei especial que se trata
de uma benesse concedida ao “provedor de aplicações da internet” emrelação a “conteúdo gerado por terceiros” e, portanto, apenas recai sobre
os denominados “provedores de hospedagem” (ou de busca) como, por
exemplo, o Google, Facebook, Youtube e outros provedores do mesmogênero.
Mas, indaga-se, seria essa condição especial – no contexto do ordenamento jurídico de responsabilização civil e penal – um privilégio justificável? Entendo ser negativa a resposta pois a Lei 12.965 de 2014 não é a“constituição da internet” como alardeado por alguns. Não constrói do zeroo ordenamento jurídico, mas sim se integra a este. Nunca é demais ressaltar ser o “Marco civil da internet” regra infraconstitucional e, portanto, suaaplicação deve se harmonizar com o ordenamento jurídico vigente. A esse
respeito, ensina Claudio Luiz Bueno de Godoy que:“... a lei especial contraria, em primeiro lugar, preceito comum e histórico, no Código Civil brasileiro, de responsabilidade
solidária em caso de ilícitos contratuais. É o que, no atual CC, secontém no art. 942 e que já estava no art. 1.518 do CC/16 7. Depois, contraria-se ainda a responsabilidade solidária que se impôs,no CDC (art. 7º) 8, para mais ampla tutela do consumidor, aí incluí-Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem
ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor,
todos responderão solidariamente pela reparação. Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas no art. 932.
7

Art. 1.518. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem
ficam sujeitos à reparação do dano causado, e, se tive mais de um autor a ofensa,
todos responderão solidariamente pela reparação. Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os cúmplices e as pessoas designadas no artigo 1.521.
Art. 7º. Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes detratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação
8

A RESPONSABILIDADE DOS PROVEDORES NAS
VIOLAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS NA INTERNET

117

do aquele assim considerado por equiparação, justamente o terceiro vítima (bystander) de acidente de consumo, portanto de fato
do serviço, de falha da segurança razoavelmente esperada” 9.
2.2. As Violações de Direitos Autorais na Internet e a Responsabilidade dos Provedores no Brasil: legislação e precedentes jurisprudenciais
2.2.1. A Responsabilidade Objetiva nas Violações a Direitos Autoraiscomo Regra Geral
Tendo em vista que a Constituição Federal protege o direito autoral
como cláusula pétrea, estabelecendo em seu art. 5º, inciso XXVII, que aos
autores pertence o direito exclusivo de utilização, mandamento reeditado
na Lei 9.610/98, que prevê que as autorizações dos titulares de direitos
autorais para utilização de obras intelectuais devem ser sempre prévias e
expressas, as sanções civis, como consequência do seu descumprimento,
são rigorosas e encontram-se expressas, basicamente, em dois dispositivos
da lei vigente para a matéria:“Art. 102. O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, poderá requerera apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível, eArt. 104. Quem vender, expuser a venda, ocultar, adquirir,
distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho,
vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para ou-

interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
9“Uma análise crítica da responsabilidade civil dos provedores na Lei n
12.965/14 – Marco Civil da Internet” In Direito & Internet III, Tomo II Marco Civil daInternet-Coord: Newton de Lucca; Adalberto Simão Filho; Cíntia Rosa Pereira de Lima –quartier Latin. SP. 2015, p. 315).

118

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

trem, será solidariamente responsável com o contrafator, nos
termos dos artigos precedentes, respondendo como contrafatoreso importador e o distribuidor em caso de reprodução no exterior”.
Assim, resta patente a desnecessidade de constatação de culpa ou
dolo na caracterização do ato ilícito.
Com efeito, o art. 104 da Lei n 9.610/98 estabelece a responsabilidade objetiva, por meio do qual não cabe indagar da presença de culpa ou
não do terceiro interveniente na relação com o contrafator direto. Se esse
terceiro reproduz ou não põe fim ao ciclo econômico da obra ilícita, obtendo lucro nesse desiderato, sendo o que basta para responder com os demais corréus no ressarcimento in integrum dos danos gerados. Esse entendimento foi fixado no julgamento do Resp nº 1.123.456-RS (2009/01250780), relator Min. Massami Uyeda:“1. É objetiva a responsabilidade do agente que reproduz
obra de arte sem a prévia e expressa autorização do seu autor.
2. Reconhecida a responsabilidade do contrafator, aquele
que adquiriu a obra fraudulenta e obteve alguma vantagem com
ela, material ou imaterial, também responde ela violação do direito do autor, sem espaço para discussão acerca da sua culpa pelo
evento danoso”.
2.2.2. A Responsabilização dos Provedores em Violação de Direitos
Autorais na Internet
Como vimos, o “Marco Civil da Internet” (Lei 12.965/2014) criou amodalidade de responsabilidade subjetiva para o provedor de aplicação deinternet quando se tratar de “conteúdo gerado por terceiros” (art. 19), oque se aplica, portanto, especialmente, aos provedores de hospedagem,
espécie do denominado “provedor ou aplicações” previsto no referido diploma legal.
No entanto, conforme já examinamos, encontra-se destacado no art.
19, §2º e art. 31 do referido “Marco Civil” que este não se aplica a infrações
de direitos de autor e direitos conexos, “continuando a ser disciplinada pela

A RESPONSABILIDADE DOS PROVEDORES NAS
VIOLAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS NA INTERNET

119

legislação autoral vigente” 10. Consequentemente, vale a regra geral do Código Civil Brasileiro e, mais especificamente, a regra da responsabilidade
objetiva prevista para violação de direito autoral, como reportamos noitem anterior deste capítulo. A respeito, acrescente-se a orientação de
ANITA MATTES, JAQUELINE SAN GALO e LEONARDO PONTES MACHADO:“Não há qualquer razão para não se aplicar a responsabilidade objetiva e ateoria do risco aos provedores de hospedagem, estando presentes todos oselementos caracterizadores. Não há por que os provedores também não sesujeitarem à teoria do risco: ao contrário, há mais razão para isso, em virtude da ampliação dos fatores de expansão do risco; grande dificuldade dese provar a culpa; anonimato; dano imediato, massificado e com grande
possibilidade de repercussão. Regredir à ideia infeliz de prova diabólica
(probatio diabólica), portanto, seria injustificável em um projeto moderno
de direitos autorais” 11.

Texto final do art. 31 da Lei 12.965, de 23.04.2014, que estabelece princípios,
garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Consigna, o texto integral
do dispositivo legal: “Art. 31. Até a entrada em vigor da lei específica prevista no §2ºdo art. 19, a responsabilidade do provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, quando se tratar de infração a direitos deautor ou a direitos conexos, continuará a ser disciplinada pela legislação autoral vigente aplicável na data da entrada em vigor desta Lei”.
10

11
Obra citada, p. 411. Acrescente-se, também, a lúcida doutrina dos mesmos
autores, sobre o mesmo tema: “A teoria do risco se justifica pela mudança do estado
de fato e do estado de consciência das sociedades modernas. Mudança de um estado
de fato porque de atividades individuais evoluímos para atividades coletivas de natureza anônima; do prejuízo individual ao prejuízo difuso; de uma sociedade simples auma sociedade industrial de massa, amorfa e disforme, que gera a diluição da responsabilidade em função de uma desumanização criada pela gestão de riscos assumidos.
De outro lado, temos uma mudança do estado de consciência pela socialização do
risco – a vítima deve ser indenizada mesmo que seu ofensor não seja identificado emesmo que não tenha lastro financeiro. Mudança do estado de consciência também
pela valorização da pessoa humana e da solidariedade – o ator central da responsabilidade não é mais o causador do prejuízo, mas a vítima que deve ser indenizada. Todavia, o paradigma da responsabilidade objetiva em relação aos provedores de hospedagem é questionado principalmente pela influência desses novos atores sobre a jurisprudência. A vítima é novamente colocada em segundo ou em terceiro plano e todo o120

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

A crítica de MATTES, SAN GALO e PONTES é válida, pois, caso tivesse
sido adotada a regra do “Marco Civil da Internet” para o campo dos direitos
autorais, cumprir com a notificação exigida na referida lei, deveria ser um
elemento somente para reduzir o montante da indenização devida aos titulares, amenizado o “quantum” que deveria ser pago pelo provedor, mas
não para isentar a responsabilidade dos provedores pelo período de ilegalidade que antecede a notificação. E a regra da responsabilidade objetiva dalei especial – que regula direitos autorais 12 - harmoniza-se com a regra geral do Código Civil de 2002 que estabelece no parágrafo único do seu art.
927 que: “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente deculpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os
direitos de outrem”.
Ora, é inegável que, o risco de práticas ilícitas que um provedor deaplicação da internet propicia – em enormes proporções – com um uso indiscriminado de conteúdo, que deveria estar protegido, deixando ao alcance de qualquer um a possibilidade de colocação de obras intelectuais – como uma música, um vídeo, um texto, uma foto – sem autorização prévia
dos titulares de direitos autorais para livre utilização na rede mundial decomputadores. Nesse passo, como negar que tal – extremamente lucrativa– atividade “normalmente desenvolvida” pelo provedor de internet “implicaria, por sua natureza, risco para os direitos de outrem” e consequentemente, nos termos literais do parágrafo único do art. 927, do Código Civil
de 2002 citados, deverá “reparar o dano independentemente de culpa”?
Apesar de parecer clara essa conclusão de responsabilização objetiva
frente ao ordenamento jurídico vigente em nosso país, os provedores daônus de prova, mesmo que a prova seja diabólica, é a ela novamente imposto. O quadro da responsabilidade objetiva é fracionado, regredido à era anterior a Seleilles, àprimeira metade do século XIX. A culpa baseada em uma moral religiosa, deveria serdemonstrada em relação aos provedores de hospedagem, criaturas estranhas que nãosão pessoas físicas, mas, antes, grandes empresas que dominam a tecnologia.” (obracitada, p. 362).
12

Arts. 102 e 104 da Lei 9.610/98.

A RESPONSABILIDADE DOS PROVEDORES NAS
VIOLAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS NA INTERNET

121

internet tem conseguido – muitas vezes alegando discutíveis fragilizações
tecnológicas ou operacionais que inviabilizariam a prevenção de práticas
ilícitas – obter decisões judiciais para que sua responsabilização seja denatureza subjetiva, ou seja, dependam da comprovação de culpa ou dolo.
Nesse caminho, só seriam responsabilizados os provedores quando –notificados pelas vítimas – se omitissem em retirar material ilícito da rede,passando, só então, a responder solidariamente com o autor direto do dano.
Contrariamente a esse pleito dos provedores de internet – em matéria relativa a ofensa a direitos da personalidade – já se manifestou, em
09.03.2010, o STJ – Superior Tribunal de Justiça, em judicioso acórdão unânime da sua Segunda Turma, relator o Ministro HERMAN BENJAMIN, com aseguinte ementa (transcrição parcial):“7. Quem viabiliza tecnicamente, quem se beneficia economicamente e, ativamente, estimula a criação de comunidades epáginas de relacionamento na internet é tão responsável pelo
controle de eventuais abusos e pela garantia dos direitos da personalidade de internautas e terceiros como os próprios internautas que geram e disseminam informações ofensivas aos valores
mais comezinhos da vida em comunidade, seja ela real, seja virtual.
8. Essa co-responsabilidade – parte do compromisso social
da empresa moderna com a sociedade, sob o manto da excelência
dos serviços que presta e da merecida admiração que conta em
todo mundo – é aceita pelo Google, tanto que atuou, de forma
decisiva, no sentido de excluir páginas e identificar os gângsteres
virtuais. Tais medidas, por óbvio, são insuficientes, já que reprimircertas páginas ofensivas já criadas, mas nada fazer para impedir osurgimento de outras tantas, com conteúdo igual ou assemelhado,
é, em tese, estimular um jogo de Tom e Jerry, que em nada reme-

122

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

dia, mas só prolonga, a situação de exposição, de angústia e deimpotência das vítimas das ofensas” 13.
A partir de lúcidas decisões judiciais como esta, vai se tornando evidente que o criticável “escudo” criado no ambiente virtual para proteger aextremamente lucrativa atividade comercial dos provedores da internet deilícitos de direito autoral decorrentes de obras intelectuais inseridas e utilizadas, sem autorização dos titulares, na rede, que o Digital Millenium Copyright Act, de 1998, dos Estados Unidos instituiu no regime jurídico dainternet como verdadeiros “safe harbors” – portos seguros – para os provedores (“DMCA 512” – Seção 512 do Título 17 do United States Code que
os isenta de responsabilidade por essa modalidade de ato ilícito), já estásendo reavaliada.
Nesse caminho, dois anos depois da lei estadunidense, a Diretiva Européia de 2000 traçou regras similares para a responsabilização dos provedores da internet apenas mediante prova de culpa e que não deveria ser
imposta aos provedores de serviços uma obrigação geral de vigilância ou deprocura ativa de conteúdos com indícios de ilicitude (art. 15 da Diretiva
2000/31 CE do Parlamento Europeu de 08 de julho de 2000). Esse verdadeiro privilégio aos provedores de serviços foi, afinal, suprimido pela Diretiva
de 2019 que, em seu artigo 17, estabeleceu a obrigatoriedade de obtenção,pelos provedores, de autorização prévia dos respectivos titulares de direitos autorais para utilização de conteúdos protegidos nas plataformas digitais.
E isso se faz, principalmente, no Brasil, como exposto, pela solidez do
nosso regime legal aplicável à matéria aliada, naturalmente, à segura orientação construtiva da jurisprudência.

Transcrição dos itens 7 e 8 da ementa do acórdão do STJ (2º Turma) de
09.03.2010, votação unânime, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, no Recurso Especial nº 1.117.633-RO.
13

A RESPONSABILIDADE DOS PROVEDORES NAS
VIOLAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS NA INTERNET

123

Referências
Ceroy, F. M. (2015). Os conceitos de provedores no Marco Civil da Internet. Revista Eletrônica Direito & TI, 1(1), 3-3.
Godoy, C. L. B. D. (2015). Uma análise crítica da responsabilidade civil
dos provedores na Lei n. 12.965/14 (Marco Civil da Internet). De Lucca,
Newton; Simão Filho, Adalberto; Lima, Cíntia Rosa Pereira de. Direito &Internet III–Tomo II: Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014). São Paulo:
Quartier Latin, 307-320.
Lei dos Direitos Autorais nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
Marco Civil da Internet. Lei 12.965 de 23 de março de 2014.

u

125

La responsabilidad de los proveedores en las
violaciones de derechos de autor en Internet
Por José Carlos Costa Netto *1. Modalidades de proveedores en las Redes Digitales
Aunque se hayan excluido textualmente las infracciones – y la consecuente responsabilización – “a los derechos de autor o a derechos conexos” 1, el “Marco Civil de Internet” (Ley 12.965 del 23 de abril de 2014, queestablece principios, garantías, derechos y deberes para el uso del internet
en Brasil) y, además, no se haya incluido la definición de los proveedores,
Juez del Tribunal de Justicia de São Paulo. Egresado con maestría y doctorado
en derecho civil de la Universidad de São Paulo (USP). Antes de la magistratura laboró
durante más de 30 años como abogado en el área civil. Es especialista en derechos deautor y ha elaborado varios artículos y libros legales sobre el tema, entre ellos: “Copyright en Brasil” (3ª Edición, Editora Saraiva, São Paulo, 2019). Entre 1979 a 1983, fue
presidente del Consejo Nacional de Derecho de Autor (CNDA), órgano del entonces
Ministerio de Educación y Cultura, periodo durante el que representó a su país ante la
Unión de Berna (derechos de autor) y la Convención de Roma (derechos conexos con
los derechos de autor) en Ginebra, París y Roma, ante la OMPI y la UNESCO.
*

Art. 19, §2º y el art. 31 de la Ley 12.965/2014, que establecen: §2º (del art.
19): “La aplicación de las disposiciones de este artículo para la violación de los derechos de autor o derechos conexos depende de una disposición legal específica, quedebe respetar la libertad de expresión y demás garantías previstas en el art. 5 de laConstitución Federal”, y el “Art. 31. Hasta la entrada en vigor de la ley específica prevista en la § 2 del art. 19, la responsabilidad del proveedor de aplicaciones de Internet
por los daños derivados de los contenidos generados por terceros, en el caso de infracción de los derechos de autor o derechos afines, seguirá estando regulada por las leyesde derechos de autor vigentes aplicables a la fecha de entrada en vigor de este Ley”.
1

126

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

es cierto que se subdividió esta actividad en dos tipos básicos: los de conexión y los de aplicación de internet, siendo:(a) la conexión a Internet: la habilitación de un terminal para
enviar y recibir paquetes de datos por Internet, mediante la atribución o autenticación de una dirección IP (art. 5, V), y(b) aplicaciones de Internet: el conjunto de funcionalidades alas que se puede acceder por medio de un terminal conectado a Internet (art. 5º, VII).
Por consiguiente, el primer grande grupo (proveedores de conexión)
son, en otras palabras, los denominados proveedores de servicio de acceso,
es decir, su función consiste en permitir el acceso de sus clientes a Internet,
como las empresas operadoras de telefonía, por ejemplo 2. El segundo grupo (proveedores de aplicación) se subdivide, principalmente, en:- proveedor de correo electrónico, que opera el sistema para enviar yrecibir mensajes a través de Internet (como el correo electrónico) 3,- proveedor de alojamiento, que permite el almacenamiento de archivos en un servidor que permite que terceros accedan a ellos 4 o, también, como observa FREDERICO MEINBERG CEROY, pueden ofrecer plataformas preparadas para sus usuarios, con el objetivo de acceder a sitios
web (Google), blogs (WordPress), publicar videos (YouTube), acceder a música (Spotify), crear sitios web (Wix) y redes sociales (Facebook, Twitter,
Google+, etc.) 5, y

En Brasil, actualmente, los principales ejemplos de proveedores de conexión(o de acceso) son TIM, VIVO, CLARO, NET y otros.
2

En Brasil, actualmente, los principales ejemplos de proveedores de correo
electrónico son Gmail (Google), Hotmail (Microsoft), UOL y Yahoo.
3

4
En Brasil, actualmente, los principales ejemplos de proveedores de hosting son
UOL, Host y Localweb.

“Os conceitos de provedores do Marco Civil da Internet”, publicado en
www.migalhas.com.br el 17-05-2017, p. 2. Cabe agregar que existen precedentes en lajurisprudencia que también atribuyen a este tipo de proveedor el nombre de “provee5

LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES EN
LAS VIOLACIONES DE DERECHOS DE AUTOR EN INTERNET

127- proveedor de contenido, que pone a disposición en Internet la información creada o desarrollada por los proveedores de información (oautores), utilizando sus propios servidores o los servicios de un proveedor
de alojamiento para almacenarla. Hay varios ejemplos de proveedores decontenido, ya que abarcan desde personas naturales que mantienen unsitio web o un blog personal hasta los principales portales de prensa 6.
2. La responsabilidad de los proveedores de Internet en la violaciónde Derechos de Autor
2.1. La responsabilidad de los proveedores de Internet desde elpunto de vista genérico
Queda claro que, desde la perspectiva del Marco Civil de Internet(Ley 12.695/2014) dentro del amplio espectro de la red mundial de computadores, más que las de los proveedores de conexión, son las actividades,
requeridas por los proveedores de aplicaciones (hospedaje, búsqueda ycontenido) las que implican la responsabilización por infracciones legales
de cualquier tipo. En este contexto, se encuentra evidenciado en el estatuto legal de Internet que:(a) no hay ninguna mención sobre la responsabilización efectiva de los proveedores de contenido (es decir, que operan el contenido generado por el propio proveedor), por lo que les corresponde,
sin restricciones, las normas generales de responsabilidad civil y penal,(b) de otro modo, en lo que respecta a los proveedores de hospedaje (que operan contenidos generados por terceros), la Ley
12.965/2014 impone una responsabilidad subjetiva – es decir, que

dor de búsquedas en Internet”, según se establece - refiriéndose a Google - en la sentencia del STJ - Tribunal Superior de Justicia en materia de Agravo Regimental em Recurso Especial nº 681.413-PR, del 08-03-2016, votación unánime, Juez Relator Raúl
Araújo.
6

De acuerdo con FREDERICO MEINBERG CEROY, artículo citado, p. 2.

128

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

depende de la verificación de culpa o dolo – al establecer, en su art.
19, que:“Artículo 19 – Con el fin de garantizar la libertad de expresión yevitar la censura, el proveedor de aplicaciones de Internet solo puede
ser considerado civilmente responsable de los daños derivados de loscontenidos generados por terceros si, después de una orden judicial
específica, no toma medidas para, dentro del alcance y en los límites
técnicos de su servicio y dentro del plazo establecido, hacer que elcontenido identificado como infractor no esté disponible, sujeto a lasdisposiciones legales en contrario”.
Por consiguiente, se expresa en la ley especial que se trata de un beneficio otorgado al “proveedor de aplicaciones de internet” en relación con“contenidos generados por terceros” y, por tanto, solo recae sobre los denominados “proveedores de hospedaje” (o búsqueda) como, por ejemplo,
Google, Facebook, Youtube y otros proveedores del mismo tipo.
Sin embargo, surge la pregunta, ¿sería esa condición especial – en elcontexto del sistema legal de responsabilización civil y penal – un privilegio
justificable? Entiendo que la respuesta es negativa porque la Ley 12.965 de2014 no es la “constitución de internet”, como afirman algunos. No construye el sistema legal desde cero, sino que se integra a este. Nunca sobre
destacar que se trata de la norma infraconstitucional “Marco civil da internet” y, por tanto, su aplicación debe estar armonizada con el ordenamiento
jurídico vigente. Al respecto, Claudio Luiz Bueno de Godoy enseña que:“...la ley especial contradice, en primer lugar, un precepto común e histórico, en el Código Civil brasileño, de responsabilidad solidaria en el caso de infracciones contractuales. Es lo que, en el actual
CC, está contenido en el art. 942 y que ya estaba en el art. 1.518 de
CC/16 7. Luego, se contradice la responsabilidad solidaria que se imArt. 942. Los bienes del responsable del delito o violación de los derechos ajenos están sujetos a indemnización por el daño causado; y, si el delito tiene más de unautor, todos serán solidariamente responsables de la indemnización. Párrafo único.
7

LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES EN
LAS VIOLACIONES DE DERECHOS DE AUTOR EN INTERNET

129

puso, en el CDC (art. 7) 8, para una protección más amplia del consumidor, incluida la así considerada en comparación, precisamente la
tercera víctima (bystander) de un accidente de consumo, por tantode hecho del servicio, violación de seguridad razonablemente esperada”. 9
2.2. Violaciones de derechos de autor en Internet y responsabilidad
de los proveedores en Brasil: legislación y precedentes jurisprudenciales
2.2.1. La responsabilidad objetiva en violaciones de derechos de autor como regla general
En vista de que la Constitución Federal protege el derecho de autor
como una cláusula de piedra, estableciendo en su art. 5, inciso XXVII, que
los autores tienen el derecho exclusivo de uso, mandato reeditado en la Ley
9.610/98, que establece que las autorizaciones a los titulares de derechosde autor para el uso de obras intelectuales deben ser siempre previas yexpresas, sanciones civiles, como consecuencia de su incumplimientos, son
Son solidariamente responsables con los autores los co-autores y las personas designadas en el artículo 932.
Art. 1.518. Los bienes del responsable del delito o violación de los derechos ajenos están sujetos a indemnización por el daño causado; y, si hubiera más de un infractor, todos serán solidariamente responsables de la indemnización. Párrafo único. Son
solidariamente responsables con los autores los cómplices y las personas designadas
en el artículo 1.521.
Art. 7º. Los derechos previstos en este código no excluyen otros derivados detratados o convenciones internacionales firmados por Brasil, de la legislación interna
ordinaria, de las normas dictadas por las autoridades administrativas competentes, asícomo de los derivados de los principios generales del derecho, analogía, costumbres yequidad. Párrafo único. Cuando hay más de un infractor, todos serán solidariamente
responsables de la reparación de los daños previstos en las normas de consumo.
8

9“Uma análise crítica da responsabilidade civil dos provedores na Lei n
12.965/14 – Marco Civil da Internet” en Direito & Internet III, Tomo II Marco Civil daInternet-Coord: Newton de Lucca; Adalberto Simão Filho; Cíntia Rosa Pereira de Lima –quartier Latin. SP. 2015, p. 315).

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

estrictos y se expresan, básicamente, en dos disposiciones de la ley vigente
en la materia:“Art. 102. El propietario cuya obra sea reproducida, divulgada
de manera fraudulenta o de otra manera utilizada, podrá solicitar la
incautación de las copias reproducidas o la suspensión de la divulgación, sin perjuicio de la indemnización correspondiente, yArt. 104. Quien vende, expone a la venta, oculte, adquiere, distribuye, tiene en depósito o utiliza una obra o fonograma reproducido de manera fraudulenta, con el fin de vender, obtener una ganancia, ventaja, provecho, beneficio directo o indirecto, para sí mismo opara terceros, será solidariamente responsable con el falsificador, en
los términos de los artículos anteriores, respondiendo como falsificadores al importador y al distribuidor en caso de reproducción en el
extranjero”.
De esta manera, queda claro que no hay necesidad de constataciónde culpa o dolo en la caracterización del acto ilegal.
De hecho, el art. 104 de la Ley N° 9.610/98 establece la responsabilidad objetiva, por la que no es necesario indagar sobre la presencia o no deculpabilidad del tercero en la relación con el falsificador directo. Si este
tercero reproduce o no pone fin al ciclo económico del trabajo ilegal, rentabilizándolo, eso basta para responder con los demás codemandados en el
reintegro completo de los daños generados. Este entendimiento fue establecido en la sentencia de la Resp nº 1.123.456-RS (2009 / 0125078-0), Juez
Relator Massami Uyeda:“1. Es objetiva la responsabilidad del agente que reproduce una
obra de arte es estrictamente sin la autorización previa y expresa de
su autor.
2. Una vez reconocida la responsabilidad del falsificador, el que
adquirió la obra fraudulenta y obtuvo alguna ventaja con ella, ya sea
material o inmaterial, también responde a la violación de derechosde autor, sin lugar a discusión sobre su culpabilidad por el acto perjudicial”.

LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES EN
LAS VIOLACIONES DE DERECHOS DE AUTOR EN INTERNET

131

2.2.2. La responsabilidad de los proveedores en las violaciones delos derechos de autor en Internet
Como vemos, el “Marco Civil da Internet” (Ley 12.965 / 2014) creó lamodalidad de responsabilidad subjetiva para el proveedor de aplicaciones
de Internet cuando se trata de “contenidos generados por terceros” (art.
19), que se aplica, por tanto, especialmente a los proveedores de hospedaje un tipo de los denominados “proveedores o aplicaciones” previstos en el
citado estatuto legal.
Sin embargo, como ya hemos examinado, se destaca en el art. 19, § 2
y el art. 31 del mencionado “Marco Civil” que esto no se aplica a las infracciones de los derechos de autor y derechos conexos, que “continúa siendoregulada por la legislación vigente en materia de derechos de autor”. 10 Por
consiguiente, se aplica la regla general del Código Civil brasileño y, másespecíficamente, la regla de responsabilidad objetiva prevista por infracción de derechos de autor, como informamos en el punto anterior de este
capítulo. Al respecto, se agrega la orientación de ANITA MATTES, JAQUELINE SAN GALO y LEONARDO PONTES MACHADO: “No hay razón para no
aplicar la responsabilidad estricta y la teoría del riesgo a los proveedores dehospedaje, con todos los elementos característicos presentes. Tampoco
hay razón para que los proveedores no deban estar sujetos a la teoría delriesgo: por el contrario, hay más razón para esto, debido a la expansión delos factores de expansión del riesgo; gran dificultad para probar la culpabilidad; anonimato; daños inmediatos y generalizados con una alta probabilidad de repercusión. Regresar a la desafortunada idea de prueba diabólica

Texto final del art. 31 de la Ley 12.965, de 23 de abril de 2014, que establece
principios, garantías, derechos y deberes para el uso de internet en Brasil. El texto
completo de la disposición legal establece: “Art. 31. Hasta la entrada en vigor de la ley
específica prevista en la § 2 del art. 19, la responsabilidad del proveedor de aplicaciones de Internet por los daños derivados de los contenidos generados por terceros, enel caso de infracción de los derechos de autor o derechos afines, seguirá estando regulada por las leyes de derechos de autor vigentes aplicables a la fecha de entrada envigor de este Ley.”
10

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA(probatio diabólica), por lo tanto, sería injustificable en un proyecto moderno de derechos de autor”. 11
La crítica de MATTES, SAN GALO y PONTES es válida, porque si se hubiera adoptado la norma “Marco Civil de Internet” para el campo de losderechos de autor, cumplir con la notificación requerida en esa ley, debería
ser un elemento solo para reducir el monto de la indemnización debida alos titulares, aliviando el “quantum” que debe pagar el proveedor, pero no
eximiendo a los proveedores de responsabilidad por el período de ilegalidad que precede a la notificación. Y la regla de responsabilidad objetiva dela ley especial – que regula los derechos de autor 12 - se armoniza con la
regla general del Código Civil de 2002 que establece en el párrafo único desu art. 927 que: “Habrá obligación de reparar el daño, independientementede la culpa, en los casos que determine la ley, o cuando la actividad que

Obra citada, p. 411. Se agrega, además, la doctrina lúcida de los mismos autores, sobre el mismo tema: “La teoría del riesgo se justifica por el cambio en el estado
de hecho y el estado de conciencia de las sociedades modernas. Cambio de un estado
de hecho porque de actividades individuales hemos evolucionado a actividades colectivas de carácter anónimo; del daño individual al daño difuso; de una sociedad simple a
una sociedad industrial masiva, amorfa y deformada, que genera la dilución de la responsabilidad por una deshumanización creada por la gestión de los riesgos asumidos.
Por otro lado, tenemos un cambio en el estado de conciencia debido a la socializacióndel riesgo: la víctima debe ser compensada incluso si su agresor no está identificado e
incluso si no tiene respaldo financiero. Cambio en el estado de conciencia también por
la valorización de la persona humana y la solidaridad: el actor central de la responsabilidad ya no es la causa del daño, sino la víctima que debe ser indemnizada. Sin embargo, el paradigma de la responsabilidad objetiva en relación con los proveedores dehospedaje es cuestionado principalmente por la influencia de estos nuevos actores enla jurisprudencia. Se pone nuevamente a la víctima en segundo o tercer plano y se levuelve a imponer toda la carga de la prueba, aunque la prueba sea diabólica. El marco
de la responsabilidad estricta está dividido, retrocediendo a la época anterior a Seleilles, en la primera mitad del siglo XIX. La culpa basada en una moral religiosa deberíademostrarse en relación con los proveedores de hosting, creaturas extrañas que noson personas naturales, sino, más bien, grandes empresas que dominan la tecnología”.
(obra citada, p. 362)
11

12

Arts. 102 y 104 de la Ley 9.610/98.

LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES EN
LAS VIOLACIONES DE DERECHOS DE AUTOR EN INTERNET

133

normalmente realiza el autor del daño, por su naturaleza, suponga un riesgo para los derechos de terceros”.
Ahora bien, es innegable que el riesgo de prácticas ilícitas que brinda
un proveedor de aplicaciones de Internet -en proporciones descomunalescon un uso indiscriminado de contenidos, que deberían ser protegidos, dejando la posibilidad de poner obras intelectuales al alcance de cualquiera como una canción, un video, un texto, una foto - sin autorización previa delos titulares de los derechos de autor para uso gratuito en la World Wide
Web. En este paso, ¿cómo negar que dicha actividad - extremadamente
rentable - “normalmente desarrollada” por el proveedor de Internet “representaría, por su naturaleza, un riesgo para los derechos de terceros” y,en consecuencia, en los términos literales del único párrafo del Art. 927, delCódigo Civil de 2002 citado, deberá “reparar el daño independientementede la culpa”?
A pesar de que parece clara esta conclusión de responsabilización objetiva frente al ordenamiento jurídico vigente en nuestro país, los proveedores de internet han podido -a menudo alegando debilidades tecnológicas
u operativas discutibles que harían inviable la prevención de prácticas ilícitas- obtener decisiones judiciales para que su responsabilización sea decarácter subjetivo, es decir, que dependa de la prueba de culpabilidad oengaño.
De esta manera, los proveedores solo serían responsables cuando notificados por las víctimas - no eliminaran material ilícito de la red, solo
entonces pasando a responder solidariamente con el autor directo del daño.
Contrariamente a esta afirmación de los proveedores de servicios deInternet – en asuntos relacionados con delitos contra los derechos de lapersonalidad – el Tribunal Superior de Justicia (STJ), el 03.09.2010, ya falló
en sentencia unánime de su Segundo Panel, mediante informe del Ministro
HERMAN BENJAMIN, con el siguiente resumen (transcripción parcial):“7. Quien lo haga técnicamente factible, quien se beneficie
económicamente y fomente activamente la creación de comunidades
y páginas de relación en Internet es tan responsable de controlar los134

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

posibles abusos y de garantizar los derechos de personalidad de losinternautas y de terceros como los propios internautas que generan y
difunden información ofensiva a los valores más comunes de la vida
comunitaria, ya sea real o virtual.
8. Esta corresponsabilidad - parte del compromiso social de laempresa moderna con la sociedad, bajo la apariencia de la excelencia
de los servicios que presta y la merecida admiración que tiene en todo el mundo - es aceptada por Google, tanto que actuó con decisión
al eliminar páginas e identificar mafiosos virtuales. Dichas medidas,
por supuesto, son insuficientes, ya que reprimir determinadas páginas ofensivas ya creadas, pero no hacer nada para evitar la aparición
de tantas otras, con un contenido igual o similar, es, en teoría, estimular un juego de Tom y Jerry, que en nada remedia, pero solo prolonga, la situación de exposición, angustia e impotencia de las víctimas de los delitos” 13.
A partir de decisiones judiciales lúcidas como esta, se hace evidente
que el criticado “escudo” creado en el entorno virtual para proteger la actividad comercial extremadamente rentable de los proveedores de Internetde las infracciones de derechos de autor resultantes de obras intelectuales
insertadas y utilizadas, sin autorización de los titulares, en la red, que la Leyde Derechos de Autor del Milenio Digital de Estados Unidos de 1998 estableció en el régimen legal de Internet como verdaderos “safe harbors” puertos seguros - para los proveedores (“DMCA 512” - Sección 512 del Título 17 del Código de los Estados Unidos que los exime de responsabilidad por
este tipo de acto ilegal), ya está siendo reevaluado.
En esta línea, dos años después de la ley estadounidense, la Directiva
Europea de 2000 elaboró reglas similares para la responsabilización de losproveedores de Internet solo a través de la prueba de culpabilidad y que nose les debe imponer a los proveedores de servicios la obligación general de

Transcripción de los puntos 7 y 8 del resumen del STJ (Panel 2º) del 9 de marzo de 2010, votación unánime, Ministro informante HERMAN BENJAMIN, en el Recurso
Especial No. 1,117,633-RO.
13

LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES EN
LAS VIOLACIONES DE DERECHOS DE AUTOR EN INTERNET

135

monitorear o buscar activamente contenido con indicios de ilegalidad (art.
15 de la Directiva 2000/31 CE del Parlamento Europeo de 8 de julio de2000). Este verdadero privilegio para los proveedores de servicios fue, finalmente, suprimido por la Directiva de 2019, que, en su artículo 17, establecía la obligación de los proveedores de obtener la autorización previa delos respectivos titulares de derechos de autor para el uso de contenidos
protegidos en plataformas digitales.
Y esto se hace, principalmente, en Brasil, como se explicó, debido a lasolidez de nuestro régimen jurídico aplicable a la materia combinada, naturalmente, con la segura orientación constructiva de la jurisprudencia.
Bibliografía
Ceroy, F. M. (2015). Os conceitos de provedores no Marco Civil da Internet. Revista electrónica Direito & TI, 1(1), 3-3.
Godoy, C. L. B. D. (2015). Uma análise crítica da responsabilidade civil
dos provedores na Lei n. 12.965/14 (Marco Civil da Internet). De Lucca,
Newton; Simão Filho, Adalberto; Lima, Cíntia Rosa Pereira de. Direito &Internet III–Tomo II: Marco Civil de la Internet (Lei n. 12.965/2014). São
Paulo: Quartier Latin, 307-320.
Ley de Derechos de Autor nº 9.610 del 19 de febrero de 1998
Marco Civil de la Internet. Ley 12.965 del 23 de marzo de 2014

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O uso da tecnologia nos litígios de propriedade
intelectual no Brasil
Por Márcia Maria Nunes de Barros *y Caroline Somesom Tauk **Resumo: O texto trata das experiências tecnológicas recentes no sistema judiciário brasileiro como instrumentos eficientes de realização deJustiça e analisa o impacto da utilização das novas tecnologias nos litígios
de propriedade intelectual, com ênfase nas Varas especializadas em propriedade intelectual da Justiça Federal do Rio de Janeiro e sua adaptação
ao distanciamento social.
IntroduçãoO Brasil possui um dos maiores sistemas judiciários do mundo, com
91 tribunais, e talvez tenha o maior número de processos em tramitação,com cerca de 78 milhões, em sua grande maioria digitalizados. O Brasil está, portanto, entre os países com maior judicialização no mundo, o que
representa um desafio para a gestão e a administração da justiça e exige
constantes inovações em busca de soluções criativas e de baixo custo parao Judiciário. Muitas destas inovações são baseadas no uso de novas tecnoJuíza Federal em Vara com especialização em Propriedade Intelectual no Rio
de Janeiro - Brasil. Mestre em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento pelo
Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro – IE-UFRJ, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ.
*

Juíza Federal em Vara com especialização em Propriedade Intelectual Rio deJaneiro - Brasil. Mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Visiting Scholar em Columbia Law School.
**

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

logias. Se a elevada judicialização exige esforços contínuos dos Tribunais no
aprimoramento de seus sistemas e processos de trabalho, por outro lado amaior quantidade e a melhor qualidade de dados decorrentes dos processos têm o potencial de permitir um melhor resultado pelos sistemas computacionais.
O Judiciário brasileiro avança, inova, se reinventa. Pretendemos, neste texto, tratar da influência da utilização das novas tecnologias no julgamento dos conflitos de propriedade intelectual. Para isso, relata-se as experiências tecnológicas recentes no sistema judiciário nacional que representam instrumentos eficientes de realização de Justiça. Destaca-se que as
inovações já vêm ocorrendo há muitos anos, intensificaram-se com a necessidade de distanciamento social decorrente da pandemia do Covid-19 e,em razão dos bons resultados produzidos neste período, tanto em relação
à produtividade dos órgãos judiciais quanto em relação ao acesso à justiça
pela população, enfatiza-se que muitas delas vieram para ficar. Por fim,analisa-se o impacto da utilização das novas tecnologias nos litígios de propriedade intelectual e sua adaptação ao distanciamento social, com ênfase
nas Varas especializadas em propriedade intelectual da Justiça Federal do
Rio de Janeiro.
1. A revolução tecnológica do Judiciário: o período anterior a 2020
O desenvolvimento tecnológico do processo judicial no Brasil podeser sistematizado em três etapas: (i) informatização, (ii) automação e (iii)transformação. As mudanças trazidas por cada uma destas etapas vão seacumulando, já que é difícil haver automação sem informatização e transformação sem as duas etapas anteriores. Embora nosso foco seja o Brasil, odesenvolvimento tecnológico do sistema judicial é uma tendência em diversos países do mundo 1.
A informatização, ou virtualização, significa a substituição dos processos físicos por processos eletrônicos, que podem ser movimentados por
NUNES, Dierle. A technological shift in procedural law (from automation totransformation): can legal procedure be adapted through technology, in Civil Procedure Review, v. 12, n. 3: set.-dez. 2020.
1O USO DA TECNOLOGIA NOS LITÍGIOS
DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NO BRASIL

139

magistrados e servidores do Judiciário e visualizados por quaisquer daspartes e advogados a qualquer tempo e em qualquer lugar. A virtualização
do processo judicial foi estabelecida no Brasil por meio da Lei federal
11.419/2006, que previu o uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais
em relação às matérias de natureza civil (nos quais se incluem os conflitosde propriedade intelectual, tratados no segundo tópico deste texto), penale trabalhista, em qualquer grau de jurisdição no País.
Dentre as alterações promovidas pela Lei 11.419/2006, destacamostrês relevantes. A primeira refere-se à autorização legal para o uso do meio
eletrônico para o armazenamento e tráfego de documentos digitais. A partir daí, os diversos tribunais passaram a desenvolver sistemas eletrônicosde processamento de ações judiciais, dando ao usuário a opção de iniciar
seu processo na forma física ou na forma digital. A transição dos autos físicos para os digitais é um procedimento que demanda trabalho e custos em especial porque exige, para os processos iniciados na forma física, a sua
digitalização -, porém, pode ser considerado bem sucedido no País. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão público integrante
do Poder Judiciário que define o planejamento estratégico e os planos demetas nacionais, 108 milhões de causas tiveram início em versão digital de2008 a 2018 e atualmente cerca de 85% dos processos em todo o País ingressam na forma digital 2.
A segunda alteração promovida pela Lei 11.419/2006 refere-se à comunicação dos atos processuais por meio da utilização da Internet, dispensando a publicação em repositórios oficiais físicos ou em papel. Finalmente,a terceira alteração legal que destacamos exige que os atos processuais doprocesso eletrônico sejam assinados eletronicamente, seja por meio daassinatura vinculada a certificado digital emitido por entidades credenciadas, seja por meio do cadastro de usuário no Poder Judiciário.

CNJ. Relatório Justiça em números 2019. Brasília: CNJ, 2020. Disponível:<www.cnj.jus.br>. Acesso em: 02.03.2021.
2

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

Voltemos às etapas do desenvolvimento tecnológico do processo judicial no Brasil. A automação significa a utilização da tecnologia como ferramenta para aprimorar práticas que já vinham sendo adotadas na tramitação dos processos, em especial tarefas repetitivas ou de baixa complexidade cognitiva. Em outras palavras, modifica-se a forma de intervenção humana nos processos. É o que ocorre, por exemplo, na intimação automatizada, substituindo-se a tarefa do servidor, que precisaria fazer a publicação
do ato e intimação, pela máquina, cujo sistema passa a ser programadopara que, uma vez assinada a decisão, automaticamente haja a sua publicação e intimação. Note-se que não há necessariamente, nesta etapa, uso deinteligência artificial para o desempenho das tarefas, já que o sistema eletrônico é programado para realizar apenas atividades repetitivas em quenão há necessidade de cognição mais sofisticada.
A inteligência artificial, por sua vez, refere-se a máquinas que têm acapacidade de escolher a melhor ação a ser tomada para atingir um determinado objetivo, considerando dados disponíveis 3. Não há um conceito
amplamente aceito de sistema de inteligência artificial, mas uma forma
simples é descrevê-los como sistemas baseados em computador que são
desenvolvidos para imitar o comportamento humano 4, como veremos adiante.
Por fim, a terceira etapa do desenvolvimento tecnológico é a transformação, que consiste na utilização da tecnologia para redesenhar as práticas processuais tradicionais e para repensar a própria dinâmica do tratamento do conflito e da relação processual. Os efeitos desta etapa já são
perceptíveis atualmente. Pretende-se usar a tecnologia para implementar
mudanças de forma coordenada e estratégica em todo o Judiciário nacionale oferecer um serviço jurisdicional mais eficiente e célere para a população,RUSSEL, Stuart J. e NORVIG, Peter. Artificial intelligence: a modern approach. 3
ed. New Jersey: Pearson Education, 2010, p. 366.
3

4
DREXL, Josef; HILTY, Reto M. et al. Technical Aspects of Artificial Intelligence:
An Understanding from an Intellectual Property Law Perspective. Max Planck Institutefor Innovation and Competition Research Paper Series. v.1. October 2019, p. 3. Disponivel em: [https://ssrn.com/ abstract=3465577]. Acesso em: 02.03.2021.

O USO DA TECNOLOGIA NOS LITÍGIOS
DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NO BRASIL

141

que demanda cada vez mais por serviços digitais. É nesta etapa que ganham espaço as tecnologias baseadas em inteligência artificial.
A pesquisa mais abrangente sobre as iniciativas nacionais de aplicação de tecnologia com a utilização de inteligência artificial no Judiciário
brasileiro, conduzida pelo Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do
Judiciário da Fundação Getúlio Vargas (Ciapj - FGV), concluída no primeiro
semestre de 2020, apontou que há 72 projetos que usam tecnologia da
informação nos tribunais do país, em fases de implementação distintas,
sendo que 64 destes projetos, em 47 Tribunais do país, utilizam inteligência
artificial 5.
Muitos dos sistemas indicados pela referida pesquisa já estavam em
desenvolvimento ou mesmo em funcionamento antes da pandemia do
Covid-19. Dentre tantos importantes exemplos espalhados pelos tribunaisde Norte a Sul do País, citemos o exemplo do sistema Victor 6, do Supremo
Tribunal Federal, cujo desenvolvimento iniciou-se em 2017. O sistema utiliza as tecnologias de Optical Character Recognition (OCR) e redes neurais
para ler os Recursos Extraordinários que chegam à Corte e identificar quaisestão vinculados a temas de Repercussão Geral 7. O sistema aprende a partir de milhares de decisões já proferidas no Supremo Tribunal e aplica oconhecimento obtido em novos processos. Como resultado, há uma significativa redução do tempo gasto na apreciação da admissibilidade destes
recursos: os servidores levam, em média, 44 minutos nesta tarefa, ao passoque o sistema gasta menos 5 segundos para emitir a sugestão de decisão,que é revista pelo servidor e pelo Ministro.
SALOMÃO, Luis Felipe (Coord.); LOSS, Juliana; BRAGANÇA, Fernanda; DYMA,
Maria Fernanda; BRAGA, Renata. Tecnologia aplicada à gestão dos conflitos no âmbito
do Poder Judiciário com ênfase em inteligência artificial. Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário. FGV: Rio de Janeiro, 2020.
5

O sistema foi assim batizado em homenagem ao ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal, Victor Nunes Leal.
6

A Repercussão Geral é um requisito de admissibilidade destes recursos, querepresentam o maior volume de processos da Corte. Disponível:<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380038>.
7

142

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

A breve descrição do desenvolvimento tecnológico feita acima retrata a aproximação entre o sistema de justiça e a tecnologia. No Brasil e nomundo, os resultados, de uma forma geral, têm sido avaliados como positivos. Sobre este ponto, Boaventura Sousa Santos identificou impactos datecnologia tanto em relação à administração e gestão da justiça quanto noque tange à democratização do próprio acesso à justiça 8. Para o professor
português, em análise feita no início dos anos 2000, as novas tecnologias
promovem uma melhoria interna na gestão dos recursos humanos e notratamento de grandes quantidades de documentos, o que traz produtividade, eficiência e redução de custos. Ademais, as novas tecnologias de informação facilitam a circulação de mais informação e tornam o sistema dejustiça mais próximo do cidadão e mais transparente, daí o impacto diretono acesso à justiça. É assim que o acesso virtual a bases de dados jurídicos,
a apresentação de petições pela via eletrônica e sua consulta processual
permitem o exercício mais fácil dos direitos da população.
Não se pode ignorar, por outro lado, os riscos e impactos negativos
inerentes à utilização de novas tecnologias, especificamente em relação à
inteligência artificial destinada a resolver um litígio ou como instrumento
de apoio à tomada de decisões judiciais. A preocupação é mundial 9 e envolve a discussão sobre princípios éticos. No Brasil, o Conselho Nacional deJustiça formulou diretrizes aos tribunais para a observância da ética, datransparência e da governança na produção e no uso de inteligência artificial no Poder Judiciário (Resolução nº 332 de 2020).
Experiências tecnológicas recentes, se aproveitando da digitalização,da automação e da inteligência artificial, deram origem às Cortes digitais,
também conhecidas como e-Courts ou Eletronic Courts, que correspondem
aos órgãos judiciários que têm estrutura projetada para permitir que as
ANTOS, Boaventura de Sousa. Os tribunais e as novas tecnologias de comunicação e de informação. In: Sociologias, no.13, Porto Alegre, Jan.-Jun., 2005. Disponível
em: <https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151745222005000100004>. Acesso em: 02.03.2021.
8

CEPEJ. European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial
Systems and their environment. Fev. 2019. Disponível em: Acesso: 02.03.2021.
9

O USO DA TECNOLOGIA NOS LITÍGIOS
DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NO BRASIL

143

partes operem por meio de um sistema seguro baseado na internet. Nesse
ponto, Richard Susskind, professor que é referência mundial quando o assunto é o futuro dos sistemas judiciais e sua transformação pela tecnologia,
afirma que a justiça não pode mais ser um lugar, ela é um serviço. As pessoas não desejam estar presentes fisicamente nos Tribunais para resolver
um conflito: elas desejam o resultado que os Tribunais trazem 10.
Nas Cortes digitais, a apresentação de provas, de petições e até
mesmo a oitiva de depoimentos passam do mundo presencial para o mundo virtual, realizadas de forma remota. Como exemplo no setor público,cite-se o Tribunal Civil Administrativo do Canadá, o primeiro Tribunal online
do mundo, destinado a pequenas causas, situado eletronicamente na província de British Columbia e sem endereço físico. O pedido de disputa éapresentado online e o Tribunal, em geral, notifica a outra parte. Os litigantes entram em negociação e, caso seja preciso, é nomeado um gestor para
auxiliar. Se não houver acordo, um membro do Tribunal irá decidir. O acordo e a decisão possuem força executiva 11. No Brasil, como veremos no tópico seguinte, estão sendo implementados os “Juízos 100% digitais”.
Acompanhando a evolução da tecnologia, as formas alternativas deresolução de conflitos (como a mediação, a conciliação e a arbitragem)
passaram a se desenvolver também em ambientes virtuais, originando as
chamadas Online Dispute Resolution 12. No Brasil, cite-se o exemplo da plataforma online Consumidor.gov, um serviço público e gratuito que permitea interlocução direta, pela internet, entre consumidores e empresas para

SUSSKIND, Richard. Online Courts and the future of Justice. Oxford University
Press: Reino Unido, 2019.
10

Civil Resolution Tribunal. Home. Disponível: <https://civilresolutionbc.ca/>.
Acesso: 09.08.2020.
11

RABINOVICH-EINY, Orna e KATSH, Ethan. Reshaping Boundaries in an Online
Dispute Resolution Environment. International Journal of Online Dispute Resolution,
v.1, n.1. 2014.
12

144

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

buscar um acordo em conflitos de consumo, embora não haja emissão dedecisão 13.
Como se percebe, a tecnologia vem sendo incorporada como ferramenta de gestão, prevenção e solução de conflitos, de forma gradual, tanto
em meios consensuais quanto na atuação essencial da jurisdição. O quemudou, então, no Brasil, com a necessidade de distanciamento social decorrente das medidas de controle da pandemia do Covid-19? É o que será
visto a seguir.
2. A revolução tecnológica do Judiciário: de 2020 em diante
As providências emergenciais do Conselho Nacional de Justiça, com
extensão em todo o País, criaram um regime diferenciado de trabalho paramagistrados, servidores e advogados a partir de abril de 2020 (Resolução
CNJ nº 314 de 20/04/2020), por meio do qual permitiu-se:(i) a realização de sessões virtuais de julgamento em todas as instâncias, por videoconferência, em substituição às sessões presenciais, permitindo-se a colheita de provas e sustentações orais. Considerando as dificuldades de intimação de partes e testemunhas, em razão da pandemia, arealização das audiências por videoconferências deve ser feita quando forpossível sua participação, vedada a atribuição de responsabilidade aos advogados;(ii) a realização do trabalho remoto de todos os magistrados e servidores, a ser disciplinado por cada tribunal, observando-se, contudo, o horário forense regular.
Importante destacar que os resultados do trabalho remoto e das audiências por teleconferência ao longo de 2020 demonstraram um relevanteaumento de produtividade quando comparado aos anos anteriores, com
um total de movimentos processuais realizados superior a 691,1 milhões,13

Disponível: <www.consumidor.gov.br>.

O USO DA TECNOLOGIA NOS LITÍGIOS
DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NO BRASIL

145

incluindo 15,5 milhões de sentenças e acórdãos, 23,9 milhões de decisões e41,3 milhões de despachos 14.
As providências citadas visaram, de início, a manutenção da atividade
jurisdicional. No entanto, os resultados revelaram que muitos aspectos doambiente virtual permitem o aperfeiçoamento do sistema judicial, trazendo
mais celeridade e eficiência, a um menor custo.
Em razão disso, muitas destas mudanças foram definitivamente incorporadas ao sistema judicial e outras inovações, ainda mais disruptivas,
foram adotadas pelos tribunais e inseridas pelo Conselho Nacional de Justiça no plano nacional de gestão 2020-2022, que apontou, como um de seus
eixos principais, o desenvolvimento da “Justiça 4.0” e a promoção do“acesso à justiça digital”. Dentre as inovações do plano nacional de gestão,destacamos duas já implementadas:(i) o “Juízo 100% Digital” (Resolução CNJ nº 345 de 09/10/2020), em
cujo âmbito todos os atos processuais serão exclusivamente praticados por
meio eletrônico e remoto por intermédio da internet. As audiências ocorrerão exclusivamente por videoconferência, bem como o atendimento será
prestado também de forma remota, durante o horário de expediente forense, por telefone, por e-mail, por vídeo chamadas, por aplicativos digitais
ou por outros meios de comunicação que venham a ser definidos pelo tribunal 15. A escolha pelo “Juízo 100% Digital” é facultativa e será exercida
pela parte demandante no momento da distribuição da ação, podendo aparte demandada opor-se a essa opção até o momento da contestação;(ii) a realização de audiências e sessões por videoconferência e a comunicação de atos processuais por meio eletrônico (Resolução CNJ nº 354
Disponível: <https://www.amb.com.br/campanhas/confira-produtividade-dopoder-judiciario-durante-pandemia/>. Acesso: 02.03.2021.
14

15
DE ARAÚJO, Valter Shuenquener; GABRIEL, Anderson de Paiva; PORTO, Fábio
Ribeiro. ‘Juízo 100% digital’ e transformação tecnológica da Justiça no século XXI. Jota,
01/11/2020. Disponível: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/juizhermes/juizo-100-digital-e-transformacao-tecnologica-da-justica-no-seculo-xxi01112020>. Acesso: 02.03.2021.

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

de 19/11/2020). As citações e intimações poderão ser cumpridas por meio
eletrônico que assegure ter o destinatário do ato tomado conhecimento do
seu conteúdo. Ademais, as partes, inclusive réus criminais presos, as testemunhas e os peritos residentes fora da sede do juízo podem prestar depoimentos por videoconferência, em seu domicílio ou no estabelecimento
prisional ao qual estiverem recolhidos. Na verdade, desde 2010 (Resolução
CNJ nº 105/2010), as testemunhas que não residissem na sede do juízo em
que tramita o processo podiam ser ouvidas pelo sistema de videoconferência, no entanto, era preciso que ela se deslocasse até a sede do Juízo onde
residia, o que é dispensável pela regra atual, que permite prestar o depoimento de qualquer lugar (residência, local de trabalho, local público), desde que a pessoa tenha acesso a um computador ou qualquer dispositivo
móvel com internet 16.
Fizemos nestas linhas um breve retrato da evolução dos meios degestão do sistema judicial por meio da utilização da tecnologia em todos os
tribunais do país. Faremos, a partir de agora, um recorte das varas especializadas na Justiça Federal do Rio de Janeiro que julgam litígios de propriedade intelectual e veremos os impactos da tecnologia neste campo, dando
enfoque, também, às vantagens da especialização da matéria nestas varas.
3. Os Juízos especializados em propriedade intelectual: criação, vantagens e adaptação às novas tecnologias
Na esfera administrativa, o exame e a concessão de direitos de propriedade industrial (marcas, desenhos industriais e patentes) no Brasil fica
a cargo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que é sediado, de fato, na cidade do Rio de Janeiro 17.
DE ARAÚJO, Valter Shuenquener; GABRIEL, Anderson de Paiva; PORTO, Fabio
Ribeiro. O cumprimento digital de ato processual e o fim das cartas precatórias. Jota,
03.12.2020. Disponível: < https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/juizhermes/o-cumprimento-digital-de-ato-processual-e-o-fim-das-cartas-precatorias03122020>. Acesso: 02.03.2021.
16

Capital do Estado do Rio de Janeiro, foi a Capital da República Federativa do
Brasil de 1763 até 1960, quando o governo transferiu-se para a recém criada Brasília.
17

O USO DA TECNOLOGIA NOS LITÍGIOS
DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NO BRASIL

147

Em âmbito judicial, o julgamento de casos cíveis de propriedade intelectual obedece a uma lógica bem peculiar, adaptada às dimensões continentais do País e à multiplicidade e à especialização dos tribunais existentes: enquanto a Justiça dos Estados (também chamada de Justiça comum) éresponsável pelo julgamento de causas entre particulares (pessoas ou empresas), tais como ações de violação de direitos de propriedade industrial, aJustiça Federal julga todos os casos envolvendo a validade ou a nulidade dedireitos de propriedade industrial.
Com efeito, a Lei de Propriedade Industrial (LPI) brasileira - Lei nº9.279, de 14/05/1996, dispõe expressamente que as ações de nulidade dedireitos de propriedade industrial serão ajuizadas no foro da Justiça Federale o INPI, quando não for autor, intervirá no feito (arts. 57, 118 e 175).
E de acordo com as regras de competência definidas na legislação
processual civil brasileira, a maior parte das ações envolvendo direitos depropriedade industrial no País é processada e julgada pela Justiça Federal
da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, e, em sede de recurso, pelo Tribunal
Regional Federal da 2ª Região (TRF2) 18.
De tal modo, quando a LPI, em seu art. 241, autorizou o Poder Judiciário a criar juízos especiais para dirimir questões relativas à propriedade
intelectual, o primeiro Tribunal – e único, até o momento – a efetivar tal
especialização foi exatamente o Tribunal Regional Federal da 2ª Região
(TRF2).
O processo de especialização no âmbito da 2ª Região se iniciou com aedição do Provimento nº 15, de 26/09/2000, que acrescentou à competência das então 10 Varas já especializadas em matéria previdenciária (31ª a
40ª Varas Federais) os processos relativos a propriedade industrial, sendo
posteriormente abrangida para abarcar tudo relativo a propriedade intelectual (Resolução Conjunta TRF2 nº 1, de 17/05/2006).
Posteriormente, com o advento da Lei nº 10.259, de 12/07/2001, 6
dessas 10 Varas foram transformadas em Juizados Especiais Federais (ResoA competência do TRF da 2ª Região abrange os Estados do Rio de Janeiro e
do Espírito Santo.
18

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINAlução TRF2 nº 30/2001 e Ato TRF2 nº 15/2003), de modo que restam hoje 4
Varas Federais especializadas em matéria previdenciária e propriedade
intelectual, que foram posteriormente renumeradas para 9ª, 13ª, 25ª e 31ª
Varas Federais do Rio de Janeiro (Resolução 22, de 28/09/2010).
No segundo grau de jurisdição, por meio da Resolução TRF2 nº 36, de
25/11/2004, foi estabelecida a especialização por matéria no âmbito do
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, inovação que foi efetivamente implantada em 01/02/2005, sendo fixado que a 1ª e a 2ª Turmas, cada qual
composta por 3 Desembargadores(as) Federais, e que compõem a 1ª Seção, são competentes para o julgamento de ações previdenciárias, penais ede propriedade intelectual.
De tal modo, desde a metade dos anos 2000 o TRF da 2ª Região conta com julgadores de primeira e segunda instâncias (Juízes Federais e Desembargadores Federais) especializados em matéria de propriedade intelectual.
Essa especialização incentivou o estudo e aprofundamento da matéria pelos magistrados(as) especializados(as) e pelos(as) servidores(as) que
exercem funções de assessoramento, resultando na ampliação e consolidação do conhecimento, além da adoção de práticas específicas voltadas à
melhor instrução processual, tudo sempre com intenso diálogo com organizações governamentais e privadas, do Brasil e do exterior, relacionadas à
propriedade intelectual.
Nesse particular, cabe destacar a importância dos estudos, eventos e
publicações desenvolvidos pela Escola da Magistratura Regional Federal da
2ª Região, vinculada ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por meio desua Comissão de Propriedade Intelectual.
Entre as iniciativas da Justiça Federal especializada em propriedade
intelectual ao longo desses 20 anos de trajetória, merecem destaque, entre
outros: a edição de Portaria conjunta das Varas especializadas sobre prazos
processuais; a elaboração de um cadastro comum de peritos(as) judiciais; amarcação de uma reunião entre o(a) perito(a) judicial e eventuais assistentes técnicos(as) das partes no início dos trabalhos periciais; a adoção detestes de colidência em casos de marcas e testes de obviedade em casos deO USO DA TECNOLOGIA NOS LITÍGIOS
DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NO BRASIL

149

patentes – como o Teste da Motivação Criativa – TMC, sistematizado pelo
Juízo da 13ª Vara Federal 19; a prática de realização de sessões temáticas
pelo TRF da 2ª Região e a possibilidade de atendimento das partes e seus
advogados por meio telefônico ou virtual.
Com a pandemia do novo coronavírus – COVID-19 e a adoção do trabalho remoto pelo Poder Judiciário, conforme já assinalado no item 2 dopresente artigo, algumas dessas práticas foram virtualizadas, em especial oatendimento a partes e advogados, a realização de audiências e as reuniões
com o(a) Perito(a) e assistentes técnicos para início dos trabalhos periciais.
Todos esses atos passaram a ser realizados por meio virtual, e a tendência é que tal prática seja adotada de forma permanente, mesmo após oesperado fim da pandemia, sempre que haja a aquiescência das partes,
visto que gera otimização de tempo e de recursos, ante a desnecessidadede deslocamento das pessoas.
Além disso, cabe destacar que o TRF da 2ª Região adotou, por meio
da Resolução TRF nº 17, de 26/03/2018, um sistema processual muito mais
moderno e eficiente do que o anterior – o e-Proc, o que contribuiu parauma rápida, tranquila e eficiente transição do ambiente físico para o ambiente digital, durante a fase inicial de enfrentamento da pandemia.
Vislumbra-se, com isso, que o próprio trabalho remoto no âmbito do
Poder Judiciário, que já era admitido de forma pontual para um número
limitado de servidores(as), poderá vir a ser ampliado para um número maior de servidores(as) e inclusive para magistrados(as), ainda que não deforma integral e permanente, ante os bons resultados de produtividadeque vêm sendo observados.

Sentença publicada em 10/06/2015, Autora: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DASINDÚSTRIAS DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS – PRÓ GENÉRICOS, Réus: ASTRAZENECA
AB, INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e ANVISA – AGÊNCIANACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, Pedido: declaração de nulidade da patente deinvenção PI 0003364-2, intitulada “composições farmacêuticas”, compreendendo
rosuvastatina cálcica e um sal de fosfato tribásico de cátion multivalente, referente ao
medicamento comercializado sob a denominação CRESTOR.
19

150

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

Conclusão
A experiência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, aí compreendida a Justiça Federal do Rio de Janeiro, nesses mais de 20 anos de especialização em propriedade intelectual, contribuiu para um aperfeiçoamento
institucional, com tramitação ajustada dos processos e decisões céleres ede reconhecida qualidade, contribuindo para a segurança jurídica e tendo
em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico
do País, tal como preconizado no inciso XXIX do art. 5º da Constituição Federal. Este cenário facilita a adoção e adaptação às novas tecnologias como
ferramenta de gestão.
Dentre os objetivos traçados pela Organização das Nações Unidas para o ano de 2030, previu-se a existência de sistemas judiciais acessíveis atodos, dotados de eficácia, responsabilidade e inclusão. Tanto o uso denovas tecnologias, na medida certa e com atenção aos riscos a ela inerentes, quanto a especialização do Judiciário, notadamente na área de propriedade intelectual, demonstram a preocupação do Brasil com a qualidade
do sistema judicial e seus esforços para a concretização dos objetivos da
Agenda 2030 de Direitos Humanos da ONU.
Este texto foi escrito durante a pandemia da COVID-19 e, na situação
atual, não se podem prever todas as mudanças que acontecerão no mundo
no desejado período pós-pandemia, tanto do ponto de vista político, econômico e social, quanto na organização e funcionamento dos sistemas judiciais. Ficamos, por ora, com a lição de que os seres humanos e as instituições públicas e privadas têm uma capacidade de adaptação surpreendente,a qual é amplamente facilitada pelo uso das novas tecnologias, mas que,por maior que seja o desenvolvimento tecnológico alcançado, não há evolução da sociedade sem solidariedade, inclusão social e conscientização deque vivemos todos em um só mundo.
Bibliografia
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O USO DA TECNOLOGIA NOS LITÍGIOS
DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NO BRASIL

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152

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

Supremo Tribunal Federal (STF). (30 de maio de 2019). La Repercusión General es un requisito para la admisibilidad de estos recursos, querepresentan el mayor volumen de casos judiciales. Notícias STF. Disponível
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Susskind, R. (2019). Online Courts and the future of Justice. Oxford
University Press: Reino Unido.

u

153

El uso de la tecnología en los litigios de propiedad
intelectual en Brasil
Por Márcia Maria Nunes de Barros *y Caroline Somesom Tauk **Resumen: El texto aborda las experiencias tecnológicas recientes en
el sistema judicial brasileño como instrumentos eficientes para la realización de la Justicia y analiza el impacto del uso de nuevas tecnologías en loslitigios de propiedad intelectual, con énfasis en los tribunales especializados
en propiedad intelectual de la Justicia Federal de Río de Janeiro y su adaptación al distanciamiento social.

Introducción
Brasil tiene uno de los sistemas judiciales más grandes del mundo,
con 91 tribunales, y tal vez el mayor número de casos en trámite, con alrededor de 78 millones, la mayoría de ellos digitalizados. Brasil está, por lotanto, entre los países con mayor judicialización del mundo, lo que representa un desafío para la gestión y administración de la justicia y demanda
Jueza Federal en juzgado con especialización en Propiedad Intelectual en Riode Janeiro - Brasil. Maestría en Políticas Públicas, Estrategias y Desarrollo del Institutode Economía de la Universidad Federal de Rio de Janeiro - IE-UFRJ, en alianza con la
Fundación Oswaldo Cruz - FIOCRUZ.
***
Jueza Federal en juzgado con especialización en Propiedad Intelectual en Riode Janeiro - Brasil. Maestría en Derecho Público de la Universidad del Estado de Rio deJaneiro – UERJ. Profesora Visitante en la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia.

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

constantes innovaciones en busca de soluciones creativas y de bajo costo
para el Poder Judicial. Muchas de estas innovaciones están basadas en el
uso de nuevas tecnologías. Si el alto nivel de judicialización demanda esfuerzos continuos por parte de los Tribunales en la mejora de sus sistemas
y procesos de trabajo, por otro lado, la mayor cantidad y mejor calidad dedatos resultantes de los procesos tienen el potencial de permitir un mejor
resultado por parte de los sistemas informáticos.
El Poder Judicial brasileño avanza, innova, se reinventa. El objetivo,
en este texto, es abordar la influencia del uso de nuevas tecnologías en el
juicio de los conflictos de propiedad intelectual. Para ello, se reportan experiencias tecnológicas recientes en el sistema judicial nacional que representan instrumentos eficientes para la realización de la justicia. Cabe destacar que las innovaciones vienen ocurriendo desde hace muchos años, que
se intensificaron con la necesidad de distanciamiento social como resultado
de la pandemia del Covid-19 y que, debido a los buenos resultados producidos en este período, tanto en relación con la productividad de los órganos
judiciales como con el acceso de la población a la justicia, muchas de estas
llegaron para quedarse. Finalmente, se analiza el impacto del uso de nuevas tecnologías en los litigios de propiedad intelectual y su adaptación al
distanciamiento social, con énfasis en los juzgados especializados en propiedad intelectual de la Justicia Federal de Rio de Janeiro.
1. La revolución tecnológica del Poder Judicial: antes del año 2020
El desarrollo tecnológico de los procesos judiciales en Brasil se puede
sistematizar en tres etapas: (i) informatización, (ii) automatización y (iii)transformación. Los cambios provocados por cada uno de estos pasos se
van acumulando, ya que es difícil tener automatización sin informatización
y transformación sin los dos pasos anteriores. Aunque nuestro enfoque es
Brasil, el desarrollo tecnológico del sistema judicial es una tendencia en
varios países del mundo 1.
NUNES, Dierle. A technological shift in procedural law (from automation totransformation): can legal procedure be adapted through technology, in Civil Procedure Review, v. 12, n. 3: set.-dez. 2020.
1

EL USO DE LA TECNOLOGÍA EN LOS LITIGIOSDE PROPIEDAD INTELECTUAL EN BRASIL

155

La informatización, o virtualización, significa la sustitución de los procesos físicos por procesos electrónicos, que pueden ser manejados por
jueces y servidores del Poder Judicial y vistos por cualquiera de las partes yabogados en cualquier momento y lugar. La virtualización del proceso judicial se estableció en Brasil a través de la Ley Federal 11.419/2006, que dispuso el uso de medios electrónicos en la tramitación de procesos judiciales,comunicación de actos y transmisión de documentos procesales en relación
con asuntos de carácter civil (en que incluyen los conflictos de propiedad
intelectual, tratados en el segundo tema de este texto), penal y laboral, en
cualquier grado de jurisdicción del país.
Entre los cambios impulsados por la Ley 11.419/2006, destacamos
tres relevantes. El primero se refiere a la autorización legal para el uso demedios electrónicos para el almacenamiento y tráfico de documentos digitales. A partir de ese momento, los distintos tribunales comenzaron a desarrollar sistemas electrónicos para la tramitación de acciones judiciales,
dando al usuario la opción de iniciar su demanda en forma física o digital.
La transición de registros físicos a digitales es un trámite que demanda trabajo y costos, especialmente porque requiere, para procesos iniciados enforma física, su digitalización, sin embargo, puede considerarse exitoso en
el país. Según datos del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), organismo público que forma parte del Poder Judicial que define la planificación estratégica y los planes de metas nacionales, 108 millones de casos se iniciaron en
versión digital de 2008 a 2018 y actualmente cerca del 85 % de los procesos
en todo el país se vuelven digitales 2.
La segunda reforma impulsada por la Ley 11.419/2006 se refiere a lacomunicación de actos procesales mediante el uso de Internet, eliminando
la necesidad de publicación en repositorios oficiales físicos o en papel. Finalmente, la tercera reforma legal que destacamos requiere que los actos
procesales del proceso electrónico sean firmados electrónicamente, ya sea
a través de la firma vinculada a un certificado digital emitido por entidades
acreditadas, o a través de registro de usuario ante el Poder Judicial.
CNJ. Relatório Justiça em números 2019. Brasilia: CNJ, 2020. Disponible:<www.cnj.jus.br>. Acceso el: 02/03/2021.
2

156

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

Volvamos a las etapas de desarrollo tecnológico del proceso judicial
en Brasil. La automatización significa el uso de la tecnología como herramienta para mejorar prácticas que ya se han adoptado en el procesamientode procesos, especialmente tareas repetitivas o de baja complejidad cognitiva. En otras palabras, se modifica la forma de intervención humana en losprocesos. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la citación automatizada,sustituyendo la tarea del servidor, que tendría que publicar el acta y la citación, por medio de la máquina, cuyo sistema ahora está programado paraque, una vez firmada la decisión, se haga automáticamente su publicación ycitación. Nótese que no existe necesariamente, en esta etapa, el uso deinteligencia artificial para la realización de tareas, ya que el sistema electrónico está programado para realizar solo actividades repetitivas en lasque no hay necesidad de una cognición más sofisticada.
La inteligencia artificial, a su vez, se refiere a las máquinas que tienen
la capacidad de elegir la mejor acción a realizar para lograr un objetivo determinado, considerando los datos disponibles 3. No existe un concepto
ampliamente aceptado de un sistema de inteligencia artificial, pero una
forma sencilla es describirlos como sistemas basados en computadora que
están diseñados para imitar el comportamiento humano 4, como veremos
más adelante.
Finalmente, la tercera etapa de desarrollo tecnológico es la transformación, que consiste en el uso de la tecnología para rediseñar las prácticas
procesales tradicionales y repensar la dinámica misma del manejo del conflicto y la relación procesal. Los efectos de esta etapa ya son perceptibles
en la actualidad. La intención es utilizar la tecnología para implementar
cambios de manera coordinada y estratégica en todo el Poder Judicial nacional y ofrecer un servicio jurisdiccional más eficiente y ágil a la población,
RUSSEL, Stuart J. e NORVIG, Peter. Artificial intelligence: a modern approach. 3
ed. New Jersey: Pearson Education, 2010, p. 366.
3

4
DREXL, Josef; HILTY, Reto M. et al. Technical Aspects of Artificial Intelligence:
An Understanding from an Intellectual Property Law Perspective. Max Planck Institutefor Innovation and Competition Research Paper Series. v.1. October 2019, p. 3. Disponible en: [https://ssrn.com/ abstract=3465577]. Acceso el: 02/03/2021.

EL USO DE LA TECNOLOGÍA EN LOS LITIGIOSDE PROPIEDAD INTELECTUAL EN BRASIL

157

que cada vez demanda más servicios digitales. Es en esta etapa donde lastecnologías basadas en inteligencia artificial ganan espacio.
La investigación más completa de iniciativas nacionales de aplicaciónde tecnología con el uso de inteligencia artificial en el poder judicial brasileño, realizada por el Centro de Innovación, Administración e Investigaciones Judiciales de la Fundación Getúlio Vargas (Ciapj - FGV), completada enel primer semestre de 2020, señaló que existen 72 proyectos que utilizan
tecnología de la información en los juzgados del país, en diferentes etapas
de implementación, y 64 de estos proyectos, en 47 juzgados del país, utilizan inteligencia artificial 5.
Muchos de los sistemas indicados por esa investigación ya estaban endesarrollo o incluso en funcionamiento antes de la pandemia de Covid-19.
Entre tantos ejemplos importantes difundidos por los tribunales de norte asur del país, citamos el ejemplo del sistema Victor 6, del Supremo Tribunal
Federal, que se empezó a desarrollar en el año 2017. El sistema utiliza tecnologías de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) y redes neuronales
para leer los Recursos Extraordinarios que llegan a la Corte e identificar
cuáles están vinculados a temas de Repercusión General 7. El sistema
aprende de miles de decisiones que ya han sido dictadas en el Tribunal Supremo y aplica los conocimientos obtenidos en nuevos procesos. Comoresultado, hay una reducción significativa en el tiempo dedicado a evaluar
la admisibilidad de estos recursos: los servidores tardan, en promedio, 44
minutos en esta tarea, mientras que el sistema tarda menos de 5 segundos

SALOMÃO, Luis Felipe (Coord.); LOSS, Juliana; BRAGANÇA, Fernanda; DYMA,
Maria Fernanda; BRAGA, Renata. Tecnologia aplicada à gestão dos conflitos no âmbito
do Poder Judiciário com ênfase em inteligência artificial. Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário. FGV: Rio de Janeiro, 2020.
5

El sistema recibió su nombre como un homenaje al ex ministro del Tribunal
Supremo Federal, Victor Nunes Leal.
6

La Repercusión General es un requisito para la admisibilidad de estos recursos,
que representan el mayor volumen de casos judiciales. Disponible:<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380038>.
7

158

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

en emitir la sugerencia de decisión, que es revisada por el funcionario y por
el Juez.
La breve descripción del desarrollo tecnológico que se da arriba
muestra la aproximación entre el sistema de justicia y la tecnología. En Brasil y en el mundo, los resultados, en general, han sido evaluados como positivos. Sobre este punto, Boaventura Sousa Santos identificó impactos de latecnología tanto en relación con la administración y gestión de la justicia
como en términos de la democratización del propio acceso a la justicia 8.
Para el profesor portugués, en un análisis realizado a principios de la década de 2000, las nuevas tecnologías promueven una mejora interna en lagestión de los recursos humanos y en el tratamiento de grandes cantidades
de documentos, lo que aporta productividad, eficiencia y reducción de costes. Además, las nuevas tecnologías de la información facilitan la circulación de más información y acercan el sistema de justicia al ciudadano y lo
hacen más transparente, de ahí el impacto directo en el acceso a la justicia.
Es así como el acceso virtual a las bases de datos legales, la presentación desolicitudes por medios electrónicos y su consulta procesal permiten a la
población ejercer más fácilmente sus derechos.
No se pueden ignorar, por otro lado, los riesgos e impactos negativos
inherentes al uso de las nuevas tecnologías, específicamente en relación
con la inteligencia artificial diseñada para resolver una disputa o como instrumento de apoyo a la toma de decisiones judiciales. La preocupación esmundial 9 e implica discutir los principios éticos. En Brasil, el Consejo Nacional de Justicia formuló lineamientos a los tribunales para la observancia dela ética, la transparencia y la gobernabilidad en la producción y uso de inteligencia artificial en el Poder Judicial (Resolución No. 332 de 2020).
ANTOS, Boaventura de Sousa. Os tribunais e as novas tecnologias de comunicação e de informação. En: Sociologias, no.13, Porto Alegre, Jan.-Jun., 2005. Disponibleen:<https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151745222005000100004>. Acceso el: 02/03/2021.
8

CEPEJ. European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial
Systems and their environment. Feb. 2019. Disponible en: Acceso el: 02/03/2021.
9

EL USO DE LA TECNOLOGÍA EN LOS LITIGIOSDE PROPIEDAD INTELECTUAL EN BRASIL

159

Experiencias tecnológicas recientes, aprovechando la digitalización, la
automatización y la inteligencia artificial, han dado lugar a los Tribunales
Digitales, también conocidos como e-Courts o Tribunales Electrónicos, que
corresponden a Órganos judiciales que cuentan con una estructura diseñada para permitir a las partes operar a través de un sistema seguro basado
en Internet. En este punto, Richard Susskind, un profesor considerado unreferente mundial en lo que respecta al futuro de los sistemas judiciales ysu transformación por la tecnología, afirma que la justicia ya no puede ser
un lugar, sino un servicio. Las personas no quieren estar físicamente presentes en los tribunales para resolver un conflicto: quieren el resultado que
traen los tribunales 10.
En los tribunales digitales, la presentación de pruebas, peticiones e
incluso de testimonios pasan del mundo presencial al mundo virtual, realizado de forma remota. Como ejemplo en el sector público, citamos el Tribunal Civil Administrativo de Canadá, el primer tribunal en línea del mundo,para reclamos menores, ubicado electrónicamente en la provincia de Columbia Británica y sin domicilio físico. La solicitud de disputa se presenta en
línea y el Tribunal, por lo general, notifica a la otra parte. Los litigantes entablan negociaciones y, si es necesario, se designa a un gestor para ayudar.
Si no hay acuerdo, un miembro del Tribunal tomará la decisión. El acuerdo
y la decisión son ejecutables 11. En Brasil, como veremos en el próximo tema, se están implementando los “juicios 100 % digitales”.
A raíz de la evolución de la tecnología, se empezaron a desarrollar
formas alternativas de resolución de conflictos (como la mediación, la conciliación y el arbitraje) también en entornos virtuales, dando origen a ladenominada Resolución de Disputas en Línea 12. En Brasil, citamos el ejemSUSSKIND, Richard. Online Courts and the future of Justice. Oxford University
Press: Reino Unido, 2019.
10

Civil Resolution Tribunal. Home. Disponible: < https://civilresolutionbc.ca/>.
Acesso: 09/08/2020.
11

RABINOVICH-EINY, Orna e KATSH, Ethan. Reshaping Boundaries in an Online
Dispute Resolution Environment. International Journal of Online Dispute Resolution,
v.1, n.1. 2014.
12

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

plo de la plataforma en línea Consumidor.gov, un servicio público gratuitoque permite el diálogo directo, a través de internet, entre consumidores yempresas para buscar un acuerdo en conflictos de consumidores, aunqueno se haya emitido una decisión 13.
Como se puede observar, la tecnología se ha ido incorporando como
herramienta de gestión, prevención y resolución de conflictos, de manera
gradual, tanto en los medios consensuados como en el desempeño esencial
de la jurisdicción. ¿Qué cambió, entonces, en Brasil, con la necesidad dedistanciamiento social resultante de las medidas para controlar la pandemia del Covid-19? Es lo que veremos a continuación.
2. La revolución tecnológica del Poder Judicial: a partir del año 2020
Las medidas de emergencia del Consejo Nacional de Justicia, con extensión a todo el país, crearon un régimen de trabajo diferenciado parajueces, funcionarios y abogados a partir de abril de 2020 (Resolución CNJ nº
314 de 20/04/2020), mediante la cual se permitía:(i) la realización de juicios virtuales en todas las instancias, por videoconferencia, en reemplazo de las presenciales, permitiendo la recolecta depruebas y alegatos orales. Considerando las dificultades para convocar a laspartes y testigos, debido a la pandemia, la celebración de audiencias por
videoconferencia debe realizarse cuando sea posible su participación,
prohibiéndose la atribución de responsabilidad a los abogados;(ii) la realización del trabajo a distancia de todos los jueces y funcionarios públicos, disciplinado por cada tribunal, observando, no obstante, elcronograma forense ordinario.
Cabe señalar que los resultados de las audiencias por teleconferencia
y trabajo a distancia a lo largo de 2020 demostraron un aumento significativo de la productividad en comparación con años anteriores, con un total
de movimientos procesales realizados que superaron los 691,1 millones,

13

Disponible: <www.consumidor.gov.br>.

EL USO DE LA TECNOLOGÍA EN LOS LITIGIOSDE PROPIEDAD INTELECTUAL EN BRASIL

161

incluidos 15,5 millones de sentencias y fallos, 23,9 millones de decisiones y41,3 millones de resoluciones 14.
Las medidas antes mencionadas tenían inicialmente como objetivo
mantener la actividad jurisdiccional. Sin embargo, los resultados revelaronque muchos aspectos del entorno virtual permiten la mejora del sistema
judicial, aportando mayor rapidez y eficiencia, a un menor costo.
Como resultado, muchos de estos cambios fueron incorporados definitivamente al sistema judicial y otras innovaciones, aún más disruptivas,
fueron adoptadas por los tribunales e insertadas por el Consejo Nacional deJusticia en el plan nacional de gestión 2020-2022, que señaló, como una desus ejes principales, el desarrollo de la “Justicia 4.0” y la promoción del“acceso a la justicia digital”. Entre las innovaciones en el plan de manejo
nacional, destacamos dos ya implementadas:(i) o “Juicio 100 % Digital” (Resolución CNJ 345 del 9/10/2020), en cuyo ámbito todos los actos procesales se realizarán exclusivamente de forma
electrónica y remota a través de internet. Las audiencias se realizarán exclusivamente por videoconferencia, y el servicio también se prestará deforma remota, en horario de atención forense, por teléfono, por correo
electrónico, por videollamadas, por aplicaciones digitales o por otros medios de comunicación que puedan ser utilizados por el tribunal 15. La elección de la “Sentencia 100 % Digital” es opcional y será ejercida por el demandante en el momento de la distribución de la acción, pudiendo el demandado oponerse a esta opción hasta el momento de la impugnación;(ii) a celebración de audiencias y sesiones por videoconferencia y comunicación de actos procesales por medios electrónicos (Resolución CNJ nº
Disponible: <https://www.amb.com.br/campanhas/confira-produtividadedo-poder-judiciario-durante-pandemia/>. Acceso el: 02/03/2021.
14

15
DE ARAÚJO, Valter Shuenquener; GABRIEL, Anderson de Paiva; PORTO, Fábio
Ribeiro. ‘Juízo 100% digital’ e transformação tecnológica da Justiça no século XXI. Jota,
01/11/2020.
Disponible:<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/juizhermes/juizo-100-digital-e-transformacao-tecnologica-da-justica-no-seculo-xxi01112020>. Acceso el: 02/03/2021.

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

354 de 19/11/2020). Las citaciones podrán cumplirse por medios electrónicos que aseguren que el destinatario del acto conozca su contenido. Además, las partes, incluidos los imputados, los testigos y los peritos que residen fuera de la sede del tribunal, pueden prestar declaraciones por videoconferencia, en su domicilio o en el centro penitenciario en donde se encuentren recluidos. De hecho, desde 2010 (Resolución CNJ No. 105/2010),
los testigos que no residían en la sede del juzgado en el que se tramita elcaso pudieron ser escuchados por el sistema de videoconferencia, sin embargo, era necesario que se desplazara hasta la sede de la Corte donde
vivía, lo cual es innecesario bajo la norma vigente, que permite testificar
desde cualquier lugar (residencia, lugar de trabajo, lugar público), siempre
y cuando la persona tenga acceso a una computadora o cualquier dispositivo móvil con internet 16.
En estas líneas, realizamos un breve retrato de la evolución de losmedios de gestión del sistema judicial a través del uso de la tecnología entodos los tribunales del país. A partir de ahora, eliminaremos los tribunales
especializados en la Corte Federal de Río de Janeiro que juzgan las disputas
de propiedad intelectual y veremos los impactos de la tecnología en este
campo, enfocándonos también en las ventajas de especializar la materia enestos tribunales.
3. Los tribunales especializados en propiedad intelectual: creación,
ventajas y adaptación a las nuevas tecnologías
En el ámbito administrativo, el examen y la concesión de los derechos de propiedad industrial (marcas, diseños industriales y patentes) en

16
DE ARAÚJO, Valter Shuenquener; GABRIEL, Anderson de Paiva; PORTO, Fabio
Ribeiro. O cumprimento digital de ato processual e o fim das cartas precatórias. Jota,
03-12-2020.
Disponible:<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/juizhermes/o-cumprimento-digital-de-ato-processual-e-o-fim-das-cartas-precatorias03122020>. Acceso el: 02/03/2021.

EL USO DE LA TECNOLOGÍA EN LOS LITIGIOSDE PROPIEDAD INTELECTUAL EN BRASIL

163

Brasil es responsabilidad del Instituto Nacional de Propiedad Industrial(INPI), que actualmente tiene su sede en la ciudad de Río de Janeiro 17.
A nivel judicial, la sentencia de los casos civiles de propiedad intelectual sigue una lógica muy peculiar, adaptada a las dimensiones continentales del país y a la multiplicidad y especialización de los tribunales existentes: mientras que la Justicia de los Estados (también llamada Justicia Común) es responsable de juzgar las causas entre particulares (particulares oempresas), tales como acciones por vulneración de los derechos de propiedad industrial, el Tribunal Federal juzga todos los casos que involucren lavalidez o nulidad de los derechos de propiedad industrial.
En efecto, la Ley de Propiedad Industrial de Brasil (LPI) - Ley nº 9.279,
de 14/05/1996, establece expresamente que las acciones de nulidad de losderechos de propiedad industrial se interpondrán en el Tribunal Federal y
el INPI, cuando no sea el autor, intervendrá en el hecho (arts. 57, 118 y
175).
Y de acuerdo con las reglas de competencia definidas en la ley procesal civil brasileña, la mayoría de las acciones que involucran derechos depropiedad industrial en el país son procesadas y juzgadas por el Tribunal
Federal de la Sección Judicial de Río de Janeiro y, en apelación, por el Tribunal Regional Federal de la 2ª Región (TRF2) 18.
De tal forma, cuando la LPI, en su art. 241, autorizó al Poder Judicial acrear sentencias especiales para resolver asuntos relacionados con la propiedad intelectual, el primer Juzgado - y el único hasta el momento - enllevar a cabo dicha especialización fue precisamente el Juzgado Regional
Federal de la 2ª Región (TRF2).

Capital del Estado de Rio de Janeiro, fue la Capital de la República Federativa
de Brasil desde 1763 hasta 1960, cuando el gobierno se trasladó a la recién creada
Brasilia.
17

La competencia de la TRF de la 2ª Región cubre los estados de Río de Janeiroy Espírito Santo.
18

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINAEl proceso de especialización en el ámbito de la 2ª Región se inició
con la edición de la Disposición nº 15, del 26/09/2000, que sumó a la competencia de los entonces 10 Juzgados ya especializados en materia previsional (Juzgados Federales 31 al 40) los Procesos relacionados con la propiedad industrial, siendo posteriormente cubierta para cubrir todo lo relacionado con la propiedad intelectual (Resolución Conjunta TRF2 nº 1, de
17/05/2006).
Posteriormente, con la Ley Nº 10.259, del 12/07/2001, 6 de estos 10
Juzgados se transformaron en Juzgados Federales Especiales (Resolución
TRF2 nº 30/2001 y Ley TRF2 nº 15/2003), por lo que hoy quedan 4 Juzgados
Federales especializados en materia de seguridad social y propiedad intelectual, que luego fueron renumerados a los Juzgados Federales 9, 13, 25 y
31 de Río de Janeiro (Resolución 22, del 28/09/2010).
En segundo grado de jurisdicción, mediante Resolución TRF2 nº 36,
de 25/11/2004, se estableció la especialización por materia en el ámbito
del Tribunal Regional Federal de la 2ª Región, innovación que se implementó efectivamente el 01/02/2005, quedando establecido que las Clases 1ª y
2ª, integradas cada una por 3 Jueces Federales, y que integran la Sección
1ª, son competentes para juzgar los juicios de acciones de seguridad social,penales y de propiedad intelectual.
De esta forma, desde mediados de la década del 2000 el TRF de la 2ªRegión ha contado con jueces de primera y segunda instancia (Jueces Federales y Jueces Federales de Segunda Instancia) especializados en materia depropiedad intelectual.
Dicha especialización incentivó el estudio y la profundización de lamateria por parte de los jueces especializados y de los funcionarios públicos que desempeñan funciones consultivas, resultando en la ampliación yconsolidación de conocimientos, además de la adopción de prácticas específicas encaminadas a una mejor instrucción procesal, todo siempre con
intenso diálogo con organismos gubernamentales y privados, de Brasil y delexterior, relacionados con la propiedad intelectual.
En este sentido, cabe destacar la importancia de los estudios, eventos y publicaciones desarrollados por la Escuela Judicial Regional Federal deEL USO DE LA TECNOLOGÍA EN LOS LITIGIOSDE PROPIEDAD INTELECTUAL EN BRASIL

165

la 2ª Región, vinculada al Tribunal Regional Federal de la 2ª Región, a travésde su Comisión de Propiedad Intelectual.
Entre las iniciativas del Tribunal Federal especializado en propiedad
intelectual a lo largo de estos 20 años de historia, merecen mencionarse,
entre otras: la edición de una Ordenanza conjunta de tribunales especializados sobre términos procesales; la elaboración de un registro común deperitos judiciales; programar una reunión entre el perito judicial y los asistentes técnicos de las partes al inicio del trabajo pericial; la adopción depruebas de coherencia en casos de marcas y pruebas de obviedad en casosde patentes -como el Test de Motivación Creativa- TMC, sistematizado por
el Juzgado del XIII Juzgado Federal 19; la práctica de realizar sesiones temáticas por parte de la TRF de la 2ª Región y la posibilidad de conocer a las partes y sus abogados por teléfono o de manera virtual.
Con la pandemia del nuevo coronavirus - COVID-19 y la adopción deltrabajo a distancia por parte del Poder Judicial, como ya se señaló en elítem 2 de este artículo, se han virtualizado algunas de estas prácticas, enparticular la asistencia de las partes y abogados, la realización de audiencias y reuniones con el perito y los asistentes técnicos para iniciar el trabajo
pericial.
Todos estos actos comenzaron a realizarse por medios virtuales, y latendencia es que esta práctica se adopte de manera permanente, incluso
después del esperado fin de la pandemia, siempre que haya consentimiento de las partes, ya que genera optimización de tiempo y recursos, en vista
de que no hay necesidad de que las personas se desplacen.
Además, cabe señalar que el TRF de la 2da Región adoptó, mediante
Resolución TRF nº 17, del 26/03/2018, un sistema procesal mucho más
Sentencia publicada el 10/06/2015, Autora: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DASINDÚSTRIAS DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS – PRÓ GENÉRICOS, Réus: ASTRAZENECA
AB, INPI – INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPRIEDAD INDUSTRIAL y ANVISA – AGENCIA
NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA, Solicitud: declaración de nulidad de la patente
de invención PI 0003364-2, titulada “composiciones farmacéuticas”, que comprenden
rosuvastatina cálcica y una sal de fosfato tribásico catiónico multivalente, en referencia
al medicamento comercializado con la denominación CRESTOR.
19

166

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

moderno y eficiente que el anterior - el e-Proc, que contribuyó a una transición rápida, fluida y eficiente del entorno físico al digital, durante la faseinicial de afrontamiento de la pandemia.
Así, se prevé que el propio trabajo a distancia dentro del Poder Judicial, que ya fue admitido puntualmente a un número limitado de funcionarios, pueda extenderse a un mayor número de funcionarios e incluso a jueces, aunque no de forma total y permanente, en vista de los buenos resultados de productividad que se han observado.
Conclusión
La experiencia del Tribunal Regional Federal de la 2ª Región, incluyendo el Tribunal Federal de Río de Janeiro, en estos más de 20 años deespecialización en propiedad intelectual, ha contribuido a una mejora institucional, con procedimientos ajustados para procesos y decisiones rápidos
y de calidad reconocida, contribuyendo a la seguridad jurídica y teniendoen cuenta el interés social y el desarrollo tecnológico y económico del país,
tal como se propugna en el ítem XXIX del art. 5 de la Constitución Federal.
Este escenario facilita la adopción y adaptación a las nuevas tecnologíascomo herramienta de gestión.
Entre los objetivos trazados por la Organización de las Naciones Unidas para el año 2030, se preveía la existencia de sistemas judiciales accesibles a todos, dotados de eficacia, responsabilidad e inclusión. Tanto el uso
de nuevas tecnologías, en la medida adecuada y con atención a los riesgos
inherentes, como la especialización del Poder Judicial, especialmente en elárea de propiedad intelectual, demuestran la preocupación de Brasil por lacalidad del sistema judicial y sus esfuerzos para lograr los objetivos de laAgenda 2030 de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Este texto fue escrito durante la pandemia del COVID-19 y, en la situación actual, no es posible predecir todos los cambios que ocurrirán en elmundo en el período pospandémico deseado, tanto desde el punto de vistapolítico, económico y social de visión, como en la organización y funcionamiento de los sistemas judiciales. Por ahora, nos quedamos con la lecciónde que los seres humanos y las instituciones públicas y privadas tienen una
sorprendente capacidad de adaptación, la cual se ve facilitada en gran me-

EL USO DE LA TECNOLOGÍA EN LOS LITIGIOSDE PROPIEDAD INTELECTUAL EN BRASIL

167

dida por el uso de las nuevas tecnologías, pero que, por grande que sea eldesarrollo tecnológico alcanzado, no hay evolución de la sociedad sin solidaridad, inclusión social y conciencia de que todos vivimos en un solo mundo.
Bibliografía
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University Press: Reino Unido.

u

169

Colombia

Las obligaciones correlativas frente al derecho deautor y al derecho a no ser dañado
Por Carlos Andrés Corredor Blanco *ResumenNormalmente miramos los derechos de propiedad intelectual, puntualmente los que se consagran en favor de autores, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, aisladosde la conexión lógica que existe entre éstos, los deberes de los demás en
cuanto a su respeto y cómo el derecho a no ser dañado se relaciona y cambia con su interacción con el derecho de autor.
Debido a que el enfoque de esta ponencia tiene que ver con la observancia de los derechos mencionados, es decir su materialidad, partimos dela base que no es posible su realización sin ahondar en las obligaciones
correlativas a éstos, su responsable, ni las formas de forzar su cumplimiento.

Carlos Andrés Corredor Blanco (Colombia) es Abogado de la Universidad Industrial de Santander, especialista en derecho comercial de la Universidad Autónoma
de Bucaramanga y maestro en derecho económico de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es el Subdirector Técnico de Asuntos Jurisdiccionales de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia, entidad en la cual también ha sido
abogado de la Subdirección Técnica de Capacitación Investigación y Desarrollo, abogado y jefe de la Oficina de Registro y Director General encargado.
*

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

1. La correlación
Iniciemos mencionando que en el derecho de autor cuando identificamos prerrogativas patrimoniales y morales, normalmente identificamos
tipos de obligaciones correlativas 1 de dar, de hacer y de no hacer 2.
Así, cuando se consagra la obligación de nombrar una persona si sehace cierto uso autorizado de la obra 3, lo que hay es una obligación de “hacer”, mientras que si se le otorga la posibilidad al titular de autorizar oprohibir un uso 4, lo que se está consagrando a su vez, es la obligación correlativa de los no titulares de ese derecho de “no hacer” algo; por su parte, cuando se estipula el derecho de recibir una remuneración en favor deun titular de derecho de autor o conexo 5, lo que se genera a su vez es laobligación del que tiene el derecho a usar, de “dar” algo a cambio.
En las obligaciones de dar, la pregunta que surge inicialmente es:¿qué? La respuesta en las legislaciones de derecho de autor en esto es
normalmente clara: dar una remuneración, que se traduce en dinero.
Cuándo se incumple esta obligación, ¿Qué corresponde? Claramente es

12009).

Cuando existe una obligación existe un derecho correlativo (Rocha Alvira ,Todo derecho para tener una concreción real debe tener un obligado correlativo (Atienza Rodriguez, 2020).
Vinculo Jurídico en cual una persona que se llama deudor está obligada paracon otra que se llama acreedor a dar, hacer o no hacer alguna cosa (Rocha Alvira ,2009).
2

Derecho de paternidad, Articulo 11 Decisión Andina 351; Artículo 6 bis Convenio de Berna 1886.
3

Esto sucede con los derechos exclusivos, como el derecho de los autores demanera originaria a realizar, autorizar o prohibir la reproducción, comunicación pública, distribución, y transformación de las obras. tal como lo menciona la Decisión Andina 351 de 1993, en concordancia con los artículos 5, 8 y SS del Convenio de Berna de1886, artículo 9 del ADPIC, 3, 6 y SS del TODA de 1996.
4

5

Como la que consagra el artículo 12 de la Convención de Roma de 1961.

LAS OBLIGACIONES CORRELATIVAS FRENTE AL
DERECHO DE AUTOR Y AL DERECHO A NO SER DAÑADO

171

forzar la entrega del dinero sin impedir el uso. Lo que queda pendiente es
cuantificar el valor a entregar.
De incumplir la obligación de no hacer, no se deriva “dar” una suma
de dinero de manera primaria. Lo que se genera es la necesidad de deshacer lo que no se podía hacer. Esto normalmente implica la destrucción delas cosas hechas y que no podían ser realizadas. Mientras en las obligaciones de “hacer”, cuando no se hace lo debido, el resultado judicial naturalde la petición debe ser forzar la realización de lo no hecho.
Nos encontramos con que las obligaciones correlativas de “no hacer”
en derecho de autor, normalmente son generales para la sociedad. Es decir, no se identifica en concreto quién tiene esta obligación 6. Vemos ejemplos de estas en el artículo 13 de la Decisión Andina 351 de 1993 de la CAN.
Puntualmente: no reproducir, no comunicar, no importar, no traducir, no
adaptar no realizar arreglos, no transformar 7.
En relación con los derechos conexos encontramos obligaciones correlativas de “no hacer” también en el artículo 34 de la Decisión Andina 351
de 1993. Puntualmente, no fijar, no reproducir fijaciones no autorizadas, nocomunicar interpretaciones no fijadas 8. En el artículo 37 de la misma Decisión, de no reproducir, no importar, no vender, no alquilar fonogramas 9. Y
en el artículo 39 de la Decisión Andina 351/1993, de no retransmitir, nofijar, ni reproducir las fijaciones de emisiones de organismos de radiodifusión 10.

Se identifica como infractor a la persona concreta que incumple este tipo deobligaciones.
6

En concordancia con los artículos 5, 8 y SS del Convenio de Berna de 1886, artículo 9 del ADPIC, 3, 6 y SS del TODA de 1996.
7

En concordancia con el artículo 7 de la Convención de Roma de 1961, artículo
14 del ADPIC, artículo 6 del TOIEF de 1996.
8

9

Ibíd.

10

Acorde artículo 179 Ley 23 de 1982 para el caso de Colombia.

172

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

Debemos resaltar que algunos derechos morales también implican
deberes correlativos de “no hacer”, específicamente: no divulgar una obra
inédita; no deformar, no mutilar, no realizar modificaciones que atenten
contra el decoro de la obra o reputación del autor 11.
Como obligación de “hacer” encontramos en el artículo 30 de la Ley
23 de 1982: el indicar el nombre del autor o su seudónimo cuando se realizan actos de explotación de la obra por quien los efectúa, y a petición delautor retirar la circulación y/o suspender la utilización por parte de los previamente autorizados para realizar esa labor.
Como obligación correlativa “de dar” que en nuestro caso es una remuneración, encontramos que en Colombia la tiene quien: comunica alpúblico fonogramas publicados con fines comerciales, en favor de los intérpretes y productores fonográficos de manera compartida 12; el que comunica, pone a disposición y realiza el alquiler comercial de un audiovisual enfavor de: los guionistas, directores, realizadores, dibujantes, de manera
compartida 13, y en favor de los intérpretes (que representen un papel principal secundario o de reparto) fijados en el audiovisual 14.
También existe la obligación correlativa de la sociedad frente a losderechos taxativamente estipulados en las normas de derecho de autor, deconocer su contenido 15 y de adecuar su conducta a estos postulados 16. En
tal sentido, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas

Acorde Artículo 30 de la ley 23 de 1982 para el caso de Colombia, concordante con artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 de la CAN.
11

12

Artículo 173 de la Ley 23 de 1982 modificado por el artículo 69 de la ley 44 de

13

Ley 1835 de 2017 conocida como Ley Pepe Sánchez.

14

Ley 1403 de 2010 conocida como Ley Fanny Mickey.

1993.

Principio del derecho: “La ignorancia de la Ley no excusa su incumplimiento”
consagrado en el caso colombiano en el artículo 8 del Código Civil.
15

La Ley es reconocida como fuente de las obligaciones. Puntualmente el artículo 1494 del Código Civil en el caso colombiano lo expresa de esta forma.
16

LAS OBLIGACIONES CORRELATIVAS FRENTE AL
DERECHO DE AUTOR Y AL DERECHO A NO SER DAÑADO

173

hasta este momento, implican un juicio automático de culpa en el marco deun proceso civil 17.
2. Como forzar el cumplimiento de estas obligaciones
Iniciemos mencionando que en infracciones a derechos de autor yconexos no es posible iniciar procesos ejecutivos, para destruir lo que no se
debía hacer, forzar a hacer algo al que no lo hizo y entregar lo que no sedio, si no hay sentencia previa, toda vez que los procesos ejecutivos requieren que las obligaciones mencionadas consten en documentos emanadosdel deudor, los demás que diga la ley, o que sean resultado de una confesión producto de un interrogatorio extraprocesal 18.
Además, aún si existe seguridad de la titularidad del derecho, comono se tiene certeza de la relación jurídica de los extremos del proceso, se
hace necesario declarar que una de las partes es infractora y por lo tanto
tiene la calidad de obligado 19.
Sin embargo, el tema es un poco más complejo en derecho de autor,
toda vez que en virtud del principio de congruencia 20 común en el derecho
procesal cuando estamos en litigios civiles, se hace necesaria la solicitud
expresa por parte del demandante de una serie de pronunciamientos judiciales previos a la ejecución, que van más allá de la simple declaratoria dela existencia de la relación jurídica (titular /infractor) ya mencionada.

Esta postura ha sido adoptada por La Dirección Nacional de Derecho de Autorde Colombia en diferentes sentencias, en ejercicio de las funciones jurisdiccionales que
le fueron asignadas por el Código General del Proceso (Fallo 43 MICROSOFTCORPORATION contra SUMITEMP S.A.S, 2020).
17

18

Artículo 422 Código General del Proceso de Colombia.

Los procesos declarativos buscan la comprobación de la existencia o inexistencia de una relación jurídica o de un derecho (Davis Echandia, 2000).
19

Los poderes del juez no deben ser absolutos y su actividad debe estar limitada por principios entre los cuales el más importante es el de congruencia procesal(Alvarado Velloso, 2003).
20

174

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

Por ejemplo, en relación con la obligación de “dar” una remuneración
consistente en dinero, debemos resaltar que, ese título ejecutivo (sentencia) no está completo si no existe una cuantificación clara y expresa. En tal
sentido si no hay una cifra concreta, no sería posible la ejecución forzada
de esta obligación, sin antes declarar cual es el valor o monto a “dar” 21.
Similar situación sucede con las ejecuciones forzadas de las obligaciones de “hacer” en el derecho de autor, cuando no es del todo claro elcómo cumplir del solo mandamiento normativo. Puntualmente esto sucede
en relación con la obligación de nombrar el autor de una obra cuando sehace la explotación de esta, toda vez que si bien es expreso el deber deacreditar la autoría, de las normas de derecho de autor existentes no se
extrae claramente el “como” cumplirla 22.
En definitiva, en el proceso declarativo de infracción a un derecho deautor o conexo, a causa del principio de congruencia, se hace necesario quelas pretensiones que se decidan en la sentencia sean enunciadas de tal manera que su acogimiento por el juez permita ejecutar obligaciones claras y
expresas 23.

Es necesario el pronunciamiento del juez que concrete el valor a dar incluso
cuando el demandante es una sociedad de gestión colectiva y la misma tiene un reglamento de tarifas, toda vez que ese valor no es exigible por ser sujeto a concertación.
21

Si bien la Ley no consagra una forma específica en la que se deba hacer mención al creador de una obra, en la Guía sobre los tratados de derecho de autor administrados por la OMPI, (Ficsor, 2003) cuando analiza el artículo 6 bis del Convenio deBerna en lo referente al derecho de paternidad, se señala que si bien el autor tiene
derecho a reivindicar que se le identifique y como, esta debe hacerse en la medida enque sea viable y en cierto sentido, que sea razonable habida cuenta las circunstancias(Fallo 36 Carlos Massó contra Caracol Televisión, 2020).
22

23(Bejarano Guzman, 2014) menciona que es posible iniciar el proceso declarativo ante el mismo juez de la fallida ejecución total o parcial, cuando se revoca el mandamiento ejecutivo como efecto del recurso de reposición interpuesto por el demandado por ausencia de requisitos del título.

LAS OBLIGACIONES CORRELATIVAS FRENTE AL
DERECHO DE AUTOR Y AL DERECHO A NO SER DAÑADO

175

3. El derecho a no ser dañado
Hay otro derecho importante que debemos tener en cuenta, y quetiene toda persona en general: “el de no ser dañado”, y el “de no soportar”
las consecuencias negativas que esto genera, sean estas de carácter económico o no. 24 Acá debemos resaltar, que los titulares de derecho de autor
y derecho conexo también tienen este derecho 25.
La obligación correlativa de este derecho es no producir daños aotros. Para esto se requiere la adecuación del comportamiento de los ciudadanos, no solo al cumplimiento de una obligación normativa, sino a unpresupuesto moral, por esta razón (Atienza Rodriguez, 2020) habla que laresponsabilidad no es solo cumplir obligaciones normativas, es también
una virtud.
4. ¿Un daño se traduce siempre en reparación?
De esta obligación correlativa (de no causar daños) también se desprende la de reparar cuando ya se ha causado un daño a otro. Pero estasolo la tiene el causante directo, necesario y determinante, sin que esto
quiera decir que no pueden existir concurrencia de causas. Toda vez que seha ido abandonando la teoría de la causa próxima, que no permite concurrencias, por teorías de causalidad adecuada y de equivalencia de condiciones.
(Papayanis, 2014) “La regla de la culpa protege a la víctima con un derecho ano ser dañada mediante acciones dolosas, negligentes o imprudentes. Las reglas deresponsabilidad objetiva extienden la protección de las víctimas incluyendo, en ciertos
contextos, las acciones riesgosas. Que la víctima esté protegida de esos modos significa
que tiene una pretensión jurídicamente válida de no ser dañada” Papayannis, Diego M.
LA (Papayanis, 2014) PRÁCTICA DEL ALTERUM NON LAEDERE. Isonomía. Revista deTeoría y Filosofía del Derecho [en línea], (41), 19-68[fecha de Consulta 10 de enero de2021]. ISSN: 1405-0218. Disponible en:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=363638164002
24

25
Pese lo mencionado, más adelante en este escrito podremos concluir que elderecho a no ser dañado tiene un alcance diferente en los titulares de derecho deautor y conexos a causa de la figura denominada en Colombia como indemnizaciones
prestablecidas.

176

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

Esta reparación como obligación normalmente está atada además, aun juicio sobre la conducta del que lo causa. Esta reflexión, se hace normalmente comparando la actuación del causante del daño con un estándar
de prudencia y diligencia, puntualmente el que se le exige al buen padre defamilia, o al buen hombre de negocios.
Debemos resaltar que en algunos casos la ley consagra situaciones deresponsabilidad objetiva, es decir, para que exista la obligación de repararno importa cómo se comportó su causante. Excepcionalmente también
consagran situaciones de culpa presunta, en las cuales el cumplimiento delestándar de diligencia y prudencia corresponde ser probado por el demandado.
¿Qué quiere decir lo anterior? Que la materialidad del derecho a “noser dañado” solo se da cuando se cumplen los presupuestos mencionados,es decir, si la causa del daño no es una persona natural o jurídica, o si no selogra determinar la causa directa y necesaria del mismo, o la persona actúa
en el marco del estándar de diligencia y prudencia que le es exigido, si lanorma no consagra un supuesto expreso de responsabilidad objetiva, eldañado, debe soportar este, 26 lo cual implica en la práctica, que en realidad
no tiene en esas situaciones el derecho a “no sufrir daños” 27.
Por esto es relevante el debate de si debe existir o no una obligación
compartida de la sociedad en cabeza del estado de reparar los daños (probados y ciertos) que no tienen un obligado individual determinado o deSi bien (Papayanis, 2014) en el trabajo citado anteriormente menciona que:
“La regulación de las interacciones privadas está estructurada en torno a un conjunto
de derechos y deberes correlativos, relativos a la causación de ciertos daños, pero queestos deberes y derechos pueden ser derrotados en el análisis global de la antijuridicidad.” Para efectos de este escrito, mantendremos la postura general de la correlación
entre deberes y derechos, para afirmar que en la práctica cuando se rompe esta relación no existe un obligado material que permita salvaguardar el derecho a no ser dañado.
26

También debemos mencionar que normalmente cuando se consagra este derecho no se estipula de manera absoluta. De esta manera, se deja claro que hay situaciones en las cuales el afectado debe soportar daños.
27

LAS OBLIGACIONES CORRELATIVAS FRENTE AL
DERECHO DE AUTOR Y AL DERECHO A NO SER DAÑADO

177

terminable, para realmente materializar el derecho a “no ser dañado”. Esto
también ha sido motor en el mundo del derecho de autor, para desarrollar
fórmulas y soluciones normativas, doctrinarias y jurisprudenciales que
permitan a los titulares de derechos de una manera más sencilla obtenercompensaciones a raíz de las infracciones a sus derechos (Tema que profundizaremos más adelante).
5. El “derecho a no ser dañado” y las infracciones al derecho de au-

tor

Efectivamente, cuando existe un acto infractor a un derecho de autor
o conexo, además del incumplimiento de las obligaciones de “dar”, “hacer”
y “no hacer” que de manera correlativa se desprenden de estos, también
pueden existir consecuencias negativas de carácter patrimonial o no, que
se deriven de esa actuación.
Toda vez que inicialmente debe identificarse, si de la infracción segeneraron esas consecuencias negativas o no, debemos mencionar que
todo costo económico o moral que deba soportar el titular, producto de la
infracción puede catalogarse como daño, independientemente de si el derecho de autor o conexo infringido es de carácter moral o patrimonial(Benhamou, El derecho de autor en acción: Perspectivas internacionales
sobre los medios de protección, 2019).
Para expresar este punto de una mejor manera podemos dar un parde ejemplos:•

Omitir la obligación “de hacer” de nombrar al autor de una obra en
un acto de reconocimiento en un festival o concurso, puede tenerconsecuencias negativas no patrimoniales en el autor, representadas en el sufrimiento que sintió por no ver reflejado su esfuerzo ycreatividad en dicho acto; así como puede haber también consecuencias económicas negativas si dicha omisión le implicó no recibir
el reconocimiento monetario que venía acompañado con el pre-178

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

mio, 28independientemente que el derecho de paternidad sea catalogado como el derecho moral por excelencia de los autores 29.
Incumplir la obligación de “no hacer” al reproducir y comunicar alpúblico una obra sin autorización, puede tener como consecuencias
económicas negativas, que el titular de derecho no reciba el dinero
por concepto de licencia que normalmente le es pagado cuando autoriza esos actos. Pero dicho acto, pudo también producir angustia,
sufrimientos y en general otro tipo de consecuencias negativas detipo no patrimonial, independientemente que el derecho de reproducción y comunicación pública que en este caso se reputan infringidos sean derechos catalogados como patrimoniales en las leyesde derecho de autor.

•

Ahora, estas consecuencias negativas sean económicas o no, y que sedesprenden de la infracción a un derecho de autor o conexo, deben serciertas. Es decir, se debe tener la certeza que se causó, está causando, ocausará una alteración en el curso normal de los acontecimientos, y dicha
alteración genera las consecuencias negativas alegadas.
Hay consecuencias directas, que muchos jueces han considerado ensentencias al rededor del mundo, como connaturales al acto infractor(Benhamou, Compensation of Damages for infringements of Intellectual
Property Rights in France, 2009). Estas, en infracciones a derechos patrimoniales de carácter exclusivo, normalmente tienen que ver con el lucro
cesante derivado del valor que debía pagar el infractor por la licencia quese hubiera realizado de haberse negociado la misma y que a causa de la(Martinez Espin, 1996) menciona “el daño que puede derivar de la lesión de
un derecho moral puede ser de carácter patrimonial o moral, (...) existirá́ un daño
moral cuando la lesión de un derecho moral no tenga repercusiones sobre el patrimonio del autor”.
28

Este derecho constituye una constante generalizada en las legislaciones detradición latina o franco germánica y con algunas limitaciones también aparece en laslegislaciones anglosajonas (Antequera Parilli, 1998).
29

LAS OBLIGACIONES CORRELATIVAS FRENTE AL
DERECHO DE AUTOR Y AL DERECHO A NO SER DAÑADO

179

infracción no se hizo 30. Igualmente sucede con la infracción de un derecho
moral, como el de paternidad, integridad, etc., que también supone en sí
misma afectaciones extrapatrimoniales, puntualmente a ese vínculo existente entre el creador y su obra 31.
Las demás consecuencias negativas económicas o no, que no son
connaturales a la existencia de actos infractores deben ser probadas, toda
vez que su aparición no se deriva per ´se de un acto infractor 32.
Por ejemplo: No poder acudir a una bienal de arquitectura a hacernegocios habituales, que rondan una cifra histórica determinada, porqueen las reglas de participación requiere que los trabajos que se presenten
sean inéditos. No puede derivarse de la infracción del derecho de divulgación o mantener una obra inédita, sin prueba de cada uno de estos hechos.
Es decir, que normalmente se acude a dicho evento, que las reglas de esteconsagran esa prohibición, etc. (Fallo 29 Carlos Granada contra Vidplex
Universal S.A., 2019).
6. Las ganancias del infractor
Lo primero que debemos mencionar es que no se debe confundir las
ganancias que obtiene el infractor con su actividad, de las consecuencias
negativas que estas generan en el titular de derechos. Puntualmente no
podemos enmarcar las mismas como un daño emergente, un lucro cesanteni una pérdida de oportunidad, sin embargo, esto no es óbice para que elcómputo de estas ganancias sirva para calcular perjuicios que sí se enmar-

Puntualmente el artículo 57 de la Ley 44 de 1993 consagra que para la tasación de los perjuicios materiales causados se debe tener en cuenta el valor que hubiera
recibido el titular del derecho de haber autorizado su explotación.
30

Así lo ha reconocido en diferentes Sentencias la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales (Fallo Ana
Carvajal contra Victor Quintero y otro, 2018).
31

Así lo ha reconocido en diferentes Sentencias la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales (Fallo 29
Carlos Granada contra Vidplex Universal S.A., 2019).
32

180

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

quen en los conceptos descritos (Benhamou, Compensation of Damages forinfringements of Intellectual Property Rights in France, 2009).
Ahora, surge la pregunta de ¿qué pasa cuando después de calcularlos perjuicios a indemnizar y se comparan con las ganancias que el infractor
obtuvo, este queda con un saldo positivo?
Este interrogante tiene dos posibles respuestas. La primera es que el
infractor puede conservar estos excedentes o ganancias toda vez que estos
valores no constituyen una pérdida para el titular del derecho. La segunda,
que le sean sustraídas estas ganancias al infractor y las mismas sean asignadas al titular del derecho para que sea este el que se beneficie del actode explotación no autorizada.
La postura inicial se fundamenta en el entendido clásico de la responsabilidad civil según el cual asignar valores adicionales al daño real sufrido
por el titular implica un enriquecimiento sin causa en favor de este, que
además no podría justificarse si se realiza el ejercicio que describimos anteriormente de calcular la regalía hipotética que el titular del derecho infringido hubiera recibido de haber existido un acuerdo de explotación.
Por otra parte, la segunda postura se justifica en la eliminación de incentivos que fomentan la infracción de derechos exclusivos, toda vez que si
se le permite a los infractores conservar las ganancias de su actuar, los juicios en su gran mayoría se reducirían simplemente a tratar de recrear losacuerdos que se hubieran alcanzado entre las partes de haber existido una
negociación, desnaturalizándose de esta forma por vía judicial el carácter
excluyente de los derechos que tienen esta naturaleza 33.

Debemos mencionar que el ADPIC pugna por un sistema no solo que permita
al titular de derechos obtener la reparación de los daños y perjuicios que sufre a causa
de la infracción, sino que además se tomen medidas para crear esquemas jurídicos que
no incentiven la violación de los derechos de propiedad intelectual, en tal sentido,
consideramos que la postura estricta de responsabilidad como no permite que el titular reclame los beneficios obtenidos por el infractor en razón al ilícito, incumple dicha
obligación.
33

LAS OBLIGACIONES CORRELATIVAS FRENTE AL
DERECHO DE AUTOR Y AL DERECHO A NO SER DAÑADO

181

7. Perjuicios y beneficios reconocidos previamente de manera estatutaria
Dada la naturaleza especial de los derechos de propiedad intelectual
y puntualmente del derecho de autor, diferentes países 34 han ido incorporando en sus ordenamientos jurídicos un sistema alternativo que tiene como finalidad disminuir las dificultades que hemos venido poniendo de presente alrededor de este escrito, mediante la figura del reconocimiento previo a través de un estatuto, de los beneficios daños y perjuicios, los cuales asolicitud del titular del derecho infringido suplirían el régimen tradicionalde responsabilidad (Ross, 2000).
El origen internacional de esta figura es el artículo 45 del ADPIC, que
si bien es de adopción facultativa de los países signatarios según su propia
redacción, su adopción nacional se ha vuelto obligatoria en los países que
han realizado acuerdos de libre comercio con Estados Unidos 35.
Nótese que el mismo artículo 45 del mencionado acuerdo internacional, claramente señala que las cifras a consagrarse en este estatuto y de sersolicitadas por el demandante incluyen todos los daños y perjuicios que lepudieron ser causados al titular, así como todos los beneficios que obtuvo
el infractor con su actuación.
Adicionalmente, de manera clara menciona que si se acude a este sistema, la infracción siempre será compensada económicamente independientemente de cómo se califique subjetivamente el actuar del infractor,
garantizándose de esta manera de forma más certera que con el régimen
tradicional de responsabilidad civil, el carácter exclusivo de los derechos

La sección 504 de la Ley de derecho de autor de Estados Unidos permite solicitar “statutory damages” en cambio de los “actual damages and profits”.
34

En la Ley 1915 de 2018 se consagró en el artículo 32 que “La indemnización
que se cause como consecuencia de la infracción a los derechos patrimoniales de autor
y derechos conexos o por las conductas descritas en la presente ley relacionadas conlas medidas tecnologías y la información para la gestión de derechos, podrá sujetarse
al sistema de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales sobre prueba dela indemnización de perjuicios, a elección del titular del derecho infringido”.
35

182

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

cuando la legislación autoral los consagra de esta manera, así como el derecho a no ser dañado en concreto de los titulares de derecho de autor yconexos.
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Ross, T. P. (2000). Intellectual Property Law: Damages and Remedies.
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Benhamou, Y. (2019). El derecho de autor en acción: Perspectivas internacionales sobre los medios de protección. Damages, Profits, Statutoryand Punitive Damages (pág. 41 a 66). Montreal: Thémis.
Rocha Alvira, A. (2009). Lecciones sobre derecho civil obligaciones Revisado, actualizado y completado por Betty Mercedes Martínez Cárdenas.
Bogotá: Universidad del Rosario.
Fallo 43 MICROSOFT CORPORATION contra SUMITEMP S.A.S, 1-201816310 (Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales / Dirección Nacional de
Derecho de Autor 23 de julio de 2020).
Fallo 29 Carlos Granada contra Vidplex Universal S.A., 1-2018-38570(La Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales de la Dirección Nacional de
Derecho de Autor 13 de agosto de 2019).
Atienza Rodriguez, M. (2020). Tres minutos de filosofía del derecho.
Recuperado el noviembre de 2020, de Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=H3-bA1rYA2E

LAS OBLIGACIONES CORRELATIVAS FRENTE AL
DERECHO DE AUTOR Y AL DERECHO A NO SER DAÑADO

183

Martinez Espin, P. (1996). El daño moral contractual en la ley de propiedad intelectual. Castilla: Tecnos.
Alvarado Velloso, A. (2003). El debido proceso de la garantía constitucional. Rosario: editorial Zeus.
Fallo 36 Carlos Massó contra Caracol Televisión, 1-2018-37921 (Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales de la Dirección Nacional de Derecho
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Ficsor, M. (2003). Guía de los tratados de derecho de autor administrados por la OMPI. Ginebra: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
Fallo Ana Carvajal contra Victor Quintero y otro, 1-2017-67118 (Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales de la Dirección Nacional de Derecho
de Autor 5 de septiembre de 2018).
Antequera Parilli, R. (1998). Derecho de autor (Vol. 1). Caracas, Venezuela: Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual.

u

185

Régimen andino de competencia desleal vinculada ala propiedad industrial y régimen colombiano decompetencia desleal
Por José Fernando Sandoval Gutiérrez *Resumen
Hablar de competencia desleal resulta distinto dependiendo del régimen en el que nos ubiquemos y ello ocurre precisamente con la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial regulada en la Decisión
486 de 2000 y la competencia desleal regulada en la Ley colombiana 256 de
1996. Estas normas, pese a contener regulación sobre competencia desleal,
tratan en realidad dos asuntos disímiles. Conclusión a la que se llega a partir de las diferencias que entre ellas se pueden establecer que, para el casode este artículo, corresponden a los diferentes intereses protegidos, lossujetos pasivos de los deberes de conducta y el contenido de la buena fe,todos ellos aspectos fundamentales que al no coincidir confirman que lelegislación comunitaria y la legislación nacional se refieren a dos materias
distintas.
Introducción
El presente artículo se desarrolla en el ámbito de la competencia desleal. Tanto aquella contenida en el régimen andino de la Decisión 486 de
2000 (DA), como la regulada en la norma colombiana Ley 256 de 1996

Asesor de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia y profesor
de la Maestría en Propiedad Intelectual de la Universidad de los Andes (Colombia).
*

186

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA(LCD). El propósito del texto será el de estudiar algunas características deambos regímenes, a fin de sostener la siguiente tesis: aunque lo relativo ala competencia desleal aparece regulado tanto en la norma comunitaria,
como en la norma nacional, lo cierto es que estos regímenes gozan de marcadas diferencias que permiten concluir que se trata de dos materias distintas. Para lograr dicho objetivo se abordarán tres temas que son fundamentales cuando se habla de competencia desleal. En primer lugar, se tratarán
los intereses protegidos en ambas legislaciones; en segundo lugar, se estudiará su ámbito subjetivo de aplicación con miras a determinar a quiénes
son exigibles los deberes de conductas asociados a la leal competencia; yen tercer lugar, se analizará el concepto de buena fe exigible en las dos
regulaciones pues se trata, en ambos casos, de un elemento transversal enla configuración del acto de competencia desleal.
1. Los intereses protegidos por el régimen de competencia desleal
De manera errónea y desprevenida suele pensarse que el régimen decompetencia desleal está diseñado para proteger exclusivamente el interésde quienes concurren al mercado en calidad de oferentes de bienes y servicios y que por tanto está destinado a resolver únicamente conflictos surgidos entre competidores. Sin embargo, pese a que eso fue cierto en algunaépoca 1, actualmente son diversos los intereses que procura proteger 2 aunque, como se verá, no coinciden del todo en la norma comunitaria y en lalegislación colombiana.
En el caso colombiano el art. 1 LCD deja ver una protección de carácter tripartito al señalar que: (…) la presente Ley tiene por objeto garantizar
la libre y leal competencia económica, mediante la prohibición de actos y
conductas de competencia desleal, en beneficio de todos los que participen
en el mercado (…). Como puede observarse, la prohibición de actos decompetencia desleal no se encuentra instituida únicamente para proteger alos empresarios. Por el contrario, a partir de la norma referida, es posible
1

Bajo las normas del Código de Comercio colombiano.

Incluso a instancia jurisdiccional cuando se trata de procesos que se surten inter partes.
2

RÉGIMEN ANDINO DE COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL Y RÉGIMEN COLOMBIANO DE COMPETENCIA DESLEAL

187

concluir que son tres los intereses que se encuentran en juego: uno de carácter público, otro de tipo colectivo y, por supuesto, el interés privado.
Para explicarlo, recordemos que la libre competencia económica es
un principio rector de la actividad económica en Colombia. Para la Corte
Constitucional:(…) se concibe a la libre competencia económica, como un derecho
individual y a la vez colectivo (artículo 88 de la Constitución), cuya finalidad
es alcanzar un estado de competencia real, libre y no falseada, que permita la obtención del lucro individual para el empresario, a la vez que genera
beneficios para el consumidor con bienes y servicios de mejor calidad, conmayores garantías y a un precio real y justo. Por lo tanto, el Estado bajo
una concepción social del mercado, no actúa sólo como garante de losderechos económicos individuales, sino como corrector de las desigualdades sociales que se derivan del ejercicio irregular o arbitrario de tales
libertades (se destaca) (Sentencia C-815 de 2001).
De tal suerte que, en la represión de la competencia desleal, como
forma de garantizar la libre competencia económica (Art. 1 LCD), se encuentra inmerso el interés público del Estado en mantener un sistema económico transparente, siendo este el primer interés involucrado dentro delrégimen. Al respecto, enseña Massaguer que:La represión de la competencia desleal integra, en suma, los intereses de todos los que esperan la obtención de sus objetivos económicos y lasatisfacción de sus necesidades económicas (y también personales, sociales, culturales…) en y a través del mercado, considerados tanto individual
como colectivamente. No obstante su preterición en este artículo 1 de la
Ley de Competencia Desleal, a ellos se debe añadir el interés de la generalidad o interés público, como por demás y sin duda corresponde al carácter institucional de la represión de la competencia desleal (…). (Se destaca) (Massaguer, 1999, p. 113).
Siguiendo la redacción del art. 1 LCD, los restantes dos intereses involucrados surgen del aparte que señala que la prohibición de actos de competencia desleal se encuentra establecida “en beneficio de todos los queparticipan en el mercado”. Al ser así, nos encontramos frente a un régimen

188

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

que tiene en consideración tanto el interés de los empresarios que concurren al mercado con su oferta de productos y servicios, como el interés delos consumidores que acuden a dicho escenario para adquirirlos, completándose de esta forma el interés tripartito del régimen colombiano sobre laleal competencia.
Valga agregar a lo dicho que el legislador, desde la concepción mismade la LCD, había considerado la existencia de estos tres intereses, aspecto
que dejó claro al afirmar en la exposición de motivos que:El proyecto, en efecto, se hace portador no solo de los intereses privados de los competidores en conflicto, sino también de los intereses colectivos de los consumidores e incluso del interés público del Estado a lapreservación de un sistema económico de competencia no falseado. (Exposición de motivos LCD).
Pero además, la autoridad jurisdiccional colombiana especializada enmateria de competencia desleal 3 también los ha reconocido. Fue así comoen sentencia de 3 de julio de 2020 señaló:Partiendo de allí, esto es, del artículo 1 de la ley de competencia desleal, podemos afirmar que nuestro régimen de competencia desleal contiene una protección de carácter tripartito, en tanto es clara la protección detres intereses dentro de la Ley: 1. El interés público del estado en la preservación de un sistema económico de competencia no falseado; 2. El interéscolectivo de los consumidores; y 3. El interés privado de los empresarios.
Aspecto que emerge de la norma cuando señala, y es importante repetirlo,
que esta Ley tiene por objeto garantizar la libre y leal competencia económica, mediante la protección (sic) de actos y conductas de competencia
desleal, en beneficio de todos los que participen en el mercado (Superintendencia de Industria y Comercio).
Así, queda claro cuáles son los intereses que protege el régimen decompetencia desleal colombiano, los cuales, como se pudo ver, fueron pre-3

Me refiero a la Superintendencia de Industria y Comercio.

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PROPIEDAD INDUSTRIAL Y RÉGIMEN COLOMBIANO DE COMPETENCIA DESLEAL

189

vistos por el legislador al momento de diseñar la LCD y han sido reconocidos por la autoridad especializada en esta materia.
No ocurre lo mismo cuando nos ubicamos en el denominado régimen
de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial contenido en el
Título XVI de la DA, pues en este se encuentra un interés adicional a los que
se busca proteger, al menos de manera expresa, mediante la LCD.
Para explicarlo, es importante remitirse a los pronunciamientos hechos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ya que la DA, en su
Título XVI, no cuenta con una norma como el art. 1 LCD.
Son diversos también los intereses protegidos en este régimen deacuerdo a lo que ha explicado el Tribunal de Justicia en sus pronunciamientos. En interpretación prejudicial dentro del proceso 455-IP-2016 afirmó:
La finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: ‘(…) de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta
de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, sebusca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas delas prácticas indebidas (publicidad engañosa, por ejemplo)’ (Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina).
En esta misma interpretación, así como en la proferida en el Proceso
13-IP-2017, agregó que:La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra
los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores,
al púbico consumidor y al interés general, en relación con una competencia
deshonesta o desleal, se desprende de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo (Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina).
Como puede observarse, este régimen también tiene en consideración el interés tripartito de la LCD, pues busca la protección de todos losparticipantes del mercado, esto es, competidores y consumidores, y adicio-

190

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

nalmente la protección del interés general para de esa forma lograr que elsistema competitivo funcione de manera adecuada.
Sin embargo, el Tribunal de Justicia afirmó también dentro del Proceso 145-IP-2011 lo siguiente:
Teniendo como propiedad industrial aquella que tiene por objeto el
conjunto de bienes inmateriales que utilizan los sujetos que compiten en el
mercado, ya sea en forma de patentes de invención, modelos de utilidad,
modelos y dibujos industriales, signos distintivos, indicaciones geográficas ydenominaciones de origen, la represión de competencia desleal en relación
con la propiedad industrial es utilizada como un mecanismo de protecciónde los derechos de propiedad industrial; por tal motivo la Decisión 486 dedica el Título XIV a dicha figura (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).
Posteriormente en el Proceso 279-IP-2015 señaló que: “(…) el concepto de competencia desleal vinculada a propiedad industrial y los actos
que la configuran de conformidad con las precitadas normas, amparan eluso, goce y protección de los derechos de propiedad industrial reconocidos
por la normativa comunitaria (…)” (Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina). Así las cosas, obsérvese que el régimen de competencia desleal
vinculada a la propiedad industrial contenido en la DA protege también uninterés que no aparece expresamente mencionado en la LCD, esto es, el delos titulares de derechos de propiedad industrial, que en ese sentido constituiría un cuarto interés protegido. De ahí que la legitimación para iniciar laacción de competencia desleal vinculada a la propiedad industrial la tenga
el titular de alguno de los derechos reconocidos en la DA. Al respecto el
Tribunal de Justicia explicó en el Proceso 14-IP-2007 que:(…) En el marco de la competencia desleal vinculada a la propiedad
industrial, quien tiene legítimo interés es el afectado por el acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, es decir quien aleguedicho acto lo afecte en el mercado, siempre y cuando dicha afectación tenga que ver con el ejercicio o goce de un derecho de propiedad industrial
reconocido o concedido. Este punto es muy importante, ya que lo que se
propone el Régimen Común sobre Propiedad Industrial al restringir la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial es precisamente la pro-RÉGIMEN ANDINO DE COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL Y RÉGIMEN COLOMBIANO DE COMPETENCIA DESLEAL

191

tección de dicha propiedad industrial como efecto de la restricción de lacompetencia desleal, establecer que, si no hay relación entre el acto decompetencia desleal y la protección de un derecho de propiedad industrial,
simplemente no cabría accionar invocando la normativa comunitaria que seanaliza (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).
Esto deja clara una diferencia fundamental con el régimen contenido
en la LCD ya que, a diferencia de lo que ocurre en el régimen andino, su
confesado objeto no es el de proteger los derechos de propiedad industrial.
Y es precisamente por ello también que la legitimación la ostenta cualquierpersona que participe o, al menos, demuestre su intención de participar
dentro del mercado cuyos intereses económicos hayan sido perjudicados ose encuentren amenazados por el acto de competencia desleal4, al margende si es titular o no de un derecho de propiedad industrial pues no es eso lo
que le permite formular la pretensión.
Ahora, es evidente que tal diferencia de protección de intereses exista en estos dos regímenes debido a que la DA está destinada a regular lo
relativo a la propiedad industrial, lo que explica que los únicos casos decompetencia desleal que deben interesarle son aquellos que se relacionan
con ese tipo de derechos. Y con ello no se quiere decir que el régimen decompetencia desleal colombiano no sea un mecanismo apto para proteger
derechos de propiedad industrial, pues lo cierto es que el mecanismo sitiene esa utilidad, lo que aquí se afirma es que el interés de los titulares detales derechos no es uno de los que expresamente se ha buscado proteger
en la LCD, o al menos no aparece así expresado en la Ley ni en su exposición de motivos a pesar de la relación estrecha que existe entre ciertos
actos de competencia desleal y los derechos de propiedad industrial comoocurre, por ejemplo, con la explotación de la reputación ajena, la confusión, entre otros.
Esta variación en los intereses protegidos da cuenta de una primera
diferencia entre el régimen andino de competencia desleal vinculada a lapropiedad industrial y el régimen colombiano de competencia desleal, la

4

Ver artículo 21 Ley 256 de 1996.

192

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

cual, por supuesto, no es una diferencia menor, pues está asociada al objeto mismo de la regulación.
2. El ámbito subjetivo de aplicación del régimen de competencia
deslealEl siguiente tema que es fundamental a la hora de hablar sobre competencia desleal tiene que ver con las personas a las que son exigibles losdeberes de conducta establecidos en dicho régimen, aspecto que se encuentra contenido en el artículo 3 LCD que señala: “Esta Ley se le aplicará
tanto a los comerciantes como a cualesquiera otros participantes en el
mercado. La aplicación de la Ley no podrá supeditarse a la existencia de
una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en elacto de competencia desleal”.
Esta norma deja ver que Colombia acogió un modelo sobre leal competencia que trasciende la esfera meramente profesional para permitirse
juzgar las conductas no solo de los empresarios sino también de los demás
participantes del mercado, lo que abre la posibilidad de someter al juicio decompetencia desleal no solamente a quienes profesionalmente se dedicana la comercialización de productos y servicios, sino también a quienes lo
hacen de manera ocasional e incluso también a los consumidores. Al respecto, explica Massaguer que:(…) si la participación en el mercado, como elemento en torno al cualgira la finalidad de esta norma, da cabida a los intereses de todos los que
acuden al mercado para satisfacer sus demandas económicas y sociales, y
por lo tanto no atiende sólo a los intereses de los operadores profesionales,
este mismo elemento no puede tener un alcance distinto como clave de la
definición del ámbito subjetivo (Massaguer, 1999, p. 128).
Además de lo anterior, la LCD abre la posibilidad de juzgar casos en
los que los implicados no sean competidores, circunstancia que dejó clara
el legislador desde la exposición de motivos en la que, al referirse al objetivo de crear una legislación avanzada, afirmó que:
En el plano de la orientación de la disciplina de la concurrencia desleal, el objetivo se ha intentado alcanzar al dejar de concebirla como un

RÉGIMEN ANDINO DE COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL Y RÉGIMEN COLOMBIANO DE COMPETENCIA DESLEAL

193

ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre loscompetidores, para convertirla en un instrumento de ordenación y control
de las conductas en el mercado (Exposición de motivos LCD).
En esa medida, los conflictos llamados a ser resueltos bajo la LCD
pueden tener origen en relaciones distintas a las que surgen entre los competidores 5, pudiendo así darse en un sentido vertical como, por ejemplo,
cuando quien ejecuta la conducta reprochable es un consumidor en contra
de un vendedor minorista, caso en el cual este podría demandar con éxito aaquel y sin que esa falta de relación de competencia genere la inaplicabilidad de la LCD.
No ocurre lo mismo en el régimen de competencia desleal vinculado
a la propiedad industrial de la DA en donde la situación es diametralmentedistinta. De acuerdo con su artículo 258: “Se considera desleal todo acto
vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que
sea contrario a los usos y prácticas honestos” (Se destaca). Al respecto, enInterpretación Prejudicial proferida dentro del Proceso 324-IP-2014 el Tribunal de Justicia precisó que:Cuando la norma se refiere al “ámbito empresarial”, lo hace en relación con el empresario dentro del mercado, es decir, se refiere a que esdesleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que haya sido realizado con ocasión de la actividad empresarial, esto es, en relación con la empresa vinculada al mercado y la competencia (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).
Como se observa, en el régimen andino la competencia desleal tiene
un enfoque profesional, bajo el entendido de que sus deberes de conducta
son exigibles únicamente a los empresarios, lo que implica que quienes
concurren al mercado, pero no de manera profesional como, por ejemplo,
los consumidores, no podrían ser juzgados bajo esta norma por cuanto nolos cobija su ámbito de aplicación.
La superintendencia de Industria y Comercio de Colombia ha sido consistenteen señalar que no es necesario que entre demandante y demandado exista relación decompetencia. Recientemente lo reiteró en sentencia de 20 de diciembre de 2019.
5

194

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

Pero este régimen es incluso más rígido, por cuanto además exige relación de competencia. En el Proceso 129-IP-2013 explicó el Tribunal que
ha determinado ciertas particularidades que debe tener un acto para que
pueda ser considerado desleal y destaca como una de ellas: “Que el acto oactividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo laactividad comercial en la misma y análoga forma” (Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina). Esto corresponde a una exigencia enteramente distinta al contenido de la LCD en la que esa particularidad se descarta porqueexpresamente el artículo 3 dejó claro que la aplicación de la ley no podía
supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujetoactivo y pasivo del acto desleal.
Es así como queda evidenciada una segunda diferencia entre los regímenes que nos encontramos estudiando. Esta, al igual que la anterior, es
una diferencia que no resulta menor, en tanto determina quienes son lossujetos justiciables, o dicho de otra forma, a quienes son exigibles los deberes de conducta asociados a la leal competencia.
3. La buena fe en materia de competencia desleal
Tienen en común el régimen andino y el régimen colombiano sobre lacompetencia desleal el hecho de exigirse en ambos casos un deber generalde actuar conforme a los parámetros de la buena fe. Sin embargo, no porello podríamos hablar propiamente de un factor común en ambas legislaciones en tanto que se trata de dos parámetros de conducta claramentediferenciables. En esa medida, se trata de dos concepciones de la buena feque realmente lo que muestran es la tercera diferencia que en este texto sequiere plantear.
En el caso colombiano, el artículo 7 LCD dispone que “Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado
deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena comercial.
(…)”. Como se puede ver, la LCD exige a todos los participantes del mercado actuar conforme a los parámetros de la buena fe. Sobre esta, Barona ha
explicado que:RÉGIMEN ANDINO DE COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL Y RÉGIMEN COLOMBIANO DE COMPETENCIA DESLEAL

195(…) el concepto de buena fe contemplado en la norma no es psicológico, normalmente identificado con la ignorancia o error disculpable o excusable, sino objetivo, esto es, un modelo de conducta socialmente aceptable y exigible que impone determinados deberes de actuación y ciertos
límites al ejercicio de los derechos y facultades a quienes operan en el mercado. De ahí que haya que integrarse la norma a través de unos modelos deconducta cuya infracción convierte en desleal la competencia, teniendopresente que la finalidad de la Ley no es otra que proteger la competencia
en interés de todos los que participan en el mercado. Cabe afirmar, porello, que esa buena fe no se identifica con cualquier regla de conducta tenida por la colectividad como exigible en cualquier ámbito de las relaciones
humanas, y aun jurídicas, sino solo con aquellas que, siendo aptas, en unsistema de libre competencia, sirvan para el buen orden concurrencial sancionado en nuestro derecho positivo (Barona, 2008, p. 295).
Así, nótese que la LCD impone a todos los participantes del mercado
actuar conforme a los parámetros de la buena fe. Esta corresponde a un
estándar de conducta que, bajo la concepción colombiana, no está asociado a aspectos subjetivos, sino que se trata de una buena fe de contenido
objetivo. En tal sentido, para determinar la adecuación de un comportamiento a ella es necesario tener en cuenta los intereses protegidos por elrégimen, pues es precisamente la vulneración de estos lo que va a permitir
la descalificación de la conducta. Sobre el concepto de buena fe la autoridad especializada de Colombia explicó que:nuestro régimen de competencia desleal se encuentra cimentado sobre el principio de la buena fe y por ello resultan reprochables los comportamientos concurrenciales que le sean contrarios. Dicha buena fe es decontenido objetivo y para establecer que un comportamiento es contrario aella, es necesario analizar la afectación o la amenaza a los intereses sobre
los que se edifica la Ley 256, esto es: 1. El interés público del Estado en lapreservación de un sistema económico de competencia no falseado; 2. Elinterés colectivo de los consumidores; y 3. El interés privado de los empresarios” (Superintendencia de Industria y Comercio).
Dicho esto, veamos que la consideración de un comportamiento como contrario a la buena fe, y por consiguiente desleal, no depende de la196

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

intención del actor al ejecutar la conducta, sino que esa adecuación dependerá de la afectación a los tres intereses resguardados por el régimen decompetencia desleal que tuvimos oportunidad de estudiar en la primera
parte de este texto.
No ocurre lo propio en el régimen andino en el que, si bien existe laexigencia de actuar conforme a los parámetros de la buena fe, esta corresponde a un concepto de contenido subjetivo.
El artículo 258 de la DA señala que “Se considera desleal todo acto
vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que
sea contrario a los usos y prácticas honestos”. Al respecto, en Proceso 127IP-2012 explicó el Tribunal de Justicia que: “El concepto de usos honestos
parte de lo que se denomina la buena fe comercial”6 (Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina). Esta precisión ha sido reiterada por la misma
autoridad en variadas ocasiones, lo que permite afirmar que, para la determinación de la deslealtad de un comportamiento, a la luz de la DA, debe
verificarse si este es contrario a la buena fe. Otras Interpretaciones Prejudiciales confirman lo dicho como en el Proceso 186-IP-2017 en que el Tribunal de Justicia afirmó que: “(…) Se entiende por competencia desleal todo
acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial
legítimo” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).; y en Proceso 389IP-2018 donde señaló que:
Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal,es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a labuena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimientode las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general (…) (Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina).

Sobre este mismo tema se pueden consultar las interpretaciones prejudiciales
proferidas en los procesos 110-IP-2010, 145-IP-2011, 129-IP-2013.
6

RÉGIMEN ANDINO DE COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL Y RÉGIMEN COLOMBIANO DE COMPETENCIA DESLEAL

197

Ahora bien, la determinación de la adecuación a la buena fe de uncomportamiento no se logra analizando si fue contrario a los intereses protegidos por el régimen, como si ocurre en el caso colombiano. Sobre elpunto, en Proceso 4-IP-2013 el Tribunal afirmó:
En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharsede situaciones que puedan perjudicar al competidor” 7.
Repárese en este punto en que la buena fe en el régimen andino estáasociada a elementos de carácter subjetivo, en tanto se reprochan aquellos
comportamientos que se llevan a cabo con la intención de producir un daño al competidor o al menos con la intención de sacar provecho de circunstancias que pueden causárselo, lo que hace determinante dentro del juicio
de competencia desleal la intención del actor desleal al ejecutar el comportamiento.
Puestas de este modo las cosas, se concluye que en los dos regímenes que aquí estamos estudiando existe un deber general de actuar conforme a los parámetros de la buena fe. No obstante, esa buena fe corresponde a dos parámetros de conducta diametralmente opuestos, pues
mientras en el caso colombiano corresponde a un estándar de conducta
objetivo, en el régimen andino se asocia a la intención de quien ejecuta elcomportamiento. Valga finalizar este punto señalando, pese a lo evidente
que resulte, que esta última diferencia que aquí se quiso destacar no es un
asunto menor, pues se trata nada menos que del elemento transversal a loscomportamientos desleales, de aquel que determina cuándo los comportamientos que se ejecutan dentro del mercado se convierten en desleales.
Llegados a este punto, obsérvese que aunque la Decisión 486 de
2000 y la Ley 256 de 1996 contienen normas relativas a la competencia
desleal, estas cuentan con diferencias que no son menores pues tienen que
Esta misma postura se ha sostenido en diversas Interpretaciones Prejudiciales
como las proferidas en los Procesos 110-IP-2010, 145-IP-2011, 127-IP-2012, 129-IP2013.
7

198

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINAver con tres aspectos esenciales, uno de ellos el de los intereses protegidos,
otro referente a los sujetos a los que se pueden exigir los deberes de lealtad y el último relacionado con el contenido de la buena fe, todo lo cualpermite afirmar que se trata de dos materias que, pese a su común denominación, son en realidad distintas.
Bibliografía
Barona Vilar, S. (2008). Competencia Desleal Tutela Jurisdiccional (especialmente proceso civil) y Extrajurisdiccional. Tomo I. Valencia: Tirant lo
blanch.
Massaguer, J. (1999). Comentario a la Ley de Competencia Desleal.
Madrid: Civitas.
Colombia. Gaceta del Congreso. Exposición de motivos de ley 256 de1996 por la cual se dictan normas sobre competencia desleal.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-815 de 2 de agosto de
2001. Magistrado ponente Rodrigo Escobar Gil.
Colombia. Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia de 3 de julio de 2020.
Quito. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación
prejudicial de 21 de marzo de 2007. Proceso 14-IP-2007.
Quito. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación
prejudicial de 14 de marzo de 2012. Proceso 145-IP-2011.
Quito. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación
prejudicial de 13 de noviembre de 2012. Proceso 127-IP-2012.
Quito. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación
prejudicial de 25 de septiembre de 2013. Proceso 129-IP-2013.
Quito. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación
prejudicial de 3 de abril de 2013. Proceso 4-IP-2013.
Quito. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación
prejudicial de 15 de julio de 2015. Proceso 324-IP-2014.

RÉGIMEN ANDINO DE COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL Y RÉGIMEN COLOMBIANO DE COMPETENCIA DESLEAL

199

Quito. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación
prejudicial de 25 de febrero de 2016. Proceso 279-IP-2015.
Quito. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación
prejudicial de 17 de febrero de 2017. Proceso 455-IP-2016.
Quito. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación
prejudicial de 17 de noviembre de 2017. Proceso 13-IP-2017.
Quito. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación
prejudicial de 7 de septiembre de 2018. Proceso 186-IP-2017.
Quito. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación
prejudicial de 30 de abril de 2019. Proceso 389-IP-2018.

u

201

Guatemala

Resoluciones Judiciales Provisionales deAseguramiento de la Pretensión: Las Medidas
Cautelares en casos de Propiedad Industrial
Por Karin Sorelly Gómez Girón 1

ResumenLas medidas cautelares o precautorias (o conservativas) son un instrumento de carácter accesorio provisto por el sistema procesal civil, con el
objetivo de asegurar la efectividad de la Tutela Judicial que pudiera producirse u otorgarse en una sentencia estimatoria dictada en el proceso en elque se solicitan. Esto es, tienen la finalidad de preservar anticipadamente oevitar una consecuencia previsible como resultado del curso del proceso(resultado de un proceso que tomará necesariamente un tiempo más omenos extendido), de forma que no se haga ilusorio el cumplimiento de lasentencia que, eventualmente puede ser que se dicte acogiendo la pretensión del actor. Para que el juez estime favorable decretarlas (a través deuna resolución judicial), deben concurrir ciertos presupuestos, en el contexto de los hechos y derecho que se presentan a su consideración. TratándoJueza Quinta de Primera Instancia Pluripersonal del Ramo Civil de la República
de Guatemala. Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria. Magister
Artium en Derecho Procesal Civil y Mercantil. Magister Artium en Género y Justicia.
Pensum cerrado Doctorado en Derecho. Docente y Tutora de la Escuela de Estudios
Judiciales del Organismo Judicial de Guatemala. Docente titular de la Facultad de Derecho, Maestrías y Escuela de Pos Grados en las Universidades Rafael Landívar, Mariano Gálvez y Universidad de San Carlos, todas en Guatemala.
1

202

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

se de bienes inmateriales, que es el caso de las categorías protegidas por ladenominada propiedad industrial, la vulnerabilidad frente a la infracción es
mayor y, por lo mismo, el sistema procesal provee las cautelares, sea frentea la inminencia de la infracción, como ante la infracción o para evitar que
determinados actos u omisiones puedan, por ejemplo, provocar un daño
irreversible o derivar en hacer nugatorio un derecho. Las normas procesales, en varios países, prevén la evaluación y decisión de las cautelares conforme el principio inaudita altera pars, lo que atiende al tipo de bien jurídico objeto de tutela y a la necesidad de prevenir un daño o que se continúe
con el que pueda ya existir, contemplándose, en todo caso, un mecanismo
para la revisión de las medidas que se dicten. El presente trabajo hace una
relación a los presupuestos para la consideración de una cautelar, así comola razonabilidad y proporcionalidad que el juzgador debe cuidar al decretarlas, fundamentando su decisión.
1. Justificación de las Cautelares en casos de Propiedad Industrial
El legislador guatemalteco incorporó, a través de la denominada “Leyde Propiedad Industrial” 2, disposiciones especiales respecto de las medidas
cautelares o provisionales 3 aplicables en procesos judiciales a través de loscuales se pretenda la tutela judicial de las categorías cubiertas por la citada
ley. Esa incorporación respondió a lo que Guatemala y los países parte de laOrganización Mundial del Comercio (OMC) adoptaron como compromiso
en el artículo 50 del “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” (Acuerdo sobre los ADPICo simplemente ADPIC), que es el anexo 1C del Acuerdo por el que se estableció la OMC 4. El artículo 50 en referencia se encuentra bajo la Sección 3

2

Decreto 57-2000 del Congreso de la República y sus reformas.

En algunas legislaciones se les denominan, a las medidas cautelares, como
medidas conservativas, asegurativas, o bien provisionales -entre otras-.
3

En el hipervínculo siguiente, puede consultarse, en idioma español, el texto
del Acuerdo sobre los ADPIC), contenido en el Anexo 1C del denominado Acuerdo deMarrakech por el que se establece la OMC, de 15 de abril de 1994, vigente desde el 1ºde enero de 1995. Pueden consultarse en dicho sitio, igualmente otros instrumentos
4

RESOLUCIONES JUDICIALES PROVISIONALES DE ASEGURAMIENTO DE LA PRETENSIÓN:LAS MEDIDAS CAUTELARES EN CASOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

203(Medidas Cautelares) de la Parte III del ADPIC que desarrolla normas sobre“Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual”. Como sucedió envarias jurisdicciones, las nuevas disposiciones sobre medidas cautelares seconstituyeron en un complemento a lo ya regulado en esa materia en laexistente legislación procesal civil.
El objetivo primordial de una medida cautelar es asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera producirse u otorgarse en una sentencia estimatoria dictada en el proceso en el que se solicitan; en otras palabras, tienen la finalidad de preservar anticipadamente una consecuencia
previsible como resultado del curso del proceso, de forma que no se haga
ilusorio el cumplimiento de la sentencia que, eventualmente puede ser que
se dicte acogiendo la pretensión del actor. Es normal que el actor acuda aese instrumento procesal al presentar su demanda, durante el proceso oincluso, como se prevé en la legislación procesal guatemalteca, previo a
demandar, ya que, lo que busca la parte actora con ello, es la satisfacciónde la pretensión que se insta ante los órganos jurisdiccionales del Estado.
Claramente, y como es lógico, esta pretensión puede alcanzarse o no;
así, la ley prevé las medidas cautelares para garantizar la efectividad de una
decisión final estimatoria por la cual el juez otorgue la razón al demandante, a la cual se llegará al agotar el proceso, lo que puede suceder en un lapso más o menos largo. Durante ese lapso, podrían ocurrir diferentes eventos y hechos y podría el demandado litigar con la intención de demorar oaplazar la decisión final, de tal cuenta que haga inútil la resolución que sedicte en el proceso y que al final no pueda alcanzarse el resultado perseguido por el demandante. Como anota Ortells Ramos 5 (Ramos & Cuadrado,
1996), al ser el proceso una actividad que necesariamente lleva una demo-

jurídicos pertinentes al contenido del Acuerdo sobre los ADPIC (consultado enero 10,2021).
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ta_docs_s/1_tripsandconventio
ns_s.pdf
Ramos, M. O., & Cuadrado, M. P. (1996). La Tutela Judicial Cautelar en el Derecho Español. Granada: Comares, S.L.
5

204

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINAra, éste se constituye en “… una actividad de resultados inciertos…”; y es
que el transcurso de esa “necesaria demora” puede resultar en que un actor vencedor, a pesar de obtener el reconocimiento a su pretensión, en lasentencia, se vea limitado a la “plena satisfacción de su pretensión”, ya que
esa demora “…deja abierta la posibilidad (…) para que el demandado adopte conductas o realice actos aislados que impidan o dificulten gravemente
la efectividad de la sentencia…” que reconozca favorablemente aquellapretensión.
Ese “objetivo” de las cautelares, en el plano de los derechos de propiedad industrial, se refleja en el texto del ADPIC, en la doctrina y decisiones judiciales 6, con referencias como el prevenir o impedir que se produzca
una infracción, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de un país miembro o evitar sus consecuencias (p.ej.
un daño irreversible o irreparable) y obtener o conservar pruebas.
En varias legislaciones, como es el caso de la LPI, se prevé que lasmedidas cautelares sean decididas por el juez bajo el principio inaudita
altera pars y que se resuelva con rapidez y eficacia 7. Esto se explica en que
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) ha resaltado ese
aspecto a partir de la vigencia del ADPIC, destacando la transcendencia de las medidas
cautelares en el marco de procedimientos de infracción, siendo que éstas son un instrumento idóneo para evitar daños irreparables al titular, difícilmente cuantificables entanto que afectan a valores intangibles de las empresas.
6“De las medidas cautelares en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos dePropiedad Intelectual relacionados con el Comercio, incluido el comercio de mercancías falsificadas (ADPIC). Comentario de la Sentencia de 16 de junio de 1998, en elasunto C-53/96, Hermés International contra FHT Marketing Choice BV.” Curto Polo,
Mercedes.
https://www.pei-revista.com/index.php?option=com_virtuemart&view=plugin&name=downloads_for_sale&customfield_id=324
Los países miembros del ADPIC, asumieron el compromiso de contar con procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual que permitan la
adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de tales derechos y deque las autoridades judiciales estén facultadas para ordenar tales medidas de forma“rápida” y “eficaz” (artículo 50.1) e incluso, facultadas para adoptar medidas provisio7

RESOLUCIONES JUDICIALES PROVISIONALES DE ASEGURAMIENTO DE LA PRETENSIÓN:LAS MEDIDAS CAUTELARES EN CASOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

205

la propiedad intelectual trata de bienes intangibles o inmateriales. Efectivamente, las categorías tuteladas por la propiedad intelectual en general yla propiedad industrial en lo particular, son bienes incorpóreos, que se materializan en soportes materiales, esos bienes inmateriales son independientes del soporte material en el que se fije o materialice. Esa inmaterialidad, hace a las categorías de propiedad intelectual especialmente vulnerables ante las infracciones. Esto es, el uso no autorizado, sin consentimiento,de la propiedad intelectual, es fácilmente realizable, ya que no se requierepara ello, el que se tenga que acceder a un bien material, ni deba desplazársele. Así, un bien inmaterial, protegido como propiedad intelectual(piénsese en una marca, una invención o una obra), puede ser objeto deuso, sin autorización o consentimiento, por una o más personas, en el mismo o distinto lugar, en el mismo o distinto momento.
Esa naturaleza inmaterial y consecuente vulnerabilidad de los bienes
intangibles, justificó que “el tema de ‘observancia’ se constituyera en una
de las principales características del Acuerdo sobre los ADPIC (…)” 8 y que el
Artículo 50 del mismo haya sido referido como uno de los más importantes
de toda la parte de observancia 9.
Para procesos de propiedad industrial, la LPI provee un catálogo no
exhaustivo de medidas que pueden solicitarse, sea ante la inminencia de la
infracción como por la materialización de la infracción. Debe entenderse elnales, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte -inaudita altera pars(artículo 50.2). Se recomienda la lectura de los casos siguientes, en los que se discutió
y analizó el sentido de los textos del ADPIC respecto de medidas cautelares:
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds86_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds83_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds196_s.htm
Palacios, M. A. (2006). Para optimizar los beneficios y reducir los perjuicios enpropiedad intelectual. En Investigaciones sobre el Tratado de Libre Comercio entre
Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana. Guatemala: ASIES.
8

Gervais, D. (1998). The Trips Agreement. Drafting History and Analysis. Londres: Sweet & Maxwell.
9

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

derecho sobre el que se reclama, los hechos que se alegan e indicios que se
presenten para justificar la medida. En Guatemala esos procesos, en materia civil, se ventilan en la vía oral 10, sin embargo, la admisión de la demanda
y el conocimiento de la solicitud y resolución de las cautelares se lleva acabo por escrito.
En este trabajo se abordan los presupuestos de las medidas cautelares y la impugnación frente al decreto que decida sobre las mismas (otorgándolas o no); al efecto, se analizan actuaciones en algunos casos concretos y jurisprudencia emanada de la CCG respecto del tratamiento de estos
presupuestos, la carga de probar la titularidad del derecho infringido, lossupuestos contenidos en la ley, la delimitación del alcance que confiere laprovidencia cautelar que se otorgue por el juez, así como la proporcionalidad y razonabilidad en su otorgamiento.
2. Fundamentos legales de procedencia de las medidas cautelaresen materia de Propiedad Industrial“… En lo que a medidas de garantía se refiere, es función del juez nosolo apreciar su regulación legal sino también al momento de decretarlas, que tiendan de manera directa a preservar el derecho que sedemanda, sin que implique en manera alguna, la pérdida u obstaculización de los de la otra parte, ya que ello equivaldría a condenarlesin juicio previo”.
Sent. de 16 de marzo de 1999,
Exp. 769-98 CCG.
El análisis de los presupuestos que deben observarse para determinar el otorgamiento o denegación de una medida cautelar (o su conservación o revocatoria), debe considerar el tipo de bien que la legislación tutela.
No todos los bienes jurídicos tutelados son iguales y, en consecuencia, nopueden ser tratados iguales en el proceso cautelar o en la consideración deEl juicio oral se desarrolla en dos instancias: primera instancia y, de haberapelación a la sentencia de primer grado, segunda instancia ante una Sala Civil de laCorte de Apelaciones.
10

RESOLUCIONES JUDICIALES PROVISIONALES DE ASEGURAMIENTO DE LA PRETENSIÓN:LAS MEDIDAS CAUTELARES EN CASOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

207

medidas cautelares. Ciertamente, el análisis debe ser objetivo y completo,para evitar una protección injustificada, inoportuna o inaplicable, así comopara otorgarla cuando de los hechos y argumentos se desprende que lamedida es necesaria y corresponde su otorgamiento. Igualmente, el juzgador debe ser preciso en la medida y su alcance y efectos, para evitar quesean mal entendidos o interpretados, y evitar así que estos instrumentos setransformen en herramientas abusivas en el proceso, o bien que, en el caso
de no adoptarlas en tiempo, se agrave el riesgo a satisfacer la pretensión
que sea acogida en sentencia y se haga imposible, gravosa o muy limitada
la efectiva satisfacción de la pretensión ejercitada, resultando así una injusticia.
Para que proceda la solicitud y sea viable la obtención de medidas
cautelares, deben concurrir tres fundamentos esenciales que la doctrina ha
explicado con precisión (se advierte que lo indicado en la literal “c”, puedevariar entre jurisdicciones y no ser aplicable en todas la modalidades contempladas para solicitar cautelares): a) situación jurídica cautelable o apariencia del buen derecho -fumus boni iuris-; b) peligro en la demora periculum in mora-; y, c) prestación de garantía o fianza 11. El examen deConforme la LPI, la prestación de garantía o fianza podrá ser requerida sólopara las diligencias cautelares previas al proceso principal, para garantizar posibles
daños y perjuicios en caso no se presente la demanda dentro del tiempo que ordena laley o bien si no se logra una sentencia favorable para el actor. El artículo 186 de la LPI
prevé: “Quien inicie o pretenda iniciar una acción relativa a derechos de propiedad
industrial o con motivo de la comisión de actos de competencia desleal de conformidad
con lo establecido en esta ley, podrá pedir al Juez competente que ordene la providencia cautelar que estime conveniente, con el objeto de proteger sus derechos, impedir oprevenir la comisión de una infracción, evitar sus consecuencias y obtener o conservar
pruebas. En la misma resolución en la que decrete las medidas solicitadas, el juez podrá requerir al solicitante que, previamente a su ejecución, pague fianza u otra garantía razonable para proteger a la parte afectada por la medida y a la propia autoridad ypara impedir abusos. Las providencias cautelares podrán también pedirse con posterioridad a la presentación del memorial de demanda. Cuando la providencia no sesolicita previamente, sino con la demanda o posterior a ésta, no será necesario constituir garantía alguna...”. En igual sentido se la Ley de Derecho de Autor y Derechos
Conexos para procesos civiles respecto de la materia que cubre.
11

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

esos presupuestos debe realizarse por el juzgador de la mano con el principio de proporcionalidad.
Respecto a la prestación de la garantía explicaremos más adelante su
procedencia ya que conforme la LPI (y como se prevé en otras legislaciones), no constituye un presupuesto a solventar por el litigante si la cautelares pedida con la demanda, sino solo con pedido previo; caso éste último enque, según la referida LPI, la garantía no es obligatoria, quedando a juiciodel juez requerirla, de considerarlo necesario.
2.1. Periculum in mora. El “peligro en la demora”, resulta del tiempoa invertir y recorrer en el proceso. La duración que la actividad jurisdiccional llega a tomar para obtener una sentencia puede dar lugar a un cambio
de circunstancias, de tal cuenta que se frustre la ejecución de la sentencia ypueda provocarse un daño jurídico a la persona que demanda o bien que
los daños y perjuicios se continúen causando. Atinadamente, Ortell’s Ramos lo explica así “Se trata de algo más grave que la satisfacción tardía. Es
el riesgo de una satisfacción imposible o sólo alcanzable con extrema dificultad” 12.
No prestar debida atención a este presupuesto, ante la inminenciadel proceso que se está tramitando o que se tramitará (que naturalmente
puede demorarse, no solo por las etapas propias sobre las cuales se desarrolla, sino también por las incidencias procesales que en la práctica puedan hacer valer los litigantes -de forma válida como por litigio malicioso-),puede resultar en la frustración de la decisión final y que ésta no se logre
ejecutar con la efectividad que se requiere. Incluso, puede resultar que seden hechos que afecten a tal grado la tutela del derecho que se reclama ose reclamará en juicio, que lo hagan nugatorio. Efectivamente, tener que
esperar a que el caso se decida en sentencia, sin otorgamiento de cautelares apropiadas al caso concreto, conlleva el riesgo de provocar en el actor
el sufrimiento de perjuicios y/o daños, incluso irreversibles, por efectos deltiempo de tramitación del proceso. De esa cuenta es especialmente rele-

Ramos, M. O., & Cuadrado, M. P. (1996). La Tutela Judicial Cautelar en el Derecho Español. Granada: Comares, S.L.
12

RESOLUCIONES JUDICIALES PROVISIONALES DE ASEGURAMIENTO DE LA PRETENSIÓN:LAS MEDIDAS CAUTELARES EN CASOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

209

vante el que, tratándose de solicitudes de medidas cautelares en materiade derechos de propiedad intelectual, el análisis y la decisión respecto delas mismas sean atendidas con rapidez.
Sin perjuicio de que la ley procesal aplicable determine o no, de manera precisa, los requisitos que el actor deba llenar en la argumentación deun pedido de cautelares, el juez, para decidir debe analizar los presupuestos aplicables valorando y analizando, a la luz de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, la relación respecto del peligro advertido y las
circunstancias que se le presentan. Corresponde pues, un análisis integral,adecuado, ya que al decidir otorgarlas o no, y determinar en su caso, losalcances y efectos, el juez, con su decisión, está procurando un equilibrio
para satisfacer las expectativas de una tutela judicial efectiva para ambas
partes.
2.2. Fumus boni iuris. La “situación jurídica cautelable” o la “apariencia del buen derecho”, explica Palacios, se refiere a un presupuesto de latutela cautelar que atiende a que “…Con el fin de resolver las medidas cautelares el juez necesita de elementos periféricos objetivos que ilustren lasituación del peticionante…”, esto incluye el determinar una situación jurídica cautelable, el derecho o interés legítimo mínimo (fumus boni iuris) así
como “…la urgencia de otorgar o denegar la medida cautelar solicitada,sobre la base de un fundamento razonable. Dicha objetividad, si bien no
estrictamente probatoria, sino más bien referencial, la obtiene (…) si bien
no [de] prueba acabada o robusta, si [de] un principio de prueba mínimo
para que las medidas cautelares sean acogidas.”13. Consecuentemente el
juzgador debe realizar un análisis profundo de los hechos discutidos como
un estudio razonable, equilibrado y prudente respecto de la tutela cautelar
como de lo que pudiese ocurrir en caso esta misma no sea oportuna.
La existencia de una situación jurídica cautelable o la apariencia delbuen derecho es un presupuesto que debe reunir un grado de demostración de la situación jurídica necesaria y suficiente para que el juzgador de-Palacios, C. (6 de abril de 2016). Las medidas cautelares. Obtenido de Enfoque jurídico: http://enfoquejuridico.org/2016/04/06/las-medidas-cautelares/
13

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

cida el decretar la medida cautelar. Conlleva presentar y explicar ante eljuez la probabilidad -verosimilitud- de que el resultado del proceso sea favorable al actor, la probabilidad de que la pretensión que se ejercita sea
procedente al momento de la decisión final; es una condición necesaria deverificarse por el juez y de acreditarse por el solicitante. Para ello, sin perjuicio de la presentación de argumentos, el solicitante deberá acreditar
datos, justificaciones y/o documentos, que permitan al juzgador, sin prejuzgar el fondo del asunto, a fundar un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión. No se puede suponer que sean suficientes los hechos narrados en la demanda.
De ahí que el juez debe realizar un razonamiento previo analizando
las probabilidades sólidas de que el peticionario o solicitante de la cautelar
podría ser beneficiado en la decisión final. Esto puede ser visto como una
valoración subjetiva del juez que podría ser discrecional sobre la apariencia
que existe algún interés tutelado por el derecho.
Cabe resaltar que si bien, quien juzga, tiene la facultad de determinarlas medidas cautelares que aseguren las resultas del proceso (con base a loque se le solicitó), también lo es, que al resolver dicha petición debe analizar prudencialmente las circunstancias del caso concreto, con base a prueba fehaciente sobre: a) la titularidad del derecho infringido, b) la presunción razonable de la infracción o situación alegada y c) la verosimilitud respecto de la protección solicitada.
Lo expuesto, está también reflejado en un documento de la
OMPI, así:Las medidas cautelares proceden cuando el tribunal estime que
son indispensables para la protección de un derecho y siempre que
exista peligro de lesión y frustración del mismo por la demora delproceso. La existencia del derecho y el peligro de lesión o frustración
deberán justificarse sumarialmente. Resulta claro que este tipo demedidas traducen la nota de urgencia, de inmediatez. El Tribunal
apreciará la necesidad, alcance, duración y la exigencia o no de contra cautela para disponer dichas medidas. (…) La obtención de una
medida cautelar, se funda en el peligro de la alteración o no de lascircunstancias durante el tiempo del proceso, de manera que se tor-

RESOLUCIONES JUDICIALES PROVISIONALES DE ASEGURAMIENTO DE LA PRETENSIÓN:LAS MEDIDAS CAUTELARES EN CASOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

211

ne imposible la ejecución de la sentencia definitiva. En base a lo visto,
Barona Vilar señala que en los últimos años se ha producido una superación de la teoría clásica de las medidas cautelares y se ha sostenido que con ellas se cumple, en muchas ocasiones, una función que
alcanza incluso la propia anticipación de la resolución que en su día
se dicte, de modo que se supera el término tradicional de “cautela”,
convirtiéndose las medidas cautelares en aquellos instrumentos que
aseguran la efectividad de la sentencia que se pronuncie en su oportunidad” 14 […].”. (OMPI-SGAE/DA/ASU/cero cinco/cinco, de fecha
tres de noviembre de dos mil cinco)
3. Principio Inaudita altera pars
En Guatemala las medidas cautelares en materia de propiedad industrial (solicitadas previamente o con la demanda) se “…tramitarán y ejecutarán sin notificación, ni intervención de la parte demandada…” (principio
inaudita altera pars, recogido en el art. 186 de la LPI).
La aplicación y cumplimiento de este principio o forma de proceder
en su adopción, tiene un fin específico: evitar que el demandado realiceactos que podrían aumentar los efectos de la infracción respecto de la cualse demanda (p.ej., que haga ventas fraudulentas a terceros, oculte productos o mercancía infractora, o bien haga desaparecer bienes que podrían sersusceptibles de embargo) o para evitar el riesgo de destrucción de prueba 15
o bien, asegurarla.
Este principio no es aplicable en todas las legislaciones; algunas aplican lo que fue la regla general consistente en la obligación del tribunal dehacer saber al demandado la petición de cautelares, confiriéndole audiencia para su defensa y posteriormente, visto el contradictorio en su discusión, el juez decida su procedencia o no. El principio inaudita altera pars es

Vilar, S. B. (1998). Tutela cautelar en materia de Propiedad Intelctual. En R.
Antequera, Los derechos de propiedad intelectual en la nueva sociedad de la información (págs. 111-147). Granada.
14

15

Artículo 50.1.b; 50.2 del ADPIC.

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

excepción a esa regla; las legislaciones que lo han incorporado lo han hechopara evitar comprometer el correcto y adecuado fin de la medida cautelar ysu adopción oportuna, frente a tener que agotar un procedimiento contradictorio previo. Ese contradictorio puede desarrollarse posteriormente para
determinar la concurrencia de las razones de urgencia y verificación de laexistencia de riesgo, dilucidándose y discutiéndose la medida en audiencia.
La resolución, que debe ser en auto razonado, debe, necesariamente sernotificada inmediatamente a la ejecución de las cautelares 16.
Sin perjuicio de la aplicación o no del principio inaudita altera pars,las siguientes tres consideraciones deben atenderse respecto de las cautelares:
Primero, otorgadas las cautelares (y ejecutadas, como lo establece laLPI), como regla general, debe ser notificada la contraparte a quien afecta
la medida. Si la ley aplicable no contempla la opción de decisión sin previo
contradictorio, se notificará la solicitud. Lo anterior tiene sustento en laobservancia constitucional del debido proceso y el derecho de defensa, conlo cual se garantiza que aún y cuando se esté en conocimiento de cuestiones preliminares como medidas cautelares, exista el debate entre las partes
y que el juez, por los medios que la ley procesal provea, pueda decidir después de escuchar a ambas partes o revisar su decisión al ser instado el remedio procesal correspondiente. El contradictorio, al instaurarse, coloca aljuez en una posición más informada para decidir la procedencia o improcedencia de las medidas, ya que contará con elementos iniciales, indicios deprueba y argumentos de las partes para formarse un concepto y decretar ono las mismas o en su caso, revisarlas, modificarlas o denegarlas.
En Guatemala, las cautelares en procesos de propiedad industrial nose discuten previamente a la decisión del juez. El otorgamiento y el hacerefectivas las cautelares en esta materia, se lleva a cabo sin notificación previa al demandado o futura contraparte, justificado en que, en caso contrario, puede ocurrir que no sean eficaces al momento de decidir el litigio de-

Así también lo refieren el Art. 50.4 del ADPIC. Véase Art. 50.2 del ADPIC y Art.
15.11, párrafo 17 del DR-CAFTA.
16

RESOLUCIONES JUDICIALES PROVISIONALES DE ASEGURAMIENTO DE LA PRETENSIÓN:LAS MEDIDAS CAUTELARES EN CASOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

213

finitivo. El que se aplique el principio inaudita altera pars no conlleva, persé, una violación al derecho de defensa del demandado, ya que la decisióndel legislador, al normarlo de esa forma, ha sido correctamente, proveer deuna tutela efectiva y oportuna en atención a los bienes jurídicos tutelados ypoder, sobre bases razonables, atendiendo los presupuestos de las cautelares, proveer de un justo equilibrio de cara al proceso que se instaura o llegue a instaurar. Además, como se observa más adelante en este documento, existe el mecanismo procesal para la revisión de lo decidido por el juzgador.
La segunda cuestión que se observa es que el juez “deberá” ordenary ejecutar las medidas que le soliciten, siempre que el solicitante hubiere
acompañado prueba de la titularidad del derecho infringido y/o elementos
que respalden la situación jurídica cautelable que se invoca, evidencia de laque se disponga razonablemente para presumir la infracción o la inminencia de ésta y que el juez estime que son necesarias. En todo caso, no hay
espacio para la duda, de que corresponde al juez tomar la decisión sobre elotorgamiento o no de lo pedido.
La tercera situación que debe observarse es la motivación de la decisión de otorgamiento o denegatoria de la cautelar como garantía a una
tutela judicial efectiva. En materia de propiedad industrial, la ley impone al
litigante o peticionario una serie de requisitos de los cuales debe no solo
argumentar sino acompañar a la solicitud de pedido, la prueba y evidencia
de la que disponga, lo cual impone también al juzgador la obligación que enla resolución que se adopte al respecto, se establezcan con precisión y claridad, los efectos como los alcances de la medida que se otorga; aún ycuando la ley no contemple estas situaciones, corresponde a los jueces
motivar de forma suficiente y exhaustiva esta clase de decisiones, incluso
para el caso de denegar su otorgamiento.
4. Medidas cautelares previas, con la demanda o con posterioridad
a la presentación de la demanda en materia de Propiedad Industrial
En los procesos civiles sobre propiedad industrial, las cautelares pueden solicitarse previo a la presentación de la demanda, con la demanda yposterior a su presentación. En Guatemala, la normativa que regula el pro-214

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

ceso civil concentra las medidas cautelares en el CPCYM, y para los casos dePropiedad Industrial, la LPI provee un catálogo ilustrativo, no limitativo, de
medidas cautelares, las que se complementan en varias instituciones de laregulación civil, como por ejemplo, parámetros de fijación de garantías en
casos de valor determinado e indeterminado, la naturaleza jurídica y razónde las providencias de urgencia y la supeditación de la medida, entre otros.
Sin perjuicio de la habilitación de solicitar las cautelares por la vía de diligencias previas, lo más común es que tales medidas se soliciten con la demanda.
Tratándose de medidas solicitadas previo a la presentación de la demanda, podrá el juez, en la misma resolución en la que declare su otorgamiento, requerir al solicitante que, previamente a su ejecución, pague fianza u otra garantía razonable para proteger a la parte afectada por la medida y a la propia autoridad y para impedir abusos. El uso en la LPI de la expresión “podrá”, nos informa de que la norma jurídica que se refiere a lascautelares solicitadas previo a la presentación de la demanda no obliga aljuez a imponer o requerir al actor, fianza o garantía razonable, previa ejecución de la medida. No siendo entonces obligatorio ese requerimiento,
queda a discreción del juzgador la decisión de requerir la garantía previa enestos casos, resultando especialmente relevante la adecuada motivación yfundamentación en la resolución que se adopte.
Otra cuestión importante al momento de decidir sobre el requerimiento de la fianza o garantía, es que su imposición sea “razonable”. La LPI
no establece un parámetro específico de fijación y en esa razón se integra
con el CPCYM para la fijación de la garantía que regula para los casos devalor indeterminado que el juez lo valore conforme la importancia del litigio y para el caso de una demanda de valor determinado impone como
parámetros no menos del diez por ciento y no más de veinte por ciento delvalor del litigio. Ideal es que no se deba resolver conforme la importanciadel litigio, porque todos son importantes conforme la pretensión que sehace valer en el proceso, por lo cual una decisión bajo esta premisa, coloca
al juez en una posición delicada, o al menos ante la situación de ponderar
unos casos como más importantes que otros, lo cual puede provocar que se
adopte una decisión arbitraria y consecuentemente injusta para las partes.

RESOLUCIONES JUDICIALES PROVISIONALES DE ASEGURAMIENTO DE LA PRETENSIÓN:LAS MEDIDAS CAUTELARES EN CASOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

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Ese Art. 186 de la LPI, regula que cuando la providencia no se solicita
previamente, sino con la demanda o posterior a ésta (posteriormente apresentada la demanda) no será necesario constituir garantía alguna porque la LPI ha definido que esos eventos están “exentos”, tal y como ocurreen los demás procesos civiles o mercantiles 17.
5. Análisis de cautelares en casos de Propiedad Industrial y vía de
impugnación del otorgamiento o denegatoria de cautelares
Es entendido que quien inicia o pretenda iniciar una acción relativa aderechos de propiedad industrial o con motivo de la comisión de actos decompetencia desleal (cuando la norma incorpora también disposiciones
atinentes a la competencia desleal, como es el caso de la LPI), podrá pedir
al juez competente que ordene la providencia cautelar que estime conveniente, con el objeto de proteger sus derechos, impedir o prevenir la comisión de una infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas o proteger una situación jurídica concreta. Las normas procesales normalmente refieren que el juez, según el caso y los elementos sobre los quebase su análisis, decidirá denegar o en su caso, otorgar, las providencias
que prudentemente tiendan a la protección del derecho de quien las pide.
Es oportuno anotar que en la práctica la protección puede ser respecto deuna infracción a derechos otorgados al peticionante como respecto delefecto que podría devenir de hacer valer un derecho derivado de un registro vigente que pueda acusar nulidad o anulación; ser objeto de cancelación; de acción de reivindicación; o, en el caso de competencia desleal,
frente a acciones, omisiones o incluso invocación de derecho, en detrimento ilegítimo o injustificado de la competencia justa y el concurso de agentes
en el mercado.
Art. 532 CPCYM. “Medidas cautelares solicitadas en la demanda. Cuando la
medida precautoria no se solicita previamente, sino al interponer la demanda, no seránecesario constituir garantía en el caso de arraigo, anotación de demanda e intervención judicial. Tampoco será necesaria la constitución previa de garantía cuando en la
demanda se solicite el embargo o secuestro de bienes, si la ley autoriza específicamente esa medida con relación al bien discutido; o si la demanda se funda en prueba documental que, a juicio del juez, autorice dictar la providencia precautoria…”.
17

216

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

Previamente en este artículo se ha indicado que el juez debe ordenary ejecutar las medidas que se soliciten, siempre y cuando el solicitante
acompañe prueba de la titularidad del derecho infringido y evidencia de laque se disponga razonablemente, que permita arribar a la presunción razonable de la infracción o la inminencia de esta o de la afectación a una situación jurídica concreta. Sin esos elementos, el juez no puede analizar y determinar los fundamentos para otorgar la medida. Corresponde a la parteactora, presentar elementos que se correspondan a los presupuestos que
deben concurrir para efectos de las medidas cautelares, con relaciones
precisas y veraces, de forma que el juez cuente con elementos de derechoy de hecho claros y suficientes para poder tomar la decisión. En los sistemas atributivos de propiedad industrial, es prueba el certificado de registro
expedido por la oficina competente (Registro de la Propiedad Industrial odenominación que tenga), que evidencia que el Estado ha otorgado un derecho sobre, p.ej., un signo distintivo, una invención (patente de invención), un diseño industrial, u otra categoría de propiedad industrial sujeta a
ese sistema. Sin perjuicio de ello, las legislaciones sobre propiedad industrial, normalmente incorporan también disposiciones referentes a la cancelación, nulidad o anulabilidad de un derecho otorgado; dichas acciones, al
ser invocadas, pueden igualmente ir precedidas por la solicitud de medidas
cautelares, o que tal solicitud sea hecha con la demanda o bien, durante latramitación del proceso.
En algunos casos, el legislador ha introducido presunciones legales
respecto del derecho otorgado, que deben considerarse al analizarse una
acción judicial en general o sobre medidas cautelares en lo particular. Porejemplo, el Art. 186 de la LPI, indica: Al ordenarse la providencia cautelar
pertinente en el caso de una patente de invención, se supondrá que dicha
patente es válida.
En el caso Sanofi Aventis vs. Biocross, S.A. (Exp.01050-2009-0778.
Oficial 1º (4488), Juicio Oral, Jzg, Tercero de PIC, Guatemala), promovido
por infracción de patente de invención cuyas reivindicaciones cubrían elcompuesto activo clopidogrel, el Juez otorgó medidas cautelares dirigidas aevitar la continuidad de la infracción (decreto de fecha 17 de agosto de2009). El juzgador tuvo a vista evidencia sobre el derecho (patente de in-

RESOLUCIONES JUDICIALES PROVISIONALES DE ASEGURAMIENTO DE LA PRETENSIÓN:LAS MEDIDAS CAUTELARES EN CASOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

217

vención) y el alcance de la misma (reivindicaciones), un medio científico deprueba por el que se determinaba que el compuesto activo del presumido
producto “infractor” coincidía con la o las reivindicaciones aplicables y quetal producto contaba con un registro sanitario que habilitaba su comercialización, identificado con una determinada marca (Sildecross). El juzgador
contó con elementos claros que satisfacían tanto el presupuesto de apariencia de buen derecho como el presupuesto de peligro en la demora yvisto lo aportado para el análisis correspondiente, respecto de lo solicitado
por la parte actora resolvió decretar como medidas precautorias (se presenta un resumen del contenido resolutorio del decreto): (i) ordenar al
demandado cesar el ofrecer para la venta y/o vender así como cualquierotro acto de comercialización, del producto clopidogrel marca Sildecross(se identificó también el número de registro sanitario); (ii) ordenar a la Superintendencia de Administración Tributaria (bajo la cual se encuentra administrativamente la “aduana”) el no permitir la importación ni exportacióndel producto farmacéutico clopidogrel con marca Sildecross (y registro sanitario identificado).
En casos de nulidad o cancelación por falta de uso, por ejemplo, el
actor puede no estar frente a una infracción como tal cometida por el demandado, pero su pretensión requiere contar con medidas para evitar hacer nugatorio un resultado favorable a su acción o que le preserven frente a
potenciales acciones que podría promover la parte demandada y/o preservar una determinada situación jurídica.
En el juicio civil oral de cancelación de registro de la marca “DEL RÍO YDISEÑO” (Exp. 01048-2006-07628, Jzg, Séptimo de PIC de Guatemala),promovido por Industrias del Atlántico, S.A. en contra de la entidad Beneficios e Inversiones, S.A., titular esta última de la marca DEL RÍO Y DISEÑO,en la clase 32), se solicitó la cancelación por falta de uso de la marca referida, invocando un interés particular por el hecho de que la parte actora utilizaba el nombre comercial “Cervecería Río” y asociado al mismo, promocionaba su producto (bebida, en concreto cerveza) en el mercado guatemalteco. El actor solicitó al juzgado que, en tanto se sustanciaba el proceso,
se decretara como medida cautelar, “la suspensión temporal del ejerciciode los derechos que la entidad titular de la marca DEL RIO y DISEÑO, princi-

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

palmente en la importación, oferta para la venta, venta o cualquier acto de
distribución, circulación o comercialización…” de productos amparados conla marca objeto de cancelación. El actor presentó evidencia de la inexistencia de un registro sanitario asociado a la marca objeto de cancelación, cuyos productos bajo la cobertura registral, son productos regulados y, porende, requieren de la autorización estatal para poder ser comercializados.
El actor solicitó que la medida cautelar se extendiera a la prohibición decomercialización al demandado, por sí o a través de terceros. En este caso,la medida no fue solicitada por una infracción ya existente, sino para prevenir el conflicto que derivaba de dos derechos existentes: el del nombre
comercial de la actora y el de un registro marcario de la demandada. La
parte actora solicitó una medida cautelar para evitar que durante la sustanciación del proceso pudiera generarse un uso que afectara su derecho derivado del nombre comercial Cervecería Río y consecuentemente, afectara asus productos y/o se generará una asociación de sus productos o los que laparte demandada pudiera llegar a ingresar al mercado.
El juez, por decreto de 13 de febrero del 2007, decidió otorgar la medida solicitada, resolviendo la suspensión temporal del ejercicio de los derechos que la entidad titular de la marca objeto de cancelación, ostentaba
por efectos del registro marcario. No habiendo un registro sanitario que
habilitara el uso del signo para comercializar los productos cubiertos (bebidas), habiéndose presentado con la solicitud de la medida información sobre el giro de la entidad titular de la marca cuya cancelación de promovía yconsiderando los elementos que el actor presentó respecto del uso delnombre comercial y la presencia que el actor tenía en el mercado, la medida se dictó atendiendo los presupuestos aplicables, siendo razonable enatención a los elementos a vista. Una medida cautelar de especial característica y alcance, pero apropiada en atención a los hechos y derecho.
En el mismo sentido se decretó medida cautelar en un caso de nulidad de registro marcario de la marca AGENDA ESCOLAR, clase 16, en el que
la titular de la marca registrada había enviado notas a diferentes establecimientos educativos alegando el derecho exclusivo sobre el uso de la expresión AGENDA ESCOLAR, para identifica precisamente “agendas escolares” yreclamaba el que dichos establecimientos hicieran pago compensatorio por

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el uso no autorizado de la marca “Agenda Escolar”, la que, aducía la parteactora, habían impreso en “las agendas escolares” que entregaban a padresde familia y alumnos. En el juicio oral de nulidad, el juez encontró que, ante
las características del caso, aún cuando hay un registro otorgado, pero sujeto a un cuestionamiento sobre la compatibilidad o no del mismo frente a
prohibiciones expresas en ley (juicio oral de nulidad de registro marcario),era razonable atender la solicitud de la parte actora, consistente en suspensión del ejercicio de los derechos derivados del registro marcario Agenda Escolar, clase 16, para amparar agendas, agendas escolares. El decretar
una medida que limita o suspende el ejercicio de derechos derivados de unregistro, resultará razonable y proporcional, atendiendo las circunstancias
de hecho y derecho a vista y la situación jurídica cautelable, si con ello se
previene la vulneración que, de esperar la sustanciación del proceso, podría
tener un impacto material que podría ser, según el caso, hasta irreversible.
En el Exp. 01041-2017-01318, referente a demanda civil en vía oral
de infracción de marca y de reivindicación de derechos marcarios, ante elJzg. Cuarto de PIC de Guatemala, la entidad Grupo Eco, Sociedad Anónima
(actora), demandó a la entidad Compañía de Jarabes y Bebidas Gaseosas La
Mariposa, Sociedad Anónima (demandada) alegando que esta última comercializaba, sin contar con un signo distintivo inscrito en el Registro de laPropiedad Intelectual y sin autorización de la parte actora, el producto consistente en agua embotellada para consumo humano, con un signo que
según la parte actora infringía la marca de su propiedad “ECO WATER”,
inscrita para amparar productos de la clase 11. La marca reclamada, AQUA
ECO, se encontraba en uso para identificar agua para consumo humano,
embotellada (clase 32); la marca AQUA se encontraba registrada a favor dela demandada, la que además tenía en trámite la solicitud para registro dela marca mixta AQUA ECO (clase 32). La marca ECO WATER se encontraba
en proceso de registro en clase 32, solicitud que fue interrumpida por una
oposición formulada contra la misma. La actora argumentó que contaba
con registro para ECO WATER en clase 11 (clase que ampara aparatos dealumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, ventilación y de distribución de agua, así como instalaciones sanitarias), que contaba con solicitud de registro en trámite para lamisma marca (Eco Water) en clase 32 y que ECO WATER, traducido al espa-

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINAñol es AGUA ECO. Reclamó como producto relacionado a los productos declase 11 (en particular aparatos de distribución de agua), el agua embotellada para consumo humano, argumentando que por ello podía llegarse a ladeterminación de que, necesariamente, se generaría confusión en el público consumidor. La parte actora refirió que la demandada comercializaba el
producto, que denominó producto infractor, en tiendas de conveniencia,
supermercados, gimnasios, centros escolares, farmacias, restaurantes, cafeterías y otros sitios.
Con la demanda, se solicitaron medidas cautelares en contra de la
demandada, habiendo el juzgado decretado, inaudita altera pars, en resumen, las siguientes:a) La anotación de la demanda en el expediente de solicitud de registro de la marca “AQUA ECO”, ante el RPI. b) Se ordenó al RPI que se abstenga de conocer y resolver la solicitud de la marca “AQUA ECO” presentada por la demandada, hasta que quede firme la sentencia que ponga fin alproceso. c) Prohibición de traspaso o cesión de la solicitud de marca “AQUA
ECO”, hasta que quede firme la sentencia que ponga fin al proceso, salvo
que dicho traspaso o cesión se hiciere a la actora. d) Que la demandada seabstenga de utilizar en el comercio o de cualquier otra forma, la denominación AQUA ECO, en cualquier forma, modo o presentación. e) Retiro delmercado, en tanto se dicta la sentencia del proceso, de todos los productos
que incorporen la denominación AQUA ECO; asimismo, retiro de cualesquiera medios publicitarios, escritos u orales, así como de redes sociales ycualesquiera otros medios de comunicación, de la denominación AQUAECO y cualquier otra indicación relacionada con dicha marca. f) Cese en el
despacho, distribución y comercialización en el mercado, en tanto se dicta
la sentencia de este proceso, de todos los productos que incorporen la denominación AQUA ECO; asimismo, imponer la obligación a la demandadade solicitar y ordenar a sus proveedores el cese de venta de todo el inventario sobre los productos infractores que ostenten denominación AQUAECO y que se retire inmediatamente los productos infractores de los anaqueles para la venta al público. g) Que la demandada se abstenga de exportar e importar productos con la denominación AQUA ECO, en cualquierforma, modo o presentación, ni etiquetas o cualquier material de publici-

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dad o usado en el comercio que tenga esta denominación, librando los oficios correspondientes a las autoridades aduanales competentes.
Las medidas fueron objeto de revisión, a través de “incidente de revocación de providencias precautorias” 18. Al resolver, la juez del proceso
declaró “con lugar” el incidente de revocación y en consecuencia ordenó ellevantamiento de las medidas decretadas en su resolución de fecha oncede diciembre de dos mil diecisiete. La parte demandada, entre otros argumentos, indicó que los canales de comercialización de los productos de laactora y de la demandada son distintos y el consumidor de los productos dela demandada es un consumidor especializado; que el radical “Eco” refierea una característica que pueden tener diversos productos o servicios en el
mercado, referente a que hay un componente “ecológico”, en beneficio oprotección del medio ambiente, que se asocia a tales productos o servicios.
La jueza de la causa, a raíz de lo analizado por efectos del contradictorio
entablado por el incidente de revocatoria del decreto de cautelares, lo que
apreció inicialmente como apariencia de derecho con base a la similitud delas marcas, lo reconsideró en atención a la clase de producto que cada parte comercializa, distribuye o fabrica requería de discusión y estimó que
mantener las medidas decretadas perjudicaba la marcha normal de la empresa (medidas que la parte demandada argumentó como excesivas). El
proceso fue diligenciado sin medidas cautelares a partir del auto que resolvió el incidente de revocación. En sentencia, primera instancia, la jueza
declaró sin lugar la demanda de infracción de marca y reivindicación de lasolicitud de marca promovida por la parte actora; la parte actora apeló lasentencia. La Sala que conoció de la apelación, confirmó la sentencia deljuzgado de primera instancia 19.
En los distintos casos citados, el juzgador otorgó, denegó o revocó
medidas cautelares a raíz de un análisis de hechos, evidencia y derecho. En
En un apartado posterior en este artículo, se hace referencia a la vía procesalpara la impugnación de medidas cautelares, particularmente cuando se decretan inaudita altera pars.
18

La actora promovió una acción de amparo en contra de la sentencia dictada
en apelación, la que está en trámite.
19

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

todo caso, el juzgador está llamado a realizar un examen detallado que lepermita concluir sobre la pertinencia, momento, alcance y efectos de lasmedidas que se solicitan, procurando el equilibrio oportuno y adecuado
que permita la sustanciación del proceso instado sin que se vulneren derechos del actor ni del demandado.
Debe también el juez considerar la razonabilidad y la proporcionalidad de las medidas solicitadas frente a la presunta infracción, la verosimilitud del derecho y lo que se requiere con las cautelares y, ciertamente, considerar los efectos en el demandado (por ejemplo, en un negocio en marcha); para esto, debe entender el derecho invocado, determinarlo y tenerclaro el alcance que la ley define. Esto no significa de ninguna manera quese pretende desestimular la aplicación de medidas cautelares en procesosde propiedad industrial, al contrario, por la especial vulnerabilidad de losderechos tutelados (intangibles), las medidas cautelares son relevantes y su
tratamiento en las leyes procesales está totalmente justificado. Lo que debe cuidarse, es el realizar el análisis detallado del derecho que se invoca
frente a la presunta infracción o situación jurídica que se identifica comocautelable, la evidencia inicial con la que puede el juez valorar los hechos
alegados, de forma que la decisión, resultado de un estudio apropiado delcaso y elementos a vista, sea correcta y atienda, cuando se apliquen las
medidas, los criterios de razonabilidad (respecto del tipo de medida) y proporcionalidad (el alcance de la medida).
Como concluyó la CCG: “…la decisión del juez debe ser acorde y congruente no solo con la ley sino también con las circunstancias de hecho queconsten en autos” 20.
El juez debe analizar que las medidas no excedan lo razonable en relación con el caso concreto. En ese sentido, la CCG ha indicado:“…En el presente caso, las postulantes reclaman contra la resolución […] por la que como medida cautelar les prohíbe la importación, distribución, comercialización y publicitación del herbicida amparado con las marcas anteriormente indicadas, a nombre de la pos20 (Exp. 769-98, Sent. de 16 de marzo de 1999).

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tulante. Del estudio de los antecedentes, se establece que la medidaprecautoria analizada, no sólo excede la finalidad y naturaleza de lasmedidas cautelares propias del proceso civil, sino que entraña una
violación a los derechos de propiedad del inventor garantizados por el
artículo 42 de la Constitución Política, y al haber sido afectados en sus
derechos, el amparo solicitado debe otorgar, debiendo para ello revocarse el fallo apelado, y, hacerse el pronunciamiento que en derecho
corresponde” 21.
“…Es criterio jurisprudencial sostenido en este Tribunal que lasmedidas cautelares persiguen asegurar provisionalmente los efectosde una decisión final de los tribunales de la jurisdicción ordinaria paralos casos de declaratoria de viabilidad de pretensiones debatidas judicialmente, pero su petición debe ser idónea con respecto al derecho
que se pretende preservar o asegurar, y su respaldo judicial congruente y razonable con el objeto del proceso. Todo esto con el objetode evitar medidas que puedan derivar en transgresiones a derechos
constitucionalmente protegidos…” 22.
Es prudente anotar también que las medidas no deben ser de imposible cumplimiento. El juzgador debe visualizar los efectos en el otorgamiento de las medidas y no decretar situaciones imposibles. Por ejemplo, laorden de retiro inmediato del mercado de todos los productos que incorporen una marca reclamada, tratándose de productos de consumo masivo
que ya se encuentren en lugares de venta al menudeo, que han salido delcontrol de la cadena de comercialización del demandado, por la sucesiva
reventa del producto, puede resultar una acción no realizable, frente a, por
ejemplo, ordenar el cese de la venta; en todo caso, el juzgador debe tomar
en cuenta los elementos pertinentes para decidir).
La autora encuentra oportuno citar el criterio de la CCG que informa
sobre la tarea del juzgador frente al proceso intelectivo que lleva a cabo al
21 (Exp. 769-98, Sent de 16 de marzo de 1999).

(Exp. 769-98, Sent. de 16 de marzo de 1999; en ese sentido, Sent. de 9 de diciembre de 1993 -Exp. 139-93-; y de 7 de septiembre de 1999).
22

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conocer y resolver sobre medidas cautelares, sea que otorgue, deniegue, ocomo resultado de un incidente de revocatoria, las modifique, confirme orevoque:“…si bien son los jueces de la jurisdicción ordinaria los únicosque, según la Constitución, tienen la facultad para decretar medidas
cautelares, esta Corte ha sustentado que la decisión del juez debe seracorde y congruente no solo con la ley sino también con las circunstancias de hecho que consten en autos. La resolución ajustada a Derecho debe reflejar que el juez ha apreciado, debida y racionalmente,
las circunstancias del caso concreto para evitar fallos no razonables
que se aparten de la verdadera tutela que los jueces deben dispensar.
En lo que a medidas de garantía se refiere, es función del juez no solo
apreciar su regulación legal sino también al momento de decretarlas,
que tiendan de manera directa a preservar el derecho que se demanda, sin que implique en manera alguna, la perdida u obstaculizaciónde los de la otra parte, ya que ello equivaldría a condenarle sin juicio
previo…” 23.
“[…] Esta Corte ha sostenido, en más de tres fallos contestes yconsecutivos, que las medidas cautelares persiguen asegurar provisionalmente los efectos de una decisión final de los tribunales de lajurisdicción ordinaria, para los casos de declaratoria de viabilidad depretensiones debatidas judicialmente, pero sus alcances deben ser
idóneos respecto del derecho que se pretende preservar o asegurar, ysu respaldo judicial congruente y razonable con el objeto del proceso.
Todo ello con la finalidad de evitar transgresiones a derechos y principios constitucionalmente protegidos. Son contestes en este sentido,
entre otras, las sentencias de tres y diez de junio, dos de julio y veintisiete de noviembre, todas de dos mil ocho, dictadas dentro de los expedientes tres mil quinientos cuatro y tres mil quinientos tres, ambos

23(Exp 769-98, Sent de 16 de marzo de 1999).

RESOLUCIONES JUDICIALES PROVISIONALES DE ASEGURAMIENTO DE LA PRETENSIÓN:LAS MEDIDAS CAUTELARES EN CASOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

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de dos mil ocho (3504-2007, 3503-2007, 714-2008 y 1733-2008), respectivamente…” 24
Al juzgador le toca la delicada tarea de analizar la pretensión de fondo de la demanda, el derecho invocado y las medidas cautelares solicitadas
y decidir cuidando que el otorgamiento de cautelares no se constituya en
un adelantamiento de criterio en el fondo del asunto. Debe el juzgador
determinar si lo solicitado se trata de lo que en la doctrina se refiere a medidas cautelares de “función innovadora”; de “función asegurativa”; o de“función conservadora”, para que, de otorgarlas, su resolución sea adecuada en cuanto al sentido, alcance y efectos.
El decretar una cautelar en juicio no debe tener como fin la anticipación de la decisión acerca del fondo del asunto, ya que ello (discusión delfondo y el derecho) corresponde realizarse en la dilación y etapas del proceso, es por ello que se ha discutido que más que hacer justicia, la medida
cautelar que se decreta tiene como fin primordial dar tiempo al juez paraque se dilucide el litigio para poder hacer eficaz la ejecución de la decisiónde fondo en la sentencia que podría llegar a dictarse (en particular las medidas de fin asegurativo y conservativo).
Las cautelares con finalidad de innovación o anticipación han provocado discusión y análisis en la doctrina como en la práctica, por el hecho deque existe una similitud o aproximación entre la medida cautelar de innovación y la medida ejecutiva que deba adoptarse para cuando se haga efectiva la sentencia. Lo anterior no implica que no deban dictarse, ya que avista del caso y las circunstancias, podría ser justificado y necesario dictar
medidas cautelares anticipativas; se llama la atención a que esta clase decautelares deben analizarse con sumo cuidado antes de otorgarse, tantopara que el juez no anticipe criterio respecto de asunto que está conociendo como para que, según los elementos a vista, en la práctica no se condene a la parte demandada sin haber agotado el proceso judicial, como es
debido. Las cautelares otorgadas en los casos referidos por acciones deMontero Aroca, J. y. (2001). Manual de Derecho Procesal Civil (Vol. Volumen
I). Guatemala: Magna Terra.
24

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

cancelación por falta de uso y nulidad absoluta, la medida de suspensión deejercicio de derechos, no anticipa el resultado del proceso, sino generó elequilibrio para poder desarrollar el proceso, dado que, ante la particularsituación de las marcas registradas que fueron objeto de las acciones encuestión, la discusión fondo se centraba en si esos signos debían o no mantenerse inscritos y en tanto ello sucedía, que el derecho que otorgan, no
afectara al actor ni al mercado.
6. Impugnación de las medidas cautelares decretadas: el incidente
de revocación
En muchos casos, en el sistema procesal civil guatemalteco, el demandado normalmente acude al remedio denominado “revocatoria” para
impugnar la resolución donde se decretan las cautelares. El punto respecto
del remedio procesal utilizado es si, conforme la ley aplicable, es idóneo ono.
En muchos casos, los juzgados dan trámite a la revocatoria y puede
ser que la acojan favorablemente, ordenando el levantamiento de las medidas cautelares decretadas con la admisión de la demanda, modificándolaso denegando la petición. Si el juez da trámite y acoge la revocatoria, dejando sin efecto las medidas cautelares, la parte actora normalmente interpone contra dicho auto de revocatoria, nulidad por vicio de procedimiento.
Dicha nulidad es objeto de rechazo de forma liminar por su notoria improcedencia, ya que la nulidad no es viable contra un auto de revocatoria 25.
La resolución que otorga o deniega una solicitud de medida cautelares calificada como un “decreto de trámite”. Los decretos son impugnables a
través del remedio procesal denominado “revocatoria”. Conforme la jurisJurisprudencia sentada por la CCG en el sentido que “… No genera agravio elacto procesal que rechaza una revocatoria planteada contra el rechazo de otro remedio procesal se similar naturaleza (nulidad), pues se generaría una cadena interminablede impugnaciones que irían en detrimento de los principios de seguridad, certeza jurídica, y de celeridad que den prevalecer en todo proceso judicial…” Exp. 3215-2017,
Sent. de 29/01/2018. En igual sentido: Exp. 6128-2016, Sent. de 10/07/2017. Exp.
4993-2015, Sent de 04/03/2016. Exp. 1590-2017, Sent. de 14/11/2017.
25

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prudencia emanada de la CCG, la resolución donde se decretan (otorgan)
medidas cautelares, no es susceptible de impugnación a través del remedio
procesal de revocatoria, no obstante que esta clase de resolución (decreto),
sería susceptible de tal remedio.
La CCG ha determinado que la resolución que otorga una medida
cautelar, debe impugnarse a través de un incidente, haciendo aplicación delincidente regulado en el artículo 534 del CPCYM. Los autores Mauro Chacón Corado y Juan Montero Aroca, han explicado al respecto que la aplicación de este artículo obedece a que “… Tiene que ser posible que el demandado pida el levantamiento o la modificación de la medida cautelar acordada y ejecutada con base en que no concurren los presupuestos necesariospara decretarla. En el artículo 534 de habla de ´mientras (las medidas) nosean revocadas o modificadas´, y en el artículo 537, inciso 2º, de que ´laprovidencia fuere revocada´ […] con ello ha de estimarse que existe baselegal suficiente que el demandado formule la petición para que la medidasea levantada o modificada al haberse adoptado concurriendo todos lospresupuestos exigidos por la ley. Lo que el CPCYM no dice es cómo se formulará la petición ni cómo se tramitará, pero lo razonable parece admitir laformación de incidente no suspensivo, a tramitar en pieza separada…” 26.
El CPCYM regula lo relativo a las Providencias Cautelares (Libro Quinto, Capítulo II, las Medidas de Garantía). En dicha normativa, el artículo 534
se refiere al principio inaudita altera pars (también referido en el artículo
186 de la LPI), bajo el cual la legislación local establece que las providencias
precautorias se dictarán sin oír a la parte contra quien se pidan y surtirán
todos sus efectos, no obstante, cualquier incidente, excepción o recurso
que contra ellos se haga valer, mientras no sean revocadas o modificadas.
Esta norma es claramente aplicable a los casos de las cautelares pedidas deforma previa o con la demanda, incluidos los casos de Propiedad Industrial.

Montero Aroca, J. y. (2001). Manual de Derecho Procesal Civil (Vol. Volumen
I). Guatemala: Magna Terra.
26

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La CCG ha definido jurisprudencia en el sentido de que la vía para ladiscusión respeto del levantamiento o modificación de medidas cautelares,
es el incidente de revocación:“…Los extremos anteriores ponen en realce que, en situaciones
como la analizada, existen en la ley rectora del acto objetado procedimientos que, siguiendo las reglas de un debido proceso, permitirían
al afectado lograr el levantamiento de la medida precautoria sin dejar desprotegidos los intereses del solicitante de ésta, sujeto a que, en
una correcta aplicación del contradictorio, le asiste el derecho a ladebida audiencia respecto de cualquier solicitud que pueda afectar laprovidencia cautelar que requirió…” 27
La CCG, en la sentencia citada, indica que su conclusión se sustenta
en jurisprudencia sentada en Sent. de once de septiembre de dos mil dos,Exp. 850-2001, en cuya motivación se expresó:“…La estimación que hace el juez de la necesidad de una medida precautoria con base en la exposición de hechos y circunstancias
especiales apreciadas en la demanda y el conjunto de documentos
que la apoyan, no constituyen error por el hecho de que éste con posterioridad, al tener el panorama completo de la Litis, concluya en que
probablemente la medida no era necesaria o, al menos, no tan gravosa, lo que podrá apreciar con la inconformidad que le manifieste
quien sufre la medida cautelar, circunstancia ante la cual, conforme alas normas ya citadas en este fallo [artículos 531 y 533 del Código
Procesal Civil y Mercantil] podrá revertir su medida, claro está, previo
agotamiento de las vías previstas en las normas aplicables (…) esta
Corte concluye que en el caso bajo análisis no concurre agravio sobre
quien solicita la protección constitucional, pues el recurso de revocatoria no constituye el medio idóneo para lograr el levantamiento delembargo decretado, por lo que la resolución que no acoge este remedio, no pudo producirle agravio al postulante. Además, dicho sujetotuvo a su alcance provocar el reexamen de este punto –en resguardo

27(Exp. 5315-2015, Sent. de 23 de noviembre de 2017).

RESOLUCIONES JUDICIALES PROVISIONALES DE ASEGURAMIENTO DE LA PRETENSIÓN:LAS MEDIDAS CAUTELARES EN CASOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

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del derecho de audiencia del solicitante de esa providencia-, por cualquiera de los medios previstos en la ley de la materia para el efecto[reducción, sustitución, contragarantía, y solicitud de revocación de lamedida]. Refuerza ese argumento, lo expuesto por esta Corte en el
expediente 698-2004 antes aludido, en el que se levantó una medidaprecautoria por medio de resolución que acogió un recurso de revocatoria. En ese caso este Tribunal determinó: ´…La estimación de la vía
errada [revocatoria] […] para lograr […] el levantamiento de una medida cautelar que consideraban perjudicial; misma que atendiendo alprocedimiento instituido para tramitar y resolver el recurso de revocatoria, no permite conferir a quien logró el otorgamiento de la medida, la audiencia debida respecto de los argumentos esgrimidos en elreferido recurso…”.
Para completar el análisis y referencia de doctrina constitucional, es
oportuno citar también la sentencia de la CCG, que claramente reiteró elcriterio que se ha expuesto anteriormente:“…El artículo 534 del Código Procesal Civil y Mercantil regula:las providencias precautorias se dictarán sin oír a la parte contra
quien se piden y surtirán todos sus efectos, no obstante cualquier incidente, excepción o recurso que contra ellos se haga valer, mientras
no sean revocadas o modificadas. Tomando en consideración que lasmedidas cautelares se adoptaron inaudita altera parte, es decir, sin
oír al demandado, el referido artículo dispone que las medidas subsisten y surtirán todos sus efectos no obstante cualquier incidente, excepción o recurso que contra ellas se haga valer, mientras no sean revocadas o modificadas. De lo anterior se advierte que la ley procesal
civil viabiliza la solicitud de revocación de las providencias precautorias decretadas, por parte de quien se considere afectado, siempre
que existan elementos que conduzcan al juzgador a revisar su decisión por no concurrir los presupuestos exigidos para decretarlas, petición que deberá tramitarse en la vía de los incidentes conforme lo regulado en la Ley del Organismo Judicial” 28.
28(Exp. 1620-2018, Sent. del 12 de mayo de 2020).

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Nótese del análisis efectuado y la jurisprudencia citada, que a travésdel incidente de revocatoria de medida cautelar (o revocación, como también se le denomina en la práctica), se habilita el contradictorio para que en
adición a la parte actora, que obtuvo el otorgamiento de la cautelar y que
podrá argumentar en favor de su conservación, pueda el demandado cuestionarla, presentando razones y evidencia para su modificación o levantamiento, sea porque es desproporcionada y le sea en extremo perjudicial oporque tenga argumentos que rebatan sustancialmente los presupuestos
valorados por el juzgador. Ese contradictorio permitirá que el juez cuente
con mayores elementos, indicios y presunciones para decidir de forma razonable y proporcionada, decidiendo sobre la confirmación de las medidasy mantenerlas vigentes o en su caso, ordenar su modificación o levantamiento.
En los procesos de conocimiento, como en el caso de los procesos depropiedad industrial, esta norma es la que corresponde aplicar por el demandado para el caso de solicitud de modificación o levantamiento (revocar) de la medida cautelar, proveyendo información que justifique su argumentación. Esto se afirma aún frente al argumento de que la LPI, que es
ley especial, dispone en el Art. 188 que una vez otorgada una medida cautelar que tienda a asegurar las resultas del proceso en cuanto a la pretensión restauradora en una acción civil o mercantil, no podrá dejarse sin efecto mediante caución o garantía razonable, ya que no se trata de definir
caución o garantía, sino de discutir, mediante el contradictorio, a través delincidente de revocatoria de medida cautelar, los elementos que justifiquen
que se mantenga, modifique o levante.
Se concluye que es prudente, acertado y viable el argumento de laCCG, de que es por la vía del incidente que debe discutirse sobre el pedido
de modificación o levantamiento de una medida cautelar, por razones deldebido proceso. Sin perjuicio de que esa discusión podría ser un tanto más
rápida por la vía de la revocatoria, dicha vía obviaría el contradictorio, limitando la decisión del juez a contar con elementos de juicio como resultado
de la argumentación y evidencias de ambas partes.
Por el contrario, la “denegatoria” de una medida cautelar, sí es objeto de “revocatoria”, ya que aún no se habilita el contradictorio, bajo el

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principio inaudita altera pars que la ley prevé y que sigue siendo aplicablepara que el actor discuta con el tribunal una denegatoria.
La circunstancia de que los decretos que admitan para su trámite las
demandas sean susceptibles de ser cuestionadas por medio de la revocatoria de ninguna forma supone que todas las declaraciones judiciales contenidas en ese decreto de admisión a trámite puedan ser cuestionadas por
medio del referido remedio de revocatoria. Lo anterior, porque la revocatoria fue configurada por el legislador para atacar, en los decretos, errores detrámite, para que los mismos sean dejados sin efecto; en específico, losactos judiciales que pueden adolecer de dos tipos de defectos: los erroresde contenido y los vicios de forma.
Zanjada la duda sobre la vía para habilitar en Guatemala, el contradictorio cuando se han decretado medidas inaudita altera pars, se reitera
también en que no hay duda de que las medidas cautelares son esenciales
para la tutela efectiva de los derechos de propiedad industrial. El actor debe responsablemente proveer al juzgador los elementos que evidencien lasatisfacción de los presupuestos para pueda decretarse el otorgamiento ydebe ser objetivamente mesurado respecto de lo que solicita y su alcance,
debe abstenerse de pretender sorprender al juez en su buena fe. Caso contrario, estará atentando contra el sentido de las medidas cautelares y podrían esas maniobras, afectar la credibilidad y disposición de los juzgadosde cara a las peticiones de cautelares. El juzgador por su parte, debe tenerpresente que los bienes protegidos por la propiedad intelectual son bienes
inmateriales (bienes intangibles) y que esa naturaleza hace a las categoríasde la propiedad intelectual en general especialmente vulnerables, lo quedemanda un análisis pronto y efectivo respecto de las cautelares solicitadas
y la decisión correspondiente. Debe el juzgador entender correctamente elderecho que se invoca y su relación respecto de la infracción que se alega ydictar medidas razonables y proporcionadas y de forma oportuna. El juez,
en el proceso decisorio, puede considerar, parafraseando a Don Quijote(Miguel de Cervantes y Saavedra, El Quijote de La Mancha), no ser siempre
riguroso, ni siempre blando, debe escoger el medio entre estos extremos,que en esto está el punto de la discreción. Esto es, debe analizar y decidir
sobre las cautelares, sensibilizándose, tomando visibilidad de lo que le232

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

permita una decisión justa, frente a los argumentos, derecho y presupuestos.
Concluyo citando lo que atinadamente señaló el jurista argentino
Guillermo Cabanellas de las Cuevas, citado por Fernando Juárez 29, “Desdeun punto de vista lógico, los derechos de propiedad intelectual sólo adquieren un contenido jurídico efectivo una vez que cuentan con un marco normativo que permite su ejercicio y la imposición de su observancia. Desde elpunto de vista práctico, solamente un sistema procesal y judicial eficaz
permite que los derechos intelectuales adquieran un valor económico acorde con las disposiciones sustantivas en la materia”.
Conclusiones
El juez debe sensibilizarse a la particular naturaleza de los derechosde propiedad intelectual: bienes inmateriales o intangibles. Esta naturaleza
representa mayor vulnerabilidad a ser sujetos de infracción (o se vean ante
la inminencia de la misma) y justifica que el sistema procesal urja que lascautelares, al ser solicitadas, sean evaluadas y resueltas sin dilación.
El actor debe proveer al juzgador los argumentos, explicación y evidencia que razonablemente muestren la situación jurídica cautelable (apariencia de buen derecho) y el peligro en la demora, contextualizando laprobabilidad o verosimilitud de que su pretensión podría ser acogida favorablemente al concluirse el proceso. El juez debe examinar los presupuestos en el contexto de los elementos que motivan la solicitud, la litis (o potencial litis, cuando se solicitan previamente), incluyendo la inminencia de
una infracción o los efectos del ejercicio de un derecho y resolver oportunamente.

Fernando Juárez. Las medidas cautelares en las patentes de invención. VI
Curso Intensivo de Posgrado - “Propiedad Industrial”. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires, consultado en29

https://servicios.uns.edu.ar/institucion/files/401_AV_05.htm#_ftn5

RESOLUCIONES JUDICIALES PROVISIONALES DE ASEGURAMIENTO DE LA PRETENSIÓN:LAS MEDIDAS CAUTELARES EN CASOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

233

El juez, al otorgar medidas cautelares en materia de propiedad industrial, debe ser claro en determinarlas, incluido su alcance. Debe el juez cuidar el no decretar medidas imposibles de cumplir.
El juzgador debe atender la proporcionalidad debida al decretar una
medida, como cuando, de aplicar, decida solicitar garantía. La solicitud degarantía debe ser proporcional y razonable y no debe constituirse en una
forma de desestimular el acceso a las medidas precautorias.
La dilación en la evaluación y decisión respecto de una medida cautelar en materia de propiedad industrial, pueden afectar el derecho del peticionante de una forma irreversible.
El principio inaudita altera pars se ha incorporado para evitar comprometer el correcto y adecuado fin de la medida cautelar y su adopción
oportuna, frente a tener que agotar un procedimiento contradictorio previo. Ese contradictorio puede desarrollarse posteriormente para determinar la concurrencia de las razones de urgencia y verificación de la existencia
de riesgo, dilucidándose y discutiéndose la medida en audiencia, garantizando así el derecho de defensa. En la legislación guatemalteca, tal revisión
procede a través del incidente de revocatoria.
Abreviaturas
Art.
CCG
CPCYM
Exp.
Jzg
PIC
LPI
OMPI
RPI
Sent.

Artículo
Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala
Código Procesal Civil y Mercantil de la República de Guatemala
Expediente
JuzgadoPrimera Instancia Civil
Ley de Propiedad Industrial de la República de Guatemala, Decreto del Congreso 57-2000 y sus reformas
Organización Mundial de la Propiedad IntelectualRegistro de la Propiedad Intelectual de Guatemala
Sentencia

234

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

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u

237

MéxicoLa Sala Especializada en materia de Propiedad
Intelectual del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa. Un referente axiológico en el sistemade propiedad intelectual de México
Por Juan Antonio Rodríguez Corona *Resumen
La Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa cuenta con 12 años de existencia. Constituye una de las instituciones más respetadas y consolidadas del acabado
sistema de propiedad intelectual en México. Su vocación a favor del respeto, protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual resulta
innegable para el foro, la academia y el sistema de administración de justicia todo. Su génesis, evolución y consolidación caminan de la mano con losvalores más altos del Estado de Derecho Mexicano.

Magistrado titular de la Tercera Ponencia. Sala Especializada en materia dePropiedad Intelectual. Tribunal Federal de Justicia Administrativa. México. Licenciado
en Derecho, Universidad de Guanajuato. Maestro en Derecho Constitucional y Amparo, Universidad Iberoamericana. Especialidad en Ciencia Política por la Universidad de
Salamanca, España. Profesor de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Ha impartido Conferencias sobre temas relacionados con
Derechos Humanos, Estado de Derecho, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Propiedad Intelectual.
*238

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

Introducción
Haber sido considerado como conferenciante en el Seminario nacional sobre los procedimientos penales en materia de propiedad intelectual
destinado a jueces y fiscales, organizado el pasado diciembre 2020 por la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en cooperación
con la Dirección de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Corte
Suprema de Justicia del Paraguay, representó para mí un timbre de orgullo
y motivo de una sincera satisfacción.
Cumplido el delicado encargo, recibí por parte de la Directora María
Gabriela Talavera, titular del departamento de Propiedad Intelectual de laCorte Suprema de Justicia del Paraguay, la gentilísima convocatoria para
participar en una obra editorial vinculada con la Asociación Interamericanade la Propiedad Intelectual, lo cual me obligó a discurrir qué conceptos
podría compartir que importara interés al lector latinoamericano y allendelas fronteras y, al mismo tiempo, estar a la altura de los temas que con toda
solvencia habrían de exponer Magistradas y Magistrados de nuestra región.
Decidí entonces comentar la feliz experiencia que México registra
con la existencia de la Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Con esta determinación, el objetivo fue redactar algunas líneas que permitan al lector aproximarse a una de las instituciones más sólidas del sistema de propiedad intelectual de mi país.
Es mi genuina pretensión que las siguientes líneas puedan representar alguna utilidad en la necesaria dialéctica sobre los derechos de propiedad intelectual, su debida tutela y justa reivindicación a la que sin duda
están abocados los esfuerzos de todos nuestros países.
I. Origen
Creada en el año 2009, la Sala especializada en materia de propiedad
intelectual ya rebasó su primera década de vida institucional. Adscrita al
Tribunal Federal de Justicia Administrativa –una de las instituciones más
serias y respetadas del Estado Mexicano que en este año 2021 celebra 85
años de existencia institucional–, representó el primer órgano jurisdiccional

LA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE
239
JUSTICIA ADMINISTRATIVA. UN REFERENTE AXIOLÓGICO EN EL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL …

al interior del propio Tribunal que reconoció una competencia por materia
en forma exclusiva proyectada en todo el territorio nacional.
Esta decisión guardó implícita y explícitamente una gran responsabilidad. El hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa se constituyó en el
año de 1936 como un Tribunal cuyo perímetro jurisdiccional se acotaba a lamateria fiscal 1. Con el devenir del tiempo, los resultados alcanzados y elprestigio obtenido, su órbita competencial se expandió a la materia administrativa lato sensu y su presencia territorial se consolidó notablemente.

“…por eso que, al pedirme el Secretario de Hacienda Bassols parecer en diciembre de 1934 acerca de las modificaciones que convenía introducir en la Ley de laTesorería de la Federación, sugiriese yo que el juicio sumario de oposición se suprimiera y en su lugar se crease un procedimiento moderno, rápido, eficaz, a cargo de un
tribunal administrativo especializado e independiente, que recogiera y armonizara
tanto las experiencias mexicanas como lo que fuese aprovechable de la legislación y ladoctrina extranjera. El Ministro acordó que se formara una comisión compuesta por
Manuel Sánchez Cuen, por Alfonso Cortina y por mí, para que hiciera un estudio de laidea y eventualmente redactara un proyecto. Durante los primeros meses de 1935 loscomisionados nos reunimos casi todas las noches a trabajar en aquel grato encargo ytuvimos listo el proyecto para la consideración del Secretario de Hacienda en el mes demayo. Vino entonces la histórica crisis política del mes de junio y con ella la renuncia
de don Narciso Bassols y la llegada de Don Eduardo Suárez. Don Eduardo se satisfizo deque habíamos tomado la literatura extranjera entonces a nuestro alcance sobre lo
contencioso administrativo y particularmente en materia fiscal; pero ninguna consulta
de doctrina o legislación extranjera eliminaba un problema central, específicamente
mexicano, a saber, determinar si seguía siendo verdadera la tesis fijada por la Suprema
Corte de Justicia, en el siglo pasado, a propuesta de Vallarta, sobre que la justicia administrativa no podía establecerse en México por ser contraria al artículo 50 de laConstitución de 1857, correspondiente al 49 de la de 1917, según el cual “no podrán
reunirse dos o más de estos poderes –el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial– en una
sola persona o corporación”. Afortunadamente el Secretario Suárez coincidió con nosotros en que la vieja tesis de la Suprema Corte de Justicia, elaborada para negar validez a la Ley Lares de 1853, dictada durante el Gobierno de Santa Anna, no era aplicable a los tribunales administrativos que se creasen de acuerdo con las modernas concepciones del derecho”. CARRILLO Flores, Antonio, Un Testimonio, Manuel Casas. Impresor, México. 1966. pp. 10-12.
1

240

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

Ya con el siglo XXI, vendría la decisión de plata: crear una primera sala regional especializada precisamente en la materia de propiedad intelectual con jurisdicción en todo el país, su sede descansaría en la ciudad de
México y se ocuparía de atender y resolver tanto los asuntos que se encontraban en trámite en las diversas salas regionales del Tribunal como los quea partir de su formal inicio de operaciones se presentaran ante ella 2.
El reto fue fantástico. La competencia sobre propiedad intelectual ya
se tenía al interior del Tribunal, sólo que dispersa en las distintas salas regionales que lo integran y que físicamente se ubicaban en la propia Capitaly en el interior de la República Mexicana.

2“Para todos es sabido que a partir de la negociaciones para integrar desde laóptica económico-comercial a Norteamérica por virtud de un Tratado de Libre Comercio, nuestro país se vio en la necesidad de vigorizar la materia de Propiedad Industrial,
lo que determinó incluso la necesidad de contar con un nuevo marco jurídicolegislativo a fin de estar en condiciones de afrontar –en armonía con nuestros próximos socios comerciales–, los retos y compromisos que se avecinaban y que finalmente
desembocaron en lo legislativo con la publicación en el Diario Oficial de la Federaciónde la Ley de la Propiedad Industrial en el año 1991 y en el contexto internacional, conla entrada en vigor del citado Tratado en el año de 1994. De la mano con estas decisiones, resultó un imperativo el que se generara un cuerpo de abogados debidamente
capacitados, actualizados y comprometidos con la Propiedad Industrial a fin de que,desde la órbita jurisdiccional. Se abocara a resolver sobre la legalidad de las actuaciones que realizaban autoridades del orden administrativo como el Instituto Mexicanode la Propiedad Industrial y el Instituto Nacional de Derechos de Autor, principalmente. Esta circunstancia se salvó –como ya se expuso–, con la inteligente determinacióndel Pleno de la Sala Superior del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de crear una Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual, lo que
vendría a reflejar dos conclusiones de primer orden, a saber: i) la importancia de laPropiedad Intelectual para la Justicia Contencioso-Administrativa en México y ii) la
vocación de este Órgano Jurisdiccional para perfilar la existencia de Salas Especializadas en diversas materias jurídico-administrativas que vendrían a consolidarse en los
años siguientes”. RODRIGUEZ CORONA, Juan Antonio, “La Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Apuntes y
Reflexiones”. Antología Iberoamericana de Propiedad Intelectual, Tirant lo Blanch,
México, 2019, pp. 197-198.

LA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE241
JUSTICIA ADMINISTRATIVA. UN REFERENTE AXIOLÓGICO EN EL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL …

Al concentrar los esfuerzos jurisdiccionales en una sola sala regional
ubicada en la Ciudad de México, integrada con personal debidamente capacitado en la materia, existía el temor fundado de que el tiempo de atención y resolución de los asuntos se comprometiera y, por tanto, esta eventual circunstancia llevara a algunos integrantes del foro a añorar el modeloprevio que si bien podría tener el inconveniente de que entre algunas salasregionales pudieran emitirse criterios jurídicamente contradictorios, ello
era preferible por la oportunidad y diligencia en el despacho de los asuntos.
II. Arquitectura legal y reglamentaria
Debemos saber que el 18 de julio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Para los efectos del presente apunte, conviene decir que en su
numeral 28 quedó establecido lo siguiente:“Artículo 28. Las Salas Regionales tendrán el carácter siguiente:
I.

Ordinarias…

II.

Auxiliares…

III.

Especializadas: Atenderán las materias específicas, con la jurisdicción, competencia y sedes que se determinen en esta
Ley o en el Reglamento Interior de este Tribunal, de acuerdo
a los estudios y propuesta de la Junta de Gobierno y Administración, con base en las necesidades del servicio, yIV.

Mixtas…”.

Por su parte, el Reglamento interior del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa previene en su dispositivo 50 el siguiente texto:
Artículo 50. El Tribunal tendrá Salas Regionales Especializadas cuya
denominación, sede, competencia y materia de conocimiento será la siguiente:I.

Una Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual,
con sede en la Ciudad de México y competencia materialpara tramitar y resolver, en todo el territorio nacional, losjuicios que se promuevan en la vía tradicional o en línea,242

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

contra las resoluciones definitivas a que se refiere el artículo
3, fracciones I, IV, XII, XIII, XV, y último párrafo de la Ley, dictadas en aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial, la
Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley Federal de Variedades Vegetales, así como de otros ordenamientos jurídicos
nacionales o internacionales que regulen a dicha materia dePropiedad Intelectual, o por las autoridades encargadas deaplicar y de observar dichas normas, así como aquellos juicios en los que se controviertan, o que tengan alguna injerencia, derechos derivados de la citada materia;
II a VI…”.
III. Estructura orgánica
Como quedó expuesto en líneas precedentes, la Sala Especializada enmateria de Propiedad Intelectual fue concebida como una Sala Regional,
pero con competencia material exclusiva. Luego entonces, responde esencialmente a la estructura reconocida para las Salas Regionales preexistentes.
Se integra por tres Magistrados cuyos nombramientos –en términosdel artículo 73, fracción XXIX-H, párrafo séptimo, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos– son propuestos por el Presidente delRepública y ratificados por mayoría de los miembros presentes del Senado
de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión y durarán en su encargo diez años pudiendo ser considerados para nuevos nombramientos.
Acompañan en la labor jurisdiccional a cada titular de ponencia, cuatro secretarios de acuerdos y éstos, contarán con el apoyo de respectivos
oficiales jurisdiccionales. Cada ponencia guardará dos archivistas para la
atención de este neurálgico departamento.
La Sala Especializada registra, además, dos actuarios para la atención
de esta estratégica responsabilidad y dos oficiales de apoyo para labores
administrativas in genere. Finalmente, cada Magistrado cuenta en ponencia
con el auxilio de un titular responsable de la secretaría particular.

LA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE243
JUSTICIA ADMINISTRATIVA. UN REFERENTE AXIOLÓGICO EN EL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL …

IV. Perspectiva actual
Como Magistrado orgullosamente adscrito al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, desde hace algunos años integro el pleno jurisdiccionalde su Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual. A partir deesta honrosa posición, he tenido oportunidad de advertir y confirmar cómoes que la determinación del Pleno de la Sala Superior –máxima autoridad
jurisdiccional de este Tribunal–, resultó una decisión visionaria, inteligente yeficaz para el sistema de propiedad intelectual en México y la justicia administrativa toda.
El hecho de contar con un órgano jurisdiccional único, especializado
en esta materia, con jurisdicción en todo México, ha permitido que losasuntos sometidos a su consideración sean resueltos por el cuerpo colegiado bajo una sostenida disciplina en cuanto a la emisión de criterios jurídicos
se refiere.
En este sentido, no resulta pretensioso el afirmar que las autoridades
administrativas pertenecientes al sistema de propiedad intelectual mexicano (IMPI 3, INDAUTOR 4, SNICS 5) –cuya legalidad de los actos administrativos y resoluciones que emiten o dictan sea sometida a consideración deesta Sala Especializada vía juicio de nulidad–, orientan su dedicada y especializada actuación a partir de los criterios jurídicos pronunciados precisamente por este órgano jurisdiccional a través del dictado de sus sentencias,
resoluciones interlocutorias o acuerdos de trámite 6.

3

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

4

Instituto Nacional del Derecho de Autor.

5

Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas.

“En el caso concreto del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), lecorresponde a la Sala Superior, ya sea en Pleno o en Secciones, fijar a través de sus
jurisprudencias los criterios unificadores válidos y obligatorios para todas las Salas
Regionales, tal y como lo establece la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA) en su artículo 75 y 24 del Reglamento Interior vigente del tribunal.
6

Ahora bien, hay un hecho que puede marcar la diferencia en el caso de la propiedad intelectual y éste es que, a lo largo de los más de diez años de operación y fun-244

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

Siempre he sostenido que la participación del foro en el cotidiano
quehacer de la Sala resulta vital. Especializado, respetuoso y comprometido
con la materia, hemos procurado mantener un dialogo cordial con sus integrantes a fin de exponer criterios jurídicos de trascendencia, participar en
eventos de naturaleza académica o incluso, intercambiar puntos de vista
sobre los alcances de una determinada Jurisprudencia o Ejecutoria dictada
por el Poder Judicial de la Federación que nos vincula a todos 7.
Se impone decir que las sentencias definitivas que emite la Sala Especializada pueden ser impugnadas por los particulares que resulten inconformes con lo resuelto, vía Juicio de Amparo Directo ante el Poder Judicial
de la Federación, cuya labor se divide territorialmente en Circuitos. El Primer Circuito corresponde a la Ciudad de México. Luego entonces, es elcionamiento de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual (SEPI), la Sala
Superior del Tribunal ha venido dejando de interpretar las leyes en materia de propiedad intelectual, en gran medida como un efecto derivado de la especialidad de la SEPI.
Esa circunstancia hace que la Sala Superior sólo conozca casos verdaderamente
excepcionales en materia de propiedad intelectual, siendo éstos, principalmente, losque tienen implícita una carga política o económica (que no cuantía).
En tal contexto, los Criterios Aislados de la SEPI, conocidos como Tesis, poseen
una relevancia fáctica mayúscula, al tener un papel que guarda proporciones, equivalentes y limitadas al de una jurisprudencia emitida por la Sala Superior; ya que, al final,
son los criterios que de manera más puntual y cotidiana influyen en el desarrollo de lamateria de la propiedad intelectual”. CABRERA, Ramón, Propiedad Intelectual. La visión de quien juzgó, Burgoa Editores, S.A.S, México, 2020, pp. 18-19.
“Otro factor que reclama nuestro análisis es la necesidad de que en todo elsistema administrativo-jurisdiccional que tutela los derechos vinculados a la Propiedad
Intelectual se cuente con personas profesionales, capacitadas y especializadas en lamateria. En esta tesis, considero que el Poder Judicial de la Federación y, concretamente el Consejo de la Judicatura Federal podría valorar la pertinencia de determinarque un cierto número de Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados Federales que
hoy conocen de las impugnaciones respecto de las determinaciones que emite la Sala
fuesen especializados en la materia”. RODRIGUEZ CORONA, Juan Antonio, Op. cit.,
nota 2, p. 206.
7

LA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE
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JUSTICIA ADMINISTRATIVA. UN REFERENTE AXIOLÓGICO EN EL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL …

Primer Circuito –que lo integran veintitrés Tribunales Colegiados de Circuito– el que revisa la labor jurisdiccional de la Sala.
Destaca el hecho de que del universo de sentencias emitidas por nosotros que resultan combatidas a través del referido medio de impugnación, aproximadamente en un 85% se confirma nuestro criterio jurídico y,por tanto, niegan el amparo y protección de la justicia federal al quejoso.
Por otra parte, derivado de mi responsabilidad jurisdiccional, he tenido la oportunidad de asistir y participar en diversos foros y eventos de propiedad intelectual tanto en mi país como en algunas naciones de América
Latina y Europa y, al desplegar en ellos la experiencia de nuestro Tribunal,
he podido constatar con satisfacción y agrado que el hecho de que México
cuente con una Sala Especializada en esta materia, con su competencia
reconocida, su estructura interna y los resultados obtenidos, es motivo desingulares reflexiones, intercambio de puntos de vista y de experiencias
personales e institucionales.
Es importante mencionar que esta Sala Especializada guarda un especial e importante vínculo con la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI). A través de la Dirección General para la Organización delas Naciones Unidas (ONU), adscrita a la Secretaría de Relaciones Exterioresdel Gobierno de México, se mantiene un comunicación respetuosa y constante que descansa esencialmente en temas de capacitación y actualización
en lo que se procura que asisten y participen el mayor número posible deservidores públicos adscritos a la Sala.
Al momento de redactar estas líneas, el inventario de la Sala se ubica
en poco menos de dos mil asuntos, los cuales están distribuidos de manera
relativamente equitativa entre las tres ponencias 8. Si desplegamos una

De conformidad con el reporte de <movimiento de expedientes que reflejan
existencia de juicios>, que se emite mensualmente por el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, por lo que hace al pasado mes de marzo de este 2021, la Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual registra el siguiente inventario distribuido
por ponencia, a saber: primera ponencia registra un total de 518 asuntos, segunda
ponencia 645 asuntos y tercera ponencia 692 asuntos.
8

246

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

radiografía cualitativa, ésta nos muestra que el 65% corresponden o estánrelacionados con registros marcarios; 10% a la figura de patente; 10% son
causas relacionadas con derechos de autor; 10% vinculado a expedientes
contenciosos y el 5% restante a conceptos poco frecuentes como secretos
industriales o los relacionados con variedades vegetales.
Después de más de 25 años, la vida del Tratado de Libre Comercio deAmérica del Norte (TLCAN) concluyó. A partir del pasado 1º de julio del2020, el Tratado entre México, Estados Unidos de América y Canadá (TMEC) regula el comercio de la región de América del Norte y, de modo específico, contempla un destacado capítulo en materia de propiedad intelectual, importantísimo para el desarrollo y la competitividad de los tres países. Derivado de lo anterior, en esa misma fecha –1º de julio del 2020– se
publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Adicionalmente, se publicó también un decreto por virtud del cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones
de la Ley Federal del Derecho de Autor.
Se explica lo anterior bajo un objetivo cierto y fundamental: armonizar y ajustar la legislación mexicana en materia de propiedad intelectual
respecto de las obligaciones y deberes asumidos por México en el marcodel citado instrumento internacional.
Ahora bien, en la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial se prevé en su Título Séptimo –De las infracciones, Sanciones Administrativas y Delitos–, Capítulo III –De los Procedimientos Jurisdiccionales–, Artículo 407, tercer párrafo lo siguiente:
Artículo 407.- “…
…
Es competente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para conocer de los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos y resoluciones que pongan fin a un procedimiento emitidos por el Instituto en su carácter de autoridad, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y con lo dispuesto en los Tratados Internacionales de losque México sea parte”.

LA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE
247
JUSTICIA ADMINISTRATIVA. UN REFERENTE AXIOLÓGICO EN EL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL …

Por su parte, la Ley Federal del Derecho de Autor dispone en su Título
XI –De los Procedimientos–, Capítulo I –Del Procedimiento ante Autoridades
Jurisdiccionales–, numeral 214, establece la siguiente redacción:“Artículo 214.- En todo juicio en que se impugne una constancia, anotación o inscripción en el registro, será parte el Instituto, y conocerá deljuicio contencioso administrativo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa”.
Evidentemente, los artículos de previa cita vinculados con los preceptos que establecen la existencia y competencia de la Sala Especializada –que ya fueron expuestos en el apartado II de este estudio–, serán los que sedeban surtir plenamente en cada causa a fin de que este Órgano Jurisdiccional resulte plenamente competente para conocer y resolver cada asunto.
No pretendo descubrir ningún mediterráneo: la actual pandemia de
COVID-19 alteró en forma sensible la vida cotidiana de la especie humana
en todo el orbe. En México (y seguramente en muchas latitudes), una de lasactividades que se vio afectada fue precisamente la administración de justicia –actividad esencial de todo Estado–. En este sentido, debe destacarse la
respuesta otorgada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en lo
general y, en particular, la Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual que buscaron maximizar en todo momento el uso de las tecnologíasde la información y, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitieron, realizar labor presencial en nuestro órgano jurisdiccional.
Al respecto, don Mauricio Jalife, asiduo usuario del sistema de propiedad intelectual sostiene en su columna periodística semanal:“La Sala Especializada de Propiedad Intelectual, como parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es otra de las entidades que hapuesto ejemplo. La inclusión de las herramientas informáticas necesarias
para el denominado “juicio en línea”, cuestionado inicialmente por algunas
fallas de implementación, mostró sus bondades para dar continuidad a losplazos y términos con pocas interrupciones. Además, la disponibilidad de248

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

sus magistrados para seguir sosteniendo audiencias a través de plataformas
digitales destaca por su pragmatismo y apertura” 9.
IV. Apunte final
En algún otro lienzo deslicé que hoy, más que nunca, nuestra civilización toda descansa sobre los valores que guarda la propiedad intelectual.
Permítaseme la licencia de reproducirlo aquí. Si estamos de acuerdo, coincidiremos también en que ese patrimonio axiológico admite, merece y reclama ser protegido. En mi Patria, México –desde el generoso mirador de la
Sala Especializada en materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa–, creemos y confiamos en que la propiedad intelectual constituye una genuina expresión del ser humano que inventa, crea,
innova y trasciende.
Por ello, estamos conscientes de que nuestra Sala debe tener puertas
y ventanas abiertas a fin de recibir con la mejor buena fe todos los vientos ycorrientes de aire vinculadas con nuestra materia a fin de estar en condiciones de aplicarlos cotidianamente en la resolución de los asuntos sometido a nuestra competencia.
Prueba de ello es que durante los pasados meses de febrero y marzode este 2021 –en estrecha colaboración con la Embajada de los Estados
Unidos de Norteamérica–, se logró organizar capacitaciones bajo el formato virtual a favor de los servidores públicos de la Sala relacionadas con las
figuras de “secretos industriales” y “nuevos usos” en los Estados Unidos.
Ahora mismo trece servidores públicos de la Sala cursamos un seminario sobre derechos de autor que imparte de febrero a junio del año que
corre el Poder Judicial de la Federación a favor de jueces y magistrados
adscritos a dicho Poder de la Unión.

9
JALIFE, M. (17 de marzo de 2021). “Pandemia, un año de rezago judicial y administrativo”, El Financiero. Recuperado dehttps://elfinanciero.com.mx/opinion/mauricio-jalife/pandemia-un-ano-de-rezagojudicial-y-administrativo.

LA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE
249
JUSTICIA ADMINISTRATIVA. UN REFERENTE AXIOLÓGICO EN EL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL …

Lo expuesto acredita la vocación que guarda esta Sala Especializada
para capacitarse de forma permanente y estar a la vanguardia en las discusiones y reflexiones que se generan tanto en el exterior como en el ámbito
institucional de nuestro país respecto a la propiedad intelectual in genere.
Demuestra también el lugar institucional que la Sala se ha ganado ennuestro sistema de propiedad intelectual a partir del esfuerzo, sentido deresponsabilidad y compromiso ético con el que se conducimos todos losque orgullosamente formamos parte de este órgano jurisdiccional.
Bibliografía
Cabrera, Ramón, Propiedad Intelectual. La visión de quien juzgó, Burgoa Editores, S.A.S, México, 2020.
Carrillo Flores, Antonio, Un Testimonio, Manuel Casas. Impresor, México. 1966.
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Rodríguez Corona, Juan Antonio, “La Sala Especializada en materia dePropiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Apuntes y Reflexiones”. Antología Iberoamericana de Propiedad Intelectual, Tirant lo Blanch, México, 2019.

u

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Panamá

La resolución de los conflictos de propiedad
intelectual en el ámbito judicial. Los Tribunales
especializados en Panamá
Por Luis A. Camargo V. *ResumenLos derechos de propiedad intelectual poseen una naturaleza especial que amerita no solo la existencia de reglas adecuadas para la protección de los derechos, sino también de entidades administrativas o judiciales
encargadas de resolver los conflictos que se originan en esta materia. La
creación de Tribunales Judiciales Especializados en materia de propiedad
intelectual representa un significativo avance dada la especialidad de lamateria, el conocimiento teórico y práctico de los jueces y su actualización
constante a la par del desarrollo de los medios tecnológicos y la nueva sociedad digital con el flujo constante de creaciones y contenidos protegidos.
La experiencia panameña, está comprendida en más de 20 años transcurridos desde la apertura de los Tribunales de Libre Competencia y Asuntos delConsumidor, que también conocen de las controversias en materia de propiedad intelectual, tanto en los derechos de autor y derechos conexos como en la propiedad industrial y cuya jurisprudencia es fuente constante deconsulta para el conocimiento de la interpretación y aplicación de estas
normas a los conflictos que se originan por infracción de tales derechos.

Magistrado de Tercer Tribunal Superior de Justicia de Libre Competencia yAsuntos del Consumidor, Panamá.
*

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

La resolución de los conflictos de propiedad intelectual en el ámbito
judicial. Los tribunales especializados en Panamá
1. La especialidad de los derechos de propiedad intelectual
El reconocimiento de los derechos de propiedad constituye un aspecto esencial de la regulación del derecho, en la medida en que constituye
uno de los aspectos fundamentales del sistema económico, a través delcual se adquieren derechos reales, de goce y disfrute sobre los bienes y su
posterior circulación e intercambio dentro del sistema económico a travésde los contratos. En ese sentido, el Código Civil panameño define la propiedad como: “el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas por la Ley”. (Art. 337 CC). Dentro de este concepto,
también pueden ser ubicados los derechos de propiedad intelectual, cuyaadquisición originaria se produce mediante la llamada “creación intelectual”.
La propiedad intelectual y sus características especiales en lo que serefiere al carácter inmaterial de su objeto de protección, representa un
aspecto trascendente de la existencia del ser humano y el desarrollo de su
capacidad de aprovechar su creatividad y pensamiento, materializando y
concretando sus ideas en resultados que pueden ser aprovechados a travésde obras protegidas por el derecho de autor o de creaciones industriales,innovaciones técnicas y signos distintivos protegidos por el derecho sobre
la propiedad industrial, lo que constituye una clase especial de propiedad,que recae sobre bienes inmateriales, distinta de la concepción o criterio
tradicional de la propiedad sobre los bienes muebles e inmuebles, razón
por la cual, aún antes de la expedición de leyes especiales sobre esta materia ya el Código Civil panameño en su artículo 344 señalaba que “las producciones del talento son una propiedad de su autor y se regirán por leyes
especiales”.
Estos derechos de propiedad intelectual, que se encuentran en constante desarrollo a la par de los avances tecnológicos que contribuyen a su
divulgación requieren de tutela y protección, de forma que se aliente y se
incentive la creatividad y continuidad de la producción intelectual en todoslos ámbitos del conocimiento humano y en esa protección radica el efecto

LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
EN EL ÁMBITO JUDICIAL. LOS TRIBUNALES ESPECIALIZADOS EN PANAMÁ

253

principal que produce la regulación contenida en las leyes que protegentales derechos y los convenios y tratados internacionales sobre la materia,
tendientes a establecer las bases de la protección como fundamento para
dirimir los conflictos que surjan en el ejercicio de tales derechos o sus infracciones, en lo que se denominan “normas de observancia de los derechos de propiedad industrial”.
Estos conflictos de los cuales conocemos a través de los medios decomunicación, las redes sociales e internet, generalmente se originan enalegados derechos sobre ideas, reclamaciones por copias no autorizadas,
plagios, incumplimiento de contratos y licencias, etc., así como demandas
civiles y denuncias y querellas penales por violación de derechos, productode falsificaciones, reproducciones, imitaciones o piratería sobre las marcas,
además de creadores, autores, artistas e intérpretes alegando el uso no
autorizado de sus obras o interpretaciones específicamente en el área dederecho de autor y derechos conexos.
Los derechos existen para ser reconocidos y tutelados, de ahí queaun cuando los creadores, autores, inventores o artistas contribuyen con su
talento y su intelecto a la creación de obras para ser aprovechadas en diferentes ámbitos o creaciones que tienen como destino la industria y el comercio para su explotación económica y los signos que las identifican, no
puede el derecho sostenerse simplemente en una norma abstracta de laley, sino en su aplicación fáctica a casos concretos de infracciones para
producir el efecto social disuasorio que impida la repetición de los actos
infractores.
En la evolución y desarrollo de la protección de la propiedad intelectual, como un derecho especial para las personas, que en su condición decreadores, son merecedores de esa protección, esta tutela se ha ido desarrollando conjuntamente con los avances tecnológicos que han contribuido
a la difusión de esa producción intelectual, lo que a su vez acrecienta laposibilidad de infracciones en el entorno digital o en la llamada “sociedad
de la información”, 1 frente a lo cual los reclamos administrativos, deman“Otro aspecto importante, son los fenómenos que están aconteciendo con lallamada “sociedad de la información”, donde el uso de la Internet como una red de1254

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

das judiciales y medidas cautelares representan acciones efectivas para latutela y protección de los derechos morales, patrimoniales y conexos de lostitulares.
tual

Importancia de los tribunales especializados en propiedad intelec-

El proceso judicial y sus diferentes procedimientos forman parte de latutela jurisdiccional, también llamada, tutela judicial efectiva y en ese sentido el artículo 17 de la Constitución Nacional de la República de Panamá
establece: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger
en su vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera se encuentren y a
los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de losderechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir laConstitución y la Ley.” Por su parte el artículo 215 de la Constitución Nacional también establece “el objeto del proceso es el reconocimiento de losderechos consignados en la Ley substancial”.
La doctrina procesal claramente enuncia la necesidad que las reglas
procesales sean adecuadas a la naturaleza de los derechos que se reclaman, es decir, debe haber una concatenación entre los derechos sustantivos y las acciones procesales,2 por lo que los conceptos, teorías, principios,
y los institutos propios del derecho procesal, a pesar de su autonomía, encada área del derecho deben ser orientados hacia el reconocimiento de losderechos consignados en las normas sustantivas y resulta aplicable a todaslas disciplinas jurídicas, pero debe ser desarrollado con mayor rigurosidad
en aquellos casos y situaciones en que la especialidad de la materia, así loinformación y comunicaciones, se ha convertido en un espacio importante para la
divulgación de las creaciones intelectuales en sus diferentes manifestaciones, pero a lavez constituye un terreno fértil y propicio para la violación de los derechos de los creadores y titulares de esas manifestaciones intelectuales...”. (Camargo, Luis. La Obra
Protegida en el Derecho de Autor Panameño. Editorial Articsa. Panamá. 2007. Pág. 16).
“El proceso debe saber combinar en la ordenación de sus normas los principios
que mejor sirvan para la obtención de sus fines”. (Niceto Alcalá Zamora y Castillo. Nuevos Estudios de Derecho Procesal. Tecnos. Madrid. 1980. Pág. 226).
2

LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
EN EL ÁMBITO JUDICIAL. LOS TRIBUNALES ESPECIALIZADOS EN PANAMÁ

255

requiera como sostenemos ocurre en los procesos de propiedad intelectual
y su regulación especial en la Ley No. 64 de 2012 (Ley de Derecho de Autor)
y la Ley No. 35 de 1996, modificada por la Ley No. 61 de 2012 (Ley de Propiedad Industrial).
Los procesos de propiedad intelectual, contienen características especiales, con mayor celeridad de cara a los derechos que se reclaman, porello, se ha establecido un diseño procesal, con términos reducidos, realización de audiencia oral, límites al ejercicio de incidentes, y recursos, inmediación del Juez con las partes y las pruebas del proceso, etc., utilizando lasupletoriedad del Código Judicial y sus instituciones para los aspectos generales y aspectos específicos no regulados en los procedimientos especiales 3, lo que, sumado a una jurisdicción especializada dentro del Órgano
Judicial destinada a conocer de estos procesos conforman una estructuraque permite la resolución de los conflictos de propiedad intelectual en una
forma mucho más ágil y expedita sin los problemas tradicionales que afectan la actividad jurisdiccional de los Juzgados de la justicia civil ordinaria.
La creación de los tribunales especializados en la República de Panamá, fue parte del proceso de integración de nuestro país a la Organización
Mundial del Comercio, tomando como base tribunales para la defensa de lacompetencia y protección de los consumidores, adicionándole lo relativo a
los conflictos de propiedad intelectual, los actos de competencia desleal ylas relaciones de agencia, representación y distribución, es decir, todos losasuntos relacionados con el llamado “derecho económico” y “derecho de laempresa”, a la par de la expedición de normas regulatorias de esos aspectos y que con el transcurrir de los años se han ido modificando y adecuando
a las nuevas realidades económicas y sociales, lo que debe ser reconocido
como un aspecto trascendente dentro del Sistema Judicial Panameño, toda
vez que se destina un espacio en la jurisdicción que ejercen los Magistrados3
Ley 64 de 2012. Artículo 166. Las acciones civiles que se ejerzan con fundamento en las disposiciones del presente Capítulo se regirán por la vía del procedimiento ordinario especial establecido en la legislación pertinente en materia de defensa dela competencia y supletoriamente por las disposiciones del Código Judicial.

256

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINAy Jueces por mandato constitucional, para conocer de asuntos con una naturaleza especialísima.
Estos Tribunales creados en el año 1996, se han ganado un espaciode reconocimiento dada su competencia especial en temas sensitivos parala economía (v.gr. Las prácticas monopolísticas, las concentraciones económicas y la protección de los consumidores), pero también han cumplido
con una función importante en la resolución de los conflictos vinculados
con los derechos de autor y los derechos conexos y los procesos de propiedad industrial (v.gr. Procesos de oposición, nulidad y cancelación y uso indebido), principalmente en el área de los signos distintivos (marcas y nombres comerciales), aspectos trascendentes dentro del sistema económico
panameño, dada su condición de país de tránsito, con un canal internacional, con zonas francas de importación y exportación, un sólido sistema bancario, una economía de servicios, etc., que en el objeto de su creación seestablecieron para obtener el funcionamiento eficiente de los mercados debienes y servicios y la protección de los consumidores.
Las reglas que desarrollan los principios económicos y el comportamiento de los sujetos que interactúan en el sistema económico y su participación por el lado de la oferta y de la demanda en los mercados de bienes yservicios, evidentemente requieren de una adecuada identificación de los
productos y servicios que se reconoce a través de la protección de los signos distintivos de la empresa y la creatividad de los autores que con su
desarrollo creativo producen obras que son reconocibles y utilizadas en elarte, la ciencia, la cultura, la educación, el entretenimiento, las comunicaciones, las aplicaciones para teléfonos móviles, los programas de ordenador, etc., protegidas por el derecho de autor. Es allí que nace la relación
entre la libre competencia, la protección de la propiedad intelectual, laprotección de los consumidores y la iniciativa privada en materia económica y comercial del llamado “régimen jurídico de los mercados” 4.

“Ley 29 de 1º de febrero de 1996, que creo los Tribunales Especializados, también involucra otros asuntos y materias, todos vinculados con el derecho económico,entendiendo como tal el conjunto de las normas y principios de naturaleza constitucional, legal o reglamentaria que tratan de obtener, dentro de una sociedad, el equili4

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EN EL ÁMBITO JUDICIAL. LOS TRIBUNALES ESPECIALIZADOS EN PANAMÁ

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Los conceptos reseñados son los que permiten concluir que la denominada jurisdicción de libre competencia y asuntos del consumidor, conformada por los Tribunales Especializados, involucra otros asuntos y materias, todos vinculados con el derecho económico, entendiendo como tal el
conjunto de las normas y principios de naturaleza constitucional, legal oreglamentaria que tratan de obtener, dentro de una sociedad, el equilibrio
entre los intereses particulares y los objetivos que persigue el Estado a través del sistema económico, dentro del marco de actuación de los distintos
agentes económicos de carácter privado y el interés público y general, razón por la cual la propia actividad, ejerce un fuero de atracción para lasactividades mercantiles de libre concurrencia y la utilización de los elementos de la propiedad industrial, como parte de los elementos inmateriales
que utiliza la empresa para lograr sus fines económicos en el mercado, delos que nos referiremos de forma específica a los procesos de propiedad
intelectual en el ámbito del derecho de autor.
2. Características de los procesos de propiedad intelectual
Los tribunales de justicia cumplen un papel fundamental en la resolución de los conflictos judiciales, cuya actividad se refleja a través de las sentencias y decisiones que emiten apegadas a la aplicación e interpretaciónde la ley que regula la situación o los hechos controvertidos que son sometidos al debate procesal, por ello, desarrollan una actividad indispensable ynecesaria para la preservación de los derechos fundamentales, las garantías
procesales y de acceso a la jurisdicción a través de sus actuaciones apegadas al debido proceso legal que debe concluir con una decisión que sea
reconocida y pueda ser ejecutada.
brio entre los intereses particulares y los objetivos que persigue el Estado a través delsistema económico, dentro del marco de actuación de los distintos agentes económicos de carácter privado y el interés público y general, razón por la cual la propia actividad, ejerce un fuero de atracción para las actividades mercantiles de libre concurrencia
y la utilización de los elementos de la propiedad industrial, como parte de los elementos inmateriales que utiliza la empresa para lograr sus fines económicos en el mercado” (Luis Camargo V. Régimen Jurídico de los Mercados. Editorial Articsa. Panamá.
2012. Págs. 32-33).

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

En materia de propiedad intelectual, específicamente de derechos deautor y derechos conexos, la Ley No. 64 de 2012 de la República de Panamá, contiene las normas y disposiciones sustantivas que establecen losconceptos, definiciones y supuestos que son objeto de la regulación, consignando los derechos, su forma de transmisión, a quienes se consideran
titulares y las conductas que atentan contra esos derechos, así como, dicha
normativa, no contiene un desarrollo exhaustivo de las acciones y procedimientos judiciales, ya que solo se establecen algunas disposiciones especiales relevantes a la materia y la prevención de infracciones, con la supletoriedad ya señalada en el Código Judicial, al resto de las instituciones delproceso.
Además de la Ley que regula los Derechos de Autor y los Derechos
Conexos, nuestro país, debe dar cumplimiento a las normas de observancia
de los derechos de propiedad intelectual contenidos en los ADPIC (Acuerdo
de Propiedad Intelectual Relacionado con el Comercio), adoptado mediantela Ley No. 23 de 15 de julio de 1997, por el cual se aprueba el Acuerdo
Constitutivo de la Organización Mundial de Comercio con sus anexos y listas de compromisos, que se establece en el artículo 41.1, Parte Tercera,
denominado Observancia de los derechos de propiedad intelectual, numeral 1 y 2 5. La orientación de este Convenio Internacional se debe materializar con las reglas técnicas y de procedimientos que desarrollan los Tribuna-

1. Los Miembros velarán por que en su respectiva legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte del Acuerdo que permitan la adopción demedidas eficaces contra cualquiera acción infractora de los derechos de propiedad
intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para
prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión denuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su
abuso.
5

2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad
intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificados o retrasos indebidos. (Convenio Adpic, Ley
No. 23 de 15 de julio de 1997).

LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
EN EL ÁMBITO JUDICIAL. LOS TRIBUNALES ESPECIALIZADOS EN PANAMÁ

259

les Especializados en Propiedad Intelectual, ya sea que se trate ilícitos decarácter contractual o extracontractual con pretensiones de carácter declarativo o de condena y también la posibilidad de ejercer acciones judiciales
para obtener el cese de la actividad ilícita que se esté realizando6.
Además, de las pretensiones con carácter general y del cese de la actividad ilícita, los titulares de derechos de autor o derechos conexos podrán
solicitar a los tribunales especializados dentro de la condena la indemnización de los daños y perjuicios que le fueran causados, tal como lo establece
el artículo 173 de la Ley No. 64 de 2012, al señalar que: procede también laindemnización por el daño moral causado y para su valoración se atenderáa la circunstancia de la violación, a la gravedad de la lesión y al grado dedifusión ilícita de la obra protegida por la presente Ley, entre otras circuns-6

Ley 64 de 2012. Artículo 168. El cese de la actividad ilícita podrá comprender:

1. La cesación inmediata de la utilización infractora.
2. La prohibición al infractor de reanudarla.
3. El secuestro de los ingresos obtenidos con la utilización ilícita.
4. El retiro del comercio de los ejemplares ilícitos y su destrucción, salvo quesiendo susceptibles de una utilización legítima se ordene su donación para fines benéficos, siempre que conste la autorización expresa del titular del derecho.
5. La inutilización de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos, equipos o dispositivos usados predominantemente para la utilización ilícita, y en
caso necesario su destrucción, a menos que siendo susceptibles de una utilización
legítima se ordene su donación con fines benéficos o a instituciones docentes o deinvestigación.
6. La cancelación de la licencia comercial, o de la clave o permiso de operación
otorgado por las autoridades administrativas para el ejercicio del comercio, hasta por
un máximo de tres meses.
La disposición de las medidas previstas en los numerales 4 y 5 no generan compensación alguna.

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

tancia, estableciendo el artículo 174 del mismo texto cuatro (4) criteriospara el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios 7.
Por otro lado, la ley también establece la posibilidad del ejercicio demedidas cautelares, a fin de prevenir los daños causados por la infracción ocautelar el resultado del proceso de forma tal que se logre de forma previa
el aseguramiento de las resueltas del juicio y dentro de esas medidas cautelares la Ley establece con carácter especial como medidas de protección
urgente y evitar la comisión del ilícito o conservar las pruebas pertinentes,
además, de las medidas cautelares con carácter general que establece elCódigo Judicial 8.

Ley 64 de 2012. Artículo 174. Para el cálculo de la indemnización de daños yperjuicios, se podrán utilizar, a elección del demandante, uno o varios de los siguientes
criterios:
7

1. El valor, en el mercado lícito, de los ejemplares producidos o reproducidos sin
autorización.
2. Los beneficios que el titular del derecho habría obtenido previsiblemente, deno hacer ocurrido la infracción.
3. Los beneficios obtenidos por el infractor como resultado del acto ilícito.
4. El precio que el infractor habría pagado al titular del derecho, si se hubiera
otorgado una cesión o una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercialdel objeto del derecho infringido y las cesiones o licencias que ya se hubieran concedido.
5. Otra medida de valor legítima que presente el titular del derecho.
En ningún caso de indemnización, conforme a las reglas de cálculo señaladas,será inferior al doble de la multa que procediera aplicar como sanción penal para lainfracción respectiva, en relación con cada violación.
El daño emergente se calculará conforme al derecho común”.
Ley 64 de 2012. Artículo 175. En caso de infracción o cuando se tenga el temor
fundado de que se inicie o repita una violación, el Juez podrá decretar, con carácter
previo y a solicitud del titular del derecho o de la respectiva entidad de gestión, lasmedidas cautelares generales prevista en el Código Judicial y las especiales previstas
en esta Ley que según las circunstancias sean necesarias para la protección urgente del8

LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
EN EL ÁMBITO JUDICIAL. LOS TRIBUNALES ESPECIALIZADOS EN PANAMÁ

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La efectividad de las sentencias en materia de derecho de autor y derechos conexos, dependerá en gran medida del ejercicio y practica de lasmedidas cautelares tendientes a asegurar las resueltas del proceso, la protección urgente del derecho o evitar la comisión del ilícito o conservar las
pruebas pertinentes, y no se deberá consignar la contracautela o caución
de daños y perjuicios, cuando se le acredite al Juez un medio probatorio
que acredite la presunción grave de la violación del derecho o si dicha pre-respectivo derecho, particularmente para evitar la comisión del ilícito o conservar las
pruebas pertinentes, entre ellas las siguientes:
1. La cesación inmediata de la infracción y prohibición de reanudarla y secuestro de los ingresos obtenidos.
2. Secuestro de los ejemplares ilícitamente reproducidos y los aparatos utilizados para la reproducción.
3. La suspensión de la importancia y exportación de los objetos materiales queconstituyan infracción o los medios destinados a realizarla.
zada.

4. El secuestro en los aparatos utilizados en la comunicación pública no autori-

5. El secuestro de todo equipo destinado a burlar cualquier sistema técnico deautotutela implementado para prevenir o impedir la comunicación, reproducción,
retransmisión, etc., no autorizada de una obra, interpretación o ejecución artística,
producción fonográfica o emisión de radiodifusión.
6. El secuestro de todo equipo o sistema dirigido a alterar, modificar o suprimir
cualquier información instalada para gestión de cualquiera de los derechos reconocidos en la Ley.
7. La suspensión de la reproducción, comunicación al público o distribución noautorizada.
8. Cualquier otra medida cautelar que pueda resultar idónea para asegurar provisionalmente la cesación del ilícito, la protección de los derechos reconocidos en la
Ley o preservación de las pruebas relacionadas con la violación (medidas conservatorias innominadas).

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

sunción surge de las pruebas que el propio Juez ordene para la demostración del ilícito 9.
Debe señalarse que el cese de la actividad ilícita involucra no solamente el ejercicio de medidas cautelares, sino también debe ser considerado como una pretensión propiamente tal, a la par de las acciones declarativas o de condena que pueden ser solicitadas por los titulares de derecho deautor o de derechos conexos ante los Tribunales especializados. De igual
forma estas acciones cuando sean de pretensión de condena conllevan lasolicitud de la indemnización al autor o titular por los daños y perjuicios
que le fueran causados, incluyendo la indemnización por daño moral, aunque no se haya producido perjuicio económico (Art. 173. Ley No. 45 de2007).
Otro de los derechos que la Ley otorga al titular del derecho infringido en materia de derecho de autor, es la posibilidad de pedir la entrega delos ejemplares ilícitos y el material utilizado para la infracción o utilización
indebida a precio de costo y como parte de la indemnización por daños yperjuicios (art. 169), así como para obtener la efectividad del cese de laactividad ilícita la aplicación de una multa en la sentencia por cada contravención (art. 170), hasta la suma de B/.100,000.00 balboas, de acuerdo conla gravedad de la infracción al igual que la publicación de la parte dispositiva de la sentencia condenatoria a costa del infractor.
La nueva Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Panamá,
se inspira en el bienestar social y el interés público, con el fin de proteger
Ley 64 de 2012. Artículo 176. Las medidas se decretarán si el presunto infractor no acredita por escrito la cesión o licencia correspondiente, o si se le acompaña alJuez un medio probatorio que constituya presunción grave de la violación del derecho,o si dicha presunción surge de las pruebas que el propio Juez ordene para la demostración del ilícito. De no acompañarse el medio probatorio a que se refiere el párrafo
anterior, o de no surgir la presunción grave mediante las pruebas que ordene el Juez,
el solicitante de las medidas cautelares deberá consignar fianza o garantía suficientepara responder por los perjuicios que pudiera ocasionar. La suspensión de un espectáculo público por el uso ilícito de las obras, interpretaciones o producciones podrá serdecretada por el Juez del lugar de la infracción, aunque no sea el competente para
conocer del juicio principal.
9

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EN EL ÁMBITO JUDICIAL. LOS TRIBUNALES ESPECIALIZADOS EN PANAMÁ

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los derechos de los autores y sus derechohabientes sobre sus obras cualquiera sea su género, forma de expresión, mérito o destino (art. 1), y en lamisma se adecua la protección a las innovaciones tecnológicas de forma tal
que pueda obtenerse la efectividad de las acciones y procedimientos judiciales, incluyendo las medidas cautelares al igual que introdujo reformas al
Código Penal panameño, garantizando la aplicación de la regla del trato
nacional para los nacionales de los países miembros de los Convenios Internacionales de Protección de la Propiedad Intelectual.
Debemos señalar, que uno de los inconvenientes que ha suscitado
para los tribunales especializados y los usuarios del sistema de justicia es laexistencia de dos procedimientos distintos aplicables a la resolución deconflictos en el área de la propiedad intelectual debido a la separación enlas reglas procesales en materia de derecho de autor y derecho de la propiedad industrial, ya que en materia de derecho de autor se utiliza el procedimiento establecido en la Ley No. 45 de 2007, también aplicable a losprocesos de Defensa de la Competencia y Protección del Consumidor utilizando la supletoriedad del Código Judicial, mientras que en los conflictos
de propiedad industrial, se utiliza el procedimiento establecido en la Ley
No. 35 de 1996, modificada por la Ley No. 61 de 2012, para los procesos deoposición a registros de propiedad industrial, nulidad y cancelación de registros, uso indebido de derecho de propiedad industrial y otros procesos
relacionados, también con la supletoriedad de las normas del Código Judicial.
A nuestro juicio, se hace necesaria una reforma legislativa que unifique ambos procedimientos dada las características comunes que poseen ydada la competencia exclusiva y privativa que tienen los jueces especializados para conocer estas materias, por lo que un procedimiento unificado aambas materias resultaría practico, ágil y eficiente, evitando discusiones yequivocaciones tanto por los operadores judiciales como por los abogados
litigantes como ya ha ocurrido en algunos procesos por el hecho de esas
diferencias en algunos aspectos básicos de la tramitación de los procesos.
Entre esos aspectos se puede señalar el término para la contestaciónde la demanda, que en el proceso de derecho de autor es de diez (10) días,
mientras que en los procesos de propiedad industrial es de cinco (5) días,

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

otra diferencia es la necesidad de realizar una audiencia preliminar en lostemas de derechos de autor y derechos conexos con el fin de aclarar loshechos controvertidos, corregir los escritos de las partes, señalar la fecha
para la presentación de pruebas y cualquier otro asunto que pueda contribuir a hacer más expedito el trámite y esta audiencia no está contemplada
dentro del procedimiento aplicable a los temas de propiedad industrial,
donde podría resultar de gran utilidad.
Por otro lado, en cuanto al trámite de los medios de impugnación, el
proceso de derecho de autor, traslada la tramitación del recurso de apelación a las reglas generales del Código Judicial, en los cuales, una vez notificada la resolución, ya sea auto o sentencia interpuesto el recurso se debe
sustentar ante el Juez de primera instancia (art. 1137 del Código Judicial).
En cambio en los procesos de propiedad industrial se establece que, concedida la apelación por el Juez de primera instancia, se enviará el expediente
al Tribunal de Apelaciones para que este fije un término de cinco (5) díaspara que el recurrente sustente la apelación y cinco (5) días para que lacontraparte se oponga, es decir, que a diferencia del proceso de derecho
de autor en materia de propiedad industrial se sustenta el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones y no ante el Juez de primera instancia.
Por último, como aspecto a resaltar de la bifurcación de los trámites
procesales en ambas materias tenemos que las reformas a la Ley de propiedad industrial, mediante la Ley No. 61 de 2012, introducen en el recursode casación con una cuantía mucho menor que la que exige la Ley que regula los procedimientos en materia de Derecho de Autor (condena arriba
de B/.500,000.00), por lo que a la fecha, luego de más de 20 años de conformación de los tribunales especializados, la Sala Civil de la Corte Supremade Justicia, solo ha conocido de un solo proceso de derecho de autor ensede del recurso de casación *, mientras que el artículo 194A de la Ley No.
61 de 2012, señala en materia de propiedad industrial que: “La resolución* Proceso de Derecho de Autor interpuesto por La Mina Hydro Power Corp. -vsIdeal Panamá, S.A. (pendiente de resolver, por la Sala Civil de la Corte Suprema deJusticia).

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EN EL ÁMBITO JUDICIAL. LOS TRIBUNALES ESPECIALIZADOS EN PANAMÁ

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judicial que pone fin a la segunda instancia para los procesos contempladosen esta Ley admitirá el recurso de casación. Se aplicará lo dispuesto en el
Código Judicial” y bajo esa regla general solo se exige una cuantía mínima
de Veinticinco Mil Balboas (B/.25,000.00), lo que permitirá el ejercicio deeste recurso solo en los procesos de uso indebido de propiedad industrial oprocesos de incumplimiento de contratos o licencias con cuantía superior aesa suma, más no en los procesos de oposición a registros, propiedad industrial o nulidad y cancelación de estos registros que no tienen cuantía, lo
que también amerita una reforma legislativa de adecuación a los dos tipos
de procesos.
3. La jurisprudencia en materia de propiedad intelectualLas decisiones de los tribunales especializados en propiedad intelectual, deben tener carácter orientador, didáctico y académico, de forma quesirvan de fuente importante de consulta sobre la interpretación de lasnormas sobre esta materia y cuentan con el agregado de la constante capacitación y actualización de los Jueces y Magistrados de esta jurisdicción. Porello, la doctrina claramente señala la importancia que tiene la uniformidadde las decisiones judiciales en una materia y como se señala en algunos
ordenamientos resulta vinculante y sirve de guía a los tribunales de inferior
jerarquía, así como, a los titulares y abogados que litigan en esta materia 10.
A este concepto de jurisprudencia la doctrina también adiciona, su carácter
pedagógico como forma de enseñanza del derecho a través de las decisiones judiciales y su efecto analítico estableciendo criterios de interpretaciónde una norma jurídica.
La experiencia panameña de los Tribunales especializados en propiedad intelectual involucra más de 20 años de actividad en desarrollo de lasnormas procesales y sustantivas en procesos de propiedad intelectual incluyendo los procesos de propiedad industrial y los actos de competencia
10“Es innegable la eficacia persuasiva de la jurisprudencia” y que “contribuye ala formulación de los principios generales y a llenar vacíos siempre que recaiga sobre elratio decidendi” (Fábrega, Jorge. Diccionario de Derecho Procesal Civil. 1a. Edición.
Plaza & Janes. Bogotá, Colombia. 2004. Pág. 647).

266

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

desleal y conociendo de acciones judiciales de cesación de actos de infracción, medidas cautelares, medidas de aseguramientos de pruebas y decisiones de fondos sobre infracción de derechos morales, patrimoniales yconexos de los titulares, a través de los cuales se han sentado pautas vinculadas con todos estos aspectos procesales, dado el hecho de que si bien lasupletoriedad del Código Judicial constituye un punto de apoyo para resolver cuestiones no reguladas en la Ley Especial, también produce inconvenientes por la aplicación de la normativa general a procesos de esta naturaleza especial, diseñados bajo los principios de la oralidad, celeridad, economía procesal, concentración de las actuaciones e inmediación del juzgador, para obtener respuesta rápida a las pretensiones de las partes.
Podemos destacar que la jurisprudencia emanada de los Tribunales
especializados de propiedad intelectual ha estado dirigida en la interpretación de la Ley a resolver las controversias tanto de la propiedad industrial
como de los derechos de autor y derechos conexos en los siguientes aspectos: delimitación del concepto de obra protegida como objeto del derecho
de autor; reconocimiento de los derechos morales y patrimoniales de lostitulares 11; condenas de daños y perjuicios dentro de las acciones civiles dederecho de autor 12; acciones de responsabilidad contractual y extracontractual por violación de contratos y licencias e infracciones de los derechos
autorales 13; determinación del concepto de Obra Protegida 14; legitimaciónde las Entidades de Gestión Colectiva y Cobro de las Tarifas de ComunicaMicrosoft Corporation -vs- Productos Toledano, S.A. Sentencia del 22 de septiembre de 2006.; José Angel Murillo -vs- Editora Escolar. Sentencia del 30 de abril de
2002.
11

Yolanda Vicente -vs- Cable & Wireless Panamá, S.A. Sentencia de 8 de enerode 2008; Eduardo Cerrud Ruíz -vs- Asrag, S.A., Cruio Shop, S.A., Ganesh Investment,
S.A. y Lujos Internacionales, S.A. y como terceros Servicios de Lewis Internacional, S.A.
y Horacio Ruben Saleh. Sentencia de 15 de octubre de 2002.
12

Grupo Estevez, S.A. -vs- Isaías Hernández y otros. Sentencia de 29 de noviembre de 2005.
13

Corporación MEDCOM Panamá, S.A. -vs- Televisora Nacional, S.A. y Poll Anria.
Sentencia de 2 de enero de 2002.
14

LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
EN EL ÁMBITO JUDICIAL. LOS TRIBUNALES ESPECIALIZADOS EN PANAMÁ

267

ción Pública 15; Derechos Conexos de los Productores de Fonogramas 16; protección de Datos e Información Obtenidos para solicitud de una concesión
hidroeléctrica, mediante Obra Colectiva y por Encargo 17; asignación de losDerechos Patrimoniales del Autor en la Obra por Encargo 18; la no protección de las ideas en el derecho de autor 19 y el reconocimiento de Derechos
Morales y Patrimoniales 20.
Esta jurisprudencia constituye un referente de consulta y traduce lasdecisiones de los tribunales especializados en propiedad intelectual cumpliendo con el cometido de darle efectividad a las acciones y las decisiones
judiciales como respuesta a los reclamos de un sector importante de lasociedad representado por los titulares originarios y derivados de derechosde propiedad intelectual, que por su naturaleza requería de principios propios y su espacio en el órgano jurisdiccional de manera independiente aotras áreas del derecho y que fueron conocidas anteriormente por la llamada jurisdicción común o civil, aquejada de problemas históricos ya conocidos de excesiva litigiosidad, elevado número de causas y un procedimiento ordinario de carácter escrito que está en vías de transformación y que
requiere de un nuevo modelo o diseño procesal.

Sociedad Panameña de Autores y Compositores (SPAC) -vs- CEGAES, S.A. Sentencia de 21 de septiembre de 2020.
15

Discoteca Sophy, S.A. -vs- Sony Music Entertainment Panamá, S.A. y Estéreo
Azul, S.A. Sentencia de 28 de febrero de 2000.
16

La Mina Hydro Power -vs- Ideal Panamá, S.A. (en trámite de recurso de casación); Gilberto Farrugia -vs- La Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología(ULACIT). Sentencia de 29 de agosto de 2003.
17

18

Publitrés, S.A. -vs- Milton Vargas. Sentencia de 14 de agosto de 2003.

19

Isla Sola Marine, S.A. -vs- Proyectos y Capitales, S.A. Sentencia de 11 de mayo

de 2004.
20

Edwin Silvera -vs- Cristian García. Sentencia de 26 de enero de 1998.

268

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

Bibliografía
Camargo, L. (2007). La Obra Protegida en el Derecho de Autor Panameño. Editorial Articsa. Panamá.
Fábrega, J. (2004). Diccionario de Derecho Procesal Civil. 1a. Edición.
Plaza & Janes. Bogotá, Colombia.
Zamora y Castillo, A. (1980). Nuevos Estudios de Derecho Procesal.
Editorial Tecnos. Madrid.
Ley Nº 23 de 15 de julio de 1997. Por la cual se aprueba el Convenio
de Marrakech que crea la Organización Mundial de Comercio y el Acuerdo
ADPIC (Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con elComercio).
Ley Nº 64 de 10 de octubre de 2012. Sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos de la República de Panamá.
Código Civil de la República de Panamá.

u

269

Paraguay

El contrato de cesión en el derecho autoral
paraguayo
Por Gladys Bareiro de Módica *Resumen
En el derecho autoral paraguayo la cesión no implica enajenación delos derechos patrimoniales sobre la obra, pues, tras haber sido cedida, elladebe retornar alguna vez al autor. La ley no fija plazo para la conclusión delcontrato, lo que constituye un problema que debe resolverse cuando no hasido establecido por las partes. En la ley no hay mayores diferencias entre
el contrato de cesión y el de licencia.
I. Introducción
En este trabajo nos referimos al contrato de cesión que incorpora la
Ley 1328/98 de Derecho de Autor paraguaya. El mismo presenta aristas
cuestionables, por un lado, y aspectos no regulados que esperan una solución jurisprudencial, por otro. La cesión reúne en la ley autoral características que no se compadecen con las que corresponden al contrato homónimo en el derecho civil.

*
Abogada y Doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Asunción. Ministra de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay. Integrante de la Sala Constitucionaly Ministra responsable de la Dirección de los Derechos Intelectuales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay.

270

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

II. Desarrollo
Partimos de la transmisibilidad de los derechos patrimoniales de autor. El contrato básico es el de cesión de derechos. Sin embargo, el mismo
no permite en realidad la cesión de derechos –tal como se la entiende en lalegislación civil-- de una obra, pese a que menciona la “cesión entre vivos”
como una forma de transferencia de facultades de explotación. Esto sedebe a que el uso del término cesión en la ley específica es impropio, atendiendo que da al vocablo un contenido diferente del pacíficamente admitido en el derecho civil. El significado aceptado de cesión de derecho es “elcontrato en virtud del cual una persona enajena a otra un derecho del que
es titular, para que esta lo ejerza a nombre propio” 1. Si bien la Ley 1328/98
en su Art. 85º considera la cesión como una forma de transferir derechos(“El derecho patrimonial podrá transferirse por mandato o presunción legal, mediante cesión entre vivos o transmisión mortis causa, por cualquierade los medios permitidos por la ley”), el Art. 86º da a ese vocablo un alcance diferente del que tiene en el derecho común: “Toda cesión entre vivos
se presumirá realizada a título oneroso, a menos que exista pacto expreso
en contrario, y revierte al cedente al extinguirse el derecho del cesionario.
La cesión se limitará al derecho o derechos cedidos, y al tiempo y ámbito
territorial pactados contractualmente”.
Desde el momento que la cesión está limitada en el tiempo y, en consecuencia, la obra debe retornar alguna vez al que ha transmitido el derecho sobre ella, no hay enajenación. Al no haberla, nos encontramos conque no existe cesión de acuerdo con la terminología del derecho común. El
contrato al que la ley llama cesión se halla muy cerca del contrato de licencia –hasta quizás identificado con él–. Incluso la licencia también se encuentra prevista en el mismo cuerpo legal, con lo que resulta difícil distinguir en la práctica un contrato de otro, salvo en su denominación. Se hajustificado la existencia conjunta de cesión y licencia en la misma legislación
con el argumento de que “la licencia, a diferencia de la cesión, no confiere
titularidad al licenciatario, pues no hay traslación de derechos, sino una
1 Guillermo Borda, Tratado de Derecho Civil Argentino – Contratos, Editorial Perrot, Buenos Aires, 1961, II, 352.

EL CONTRATO DE CESIÓN EN EL DERECHO AUTORAL PARAGUAYO

271

simple autorización de uso de la obra por el tiempo, los modos y el pago
convenido” 2. Sin embargo, la “traslación de derechos” y la “simple autorización de uso” no tienen efectos diferentes en el derecho paraguayo deautor.
La utilización del término cesión con un contenido diferente del reconocido en el derecho civil no es una innovación de la ley paraguaya, sinoque forma parte de una corriente que puede llamarse “autoralista”, que
trata de proteger en la mayor medida posible al autor –entendemos que,con un efecto contraproducente, incluso–, por lo que impide que pueda
enajenar su obra. Un antecedente concreto de esta corriente se plasmó enla ley española. El Art. 43.1 del Real Decreto Legislativo 1/96 de España
establece: “Los derechos de explotación de la obra pueden transmitirse por
actos inter vivos, quedando limitada la cesión al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo yámbito territorial que se determinen”. Comentando esta disposición se ha
expresado: “Aun en el caso de que el autor ceda un concreto derecho económico de explotación, no lo pierde nunca en forma total, sino que, enforma similar al usufructo o embargo, se debe considerar el derecho cedido
como gravado por la cesión a favor del tercero, aunque el derecho quede
con el autor. Por ello, en cuanto se han cumplido los contenidos de la cesión, se elimina de forma automática el gravamen y el derecho de autor
renace o revierte en su forma inicial en la persona del autor (o de su heredero)” 3. En el mismo sentido se ha afirmado que la transmisión de los derechos de explotación de la ley española “no significa una auténtica y propia
transmisión, sino más bien una constitución en favor del accipiens o cesionario de ciertos derechos de explotación que expiran y retornan al tradenso cedente, de forma muy similar a lo que sucede en la extinción del usu-

Ricardo Antequera Parilli, Derecho de Autor, Dirección Nacional de derechosde Autor, segunda edición, Caracas 1998, I, 519.
2

Cristina Busch, “La transmisión de los derechos”, en El futuro de la creación –Los derechos de autor de los creadores visuales. Fundación Arte y Derecho, Editorial
Trama, Madrid, 2003, 127.
3

272

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

fructo” 4. De todo ello surge que “las transmisiones que regula la ley no
implican pues, de suyo, la subrogación en la titularidad del derecho cedido,que el autor continúa conservando…” Se habla incluso de “sucesión constitutiva”, en virtud de la cual el cedente “en base a su derecho y sin perder latitularidad del mismo, constituye uno o más derechos nuevos en favor deladquirente, los cuales actúan como limitaciones de aquel” 5.
Nos surge alguna duda sobre la constitucionalidad de la norma queestablece la condición de inenajenable de la obra. El Art. 110 de la Constitución Nacional establece que “todo autor, inventor, productor o comerciante gozará de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca onombre comercial, con arreglo a la ley”. Si bien no se trata de un derecho
real, la relación del autor con su obra es de propiedad, atendiendo al texto
constitucional 6. Y una de las características de la propiedad es el poder quetiene el propietario de disponer del objeto sobre el cual recae aquella.
¿Se compadece la cesión sin enajenación con las facultades propias
de un propietario con respecto a su propiedad? Una cuestión relacionada:¿El heredero o legatario del autor tampoco puede enajenar la obra recibida
en herencia o legado? Es conveniente tomar en consideración que con el
heredero o el legatario deja de tener sentido el carácter protector de lareversión.

J. Miguel Rodríguez Tapia et al., Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual,
Editorial Civitas, Madrid, 1997, 93.
4Antonio Delgado Porras, Panorámica de la protección civil y penal en materia
de Propiedad Intelectual, Civitas, Madrid, 1988, 58.
5Para la Corte Suprema de Justicia el concepto de propiedad tiene un significado amplio: “En cuanto al término propiedad, se debe destacar que, cuando se emplea
en la Constitución Nacional, comprende todos los intereses apreciables que el hombre
puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad. Todo derecho que
tenga un valor reconocido como tal por la ley, sea que se origine en las relaciones dederecho privado, sea que nazca de actos administrativos, derechos subjetivos, privados o públicos, a condición de que su titular disponga de su goce, así sea el Estado
mismo, integra el concepto constitucional de propiedad” (C.S.J., Sala Constitucional,
Ac. y Sent. Nº 368, 30/V/05).
6

EL CONTRATO DE CESIÓN EN EL DERECHO AUTORAL PARAGUAYO

273

Por otro lado, la reversión de los derechos patrimoniales es insostenible para cierto tipo de creaciones. Por eso, tratándose de una obra colectiva o un audiovisual o un software, la ley establece la presunción de que
los autores han cedido la titularidad de esos derechos a la persona física ojurídica que divulga la obra con su propio nombre, en el primer caso; y al
productor, en los otros dos. Para las obras creadas por relación laboral opor encargo, se ha establecido que lo pactado entre las partes determine eldestino de los derechos que puedan ser transferidos.
¿Puede el divulgador de una obra colectiva o el productor de una audiovisual o de un programa de ordenador enajenar efectivamente la creación de la que son titulares en virtud de una presunción legal, o en algún
momento ella deberá volver a su propiedad? La reversión al cedente tiene
un propósito tutelar del autor. Sin embargo, el sujeto de esa protección
está ausente cuando el cedente es un productor. ¿Corresponde igualmenteque en esta situación la obra sea inenajenable para estos titulares derivados?
Veamos a continuación la situación que se plantea con la falta deprevisión de la ley paraguaya con respecto al vencimiento de un contratode cesión cuando las partes no lo han establecido, a diferencia de la ley
española que fija un plazo de cinco años 7. Como nuestra ley nada dice al
respecto 8, el autor interesado en recuperar sus derechos patrimoniales
sobre una obra cedida tendrá que solicitar al juez que ordene la reversiónde ella. ¿Cuál es el plazo razonable o qué criterios han de ser considerados
para fijar el momento en que deba operarse la reversión?
Es conveniente tener en cuenta una referencia. El Art. 90º de la Ley
1.328/98 establece: “Si la cesión otorgada a cambio de una remuneración

Art. 43.1 del Real Decreto Legislativo 1/96: “La falta de mención del tiempo limita la transmisión a cinco años…”.
7

8
En realidad, como excepción la Ley 1.328/98 establece un plazo para los contratos de representación teatral y de ejecución musical. Al respecto, el Art. 106 expresa: “En caso de cesión de derechos exclusivos, la validez del contrato no podrá exceder
de cinco años”.

274

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

fija se produjese una manifiesta desproporción entre la remuneración delautor y los beneficios obtenidos por el cesionario, aquel podrá pedir la revisión del contrato y, en defecto de acuerdo, acudir al juez para que se fije
una remuneración equitativa, atendiendo las circunstancias del caso. Esta
facultad podrá ejercerse dentro de los diez años siguientes al de la cesión”.
Aquí cabe reflexionar: Si el autor dispone de diez años para reclamar una
remuneración equitativa (lo cual implica la modificación de las condicionesdel contrato), ¿cabe tener dentro de dicho término la opción de pedir que
lo den por terminado? Si existe un plazo legal dentro del cual el autor puede reclamar una mejora en su remuneración, no parece razonable la conclusión del acuerdo dentro de dicho plazo. La reversión tendría que serposterior. Pero entonces nos encontraríamos con una vigencia muy prolongada del contrato.
III. Conclusión
Entendemos que tiene que haber coherencia entre el plazo de modificación del contrato y el de la reversión de los derechos cedidos. La falta
de plazo legal habrá de ser remediada por decisión del juez. Si bien las circunstancias del caso guiarán al magistrado hacia un término prudente en
cada situación, a la larga será la jurisprudencia la que establecerá el plazo
adecuado.
IV. Bibliografía
Antequera Parilli, Ricardo (1998), Derecho de Autor, Dirección Nacional de derechos de Autor, segunda edición, Caracas.
Borda, Guillermo (1961), Tratado de Derecho Civil Argentino – Contratos, Editorial Perrot, Buenos Aires.
Busch, Cristina (2003), “La transmisión de los derechos”, en El futuro
de la creación – Los derechos de autor de los creadores visuales. Fundación
Arte y Derecho, Editorial Trama, Madrid.
Delgado Porras, Antonio (1988), Panorámica de la protección civil ypenal en materia de Propiedad Intelectual, Civitas, Madrid.

EL CONTRATO DE CESIÓN EN EL DERECHO AUTORAL PARAGUAYO

275

Rodríguez Tapia, J. Miguel et al. (1997), Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Editorial Civitas, Madrid.

u

277

La protección penal de los derechos de autor en lalegislación paraguaya
Por Nilda Estela Cáceres Díaz *ResumenLa protección penal de los bienes jurídicos intelectuales se halla prevista en el Código Penal Paraguayo (Ley 1.160/97), con la modificación introducida por la Ley 3.440/2008, previendo en el Capítulo II, HECHOS PUNIBLES CONTRA EL DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS y en el
Capítulo III, HECHOS PUNIBLES CONTRA LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD
MARCARIA E INDUSTRIAL. El trabajo analiza los distintos comportamientos
tipificados como hechos punibles, tipos legales previstos en el Art. 184a,
con las particularidades, virtudes y deficiencias de la legislación paraguaya,
que se visibilizan con el análisis de los citados artículos y la aplicación de laley por los ejecutores en el ámbito jurídico.
El bien jurídico penal. Una aproximación conceptual
La protección de los derechos de autor, encuentra sustento en laConstitución Nacional, al establecer en el Art. 110, la garantía del goce de la
Abogada, egresada de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción.
Juez Penal de Garantías de la Circunscripción Judicial del Alto Paraná. Corte Supremade Justicia del Paraguay. - Especializada en el Área de Propiedad Intelectual, Postgradoen la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina. 2013 - Maestrante en “Derechos
Humanos con énfasis en control de convencionalidad, organizado por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Universidad Columbia.
2017. Diplomada en el área de Derechos Intelectuales. Corte Suprema de Justicia. Año
2016 - Se ha desempeñado como Agente Fiscal en la Unidad Especializada en Hechos
Punibles contra la Propiedad Intelectual, años 2004-2013.
*

278

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

propiedad exclusiva de obra del autor, sumándose a ello los Convenios y
Acuerdos Internacionales ratificados, que forman parte del sistema jurídico
paraguayo 1.
Si bien existe una obligación constitucional de proteger los bienes jurídicos consagrados en la carta magna, esta obligación no se refiere al empleo de un solo y determinado medio, en este caso del Derecho Penal, sino
al empleo de todos los medios existentes con prelación absoluta de las medidas más idóneas. Con otras palabras: El Derecho Penal no es la única ni laprimera, sino la “última ratio” de la política social 2.
La normativa especial sobre la materia se halla en la Ley Nº 1.328/98,
que abarca, a más de los alcances y principios que rigen los derechos deautor y derechos conexos, las acciones que pueden entablarse en defensa
de los derechos, mencionándose las administrativas, civiles, penales y medidas cautelares a aplicarse en la materia, tanto en el ámbito civil comopenal.
En el Código Penal sancionado en el año 1998, se ha tipificado los hechos punibles de Violación de Derechos de Autor e Inventor, derogando lasdisposiciones punitivas establecidas en la Ley 1.328/98 indicada precedentemente. Esta normativa, a su vez ha sido modificada nuevamente por la
Ley en vigencia, la Nº 3.440/08, que introduce modificaciones a algunas
disposiciones del Código Penal en el Paraguay.

Convención Interamericana sobre Derechos de Autor en obras, literarias, científicas y artísticas (Washington 1946- Ratificado por Ley Nº 71 del 25 de Julio de 1949.)
Tratado sobre Propiedad Literaria y Artística (Montevideo). Ratificado por Ley del 3 desetiembre de 1889. Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias yArtísticas. Ratificado por Ley Nº 12 del 23 de agosto de 1991. Convención sobre la
Propiedad Literaria y Artística (Buenos Aires 1910). Ratificado por Ley del 20 de junio
de 1917. Reemplazada por la Convención de 1946. Tratado de la Propiedad Intelectual(Montevideo 1939). Ratificado por Ley Nº 266, del 19 de Julio de 1955. Acuerdo sobre
los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio(ADPIC). Ratificado por Ley Nº 444/94.
1

Exposición de motivos del Código Penal Paraguayo, suministrado por la Honorable Cámara de Senadores.
2

LA PROTECCIÓN PENAL DE LOS DERECHOS DE AUTOREN LA LEGISLACIÓN PARAGUAYA

279

En la actual versión del Art. 184, el mismo ha quedado escindido entres: El artículo 184a “Violación de los derechos de autor y derechos conexos”, el artículo 184b “Violación de los derechos de marca y el articulo 184c
“Violación de los derechos sobre dibujos y modelos industriales”. Cabeagregar que la violación de derechos sobre patentes y modelos de utilidad
ya ha sido despenalizada por una ley anterior, la Nº 2.593/05. La nueva
normativa tiene como uno de sus aspectos positivos la reducción de lasconductas ilícitas a unos pocos tipos, despenalizando varios comportamientos cuya ilicitud ahora solo puede reclamarse civilmente 3.
En el presente trabajo se analizará únicamente las previsiones delArt. 184a del Código Penal vigente en el país.
Autor

Bienes jurídicos típicamente protegidos por la Ley sobre Derecho deComo base teórica, la concepción del bien jurídico penal específico,vale decir, del objeto de cada acción punible, debe precisarse cuáles son losbienes autorales de la Propiedad Intelectual, que la normativa penal especial protege. Para el efecto es preciso remitirnos a lo que dispone la legislación especial en materia de Derecho de Autor, la Nº 1.328/98, que en elArt. 4 4 procede a enumerar específicamente las obras a que se refiere,
Derecho Paraguayo de Autor. Gladys Ester Bareiro de Módica y Carmelo Alberto Módica. Pág. 648.
3

Entre las obras a que se refiere el artículo anterior, están especialmente comprendidas las siguientes: 1. las obras expresadas en forma escrita, a través de libros,revistas, folletos u otros escritos, y cualesquiera otras expresadas mediante letras,
signos o marcas convencionales; 2. las obras orales, tales como las conferencias, alocuciones y sermones; las explicaciones didácticas, y otras de similar naturaleza; 3. lascomposiciones musicales con letra o sin ella; 4. las obras dramáticas y dramáticomusicales; 5. las obras coreográficas y las pantomímicas; 6. las obras audiovisuales,
incluidas las cinematográficas, realizadas y expresadas por cualquier medio o procedimiento; 7. las obras radiofónicas; 8. las obras de artes plásticas, incluidos los dibujos,
pinturas, esculturas, grabados y litografías; 9. los planos y las obras de arquitectura;
10. las obras fotográficas y las expresadas por un procedimiento análogo a la fotografía; 11. las obras de arte aplicado; 12. las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias;
4

280

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

agregando en el punto 15, que son protegidas: “toda producción del intelecto en el dominio literario, artístico o científico, que tenga características
de originalidad y sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse”; por ende, la enumeración no es taxativa sino ejemplificativa, al citar en el último punto, demanera genérica los derechos reconocidos, los cuales no están sujetos anúmeros clausus. Hace reserva igualmente los derechos que subsisten sobre obras originarias y de la correspondiente autorización, determinando
como objeto de protección las transacciones, adaptaciones, trasformaciones o arreglos de obras preexistentes 5. Conclusivamente puede decirse que
toda obra del ingenio es generadora de derechos y estos derechos al recibir
protección legal adquiere la naturaleza de bienes jurídicos, protegidos desde el punto de vista penal.
Se aclara que no es condición sine que non, para el funcionamientode la tutela en esta materia, el registro de la obra protegida, en la Dirección
Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI), sino funciona de manera
automática, a la luz de lo dispuesto en el Art. 3º de la Ley 1.328/98 6, que
menciona que el goce o ejercicio de la protección no se halla supeditado al
requisito de registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad.
Para tener una idea clara sobre lo que constituyen obras del ingenio,
protegibles desde el punto de vista de Derechos de autor, se debe considerar dos vertientes: Los derechos morales y los derechos patrimoniales. En elprimero, se engloban cuatro derechos a su vez, como lo son el derecho dedivulgación, paternidad, integridad y retiro de la obra del comercio 7, en
13. los programas de ordenador; 14. las colecciones de obras, tales como las enciclopedias y antologías y de las obras u otros elementos, como la base de datos, siempre
que dichas colecciones sean originales en razón de la selección, coordinación o disposición de su contenido;
5Art. 5º de la Ley 1.328/98.

Art. 3º. La protección del derecho de autor, recae sobre todas las obras del ingenio de carácter creador… y su goce no está supeditado al requisito del registro o el
cumplimiento de cualquier otra formalidad.
67Art. 18 de la Ley 1.328/98.

LA PROTECCIÓN PENAL DE LOS DERECHOS DE AUTOREN LA LEGISLACIÓN PARAGUAYA

281

tanto que el último recae exclusivamente sobre la exclusividad de explotar
su obra y obtener beneficios mediante esa explotación 8.
En efecto, puede constituir hecho punible, cualquier violación de losderechos mencionados precedentemente, sin necesidad, de que efectivamente se produzca algún daño patrimonial, vale decir, que el daño patrimonial puede producirse o no conforme al caso.
Ubicación en el Código Penal
Con la modificación introducida por la Ley 3.440/98, se ha procedido
a recapitular lo reglado en el código penal 9, estableciendo en el Libro II,
Título II, en Hechos punibles contra los bienes de las personas, el Capítulo
No. II, denominado HECHOS PUNIBLES CONTRA LOS DERECHOS DE AUTORY LOS DERECHOS CONEXOS, y en el Capítulo III, trata los HECHOS PUNIBLESCONTRA LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Con esta denominación hace referencia a los hechos punibles contra los bienes de las personas, haciendo una connotación de que los derechos de autor y derechos
conexos, sean en principio patrimonial, por el hecho de referirse a los bienes.
No obstante, el bien jurídico protegido, acorde a la naturaleza delbien inmaterial como lo constituyen los derechos intelectuales, posee aspectos de índole moral y patrimonial, como ya se ha mencionado. En efecto, podría darse que, en determinados casos, el perjuicio o el resultado
pueda ser únicamente de carácter moral, como vendría a constituir el plagio. Esta excepción se aplicaría al violar un principio fundamental de carácter moral y no patrimonial, proveniente de la paternidad de la obra, que noes reconocida en estos casos.
La ubicación en el código, en el título de los bienes de las personas,es acertado, teniendo como punto de partida, que los derechos intelectuales, son bienes inmateriales, susceptibles de valor, conforme a lo que esta8

Art. 24 de la Ley 1.328/98.

Título II. Hechos punibles contra los bienes de las personas. Capítulo I Hechos
Punibles contra la Propiedad. Ley 1.160/97.
9

282

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

blece el Art. 1873 del Código Civil Paraguayo, previendo su protección normativa, en el mismo cuerpo legal, en Título VIII, bajo el título de la protección de la propiedad literaria, científica y artística 10, a lo que se suma la ley
especial relacionada a los DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS, la
Ley 1.328/98.
Al analizar el tipo legal dada las características especiales al proteger
el bien jurídico en el citado artículo 184a, las conductas reprobadas pornuestro código penal, tienen una doble manifestación representada por losaspectos de orden moral y patrimonial, cada uno de los cuales comprende
un conjunto de facultades exclusivas como son, entre las inherentes al derecho moral, la de defender su paternidad intelectual y su integridad, la depublicar o no la obra; y entre los comprendidos en el derecho patrimonial,
todas aquellas ligadas a los intereses económicos del autor, como son la dereproducir en exclusiva la obra, así como obtener un beneficio económico –o no- según el caso 11.
Mención breve de los tipos legales de violación de Derechos de Autor y los Derechos Conexos
Los tipos penales relacionados a las conductas tipificadas de Derecho
de Autor y los Derechos conexos están previstos en un solo artículo delCódigo penal, el 184a en varios incisos. Así en los incs. 1º y 2º del citado
artículo se tiene:
La Reproducción de obras protegidas 12. La reproducción no autorizada de material vinculado con el derecho de autor y derechos conexos, es
amplia al poder aplicarse a la reproducción de un material, en cualquier10

Arts. 2165 y siguientes del Código Civil Paraguayo.

Código Penal de la República del Paraguay. Comentado. Jorge Enrique Bogarín González. Pág. 378.
11

Art. 184ª. Inc. 1º. El que sin autorización del titular de un derecho de autor yderechos conexos. 1. Reproduzca total o parcialmente, en forma permanente o temporal, obras protegidas.
12

LA PROTECCIÓN PENAL DE LOS DERECHOS DE AUTOREN LA LEGISLACIÓN PARAGUAYA

283

formato, incluyéndose al ámbito digital, pudiendo realizarse esta fijación demanera permanente o temporal, total o parcial.
Con los avances de la tecnología digital, la fijación de la obra o producción intelectual, se puede realizar en cualquier soporte que permita su
comunicación, incluyendo el almacenamiento electrónico y la obtención decopias de todo o parte de ella (Tratado de la OMPI, sobre derecho de autor
en el Artículo 1.4). A modo de ejemplo, la incorporación de un programa deordenador al disco duro de una computadora puede constituir un acto omodo de reproducción.
La introducción al país, el almacenamiento, distribución, venta, alquiler o cualquier modo de puesta al público de copias de obras protegidas. Se prevé en el numeral 2 del inciso primero, varias alternativas en
cuanto a modos de conductas, cada una de las cuales constituyen un tipo
legal 13, cuyo análisis puede ser realizado de manera separada a los efectosde una correcta interpretación; empero, en este trabajo su análisis se limita
de manera genérica. Estas conductas son realizadas con el fin de la comercialización de reproducción de obras no autorizadas. La introducción al paísde obras no autorizadas, constituye una forma de piratería, pudiendo afirmarse que la actividad ilícita proviene de origen, porque la prohibición deintroducción se debe a la falta de autorización del titular o en su caso porque el producto u obra es ilegal desde su origen. Hay que mencionar en
este punto, que podría darse que la obra sea autorizada, o lícita en el lugar
de donde se obtiene, sin perder de vista que uno de los derechos morales
reconocidos al autor, constituye el derecho de divulgación, que no es otra
cosa, sino la facultad de resolver o la de autorizar su acceso y forma dedicha divulgación; asimismo, se reconoce como un derecho derivado de laorden patrimonial el derecho de manera exclusiva de realizar, autorizar oprohibición la importación al territorio nacional de copias de la obra 14.
En otro inciso, se refiere a la comunicación pública de obras protegidas, cuya reproducción no ha sido autorizada. El derecho de comunicación
13

Art. 14, inc. 1º, Numeral 2 Código Penal Paraguayo.

14

Art. 25 de la Ley 1.328/98.

284

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

pública, conforme a nuestra legislación, se constituye como un derecho
patrimonial exclusivo del autor, a quien reconoce como el único que puede
realizar, autorizar o prohibir la comunicación de la obra por cualquier medio 15.
La redacción es defectuosa. Se quiere significar la comunicación por
medio de reproducciones no autorizadas, no corresponde, pues las reproducciones no son un medio para realizar comunicaciones públicas. Y si serefiere a la comunicación a partir de reproducciones no autorizadas, resulta
irrelevante, pues lo característico de este delito es la comunicación pública
no permitida, sin que para ello tenga importancia alguna si la reproducción
se encuentra o no autorizada. Es decir, si la comunicación no lo está, carecede valor que la copia a partir de la cual se realiza sí lo esté. Esto se debe aque tanto la comunicación como la reproducción son formas independientes de explotación de la obra 16.
La retrasmisión de emisión de radiodifusión, comprendida igualmente en el inciso 1º del artículo analizado. La radiodifusión conforme a lo
que expresa el Art. 2º. Inciso 36 de la Ley 1.328 expresa “comunicación alpúblico por trasmisión inalámbrica. La radiodifusión incluye la realizada por
un satélite desde la inyección de la señal, tanto en la etapa ascendente como en la descendente de la trasmisión hasta el programa contenido en la
señal se ponga al alcance del público”.
Es importante mencionar que, al referirse en el apartado a la retrasmisión únicamente cae dentro de la norma la conducta encaminada a
trasmisión en forma simultánea de un programa de un organismo de radiodifusión, no comprendiéndose por ende en ella, otra forma de trasmisiónde señales sin autorización, vale decir, que no toda forma de trasmisión deseñales sin autorización estaría penalizada.
En el numeral 5 del inciso 1º del Art. 184 a, del Código Penal, se prevéla atribución falsa de la condición de titular originario o derivado de una
15Art. 25, numeral 3 de la Ley 1.328/98.

Pág. 665. Derecho paraguayo de autor. Gladys Barreiro de Módica y Carmelo
Alberto Módica.
16

LA PROTECCIÓN PENAL DE LOS DERECHOS DE AUTOREN LA LEGISLACIÓN PARAGUAYA

285

obra protegida, con la intención de ejercer los derechos que tal condición
otorga. Esta conducta es entendida como el plagio, El atribuirse la calidad
de autor, implica usurpar los derechos morales y también generalmente lospatrimoniales que corresponden al verdadero creador de la obra 17.
En el inciso segundo, del Art. 184a, se equipará todas las obras señaladas en el inciso 1º, a los fonogramas, las interpretaciones artísticas, lastraducciones, los arreglos y otras adaptaciones protegidas por el derecho
de autor (derechos conexos)
La tipificación establecida en el inc. 3º del artículo 184a 18, se refiere aformas de elusión de medidas técnicas de protección. Se configuran como
punibles diversas conductas relativas a los dispositivos de elusión de lasmedidas protectoras de las obras. Se trata de conductas vinculadas a las
mismas que permiten la elusión o desbaratamiento de las medidas de protección. Se refiere al precepto de realizar la conducta de eludir, modificar,
alterar o trasformar estas medicas técnicas adoptadas por los titulares de laprotección, así como también toda conducta tendiente a producir, reproducir, obtener, almacenar, ceder o de cualquier manera poner a disposicióndel público, dispositivos destinados a dicha finalidad.
Conforme se desprende de nuestra legislación, se sanciona penalmente los actos propios de elusión de medidas tecnológicas, que constituirían delitos de lesión de la propiedad intelectual, además de los actos preparatorios para la elusión de medidas tecnológicas, ya sea con la producción, reproducción, obtención, cesión u ofrecimiento al público de dispositivos, especialmente preparados para el efecto. A diferencia de lo que ocuPág. 673. Derecho paraguayo de autor. Gladys Barreiro de Módica y Carmelo
Alberto Módica.
17

El que: 1. Eludiera, modificara, alterara o trasformara, sin autorización las
medidas técnicas de protección de las obras señaladas en los incisos anteriores; o 2.
Produjera, reprodujera, obtuviera, almacenara, cediera a otra o u ofreciera al público
dispositivos o medios específicamente destinados a facilitar la elusión, supresión oneutralización no autorizada de las medidas técnicas de protección de las obras señaladas en los incisos anteriores, será castigado con pena privativa de libertad de hasta
tres años o con multa.
18

286

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

rre con otras legislaciones, la nuestra no requiere el propósito de lucro enesta actividad para que la conducta sea punible 19. Como ejemplo se menciona lo expresado por Celeste Gay Fuentes, en su obra la propiedad intelectual en el entorno digital, al referirse a lo dispuesto en el Art. 270 delCódigo Penal Español y su modificatoria, que la posesión solo será punible
si es con ánimo de lucro.
Tipicidad
Como hemos visto, varias leyes penales completas describen la tipicidad de las conductas establecidas en el artículo mencionado; no obstante,
se procede a describir los presupuestos del tipo requerido para ello.
El tipo objetivo: Con relación al sujeto activo, la redacción del tipo noestablece distinción alguna, y utiliza la expresión, “el que”, por ende, norequiere ningún carácter especial u otro requisito en la persona del autor y
se aplican las mismas reglas previstas en el código en la parte general, en
cuanto a la autoría.
En cuanto al sujeto pasivo, se debe precisar y no tener dudas de la calidad de la persona que ostenta el derecho que se pretende tutelar. En este
punto el artículo 184a del Código Penal, se refiere al titular de la obra protegida, en ese sentido, en primer lugar, tendríamos al titular por excelenciadel Derecho Intelectual, cual es el autor, el creador, quien concibe la idea yrealiza la obra para convertirse de este modo en el centro de protección delas actividades creativas, tal como lo expresa Ricardo Antequera Parilli, alreferirse a la titularidad del derecho de autor. El derecho invocado puede
provenir del propio autor o en su caso de sus causahabientes en virtud delos derechos que le corresponde al titular de la obra. Por otro lado, el derecho sobre la obra podría ser derivado, por ende, objeto de protección en
virtud de derechos conexos a los del autor, tales como las traducciones oarreglos.

Pág. 694. Derecho paraguayo de autor. Gladys Bareiro de Módica y Carmelo
Alberto Módica.
19

LA PROTECCIÓN PENAL DE LOS DERECHOS DE AUTOREN LA LEGISLACIÓN PARAGUAYA

287

Asimismo, la utilización de la obra no debe comprenderse dentro delas limitaciones al derecho de explotación, que se hallan enunciadas en losArts. 38 al 46 de la Ley 1.328/98 vigente en el Paraguay.
El objeto invocado al analizar la conducta a ser atribuida a una persona, debe estar dentro de los parámetros o del tiempo de protección que laley otorga al titular de la obra ya sea originaria o derivada, vale decir, que elplazo de protección se encuentre vigente; esta duración prevista sería la desetenta años posterior a la muerte del autor, en el caso que sea titular de laobra 20 o la de cincuenta años en caso de obras derivadas, si recae en elámbito de los derechos conexos a los derechos de autor 21.
Se debe tener en consideración igualmente que, para la protección,no es indispensable que la obra haya sido registrada, pudiendo ella ser inédita. Es el sistema consagrado en el Convenio de Berna, al que se han adherido la mayoría de los países signatarios, y entre ellos el nuestro, desde el
23 de agosto de 1991, Ley 12/91 22. Lo mismo es adoptado por nuestra legislación especial en el Art. 3º (Ley 1.328/98).
En cuanto al resultado, se tienen varias formas de producción del resultado, dada la cantidad de alternativas posibles – tipos legales – que sehallan descriptos en artículo que nos ocupa. Es importante destacar que nodebe existir autorización del titular de los derechos de la obra, sea esta
original o derivada, aclarando que ánimo de lucro no es un elemento quedebe estar presente en todos los tipos legales estudiados; tampoco es indispensable la presencia de un daño, que necesite ser demostrado, acordea la naturaleza del bien jurídico que se considere lesionado.
Tipo subjetivo: En todos los casos la conducta reprobada es de naturaleza dolosa o intencional en los hechos punibles contra los derechos deautor y derechos conexos, vale decir que deben estar dirigidos conscientemente a la realización del comportamiento punible. El elemento subjetivo

20

Art. 47 de la Ley 1.328/98.

21

Art. 126 de la Ley 1.328/98.

22

Ortiz Pierpaoli, Fremiort. Derecho de autor y derechos conexos. Pág. 304.

288

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

adicional de intencionalidad, es requisito, en el tipo previsto en el inc. 5, delartículo 1º, al referirse a la intención de ejercer derechos que ostenta el
titular de la obra y que se atribuye falsamente la condición de tal, no así enlos demás.
Los tipos penales de referencia deben cumplir además de la tipicidad,
con las exigencias legales que constituyen los presupuestos para la aplicación de la pena, tales como, la antijuridicidad, la reprochabilidad y la punibilidad.
Sanción
Para las conductas descriptas en los incisos 1º y 2º del Art. 184ª, seestablece una sanción de pena privativa de libertad de hasta cinco años omulta. Esta sanción difiere para los tipos legales expuestos en el inc. 3º delcitado artículo, al tratar medidas técnicas de protección de obras con una
sanción de pena privativa de libertad de hasta tres años o multa.
La sanción conminada para casos graves, indicadas o descriptas taxativamente, puede ir de dos a ocho años de pena privativa de libertad parael primer supuesto, mientras que, para las conductas descriptas en el inciso
tercero, puede aumentarse la sanción a cinco años 23. Los casos que vienen
a agravar la pena, se hallan expresamente previstos en el citado artículo.
Responsabilidad Penal en el Entorno Digital
Al momento de realizar el análisis de la conducta desplegada por una
persona, en el ámbito penal, posee mucha importancia la determinacióndel objeto, o bien jurídico protegido. Con el auge tecnológico experimentado en las últimas décadas, han surgido nuevas formas de exteriorización delas obras del ingenio, debiendo plantearse si estas obras se hallan comArt. 5º. De la Ley 1.328/98. Para determinar la existencia de un caso especialmente grave se sopesarán todas las circunstancias, y en especial, si el autor ha; 1.
Empleado método y medios de una producción industrial o comercialización masiva. 2.
Producido objeto con un valor económico considerable; 3. Ocasionado un perjuicio
patrimonial considerable; o 4. Utilizado para la realización del hecho, a un menor dedieciocho años.
23

LA PROTECCIÓN PENAL DE LOS DERECHOS DE AUTOREN LA LEGISLACIÓN PARAGUAYA

289

prendidas como objetos de derecho de la propiedad intelectual, pasible deprotección en el ámbito penal.
Los nuevos instrumentos técnicos obligan a revisar las instituciones
jurídicas como las de la propiedad intelectual, para evaluar en qué medida
han sido afectadas por las transformaciones operadas en el plano de loshechos. Los efectos trascienden a todo el conjunto del ordenamiento jurídico, y por tanto también al derecho penal 24.
A los efectos de establecer la naturaleza de la obra o bien jurídico aser protegido, debemos recurrir a la normativa de fondo, y en ese sentido
la ley especial en materia de Derechos de Autor en el Paraguay, que harecogido los principios que rigen en la materia en los acuerdos y convenios
internacionales ratificados por el país, y ha tenido en consideración igualmente un análisis del impacto tecnológico provocado por el uso de lasobras en Internet.
En el ámbito internacional se llegó a la conclusión de que, efectivamente, los Estados debían ofrecer una protección jurídica a las medidas
tecnológicas que adoptaran los titulares de la propiedad intelectual, estableciendo sanciones jurídicas –penales o civiles– para los actos de elusión
de medidas tecnológicas y las actividades preparatorias que lleven a tal
elusión 25. Así lo ha resuelto el legislador en el país, al disponer en el inc. 3ºdel Art. 184ª, la norma sanciona penalmente la conducta de personas que
violen o se especialicen en violar las medidas de seguridad para ingresar asistemas de información restringidos.
En consonancia con el desarrollo de las nuevas tecnologías, se incorpora, además, la protección de los programas de ordenador, equiparándolos a las obras literarias, siendo que la misma es extendida a toda forma deexpresión y tanto a los programas operativos como a los aplicativos 26. Así24

Ricardo Mata y Martin. Propiedad intelectual en el entorno digital. Pág. 55.

25

Gay Fuentes, Celeste. La propiedad intelectual en el entorno digital. Pág. 9.

Berkemeyer, Hugo. La evolución del Derecho de Propiedad Intelectual en elParaguay. Pág. 29.
26

290

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

se incluye como objeto de protección, en el numeral 13 del Artículo 4º los
programas de ordenador, y se menciona igualmente en el citado artículo
que la reproducción de la obra o el producto del intelecto, sea susceptible
de divulgación o reproducción por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse.
En ese sentido, las posibilidades que ofrece la tecnología en la digitalización, sumado a los servicios de comunicación por vías de internet, son
innumerables, y puestas en comunicación al público con excesiva facilidad.
Pero la tecnología y el entorno digital también facilitan la realización cadavez más frecuente de actividades masivas e incontroladas lesivas de losderechos de autores, intérpretes, productores, editores y otros titulares dederechos sobre las obras y las prestaciones, máxime que la mecánica detransmisión de contenidos, posibilitan los programas de intercambio dearchivos con la tecnología peer-to peer- o P2P se pueden aplicar a todas lasobras que pueden ser almacenadas en formato digital- sean obras musicales, audiovisuales, imágenes fijas, textos en general, programas de computación, etc. – sin perder para el usuario la calidad o funcionalidad original 27.
El derecho de reproducción de una obra, es totalmente aplicable alentorno digital, en particular, la utilización de obras en el ámbito digital.
Queda entendido que el almacenamiento en forma digital en un soporte
electrónico de una obra protegida constituye una reproducción en el sentido del Art. 9 del Convenio de Berna 28. Por ende, se aplican a los libros físicos y digitales, así como a grabaciones en discos de vinilo, en CD, MP 3 yotros las mismas reglas.
En el Paraguay, no existen fallos en los tribunales que pudieran esclarecer o determinar el alcance de la normativa penal, en cuanto al modo derealización de las conductas previstas y el alcance del bien jurídico, que es
objeto de protección. Sobre el punto, puede recurrirse a la jurisprudencia
27

565-566.

Carlos A. Villalba – Delia Lipszyc. Derechos de autor en la Argentina. Págs.

Pág. 183. Derecho paraguayo de autor. Gladys Bareiro de Módica y Carmelo
Alberto Módica.
28

LA PROTECCIÓN PENAL DE LOS DERECHOS DE AUTOREN LA LEGISLACIÓN PARAGUAYA

291

extranjera, en casos similares, principalmente para la determinación de la
responsabilidad que podría recaer en casos complejos, como la intervención de “proveedores de servicios en línea o de acceso a redes y el operadorde tales servicios”.
En el área latinoamericana varias legislaciones establecen normas
sobre responsabilidad de los proveedores de servicios en línea. Ecuador: el
Art. 292 de la Ley de Propiedad Intelectual Nº 83 de 22 de abril de 1998
(Registro Oficial de 19 de mayo) dispone “Si la violación de los derechos serealiza a través de redes de comunicación digital, tendrá la responsabilidad
solidaria el operador o cualquier otra persona natural o jurídica que tenga
el control del servicio informático interconectado a dicha red, a través delcual permita, induzca o facilite la comunicación, reproducción, transmisióno cualquier otro acto violatorio de los derechos previstos en esta ley, siempre que tenga conocimiento o haya sido advertido de la posible infracción ono haya podido ignorarla sin negligencia grave de su parte. Se entenderá
que ha sido advertido de la posibilidad de la infracción cuando se ha dado
notifica debidamente fundamentada de ella. Los operadores u otras personas naturales o jurídicas referidas en esta norma, estarán exentos de responsabilidad por los actos y medidas técnicas que adopten a fin de evitar
que la infracción se produzca o continúe” 29.
Conclusión
Si bien toda forma de reproducción de una obra sin autorización, queno esté comprendida entre las limitaciones o excepciones al derecho deexclusiva, se halla comprendida dentro de las obras que constituyen objetode protección por nuestra legislación, ya que se incluyen todas aquellas quesean susceptibles de reproducción por cualquier medio, el aplicador, al
momento de analizar una conducta o una infracción por la reproducción deobras no autorizadas, o en su caso obras plagiadas, ante las distintas maneras o posibilidades que ofrece la tecnología para la trasmisión de las mismas, encontraría ciertas dificultades al momento de identificar al autor o29

Delia Lipszyc – Nuevos temas de derecho de autor. Págs. 380-381.

292

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

establecer el nexo causal entre la obra y la conducta atribuida a una persona.
En efecto, podría considerarse la necesidad o conveniencia al menosde la revisión de la normativa penal para adaptarla a la regulación de medidas tecnológicas y a la facilidad que ofrece el sistema para la reproduccióno vulneración de los derechos de autor o derechos derivados, más aun considerando que debe ser tenido en cuenta, en el ámbito penal, el principiode legalidad, que trae como consecuencia la tutela penal solo para los casos o previsiones legales previamente establecidos.
Todo ello en un momento en que la integración tecnológica permite
avances mucho mayores, pues “Cualquier elemento de las Tecnologías dela Información y las Comunicaciones (TIC) que se pueda imaginar (Un ordenador personal, un teléfono móvil, un cajero automático, una videoconferencia) hace uso de las redes de comunicaciones de software y de elementos microelectrónicos (hardware). Es decir, contiene de una forma indisoluble, tecnologías de los sectores de las comunicaciones, la informática y laelectrónica” 30.
A la necesidad de regulación o adaptación de la legislación a lo queconstituye el entorno digital, se debe buscar la protección de los derechosde autor, de innegable importancia para la cultura y una herramienta queel creador necesita para su subsistencia. Asimismo, “la necesidad de encontrar un equilibrio entre las medidas tecnológicas y el interés público aconseja realizar una regulación que permita el ejercicio más amplio posible delas excepciones a la propiedad intelectual. El carácter expansivo del derecho de propiedad intelectual debe compensarse adecuadamente con la
garantía de los derechos de los ciudadanos de acceso a la cultura y el conocimiento” 31.

Ricardo Mata y Martín. Propiedad Intelectual digita: Responsabilidad penal.
Pág. 63. Oliveira Ascensao. Estudios sobre Derechos de Internet y de la Sociedad de laInformación. Cit. pág. 21.
30

31

Gay Fuentes, Celeste. La propiedad intelectual en el entorno digital. Pág. 53.

LA PROTECCIÓN PENAL DE LOS DERECHOS DE AUTOREN LA LEGISLACIÓN PARAGUAYA

293

Bibliografía
Antequera Parilli, Ricardo (1998), Derecho de autor, Dirección Nacional de derechos de Autor, segunda edición, Caracas.
Bogarín González, Jorge Enrique (2011), Código penal de la Repúblicadel Paraguay – Comentado, La Ley paraguaya, Asunción.
Bareiro de Módica, Gladys Ester – Módica, Carmelo Alberto (2011),
Derecho paraguayo de autor, Asunción.
Ortíz Pierpaoli, Fremiort (2005), Derecho de autor y derechos conexos, Arandú Editorial, Asunción.
Berkemeyer, Hugo (2009), La evolución del Derecho de la Propiedad
Intelectual en el Paraguay, Editora Intercontinental, Asunción.
Lipszyc, Delia (2004) Nuevos temas de derecho de autor y derechos
conexos, Editorial Cerlalc. Buenos Aires.
Gay Fuentes, Celeste (2006) La propiedad intelectual en el entorno
digital, disponible enhttps://www.fundacionalternativas.org/laboratorio/documentos/documen
tos-de-trabajo/la-propiedad-intelectual-en-el-entorno-digital
Mata y Martin, Ricardo M. La propiedad intelectual digital, responsabilidad penal, disponible enhttps://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpen/article/view/954
Villalba, Carlos A. – Lipszyc, Delia (2009) El derecho de autor en la Argentina, Segunda edición actualizada, Fondo Editorial, Buenos Aires.

u

295

Perú

La acreditación del interés legítimo por parte delopositor andino a la solicitud de registro de una
marca
Por Hugo R. Gómez Apac *El presente artículo explica la aplicación de los principios de verdadmaterial, primacía de la realidad y justicia material en la valoración de losmedios probatorios adicionales presentados por el opositor andino –que esquien se opone a la solicitud de registro de una marca en un país miembrode la Comunidad Andina sobre la base de un registro marcario existente (ouna solicitud de registro de marca presentada con anterioridad) en otro
país miembro– en las etapas recursivas de la vía administrativa con el objeto de acreditar, ante la autoridad de propiedad industrial, el interés legítimo de su oposición andina, de conformidad con lo establecido en el art.
147 de la Decisión 486 - Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina.
El autor es Magistrado por la República del Perú en el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina. Las opiniones vertidas en el presente artículo son expresadas atítulo personal y con carácter eminentemente académico, por lo que no representan la
posición oficial del órgano jurisdiccional del proceso de integración subregional andino.
*

A la fecha, el autor es profesor en la Maestría de Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Maestría de Derecho Administrativo Económico de la Universidad del Pacífico (Perú) y en la
Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad San Gregorio de Portoviejo(Ecuador).

296

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

1. Introducción
Frente a una solicitud de registro de un signo distintivo, los ordenamientos jurídicos reconocen la posibilidad de que un tercero, con interés
legítimo, se oponga a dicha solicitud si considera que el referido signo es
idéntico o similar a su marca previamente registrada. La Decisión 486, quees la ley de propiedad industrial de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, ha
extendido la facultad de ejercer la mencionada oposición a las personasque tienen un registro marcario, o que previamente han solicitado un registro de marca, en un país miembro de la Comunidad Andina distinto a aqueldonde se ejerce la oposición. Es lo que se entiende como oposición andina,
una institución jurídica del derecho de propiedad industrial comunitario
que busca salvaguardar uno de los beneficios del proceso de integración
más longevo y exitoso de Sudamérica: la existencia de un área de libre comercio en el mercado subregional andino.
En ese contexto, el presente artículo aborda los criterios jurídicos esbozados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el
TJCA o el Tribunal) en la Interpretación Prejudicial 76-IP-2020 1, providencia
judicial en la que se menciona la aplicación de los principios de verdad material, primacía de la realidad y justicia material en lo relativo a la valoración de los medios probatorios que acreditan el interés legítimo de la persona, ubicada en un país miembro de la Comunidad Andina, que se opone ala solicitud de registro de una marca que se tramita en otro país miembrodel proceso de integración andino.
2. Nociones previas: la Comunidad Andina y la interpretación prejudicial a cargo del TJCA
La Comunidad Andina, creada mediante el Acuerdo de Cartagena del26 de mayo de 1969, está conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador yPerú. Este proceso de integración económica y social, que busca el desarrollo armónico y equilibrado de dichos países, se caracteriza a la fecha por laarmonización de políticas y legislaciones y la existencia de un área de libre
Aprobada el 18 de junio de 2020 y publicada en esta misma fecha en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4005.
1

LA ACREDITACIÓN DEL INTERÉS LEGÍTIMO POR PARTE DELOPOSITOR ANDINO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA

297

comercio, aunque nació con el propósito de constituir en el futuro un mercado común 2.
El ordenamiento jurídico comunitario andino está compuesto por
normas de derecho primario o fundacionales (de rango constitucional),
como es el Acuerdo de Cartagena y el Tratado de creación del TJCA, y por
normas de derecho secundario o derivado, que son las Decisiones (con rango de ley) del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de laComisión de la Comunidad Andina, las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina y otras normas.
A través de las Decisiones de la Comisión se regulan aspectos de comercio, inversión y otras materias de carácter económico y social que constituyen un cuerpo normativo armonizado; es decir, leyes (andinas) comunes para los cuatro países, como es el caso del régimen común de propiedad intelectual, dentro del cual se encuentra la Decisión 486 - Régimen
Común de Propiedad Industrial 3, vigente desde el 1 de diciembre de 2000,
la cual regula lo relativo a las patentes de invención, los modelos de utilidad, los esquemas de trazados de circuitos integrados, los diseños industriales, las marcas (de producto y de servicio, tradicionales y no tradicionales, colectivas y de certificación), los nombres comerciales, los rótulos oenseñas, los lemas comerciales, las indicaciones geográficas (las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia), las infracciones de derechos, los secretos empresariales, los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros.
Dada la armonización de la legislación comunitaria, resulta necesario
garantizar su aplicación coherente y uniforme por parte de las autoridades
administrativas y jurisdiccionales de los cuatro países miembros de la Co-

Un mercado común constituye una fase más avanzada de integración de loque significa un área de libre comercio.
2

Aprobada el 14 de septiembre de 2000 y publicada en la Gaceta Oficial delAcuerdo de Cartagena núm. 600 del 19 del mencionado mes y año.
3

298

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

munidad Andina. Una de las competencias jurisdiccionales del TJCA 4 consiste, precisamente, en orientar a dichas autoridades respecto del contenido,
alcance e interpretación de las normas que conforman el ordenamiento
jurídico comunitario andino. Esta competencia es ejercida a través de laInterpretación Prejudicial, mecanismo procesal que permite un diálogo
jurídico entre el órgano jurisdiccional del proceso de integración andino y
los jueces nacionales.
Por virtud del referido mecanismo procesal, cuando un juez nacionalva a resolver una controversia aplicando o interpretando una norma delderecho andino, está obligado a solicitar la interpretación prejudicial dedicha norma al TJCA si es que el fallo que va a emitir no es susceptible deimpugnación, esto es, si se trata de un juez (o corte) de única o última instancia. Por el contrario, la solicitud de interpretación prejudicial es facultativa si el fallo que va a emitir es susceptible de revisión por una instancia
superior.
El Tribunal ha explicado en su jurisprudencia y en el «Reglamento
que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales» 5 (en adelante, el Reglamento sobre Interpretaciones
Prejudiciales) que “juez nacional” comprende a los árbitros y a las autoridades administrativas que ejercen función jurisdiccional, que son las autoridades creadas por ley, con competencia permanente y obligatoria y que
resuelven controversias entre dos partes con intereses opuestos (conflictos
intersubjetivos de intereses), por lo que deben actuar con independencia

Las otras competencias jurisdiccionales son: la acción de incumplimiento, laacción de nulidad, el recurso por omisión (o inactividad), la demanda laboral y la función arbitral.
4

5
Aprobado por Acuerdo 08/2017, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena núm. 3146 del 29 de noviembre de 2017, modificado por Acuerdo 04/2018,
publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 3284 del 14 de mayo de
2018.

LA ACREDITACIÓN DEL INTERÉS LEGÍTIMO POR PARTE DELOPOSITOR ANDINO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA

299(autonomía funcional), neutralidad e imparcialidad, garantizando el debido
procedimiento y emitiendo decisiones debidamente motivadas 6.
A la fecha, han solicitado interpretación prejudicial facultativa las autoridades de propiedad industrial de los países andinos: el Servicio Nacionalde Propiedad Intelectual – SENAPI (Bolivia), la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC (Colombia), el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales – SENADI (Ecuador) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI (Perú).
3. La oposición andina en la Decisión 486 - Régimen Común sobre
propiedad industrial de la Comunidad Andina
El art. 146 de la Decisión 486 regula lo referido a la oposición al registro de una marca. Según esta disposición, dentro del plazo de 30 días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de una marca,
quien tenga legítimo interés podrá presentar, por una sola vez, oposición
fundamentada que pueda desvirtuar dicha solicitud. La oposición puedebasarse, por ejemplo, en que el signo distintivo que pretende registrarse esidéntico o similar a la marca registrada de titularidad del opositor. El referido artículo añade que, a solicitud del opositor, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de 30 días para presentar las pruebas que sustenten su oposición.
Como se ha mencionado, los territorios de Bolivia, Colombia, Ecuadory Perú conforman un área de libre comercio: el mercado subregional andino. El programa de liberación de bienes, previsto en el Capítulo VI delAcuerdo de Cartagena, tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos
originarios del territorio de cualquier país miembro 7. Conforme a dicho
programa y la naturaleza de un área de libre comercio, los productos originarios provenientes de un país miembro no pagan derechos aduaneros

6

diciales.
7

Ver los literales d) y e) del art. 2 del Reglamento sobre Interpretaciones PrejuArt. 72 del Acuerdo de Cartagena.

300

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA(aranceles) ni cualquier recargo equivalente, sea de carácter fiscal, monetario o cambiario, con excepción de las tasas y recargos análogos cuando correspondan al costo aproximado de los servicios prestados 8.
El mercado subregional andino debe ser apreciado como un solo
mercado en el que los productos originarios de los países miembros de la
Comunidad Andina circulan libremente. Desde el punto de vista del derecho marcario comunitario, es claro que hay que evitar el riesgo de confusión entre los consumidores andinos respecto del origen empresarial de los
productos que se comercializan en dicho mercado. Si bien las operaciones
de importación y exportación se dan por todas las vías posibles (marítima,
aérea y terrestre), la vecindad limítrofe facilita el intercambio comercial,
por lo que los consumidores de un país miembro ubicados cerca de la frontera de otro país miembro se familiarizan rápidamente con los productos
originarios de este último. Así, por ejemplo, los ciudadanos ecuatorianos
que residen en Ibarra y otras ciudades del norte del Ecuador suelen hacersus compras semanales en supermercados de las ciudades de Ipiales y Pasto del sur de Colombia. Este es un aspecto que hay que tener presente para
comprender con mayor claridad el razonamiento esgrimido por el TJCA enlo referido a la probanza de la oposición andina.
El art. 147 de la Decisión 486 regula lo referido a la oposición andina
en los términos siguientes:«Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca
idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el
uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero
solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real enel mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

8Art. 73 del Acuerdo de Cartagena.

LA ACREDITACIÓN DEL INTERÉS LEGÍTIMO POR PARTE DELOPOSITOR ANDINO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA

301

La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad
con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.
La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países
Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo
dispuesto en el párrafo precedente».
En la Interpretación Prejudicial 76-IP-2020, el TJCA explica que el art.
147 de la Decisión 486 amplía el interés legítimo para presentar oposiciones a las personas titulares de registros marcarios en los otros países
miembros de la Comunidad Andina, matizando de esta manera el principio
de territorialidad del derecho de marcas. A partir de ello, menciona esta
corte internacional, se habilita la posibilidad de presentar oposición a lainscripción de una marca en un país miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes (de registro) o registros de marcas concedidos en
los demás países miembros.
De conformidad con lo explicado por el Tribunal, son dos los supuestos que dotan de interés legítimo 9 al opositor andino en aplicación de loestablecido en el art. 147 de la Decisión 486 10:Este “interés legítimo” es distinto al “interés real”, pues este último consisteen solicitar, en el país donde se ejerce la oposición, el registro de la marca (ya registrada en otro país miembro, o que previamente se ha solicitado para registro en otro país
miembro), al momento de interponer la oposición. Sobre el particular, en la Interpretación Prejudicial 76-IP-2020 (página 7), el TJCA señaló lo siguiente:
9«…Cabe indicar que uno de los cambios que introdujo el Artículo 147 de la Decisión 486 fue la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado delpaís miembro en donde se plantea la oposición andina. Ello se acredita a travésde la presentación de la solicitud del registro de la marca opositora al momentode formular la oposición andina. De no cumplirse dicho requisito, se procedería

302

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINAa) Que el opositor es titular de una marca previamente registrada enotro país miembro de la Comunidad Andina. Esta oposición tiene comoefecto la posibilidad de impedir el registro del signo solicitado, en virtud deltrámite previsto en los arts. 148 a 150 de la Decisión 486. La marca previamente registrada tiene que ser idéntica o similar al signo que se pretende
registrar en el país miembro donde se formula la oposición.
b) Que el opositor ha solicitado con anterioridad, en otro país miembro de la Comunidad Andina, el registro del signo que fundamenta su oposición. Esta oposición, además de tener la posibilidad de obstaculizar elregistro del signo objeto de oposición, tiene como efecto la suspensión deltrámite de registro de este signo hasta que la oficina nacional del país
miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto la solicitud correspondiente. El signo previamente solicitado tiene que ser idéntico

al rechazo de la referida oposición andina por no haberse acreditado el interésreal en el mercado.
…La acreditación del interés real precitada tiene el objetivo de evitar el abusodel derecho de oposición, así como la indebida obstaculización del registro designos en el mercado nacional bajo la justificación de la defensa de signos queno tendrían penetración clara en el mercado relevante. La premisa es la siguiente: quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dichopaís miembro realmente es de su interés.
…Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca “idéntica” a la anteriormente solicitada o registrada en otro país miembro, sino que bastaría con presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto
de la marca que sirve de base para la oposición andina.
En efecto, el requisito relativo a la presentación de la solicitud para el registro
de marca en el país miembro donde se formula oposición no hace referencia aque el signo solicitado sea necesariamente idéntico, sino que basta con que
conserve las características esenciales y distintivas del signo solicitado o registrado en otro país miembro.»[Énfasis agregado]
10

Interpretación Prejudicial 76-IP-2020, pp. 4-6.

LA ACREDITACIÓN DEL INTERÉS LEGÍTIMO POR PARTE DELOPOSITOR ANDINO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA

303

o similar al que se pretende registrar en el país miembro en donde se plantea la oposición.
A la luz de la jurisprudencia del TJCA, queda claro que el opositor andino debe acreditar que cuenta con una marca previamente registrada enotro país miembro de la Comunidad Andina, o haber solicitado con anterioridad (a la solicitud del registro marcario al que se opone) el registro de una
marca en otro país miembro.
4. Los hechos que dieron pie a la solicitud de interpretación prejudicial 76-IP-2020
El TJCA no interpreta el contenido y alcances del derecho nacional, ni
califica los hechos del proceso 11 tramitado en el país miembro, pero puedereferirse a ellos cuando sea indispensable a los efectos de la interpretación
solicitada. La corte andina, además de interpretar las normas andinas individualizadas por la autoridad consultante, así como aquellas contenidas oderivadas de las preguntas específicas formuladas por dicha autoridad,
puede adicionar o restringir las normas pertinentes a ser interpretadas,
según lo advierta de la materia controvertida del proceso interno 12.
Es así que en la Interpretación Prejudicial 76-IP-2020, el TJCA mencionó que de la revisión de los documentos remitidos por la Sala Contenciosa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia delEstado Plurinacional de Bolivia (en lo sucesivo, la Autoridad Consultante),
el tema controvertido en el proceso interno consistía en determinar si Société Des Produits Nestlé S.A. (en adelante, Nestlé) acreditó legítimo interés al formular oposición andina contra la solicitud de registro del signo«PIL PANETÓN TRADICIONAL» (mixto) presentada por la empresa Gloria
S.A. (en lo sucesivo, Gloria) ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, el Senapi) de Bolivia, sobre la base de su marca figurativa
presuntamente registrada de manera previa ante el Instituto Nacional deProcedimiento administrativo, proceso judicial u otro tipo de proceso jurisdiccional, como es el caso de un proceso arbitral.
11

12

Art. 10 del Reglamento sobre Interpretaciones Prejudiciales.

304

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual(en lo sucesivo, el Indecopi) del Perú 13.
El 24 de noviembre de 2015, Gloria solicitó ante el Senapi el registrode la marca de producto «PIL PANETÓN TRADICIONAL» (mixta) para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación de Niza. El 3 marzo de 2016,
Nestlé formuló oposición andina, señalando que era titular de una marca
figurativa registrada en el Perú –con registro núm. 198745– para productosde la clase 30 14.
Mediante Resolución Administrativa 368/2017 del 14 de agosto de2017, la Dirección de Propiedad Industrial del Senapi declaró improcedente
la oposición andina porque consideró que Nestlé no había presentado el“documento” que hubiese acreditado el registro marcario base de su oposición, careciendo por tanto de interés legítimo.
El 20 de octubre de 2017, Nestlé presentó recurso de revocatoria
contra la Resolución Administrativa 368/2017, adjuntando una copia delregistro peruano núm. 198745, correspondiente a su marca figurativa,
identificando el link de la página web del Indecopi para que la autoridad depropiedad industrial boliviana verificara la existencia y vigencia del mencionado registro marcario.
Por Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-Nº 241/2017 del 30 deoctubre de 2017, la Dirección de Propiedad Industrial del Senapi rechazó elrecurso de revocatoria por considerar que en la etapa recursiva no se pueden subsanar los requisitos para acreditar el interés legítimo necesario para
formular una oposición andina. Ello, toda vez que el núm. IV del art. 241(Legítimo interés para oposición andina) del Reglamento Interno de Propiedad Industrial 15 del Senapi señala lo siguiente: «El requisito de legítimo
El panetón es un pan dulce, usualmente preparado con pasas y frutas confitadas, de tamaño grande, cuyo consumo es muy popular en Navidad.
13

Extraído del escrito presentado por el Director General Ejecutivo del Senapi
ante la Autoridad Consultante el 31 de enero de 2019.
14

Aprobado por la Dirección Ejecutiva del Senapi mediante Resolución Administrativa Nº 017/2015 de fecha 16 de junio de 2015.
15

LA ACREDITACIÓN DEL INTERÉS LEGÍTIMO POR PARTE DELOPOSITOR ANDINO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA

305

interés no podrá ser subsanado dentro los recursos impugnativos de revocatoria o jerárquico».
Si bien Nestlé presentó recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-Nº 241/2017, por Resolución Administrativa
DGE/OPO/J-Nº 114/2018, notificada el 17 de mayo de 2018, la Dirección
General Ejecutiva del Senapi rechazó dicho recurso debido a que la oportunidad del opositor había precluido en atención a lo dispuesto en el núm. IV
del art. 241 del Reglamento Interno de Propiedad Industrial.
El 15 de agosto de 2018, Nestlé presentó ante la Autoridad Consultante demanda contencioso administrativa contra la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-Nº 114/2018, alegando, principalmente, la vulneracióndel principio de verdad material. Según Nestlé, el interés legítimo de su
oposición andina lo acreditó con su primer escrito de intervención al señalar el número del registro marcario que tenía en la oficina de propiedad
industrial del Perú, describir la marca (figurativa) e indicar el lugar donde se
encontraba registrada. Si al Senapi le generaban dudas respecto de la afirmación del registro invocado por Nestlé, debió averiguar la verdad, consultando con su par del Perú, el Indecopi, en aplicación del principio de verdadmaterial recogido en el literal d) del art. 4 de la Ley del Procedimiento Administrativo de Bolivia.
Mediante oficio recibido el 6 de marzo de 2020, la Autoridad Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los arts. 136 (Literal a), 146 y
147 de la Decisión 486 y trasladó al TJCA, entre otras, las siguientes preguntas: ¿Es factible acreditar el interés legítimo del opositor conforme a lo dispuesto en el art. 147 de la Decisión 486 en cualquier etapa del procedimiento previsto en los arts. 146 y 148 de la Decisión 486, inclusive en laetapa de recursos administrativos que prevea la normativa interna? ¿Cómo
resulta aplicable el «principio de verdad material» en relación con las disposiciones de la Decisión 486 citadas precedentemente? ¿Es posible que unreglamento interno de la oficina nacional de propiedad industrial establezca restricciones y limitaciones al ejercicio de derechos reconocidos en lanorma comunitaria andina? ¿Es factible acreditar el interés legítimo en
cualquier etapa del proceso, incluso cuando por negligencia no se hizo
oportunamente? ¿Siendo el «principio de verdad material» un asunto regu-

306

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

lado por cada legislación interna, la autoridad andina tiene competencia
para pronunciarse sobre ello?
5. Los principios de verdad material, primacía de la realidad y justicia material
5.1. El principio de verdad material
Un principio aplicable a los procedimientos administrativos es el deverdad material. Juan Carlos Cassagne lo explica en los siguientes términos:«A diferencia de lo que acontece en el proceso judicial, donde el juez
circunscribe su función jurisdiccional a las afirmaciones y pruebas
aportadas por las partes, siendo ellas el único fundamento de la sentencia, en el procedimiento administrativo, el órgano que lo dirige e
impulsa ha de ajustar su actuación a la verdad objetiva o material,con prescindencia o no de lo alegado y probado por el administrado» 16.
[Énfasis agregado]
Juan Carlos Morón, por su parte, menciona lo siguiente:«Por el principio de verdad material o verdad jurídica objetiva, las autoridades instructoras de los procedimientos tienen la obligación deagotar de oficio los medios de prueba a su alcance para investigar laexistencia real de hechos que son la hipótesis de las normas que debe ejecutar y resolver conforme a ellas, para aplicar la respectiva
consecuencia prevista en la norma…
En aplicación de este principio, las actuaciones probatorias de las autoridades deben estar dirigidas a la identificación y comprobación delos hechos reales producidos y a constatar la realidad, independientemente de cómo hayan sido alegadas y, en su caso, probadas por losadministrados participantes en el procedimiento…

Juan Carlos Cassagne, Derecho Administrativo, Palestra Editores S.A.C., Lima,
2010, Tomo II, p. 645.
16

LA ACREDITACIÓN DEL INTERÉS LEGÍTIMO POR PARTE DELOPOSITOR ANDINO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA

307

(…)
Constituyen evidentes incumplimientos a este principio, que la autoridad instructora resuelva el expediente ajustándose únicamente a lo
que las partes quisieron aportar, a lo que ellas manifiesten en sentido
uniforme, acudir al mero vencimiento de plazos procesales que impidan actuar probanza, denegar situaciones favorables a los administrados porque no acreditaron probanza específica respecto a situaciones o circunstancias que ya son de conocimiento de la entidad oresolver en determinado sentido alegando que se deniega la tesis
contraria por
que el administrado no ha podido probar su posi17
ción, etc.» .
[Énfasis agregado]
Por el principio de verdad material, la autoridad administrativa que
impulsa un procedimiento administrativo debe cerciorarse de la verdad realde los hechos alegados, independientemente de si las partes ofrecieron ono los medios probatorios pertinentes. Por tanto, si las pruebas aportadas
por los administrados no causan convicción, sino duda, dicha autoridad
puede, de oficio, actuar los medios probatorios que ella estime apropiados
para alcanzar la verdad objetiva, la verdad material. No debe detener su
propósito el mero vencimiento de plazos procesales (preclusión procesal)
que impidan la actuación de medios probatorios relevantes.
La legislación administrativa peruana reconoce la vigencia del principio de verdad material. El núm. 1.11 del art. IV del Título Preliminar de la
Ley del Procedimiento Administrativo General 18 establece que, en el procedimiento, la autoridad administrativa debe verificar plenamente los hechos
Juan Carlos Morón Urbina, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Nuevo Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 (Decreto Supremo
Nº 004-2019-JUS), décima cuarta edición, Gaceta Jurídica S.A., Lima, 2019, Tomo I, pp.
116-118.
17

Ley 27444, publicada en el diario oficial El Peruano el 11 de abril de 2001, cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado por Decreto Supremo 004-2019-JUS, publicado en el diario oficial El Peruano el 25 de enero de 2019.
18

308

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual debe adoptar todas lasmedidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse deellas. Agrega dicha disposición que, en el caso de procedimientos trilaterales, como es el caso de la oposición a una solicitud de registro de marca, laautoridad administrativa está facultada a verificar, por todos los medios
disponibles, la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes,
sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también
al interés público.
Con relación a lo último, no debe perderse de vista que la oposición
andina busca evitar, como interés público comunitario, que los consumidores andinos incurran en riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los productos que se comercializan en el área de libre comercio inmerso en el mercado subregional andino. En el caso materia de análisis,tanto Nestlé como Gloria comercializan –o pretenden comercializar– panetones. Es de interés público, pues, que los consumidores peruanos y bolivianos no incurran en riesgo de confusión sobre el origen empresarial delos panetones producidos por dichas empresas. De ahí la importancia de laoposición andina y de evitar que haya marcas idénticas o similares de empresas diferentes y no vinculadas entre sí que identifican productos idénticos, similares o conexos competitivamente comercializados en el mercado
subregional andino.
La legislación administrativa boliviana también reconoce la aplicacióndel principio de verdad material. El literal d) del art. 4 (Principios Generales
de la Actividad Administrativa) de la Ley de Procedimiento Administrativo 19
establece que, por virtud del mencionado principio, la administración pú-

19

Ley 2341 del 23 de abril de 2002.

LA ACREDITACIÓN DEL INTERÉS LEGÍTIMO POR PARTE DELOPOSITOR ANDINO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA

309

blica investigará la verdad material en oposición a la verdad formal que rige
el procedimiento civil 20.
En concordancia con dicho principio, el núm. II del art. 46 de la Ley deProcedimiento Administrativo boliviana establece que, en cualquier momento del procedimiento, los interesados podrán formular argumentaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, los cuales serántenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente
resolución. El núm. IV de su art. 47 señala que las pruebas serán valoradasde acuerdo al principio de la sana crítica.
El literal m) del art. 62 del Reglamento de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo 21 menciona que, en el procedimiento, la autoridad
administrativa tiene el deber (y la facultad) de investigar la verdad material,
ordenando medidas de prueba. El art. 88 de este reglamento administrativo preceptúa lo siguiente:«ARTÍCULO 88.- (INSTRUCCIÓN).
I.

Las autoridades administrativas que intervienen en el trámite
realizarán las diligencias para la averiguación de los hechos que
fundamentan su decisión, sin perjuicio del derecho de los interesados de ofrecer y producir las pruebas que sean pertinentes.

II.

La admisión y producción de pruebas se sujetará a criterios deamplitud, flexibilidad e informalismo. En la duda sobre su
admisibilidad y pertinencia, se estará a favor de su admisión yproducción».

La Ley de Procedimiento Administrativo boliviana regula en su título tercero
lo relativo al procedimiento administrativo general, y el capítulo V de dicho título tratadel procedimiento de los recursos administrativos. En el art. 62 («Término de Prueba»)
de dicho capítulo se establece que la autoridad administrativa, de oficio o a pedido departe, podrá determinar la apertura de un término de prueba realizando al efecto las
diligencias correspondientes, y que el término de prueba procede solo cuando hayanuevos hechos o documentos que no estén considerados en el expediente.
20

21

Aprobado por Decreto Supremo 27113 del 23 de julio de 2003.

310

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA[Énfasis agregado]
La Ley de Procedimiento Administrativo boliviana y su Reglamento
son claros en reconocer la aplicación del principio de verdad material, asícomo que la admisión y producción de pruebas se encuentran sujetas acriterios de amplitud, flexibilidad e informalismo, lo que evidentemente
permite superar formalismos como la preclusión procesal; y si hubiera alguna duda al respecto, la respuesta no sería otra que optar por la admisión
y producción de las pruebas con el objeto de encontrar la verdad real, la
verdad objetiva, la verdad material.
El TJCA también ha hecho mención al principio de verdad material ensu jurisprudencia. Es el caso de la Interpretación Prejudicial 562-IP-2015 22,
en el que a propósito de interpretar el art. 170 de la Decisión 486, el órgano
jurisdiccional de la Comunidad Andina señaló lo siguiente:«…El referido artículo establece un plazo de 60 días para que eltitular de la marca se apersone y presente las pruebas que estime
pertinentes en lo que sería la primera etapa del procedimiento ante
la autoridad nacional competente, y no regula lo relativo a la actividad probatoria en las eventuales posteriores etapas, ya sea que estas
se den en la vía administrativa, a través de recursos administrativos,
o en la vía jurisdiccional, a través del proceso contencioso administrativo.
…Dicho en otros términos, el Artículo 170 de la Decisión 486 no
regula la actividad probatoria en los procedimientos recursivos11, ni
ante las instancias jurisdiccionales correspondientes. Con relación aestas eventuales posteriores etapas, este Tribunal considera que, salvo que la legislación nacional lo prohíba expresamente, las partes involucradas pueden ofrecer pruebas adicionales en los procedimientos recursivos y en los procesos judiciales correspondientes con la finalidad de acreditar el uso o no uso de una marca, en aplicación del

De fecha 6 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena núm. 2802 del 12 de septiembre de 2016.
22

LA ACREDITACIÓN DEL INTERÉS LEGÍTIMO POR PARTE DELOPOSITOR ANDINO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA

311

principio de verdad material y desde una visión garantista del debido
proceso» 23.
«11 Tales como reconsideración o reposición, que son resueltos
por la misma instancia que emitió el acto que se impugna, y alzada oapelación, que son resueltos por el superior jerárquico de la instancia
que emitió el acto que se impugna».
[Énfasis agregado]
El primer párrafo del art. 170 de la Decisión 486 señala que, recibida
una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará altitular de la marca registrada para que, dentro del plazo de 60 días hábiles
contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas
que estime convenientes. Dicho artículo, como lo advierte el Tribunal, noregula la actividad probatoria en los procedimientos recursivos 24, lo que nosignifica que no sea posible presentar pruebas adicionales en dichos procedimientos. Así, en aplicación del principio de verdad material, el TJCA señaló que el titular del registro marcario sí puede presentar pruebas adicionales al interponer los recursos administrativos con el objeto de acreditar eluso de su marca.
5.2. El principio de primacía de la realidad
El principio de primacía de la realidad es un principio que recorre diversas disciplinas jurídicas. En el derecho tributario, dicho principio permitea la autoridad tributaria prescindir de las apariencias formales y atender elcontenido real de las circunstancias, pasar por alto las formas jurídicas utili-

23

Página 10 de la Interpretación Prejudicial Nº 562-IP-2015.

El recurso administrativo presentado para que sea resuelto por la misma autoridad que emitió el acto administrativo que se impugna se denomina recurso dereconsideración, de reposición o de revocatoria, según el país de que se trate. El recurso administrativo presentado para que sea resuelto por el superior jerárquico de laautoridad que emitió el acto administrativo que se impugna se denomina recurso deapelación, jerárquico o de alzada, según el país de que se trate.
24

312

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

zadas por los contribuyentes y encontrar la realidad oculta en ellas 25. En el
derecho laboral, el mencionado principio permite, en caso de divergencia
entre lo que dicen formalmente los documentos o actos jurídicos y la reali-

Lourdes Calderón Aguilar explica el principio de primacía de la realidad en elámbito tributario del siguiente modo:
25«Fundamentos del principio de la primacía de la realidad
De acuerdo con el maestro Giuliani Founrouge, el fundamento del principio estriba en atender al contenido económico real de las circunstancias comprendidas,
prescindiendo de las formas y estructuras inadecuadas. En otras palabras, refiere, que
si los contribuyentes, por ignorancia, error o mala fe, cubren o exteriorizan sus propósitos efectivos, mediante apariencias formales distintas (por ejemplo, encubren una
compra venta bajo el aspecto de una donación), el fisco puede prescindir de esas apariencias y determinar la obligación tributaria según la realidad oculta, sin necesidad dedemostrar la nulidad del acto jurídico aparente o accionar por la vía de la simulación.
(…)
CONCLUSIONES(…)…El principio de la realidad de los hechos económicos instaurada como mecanismo de interpretación de las normas tributarias, es aquél procedimiento seguido por
el intérprete para descubrir el contenido y el fin de las normas tributarias, contrastándolos con las formas jurídicas adoptadas por los sujetos pasivos en determinadas operaciones comerciales o civiles, debiendo, en la persecución de la verdad, y con criterio
de justicia, prescindir de tales, tanto a favor del fisco como del contribuyente.»[Énfasis agregado]
Lourdes Calderón Aguilar, La interpretación de las normas tributarias en función
a la realidad de los hechos económicos, en Revista Quipukamayoc, Facultad de Ciencias
Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 2003, segundo semestre, pp. 63 y 73.
Disponibleen:https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/quipukamayoc/2003/segundo/i
nterpretacion.htm (Descargado el 10 de enero de 2021).

LA ACREDITACIÓN DEL INTERÉS LEGÍTIMO POR PARTE DELOPOSITOR ANDINO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA

313

dad, hacer primar esta última 26. En el derecho de la competencia y las normas de protección del consumidor, el principio de primacía de la realidad
es entendido en el sentido de que la autoridad administrativa debe determinar la verdadera naturaleza de las conductas investigadas, atendiendo alas situaciones y relaciones económicas que se pretendan, desarrollen oestablezcan en la realidad. La forma de los actos jurídicos utilizados por loscontratantes no enerva el análisis que la autoridad efectúe sobre la verdadera naturaleza de las conductas subyacentes a dichos actos 27.

Germán Lora Álvarez y Brian Ávalos Rodríguez explican el principio de primacía de la realidad en el derecho laboral en los términos siguientes:
26«Para el autor Pla Rodríguez (14), el principio de primacía de la realidad se determina en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge dedocumentos o acuerdos, por lo que debe darse preferencia a lo primero, es decir, a loque sucede en el terreno de los hechos.
Es claro que el principio busca la primacía de la realidad sobre las formas o apariencias, en tal sentido, Mascaro Nacimiento(15) señala que el principio de la realidad daprioridad a la verdad real ante la verdad formal, señalando más adelante que de lainterpretación de los hechos revelados por la documentación laboral, el intérprete [sic]debe actuar con el cuidado de comprobar si el contenido del documento coincide con
los hechos, tal como en la verdad ocurrieron y éstos, no aquél, prevalecen...»«(14) PLA RODRÍGUEZ, Américo. Los Principios del Derecho del Trabajo. Buenos
Aires: Desalma, 1978. p. 243.
(15) MASCARO NACIMIENTO, Amauri. Teoría General del Derecho del Trabajo.
Sao Paulo: LTR, 1999. p. 219».
Germán Lora Álvarez y Brian Ávalos Rodríguez, Del dicho al hecho: límites a laaplicación del principio de primacía de la realidad por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo, en Revista Ius et Veritas, Pontificia Universidad Católica del Perú,núm. 38, 2009, Lima, p. 160.
Disponible en:
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/12197
cargado el 10 de enero de 2021).

(Des-

Ver: Art. 5 del Decreto Legislativo 1034 - Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de junio de 2008, cuyo
27

314

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

En reiterada jurisprudencia 28, el TJCA ha afirmado que el principio deprimacía de la realidad también se aplica al derecho de la propiedad industrial. La primera vez que lo hizo fue en la Interpretación Prejudicial 252-IP2016 29, oportunidad en la cual el Tribunal señaló lo siguiente:«…Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, demodo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio deprimacía de la realidad. En este sentido, tratándose de palabras en un
idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si losconsumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende
ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si
tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano» 30.
[Énfasis agregado]
Como lo explicó el TJCA, sobre la base del principio de primacía de larealidad, la autoridad de propiedad industrial tiene que tomar en consideración lo que ocurre realmente en el mercado. La realidad del mercado eslo que determina la aplicación o no –y la forma de aplicación– de determiTexto Único Ordenado ha sido aprobado por Decreto Supremo 030-2019-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 19 de febrero de 2019; así como el núm. 8 del art.
V del Título Preliminar de la Ley 29571 - Código de protección y Defensa del Consumidor, publicada en el diario oficial El Peruano el 2 de septiembre de 2010.
Interpretaciones Prejudiciales 378-IP-2017 del 16 de julio de 2018, 736-IP2018 del 31 de julio de 2019 y 612-IP-2019 del 29 de julio de 2020, publicadas en las
Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 3362 del 24 de agosto de 2018,3747 del 3 de septiembre de 2019 y 4063 del 31 de agosto de 2020, respectivamente.
28

De fecha 13 de octubre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo
de Cartagena núm. 2869 del 10 de noviembre de 2016.
29

30
Hugo R. Gómez Apac y Karla Margot Rodríguez Noblejas, Nuevos criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Junio 2016 – Junio2019). Propiedad intelectual, libre competencia, comercio internacional, derecho tributario, telecomunicaciones, transporte y minería ilegal, Editorial San Gregorio S.A. –Universidad San Gregorio de Portoviejo, Quito, 2019, p. 133.

LA ACREDITACIÓN DEL INTERÉS LEGÍTIMO POR PARTE DELOPOSITOR ANDINO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA

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nadas instituciones del derecho de marcas. El uso de la marca para evitar lacancelación del registro marcario, la existencia de un registro marcario parasustentar una oposición andina, el conocimiento que tienen los consumidores sobre el significado de las palabras utilizadas en los signos distintivos debienes o servicios, el riesgo de confusión entre marcas idénticas o similares,
etc., son asuntos que deben analizarse a la luz de la realidad existente en el
mercado, de la verdad objetiva de considerar consumidores de carne yhueso, de la verdad material que subyace a las situaciones y relaciones que
se dan en el mercado.
5.3. El principio de justicia material
El principio de justicia material ha sido aplicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el objeto de asegurar una tutela
efectiva de los derechos humanos en el ámbito judicial. En la Sentencia defecha 2 de septiembre de 2015 (Omar Humberto Maldonado Vargas y otros
vs. Chile), dicha corte señaló lo siguiente:«122. En ese sentido, este Tribunal entiende que el recurso derevisión constituye una excepción al principio de cosa juzgada y estáorientado a enmendar los errores, irregularidades, o violaciones aldebido proceso, cometidos en determinadas decisiones judiciales,para que, en aplicación de la justicia material, se profiera una nueva
decisión que resulte acorde al ordenamiento jurídico cuando sea evidente que en esas mismas decisiones se cometieron errores o ilicitudes que las vuelven contrarias a derecho…» 31.
[Énfasis agregado]
Puede apreciarse del texto citado cómo la Corte Interamericana de
Derechos Humanos utiliza el principio de justicia material para mencionarque, a través de un medio impugnatorio, es posible corregir errores, irregularidades o violaciones al debido proceso, es decir, corregir injusticias cometidas en las instancias inferiores. En lugar de acudir al rigor formal y ceLa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se puede encontrar en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_300_esp.pdf (Descargado el 9 de enero de 2021).
31

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

rrar los ojos a circunstancias injustas, el principio en cuestión busca que lajusticia prevalezca, y los medios impugnatorios devienen en una vía idónea
para corregir los errores, irregularidades o violaciones al debido proceso
ocurridos en las instancias judiciales (o administrativas) predecesoras.
La Corte Constitucional de Colombia también ha reconocido en su jurisprudencia la aplicación del principio de justicia material. En la Sentencia
T-616/16 del 9 de noviembre de 2016, la corte colombiana señaló lo siguiente:«7. Principio de justicia material y prevalencia del derecho sustancial
7.1. El artículo 229 de la Constitución consagra el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas51, en virtud del cual“las formas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad
del derecho sustancial, sino que deben propender por su realización.
Es decir, que las normas procesales son un medio para lograr laefectividad de los derechos subjetivos y no fines en sí mismas”52.
Desde sus primeros pronunciamientos, la Corte se ha referido al principio de la justicia material para resolver asuntos de diferente índole
dentro de la reclamación de los derechos fundamentales a través dela acción de tutela. Así, ha señalado que este principio “se opone a laaplicación formal y mecánica de la ley en la definición de una determinada situación jurídica. Por el contrario, exige una preocupación
por las consecuencias mismas de la decisión y por la persona que es
su destinataria, bajo el entendido de que aquella debe implicar y significar una efectiva concreción de los principios, valores y derechos
constitucionales” 53.
La aplicación de este principio es de carácter obligatorio dentro delas actuaciones y decisiones de la Administración cuando define situaciones jurídicas, las cuales además de ajustarse al ordenamiento
jurídico y de ser proporcionales a los hechos que le sirven de causa omotivo, deben responder a la idea de la justicia material54.
De igual forma, lo es en la función ejercida por los jueces dentro delestudio de los casos concretos, quienes dentro del análisis probato-LA ACREDITACIÓN DEL INTERÉS LEGÍTIMO POR PARTE DELOPOSITOR ANDINO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA

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rio deben evitar incurrir en el exceso ritual manifiesto, en la inobservancia del material probatorio, y por el contrario han de sujetarse a los contenidos, postulados y principios constitucionales de forzosa aplicación, como la prevalencia del derecho sustancial sobrelas formas55.
En este orden de ideas, bajo los principios de la nueva Constitución,
se considera que la justicia se logra precisamente mediante la aplicación de la ley sustancial56, es decir, son los jueces de la República,
como los primeros llamados a ejercer una función directiva del proceso, quienes deben dirigir sus actuaciones a materializar un orden
justo, que se soporte en decisiones que consulten la realidad, permitan la vigencia del derecho sustancial y con ello la realización de lajusticia material.
De acuerdo a lo anterior, es necesario precisar que el derecho procesal encuentra su objetivo en la obtención de una verdadera justicia
material a través de la efectiva contribución a la realización de derechos subjetivos57. De lo contrario, se estaría incurriendo en una vía dehecho por exceso de ritual manifiesto que es aquel que se deriva deun fallo en el cual haya una renuncia consciente de la verdad jurídica
objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación delas normas procesales.
En esta medida, es innegable la importancia que tienen las formalidades o ritos dentro de los procesos judiciales, en tanto dichas formas buscan garantizar el respeto de un debido proceso. No obstante,en la aplicación de dichas formalidades no se deben sacrificar injustificadamente derechos subjetivos, ya que precisamente el fin delderecho procesal es contribuir a la realización de los mismos y fortalecer la obtención de una verdadera justicia material58».
«51 Artículo 229: “La Administración de Justicia es función pública. Sus
decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observaráncon diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo”. (Subrayado fuera de texto)

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA
52

Sentencia T-268 de 2010. Cfr. Sentencia C-029 de 1995.

53

Sentencia T-429 de 1994.

54

Ibídem.

55

Sentencia T-352 de 2012. Cfr. Sentencia T-1306 de 2001.

56

Sentencia SU-678 de 2014.

57

Sentencia T-352 de 2012.

58

Sentencia T-352 de 2012» 32.

[Énfasis agregado]
La Corte Constitucional colombiana explica con amplitud el fundamento del principio de justicia material. En lo que se refiere a la actividad
probatoria, dicho principio significa que el juez, en lugar de inobservar elmaterial probatorio, debe valorar todas las pruebas aportadas y pertinentes con el objeto de hacer prevalecer el derecho sustancial sobre las formas.
El TJCA, en una jurisprudencia anterior a la que es materia de análisis
en el presente artículo, también hizo referencia al principio de justicia material. Se trataba de un proceso laboral a cargo del Tribunal en el que sehabía convocado a las partes demandante y demandada a una audiencia
con el objeto de escuchar sus alegatos y así dar efectividad al principio deinmediación. Resulta que la parte demandada manifestó su oposición a laaudiencia, alegando que el Estatuto del TJCA no ha establecido la posibilidad de la realización de una audiencia en las acciones laborales, como sí lo
ha señalado expresamente para las acciones de nulidad e incumplimiento oen el caso del recurso por omisión (o por inactividad). Con relación a dicha
oposición, el TJCA, además de explicar todas las veces que se había convo-

32

Se puede encontrar la Sentencia T-616/16 en:

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/T-616-16.htm (Descargado el 9 de enero de 2021).

LA ACREDITACIÓN DEL INTERÉS LEGÍTIMO POR PARTE DELOPOSITOR ANDINO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA

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cado a audiencia en procesos laborales, mencionó lo siguiente en el Autode fecha 29 de mayo de 2020 recaído en el Proceso 03-DL-2018 33:«…En ese sentido, llama la atención que (…) apartándose de la conducta procesal que había sido observada por ese órgano comunitario
en este tipo de procesos judiciales, y en virtud de una interpretación
literal y aislada del Artículo 83 del Estatuto del TJCA, manifieste su
oposición a la convocatoria de una audiencia en el presente proceso.
…Al respecto, es necesario señalar que esta fase procesal permite
asegurar la plena aplicación del principio de inmediación y garantizarque el Tribunal adquiera convicción, entre otros, a través del contacto directo con las partes; las cuales, a su vez, tienen el derecho de seroídas en el proceso e informar oralmente sobre los argumentos que
sustentan sus pretensiones.
…Lo que importa es conocer la verdad. Los principios de primacía dela realidad y de verdad material son parte de un gran principio, aplicable a todos los procesos judiciales modernos, que es el principiode la justicia material. Sobre la base de la justicia material, lo que
importa siempre es saber la verdad. Es inadmisible que por formalismos o por una interpretación literal y aislada de una norma, se pretenda negar la posibilidad de celebrar una audiencia que bien podría
servir para reconocer la verdad de los hechos.
…Sobre el particular, es menester señalar que los principios de primacía de la realidad, verdad material y justicia material, que son aplicables naturalmente en los procesos laborales, apuntan no solo a
privilegiar la verdad y justicia como elementos axiológicos que irradian todo proceso judicial, sino que, al mismo tiempo, coadyuvan
con el fortalecimiento del debido proceso, el derecho de defensa yla tutela judicial efectiva.

Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 3989 del 29 demayo de 2020.
33

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA…De esta manera, corresponde ratificar la facultad que tiene el TJCA
para convocar a una audiencia en el marco de las acciones laborales
que tramita» 34.
[Énfasis agregado]Para el TJCA, la aplicación de los principios de verdad material, primacía de la realidad y justicia material coadyuvan con el cumplimiento degarantías procesales como el debido proceso, el derecho de defensa y latutela judicial efectiva, y en conjunto tienen por objeto descubrir la verdad,
la verdad real. Solo conociendo esta verdad es posible impartir una auténtica justicia, una justicia material.
6. La posición del TJCA en torno a la acreditación del interés legítimo del opositor andino
Como se ha podido apreciar en la sección precedente, el TJCA ya se
había pronunciado a favor de la aplicación de los principios de verdad material, primacía de la realidad y justicia material. Por tanto, ante las preguntas formuladas por la Autoridad Consultante, en la Interpretación Prejudicial 76-IP-2020, la corte andina empieza respondiendo de la siguiente forma:«…Este Tribunal ya se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia en
el sentido de que al derecho de propiedad industrial se le aplica el
principio de primacía de la realidad…
…En virtud del principio de primacía de la realidad, la autoridad debe
tomar en cuenta las situaciones y relaciones económicas que se pretendan, desarrollen o establezcan en la realidad. Esto es, se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que formalmente aparezca de los documentos y actos jurídicos…

Párrafos 3.1.11 al 3.1.15 (página 9) del Auto de fecha 29 de mayo de 2020
(Proceso 03-DL-2018).
34

LA ACREDITACIÓN DEL INTERÉS LEGÍTIMO POR PARTE DELOPOSITOR ANDINO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA

321…En efecto, en el caso del derecho de propiedad industrial, el principio de primacía de la realidad se operativiza cuando las oficinas demarcas y patentes analizan los criterios de registrabilidad, confundibilidad o asociación de los signos en conflicto privilegiando lo que
realmente ocurre en el mercado. Por medio de la aplicación de este
principio, por lo tanto, se pretende que las controversias se diriman
en atención a la verdad de la realidad, a la verdad de los hechos, garantizando la justicia material…
…En esa línea, este Tribunal también ha reconocido la importancia dela aplicación del principio de verdad material en la etapa probatoria
al momento de acreditar la veracidad de los hechos. Así, por ejemplo,
tratándose de la cancelación por falta de uso, el Tribunal ha señaladoque, en efecto, es posible presentar pruebas nuevas en las etapas recursivas e incluso en recursos contencioso-administrativos16. Esto sesustenta en la aplicación del principio de verdad material y en aras degarantizar el debido proceso y la justicia material.
…Pues bien, si este beneficio probatorio se le ofrece a quien procurademostrar un hecho, como es el uso de su marca en el país miembro
donde ha sido registrada, habida cuenta de la libertad probatoria quegoza para demostrar su legítimo interés, con mayor razón este beneficio debe extenderse a quien sustenta una oposición andina en la
pre existencia de un acto jurídico que confiere un derecho –registro
de marca– o de una situación jurídica que genera derechos expectaticios –presentación de una solicitud de registro de marca–, más aun si
se considera que en ambos casos intervino previamente una autoridad nacional competente de un país miembro de la Comunidad Andina».
«16 Ver Interpretaciones Prejudiciales números 2-IP-2017 de fecha 12
de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 3073 del 4 de agosto de 2017; y, 562-IP-2015 del 6 de julio

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº2802 del 12 de setiembre de 2016» 35.
Como puede observarse del extracto citado, el TJCA recuerda el criterio interpretativo esbozado en la Interpretación Prejudicial 562-IP-2015: eltitular del registro marcario, al oponerse a una solicitud de cancelación desu registro por la presunta falta de uso del signo distintivo, tiene derecho apresentar pruebas nuevas en las etapas recursivas previstas en la vía administrativa con el propósito de acreditar dicho uso 36.
Al razonamiento anterior, el Tribunal agrega que, si el mencionado
beneficio probatorio se le ofrece a quien procura demostrar un hecho, como es el uso de su marca en el país miembro donde ha sido registrada,
dicho beneficio debe extenderse a quien sustenta una oposición andina, ya
sea que la oposición la sustente en un acto jurídico previo (el registro marcario) o en una situación jurídica preexistente que genera un derecho “expectaticio” (la presentación de una solicitud de registro de marca).
Luego de ello, y teniendo en consideración que al interior del mercado subregional andino hay un área de libre comercio en el que circulan y secomercializan libremente productos originarios de los países miembros, el
Tribunal menciona que es necesario garantizar la mayor flexibilidad probatoria a favor de la acreditación del interés legítimo del opositor, incluso por
encima de las restricciones que pudieran plantearse formalmente en cadapaís miembro, pues hay que evitar el riesgo de confusión entre los consumidores andinos. Debe impedirse que marcas idénticas o similares –a nombre de empresas diferentes y no vinculadas entre sí– generen riesgo deconfusión en los consumidores respecto del origen empresarial de los productos que se comercializan en el mercado subregional andino. El TJCA, lo
explica en los siguientes términos:

35

Páginas 8 y 9 de la Interpretación Prejudicial 76-IP-2020.

Los recursos de reconsideración (también llamado de revocatoria o reposición) y apelación (también denominado de alzada o jerárquico).
36

LA ACREDITACIÓN DEL INTERÉS LEGÍTIMO POR PARTE DELOPOSITOR ANDINO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA

323«…Efectivamente, los cuatro países miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) conforman un solo mercado, elmercado subregional andino. Por ello, el titular de un registro marcario en un país miembro se encuentra legitimado para oponerse a lasolicitud de registro presentada en otro país miembro si existiera
riesgo de confusión entre el signo registrado en el primer país y el solicitado a registro en el segundo. Sin embargo, deben considerarse las
dificultades adicionales que implica el ejercicio de una acción de esta
magnitud. Y puesto que se condiciona en mayor medida la legitimidad en la causa del opositor andino, en aplicación del principio general del in dubio pro actione, se debe garantizar la mayor flexibilidad
probatoria en favor de la acreditación del interés legítimo del opositor, incluso por encima de las restricciones que pudieran plantearse
formalmente en cada país» 37.
Es así que, teniendo en consideración las reflexiones antes mencionadas, el TJCA concluye con lo siguiente:«…Lo que importa es conocer la verdad. Los principios de primacía dela realidad y de verdad material son parte de un gran principio, aplicable a todos los procesos judiciales modernos, que es el principio dela justicia material. Sobre la base de la justicia material, lo que importa siempre es saber la verdad. Es inadmisible que, por meros formalismos, la autoridad administrativa se niegue a reconocer la verdadde los hechos o la pre existencia de actos o situaciones jurídicas que
sirven de sustento a una pretensión o configuran la base del ejerciciode un derecho, como en el caso de la oposición andina. Por eso, lasautoridades nacionales competentes deben tener en consideración
las pruebas presentadas en las diferentes etapas impugnativas o recursivas en la vía administrativa.
(…)…En consecuencia, los elementos probatorios que acrediten la existencia de un derecho o interés legítimo protegido por el ordenamien37

Página 8 de la Interpretación Prejudicial 76-IP-2020.

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

to jurídico comunitario andino, deben ser admitidos y merituados, encualquiera de las instancias administrativas, incluyendo las etapas
impugnativas o recursivas en la vía administrativa, siempre y cuando
pertenezcan al período en que se alegó la existencia de dicho interésy, además, que dichas pruebas sean pertinentes. Asimismo, debe
asegurarse el principio de contradicción y las nuevas pruebas deben
ser trasladadas a la otra parte, para que esta se pronuncie al respecto. Sobre el particular, corresponde señalar que la prueba tiene como
finalidad formar la convicción de la autoridad administrativa o jurisdiccional en el momento de decidir, pero también está destinada amoldear el convencimiento de las partes sobre sus alegaciones» 38.
Y así es cómo el TJCA se inclina por considerar que los principios deverdad material, primacía de la realidad y justicia material, aplicables alderecho de propiedad industrial, guían la actuación de las autoridades administrativas al momento de evaluar el material probatorio que busca
acreditar el interés legítimo del opositor andino: la existencia de un registro
marcario en otro país miembro, o la existencia de una solicitud de registro
de marca previamente presentada en otro país miembro. Recordemos que
lo relevante es conocer la verdad y evitar el riesgo de confusión en los consumidores andinos. Bajo esta lógica, si las pruebas presentadas por el opositor andino en primera instancia no persuaden a la oficina de propiedad
industrial sobre la existencia del interés legítimo, dicho opositor puede
presentar pruebas adicionales al momento de plantear los recursos administrativos que la legislación nacional le franquea. No solo eso, dada la operatividad del principio de verdad material, la propia autoridad que está
tramitando la oposición andina (en la mencionada primera instancia), si
considera insuficiente el material probatorio presentado por el opositor
andino, tiene el deber de asegurar un fallo ajustado a la verdad material, ala verdad real, por lo que podría, de oficio, ordenar que el opositor subsane
alguna omisión o complemente la información y/o documentación presentada.

38

Páginas 9 y 10 de la Interpretación Prejudicial 76-IP-2020.

LA ACREDITACIÓN DEL INTERÉS LEGÍTIMO POR PARTE DELOPOSITOR ANDINO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA

325

7. El rol de la oposición andina en el Mercado Subregional Andino
En el caso que dio origen a la Interpretación Prejudicial 76-IP-2020, lacontroversia se presentó entre las empresas Nestlé y Gloria. La primera,
opositora andina, con registro marcario en el Perú, que ya comercializaba
panetones en dicho país. La segunda, quien solicitaba el registro de una
marca en Bolivia, y que ya comercializaba, o buscaba comercializar, panetones en el segundo país.
Hipotéticamente hablando, si las marcas de Nestlé y Gloria, por un
eventual parecido, fuesen susceptibles de causar riesgo de confusión en losconsumidores peruanos y bolivianos, ello podría afectar a las dos empresas
y no solo a la primera. Y es que la decisión de consumo podría fundamentarse en una errada creencia sobre el origen empresarial del producto, y nosobre las genuinas bondades del producto (precio, sabor). Ello independientemente de si Nestlé tuviera en sus planes exportar sus panetones hacia Bolivia y de si Gloria tuviera igual intención, pero con dirección al mercado peruano. Dado que entre ambos territorios hay un área de libre comercio y es lícito efectuar importaciones paralelas 39 (art. 158 de la Decisión
486 40), incluso si las referidas empresas no tuvieran la intención de exporAl respecto, se recomienda leer la Interpretación Prejudicial 452-IP-2017 defecha 12 de diciembre de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 3161 del 15 de diciembre de 2017, pp. 25-29.
39

40

Decisión 486.-«Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho
registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en
cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimientodel titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos
y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.
A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están
económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre
ambas personas.»

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

tar sus productos hacia el otro país miembro, esto no impediría que lospanetones vendidos en el Perú se revendan (vía exportación) en Bolivia, yque los comercializados en Bolivia se revendan a su vez con destino a Perú.
Para estos efectos es irrelevante si hay o no contratos de licencia o distribución exclusiva, pues la institución de la importación paralela permite, por
ejemplo, que una persona que compra panetones en un supermercado
peruano, luego los lleve a Bolivia y se los venda a establecimientos comerciales ubicados en este segundo país.
La existencia de un área de libre comercio y la licitud de las importaciones paralelas es el fundamento jurídico y económico para evitar que enla subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre
de titulares diferentes. Sobre el particular, el art. 159 de la Decisión 486
establece lo siguiente:«Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una
marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe [sic] la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en elterritorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.
En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las
previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto
del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo
relativo a la identificación del origen de los productos o servicios encuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismospara la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar
las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.
En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto oservicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo deeste artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio delpaís importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166,

LA ACREDITACIÓN DEL INTERÉS LEGÍTIMO POR PARTE DELOPOSITOR ANDINO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA

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salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas».
La figura de la oposición andina busca evitar precisamente que en el
mercado subregional andino existan registros sobre una marca idéntica osimilar a nombre de titulares diferentes.
Como se ha explicado en la sección 4 del presente artículo, al momento de formular su oposición andina, en marzo de 2016, Nestlé indicó
que era titular de una marca figurativa registrada en el Perú –con Registro
núm. 198745– para productos de la clase 30. No debe perderse de vista
que “la declaración de parte” constituye una prueba. Que esta prueba por
sí misma resulte o no persuasiva, que genere o no convicción, es otra cosa,
pero de que es prueba, lo es. Si la Dirección de Propiedad Industrial delSenapi consideraba insuficiente, como prueba, la sola mención del número
del registro marcario, en aplicación del principio de verdad material previsto en el literal d) del art. 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo deBolivia y el literal m) del art. 62 del Reglamento de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, pudo haber requerido a Nestlé que presente una
copia del registro marcario aludido.
Nestlé presentó recurso de revocatoria, en octubre de 2017, adjuntando una copia del registro peruano núm. 198745, lo que significa que enese mes de aquel año, la Dirección de Propiedad Industrial del Senapi sabía
que dicha empresa sí contaba con un registro marcario en el Perú. La autoridad de propiedad industrial boliviana tenía dos opciones. La primera, aplicar el núm. IV del art. 241 del Reglamento de Propiedad Industrial –queestablece que el requisito de interés legítimo no puede ser subsanado dentro de los recursos impugnativos de revocatoria o jerárquico– y considerar
que en la etapa recursiva no se pueden subsanar los requisitos para acreditar el interés legítimo necesario para formular una oposición andina. Esta
primera opción significaba desconocer la real existencia de un registro marcario con el objeto de cumplir una formalidad: la preclusión procesal. La
segunda opción, reconocer que con el documento presentado se acreditaba la existencia real de un registro marcario, de modo que, si se otorgaba elregistro solicitado en Bolivia, en el supuesto hipotético de que las dos marcas en conflicto fuesen idénticas o similares, se iba a generar riesgo de con-

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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

fusión en el mercado subregional andino en perjuicio de los consumidores
peruanos y bolivianos. Si la autoridad necesitaba una base legal para valorar dicho medio probatorio al momento de pronunciarse sobre el recursode revocatoria pese a lo dispuesto en el Reglamento de Propiedad Industrial, tenía los arts. 4 (literal d) y 46 (núm. II) de la Ley de Procedimiento
Administrativo, los arts. 62 (literal m) y 88 del Reglamento de la Ley 2341
de Procedimiento Administrativo, y la jurisprudencia del TJCA que ya había
reconocido la aplicación de los principios de verdad material y primacía dela realidad en el derecho de propiedad industrial andino. De haber optado
por esta segunda opción, la verdad real hubiese primado, el interés legítimo para formular la oposición andina hubiese sido acreditado y, lo más
importante, se hubiese adoptado un pronunciamiento tendiente a evitar lageneración de riesgo de confusión en los consumidores andinos. La autoridad en mención eligió la primera opción.
8. Conclusiones
La Comunidad Andina, creada mediante el Acuerdo de Cartagena del26 de mayo de 1969, es un proceso de integración económica y social cuyo
objetivo es el desarrollo armónico y equilibrado de sus países miembros:
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El mercado subregional andino constituye un área de libre comercio, lo que significa la libre circulación de los productos originarios de los mencionados países.
Una característica importante del proceso de integración andino es laarmonización de políticas y legislaciones. Un ejemplo de esta armonización
es el Régimen Común de Propiedad Industrial, aprobado por la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina, vigente desde el 1 de diciembre de 2000. El art. 147 de la Decisión 486 regula la figura de la oposición
andina, según la cual una persona puede oponerse a la solicitud de registro
de marca presentada en un país miembro de la Comunidad Andina, si acredita tener interés legítimo en el sentido de: (i) tener una marca registrada
idéntica o similar en otro país miembro; o, (ii) que previamente ha solicitado el registro de una marca idéntica o similar en otro país miembro.
En la Interpretación Prejudicial 76-IP-2020 de junio de 2020, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que, en aplicación deLA ACREDITACIÓN DEL INTERÉS LEGÍTIMO POR PARTE DELOPOSITOR ANDINO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA329

los principios de verdad material, primacía de la realidad y justicia material,
el opositor andino no solo puede acreditar el mencionado interés legítimo
con la presentación de pruebas en la primera instancia administrativa, sinoque también puede aportar pruebas adicionales con los recursos administrativos que le franquea la legislación interna con el objeto de probar dicho
interés.
Los principios aludidos buscan que la autoridad administrativa depropiedad industrial resuelva la controversia –la oposición andina– sobre labase de la realidad existente en el mercado, la verdad de los hechos y con
la finalidad de hacer primar la justicia por encima de las formalidades procesales. Al existir un área de libre comercio y ser lícita la importación paralela, debe evitarse que en el mercado subregional andino existan registrossobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, pues
ello llevaría a crear riesgo de confusión en los consumidores andinos sobre
el origen empresarial de los productos que se comercializan en dicho mercado.
En la medida que hay un interés público comunitario que salvaguardar, que es evitar que los consumidores andinos incurran en riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los productos que se ofertan enel mercado subregional andino, debe preferirse la búsqueda de la verdad
real (material u objetiva) sobre la existencia de registros marcarios –o solicitudes previas de registro de marca presentadas– en otros países miembros de la Comunidad Andina, por encima de la aplicación rígida de merosformalismos, como el vencimiento de plazos o la preclusión procesal.
En consecuencia, incluso si un reglamento administrativo interno estableciera que el requisito del interés legítimo de la oposición andina no
puede ser subsanado con los recursos administrativos, la autoridad administrativa de propiedad industrial debe permitir al opositor andino presentar, en los procedimientos recursivos, pruebas adicionales que acrediten demodo fehaciente que en otro país miembro de la Comunidad Andina cuenta con una marca registrada idéntica o similar a la que se opone, o que previamente ha presentado una solicitud de registro de un signo distintivo
idéntico o similar al que se opone. Y la referida autoridad debe tener en330

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

consideración tales pruebas adicionales con el objeto de hacer primar la
verdad real, la realidad de los hechos.
En el derecho de propiedad industrial comunitario importa lo que
realmente ocurre en el mercado. Es el camino para proteger a los más de
111 millones de consumidores andinos. Las formalidades procesales nopueden cegar a las autoridades administrativas de propiedad industrial.
Estas tienen el deber de abrir los ojos y descubrir la verdad objetiva. Solo a
través de la verdad material se alcanza una auténtica justicia, una justicia
material.
9. Bibliografía
Juan Carlos Cassagne, Derecho Administrativo, Palestra Editores
S.A.C., Lima, 2010, Tomo II.
Juan Carlos Morón Urbina, Comentarios a la Ley del Procedimiento
Administrativo General. Nuevo Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444(Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS), décima cuarta edición, Gaceta Jurídica
S.A., Lima, 2019, Tomo I.
Germán Lora Álvarez y Brian Ávalos Rodríguez, Del dicho al hecho: límites a la aplicación del principio de primacía de la realidad por parte de laAutoridad Administrativa de Trabajo, en Revista Ius et Veritas, Pontificia
Universidad Católica del Perú, núm. 38, 2009, Lima.
Disponible en:
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/121
97 (Descargado el 10 de enero de 2021).
Hugo R. Gómez Apac y Karla Margot Rodríguez Noblejas, Nuevos criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina(Junio 2016 – Junio 2019). Propiedad intelectual, libre competencia, comercio internacional, derecho tributario, telecomunicaciones, transporte y minería ilegal, Editorial San Gregorio S.A. – Universidad San Gregorio de Portoviejo, Quito, 2019.

LA ACREDITACIÓN DEL INTERÉS LEGÍTIMO POR PARTE DELOPOSITOR ANDINO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA

331

Lourdes Calderón Aguilar, La interpretación de las normas tributarias
en función a la realidad de los hechos económicos, en Revista Quipukamayoc, Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, Lima, 2003, segundo semestre.
Disponible en:https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/quipukamayoc/2003/segundo/interpretacion.htm

u

333

Las Keywords (Google Adwords) y las marcas
registradas
Por Domenika Pais Hidalgo 1 y
Ray Meloni García 2Resumen
Por medio del presente artículo se expondrán aspectos generales relacionados con internet como alternativa de mercado de bienes y servicios,
así como, los mecanismos de publicidad, específicamente las keywords, que
usan los anunciantes para ofertar en el mundo digital.

Abogada de nacionalidad peruana, egresada de la Universidad Peruana deCiencias Aplicadas – UPC. Especialista de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, con 7 años de experiencia en temas de propiedad intelectual.
1

Abogado de nacionalidad peruana, experto en propiedad intelectual con más
de 20 años de ejercicio a nivel administrativo y judicial en esta disciplina. En los últimos
años, se ha desempeñado como consultor para organismos internacionales diseñando
estrategias de protección y gestión de derechos de propiedad intelectual para el desarrollo. Actualmente, es director de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi ypresidente de la Comisión de esta dirección. Asimismo, es vicepresidente del Comitéde Propiedad Intelectual y Desarrollo y del Comité de Observancia de los Derechos dePropiedad Intelectual de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
De igual forma, es miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Calidad
INACAL y vocal del Tribunal de Solución de controversias de OSINERGMIN.
2

334

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

Posteriormente, el análisis se centrará en cómo el empleo de dicha
herramienta podría ser susceptible de afectar derechos de propiedad industrial de terceros.
Con el propósito de poder evaluar lo antes mencionado, se detallará einterpretará diversa jurisprudencia emitida por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi (Perú) en los procedimientos de denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial iniciados por:(1) LATAM AIRLINES GROUP S.A.
contra GOOGLE PERÚ S.R.L. y GOOGLE LLC; y (2) LATAM AIRLINES GROUP
S.A. contra ATRAPALO PERÚ S.A.C., así como, por los Tribunales Europeos
en la Sentencia del TJUE del 23 de marzo de 2010 en los asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, Sentencia del TJUE del 12 de julio de 2011 en elasunto C-324/09 y Sentencia del TJUE del 22 de septiembre de 2011 en elasunto C-323/09.
Como parte de la interpretación de la jurisprudencia se analizarán las
diversas similitudes y diferencias que pudieran existir entre los pronunciamientos bajo comentario para, finalmente, proponer algunas conclusiones,
teniendo en consideración la salvaguarda de los derechos de propiedad
industrial que las autoridades competentes deben procurar.
Introducción
En el año 2018, existían en el mundo más de 3 mil millones de usuarios activos en redes sociales, cifra por demás reveladora, si reparamos enel hecho que esta representaba el 40% de la población mundial, lo que se
explicaba a partir de que cada 15 segundos se unía un nuevo usuario a una
red social 3.
En el Perú, el uso del mercado electrónico graficaba una curva deevolución vertiginosa. Al año 2017, existían más de 3 millones de personas

3 Fuente: Sprout Social: “61 social media statistics to book mark for 2018”.

https://noticias.universia.net.mx/practicas-empleo/noticia/2018/10/09/1161901/
como-utilizar-redes-sociales-startup-exito.html

En:LAS KEYWORDS (GOOGLE ADWORDS) Y LAS MARCAS REGISTRADAS

335

que efectuaban compras por medio de internet 4, mientras que, a inicios del2019 el universo de compradores en línea ascendía a 6 millones, esto es,
aproximadamente el 19% de la población total del país 5.
De este universo, el 65% estaba constituido por millenials (edades
entre 18 y 34 años). En el extremo opuesto, las personas mayores de 65
años representaban un exiguo 2% de los consumidores online, cifras reveladoras de las distancias generacionales en esta modalidad de consumo.
Las mujeres, por su parte, consolidaban mayores hábitos de compra online
que los varones, 56% vs 44% 6.
Es claro entonces que hasta el 2019, y a consideración de la data revisada, los pronósticos de crecimiento del comercio electrónico hacían prever una evolución incremental, destacada y sostenida, para el periodo
2020-2025; sin embargo, nada de lo anticipado, hizo prever lo que la propagación de la pandemia ha generado en pocos meses en el comercio
mundial.
Las cifras que mostraremos a continuación permiten apreciar la relación directamente proporcional -aunque más bien exponencial- entre lasmedidas de aislamiento social (y el fundado temor por el riesgo de contagio) y el crecimiento del consumo online.
Tras el inicio del primer periodo de cuarentena en Perú (del 16 al 30
de marzo), la Cámara de Comercio de Lima (CCL) estimaba que en el mes deabril las ventas online crecerían en promedio 50% en todas sus categorías yque tendrían picos de venta en los que se superarían el 100% de crecimienFuente: Estudio Comex Perú. Citado por Diario Gestión. En
https://gestion.pe/tendencias/2-millones-peruanos-realizan-compras-online-celular143284-noticia/
4

Según Estudio de la Cámara de Comercio de Lima. Citado por Perú Retail. En:
https://www.peru-retail.com/aproximadamente-6-millones-de-personas-compranpor-internet-peru/
5

6

Según investigación Picodi. Citado por Perú Retail. En: https://www.peru-

retail.com/e-commerce-en-peru-el-76-de-las-transacciones-se-realizaron-a-traves-desmartphones-en-2018/

336

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

to en ciertos productos de primera necesidad. Además, se preveía que un
30% de los compradores online serían nuevos 7.
El pronóstico de la CCL no pudo anticipar (nadie podría haberlo hecho
en realidad), que las medidas de cuarentena se extenderían por muchos
periodos más. De hecho, se mantienen hasta la actualidad. Tampoco pudo
calcularse al inicio del primer periodo de cuarentena, que el Gobierno decidiera que el retorno a la actividad ordinaria posterior al 24 de mayo se organice de manera progresiva y por sectores de la economía, a lo largo delaño.
Como se puede observar, poco menos de dos meses han sido suficientes para forjar un escenario extraordinario, a fuerza de un sinnúmero
de piezas cayendo en efecto dominó (pero con indescifrable trayectoria)
que ha generado como resultado que el comercio online alcance en muy
poco tiempo lo que el futuro le deparaba en un horizonte mucho más amplio y en otros segmentos del mercado, logrando dar un salto cuántico en laintensidad de su uso, cuyas consecuencias escapan a cualquier modelo depronóstico.
Ello acompañará la consolidación de nuevos hábitos de comportamiento y consumo, en donde si bien, las tiendas físicas volverán a ser visitadas progresivamente, las tiendas online no dejarán de ser la opción más
segura, menos costosa y más práctica, para consumidores y empresarios.
Estos últimos, como seguramente ocurrirá sabrán destinar mayores recursos para el desarrollo de anuncios, tiendas y plataformas electrónicas más
atractivas y amigables, orientadas a un conjunto mayor de sectores, lo que
redundará en la afirmación de los nuevos hábitos.
Es así como Internet cumple y seguirá cumpliendo un rol muy importante. A través de ella, se pone a disposición, de los usuarios y consumidores, un número indeterminado de productos o servicios, a los cuales se
Fuente: Evaluación del Área de Tecnologías de la Información y Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Lima - CCL:
7

En: https://gestion.pe/economia/coronavirus-peru-ccl-preve-que-comercioelectronico-crezca-50-en-abril-y-que-mas-empresas-usen-el-canal-online-nndc-noticia/

LAS KEYWORDS (GOOGLE ADWORDS) Y LAS MARCAS REGISTRADAS

337

puede acceder mediante operaciones comerciales más rápidas y directas
que las formas tradicionales. En ese sentido, internet constituye una alternativa de mercado distinta, y más dinámica, que las formas habituales que
conocemos.
Por ello, las empresas requieren constantemente de nuevas estrategias publicitarias que les permitan incrementar su presencia en internet
con la finalidad de asegurar su posición en el mundo digital, de forma quecada vez más usuarios las conozcan.
Entre las formas más utilizadas de hacer publicidad en internet, encontramos, entre otras, a las redes sociales, los banners, los pop – ups, losblogs, los videos, los emails marketing y las muy conocidas palabras claves(Keywords), proporcionadas por buscadores como Google, mediante elservicio de Google Adwords.
Sin embargo, las empresas deben ser cuidadosas al momento de implementar nuevas estrategias, pues alguna de ellas podría vulnerar derechos de propiedad industrial (signos distintivos – marcas registradas), trasladándose así los comportamientos infractores al mundo digital.
Cabe recordar que el registro de una marca, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 154 y 155 de la Decisión 486, Régimen Común sobre
Propiedad Industrial para los países de la Comunidad Andina 8, otorga a su
Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.
8

Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre
productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a losservicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado;o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

338

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

titular el derecho al uso exclusivo de la misma, brindándole la facultad de
impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, realice, entre otros,
el uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca respecto decualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiera causar confusión o riesgo de asociación con el titular del registro.
En tal sentido, cualquier mecanismo de publicidad que se adopte no
puede pasar por alto la existencia y reconocimiento de algún derecho depropiedad industrial de terceros.
Sin perjuicio de lo anterior, resulta pertinente mencionar que no todo
uso de una marca registrada constituye una vulneración a los derechos desu titular. Recordemos las excepciones establecidas en los artículos 157 y
158 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial para lospaíses de la Comunidad Andina 9.

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo deasociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para
productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al
titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución dela fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de unaprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de lafuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento
injusto de su prestigio.
9 Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial para los países dela Comunidad Andina

Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca
registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad,

LAS KEYWORDS (GOOGLE ADWORDS) Y LAS MARCAS REGISTRADAS

339

Existe la posibilidad que alguna de las estrategias publicitarias antes
mencionadas, si bien puede contener alguna marca registrada, no necesariamente vulnere los derechos de terceros.
En esta ocasión, nos centraremos en analizar cuándo y cómo el uso
de marcas registradas como palabras claves (Keywords) podría afectar losderechos de exclusiva de los titulares de derechos, sobre la base de la jurisprudencia emitida por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia yde la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y por Tribunales
Europeos. Finalmente, se plantearán algunas conclusiones y pautas para
tener en cuenta.

destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular, elderecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad
comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos oservicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación depiezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los
productos o servicios respectivos.
Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro,
después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país
por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes
que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro. A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que
dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa oindirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación delos derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre
ambas personas.

340

son?

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

Las palabras claves (Keywords) y el servicio de Google Adwords ¿Qué

Las Keywords son aquellas palabras claves que consignan los usuarios
en los buscadores, las cuales, en ocasiones, pueden estar compuestas por
marcas. Ello, permite que la página web relacionada con aquella palabra
clave ocupe una posición óptima en los resultados de la búsqueda, y así
atraiga un mayor número de visitas de usuarios, quienes podrían convertirse en clientes del anunciante.
Google, por medio de su plataforma Google Adwords (Google Ads) 10,
ofrece a los anunciantes esta herramienta para que, de forma patrocinada,
puedan publicitarse. En consecuencia, Google Adwords es un servicio relacionado a un medio publicitario, por el cual los agentes económicos realizan anuncios que serán visualizados por las personas, luego que estas digiten, en el motor de búsqueda, las palabras claves o Keywords que el anunciante eligió.
En el Perú, las conductas que ha venido analizando y sancionando el
Indecopi dentro del entorno digital son: (i) el uso indebido de un nombre
de dominio y (ii) el uso de marcas registradas para distinguir productos oservicios ofrecidos por medio de una red social, siendo la más recurrente laprimera de las mencionadas.
Sin perjuicio de ello, y de forma adicional, se ha presentado la posibilidad de analizar el supuesto de las llamadas palabras claves (Keywords),
como parte de los procedimientos de denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial iniciados por:(1) LATAM AIRLINES GROUP S.A.
contra GOOGLE PERÚ S.R.L. y GOOGLE LLC; y (2) LATAM AIRLINES GROUP
S.A. contra ATRAPALO PERÚ S.A.C.
A continuación, pasaremos a exponerlos pronunciamientos emitidos
por el Indecopi, así como algunos difundidos por los Tribunales Europeos
relacionados con las Keywords, los cuales se detallan a continuación:

10

https://ads.google.com/home/

LAS KEYWORDS (GOOGLE ADWORDS) Y LAS MARCAS REGISTRADAS

341a) Resoluciones emitidas por el Indecopi:
Resolución N° 818-2018/CSD-INDECOPI
2018/TPI-INDECOPIyResolución

N° 1996-

LATAM AIRLINES GROUP S.A. denunció a GOOGLE PERÚ S.R.L. y a
GOOGLE LLC por comercializar las palabras LAN y LATAM como palabras
claves (Keywords), para objeto de meta y referencia de búsqueda, proporcionado a través de su servicio Google Adwords (Google Ads).
Como respuesta a dicha denuncia, GOOGLE PERÚ S.R.L. respondió
alegando, entre otros argumentos, que no es la persona jurídica titular dela plataforma de publicidad online Google Adwords, ya que aquella se encuentra a cargo de GOOGLE LLC, empresa distinta a la domiciliada en Perú.
Por su parte, GOOGLE LLC indicó que Adwords constituye un servicio
de anuncios publicitarios, mediante el cual cualquier interesado puede contratarlo para que sus avisos aparezcan tanto en los resultados del motor debúsqueda, como en la red de display de Google, en videos de Youtube, o en
aplicaciones comercializadas a través de Google Play. Igualmente, refirió
que, cuando se trata de publicidad que el anunciante pretende que aparezca como enlaces patrocinados en los resultados del motor de búsqueda de
Google, el anunciante debe seleccionar la palabra clave o Keyword que son
aquellas palabras que, al ser buscadas por un usuario, harán que su anuncio
pueda ser elegido para aparecer entre los espacios patrocinados. Finalmente, agregó que las Keywords no son exclusivas de un anunciante y que son
utilizadas únicamente como parámetros de búsqueda.
Al respecto, la autoridad competente peruana resolvió que la denuncia efectuada en contra de GOOGLE PERÚ S.R.L. era improcedente dadoque, de los medios probatorios presentados, no fue posible determinar que
sea la responsable de comercializar las palabras claves (Keywords) como
referencia de búsqueda en el motor de búsqueda de Google.
Asimismo, en relación con los cargos recaídos contra GOOGLE LLC, lareferida autoridad concluyó que la infracción alegada era inexistente, toda
vez que, si bien mediante el servicio de Adwords la denunciada asignó lapalabra LATAM, como referencia de búsqueda en el motor de búsqueda de
Google, ello no implicaba que dicha actividad constituya un uso en el co-

342

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

mercio, de acuerdo con lo establecido, para aquellos fines, en el artículo
155 de la Decisión 486, pues dicho servicio se limitaba a un procedimiento
de elección por parte de los anunciantes y asignación por parte de GOOGLE
LLC, más no a designar un servicio o producto propio de la denunciada que
pueda generar confusión en los consumidores. Del mismo modo, la autoridad precisó que el pago que GOOGLE LLC recibía estaba relacionado con la
propia gestión de los servicios de Google Adwords que brindaba y no con lacomercialización de marcas protegidas.
Resolución N° 1417-2018/CSD-INDECOPI y Resolución N° 19942018/TPI-INDECOPILATAM AIRLINES GROUP S.A. denunció a ATRAPALO PERÚ S.A.C. por
usar las palabras claves LAN y LATAM para distinguir la comercialización depasajes en línea. Ante dicha alegación, la denunciada manifestó que el uso
de palabras claves constituye la forma habitual de publicitar los productos
o servicios que ofrecen las plataformas digitales, por lo que resultaría equiparable a la publicidad que se hace de una marca en un establecimiento
físico en el que se colocan afiches, banners o posters. En esa línea de argumento, mencionó que en la publicidad que realiza precisa el origen empresarial de los servicios que ofrece. De otro lado, agregó que mantenía relaciones comerciales con la denunciante ya que ofrece los pasajes aéreos quela propia LATAM AIRLINES GROUP S.A. pone a su disposición, brindándole
ciertos incentivos con el fin de vender la mayor la cantidad de boletos.
Con relación a la denuncia planteada por LATAM AIRLINES GROUP
S.A., la autoridad decidió declarar infundada la denuncia interpuesta contra
ATRAPALO PERÚ S.A.C., ya que determinó que, si bien quedó evidenciado
el uso de las denominaciones LAN y LATAM como palabras claves, dicho
uso tenía como finalidad que su enlace web patrocinado aparezca comouno de los resultados de búsqueda y no que identifique con ellas la actividad que realiza(relacionada con la comercialización de pasajes en línea),
toda vez que, de los medios probatorios, se desprendía que aquella actividad venía siendo identificada con el signo ATRAPALO.
Del mismo modo, como parte del pronunciamiento se precisó que sehabía verificado que la denunciada, por medio de su página web, ponía a laventa pasajes aéreos que LATAM AIRLINES GROUP S.A. le proporcionaba,

LAS KEYWORDS (GOOGLE ADWORDS) Y LAS MARCAS REGISTRADAS

343

siendo ATRAPALO PERÚ S.A.C. una intermediaria de la venta. Asimismo, seestableció que según lo dispuesto en el artículo 155 de la Decisión 486 paraque se configure una infracción a las normas de propiedad industrial, nobasta con que se empleen signos que sean iguales o similares a marcas registradas, sino que es necesario que dicho uso se realice en el comercio yque sea susceptible de generar riesgo de confusión o asociación respecto
de un signo distintivo protegido.
b) Resoluciones emitidas por los Tribunales Europeos:
Sentencia del TJUE del 23 de marzo de 2010 en los asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08
LOUIS VUITTON MALLETIER SA contra GOOGLE FRANCE SARL /GOOGLE INC (GOOGLE). La demandante refirió que GOOGLE, por medio desu servicio de Adwords, permite que operadores económicos seleccionen
una o varias palabras para que formen parte de sus enlaces patrocinados,
algunas de las cuales coinciden con las marcas registradas de LOUIS VUITTON MALLETIER SA, con el fin de que sus enlaces se muestren en los resultados de búsqueda. Del mismo modo, agregó que había verificado que a
través de varios de esos enlaces se comercializaban imitaciones de sus productos 11.
Previo a su análisis, el Tribunal europeo delimitó el litigio principal e
indicó que el mismo consistía, entre otros aspectos, en determinar si elempleo de signos correspondientes a marcas como palabras claves tiene
por objeto la aparición en pantalla de enlaces promocionales a sitios en losque se ofrecen productos o servicios idénticos a aquellos para los que se
han registrado dichas marcas, es decir, productos de marroquinería 12.
Así, precisó que el uso de un signo idéntico o semejante a marcas registradas se debe presentar en el tráfico económico (actividad comercial
LOUIS VUITTON MALLETIER SA se dedica, principalmente, al comercio de bolsos de lujo y otros productos de marroquinería.
11

Apartado 46 de la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), del 23 demarzo de 2010.
12

344

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

con ánimo de lucro) y no en la esfera privada, siendo además necesario que
aquel uso susceptible de sanción implique que el tercero utilice el signopara distinguir los productos o servicios que el mismo ofrece en el marco
de su propia comunicación comercial. En tal sentido, consideró que el prestador de un servicio de referenciación –como lo es GOOGLE con su servicio
Google Adwords– no hace uso en el tráfico económico de las palabras claves, ya que, precisamente, mediante el servicio de referenciación que ofrece son sus clientes –los anunciantes– quienes las estarían utilizando paradistinguir sus propios productos o servicios.
Igualmente, mencionó que teniendo en cuenta la función indicadorade la marca 13, debe facultarse al titular a prohibir que se muestren anuncios de terceros en aquellos casos en los que los internautas pueden –erróneamente– atribuirle una procedencia empresarial que no tiene.
En definitiva, el Tribunal concluyó que consistiría una infracción apartir del uso de una palabra clave idéntica a una marca registrada –en el
marco de un servicio de referenciación en internet– cuando dicha publicidad no permite o apenas permite al internauta medio determinar si los
productos o servicios incluidos en el anuncio proceden de la marca o deuna empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero. Siendo que el prestador del servicio de referenciación
en internet que almacena como palabra clave un signo idéntico a una marca y organiza la presentación en pantalla de anuncios a partir de tal signo
no hace uso de este 14.
Sentencia del TJUE del 12 de julio de 2011 en el asunto C-324/09
L’OREAL SA, LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE SNC, LABORATOIRE GARNIER & CIE y L’OREAL (UK) LTD interpusieron una demanda por vulneración a sus derechos de propiedad intelectual contra EBAY INTERNCIOEn el contexto del comercio electrónico, consiste en permitir a los internautas
poder distinguir entre los productos o servicios del titular de la marca y los que tienen
otra procedencia.
13

Apartado 121.2 de la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), del 23 demarzo de 2010.
14

LAS KEYWORDS (GOOGLE ADWORDS) Y LAS MARCAS REGISTRADAS

345

NAL AG, EBAY EUROPE SARL, EBAY (UK) LTD (EBAY) y algunas personas naturales. Al respecto, las demandantes sostuvieron que EBAY sería responsable de uso de las marcas de L’OREAL como consecuencia de la presentación de estas en su sitio web y de la inserción en el sitio web de operadoresde motores de búsqueda como Google de enlaces patrocinados que aparecen cuando se emplean palabras claves correspondientes a dichas marcas 15. Por su parte, EBAY negó que el hecho de poner a la venta en su mercado electrónico los artículos mencionados 16 pueda vulnerar los derechos
conferidos por las marcas.
Respecto de la demanda, el Tribunal indicó que la demandada, cadavez que un usuario consignaba en el motor de búsqueda palabras que coincidían con las que previamente EBAY había seleccionado (y que correspondían a marcas de L’OREAL), hacía aparecer un enlace publicitario relacionado con la posibilidad de comprar el producto de la marca que buscaba en
su sitio web. En ese sentido, si bien el Tribunal determinó que la denunciada utilizó como palabras claves marcas de L’OREAL, este uso estuvo relacionado con promocionar su propio servicio consistente en un mercado
electrónico a disposición de vendedores y compradores de productos, por
el que dicho uso no estaba relacionado con productos o servicios idénticoso similares a aquellos para los que la marca estaba registrada. Finalmente,
reiteró el hecho que el titular de una marca está facultado para prohibir aloperador de un mercado electrónico hacer publicidad, a partir de una palabra clave idéntica a esa marca y que ha sido seleccionada por ese operador
en el contexto de un servicio de referenciación en internet, de productosde tal marca que se ponen a la venta en ese mercado electrónico cuando
dicha publicidad no permite o apenas permite al internauta normalmente
informado y razonablemente atento determinar si tales productos proce-

Apartado 38 de la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), del 12 de julio de 2011.
15

Productos cosméticos no destinados a la venta, como artículos de demostración o muestras o algunos sin embalaje.
16

346

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

den del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada aéste o si, por el contrario, proceden de un tercero 17.
Sentencia del TJUE del 22 de septiembre de 2011 en el asunto C323/09 18
En este caso INTERFLORA INC e INTERFLORA BRITISH UNIT (INTERFLORA) demandaron a MARKS & SPENCER PLC (M&S) como consecuencia
de que esta última seleccionó, como palabra clave, la denominación INTERFLORA, que permitía que los internautas al introducir la misma en el motorde búsqueda de Google, apareciera un anuncio de M&S. En este punto cabe señalar que, las demandantes son las encargadas de una red mundial deenvío de flores, quienes también poseen sitios web, siendo el principal
www.interflora.com, mientras que M&S es uno de los más grandes minoristas en el Reino Unido, quien se dedica, entre otras actividades, a la venta
y envío de flores, siendo, en este rubro, competencia de INTERFLORA.
Como parte del análisis de la controversia se determinó que M&S sí
usó el signo INTERFLORA para su servicio de envío de flores, el cual es idéntico a la marca de las denunciantes, sin embargo, el Tribunal precisó que lastitulares solo podrían prohibir dicho uso si es que el mismo menoscaba
alguna de las funciones de la marca (menoscabo de la función de indicacióndel origen de la marca, menoscabo de la función publicitaria y menoscabode la función de inversión).
Respecto del menoscabo de la función de indicación del origen de lamarca, el Tribunal refirió que aquella se veía reducida cuando se muestra alos internautas, a partir de una palabra clave idéntica a dicha marca, unanuncio de un tercero, que puede ser competidor del titular de dicha marca, dependiendo del modo en que se presente el anuncio. Siendo menoscabada cuando la publicidad no permite o apenas permite al internauta
normalmente informado y razonablemente atento a determinar si los proApartado 4 de las conclusiones de la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran
Sala), del 12 de julio de 2011.
17

Cabe señalar que FLOWERS DIRECT ONLINE LTD, en un inicio, también formó
parte del presente proceso, sin embargo, llegó a un arreglo con las demandantes.
18

LAS KEYWORDS (GOOGLE ADWORDS) Y LAS MARCAS REGISTRADAS

347

ductos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca ode una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario,
proceden de otro 19. Por lo que, si es que el anuncio del tercero sugiere laexistencia de un vínculo económico entre dicho tercero y el titular de lamarca o cuando pese a no sugerirlo es tan impreciso sobre el origen deproductos o servicios de que se trata 20, debe concluirse que hay menoscabo de la función de indicación del origen de aquella marca.
Asimismo, en lo concerniente al menoscabo de la función publicitaria, indicó que la publicidad en internet, a partir de palabras claves correspondientes a marcas, es una práctica de ese tipo, en la medida que, porregla general, su objetivo es simplemente proponer a los internautas alternativas a los productos o servicios de los titulares de dichas marcas 21.
De otro lado, en relación con el menoscabo de la función de inversión, el Tribunal mencionó que cuando el uso por un tercero –como un
competidor del titular de la marca– de un signo idéntico a dicha marca para
productos o servicios idénticos a aquellos para los que esté registrada supone un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca paraadquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidoresy ganarse una clientela fiel, debe considerarse que dicho uso menoscaba la
función de inversión de la marca 22.
En ese sentido, concluyó que el titular de la marca está facultado aprohibir que un competidor haga publicidad a partir de una palabra clave
idéntica a esa marca, que el competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en internet, sin el consentimiento del titular de pro19

2011.

Apartado 44 de la Sentencia del Tribunal de Justicia, del 22 de septiembre de

20 Para determinar si un anuncio es impreciso se basa en lo que un internauta
normalmente informado y razonablemente atento puede percibir.
21

Apartado 58 de la Sentencia del Tribunal de Justicia, del 22 de septiembre de22

Apartado 62 de la Sentencia del Tribunal de Justicia, del 22 de septiembre de

2011.
2011.

348

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

ductos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso pueda menoscabar una de las funciones de la marca 23.
c) Similitudes y diferencias entre las jurisprudencias expuestas
De la revisión de las resoluciones del Indecopi y de los Tribunales Europeos antes expuestas, se advierte que los criterios coinciden al indicar
que el uso que hace Google y los anunciantes de las palabras claves o
Keywords ocurre en el tráfico económico, es decir, en el comercio. Asimismo, consideran que no basta con que el uso ocurra en dicho escenario paraconcluir que se trata de una infracción a los derechos de los titulares demarcas registradas, por lo que, entre otros aspectos, se requiere que aquella palabra clave –que constituye una marca registrada– identifique un producto o servicio que brinda el anunciante, uso que además debe ser susceptible de causar confusión o asociación en los consumidores. Tanto la
autoridad competente de Perú y la de Europa concluyen que la actuaciónde Google no constituye la de un anunciante, sino más bien es la de unprestador de un servicio de referenciación (Google Adwords), quien solo se
encarga de almacenar la palabra clave y organizar la presentación en pantalla de anuncios a partir de la misma.
Adicionalmente, podemos advertir que también comparten la idea deque el uso de las palabras claves (Keywords) solo podría vulnerar los derechos de marcas de los titulares cuando aquel uso provenga de los anunciantes, quienes, como ya se indicó, deben utilizar dicha palabra clave para designar los productos o servicios que ofrecen causando confusión en los consumidores. En ese sentido, los anunciantes pueden ser responsables e incurrir en infracción en la medida que el uso que realicen de las palabras claves genere la confusión indicada.
De otro lado, a diferencia de la autoridad peruana, la europea va unpoco más allá y precisa que para poder determinar si el uso de la palabra
clave que contiene una marca registrada vulnera los derechos de su titular,
23

de 2011.

Apartado 96.1 de la Sentencia del Tribunal de Justicia, del 22 de septiembre

LAS KEYWORDS (GOOGLE ADWORDS) Y LAS MARCAS REGISTRADAS

349

se debe verificar que la publicidad a la que nos deriva permite al internauta
medio 24 advertir si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada aéste o si, por el contrario, proceden de un tercero.
Del mismo modo, la autoridad europea nos invita a no perder de vista que la publicidad derivada del servicio de referenciación de Google(Google Adwords), usada por los anunciantes, no debe menoscabar las funciones de indicación de procedencia, de publicidad y de inversión de lamarca, ya que, de verificarse el perjuicio de una de esas funciones, el titular
de la marca está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad a partir de una palabra clave idéntica a su marca. Siendo así, esa conducta será considerada como una infracción de los derechos de propiedad
industrial, susceptible de ser sancionada.
Por otra parte, resulta pertinente agregar que el Tribunal Europeo,
además de lo mencionado, plantea que no cabe admitir que el titular deuna marca pueda oponerse a que un competidor, en el contexto de una
competencia leal y respetando la función indicadora del origen de la marca,
haga uso de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios
idénticos a aquellos para los que esté registrada su marca, si la única consecuencia que tiene ese uso es obligar al titular a adoptar esfuerzos paraadquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidoresy ganarse una clientela fiel 25.
Finalmente, de lo expuesto hemos podido evidenciar que el límite
entre la legalidad e ilegalidad del empleo de palabras claves (Keywords) es
muy reducido, por tanto, dependerá de un preciso análisis –sobre la basede las pautas indicadas anteriormente– el concluir que una publicidad derivada de un anuncio patrocinado por medio del servicio de Google Adwords
esté vulnerando los derechos de algún titular de marcas.
El Tribunal, en sus pronunciamientos, define al internauta medio como elnormalmente informado y razonablemente atento.
24

25

2011.

Apartado 64 de la Sentencia del Tribunal de Justicia, del 22 de septiembre de

350

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

Conclusiones:
1. El uso de un signo en internet por parte de algún anunciante parapublicitar y comercializar bienes y servicios constituye un uso en elcomercio.
2. Todo uso de un signo en el comercio no es susceptible de configurar una infracción a los derechos de propiedad industrial, ya que para que se determine ello, es necesario que ocurra la posibilidad dela existencia de riesgo de confusión o asociación, lo que sucede
cuando se usa un signo para identificar productos o servicios en el
mercado.
3. La publicidad en internet, a partir de palabras claves que correspondan a marcas, constituye el medio utilizado por los anunciantes
para propiciarla aparición de su publicidad, constituyendo un uso
en el comercio.
4. Para determinar si una publicidad basada en palabras claves que
correspondan a marcas vulnera los derechos de su titular, debe verificarse que la misma tenga como objeto identificar productos oservicios idénticos o vinculados a aquellos para los que la marca está registrada, induciendo a riesgo de confusión o asociación al consumidor y, adicionalmente, constatar que tales anuncios no afecten
alguna de las funciones de la marca.
5. Si es que el anuncio del tercero sugiere la existencia de un vínculo
económico entre aquél y el titular de la marca o cuando pese a nosugerirlo es tan impreciso sobre el origen de productos o servicios
de que se trata 26, debe concluirse que hay menoscabo de la función
de indicación del origen de aquella marca.
6. Cuando el uso –por parte de un competidor del titular de la marca–de un signo idéntico a la marca registrada para distinguir productos
o servicios idénticos a aquellos para los que se registró supone un
El criterio para determinar si un anuncio es impreciso se basa en lo que un internauta normalmente informado y razonablemente atento puede percibir.
26

LAS KEYWORDS (GOOGLE ADWORDS) Y LAS MARCAS REGISTRADAS

351

obstáculo esencial para que el titular emplee su marca para adquiriro conservar una reputación, debe considerarse que dicho uso menoscaba la función de inversión de la marca.
Finalmente, consideramos que el uso de marcas en la publicidad deinternet y los desafíos que implican lograr su total protección cuando estas
se ven afectadas, nos han hecho advertir que resulta conveniente actualizar
los criterios de interpretación de normas sobre marcas, replanteando lasperspectivas a considerar al momento de analizar dichos supuestos y fijando posiciones, de modo que podamos abarcar de forma clara y precisa todos los aspectos que el entorno digital plantea, por lo que, las autoridades
competentes son quienes deberán desarrollar precedentes jurisprudenciales con la finalidad de salvaguardar los derechos de propiedad industrial.
Bibliografía
Estudio Comex Perú. Citado por Diario Gestión. En https://gestion.pe/tendencias/2-millones-peruanos-realizan-compras-onlinecelular-143284-noticia/
Estudio de la Cámara de Comercio de Lima. Citado por Perú Retail.
En: https://www.peru-retail.com/aproximadamente-6-millones-depersonas-compran-por-internet-peru/
Evaluación del Área de Tecnologías de la Información y ComercioElectrónico de la Cámara de Comercio de Lima - CCL: En:
https://gestion.pe/economia/coronavirus-peru-ccl-preve-que-comercioelectronico-crezca-50-en-abril-y-que mas-empresas-usen-el-canal-onlinenndc-noticia/
Investigación Picodi. Citado por Perú Retail. En: https://www.peruretail.com/e-commerce-en-peru-el-76-de-las-transacciones-se-realizaron-atraves-de-smartphones-en-2018/
Sprout Social: “61 social media statistics to book mark for 2018”.
En: https://noticias.universia.net.mx/practicas-empleo/noticia/2018/10/
09/1161901/como-utilizar-redes-sociales startup-exito.html

u

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El problema de la valoración de los daños y perjuicios
en los delitos contra la propiedad intelectual en el
Perú
Por María Luz Sandoval Sandoval *Resumen
Actualmente, en el Perú, no existe una tabla valorativa que ayude al
juzgador a cuantificar a cuánto ascienden los daños y perjuicios ocasionados en los procesos contra la propiedad intelectual: derecho de autor yconexos, y propiedad industrial. Ante esta falta de regulación, se ha apelado a recurrir a la discrecionalidad del juez para resolver los casos. Sin embargo, esta situación genera incertidumbre jurídica para las partes, puesto
que el juez se enfrenta a la tarea de resolver estos casos sin una base establecida y los fallos son diversos según el criterio de equidad de cada juez. Es
necesario contar con criterios valorativos para la cuantificación del daño
ocasionado, a fin de generar confianza en los titulares de los derechos, asícomo en la sociedad. Estos criterios fomentan la disuasión de la no comisión de los ilícitos de este tipo. Para tratar de resolver esta carencia, bosquejo cuatro criterios a tomar en cuenta para la cuantificación de la reparación civil, los cuales son: el valor que le otorga el afectado al daño ocasionado por el sujeto infractor con la vulneración de su derecho, el valor delcosto del bien o servicio genuino lícito, grado de participación del imputado
en el hecho y, capacidad económica del obligado. Esto lo llevo a cabo conbase en las pautas establecidas por la Comunidad Andina, en su artículo
Juez Penal con Subespecialidad en delitos Aduaneros, Tributarios, Propiedad
Intelectual y Ambiental de Lima - Perú.
*354

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

243, de la Decisión Andina 486; así como las reglas propuestas por Mosset
Iturraspe (...), principalmente; y mi experiencia en la judicatura a cargo deeste tipo de delitos. Considero que, con los criterios propuestos, se genera
un mensaje disuasivo a la ciudadanía en general. Por un lado, se convencede no cometer el delito con las sanciones pecuniarias; que son de obligatorio cumplimiento para la rehabilitación y, por ende, para la reinserción delpenado a la sociedad; porque afectan gravemente la economía del sujeto
infractor. Por otro lado, con la pena tasada (establecida por nuestro Código
Penal), se disuade a los penados de no ser reincidentes o habituales, por elaumento de las penas privativas de libertad. Desde mi experiencia personal, estos criterios son eficientes para la administración de justicia en materia penal. Asimismo, contaría con mayor eficacia si se uniformizan a fin deestablecer el quantum indemnizatorio (reparación civil), para que el mensaje disuasivo sea el mismo para todos.

Introducción
Con el presente artículo, pretendo brindar un aporte a la administración de justicia en materia penal, de manera imparcial y equitativa, en los
casos de Propiedad Intelectual: derechos de autor y conexos, y los derechos de propiedad industrial. Más específicamente, en la cuantificación deldaño en la vulneración de estos derechos. Los derechos de Propiedad Intelectual, si bien generan, por sí mismos, contenido económico, también son
susceptibles de afectación moral y patrimonial. Esto implica que exista una
doble vertiente de protección. La primera, de reparación a través de la vía
penal en sentido de última ratio. La segunda, en el fondo de contenido material derivado de la responsabilidad civil, cuyos elementos establecidos enel art. 1969º del Código Civil peruano son: la antijuridicidad, nexo causal, el
factor de culpabilidad y el daño causado. Ante esta característica de losderechos de Propiedad Intelectual, se advierte una de las dificultades que
afrontamos los administradores de justicia en la actualidad: determinar y/ocuantificar la valoración de la indemnización de los daños y perjuicios. A
pesar de ello, se debe garantizar la protección de las obras del ingenio humano. A la fecha, no son tomados en cuenta los derechos morales y patrimoniales por los titulares de derechos (o sus abogados), quienes son losEL PROBLEMA DE LA VALORACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOSEN LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL PERÚ355

que buscan un resarcimiento económico por el actuar delictivo en su agravio. La no existencia de un estándar o tabla valorativa que ayude a determinar de una manera objetiva la misma, propicia esta situación. Por ende,solo se logra agudizar el problema, porque no es el hecho de proponer unmonto, sino que el mismo debe estar sustentado objetivamente a fin deque sea evaluado y determinado por el juez en su decisión.
En el presente artículo, se presenta un bosquejo de cuatro criteriospara determinar la cuantificación de la reparación civil, con base en las pautas establecidas por la Comunidad Andina, en su artículo 243, de la Decisión
Andina 486, así como en las reglas propuestas por Mosset Iturraspe (...),
principalmente, y mi experiencia en la judicatura a cargo de este tipo dedelitos. Estos criterios, basados en la facultad del juez de fijar el monto dela reparación del daño a través del principio de equidad otorgado en el artículo 1332 del Código Civil; son los siguientes: el valor que asigna el agraviado al daño sufrido; el valor que propone el juez; el nivel del daño causado en consideración de la calidad del agente (fabricante, almacenero, vendedor, etc.); y la capacidad económica del obligado. Con la uniformizaciónde estos criterios, se podría conseguir equidad en las valoraciones de daños
en casos similares, con lo que se garantiza la seguridad jurídica. Habría untrato igualitario en la valoración del daño, salvo algunas excepciones en lasque el juez evaluará caso por caso.
Este tema, se presenta a partir de una breve definición y breve estudio de la propiedad intelectual, reparación civil y el problema para cuantificar el daño a nivel cotidiano, con especial aporte de mi experiencia en elcampo.
La Propiedad Intelectual
La capacidad inventiva, en un sentido lato, viene a ser una de las tantas características que distingue al ser humano con otros seres. Esto, debido a que dicha facultad proviene del intelecto, y nos ha llevado a un proceso de desarrollo constante.
Para la definición de los derechos de propiedad intelectual, se utilizalo señalado en Ríos (2009), quien afirma “Por derecho intelectual se entiende el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios

356

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales ycomerciales.” (p. 40). La propiedad intelectual comprende tanto los derechos de autor y conexos (creación de obras artísticas y científicas) como elderecho a la propiedad industrial (creación de obras industriales y comerciales). En la actualidad, son referentes importantes para la protección de lapropiedad intelectual en sus dos vertientes el Convenio de París y Convenio
de Berna. En el Perú, lo que se establece en estos convenios se recoge en laConstitución Política (1993), la cual señala, que Toda persona tiene derecho“A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así comoa la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia
el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión”. (art. 2 inc. 8). El
Estado peruano brinda garantías para la protección de estos derechos queinternamente se encuentran desarrollados en los Decretos Legislativos 822
y 1075 respectivamente. Ante la transgresión de estos, como última ratio,
el Código Penal prevé las sanciones a la vulneración de estos derechos.
Están regulados, más específicamente, en los artículos del 216º al 224º delTítulo VII del Código Penal.
Como señala Chirinos (2014), “(...) los llamados derechos intelectuales que, en estricto sentido jurídico, son bienes con valor y significado tantoen el orden económico como en el moral y que, por lo mismo precisan de laprotección de la ley.” (p. 827) En esta cita, se define que los derechos intelectuales poseen un valor tanto a nivel patrimonial como moral. Ante tal
connotación, es necesario identificar por qué es que los derechos intelectuales poseen un valor en estos dos ámbitos que, a simple vista, son bastante diferentes.
Dentro de los delitos contra la propiedad intelectual, la conducta ilícita se enmarca dentro de los elementos de responsabilidad extracontractual, ya que se trata de bienes jurídicos que abarca aspectos patrimoniales
y morales. Lo que implica que el daño causado tenga una doble vertientede afectación, dependiendo a su vez de la tipología de delito intelectual enel que se incurra. Ahora bien, la Propiedad Intelectual se categoriza en dos:a) La Propiedad Industrial - Constituida como derecho exclusivodel uso de una creación humana que puede ser un signo distintivo,

EL PROBLEMA DE LA VALORACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOSEN LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL PERÚ357

marcas e indicaciones geográficas de origen, o nuevas creaciones que
incluyen las invenciones, patentes, dibujos y modelos industriales.
b) El Derecho de Autor - Que protege todas las creaciones delingenio humano, que abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las películas, lasobras musicales, las obras de arte, los dibujos, las pinturas, fotografías y esculturas, los diseños arquitectónicos y el software.
(Vizcardo, 2014, p. 79).
La intangibilidad de los activos protegidos por la propiedad intelectual dificulta la labor de establecer el valor de la afectación. Esto es necesario para lograr determinar la indemnización por el daño o perjuicio ocurrido, dado que los activos intangibles; como el caso de las obras protegidas
por el derecho de autor, las patentes, las marcas y otros; no tienen un valorintrínseco, sino que su valor está conectado al grado de éxito que obtengan
en el mercado (OMPI, 2018, p. 3). Por lo mismo, denota el gran reto que seasume al cuantificar el nivel de daño generado hacia la obra, situación quela norma busca salvar para no dejar en estado de indefensión dichos derechos.
En el derecho comparado, la experiencia penal relativa a la propiedad
intelectual adquiere diversos matices, entre ellos, la existencia de las leyes
penales en blanco, inmerso en el sentido de la misma naturaleza del delito,
como es el caso español, que ha sido constante en su jurisprudencia la adición de supuestos de índole comercial, sobre todo en los delitos contra la
propiedad industrial, que necesariamente encierran en su animus el carácter económico. En ese sentido, el artículo 274º ha sido el eje de estas modificaciones, sumándole criterios comerciales para pretender “cubrir así laposible laguna referente a la protección penal de obtenciones vegetales,
que son variedades comerciales cuyo régimen jurídico, contenido básicamente en la Ley 3/2000, del 7 de enero, modificada por Ley 3/2002, del 12de marzo, es similar al de la propiedad industrial” (Díaz y García Conlledo,
2009, p. 108).

358

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

Para Lozada (1992) existe una diferencia insoslayable entre la propiedad intelectual y la propiedad industrial, en primer lugar, por los efectos
socioeconómicos generados por la licencia estatal para el uso de la propiedad industrial, cosa que no ocurre en el derecho a la propiedad intelectual“puesto que su ámbito está circunscrito al derecho del creador a la paternidad del invento y a su explotación exclusiva, con independencia de lacapacidad competitiva que pueda verse afectada” (p. 108).
En el caso colombiano, el artículo 270º del Código Penal busca proteger la materialización del afán inventivo humano, en palabras de la Corte
Constitucional, se protege la obra, esto es “(...) la expresión personal de lainteligencia que desarrolla un pensamiento que se manifiesta bajo una
forma perceptible, tiene originalidad o individualidad suficiente, y es apta
para ser difundida y reproducida” (Sentencia C-1118/2005). Por tanto, laprotección que se genera estará determinada por algunas condiciones,
tales como la originalidad, que viene a ser la condición ab origine referidacomo condición vital para la protección del derecho, muy al margen delvalor o mérito de la obra.
Ahora bien, en el caso peruano, los supuestos penales atribuibles, seenmarcan desde el artículo 216º hasta el artículo 224º del Código Penal,
por lo que recurre a normas extrapenales para la correcta aplicación delgrado de responsabilidad y las medidas que se adoptaran para reparar eldaño. Esto supone la presencia de normas penales en blanco, que se entiende “(...) aquella cuyo supuesto de hecho viene consignado en una norma de carácter no penal” (Muñoz, cit. Salas, p. 109).
Al ser una norma penal en blanco, en este caso se necesita la aplicación de elementos del ámbito civil, específicamente, relacionado a la responsabilidad civil. Tales como el nexo causal, la antijuricidad, la imputabilidad o también conocido como el factor atribución, y el propio daño producido, que se enmarcan especialmente en el artículo 1969º del Código Civil
vigente.
La Reparación Civil
Asimismo, en el artículo 92º del Título VI del Código Penal, se estipula
que el juez, al momento de dictar su decisión, no solamente emite pronun-EL PROBLEMA DE LA VALORACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOSEN LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL PERÚ359

ciamiento respecto a la pena privativa de Libertad, sino que, además, lasentencia debe comprender, entre otros, el pago de una reparación civil
que comprende, conforme al artículo 93º del Código Penal, lo siguiente. “1)La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y 2. La indemnización de los daños y perjuicios”. En el caso de los procesos de propiedad intelectual, al referirse a bienes intrínsecamente delictivos (piratas ode marcas falsificadas), no se puede disponer la restitución o devolución oel pago de su valor. Esto conlleva a adentrarnos en la indemnización de los
daños y perjuicios.
La reparación civil estipulada en el artículo 92º y siguientes del Código Penal, es dual, porque se impone en un proceso penal, como consecuencia de la responsabilidad civil que debe asumir el sujeto infractor por
un lado y, por otro, un derecho de la víctima que debe efectivizarse durante el tiempo que dure la condena. Por ello, se nos permite adherirnos a laevaluación de los daños y perjuicios que se estipulan en la norma civil “Lareparación civil se rige, además, por las disposiciones pertinentes del Código Civil”. Ciuro (2006) atiende a que la evolución dogmática del daño en elámbito penal cobra terreno, puesto que la función sancionadora propia delderecho penal comienza a dar paso a la reparación e indemnización, que
han sido tradicionalmente funciones del derecho privado, asumiendo elementos como la conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad para una
concreta evaluación del daño causado al bien jurídico (p. 112).
Para la doctrina actual, la antijuridicidad o la conducta antijurídica
vienen a ser aquella que menosprecia el orden jurídico en su conjunto a
nivel global o genera el accionar de actos contrarios al orden jurídico, yquebranta la infracción del deber de respeto a las normas jurídicas y a lasociedad como ente de aplicación (Lorenzetti, 2006, p. 474). Entendido
esto, frente a la comisión de un delito enmarcado o que afecta la propiedad
intelectual en cualquiera de sus supuestos de aplicación, estaríamos ante lapresencia del elemento de la antijuridicidad.
La antijuridicidad por lo mismo, no es un elemento que pertenezca
netamente a un solo tipo de derecho. Al contrario, la antijuricidad se desprende de la tipicidad, lo que forma un vínculo irrompible o difícilmente
superable. No podríamos hablar de una conducta antijurídica si, previa-

360

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

mente, el derecho no ha positivizado dicha conducta en un ordenamiento
determinado. Ahora bien, se expone que la responsabilidad no sólo actúa
ante la existencia de un comportamiento ilícito, sino cuando existe un interés digno de protección (Lorenzetti, 2006, p. 475). Considero que es válido
y, en ese plano, genera una vinculación con los bienes jurídicos, que son
objetos de protección anterior a la pena.
Entonces entendemos que, ante la obligación de resarcir el daño generado por una acción, siempre se va a partir de la violación normativa,
cuando la afectación sea inminente o ya no se tenga opción a impedirla, lo
que deviene en antijurídico.
Uno de los puntos que torna más grave la discusión para evaluar eldaño o perjuicio es, justamente, la existencia de la culpa en el hecho antijurídico, sobre todo en lo penal, al margen de la comprobada existencia deldolo. Si bien este elemento causal se presenta en un amplio campo penal,
cuando se habla de delitos contra la propiedad intelectual no es dable atribuir culpa ante la comisión de dicha tipología de delitos. No estamos hablando de delitos omisivos, sino de delitos que requieren de cierto grado deacción para su ejecución, por ende, se descarta la figura culposa.
Del mismo modo, la causalidad puede ejemplificarse o equipararse ala búsqueda policial del autor, en el sentido de otorgarle a un sujeto una
responsabilidad para su posterior reparo. Por ello, la relación de causalidad
presenta dos variantes. Por un lado, encontramos la causalidad a nivel deautoría, que busca encontrar el vínculo o nexo entre el autor y el resultado
dañoso. Y, por otro lado, la causalidad a nivel de extensión del daño resarcible que fija el animus de la resarcibilidad de las consecuencias originadas,sobre todo las inmediatas, mediatas previsibles y las causales (Lorenzetti, p.
478).
Por lo mismo, la noción de autoría es vital para que, como se dijo enel párrafo anterior, se genere el nexo que permite allanar el camino a laresponsabilidad y a la reparación. En ese sentido, surge la duda de si el grado de participación de un agente, sea autor o cómplice, impacta el nivel dela reparación dañosa a la víctima. Para ello, se debe analizar diversas aristas
que permitan vislumbrar, en máximo esplendor, la realidad del daño causado.

EL PROBLEMA DE LA VALORACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOSEN LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL PERÚ361

Se podría considerar que el punto más importante, en relación con elpresente artículo, va encaminado hacia el daño, sobre todo, la noción dedaño injusto, y el ámbito de los derechos subjetivos, entre los cuales se
incluye la concepción moral de los derechos de propiedad intelectual. Esta
situación genera un desafío constante, puesto que, siguiendo lo explicado
por Bianca (2006) “En la tutela de los nuevos intereses se ha hecho el recuento del nacimiento de los nuevos derechos subjetivos” (p. 257).
Ahora bien, el Capítulo III del Decreto Legislativo Nº 822 da paso a lanormatización expresa del derecho moral, que va conexo a los derechos depropiedad intelectual. Se les asigna las características de perpetuidad,
inalienabilidad, inembargabilidad, irrenunciabilidad e imprescriptibilidad.
Asimismo, dicho decreto legislativo brinda alcances de los beneficios que
recibe el autor por explotar su obra. A su vez, se propone, de forma pasiva,la pérdida económica subsecuente, como lo establece el artículo 30º dedicha norma mencionada.
Consecuente con ello, el Decreto Legislativo Nº 1075 otorga un marco de protección. Aunque cabe resaltar que, en el ámbito civil- comercial,permite, al menos en teoría, que el uso del derecho de propiedad industrial
sea custodiado, aun cuando el objeto de invención carezca de pieza idónea
para su correcto funcionamiento, tal cual lo establece el art. 41º de la norma:
Cualquier inventor domiciliado en el país que tenga en estudio unproyecto de invención y que necesite experimentar o construir algún mecanismo que le obligue a hacer pública su idea, podrá solicitar un certificado de protección que la Dirección competente le otorgará por el término
de un (1) año.
Estamos, por lo mismo, ante diversidad de supuestos contemplados
en la norma sustantiva, y también extra penal, que dificulta la evaluación
lógica del daño. Aunque es importante señalar que este deberá probarse y,
por tanto, con la prueba, se incluirá pasivamente un sistema de medición
que permita ver la evolución y gravedad del daño.
Sobre la base de lo expuesto, la resarcibilidad del daño necesariamente estará condicionada, previamente, a que se demuestre la existencia

362

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINAde lesión a un derecho objetivo o subjetivo vigente en un sujeto. Es decir,
que se cumpla en una situación determinada de los supuestos indicados.
No obstante lo anterior, para la determinación de la reparación civil
en el ámbito penal, el artículo 92º del Código Penal hace referencia, justamente, a este instituto. Se indica que la misma se determina conjuntamente con la pena y es un derecho de la víctima que debe efectivizarse durante
el tiempo que dure la condena. Con ello, el juzgador pasa a ser el garante
en el fiel cumplimiento de la misma.
Problema para cuantificar el daño a nivel cotidiano
En la labor jurisdiccional, encontramos un gran problema en dar
cumplimiento a los supuestos antes indicados, en la medida que, teniendoen cuenta la naturaleza misma de estos delitos, no se puede disponer larestitución del bien o el pago de su valor. Su característica de ser intrínsecamente delictivos lo sustenta. Por lo que el juez debe disponer la indemnización de los daños y perjuicios.
Importante es la labor que le espera al juzgador penal. Sin embargo,
desde mi posición, se aboga al correcto análisis de los casos y la previa individualización de los mismos por la imposibilidad de generar analogías jurídicas entre casos relacionados a la propiedad intelectual.
Es en este estado que surge el dilema, quedando a discreción del juez
su imposición. En efecto, lo que puede resultar ideal para uno, puede serínfimo para otro, dejando en la mayoría de los casos que el juzgador, al no
existir una tabla valorativa o parámetros para establecer los mismos, recurra a la valoración equitativa de la misma, conforme lo estipula el artículo
1332º del Código Civil aplicado supletoriamente a los procesos penales, asícomo la aplicación de las máximas de la lógica, la ciencia y la experiencia.
Esto genera un estado de insatisfacción, no solo en los afectados sino en losimputados, quienes sienten disconformidad con las indemnizaciones fijadas. Esta situación ocurre, por un lado, porque consideran que las reparaciones fijadas no son acordes al daño causado a la víctima o titular del derecho, y en el caso del obligado a pagarlas, se tiende a considerar que sonmuy elevadas, considerando la conducta desplegada por el sujeto infractor
de la norma. Sin embargo, no son conscientes que no solo se trata de laEL PROBLEMA DE LA VALORACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOSEN LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL PERÚ363

labor del juez determinarlos. Considero que existe gran responsabilidad delas partes afectadas de solicitar y sustentar los daños que arguyen, comoconsecuencia de la vulneración de sus derechos con la lesión al bien jurídico protegido. A modo de ejemplo, tenemos uno de los casos emblemáticos
en que se presentó este dilema. Se trata del caso Pelis 24, referido a la reproducción y comunicación pública de obras, en su forma agravada, en elque las empresas cinematográficas Universal City Studios LLC and Universal
City Studios Productions LLLP (Universal) Columbia Pictures Industriales
Inc., Sony Pictures Television Fox entre otras que se encuentran asociadas a
Motion Picture Association of América- MPAAA, que buscaban, primordialmente, la clausura definitiva de las páginas web creadas como Pelis 24,
la destrucción del contenido de las páginas condensadas en sus bibliotecas
virtuales y el traslado de los dominios web a su esfera. Se buscaba una manera resiliente de que se proceda a llenar un contenido que haga ver a losciberusuarios que dichas páginas habían sido creadas de manera ilícita,
quebrantando normas de propiedad intelectual. En el tema reparatorio, nomostraron interés alguno, pues, a pesar de la grave afectación de sus derechos, renunciaron a ello, y optaron por que el juzgador imponga una reparación simbólica, situación que no ocurre en todos los procesos.
Para corroborar el enunciado anterior se plantea el siguiente ejemplo. Una marca peruana ha cuantificado el daño en general, en un monto
determinado (trescientos soles) por cada producto que lleve su marca, logo
o signo distintivo sin su autorización. No toman en cuenta si el sujeto infractor es el fabricante, almacenero, vendedor minorista o mayorista. Mucho menos consideran las condiciones personales del obligado. Esta marca
procede a recurrir los fallos cuando no se le da razón a su pretensión, aun
cuando el despacho considera que el valor solicitado no tiene ningún tipo
de sustento en el que se pueda basar el juzgador para determinarlo. Sin
embargo, a pesar de que no logran su objetivo de impugnación, continúan
en la práctica con lo mismo.
Estos problemas, por más minúsculos que parezcan, generan incomodidad en el juez, quien considera que el papel preponderante en esta
controversia lo juega el titular del derecho. Son los titulares quienes pueden señalar la valoración del daño ocasionado. Sin embargo, no lo llevan a364

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

cabo, y dejan todo ello a la discrecionalidad del juzgador, a pesar de que,después, muestran su disconformidad.
Para empezar, antes de solucionar el problema de cuantificación es
importante determinar la existencia de la responsabilidad civil y que éstarecaiga sobre el imputado o sobre el tercero civilmente responsable. Para
conseguirlo, se deben presentar los siguientes elementos: a) El hecho causante del daño está constituido por la conducta del agente, que en su accionar afectó al bien jurídico. b) El daño o perjuicio. c) Relación de causalidad, que se constituye en el nexo o vínculo existente entre la acción y el
resultado. Producido el daño o constatada su materialidad, es necesario
determinar si existió un causante. d) Factores de atribución de responsabilidad, subjetivos (dolo y culpa) y objetivos (riesgo y peligro creados).
Caso contrario, ante la ausencia de ello, el juez proceda a hacer uso
de la discrecionalidad que tiene y a valorar los mismos. Si bien es cierto elcontrol de legalidad de su imposición siempre está en la esfera del juzgador, las partes juegan un papel preponderante que ayuda al juez a tomar
una decisión. Por ello, para valorar el daño causado, considero que se debe
tomar como base para cuantificar el valor del costo real del bien o servicio
que se realiza de manera autorizada por el titular del derecho. Esta situación debe ajustarse a cada caso en concreto, tal y conforme lo señaló laCorte Suprema, a través del Recurso de Nulidad número mil novecientos
sesenta y nueve-dos mil dieciséis, en su fundamento jurídico vigésimo: “Lareparación civil abarca el resarcimiento del daño y la indemnización de losperjuicios materiales y morales, cuya funcionalidad debe corresponderse
con las consecuencias directas y precisas que el delito generó a la víctima,
por lo que su estimación debe ser proporcional al daño causado”.
Criterios para la cuantificación de los daños y perjuicios
En la actualidad, se han establecido una serie de criterios cuya finalidad es la de guiar la cuantificación de los daños. Por ejemplo, se recoge loestablecido en la Decisión Andina 486, realizada por la Comunidad Andina(de la que el Perú forma parte).
Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños yperjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

EL PROBLEMA DE LA VALORACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOSEN LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL PERÚ365a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o,c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido (2000, p.
141).
Si bien es cierto, se establecen estos parámetros, es de advertirseque el mismo no genera gran impacto. Aparentemente, el actor civil o laparte afectada son los que tienen la obligación de sustentar el daño causado por el accionar del imputado en delitos penales contra la propiedad intelectual. Sin embargo, no se lleva a cabo en la práctica, por lo que el Ministerio Público es quien solicita un monto indemnizatorio sin contar con lasherramientas que sí poseen los directamente afectados, para sustentar eldaño e indemnización. Por ello, cuando el Juez que, en base a la solicitud
efectuada, impone alguna reparación civil, muchas veces no es del agradode la parte afectada, a pesar de su no intervención en el sustento de lamisma.
Es muy importante que exista una equivalencia o ciertos parámetros
con los que el juez pueda contar para determinar la indemnización del presente delito. En la situación actual, se corre el riesgo de que existan pedidos
reparatorios ínfimos, excesivos, o no acordes al daño causado. Por ende, es
importante garantizar que las partes afectadas asuman el rol que les corresponde en el proceso. Con la resolución del aspecto de las reparaciones
civiles, se emitirían montos acordes a los daños causados y, con ello, que seemita un mensaje a la ciudadanía de no cometer delitos contra la propiedad intelectual por los problemas económicos que ello acarrearía.
Así como el artículo 243, también se toma a Mosset Iturraspe, citado
en Samuel (2019), quien propone las siguientes reglas:
1. No a la indemnización simbólica
2. No al enriquecimiento injusto

366

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

3. No a la tarifación con “piso” o “techo”
4. No a un porcentaje del daño patrimonial
5. No a la determinación sobre la base de la mera prudencia
6. Sí a la diferencia según la gravedad del daño
7. Sí a la atención a las peculiaridades del caso, de la víctima y del victimario
8. Sí a la armonización de las reparaciones en casos semejantes
9. Sí a los placeres compensatorios
10. Sí a sumas que puedan pagarse, dentro del contexto económico
del país y el general estándar de vida (pp. 103 - 104)
En efecto, se pretende buscar que tanto la parte imputada y la agraviada puedan recibir, a la postre, lo que realmente les corresponde: para el
imputado, la sanción penal y civil que corresponda, de acuerdo a la magnitud del daño ocasionado; y, en el caso de la parte agraviada, la indemnización que pueda suplir o menguar en parte la afectación del daño. De ahí
que es muy importante que se erradique la idea de indemnización por simbolismo o simbólica, cuando ello no contribuye a disuadir al infractor de lacomisión de estos delitos. No se puede permitir que, haciendo uso de lo
ilícito, personas inescrupulosas se enriquezcan a costa de otros. Por eso, es
muy importante que las partes afectadas puedan realizar un rol más dinámico con la proposición del monto reparatorio de acuerdo al daño causado,
con la consideración del contexto socioeconómico que vive el país. Esto
servirá para que se opte por líneas parecidas en casos similares. Con ello, se
contribuirá a que el juez pueda imponer una indemnización acorde a larealidad del daño que en cada caso en concreto corresponda, sin que sellegue a la tarifación con “piso” o “techo”, que en muchos casos es utilizada
por el fiscal ante la inacción del actor civil o agraviado.
Con base en estas fuentes, los cuatro criterios que propongo son lossiguientes:
1. El valor que le otorga el afectado al daño ocasionado por el sujeto
infractor con la vulneración de su derecho

EL PROBLEMA DE LA VALORACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOSEN LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL PERÚ367

2. El valor del costo del bien o servicio genuino lícito
3. Grado de participación del imputado en el hecho
4. Capacidad económica del obligado
Ahora bien, considero que, para diluir el dilema de cuantificación deldaño en los delitos de propiedad intelectual, es importante la participación
directa de la parte afectada quien, como conocedor de su objeto, sabe, deprimera mano, la afectación ocasionada por la transgresión de su derecho.
Eso, por un lado, nos ayudaría a tener, de manera genérica y equitativa, uncomienzo de determinación de los daños y perjuicios (daño patrimonial),
sin que su aplicación esté limitada a ello. En ese sentido, considero que elprimer punto de la valoración es imponer como resarcimiento, por los daños y perjuicios, el monto del valor del producto que se ofrece o en su defecto el valor del servicio que se presta de manera lícita.
El primer criterio implica que el afectado se encuentra en la capacidad de ilustrar al juez sobre el detrimento patrimonial que ha sufrido comoconsecuencia de la acción dañosa. Es decir, de las ganancias que ha dejadode percibir como consecuencia de este accionar, así como el enriquecimiento ilícito del infractor con la vulneración de su derecho (situación que
es de pleno conocimiento del afectado).
En cuanto al segundo criterio, considero que una de las formas más
efectivas con las cuales se puede sancionar a un sujeto infractor de estos
delitos es, justamente, imponiéndole como indemnización el pago del costodel bien o servicio que se ofrece lícitamente en el mercado. Ello podría
ayudar a desalentar la comisión de delitos de propiedad intelectual por la
grave afectación patrimonial que ello implicaría. Para poder reinsertarse ala sociedad con la anulación de los antecedentes previamente, la norma
exige el pago de la reparación. Caso contrario, esta no procede, y cuantamás afectación patrimonial exista, mayor será la disuasión de los infractores en la incidencia de estos ilícitos.
Para el cumplimiento del tercer criterio, es importante considerar si
se trata del fabricante, almacenero, vendedor mayorista o minorista. Es
muy relevante llevar a cabo la distinción entre un fabricante que ha constituido toda una empresa para realizar la conducta ilícita, de aquel sujeto

368

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

que adquiere una pequeña cantidad para revenderlo de manera informal, ode aquel encargado de almacenar el bien ilícito. Cuan mayor sea el daño,
mayor será el reproche.
Por último, considero que el cuarto criterio es muy importante paraque las indemnizaciones que se fijen puedan ser cumplidas por el infractor.
No es posible imponer indemnizaciones o reparaciones cuantiosas que resulten impagables, porque solo se establecerían a nivel formal, mas no se
podrían efectuar a nivel práctico. Esta situación generaría que, la postre,estas disposiciones sean ignoradas y que no se ayude a menguar o disuadira los infractores de la comisión de estos delitos. No solo se busca que laparte afectada quede satisfecha con el resarcimiento económico que pueda
percibir, sino que es necesario que la pena pecuniaria o civil que se le imponga al infractor sirva para su rehabilitación e incorporación a la sociedad,
emitiendo un mensaje disuasivo y preventivo a todo aquel que pretenda
involucrarse en lo mismo.
Conclusiones
En conclusión, después de una breve investigación, se determinó
que, a pesar de los criterios que se han establecido hasta el momento parala cuantificación de las reparaciones de los daños en delitos de propiedad
intelectual, todavía persisten los problemas de incertidumbre en este proceso a nivel práctico. Por ende, se han bosquejado cuatro posibles criterios,a partir de un estudio teórico y pragmático (a partir de mi experiencia comojuez) para tratar de brindar un aporte en esta problemática. Estos criteriosson: el valor que le otorga el afectado al daño ocasionado por el sujeto infractor con la vulneración de su derecho, el valor del costo del bien o servicio genuino lícito, el grado de participación del imputado en el hecho, y lacapacidad económica del obligado.
Cabe resaltar que este tema aún es bastante amplio para investigar y
es necesario que se siga trabajando para encontrar mejores alternativas
que las que ya existen, para mitigar la incertidumbre jurídica que puede
generar. Asimismo, es clave el aporte que puede ofrecer experiencias deotros pares para saber cómo afrontan la carencia de normas en estas situa-

EL PROBLEMA DE LA VALORACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOSEN LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL PERÚ369

ciones, y así contribuir con el enriquecimiento de información para implementar medidas que pueden funcionar para casos con contextos similares.
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u

373

República Dominicana

Particularidades del Régimen Indemnizatorio
Dominicano en materia de Derecho de Autor
Por Édynson Alarcón *ResumenSe describen las líneas maestras del sistema de responsabilidad civil
vigente en la República Dominicana en supuestos de violación a los derechos de autor y las peculiaridades que lo sustraen del régimen de derecho
común, con especial atención al carácter objetivo de la responsabilidad, la
recepción del sistema alemán del triple cómputo, el perjuicio presumido afavor de la víctima y los llamados “daños punitivos”.
Introito
El derecho de autor, en gran medida, agota su ciclo vital en la búsqueda de un equilibrio salomónico y sostenible entre dos derechos fundamentales previstos en la Constitución dominicana que, a menudo, entran
en conflicto: el derecho a la propiedad intelectual (art. 52) y el derecho deacceso a la cultura (art. 64). En efecto, la tensión generada entre uno y otro
supone el reto persistente de las técnicas de la ponderación y la remisión,cada vez más puntual, al sistema de límites y excepciones instituido en laMagistrado presidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelacióndel Distrito Nacional (República Dominicana). Máster en Propiedad Intelectual de la
Universidad Carlos III de Madrid, académico y profesor universitario.
*

edynsonalarcon22@gmail.com

374

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

Ley de Derecho de Autor, núm. 65-00 (en lo adelante LDA), que deja a disposición de la comunidad, en su título IV, un prontuario de libres utilizaciones que restringen al titular en el ejercicio del monopolio económico que
ostenta sobre la explotación de su obra y en el despliegue del ius prohibendi que virtualmente le sirve para impedir que los demás realicen actividades de explotación sobre los frutos de su talento creativo.
Asimismo, como parte de este derecho de autorizar y prohibir y ante
un uso no consentido e ilegal de la obra, la LDA habilita al autor o al agente
derivativo de los derechos de explotación con medidas conservatorias yacciones judiciales tendentes a la cesación del ilícito y a la imposición desanciones penales o administrativas. También, quizá lo más importante, lo
legitima para obtener las reparaciones civiles que fueren de lugar, según
que el daño infligido sea material o moral. Ciertamente, parece haber, al
día de hoy, un consenso en que mientras el resarcimiento llena, como un
equivalente pecuniario, el vacío producido por los gastos en que ha incurrido la víctima o los dividendos de los que ha sido privada, la reparación, encambio, se proyecta sobre un patrimonio intacto cuyo incremento no sustituirá ganancias perdidas o procrastinadas, sino que compensará o aliviará
al damnificado por su decepción, aflicción, sufrimiento u otra cualquiera delas manifestaciones incorpóreas del perjuicio moral 1.
El art. 168 de la LDA favorece al autor o a sus derechohabientes con
una facultad de opción que, llegado el caso, permite a uno u otros decidir
por cual vía, entre la civil, la represiva o la administrativa, tramitar y dar
seguimiento a las prerrogativas que emanan de la propia ley. Con ello, ellegislador nacional se acoge a las orientaciones del acuerdo sobre los ADPIC 2 que en sus artículos 42, 49 y 61 recomienda a los países miembros
empoderar a los titulares de derechos con la libertad de escoger, para haLópez Sánchez, Cristina: “La indemnización del daño moral derivado de la infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial”. En Problemática actual dela tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual, editorial
Dykinson, S. L., Madrid, 2017, p. 276.
1

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Marrakech, 1994.
2

PARTICULARIDADES DEL RÉGIMEN INDEMNIZATORIODOMINICANO EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR

375

cer sus reivindicaciones, entre cualquiera de estas tres plataformas o escenarios.
Cabe, empero, insistir en que, tratándose de propiedad intelectual, la
forma en que suele manifestarse el perjuicio material, sin menoscabo –claro está– de posibles reclamos en concepto de daños morales, es con un
desplazamiento de las utilidades, de manera que no es habitual que la indemnización no se refiera a pérdidas sufridas, sino a ganancias dejadas depercibir (lucro cesante): el demandante no se lamenta de que el acto antijurídico del que responsabiliza a su contraparte le haya forzado a erogar
sumas de dinero, aspecto que tampoco tendría que descartarse. Más bien,se queja de la privación de una oportunidad de lucro, de unas riquezas que,en condiciones normales, habrían engrosado su patrimonio, pero que, acausa de la intrusión, jamás ingresaron en él.
En la esfera civil, en concreto, la tutela del derecho de autor con baseen el ejercicio no autorizado del derecho patrimonial o del derecho moral
se encauza mediante acciones en reparación de daños, a las que se añaden,
como se ha indicado, procedimientos de inspección y medidas conservatorias, las cuales, previo visado de las autoridades administrativas y judiciales
competentes, están disponibles con anticipación a la demanda, de forma
simultánea o en el iter del proceso declarativo. La LDA presume ilícita toda
forma de explotación no consentida de la obra durante la vida biológica delautor y los setenta años que sigan a su defunción, sin importar que el aprovechamiento sea remunerativo o no, salvo que alguno de esos usos quedeenlistado en los supuestos de libre utilización de los arts. 31 y ss. de dichaley.
Lo denso e intimidante que puede ser para el autor someterse a un
enjuiciamiento civil tras el pago de condignas indemnizaciones, dados losengorros de la dinámica probatoria en cuanto al perjuicio y su acreditación,
ha incitado, principalmente en Europa, la consolidación de un sistema tridimensional con el que se fortalece la posición de la víctima y se potencia,
en general, la efectividad de la protección de los bienes inmateriales, consciente el legislador de que la propiedad intelectual es el modelo de propiedad definitorio del siglo XXI, como lo fue la tierra en el siglo XIX o lo hansido, en el XX, los títulos sobre inversiones de capital en las sociedades

376

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

mercantiles. En fin, la gran vulnerabilidad de estos derechos y lo difícil desacar adelante una acción civil-indemnizatoria ante el desafío de demostraro ponerle una cifra a la realidad intangible del daño, en particular si esa
realidad debe proyectarse en el pasado o en el futuro, motivó la adopcióndel “método triple de cómputo del daño” (dreifache Schadensberechnung)en el marco de discusión de las leyes especiales promulgadas en el año
2000 con las que el Estado dominicano pretendía, frente a la comunidad
internacional, honrar los compromisos asumidos a través del acuerdo sobre
los ADPIC de 1994 3.
Se debe a la jurisprudencia alemana de finales del siglo XIX la fijaciónde tres parámetros que servirían de guía, tanto a la víctima como a la autoridad judicial, para la adjudicación de los montos compensatorios o indemnizatorios. El caso Ariston y la famosa sentencia del Reichsgericht 4 emitida
el día 8 de agosto de 1895 ofrecieron a Europa la oportunidad de traer certidumbre ante un panorama jurídico inconsistente y brumoso que ponía en
riesgo la seguridad jurídica y la estabilidad del régimen tutelar de los derechos inmateriales. Ha sido, desde el principio, un trago amargo porque elesquema contradice las líneas maestras que por toda la vida han definido el
perfil de la responsabilidad civil en la cultura jurídica romano-germánica, en
que el actor, con miras a su demanda, debe probar la concurrencia eficiente de los elementos constitutivos de esa responsabilidad: la falta, el perjuicio y el conector causal entre una cosa y otra.
La dreifache Schadensberechnung plantea la exoneración, a favor deldemandante, de la exigencia, a veces ingrata, de acreditar el daño, toda vez
que en la filosofía del sistema su realidad –la realidad del perjuicio– resulta,
por sí sola, de la utilización no autorizada de la obra. Más aún, al tenor delart. 177.III de la LDA, el objetivo de la condenación no solo sería indemnizar
En reiteradas ocasiones se ha hablado de lo fácil que resulta la comisión de un
ilícito referido a los derechos de la propiedad intelectual y, en contraposición, lo dificultoso de su reparación. Las circunstancias, por tanto, han demandado desde siempre
una protección más focalizada y especializada que responda a las singularidades de lamateria.
3

4

Tribunal Supremo de la Alemania Imperial.

PARTICULARIDADES DEL RÉGIMEN INDEMNIZATORIODOMINICANO EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR

377

al titular por el agravio que se le ha irrogado, sino también disuadir infracciones futuras, fórmula inédita en el derecho dominicano que anuncia elreconocimiento expreso de daños punitivos, hecho sin precedentes ennuestro país.
La técnica alemana del triple cómputo no luce que esté diseñada para ser descifrada o explicada bajo la lógica de la indemnización clásica y su
vocación subjetiva, eminentemente resarcitoria. El método reclama una
alta dosis de pragmatismo y que se le vea como una especialidad desmarcada, fuera de las formulaciones tradicionales. Solo con esta mentalidad
abierta e iconoclasta pudiera, tal vez, entendérsele.
El caso “Ariston”“Ariston” (1895) es la referencia histórica por excelencia en cualquierdisertación sobre la regla o método del triple cómputo. Las incidencias delcaso, que es cuando por primera vez, en Alemania, se recurre a esta técnica
tan cuestionada ante la antinomia que acaso represente el resarcimiento
de un daño sin que este haya sido demostrado y que, a lo mejor, en términos reales, ni siquiera existe, giraban en torno a la utilización de unos temas musicales de los que el demandado se sirvió sin ser suyos y sin contar
con la anuencia del titular.
Las composiciones fueron reproducidas y difundidas por el infractor
mediante un artilugio mecánico que este también, curiosamente, había
inventado. El petitum de la demanda contemplaba una indemnización atítulo de reparación civil, pese a la encrucijada en que se hallaban los jueces
de acogerla o denegarla sin que la sedicente víctima hubiera aportado laprueba del daño. Lejos de eso, lo que arrojaba la instrucción del proceso
era que, de repente, como consecuencia del acto de intrusión, el demandante y su obra, pálidos y anónimos hasta entonces, se habían convertido
en verdaderos fenómenos de popularidad en un medio en el que hacía dos
o tres meses nadie los conocía.
El Reichsgericht, al acoger la reclamación que ya en la alzada habíasido desestimada, dio un giro copernicano a la orientación jurisprudencial
prevalente y en especial a la exégesis del apartado 18.IV de la Ley de Derecho de Autor de 1870, vigente en aquel momento, conforme al cual el378

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

transgresor que se condujera sin culpa respondía por el daño “con el límite
del importe del enriquecimiento experimentado”. Ello, sin lugar a duda,
daba paso a una interesante ingeniería porque al margen de que lograra
retenerse o no la culpa del accionado, se aceptaba el pago de una remuneración en sujeción a lo que se asumiera como el evento causante del perjuicio: si era la acción del demandado considerada globalmente, el daño seentendía como el equivalente al impacto que en el patrimonio del demandante causara el hecho punible; si el enfoque, por otro lado, se centraba en
la ausencia de consentimiento del quejoso, el daño se calibraba con arregloa las regalías que en condiciones normales este hubiera exigido; y, por último, si lo que se veía como relevante era el lucro del demandado, la cuantía del daño se fijaba de acuerdo con el nivel que alcanzaran las ganancias
ilegítimas 5.
Los encuadres u opciones reseñados en el párrafo que antecede terminaron consolidándose, en concreto, en tres criterios para la computacióndel daño entre los cuales la víctima tenía facultad de escoger:a) el rutinario, fruto de calcular la diferencia entre el estado actualdel patrimonio del demandante y el nivel en que estaría si el acto ilegal no se hubiera realizado;b) el costo de la licencia que habría tenido que pagar el demandado si la autorización, como correspondía, hubiese sido solicitada;c) finalmente, el lucro obtenido por el culpable como resultado desu intromisión.
La aplicación del método “triple” y la decantación del titular por
cualquiera de los tres renglones, no excluía, como queda dicho, el resarcimiento del daño emergente si este lograba probarse. Tampoco inhibía laposibilidad de reclamar con base en la causación de un daño moral.
5
Basozabal Arrúe, Xabier: “Método triple de cómputo del daño: la indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual”. En Anuario de
Derecho Civil, tomo L, fascículo III, julio-septiembre 1998, Ministerio de Justicia delReino de España.

PARTICULARIDADES DEL RÉGIMEN INDEMNIZATORIODOMINICANO EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR

379

La versión dominicana de la dreifache Schadensberechnung y los criterios para la determinación de los montos indemnizatorios
La dreifache Schadensberechnung llega al derecho positivo dominicano a partir del año 2000, como parte del paquete de reformas y tendencias jurídicas inauguradas en el país ante la inminente entrada del tercer
milenio y la necesidad de dar cumplimiento a los pactos firmados por el
Estado dominicano en el contexto de la incipiente Organización Mundial
del Comercio (OMC), a la que se había adherido desde el 9 de marzo de
1995. La recepción del instituto se produce sin mucho ruido, prácticamentede forma inadvertida y sin concitar el interés que desde luego exigían las
circunstancias.
Se habla de un “triple cómputo” porque la fijación del monto de lacompensación económica en concepto del lucro cesante (ganancias dejadas de cobrar), sin detrimento del daño emergente y la reparación del daño
moral, si fuera el caso, se hace recurriendo el tribunal a tres parámetros
valorativos previstos en la redacción actual del párrafo II del art. 177 de la
LDA, los cuales, según parece, a elección del demandante, podrían ser cumulativos. Esta conclusión, no necesariamente pacífica, se desprende delreglamento del Poder Ejecutivo que sirve de complemento a la LDA que
alude a una indemnización “por cada uno” de estos elementos (art. 103),
distinto a lo que ocurre en la Unión Europea que, por el contrario, ha optado, por órgano de su Directiva núm. 2004-48-CE fechada el 29 de abril de2004, por un formato alternativo que no permite reunirlos o acumularlos
en una misma reclamación judicial.
Conviene precisar que, durante algún tiempo, entre 2001 y 2006, eldenominado “Reglamento para la Aplicación de la L. 65-00” –emitido por elPoder Ejecutivo bajo el núm. 362-01– recogía que en la determinación delos daños patrimoniales se atendería, en específico:
1. al beneficio que hubiese obtenido presumiblemente el perjudicado
de no mediar la violación;
2. a la remuneración que el titular del derecho hubiera percibido dehaber autorizado la explotación;380

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

3. a la totalidad de los beneficios directos o indirectos derivados parael infractor como consecuencia de su actividad ilícita.
El texto además aclaraba que el resarcimiento “por cada uno” de losindicados renglones sería evaluado por el juez, pero que, en ningún caso,
podría ser inferior al mínimo de la multa establecida como sanción penalpara los actos de reproducción, comunicación, modificación u otra conducta recusable que afectara a cualquiera de los titulares de los derechos protegidos.
Con posterioridad a la reforma llevada a cabo mediante la L. 424-06,
a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Estados
Unidos, Centroamérica y la República Dominicana, mejor conocido por sus
siglas en inglés como “DR-CAFTA” 6, los dos primeros factores para la fijación de la indemnización se han mantenido inalterados. El tercero, en cambio, en la actualidad, presenta un discurso diferente. En vez de tomar encuenta, como antes, las utilidades capitalizadas por el demandado fruto dela usurpación, la nueva disertación del inciso se hace eco de la cotización enel mercado del bien o servicio objeto de la violación “con base al (sic) precio al detalle sugerido u otra medida legítima de valor que presente el titular del derecho”, una fórmula quizá mejor intencionada, pero que, a efectos prácticos, plantea más preguntas que respuestas. Si bien era posible
precisar con cierta dificultad, pero con relativa certitud, los beneficios devengados por el infractor, a través, por ejemplo, de una experticia en sus
registros contables o en su declaración de impuestos, hacer lo propio, hoy
por hoy, con relación a la cuantificación del “valor del bien o servicio objetode la violación con base al precio al detalle… u otra medida legítima” parece una empresa algo más intrincada y tendenciosa.
Lo que entendemos que sí representa un avance importante en eldesarrollo del tema y la implementación de criterios coadyuvantes que
faciliten el trabajo del juez y traigan certeza a los usuarios en esta área tan
borrosa y enrevesada es la incorporación, en el párrafo III del art. 177 de la
LDA, de una cláusula de salvaguarda que permite al tribunal, “a solicitud del6

Dominican Republic – Central America Free Trade Agreement.

PARTICULARIDADES DEL RÉGIMEN INDEMNIZATORIODOMINICANO EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR

381

titular y como alternativa para el cálculo de los daños y perjuicios… ante la
imposibilidad de valorar el daño real… fijar indemnizaciones por cada obra
entre veinte mil pesos (RD$20,000.00) y dos millones de pesos(RD$2,000,000.00), con la finalidad no solo de indemnizar al titular del derecho por el daño causado con la infracción, sino también para disuadir
infracciones futuras”.
Lo de la “disuasión” como advertencia y estrategia ejemplarizadorapara prevenir o desalentar transgresiones a futuro constituye una gran novedad, ya que implica, por primera vez en nuestro derecho, la consagraciónde daños punitivos, una figura de origen anglosajón que, para no pocos,
sería incompatible con la tradición del civil law a la que pertenece, fuera de
toda discusión, el derecho privado dominicano y, en particular, lo concerniente a la responsabilidad civil y su marcado objetivo de reparación, no decastigo o punición.
La inclusión, sin embargo, de una escala lo suficientemente holgada
que, a fin de precisar el quantum de la indemnización, se mueve, a discreción del juzgador, entre las sumas de RD$20,000.00 y RD$2,000,000.00, da
un respiro a la autoridad judicial persuadida muchas veces sobre la existencia de la intrusión y, de suyo, sobre el uso no consentido de la obra, peroque se enfrenta a la realidad del no suministro al debate de ningún elemento firme que avale la cuantificación del perjuicio, el cual, como se ha expresado, se presume de pleno derecho. Nuestra crítica sería que se recurriera
a dos extremos traducidos en sendas cantidades de dinero, sin tomarse en
consideración, aparentemente, el temperamento fluctuante de la moneda
y el riesgo de que en algún momento los importes propuestos pierdan valor. Debió pensarse, a lo mejor, en un patrón más estable que contemplara
unidades reajustables definidas, por ejemplo, en función del monto delsalario mínimo o del índice de precios al consumidor elaborado por el Banco Central de la República Dominicana.
Actualmente, la situación en nuestro país del triple cómputo del daño
en derecho de autor se resume en tres referentes crematísticos, al parecer
acumulables entre ellos, delimitados en el párrafo II del art. 177 de la LDA,
modificado por la L. 424-06 sobre implementación del “DR-CAFTA”, a saber:

382

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

a. el beneficio que hubiera obtenido presumiblemente el perjudicado
en caso de que no mediara la violación;b. la remuneración que el titular del derecho hubiera recibido de haber autorizado la explotación;
c. el valor del bien o servicio objeto de la violación con base al precio
al detalle sugerido u otra medida legítima de valor que presente eltitular del derecho.
Al elenco precedente se integra, en el párrafo III, un enunciado preventivo o de salvaguarda que opera, como dice la propia ley, “a solicituddel titular y como alternativa… ante la imposibilidad de valorar el dañoreal”, y que propicia en casos extremos la fijación de la reparación en un
baremo pendular que oscila entre los RD$20,000.00 y los RD$2,000,000.00.
El “beneficio que hubiera obtenido presumiblemente el perjudicado
en caso de que no mediara la violación” alude, sin duda, al lucro cesanteordinario equivalente al provecho que el “persiguiente” habría capitalizado
de no haber mediado la apropiación o lo que es igual, la diferencia in abstracto entre el estado actual de su patrimonio y el que poseería si el ilícito
no hubiera tenido lugar. Se requiere entonces que el demandante, conarreglo a una razonable previsibilidad, cuantifique sus ingresos obtenibles
recurriendo a soportes creíbles, así como el vínculo de causalidad entre la
infracción, en sí misma, y la circunstancia de que el lucro no se produjera.
El segundo renglón, en lo que se conoce como “regalía hipotética”, serefiere a “la remuneración que el titular del derecho hubiera recibido dehaber autorizado la explotación”, lo cual describe, claramente, un escenario más cómodo para el actor con vistas al reconocimiento de sus pretensiones reivindicatorias. Este, probada la usurpación, acreditará además queviene concediendo licencias con semejantes rasgos o atributos a los que
concita la especie en cuestión mediante la exhibición de los contratos que
consintiera en el pasado: “la existencia de un previo acuerdo acerca de lacesión voluntaria de una licencia similar prejuzga la voluntad del titular en
cuanto al precio y determina en gran medida el propio alcance de la indemnización que solicita. A parecidas consecuencias debiera llegarse si la
hipotética licencia fuera comparable, por sus características, a otra ya exis-

PARTICULARIDADES DEL RÉGIMEN INDEMNIZATORIODOMINICANO EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR

383

tente en el mercado, aun cuando no fuere atribuible al propio titular delderecho” 7.
La “regalía hipotética” hunde sus raíces en la teoría del enriquecimiento injusto desarrollada en Alemania en las postrimerías del siglo XIX,
más específicamente en la doctrina de la condictio por intromisión (Eingriffskondiktion) en que este modelo de enriquecimiento se contrarresta con
un desplazamiento patrimonial injustificado y se refuerza el derecho depropiedad contra conductas intrusivas independientemente de que en
realidad se causara o no un daño. La “regalía hipotética” vendría a ser una
ficción jurídica que presupone que el titular ha concertado una licencia de
explotación.
Finalmente, el tercer criterio de valoración, introducido con la reforma del año 2006 (L. 424-06), sustituye el viejo parámetro fundado en las
ganancias sin causa atribuidas al transgresor como resultado de su explotación ilegal, por “el valor del bien o servicio objeto de la violación con base al
precio al detalle sugerido u otra medida legítima” que aduzca el titular: unverdadero análisis económico del derecho que naturalmente debe contar
con el respaldo de prueba solvente, de carácter científico, servida a travésde las correspondientes experticias o peritajes.
La exoneración de la prueba del daño
Una interesante particularidad que se desprende del régimen indemnizatorio dominicano en materia de derecho de autor, fruto también de latransposición del método alemán del triple cómputo del daño, es la dispensa en que se encuentra el demandante, de cara al litigio, de acreditar el
perjuicio que se le haya irrogado. El daño, ni más ni menos, nace espontáneamente de la utilización no consentida de la obra, lo que nos lleva a la

7
Moreno Martínez, Juan Antonio: “La evaluación de la indemnización ante la infracción de los derechos de propiedad industrial e intelectual: últimas incidencias legislativas y problemática actual”. En Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual, editorial Dykinson, S. L., Madrid, 2017, p.
195.

384

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

aseveración de que este, ipso iure, se presume a partir de la prueba de la
usurpación: presunción irrefragable que no admite prueba en contrario.
La exoneración de la prueba del perjuicio como tal no aparece reseñada literalmente en la LDA, pero es una conclusión obligada si se repara
en la forma en que están configuradas las tres variables del art. 177. Todas
dan por sentado el agravio en virtud de la comisión de la falta “independientemente de que [el infractor] haya tenido o no conocimiento de la violación” cometida por él. El texto viene en auxilio del damnificado entrampado en una posición desfavorable por lo abstracto de la prueba y las complejidades inherentes a la acreditación del daño cuando de derechos inmateriales se trata.
¿Qué debe, pues, demostrar el demandante? Simplemente su legitimación activa o titularidad como autor o derechohabiente derivativo, asícomo la conculcación de los fueros que invoca. Probado el ilícito, el daño seda por sentado. La responsabilidad es objetiva y de ella solo se libra elofensor estableciendo el influjo de la causa extraña (cause étrange). El fardo de la prueba entonces se invierte.
¿Daños punitivos?
El tenor en que ha sido redactada la parte in fine del tercer párrafodel art. 177 de la LDA invita a la seria consideración de que, en derecho
dominicano, contrario a todo pronóstico, los daños punitivos son una realidad: “… con la finalidad no solo de indemnizar al titular del derecho por eldaño causado con la infracción, sino también para disuadir de infracciones
futuras”. El fenómeno supone un reto para los expertos por las dificultades
de encajamiento de un diseño pensado para el common law y su clásica
tradición punitiva en un ordenamiento como el nuestro que persigue reparar o resarcir, no castigar. ¿Evolucionamos como parte de un proceso natural que enfatiza la importancia de los bienes de la propiedad intelectual ohemos perdido la brújula y nos estamos volviendo locos?
El criterio en que nidifican los daños punitivos a propósito de la violación de los derechos de autor es el de la culpa manifiestamente deliberadadel infractor con un acentuado propósito lucrativo. El reproche colectivo ylos elevados índices de desaprobación social de los actos de plagio o dePARTICULARIDADES DEL RÉGIMEN INDEMNIZATORIODOMINICANO EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR

385

piratería, en atención a su gravedad. Es que “en ocasiones –como afirma
KAMELMAJER– el resarcimiento del daño no logra silenciar las repercusiones de inequidad e inseguridad que acarrean algunos hechos antisociales eirritantes, cuyos autores se lucran a costa de la desgracia ajena: la reparación integral deja entonces insoluta la lesión al sentido de justicia…” 8.
Aunque probablemente la intención sea buena pasará mucho tiempo
antes de que los operadores jurídicos del país asimilen el verdadero sentido
de los daños punitivos. Es una figura extraña a la tradición civilista de nuestro entorno impuesta al Estado dominicano como parte de las negociaciones que antecedieron al tratado de libre comercio con los Estados Unidos yel bloque de países centroamericanos. En ese espacio en que el interés
económico primaba sobre el interés jurídico, tal vez no era viable –ni prudente– insistir en la exclusión de uno de los ingredientes del enlatado. De
hecho, aún es común que algunos tribunales, divorciados por completo delnuevo estado de cosas y del temperamento objetivo de la responsabilidad
civil en el marco del derecho de autor, rechacen demandas pretextando lano acreditación del perjuicio. La rebelión, incluso, es tajante y en algunos
casos deliberada.
Bibliografía
Alarcón, E. (2009): Manual de derecho de autor dominicano, Santo
Domingo, Editora Judicial, S. A.
Basozabal, X. (1998): “Método triple de cómputo del daño: la indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual”. Anuario de Derecho Civil, tomo L, fascículo III, Madrid, Ministerio deJusticia del Reino de España.
López, M. (2009): Elementos de la responsabilidad civil, Medellín, Biblioteca Jurídica Diké.

López Mesa, Marcelo J.: Elementos de la responsabilidad civil. Biblioteca Jurídica Diké, Medellín, 2009, p. 206.
8

386

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

Moreno, J., López, C. y otros (2017): Problemática actual de la tutela
civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual, Madrid,
Editora Dykinson, S.L.

u

387

Uruguay

Acción de daños y perjuicios y acción de cese de uso
indebido en materia de marcas, en la jurisprudencia
de la República Oriental del Uruguay
Por Edgardo Ettlin *I. Introducción
La República Oriental del Uruguay es un Estado comprometido con laprotección y contra la piratería, el uso no autorizado, la imitación y el uso
confundible y no autorizado de las marcas. Dentro de la difícil misión de dara cada uno lo que corresponde, la jurisprudencia oriental o uruguaya ha
intentado delinear criterios sobre cómo operar su protección y tutela 1, teniendo presente los derechos de quienes poseen sus marcas registradas yde quienes son titulares de “marcas notorias” aunque no estén registradas
en el país, dentro del debido respeto de los derechos y garantías de losdemandados.
Los problemas relativos a la protección de las marcas, si bien dependen de la casuística y de cada caso concreto, se van repitiendo en todo elmundo. La práctica jurisprudencial de la República Oriental del Uruguay en
cuanto a protección marcaria presenta rasgos comunes con otras experiencias globales, pero posee características propias especialmente aquilatadas
Ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º Turno, Poder Judicial del
Uruguay.
*

La Ley uruguaya No. 17.011 sobre Marcas, del 25.9.1998, incluye en el régimen tuitivo a través de su artículo 68, a los nombres comerciales.
1

388

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINAa través de diversos pareceres y pronunciamientos de sus jueces y tribunales nacionales, cuyos lineamientos y resultados se desea relacionar en este
trabajo, vinculados a la acción de protección o de cese de uso ilícito demarcas y a la acción de daños y perjuicios por el uso indebido o no autorizado de las marcas, dentro del ámbito de la justicia civil. Intentaremos reseñar a continuación las principales tendencias que la jurisprudencia uruguaya ha adoptado en estas acciones o procesos.
II. Sustanciación de las acciones de Prohibición o de Cese de uso ilícito y de Daños y Perjuicios por la utilización indebida de marcas
No habiendo un procedimiento particular dispuesto legalmente (enUruguay las formalidades de los Juicios están determinadas por la Ley -arts.
18 de la Constitución Nacional y 16 del Código General del Proceso-), en la
República Oriental del Uruguay la acción de cese de uso ilícito de marcas yla acción de daños y perjuicios por el uso indebido o no autorizado de marcas se tramitan por el mecanismo del Juicio Ordinario, ya que es el dispuesto en defecto cuando no existe para la temática un procedimiento especial(art. 348 del Código General del Proceso, en adelante también indistintamente “C.G.P.”).
Sin perjuicio de que pueden tramitarse en forma separada o independiente, el ordenamiento procesal uruguayo permite acumular ambas
pretensiones atento a su conexión causal y a que las dos se sustancian por
el mismo procedimiento de juicio ordinario (arts. 120 y 323 del Código General del Proceso). La jurisprudencia uruguaya ha entendido que se entiende por la acción civil marcaria, conforme al art. 89 de la Ley No. 17.011, a
toda acción relativa a una marca que persiga no sólo la indemnización deperjuicios sino también la protección de su uso, como sería el caso del cesede uso de marca idéntica o semejante 2. Eventualmente puede acumularsea éstas una demanda de daños y perjuicios por competencia desleal en
caso de comercialización o distribución de mercaderías con copia o falsificación de la marca, por ejemplo, en logos o etiquetas (Ettlin, 2019a:59-60).

2

La Justicia Uruguaya, casos 14952 y 15351.

ACCIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y ACCIÓN DE CESE DE USO INDEBIDO EN MATERIADE MARCAS, EN LA JURISPRUDENCIA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

389

Se conoce un caso en que se acumuló una acción de cese de uso demarca con una acción de protección relativa a la propiedad autoral o por
derechos de autor, en tanto las marcas cuyo uso se intenta proteger pudieren tener contenido artístico literario o científico, no sin advertirse las zonas grises que pueden existir entre los derechos marcarios y los de autor(Lamas, 1999:293) 3.
III. Jurisdicción para entender en las acciones civiles de daños y perjuicios y de cese de uso indebido
Las acciones de cese de uso ilícito de marca y de daños y perjuicios
por su uso indebido o no autorizado son de competencia de los Juzgados de
Paz o de los Juzgados Letrados de Primera Instancia, dependiendo del valor
que se estime de la causa o de acuerdo a la cifra que se reclame por indemnización. Hasta $ 500.000 4 corresponde entender en tales reclamos ala Justicia de Paz, siendo la sentencia apelable para ante los Juzgados Letrados que atienden en materia civil en las diversas ciudades del país 5. Los
asuntos por más de $ 500.000 6 se plantean ante los Juzgados Letrados dePrimera Instancia con competencia civil en el Interior de la República, y en
Montevideo ante los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil; sus
apelaciones (tanto las del Interior como las de Montevideo) se resuelven
por los Tribunales de Apelaciones en lo Civil de Montevideo 7. Admiten lasdecisiones del Tribunal de Apelaciones, el recurso de Casación ante la Su-

Anuario de Derecho Comercial Tomo 11, Anuario de Jurisprudencia, caso 209, yTomo 5 caso 21.
3$ 500.000 uruguayos equivalen a unos U$S 11.364, a cotización vendedor. Estos valores se han actualizado conforme a la Acordada No. 7826 de la Suprema Cortede Justicia uruguaya.
4

5
Arts. 50, 68, 71 a 74 de la Ley No. 15.750, más normas reglamentarias aplicables. Acordada No. 7826 de la Suprema Corte de Justicia.
6

Ver Nota 4.

Arts. 64, 68 y 71 de la Ley No. 15.750. Acordada No. 7826 de la Suprema Cortede Justicia.
7

390

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

prema Corte de Justicia en determinados casos que establece la legislación 8.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (organismo autónomo al
sistema de separación clásico de Poderes –arts. 307 a 321 de la Constitución Nacional y Decreto-Ley No. 15.524–) entiende en demandas de nulidad contra la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial por resoluciones
administrativas suyas que denieguen, otorguen o desestimen oposiciones ala registración de una marca. Su competencia no interesa a los efectos deeste trabajo.
El afectado por el acto administrativo que pudiere vulnerar o denegar
la registración de su marca o su oposición al registro de una marca ajena,
puede reclamar ante la Justicia Ordinaria y contra el Estado, los daños yperjuicios correspondientes por el acto administrativo de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (D.N.P.I.) que afectare su derecho, y obtener una reparación patrimonial en el caso de que el acto hubiere sido reputado como ilícito o ilegítimo por el juez actuante y se demuestre haya provocado un menoscabo al interesado, conforme al art. 312 de la Constitución uruguaya en la Reforma de 1996-1997. Se discute en el Uruguay sipara iniciar esa acción civil necesita agotarse o no la vía impugnatoria administrativa previamente (recurso de revocación ante la D.N.P.I. y jerárquico en subsidio para ante el Ministerio de Industria, Energía y Minería dequien depende), o si puede demandarse o no directamente por daños yperjuicios al Estado, ya que hay una discusión sobre los alcances de los arts.
309 y 312 de la Constitución a este respecto. Cuando el acto administrativo
registral hubiere sido anulado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por violación a la regla de derecho o por haber sido dictado con abuso(o exceso) de poder, el administrado que obtuvo la anulación puede directamente demandar al Estado por los daños y perjuicios que aquel acto leocasionó (art. 312 de la Constitución).

Arts. 268 a 280 del C.G.P. (Código General del Proceso), más normas complementarias y concordantes.
8

ACCIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y ACCIÓN DE CESE DE USO INDEBIDO EN MATERIADE MARCAS, EN LA JURISPRUDENCIA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

391

IV. Iniciativa. Legitimadosa) Legitimación activa
Las acciones civiles por cese de uso ilícito marcario y de daños y perjuicios por el uso indebido de la marca se promueven siempre a iniciativa
de parte en el ordenamiento procesal uruguayo (arts. 1º y 11.2 del Código
General del Proceso; en cuanto corresponda, art. 19 de la Ley No. 17.011).
Como nos recuerdan Martínez Medrano y Soucasse (2001) para el caso argentino, pero también sucede en el Uruguay (Merlinski y Salaverry,
2000:85), la legitimación activa para la promoción de la acción civil de cesede uso ilícito de marcas y la de daños y perjuicios por el uso indebido demarcas corresponde en principio al titular registral de la marca (en el Uruguay, arts. 9º, 13, 14, 87 y 88 de la Ley No. 17.011, y art. 11 del Protocolo
de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual, en materia deMarcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen del Mercado Común del Sur -MERCOSUR-; ratificado en Uruguay por la Ley No.
17.052, este último en adelante indistintamente Protocolo del MERCOSUR-;
coinciden al respecto los arts. 2 y 16 del Acuerdo sobre los Aspectos de losDerechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Acta Finalde Marrakech 1994 -ratificado en Uruguay a través de la Ley No. 16.671; enadelante indistintamente “AADPIC”-); en ese caso debe acreditarse que lamarca objeto de accionamiento está registrada adjuntando el título expedido por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en las condiciones
de los arts. 29 a 37 de la Ley No. 17.011 (Cervieri, 2003:48,52-53; Cervieri,
2007:28; Merlinski y Salaverry, 2000:85) 9. Esta registración inhabilita al
La justicia uruguaya ha entendido (La Justicia Uruguaya, casos 14122 y 14852)
que antes de intentar cualquier acción derivada ya sea de uso o de registración, laautoridad competente (Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y Tribunal de lo
Contencioso Administrativo) debe decidir quién tiene derecho a ello, no pudiendo
someterse ese extremo a la decisión de un tribunal judicial, siguiéndose en ese sentido
a RIPPE Siegbert (1992: 47-48), por lo que la pretensión deberá ser movilizada por
quien legítimamente puede hacerlo, cuando concluya el trámite administrativo (ojurisdiccional) en proceso. La Justicia Uruguaya, caso 10263; Anuario de Derecho Comercial, Anuario de Jurisprudencia, Tomo 11 caso 195; TOMO 6 caso 22; Tomo 8 caso
13.
9

392

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

cuestionamiento de la legitimación activa por vía de la justicia ordinaria 10.
Se discute si en las acciones civiles de daños y perjuicios y de cese de uso
de marcas, el demandado puede cuestionar la validez del acto registral que
inscribió la marca o el derecho, o sobre los alcances de aquél 11. Es un criterio establecido que, si el acto fue confirmado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo a favor del actor, impone una cosa juzgada que nopuede desatenderse al momento de valorar su legitimación 12.
Pero la no inscripción impone una limitación para accionar y paraejercer todos aquellos derechos (Rippe, Bugallo, y Castaño, 1992:7) 13. La
jurisprudencia vernácula acredita la legitimación activa del titular de lamarca registrada con independencia de si el titular la usa o se sirve de ella,o no, mientras la tenga registrada.
En cuanto a la legitimación activa de los titulares de marcas en trámite o solicitantes, quedará a criterio del Poder Judicial apreciar cada caso en
particular, aunque Merlinski y Salaverry (2000:85), Chijane (2017:281-282),
Lamas (1999:275-277), y Arrolli y Stezano (1997) les niegan doctrinariamente la posibilidad de demandar 14.
También es pacífico admitir la legitimación activa de los cesionariosde marcas cuya transferencia se haya inscripto en la Dirección Nacional dela Propiedad Industrial (Arrolli y Stezano, 1997), debiendo acreditar la cali10

Anuario de Derecho Comercial, Anuario de Jurisprudencia, Tomo 8 caso 11.

Sentencia No. 271/2007 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil (en adelantetambién indistintamente “T.A.C.”) de 7º Turno. Sentencia No. 159/2017 del T.A.C. de
5º Turno. Sentencia No. 146/2013 del T.A.C. de 4º Turno. Sentencia No. 666/2012 de laSuprema Corte de Justicia.
11

12Sentencia No. 95/2014 del T.A.C. 5º.

13Anuario de Derecho Comercial, Anuario de Jurisprudencia, Tomo 5 caso 9.

14
A favor de ello, Gutiérrez Carrau (2009: 182-183), cuando se invoque derechos de marca en uso y argumentos de competencia desleal, pudiendo promoverse
una solicitud de pronto despacho en las actuaciones registrales fundando el pedido en
la infracción a los derechos a la marca en trámite, aunque termina librando el tema alo que decida el Juez.

ACCIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y ACCIÓN DE CESE DE USO INDEBIDO EN MATERIADE MARCAS, EN LA JURISPRUDENCIA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

393

dad de cesionario, su inscripción en la Dirección Nacional de la Propiedad
Industrial conforme al art. 16 de la Ley No. 17.011 y la publicación en el
Boletín correspondiente (Martínez Medrano y Soucasse, 2001) 15.
Para ejercer las acciones de daños y perjuicios y de cese de uso, el reclamante no tiene por qué acreditar en el Uruguay el uso de la marca; lebasta solamente probar que tiene su derecho inscripto 16.
El art. 6 bis núm. 1º del Convenio de París para la Protección de laPropiedad Industrial (ratificado en el Uruguay por Decreto-Ley No. 14.910,
en adelante indistintamente “Convenio de París”; ver también art. 16 delAcuerdo sobre Aspectos relativos a la Propiedad Intelectual en el Comercio–AADPIC, ratificado en el Uruguay por la Ley No. 16.671–) concede también
al titular de una marca notoriamente conocida o “titular extrarregistral” 17es decir, el titular de una marca no inscripta en el Uruguay, el derecho de
impedir el uso, la reproducción, la imitación o la falsificación, susceptibles
de crear confusión con la marca notoria, quedando la determinación denotoriedad de la marca a la evaluación judicial. Asimismo, el art. 9 núm. 6ºdel Protocolo del MERCOSUR amplía la protección especial al llamado “titular extrarregistral” de las marcas de los nacionales de los Estados parte que
hayan alcanzado un grado de conocimiento excepcional, siempre que pudiere haber posibilidad de perjuicio. Al respecto concuerdan los arts. 2 y 16
del AADPIC.

15

Sentencia No. 14/2008 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil (T.A.C.) de 4º

16

Sentencia No. 62/2018 del T.A.C. de 3º Turno.

Turno.

Los “titulares extrarregistrales”, en frecuentes ocasiones personas físicas o jurídicas extranjeras, a los efectos de su presentación en juicio civil en el Uruguay podrán
actuar por sí, o estarán representadas mediante Poder para pleitos (general o parcial)en forma (arts. 38 y 39 del C.G.P.). La capacidad de quien da ese Poder es examinada
judicialmente acorde a la Ley del domicilio del poder dante (en el Uruguay, con carácter general los arts. 2393 y 2394 del Código Civil, arts. 1º y 4º del Tratado de Derecho
Civil Internacional de 1889 e ids. arts. del T.D.C.I. de 1940, más normas concordantes yde Tratados especiales en cuanto corresponda sin perjuicio de las soluciones particulares).
17

394

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINAEl grado de “notoriedad” (Convenio de París) o el grado de “conocimiento excepcional” (Protocolo del MERCOSUR) de la marca no requiere
prueba porque no necesitan demostrarse en el Uruguay los hechos públicos y notorios (art. 138 núm. 1º del C.G.P.), y no se exige demostración dela notoriedad cuando le consta al Tribunal que se trata de una marca muy
difundida, máxime cuando la marca tiene trascendencia y es conocida fuera
de fronteras 18. La parte actora puede también acreditar la notoriedad oconocimiento excepcional de la marca ofreciendo la prueba del caso, conforme a las reglas generales (arts. 117 núm. 4º, 118, 137 y 139 del C.G.P.).
Los tribunales uruguayos reclaman en ocasiones la prueba de la notoriedad
a quien la alega, teniendo en cuenta el público de referencia, y sin que lanotoriedad se atenga al principio de especialidad (o sea, este principio cede
ante la notoriedad), y la acreditación debe realizarse para el Estado en quela protección se quiere hacer valer. No obstante, el alcance de tal notoriedad o de conocimiento excepcional queda librado a las luces y al conocimiento que tenga el tribunal que conozca en el caso concreto 19.
18

Sentencias Nos. i-18/2018 e i-21/2017 del T.A.C. de 2º Turno.

Sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nos. 298/2020,
260/2020, 762/2019, 712/2019, 219/2018, 354/2015, 461/2014 y 278/2006. La Justicia
Uruguaya, caso 15659 y Sumas Jurisprudenciales, caso 157007. Sentencia No. 51/2019
del T.A.C. de 2º Turno. Se ha aceptado en ciertos casos un criterio amplio para la interpretación de la notoriedad, o sea en cuanto al conocimiento que de la marca pueda
tenerse en el Mercado en general (Anuario de Derecho Comercial, Anuario de Jurisprudencia, Tomo 5 casos 4 y 13). En un particular, la jurisprudencia uruguaya ha considerado que “aun adhiriendo a la tesis de la notoriedad restringida (limitada al conocimiento entre los competidores del mismo ramo), en relación a la marca en cuestión nopuede darse por bueno -sin aporte probatorio al respecto- que se trate de una marca
notoria y de renombre. Para que se la pudiera calificar como tal era necesario haberacreditado el conocimiento entre las personas interesadas en ese producto, ya que nopuede pretender la accionante que el Tribunal posea un saber tan universal que lepermita determinar que la marca de un medicamento reviste la calidad de notoria en elramo, puesto que no se trata de una marca de renombre inexcusable asociada automáticamente con la firma titular” (La Justicia Uruguaya, caso 15351; Anuario de Derecho Comercial, Anuario..., Tomo 7 caso 41). En otros casos, la “notoriedad” dentro deun criterio restringido se entendió presumida por “la larga relación comercial que las
unía, sino, también, del mero cotejo de las marcas en conflicto, siendo impensable la19

ACCIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y ACCIÓN DE CESE DE USO INDEBIDO EN MATERIADE MARCAS, EN LA JURISPRUDENCIA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

395

Doctrinariamente algunos autores han admitido que los licenciatarios(podríamos ubicar a quienes obtengan por franquicia una licencia de lamarca, y a los licenciatarios con o sin opción de compra de la marca) no
están legitimados para iniciar ningún tipo de acción, salvo que fueren apoderados y actuaren procesalmente en representación del titular de la marca; en dicha situación se encontrarían también los usufructuarios (Arrolli y
Stezano, 1997; Merlinski y Salaverry:85). Los acreedores del titular de lamarca tampoco están habilitados para accionar salvo a través de la acción
subrogatoria (arts. 1295 y 2372 del Código Civil uruguayo) a efectos de que
se le autorice judicialmente a ejercer las acciones que no ejerce el deudor(Gutiérrez Carrau, 2009:181-182). Lamas (1999:276) en posición contraria
recordando el art. 87 de la Ley No. 17.011 que refiere a “los damnificados”,
entiende que podrían incluirse como legitimados activos a los licenciatarios, acreedores prendarios o embargantes, o a todo aquel que pueda demostrar que fue perjudicado.
La anulación de una marca prerregistrada da legitimación activa aquien mantenga el registro, para acreditar la novedad y originalidad de su
marca 20.
b) Legitimación pasiva
Legitimado pasivo de las acciones de cese de uso ilícito marcario y dedaños y perjuicios por uso indebido de marca es toda aquella persona, física o jurídica (entre las que se encuentran por supuesto las sociedades comerciales -art. 2º de la Ley No. 16.060-) que usa o comercializa la marca omera casualidad”, o se entendió por el conocimiento que dentro del ramo de la competencia (La Justicia Uruguaya, casos 11175, 12654 y 14582; Anuario de Derecho Comercial, Anuario..., Tomo 5 caso 7), o que podría considerarse por el sector de consumidores (Anuario de Derecho Comercial, Anuario..., Tomo 10 caso 7). No se requiere lacomercialización efectiva en el país, basta el conocimiento del producto (Anuario de
Derecho Comercial, Anuario..., Tomo 3 caso 5). Sobre el concepto de Marcas Notorias o
Notoriamente conocidas, ver en el Uruguay a guisa de ejemplo, Bugallo y Castaño(1993:223-224).
20

La Justicia Uruguaya, Sumas Jurisprudenciales caso 157064.

396

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

signo de tercero en forma no autorizada, o de modo que pudiere causar un
riesgo de confusión directa o indirecta.
Puede incluso perseguirse como demandado a quien tiene pendiente
la aprobación de la marca en trámite administrativo o de resolución en el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo 21, porque ello no excluye al contralor jurisdiccional ordinario 22.
Se admite la legitimación pasiva atribuyendo al término “hacer circular” del art. 32 de la Ley No. 17.011 un contenido amplio, no limitado a laventa o circulación material de las mercaderías en infracción sino a quien lafacilita, promoviendo las ventas o circulación por actividad de marketing23.
O sea, legitimados pasivos serían “los autores y cooperadores del fraude”(Rippe, 1992:50).
Si bien todavía no se han planteado litigios al respecto en el Uruguay,
doctrinariamente se admite la posibilidad de que pueda demandarse a lospropietarios, administradores o gestores de lugares físicos y virtuales (plataformas o sitios “web” de Internet), por la circulación de productos o servicios que en infracción marcaria hicieren sus usuarios (Ettlin, 2019b).
La jurisprudencia uruguaya ha entendido que en base al art. 391 de la
Ley No. 16.060 los Directores de una sociedad anónima podrían como solidariamente responsables con ésta, ser legitimados pasivos por violación denormas marcarias y de Propiedad Intelectual 24.
En el Uruguay, la determinación de los posibles legitimados pasivos opersonas a demandar por acciones civiles suele previamente determinarse
mediante diligencias preparatorias o de prueba anticipada (Arrolli y Stezano, 1997; Martínez Medrano y Soucasse, 2001). Normalmente se solicita
a la justicia en etapa preparatoria o preliminar la realización de inspeccio-

21

Ver la Sección III de este trabajo.

22

La Justicia Uruguaya, Sumas Jurisprudenciales caso 138048, y caso 12719.

23

Anuario de Derecho Comercial, Anuario..., Tomo 10 caso 1.

24

La Justicia Uruguaya, caso 14582.

ACCIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y ACCIÓN DE CESE DE USO INDEBIDO EN MATERIADE MARCAS, EN LA JURISPRUDENCIA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

397

nes judiciales o interrogatorios anticipados de testigos para, normalmente
sin noticia o con reserva previa de la probable contraparte, determinar ocompletar la legitimación pasiva, o para practicar averiguaciones e interrogatorios anticipados que suelen hacerse e incorporarse en Actas de Inspecciones al futuro proceso (arts. 306, 307.3 del C.G.P.). En estos casos de diligencias preparatorias no se exige garantía o contracautela al peticionante.
El interesado tiene la posibilidad de impugnar mediante recursos de reposición y de apelación sin efecto suspensivo estas medidas preparatorias, una
vez que haya tomado conocimiento de éstas (arts. 251 núm. 2º, 252.2, 308
del C.G.P.).
V. El trámite
1. Etapa previa o preparatoria
En etapa preliminar (antes de la demanda) suele peticionarse comodiligencias preparatorias el interrogatorio de personas o inspecciones judiciales no sólo a efectos de determinar la legitimación pasiva (v. “supra” IV,“b”), sino también a efectos de reunir prueba anticipada: a) para comprobar la comercialización o el uso no autorizados de los productos con marcas
a defenderse; b) para acreditar la comercialización o el uso, la fabricación,la procedencia o destino de mercaderías con marcas cuyos diseños o características pueden llamar a confusión con la ya registrada o notoriamente
reconocida; c) para individualizar, obtener, registrar mediante reproducción, o incautar documentación (no necesariamente tiene que conceptuarse esto como medida cautelar, sino como recolección de prueba anticipada
mediante diligencia preparatoria) y elementos relacionados con (etiquetas,bolsas, envases) la comercialización espuria de la marca. También a título
de diligencias preparatorias pueden requerirse intimaciones para presentar
documentación relativa a la identificación, origen y procedencia de lasmercaderías en presunta infracción o para establecer dónde se hacen losenvases, logos y etiquetas para los productos que se encuentran con posible uso indebido de marcas registradas o notorias. Suele asimismo pedirse
se practique inventarios o descripciones sobre la mercadería con el uso dela marca falsificada o en forma presuntamente indebida. A estas diligencias
pueden concurrir peritos nombrados por el juez o asistiendo en carácter
privado a las partes. Se trata así de constatar el hecho ilícito, recabando

398

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

prueba para el juicio posterior (Merlinski y Salaverry, 2000:85; Gutiérrez
Carrau, 2009:190-192). Es posible también solicitar como medida preparatoria que se realicen intimaciones judiciales (sin perjuicio de que pueden
hacerse por telegrama colacionado por el particular con el mismo efectoque la intimación judicial, art. 131 Ley No. 16.002), para que se cese en el
uso de la marca ajena, ocasionalmente bajo imposición de astricciones u
otras conminaciones. Estas medidas suelen dictarse sin noticia de la contraparte, quedando diferida su comunicación luego de cumplidas (arts. 306
a 310 del C.G.P.) y son apelables (art. 308 del C.G.P.).
También en etapa preparatoria pueden peticionarse medidas de intimación o cautelares según su caso consistentes, por ejemplo, en: a)prohibición a los que serán demandados, de innovar sobre la comercialización de productos con la marca protegida, o mandato de no comercializar
más y en el futuro dichos productos (con o sin astreintes u otras conminaciones); b) prohibición (anticipativa) o abstención de usar la marca (con osin astreintes u otras conminaciones); c) comiso, o embargo, secuestro odepósito, y eventualmente, destrucción de las mercaderías que utilicen sin
autorización la marca protegida (registrada o notoria) o que se comercialicen llamando a confusión con ella; d) embargo, retiro o intervención de loselementos relacionados con la comercialización indebida de la marca (etiquetas, bolsas, envases u otros enseres); e) mandato judicial (cautelar) a las
autoridades aduaneras de intervenir o inhibir el despacho, la entrada osalida de la mercancía en presunta infracción marcaria, u orden de ponerlaa disposición de la sede. Estas medidas siempre proceden a iniciativa departe (no las puede el Juez disponer de oficio) y siempre bajo exclusiva responsabilidad de quien las pide presentando cierta prueba o brindando una
información en forma sumaria que acredita la apariencia de buen derecho
y peligro (no mero riesgo) de frustración del derecho del titular de la marca, y también en principio debe ofrecerse y exigirse garantía o contracautela suficiente (que cubrirán los perjuicios que las medidas hayan ocasionado
indebidamente, en casos de dolo o culpa grave) conforme a los arts. 312 a
314 del C.G.P. El Juez en estos casos puede disponer estas medidas pedidasu otras diferentes que entendiere adecuadas conforme a las circunstancias,
estableciendo su naturaleza y alcances. Tales medidas cautelares se rigen

ACCIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y ACCIÓN DE CESE DE USO INDEBIDO EN MATERIADE MARCAS, EN LA JURISPRUDENCIA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

399

por los arts. 311 a 317 del C.G.P, y por los arts. 50 a 60 del AADPIC. Tienen
por objeto cesar el estado de cosas (Merlinski y Salaverry, 2000:85).
Cervieri (2003:52; 2005:41-50; 2007:28) ha planteado que, en la Justicia uruguaya, la incautación vía cautelar en sede civil no es del todo eficiente para el titular de la marca; en primer lugar, porque debe depositarse
una contracautela, y segundo por las demoras en la incautación. En la práctica, es preferible hacer la denuncia y pedir la incautación de la mercadería
en infracción marcaria directamente ante la justicia penal, que actúa más
rápido (con la fuerza pública administrativa del caso –Policía o Prefectura
Nacional Naval según su ámbito de jurisdicción–) y no pide garantía, fianza
ni contracautela. Si estas medidas cautelares civiles se interponen antes dela demanda, dentro de los 30 (treinta) días de cumplidas las mismas debe
interponerse la pretensión (art. 311.2 del C.G.P.) bajo pena de caducidad
de aquéllas (no hay restricción de tiempo para demandar civilmente cuando las medidas cautelares fueron dispuestas en sede penal). Estas medidas
cautelares civiles son recurribles por el afectado mediante recursos de reposición y apelación no suspensiva (art. 315 del C.G.P.).
2. Conciliación previa
Es mandatorio constitucionalmente, y así lo sigue la Ley procesal (art.
255 de la Constitución, arts. 293 a 298 del C.G.P.).
3. La demanda. Actitudes del demandado
Hemos referido en la Sección II que nuestro ordenamiento procesal
permite acumular (art. 120 del C.G.P.) tanto la acción de cese de uso demarca como la acción por responsabilidad extracontractual (daños y perjuicios), sin perjuicio de que pueden tramitarse en forma independiente o en
expedientes separados 25 y eventualmente esas causas puedan en algún
momento acumularse (art. 323 del C.G.P.).

En el Uruguay, los expedientes pueden acumularse (si se tramitaron como
juicios separados) antes de la conclusión de la causa, en la etapa de conocimiento deprimera instancia, de oficio o a petición de parte interesada (arts. 323 y 324 del C.G.P.).
25

400

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

La o las demandas deben referir los hechos en forma clara y ordenada, ofreciendo toda la prueba del caso e invocar el derecho correspondiente, o sea con sus fundamentos de hechos, de derecho y de presunta prueba, debiendo formular el petitorio final con toda precisión (arts. 117 y 118
del C.G.P.). Respecto a la acreditación o prueba del uso de la marca y de los
daños y perjuicios correspondientes, si estos daños y perjuicios operan “inre ipsa” por el solo uso ajeno de la marca o si deben demostrarse, nos remitimos a los numerales 5 y 6 de esta Sección.
Se permite peticionar en la misma demanda, medidas cautelares paralograr la protección o abstención de uso de la marca, o medidas de inhibición sobre las mercaderías vendidas en presunta infracción o no autorizadas, aunque también pueden peticionarse en cualquier etapa del proceso.
En la demanda también es posible solicitar medidas de producción deprueba anticipada sin noticia contraria. Todas estas medidas, eventualmente sin noticia contraria hasta luego de cumplidas, serán ponderadas por eljuez en cuanto a las necesidades de urgencia y de mejor instrucción o ilustración para la causa; una vez efectivizadas en su caso, se notificarán a laparte emplazada con el mismo traslado de la demanda.
El demandado puede no contestar el libelo actoral (en cuyo caso
puede ser declarado en rebeldía y ser embargado), allanarse expresamentea la pretensión, asumir respuesta de expectativa, contestar contradiciendo,
o reconvenir (contrademandar), conforme a los arts. 134 a 136 y 337 a 339
del C.G.P. También puede aquél, citar en garantía o llamar a terceros a juicio (arts. 51 a 54 del C.G.P.). Si bien no se le invierte la carga de la prueba
contra el demandado, es su imperativo de interés demostrar que estáusando la marca legítimamente. Por ejemplo, si alega ser cesionario o licenciatario, debe probar que esa cesión o licencia surge de un acto que enforma expresa y clara así lo dispone 26.

La Justicia Uruguaya, caso 17756. Sentencia del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo No. 200/2020.
26

ACCIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y ACCIÓN DE CESE DE USO INDEBIDO EN MATERIADE MARCAS, EN LA JURISPRUDENCIA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

401

4. Excepciones. El problema de la prescripción de las acciones marcarias en el Uruguay
Hemos expresado que entre las actitudes del demandado o emplazado pueden plantearse excepciones u obstáculos formales a la pretensióndel actor, enumerando el régimen común procesal y adaptándose al casolas posibilidades de plantear excepciones de incompetencia, litispendencia,
defecto en el modo de proponer la demanda u oscuro libelo, incapacidad ofalta de personería, la prestación de caución en el supuesto de procuración
oficiosa, prescripción, cosa juzgada, transacción, falta de legitimación ointerés, o planteo de improponibilidad manifiesta de la demanda.
Se ha entendido por la justicia uruguaya que la prescripción de la acción civil por daños y perjuicios por el uso indebido de marca se rige, en
principio, conforme al art. 89 inc. 1º de la Ley No. 17.011, marcando unrégimen especial y diferente al art. 1332 del Código Civil, con las precisiones que haremos. Tenemos entonces que hay dos términos de prescripciónde acuerdo al art. 89 inc. 1º de la Ley No. 17.011, que se aplican tanto parala acción civil como para la acción penal:A) Después de pasados cuatro años de cometido o repetido el delito.
Lo que nos lleva a cotejar como prueba anticipada (arts. 145 C.G.P.; arts. 27
a 29 del Código del Proceso Penal) las actuaciones de la justicia penal en laconstatación de delitos cometidos, continuados o en reiteración real, para
determinar atento a las fechas respectivas el “dies a quo” para contar laprescripción;B) Después de un año, contado desde el día en que el propietario de lamarca tuvo conocimiento del hecho por primera vez. No se refiere al conocimiento continuado, sino al inicial u original. En estos casos estamos hablando de hechos que no llegaron a la justicia penal ni siquiera como denuncia, o que no recibieron su juzgamiento.
La mayoría de la justicia uruguaya opina que se trata de plazos deprescripción (el art. 89 inc. 2º de la Ley No. 17.011 hace mención a “los402

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

actos que interrumpen la prescripción”), pero algún fallo judicial entendió
que son términos de caducidad de la acción 27.
La jurisprudencia uruguaya ha tenido divergencias en cuanto a si laprescripción de la acción civil por cese de uso de marca es también de uno
o de cuatro años según su hipótesis, o si es imprescriptible a pesar del art.
89 inc. 1º de la Ley No. 17.011.
El art. 6 bis núm. 3º del Convenio de París establece que “No se fijará
plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe”. Si algunos entienden que esta norma es
autoejecutable y no programática (Rippe, 1986:90-93,99; 1992:187; Bugallo, Castaño y Rippe, 1992:17), señalando a los Estados una obligación delegislar o de no legislar de determinada manera, debe recordarse que en
Uruguay recibió ratificación a través del Decreto-Ley No. 14.910 de fecha
19.7.1979. Y en el Uruguay, la ratificación por el Poder Legislativo a los Tratados y Convenciones Internacionales les da solo fuerza de Ley (arts. 85
núm. 7º y 168 núm. 20 de la Constitución Nacional), quedando la posibilidad de que sean derogadas expresa o tácitamente por cualquier ley internao nacional posterior. Así, el art. 89 inc. 1º de la Ley No. 17.011 preceptuó enfecha posterior porque fue promulgada el 25.9.1998, que “No se podrá
intentar acción civil... después de pasados cuatro años de cometido o repetido el delito, o después de un año, contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho por primera vez”. El legisladorhabría entendido este límite del art. 89 inc. 1º de la Ley No. 17.011 (norma
posterior a la ratificación con fuerza de ley del art. 6 bis núm. 3º del Convenio de París por el Decreto-Ley No. 14.910) tanto para la acción de cese deuso de marca como para la acción indemnizatoria, ya que es “lex posterius”
y “ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus” (“donde no distingue
la ley no debe distinguir el intérprete”). No cambian nada las cosas los arts.
2º y 16 del AADPIC al remitirse al art. 6 bis del Convenio de París, porqueaquéllos tienen fuerza de Ley por la Ley No. 16.671 que fue promulgada el
2.12.1994, data anterior a la de la posterior Ley No. 17.011 (25.9.1998).

27

Sentencia No. 62/2018 del T.A.C. de 3º Turno.

ACCIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y ACCIÓN DE CESE DE USO INDEBIDO EN MATERIADE MARCAS, EN LA JURISPRUDENCIA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

403

Mas debemos recordar que la Ley No. 17.052 de fecha 14.12.1998,
esto es, posterior a la Ley No. 17.011, ratificó con fuerza de Ley al Protocolo
de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en materia deMarcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen del MERCOSUR. Este Protocolo en su art. 2º inciso 1) establece que “Los Estados
Partes se obligan a observar las normas y principios de la Convención deParís para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de1967) y el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (1994), anexo al Acuerdo de creación de la Organización
Mundial de Comercio”. Pues bien, esto significa repristinar como texto positivo vigente y posterior a la Ley No. 17.011, al art. 6 bis núm. 3º del Convenio de París que expresa que “No se fijará plazo para reclamar la anulacióno la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe”.
Parece solucionarse la cuestión en cuanto a que la acción para la prohibición o cese de uso de las marcas registradas o notorias sería imprescriptible, pero todo dependerá si la jurisprudencia entiende a esta norma como
programática o como autoejecutable, en la comparación con el art. 89 de la
Ley No. 17.011 (Lamas, 1999:281).
En el Uruguay los Jueces han tomado tres posiciones al respecto:1) Opiniones a favor de la prescriptibilidad de la acción de cese de uso
marcario. Una sentencia postuló que “...el art. 89 de la Ley No. 17.011 regula la prescripción de la acción civil o criminal, debiendo entenderse por civil
toda acción relativa a una marca que persiga no sólo la indemnización deperjuicios sino también la protección de su uso, como sería el caso del cesede uso de marca idéntica o semejante”. De lo transcripto fluye que una
primera posición no comparte la tesis de la imprescriptibilidad, que partede la base del desconocimiento de texto legal posterior (Ley No. 17.011 de
25.9.1998) a la aprobación del Convenio de París para la Protección de laPropiedad Industrial por Decreto-Ley No. 14.910 de fecha 10.7.1979 (Freira,
1966:168-172; Merlinski y Salaverry, 2000:86) 28. O sea que, en esta tesitu-

La Justicia Uruguaya, casos 15351 y 14952; Sumas Jurisprudenciales caso
119064. Sentencias Nos. 2/2005 y 96/2005 del T.A.C. de 1º Turno. En cuanto corresponda y “mutatis mutandis”, Anuario de Derecho Comercial, Anuario..., Tomo 1 caso
28

404

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

ra, no importa si el uso indebido fue de buena o de mala fe 29. En algún caso
se rechazó la prescripción por no adecuarse la plataforma fáctica a su configuración 30.
2) Opiniones a favor de la Imprescriptibilidad de la acción de cese deuso marcario. En otra posición de la jurisprudencia, se ha entendido invocando a doctrina especializada que la acción de cese de uso de marca en
infracción, tanto en el régimen anterior como en el actual de la Ley No.
17.011, no está afectada por caducidad ni prescripción alguna, porque admitirlo significaría, ni más ni menos, que dar una patente de impunidad aquien utilizara una marca en forma ilegítima; esa imprescriptibilidad estaría
además, en consonancia con el art. 6 bis núm. 3º del Convenio de París(ratificado por Decreto-Ley No. 14.910), del cual surge el argumento de quela anulación o prohibición de uso no tiene plazo para su reclamación cuando la marca es registrada o utilizada de mala fe 31. En ese tracto, se ha afirmado que la acción de cese de uso no prescribe, pero sí prescribe a los cuatro años la acción por daños y perjuicios marcarios conforme al régimen
general del art. 89 de la Ley No. 17.011 32.
3) La acción de cese de uso marcario es imprescriptible cuando el uso
es de mala fe (art. 6 bis núm. 3º del Convenio de París), mientras que cuando el uso es de buena fe, se rige por la prescripción cuatrienal (art. 89 de la21; Tomo 2 caso 12; Tomo 3 c. 13; Tomo 4 caso 22; Tomo 6, caso 11; Tomo 7 caso 32.
Aparentemente, Cervieri (2003:53; 2007:29) reconocería la prescriptibilidad de la acción civil según el régimen especial del art. 89 de la Ley No. 17.011.
Sentencias Nos. 47/2013 y 67/2008 del T.A.C. 3º Turno, y No. 255/2009 del
T.A.C. 7º Turno.
29

Anuario de Derecho Comercial, Anuario..., Tomo 5 caso 22. Sentencia No. SEI
3-16/2016 del T.A.C. de 1º Turno.
30

La Justicia Uruguaya, casos 14582 y 14871; Anuario de Derecho Comercial
Tomo 11, Anuario..., casos 196 y 197; Tomo 1 caso 21. Ver sentencias Nos. 166/2020 e
i-21/2017 del T.A.C. de 2º Turno, sentencias Nos. i-711/2011, i-519/2013, i- 83/2017 e
i-114/2017 del T.A.C. de 5º Turno, y sentencia No. 127/2002 del T.A.C. 6º. En doctrina,
también Gutiérrez Carrau (2009:185-190).
31

32

Sentencia No. 90/2011 del T.A.C. de 6º Turno.

ACCIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y ACCIÓN DE CESE DE USO INDEBIDO EN MATERIADE MARCAS, EN LA JURISPRUDENCIA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

405

Ley No. 17011). Sin embargo, debido a que el análisis sobre si hubo buena omala fe es una cuestión de fondo, éste se hará dentro del estudio sustancialdel asunto; por lo que el análisis de la prescripción se difiere para la oportunidad de la sentencia definitiva33.
La prescripción de las acciones marcarias (en caso de que se admita)
se interrumpe por cualquiera de los mecanismos de Derecho común (arts.
89 inc. 2º de la Ley No. 17.011, 1019 y 1026 del Código de Comercio, arts.
123 del C.G.P., 1235 y 1236 del Código Civil, más normas concordantes ycomplementarias).
Es discutible si la acción de daños y perjuicios por competencia desleal basada en el uso indebido o de mala fe de la marca se rige por la prescripción común del art. 1332 del Código Civil (C.C.) o por el art. 89 inc. 2º dela Ley No. 17.011, o si es imprescriptible atento al art. 6 bis núm. 3º delConvenio de París. Nosotros nos inclinamos por la prescripción cuatrienaldel art. 1332 del C.C. basada en la especialidad de lo que tutela la acción dedaños y perjuicios por competencia desleal. El Tribunal de Apelaciones enlo Civil de 5º Turno estableció que la acción por daños y perjuicios derivados de competencia desleal marcaria es de un año, tomando en cuenta
cuando el propietario de la marca conoció por primera vez la infracción
ajena 34.
Acorde al art. 69 de la Ley No. 17.011, la acción judicial del titular delderecho exclusivo al uso de un nombre comercial, se rige por un término
de caducidad de cinco años, contados “desde el día que se empezó a usar
por otro”.
5. Audiencias de instrucción y juzgamiento
Contestadas las excepciones, evacuados los traslados respectivos delas reconvenciones, citados en garantía o terceros, contestadas las excepciones o reconvenciones de los citados en garantía (arts. 51 y 338 C.G.P.), o
Sentencias Nos. i-112/2012, SEI 0008-000116/2013, SEI 0008-000067/2015 y
SEF 0008-000095/2017 del T.A.C. de 7º Turno.
33

34

Sentencias Nos. i-83/2017 e i-114/2017 del T.A.C. de 5º Turno.

406

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

en su caso declarada la rebeldía de los demandados si no se presentaron al
emplazamiento de la requisitoria (art. 339 del Código ritual citado), se convoca a una audiencia preliminar, que puede requerir audiencias complementarias. En ella o ellas se resuelven cuestiones de saneamiento procesal
o nulidades, excepciones, se instruye la prueba que se ha ofrecido en la
demanda, contestación o reconvención por los litigantes, y una vez diligenciadas las probanzas se reciben los alegatos de las partes. El procedimiento
está previsto en los arts. 340 a 343 inclusive del Código General del Proceso. Todos los medios de prueba admisibles por Derecho común (arts. 137 a
192 C.G.P.) son permitidos.
En el caso de las acciones marcarias, al actor le alcanza con probar laconfundibilidad, no siendo necesario que demuestre la mala fe contraria(Lamas, 1999:281). La Jurisprudencia usual no suele considerar como exoneración de responsabilidad, la buena o mala fe con que actúa quien usa la
marca sin autorización, mediante imitaciones o con diseños que pueden
llamar a confusión.
Concluida la causa, el juez puede excepcionalmente pedir prueba o“diligencias para mejor proveer” (arts. 193 y 194 del C.G.P.). A continuación, se pasa a dictar sentencia.
6. La sentencia. Valoración de la confundibilidad
La sentencia que en el Uruguay debe dictarse en 30 (treinta) días(arts. 203.3 y 343.7 del C.G.P.) posteriores a la conclusión de la causa, osea, luego de la presentación de los alegatos (arts. 195 a 213 del C.G.P.),
debe establecer los hechos que se dan por probados, expresará sus fundamentos, cómo se distribuirán las condenas procesales o causídicas, y finalmente decidirá sobre los intereses de las partes. En esto no hay diferencias
ni peculiaridades respecto al derecho común.
En las sentencias sobre cese de uso ilícito de marca y de daños y perjuicios por uso indebido de la misma, se plantean problemas especiales en
cuanto a la valoración de la confundibilidad de la marca.
El concepto de confundibilidad de la marca no ha sido precisado odefinido jurisprudencialmente en el Uruguay. No existen pautas fijas paradecidir cuándo un producto es confundible con otros, quedando la deter-

ACCIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y ACCIÓN DE CESE DE USO INDEBIDO EN MATERIADE MARCAS, EN LA JURISPRUDENCIA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

407

minación a la valoración del prudente arbitrio judicial. Estamos ante unconcepto jurídico indeterminado, susceptible de ser completado por el juezde mérito atendiendo a su criterio y circunstancias, criterio no revisable en
Casación 35, dentro de un margen de flexibilidad no exento de cierta reconocida subjetividad 36. La noción de confundibilidad debe referir a la percepción que genera la marca en el posible consumidor del producto de quese trate, elemento sobre el cual el juicio exige un margen de discrecionalidad racional acorde a las circunstancias de cada caso 37.
La Jurisprudencia vernácula, sin poder establecer criterios unánimes,
ha tomado como pautas a efectos de examinar la confundibilidad, siguiendo a la doctrina nacional “mutatis mutandis” (Gutiérrez Carrau, 2009:156;
Rippe, 1992:164-165; Chijane, 2017:121-132) 38, y dependiendo en más delanálisis de cada caso concreto, las siguientes:a) La confusión resulta de la impresión de conjunto en la comparación visual de las Marcas, y de sus semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas;b) Las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente;c) Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto (normalmente un consumidor común y corriente medio, desprevenido o poco atento consumidor, dentro de su grado de atención ycultura), y tener en cuenta la naturaleza del producto o servicio. En el fallosuyo No. 77/2019, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno ha
apreciado que cuando “no se trata de un producto de alto precio en el mer-

35

Sentencias Nos. 943/1994 y 308/2003 de la Suprema Corte de Justicia.

Sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nos. 2/2020,
378/2019, 182/2019, 687/2017, 686/2017, 6/2011, 513/2010.
36

37

La Justicia Uruguaya, caso 17757.

38
En el examen de confundibilidad marcaria, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha tenido una fecunda experiencia al resolver las acciones de nulidad
deducidas contra la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual por actos administrativos relativos a marcas.

408

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

cado, el eventual consumidor será un comprador no altamente selectivo, ni
exigente, por ello se califica como consumidor medio, poco atento para
observar y recordar el conjunto de la marca”;d) Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que
existan entre las marcas 39;e) Debe valorarse si el uso indebido puede provocar efectivamente laatracción o desviación de la clientela ajena dentro de las mismas actividades o ramo que la marca protegida 40. También se ha atendido al mercado
donde el producto o servicio con la marca cuestionada está circulando, en
cuanto a si comparten o no sus productos o servicios la misma clientela 41.
Si el producto o servicio de la marca cuestionada se encuentra en un mercado distinto y que no compite con el producto o servicio de la marca delactor, no puede haber confundibilidad 42;f) La confundibilidad debe estudiarse atendiendo al principio de especialidad, en función de si existe conflicto entre productos o servicios dela misma Clase Internacional (Arreglo de Niza, en Uruguay ratificado por la
Ley No. 17.146) y a la naturaleza de los productos o servicios que se comparan 43, salvo que la marca sea notoria, en cuyo caso se analizará si even39
En el caso de la justicia civil y a guisa de ejemplo, sentencias Nos. 121/2020 y
123/2010 del T.A.C. de 1º Turno, sentencias Nos. 254/2019, 51/2009, 97/2018,273/2007, 221/2007 y 77/2006 del T.A.C. de 2º Turno; sentencia No. 77/2019 del
T.A.C. de 3º Turno, sentencia No. 83/2011 del T.A.C. de 4º Turno, sentencia No.
163/2014 del T.A.C. de 5º Turno. La Justicia Uruguaya, Sumas Jurisprudenciales caso
135004. Anuario de Derecho Comercial Tomo 9, Anuario..., casos 14 y 15; Tomo 7 casos
6, 8, 16, 25, 26; Tomo 6 casos 4 y 16; Tomo 8 caso 9; Tomo 5 caso 5; Tomo 4 casos 5 y
10; Tomo 2 caso 10. En el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sentencias Nos.
43/2020, 2/2020, 182/2019, 94/2019, 453/2018, 223/2018, 687/2017, 686/2017,
401/2016, 830/2012, 6/2011, 513/2010, 211/2009, 24/2009.
40

Anuario de Derecho Comercial, Tomo 6, Anuario..., caso 34.

41

Sentencia No. 28/2009 del T.A.C. de 3º Turno.

42

La Justicia Uruguaya, caso 15881.

Sentencias Nos. 94/2020, 43/2020, 378/2019, 679/2015, y 447/2006 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Sentencias Nos. 159/2018, 105/2018,43

ACCIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y ACCIÓN DE CESE DE USO INDEBIDO EN MATERIADE MARCAS, EN LA JURISPRUDENCIA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

409

tualmente y además de la confusión, la marca notoria puede estar sufriendo prácticas de dilución o de parasitismo.
Se ha dicho por la Jurisprudencia que el fundamento jurídico de la
reprochabilidad contra el aprovechamiento indebido de la marca protegidano surge sólo de la responsabilidad aquiliana (art. 1319 del Código Civil),sino del abuso de derecho (art. 1321 C.C.) en el entendido que se configura
cuando existe un abuso en el ejercicio de la libre competencia a través deluso de la marca 44, correspondiendo a quien reclama por daños y perjuicios
marcarios probar el daño, la culpa y el nexo causal 45. Aunque en realidad,
los arts. 88 y 89 de la Ley No. 17.011 consagran una acción de responsabilidad civil especial y autónoma respecto al régimen general de los arts. 1319
y 1321 del Código Civil. Ahora bien, si se decide acumular las acciones decese de uso de marca y la de daños y perjuicios por dicho uso con un reclamo por competencia desleal, se adicionan en el ensamble los arts. 1319
y 1321 del cuerpo normativo citado.
El juicio de desvalor en las acciones marcarias debe por el Magistrado
judicial formularse conforme a los principios éticos de la conciencia social,que en el caso rechazan todo tipo de prácticas desleales 46.
Si bien el hecho ilícito queda configurado por la situación de que eldemandado haya usado sin autorización una marca confundible o la hubiere falsificado, ello no significa que amerite su condena pecuniaria necesariamente. En el caso de la acción por daños y perjuicios derivados del uso
indebido de la marca, la justicia uruguaya ha tomado dos posiciones:a) Una tesitura requiere el ofrecimiento de prueba y la demostracióndel daño, en cuanto a que se han sustraído clientes o que el uso indebido
122/2017 y 94/2014 del T.A.C. de 5º Turno. Sentencia No. 216/2011 del T.A.C. de 2ºTurno. Sentencia No. 943/1994 de la Suprema Corte de Justicia.
Anuario de Derecho Comercial, Tomo 5, Anuario..., caso 28. La Justicia Uruguaya, caso 15214. Sentencia No. 125/2017 del T.A.C. de 1º Turno.
44

45

Sentencia No. 921/2019 de la Suprema Corte de Justicia.

46

Anuario de Derecho Comercial, Anuario…, Tomo 5 caso 8.

410

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINAde la marca hizo perder posiciones o lugar en el mercado, o del efectivo
perjuicio patrimonial; recayendo la carga probatoria sobre el actor si pretende la reclamación conforme a los arts. 137 y 139 del C.G.P. 47. En esta
tesitura, la infracción no implica necesariamente su traducción en daños,
recayendo la carga de comprobar la entidad y la existencia de los mismos,
en el titular de la marca infringida (Chijane, 2017:253). Bugallo (2001:164;
2006:207-208) reconoce que “la determinación de los daños y perjuicios...
se ha hecho tan dificultosa que ha sido calificada como prueba imposible”.
No basta en esta opinión probar el lucro que ha obtenido el emplazado por
el uso de la marca falsificada o confundible, si no se demuestra un menoscabo consecuencial (nexo causal) y unívoco en el reclamante. En esa opinión, no se acepta que la obligación de indemnizar nazca de la mera obtención de ganancias a partir del uso por el demandado de un signo espurio
confundible con otro legítimo de propiedad ajena; debe el actor cuyo derecho fue infringido demostrar que sufrió un daño efectivo en su patrimonio.
Así, las hipótesis resarcibles son reservables para situaciones en que el daño se advierta como trascendente 48.
b) En otra postura, se ha considerado que los daños y perjuicios seconfiguran por el mero hecho de que el demandado se beneficie con el uso
indebido o no autorizado de la marca (la constatación tal hecho ilícito objetivaría “in re ipsa” el daño contra la parte reclamante, y el mérito de su
resarcimiento). Basta acreditar el registro de la marca sin que tenga que
estar en uso, y probar la confundibilidad entre signos, así como la obtención de ganancias (no se necesita establecer su cifra con precisión, pero sí

La Justicia Uruguaya, casos 9659, 12654, 12958, 14482, 15214. Anuario de
Derecho Comercial, Anuario..., Tomo 7 caso 39; Tomo 5 caso 26; Tomo 1 casos 16 y 22.
47

48
Sentencia No. 666/2012 de la Suprema Corte de Justicia. Sentencias Nos.
163/2014, 114/2010 y 4/2012 del T.A.C. de 5º Turno. Sentencias Nos. 119/2016 y
64/2012 del T.A.C. de 4º Turno. Sentencia No. 179/2010 del T.A.C. de 3º Turno. Sentencias Nos. 56/2016 y 41/2016 del T.A.C. de 1º Turno. Sentencia No. 666/2012 de laSuprema Corte de Justicia.

ACCIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y ACCIÓN DE CESE DE USO INDEBIDO EN MATERIADE MARCAS, EN LA JURISPRUDENCIA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

411

que las ganancias comerciales sean objetivables) por el requerido con la
marca confundible, imitada o usada sin autorización 49.
En cualquiera de estas hipótesis, la dificultad de probar el monto
exacto del menoscabo no debe obstar a su resarcimiento. Inclusive, pueden
fijarse algunos parámetros que permitan oportunamente avaluar o estimarsu cuantía, en proceso especial e incidental de liquidación (art. 378 del Código General del Proceso). En algún caso se ha fijado como base del cálculo
de la indemnización, el 50 % (cincuenta por ciento) de la ganancia obtenida
en la venta por infracción, difiriendo la liquidación a un proceso posterior
incidental o conexo. También se ha estimado o se ha diferido estimar pericialmente atento a la pérdida calculable de ventas perdidas probables 50.
Otros criterios de cuantificación de la liquidación, refieren por el valor delicencia hipotética de la marca o de regalía eventual.
La alegación del desconocimiento o buena fe en la falsificación o uso
indebido por parte de los demandados no suele ser de recibo, ya que losarts. 81 y 83, 88 y 89 de la Ley No. 17.011 no lo contemplan.
La sentencia civil puede contener:a) La condena a cesar en el uso de la marca falsificada o confundible(condena a obligación de no hacer), o a la prohibición de dicho uso. Eventualmente puede estar todo esto reforzado con astricciones (arts. 21.3 y
374 C.G.P.);b) Condena a pagar daños y perjuicios (en cantidad líquida y exigibleo a determinarse mediante procedimiento de liquidación; arts. 372 y 378
del C.G.P.) sea por daño emergente, lucro cesante, daño moral (art. 1327
Código Civil) y eventualmente, daños punitivos (en Uruguay se discute laprocedencia de estos últimos, aunque se les reconoce cierta base legal con

Sentencia No. 6/2000 del Juzgado de Paz Departamental de la Capital de 15
Turno, y sentencia No. 26/2000 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de
14 Turno. Anuario de Derecho Comercial, Anuario…, Tomo 5 caso 16. También sentencia No. 1633/2017 de la Suprema Corte de Justicia.
49

50

La Justicia Uruguaya, caso 9064.

412

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

fundamento en el art. 61 del C.G.P.). No es pacífica la justicia uruguaya en
cuanto a si debe acreditarse daños y perjuicios de carácter moral a las personas jurídicas en caso de que sean titulares o cesionarias en forma demarcas inscriptas o registradas, reiterándose la discusión de carácter general en cuanto a la legitimación activa de las personas jurídicas o sociedadescomerciales para reclamar daño moral;c) Embargo o comiso, secuestro o destrucción, o confirmación de tales medidas si hubieren sido oportunamente tomadas como cautelares,
respecto a la mercadería con la marca falsificada o confundible, comercializada o usada sin autorización del titular. Básicamente se procura “el retirodel tráfico económico de los productos, embalajes, envoltorios, material
publicitario, etiquetas y otros documentos que materialicen la infracción” ysu lógico corolario, que es la destrucción de los productos en infracción(Chijane, 2017:239-241);d) Condenas a hacer, como la publicación de la sentencia en las condiciones y tiempos que exija ésta, eventualmente a costo de la parte demandada perdidosa.
Puede pedirse la ejecución provisional de la sentencia mientras setramitan los recursos, ofreciéndose por el actor ganancioso contracautelapara el eventual caso en que fuere la sentencia revocada y se hubiere ocasionado menoscabos (art. 260 del C.G.P.).
En cuanto a las condenas causídicas rige el principio general de quedebe analizarse la conducta de la parte demanda, ya que no son las costas ycostos de carácter preceptivo (arts. 56 y 198 C.G.P.; art. 688 del Código
Civil).
7. Recursos
La sentencia definitiva de primera instancia admite los recursos deaclaración y ampliación (ante el mismo Juzgado que dictó la sentencia enprimera instancia, para que la amplíe o aclare), y de apelación (el escrito deagravios se presenta ante el Juzgado de primera instancia, quien lo eleva al
superior procesal correspondiente). Al respecto debe verse lo expuesto en
la Sección III en cuanto a la jurisdicción y competencia. El Juzgado receptor
de primera instancia puede denegar la apelación por motivos formales,

ACCIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y ACCIÓN DE CESE DE USO INDEBIDO EN MATERIADE MARCAS, EN LA JURISPRUDENCIA DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

413

pudiendo el impugnante plantear el recurso de queja por denegación deapelación. Las sentencias de segunda instancia, que dirimen en el supuesto
de estas acciones los Tribunales de Apelaciones en lo Civil, pueden eventualmente admitir Casación ante la Suprema Corte de Justicia si se dan lospresupuestos legales, que se presenta ante el Tribunal de Apelaciones yéste lo eleva a la Suprema Corte de Justicia (puede denegarse la Casación
por razones formales, pudiendo el interesado plantear recurso de queja por
denegación de casación). No hay particularidades respecto al sistema procesal general (arts. 248 a 280 C.G.P.).
VI. Conclusiones
No existiendo un proceso especial ni una competencia especializada
en materia de marcas, en la República Oriental del Uruguay las acciones decese o de protección contra el uso ilícito de las marcas y las de daños y perjuicios por el uso indebido o no autorizado de ellas se tramitan por el mecanismo del juicio ordinario ante la jurisdicción común con competencia en
materia civil, tomando en cuenta el monto o estimación del monto delasunto y ciertas particularidades del art. 89 de la Ley No. 17.011 sobre laprescripción de estas acciones. Estas pretensiones pueden tramitarse en
forma independiente o acumulada.
Pueden solicitarse y adoptarse en etapa preparatoria o con la propia
demanda o en cualquier momento del proceso, medidas cautelares paraobtener la protección, el cese anticipado de uso y el retiro, comiso, embargo o secuestro de las mercaderías en infracción marcaria. En etapa preparatoria o con la misma demanda pueden asimismo pedirse medidas deprueba anticipada para determinar legitimados pasivos, inventariar o inspeccionar el uso o comercialización de mercaderías con la marca registrada
en forma no autorizada.
La jurisprudencia uruguaya no es unánime y existen divergencias en
cuanto a si la acción por cese o protección de uso de la marca tiene un término de prescripción, o si es imprescriptible cuando se evidencie que el uso
era de mala fe.
Se acepta que la legitimación activa en principio corresponde al titular registral de la marca; también al cesionario o al licenciatario mediante

414

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

autorización del licenciante mientras esté todo en forma (inscripción máspublicidad en el Boletín correspondiente). Asimismo, se acuerda la legitimación a los titulares de una marca notoria, divergiendo la jurisprudencia sieste concepto ha de aceptarse en sentido amplio (se toma la marca en sí) orestringido (tomando en cuenta cierto ramo o grupo de consumidores).
Estas legitimaciones se acuerdan con independencia de si el actor usa o sesirve o no de la marca.
La prueba del uso no autorizado permite satisfacer por sí la pretensión de protección o cese de uso de la marca. La jurisprudencia uruguaya
no es conteste en cuanto a si el hecho ilícito en sí amerita la condena por
daños y perjuicios, o si debe probarse el daño o el menoscabo (pérdida demercado para los titulares o de prestigio de la marca).
La sentencia, pasible de los recursos del derecho común, puede contener tanto obligaciones de no hacer (impedir o requerir la abstención deluso de la marca) y de hacer (por ejemplo, la publicación de la sentencia en
medios de difusión masiva, o la obligación de destruir la mercadería eninfracción), como de dar (obligación de pagar daños y perjuicios); y puedeademás imponer medidas sobre los bienes (embargo, secuestro, destrucción o comiso de las mercaderías, convirtiendo en definitivas dichas medidas si se habían dispuesto como cautelares).
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PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

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XXII.

u

417

Venezuela

La protección en Venezuela de los signos distintivos
no registrados
Por Efrén E. Navarro C. 1

I. Introducción
En muchos países existe una protección legal respecto a las marcas,
los símbolos y slogan de los productos o servicios que ofrecen los agentes
que participan en el mercado. Debe tenerse presente que los signos distintivos son aquellos elementos aprehensibles por los sentidos que sirven para
identificar a los productos y servicios que se ofrecen al público, como por
ejemplo combinación de colores, sonidos, o cualquier signo que pueda ser
representado gráficamente. La República Bolivariana de Venezuela se encuentra dentro de los países que ofrece esa protección y para obtenerla, es
requisito sine quanon, que el particular haya acudido a las entidades gubernamentales correspondientes para registrar la marca y los símbolos
asociadas a ella, así como los slogans.

Abogado graduado en la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas (1996), conuna especialización en Derecho Administrativo en la Universidad Central de Venezuela(2003). Desempeñó varios cargos en la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia (Pro-Competencia) desde 1995 a 2005, retirándose como
Consultor Jurídico. Asesor de la Procuraduría General de la República desde 2005 al
2009, y ha cumplido funciones como Juez del Juzgado Nacional Primero Contencioso
Administrativo de la Región Capital, antes Corte Primera de lo Contencioso Administrativo desde el año 2010 hasta la actualidad.
1

418

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

Una vez obtenido el registro, el particular puede acudir ante las instancias judiciales para sacar del mercado cualquier producto o servicio queesté imitando su marca o los mismos símbolos asociados. Se requiere entonces que haya una identidad o igualdad en la marca o símbolo simulado
para que la protección registral de la marca tenga cabida. Pero, ¿Qué pasaría si las marcas o símbolos no se encuentran registrados y empiezan a ser
copiados?, o ¿Si a pesar de que están registrados, el producto que simula,no se copia la marca sino otros signos distintivos que no han sido registrados? o ¿Si sale un producto al mercado con los mismos colores y la misma
disposición en el empaque de mi producto, con una marca similar más no
idéntica? ¿Qué se puede hacer?
En la República Bolivariana de Venezuela la simulación de signos distintivos que no están registrados es una situación que se trata por las normas contra la competencia desleal, la cual se puede definir como “Unaforma de practicar la competencia violando las normas de lealtad y honestidad reconocidas legalmente” 2. Algunos autores venezolanos como el abogado Alain Coriat, consideran que tipificar la antijuricidad de lo que es deshonesto o reprobable y de mala fe en el comercio es algo complicado“…porque interviene la moral, la razón, la fidelidad, y el honor, todos ellos
conceptos que atañen más a la convivencia social que al derecho, y que
además varían con el tiempo y con las sociedades” 3. Sin embargo, me atrevo a compartir la definición que sobre tal práctica expone la investigadora
Tania González 4 en su libro La Competencia Desleal, citando a Eugene Pouillet, indicando que esta práctica comercial es “… aquella que tiene por finalidad apoderarse en forma indebida del favor del público y atraerse una
clientela que en ausencia de estas maniobras podría dirigirse a otra parte”.

Pascual y Vicente, Julio, Diccionario de Derecho y Economía de la Competencia
en España y Europa, Editorial Civitas, Primera Edición 2002.
2

Requema, J. Propiedad intelectual y desarrollo tecnológico, Monte Ávila Editores, Primera Edición 1992.
3

González, Tania, La Competencia Desleal, Editorial Universidad Central de Venezuela, 1992.
4

LA PROTECCIÓN EN VENEZUELA DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NO REGISTRADOS

419

La referida autora expone que deben constatarse tres requisitos paraque una práctica pueda considerarse como competencia desleal. En primer
lugar, debe tratarse de un acto de competencia, en este sentido debe existir una relación de rivalidad entre quien ejerce la acción de competencia yquien es sujeto pasivo de la misma, con la finalidad de conquistar un mismo
mercado; en segundo lugar, la conducta reprochable debe ser desleal, considerando la deslealtad, como aquella situación subjetiva a la cual no hayque demostrar dolo, intención o culpa, pero que indubitablemente lleva amanifestar un modo y un comportamiento deshonesto o poco leal. Porúltimo, es necesario que la conducta desleal genere un daño, referido al
perjuicio causado al competidor, el cual puede ser objeto de valoración
material y moral 5.
En atención a lo anterior, es fácil concluir que quien ejecute una simulación de signos distintivos no registrados busca generar confusión yobtener beneficios en el mercado, y por tanto realiza una acción de competencia desleal. La doctrina venezolana define los actos de confusión como“aquellos actos dirigidos a aprovechar la equivocación del consumidor,
mediante la imitación de los nombres y de los productos del competidor
más acreditado” 6. Entre estos actos estarían la imitación del nombre de laempresa, los signos, lemas comerciales y marcas de otro competidor, quepudiese ser líder en el mercado, generando equivocaciones al consumidor
al momento de seleccionar el producto que desea comprar. Igualmente
puede considerarse un acto de confusión la similitud del aspecto exterior
de un establecimiento comercial o que un competidor copie la vestimenta
de los empleados de otro local para atender la clientela.
Por su parte el autor Pedro Portellano Diez 7, plantea que existen dos
modalidades de confusión. La primera cuando el consumidor vacila acerca
de la identidad de la empresa que elabora el producto o presta el servicio; y5

Ibídem.

6

Morles Alfredo, Curso de Derecho Mercantil, Tomo I, Capítulo XI, pág. 281.

Portellano Diez, Pedro, La imitación en el Derecho de la Competencia Desleal,pág. 268.
7

420

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

segunda, cuando el consumidor, aún teniendo presente que ambas mercancías provienen de empresas diferentes, supone equivocadamente que
entre dichas empresas oferentes existen relaciones comerciales, económicas o de organización.
De todo lo señalado hay que precisar dos acciones de competencia
desleal que subyacen en la simulación de signos distintivos no registrados,como sería los actos de imitación y los actos de confusión. La primera sería
la “Imitación de prestaciones de un tercero, cuando resulte idóneo para
generar la asociación por parte de los consumidores o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno” 8; mientras quela segunda debe entenderse como el “Comportamiento para crear confusión en la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajeno, mediante
el riesgo de asociación por parte de los consumidores de la procedencia dela prestación” 9. Ambos actos podemos catalogarlos como simulación deproductos, la cual consiste en la reproducción por parte de algún agenteeconómico de las características que individualizan y hacen diferenciar un
producto competidor, y que generalmente se concreta a través de los envoltorios, envases, recipientes y cualquier elemento externo utilizado para
particularizarlo.
En definidas cuentas, la protección legal de los signos distintivos noregistrados se realiza a través de las disposiciones que contra la simulaciónde productos o servicios se encuentran en la legislación venezolana, y cuya
revisión legal seguirán en las próximas líneas, así como los órganos del poder público con atribuciones legales para atacar la simulación de signos
distintivos no registrados y finalmente exponer el tratamiento jurisprudencial que el Tribunal Supremo de Justicia ha dado en los últimos años a dos
aspectos importantes de la simulación de productos, como práctica decompetencia desleal.

8

A.A.V.V., Factbook Marketing y Comercial, Editorial Aranzandi, Tercera Edi-

9

Ibídem.

ción.

LA PROTECCIÓN EN VENEZUELA DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NO REGISTRADOS

421

II. Antecedentes legislativos en la República Bolivariana de Venezuela sobre la competencia desleal como mecanismo de protección de lossignos distintivos no registrados
Antes de que se dictaran leyes especiales que regularan la competencia desleal en la República Bolivariana de Venezuela, y que incluyeran normas contra la simulación de productos, lo más cercano a una protección
por simulación de signos distintivos no registrados podría lograrse a travésde la norma genérica sobre el hecho ilícito prevista en el Código Civil Venezolano de 1982 10, que señala:“Artículo 1.185: El que con intención, o por negligencia, o por
imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo.
Debe igualmente reparación quien haya causado un daño aotro, excediendo en el ejercicio de su derecho, los límites fijados porla buena fe o por el objeto en vista del cual ha sido conferido ese derecho.”
Es en el año 1992, con la promulgación de la Ley para Promover yProteger el Ejercicio de la Libre Competencia 11 que se incluyó una prohibición contra la competencia desleal incluyendo a la simulación de productoscomo parte de la misma en los siguientes términos:“Artículo 17. Se prohíbe el desarrollo de políticas comerciales
que tiendan a la eliminación de los competidores a través de la competencia desleal y, en especial, las siguientes:(Omissis)3º (…) la simulación de productos.”

Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 2.990 Extraordinario de fecha
26 de julio de 1982.
1011

de 1992.

Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 34.880 de fecha 13 de enero

422

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

Luego, en el año 2000la Comunidad Andina de Nacionesdicta la Decisión 486 respecto al Régimen Común sobre Propiedad Industrial 12, la cualfue aplicable en la República Bolivariana de Venezuela hasta el año 2006,
año en que se retira del bloque de integración subregional. La referida Decisión contiene varias normas sobre signos distintivos notoriamente reconocidos y competencia desleal que también constituye antecedente legislativo para el país. Así citamos algunos de los artículos sobre signos distintivos notoriamente reconocidos:“Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente
conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o elmedio por el cual se hubiese hecho conocido.
Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido seráprotegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que
fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.
Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo
notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una
parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.
También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, ode una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun
respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes
a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

12

de 2000.

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 600 de fecha 19 de septiembre

LA PROTECCIÓN EN VENEZUELA DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NO REGISTRADOS

423a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, ocon sus establecimientos, actividades, productos o servicios;b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por
razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial opublicitario del signo; o,signo.

c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre delEl uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos”.
En cuanto a las normas sobre competencia desleal, que permitieran
en forma general la protección de signos distintivos que no fueran reconocidos se puede citar los siguientes artículos:“Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a lapropiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.
Artículo 259.-Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquiermedio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor; o,c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejerciciodel comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza,el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo ola cantidad de los productos”.
Cabe indicar que la salida de la República Bolivariana de Venezuelade la Comunidad Andina no constituyó una situación de vacío normativo
para la protección de signos distintivos no registrados, ya que la Ley para
Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia se mantuvo vigen-

424

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

te hasta el 26 de noviembre de 2014, lo que permitía que cualquiera quesintiese la afectación de sus derechos por simulación de productos o servicios pudiese acudir a las autoridades pertinentes para lograr el cese de dicha afectación.
III. Normas vigentes contra la simulación de productos
Actualmente en la República Bolivariana de Venezuela, la protecciónde los signos distintivos no registrados a través de la competencia desleal
por simulación de productos o servicios se encuentra regulada en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Antimonopolio 13 que dispone:“Artículo 17. Se entenderá como prácticas desleales, las siguientes:(Omissis)
2. Simulación o imitación: Es aquella situación que genera confusión acerca de la procedencia empresarial de un producto, en beneficio propio o de agentes económicos vinculados entre sí, comomedio a través del cual se pretende que el público asocie la empresadel imitador con otra u otras que gozan de un prestigio o de una notoriedad de la que el competidor desleal carece. En tal sentido, seconsiderará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos
ajenos o denominaciones de origen falsas o engañosas, imitación deempaques o envoltorios.
(Omissis)” (Resaltado agregado).
Como podrá observarse en la norma actualmente vigente sobre simulación de productos se establecen unos parámetros bien claros que deben cumplirse y que abarca la simulación o imitación. Así sobresalen a lavista que debe ser una situación que genera confusión y que debe habercierta notoriedad del producto o servicio del mercado que se trate; y que

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.549, de fecha
26 de noviembre de 2014.
13

LA PROTECCIÓN EN VENEZUELA DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NO REGISTRADOS

425

expresamente se considera que hay simulación de productos por el empleo
no autorizado de signos distintivos ajenos.
Es, en esta precisión de la norma, de considerar el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos como simulación de productos, lo queviene a confirmar la protección de los signos distintivos no registrados en
Venezuela.
IV. Órgano de la Administrativos Pública encargado de atacar la simulación de productos
La protección de la simulación de productos en la República Bolivariana de Venezuela se encuentra a cargo de la Superintendencia Antimonopolio 14, un órgano de la Administración Pública Nacional, carente depersonalidad jurídica propia, con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera 15. Dicho órgano se encuentra inserto en la estructura orgánica del Ministerio con competencia en materia de comercio.
Dentro de las competencias 16 que la Ley le otorga a la Superintendencia Antimonopolio destacan: a) Resolver las materias que tiene atribuidas por este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley; b) Realizar las investigaciones necesarias para verificar la existencia de prácticas restrictivas dela competencia e instruir los expedientes relativos a dichas prácticas; c)
Determinar la existencia o no de prácticas o conductas prohibidas, tomarlas medidas para que cesen e imponer las sanciones previstas en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley; y d) Dictar las medidas preventivas,
de oficio o a solicitud de interesado, para evitar los efectos perjudiciales delas prácticas prohibidas, entre otras.
Cabe igualmente señalar de las competencias antes referidas la instrucción de los expedientes administrativos, la cual está a cargo de la Sala
14
Bajo la vigencia de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre
Competencia el órgano encargado era la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, conocido como Pro-Competencia.
15

Artículo 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Antimonopolio.

16

Artículo 28 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Antimonopolio.

426

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINAde Sustanciación, órgano interno de la Superintendencia Antimonopolio, acargo del Superintendente Adjunto y que tendrá los más amplios poderes
de investigación y fiscalización y, en especial, los siguientes:
1. Citar a declarar a cualquier persona en relación a la presunta infracción;
2. Requerir de cualquier persona la presentación de documentos o información que puedan tener relación con la presunta infracción;
3. Examinar, en el curso de las averiguaciones, libros y documentos
de carácter contable;
4. Emplazar, por la prensa nacional, a cualquier persona que pueda
suministrar información en relación con la presunta infracción 17.
Asimismo, no puedo dejar de resaltar la potestad de dictar medidas
preventivas de oficio o a solicitud de parte, tales como: 1. La cesación de lapresunta práctica prohibida; y 2. medidas para evitar los daños que pueda
causar la presunta práctica prohibida 18.
Una vez determinada la existencia de la competencia desleal, la Superintendencia Antimonopolio podrá:
1. Ordenar la cesación de las prácticas prohibidas en un plazo determinado,
2. Imponer condiciones u obligaciones determinadas al infractor;
3. Ordenar la supresión de los efectos de las prácticas prohibidas; y
4. Imponer las sanciones que prevé este Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley 19.
En cuanto al régimen de las sanciones pecuniarias cabe indicar que“…quienes incurran en las prácticas o conductas prohibidas tipificadas en el

17

Artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Antimonopolio.

18

Artículo 35 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Antimonopolio.

19

Artículo 38 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Antimonopolio.

LA PROTECCIÓN EN VENEZUELA DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NO REGISTRADOS

427

contenido de las Secciones Primera, Segunda y Tercera del Capítulo II deesta Ley, podrán ser sancionados (…) con multa de hasta el diez por ciento(10%) del valor de los ingresos brutos anuales del infractor en el caso que
concurran circunstancias atenuantes en la conducta del agente económico
infractor, cuantía que podrá ser incrementada hasta el veinte por ciento(20%) en caso que concurran circunstancias agravantes. En caso de reincidencia, la multa se aumentará a cuarenta por ciento (40%)” 20.
V. ¿Cuál es la participación de la jurisdicción contencioso administrativa en la protección de los signos distintivos?
La decisión que dicte la Superintendencia Antimonopolio, que ponga
fin a cualquier procedimiento sancionatorio iniciado por simulación de productos o servicios es un acto administrativo, y como tal, puede ser impugnado ante la jurisdicción contencioso administrativa 21.
De ahí que se pueda concluir que la participación de la jurisdicción
contencioso administrativa en la protección de los signos distintivos sea en
un segundo grado, es decir en la verificación de la legalidad del acto administrativo dictado por la Administración Pública. En tal sentido, es posible
que se verifiquen los hechos investigados por la Superintendencia Antimonopolio cuando los particulares que impugnan la decisión administrativa
aleguen el vicio de falso supuesto de hecho, dándole oportunidad a quienes
participan en el poder judicial de evaluar también todos los elementos necesarios para constatar la existencia de la práctica de simulación de productos.
Sin embargo, esta participación de segundo grado no obsta para que
los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa puedan otorgar
medidas cautelares dirigidas a la protección del mercado. En efecto el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 22

20

Artículo 49 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Antimonopolio.

21

Artículo 56 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Antimonopolio.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 de fecha 22
de junio de 2010.
22

428

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

faculta al juez contencioso administrativo a dictar, aún de oficio, las medidas preventivas que resulten adecuadas a la situación fáctica concreta, imponiendo órdenes de hacer o no hacer a los particulares, así como a losórganos y entes de la Administración Pública, según el caso concreto.
VI. Órganos de la jurisdicción contencioso administrativa que emiten pronunciamientos sobre la simulación de productos
Conforme con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 23, la jurisdicción contencioso administrativa está conformada por el
Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político Administrativa y los demás
tribunales que determine la Ley. Por su parte la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso administrativa establece que la estructura orgánica 24 dela jurisdicción contencioso administrativa le corresponde a: 1. La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia; 2. Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; 3. Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; y 4. Los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
De los Tribunales mencionados, le corresponde a los Juzgados Nacionales Primero y Segundo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
de la Región Capital conocer en primera instancia de las impugnaciones
contra las decisiones tomadas por la Superintendencia Antimonopolio. Ellocon base a un criterio residual que contiene el numeral 5 del artículo 24 dela Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, según la cuallo que no expresamente no se haya otorgado la competencia para conocer
la nulidad de actos administrativos de efectos generales o particulares a losJuzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
o a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, le corresponderá a los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.908 Extraordinario de fecha 19 de febrero de 2009.
23

24

Artículo 11 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

LA PROTECCIÓN EN VENEZUELA DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NO REGISTRADOS

429

Adicionalmente, a lo anterior aplica un criterio de competencia territorial según el cual los Juzgados Nacionales con sede en la ciudad de Caracas conocerán exclusivamente de las impugnaciones por nulidad de actos
administrativos cuando se trate de autoridades cuya sede permanente seencuentre en el Área Metropolitana de Caracas, como es el caso. De ahí
que la impugnación de los actos administrativos dictados por la Superintendencia Antimonopolio o lo que fue la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia le corresponda en primera instancia a los Juzgados Nacionales Primero y Segundo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la Región Capital.
25

Como quiera que en la legislación contencioso administrativa de la
República Bolivariana de Venezuela aplica la doble instancia 26, las sentencias dictadas por los Juzgados Nacionales Primero y Segundo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la Región Capital podrán ser apeladasante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, y por
tanto tales sentencias pondrán fin a cualquier situación que se presente
por simulación de signos distintivos no registrados en la República Bolivariana de Venezuela.
VII. Decisiones judiciales de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia sobre la simulación de productos
Como señalé en la sección introductoria de este trabajo, mencionaré
dos aspectos interesantes que la Sala Político Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia ha desarrollado en su jurisprudencia. Ellos son el daño
potencial en la práctica de simulación de productos y la diferenciación delos productos a pesar del uso de signos distintivos genéricos.

Parágrafo único del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
25

Artículo 23 numeral 15 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
26

430

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA- Daño Potencial por la simulación de productos
Un aspecto importante que se ha establecido en la jurisprudencia dela Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es lo relativo
a la sanción de la simulación de productos como infracción de tipo objetiva,
es decir, genere o no efectos adversos al agente económico simulado. Así,en sentencia de fecha 19 de julio de 2016 27, la Sala Político Administrativa
del Tribunal Supremo de Justicia confirmó la posición de la Administración
sobre el daño potencial de la simulación de productos o de cualquier práctica de competencia desleal, en los siguientes términos:“En efecto, PROCOMPETENCIA ha realizado interpretaciones alartículo 17 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre
Competencia, a los fines de fijar los criterios básicos para analizar lapresunta existencia de la competencia desleal. Sin embargo, a juicio
de esta Sala, el análisis que se hace particularmente sobre la premisa de la afectación en la competencia, y que parte de la idea de quese haya producido un daño sin distinción temporal del hecho, es decir, en el sentido de que este se haya producido (real y específico) ode que exista la posibilidad de que se produzca (daño potencial), no
deriva en todo caso de un criterio que ‘introdujo’ la Administración,
como lo afirma la parte apelante, sino de la interpretación y aplicación de las disposiciones contenidas en la referida Ley, especialmente de las que le atribuía a la Superintendencia -como órgano regulador- determinadas funciones de vigilancia y el control sobre las prácticas comerciales que impidan o restrinjan la libre competencia, entendidas dichas prácticas como las que causen un efecto perjudicial
en la competencia.
Entre las funciones de la citada Superintendencia destacaban:
una de naturaleza restablecedora, que le permitía determinar la existencia de prácticas o conductas prohibitivas y tomar las medidas necesarias para que cesaran, imponiendo las sanciones correspondien-

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/julio/189108-00747-19716-20162010-0169.html
27

LA PROTECCIÓN EN VENEZUELA DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NO REGISTRADOS

431

tes. El ejercicio de esta función presupone que la afectación o el daño
material se haya producido (daño real y específico). La otra es de naturaleza cautelar, prevista para que fuesen dictadas las medidas preventivas de oficio o a solicitud de interesados, a fin de evitar los efectos perjudiciales de las prácticas prohibidas, lo que supone el temor
fundado de que pueda producirse un daño o afectación en el mercado (daño potencial) (numerales 3 y 4 del artículo 29 la derogada Ley
para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia).
En consecuencia, a juicio de esta Sala, sostener que el daño potencial es un elemento nuevo, creado a criterio de la Administración
en la Resolución Núm. SPPLC/019-98 de fecha 18 de mayo de 1998
(caso: Chimó Los Andes) para determinar la procedencia del ilícito
previsto en el artículo 17 de la comentada Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, significaría negar la función
preventiva (cautelar) que la referida ley le atribuyó a la Superintendencia desde su promulgación en el año 1992, con la especial finalidad de tomar las medidas pertinentes ante la posibilidad de que se
produzca un daño en la competencia (daño potencial).
En virtud de lo anterior, considera la Sala -a diferencia incluso
de lo sostenido por el tribunal a quo- que la doctrina sentada por la
Administración en la Resolución Núm. SPPLC/019-98 de fecha 18 demayo de 1998 (caso: Chimó Los Andes), específicamente en lo que
corresponde a la premisa de que exista la posibilidad de que se produzca la afectación en la competencia (daño potencial), no agrega
nuevo presupuesto de procedencia para que se configuren las conductas prohibitivas o anti-competitivas, pues el que se cuestiona ya
se encontraba intrínsecamente en la legislación preexistente para lafecha en que sucedieron los hechos.
De este modo se observa que el criterio sentado al respecto
por la Administración no ha cambiado, solo ha precisado con mayor
claridad los supuestos necesarios que preveían la Ley para Promovery Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, para determinar laprocedencia de la competencia desleal, y que para el caso que seanaliza se han mantenido bajo la concepción de afectación o daño en

432

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

la competencia, sea dicha afectación real o potencial. Así quedó expresado en la comentada Resolución Núm. SPPLC/019-98 de fecha 18
de mayo de 1998 (caso: Chimó Los Andes), citada como nuevo precedente administrativo por la apelante, cuando dispuso como supuesto: ‘c) Que dicho acto cause un daño en el mercado o que exista lapotencialidad del mismo’” (Resaltado agregado).
Este criterio del daño potencial ha sido ratificado mediante sentencia
de fecha 16 de julio de 2019 28 por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de la siguiente manera:“No obstante, la representación judicial de la parte demandante afirma que el órgano técnico administrativo demandado procedió
a aplicar el ordinal 3° del artículo 17 de la Ley para la Promoción yProtección del Ejercicio de la Libre Competencia ‘(…) a pesar de haberconcluido la inexistencia del tercer requisito de procedencia concurrente, (…) relativo a la afectación de uno o más competidores’.
Al respecto, debe reiterarse que los requisitos a que alude laparte demandante no se encuentran establecidos en la ley ni se derivan de su texto, verificando esta Sala -como ya fue señalado en líneas
anteriores- que el enunciado de la norma in commento, prohíbe todas aquellas conductas empresariales que ‘tiendan’ a la eliminaciónde los competidores, bastando con que los efectos perjudiciales dela práctica anticompetitiva puedan materializarse a futuro, a consecuencia de seguirse ejerciendo la infracción sin la debida atención ysanción por parte del órgano técnico administrativo con competencia
en la materia.
De manera que, se insiste, los requisitos a que alude la accionante, así como su pretendida concurrencia forman parte de la denominada doctrina administrativa del órgano de policía administrativa, mediante los cuales orienta y fundamenta sus pronunciamientos”(Resaltado agregado).
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/julio/306283-00463-17719-20192018-0516.html
28

LA PROTECCIÓN EN VENEZUELA DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NO REGISTRADOS

433- Lo genérico también debe diferenciarse
Otro aspecto bastante interesante en cuanto a la simulación de productos desarrollado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, lo encontramos en la sentencia de fecha 4 de julio de2017 29, en la cual se establece que el uso de signos distintivos genéricostambién debe diferenciarse a través de la ubicación de los mismos. Así laSala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia señala que:“…conforme lo ha establecido esta Sala en decisiones anteriores (vgr. la sentencia Nro. 1735 del 31 de octubre de 2007, (Omissis)),con la práctica de simulación de producto el transgresor se aprovecha indebidamente de la reputación y prestigio ajeno, por lo que
afecta en sí a las marcas de un posicionamiento y prestigio sostenido
en el mercado. Ahora, para que se verifique tal situación, el bien que
introduzca una empresa al mercado debe tener los mismos o similares signos distintivos de otro producto de la competencia, entendiendo éstos como aquellos elementos aprehensibles por los sentidos y que sirven para identificarlo.
De este modo a los fines de determinar la existencia de dicha
práctica prohibida, será necesario analizar el grado de similitud, pues
mientras más parecidos sean sus signos distintivos mayor será elriesgo de confusión en el consumidor.
Igualmente, al analizar si un agente económico incurre en la
práctica prohibida de simulación de producto, debe tomarse en cuenta el género al cual pertenece, pues existen signos distintivos que leson comunes a productos de un mismo tipo, ello por ejemplo para
facilitar su empaquetamiento o por beneficios para su conservación.
(Omissis)Así, de una simple percepción visual se aprecia que los referidos productos tienen signos que resultan predominantes, tales como
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/julio/200828-00400-4717-20172014-1140.html
29

434

PERSPECTIVA DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIAEN PROPIEDAD INTELECTUAL EN AMÉRICA LATINA

la botella de vidrio transparente, las etiquetas de color plateado, elcolor amarillo del líquido y la palabra ‘light’, estos dos últimos elementos referidos por la empresa (Omissis) en su escrito de apelación como ‘no imitables e irregistrables’, por cuanto -a su decir- son
genéricos. Sobre este punto, debe preciarse que el órgano técnico enla materia de libre competencia señaló que si bien pueden presentarse estos ‘(...) elementos gráficos (colores, figuras, etc.) que soncomunes para la identificación de productos’, lo importante es que
exista una diferencia entre ellos que permita al consumidor escoger-en este caso- la bebida alcohólica de su preferencia sin incurrir enerror.
Precisamente este último particular (diferencia entre lo genérico) es que la Administración consideró no se encontraba presente enel caso -lo cual esta Sala corrobora con una simple revisión de los anteriores gráficos- ya que ciertamente la forma como se encuentran
dispuestos y combinados cada uno de los componentes del producto, en una primera visual tienden a confundir, y es allí cuando se
manifiesta la simulación. Solo basta con contrastar los textos e imágenes de cada una de las botellas para evidenciar el gran parecido
existente entre ellas.” (Resaltado agregado).
Esta decisión resulta importante ya que si bien es posible que coincidan algunos signos distintivos como elementos gráficos (colores, figuras,etc.) que sean comunes para la identificación de los productos, ello no obsta para que sean capaces de diferenciarse por la forma como se encuentran
dispuestos en el empaque o por la combinación de cada uno de ellos en el
producto.
VIII. Conclusión
Todo lo aquí expuesto permite al lector concluir que en la República
Bolivariana de Venezuela existe un ordenamiento jurídico que protege el
uso de signos distintivos no registrados, a través de la infracción de la simulación de productos. Asimismo, que la infracción es de tipo administrativay, que tanto el órgano administrativo competente (la Superintendencia
Antimonopolio) como los órganos judiciales respectivos (Juzgados Naciona-LA PROTECCIÓN EN VENEZUELA DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NO REGISTRADOS

435

les de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la Región Capital y la
Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia), tienen normas atributivas de la competencia para resguardar y proteger a un agenteeconómico afectado por la acción de simulación de su producto o servicio.
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