〈日本知財学会誌〉Vol. 14 No. 2― 2017 : 86 95【判例評釈】-

登録商標使用の抗弁
知財高判平成 25 年 1 月 24 日
（平成 24 年（ネ）第 10019 号 : 商標権侵害差止等請求控訴審）（裁判所 Web）

岡本智之（岡本特許事務所所長・弁理士）
Defense of Registered Trademark Use
Satoshi Okamoto

Patent Attorney, Okamoto Patent Office【要旨】 本事件は，被告標章 1～5（図 1 参照）の使用に対する商標権侵害訴訟である．第一審（原審）では，被告標章 1～3 の使用については先使用権の抗弁が認められ，被告標章 4，5 については権利濫用の抗弁が認められた．
原告（商標権者）は，これを不服とし控訴した．第二審（控訴審）では，被告標章 1～3 の使用における先使用権の抗弁を維持（第一審の判断を支持）し，被告標章 4 については被控訴人（被告）の日本国内での使用の事実がない（侵害不成立）とし，被告標章 5 については「登録商標使用の抗弁」を認めた（侵害不成立）．
ここで，「登録商標使用の抗弁」を認める判決は少ない．そこで，本稿では，本事件を貴重な題材として「登録商標使用の抗弁」の考察を試みた．
その結果，第二審（控訴審）における審理プロセスは妥当性を欠いている，「登録商標使用の抗弁」は極めて限定的な場面でしか機能しない，という結論を導いた．
【キーワード】 商標権侵害

登録商標使用の抗弁

形式的侵害論

実質的侵害論権利濫用の抗弁【受領日】 2016 年 11 月 30 日

【採択日】 2017 年 7 月 31 日

【Abstract】 This incident is a trademark infringement lawsuit that has been heard in the Intellectual Property High
Court. Court admitted the “Defense of registered trademark use” to one mark the defendant was using.
Here, decision to admit the “defense of the registered trademark use” is rare. In this paper, I tried to considerationof “Defense of registered trademark use”.
As a result, I was led to the conclusion that the trial process in appeal trial lacks validity, and “Defense of registeredtrademark use” does not function only in very limited situations.
【Keywords】 Trademark infringement
Defense of registered trademark use
Substantial infringement
Defense of rights abuse【Date of receipt】 2016.11.30

1.

Formal infringement【Date of approval】 2017.7.31

被告標章 1〜3 の使用については先使用権の抗弁が目的（はじめに）認められ，被告標章 4，5 については権利濫用の抗弁が認められた．原告（商標権者）は，これを不服

本事件は，被告標章 1〜5（図 1 参照）の使用にとし控訴した．第二審（控訴審）では，被告標章 1

対する商標権侵害訴訟である．第一審（原審）では，〜3 の使用における先使用権の抗弁を維持（第一審86ISSN 1349-421X

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本判例評釈は，日本知財学会誌編集委員会による複数の匿名レフェリーの査読を経たものである．
This paper was duly reviewed and accepted by the anonymous referees who were appointed by IPAJ’s editorial committee.

登録商標使用の抗弁の判断を支持）し，被告標章 4 については被控訴人

図1

被告商標（出典 : 被告標章目録）

図１（被告）の日本国内での使用の事実がない（侵害不成立）とし，被告標章 5 については「登録商標使用の抗弁」を認めた（侵害不成立）．ここで，「登録商標使用の抗弁」を認める判決は少ない．そこで，本稿は，本事件を貴重な題材として「登録商標使用の抗弁」の一考察を行なうことを目的とする．

2.

事案（事件）の概要

本事案は，商標「KAMUI」（ 標準文字）についての商標権を有する（株）カムイワークスジャパン（原告 = 控訴人）が，図 1 に示す標章を付した商品等を譲渡等していた（株）中条（被告 = 被控訴人）
に対し，差止請求（商標法 36 条）および損害賠償請求（民法 709 条）を求めた事案である．
2.1.

要点

図１：被告商標（出典：被告標章目録）（1） 控訴人が有する商標権控訴人が有する商標権（以下，本稿において「本件商標権」という．
）は，以下のとおりである．
・名義人 :（株）カムイワークスジャパン（原告 =控訴人）

事実を時系列に示す．
①原告と被告は，平成 6 年 2 月 1 日にゴルフクラブの開発・製造販売を目的とする共同企業体「カムイクラフト」を設立し，ゴルフクラブに「KAMUI-・商標 :「KAMUI（標準文字）」（以下，本稿においPRO」の名称を付けて販売した．

て「本件商標」という．）② 原 告 と 被 告 は 共 同 で， 平 成 6 年 2 月 28 日 に・登録番号 : 第 5142685 号「KAMUIPRO」の商標を，第 28 類の運動用具で出・区分／指定商品 : 第 28 類／運動用具

願し，平成 9 年 11 月 7 日に登録された．

・出願日 : 平成 19 年 4 月 23 日

③原告と被告は，平成 7 年 2 月 21 日に「カムイ・登録日 : 平成 20 年 6 月 20 日

クラフト」による共同を解消し，カムイの新製品に（2） 被控訴人の使用態様

ついて，それぞれが権利を有することとした．

被控訴人の使用態様は，以下のとおりである．

④原告は，平成 7 年の秋頃，ゴルフクラブの名称・使用者 :（株）中条（被告 = 被控訴人）

をカムイプロからカムイツアーに改め，社名もカム・商標 : 図 1 参照（以下，本稿において「被告標章」

イワークスに変更し，カムイツアーの名称を付したゴルフクラブを製造販売するようになった．

という．
）
・使用商品 : ゴルフクラブ等（以下，本稿において⑤原告は，平成 7 年 8 月 24 日に「KAMUITOUR」の商標（標準文字）を第 28 類の運動用具で登録出「被告製品」という．）

願し，平成 9 年 12 月 26 日に登録された．
2.2.

事実および経緯⑥被告は，平成 8 年 3 月頃，取引先に対し，原告（1） 日本国内における事実認定と被告がカムイプロのゴルフクラブを別々に販売す

以下，原審 で認定され，控訴審 でも争点となっ
1

2ていない，日本国内における原告側と被告側の行為

ることになった旨を通知し，カムイプロの名称を付したゴルフクラブの製造販売を継続した．
87

〈日本知財学会誌〉 Vol.14 No.2― 2017

⑦被告は，遅くとも平成 8 年には「KAMUI」商TOUR」を付したゴルフクラブを取り扱う店舗に対標の使用を開始し，現在に至るまで継続して「KA-

して，販売の中止を要求する警告等を行なったため，

MUI」商標を使用してきた．

原告は韓国の市場において多大な損害を被った．

⑧原告は，平成 9 年 10 月 22 日に（株）北陸ゴル④そこで，原告は，日本でも同様の事態が生じる

フ製作所から（株）カムイワークスジャパンに商号ことを危惧し，また原告は，アメリカや中国にもゴ変更した．

ルフクラブを輸出していたため，被告にまた妨害さ⑨被告は，
平成 12 年 1 月 14 日に（株）卑弥呼（以れるおそれが生じた．さらに，原告のゴルフクラブ

下，「卑弥呼」という．）との間で，卑弥呼が有するは「カムイ」ブランドのゴルフクラブとして需要者「CAMUI」商標 について，商標使用許諾契約を締に広く認識されていたので，韓国での被告の行為を結した．使用期間は平成 11 年 3 月 1 日から平成 14

受けて，「カムイ」ブランドを保護する必要性が生

年 2 月末日までとし，使用地域は日本国内とされた．

じた．

3⑩被告は，上記契約締結した頃から，ゴルフクラブ等に「KAMUI」の標章を使用し始めた．
⑪被告は，平成 14 年 3 月 1 日に卑弥呼との間でほぼ同一条件のもと 2 度目の商標使用許諾契約を締⑤このように，原告は，「KAMUI」の商標登録を受ける必要性に迫られ，卑弥呼の「CAMUI」に対して不使用取消審判を請求し，本件商標の登録を受けた．

結した．使用期間は平成 14 年 3 月 1 日から平成 17⑥他方，被告は「KAMUIPRO」の商標権を有し

年 2 月末日までとされた．なお，平成 17 年 3 月以降，ており，この商標権を使用して，従前どおりゴルフ

契約更新はされていない．

クラブを製造，販売することが継続できるから，被⑫原告は，平成 19 年 4 月 23 日に本件商標「「KAMUI（標準文字）」を登録出願し，平成 19 年 4 月
24 日に，卑弥呼の「CAMUI」商標の一部指定商品について，不使用取消審判を請求し，平成 20 年 3
月 18 日に取消審決を得た．そして，本件商標は平成 20 年 6 月 20 日に登録された．
⑬原告は，本件商標が登録されるまでゴルフクラブに「KAMUI」単独の標章を使用することはなく，告の不利益はさしたるものではない．
②被告の主張上記，原告の主張に対し，被告は以下のとおり，
反論していた．
①韓国において，被告もその販売代理店も「KAMUIPRO」の商標権を根拠に原告の「KAMUITOUR」
を排除しようとしたことはなかった．
②しかし，原告は，韓国において，被告が使用し「KAMUITOUR」等の標章を使用していた．

ていた「KAMUIPRO」，「KAMUI」の商標を出願し，（2） 韓国国内における原告と被告の攻防

被告の販売代理店の「KAMUIPRO」の商標を無効①原告の主張

原審において，原告は以下の通り，主張していた．

にし，被告の「KAMUIPRO」および「KAMUI」のゴルフクラブを韓国市場から排除しようとした．

①原告は，平成 9 年 1 月 25 日，韓国で「KAMUI」，③このような経緯があったため，被告は，韓国で「KAMUIPRO」，「KAMUITOUR」の商標の出願を行「KAMUI」商標が設定された後，原告の「KAMUI-

なったところ，キムズクラブ（被告の販売代理店）

TOUR」の使用に異議を述べることとなり，被告名の代表者 A と（株）プラコが有する商標「KAMUI-

義で販売店に警告状を送付したのである．

PRO」と類似であるとして拒絶された．
②そこで，韓国において，原告の代理店が上記④そして，原告は逆恨みし，日本において被告の「KAMUI」製品を排除することを企て，卑弥呼の「KAMUIPRO」の商標について無効審判の請求をし， 「CAMUI」商標を取り消し，自ら「KAMUI」商標
平成 13 年 5 月 5 日に無効審決が確定した．

の登録を得，被告のクラブと酷似した「KAMUI」③被告は，その 1 年後の平成 14 年 5 月 17 日，韓のクラブの製造販売を開始し，被告の「KAMUI」

国で商標「KAMUI」を出願し，平成 15 年 9 月 2 日のクラブを日本市場から排除する目的で本件訴訟をに商標登録がされた．被告は，原告の「KAMUI-

提起した．

88

登録商標使用の抗弁

図2

事案の時系列
共有商標権

12

年 月

4

6 「KAMUI」使用開始

22

26

日

平成 年

10

7

月 日

平成

年 月

平成 年

11

23

20

登録

出願

登録

19

月 日

日

平成

20

7

年 月

9

日

平成

月 日

日

9

控訴人

商号変更

「KAMUIPRO」使用開始
共同企業体設立「カムイクラフト」「KAMUIPRO」販売開始

出願「KAMUITOUR」に変更
解消

出願

登録

平成

「KAMUIPRO」使用開始
使用許諾

2

18

月
日

取消審決

被告標章1～3.5使用

年

3

月末日

17

日

日

1

20

年

年頃

月

3

平成

21

11

「CAMUI」
旧第24類

月

1

「KAMUI」使用開始（現在まで使用継続）

年

月

2

8

平成

2

年

年

7

日

6

平成

平成

平成

被控訴人

「KAMUI」
第28類（運動用具）

9

年秋頃

8

24

本件商標権

平成

年 月

平成 年

2

28

平成

7

6

「KAMUIPRO」
第28類（運動用具） 「KAMUITOUR」
第28類（運動用具）

図２：事案の時系列以上であるが，ここで，図 2 に事案を時系列に整理したものを示しておく．図 2 より，共有商標権に

2.4.

控訴審の概要以下，控訴審の概要を示す．

かかる登録商標は，本件商標権にかかる登録商標に控訴審判決において，「登録商標使用の抗弁」を対して先願先登録である．なお，共有商標権は，本認めたのは「被告標章 5」についてのみである．し裁判の口頭弁論終結時（平成 24 年 12 月 17 日）にたがって，被告標章 5 における侵害認否の攻防にも有効に存続していた．

絞って，概要を示す．
原審での争点は，

2.3.

原審の概要

以下，原審の概要を示す．
原告は，被告が被告標章を付した被告製品を譲渡（争点 1）本件商標と被告標章 4 および 5 は同一又は類似の商標であるか，（争点 2）被告に法 32 条 1 項の先使用権が認めら等することは本件商標権を侵害していると主張し，れるか，商標法 36 条 1 項に基づく侵害差止め，同条 2 項に（争点 3）本件商標は商標登録無効審判により無基づく被告の商品等の廃棄，民法 709 条に基づく損効（法 4 条 1 項 7 号違反もしくは 10 号違反）にさ害賠償として 8000 万円の支払を求めた．

れるべきもので，原告の本件商標権の行使は許され原判決は，本件商標と被告標章 1〜3 が同一またないか，は類似であることに争いなく，本件商標と被告標章（争点 4）原告の本件商標権の行使が権利の濫用4 および 5 は同一または類似であると認められるとに当たり許されないか，した．

（争点 5）原告の損害，被告標章 1〜3 については被告の先使用権の抗弁であった．

を認め，被告標章 4 および 5 については権利濫用のそして，控訴審では，争点 1，争点 2，争点 4 に抗弁を認めて，原告の請求をいずれも棄却した．

ついての新たな攻防が繰り広げられたのみである．
具体的には，争点 1 について，被控訴人から，原89

〈日本知財学会誌〉 Vol.14 No.2― 2017

判決が被告標章 5 ついて形式的には本件商標権の侵共同企業体を解消することとし，控訴人は，同年秋害と認定したことについて「被告標章 5 のうち，頃，ゴルフクラブの名称をカムイプロからカムイツ

部分は，被控訴人のハウスマークを表す

アーに改めたが，被控訴人は， KAMUIPRO

特殊書体であって，広く知られていること，これに標を付したゴルフクラブの製造を継続した」

対し「ウ 被控訴人は，自身が製造する一部のゴルフク

KAMUI

PRO

部分は，通常の書体で，別の段に記載の商されていること，両者間に意味的関連がなく，全体

ラブ，……等において， KAMUIPRO

でまとまった意味を成さないことからすると，被告

連に横書きする商標を使用していたが，一部商品に標章 5 は，1 個の標章ではなく，KAMUI と PRO

ついては， KAMUIの 2 個の標章である」と主張した上で，続いて， こ

段に分け，各部分を近接させて表示することもあっ

れを 1 個のた」

KAMUIPRO

標 章 と 看 る の な ら ば，

と PRO

の文字を一

の各部分を上下 2

被控訴人が控訴人と共有する商標登録第 3357402 号「（2）上記認定のとおり， KAMUIPRO

商標の使用であるから，本件商標

共同商標権者の 1 名であり，同商標を継続的に使用権の侵害にはならない （下線筆者）との主張がなしていた被控訴人が指定商品であるゴルフクラブにされた．

ついて， KAMUIKAMUIPRO

と

PRO

商標の

の各部分を上下 2 段

また，争点 4 について，控訴人から，原判決が被に近接させて表示していたのであるから，これらの告標章 4，5 につて権利濫用の抗弁を認めたのは誤

標章は一体として使用されていた，すなわち，被告りであることの一根拠として「また，被控訴人が，は一体としての被告標章 5 を使用していたものと認

控訴人との共有ではあるが， KAMUIPRO

められる．需要者も，被告標章 5 について

の商標

KA-

権を有していること等の事実からすると，被告標章

MUIPRO

4，5 を使用できないことにより被控訴人が受ける影

5 の全体を一体のものとして把握するものと認めら

響は軽微である」との主張がなされた．

れる．また，被告標章 5 の全体から生じる

なお，争点 2 についての攻防は，本稿の考察において重要ではないことから割愛する．

3.

プロ

商標を意味するものと理解し，被告標章
カムイの称呼も 5 音であって冗長ではなく，一気に発音し得るものである」「（3） 以 上 に よ れ ば， …… 前 記（1） ア の控訴審における判示

KA-

MUIPRO と社会通念上同一と認めることができる．
KAMUIPROの登録商標について，被控訴人が商「登録商標使用の抗弁」を認めた被告標章 5 につ

標権者の 1 名として，これを使用して……製造販売

いての判断のみ引用する．なお，括弧書きの部分はすることができることを控訴人も自認しているとこ

省略している．また，下線・傍点は筆者による．

ろである」

「
（1）証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実「従って，被控訴人は，被告標章 5 について，商が認められる」

標権者による上記登録商標の使用（商標法 25 条）の標準として，これを使用することができるのであるから，文字から成る商標に係る商標権（登録第 3357402 号，

その余の点（本件商標との類否，先使用権，権利濫

指定商品第 28 類

用等）について判断するまでもなく，被告標章 5 の「ア 被控訴人と控訴人は， KAMUIPRO

運動用具 ）の共有者である」「 イ 控 訴 人 と 被 控 訴 人 は， 平 成 6 年 2 月 1 日，

4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

使用に係る控訴人の請求は理由がない」……共同企業体カムイクラフトを設立し，製造した「以上のとおりで，……被告標章 5 の使用はゴルフクラブに KAMUIPROMUIPROの名称を付けて販売していた．上記アの商標権は，共同企業体カムイ
クラフト設立とほぼ同時期の平成 6 年 2 月 28 日に登録出願された」「控訴人と被控訴人は，平成 7 年 2 月 21 日，上記
90

KA-

登録商標の使用に当たる．よって，控訴人の請求を棄却した原判決は相当である」

登録商標使用の抗弁

4.

評釈としては不適切と言えよう．
なお，登録商標と使用商標の構成態様（「KAMUIPRO」vs.「KAMUI／PRO」2 段書き」）が同一でな

控訴人の請求を棄却したことについては賛成する

いにもかかわらず，「登録商標使用の抗弁」のみをが，棄却した理由については疑問である．すなわち，判断・認定していることも，本審理プロセスの不適「登録商標使用の抗弁」のみを理由とし，原審から切さを示すものであることを付言しておきたい．な

継続して争点となっていた本件商標との類否（争点

ぜなら，一連表記の登録商標と，二段併記の使用商

1），先使用権（争点 2），権利濫用（争点 4）等につ標を，社会通念上同一と判断しているが，不使用取いての判断・認定がなされていないことに疑問を持

消審判における場合はともかく，権利侵害を争う場

つのである．以下，評釈を行なっていきたい．

面における同一範囲（専用権），類似範囲（禁止権）の区分けは，より厳密・慎重に判断するべきと考え

4.1.

裁判所の審理プロセス

るからである．

侵害訴訟において，侵害成立・不成立は「形式的侵害論」の観点からの検討を経て，「実質的侵害論」の観点からの検討へと進めるべきものである．

4.2.

登録商標使用の抗弁より優先すべき事項

筆者は，「登録商標使用の抗弁（以下，本節におすなわち，商標権侵害とは，「正当理由または正いて「当該抗弁」という．）」が判例法理として，あ

当権原なき第三者が他人の登録商標と同一又は類似

るいは学説（通説）として確立していないのではなの商標を同一又は類似の商品等に使用すること（法いかと考えているのである．なぜなら，当該抗弁を25 条，37 条 1 号）
，または，侵害に至る蓋然性の高拠り所にしなければならない場面は，限定的である

い予備的行為をしていること（法 37 条 2 号〜8 号）」と考えられ，そのため，裁判例も少なく，先行研究であるところ，まず，形式的に法 25 条，37 条 1 号

も少ないからである．

の要件を満たすか否かの検討を行なった上で，ここで要件を満たさない場合は侵害不成立，他方，要件を満たす場合は，正当理由や正当権原（抗弁）について検討することになるのである．

では，なぜ限定的なのであろうか．以下，その理由を述べたい．
被告が当該抗弁を主張するためには，被告が有する登録商標と同一の商標を使用している場合（専用ここで，正当理由とは，たとえば，商標的な使用権の範囲）に限られること，抗弁という性質上，原であるか（商標的使用論），商標の諸機能を害して告の登録商標と被告の使用商標が同一または類似しいるか（商標機能論），商標権の効力が及ばない範ていること（形式的には侵害），が前提となる．

囲（法 26 条）ではないか，などである．また，正

すなわち，原告の登録商標と被告の登録商標が同当権原とは，たとえば，使用権（法 30 条，31 条，

一または類似していることが前提となるのである．

32 条ほか），
権利抵触時の先願優位の原則（法 29 条），

そして，原告の商標権が被告の商標権よりも先願でなどである．

あるとすれば，そもそも，被告の商標権は無効理由

以上のとおり，「形式的侵害論」の観点から，商（法 8 条 1 項違反，46 条 1 項 1 号）を有し，被告が標は同一または類似か，商品等は同一または類似か，

当該抗弁を主張しても，原告は権利無効の再抗弁（法

使用（法 2 条 3 項各号）に当たるかの判断・認定が，39 条で準用する特許法 104 条の 3）を主張すること先になされなければならないのである．

で，当該抗弁を否定できるのである．

そして，本事案の場合，まず判断・認定すべき争逆に，原告の商標権が被告の商標権よりも後願で点は，商標は同一または類似か否かである．控訴人あるとすれば，原告の商標権は無効理由（法 8 条 1の登録商標と被控訴人の被告標章 5 の類否について項違反）を有し，被告は当該抗弁によらず，権利無判断することなく，「登録商標使用の抗弁」のみを効の抗弁（法 39 条で準用する特許法 104 条の 3）

判断・認定していることは，裁判所の審理プロセスを主張すれば足りるのである．
91

〈日本知財学会誌〉 Vol.14 No.2― 2017

図3

4.3.

登録商標使用の抗弁が必要な場面

社会通念上同一

社会通念上同一

登録商標使用の抗弁の法理の有効性

ここで，「登録商標使用の抗弁」の法理の有効性について，無方式主義である不正競争行為と商標権

禁止権

禁止権

との関係，そして，他人の知的財産権（特許権 , 実
用新案権 , 意匠権 , 著作権・著作隣接権）と商標権との関係，この 2 点から考察する．

専用権

専用権

（1） 商標権と不正競争行為との関係

平成 5 年法改正で削除された旧不正競争防止法 6

登録商標使用の抗弁

被告商標権

条（以下，
「旧不 6 条」という．）は工業所有権の権

原告商標権

図 3：登録商標使用の抗弁が必要な場面

本事案に当てはめてみれば，被告標章 5（「KAMUI

利行使の適用除外を規定していた．以下，参考までに条文を転載しておく．なお，片仮名から平仮名，
漢数字から算用数字への変更は，筆者による．

／PRO」2 段書き）が控訴人と被控訴人の共有にかかる登録商標（「KAMUIPRO」）の使用，すなわち，「第 6 条

社会通念上同一の範囲の使用とする．この場合，事第 1 条の 2 第 1 項，第 2 項及第 4 項，第 4 条第 1 項

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

第 1 条第 1 項第 1 号及第 2 号並に第 2 項，

前に検討すべきは，本件商標と被告標章 5 の類否で乃至第 3 項，第 4 条の 2 並に第 5 条第 2 号の規定はある．そして，非類似なら形式的侵害論の段階で侵特許法，実用新案法，意匠法又は商標法に依り権利害不成立となる．他方，類似するなら本件商標と控の行使と認められる行為には之を適用せず」

訴人と被控訴人の共有にかかる登録商標（以下，本節において「共有商標」という．
）の類否が問題とすなわち，旧不 6 条では特許権や商標権の行使となる．この検討の結果，本件商標と共有商標は類似認められる行為については，形式的には不正競争行

4 4 4 4 4するとの判断になった場合には，被告は権利無効の為に該当したとしても，適用除外することが規定さ抗弁（法 8 条 1 項違反を無効理由とした，法 39 条

4 4

れていたのである．また，平成 5 年法改正の附則 2で準用する特許法 104 条の 3）を主張することにな

条では「改正後の不正競争防止法の規定は，……こる．他方，本件商標と共有商標は，非類似であるとの法律の施行前に生じた事項にも適用する．ただし，の判断になった場合には，ここでようやく当該抗弁

改正前の不正競争防止法によって生じた効力を妨げを主張することになるのである．

ない」と規定されていたのである．このことから反な お， 被 告 標 章 5（「KAMUI／PRO」2 段 書 き ）対解釈すれば，現行の不正競争防止法においては，が控訴人と被控訴人の共有にかかる登録商標（「KA-

特許権や商標権の行使であっても，不正競争行為とMUIPRO」）の使用とみなされない（社会通念上同認められる可能性があると言えるのではないだろう

一の範囲外）と判断される場合，必然的に当該抗弁か．

の主張は認められないことになる．

この点，裁判例では，現行の不正競争防止法にお以上のとおり，「登録商標使用の抗弁」を拠り所

いても，旧不 6 条の趣旨を忖度して違法性を判断すにしなければならない場面は極めて限定的であり，ることに理解を示しているものもある．ただし，こ図式化すれば，図 3 に示すとおり（図中，黒塗りのの裁判例においても「旧法六条が削除された現在に部分）と言えるであろう．

おいても，同条の趣旨を忖度して違法性を判断すべ

そして，当該抗弁よりも優先して，原告登録商標

きであるとの被告の主張には一理あるけれども，本と被告使用商標の類否（形式的侵害論）の判断・認件においては，定，さらに，権利無効の抗弁（実質的侵害論）の判（一）前記のとおり，本件表示は，右被告商標の断・認定を行なうべきと考えるのである．

登録出願前である平成元年 3 月当時（被告ホテルの開業当時）には，既に日本において原告ホテルの営

92

登録商標使用の抗弁業表示として周知性を獲得していたこと，されていない．ダブルパテントの場合，後願権利者（二）略の行為については，いわゆる「放任説」と「禁止説」（三）略の対立が存在する．特許法において「吉藤・熊谷（四）原告は平成 7 年 8 月 17 日，被告商標権に対（1998）」によれば，禁止説が適当であるとされ，筆する無効審判を提起したところ，平成 10 年 3 月 27

者も特許法においては禁止説を支持している．なぜ日，右登録商標を無効とする審決がなされたこと，なら，放任説論者の根拠は，以上の事実を認めることができ……被告商標の使a）条文に規定がないこと，

用行為は，原告に対する関係では，権利の濫用であっb）特許権が無効消滅すれば中用権が発生し適法にて正当な権利行使とはいえず，違法性阻却事由には実施できるのだから無効消滅する前に実施できるこ

当たらないというべきである」（下線筆者）と判示とは当然であること，していることから，旧不 6 条の趣旨が現在も有効で

である．

4

あると積極的に示したものではない．むしろ，判例

他方，禁止説論者の根拠は，法理として確立していない「登録商標使用の抗弁」

c）適法には発生しない状態が条文に規定されていよりも，判例としても法的にも確立している「権利無効の抗弁」や「権利濫用の抗弁」の方が強いと示唆しているとも言えるであろう．
以上より，筆者は，現行では削除されているという法改正の経緯を鑑みれば，反対解釈により，特許ないことは当然であること，
d）中用権は一定要件下で発生するものであり無効消滅すれば無条件に発生する法定通常実施権ではないのであるから中用権とのバランスを考慮することは失当であること，

権や商標権の行使と認められる行為についても，不e）利用状態であっても後願権利者の実施が制限さ

正競争行為に該当し得ると解することが妥当と考えれるところ抵触状態にあっては当然に実施が制限さるのである．すなわち，「登録商標使用の抗弁」はれるべきこと，認められないと解することが妥当と考えるのであであり，放任説への反証，ならびに自説は理にかなる．

うものと考えるからである．

（2） 商標権と特許権等との抵触関係

では，商標法ではどうであろうか．筆者は，商標

商標法 29 条は「商標権者，専用使用権者又は通法においても「放任説」と「禁止説」の対立が存在

常使用権者は，指定商品又は指定役務についての登すると考えている．無論，商標法においては「放任録商標の使用がその商標登録出願日前の出願に係る説」が多数説であることは承知している．その根拠

他人の特許権等又はその商標登録出願日前に生じたは，特許法における「禁止説」が適当とする根拠が他人の著作権等と抵触するときは指定商品又は指定

商標法には当てはまらないことにある．すなわち，役務のうち抵触する部分について，登録商標の使用

商標法では利用という概念が存在しないため，上記をすることができない」旨規定している．また，特e）が破綻してしまうからである．なお，管見の限り，

許法 72 条は「特許権者，専用実施権者又は通常実

商標法における「放任説」は積極的効力の観点から施権者は，その特許発明がその特許出願日前の出願論じられることが多いようである．

に係る他人の特許発明等を利用するものであるとき

他方，禁止説論者の根拠は，たとえば，キルビー

又はその特許権がその特許出願日前の出願に係る他特許事件の最高裁判決5 よりも前に，「渋谷（1981）」

人の意匠権等と抵触するときは，その特許発明の実によれば，後願に登録時点で法 4 条 1 項 11 号違背施をすることができない」旨規定している．

があると認められる場合には，後願の商標登録は当

これらは，いわゆる「先願優位の原則」を示すも然に無効となり（47 条の除斥期間を除く），登録商のであるが，適法に生じ得る状態についてのみ規定

標使用等の抗弁を認める基盤を欠くことになるのされているわけである．すなわち，過誤登録（いわで，先願の登録商標権の侵害を肯定すべきとしていゆるダブルパテント）の場合については，何ら規定る．
93

〈日本知財学会誌〉 Vol.14 No.2― 2017

以上，商標法においても「放任説」と「禁止説」の対立が存在するのであるが，筆者は禁止説を支持用の抗弁」は認められないと解することが妥当であると考える．

している．なぜなら，キルビー特許事件の最高裁判⑤商標権と特許権等との抵触関係においては，権決 では，明らかな無効理由がある場合には，裁判利消滅までは権利は推定有効という前提の下に無効所において行政処分の公定力を優先することなく，理由がある場合においても「登録商標使用の抗弁」

権利濫用として特許権の行使を認めなかったわけでを認めることは許されないと解することが妥当でああり，さらに，平成 16 年法改正により特許法 104ると考える．

6

条の 3 の規定が設けられ，法的にも裁判所が無効理
由の審理および判断をすることが追認されているこ

6.

補足（おわりに代えて）「2

事案（事件）の概要」の「4とに鑑みれば，無効理由を有する商標権に積極的効力が認められるべきではないと考えるからである．

控訴審の概要」以上より，権利消滅までは権利は推定有効というで述べたように，本事案では，控訴審において，本前提の下に無効理由がある場合においても「登録商件商標と被告標章 4 および 5 が「類似するか」，被標使用の抗弁」を認める，ということは許されない控訴人（被告）が「先使用権を有するか」，本件商と解することが妥当であると考えるのである．

標に「無効理由（法 4 条 1 項 7 号もしくは 10 号違反）

なお，先願優位の原則の下，先願にかかる商標権を有するか」，日本および韓国での経緯に鑑みて「権者は無効理由を有さないのであるから，自己の専用

利濫用に当たるか」，が争点となっている．これら，権の範囲およびそれと社会通念上同一の範囲での使原審から継続した争点である．

用であるならば「登録商標使用の抗弁」は主張し得

すなわち，本件商標が法 4 条 1 項 11 号違反か否る．しかしながら，第 4 章第 2 節で示した図 3
（図中，

か（以下，
「争点 A」という．），被告標章 5 につい

黒塗りの部分）のとおり，「登録商標使用の抗弁」ては，被控訴人（被告）は控訴人（原告）と共有のの主張に依らなければならない場面は限定的であ商標権を有している旨の主張・反論（以下，「争点 B」る．

という．）がなされていない．

5.

まとめ

この点，争点 A について，「商標権が共有に係るときは，各共有者は，他の共有者の同意を得なければ，その持分を譲渡等することができないこと（準以上より，本稿では以下を結論としたい．

用する特許法 73 条 1 項），商標権存続期間の更新登①本事案において，裁判所が形式的侵害の認否，録の出願人は当該商標権者に限られ（旧商標法 21

法理として確立している他の抗弁事由の認否を判断

条 1 項 3 号），商標権が共有に係るときは，他の共することなく，登録商標使用の抗弁のみを認め，判有者と共同でなければ，更新登録出願をすることが決したことは審理プロセスとして妥当性に欠けるとできないものと解されることからすれば，共有者の考える．

一部が相違するときも，法 4 条 1 項 11 号の他人の②「登録商標使用の抗弁」は，法的にも判例法理

登録商標またはこれに類似する商標に該当するものとしても学説としても確立されているとは言えない

7と認めることが相当である．」という論理から主張と考える．

しても良かったのではないかと考える．

③商標権侵害訴訟において，「登録商標使用の抗また，争点 B についても，少なくとも原審にお弁」を拠り所にしなければならない場面は限定的で

いて，わざわざ原告から言及されているにもかかわあると考える．

らず，被告からは何ら言及されていない．この理由④商標権と不正競争行為との関係においては，平は理解し難いが，被告から何ら言及（主張・立証）

成 5 年法改正で旧不正競争防止法 6 条が削除された

されていない以上，弁論主義のもと，原審においてことに鑑みれば，その反対解釈として「登録商標使

争点 A および争点 B について判断されていないこ

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登録商標使用の抗弁とは当然のことである．それにもかかわらず，控訴審においては，当事者が直接的には主張していない（被控訴人は共有にかかる登録商標の使用ができることを控訴人が原審で自認する陳述をしている）点，つまり，被控訴人（共有商標権者の一人）の自己の「登録商標の使用」（商標法 25 条）に該当することを理由として，控訴人の請求は理由がないと判断したことは，他の裁判例の審理プロセスと異なるものである．
例を挙げるならば，ラブコスメ事件8 やモンシュシュ事件9 の判決では，いずれも自己の登録商標の使用の抗弁については，当事者が争った争点の一つとして，裁判所が判断を示している（但し，これらの判決では，登録商標使用の抗弁の根拠として，当事者が挙げた登録商標が無効理由を有すると認定し，その権利の主張としての登録商標使用の抗弁は

注

1

東京地判平成 24 年 1 月 26 日裁判所 HP 参照（平成 22 年（ワ）32483 号）
2 知財高判平成 25 年 1 月 24 日裁判所 HP 参照（平成 24 年（ネ）10019 号）
3 卑弥呼が有していた商標権は以下の通りである．
	 ・商標 :「CAMUI」（標準文字）
	 ・登録番号 : 第 2280009 号
	 ・区分 : 旧第 24 類（その後，第 15，25，28 類に書換登録）
	 ・登録日 : 平成 2 年 11 月 30 日
4 大阪高判平成 11 年 12 月 16 日裁判所 HP 参照（平成 8 年（ネ）3445 号）
5 最三小判平成 12 年 4 月 11 日裁判所 HP 参照（平成 10 年（オ）364 号）「キルビー事件」
6 前傾・注（5）7 知財高判平成 17 年 8 月 25 日裁判所 HP 参照（平成 17 年（行ケ）10129 号）
8 大阪地判平成 19 年 10 月 1 日裁判所 HP 参照（平成 18（ワ）4737 号）
9 大阪高判平成 25 年 3 月 7 日裁判所 HP 参照（平成 23 年（ネ）2238 号，平成 24 年（ネ）293 号）
参考文献
渋谷達紀（1981）「重複登録商標間の権利調整」『日本工業所有権法学会
年報』第 4 号，pp. 86-100．
吉藤幸朔・熊谷健一（1998）『特許法概説〔第 13 版〕』有斐閣，
p. 448.

権利濫用に当たり許されないと判断された）．

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