米国情報【米 国 情 報】－CAFC 判決－
担当：外国情報部 米国部
米国施行規則の差止訴訟についての判決速報
Tafas v. Doll*1 2009 年 3 月 20 日判決

１．審理手続の経緯
2007 年 08 月 21 日 米国特許商標庁が Federal Register に最終規則［72 FR 161, 46716-46843］を公表。施行予定日は 2007 年 11 月 1 日と発表した
2007 年 08 月 22 日 riantafyllos Tafas, SmithKline Beecham Corp., 及び Glaxo Group Limited（原告）が提訴
2007 年 10 月 09 日 最終規則の修正版を公表
2007 年 10 月 15 日 Triantafyllos Tafas, SmithKline Beecham Corp., 及び Glaxo Group Limited（原告）が、2007 年 08 月 22 日に公表され、2007 年 10 月 09 日に修正された最終規則は無効であるとして訴状を修正
2007 年 10 月 31 日 バージニア東部地裁は、最終規則の施行についての仮差止を認める
最終規則は実質的なものあるため、原告の最終規則は無効であるというサマリージャッジメントについての原告の主張が、「米国特許商標庁は、Merk & CO.,Inc. v. Kessler （80）F. 3d 1543, 1550 (Fed Cir. 1996)により、実体的な規則作成の権能を欠く」とする判例を根拠に認められる。
2008 年 07 月 18 日 米国特許商標庁が上訴2008 年 12 月 05 日 CAFC が口頭審理
2009 年 03 月 20 日 判決
２．最終規則が含む条項（１）最終規則 78：原出願又は適切な分割出願からの継続性のある出願の回数を 2 回に制限する*2（２）最終規則 114：原出願又は適切な分割出願からのRCEの回数を 1 回に制限する*3（３）最終規則 75：いわゆる 5/25 ルール*4を越える、一群の又は関連ある出願を行う際に、USPTOは出願人に対してESD（examination search report）の提出を求めることができる（４）最終規則 265：ESDの要件*5①出願人は、特許性サーチレポートを作成し、最も適切な文献を特定する②サーチ分野を開示しなければならない（分類を含む）③米国特許、特許前の公報、外国特許及び非特許文献（NPL）をカバーしなければならない④各独立項が、どのように各文献と相違し、特許され得るかを説明する⑤どのクレームの限定が、各文献に開示されているかを特定しなければならない

米国情報⑥各クレームのサポートは、明細書で特定されなければならない
３．連邦巡回裁判所の決定（１）最終規則 75、78、114 及び 265 は手続に関する規定である（２）最終規則 78 は、35 U.S.C. §120 に抵触し、無効である
最終規則 78 は、この法律に追加的な要件を付加するものであるから、35 U.S.C. §120 に抵触し、無効である（補正、意見書、証拠を含まない出願が、先にされていた場合）。
35 U.S.C. §120 の条文は下記の通りであり、補正、意見書、証拠を含まない出願が、先にされていた場合には、この条文中の「同じ効果を有するものでなければならない」という文言に違反することになることによる。

35 U.S.C. §120：§120 の要件を充足する後にされた継続出願は、「同じ効果を有するものでなければならない」（３）最終規則 78 に関する地裁のサマリージャッジメントを認める決定を支持する（４）最終規則 75、114 及び 265 についてのサマリージャッジメントに対する決定は無効とする（vacate）（５）最終規則 114 は、下記の理由から不適法ではない。
①35 U.S.C. §132 の各々の出願に対する適用は、不明確ではない（最終規則 114 を「ファミリーベース」で適用することに問題はない）② 35 U.S.C. §132 は、USPTO が回数に制限のない RCE を特許することを要求していない（６）最終規則 75 及び 265 は、下記の理由から不適法ではない。
①それらは、クレーム数を制限するものではない（5/25 を超える場合に、ESD の提出を求めるだけである）②USPTO は、出願の審査に必用な情報を出願人に要求することができる③審査官は、審査官は、prima facie case の不特許性について、依然として理由を述べなければならない（７）他の手続に関しては、地裁に判断を差し戻す（８）特許法 2 条(b)(2)は、USPTO に実体的な規則作成の権限を付与していないから、一般に、USPTO規則は、手続的なものでなければならない①提出時に有効な補正、意見書、証拠を含めて、出願人は、最終規則 78 による制限を受けない②提出時に有効な補正、意見書、証拠を含めて、出願人は、最終規則 114 による制限を受けない③最終規則 78 及び 114 は、継続性のある出願及び RCE の回数に関して、「厳しい制限」ではない④一旦、適式な ESD が提出された後は、同様に審査が行われる（９）複数のアミカス・ブリーフでは、ESD が、出願人の不公正行為（inequitable conduct）による侵害であるという攻撃を受けやすくするという点であまりに危険であるという議論がなされた（10）不公正行為の決定において公正であるとする裁判所の能力について、USPTO がその権限の範囲内における規則作成の点から妨げるべきではない
４．今後最終規則の施行に関して、以上の内容の判決が出されたため、継続出願の回数制限はされないこととなった。しかし、USPTOに対する差止めは未だ有効である。このため、これまで適用されてきて米国情報いる規則が、引き続き適用されることになる。
また、CAFC によって、自発的に en banc でのレビューが行われる可能性はあるが、2009 年 4 月末現在では、rehearingの申請はされていない。一方で、最高裁が本件の上告を受理する可能性は残されている。
CAFC によって差し戻された部分については、地裁は、以下の点を考慮しつつ、最終規則 75、114、及び 265 が施行できるか否かを決定しなければならないこととなった。
①最終規則は、状況を十分に考慮して作成されたものであるかどうか②最終規則が opinion によって支持されていない他の特許法の条文と抵触するか否か③すべての USPTO 規則作成は、35U.S.C.§553 の下で通知され、コメントされるか④最終規則は、許容できないほど曖昧か、遡及的かRCE の回数が 1 回に制限されると、Final Action 後の選択肢は、下記の通りとなる。
appealContinuation Application

Final OA
Advisory Action

RCE

規則 78 が無効であるとの CAFC の決定から見て、USPTO が他の規則に関するその地位を再考する可能性もあり、今後、注意深く見守る必要があると思われる。
注：*1

2007 年 08 月 22 日の提訴の時点では、USPTO の長官名は Dudas であったが、CAFC に上訴された際に Doll となった。

*2,3 継続出願、一部継続出願（CIP）、分割出願等を含む継続性のある出願及び再審査請求（RCE）の数を制限するものである。１つの基礎出願に基づく出願ファミリーについて、２回の継続出願又は CIP と、1 回の RCE をすることができるが、それ以上の継続出願、RCE を行いたい場合には、Petition を提出して許可を得る必要がある。
*4

5/25 ルール：１つの出願に記載された、5 個までの独立クレーム及び全体で 25 個のクレームについては、審査補助書面(Examination Support Document：ESD)を提出することなく審査を受けることができるとするルール。

*5

ESD：5/25 ルールとの関連で提出を求められる書面で、以下の事項を含まなければならないと規定されている。
(i) 審査前調査報告（調査データベース、US クラス等）(ii) 引用文献リスト(iii) 各引用文献に記載される各クレームの要素の明記(iv) 特許性に関する説明(v) 各クレームの要素が、明細書中に記載されていることの記載（§112 1st 記載要件)
そして、5/25 以上のクレームが存在するときに ESD を提出しないと、2 ヶ月以内（延長不可）にESD を提出するか、クレームを削除 するように求められる。適切に対応しない場合には、その出願は放棄 (Abandonment) されたものとみなされる。
以上