米国情報●日本弁理士会【米国情報】

国際活動センターからのお知らせ
2022 年 11 月 11 日
担当：米州部 中村 敏夫
Ａ．特許訴訟の裁判地について、及びＢ．報告書「知的財産と米国経済（第 3 版）」

Ａ．特許訴訟の裁判地について
１．抄録
2000 年以降、特許裁判の裁判地選択は劇的に変化している。テキサス州東部地区連邦地方裁判所が、特許権者に友好的であるとの評価が広まり、迅速な審理（ロケット・ドケット）を受けることができるため、訴訟件数が大きく増えた。TC Heartland 最高裁判決（2017 年 5 月 22 日）の後、テキサス州東部地区連邦地方裁判所の訴訟件数が減少し、それに代わってテキサス州西部地区連邦地方裁判所のWaco 支部への訴訟件数が増えた。2021 年 11 月 2 日に、それによる弊害を問題視した Thom Tillis 上院議員と Patrick Leahy 上院議員が John Roberts 最高裁首席判事に検討を依頼する書簡１）を送付し、最高裁が検討した。その議論を受けて、2022 年 7 月 25 日にテキサス州西部地区連邦地方裁判所のOrlando Garcia 首席判事が、Waco 支部に提出される特許を含むすべての民事訴訟を 12 名の裁判官にランダムに割り当てるとの命令を出した２）。その後、テキサス州西部地区連邦地方裁判所に提出される訴訟件数は、かなり減少している３）。
２．原告に有利な裁判地特許権者は、通常、裁判地の候補を選定し、それら裁判地候補の中から、勝訴率、判決の傾向、審理スピード、裁判地のローカルルール等を考慮して有利と思われる裁判地を決定する４）－６）。
原告勝訴率が高く、裁判期間が短い裁判所は、事前に十分準備ができる原告に有利である。そこで、そのような裁判所には、ＮＰＥ（特許不実施主体；パテントトロール）による特許訴訟が多く提訴されている。
特許権者が選択した裁判地に維持された民事訴訟での原告勝訴率は 58％であるが、被告が移送に成功した事件では原告勝訴率は 29％であるとの報告がある７）。
テキサス州東部地区連邦地方裁判所は、原告勝訴率が 78％と高く、テキサス州東部地区の住民が根強い保守傾向を有し、期限厳守が絶対的であり、ロケット・ドケットとして注目を集めた６）。そこで、2015 年の訴訟件数は 2,523 件（全米件数の約 44％）であり、訴訟件数が最も多かった７）。ＮＰＥは同裁判所への提訴を好み、訴訟の 90％以上はＮＰＥによるものであった。
テキサス州西部地区連邦地方裁判所も、後述の通り、原告に有利な裁判地であり、2021 年の訴訟件数は 949 件（全米件数の約 25％）であった７）。訴訟の 85％はＮＰＥによるものであった。
なお、全米特許訴訟のうち約６割（2021 年）は、ＮＰＥ関連訴訟である８）。
３．特許訴訟の裁判地（１）被告が米国企業である特許訴訟４），５），９）
被告が米国企業である特許訴訟の場合、司法手続法 28 U.S.C. 1400 条(b)に従って、①被告が居住している（reside）地、又は②被告が侵害を行っており、且つ定常的に確立されたビジネスの地（aregular and established place of business）の裁判地に提訴することができる。
従来、ＣＡＦＣは、「①被告が居住している地」について、被告がビジネスを行っていて人的管轄権
1米国情報がある地であれば良いと解釈して判決していた。しかし、TC Heartland 最高裁判決（2017 年 5 月 22日）は、このＣＡＦＣの解釈が誤りであり、①米国企業の居住している地とは「登録している州」を意味すると判示した。また、外国企業が対象ではないことが明記されている。
「②被告が侵害を行っており、且つ定常的に確立されたビジネスの地」については、In re Cray Ｃ
ＡＦＣ大法廷判決（2017 年 9 月 21 日）で、以下の 3 つの要件を充足する必要があると判断された。
第 1 要件：その裁判地に物理的な地（physical place）がなければならない
第 2 要件：その地で定常的で確立されたビジネスが行われていなければならない、及び第 3 要件：それは被告の地でなければならない（２）被告が外国企業である特許訴訟４），９）
被告が外国企業である特許訴訟の場合、上記法律は適用されず、裁判所が被告の人的管轄権を有す
るところであれば、どの裁判地でも提訴することができる。TC Heartland 最高裁判決の後、デラウェア州連邦地方裁判所判決（2017 年 12 月 10 日）で外国企業の場合は、従来通り人的管轄権があれば全米のどの地区でも提訴できることが再確認されている。
４．TC Heartland 最高裁判決後の経過（１）TC Heartland 最高裁判決前後の経過
最高裁判決（2017 年 5 月 22 日）の前後５週間の特許訴訟の裁判地の変化を以下に示す。

（服部健一，知財管理，Vol.68，No.3，p.284（2018）４）の表１）

最高裁判決後、テキサス州東部地区連邦地方裁判所への提訴件数は大きく低下した。また、最高裁判決に従って、被告企業の登録された州（デラウェア州、カリフォルニア州北部地区等）の裁判地への提訴が増えている。テキサス州の他の管轄区の提訴件数が約 80％増加（南部地区 55％増加、西部地区 77％増加、北部地区 102％増加）している１０）。
参考として、2012 年～2021 年のテキサス州東部地区連邦地方裁判所への特許訴訟の提訴件数とその全米件数に対する割合の経過を以下に示す。
2020 年と 2021 年の同裁判所への提訴件数が、全米件数に対して約 10％で維持されており、同裁判所の裁判地としての魅力が依然として維持されているようである。

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（J. Jonas Anderson and Paul R. Gugliuzza, Duke Law Journal, Vol.71, p.419 (2021)７）の図１；
赤枠で強調付加）（２）J. Jonas Anderson 教授（アメリカン大学）と Paul R. Gugliuzza 教授（テンプル大学）の論文（2021 年）７）
本論文は、テキサス州西部地区連邦地方裁判所の Waco 支部で起こっていることを正確に詳細に記述している。また、本論文の要約は以下の通りである。
Waco 支部のように、単一の裁判官に特許訴訟が集中し、これにより原告が特定の裁判官を選択することが可能になる。特許訴訟を宣伝する裁判官とその裁判官をショッピングする原告は、司法の公平性に対する公衆の信頼を密かに害し、訴訟のためのでこぼこのグラウンドを裁判所に作り、パテントトロールが好む不法妨害訴訟を可能にしている。以下の２つの常識的な改革で、裁判官ショッピングの弊害を減らすことができる。
（ｉ）法律によって地方裁判所判事がランダムに事件に割り当てられるべきである、及び（ii）特許事件の裁判地が裁判管轄地区内の複数の支部に結び付けられるべきであり、単に地区全体に結び付けられるべきではない。
（ａ）テキサス州西部地区連邦地方裁判所の Waco 支部
2018 年 9 月 6 日に Alan D. Albright 判事が地方裁判所判事に任命された。同判事は、テキサス州西部地区連邦地方裁判所の Waco 支部の唯一の裁判官である。
同判事は、任命と同時に、2019 年の AIPLA年会での講演で、他の会合等で Waco 支部の宣伝を大々的に行った。また、特許訴訟の審理の迅速化のための命令を採用した。
以下に、2012 年～2021 年のテキサス州西部地区連邦地方裁判所への特許訴訟の提訴件数とその全米件数に対する割合の経過を以下に示す。
2020 年と 2021 年で、提訴件数が大きく増加している（以下の図２の 2021 年の提訴件数は 2021 年の途中までの数字である）
。

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（J. Jonas Anderson and Paul R. Gugliuzza, Duke Law Journal, Vol.71, p.419 (2021) ７）の図２；
赤枠で強調付加）

Alan D. Albright 判事の裁判所は、審理が迅速であり、PTAB のレビューが係属している侵害訴訟を中断しない傾向が高い（デラウェア州地方裁判所とカリフォルニア州北部地区裁判所では、中断する傾向がある）。Alan D. Albright 判事の裁判所は、テキサス州西部地区連邦地方裁判所以外への移送を忠実な方法で拒否している。
（ｂ）提言
上記の問題を解決する提言として、以下の３点が挙げられている。
Ａ．法律によってランダムに事件に割り当てられるべきである。例えば、28 U.S.C. 137 条の改正案が提案されている。
Ｂ．特許事件の裁判地は裁判管轄地区内の複数の支部に結び付けられるべきであり、単に地区全体に結び付けられるべきではない。
Ｃ．上記の２つの提言を記載したが、特許法における裁判所の競争及び裁判官ショッピングを処理する最も現実的な主体は最高裁判所であり、裁判官会議（Judicial Conference）を介するものである。

（３）Thom Tillis 上院議員と Patrick Leahy 上院議員の John Roberts 最高裁首席判事宛書簡１）
本書簡は、主に上記の J. Jonas Anderson 教授と Paul R. Gugliuzza 教授の論文７）を引用して、特許訴訟におけるフォーラムショッピングの問題、特に単一裁判官しかいない支部での裁判官ショッピングの問題に対する懸念を種々述べている。
書簡の最後に、この問題を解決するため、現在、生じている実際の乱用及び起こり得る乱用に関する研究を裁判官会議（Judicial Conference）に指示することが求められ、更にこの研究によってこの問題を処理するために取り得る適切な改革を検討し、履行することが求められた。
（４）Orlando Garcia 首席判事（テキサス州西部地区連邦地方裁判所）の命令
Thom Tillis 上院議員と Patrick Leahy 上院議員の John Roberts 最高裁首席判事宛て書簡１）に対して、最高裁が検討し、2022 年 7 月 25 日にテキサス州西部地区連邦地方裁判所の Orlando Garcia 首席判事が、Waco 支部に提出される特許を含むすべての民事訴訟を 12 名の裁判官にランダムに割り当てるとの命令を出した２）。
Waco 支部の Alan D. Albright 判事以外のテキサス州西部地区連邦地方裁判所の裁判官は、特許訴訟の経験が少ないか、全くないため、ランダムに割り当てる本命令を受けて、テキサス州西部地区連4米国情報
邦地方裁判所への特許訴訟の提起は減少することが予想されていた２）。
本命令後の 38 日間とその１年前の同期間の特許訴訟の裁判地の変化を以下に記す。

（ジェトロ・ニューヨーク事務所の特許ニュース（2022 年 9 月 23 日）３）の表）

同命令後、テキサス州西部地区連邦地方裁判所への提訴件数は大きく低下した。同命令を出した
Orlando Garcia 首席判事は、2022 年 11 月に交代するため、その後、命令が廃止または変更されるかも注目されている３）。

５．まとめ
米国での特許訴訟の裁判地は、判決に大きな影響を与える。今後の進展に十分、注意することが望まれる。
＜注釈＞
1) ジェトロ・ニューヨーク事務所の特許ニュース（2021 年 11 月 15 日）：https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2021/20211115.pdf；John Roberts 最高裁首席判事宛ての書簡：https://www.ipwat
chdog.com/wp-content/uploads/2021/11/11.2-TT-Ltr-to-USPTO-re-Fintiv-Modification-Final.pdf
2) ジェトロ・ニューヨーク事務所の特許ニュース（2022 年 7 月 29 日）：https://www.jetro.go.jp/ext_i
mages/_Ipnews/us/2022/20220729.pdf；Orlando Garcia 首席判事の命令米国商務省のウェブサイト：ht
tps://www.txwd.uscourts.gov/wp-content/uploads/Standing%20Orders/District/Order%20Assigning%
20the%20Business%20of%20the%20Court%20as%20it%20Relates%20to%20Patent%20Cases%20072522.pdf
3) ジェトロ・ニューヨーク事務所の特許ニュース（2022 年 9 月 23 日）：https://www.jetro.go.jp/ext_i
mages/_Ipnews/us/2022/20220923.pdf
4) 服部健一，知財管理，Vol.68，No.3，p.284 (2018)5) 知的財産協会 国際第 1 委員会，知財管理，Vol.69，No.6，p.793 (2019)6) ヘンリー幸田，パテント，Vol.62，No.12，p.37 (2009)7) J. Jonas Anderson and Paul R. Gugliuzza, Duke Law Journal, Vol.71, p.419 (2021), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3668514
8) ジェトロ・ニューヨーク事務所の特許ニュース（2022 年 1 月 24 日）：https://www.jetro.go.jp/ext_i
mages/_Ipnews/us/2022/20220124.pdf
9) 樺島清恵，知財管理，Vol.59，No.9，p.1195 (2009)10) Osha Bergman Watanabe Burton 事務所の記事：https://www.obwbip.com/04D540/assets/files/News/TC-Heartland-JP.pdf

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Ｂ．報告書「知的財産と米国経済（第 3 版）」
１．はじめに2022 年 3 月 17 日に米国特許商標庁（USPTO）から報告書「知的財産と米国経済（第 3 版）」が公表ａ）された 。本報告書は、知的財産が米国経済に与える影響を分析したものであり、2012 年及び 2016 年の報告書に続くものである。
同様に、2022 年 10 月 11 日に欧州特許庁（EPO）と欧州連合知的財産庁（EUIPO）から報告書「ＥＵにおける知的財産権集約産業と経済実績（第 4 版）」が公表されたｂ）。本報告書は、2013 年、2016 年
及び 2019 年の報告書に続くものである。
以下にこれらの報告書の概要を記載する。
２．報告書「知的財産と米国経済（第 3 版）」の概要
本報告書は、知的財産（特許、商標、意匠と著作権）に大きく依存する産業を知財集約産業として、米国経済に対するそれらの産業の寄与を、生産高（GDP）、雇用と賃金等の経済指標で評価している。
＜データ＞2019 年のデータ＜産業＞北米産業分類システム（NAICS）による産業。210 の産業が検討された。
＜知財集約産業＞特許、意匠と商標については、それぞれ 2012 年～2016 年の 5 年間の知的財産権（登録特許、登録意匠と登録商標）の従業員 1000 人当たりの件数が全体の平均より多い産業である。著作権については、主に著作物を創出している産業である。
210 の産業のうち、127 が知財集約産業であり、その内訳は、70 の特許集約産業、87 の意匠集約産業、110 の商標集約産業、13 の著作権集約産業であり、複数の知的財産に集約的である産業が多数あった。具体的な各産業の分類は、表１の通りである。

（報告書「知的財産と米国経済（第 3 版）」の表１；赤枠で強調付加）

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知財集約産業の主たるものは、製造業（22.6％）、卸売小売業（24.0％）と、専門、技術、管理及び経営サービス業（21.4％）である。
以下で、特許集約産業、意匠集約産業、商標集約産業、著作権集約産業、知財集約産業、及び知財非集約産業に分けて、生産高（GDP）と雇用の割合、及び賃金について記載する。
（１）生産高（GDP）と雇用の割合（報告書「知的財産と米国経済（第 3 版）」の図３）「生産高（GDP）」に関しては、知財集約産業が 2019 年の国民総生産（GDP）の 41％であり、そのうち商標集約産業が 37％で最も高かった。
「雇用」に関しては、知財集約産業が全雇用の 33％を占め、そのうち商標集約産業が 29％で最も高かった。
知財集約産業の雇用が 33％であり、生産高（GDP）が 41％であることから、知財集約産業は生産性が高いことが分かる。
（２）賃金（報告書「知的財産と米国経済（第 3 版）」の図６）

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（報告書「知的財産と米国経済（第 3 版）」の図７）

図６に記載の通り、平均週賃金は、知財非集約産業の 947 ドルよりも、知財集約産業の 1,517 ドルは 60％高く、特許集約産業の 1,869 ドルは 97％高く、著作権集約産業の 2,104 ドルは 122％高い。
図７に記載の通り、知財非集約産業の平均週賃金に対する平均週賃金の割増率は、1990 年代後半以降、著作権集約産業が最も高く、次に特許集約産業が高い。
（３）更なる知見
知財集約産業の労働者は、知財非集約産業の労働者よりも、以下の可能性を有する。
・より高い賃金を稼ぐ
・より大きな会社（従業員 500 人以上）で働く・事業者提供健康保険に参加する・事業者提供退職金制度に参加する・学位又は修士（博士）を有する

３．報告書「ＥＵにおける知的財産権集約産業と経済実績（第 4 版）」の概要
本報告書は、知的財産権（特許、商標、意匠、著作権、地域表示と育成者権）に依存する産業を知財集約産業として、ＥＵ経済に対するそれらの産業の寄与を、GDP、雇用と賃金等の経済指標で評価している。本報告書では、ＥＵから英国が除外されている。
＜データ＞2017 年～2019 年のデータ＜産業＞欧州共同体経済活動統計分類（NACE）による産業。
＜知財集約産業＞特許、意匠、商標と育成者権については、それぞれ 2013 年～2017 年の５年間の知的財産権（登録特許、登録意匠、登録商標と登録育成者権）の従業員 1000 人当たりの件数が全体の平均より多い産業である。著作権については、主に著作物を創出している産業である。
以下で、特許集約産業、意匠集約産業、商標集約産業、著作権集約産業、知財集約産業、及び知財非集約産業に分けて、GDP への寄与、雇用への寄与、及び賃金について記載する。

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（報告書「ＥＵにおける知的財産権集約産業と経済実績（第 4 版）」の Key findings の図）
GDP に関しては、知財集約産業が 2017 年～2019 年のＥＵの全経済活動（GDP）の 47％であり、そのうち商標集約産業が 39％で最も高かった。
雇用に関しては、知財集約産業が 2017 年～2019 年のＥＵの全雇用の 30％を直接的に占め、知的財産権集約産業に商品・サービスを提供する産業が全雇用の 9％を間接的に占め、合わせて 39％を占める。そのうち商標集約産業が最も高かった。
平均週賃金は、知財非集約産業の 597 ユーロよりも、知財集約産業の 840 ユーロは 41％高く、特許集約産業の 985 ユーロは 65％高い。
以上の通り、報告書「ＥＵにおける知的財産権集約産業と経済実績（第 4 版）」には、報告書「知的財産と米国経済（第 3 版）」と類似する報告がなされた。

４．まとめ
両報告書は、知的財産権が GDP 及び雇用創生に寄与し、賃金の向上に影響することを明確に示す。
＜注釈＞a) USPTO のウェブサイト：https://www.uspto.gov/ip-policy/economic-research/intellectual-propert
y-and-us-economy；
ジェトロ・ニューヨーク事務所の特許ニュース（2022 年 3 月 18 日）：https://www.jetro.go.jp/ext_im
ages/_Ipnews/us/2022/20220318.pdfb) EPO のウェブサイト：https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221011.html

以上9