米国情報●日本弁理士会

国際活動センターからのお知らせ【米国情報】
2022 年 12 月 9 日
担当：米州部古田 篤史

Inherency に関する MPEP の概説

1. はじめに公衆が既に用いている物や方法について、その作用機序を解明したり、新たな属性を見出したりした場合に、いかなる要件の下で特許を認めるべきか（あるいは認めるべきではないのか）という論点は、公知の技術にいわば内在していた技術的思想に特許を付与して良いのかということが問題となっているという意味で、「内在同一の問題」と呼ばれている1。本稿では、この「内在同一の問題」の米国における考え方の指標となる Inherency に関する特許審査便覧（MPEP）について概説する。

2. Inherency について
特許法第 102 条(a)(1)は、「そのクレーム発明が、そのクレーム発明の有効出願日前に、特許され、印刷刊行物に記載され、公に使用され、販売され、又はその他公衆に入手可能であったとき」は特許を受けられない旨を規定している。ここで、「印刷刊行物に記載され」とは、印刷刊行物における内在的な（inherent）開示であってもよいとされている。MPEP §2112 の始まりには以下の記載がある（下線付加）
：

1

原文2

訳文3

The express, implicit, and inherent disclosures of a

先行技術の引例の明確，黙示的かつ内在的な4開示

prior art reference may be relied upon in theは，特許法第 102 条又は第 103 条によるクレーム

rejection of claims under 35 U.S.C. 102 or 103.の拒絶において依拠され得る。

田村善之 「新規性要件の機能 －パブリック・ドメイン・アプローチによる内在同一問題に関する一考察－」 パテント Vol.75

No.7, p25-30, 20222

米国特許商標庁ウェブサイト「Manual of Patent Examining Procedure」、Chapter 2100、Section 2112」2112 Requirements ofRejection Based on Inherency; Burden of Proof [R-10.2019]、https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2112.html、以下同様。
3

特許庁ウェブサイト「外国知財情報」、諸外国・地域・機関の制度概要および法令条約等、アメリカ合衆国・特許審査便覧（MPEP）・第 2100 章・特許性・第 10 版、R-10.2019、2020 年 6 月 25 日施行：
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-shinsa_binran2100.pdf、以下同様。
4「潜在的」と訳されているが、本稿では「内在的」と訳すこととする。また、Inherency は「内在的特徴」と訳すこととする（竹中俊子 「先発明者出願主義の下の新規性」 パテント Vol.75 No.7, p34-45, 2022）
。

1

米国情報
すなわち、内在的特徴（inherency）を考慮することによって、先行技術において明示的に開示していない情報に基づいて、発明の新規性を否定することが可能になる。換言すれば、発明の特徴の一部が明示的に開示されていなくても、その特徴は先行技術において内在されているものとして発明の新規性が否定され得る5。

3. Inherency に基づく拒絶理由の要件について（MPEP §2112、I-III）
3.1. 既知の物の新規な特性の発見に特許性はない（MPEP §2112、I）
MPEP §2112、I には、以下のとおり記載されている：
原文

訳文[T]he discovery of a previously unappreciated

先行技術の組成物の、従前には認められていない

property of a prior art composition, or of a scientific

特性や、又は従来技術の機能に関する科学的説明

explanation for the prior art’s functioning, does notを発見しても、発見者が古い組成物は新規である

render the old composition patentably new to theとして特許を受けられるようにはならない。

discoverer.

すなわち、従来からの組成物について、従来認識されていなかった属性の発見があった場合であっても、その組成物は新規なものとは認められない。換言すれば、新規な用途、新規な機能、知られていなかった属性であって、先行技術に内在しているものについては、必ずしも新規性が認められるわけではない。
具体的には、Crish，393 F.3d 1253，1258，73 USPQ2d 1364，1368 (Fed. Cir. 2004) において、裁判所は、以前に配列決定されていない従来技術のプラスミドを配列決定することによって入手され、クレームされているプロモーター配列は、クレームされているオリゴヌクレチオドと同一の DNA 配列を必然的に有する従前技術のプラスミドによって新規性を喪失したとした。同裁判所は「ただ単に既知の材料の特性を発見しても新規性はなく、従来技術材料の特定及び特性評価もまたそれに新規性を与えるものではない」とした。

また、特許法第 103 条に基づく拒絶について、MPEP §2141.02、V には、以下のとおり記載されている（下線付加）：
原文

5

訳文

In determining whether the invention as a whole

発明が全体として特許法第 103 条に基づき自明でwould have been obvious under 35 U.S.C. 103, we

あったか否かの判断は，最初にその発明を全体と日本では、審査基準には、「刊行物に記載された発明」は、本願出願時における技術常識を参酌して認定され、「刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から当業者が把握できる発明をいう」とされ、したがって、内在的特徴は、記載されているに等しい事項から当業者が把握できるものであれば、その刊行物に記載の発明は、内在的特徴で規定する発明の物に対して新規性を否定する引用発明となり得る。

2

米国情報
must first delineate the invention as a whole. Inして描き出さねばならない。発明を全体として描

delineating the invention as a whole, we look not

く際には問題のクレームに文字通りに挙げられてonly to the subject matter which is literally recited in

いる保護対象だけでなく･･･，その保護対象の明細

the claim in question... but also to those properties

書に内在的に開示される保護対象の特性に注意を

of the subject matter which are inherent in the向ける･･･。組成物クレームの自明性を審査する場

subject matter and are disclosed in the合，我々は化学物質及びその特性に注意を向ける

specification. . . Just as we look to a chemical and itsのと同じように，特許法第 103 条に基づき自明でproperties when we examine the obviousness of a

なければならないものは，そのある一部ではなくcomposition of matter claim, it is this invention as a

全体としてのこの発明である。

whole, and not some part of it, which must be
obvious under 35 U.S.C. 103.

すなわち、クレームの発明が全体として自明であったか否かを判断するに際し、先行技術に内在的に開示される特徴についても考慮される。

3.2. 内在的特徴は発明時に認識されている必要はない（MPEP §2112、II）
MPEP §2112、II には、以下のとおり記載されている：
原文

訳文

There is no requirement that a person of ordinary

当該技術において通常のスキルを有する者が発明

skill in the art would have recognized the inherent

時点においてその内在的特徴の開示を認識するよ

disclosure at the time of invention, but only that theうになったことの必要性はなく，主題が実際に先

subject matter is in fact inherent in the prior art

行技術引例の中に内在的に存在するだけでよい。

reference.

すなわち、内在的特徴は、必ずしも当業者が発明時に認識している必要はなく、事実として先行技術の中に内在していればよい。また、先行技術は必ずしもその内在的特徴を記載している必要はな
い。

3.3. 内在的特徴の開示がされていない場合であっても新規性は否定される（MPEP §2112、III）
MPEP §2112、III には、以下のとおり記載されている：
原文

訳文

Where applicant claims a composition in terms of a

出願人が，機能，属性又は特性に関して組成物をfunction, property or characteristic and the

クレームし，かつ先行技術の当該組成物がクレー

composition of the prior art is the same as that of

ムの組成物と同一であるがその機能が引例によっ

the claim but the function is not explicitly disclosedて明示的に開示されていない場合，審査官は特許
3米国情報by the reference, the examiner may make a rejection

法第第 102 条及び第 103 条の両条項に基づき，第under both 35 U.S.C. 102 and 103.

102 条及び第 103 条拒絶として表された，拒絶を行うことができる。

すなわち、先行技術がクレームされた発明と同一であると思われる場合において、ある機能について開示されていない場合であっても、審査官は新規性の欠如による拒絶を通知する。例えば、出願人が機能、属性又は特徴に関してある化合物をクレームに記載し、先行技術の化合物が同一であるが、その先行技術がその機能を開示していない場合でも、新規性なしの拒絶が通知される。機能、属性又は特徴についてクレームされた製品、装置及び方法クレームについても同様である。なお、自明性の欠如による拒絶も併せて通知され得る。

4. Inherency の立証責任について（MPEP §2112、IV-V）
4.1. 審査官は内在的特徴の理由又は証拠を提示しなければならない（MPEP §2112、IV）
MPEP §2112、IV には、以下のとおり記載されている（下線付加）
：
原文

訳文

The fact that a certain result or characteristic may

所定の成果又は特性が先行技術において現れる若occur or be present in the prior art is not sufficient

しくは存在する可能性があるという事実は，そのto establish the inherency of that result or

成果又は特性が内在的であることを立証するにはcharacteristic.

十分でない。

また、以下についても記載されている（下線付加）
：
原文

訳文

In relying upon the theory of inherency, the内在的特徴の理論に依拠するにあたって，審査官

examiner must provide a basis in fact and/or

は，事実及び／又は技術的論拠に基づいて，内在technical reasoning to reasonably support the的特徴を有するとされる特性は，必然的に，そのdetermination that the allegedly inherent

適用された先行技術の教示内容に由来するとの判

characteristic necessarily flows from the teachings of

断を合理的に裏付けなければならない。

the applied prior art.

すなわち、審査官が先行技術の内在的な開示を根拠として拒絶をする場合には、審査官はその理由又は証拠を提示しなければならない。また、単にその特徴が先行技術に内在しているであろうというだけでは、新規性の欠如による拒絶の根拠とはならない。

4.2. 審査官から証拠が提示された場合、相違を立証する責任は出願人に転嫁する（MPEP §2112、V）

4

米国情報MPEP §2112、V には、以下のとおり記載されている：
原文

訳文[T]he PTO can require an applicant to prove that

USPTO は出願人に，先行技術の製品は出願人がク

the prior art products do not necessarily or

レームする製品の特性を必ずしも又は内在的に有inherently possess the characteristics of his [or her]していないことの証明を求めることができる。特claimed product. Whether the rejection is based on

許法第 102 条に基づく『内在的特徴』による拒絶‘inherency’ under 35 U.S.C. 102, on ‘prima facie

であろうと，特許法第 103 条に基づく『一応の自obviousness’ under 35 U.S.C. 103, jointly or明性』による拒絶であろうと，これら両方であろ

alternatively, the burden of proof is the same.

うと片方であろうと，その立証責任は同一である。

すなわち、拒絶理由通知において、審査官が先行技術の内在的な開示に関して理由又は証拠を提示した場合は、その内在的な開示を否定するための立証責任は出願人に転嫁される。したがって、立証責任が転嫁された出願人は、新規性を主張するため、その開示が先行技術の中に内在していなかったという事実を立証しなければならない。

5. 組成物、製品及び装置のクレームの Inherency の推定について（MPEP §2112.01、I-III）
5.1. 引例に記載される構造が実質的にクレームの構造と同一の場合、クレームの特性又は機能は内在的であると推定される（MPEP §2112.01、I）
MPEP §2112.01、I には、以下のとおり記載されている：
原文

訳文

Where the claimed and prior art products are

クレームの製品と先行技術の製品が同一又は構造

identical or substantially identical in structure or若しくは組成物において実質的に同一である，若composition, or are produced by identical or

しくは同一又は実質的に同一のプロセスで生産さ

substantially identical processes, a prima facie caseれる場合，新規性の欠如の又は自明性の，一応のof either anticipation or obviousness has been

証明が成立している。

established.

また、以下についても記載されている：
原文

訳文

When the PTO shows a sound basis for believing

USPTO が，出願人の当該製品及び先行技術は同一that the products of the applicant and the prior art

であると信ずる妥当な理由を示す場合，出願人は

are the same, the applicant has the burden of

そうでないことを明らかにする責任を有する。

showing that they are not.

5

米国情報
すなわち、先行技術製品とクレームする製品とが構造的に一致している場合、両者は共通する特性を有するとして、クレームの特性は先行技術に内在的に存在するものとして一応の証明がなされる。かかる一応の証明は、先行技術製品はクレームする製品の特性を必ずしも有しないことを示す証拠によって反論することができる。

5.2. 組成物が物理的に同一である場合、必ず同一特性を有する（MPEP §2112.01、II）
MPEP §2112.01、II には、以下のとおり記載されている：
原文

訳文

Products of identical chemical composition can not

同一化学成分の製品は相互に排他的な特性を有す

have mutually exclusive properties

ることはできない。

すなわち、先行技術が同一化学構造を教示する場合、出願人が開示する特性及び／又はクレームが必然的に存在するとされる。

5.3. 非機能的印刷物によって、クレームの製品と、当該印刷物がなければ同一である先行技術製品とは区別されない（MPEP §2112.01、III）
MPEP §2112.01、III には、以下のとおり記載されている：
原文

訳文

Where the only difference between a prior art

先行技術製品とクレームされている製品との間のproduct and a claimed product is printed matter that

唯一の相違が製品に機能的に関係しない印刷物でis not functionally related to the product, theある場合，その印刷物の内容はクレームされていcontent of the printed matter will not distinguish

る製品と先行技術を区別しないことになる。

the claimed product from the prior art.

すなわち、（印刷物付きの製品、例えばキットにおける）印刷物の有無が先行技術とクレームの発明との唯一の相違であり、かかる印刷物がクレームの発明と機能的に関係しない場合、その有無によって先行技術とクレームの発明とが相違することにはならない。
具体的には、Seid，161 F.2d 229，73 USPQ 431 (CCPA 1947) において、裁判所は、機械的機能を有さない装飾のみに関連する印刷物は、クレームされている発明を特許性のうえで先行技術から区別することに依拠され得ないとした。

6. 方法のクレームの Inherency の推定について（MPEP §2112.02、I-II）
6.1. 先行技術装置が正常運転時にクレームの方法を実行する場合、その装置はクレームの方法の新規性を喪失させる（MPEP §2112.02、I）

6米国情報MPEP §2112.02、I には、以下のとおり記載されている：
原文

訳文

Under the principles of inherency, if a prior art

内在的特徴の原則に基づき，先行技術装置が正常

device, in its normal and usual operation, would

かつ通常運転時において必然的にクレームされる

necessarily perform the method claimed, then the

方法を行うであろう場合，そのクレームされる方

method claimed will be considered to be anticipated法は先行技術装置により新規性を喪失するとみな

by the prior art device. When the prior art device isされる。先行技術装置が，クレームする方法の実

the same as a device described in the specification

施について，明細書に記載された装置と同一の場

for carrying out the claimed method, it can be合，その装置は内在的にクレームの方法を実行す

assumed the device will inherently perform theるとみなすことができる。

claimed process.

すなわち、先行技術装置で通常行われる各工程がクレームの方法に含まれる各工程と一致する場合、クレームの方法は先行技術に内在的に存在するものとされる。また、先行技術装置が明細書に記載された装置と一致する場合、その装置は内在的にクレームの方法を実施するものとされる。

6.2. 既知の構造及び組成物の新規かつ自明でない使用は特許性を有することがある（MPEP§2112.02、II）
MPEP §2112.02、II には、以下のとおり記載されている（下線付加）
：
原文

訳文

The discovery of a new use for an old structure

古い構造の未知の特性の上に築き上げられた当該

based on unknown properties of the structure might

構造の新たな利用法の発見は，使用方法としてそbe patentable to the discoverer as a process of using.の発見に特許性がある場合がある。 しかし，当該However, when the claim recites using an old

クレームが古い組成物又は構造を使用することをcomposition or structure and the "use" is directed to記載しており，その「使用」がその組成物又は構

a result or property of that composition or structure,造の成果又は特性に向けられている場合，当該ク

then the claim is anticipated.

レームは新規性を欠く。

すなわち、既知の組成物について、未知の特性に基づく新たな利用法を発見した場合、物のクレームではなく、方法のクレームとして表現することによって、権利化を図ることができる。

7. 実務上の指針
上記 MPEP §2112、V に記載のとおり、審査官から理由又は証拠が提示された場合、先行技術に対する相違を立証する責任は出願人に転嫁する。このような状況において反論を試みる場合、まず、その内在的特徴が先行技術から一義的に導かれるか否かを検討すべきと考える。
7

米国情報


上記反論においては、宣誓供述書により実験データを提出し、クレームの発明が先行技術に内在的に存在しない（場合がある）ことを示すのが有効と考える。



上記 MPEP §2112.02、II に記載のとおり、既知の組成物について、未知の特性に基づく新たな利用法を発見した場合、物のクレームではなく、方法のクレームとして表現することによって、権利化を図ることができる。例えば、特定の疾患の処置に有効であることが既に知られた組成物について、別の疾患の処置にも有効であることを発見した場合、物のクレームではなく、方法のクレームとして表現することによって、権利化を図ることができる。

以上

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