知財戦略カスケードダウンと三方一選択

知財戦略カスケードダウンと三方一選択
会員

石本
要

貴幸

約

発明に対して特許出願等の「権利化」有りきではなく，「秘匿化」及び「自由技術化」を同列に扱い，事業に基づいて何れか一つを選択することを三方一選択として本稿では提案する。この三方一選択の考え方によって，知財戦略を戦略的要素と戦術的要素に分けることができる。そして，知財の上位に位置付けられる事業及び研究開発に基づいて，知財目的，知財戦略，及び知財戦術を決定することを本稿では知財戦略カスケードダ
ウンという。知財戦略カスケードダウンでは，事業戦術から抽出した技術要素毎に知財目的を決定し，知財目的に基づいて技術要素毎の知財戦略を決定する。知財戦略では，知財目的に基づいて技術要素毎に三方一選択（一種のオープン・クローズ戦略）を行う。知財戦術では技術要素に含まれる発明毎に知財戦略に基づいて三方一選択を行う。このような知財戦略カスケードダウンと段階的な三方一選択の組み合わせにより，事業がもたらす利益や企業価値が向上するように，発明に対して秘匿化，権利化，自由技術化の何れかを選択すること
になる。

目次

ら，まず特許出願を前提とした特許調査等を行い，特1.はじめに許出願を行うか否かを検討しているであろう。

2.三方一選択

しかしながら，知的財産は特許権等の権利化された（1） 三方一選択の基本的な考え方

発明のみならず，秘匿化（営業秘密化）された発明等（2） 三方一選択の判断主体（3） 三方一選択の経時変化の技術情報も含まれる。秘匿化された発明は特許出願

3.知財戦略カスケードダウンのように公開されるものではないため，当該発明に係（1） 戦略カスケードダウンる技術を他者（他社）に知られる可能性が低く，また（2） 知財戦略カスケードダウンの概要

特許権のように存続期間という概念もない。このよう（3） 知財戦略カスケードダウンにおける知財目的に，発明の秘匿化は，特許権等のように独占排他権で（4） 知財戦略カスケードダウンにおける知財戦略（5） 知財戦略カスケードダウンにおける知財戦術

はないものの，自社の技術を守ることに対する利点が（6） 他社の製品・特許を意識した知財戦術大きい。

4.発明を秘匿化する場合の留意点

そこで，本稿では知財戦略として発明の権利化と秘（1） 営業秘密について

匿化とを同列に考える。なお，秘匿化する発明は，特許（2） 秘匿化する発明の特定で言うところの進歩性が低い発明とする考え方もある（3） 発明に対する評価体制

が，本稿でいう秘匿化する発明は，進歩性の低い発明

5.まとめだけではなく進歩性の高い発明も含む。もし，進歩性の低い発明のみを秘匿化するという固定観念を持ってしま

1.はじめにうと，本稿でいうところの知財戦略は成り立たない。
さらに，権利化を伴わずに技術情報を積極的に公開

近年，知財戦略の重要性については広く認識されて（1）

おり ，事業，技術開発，及び知財が各々連携し合うすることで他社による自社技術の使用を促すことが選三位一体（図 1）が一般的に知られている。

択される場合もある。例えば，自社が行う事業の市場

知財戦略を実践している企業の多くは，特許出願をが小さいため，さらなる市場規模の拡大を期待して，その中心とし，発明者から発明届け出が提出された自社開発の発明を敢えて自由技術化し，他社による当パテント 2021－ 78 －

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該発明の使用を可能とすることで他社の参入を促すこう目的を有した積極的な情報公開であり，もう一つは，とも考えられる。また，オープンプラットフォームの何ら対応をしないこと，すなわち放置である。放置のように自社製品の使用を他社に促すために，ソース

場合は，実質的に情報管理の対象としないため自由技

コード等を開示することも考えられる。このような権術化と考える。なお，本稿では自由技術化を前者のよ利化を伴わない積極的な技術情報（発明）の公開，いうな目的を有した積極的な情報公開として説明する。

わゆる自由技術化も知財戦略といえよう。
このように，発明に対して特許出願等の「権利化」
有りきではなく，「秘匿化」及び「自由技術化」も同列に扱いこれらの何れかを選択することは，知財戦略として取り得る“術”が増加することとなり，それにより知財戦略の幅は広くなり，知財戦術という概念も
生じ得る。
図2

（2） 三方一選択の判断主体
三方一選択の判断主体は知財部門と考えられる。この理由は，知財部門は言うまでもなく権利化についての専門家であり，秘匿化についても他の部門に比較し

図1て知見を有していると考えられるからである。なお，企業によっては，秘匿化する発明は研究開発部門で管理

2.三方一選択し，知財部門にはその情報を与えないとするところもあ次に，発明に対して「秘匿化」，「権利化」，又はる。しかしながら，そのような情報伝達では，知財部「自由技術化」の何れかを選択する，三方一選択につ門において三方一選択ができない。このため，三方一いて説明する。

選択を行う場合には，研究開発部門で創作された発明の全てが知財部門に報告される体制が必須とされる。

（1） 三方一選択の基本的な考え方

三方一選択を行う知財部門は，事業及び当該事業に発明に対する「秘匿化」，「権利化」，又は「自由技

使用される発明を理解すると共に，当該事業の先行き術化」の選択は何に基づいて，又は何を拠り所としてを予測（以下「事業予測」という。）し，事業の利益行われるべきであろうか。それは当該発明を使用するが最大化等するように，発明毎に三方一選択を行う。

事業であると考える。図 2 は，本稿で提案する，事業

また発明毎の三方一選択は知財部門を構成する部員毎に基づいて発明毎に「秘匿化」
，
「権利化」
，又は「自

で同じ判断とするために，発明だけでなく，事業に関由技術化」の何れかを選択する三方一選択を図案化しする情報及び事業予測も知財部門内で共有する必要がたものである。ここでいう発明毎とは，具体的には研ある。

究開発部門から知財部門等に提出される発明届け出毎

一方で，知財部門の判断に異が唱えられる可能性もの発明を意味する。また，三方一選択は，当該事業がある。例えば，研究開発部門が特許出願をしたいと申もたらす利益や企業価値を最大化することを基本的なし出たにもかかわらず，事業に基づく判断の結果，当目的（大目的）とする。

該発明が秘匿化される場合もある。また，逆に研究開

ここで，秘匿化は詳細を後述するように不正競争防発部門が秘匿化したいと考える発明を特許出願した止法でいうところの営業秘密に相当する。権利化は本

り，自由技術化する場合もある。そのような場合には

稿では特許を想定するが，発明に応じて実用新案又は意を唱える者に対して，納得させる説明が必要とな意匠が選択されてもよい。

る。さらには，特許出願をコストと考えるような一部

自由技術化については考え方として 2 種類存在する。一つは，上述したように他社にも使用させるといVol. 74

No. 4の経営者からも，特許出願の必要性を問われる場合もある。

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図3

このような場合であっても，事業の利益を最大化又自由技術化せず，その他の他社参入をし易くすると思は企業価値を高めるという目的に基づいて，三方一選

われる発明のみを自由技術化する等，自社事業の強み択を行い当該選択に至ったとのように説明し易くなるを正確に理解したうえで自由技術化を選択する。

であろう。換言すると，三方一選択では，事業に対す

一方で，市場規模は小さいものの，発明の権利化又る目的が明確でない選択，例えば単に発明届け出の提は秘匿化によって市場を独占することで十分な利益が出がなされた，又は出願ノルマを達成するという理由

得られていると考える場合には，自由技術化によっての権利化（特許出願等）は存在しない。

自社のシェアが減少するというリスクを負うよりも，権利化又は秘匿化を継続するという選択もある。

（3） 三方一選択の経時変化

すなわち，三方一選択の経時変化の考え方は，発明発明毎に三方一選択を一度行ったからといってそれの権利化又は秘匿化後においてもそれで終わりとせず，で終わりではなく，事業予測を継続して行うことで，当該発明に係る事業の動向を注視し，事業の動向に応「秘匿化」から「権利化」，「秘匿化」から「自由技術じて経時変化の必要性の有無を判断することである。

化」，又は「権利化」から「自由技術化」への選択の

ここで，三方一選択の経時変化は，「秘匿化」を起検討が行われるべきである（図 3）。すなわち，秘匿点として考えることができる。そもそも，権利化を選化した発明について必ずしも秘匿化を継続する必要は択する場合であっても，特許公開公報の発行等まで当なく，事業の段階に合わせて特許化に移行したり，自該発明は秘匿化された状態であり，また自由技術化を

由技術化に移行するという経時変化も常に検討するべ行う場合であっても自由技術化する前段階では秘匿化きである。また，同様に特許化した技術を自由技術化

された状態となっている。そして，経時変化においてへ移行することも検討すべきである。

注意するべきことは，秘匿化した発明は一度公知化す

例えば，発明の秘匿化又は権利化によって当該事業ると再び秘匿化することはできず，特許化した技術をに係る市場を独占している一方で，市場そのものが拡

権利放棄等により自由技術化した場合にも再び特許化

大しないために利益が向上しない場合において，他社することはできないということである。このように，の参入障壁となり得る発明の権利化又は秘匿化がその経時変化には不可逆的な要素があることは注意しなけ

原因となっている可能性もある。そのような場合に，ればならない。

権利化又は秘匿化されている発明を自由技術化することで，他社の参入障壁を排除して市場の拡大，ひいて

3.知財戦略カスケードダウン

は当該事業の利益向上を図ることも考えられよう。この場合，事業に関連する発明の全てを自由技術化する

次に三方一選択を用いた知財戦略として提案する知財戦略カスケードダウンについて説明する。

のではなく，他社に比較して自社事業の強みとなる発明，換言すると自社に利益をもたらす発明についてはパテント 2021－ 80 －

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知財戦略カスケードダウンと三方一選択（1） 戦略カスケードダウン

基づく戦術（事業戦術）が決定される。また，研究開「はじめに」でも述べたように，発明に対する三方

発毎に目的（研究開発目的），当該目的に基づく戦略

一選択を戦術として捉えることで，知財戦略をいわゆ（研究開発戦略），当該戦略に基づく戦術（研究開発戦

る戦略的要素と戦術的要素に分けることができる。

術）が決定され，研究開発戦術の成果物として発明がここで，一般的な戦略・戦術論において，戦略は戦創作される。

術の上位に位置する概念であり，戦術は戦略に基づい

この知財戦略カスケードダウンでは，事業と研究開て決定される。具体的には，戦略は目的を達成するた

発は相互にリンクしていると考える。その理由は，事めの資源配分の選択であり，戦術は戦略を実行するた業に基づいて研究開発が行われるだけでなく，研究開（2）めの具体的なプランと説明されたり ，戦闘部隊が有発によって創作された新たな技術（発明）に基づいて利な条件で戦場に挑めるように全体を構成する策略を新たな事業が行われる場合もあるためである。
なお，他社の特許出願動向等が事業や研究開発に影

戦略，戦場において戦闘に勝利する術のためのノウハ（3）

ウと指揮統率を戦術とも説明される 。そして，戦略響を与えることはあるため，知財戦略カスケードダウ

は戦術の上位概念であるため，戦略が異なれば戦術もンは，知財が事業又は研究開発の下位にあるとして異なるものとなる。

も，知財が事業又は研究開発に対して情報提供等を行（4）

図 4 は，企業における戦略カスケードダウン の概念を示す図であり，上層の戦略・戦術が下層の目的とうことで，事業や研究開発の内容に影響を与えることまでをも否定するものではない。

なり，下層の目的に応じて下層の戦略・戦術が決定さ

そして，知財戦略カスケードダウンでは，知財目的れる。図 4 の例では，全社単位で目的・戦略・戦術がが事業戦術に基づいて決定され，知財戦略が知財目的決定され，全社単位の戦術に基づいて部門単位の目的に基づいて決定される。知財戦術は知財戦略に基づいが決定され，部門単位の戦術に基づいて課単位の目的て，研究開発の成果物である発明毎に三方一選択を決が決定され，課単位の戦術に基づいて従業員である個定する。したがって，知財戦術である発明毎の三方一

人単位の目的が決定され，最終的に個人単位の戦術が選択には事業の要素が含まれることとなる。

決定される。このように上位から下位へ段階的に目

ここで，上記のように知財目的は事業戦術に基づい的・戦略・戦術が決定されることで，戦略が上位組織て決定されるものであり，研究開発に基づいて決定さから下位組織，そして個人まで展開されるという概念れるものではない。この理由は，知財は事業を成功にが戦略カスケードダウンである。

導くこと，すなわち事業の利益の最大化又は事業による企業価値の向上を大目的とするものであり，知財は研究開発の成果物である発明の権利化（又は秘匿化）を目的とするものではないためである。

図4（2） 知財戦略カスケードダウンの概要

図5

戦略カスケードダウンを知財に応用したものが，図5 に示す知財戦略カスケードダウンである。知財戦略
カスケードダウンでは，知財の上位に事業及び研究開（3） 知財戦略カスケードダウンにおける知財目的

発が位置付けられる。そして，事業毎に目的（事業目

知財目的は上述のように事業戦術に基づいて決定さ的），当該目的に基づく戦略（事業戦略），当該戦略にれるが，一つの事業において必ずしも事業戦術は一つ

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ではなく，事業戦術は複数の戦術によって構成される

含まれているとする。このような事業戦術は，新たな場合もある。このため，知財目的を立案するためにサービスが十分に普及促進していない場合には市場のは，まず事業戦術がどのようなものであるかを見出拡大に有効と考えられる。そうであるならば，新規なし，さらに技術要素を含む事業戦術を見出す必要があ

ユーザインターフェースという技術要素の知財目的はる。技術要素を含んだ事業戦術が複数存在する場合に「利用者による商品購入の煩わしさの軽減」と「ECは，事業戦術毎，換言すると技術要素毎に知財目的を市場の拡大」となる。

立案することが考えられ，その後の知財戦略及び知財（4） 知財戦略カスケードダウンにおける知財戦略

戦術も技術要素毎に立案することとなる。
ここで一例として，新たな自社製品の販売網を広げ

知財戦略は，上述のように技術要素毎の知財目的にるという事業戦略に対して，EC（Electronic Commerce：

基づいて立案される。すなわち，知財戦略は，事業の電子商取引）サイトによる販売網の構築とこれに伴う利益を最大化又は企業価値を高めるために，知財目的

新規なユーザインターフェースの提供を事業戦術とすに基づいて決定される技術要素毎の方策である。具体る場合を仮定する。

的には知財戦略は，技術要素に対するオープン・ク

このような例において，知財目的を立案するために，まず事業戦術に含まれる技術要素の抽出を的確にローズ戦略，換言すると技術要素に対する三方一選択ともいえよう。

行う。もし，EC による販売網に関する広範な事業戦

上記例では，サーバシステムに関しては，強固なセ術，すなわちコンピュータシステムだけでなく，ユーキュリティシステムの実現という知財目的であり，技ザに対するサービスセンターの構築や，広告手法等ま術要素がサーバシステムの構築やアルゴリズムの創作でも知財目的に加味しようとすると，EC による販売

等であれば，自ら公知としない限り他社に知られる可網に関する技術要素を捉え難くなる。一方で，もし能性は低い。このため，技術内容を公開しないほうがユーザインターフェースのみを技術要素として捉える

知財目的に合致すると判断したならば，知財戦略としと，その他の技術要素，例えば EC に関するサーバシて秘匿化が選択される。

ステム等が抜け落ちる可能性がある。そこで，本例で一方で，ユーザインターフェースは，画面デザイン

は，事業戦術における技術要素として新規なサーバシ等が主でありサービスの実施と共に公知となるため秘ステムとユーザインターフェースとを抽出し，各々異匿化が難しいと判断したならば，知財戦略として権利なる知財目的を立案することが考えられる。

化又は自由技術化が選択されることになる。ここで，このように知財目的は，抽出した技術要素毎の事業戦「EC 市場の拡大」という知財目的を鑑み，新規なユー術に基づいて立案されるが，その大目的は知財の上位とザインターフェースを他社にも使用させることで EC 市なる事業による自社利益又は自社価値の向上であり，例

場の拡大が促進されると判断した場合には自由技術化

えば特許出願そのものを目的化させることはない。

が選択される。一方で，自由技術化により自社の優位

本例では，事業戦術としての新規なサーバシステム性が失われ，自社の利益の向上に寄与しない可能性がが例えば強固なセキュリティシステムを実現するもの高いと考えるのであれば新規なユーザインターフェーである場合には，「強固なセキュリティシステムの実スに対しては権利化（特許出願等）が選択される。

現」が知財目的となる。すなわち，強固なセキュリ

ここで，事業戦術の段階で明確なオープン・クロー

ティシステムの実現により，EC サイトの利用者を惹ズ戦略が決定されていれば，それに従い技術要素毎のきつけ，信頼性の高いサービス提供による自社事業の知財戦略は立案されるが，ほとんどの場合では事業戦

利益向上や企業価値の向上という大目的である。

術の段階でオープン・クローズ戦略が行われることはまた， 事 業 戦 術 と し て の 新 規 な ユ ー ザ イ ン ター

ないであろう。従って，多くの場合には知財部門が技フェースが利用者による商品購入の煩わしさを軽減さ

術要素毎のオープン・クローズ戦略を知財戦略としてせるものである場合には，「利用者による商品購入の立案することになると考えられる。

煩わしさの軽減」が知財目的となる。
さらに，この新規なユーザインターフェースによっ（5） 知財戦略カスケードダウンにおける知財戦術て EC 市場をより大きくするということも事業戦術に

図 6 は，事業，技術要素，及び発明の関係を示した

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概念図である。図 6 に示す各技術要素は上述のようにた三方一選択を説明した。しかしながら，特に特許出事業戦術に基づいて導き出されるものであり，各技術願等の権利化においては，自社の事業だけでなく他社要素は複数の発明が含まれる場合が多いであろう。なの製品や特許出願動向を意識する必要がある。このたお，技術要素に含まれる発明には，事業戦術の立案時

め，図 7 に示すように，知財戦術において他社の製品に創作されたものだけでなく，事業戦術が立案されたや特許出願動向（以下「他社の事業」という。）を加後であって，事業の開始後に創作されるものもある。

味して発明毎に三方一選択を行うことも考えられる。

そして，知財戦略における三方一選択は技術要素毎

具体的には，他社とのクロスライセンス等を目的とのものであるため，技術要素に含まれる複数の発明全する特許出願である。例えば，自社事業には使用しなてに対して，知財戦略で決定した三方一選択が当てはいものの他社が使用する可能性がある発明は，秘匿化

まるとは限らない。このため，技術要素に含まれる発せずに特許出願を行う。自社事業に基づく三方一選択

明に対して知財戦略を一律に適用することは適切でな

では，他社の事業に対する意識が薄くなるため，クロい可能性がある。そこで知財戦術では，知財戦略に基スライセンスを可能とする特許出願が少なくなる可能

づいて技術要素に含まれる発明毎に三方一選択を行う。

性がある。このため，知財戦術において他社の事業も

例えば，知財戦略で技術要素 A を秘匿化すると決定

意識して発明毎に三方一選択を行うことが好ましい。

したとしても，技術要素 A を使用した製品をリバース

なお，図 7 では，他社の事業を知財戦術に加味するエンジニアリングすることで容易に知り得る技術（例

形態を示しているが，少なくとも知財目的に他社の事

えば発明 a3）は営業秘密で言うところの非公知性を喪業を加味するべきではない。その理由は，自社の事業（5）

失することになるので，そもそも秘匿化に適さない 。

を立案する段階で実質的に他社の事業を加味している

そこで，秘匿化に適さない発明 a3 は，知財戦術として場合がほとんどであろうことから，知財目的の段階で

例えば権利化を選択することになる。また，発明 a3 を

他社の事業を加味すると 2 重に他社の事業を加味する

他社にも使用させることで市場拡大が図れるのであれこととなり，知財目的から自社の事業の要素が薄れる

ば，自由技術化するという知財戦術を選択する。

ためである。

なお，知財戦略において技術要素に対して決定した
三方一選択と，知財戦術において発明毎に決定した三方一選択とが大きく異なるような場合には，抽出した技術要素，知財目的，又は知財戦略が誤っている可能性がある。このような場合には，技術要素の抽出等を再度検討し直す必要がある。
以上説明したように知財戦略カスケードダウンにおける知財戦略・戦術は，事業戦術から導かれる技術要
図7

素毎の三方一選択と技術要素に含まれる発明毎の三方一選択との組み合わせであり，段階的な三方一選択と4.発明を秘匿化する場合の留意点

いえよう。

特許出願の留意点については広く知られており，それを本稿で述べるまでもない。一方で，発明を秘匿化する場合の留意点は未だ広く知られているとは言い難い。そこで，以下では発明の秘匿化に対する留意点について述べる。
（1） 営業秘密について

図6

発明の秘匿化は，不正競争防止法でいうところの営（6） 他社の製品群・特許群を意識した知財戦術業秘密と同義と考えるべきである。営業秘密は不競法

上記では知財戦略・戦術として自社の事業に基づい2 条 1 項 6 号で規定されており，秘密管理性，有用性，Vol. 74

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知財戦略カスケードダウンと三方一選択及び非公知性の全てを満たした技術上又は営業上の情を特許請求の範囲と同様に特定することが提案されて報である。

いる（8）。また，特許庁オープンイノベーションポータ

ここで，秘密管理性を満たしていないとして当該情ルサイトにおいても秘密保持契約の締結時において営報の営業秘密性が否定される裁判例が多々ある。経済業秘密を定義する際に，弁理士に対して，特許請求の（6）

産業省が発行する営業秘密管理指針 には，秘密管理範囲を記載する要領で作成を依頼することが提案され性が満たされるためには「営業秘密保有企業の秘密管ている（9）。

理意思が秘密管理措置によって従業員等に対して明確

このように秘匿化する発明を特定する場合には，特に示され，当該秘密管理意思に対する従業員等の認識

許請求の範囲と同じ態様で特定し，上位概念から下位可能性が確保される必要がある。
」とある。従業員等

概念へ段階的に表現することが好ましいと考えられの認識可能性を確保するためには，例えば，紙媒体やる。なお，これに限らず，表形式や図面等，他の態様

電子媒体にマル秘の表示を行なったり，サーバへのアであっても当然よく，発明に応じて適切な態様で特定

クセス制限，電子媒体のパスワード管理，紙媒体が保されるべきである。

管されているキャビネットへの施錠管理等を行うこと

さらに，秘匿化する発明を特定する場合にはその特が挙げられる。取引先へ営業秘密を開示する場合に定態様にかかわらず，当該発明の効果を意識する必要は，秘密保持契約の締結により，秘密管理意思を開示がある。具体的には，当該発明が従来技術よりも優れ先に認識させる必要がある。

た作用効果を有する態様で発明を特定したり，当該効また，有用性について営業秘密管理指針では「「有果を客観的に確認できるように特定するべきである。

用性」が認められるためには，その情報が客観的にみこの理由は，営業秘密と主張される技術情報に対して，事業活動にとって有用であることが必要である。

て，裁判所が公知の技術情報と比較して優れた効果を一方，企業の反社会的な行為などの公序良俗に反する有しないとのように判断し，その有用性又は非公知性

内容の情報は，「有用性」が認められない。」とされてを認めなかった裁判例も複数存在するためであり（10），いる。なお，営業秘密管理指針には「例えば，過去にこのことは発明を秘匿化する場合に留意するべき事項

失敗した研究データ（当該情報を利用して研究開発費である。

用を節約できる）や，製品の欠陥情報（欠陥製品を検また，発明の非公知性についても留意すべきであ知するための精度の高い AI 技術を利用したソフトる。製品のリバースエンジニアリングによって容易にウェアの開発には重要な情報）等のいわゆるネガティ

知り得る技術情報は非公知性を喪失しているとする裁

ブ・インフォメーションにも有用性は認められる。」

判例も多数あるため（11），発明を秘匿化する場合にはともあり，一見して有用性は広い概念のものとも思わ製品のリバースエンジニアリングによってどの程度発れる。しかしながら，後述するように優れた効果が認明（技術情報）を第三者が知り得るかを認識しなけれめられない場合には有用性（又は非公知性）が認めらばならない。また，広告・宣伝目的で製品をホームれない可能性に留意すべきである。

ページに紹介したり，カタログで紹介することは一般

非公知性について営業秘密管理指針では「「非公知的であるが，その記述のなかで当該製品に使用する発性」が認められるためには，一般的には知られておら明について触れられる場合もある。このような場合，ず，又は容易に知ることができないことが必要であ

当該発明は非公知性を喪失する可能性があり，秘匿化る。
」とされている。

する場合には公知化の状態を認識しなければならない。このため，発明の三方一選択を行う場合には，製（2） 秘匿化する発明の特定品の販売や宣伝広告等によって当該発明が非公知性を

上述のように営業秘密は秘密管理性，有用性，及び喪失する状態となるか否かを正確に認識しなければな

非公知性が満たされなければならないが，そもそも営らない。

業秘密とする情報が特定されなければこれらの三要件の判断にまで至らない（7）。このため，発明を秘匿化す（3） 発明に対する評価体制

る場合には，その特定が重要となる。

発明者に対する評価の一つとして特許出願の件数を

ここで，発明を営業秘密とする場合には，当該発明
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用いている企業もあり，発明を特許出願するか否かの－ 84 －

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知財戦略カスケードダウンと三方一選択判断を研究開発部門が担っている場合も多いであろされる。そのような企業や知財部門にとって，本稿でう。一方で，これまで説明した知財戦略カスケードダ

提案した知財戦略カスケードダウンと三方一選択の考

ウンでは，発明を特許出願するか否かの判断は知財部

え方が一助になれば幸いである。

門を担うことになる。このため，研究開発部門で特許

また，三位一体は事業部門と知財部門と技術開発部

出願を希望したにもかかわらず，知財部門において秘門とが相互に連携し合うものであり，これが理想形で匿化又は自由技術化が選択される場合もある。

あることは否定しようがない。しかしながら，現実にこのような場合，発明者に不満が生じないように，は企業体制の不備や企業体質等によりこのような連携発明を秘匿化等しても特許出願と同様の評価を与えるが難しい企業も少なからず存在する。特に，企業規模評価体制が必要となる。なお，特許法では第 35 条にが大きくなると各部門同士の連携が難しくなる傾向は

おいて発明者の権利保護が規定されている一方，不正強くなるであろう。これに対して知財戦略カスケード

競争防止法では特許法第 35 条と同様の規定はない。

ダウンは，上位である事業にしたがって下位である知しかしながら，知財高裁平成 27 年 7 月 30 日判決

財が独立して行動するものであり，必ずしも互いの連（事件番号：平成 26 年（ネ）第 10126 号）において裁携は必要とせず，事業から知財への一方通行でよい。

判所は「使用者等は，職務発明について無償の法定通すなわち，事業部門と知財部門との連携が難しい場合

常実施権を有するから（特許法 35 条 1 項）
，相当対価

であっても，知財部門が事業を理解して知財の視点かの算定の基礎となる使用者等が受けるべき利益の額は，

ら事業予測を行うことで，事業にとって最適な知財戦特許権を受ける権利を承継したことにより，他者を排略・戦術を独自に実行することができる。

除し，使用者等のみが当該特許権に係る発明を実施でそして，三方一選択では，秘匿化，権利化，自由技

きるという利益，すなわち，独占的利益の額である。

術化の何れを選択する場合であっても，その目的が明

この独占的利益は，法律上のものに限らず，事実上の確である。したがって，発明毎に三方一選択を行うこものも含まれるから，発明が特許権として成立しておとによって，漫然とした権利化業務が行われることはらず，営業秘密又はノウハウとして保持されている場

なくなり，その結果，無駄と思われる特許出願，換言合であっても，生じ得る。
」（下線は筆者による）と判するとノルマ達成のために自社開発技術を開示するだ

断しているように，事業者が発明を特許出願せずに営けの特許出願（13） も減ると期待される。すなわち，真業秘密又はノウハウとしたときであっても，発明者にに知的 “財産” として価値のある特許出願が行われる（12）

対して相当の利益を付与するべきと考えられることになる。

。

以上のことから，三方一選択を実施するにあたり，さらに，特許出願を行う場合にはある程度の予算

発明を特許出願した場合だけでなく秘匿化した場合で（特に特許事務所への支払い）を必要とするため，コあっても同様の評価体制は必須であろう。また，三方ロナ禍やリーマンショックのような大きな経済危機が一選択を発明者に不満を抱かせることなく行うために生じた場合，予算削減により特許出願件数が大きく減は，発明を自由技術化した場合であっても，特許出願

少する。しかしながら，事業にしたがった目的を持っや秘匿化した場合とで評価に差を設けるべきではない。

た財産的価値のある特許出願を常日頃から行っていれば，予算削減を理由とする自社の特許出願の減少は目

5.まとめ

的のない行為であり，かつ自社の財産の減少に直結す

本稿では，企業利益や企業価値を高めることを大目る。このため，経済危機が生じたとしても企業として的として，知財戦略カスケードダウンと三方一選択のは特許出願に要する予算を削減し難くなるであろう。

組み合わせを提案した。
ここで，三位一体は知財戦略にとって基本的な概念である。しかしながら，三位一体は上位概念過ぎ，ど（参考文献）（1）丸島財戦略に関する文献が多数公表されている。
（2）森岡

行っている企業（知財部門）も少なからずあると想定
No. 4

直登，経営戦略としての知財，（2019），株式会社 CCC メディアハウス，等のように知い。このため，三位一体の重要性を感じながらも，発Vol. 74

技術で事業を強くするために，（2011），ダイヤモンド社，久慈のようにして実践すればよいのか具体的に想定し難明者からの発明届け出に基づいて漫然と特許出願を

儀一，知的財産戦略－ 85 －

毅，USJ を劇的に変えた，たった 1 つの考え方

成

功を引き寄せるマーケティング入門，pp.110，（2016），角川

パテント 2021

知財戦略カスケードダウンと三方一選択
書店
（3）久慈

営業秘密化して記録する場合の注意点―タイムスタンプを利直登，経営戦略としての知財，pp.259，（2019），株

用して営業秘密を保護する場合の注意点―，パテント Vol.70

式会社 CCC メディアハウス

No.3, pp.104，（2017）（4）上掲（2），pp.115（5）石本（9）特許庁オープンイノベーションポータルサイト

モデル契貴幸，リバースエンジニアリングによる営業秘密の約書 _ 秘密保持契約書（新素材），pp.10, https://www.jpo.

非公知性判断と自社製品の営業秘密管理の考察，知財管理，go.jp/support/general/open-innovation-portal/document/

Vol.68 No.12, p1670-p1680，（2018）index/himitsuhoji_chikujouari.pdf, 2021 年 1 月 10 日

（6）経済産業省，営業秘密管理指針（最終改定：平成 31 年 1 月（10）石本貴幸，技術情報が有する効果に基づく裁判所の営業

23 日 ），https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chi

秘密性判断，知財管理，Vol.70 No.2, p159-p169，（2020）に

teki/guideline/h31ts.pdf, 2021 年 1 月 10 日

挙げられている知財高裁平成 23 年 11 月 28 日判決（事件番（7）例えば，大阪地裁令和 2 年 3 月 26 日判決（事件番号：平成

号：平成 23 年（ネ）第 10033 号），大阪地裁平成 20 年 11 月

30 年（ワ）6183 号・平 30（ワ）9966 号）本判決文では裁判

4 日判決（事件番号：平成 19 年（ワ）第 11138 号）等

所の判断として「被告は，営業秘密の内容として，本件特許（11）上掲（5）に挙げられている知財高裁平成 23 年 7 月 21 日の特許公報記載のものを除くセルフィールの成分，成分の含判決（事件番号：平成 23 年（ネ）第 10023 号），大阪地裁平有割合及びそのバランスであると主張するものの，その具体成 24 年 12 月 6 日判決（事件番号平成 23 年（ワ）第 2283

的内容は明らかにしない。この程度の特定では，当該情報の号）等

有用性その他「営業秘密」の要件の有無や，当該情報と原告（12）特許法第 35 条第 6 項の指針（ガイドライン） 指針（ガイが取得等したとされる情報との同一性等を判断することは不ドライン）に関する Q&A, pp.7, https://www.jpo.go.jp/sys

可能又は著しく困難である。」とある。

tem/patent/shutugan/shokumu/document/shokumu_（8）平成 27 年度不正競争防止法委員会委員長
2 小委員会第 2 グループ副委員長
教光・岡田

全啓・神谷

盛田

十三和・家田

北村

昌宏

光司

委員

第

西村

guideline/faq.pdf, 2021 年 1 月 10 日
（13）渋谷真吾，技術情報を

高弘・IPL 経営戦略研究会，IP ランドスケープ経

営戦略，pp.20-26，（2019），日本経済新聞出版社（原稿受領 2021.1.12）

パテント 2021－ 86 －

Vol. 74

No. 4