近年の判決からみた明細書の留意事項

近年の判決からみた明細書の留意事項〜特許要件，充足論からみて〜
平成 29 年度特許委員会第 2 部会

桑城

明細書の留意事項 検討チーム

伸語，岡田 恭伸，黒田 博道，北田 明，鈴木 信彦，岡田萩原 敦，新井 宏，山内 伸，木村 健治

宏之，

要 約
本稿は，平成 29 年度特許委員会において，「近年の判決からみた明細書の留意事項」について検討した結果を報告するものである。
特許委員会では，これまで，特許要件（進歩性，記載要件，新規事項の追加等）について裁判例の分析を行なうとともに，判決と審査基準との関係性についても検討してきた。
そこで，平成 29 年度特許委員会では，特許要件のこれまでの傾向に加えて，充足論についての傾向を検討し，これらを踏まえて明細書の重要性について検討するとともに，よりよい明細書を作成するために留意すべき事項を検討することとした。本稿は，その成果を報告するものである。
なお，本稿は，掲載ページ数の制約などの理由で，全ての内容を掲載できていない。報告内容の全文は，日本弁理士会正副会長へ提出した答申書として電子フォーラムで WEB 公開しているので，会員のみ閲覧可能ではあるがぜひこれもご覧頂きたい。
・特許委員会答申書掲載 URL（電子フォーラム）https://www.jpaa-members.jp/index.php?page=1&br_serial=5&br_sub_serial=102&sortOrder=0&view_id=13617

目次
１．はじめに附属書 D（審判決例集）では，動機付けに関する

２．結論

判決例のほかに，「48

３．充足論の傾向及び充足論から見た明細書の重要性

本願発明と主引用発明との間での技術分野や課題の関係について指摘した上

４．具体的な留意事項

で，その主引用発明に基づく論理付けを試みることについて」欄を設けて，判決例を 3 件（平成 20 年

１．はじめに（行ケ）第 10305 号，平成 22 年（行ケ）第 10237 号，

当委員会では，平成 28 年度まで，日本国における特平成 24 年（行ケ）第 10305 号）例示している。この許要件（進歩性，36 条，新規事項の追加等）について，欄の判決例は，審査基準第 III 部第 2 章第 2 節 3.3

日本国内の判決の内容を検討するとともに，判決と日「進歩性の判断における留意事項」(2)欄の記載に対本国の審査基準との関係性についても検討してきた。

応する判決例である。

その結果，近年の特許要件の判断においては，明細書

また，「48-1

主引用発明と副引用発明との間のの記載，特に課題の記載が重要な要素となっている傾

課題と，本願発明と主引用発明との間の課題の関係向が見られた。

について」欄にも，判決例を 1 件（平成 23 年（行ケ）例えば，当委員会は，平成 28 年度特許委員会諮問事

第 10298 号）例示している。この欄の判決例は，第項「近時の審判決の動向を踏まえた，特許・実用新案

2 節 3.3「進歩性の判断における留意事項」(2)欄の審査ハンドブック，および，同ハンドブックに掲載の記載に対応する判決例である。

審判決例の検討及びその追加，変更等についての提言」に対する答申にて，以下の様に，進歩性の判断でまた，平成 27 年 10 月 1 日付け改定審査基準によれは本願発明と主引用発明との間での技術分野や課題のば，いわゆる設計変更等か否かの判断にあたり，「課(1)

関係が重要である旨を示している 。
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題」が重要な要素であることが示されている(2)。
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パテント 2019近年の判決からみた明細書の留意事項

る。ここで請求項に係る発明と主引用発明との間で
３．１．２

動機付け以外に進歩性が否定される方検討される課題は，3.1.1(2)の課題(主引用発明と副向に働く要素引用発明との間で共通するか否かが検討される課(1) 設計変更等

題)と同一である必要はない。

請求項に係る発明と主引用発明との相違点についまた，請求項に係る発明の解決すべき課題が新規でて，以下の(i)から(iv)までのいずれか(以下この章あり，当業者が通常は着想しないようなものであるにおいて「設計変更等」という。
)により，主引用発場合は，請求項に係る発明と主引用発明とは，解決

明から出発して当業者がその相違点に対応する発明

すべき課題が大きく異なることが通常である。した

特定事項に到達し得ることは，進歩性が否定されるがって，請求項に係る発明の課題が新規であり，当方向に働く要素となる。さらに，主引用発明の内容業者が通常は着想しないようなものであることは，中に，設計変更等についての示唆があることは，進進歩性が肯定される方向に働く一事情になり得る。

歩性が否定される方向に働く有力な事情となる。
(ⅰ) 一定の課題を解決するための公知材料の中か

実際に，本願発明と主引用発明との解決課題の共通

らの最適材料の選択性，及び，本願発明と副引用発明との解決課題の共通(ⅱ) 一定の課題を解決するための数値範囲の最適性を考慮して，進歩性の判断を行った判決も存在する

化又は好適化（平成 21 年（行ケ）第 10361 号等）。

(ⅲ) 一定の課題を解決するための均等物による置

また，法律上も，例えば特許法施行規則における発換

明の開示要件として「課題」についての記載がある。

(ⅳ) 一定の課題を解決するための技術の具体的適用に伴う設計変更や設計的事項の採用第二十四条の二

特許法第三十六条第四項第一号の経済産業省令で定めるところによる記載は，発明がまた，審査基準には，進歩性の判断における留意事

解決しようとする課題及びその解決手段その他のそ項として，主引用発明には本願発明と技術分野又は課の発明の属する技術の分野における通常の知識を有

題が同一又は近いものを選択すべき，との記載があする者が発明の技術上の意義を理解するために必要

(3)

る 。
３．３

な事項を記載することによりしなければならない。
進歩性の判断における留意事項

さらに，審査基準では，サポート要件違反の類型の(1) (後知恵に関するもの：内容略)

一つとして，「請求項において，発明の詳細な説明に記(2) 審査官は，主引用発明として，通常，請求項に載された，発明の課題を解決するための手段が反映さ係る発明と，技術分野又は課題(注 1)が同一である

れていないため，発明の詳細な説明に記載した範囲をもの又は近い関係にあるものを選択する。

超えて特許を請求することになる場合」を示してい請求項に係る発明とは技術分野又は課題が大きく異る(4)。

なる主引用発明を選択した場合には，論理付けは困難になりやすい。そのような場合は，審査官は，主（1）請求項に記載されている事項が，発明の詳細な説明中に記載も示唆もされていない場合

引用発明から出発して，当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことについて，より慎重な論理（2）請求項及び発明の詳細な説明に記載された用語

付け(例えば，主引用発明に副引用発明を適用するが不統一であり，その結果，両者の対応関係が不に当たり十分に動機付けとなる事情が存在するのか明瞭となる場合

否かの検討)が要求されることに留意する。

（3）出願時の技術常識に照らしても，請求項に係る発明の範囲まで，発明の詳細な説明に開示された(注 1) 自明な課題や当業者が容易に着想し得る課

内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合題を含む。
また，ここで検討されるのは，請求項に係る発明と（4）請求項において，発明の詳細な説明に記載され主引用発明との間で課題が大きく異なるか否かであた，発明の課題を解決するための手段が反映されパテント 2019− 88 −

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近年の判決からみた明細書の留意事項こととした。

ていないため，発明の詳細な説明に記載した範囲

なお，明細書には，【発明の名称】【背景技術】【発明

を超えて特許を請求することになる場合が解決しようとする課題】【課題を解決するための手
また，新規事項の追加についても，当委員会は，平段】【発明の効果】【発明を実施するための形態】等と成 28 年度特許委員会諮問事項「近時の審判決の動向

いった複数の欄が設けられているのが通例である。こを踏まえた，特許・実用新案審査ハンドブック，およ

れに鑑み，検討に際しては，充足論において明細書をび，同ハンドブックに掲載の審判決例の検討及びその参酌する際に，これら各欄のうちどの欄が参酌される追加，変更等についての提言」に対する答申にて，以のかについて合わせて検討し，各欄のそれぞれについ(5)下の様に，発明の課題が重要である旨を指摘した 。

ての留意事項を検討した上で，結論として明細書全体の留意事項を検討した。

端的に整理すれば，裁判例の傾向として，新規事
項追加に当たるか否かの判断においては，補正・訂

２．結論

正に係る構成と発明の課題との関係が重視され，補（1）【発明が解決しようとする課題】の欄の課題を漠然

正等に係る構成要件が発明の課題の解決に関係すると記載し，明細書の他の部分で課題／作用効果を具場合には「新たな技術的事項を導入するものであ

体的に記載した場合には，特許発明の技術的範囲のる」と判断される場合が多く，補正等に係る構成要認定において，特許発明の課題が明細書の他の部分

件が発明の課題の解決に関係しない場合にはそのよの内容を参酌して具体的な課題として認定される結うに判断されない場合が多くなるという傾向があ果，特許発明の技術的範囲が請求項の記載よりも限る。

定解釈されるリスクが高くなることに留意すべきである。

この意味で，附属書 A に掲載されている各事例
は，並列的に掲載されているが，実際は，発明の課（2）明細書全体から導かれる課題に対して，【特許請求

題との関係を重視している事例 7〜9 が原則である。

の範囲】の欄に記載されている請求項記載の発明がすなわち，上掲した審査基準においても言及されて漠然としている場合には，その請求項記載の発明でいるとおり，補正（訂正，分割）により削除される

は課題を解決することができないとされ，その結事項，追加される事項が発明による課題の解決には

果，明細書の内容を参酌して特許発明の技術的範囲

関係がない場合は新規事項追加とならない場合が多が請求項よりも限定解釈されたり，サポート要件違いところ，附属書 A に掲載されているその他の事反とされたりするリスクが高くなることに留意すべ

例は，このような傾向を踏まえて，種々の類型に係きである。

る補正等について，具体的な当てはめを示したとい（3）発明の課題と解決手段との対応関係を，概念レベう位置付けであるから，事例 7〜9 が適用されるとルが異なったり課題を解決するための条件に過不足

ともに，並列的に適用される考え方を示したものでがあったりすることがないように，正確かつ明確にある。

記載することに留意すべきである。
（4）また，上位〜中位〜下位概念の発明それぞれの間

そうすると，より良い明細書を書く上での留意事項

で，課題も解決手段も上位〜中位〜下位概念の関係として，特許要件としてはできる限り「課題」に関すとなるように，概念の切り分けを正確かつ明確に記る記載が充実していることが望ましいと考えられる。

載すべきである。

一方，充足論でも明細書が参酌されるが（特許法第（5）更に，【発明を実施するための形態】には，メイン

70 条第 2 項）
，充足論についての傾向の検討は未だしの実施形態や実施例の他に，上位概念の発明や中位ていない。

概念の発明に含まれる変形例を複数記載すべきであ

そこで，本年は，特許要件のこれまでの傾向に加える。

て，充足論についての傾向を検討し，これらを踏まえて明細書の重要性について検討するとともに，よりよい明細書を作成するために留意すべき事項を検討する
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パテント 2019近年の判決からみた明細書の留意事項

３．充足論の傾向及び充足論から見た明細書の重要性易となり，訴訟まで発展することなく早期の紛争解決に繋がる可能性がある。

まず，充足論に関する判決を検討して得られた充足

一方，発明の技術的意義等から照らし合わせて上記論の傾向及び当該傾向から考えられる明細書の重要性

定義が狭義であって別例等の記載が不十分であれば，について述べる。

本来技術的範囲に含まれ得たものが含まれないという充足論に関する判決を検討して全体を通して得られ限定解釈となる可能性があり得る。この点を鑑みれた傾向としては，偏りは少々あるものの，【特許請求のば，安易な用語の定義は避けるべきであり，用語の定範囲】（クレーム），【発明が解決しようとする課題】，

義の記載については，その有無を含めて十分な検討を【課題を解決するための手段】といった特定の欄の記行う必要がある。

載に限られず，どの欄もまんべんなく参酌されている

また，そもそも明確な定義をすることができないと傾向が見られた。典型的な例としては，ある用語の解いう場合もあり得ると思われる。このような場合に釈が問題となり，その用語に関する記載を各欄から

は，用語（構成要件）に関するバリエーションの記載

ピックアップして，それらを総合して用語の解釈を行や作用効果の記載が用語解釈の一役となり，一実施例

うものである（例えば判決 14：平成 28 年（ネ）第に限定されず広義に解釈される可能性もある。

10017 号，平成 27 年（ネ）第 10091 号等）。このため，

いずれにしても，出願当初の段階で，今回の発明が充足論においては，特定の欄の記載のみだけでなく，適用できる範囲を想定した上でクレームを作成し，明【発明を実施するための形態】を含む明細書全体の記細書において当該クレームにて用いられた用語（特に載が重要となる。

発明の本質的部分に関する用語）について十分な説明

また，主観的な感想ではあるが，非侵害と判断された事件については，クレームを厳しく限定解釈してい及び当該用語に含まれるバリエーションの提示をすることが重要であると考えられる。

るといった感じではなく，そもそも原告が明細書等の記載を過度に越えてクレームを拡大解釈する主張を

４．具体的な留意事項

行っているのに対して，それを認めないという印象が

４．１ 【発明の名称】

強い。

４．１．１

充足論から見て当たり前だが，特許発明の技術的範囲は，【特許請求

発明のカテゴリを決定付ける重要な要素である。発の範囲】の記載だけでなく，明細書等に記載されてい明の内容を考慮して，適切なカテゴリの発明を記載する内容で決まる。このため，仮に【特許請求の範囲】

る。発明の名称に用いられる用語は，クレーム解釈にの記載のみが上位概念であっても，【特許請求の範囲】

おいても重要視される傾向があるため，不用意な用語に記載されている構成要件のみでは課題を解決できなの選択は避ける。

かったり，明細書の記載が不十分であったりすれば，

例えば，【特許請求の範囲】に，「〜を特徴とする車

結果的に限定解釈されて非侵害となり得る点は留意し

載ナビゲーション装置」と記載されていた特許権に関ておくべきである（例えば判決 4：平成 21 年（ネ）第する侵害訴訟の事案が参考になると思われる（判決10055 号，判決 8：平成 22 年（ネ）第 10070 号，判決

1：平成 23 年（ネ）第 10004 号）。この事案に係る明細

14：平成 28 年(ネ)第 10017 号，判決 16：平成 25 年

書においては，【特許請求の範囲】に記載の「車載ナビ（ネ）第 10110 号）。

ゲーション装置」と対応して，【発明の名称】に「車載

なお，この点については，サポート要件とも親和す

ナビゲーション装置」と記載されていた。裁判所は，る（例えば判決 5：平成 28 年（行ケ）第 10059 号，判【発明の名称】について直接言及していないものの，

決 6：平成 27 年（行ケ）第 10231 号）。

【背景技術】，【発明の目的】，【発明の構成】の記載か

また，争点となる用語（構成要件）については，明ら，本件特許発明における発明の名称として「〜用」

細書中に明確な定義がないケースが多い。このため，といった用途限定を加えた場合には，基本的には，仮発明の技術的範囲を明確にする上では，明細書中に用に他の用途で用いてもよいことが後から判明した場合語の定義を記載しておくことは 1 つの有効な手法であであっても，その他の用途で用いられる製品に対してると思われる。これにより，侵害／非侵害の判断が容権利範囲が及ぶ可能性は低い。

パテント 2019− 90 −

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近年の判決からみた明細書の留意事項

４．１．２

特許要件から見て４．２．１

充足論から見て発明のカテゴリを限定することによって，当該発明【背景技術】の欄は，本件発明と従来技術との差異をの技術分野を限定することができ，進歩性としては肯理解するため，又は本件発明の技術的意義もしくは本定される方向に傾く。

質的部分を理解するために，参酌される場合がある。

例えば進歩性の観点から見れば，用途限定等のよう

また，【背景技術】に記載されている従来技術を踏まに発明の名称を限定することによって，発明の技術分えて，本件発明の課題を認定する場合がある（判決 3：

野等を限定でき，それを通じて新規性・進歩性におけ平成 27 年（ネ）第 10008 号）。

る引用発明の適用範囲を限定できる可能性がある。こ

クレーム解釈において本件発明の課題が重要な要素

れにより，本願発明と主引用発明又は副引用発明とのであることを鑑みれば，本欄に記載されている従来技差異を主張しやすくなったり，周知技術の認定を否定

術がクレーム解釈に影響を与える可能性がある。

しやすくなったりする場合がある。例えば，発明の名

また，【背景技術】の欄の記載を，本件特許発明の特称として「車載用」という限定記載がある場合には，徴を認定するための一要素として用いて，クレーム中

引用発明として車載用以外の発明を適用して新規性・の文言を解釈する場合もある（判決 1：平成 23 年（ネ）進歩性を否定することが難しくなり，進歩性としては第 10004 号）。

肯定される方向に傾き易い。また周知技術の認定に対４．２．２

特許要件の観点から見ても，本願発明の認定に際しする反論としては，技術分野が異なるから，当業者はそのような分野の技術は見ないと反論することが有効て，本欄の記載を参酌する場合がある。
また，進歩性に関して，審査基準によれば，以下のと考える。同じ技術分野の技術でなければ周知技術と認定できないという判決もある（判決 2：平成 22 年

特許要件から見て記載がある(6)。

（行ケ）第 10329 号）
。

４．１．３

考察

審査官は，本願の明細書中に本願出願前の従来技術

このように，権利範囲と進歩性とは基本的にはトとして記載されている技術について，出願人がそのレードオフの関係であるため，発明の名称について

明細書の中でその従来技術の公知性を認めている場

は，特許要件と充足論とのバランスを考慮して，適切合は，出願当時の技術水準を構成するものとして，な名称を記載する必要がある。また，用途限定等とこれを引用発明とすることができる。（審査基準

いった発明の名称から限定を行う場合には，クライア

第 III 部

ントとの間で十分に合意を得るとよい。

の判断における留意事項）

第2章

第2節

進歩性

3．3

進歩性

また，単一性の要件を満たせば，1 つの出願において複数のカテゴリを記載することが許されているた

このため，例えば【背景技術】の欄に，本願発明をめ，他者の実施態様を想定した上で，必要であれば複含むような技術が記載されていると，新規性がないこ

数のカテゴリの発明を記載するとよい。

とを自認することになるため，このような技術を記載

例えば，二以上の装置を組み合わせてなる全体装置

することは当然に避けるべきである。また，客観的にの発明，二以上の工程を組み合わせてなる製造方法の見て公知ではない技術や公知ではない課題を本欄に記

発明等(コンビネーション発明)である場合には，組み載すると，本願発明の進歩性の判断において出願人及合わされる各装置の発明や各工程の発明であるサブコび特許権者にとって不利に働く場合（例えば，本願発

ンビネーション発明を記載するべきか否かを検討する

明が容易に想到し得ることを自認しているように解釈とよい。

される場合）も想定される。

４．２ 【背景技術】

４．２．３

考察

【背景技術】の欄には，本件発明に関連する従来技術

近年，クレーム解釈において重視される本件発明の（公知技術又は周知技術）であって，【発明が解決しよ

課題が，【背景技術】の欄に記載された従来技術を踏まうとする課題】に記載される課題を有する従来技術をえて解釈される場合があることからすると，少なくと記載する。また，【背景技術】の欄には，当該従来技術

も，【背景技術】の欄に記載された従来技術が，【発明に関する文献の情報も記載する。

が解決しようとする課題】の欄に記載された本件発明

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パテント 2019近年の判決からみた明細書の留意事項の課題と整合または関連していると理解され得るよう

果，本件発明に対応する課題が具体的であるほど，進に，記載することが重要であると考えられる。

歩性が認められ易い傾向があることを確認している。
また，審査基準第 III 部第 2 章第 2 節

また，【背景技術】の欄に，従来技術に係る刊行物に

進歩性

3．

明確に記載されていない技術や課題を記載すると，出

3 進歩性の判断における留意事項(2)には，「審査官は，

願人または特許権者にとって不利に働く場合（例え主引用発明として，通常，請求項に係る発明と，技術ば，新規性や進歩性欠如による拒絶または無効と判断

分野又は課題が同一であるもの又は近い関係にあるもされる場合）がある。

のを選択する。
」と記載されている(7)。この点に着目したがって，充足論の観点から見ても，特許要件のすれば，本欄の記載が限定的であれば，主引用発明と観点からみても，【背景技術】の欄についても慎重に記して本願発明の課題と異なる課題を有する発明を適用載すべきと考えられる。

して新規性・進歩性を否定することが難しくなる。

４．３ 【発明が解決しようとする課題】
４．３．１

したがって，進歩性の観点から見れば，本欄の記載

充足論から見ては限定的である方が好ましいと考えられる。

本件発明の技術的意義や用語の解釈において影響を＜記載要件から見て＞

与え易い欄と言える。このため，課題の記載はクレー

平成 28 年度特許委員会第 2 部会答申書(8) に記載さ

ム解釈に参酌されることも想定して慎重に検討すべきれているとおり，サポート要件及び実施可能要件におである。

いても，発明の課題が重要である（例えばサポート要

特に，本欄に記載する課題とクレームとの対応関係件については平成 23 年（行ケ）第 10147 号，実施可能要件については平成 20 年（行ケ）第 10199 号）。

は注意を要する。
例えば，本欄の課題から把握される特徴部分に，ク

特に，近年では，記載要件について厳しい判断をしレームにおいて明示的に特定されていない構成が含また判決が散見される。例えば，課題に対してクレームれている場合，当該構成はクレームに含まれるものとが上位概念となっている場合にサポート要件違反と判

限定的に解釈される可能性がある（判決 4：平成 21 年

断される判決が複数ある（判決 5：平成 28 年（行ケ）（ネ）第 10055 号）。このような事例を鑑みれば，本欄第 10059 号，判決 6：平成 27 年（行ケ）第 10231 号）。

において課題が具体的に記載されているのに対してク

このため，クレームに対して課題だけが限定的に記載

レームが抽象的な上位概念で記載されている場合，具されていても，クレームに係る発明が課題を解決でき

体的な課題を解決できる範囲に限定的に解釈される可ないのであれば，サポート要件違反の問題が生じる。
また，例えば，減塩醤油事件（判決 7：平成 26 年（行能性があることには留意しておく必要がある。
また，【発明が解決しようとする課題】の欄の課題のケ）第 10155 号）では，全く同じ発明について以前（平記載が漠然としている場合もクレーム解釈に影響を与成 23 年（行ケ）第 10254 号）は，発明の課題を広く設える場合もある。例えば判決 3（平成 27 年（ネ）第定し，その課題を解決できているからサポート要件を

10008 号）では，【発明が解決しようとする課題】に記満たすと判断したところ，近時の判決では，以前より【背載されている課題が広い概念で漠然であるため，も発明の課題が厳格に設定され，その結果としてク

景技術】，【発明の効果】及び【発明を実施するためのレームに記載の発明は課題を解決できない程度に広い形態】の記載から本件発明の課題・目的の具体的内容

範囲を含むものとしてサポート要件が満たされないとを認定し，その認定に基づいて本件発明の構成要件をされている。

限定的なものとして解釈した。

４．３．２

したがって，クレームに対して課題が限定的過ぎて特許要件から見ても抽象的過ぎても問題が生じる。このため，課題とク＜進歩性から見て＞

レームとの対応関係を充分に検討する必要がある。

既に説明したとおり，本願発明の課題は，本願発明

４．３．３

考察

の認定，主引用発明の適格性及び副引用発明の適格充足論から見れば，課題は抽象的な上位概念である

性，動機付け，阻害要因の判断に影響を与えるため，方が当該課題に対応した構成要件も上位概念となり易

進歩性の判断において重要な要素である。

く，また対象製品等も本件発明の技術的意義を有してここで，当委員会では，平成 28 年度までの検討の結
パテント 2019いると主張し易いことから，好ましいと考えられる。

− 92 −

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近年の判決からみた明細書の留意事項

一方，進歩性から見れば，課題は限定的な下位概念で４．４ 【課題を解決するための手段】&【特許請ある方が好ましい。このため，充足論と進歩性との観

求の範囲】

点から見れば，課題の記載についてはトレードオフの本欄には，【発明が解決しようとする課題】に記載された課題の解決手段を記載する。具体的には，出願時関係となっている。
よって，【発明が解決しようとする課題】の欄においにおいては，本欄にはクレームのコピー & ペーストても，進歩性と充足論とのバランスを考慮して，適切を記載することが多い。このため，クレームについてな課題を記載する必要がある。

の留意事項についても述べる。

また，課題とクレームとの概念レベルでズレが生じ

４．４．１

充足論から見てている場合には，不利になる。このため，発明の課題（1）本欄には，【発明が解決しようとする課題】に記載と解決手段との対応関係を，概念レベルが異なったりされている課題を解決するための具体的な手段を記

課題を解決するための条件に過不足があったりするこ載する必要があり，そのような具体的な手段が記載とがないように，正確かつ明確に記載する必要があされていない場合には，実施例に記載された技術的る。

事項に限定解釈される場合がある（判決 8：平成 22年（ネ）第 10070 号）。

ズレがないかの具体的な検討方法としては，例えば出願前の段階で，発明の課題の裏返しである発明の効

もっとも，本欄にクレームのコピー & ペースト

果が，クレームに記載された構成から導かれる効果とが記載されている状況下において，【発明が解決し一致しているか確認することが考えられる。これらがようとする課題】に記載されている課題を解決する

一致していない場合，発明の課題とクレームとが対応ための具体的な手段が記載されていない場合とは，しておらず，発明の課題またはクレームを修正する必

サポート要件違反である蓋然性が高いため，その観要があると思われる。

点からも好ましくない。

また，クレームに記載された複数の構成要件のうち（2）クレーム及び【課題を解決するための手段】で記

一部の構成要件が，発明の課題解決に寄与していない

載された用語について，一般的でない文言を用いる

場合には，当該一部の構成要件は省略可能な蓋然性がと特有の情報（構成）と限定解釈されるおそれがあ高いため，クレームから削除することを検討するとよる（判決 9：平成 24 年（ネ）第 10084 号）
。このた

い。

め，クレームで記載する用語が一般的か否か，一般

なお，複数の独立クレームを記載する場合には，本的な用語ではない場合には明細書等にその意味が定

欄には，全ての独立クレームが解決できる課題を記載

義してあるか等についても検討するとよい。

する必要がある点に留意する。

４．３．４

なお，特許法施行規則

上位概念の課題を記載することにつ

様式第 29 の 2 備考 8，9 によれば，技術用語は学術用語を用いること，及いてび，用語は，その有する普通の意味で使用し，かつ，充足論の観点や，課題がクレームに対して限定的で明細書及び特許請求の範囲全体を通じて統一して使あることに起因するサポート要件を回避するために，用することが規定されているとともに，用語を特定本欄に記載する課題を上位概念とすることは十分にあの意味でしようとする場合にはその意味を定義してり得ることであり，そのこと自体は問題ないと考えら

使用することが規定されている。

れる。

（3）一般に，クレーム中に同一部材の名称を繰り返し

但し，課題を上位概念で記載する場合には，それに記載する場合には，「前記」などの接頭語を付して同対応するクレームを記載する必要があり，更に当該ク

一部材であることを明確にする。しかし，接頭語をレームをサポートする十分な記載（課題を解決できる

付さないからといって，必ずしも異なる部材であることの説明，別例，実験結果等）が求められる。

と は 解 釈 さ れ な い（判 決 10：平 成 21 年（ネ）第したがって，本欄の課題の記載のみを上位概念で記10033 号）。特許請求の範囲の構文および明細書の載したとしても，実質的に意味がないことについては記載から，部材が同一であるか否かが判断される。

十分に留意するべきである。

異なる部材であることが想定されるのであれば，それが明確となるように特許請求の範囲および明細書

Vol. 72

No. 2− 93 −

パテント 2019近年の判決からみた明細書の留意事項

４．４．３

を記載する必要がある。

４．４．２

記載要件から見て考察【特許請求の範囲】及び【課題を解決するための手【特許請求の範囲】（クレーム）に関する記載要件に段】（クレーム）は，概して，充足論の観点から，ク基づく拒絶理由及び無効理由としては，クレームの記

レームの範囲は広く記載しておくことが望ましいが，載自体に問題がある場合と，クレームの記載と明細書

一方で，進歩性の観点からは，発明の効果を主張し得（特に【発明が解決しようとする課題】欄）の記載とのるように効果を奏するための構成をクレームに具体的対応関係に問題がある場合とが想定される。

に反映するように記載することが必要であり，また，

前者の場合については，主として明確性要件が挙げ

記載要件の観点からは，クレームが，実施例として明られる。例えば，判決 11：平成 28 年（行ケ）第 10005

細書に具体的に記載されている事項に基づいて記載さ号では，クレーム中の「平均分子量」が「粘度平均分れているだけではなく，発明の課題に対応するように

子量」或いは「重量平均分子量」のいずれを意味する

明確に記載しておくことが必要である。すなわち，充

ものか不明であるとして明確性要件違反となった。ま足論と進歩性・記載要件との観点から見れば，クレー

た，平成 19 年（行ケ）第 10332 号では，「顔面接触部

ムの記載についてはトレードオフの関係となっていの隣接部分」という文言が「顔面接触部」の一部を意る。

味するのか否かが争点となった。

この点，クレームの範囲を一般化しようとして過度

更に，クレームの記載に起因してサポート要件につに広げてしまい，課題を解決するための具体的な手段いて争われた事案としては，例えば平成 19 年（行ケ）がクレームに反映されていない場合には，記載要件を第 10403 号がある。本判決では，「前記 ROM 又は読満たし得なくなるのみならず，充足論の観点からも，み書き可能な記憶装置に，前記自動起動スクリプトを上述の判決の通り，実施例に記載された技術的事項に記憶する手段」という文言の解釈が問題となった。

限定解釈される（拡張解釈は許されない）ことにもな

後者の場合については，既に説明した判決 5，6 に示り得る場合があることに留意すべきである。また，よすように，課題に対してクレームが上位概念となってり発明を一般化すべくクレームを記載しようとする場

おり，当該クレームでは課題を解決できないことを理合であっても，明細書から把握される課題を認識でき由とするサポート要件違反が考えられる。

る程度に，クレームにおいて発明の前提条件等を特定

また，判決 12：平成 27 年（行ケ）第 10026 号では，しておく必要があるかどうか確認しておくとよい。

クレームの記載から，いかなる場合において課題に直一方，発明の課題・効果との関係で必須ではない構

面するかを理解できず，クレームに記載された発明成が限定事項としてクレームに記載されている場合，は，発明の詳細な説明の記載等や，出願当時の技術常

クレーム内の当該限定事項は進歩性を主張する材料と識に照らしても，当業者が当該発明の課題を解決できはならないばかりか充足論に悪影響を及ぼしかねない

ると認識できる範囲を超えていると判断された。

ので，クレームの構成要件の過不足については十分に

上記判決 12 のように，クレームの記載が，発明の課

確認しておくべきである。

題を認識し得ない構成を含む場合にはサポート要件違

４．５ 【発明の効果】
この欄も比較的よくクレーム解釈において参酌され反となることから，【発明が解決しようとする課題】と【課題を解決するための手段】（クレーム）は互いに対る欄と言える。

応するように記載しておくことが必要であり，特に，本欄には，基本的には課題の裏返しを記載する。まクレームから課題を認識できるように，クレームにおた，本欄の記載は，クレーム（【課題を解決するためのいて発明の前提条件等を特定しておくことが肝要であ手段】）に記載された構成から導かれる効果と一致しる。

ている必要がある。

また，後者の例としては，上記判決の他に，その他

４．５．１

充足論から見て審査基準や審査ハンドブックの附属書 A，D にも多数

本欄又は【課題を解決するための手段】には，本件例示されているとともに，【発明を実施するための形

発明が【発明が解決しようとする課題】に記載されて態】欄における「4．6．2

いる課題をどのように解決しているのか，すなわち本特許要件から見て」の＜記載要件＞でも一部紹介する。
パテント 2019

件発明の作用を記載する場合がある。このような作用− 94 −

Vol. 72No. 2

近年の判決からみた明細書の留意事項の記載は，本件発明の技術的意義や本件発明が有する献との差別化を図る場合には，効果の記載の裏返しと構成要件の技術的意味を理解する助けとなり易いた

して，下位クレームの課題を設定する場合もあり得

め，クレーム解釈においても参酌され易い。

る。従って，下位クレームや，実施形態，変形例特有

このため，本欄の記載に，不用意な文言（例えばクの効果も，明細書に記載しておくことが好ましい。

レームで特定されていない構成，作用等）がある場合，４．６ 【発明を実施するための形態】

当該文言によって限定的に解釈される場合がある点に

４．６．１

ついては留意する。例えば，本欄の記載及び【発明を【発明を実施するための形態】の記載内容はクレー実施するための形態】の記載から，発明の目的（課題）ムで用いられている用語の解釈などに用いられる。こを認定し，構成要件が限定解釈されたケースがあるのため，クレーム解釈に参酌されることを想定して記（判決 3：平成 27 年（ネ）第 10008 号）。

載内容を検討すべきである。

なお，技術分野にもよるが，充足論だけについて言充足論から見て（実施形態のバリエーション）

えば，構成から効果が自明である場合には，記載する【発明を実施するための形態】に，解釈すべき用語にメリットよりもリスクを考慮して，作用については敢関する形態が唯一のみ記載されていると，該唯一記載

えて記載しないという選択肢もあり得るかもしれなされた形態を利用する構成を前提に解釈することとない。

る。よって，実施形態が唯一のみ記載されている場合

一方で，クレームに記載された構成要件の作用・効には，該唯一のみの実施形態の構成に限定解釈されて果について記載されていることによって，当該構成要しまう可能性がある（判決 14：平成 28 年(ネ)第 10017

件の技術的意義が明確となり，この技術的意義との関号）。【発明を実施するための形態】に種々の実施形態

係で実施例の内容に限定されないと判断されたケース（バリエーション）を記載しておくことで，このようなもある（判決 13：平成 26 年(ネ)第 10071 号）。

限定解釈を回避できる可能性がある。

４．５．２

特許要件から見てしかしながら，考えられるあらゆる実施形態を図面

本欄には，課題の裏返しが記載されるので，【発明がとともに詳細に記載することは現実的でない場合もあ解決しようとする課題】と同様の点に留意する必要がる。これに対して，考えられる変形例を文言のみで記ある。

載しておくという対応をとり得る。このような記載で

なお，審査基準第 III 部第 2 章第 2 節

進歩性 3．
(9)

も実施形態の厚みを増すという一定の効果がある。実2．1 引用発明と比較した有利な効果の欄 に記載さ施形態として種々の変更が可能である旨を記載しておれているように，発明特定事項によって奏される効果

くことで，発明の課題および効果との関係から権利範(特有の効果)のうち，引用発明の効果と比較して有利

囲として特定の広がりを有するよう解釈される余地がなものは，進歩性が肯定される方向に働く要素であある。その結果，イ号製品そのものに該当する実施形

る。したがって，進歩性の観点から見れば，【発明が解態の記載がなくとも，イ号製品が権利範囲に含まれる決しようとする課題】と同様に，本欄の記載は限定的よう解釈される可能性がある（判決 15：平成 22 年である方が好ましいと考えられる。

（ネ）第 10031 号）。

４．５．３

考察

クレームで用いられている用語を【発明を実施する【発明が解決しようとする課題】と同様であるが，充ための形態】に記載された製法に基づいて限定解釈さ足論から見れば，本欄の記載は限定解釈を避ける記載れた事案がある（判決 13：平成 26 年（ネ）第 10071

が好ましく，進歩性から見れば，限定的な記載が好ま号）。実施形態として製法を記載する場合には，ク

しいというトレードオフの関係がある。

レームに含まれる構成要件に製法特有の構成が付随しなお，近年の裁判例では，本欄の記載だけでなく，ているか否かを検討することが好ましい。仮にそのよ【発明を実施するための形態】など，明細書全体を判断うな特有の構成が付随している場合には，当該特有のして，発明の効果を認定する傾向がみられる。従っ

構成以外の別例も記載しておくことが好ましい。
また，クレームで記載された用語について，クレーて，限定解釈を避けるためには，本欄の記載だけでな

ムでは限定されておらず【発明を実施するための形

く，明細書全体の記載に留意する必要がある。
また，拒絶理由通知時など，下位クレームで引用文
Vol. 72

No. 2態】でのみ限定されている要素がある場合，当該要素− 95 −

パテント 2019近年の判決からみた明細書の留意事項

も必須の構成として採用される場合がある（判決 16：

係が明確になるように記載することが好ましい。そう平成 25 年（ネ）第 10110 号）。実施形態を記載する際すれば，ある用語の解釈において，それとは関係のなにはそのような要素があるか否かを検討するとともい構成要件の効果が参酌され，限定解釈される可能性に，そのような要素がある場合には，当該要素が必須を低減できる。
また，上位概念，中位概念，下位概念といったようでないこと，すなわちその要素がなくても課題を解決できることを別例で記載しておくとよい。

に発明を段階的に記載することがある。一般に，上位（用語の定義）

概念の発明の効果は概念的に広くなり，下位概念の発クレームで用いられている用語の定義を記載してお明の効果は概念的に狭くなる。この場合には，発明のけば，その用語の技術的意義が明確となり，意図せず

概念的な段階と効果との対応関係が明確になるように限定解釈されることを抑制できるし，権利範囲の予見記載することが好ましい。すなわち，上位概念の発明性が高まることから紛争を未然に防ぐこともできる。

（例えば独立項）の効果と，下位概念の発明（例えば従例えば，構成要件に含まれる物質の大きさや割合な

属項）の効果とをそれぞれ分けて記載することが好ま

どの「程度」について，本発明の効果との関係で明細しい。そうすれば，上位概念の発明が特定されたク書において十分記載がされていない場合には，程度をレームの解釈において，下位概念の発明の効果が参酌含めた発明の広がりを認めてもらえない場合がある

され，限定解釈される可能性を低減できる。

（判決 17：平成 27 年（ネ）第 10125 号）。本発明に「程クレームにおいて形状が特定された部材について，度」が含まれるような場合には，その「程度」の射程

当該部材の構成条件・効果の記載を記載しておくとよ

範囲を特定する定義または十分な説明を記載すべきでい。これにより，この構成条件・効果の記載から形状ある。

が本質的部分ではないと判断されれば，均等侵害と認

数値限定が含まれる発明では，構成要件に含まれる

定される可能性がある（判決 20：平成 25 年（ネ）第数値について，本発明の作用効果（発明の成立性）と10017 号）。

の関係で誤差が含まれることを明細書に十分記載され

４．６．２ていない場合には，数値が限定的に取り扱われる（判＜進歩性＞

特許要件から見て

決 18：平成 27 年（ネ）第 10104 号）。本発明に含まれ中間対応時に限定できるよう限定要素及び当該限定

る「数値」について，発明として成立する範囲で誤差要素に対応する作用効果を記載しておく。この場合，が認められる場合には，その誤差の範囲などを特定す

限定要素と作用効果との対応関係を明確に記載しておる定義または十分な説明を記載すべきである。

く。

クレームで用いられている用語の解釈について，明（理由）限定要素に対応する作用効果は，限定要素に

細書中に当該用語を広く解釈し得るような記載と，狭対応する課題に対応する。限定要素に対応する課題

く解釈し得るような記載がある場合，クレームの記載

は，通常，メインクレームに対応する課題よりも限定と対応する記載（狭く解釈し得るような記載）の箇所

的なものとなる。そして，上述したとおり，課題が限を参酌して，文言解釈がなされる可能性がある（判決定的であるほど，進歩性は肯定されやすい傾向があ

19：平成 23 年（ネ）第 10013 号）。用語の定義は，でる。したがって，進歩性の拒絶理由に対する中間対応

きるだけ権利範囲が広くなるように，概念的に広く設

時には，限定要素に対応する限定的な課題について主定することが一般的である。しかしながら，定義のみ張することが有効に働く場合がある。

が概念的に広くても，他の記載が概念的に狭い場合に

但し，限定要素と作用効果との対応関係が不明又はは，その用語が限定解釈される可能性がある。明細書

誤っている場合，上記主張が認められなかったり，当の全体を通して整合性の取れた記載をすることが求め

該作用効果を奏する構成まで意図しない限定解釈が行られる。

われたりする場合がある。また，当該限定要素が追加（効果の記載）されていないクレームについても限定解釈される余地

効果の記載は文言解釈において比較的参酌されやすが生じてしまう可能性もある。このため，限定要素と

く，限定解釈の根拠になりやすい。クレームに含まれ作用効果との対応関係については，注意を要する。

る構成要件と，その構成要件が奏する効果との対応関
パテント 2019− 96 −

なお，限定要素から自明な効果であれば，作用効果Vol. 72No. 2

近年の判決からみた明細書の留意事項示して説明する必要がある（判決 22：平成 27 年（行については省略してもよい。
ちなみに，平成 29 年（行ケ）第 10003 号によれば，

ケ）第 10176 号，判決 23：平成 25 年(行ケ)第 10250「発明の容易想到性は，主引用発明に副引用発明を適号）。

用する動機付けや阻害要因の有無のほか，当該発明に（サポート要件）おける予測し難い顕著な効果の有無等も考慮して判断

本欄には，解決手段が課題を解決していることを明されるべきものである。そして，当該発明の効果を考確に理解できるように，作用や実験結果を記載する必慮するに当たっては，その効果が明細書に記載されて要があり，特に，実験においては，解決手段が課題をいること，又は，その効果は明細書に記載されていな解決していると理解することを妨げるような不純物がいが，明細書又は図面の記載から当業者がその効果を含まれていないか，十分慎重に確認する（判決 24：平推論できることが必要である。」と判示されている。

成 27 年(行ケ)第 10201 号）。

このため，効果の主張を行うためには，明細書においそして，不純物が含まれている場合には，その不純て，少なくとも当該効果が推論できる程度に記載する物を除去した実験をすることができないか検討する必必要がある点に留意する。

要があり，除去できない場合には，解決手段が課題を＜記載要件＞

解決する上で不純物が影響しないことを，技術常識な（明確性要件）

どを用いて説明しておく必要がある。

特許請求の範囲に記載された用語について，特許請

なお，上記判決 24 は，化学系の発明に関するもので求の範囲にも，明細書にもその意味が明確に記載されあるが，解決手段以外の要素（不純物）が課題を解決ていないことに基づいて，明確性要件違反と判断されしていないか否か，解決手段以外の要素が課題と解決る場合がある（判決 21：平成 26 年（行ケ）第 10047

手段との関係性に影響を及ぼしていないか否か等と号）。

いった，解決手段が本当に課題を解決しているのかと

特許請求の範囲で用いられる用語について，特許請いう検討を促す意味では，化学系に限られず，全ての求の範囲の記載のみからはその意味が一義的に明確で分野に共通する留意事項であると言える。

ない場合がある。この場合，その用語の意味は明細書

４．６．３を参酌して解釈される。明細書においてその用語の意【発明を実施するための形態】に種々の実施形態を味が明らかにされていれば，明確性要件違反と判断さ記載することは，充足論の観点からも特許要件の観点

れない可能性がある。

からも重要である。種々の実施形態が記載されていれ考察したがって，明細書において用語の意味を明確にしば，充足論においてクレーム中の用語が限定解釈されておくことは，明確性要件違反を回避するうえで重要るリスクを低減できる。また，明細書中に種々の実施となる。特に発明の課題あるいは効果との関係で，そ形態が記載されていれば，それだけ補正の根拠が多くの用語が技術的な意義を有する場合には，その用語のなり，進歩性の拒絶理由に対して種々の対応が可能と定義を設けることが必要と思われる。

なる。

例えば，判決 11：平成 28 年（行ケ）第 10005 号でクレーム中の用語の定義を記載すると，用語の技術

は，クレームで記載された「平均分子量」が「重量平的意義が明確になることから，充足論における限定解

均分子量」か「粘度平均分子量」を意味するかが不明

釈のリスクを低減できるし，明確性要件違反と判断さであるから，本件特許請求の範囲の上記記載は不明確れるリスクを低減できる。

と判示された。クレームの用語が持つ概念（単位）に発明の上位概念，中位概念，下位概念を意識し，そついては，明細書において明らかにしておく必要があ

れぞれの段階の実施形態とその効果を対応させて記載る。

することが好ましい。そうすれば，課題（効果）との（実施可能要件）

関係で限定解釈されるリスクを低減できるし，進歩性クレームに，複数の組み合わせを特定した構成と，数値限定に係る構成とが記載されている場合，作成がの拒絶理由に対して課題（効果）に基づく主張が容易となる。

困難な組成については作成方法を記載し実施可能要件を満たすことを，実施例にて明示する，又は，根拠をVol. 72

No. 2− 97 −

パテント 2019近年の判決からみた明細書の留意事項（注）(1)日本弁理士会

い裁判例を対比して，附属書 A の理解を深めるとともに，附属書 A のみからは読み取れない裁判例の傾向ないし幅を考

平成 28 年度特許委員会進歩性検討チーム，

察する，パテント，70 巻，10 号，pp.14 (2017-10)「進歩性に関する，判決の傾向と特許庁審査基準等との対比」 4. 動機付けについて，パテント，70 巻，10 号，pp.26〜28(6)特許庁 平成 27 年 10 月 1 日付け改定審査基準 第 III 部 第 2
章 第 2 節 進歩性 13 頁 3.3 進歩性の判断における留意事項(2017-10)

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_k(2)特許庁 平成 27 年 10 月 1 日付け改定審査基準 第 III 部 第 2ijun/03_0202.pdf

章 第 2 節 進歩性 7 頁 3.1.2 動機付け以外に進歩性が否定さ(7)特許庁 平成 27 年 10 月 1 日付け改定審査基準 第 III 部 第 2れる方向に働く要素
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_k

章 第 2 節 進歩性 13 頁 3.3 進歩性の判断における留意事項

ijun/03_0202.pdf

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_k
ijun/03_0202.pdf(3)特許庁 平成 27 年 10 月 1 日付け改定審査基準 第 III 部 第 2
章 第 2 節 進歩性 13 頁 3.3 進歩性の判断における留意事項(8)平成 28 年度特許委員会第 2 部会答申書での検討事項は，下https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_k

記の文献に記載があるので参照して頂きたい。日本弁理士会
平成 28 年度特許委員会記載要件検討チーム「記載要件に関

ijun/03_0202.pdf

する，判決の傾向と特許庁審査基準等との対比」(4)特許庁 平成 27 年 10 月 1 日付け改定審査基準 第 II 部 第 2

パテント，70 巻，10 号，pp. 3〜12 (2017-10)

章 第 2 節 サポート要件 2 頁 2.2 サポート要件違反の類型
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_k(9)特許庁 平成 27 年 10 月 1 日付け改定審査基準 第 III 部 第 2
章 第 2 節 進歩性 9 頁 3.2.1 引用発明と比較した有利な効果

ijun/02_0202.pdf(5)日本弁理士会 平成 28 年度特許委員会新規事項の追加検討チーム，「新規事項の追加に関する，判決の傾向と特許庁審

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_k
ijun/03_0202.pdf

査基準等との対比」2．2．本稿 3. においては，審査ハンド

以上

ブックの附属書 A に掲載されている各事例と，重要度が高(原稿受領 2018. 8. 31)

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