特許権侵害訴訟において本件発明の課題が与える影響

特集《特許》

特許権侵害訴訟において本件発明の課題が与える影響
令和元年度特許委員会第 2 部会 第 2 チーム

山内
中尾伸，時岡 恭平，濱田 百合子，中嶋 恭久，黒田直樹，高石 秀樹，京村 順二，藤田 雅史，木森
高津 一也，赤木 信行，平田 学，瀧川 彰人
要

博道，
有平，

約

本稿は，令和元年度特許委員会において，「特許権侵害訴訟において本件発明の課題が与える影響」について検討した結果を報告するものである。
近年の裁判例を分析すると種々の場面において発明の課題が重視される傾向が見られる。そこで，特許権侵害訴訟において発明の課題が与える影響について検討した。その結果，侵害訴訟で戦うためには原告及び被告のどちらサイドにおいても「発明の課題」が重要であり，「発明の課題」は訴訟の勝敗のキーとなり得るという結論を得た。
なお，本稿では，掲載ページ数の制約などの理由で，全ての内容を掲載できていない。報告内容の全文は，日本弁理士会正副会長へ提出した報告書として電子フォーラムで WEB 公開しているので，会員のみ閲覧可能
であるが，ぜひそれらを概観して頂きたい。
・特許委員会報告書掲載 URL（電子フォーラム）https://www.jpaa-members.jp/index.php?page=1&br_serial=5&br_sub_serial=102&sort
Order=0&view_id=14545

目次覆った要因について分析した。その結果，充足論で判1.はじめに断が覆るのは，必ずしも新たな証拠や主張によるもの

2.検討方法ではなく，争点となる文言の解釈（クレーム解釈）に

3.検討結果4.発明の課題が文言解釈・クレーム解釈において考慮された裁判例の検討起因するものであり，発明の課題等（作用効果，技術
的意義，技術思想）がキーとなることが多いという結5.均等論において発明の課題が着目された裁判例の検討果が得られた。このように，近年の裁判例からは，特6.複数の論点において，発明の課題が関与した裁判例の検討

許要件においても，充足論においても，発明の課題が7.発明の課題が地裁と高裁とで異なる認定・解釈がなされた裁判例の検討与える影響は大きいといえる。発明の課題をどのように捉えるかによって，特許性及び充足性の判断が異な

8.まとめ

るものとなり得る。
平成 30 年度の逆転判決の検討においては，充足論

1.はじめににおける逆転判決の観点から発明の課題というキー

近年の裁判例を分析すると種々の場面において発明

ワードが浮かび上がることとなったが，その検討は，の課題が重視される傾向が見られる。当委員会では，充足論が地裁と高裁とで逆転した判決を対象としてお平成 30 年度に，本件発明の課題を軸として，裁判所

り，そうでない判決（逆転していない判決）は対象ににおける各特許要件の判断を横断的に分析した。そのなっていない。また，充足論における発明の課題が論結果，各特許要件の判断において認定された発明の課

じられているが，侵害訴訟における無効論での発明の題は基本的に一致することが確認された。また，充足課題について，とりわけ，充足論と無効論の両方が判論の判断が覆った逆転判決をピックアップし，判断が断された場合や，審決取消訴訟と侵害訴訟のダブルト

パテント 2020－ 30 －

Vol. 73

No. 10

特許権侵害訴訟において本件発明の課題が与える影響

ラックでの判断，地裁と高裁とでの判断など，複数の課題の認定に齟齬があるものは見られなかった。

場面において，発明の課題についてどのように取り扱（4）地裁と高裁との間においては，発明の課題の認われているのかは気になるところであり，その内容を定・解釈が異なる場合があり，それが充足論逆転の判検 討 す る こ と は， 今 後 の 実 務 に お い て 有 用に な り決となった事例もある。

得る。

（5）侵害訴訟で戦うためには，原告（特許権者側）

そこで，令和元年度は，特許権侵害訴訟において，及び被告（被疑侵害者側）のどちらサイドにおいて発明の課題が与える影響について検討することとしも，「発明の課題」が重要になる。「発明の課題」は，た。具体的には，近年の知財高裁の侵害訴訟裁判例の発明の効果，発明の技術的意義に密接に関連し，訴訟中から，発明の課題が裁判所の判断において論じられの勝敗のキーとなり得る。

たものをピックアップし，充足論と無効論の両方において判断されたもの，地裁と高裁とでの発明の課題の認定の異同などの分析を行うとともに，充足論におい以下，上記結論に至った根拠を裁判例とともに具体的に示す。

て発明の課題が大きく影響したと思われるものについ4.発明の課題が文言解釈・クレーム解釈においての分析を行った。

て考慮された裁判例の検討
2.検討方法4.1

概要

裁判年月日が平成 26 年 1 月 1 日から令和 1 年 5 月

発明の課題の認定の仕方・解釈が技術的範囲の属否

24 日までの特許権侵害訴訟控訴事件を精査し，充足に影響を及ぼし，その結果，被疑侵害者の物・行為が論の判断に発明の課題が影響したもの 57 件を抽出し本件特許の構成要件を充足するかどうかの最終判断にた。抽出した裁判例には，充足論の判断のみに発明の影響を与えることがある。特許法第 70 条第 2 項では，課題が影響したもののほか，充足論と無効論の両方の特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するに判断に発明の課題が影響したものが含まれる。

あたり明細書等を考慮することが規定されている。こまた，地方裁判所の裁判例ではあるものの，発明のの点からも，「発明が解決しようとする課題」の欄が課題が影響した重要な裁判例 2 件を追加して検討を進参酌され得ることは理解できるところである。そしめたところ，これら 2 件は検討の途中に知財高裁の控て，近時においては，充足論の判断の大前提として，訴審判決（平成 31 年（ネ）第 10014 号，平成 31 年

本件発明の技術的意義を認定することは通常のプラク（ネ）第 10005 号）が出たため，それらも検討対象に

ティスとなっており，技術的意義の認定・理解のため含めることとした。

に，発明の課題，及び課題の裏返しである作用・効果

したがって，知財高裁判決 59 件を検討対象の事件（適宜，原審判決，関連事件判決を含む）とした。次が用いられる。今回の調査範囲から，発明の課題の認定・解釈が大きく影響した裁判例を以下に挙げる。

頁に，検討対象の裁判例 59 件の一覧表を示す。
4.2

3.検討結果非充足（特許権者敗訴）の事例＜ No.55：平成 26 年（ネ）第 10107 号＞

検討対象の裁判例を検討したところ，次の結論が得られた。

発明が解決しようとする課題，課題を解決するための手段及（1）充足論において，文言解釈（クレーム解釈）す

び発明の効果において，…事業者は，顧客に対し，預かったる際には，発明の課題が考慮されることが多く，ま複数の品物の全てについて，1 回の出力で，その画像を閲覧た，発明の課題が判断のキーとなり得る。

できるように提示する必要がある。…

（2）均等論においては，発明の課題は，均等の要件…「一覧出力形式」とは，ユーザ情報に対応する複数の品物を判断する際の必須事項となっており，重要事項との画像データが出力された場合，その画像データの全てが一なっている。

覧できる状態，例えば，ディスプレーに表示される場合に（3）裁判所の判断のなかの充足論と無効論の両方には，ひとつの画面上で閲覧できる状態（ディスプレーの大きおいて発明の課題が論じられたものについて，発明のさや画面の大きさにより，スクロールする必要が生じる場合

Vol. 73

No. 10－ 31 －

パテント 2020

特許権侵害訴訟において本件発明の課題が与える影響を含む。）で，情報を外部へ出す方法を意味すると解される。

で，その画像を閲覧できるように提示する必要がある」こととし，請求項に記載された「一覧出力形式」

本裁判例では，発明の課題を「事業者は，顧客に対を「ユーザ情報に対応する複数の品物の画像データがし，預かった複数の品物の全てについて，1 回の出力出力された場合，その画像データの全てが一覧できる

パテント 2020－ 32 －

Vol. 73

No. 10

特許権侵害訴訟において本件発明の課題が与える影響

状態…で，情報を外部へ出す方法を意味する」と解釈

あたり，単なる明細書の「発明が解決しようとする課した。

題」の欄の引き写しも含めて，課題が参酌されること

被告方法は，各画像データが「保管中アイテム」等

は当然のように行われている。発明の課題の認定・解のカテゴリーに分けられてサーバに記録されており，釈が，特許権者に有利に働く場合も，不利に働く場合顧客があるカテゴリーのボタンをクリックすると，当も，どちらもあり，発明の課題が参酌されるからと該カテゴリーについてのみの画像が顧客側へ送信されいって，どちら側が得かは簡単に論じることはできなることから，ユーザ情報に対応する複数の品物の画像

い。要するに，発明の課題を適切に捉えて判断するのデータの全てが一覧できる状態で情報を外部へ出す方が重要ということであろう。

法をとっていないため，「一覧出力形式」の構成要件を文言上充足しないと判断された。

このように，充足論において，文言解釈（クレーム解釈）する際には，発明の課題が考慮されることが多く，また，発明の課題が判断のキーとなり得る，とい4.3充足（特許権者勝訴）の事例える。

＜ No.58：平成 25 年（ネ）第 10026 号＞

5.均等論において発明の課題が着目された裁判例の検討…被控訴人は，本件明細書には，解決課題として，材料の一5.1

部が「未混合のまま」一時貯留ホッパーへ直接送られること概要を防止することであるとの記載があることに照らすならば，

マキサカルシトール事件大合議判決以降，少なくと既に混合された材料について「未混合のまま」と解することも均等論の第 1 要件において，発明の課題を考慮するはできず，既に混合された材料を混ぜ合わせても「混合」にことは明確になったといえる。ここでは，均等論の 5は該当しないと主張する。

つの要件ごとに，発明の課題が論じられた裁判例を挙

しかし，複数の材料（異種材料）が混合ホッパーに輸送されげる。

る以前に混合されているとしても，混合状態が十分でなく，さらに混合することを要する場合もあり得ること等を考える

5.2

第 1 要件（非本質的部分）について

ならば，一旦混ざり合った材料であっても，その一部がさら＜ No.37：平 成 27 年（ネ）第 10014 号，マキサカル
シトール事件大合議判決＞に混合されることなく一時貯留ホッパーへ直接落下する場合にこれを防止することも，本件各特許発明の解決課題から排除されるものではないと解するのが合理的である。したがっ特許法が保護しようとする発明の実質的価値は，従来技術でて，複数の材料が一旦混合されていた場合でも，「混合」をは達成し得なかった技術的課題の解決を実現するための，従含む構成要件を充足すると解するのが相当である。…

来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を，
具体的な構成をもって社会に開示した点にある。したがっ

本件明細書には，発明の課題は「未混合のまま」一

て，特許発明における本質的部分とは，当該特許発明の特許

時貯留ホッパーへ直接送られることを防止することで請求の範囲の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術あるとの記載があるため，既に混合された材料をさら的思想を構成する特徴的部分であると解すべきである。

に混合することが本件発明で言う「混合」にあたるか

そして，上記本質的部分は，特許請求の範囲及び明細書の記が争われた。

載に基づいて，特許発明の課題及び解決手段（特許法 36 条

裁判所は，本件発明の技術的意義を考慮し，既に混

4 項，特許法施行規則 24 条の 2 参照）とその効果（目的及合された材料についても，混合状態が十分でなく，さび構成とその効果。平成 6 年法律第 116 号による改正前の特らに混合を要する場合があり，既に混合された材料を

許法 36 条 4 項参照）を把握した上で，特許発明の特許請求

混ぜ合わせても「混合」にあたる旨の判断をした。

の範囲の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによっ

4.4

小括

て認定されるべきである。すなわち，特許発明の実質的価値

上記では，発明の課題が判決中に論じられたものをは，その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度にピックアップしたが，発明の技術的意義を認定するに応じて定められることからすれば，特許発明の本質的部分

Vol. 73

No. 10－ 33 －

パテント 2020

特許権侵害訴訟において本件発明の課題が与える影響
は，特許請求の範囲及び明細書の記載，特に明細書記載の従や多大な設備コストが掛かるという問題の発生を回避し，同来技術との比較から認定されるべきであり，そして，①従来構成よりも低コストで薬液塗布を行うことができ，かつ，薬技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される

液塗布の有無を容易に切替え可能である製造設備を提供する

場合には，特許請求の範囲の記載の一部について，これを上ことであり，…

位概念化したものとして認定され…，②従来技術と比較して…被告設備は，…一次原反ロールから薬液が塗布された二次特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合

原反ロールに至るまでの間，一次原反ロール R からロールには，特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定さ102 を形成する製造ラインとは別に，薬液塗布装置 11 が設れると解される。

けられており，上記製造ラインから原反（ロール 102）を薬

ただし，明細書に従来技術が解決できなかった課題として記液塗布のために薬液塗布装置 11 に移送するというものであ載されているところが，出願時（又は優先権主張日。…）のる。したがって，本件発明 1 － 1 において一次原反ロールか

従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には，明細書

ら薬液が塗布された二次原反ロールを製造するプライマシンに記載されていない従来技術も参酌して，当該特許発明の従を，被告設備における 2 つの製造ラインと置き換えれば，少来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分

なくとも，本件発明 1 － 1 の目的のうち，薬液塗布工程をプが認定されるべきである。そのような場合には，特許発明のライマシンやインターフォルダとは別に設ける構成を採用し本質的部分は，特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認た場合に起きる薬液塗布のために原反を移送する手間が掛か定される場合に比べ，より特許請求の範囲の記載に近接したるという問題の発生を回避し，同構成よりも低コストで薬液ものとなり，均等が認められる範囲がより狭いものとなると塗布を行うことができる製造設備を提供するという目的を達解される。

成することができず，薬液塗布手段をプライマシンやマルチ
スタンド式インターフォルダとは別に設ける場合と比較し本判決では，均等論の各要件の判断手法が判示されて，その場合に起きる薬液塗布のために原反を移送する手間ており，特に，第 1 要件については，その判断手法がが掛かるという問題の発生を回避し，設備コストをより低く詳細に論じられている。そして，第 1 要件の判断にあ抑えることができるという効果を奏しなくなることは，明らたっては，発明の課題の認定・解釈が不可欠であり，かである。

本判決において，本質的部分の判断は，従来技術が解…被告設備は，均等の第 2 要件を満たすものではない。

決できなかった課題及びその解決原理が重要であることが示された。

本裁判例では，要するに，発明の課題及び効果を捉

なお，本判決以前においては，均等論の第 1 要件にえた上で，そのような課題を解決できない（効果を奏おいて，特に課題を重視するといった手法は確立してさない）ものについては，置換可能性がないといったいなかったものと思われる。そのため，本判決におい判断がなされている。

て，発明の本質的部分と課題との関連がクリアになったと考えられる。

第 2 要件を判断する際も，発明の課題を考慮することは重要であることが本裁判例から言える。

本判決は，大合議判決であり，この判決以降，地裁も含めて，均等論の判断にあたって，裁判所は，本判

また，検討対象の裁判例ではないが，第 2 要件にお決の判断手法に則って判断しており，均等論，とりわける発明の課題については，次の裁判例においてより

け第 1 要件については，発明の課題が重要となって密接に論じられており，参考になるため，ここで補足

いる。

する。
＜平成 21 年（ネ）第 10055 号＞

5.3

第 2 要件（置換可能性）について＜ No.31：平成 27 年（ネ）第 10016 号＞

本件訂正発明は，従来の無線電話装置と，携帯型コンピュー
タと GPS 利用者装置とをすべて携帯することができず，か…本件発明 1 － 1 の課題は，薬液塗布工程をプライマシンやつ相互を組み合わせてそれらを複合した機能を得ることがでマルチスタンド式インターフォルダとは別に設ける構成を採きないとの課題を解決するために，複合した機能を，実用的用した場合に起きる，薬液塗布のために原反を移送する手間に得ることを目的とするものである。そうすると，本件訂正パテント 2020－ 34 －

Vol. 73

No. 10

特許権侵害訴訟において本件発明の課題が与える影響
発明は，携帯型の情報装置がこれらの装置の機能を複合させも生成させる構成を採用するなどの工夫をする必要が生じる

た機能を有することに特徴があり，機能の一部を他のサーバ…。このような理由から，被控訴人サービスは，本件相違構等に置くことを想定したものということはできない。

成を採用するためには，相場価格が変動した場合に，旧価格

そして，前記認定の本件訂正明細書の発明の詳細な説明の記

帯の成行注文と対をなす指値注文の約定をトリガとして，旧載によれば，「携帯型コミュニケータ」は，CPU を備えた携

価格帯における指値注文に係る注文情報群も生成させる必要

帯コンピュータと無線電話装置と GPS 利用者装置とを備えがあり，この点を考慮すると，本件発明に本件相違構成を適るとともに，地図情報を備えた地図データ ROM が接続され用するに当たっては，相応の検討が必要であったというべきており，CPU により実行される最寄発信処理においては，である。

まず，現在位置の座標と発信先の名称が入力され，次に，地以上のことに，本件全証拠によっても，被控訴人サービスが図データ ROM から現在位置から最も近い発信先番号を選択開始された時点において，本件相違構成を採用した金融商品する処理を行い，それは，現在位置の座標と地図データ

取引に係るサービスが存在したことや，本件相違構成を開示

ROM から読み込まれた地図情報とに基づいて選択している

した文献があったとは認められないことを併せ考慮すると，ものと認められる。したがって，「選択手段」による「発信本件相違構成に係る置換をすることは当業者が容易に想到す

先番号の選択」は，携帯コンピュータの CPU が，携帯型コることができたとは認められないというべきである。

ミュニケータ自体で取得できるデータを用いて，発信先番号

本裁判例では，発明の課題が考慮された上で，置換の選択に係る処理を実行することを指すと解するのが相当でが容易か否かの判断がなされている。

ある。…

第 3 要件を判断する際も，発明の課題を考慮するこ

本件訂正発明における「携帯コンピュータ」が，「位置座標とは重要であることが本裁判例から言える。

データ入力手段の位置座標データに従って，所定の業務を行う複数の個人，会社あるいは官庁の中から現在位置に最も近いものの発信先番号を選択する選択手段」との構成を被告製

また，今回の検討対象の裁判例ではないが，第 3 要品における上記処理手段に置換することは，解決課題及び解件における発明の課題については，次の事件でより密決原理が異なるから，置換可能性はない…。

接に論じられており，参考になるため，ここで補足する。

近時は，第 1 要件と第 2 要件のあてはめが表裏一体＜平成 28 年（ワ）第 24175 号＞

である傾向にあり，第 2 要件のあてはめにおいても，
第 1 要件のあてはめと同様に，「課題」及び「解決原取出口の前に大気圧となる冷水タンクを設けることは，「水理」が重要である。

素水から水素を離脱させずに外部に提供する」という本件発
明 1 の課題解決原理に反するものであるから，当業者として

5.4

第 3 要件（置換容易性）について

は，本件発明 1 に被告製品の上記構成を採用することの動機＜ No.4：平成 29 年（ネ）第 10073 号＞

付けを欠くものといえる。したがって，被告製品は，均等侵害の第三要件も満たさない。

…本件発明は，同じ価格帯でイフダンオーダーを自動的に繰

第 3 要件のあてはめは，本件発明の課題との関係がり返すことのできる従来の発明の課題を解決したものであり，同じ価格帯でのイフダンオーダーを自動的に繰り返すこ重要である。

とを前提としているところ，被控訴人サービスのように本件相違構成を採用すると，新たな価格帯における取引を行わせ

5.5

第 4 要件（容易推考性）についてるために必要な相場価格の変動幅は，取引開始時に設定され第 4 要件に関して，発明の課題を論じたものは数少

た第二注文情報の指値注文と取引開始時の相場価格の差額とない。本件発明の課題ではなく，引用発明の課題では一致することになり，その結果，同じ価格帯でのイフダンあるものの，第 4 要件の判断において発明の課題を考

オーダーを継続させるためには，相場価格が変動した場合慮した裁判例が見られたので紹介する。

に，旧価格帯の成行注文と対をなす売りの指値注文の約定をトリガとして，旧価格帯における指値注文に係る注文情報群

Vol. 73

No. 10－ 35 －

パテント 2020

特許権侵害訴訟において本件発明の課題が与える影響＜ No.30：平成 27 年（ネ）第 10067 号＞

めの係合部を設けることにより，両揺動部材が同時に開くことを可能にするものであることを説明する点にあるというべ

さらに，控訴人は，…②乙 1 発明の解決課題は噴霧量の調きである。そして，同意見書には，係合部の構成，すなわ

整，化粧料を長時間一定の状態で噴霧する，大気を汚染せず

ち，係合部を揺動部材の一部として構成するか，揺動部材と連続して吹き付けるというものであるのに対し，乙 4 発明のは別の部材により構成をするかを意識又は示唆する記載は存

目的はスプレーから吹き出す流体の流量を簡単な構造で調整在しない。

し，塗料の色を代える場合に部品の洗浄回数を減らすという

そうすると，被告の指摘する「2 組の揺動部材を備える点，ものであるから，組合せ容易性を導く評価根拠事実がない，

および，揺動部材の一方に，他方に係合する係合部を備え…と主張する。…

る」との記載は，上記説明の文脈において本件発明の構成を②乙 1 発明の解決課題には，…，噴霧量の調整を容易に行う

説明したものにすぎないというべきであり，同記載をもっことが含まれており，乙 4 発明の目的にも，スプレーから吹て，同意見書の提出と同時にされた本件補正により構成要件

き出す流体の流量を簡単な構造で調整することが含まれていE が追加された際に，原告が，係合部を揺動部材とは別の部

るから，両発明の課題には共通する面があり，組合せ容易性材とする構成を特許請求の範囲から意識的に除外したと認めを導く評価根拠事実がないとはいえない。

ることはできない。

第 4 要件のみで均等論が否定された事例は極めて少

第 5 要件は，いわゆる禁反言の法理に基づくものでない。何れにしても，複数の公知技術を組み合わせてあり，本事件では，被疑侵害者の構成が，審査途中の対象製品の容易推考性を判断する場面においては，進補正の限定によって意識的に除外されたものであるか

歩性判断と同様に，公知技術の課題が考慮され得る。

否かが，発明の課題の観点から，論じられた。

なお，第 4 要件は，本件発明ではなく，対象製品の第 5 要件の判断において意識的除外がなされたか否

容易推考性が問題となっているわけであるから，第 4かを考慮する際においても，発明の課題の認定・解釈

要件の判断において本件発明の課題が考慮されることが重要であることが本事件から理解できる。

はないであろう。
また，今回の検討対象の裁判例ではないが，第 5 要
5.6

第 5 要件（意識的除外）について＜ No.2：東地判平成 29 年（ワ）第 18184 号＞

件における発明の課題については，次の事件で論じられており，参考になるため，ここで補足する。
＜平成 23 年（ネ）第 10056 号＞

本件意見書には，「引用文献 1 には，端部が回転可能に連結されることにより開閉可能に設けられた一対のジョーを備え

本件特許発明の特許請求の範囲においては，（使用されていた開創器アセンブリが開示されています。」，「このような構る）「すべて」の市外局番及び市内局番という文言が用いら成（判決注：本件発明に係る構成）によれば，2 組の揺動部

れているのであって，範囲の広狭がある場合には，最も広い材を同時に開かせることにより，骨に形成した切り込みの拡範囲を指すと解するのが自然であり，逆に，これを「調査対大作業を容易にし，また，切り込みの切断面に局所的に過大象となる一定の地域」に限定する記載はない。

な押圧力が作用することを防ぐことができる」，「2 つの開創

本件明細書の記載をみても，【課題を解決するための手段】

器アセンブリを単に着脱可能に組み合わせただけでは本発明…には，「調査対象となる一定の地域」の市外局番及び市内の構成を導くことはできません。」「引用発明 1 には，切り込

局番に限定する旨の記載はなく，唯一の実施例も…全国を対みの切断面に作用する押圧力を低減するという課題，およ

象として調査するものである。…さらに，本件特許発明の解び，2 つの開創器アセンブリを一体で開動作させるという係

決課題・作用効果についても，従来技術の 2 つの課題のうち合部の作用に対する示唆がありません」などの記載がある。

の 1 つである「交換局の輻輳の問題」（段落【0006】）に対し

上記記載によれば，本件意見書の主旨は，特許庁審査官に対て，本件特許発明では，全国を複数のパソコンで分担調査す

し，引用例 1 が一対の揺動部材を開示していることを指摘ることにより，コンピュータに近い交換局の輻輳が起きない

し，それに対し，本件発明は，開閉可能な 2 対の揺動部材をという効果を奏する旨記載されているのであって（段落組み合わせ，一方の揺動部材を他方の揺動部材に係合するた【0034】，【0039】），この点においても，全国の調査を前提とパテント 2020－ 36 －

Vol. 73

No. 10

特許権侵害訴訟において本件発明の課題が与える影響するものである。
…本件発明 1 は，PCSK9 と LDLR タンパク質の結合を中和補正等が第 5 要件の意識的除外にあたるか否かの判し，参照抗体 1 と競合する，単離されたモノクローナル抗体断に当たって，本件発明の課題は影響する。

及びこれを使用した医薬組成物を，本件発明 2 は，PCSK9と LDLR タンパク質の結合を中和し，参照抗体 2 と競合す

5.7

小括

る，単離されたモノクローナル抗体及びこれを使用した医薬

上記のように，マキサカルシトール事件大合議判決

組成物を，それぞれ提供するものである。そして，本件各発において判示された第 1 要件はもちろんのこと，第 2

明の課題は，かかる新規の抗体を提供し，これを使用した医～第 5 要件のいずれにおいても，発明の課題が均等の薬組成物を作製することをもって，PCSK9 と LDLR との結判断に影響を及ぼしている。

合を中和し，LDLR の量を増加させることにより，対象中のこのように，均等論においては，発明の課題は，均

血清コレステロールの低下をもたらす効果を奏し，高コレス等の要件を判断する際の必須事項となっており，重要

テロール血症などの上昇したコレステロールレベルが関連す事項となっているといえる。

る疾患を治療し，又は予防し，疾患のリスクを低減することにあると理解することができる。…

6.複数の論点において，発明の課題が関与した…当業者は，本件各明細書の記載から，PCSK9 と LDLR タ

裁判例の検討6.1

ンパク質の結合を中和し，参照抗体 1 又は 2 と競合する，単概要離されたモノクローナル抗体を得ることができるため，新規発明の課題は，充足論において重要な事項であるの抗体である本件発明 1 － 1 及び 2 － 1 のモノクローナル抗が，無効論においても重要な事項であることは疑いな体が提供され，これを使用した本件発明 1 － 2 及び 2 － 2 のいところであろう。特に無効論においては，進歩性，医薬組成物によって，高コレステロール血症などの上昇した記載要件といった複数の視点から，発明の課題が捉えコレステロールレベルが関連する疾患を治療し，又は予防られ得る。

し，疾患のリスクを低減するとの課題を解決できることを認

以下では，充足論と無効論という複数の論点におい識できるものと認められる。よって，本件各発明は，いずれて，発明の課題が関与した裁判例を挙げる。

もサポート要件に適合するものと認められる。

6.2

裁判所は，本件発明の技術思想を，その構成により裁判例＜ No.1：平成 31 年（ネ）第 10014 号＞

一定の効果が奏されるか否かという観点から認定し，（充足論）

被告モノクローナル抗体は，上記技術思想に基づいて解釈された本件発明の技術的範囲に属するとして，明…特許発明の技術的範囲は，特許請求の範囲の記載に基づい細書に具体的に開示された抗体とは異なっていても，て定めなければならず，明細書の記載及び図面を考慮して，

被告抗体が参照抗体と競合する中和抗体である以上，そこに開示された技術的思想に基づいて解釈すべきであっ

本件発明の構成要件を充足すると判断した。

て，…。本件各明細書に開示された技術的思想は，参照抗体

また，サポート要件の判断において前提とした本件

1 又 は 2 と 競 合 す る 単 離 さ れ た モ ノ ク ロ ー ナ ル 抗 体 が，発明の課題は，充足論の判断において認定された本件

PCSK9 が LDLR に結合するのを妨げる位置及び／又は様式

発 明 の 効 果 の 裏 返 し と な っ て お り， 齟 齬はみられで，PCSK9 に結合し，PCSK9 と LDLR 間の結合を遮断し

ない。

（中和）
，対象中の LDL の量を低下させ，対象中の血清コレ
ステロールの低下をもたらす効果を奏するというものであ＜ No.44：平成 25 年（ネ）第 10051 号＞

る。そして，被告モノクローナル抗体及び被告製品は，上記（充足論）

技術的思想に基づいて解釈された本件各発明の技術的範囲に属する…。

…本件訂正発明 2 は，…ブランケット胴との間で周長差があると，版胴に装着された版に接線力が作用して，版と版胴と（無効論：サポート要件）
Vol. 73

No. 10の間ですべりを発生し，版ずれトラブルが発生するという問－ 37 －

パテント 2020

特許権侵害訴訟において本件発明の課題が与える影響
題を解決するため，版胴の表面粗さを調整することによっずれ防止」と認定した。充足論では，版ずれの原因はて，版と版胴間の摩擦係数を増加させるというものである「PS 版」と「CTP 版」とで同じであり，版ずれ防止が，「フィルム製版で用いる刷版」と「CTP 版」とは，あらという課題に対して，CTP 版を除くものに限定解釈

かじめ感光性物質を支持体に塗布した印刷板（PS 版）といする理由がないと判断された。また，無効論（進歩う点では共通し，版胴に装着しての使用方法が異ならないに性）において，乙 29 文献の課題は「フィット性向上」

もかかわらず，版ずれトラブルが発生する原因が異なると認であり，本発明の課題「版ずれ防止」とは異なり，当めるに足りる証拠はない。

文献から本発明の技術的思想は読み取れないと判断さ…以上によれば，「版」（構成要件 I）を，PS 版に限定してれた。

解釈すべき理由はないというべきであり，PS 版のみならず

6.3

CTP 版も構成要件 I にいう「版」に含まれると解される。

小括

このように，裁判所の判断のなかの充足論と無効論の両方において発明の課題が論じられたものについ（無効論：進歩性）て，発明の課題の認定に齟齬があるものは見られなかった。

…本件訂正発明 2 は，…版胴とブランケット胴との間の周長差に起因して版胴に装着された版に接線力が作用し，版と版

特許権侵害訴訟では，無効の抗弁がなされた事件に胴との間で版ずれトラブルが発生するという課題に対し，版

おいて特許権者勝訴の場合，充足性とともに特許の有胴の表面粗さを調整することによって，版と版胴間の摩擦係

効性の判断が必ず判断されることとなる。無効の抗弁数を増加させることにより，版ずれトラブルを防止するといにおいては，進歩性における発明の課題と，サポートうものである。

要件における発明の課題とは，特許の有効性（又は無これに対し，…乙 29 文献…圧縮弾性を大きくし，版胴に対効）を当事者が主張する際に課題の捉え方（抽象的かするフィット性を高めるというものであって，本件訂正発明又は具体的かなど）が異なってくることがあり得るも2 の解決原理である金属製の版胴の表面粗さを調整することのの，裁判所においては一貫性のある認定がなされるによって，版と版胴間の摩擦係数を増加させるというものととの見解がある。同様に，充足性においても，無効のは異なる。

抗弁との発明の課題の一貫性が求められるものである

したがって，乙 29 文献からは，金属製の版胴の表面粗さをと考えられる。

調整することによって，版と版胴間の摩擦係数を増加させ，

7.発明の課題が地裁と高裁とで異なる認定・解これにより版ずれトラブルを防止するという技術的思想を読釈がなされた裁判例の検討

み取ることはできず，乙 29 文献に，本件訂正発明 2 に係る7.1

版胴の表面粗さ Rmax の構成が記載又は示唆されていると概要

前記 6．で検討したように，同一判決内においては，いうことはできない。…

発明の課題の認定・解釈の齟齬は生じていない。しかしながら，地裁と高裁といった裁判所の審級の違いに（無効論：サポート要件）

よって，発明の課題の認定・解釈に相違が生じる場合
以上によれば，本件訂正明細書 2 には，版胴の表面粗さがあり，これにより充足論の判断が逆転した判決，ひRmax を 6.0 μ m ≦ Rmax ≦ 100 μ m に調整することにより，

いては裁判の結果の勝敗が逆転した判決も見られる。

版ずれトラブルを防止するという課題が解決されることが記以下では，地裁と高裁とにおいて，発明の課題の認載されているから，本件訂正発明 2 の特許請求の範囲は，本定・解釈が異なった裁判例，特に逆転判決となった裁件訂正明細書 2 の記載により，当業者が本件訂正発明 2 の上判例を中心に挙げる。

記課題を解決できると認識できる範囲のものということがで

7.2

き，サポート要件を充足するというべきである。

逆転非充足（特許権者不利）の裁判例＜ No.9：平成 29 年（ネ）第 10033 号
原審：平成 26 年（ワ）第 7643 号＞

裁判所は，本発明の課題について，充足論と無効論のいずれにおいても本件明細書の記載に基づいて「版パテント 2020（原審）－ 38 －

Vol. 73

No. 10

特許権侵害訴訟において本件発明の課題が与える影響
端」と「改修用下枠の上端」とを，その間に高さの差が全く…本件発明が，…有効開口面積が減少してしまうという問題

ないという意味での「同じ高さ」とする構成を念頭に，しか（課題）に対して，…取付け補助部材を基準として改修用引し，そのような構成にしようとしても寸法誤差，設計誤差等

戸枠を既設引戸枠に取付ける（構成 2）ことにより上記課題により両者が完全には「同じ高さ」とならない場合もあり得を解決し，改修用下枠と改修用上枠との間の空間の高さ方向ることから，そのような場合をも含めることを含意した表現の幅が大きく，広い開口面積を確保できるという効果を奏すと理解することが適当である。

るものであること…に照らすと，背後壁の上端と改修用下枠の上端を「ほぼ同じ高さ」とするのは，広い開口面積を確保

原審では，本件発明の課題を「有効開口面積が減少するという効果を得るための構成であるということができる。

してしまう」ことと認定した上で，「ほぼ同じ高さ」

そして，上記課題及び効果からすると，背後壁の上端と改修とは，広い開口面積を確保するという効果を得るため

用下枠の上端の高さの差が，少なくとも従来技術における改の構成であり，高さの差が相当程度小さいものであれ

修用下枠の上端と背後壁の上端の差よりも小さいものであるば，「ほぼ同じ高さ」であると認定した。

必要があると認められる。すなわち，改修用下枠が既設下枠

一方，控訴審では，本件発明の課題は「有効開口面に載置された状態で固定されたり，改修用下枠の下枠下地材

積が減少することがない」ことと認定した上で，「ほが既設下枠の案内レール上に直接乗載されて固定されたりしぼ同じ高さ」とは「背後壁の上端」と「改修用下枠のた場合の改修用下枠の上端と背後壁の上端の高さの差異より上端」とを，その間に高さの差が全くないという意味

も，改修用下枠の上端と背後壁の上端の差が相当程度小さい

での「同じ高さ」とする構成を念頭に，しかし，そのものであれば，「ほぼ同じ高さ」であると認められるというような構成にしようとしても寸法誤差，設計誤差等にべきである。

より両者が完全には「同じ高さ」とならない場合もあり得ることから，そのような場合をも含めることを含意した表現と理解することが適当であると判断し，（控訴審）「背後壁」に乗り上げるような部分を有し，「有効開口面積が減少」する被告製品を非充足と判断した。

…本件明細書等の記載を見ると，「既設引戸枠の形状，寸法に応じた形状，寸法の取付け補助部材を用いる」（【0018】），「その取付用補助部材 106 の高さ寸法を変えることで，異な7.3る形状の既設下枠 56 にも同一形状の改修用下枠 56（裁判所＜ No.47：平成 26 年（ネ）第 10082 号

注，改修用下枠 69 の誤記であると認める。）を，その支持壁

原審：平成 23 年（ワ）第 23651 号＞

89 と背後壁 104 を同一高さに取付けることが可能である。
」

逆転充足（特許権者有利）の裁判例（原審）（【0091】）との記載がある。しかも，段落【0018】には，上記記載に先行して，「既設下枠の室外側案内レールを切断し上記認定の事実によれば，本件発明は，高品質の単結晶炭化て撤去したので，改修用下枠と改修用上枠との間の空間の高珪素を得るために導入された炭化珪素原料粉末を原料とし種さ方向の幅が大きく，有効開口面積が減少することがなく，結晶を用いて昇華再結晶を行う改良型のレーリー法において広い開口面積が確保できる。」との記載もある。

も解決できなかった課題を解決するために，炭化珪素からな

これらの事情を総合すると，構成要件 E の「同じ高さ」とる原材料を加熱昇華させ，単結晶炭化珪素からなる種結晶上は，「取付け補助部材」で「改修用下枠」を支持することにに供給し，この種結晶上に単結晶炭化珪素を成長する方法により，「背後壁の上端」と「改修用下枠の上端」とを，そのおいて，炭素原子位置に窒素を 5 × 1018cm－3 以上 5×1019cm－3間に高さの差が全くないという意味での「同じ高さ」とした

以下導入するという技術手段を採用したものであると認めら場合を意味するものと理解するのが最も自然である。

れる。そうだとすれば，構成要件 A の「昇華再結晶法」は，他方，「ほぼ同じ高さ」について，定義その他その意味内容

結晶性固体を「昇華」させて再び結晶させる，すなわち，生を明確に説明する記載は，本件明細書等には見当たらない

成物と同じ物質からなる多結晶固体原料を昇華させてから結が，以上に検討した点を併せ考えると，ここでいう「ほぼ同晶させて単結晶の生成物を得ることを意味すると解するのがじ高さ」とは，「取付け補助部材」の高さ寸法を既設下枠の相当である。…

寸法，形状に合わせたものとすることにより，「背後壁の上Vol. 73

No. 10－ 39 －

パテント 2020

特許権侵害訴訟において本件発明の課題が与える影響（控訴審）に窒素を導入することにより，結晶中の炭素／珪素元
素比を実効的に増加させるという手法を採用するもの…本件発明は，…種結晶を用いて昇華再結晶を行う改良型ので，原料を実施例に限定することなく実施が可能であ

レーリー法で単結晶炭化珪素を成長した場合でも，通常の温ることから，クレーム解釈が変更された。

度条件（摂氏 2200～2400 度）では 6H 型単結晶炭化珪素が7.4

高い確率で形成されてしまい，高周波高耐圧電子デバイスに小括

適した 4H 型単結晶炭化珪素を得るのは困難であるという問

このように，地裁と高裁との間においては，発明の題があったことから（【0004】，【0006】），かかる課題を解決

課題の認定・解釈が異なる場合がある。そして，そのする単結晶炭化珪素の製造方法を提供することを目的とすることが原因となって，充足論逆転の判決となった事例ものである（【0007】）。

も見かけられる。したがって，発明の課題の認定・解…本件明細書の上記記載に照らせば，本件発明は，種結晶を釈は，訴訟の最終的な勝敗を決するのに重要である。

用いて昇華再結晶を行う従来方法に対し，さらに，「炭素原8.まとめ子位置に窒素を所定範囲内の量導入する」という技術的事項

発明の課題の認定・解釈は，充足論に大きく影響をを新たに適用するものであると理解できる。
そうすると，本件発明は，種結晶を用いた昇華再結晶法にお及ぼしている。当事者の無理な主張（例えば，明細書

いて，上記技術的事項以外の成長条件については，従来のの記載から全くかけ離れた主張など）は，裁判所にお4H 型単結晶炭化珪素の成長方法におけるものを前提としていては認められないであろう。まずは，明細書におけいると認められるから，「種結晶」の材料，ポリタイプ及びる発明の課題，効果の記載（文言）に基づき，本件発面極性の選択についても，従来方法で，4H 型単結晶炭化珪

明の本質的な技術的意義を把握することが不可欠であ素の成長に適するとして選択されていたものを前提としている。その上で，技術常識も考慮して課題を認定・解釈

るものと認められる。

することが重要ではないかと思われる。この点，課題…「昇華再結晶法」（構成要件 A）には，出発原料（坩堝にの認定にあたっては，マキサカルシトール事件大合議

充填する材料）として炭化珪素固体（粉末）を用いる態様の判決が大いに参考になるところである。この大合議判

みならず，出発原料として珪素と炭素を用い，この両者を反決は，均等論第 1 要件に関して発明の課題について判応させて結晶状態の炭化珪素を形成し，この炭化珪素を昇華示されたものであるが，ここでの判示内容（課題の認させることで種結晶上に単結晶炭化珪素を形成する態様も含定手法）については，均等論だけにはとどまらないの

まれるものと解される。

ではないかと考えられる。明細書の記載を原則とし，必要に応じ，外部証拠を考慮するという手法は，合理

原審では，「再結晶」の「再」に着目して，「構成要的な解釈であるように思われる。このような判断手法

件 A の『昇華再結晶法』は，結晶性固体を『昇華』に則り，的確に発明の課題・作用効果，そしてそれらさせて再び結晶させる，すなわち，生成物と同じ物質を前提とした技術的意義を把握した上で，充足論で戦からなる多結晶固体原料を昇華させてから結晶させてうべきであろう。また，無効論（進歩性，サポート要

単結晶の生成物を得ることを意味すると解するのが相件等）も同様であろう。

当である。」と判示されたが，控訴審では，実験結果

結論として，侵害訴訟で戦うためには，発明の本質などを提出するとともに，成長温度等の成長条件を大を捉え，妥当な発明の課題を主張すべきではないか

きく変化させることなく，良質の 4H 型単結晶炭化珪（無理な主張はしない方がよい）と考えられる。

素の成長を可能とするという発明の課題に対して，課以上

題解決手段として窒素が単結晶炭化珪素中で炭素原子（原稿受領 2020.6.19）

位置を置換するという性質を利用して，炭素原子位置

パテント 2020－ 40 －

Vol. 73

No. 10