本件発明の課題からみる特許要件の判断

本件発明の課題からみる特許要件の判断
平成 30 年度特許委員会第 2 部会

第 1 チーム

山内 伸，桑城 伸語，藤田 雅史，岡部 譲，村松 亮子，中田 雅彦，
竹中 謙史，東田 進弘，鈴木 信彦，山田 健司，前田 伸哉，佐藤 大輔，
藤坂 恭史，新井 宏，佐々木 貴英，乾 智彦，堀 宏光，山口 修
要

約

本稿は，平成 30 年度特許委員会において，「本件発明の課題からみる特許要件の判断」について検討した結果を報告するものである。
特許委員会では，これまで，特許要件の判断について裁判例を検討してきた。その結果，近年の特許要件の判断においては，発明の課題が重視される傾向が見られた。
そこで，平成 30 年度特許委員会では，本件発明の課題を軸として，裁判所における各特許要件の判断を横断的に分析するとともに，各特許要件の判断において認定された本件発明の課題が一致しているのかという観点で分析することとした。本稿は，その成果を報告するものである。
なお，本稿では，掲載ページ数の制約などの理由で，全ての内容を掲載できていない。報告内容の全文は，日本弁理士会正副会長へ提出した報告書として電子フォーラムで WEB 公開しているので，会員のみ閲覧可能
であるが，ぜひそれらを概観して頂きたい。
・特許委員会報告書掲載 URL（電子フォーラム）https://www.jpaa-members.jp/index.php?page=1&br_serial=5&br_sub_serial=110&sortOrder=0&view_id=14158

目次

ど，サポート要件を満たさないと判断される可能性が

1．はじめに高くなる。一方，進歩性の判断においては，認定され2．検討方法た本件発明の課題（又はその裏返しである効果）が具

3．本件発明の課題が参酌される類型
4．本件発明の課題の同異体的であるほど，進歩性が肯定されやすいと考えら

5．実務上の留意点れる。
したがって，サポート要件の判断においては本件発明の課題を具体的に認定する一方，進歩性の判断にお1．はじめにいては本件発明の課題（効果）を抽象的に認定するの当委員会では，平成 29 年度まで，特許要件の判断であれば，サポート要件も進歩性も厳しく判断されるについて裁判例を検討してきた。その結果，近年の特こととなり，出願人又は特許権者にとって不利な判断

許要件の判断においては，発明の課題が重視される傾手法といえる。

向が見られた。

そこで，本年度は，本件発明の課題を軸として，裁近年の裁判例を俯瞰すると，サポート要件の判断に判所における各特許要件の判断を横断的に分析するこ

おいて，本件発明の課題を具体的に認定したうえで，ととした。また，各特許要件の判断において認定され特許請求の範囲に記載された発明が課題を解決できる

た本件発明の課題が一致しているのかという観点で分範囲を超えるとして，サポート要件を満たさないと判析することとした。最後に，分析結果を踏まえた実務断する裁判例が散見される。サポート要件の判断にお上の留意点を提言する。

いては，認定された本件発明の課題が具体的であるほパテント 2020－ 50 －

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本件発明の課題からみる特許要件の判断

2．検討方法を生じさせているものということができる。…

平成 26 年以降約 5 年間の特許権審決取消訴訟を精以上のとおり，特許請求の範囲の記載からも，本件明細書の査し，複数の特許要件の判断において本件発明の課題

記載からも，本件発明の「前記複数の磁気検出素子が夫々有が参酌されている裁判例 34 件を抽出した。ここでいする 3 つの端子の内の…前記信号入力用及び前記接地用の端

う「課題」には，文言どおりの「課題」のほか，「課子は…前記外部接続端子のうち電源電圧を印加する信号入力

題」と実質的に同意と考えられる「目的」及び「効用端子及び接地端子と接続されている」の「接続」とは，直果」を含む。また，「本件発明の課題が参酌されてい接に接続することを意味すると解するのが相当である。

る」とは，形式的にではなく，本件発明の課題が特許要件の判断に実質的に影響を及ぼしていることを基準

本裁判例では，請求項中の（端子と端子とが）「接とした。また，複数の特許要件の判断において本件発続」されているとの用語が，直接接続することのみを明の課題が参酌されているとはいえないものの，本件意味するのか，間接的に接続することを含むのかが争

発明の課題の参酌について重要な判示がなされている点となっている。裁判所は発明の課題「組み付けを簡裁判例 3 件も検討対象に加えた。

単にする」を考慮して，請求項中の「接続」とは，直検討対象の裁判例は合計 37 件である。以下では，検討対象の裁判例 37 件に対して，裁判年月日を基準接接続することを意味すると判断している。
（2）相違点の認定

として降順に No.1～37 の番号を付す。

平成 22 年（行ケ）第 10064 号では，本件発明と引用発明との相違点の認定は，課題解決の観点からまと

3．本件発明の課題が参酌される類型

まりのある構成を単位として認定されるべきであるこ

3．1とが示されている。

概要

本件発明の課題が参酌される場面を特許要件ごとに＜平成 22 年（行ケ）第 10064 号＞

類型化した。進歩性，サポート要件，実施可能要件，
明確性の判断において，本件発明の課題が参酌される

審決は，発明の解決課題に係る技術的観点を考慮することな場面は，以下のように類型化される。

く，相違点を，ことさらに細かく分けて…，認定した上で，なお，検討対象の裁判例から見られる類型を列挙しそれぞれの相違点が，他の先行技術を組み合わせることにたにとどまるため，本件発明の課題が他の態様で参酌よって，容易であると判断した。このような判断手法を用いされる可能性を否定するものではない。

ると，本来であれば，進歩性が肯定されるべき発明に対して

3．2

も，正当に判断されることなく，進歩性が否定される結果を進歩性

進歩性の判断において，本件発明の課題が参酌され生じることがあり得る。相違点の認定は，発明の技術的課題

る場面は，（1）本件発明の認定，（2）相違点の認定，の解決の観点から，まとまりのある構成を単位として認定さ（3）動機付け，（4）設計変更等，（5）有利な効果の 5れるべきであり，この点を逸脱した審決における相違点の認つの類型に分けられる。

定手法は，適切を欠く。

（1）本件発明の認定
裁判例 No.30 は，請求項の用語の意義の解釈におい検討対象の裁判例の中に，上記と同様の判断をしたて，発明の課題を考慮したものである。なお，本裁判ものがある（例えば，No.34：平成 25 年（行ケ）第例の争点は新規性である。しかし，進歩性においても10115 号）。

同様であるといえよう。

（3）動機付け＜No.30：平成 26 年（行ケ）第 10239 号＞

容易想到性の判断基準について判示した裁判例として，以下のものがある。

本件発明の目的は，磁気検出素子及び外部接続端子の組付け＜平成 20 年（行ケ）第 10096 号＞

を簡単にすることのできる回転角度検出装置を提供することにあるところ（【0008】），…本件発明においては，磁気検出特許法 29 条 2 項が定める要件の充足性，すなわち，当業者

素子と外部接続端子とを直接に接続することによって，磁気が，先行技術に基づいて出願に係る発明を容易に想到するこ検出素子及び外部接続端子の組み付けを簡単にするとの効果とができたか否かは，先行技術から出発して，出願に係る発Vol. 73

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明の先行技術に対する特徴点（先行技術と相違する構成）に到達することが容易であったか否かを基準として判断され

引用例 1 には，引用発明 1 のチャック式密封袋の用途や機能る。ところで，出願に係る発明の特徴点（先行技術と相違すを更に特定する記載はなく，本件発明 1 に到達するための課

る構成）は，当該発明が目的とした課題を解決するためのも

題は何ら示唆されていない。…さらに，引用発明 1 のチャッのであるから，容易想到性の有無を客観的に判断するためにク式密封袋において，収容物は上部に設けられた袋口を介しは，当該発明の特徴点を的確に把握すること，すなわち，当て取り出される（引用例 1 の 3 頁 37 行～43 行）。これに対該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠

し，周知技術 A の袋において，液状物は排出用ポートからである。…

取り出されることは，周知技術 A の構成から明らかである。

さらに，当該発明が容易想到であると判断するためには，先このように，引用発明 1 と周知技術 A は，作用機能が全く行技術の内容の検討に当たっても，当該発明の特徴点に到達

異なるものである。

できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十そうすると，当業者は，課題の示唆がない引用発明 1 に，技分ではなく，当該発明の特徴点に到達するためにしたはずで術分野の関連性が強いとはいえず，作用機能も全く異なる周あるという示唆等が存在することが必要であるというべきで知技術 A を組み合わせようとする動機付けはない。

あるのは当然である。

本件発明 1 に到達するための課題が引用例 1 に何ら本件発明が容易想到であると判断するためには，先示唆されていないことが，引用発明 1 に周知技術 A

行技術の内容の検討に当たり，本件発明の特徴点に到を組み合わせようとする動機付けがない根拠として挙達するためにしたはずであるという示唆等が存在する

げられている。ただし，本裁判例では，課題の示唆がことが必要である。本件発明の特徴点とは，本件発明ないこと以外にも，技術分野の関連性が強いとはいえと主引用発明との相違点に係る構成であって，本件発ないこと，及び作用機能が全く異なることも，動機付明が目的とした課題を解決するためのものであるか

けがない根拠として挙げられている。したがって，本ら，主引用文献において本件発明の課題が認識される裁判例では，課題の示唆がないことのみをもって動機ことをもって，本件発明の特徴点（相違点に係る構付けがないとの結論に至っているのではない。つま成）に到達しようとする動機付けが示唆されているとり，本件発明とは別の思考過程による論理付けができ判断され得る。逆にいえば，主引用文献において本件ないことを合わせて判断している。

発明の課題が認識されない場合に，動機付けが否定さ類型②：本件発明の課題が当然に認識されるため動機れる場合がある。

付けがあると判断する類型

ただし，審査基準には，進歩性を否定する論理付け＜No.4：平成 29 年（行ケ）第 10176 号＞

について，「審査官は，請求項に係る発明とは別の課題を有する引用発明に基づき，主引用発明から出発し登記識別情報保護シールを登記識別情報通知書に何度も貼りて請求項に係る発明とは別の思考過程による論理付け

付け，剥離することを繰り返すと，粘着剤層が多数積層しを試みることもできる。」（第Ⅲ部第 2 章第 2 節 3.1.1て，登記識別情報を読み取りにくくなるという登記識別情報（2））との記載がある。主引用文献において本件発明保護シールにおける本件課題は，登記識別情報保護シールをの課題が認識されないからといって，すぐさま動機付

登記識別情報通知書に何度も貼り付け，剥離することを繰りけなしとの結論が導かれるわけではないことには留意

返すと必然的に生じるものであって，登記識別情報保護シーが必要である。

ルの需要者には当然に認識されていたと考えられる。…

検討対象の裁判例を見ると，本件発明の課題に基づ

そうすると，本件課題に直面した登記識別情報保護シールのいて動機付けの有無を判断する類型は，次の①～③の技術分野における当業者は，フィルム層（粘着剤層）の下の3 つに大別される。

文字（登記識別情報）が見えにくくならないようにするため

類型①：主引用文献において本件発明の課題が認識さに，粘着剤層が登記識別情報の上に付着することがないようれないため動機付けがないと判断する類型に工夫するものと認められる。…したがって，甲 1 発明に甲＜No.5：平成 29 年（行ケ）第 10090 号＞

3 発明を適用する動機付けがあるといえる。

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本裁判例では，本件発明の課題が引用文献に開示さ（ⅳ）一定の課題を解決するための技術の具体的適用に伴うれていないとしても，それが周知の課題である場合に設計変更や設計的事項の採用

は，動機付けがあると結論付けられている。
したがって，本件発明の課題が新規なものであれ審査基準によれば，設計変更等とは，一定の課題をば，類型①のように動機付けなしと判断されやすく，解決するための範疇での選択や置換などを意味すると周知の課題であれば，類型②のように動機付けありと理解できる。したがって，設計変更等を理由に進歩性判断されやすいといえる。

を否定し得るか否かは，本件発明と引用発明とで相違

類型③：本件発明と共通の課題が主引用発明においてする構成同士が一定の課題を解決するための範疇にあ

既に解決されているため動機付けがないと判断する類

るか否かで判断されることになり，相違点に係る本件型発明の構成が一定の課題とは異なる課題に向けられた＜No.14：平成 28 年（行ケ）第 10103 号＞

ものであれば，設計変更等を進歩性否定要素として考慮できないことになる。
裁判例 No.25 は，作用効果の観点で設計変更が判断

引用発明は，前記（1）イによれば，ワイヤーの把持面又はその辺りでの結びや捻れを防止し，かつ絶縁型のワイヤーへされている。

の損傷や切断を生じないワイヤー把持具を提供することを目＜No.25：平成 27 年（行ケ）第 10120 号＞

的とし，かかる課題の解決手段として，ハンドル 32 が，ピン 33 とブラケット 35 との間に段差状の屈曲する部分を有本件発明における薄板パイプ 38 及びシール材（Ｏリング

し，ガイド 36 の形状と配置にあわせて，ハンドル 32 の上記

39）と引用発明のシール体 z とでは，ガス（高圧蒸気）の隔屈曲と枢着接続部 33 の移動の円弧がよく調整されるように

離，シール作用（気密の確保），電気絶縁に係る作用効果がした構成を採用し，これにより，…ワイヤーが曲がったり，

各々相違しているというべきであり，相違点 1 に係る本件発

捻れたりしないという作用効果を奏するものである。

明の構成が，設計事項であるということもできない。

そうすると，引用発明は，前記 1（2）アの本件発明の課題と共通する課題を，ハンドル 32 が，ピン 33 とブラケット

本裁判例では，本件発明と引用発明とで，シール構

35 との間に段差状の屈曲する部分を有し，ガイド 36 の形状

造の具体的な構成が相違しており，しかも，その相違と配置にあわせて，ハンドル 32 の上記屈曲と枢着接続部 33

点に作用効果の違いが認められたことから，相違点にの移動の円弧がよく調整されるようにした構成を採用するこ係る本件発明の構成が設計事項であるとはいえないととにより，既に解決しているということができるから，上記判断されている。

構成に加えて，あるいは，上記構成に換えて，ハンドル 32（5）有利な効果
本件発明と主引用発明との間の相違点に関し，副引を「捻った」部分を有するように構成する必要がない。

用発明を適用したり，技術常識を考慮したりすること
引用文献に本件発明の課題が開示されていたとしてにより論理付けができる場合であっても，発明の効果

も，引用発明が本件発明の課題を既に解決している場

が技術水準から予測される範囲を超えた顕著なもので合には，動機付けなしと判断される。

ある場合には進歩性が認められる可能性がある。裁判（4）設計変更等

例 No.35 は，有利な効果に基づいて，進歩性を肯定し審査基準では，以下の（ⅰ）～（ⅳ）を設計変更等としている。
（審査基準ている。
＜ No.35：平成 26 年（行ケ）第 10117 号等＞

第Ⅲ部第 2 章第 2 節 3．1．2（1））
シュクラロースを甘味閾値以下添加した場合と，甘味閾値以（ⅰ）一定の課題を解決するための公知材料の中からの最適上添加した場合とで，塩なれ効果の程度において特段顕著な材料の選択違いはないとしても，シュクラロースを甘味閾値以下添加し（ⅱ）一定の課題を解決するための数値範囲の最適化又は好たときに塩なれ効果が生じること自体が，訂正発明 1 及び 2

適化の顕著な効果であることに変わりはない。また，…甲 7 公報（ⅲ）一定の課題を解決するための均等物による置換には，甘味閾値以下の量で「塩辛さ」をなくすことが記載されVol. 73

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本件発明の課題からみる特許要件の判断ているとは認められないし，甲 13 文献にも，甘味の閾値以下で塩なれが観察された甘味料の報告が存在しない以上，シュク

本件発明 1 の「延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性をラロースを甘味閾値以下添加したときに塩なれ効果が生じるこ有する」合成樹脂（以下「本件構成」という。）…は本件発と自体，従来の技術常識から予測できるものとはいえない。

明 1 の特許請求の範囲の記載から一義的に明確に理解することはできない。…

本裁判例では，本件発明の課題を「食塩含有食品の本件発明 1 の課題，解決手段及び作用効果によれば，本件発塩かどを取ること」であるとし，本件発明は，甘味料

明 1 は，延伸させたテープ状部材の収縮力によりテープ状部であるシュクラロースを甘味閾値以下添加することに材を瞼に食い込ませて二重瞼を形成する発明であり，本件構より塩かどを取る効果（塩なれ効果）を奏功すると認成はそのための「延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性定している。そして，引用発明や技術常識として，食を有する合成樹脂」と解するのが相当である。

塩含有食品に対して甘味料を，その甘味閾値を超える
量或いは甘味閾値に近い濃度で添加することで塩なれ本裁判例では，特許請求の範囲の「延伸可能でそのが起きるものであり，シュクラロースを甘味閾値以下

延伸後にも弾性的な伸縮性を有する」合成樹脂との文添加した場合と，甘味閾値以上添加した場合とで，塩言の解釈が争点となっている。裁判所は，本件発明のなれ効果の程度において特段顕著な違いはないとして課題等を参酌したうえで，文言解釈を行っている。

も，シュクラロースを甘味閾値以下添加したときに塩（2）課題を解決できるか

なれ効果が生じること自体が，訂正発明 1 及び 2 の顕

前出の裁判例では，請求項の文言解釈に続いて，偏著な効果であることに変わりはないとしている。

光フィルムの製造法事件で示された基準に従って，サ3.3

ポート要件が判断されている。

サポート要件

サポート要件の判断基準は偏光フィルムの製造法事＜No.20：平成 27 年（行ケ）第 10242 号＞

件で示されている。
＜平成 17 年（行ケ）第 10042 号＞

本件発明 1 につき特許請求の範囲に記載されている発明は，
前記 1（1）ウ記載のとおり，延伸させたテープ状部材の収特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合する縮力によりテープ状部材を瞼に食い込ませて二重瞼を形成すか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載るために，延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有すとを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳る合成樹脂により形成したテープ状部材に，粘着剤を塗着す

細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載によ

ることにより構成した二重瞼形成用テープであると解される

り当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のところ，このような発明は，前記 1（1）イ記載のとおり，ものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者

本件明細書の発明の詳細な説明に記載されており，また，当が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると該記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識で認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきもきる範囲のものであるといってよい。

のであり，…。

3．4
審査基準第Ⅱ部第 2 章第 2 節にも，同様の基準が記載されている。

実施可能要件の判断において，本件発明の課題が参酌される場面は，（1）文言解釈，（2）課題を解決でき

サポート要件の判断において，本件発明の課題が参酌される場面は，（1）文言解釈，（2）課題を解決できる程度の記載があるか，の 2 つの類型に分けられる。
（1）文言解釈

るか，の 2 つの類型に分けられる。

実施可能要件の判断においても請求項の文言解釈が（1）文言解釈必要となった場合，本件発明の課題を参酌することがサポート要件の判断において請求項の文言解釈が必要となった場合，本件発明の課題を参酌することがある。

実施可能要件ある。
＜No.37：平成 25 年（行ケ）第 10205 号＞＜No.20：平成 27 年（行ケ）第 10242 号＞
本件明細書には，120～140％まで自由に伸びて縮む不織布にパテント 2020－ 54 －

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本件発明の課題からみる特許要件の判断
より通気口を覆うことにより，不織布が通気口の幅 b より

ような新規な製造方法を提供することに技術的意義を有する

短い場合には，不織布を少し引っ張って伸ばすことにより通ものであるから，所期した化学反応が進行し，目的とする化

気口全体を覆う（【0005】，【0009】）ようにすることで，伸び合物が製造できれば足り，その収率が高いこと等が必要とさない不織布を使用している場合には，通気口の幅より短いとれるものではない。そうすると，発明の詳細な説明には，そフィルターとして使用することができないという従来技術のの収率を問わず，出発化合物から出発して本件発明の中間体有する課題を解決し，比較的簡便に取付けが可能な通気口用や目的化合物を製造することが，明細書及び図面の記載並び

フイルター部材を提供することを目的（【0003】）としたものに出願当時の技術常識に基づいて理解できる程度の記載があであることが記載されている。

れば足りるというべきである。

…そうすると，本件特許において「120～140％まで自由に伸びて縮み」とは，当業者が想定する通気口の大きさに，簡易

裁判所は，本件発明の課題として，「収率が高い」

固定具で取り付けた際に「120～140％まで自由に伸びて縮」という高いレベルの課題ではなく，「従来技術にない

むことであると理解されるもので，…。

新規な製造方法を提供する」という低いレベルの課題を認定している。そのうえで，中間体や目的化合物を裁判所は，発明の課題を参酌したうえで，請求項中の「120～140％まで自由に伸びて縮み」との文言の意

製造できる程度の記載があれば足りるとして，実施可能要件を肯定している。
しかし，仮に，「収率が高い」という高いレベルの味を解釈している。
（2）課題を解決できる程度の記載があるか

課題が本件発明の課題であるとするならば，収率が高実施可能要件は，課題を解決できるように「物を生産でき，使用できる」程度の記載があるかという観点

い化合物を生産でき，使用できる程度の記載が明細書にないと実施可能要件を満たさないことになる。
このように，本件発明の課題をどのように認定するで 判 断 す る 場 合 が あ る。 そ の 具 体 例 と し て裁 判 例No.16 がある。

かによって，実施可能要件を満たすために必要な明細＜No.16：平成 27 年（行ケ）第 10150 号＞

書の記載が変わりうる。
3．5

明確性

植物成分，炭酸ガス及び可溶性固形分の含量，甘味量，並び明確性の判断について，裁判例 No.20 では，特許請に高甘味度甘味料によって付与される甘味の全量について

求の範囲の記載だけでなく，明細書の記載等を考慮す

は，…それらの数値範囲内であれば，当業者は，本件訂正発るとの基準が示されている（同様の基準は No.13：平

明の課題が解決できると理解するものといえ，…

成 28 年（行ケ）第 10190 号でも示されている）。まよって，当業者は，本件訂正発明の（方法で）炭酸飲料を作た，課題等との関係で技術的意味が示されていると解ることができるというべきであり，「（当該方法により）物を釈してはならないとの原告の主張を退けている。した生産でき…る」の要件を満たすといえる。

がって，明確性の判断においても，本件発明の課題が…また，そのようにして作られた本件訂正発明の数値範囲を考慮され得るといえる。

満たす炭酸飲料は，本件訂正発明の課題を解決する…

＜No.20：平成 27 年（行ケ）第 10242 号＞

よって，本件訂正発明の数値範囲を満たす炭酸飲料は，技術上の意義のある態様で使用することができるというべきであ

特許を受けようとする発明が明確であるか否かは，特許請求

り，「物を…使用できる」の要件も満たすといえる。

の範囲の記載だけではなく，明細書の記載及び図面を考慮し，また，当業者の出願当時における技術的常識を基礎としまた，裁判例 No.27 では実施可能要件を以下のようて，特許請求の範囲の記載が，第三者に不測の不利益を及ぼに判断している。

すほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべき＜No.27：平成 26 年（行ケ）第 10263 号＞

である。…原告らは，…法 36 条 6 項 2 号の判断に当たっては，特許請求の範囲の記載の文言自体に着目して判断すべき

本件発明は，ステロイド環構造又はビタミン D 構造にマキであって，当該文言に，発明に係る機能，特性，解決課題なサカルシトール側鎖を有する化合物の製造方法として，従来

いし作用効果との関係で技術的意味が示されていると解釈し技術にない新規な製造方法を提供することを課題とし，そのてはならない…旨主張する。しかし，…法 36 条 6 項 2 号のVol. 73

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パテント 2020

本件発明の課題からみる特許要件の判断

4．2

判断に当たっては，特許請求の範囲の記載だけでなく，明細課題が一致する典型的な例

裁判例 No.4 では，進歩性とサポート要件の判断で，書の記載等を考慮すべきであるところ，原告らの主張する上本件発明の課題が参酌されている。両特許要件で参酌

記解釈はこれに沿わないものである。

された課題は実質的に一致している。
＜No.4：平成 29 年（行ケ）第 10176 号＞

4．本件発明の課題の同異
4．1

（進歩性）

概要

以上に見てきたように，本件発明の課題は種々の特登記識別情報保護シールを登記識別情報通知書に何度も貼り許要件の判断において参酌される。それでは，各特許付け，剥離することを繰り返すと，粘着剤層が多数積層し要件の判断において認定された本件発明の課題は，一て，登記識別情報を読み取りにくくなるという登記識別情報

致するのであろうか。

保護シールにおける本件課題は，…登記識別情報保護シール

進歩性の判断においては，認定された本件発明の課の需要者には当然に認識されていたと考えられる。…本件課

題（又はその裏返しである効果）が具体的であればあ

題は，本件原出願日前に，当業者において周知の課題であっるほど，進歩性が肯定されやすいと考えられる。例えたといえる。

ば，動機付けを判断する場面では，本件発明の課題が新規なものであれば動機付けなしと判断されやすく，（サポート要件）周知の課題であれば動機付けありと判断されやすいといえる。

本件発明は，…再度貼り直すことができない登記識別情報保一方，サポート要件は，課題を解決できるかとの観護シールを，何度も貼り付け，剥離することを繰り返すと，点で判断される。そのため，本件発明の課題が具体的

登記識別情報通知書の登記識別情報記載部分に粘着剤層が何に認定されるほど，課題を解決できる範囲を超えると層にもわたって堆積し，粘着剤層が多数積層すると登記識別して，サポート要件が否定されやすくなる。

情報が読み取れなくなる場合があるという本件課題を解決す

つまり，本件発明の課題が具体的に認定されると，る手段として，…登記識別情報保護シールを構成する粘着剤

進歩性は肯定されやすく，サポート要件は否定されや層の少なくとも登記識別情報に接触する部分には登記識別情すくなる。逆に，本件発明の課題が抽象的に認定され報通知書に粘着しない非粘着領域を有するという構成を採用

ると，進歩性は否定されやすく，サポート要件は肯定したものであり，登記識別情報を何度も使用しても，登記識されやすくなる。

別情報の上には粘着剤層が堆積しないので，登記識別情報がしたがって，進歩性の判断においては本件発明の課

判読不能になることがないという効果が得られるものである

題（又は効果）を抽象的に認定する一方，サポート要と認められる。

件の判断においては本件発明の課題を具体的に認定するのであれば，進歩性もサポート要件も厳しく判断されることとなり，出願人又は特許権者にとって不利な

このように，同一の課題を前提として，複数の特許要件を判断することが基本である。

判断手法といえる。
検討対象の裁判例のうち複数の特許要件の判断において本件発明の課題が参酌されたものは 34 件である。

4．3

課題の不一致4.3．1 進歩性及びサポート要件の判断における課題の認定

この 34 件の裁判例において，各特許要件の判断において認定された本件発明の課題を比較した。その結進歩性とサポート要件とで本件発明の課題の認定が果，31 件の裁判例では本件発明の課題が一致してい異なる場合があることが示唆されている裁判例が 2 件た。本件発明の課題が一致しない裁判例はわずかに 3

ある。

件である。

（1）平成 28 年（行ケ）第 10182 号等

したがって，裁判所が複数の特許要件について判断

原告（無効審判請求人）は，サポート要件に関するを示す場合，各特許要件の判断において認定された本主張の中で，本件発明は選択発明であり，進歩性が認

件発明の課題は基本的に一致するといえる。

められるためには顕著な効果を有する必要があるとこ

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本件発明の課題からみる特許要件の判断

ろ，選択発明としての進歩性が担保できないレベルのような基準を設定して判断しているものではない（有低い課題を前提としてサポート要件を判断することは利な効果に基づいて進歩性を肯定したものではない）

不適切であると主張している。

から，矛盾が生ずることはないと判断している。このこれに対して，裁判所は，サポート要件と進歩性のように，裁判所は，進歩性を本件発明の課題を前提と立法趣旨の違いから，サポート要件の判断の枠組みにせずに判断を示し，課題のダブルスタンダードが生じ進歩性の判断を取り込むべきではないとして，原告のることを回避している。

主張を退けている。

（2）平成 29 年（行ケ）第 10129 号＜No.3：平成 28 年（行ケ）第 10182 号等＞

被告（特許庁）は，サポート要件の判断において，明細書の記載から「コク，甘味，美味しさ等を有する

原告らは，本件発明 1 は甲 2 の一般式（I）の範囲に包含さ

米糖化物含有食品を提供すること」を課題として認定れるから，進歩性が認められるためには，甲 2 の一般式（I）

した上で，周知技術を参酌して，本件発明の課題はの他の化合物に比較し顕著な効果を有する必要があるとこ「具体的には，実施例 1 － 1 のライスミルクに比べてろ，選択発明としての進歩性が担保できない「コレステロー

コク（ミルク感），甘味及び美味しさについて優位な

ルの生合成を抑制する医薬品となり得る程度」という程度で差を有するものを提供すること」と認定し直していは，本件出願当時の技術常識に比較してレベルが著しく低くる。すなわち，本件発明の課題について，「コク，甘不適切である旨主張する。

味，美味しさ」の優位性の基準を，明細書に課題とし

しかし，サポート要件は，発明の詳細な説明に記載していなて記載されたものから周知技術に合わせて上げていい発明を特許請求の範囲に記載すると，公開されていない発る。

明について独占的，排他的な権利が発生することになるの

これに対し，裁判所は，周知技術や公知技術を取りで，これを防止するために，特許請求の範囲の記載の要件と込み，明細書に記載された課題とは異なる課題を認定して規定されている…のに対し，進歩性は，当業者が特許出することは相当でないとし，被告の課題の認定を妥当

願時に公知の技術から容易に発明をすることができた発明にでないと判断している。

対して独占的，排他的な権利を発生させないようにするため＜No.1：平成 29 年（行ケ）第 10129 号＞に，そのような発明を特許付与の対象から排除するものであり，特許の要件として規定されている（特許法 29 条 2 項）。

確かに，発明が解決しようとする課題は，一般的には，出願

そうすると，サポート要件を充足するか否かという判断は，時の技術水準に照らして未解決であった課題であるから，発上記の観点から行われるべきであり，その枠組みに進歩性の明の詳細な説明に，課題に関する記載が全くないといった例

判断を取り込むべきではない。

外的な事情がある場合においては，技術水準から課題を認定するなどしてこれを補うことも全く許されないではないと考この裁判例からすれば，引用発明と比較した有利なえられる。

効果に基づいて進歩性が判断されたとしても，サポー

しかしながら，記載要件の適否は，特許請求の範囲と発明のト要件はその有利な効果よりも低いレベルの課題を前

詳細な説明の記載に関する問題であるから，その判断は，第提として判断されることがあるといえる。つまり，進一次的にはこれらの記載に基づいてなされるべきであり，課歩性の判断における効果と，サポート要件の判断にお題の認定，抽出に関しても，上記のような例外的な事情があける課題とで，そのレベルに差異が生じうるといえる場合でない限りは同様であるといえる。

る。

したがって，出願時の技術水準等は，飽くまでその記載内容

ただし，裁判所は，このような課題のダブルスタンを理解するために補助的に参酌されるべき事項にすぎず，本ダードを直接的に認めたわけではない。原告は，審決

来的には，課題を抽出するための事項として扱われるべきもはサポート要件の判断と進歩性の判断とで設定されたのではない（換言すれば，サポート要件の適否に関しては，課題が異なり，ダブルスタンダードでサポート要件と発明の詳細な説明から当該発明の課題が読み取れる以上は，進歩性とを判断していることから妥当でないと主張しこれに従って判断すれば十分なのであって，出願時の技術水ている。これに対して，裁判所は，動機付けの欠如を準を考慮するなどという名目で，あえて周知技術や公知技術理由として進歩性を肯定したうえで，原告が主張するを取り込み，発明の詳細な説明に記載された課題とは異なる

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本件発明の課題からみる特許要件の判断
課題を認定することは必要でないし，相当でもない。出願時

手段も異なる甲 2 発明又は甲 3 発明に基づき，本件発明を容の技術水準等との比較は，行うとすれば進歩性の問題として易に想到することができないことは明らかである。

行うべきものである。）。

（サポート要件）
本裁判例によれば，サポート要件の判断の前提となる本件発明の課題は，原則として明細書から読み取れ

本件発明が解決しようとする課題は，「測定温度：750℃，電る課題そのままである。本件発明の課題の認定に際し

流密度：0.2A/cm2 において，固体酸化物型燃料電池の出力て，技術水準を参酌することは許されるものの，それ密度を 0.15W/cm2 より大きく」することが可能な固体酸化は飽くまでも明細書の記載内容を理解するためであ

物型燃料電池用空気極材料を提供すること（本件課題）である。周知技術や公知技術を取り込んで，明細書から読る。…

み取れる課題と異なる課題を認定することは許されな

上記認定事実によれば，当業者は，本件発明に係る所定のい。

「同一結晶方位領域の面積占有率」を充足する空気極材料及ところで，進歩性の判断においては，引用発明とのび空気極により，本件課題を解決することができると理解す

対比として本件発明の効果が考慮される。本裁判例にるものと認めるのが相当である。

従えば，進歩性の判断において考慮された本件発明の効果（その裏返しである課題）と，サポート要件の判裁判所は，進歩性を抽象的な課題（出力を向上させる）

断において前提となる本件発明の課題とが一致しなくを前提として判断している一方，サポート要件の判断になる。本裁判例は，このような課題の不一致が起こり

おいては，具体的な課題（出力密度を 0.15W/cm2 より大うることを示唆していると考えられる。

きくする）を前提としている。
「出力」についてレベル

ただし，本裁判例では進歩性は論点になっておらの異なる課題に基づいて進歩性とサポート要件とを判ず，異なる課題を前提として進歩性とサポート要件と断しているといえる。このように，裁判所が課題の不を判断したわけではない。

一致を許容する可能性はある。
なお，裁判所は，進歩性をレベルの低い課題を前提

4．3．2

課題が一致しない例とした厳しい基準で判断し，それでも充足するとして前項の裁判例 No.1，No.3 は，異なる課題に基づいいる。また，サポート要件をレベルの高い課題を前提て進歩性とサポート要件とを判断する場合があることとした厳しい基準で判断し，それでも充足するとしてを示唆してはいるが，実際にはそのような基準で進歩いる。したがって，進歩性とサポート要件とで前提と性とサポート要件とを判断したものではない。

なる課題を一致させたとしても，その結論に変わりは

これに対して，裁判例 No.7 は，異なる課題に基づ
いて進歩性とサポート要件とを判断している。

なかったはずである。
4．4＜No.7：平成 29 年（行ケ）第 10036 号＞（進歩性）

実務上の意義裁判例 No.1，No.3 からは，進歩性の判断における有利な効果と，サポート要件の判断における本件発明の課題とは，少なくともレベル（優位性の基準）にお

本件発明は，空気極の活性を高め，固体酸化物型燃料電池のいて差異が生じ得るといえる。進歩性の判断における出力を向上させるために，空気極材料の粉体粒子において同有利な効果は引用発明を基準としたレベルの高いもの

程度の結晶方位を有する領域の面積占有率を特定するものでとなり，サポート要件の判断における課題は明細書にあるのに対し，甲 2 発明及び甲 3 発明は，電極の劣化を抑制

記載されたレベルの低いものとなりうる。一般に，進するために，電極材料の成分の濃度の均一性を高めるもので歩性は課題のレベルが高いほど認められやすく，サある。そのため，両者は，そもそも，解決すべき課題及びそポート要件は課題のレベルが低いほど認められやすの解決手段がいずれも相違するものであり，…

い。したがって，進歩性とサポート要件の両方についそうすると，本件発明と甲 2 発明又は甲 3 発明は，解決すべて，出願人又は特許権者にとって有利な基準で判断さき課題及びその解決手段がいずれも相違するものであるかれるようにも見られる。
しかし，引用発明と比較した有利な効果に基づいて

ら，当業者において，そもそも本件発明とは解決課題も解決

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本件発明の課題からみる特許要件の判断

進歩性が肯定される場合を考えると，本件発明はその課題が認定されると，サポート要件が否定されることような有利な効果を奏する構成を有しているはずであになる。

る。サポート要件が有利な効果に対応するレベルの高

このように，明細書に抽象的過ぎる課題を記載して

い課題を基準として判断されたとしてもそれは肯定さ

おくと，かえってサポート要件を満たさないと判断されるはずである。そうすると，サポート要件の判断にれる恐れがあることから，本件発明の課題としては，おける課題が有利な効果に比べてレベルの低いものに抽象的過ぎない妥当な課題を記載することが好ましい認定されるとしても，それだけで本件発明の特許性がと考えられる。

左右されるわけではない。

（2） 下位概念の発明の課題は，一般論としてではな
く，下位概念の発明の構成と対応づけて効果とし出願人あるいは特許権者にとって有利となるのは，て記載する。

裁判例 No.1，No.3 と同じく，進歩性は有利な効果に基づくことなく肯定されている状態で，サポート要件

本件発明の課題が具体的であればあるほど，進歩性が判断される場合と思われる。この場合には，単純は認められやすい。上位概念の発明では解決できないに，サポート要件のハードルが低くなるのであるかが，下位概念の発明であれば解決できる具体的な課題

ら，本件発明の特許性を認める方向に働く。

が明細書から読み取れるのであれば，進歩性を主張す

近年，サポート要件を厳しく判断する裁判例が散見るのに役立つ。したがって，最上位概念の発明が解決されることころ，裁判例 No.1，No.3 はこの傾向を緩できる課題は当然明細書に記載するとして，下位概念

い方向に導く可能性がある。

の発明が解決できる具体的な課題も明細書に記載しておきたいところである。

5．実務上の留意点

そのために，最上位概念の発明の課題を【発明が解以上の分析結果を踏まえ，実務上の留意点を提言すの課題を【発明を実施するための形態】の欄に記載する。
5．1

決しようとする課題】の欄に記載し，下位概念の発明

明細書作成上の留意点

ることが考えられる。この場合，下位概念の発明の課（1）
 本件発明の課題として特許請求の範囲に記載さ題をそのまま課題として記載することも考えられなくれた発明が解決できる範囲で抽象的過ぎない妥当はないが，その裏返しである効果として記載する方がな課題を記載する。

自然であろう。

裁判例 No.1 からすれば，サポート要件の判断の前

下位概念の発明の効果は，一般論としてではなく，提となる本件発明の課題は，原則として明細書から読下位概念の発明の構成と対応づけて記載することが好

み取れる課題である。サポート要件を満たすことを考ましい。下位概念の発明の効果を，下位概念の発明とえれば，特許請求の範囲に記載された発明が解決できは分離して，一般論として記載すると，その効果からる課題を明細書に記載するのは当然である。ここで，本件発明の課題が認定され，上位概念の発明のサポー

本件発明の課題が抽象的であればあるほど，サポート

ト要件が判断される可能性がある。

要件が肯定されやすいことからすれば，明細書には課このような事態を避けるには，下位概念の発明の効

題を抽象的に記載しておけばよいとも考えられる。

果を，上位概念の発明の効果ではないことが分かるよ

しかし，裁判例 No.1 では，「発明が解決しようとすうに，下位概念の発明の構成と対応づけて記載しておる課題は，…発明の詳細な説明に，課題に関する記載

くことが考えられる。

が全くないといった例外的な事情がある場合において5．2

は，技術水準から課題を認定するなどしてこれを補う

特許性を有するとの主張を構築するにあたり，本件発ことも全く許されないではない」とも判示されてい明の課題に基づいた論理構成も検討する。

査定系手続きにおける留意点

る。したがって，実質的に課題に関する記載が全くな

前記「3．本件発明の課題が参酌される類型」では，いといえるほど抽象的過ぎる課題（例えば，「改良さ各特許要件の判断において本件発明の課題が参酌されれた～を提供する。
」）を明細書に記載した場合には，る類型を示した。拒絶理由通知などで，ある特許要件

技術水準から課題が認定される可能性がある。その結が否定されている場合に，これらの類型を利用して，果，明細書作成者が想定していた課題よりも具体的な反論を構築できる場合がある。特に，進歩性を有する

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本件発明の課題からみる特許要件の判断との反論を構築するにあたり，前掲の類型を検討するは解決できないとしてサポート要件違反を主張する戦ことは有用である。

略を取り得る。あるいは，サポート要件の議論を通し

5．3て特許権者から抽象的な課題の主張を引き出し，その当事者系手続きにおける留意点

5．3．1

特許権者の戦略

抽象的な課題によれば進歩性がないと主張する戦略を無効審判，侵害訴訟（の無効論）などの当事者系手取り得る。

続きにおいて，特許権者は，サポート要件は明細書か裁判所が複数の特許要件について判断を示す場合，

ら読み取れる抽象的な課題を前提として充足するとの各特許要件の判断において認定された本件発明の課題

反論をしつつ，進歩性はサポート要件で主張した抽象は基本的に一致する。したがって，特許権者が主張し的な課題に基づかずに，進歩性有りとの主張を組み立た課題の矛盾を突くことは有用である。
ただし，裁判例 No.1，No.3 は，進歩性とサポートてるという戦略を取り得る。
裁判例 No.1，No.3 では，裁判所は，進歩性は本件要件とで本件発明の課題が異なる場合があることが示

発明の課題に基づかずに肯定し，サポート要件は課題

唆されている。裁判例 No.1，No.3 は，課題のダブルを明細書の記載に沿って低いレベルに認定して肯定しスタンダードを直接的に認めたわけではないが，今ている。このような状態が，特許権者にとって一番有後，そのような判断が出てこないともいえない。特許

利な判断になると思われる。

権者が主張した課題の矛盾が許容されるかもしれな

5．3．2

い，ということには留意が必要である。

無効審判請求人等の戦略

当事者系手続きにおいて，無効審判請求人，被疑侵以上害者等は，進歩性の議論を通して特許権者から具体的（原稿受領 2019.12.27）

な課題（効果）の主張を引き出し，その具体的な課題

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