中国におけるプロダクトバイプロセスクレーム／製造方法クレーム

特集《アジアの知財》

中国におけるプロダクトバイプロセス
クレーム／製造方法クレーム－侵害立証負担軽減のための実務的手法の検討を中心に－
弁護士

本橋

たえ子
要

約

本稿では，中国におけるプロダクトバイプロセスクレームにかかる発明の要旨認定及び技術的範囲の解釈について，近時の裁判例を交えながら概説する。また，プロダクトバイプロセスクレームについては，技術的範囲の解釈に関連して，中国知財訴訟においてしばしば指摘される「立証難」問題が，特に，提訴の段階から顕在化しやすいことから，その立証負担を軽減するための実務的な手法について，製造方法特許の場合とあわせて検討する。

目次

かれている。本稿では，中国における PBP クレーム

1.はじめにの取扱いについて，近時の裁判例を交えながら概説す2.審査段階におけるプロダクトバイプロセスクレームにかかる発明の要旨認定
2.1

原則－物同一説

2.2

例外

解釈に関連して，中国知財訴訟においてしばしば指摘される「立証難」問題が，特に，提訴の段階から顕在化しやすいことから，その立証負担を軽減するための

3.プロダクトバイプロセスクレームの技術的範囲の解釈
3.1

司法解釈の規定－製法限定説

3.2

裁判例

実務的な手法について，製造方法特許の場合とあわせ4.プロダクトバイプロセスクレーム／製造方法クレームの侵害立証て検討する。

2.審査段階におけるプロダクトバイプロセスク

4.1 「新製品」の製造方法の立証責任の転換規定
4.2

る。また，PBP クレームについては，技術的範囲のレームにかかる発明の要旨認定

証拠保全（1） 制度概要

2.1（2） 要件原則－物同一説

中国においても，PBP クレームの審査段階におけ

4.3 「非新製品」の製造方法の立証責任の転換規定

る発明の要旨認定は，「物同一説」に依拠している。

（1） 司法解釈の規定（2） 適用要件について

すなわち，PBP クレームにかかる発明の新規性等は，4.4 プロダクトバイプロセスクレーム／製造方法クレー

製造方法のいかんによらず「物」として同一であるか

ムの立証方針否かに基づき判断され，このことは，審査指南に以下

5.おわりにのように規定されている（2）。
「（3）製造方法の特徴を含む製品の請求項
この類の請求項について，当該製造方法により，製品

1.はじめににある特定の構造及び／又は組成をもたらすかを考慮

プロダクトバイプロセスクレーム（以下，本文でしなければならない。…

は，「PBP クレーム」という。
）とは，物の発明にお出願された請求項により限定された製品は対比文献のいて，物の全部又は一部が製造方法によって特定され製品に比べて，記述された方法が違うものの，製品の（1）ている特許請求の範囲をいう が，その審査段階及び構造及び組成が同じであれば，当該請求項は新規性を権利行使段階における取扱い，すなわち，発明の要旨具備しない。」（審査指南第二部分第 3 章 3.2.5）

認定と技術的範囲の解釈については，各国で判断が分
パテント 2022－ 12 －

したがって，（PBP クレームではない）物のクレー
Vol. 75

No. 4

中国におけるプロダクトバイプロセスクレーム／製造方法クレーム

ムと，その製造方法により限定したクレームとが含ま

構造及び／又は組成を製品にもたらすことを断定できれている場合，前者の新規性が否定されれば，後者のれば，当該請求項は新規性を具備する」と規定されて新規性も，基本的には否定されることになる。

おり，このことは，「出願人が出願書類又は従来技術に基づき，当該方法により，製品に構造及び／又は組〇裁判例 2 － 1

成上で対比文献の製品と異なる結果をもたらすか，若「物」の独立クレームの新規性が否定される場合に，しくは当該方法で対比文献の製品と異なる性能を与えその製造方法で限定した従属クレームも新規性を有さることを証明する」必要がある（審査指南第二部分第ないことを推定した事例

3 章 3.2.5）。
上掲の裁判例 2 － 1 は，当該無効資料に開示された事件番号：（2013）高行終字第 1030 号
裁判所：北京市高級人民法院

製造方法と，請求項 3 に記載の製造方法との相違点

判決日：2013 年 10 月 17 日

は，最終的に得られる高分子ポリマーの粘度に体現さ事件種別：無効審決取消訴訟れるものであるところ，当該無効資料に記載のポリ特許の概要：本件特許において，請求項 1 は，マーの固有粘度は，請求項 1 に記載のポリマーの固有「メタクリル酸アルキル 60～100 重量部とアクリル酸アルキ

粘度の範囲内に含まれており，請求項 3 に記載のポリ

ル 0～40 重量部とからなる総重量部 100 のモノマー組成物

マーは当該無効資料に記載のポリマーと区別することを共重合して得られる，固有粘度が 7.5 より大きく 13.0 以下ができず，製造方法の相違によって機能や性質に違いである高分子ポリマーであることを特徴とするポリ塩化ビがもたらされることは示されていない，と認定した上ニル加工用可塑化改質剤。」

で，請求項 3 の新規性を否定している。

であり，請求項 3 は，その製造方法により限定された，請求項 1 の3.プロダクトバイプロセスクレームの技術的範従属項であった（3）。
裁判所の判断：囲の解釈

・請求項 1 の新規性を否定する証拠との相違点が製造方法の

3.1

司法解釈の規定－製法限定説

中国では，PBP クレームの技術的範囲が，クレーみである場合，その製造方法特徴を採用した請求項 3 も新規性を有さないことが推定される。

ムに記載された製造方法により製造された物に限定さ・請求項 1 の新規性を否定する証拠に開示された製造方法と，請求項 3 に記載の製造方法との相違点は，①材料の投入方れること，すなわち，「製法限定説」に立脚することが，司法解釈（5）において，式について，本件特許では，材料を 1 回または 2，3 回に「請求項の中で製造方法により製品を規定する技術的分けて加えるのに対して，当該証拠ではかかる限定がない
こと，及び，②反応温度等のパラメータの 2 点であって，明細書の記載に基づくと，かかる製造方法の相違点は，最特徴について，被疑侵害製品の製造方法がそれと同一でも均等でもない場合には，人民法院は，被疑侵害技
術案は利権の保護範囲に含まれないと認定しなければ終的に得られる高分子ポリマーの粘度に体現されるものでならない。」

ある。
・当該証拠に記載のポリマーの固有粘度は，請求項 1 に記載と，明確に規定されている（法釈［2020］19 号によのポリマーの固有粘度の範囲内に含まれており，請求項 3

り修正された法釈［2016］1 号「最高人民法院によるに記載のポリマーは当該無効資料に記載のポリマーと区別

専利権侵害紛争案件の審理における法律応用の若干問することができず，製造方法の相違によって機能や性質に題に関する解釈（二）」10 条）（6）。

違いがもたらされることは示されていない。よって，請求日本では，プラバスタチンナトリウム事件（最高裁項 3 の新規性も否定される。

平成 27 年 6 月 5 日判決）において，「物同一説」が採2.2用されるまで，「物同一説」と「製法限定説」が対立

例外

このように，「物」として同一であるか否かが基準

し，PBP クレームの本来的な存在意義に立ち返って，となるため，製造方法の相違が「物」自体の相違に帰PBP クレームを，「真正」／「不真正」に区分して，そ（4）

着する場合には，新規性は否定されないこととなる 。

の技術的範囲の解釈を行おうとする試みなども見ら

審査指南にも確認的に，「属する技術分野の技術者が，れたが，中国では，上述のように，裁判所の審理判断

当該方法が必然的に，対比文献の製品と異なる特定の基準を示す司法解釈に明確に規定されているためか，

Vol. 75

No. 4－ 13 －

パテント 2022

中国におけるプロダクトバイプロセスクレーム／製造方法クレーム

PBP クレームの性質や審査との関連などを考慮したのクレームであり，その融解熱や還元粘度等のパラメータ

議論は，ほとんどなされていないように思われる。

等も規定されていた。
裁判所の判断：上記司法解釈の規定が設けられるまでの経緯を振り・請 求項 12 は，請求項 1 を引用した，製造方法で得られる

返ってみると，中国ではかつて，「余分指定原則」に製品のクレームであり，独立クレームであるが，請求項基づいて侵害を認定した裁判例が散見された（7）。「余12 の技術的範囲を確定するには，引用された請求項 1 の分指定原則」とは，独立クレームの技術的範囲を確定

特徴も考慮しなければならない。

する際に，明らかに付加的な技術的特徴（余分特徴）

・「最高人民法院による専利権侵害紛争案件の審理におけるを省略して，独立クレームの必須の技術的特徴のみに

法律応用の若干問題に関する解釈（二）」第 10 条を参照す

基づいて技術的範囲を確定し，被疑侵害品が技術的範ると，被疑侵害品の生産方法が本件特許の請求項 1 の技術

囲に属するか否かを判断する原則をいい，2001 年の的範囲に属さないのであるから，被疑侵害品は，請求項「北京市高級人民法院の専利権侵害判定の若干の問題

12 の技術的範囲にも属さない。

についての意見（試行）」において，オールエレメン
トルールと並んで，侵害判定の原則の 1 つとして規定

なお，上記司法解釈に規定されるとおり，被疑侵害されていた。その背景には，出願人（代理人）のク製品の製造方法が，PBP クレームにて限定された製レーム作成経験の乏しさから，発明目的や効果の実現

造方法と同一でも均等でもなければ，特許発明の技術に無関係な構成要件を独立クレームにも含んでいる権的範囲に属さないと判断される。

利を救済する意味合いがあったようである。
しかし，2009 年に公布された司法解釈「最高人民〇裁判例 3 － 2

法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」（法釈［2009］21

PBP クレームについて，均等侵害の成立を否定した事例号）では，オールエレメントルールのみが規定され，裁判例もこれに従っていった。こうした流れの中で，請求項に記載された技術内容は，通常，限定的な作用（8）を有するという「全特徴限定規則」の考え方が一般

的となり，PBP クレームにおける「製法限定説」も，その一類型として理解されるようになったものと思わ
れる。

事件番号：
（2017）川 01 民初 2193 号
裁判所：成都市中級人民法院
判決日：2020 年 12 月 10 日
事件種別：特許権侵害事件
特許の概要：本件特許は，原子炉エルボ及びその製造方法に関する特許であり，請求項 1 は，「湾曲部が，コア金型の管体内空間充填率が 95％より大きい分割成形金型によってプレス成型される」という限定が付された，「物」のクレー

3.2

裁判例

ムであった。

当然，実際の裁判例においては，上記司法解釈規定を引用した上で，方法の同一性が吟味されることになる。

・請 求項 1 は，方法の特徴により限定された請求項であり，「最高人民法院による専利権侵害紛争案件の審理における法律応用の若干問題に関する解釈（二）」第 10 条に基づき，被疑侵害品も，同一または均等な製造方法を備えることに〇裁判例 3 － 1
製法クレームが非侵害であることを理由に，PBP
クレームも非侵害であると認定した事例

より，初めて技術的範囲に属し得る。
・同被告に対する，本件特許の関連特許権の侵害訴訟の判決によれば，その証拠保全の過程で得られた証拠から，被疑侵害品の製造工程で用いられるコア金型の管体内空間充填

事件番号：（2019）粤 03 民初 3675 号

率は 95％を下回っていると認められる。

裁判所：深圳市中級人民法院

・明細書の記載に基づくと，「充填率が 95％より大きい」は，

判決日：2020 年 12 月 4 日

技術的特徴の限定作用を特に強調したものである。

事件種別：特許権侵害事件

・同司法解釈 12 条の規定から，被疑侵害品の製造工程で，充特許の概要：本件特許の請求項 1 は，ポリアリルエーテル

填率が 95％を下回るコア金型を使用するという技術的特

ケトンの製造方法の独立クレームであり，請求項 12 は，「請
求項 1 に記載の方法で得られたポリアリルエーテルケトン」

パテント 2022

裁判所の判断：－ 14 －

徴は，本件特許の技術的特徴と同一でも均等でもない。

Vol. 75

No. 4

中国におけるプロダクトバイプロセスクレーム／製造方法クレーム

本判決で引用された上掲司法解釈の第 12 条は，「請ここでは「新製品」の定義は正面から規定されてい求項に『少なくとも』，『上回らない』等の用語を用いないのであるが，かつては，この司法解釈の規定をて数値的特徴を定義し，かつ当業者が専利請求の範「『新製品』の認定について，実質的に『新規性』の判囲，明細書及び図面を閲読した後に，専利に係る技術断基準を採用した」と評価する見解（9），及び，こうし案が当該用語の技術的特徴を限定する作用を特に強調た見解に符合する裁判例（10）が散見された。このため，していると考え，権利者がそれと異なる数値的特徴が従来の訴訟実務では，製造方法の特許権者が，知識産同等の特徴に該当すると主張する場合には，人民法院

権局の検索報告書（11） 等を提出して「新製品」であるはこれを支持しない。」と規定している。「物」の発明

ことの初歩的な証明に替え，その上で，被告に立証責を製造方法によって特定しようとする場合であって任を転換しようとすることがしばしば見受けられた。

も，その特定が必要十分な範囲となっているか，ク

しかし，その後，最高人民法院が，（2018）最高法民

レーム作成や補正の段階で十分留意する必要がある。

申 4149 号（2018 年 12 月 25 日裁定）において，「新製品とは，国内外で初めて生産された製品を指し，当該

4.プロダクトバイプロセスクレーム／製造方法

製品は特許出願日前にすでに存在する同種の製品と比クレームの侵害立証

べて，製品の組成成分，構造又は品質，性能，機能に

上述のように，PBP クレームの技術的範囲は，「製ついて明確な区別を有しているものをいう。」との定法限定説」に基づき解釈されるため，権利行使の場面義を示した上で，独立クレームが登録となっているこ

では，PBP クレームの侵害については，被疑侵害製とに基づき，当該クレームに規定された製品が新製品

品がクレームで特定された製造方法によって製造されであると認定した原審の判決を取り消して以降，全体たものであることを権利者の側で立証しなければなら的に「新製品」の判断は，より厳しくなる傾向にある。

ない。そうすると，PBP クレームの侵害立証は，製なお，本規定が適用されるのは，あくまで方法ク

造方法クレームの侵害立証とほぼ同値となり，相手方レームであり，「物」のクレームである PBP クレームの工場内で使用されている製造方法を立証することのには適用されない（12）。この点は，後述の「非新製品」

難しさがそのまま引き継がれることになる。かかる製の製造方法特許の立証責任転換規定についても同様で造方法の立証負担を軽減する手法として，実務上，以あると考えられる。この観点から，中国での権利行使

下のような規定，制度が存在する。

を見据えると，「新製品」であれ，「非新製品」であれ，製造方法のクレームの作成は重要といえる。

4.1 「新製品」の製造方法の立証責任の転換規定
4.2

中国においても，日本の特許法の 104 条（生産方法

証拠保全の推定）に相当する規定が 1992 年の改正専利法から（1） 制度概要

導入され，現在の専利法では以下のように規定されて証拠保全とは，証拠が滅失する，または後日取得しいる。

難くなるおそれがある場合に，当事者の申立てによ「特許権侵害紛争が新製品製造方法特許に係る場合，

り，または，裁判所が自ら，証拠の所在地にて保全措同様の製品を製造する単位又は個人はその製品の製造

置を取ることができる制度である（中国民事訴訟法

方法が特許方法と異なることの証明を提出しなければ

81 条参照）。条文上，「証拠が滅失する，または後日ならない。
」（専利法 66 条 1 項）。

取得し難くなるおそれがある」ことが要件となっていこの規定に関しては，さらに，司法解釈「最高人民るが，製造方法特許など，被告の工場内で実施されて法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理におけいて，証拠化が困難な場合にも保全申立てが認められる法律適用の若干問題に関する解釈」（法釈［2009］21

る場合があり，実務上もよく利用されている。

号）において，以下のように規定されている。

申立てが認められた場合の保全手続は，申立ての内「製品または製品の製造技術案が，特許出願日以前

容にもよるが，例えば，原告代理人が同行の上，裁判に国内外で公衆に知られている場合には，人民法院は，官が被告の工場に赴き，工場内で静止画，動画撮影

当該製品は，専利法第 61 条第 1 項に規定する新製品

や，製造工程表などの収集が試みられる。もっとも，に該当しないと認定しなければならない。」（17 条）。

証拠保全には強制力がなく，被告側が工場内への立ちVol. 75

No. 4－ 15 －

パテント 2022

中国におけるプロダクトバイプロセスクレーム／製造方法クレームに思われる。

入りを拒否することも少なくない。
しかし，このような場合には，本案の審理において，そうした態度が考慮され，裁判官の心証に影響す〇裁判例 4 － 1
公証購入品やウェブページ公証書等により，証拠保

るほか，証拠保全に非協力であったことのみをもって，特許権侵害を推定した判決も存在する。たとえば，

全が認められた事例（2013）蘇民終字第 0009 号（江蘇省高級人民法院 2013

事件番号：（2017）粤 73 民初 2539 号

年 12 月 13 日判決）では，「被告は正当な理由無く，2

裁判所：広州知識産権法院

回，一審裁判所の，金型全自動生産ライン設備の製造

判決日：2018 年 10 月 17 日に対する証拠保全を拒絶し，一審裁判所は，被告の製事件種別：特許権侵害事件

造する設備が対象特許の技術的範囲に属するか否かを特許の概要：本件特許は，天然ゴム液を原料とし，初期型判定するための技術対比の方法を採用することができ

にて焼成後にさらに成型金型にて加熱加圧成型するステッなかった。かかる場合に，一審裁判所が，原告の主張，プを有する立体ゴム製品（靴のインソール）の製造方法特許である。

つまり，被告が製造する金型全自動生産ライン設備が事案の概要：

本件特許権の技術的範囲に属するとの主張を推定する

・原告は，被告工場にて公証購入した靴インソール，同工場

ことは，全く不当ではない。」と判示している。

にて公証入手した被告が発行した領収書，納品書，宣伝パ

こうした司法実務を追認する形で，2020 年に公布

ンフレット，工場周囲等で撮影した写真を含む公証書，及された司法解釈（法釈［2020］12 号「最高人民法院

び，「二次成型活動ラテックスインソール」と記載されたによる知的財産権民事訴訟の証拠に関する若干規定」）

被告ウェブサイトの公証書を提出して，証拠保全申立てをにおいては，当事者が正当な理由なく証拠保全に協力行った。

せず，またはこれを妨害したことにより証拠を保全す

・裁判所は，原告の証拠保全申立てを認容。

ることができなかった場合には，当該当事者に不利な・証拠保全において，被告工場内での写真撮影や製造工程の結果を負担させることができる旨の規定が設けられた

動画撮影等が行われたが，それらの証拠から，原料に天然（13 条）。

ゴムは使用されていないとして，特許権侵害の成立は否定された。

（2） 要件
実務上，証拠保全の申立ての際には，当該証拠の意〇裁判例 4 － 2
公証なしで撮影された動画データ等を初歩的証拠と義と重要性を説明し，さらに原告自身で当該証拠を収集できないことや，相手方が特許権侵害行為を行ってして，証拠保全を行うべきである旨，判示した事例

いることなどを具体的な証拠に基づいて説明すること

事件番号：（2015）民申字第 582 号になる。この点，上掲の司法解釈（法釈［2020］12 号）

裁判所：最高人民法院

では，①申立人がその主張について初歩的証拠を提出

裁定日：2015 年 10 月 29 日

したか，②（保全申立てに係る）証拠は，申立人自ら事件種別：特許権侵害事件

収集可能か否か，③証拠が滅失または後日取得し難く

特許の概要：本件特許は，「ナフトール生産における母液，なる可能性及びそれによる要証事実に与える影響，④

亜硫酸ナトリウム溶液の処理方法」に関する。

証拠保有者に与える影響，を考慮して，保全の申立て経緯：を審理する旨の規定が設けられた（11 条）。
このように，「初歩的証拠」として，相手方の侵害行為を一定程度推認させる証拠の提出は必要になるが，どのような初歩的証拠によって，どこまで侵害事実を疎明すれば，証拠保全申立てが認められるかについては，上記司法解釈にも規定されておらず，また，その基準を具体的に判示した裁判例も見受けられず，
結局，各地の裁判所の裁量によるところが大きいようパテント 2022－ 16 －

・原告は，一審裁判所に対して，被告の工場見学時に携帯電話で撮影された動画を提出して，証拠保全を申請した。
・これに対して，一審裁判所は，証拠保全に加えて，鑑定委託も必要であるとして，鑑定費用 20 万元以上の支払いを原告に命じたが，原告が期限内にこれを支払わなかったことを理由に，証拠保全を行わず，その上で原告の請求を棄却した。
・二審裁判所は，かかる一審裁判所の手続に違法はないとして，特許権者の上訴を棄却した。

Vol. 75

No. 4

中国におけるプロダクトバイプロセスクレーム／製造方法クレーム
裁判所の判断：は思われるものの，証拠へのアクセスが困難な製造方・原告は，動画資料等の初歩証拠を提出し，被告が特許権侵法特許の場合，比較的緩やかに証拠保全申立てが認め害行為を実施した可能性があることを証明しており，被告られていると言って差支えないように思われる。

もナフトールを製造したことを認めている。
・被告の生産活動はいずれも内部で行われており，原告及び4.3 「非新製品」の製造方法の立証責任の転換

その代理人が内部に立ち入り，関連証拠を収集することは規定困難であるから，一審裁判所は，原告の申立て後，証拠保（1） 司法解釈の規定

全を行うべきであった。

「新製品」の製造方法の立証責任の転換が，専利法・一審裁判所は，原告の証拠保全申立て後，被告が侵害行為を実施したか否かに関する証拠を保全，獲得することなく，で規定されていることは上述のとおりであるが，上記鑑定委託が必要であるとして，個人である原告に 20 万元

司法解釈「最高人民法院による知的財産権民事訴訟の余りの支払いを命じたことは，明らかに不当であり，期限証拠に関する若干規定」法釈［2020］12 号では，さら内にこれが支払われなかったことを理由に，証拠保全を拒に，以下のように，「非新製品」の製造方法の立証責絶し，原告の請求を棄却したことには手続的違法があるか

任転換規定が設けられた。

ら，一審判決を維持した二審判決は破棄されるべきである。

裁判例 4 － 1 では，特許方法は，製品からさかのぼっ「特許方法で製造された製品が新製品でない場合にて各ステップを推定することが基本的にできないと考は，特許権侵害紛争の原告は，以下の事実を立証しなえられる上，判示からすると，原告の侵害主張の主なければならない。

根拠は，被告ウェブページに「二次成型活動ラテック（一）被告が製造した製品と特許方法で製造された製品が同一製品であること

スインソール」と記載されていることであると思われる。そうすると，証拠保全申請の認定の詳細は不明で（二）被告が製造した製品が特許方法で製造された可能性が高いことはあるが，「二次成型活動ラテックスインソール」とのウェブページ上の記載により，二段階でインソール（三）被告が特許方法を使用したことを証明するための成型を行う本件特許の使用を疑わせる，という理由に，原告が合理的努力を尽くしたことで，証拠保全が認められた可能性があり，原告が申請

原告が前項の立証を完了した後，人民法院は，被告段階で提出した初歩証拠によっては，特許方法の本質にその製品の製造方法が特許方法と異なることを立証的な部分をなすどの構成要件も証明できていなかった

するよう，要求することができる。」

ものと思われる。
また，裁判例 4 － 2 において，最高人民法院は，「被したがって，今後，非新製品の製法特許権の侵害に告もナフトールを製造したことを認めている。」と判ついては，本規定に基づき，被告に対して，その製法示しており，この事案でも，証拠保全申請段階で明らの立証を求めていくことが考えられる。

かとなっていたのは，特許方法にかかる製品と同一種類の製品を製造していたこと程度であり，裁判例 4 －（2） 適用要件について

1 と同様，特許方法の本質をなす構成要件のいずれも上掲司法解釈では，上記の 3 つの要件の具体的内容

証明できていなかったようである。裁判例 4 － 2 では，及び判断基準が規定されていない。そこで，実際に本「原告は，ビデオ資料等の初歩証拠を提出し，被告が規定の適用が認められた裁判例を通して，これを検討

侵害行為を実施した可能性があることを証明し」ともする。

判示しており，証拠保全申立ての際に提出すべき初歩的証拠は，単に，侵害の「可能性」を示す程度のもの〇裁判例 4 － 3

で足りることを示唆しているともいえる。

上掲司法解釈規定を適用して被告に立証責任を転換

これらの裁判例からすると，少なくとも，特許方法

し，侵害を認定した事案

によって製造されたと主張する製品の存在と，当該製

事件番号：（2021）最高法知民終 1305 号品が被告により製造されていることが，当該製品の公裁判所：最高人民法院

証購入等によって証明されていることは前提となると

判決日：2021 年 12 月 23 日

Vol. 75

No. 4－ 17 －

パテント 2022

中国におけるプロダクトバイプロセスクレーム／製造方法クレーム
事件種別：特許権侵害事件

よって，Y2 が製造したドデカン二酸製品は，特許方法で特許の概要：本件特許は，「生物発酵法による長炭素鎖二塩製造された製品と同一製品と合理的に推定できる。

基酸生産の精製工程」である。

〈特許方法で製造された可能性が高いこと〉

経緯等：

・Y1，Y2 は，関連判決で本件特許権侵害と認定された A 社

・本件特許は，もともとは，被告 Y3 により出願されたものに引き続いて Y3 の工場設備を借り受け，同一製品を製造であり，その発明者には，Y3 に転職した原告 X1 の関連会

していたが，工場所在地の行政機関に新たな環境評価資料

社の元従業員が含まれていた。

を提出していないから，Y1，Y2 の製造方法は A 社の実施

・X1 らは，本件特許出願にかかる発明は，X1 らの職務発明

方法から大きな変化は発生していないことが初歩的に証明としてなされたものであるとして，本件特許を受ける権利される。Y1，Y2 が製造した製品は特許方法により製造さが X1 らに属することの確認訴訟を経て，権利の移転登録れた可能性が高い。

を行った。

〈原告の合理的努力〉

・2018 年，被告 Y1 は，Y3 から工場設備等を賃借する契約

・原 告は原審で 54 の証拠を提出しており，税関差押え被疑を締結。被告 Y2 は，2019 年より，Y3 から工場設備を借

侵害品の分析報告，訴外 A に対する本件特許と同一の特許り受け，ドデカン二酸を製造，販売していたことを認めて権侵害訴訟の判決，被告所在地の環境保護局のウェブサイいる。

トの公証書等は，強い関連性と証明力を有する。

・2019 年，X1 は，Y1，Y2 よりも前に，Y3 から工場設備を・本件訴訟における証拠収集の難易度とコスト，提出した証

借り受けて長鎖二塩基酸を製造・販売していた訴外 A に

拠数量，証拠の関連性と証明力等の要素を総合考慮すると，対する本件と同一の特許権侵害訴訟の一審で勝訴。その後，

上記の積極的な立証行為は，原告が，被告が特許方法を使本件特許のライセンシーである X2 と共同で，Y1，Y2，Y3

用したことを証明するために合理的努力を尽くしたと認めを被告として本件訴訟を提起

（13）

。

られる。

・原告らが提出した証拠は，
・税関で差し押さえられた，Y2 の輸出申告にかかる長鎖・以上より，原告は相応の立証責任を果たしており，特許方二塩基酸製品の成分分析報告及びその分析過程に係る法と同一の製造方法を実施したことの立証責任は Y1，Y2

公証書に移転するが，Y1，Y2 が提出した証拠は，実施方法が特・本件特許方法の実施実験及びその生成物に係る公証書，

許方法と異なることを証明するに足りず，不利な法的効果

当該生成物の分析報告を負担すべきである。

・生 産工程や汚染防止対策に変更がなければ，工場設備
賃借人は環境評価を再報告しなくて良い旨等，記載さ・なお，「最高人民法院による知的財産権民事訴訟の証拠にれた被告所在地の環境保護局のウェブサイトの公証書関する若干規定」第 3 条に規定する各事実は，相互に関連等。

し，相互に裏付け合うものであり，互いに独立したもので・一 審裁判所は，Y2 のドデカン二酸の製造現場での検証をはないことに注意を要する。この規定の適用の際には，論行ったが，Y2 は，ドデカン二酸の精製工程における技術電理的な推理と日常生活上の経験則を十分に活用し，各当事

子データを提供せず，提供した紙媒体のデータ等は，実際者が証明を要する事実についてのそれぞれの立証の十分性に使用した工程のパラメータを証明できないものであった。

と難易度を考慮し，案件全体の事実を前提に，立証責任転裁判所の判断：換の条件を満たしているかを総合的に判断すべきである。

〈製品の同一性〉

本件では，形式的には，各当事者がいかなる立証義務を負・原 告が提出した，Y2 の長鎖二塩基酸製品の分析報告の結い，またそれらを履行しているかを分けて検討したが，本果は，明細書の実施例に記載の成分指標及び原告が公証実件が立証責任を転換する状況であることを確認した。各要験して得られたドデカン二酸の成分と，基本的に一致して証事実間の関連性を十分考慮し，双方の立証の難易度，十おり，しかも，明細書に記載の従来技術で得られたドデカ

分性及び Y1，Y2 の弁解の合理性を総合し，全体的で総合ン二酸の成分とは大きく異なっている。

的な判断と認定を行った。

・関 連訴訟の確定判決では，Y2 の以前に Y3 の工場設備を借り受けていた訴外 A が本件特許方法を使用していたことが認定されている。
・特許方法と異なる方法を採用したとの Y2 の主張はいずれも認められない。

本判決において，最高人民法院は，形式的には，原告が提出した証拠について，3 つの要件に 1 つずつ当てはめて，立証責任転換規定の適用可否を判断しているが，最後の判示を見ると，実際には，事案の個別具体的事情，すなわち，特許の内容や被疑侵害行為の態

パテント 2022－ 18 －

Vol. 75

No. 4

中国におけるプロダクトバイプロセスクレーム／製造方法クレーム

様，証拠入手の可能性等に照らして，当事者双方がそ製品の成分分析結果のほか，被告の主要技術者が原告

れぞれ，どの程度，必要かつ可能な立証を行っているの元従業員であって，特許方法の完全なプロセスにアかという観点から，全体的，総合的にみて，どちらがクセスする機会があったことが，侵害認定において大侵害の立証責任を負うべきか，を判断しているようできく考慮されている。本件同様，かなり特殊な背景事ある。適用の可否が被疑侵害者の立証活動にも影響さ情があり，少なくとも現在までの事例を見る限りでは，れるならば，提訴の段階で，本規定の適用可能性を推（二）「特許方法で製造された可能性が高い」のハード

し量ることは難しい。

ルは低くないと考えた方が良さそうである。

また，「第 3 条に規定する各事実は，相互に関連し，
4.4 プロダクトバイプロセスクレーム／製造方

相互に裏付け合うものであり，互いに独立したもので

法クレームの立証方針はない」と判示されている。確かに，（一）「製品の同一性」の問題は，（二）「特許方法で製造された可能性

前節での検討を踏まえると，上掲司法解釈の立証責が高い」かの問題の一部とも言え，また，（三）「合理任転換規定については，特に，2 番目の要件「被告が的努力」は，「証拠収集の難易度とコスト」という制製造した製品が特許方法で製造された可能性が高いこ

約の中で，どれだけ「関連性と証明力」のある証拠をと」が容易に認められない可能性があること，また，提出できたか，で評価されるということになると，こ適用の可否が被疑侵害者の立証活動にも影響される可れも結局は，どこまで，（二）「特許方法で製造された能性があることから，提訴の時点でこの規定の適用の可能性が高い」か，を証拠によって示せたかの問題とみに期待するのはリスクが高い。そうすると，本案訴なる。そうすると，権利者の手持ち証拠については，

訟では同規定の適用を主張することを念頭に置きつつ（二）「特許方法で製造された可能性が高い」が言える

も，やはり基本的には，証拠保全手続の利用を中心とかが，大きなポイントとなる。

して，立証方針を考えることになると考えられる。

本件において，（二）「特許方法で製造された可能性

PBP クレーム及び製法クレームに基づく権利行使にが高い」の決め手となったのは，同一特許権侵害に基おいては，具体的には，以下のような流れで証拠収集

づく関連訴訟の確定判決において，同一工場で特許方を検討することになろう。

法が使用されていたことが認定されており，かつ，製①被疑侵害者工場での実地調査及びサンプル品入手

造方法が変更されたならば行われるべき行政機関へのまずは，侵害実態を把握するため，また，次のス手続が行われていなかったことである。判示からする

テップの公証購入の可否を含めた証拠収集計画を立てと，3 つの要件を厳密に区別して具体的基準を検討するため，被疑侵害者の工場での実施調査を行うことがることにはあまり意義はないと思われるものの，本件望ましい。近年では，被疑侵害業者の工場内での撮影

では，「物」の分析結果は，（二）「特許方法で製造さが難しいケースが増えてきているが，それでも，侵害れた可能性が高い」の手前の，（一）
「製品の同一性」

分析に必要なサンプル品を入手できたり，あるいは，の問題として整理されている。本件特許は，厳密に工場稼働日や生産ラインの場所等，後の証拠保全の段

は，物の「精製方法」であり，明細書には，従来技術階で有益な情報が得られる場合が多く，基本的には実により精製された物と特許方法で精製された物につい施を検討すべきである。

て，総酸含有量や鉄イオン含有量，水分等を指標とし②被疑侵害者製品の公証購入た比較例が記載されていた。これに沿って，被疑侵害

次に，特許方法を使用して製造されたと思われる製品の分析にも同様の指標が用いられていたが，これら品の公証購入を行う。製品実物は，証拠保全申立てのの指標とクレームされた各工程との関連性は高いとは際に，最も重要な「初歩的証拠」となるケースが多い

言い難い。したがって，このような場合には，やはり，と思われる。なお，中国訴訟では，被疑侵害品実物や正面から「方法」の使用自体をある程度裏付ける証拠

ウェブページを証拠とする場合，その取得過程についが必要であると考えられる。この点に関して，物の製て公証を得なければ，訴訟実務上，証拠能力が認めら

造方法特許権侵害事件において，同じく被告に立証責れない可能性が高い。このため，入手困難性が考慮さ任を転換して侵害を認定した，蘇州市中級人民法院れる可能性はあるものの，基本的には，被告製品を公（14）（2010）蘇中知民初字第 0301 号（調停） では，被告Vol. 75

No. 4

証なしで購入して証拠として提出しても，「合理的努－ 19 －

パテント 2022

中国におけるプロダクトバイプロセスクレーム／製造方法クレーム力を尽くした」と認められない可能性が高いと考えた（注）方が良い（15）。

（1）竹田稔・松任谷優子「知的財産権訴訟要論」（発明推進協

特に，BtoB 製品の場合には，工場に公証人を同行させ，直接現地で被疑侵害者製品を購入することも予会）P.96（2）なお，審査指南は，このように，「物同一説」に立った上で，化合物の新規性について，「引用文献において開示され想されるが，その際，製品の同一性の立証に利用し得ている化合物の名称，分子式（又は構造式）及び物理化学パ

る製品のパンフレットや製品の仕様書，プロモーショ

ラメータが不明瞭であるが，同文献に専利出願において保護

ン動画なども，あわせて公証人の面前で入手することを求める化合物と同一の製造方法が開示されている場合には，当該化合物は新規性を有しないと推定される。」と規定

を，①の調査結果を踏まえて，予め計画しておくと良していたが，2020 年の改正によりかかる規定は削除されて，いだろう。

代わりに「引用文献中の記載に基づく構造情報が保護を求め②´派生証拠，関連証拠の収集

る化合物と引用文献に開示されている化合物との構造の違い②にて，被疑侵害者製品を公証購入することができを認定するのに不十分であるが，物理化学パラメータ，製造

たら，その製品の成分分析報告，特許方法を使用して方法及び効果に関する実験データ等を含む同引用文献に記載されたその他の情報を踏まえて総合的に考慮した後，両者が製品を製造する実験の公証書及び得られた製品実物を実質的に同一であると推定する理由を当業者が有する場合にさらに証拠として提出することや，②と並行して，被は，出願人が構造に確実に違いがあると証明する証拠を提供

疑侵害者や，許認可等に係る行政機関のウェブサイト

することができない限り，保護を求める化合物は新規性を有の公証等，関連証拠の収集，提出を，特許の内容及び被疑侵害行為の態様に応じて，あわせて検討すべきである。

しない。」との規定が追加され，製造方法に限らず，種々の観点からの物の同一性の推定が許容されることとなった。
（3）具体的には，「固有粘度が 7.5 より大きく 13.0 以下である高分子ポリマーであって，反応器に水 100～250 重量部を加え，③証拠保全申立て

メタクリル酸アルキル 60～100 重量部とアクリル酸アルキル②，②´で収集できた証拠を初歩的証拠として，証0～40 重量部とからなる組成物の合計重量部を 100 とし，界拠保全の申立てを行う。申立ては提訴と同時に行うこ面活性剤 0.1～1.5 重量部とラジカル開始剤 0.001～0.2 重量部とが多いが，裁判所によっては提訴前のみ，証拠保全とを 1 回若しくは 2 回又は 3 回に分けて反応器に加え，50～
500 回転／分の撹拌速度で 40～60℃に昇温し，反応温度をの申立てを受理する場合もあるようである。いずれに65℃以下に制御して 10～25 時間反応させてポリマーエマル

しても，提訴の準備を終えた状態で申立てを行うことジョンを得て，次いで乾燥して高分子ポリマーを得る，方法になる。

によって製造されることを特徴とする請求項 1 に記載のポリ証拠保全によって，必要な証拠が全て得られなかった場合であっても，上述の立証責任転換規定の適用や，相手方の証拠保全への非協力的態度等を指摘した上で，侵害事実の推定を主張することが考えられる。

塩化ビニル加工用可塑化改質剤。
」（4）この意味では，「例外」というより，「物同一説」の当然の帰結ともいえる。
（5）「司法解釈」とは，最高人民法院等による，各法律規定の具体的判断基準その他の法律問題についての具体的な解釈規定
であり，各級の人民法院の審理に対して拘束力を有する。

5.おわりに（6）なお，北京市高級人民法院の「専利権侵害判定指南」第 21
条にも，以下のような規定がある。

以上，本稿では，中国における PBP クレームの要「製造方法で規定された製品の技術的特徴は，専利権の保旨認定及び技術的範囲の解釈について説明するととも護範囲の確定について限定的作用を有する。被疑侵害製品のに，PBP クレーム／製造方法クレームに基づく権利行

製造方法が専利方法と同一でなく，均等でもない場合，被疑使の場面において，立証責任の負担を軽減するための侵害技術案が特許権の保護範囲に含まれないと認定すべきで手法について概説した上で，関連する裁判例の検討を通じて，現時点での実務上の立証手法について，一定の指針を示した。特に，法釈［2020］12 号における「非新製品」の製造方法の立証責任転換規定について
は，今後，裁判例の蓄積を待った上でさらに検討を重ある。
」（7）例えば，（1993）中経知初字第 704 号（北京市中級人民法院
1995 年 5 月 15 日判決）。
（8）劉慶輝「中国専利侵権訴訟ガイド」（中国法制出版社）P.95の記載に倣った。
（9）王規，劉良勇「新製品の製造方法特許権侵害紛争に係る立ねる必要があるが，本稿が，中国において権利行使を考える権利者の参考となれば幸いである。

パテント 2022

証責任転換規定の問題研究」など。
（10）例えば，北京市第一中級人民法院（2009）一中民初字第4358 号では，原告権利者が提出した，権利化段階での審査－ 20 －

Vol. 75

No. 4

中国におけるプロダクトバイプロセスクレーム／製造方法クレーム
意見通知書，検索報告，米国および EU で登録されたファミ

製品の製造は証明できたが，合理的な努力によっても，被疑

リ特許の請求項の翻訳文等に基づき，「新製品」であること

侵害者が確実に当該特許方法を使用していることを証明できが認定されている。

ない場合において，事案の具体的状況に基づき，既知の事実（11）国家知識産権局傘下の専利検索諮詢センターが先行技術文及び日常生活経験を結合して，当該製品が特許方法によって献調査を行い，その結果に基づき，新規性，進歩性等につい製造された可能性が高いと認定できる場合は，民事訴訟証拠ての法的拘束力のない見解が示された報告書のことである。

の司法解釈の関連規定により，専利権者への更なる証拠の提（12）例えば，原告の特許が PBP クレームのみで構成され，製供を要求することなく，被疑侵害者にその製造方法が特許方

造方法クレームが含まれていなかった事案において，（2014）

法と異なることの証拠の提供を求める。」と規定されており

皖民三終字第 00078 号（安徽省高級人民法院 2015 年 3 月 12（15 条），裁判所はこの規定を参照したものと思われる。な日判決）では，PBP クレームに係る「物」が新製品である

お，この規定において「…製造された可能性が高い」は，原ことが認められつつも，「物」のクレームには立証責任転換

文上，「…制造的可能性很大」となっているところ，上掲司規定が適用されないと判断した一審判決が維持されている。

法解釈規定の（二）の要件では，「…制造的可能性较大」と（13）なお，Y3 については，工場設備を Y1，Y2 に貸与したのなっており，司法解釈規定において，侵害「可能性」のハー

みで，侵害行為が認められないと判断されている。

ドルは多少下げられている。

（14）2011 年，最高人民法院より公布された「知的財産権裁判（15）（2018）京 73 民初 1601 号（北京市知識産権法院 2020 年 12の機能を十分に発揮させ，社会主義文化の大きな発展・繁栄

月 8 日判決）は，原告が提出した証拠はいずれも公証を経てを推進し経済の自主的協調的発展を促進する上での若干の問おらず，「合理的努力」を尽くしたとは認められないとして，題に関する意見」では，「特許方法を使用して得られた製品

立証責任転換規定の適用の主張を排斥した。

が新製品に該当せず，特許権者が，被疑侵害者による同様のVol. 75

No. 4－ 21 －（原稿受領 2022.1.21）

パテント 2022