中国における強く広いクレームの作成を目指して

中国における強く広いクレームの作成を目指して− 拒絶理由（進歩性）に対する反論と具体例

林達劉グループ，北京林達劉知識産権代理事務所，
北京林達劉知識産権研究所，谷・阿部特許事務所
要 約
中国において強く広いクレームで特許を獲得するためには，中国の進歩性に関する審査運用の十分な理解が必要不可欠であり，拒絶理由への反論の分析が望まれている。本分析は，中国の進歩性に関する反論の態様と具体例を解説して，日本の特許出願担当者にとって参考となる情報を提供することを目的とする。

目次

術は，出願日（優先日がある場合は優先日）以前に国

１．はじめに内外の刊行物での公然発表，国内外での公然使用また

２．中国の進歩性

はその他のルートにより公衆に知られている技術を含

２．１．中国の進歩性の定義

む。

２．２．中国の進歩性の判断手法

中国審査指南第 2 部第 4 章 2．2 によれば，「発明が（１） 3 ステップ法（２） 二次的考慮事項（secondary consideration）

格別の実質的特徴を有する」とは，当業者にとって，（３） 特定の表現を有する請求項についての取り扱い発明が公知技術から自明なものではないことをいう。

３． 中国における拒絶理由に対する反論の具体例
３．１．同一の引用文献における複数の発明の組み合わせまたは複数の引用文献の組み合わせ

発明は，当業者が公知技術の上で論理的な分析，推理または有限の実験によりなし得るものであれば，当該

３．２．引用文献と技術常識との組み合わせ

発明は自明なものであり，格別の実質的特徴を有しな

４．中国事例解説い。

５．おわりに

中国審査指南第 2 部第 4 章 2．3 によれば，「発明が顕著な進歩を有する」とは，発明は公知技術に比べて１．はじめに有利な技術的効果を奏し得ることをいう。例えば，発本分析は，中国の進歩性に関する拒絶理由への反論

明が公知技術に存在していた欠点や不備を解消したこの態様と具体例を解説し，中国において，出願人の最と，或いは，ある技術的課題について異なる思想によも期待する特許を得るための参考となる情報を提供す

る解決手段を提供したこと，或いは，ある新規な技術ることを目的とする。

発展方向を代表することが挙げられる。

２．中国の進歩性

２．２．中国の進歩性の判断手法

２．１．中国の進歩性の定義

中国の進歩性判断は，上述の規定からすれば諸外国

中国特許法第 22 条第 3 項によれば，進歩性とは，公の進歩性ないし非自明性の判断とは異なるように見え

知技術に比べて，その発明が格別の実質的特徴及び顕る。なぜなら，上述の規定に照らしてみれば，中国に著な進歩を有し，その実用新案が実質的特徴及び進歩

おいて，発明が自明なものではないという要件だけでを有することをいう。

なく，さらに，有利な技術的効果を奏し得るという要

中国特許法第 22 条第 5 項によれば，本法にいう公件も満たしてから，初めて進歩性有りと判断されるよ

知技術とは，出願日以前に国内外で公衆に知られていうに見えるからである。しかし，プラクティスでは，る技術をいう。

格別の実質的特徴を有すれば，通常，顕著な進歩を有

中国審査指南第 2 部第 3 章 2．1 によれば，公知技
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すると判断されるので，中国の進歩性判断は諸外国の− 82 −

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中国における強く広いクレームの作成を目指して進歩性ないし非自明性の判断とは実質的な相違がないが実質上解決する課題を判断する。相違点の認定は，といえる。言い換えれば，中国において，進歩性の判

技術上の比較であるため，審査官が異なっても結論が断は主に，格別の実質的特徴を有するか否か，つまり同じである場合が多い。しかし，発明が実質上解決す発明が自明なものであるか否かによるものである。

る課題の認定については，発明に対する理解に関係す

格別の実質的特徴について，中国の審査指南によれるため，中国の審査官が正しくない判断をする場合がば，通常いわゆる「3 ステップ法」により判断する必要ある。後述のように，これは進歩性の結論に直接影響がある。また，諸外国と同じように，中国においてもを与える。

二次的考慮事項（secondary consideration）がある。

通常，明細書には相違点に係る構成の本願発明におしたがって，全体からすれば，中国の審査官は以下のける役割が記載されていれば，中国の審査官はこの役

図 2．1 のプロセスで進歩性を判断する。

割を直接，発明が実質上解決する課題として認定する。しかし，明細書にはこのような明確な記載がない（１） 3 ステップ法

場合，相違点に係る構成について当業者が公知技術か

この方法が「3 ステップ法」と名付けられたのは，下ら予測できる本願発明におけるその客観的な役割によ記 3 つのステップで行うからである。

り，発明が実質上解決する課題を判断する方法しかない。この場合，中国の審査官が技術的手段を，課題の①

最も近い公知技術を確定するステップ

一部として誤認し，誤った判断をする可能性がある。

このステップでは，中国の審査官は，調査で見つけ例えば，課題が実質上「虫歯予防のための歯磨き組成た関連性のある公知技術から，ステップ 2，3 の基礎と物の歯牙光沢化効果をどのように向上するか」というなる関連性の最も高い引用発明を確定する。ステップことであるものの，「光沢研磨材料を含む歯磨き組成

2，3 に直接影響を及ぼし，場合によって進歩性の結論物を提供する」と誤認されたというようなことが挙げに影響を及ぼすこともあるので，最も近い公知技術とられる。この場合，次のステップ 3 は無意味になってしてどれを選ぶかということは重要である。

しまう。

中国の審査指南によれば，最も近い公知技術としては，例えば，本願請求項に係る発明と技術の分野が同一で，解決しようとする課題，発明の効果若しくは用途が最も近く，及び／又は請求項に係る発明と最も多くの一致点を持つ公知技術，あるいは，請求項に係る発明とは技術の分野が異なるものの，同様の機能を実現でき，かつ最も多くの一致点を持つ公知技術が採用できる。また，中国の審査指南にはさらに，最も近い公知技術を確定する際に，技術の分野が同じまたは近い公知技術を優先的に考慮すべきであると定められている。
しかし，上述の規定は強制的なものではない。実務からすれば，中国の審査官は，進歩性の存在を否定し

図 2.1.

3 ステップ法による進歩性判断のフロー

得る論理づけに最も適する公知技術を，最も近い公知
技術として採用している。

③

請求項に係る発明が当業者にとって自明かを判断するステップ②

相違点と，発明が実質上解決する課題とを認定するステップこのステップは，中国の進歩性判断を諸外国の実務と顕著に異ならせるものである。このステップでは，

このステップでは，中国の審査官は，請求項に係る最も近い先行技術及び発明が実際に解決しようとする

発明は最も近い公知技術に比べてどのような相違点が技術的課題から出発して，保護を要求する発明が当業あるかを検討して，この相違点による効果から，発明者にとって自明であるか否かを判断する。判断の過程

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中国における強く広いクレームの作成を目指してで決定しなければならないのは，先行技術全体に何ら②発明が技術的偏見を克服したこと，

かの技術的示唆が存在するか否か，即ち，先行技術に（技術的偏見とは，ある期間，ある技術分野においおいて上記の相違点を当該最も近い先行技術に応用して，ある課題に対して，技術者らには広く存在する，てそこに存在している技術的課題（即ち，発明が実際

客観的事実を逸脱した見方をいう。技術的偏見は人々に解決しようとする技術的課題）を解決する示唆が与をその他の可能性を考慮しないように導いて，人々のえられているか否かである。この種の示唆は，当業者

当該技術分野に対する研究及び開発を阻害する。）

が上記の技術的課題に直面したときに，当該最も近い
先行技術を改良して保護を要求する発明を取得できる③発明が予想外の技術的効果を取得したこと，動機となるものである。

（発明が予想外の技術的効果を取得したこととは，実施上の容易性及び結論の安定性を図るために，中先行技術に比較して，発明の技術的効果は「質」的な国の審査指南には下記の場合に発明が「自明」である変化が発生し，新しい性能を持つようになったか，まと想定されている。

たは「量」的な変化が発生し，人々の想像を大きく越えたことをいう。このような「質」的，または「量」(ⅰ)

相違点に係る構成が技術常識である場合。

的な変化は，当業者が予め予測または推理できないも「技術常識」には，課題を解決するための当業界の慣のでなければならない。）

用手段，および教科書や辞書などに記載の技術的手段が含まれる。

本事項は機械・電気分野より化学分野でよく利用されている。例えば，中国の実際の判例には，「ある薬物の技術的事項には異なる病状の治療に応用することが相違点に係る構成が，最も近い公知技術の他できる相乗効果がある。この相乗効果は当業者が予測の部分または別の引用文献に開示されており，かつ当

できないものである。」ことを，進歩性を有する理由と該他の部分または当該別の引用文献におけるこの構成したことがある。（北京市第一中等裁判所（2006）一中の役割が，本願発明における当該構成が改めて認定し

行初字第 74 号行政判決書）(ⅱ)

た課題を解決するために果たした役割と同一である場合。

④発明が商業的成功を遂げたこと，

上記「この構成の役割」とは，この相違点に係る構（このような商業的成功は，発明の構成要素により成が発揮できる役割ではなく，当該他の部分または当直接発生したものでなければならない。実際の訴訟に該別の引用文献において果たした役割を指す。また，

おいては十分な証拠による裏付けが必要であり，認め審査基準に記載される例及び実務経験からすれば，られるケースは少ない。）「役割」を適宜，上位概念的に理解してもよく，つまという 4 つである。

り，「役割」が全く同一であることは必須ではない。
（３） 特定の表現を有する請求項についての取り扱
い（２） 二次的考慮事項（secondary consideration）

１） 機能またはパラメータを含む物クレーム

中国の審査基準第 2 部第 4 章の 5 には，発明の進歩性を判断する際に考察すべき 4 つの二次的考慮事項が中国審査指南第 2 部第 3 章の 3.2.5（1）によれば，機記載されており，かつ，特許出願がそのいずれか 1 つ

能またはパラメータを含む物クレームの場合，新規性に該当する場合に，審査官はそれを考慮すべきであの判断において，機能またはパラメータの規定が，従り，進歩性欠如の結論を軽率に出すべきではないと定来の製品から区別できる構造及び／又は組成を有する

められている。

ことを示唆しているかを考えなければならない。

上記 4 つの二次的考慮事項は，

3 ステップ法のステップ 2 で相違点に係る構成を判断するとき，この機能またはパラメータの規定によ①発明が，人々が長期に亘って解決を望んでも達成でり，請求項に係る製品が引用文献の製品とは異なる特きなかった技術的難題を解決したこと，

別な構造及び／又は組成を有すると判断できる場合，
この機能またはパラメータの規定は相違点として認めパテント 2017− 84 −

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中国における強く広いクレームの作成を目指して様に，この方法の規定が相違点として認められる場

られる。
逆に，この機能またはパラメータの規定により，請合，ステップ 3 でこの相違点がほかの発明に開示され求項に係る製品と引用文献の製品とを区別できない場ているかどうかを判断するとき，審査指南第 2 部第 3合（出願人が構造及び／又は組成で異なることを証明

章の 3．2．5 の規定に基づいて判断する。

できない限り），同一であると推定され，この機能また

なお，中国の審査指南第 2 部第 2 章の 3．2．2 (明はパラメータの規定は相違点としては認められない。

確性）によれば，物クレームは物の構造的特徴で記載

なお，中国審査指南第 2 部第 2 章の 3.2.2 (明確性）

しなければならないとされ，構造的特徴やパラメータによれば，物クレームは物の構造的特徴で記載しなけの特徴でも明確に表現できない場合には，方法の特徴

ればならないとされるものの，構造的特徴でも明確にで表現することが認められるとする(2)。

表現できない場合には，物理的または化学的パラメー
４）「使用環境特徴」を含むクレーム(3)タで表現することが認められるとする。

クレームの規定する対象についての使用環境の特徴
２） 用途を含む物クレーム

を含むクレームである。たとえば，「自転車リアディ

中国の審査指南第 2 部第 3 章の 3．2．5（2）によれ

レーラ・ブラケット」（＝リアディレーラを自転車車体

ば，用途を含む物クレームの場合，新規性の判断におフレームに連結するために用いる連結部材）クレーム

いて，用途の規定が，従来の製品から区別できる構造中における，前記ブラケットの使用環境を説明するた及び／又は組成を有することを示唆しているかを考えめの自転車車体フレームやリアディレーラに関する規

なければならない。

定が「使用環境特徴」に相当する。

3 ステップ法のステップ 2 で相違点に係る構成を判

中国の法律および審査指南には，明示的に「使用環断するとき，この用途の規定により，請求項に係る製境特徴」につき規定していないが，前記 2）の用途を含品が引用文献の製品とは異なる特別な構造及び／又はむクレームの一種とみることもできる。
なお，北京高級人民法院による『特許権侵害判定指組成を有すると判断できる場合，この用途の規定は相南（2017）』第 24 条は，「使用環境特徴とは，主題名称

違点として認められる。
逆に，この用途の規定が，物自身の固有な特徴で決とは異なり，請求項において発明または実用新案が使まり，物の構造及び／又は組成の変化を示唆するもの

用される背景又は条件を記述し，且つ当該技術案に接でない場合には，請求項に係る製品と引用文献の製品

続または配合の関係がある技術的特徴をいう」と規定とを区別できず，この用途の規定は相違点としては認しているが，同指南は法律ではなく，北京地区の裁判められない。

所が審理の際に参考として用いられるにすぎない。
また，2016 年 4 月 1 日施行の最高人民法院の司法解３） プロダクト・バイ・プロセス

釈第 9 条によれば，「被疑権利侵害の発明がクレーム

中国の審査指南第 2 部第 3 章の 3．2．5（3）によれにおける使用環境特徴に限定された使用環境で使用でば，方法の規定を含む物クレームの場合，新規性の判きない場合，人民法院が被疑権利侵害の発明が特許権断において，その方法の規定が製品の特別な構造をもの権利範囲に入っていないと認定すべきである。」とたらすか，すなわち，方法の規定により従来の製品と規定された。この規定は，如何なる状況において権利構造上の差異が生じるかということを考えなければな

範囲に「入る」かについて直接に規定しているわけで(1)らない（物同一説 ）。

はないので，司法実務において論議されると考えられ

3 ステップ法のステップ 2 で相違点に係る構成を判るものの，ある被疑侵害の発明がクレームの保護範囲断するとき，この方法の規定により，請求項に係る製といえるためには，クレームに規定する使用環境に適品が引用文献の製品とは異なる特別な構造を有すると用可能であれば足り，使用環境特徴に規定する環境下判断できる場合，この方法の規定は相違点として認めにおいて実施することまでは求められないとするられる。逆に，請求項に係る製品が引用文献の製品と2012 年の中国最高人民法院判決の立場に適合する(4)。

は方法は異なるものの，製品の構造は同一である場
合，この方法の規定は相違点として認められない。同Vol. 70

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中国における強く広いクレームの作成を目指して

３．中国における拒絶理由に対する反論の具体例を混合して冷凍乾燥し，ある程度で通常の思考パター

以下，審決・判決を例に，技術的障害の進歩性判断

ンに逆らい，創造的な努力をする必要がある。」［最高
裁 判 所 (2011) 知 行 字 第 56 号（CN200410024515.1，

における適用を詳しく分析する。

CN1596909）］

３．１．同一の引用文献における複数の発明の組
み合わせまたは複数の引用文献の組み合わせ（事例ⅱ）

出願人は，次のことを判断して反論することができ「証拠 2 には，下方に熱風を送風する装置が開示されているが，当業者は，該装置を，異なる調理法を採る（図 3．1．
）。

用する証拠 1 に用いる動機づけがなく，かつ証拠 1 の判断 1：審査官の技術認定が正しいかどうか，すなわ

オイルバス調理法に該装置を使用すると，油跳ねが起

ち，引用文献 1，2 に請求項 X のすべての構成要件がきるため，該装置を証拠 1 に使用することができな

確かに開示されているかどうかを判断する。

い。」［第 18610 号無効審判請求の審決(CN2005800188

判断 2：請求項 X と引用文献 1 との相違点に係る構成

75.3, CN1964654)］の引用文献 2 における作用が，確かに本願発明におけるその作用と同一であるかどうかを判断する。

（事例ⅲ）

判断 3：
（a）引用文献 2 に開示された構成を引用文献 1「引用文献 1 の実施例 1 は，DOTO（ジ− n −オクに適用する際に，技術的な障害があるかどうか，（b）

チル錫オキシド）を含む組成物を対比例として（試料

引用文献 2 に，本願発明と逆の示唆や教示があるかど

3），ジアルキル錫芳香族カルボン酸塩の効果のほうがうかを判断する。

一層よいと証明した。さらに，ジアルキル錫芳香族カ
ルボン酸塩がより好ましい効果を有する原因は，アル判断 3 が効を奏して進歩性が肯定された事例としキル基及び芳香族基を同時に有するからである（引用文献 1 第 6 頁第 38-40 行目を参照）と強調する。言いて，たとえば以下のような事例がある。

換えれば，引用文献 1 には，反対の教示がある。」［第16488 号不服審判請求の審決（CN200380100876.3,CN
100582172C,JP2006501357A,WO2004/031306）］
さらに後記 4．の中国事例解説中の事例 1 も判断 3が効を奏して進歩性が肯定された事例である。

３．２．引用文献と技術常識との組み合わせ
出願人は，次のことを判断して反論することができる（図 3．2．）。
判断 1：引用文献 1 に，技術常識であると指摘された
図 3.1．同一の引用文献における複数の発明の組み合わせまたは複数の引用文献の組み合わせに対する反論の例

構成要件以外で，請求項 X の構成がすべて開示されているかどうかを判断する。

（事例ⅰ）

判断 2：技術常識であると指摘された構成要件が，発「当業者が証拠 1 に存在している不安定という問題

明のポイントであるかどうかを判断する。

を解決しようとする場合，証拠 1 自体から得られた示

技術常識を含む拒絶理由の例を以下に挙げる。

唆は，二者を混合して冷凍乾燥することではなく，証拠 1 に用いられる物理的な隔離方法をできるだけ用い①

ることである。本件特許は，当該示唆に逆らい，二者パテント 2017− 86 −

1 回目の拒絶理由通知：D1 ＋ D2 ＋慣用手段
請求項 1 と引用文献 1 との相違点が，①周辺部に水Vol. 70

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中国における強く広いクレームの作成を目指して受溝が形成された点，②扉体が閉じる方向へ回動した

観的には水を受けることができるものなので，審査官時に水受溝に溜まった水が洗浄槽へ回収される点にあが引用文献 2 には水受溝 13 が開示されていると直接るが，引用文献 2 には上記相違点①が開示されており推定することができる点にある（中国の実体審査の実かつ当該相違点①に係る構成を引用文献 1 に適用す務において，このような推定方法は問題がない）。こる教示があり，上記相違点②に係る構成が当業界の慣のように，審査官は今回の拒絶理由通知に，引用文献

用手段であるため，請求項 1 が進歩性を有しないと指2 が上記相違点①に係る構成を引用文献 1 に適用する摘した。

ことをどのように教示しているのかを説明しなくてもよく，「扉体が閉じる方向へ回動した時に水受溝に溜②まった水が洗浄槽へ回収される」という相違点②に係

1 回目の拒絶理由通知への意見書
引用文献 2 には，「溝 13 が水受け用であり，扉体が閉じる方向へ回動した時にその溜まった水を洗浄槽へる構成が当業界の技術常識であると論述すれば本願の請求項 1 の進歩性を否定することができる。
さらに後記 4．の中国事例中の事例 2 において，技回収する」というような記載が全くなく，溝 13 は水受溝ではない。

術常識が問題となった具体的な事例につき紹介する。

③

４．中国事例解説

2 回目の拒絶理由通知： D2 +慣用手段【事例 1】
不服審判請求の審決番号：FS45454
拒絶理由の手法：2 件の引例の組み合わせ【概要】
この事例は「3 ステップ法」のステップ 3 に関するものである。副引例に本願発明と主引例との相違点に係る構成が開示されており，しかも相違点に係る構成の公知技術における役割と本願発明における役割とが同一である（論述は省略する）ものの，審決は，当該
図 3.2．引用文献と技術常識との組み合わせに対する反論の例

請求項 1 と引用文献 2 との相違点が，扉体が閉じる

構成の主引例への適用には技術的障害がある，と判断した。

方向へ回動した時に水受溝に溜まった水が洗浄槽へ回収される点にあるが，この点に係る構成が当業界の設【詳細】
拒絶査定及び審決に係る請求項 1 は下記のものであ

計的事項に該当するため，請求項 1 が進歩性を有しなる。

いと指摘している。
④［請求項 1］

解説

この事例に示されているように，中国の審査官は確

複数の担持面を有する第 1 表面及び該第 1 表面に対かに必要に応じて，最も近い公知技術を変更すること向する第 2 表面を具備する基板と，それぞれの前記担がある。また，この事例の理解し難いところは，なぜ持面に直接繋がるとともに前記基板に電気的に接続さ中国の審査官が 2 回目の拒絶理由通知において論理付れる複数の発光ダイオードとを備える光源装置であっけを変えたかというところにあるであろう。しかし，て，前記基板の第 1 表面に形状が異なる複数の凸部が中国の独特な 3 ステップ法のやり方が分かっていれ設けられ，前記複数の凸部の側面が前記基板の表面とば，中国の審査官がそのようにする理由を理解でき垂直になり，それぞれの前記凸部の前記基板に対向する。

る面が担持面であり，そのうち少なくとも一つの担持

具体的には，引用文献 2 には，溝 13 が水受け用のも面が前記第 1 表面に対して傾斜角をなし，それぞれののである記載が全くないが，引用文献 2 の溝 13 は客

前記担持面の前記第 1 表面に対する距離及び傾斜角がVol. 70

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中国における強く広いクレームの作成を目指して

相互に関連せずかつそれぞれ調整可能である光源装れている。しかし，D3 では，位置決め部材 3 は同一置。

の傾斜角度を有し，しかも一丸のものである。D3 の上記構成を D1 に組み合わせると，配線板 20 がいず
れも回路基板 15 と垂直になるので，異なる方向に発光するという目的を達成できなくなり，つまり D1 の発明の目的に背くようになる。よって，当業者にはD3 を D1 に組み合わせる動機づけがない。
」と認定さ
れた。
【事例解説】
審査官は，請求項 1 と D1 との相違点を認定し，この相違点に係る構成が D3 に開示されており，しかもその役割が同一であると判断した後，直接進歩性を否定した。このように，審査官は請求項の発明が実質上解決する課題と，2 件の引例を組み合わせる動機づけの有無を検討しておらず，つまり「3 ステップ法」のス
テップ 2 の後半とステップ 3 をしていなかった。
図 4.1．本願，引例 D1 及び D3 の図面

合議体は審査官の相違点についての認定を認めているが，「D3 の構成を D1 に組み合わせる際に技術的障害がある」という観点から，D3 を D1 に組み合わせる［拒絶査定］
引例はそれぞれ，D1(US6244728B1)と D3(CN2694

示唆がないとして，拒絶査定を取消した。

098Y)である。上記の図 4．1．のうち，左上は本願発

上記審決は，引用文献 D3 の相応する構成を引用文

明の構造，左下は D1 の構造，右下は D3 の構造であ

献 D3 に組み合わせる際に技術的障害がある状況下にる。

おいて，当業者は通常このような組み合わせをする動拒絶査定では，請求項 1 と D1 との相違点は，複数機付けがないと説示する。その他の引例に本願発明との凸部の側面が実質上，基板の表面と垂直になる点に主引例との相違点に係る構成が開示されており，しかあり，D3 には配線板 2 上の位置決め部材 3 の側面がも相違点に係る構成の公知技術における作用と本願発

配線板 2 の表面と垂直になることが開示され，かつこ

明における作用とが同一であるものの，当該構成の主の構成の D3 における役割と本願発明における役割と引例への適用には技術的障害があるため，動機づけがが同一であるとして，請求項 1 が D1 ＋ D3 の組み合ないというような例である。

わせに対して進歩性を有しないと判断された。

ただ，上記審決では，相違点に係る構成の D3 における作用と本願発明における役割とが同一であるか否［審決］かについては論述されておらず，D3 の構成を D1 に審決では，「請求項 1 と D1 との相違点は，複数の凸組み合わせる際に技術的障害があることを直接述べて部の側面が基板の表面と垂直になる点にある。この相いる。このように，「技術的障害がある」という観点か違点からすれば，請求項 1 が D1 に対して実質上解決

ら進歩性を主張する場合，相違点に係る構成の公知技する課題は，製造コストを削減し，所要の体積及び部術における役割と本願発明における役割とが同一であ

材数を少なくするとともに，光源装置の発光効率を向るか否かについての論述は必須ではない。

上させるということである。
D3 には，配線板 2（本願の基板に相当）上の位置決【事例 2】め部材 3（本願の凸部に相当）の側面が配線板 2 の表

不服審判請求の審決番号：FS45614

面と垂直になる発光ダイオード照明装置が開示されて（出願番号：CN200810128713.0，発明の名称：「適用可いる。つまり，上記相違点に係る構成は D3 に開示さ能な運動曲線を有する機械の動作方法及び制御装置」，

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中国における強く広いクレームの作成を目指して

ファミリー特許：EP1956453A1，US7853335B2）

1 つのトリガイベントと，該トリガイベントに割り当

拒絶理由の手法：3 件の引用文献＋技術常識

てられて該トリガイベントによりトリガされる少なくとも 1 つの動作イベントとを有し，動作イベントが曲線分（11a，11b，11c）に影響を与えることを特徴とす【概要】
本件は，引用文献の開示内容を審査官が誤認してしる，被制御機器の運転方法。

まった事例であり，3 ステップ法の「相違点と，発明が実質上解決する課題とを認定する」ステップ 2 と，
「請

審査官は，拒絶査定で，以下のように認定した。

求項に係る発明が当業者にとって自明かを判断する」「引用文献 2 を主引例としたとき，請求項 1 と引用発ステップ 3 に関する事例である。

明との相違点は，次の 2 点である。

最終的には，審決において「引用文献から確実に把握できない内容を引用文献の開示内容として，請求項の進歩性を判断すべきではない。請求項中の構成要件
が引用文献に開示されておらず，かつ，技術常識であることを証明できない場合，請求項に係る発明は引用

EP1956453A1 の図 1EP

文献に対して進歩性を有する。」と結論づけられた。

1956453A1 の図 6

図 4.2．EP1956453A1 の図 1 および図 6

相違点①：メインガイドが信号を生成し，前記信号【詳細】

は所定のガイド係数により決定され，かつ，各曲線分

本件は，審査の結果，「請求項 1〜9 は進歩性を有しない」ことを理由に拒絶査定された。

の運動曲線がそれぞれ，対応するメインガイド信号により決定され，そのうち，少なくとも 2 つのメインガ
イド（10）が互いに異なり，かつ，運動曲線に割り当拒絶査定に係る請求項 1 は以下の通りである。括弧内の符号は対応欧州出願の公報（EP1956453A1）の図てられた少なくとも 2 つのメインガイド信号が，互いに異なるガイド係数により決定される点。
相違点②：運動条件のそれぞれが，少なくとも 1 つ

1，図 6（以下の図 4．2）を参照されたい。

のトリガイベントと，該トリガイベントに割り当てられて該トリガイベントによりトリガされる少なくとも［請求項 1］
機器の少なくとも 1 つの運動可能な機器部品の従動運動を，この運動に専用する運動曲線（11）を用いて

1 つの動作イベントとを有し，動作イベントが曲線分（11a，11b，11c）に影響を与える点。

制御し，上記機器部品の運動の運動曲線を複数の曲線
分（11a，11b，11c）に区画し，曲線分（11a，11b，11c）

ここで，相違点①は引用文献 3 に，相違点②は引用がそれぞれメインガイド（10）に割り当てられ，メイ

文献 4 に開示されており，かつその作用効果も同様でンガイドが信号を生成し，前記信号は所定のガイド係ある。よって，引用文献 2 に引用文献 3，4 を組み合わ数により決定され，かつ，各曲線分の運動曲線がそれせて請求項 1 に係る発明をなすことは容易であるか

ぞれ，対応するメインガイド信号により決定され，そら，請求項 1 は進歩性を有しない。従属項に係る発明のうち，少なくとも 2 つのメインガイド（10）が互い

も，引用文献 2〜4 に開示されているか，または，当業に異なり，かつ，運動曲線に割り当てられた少なくと界の慣用手段である。よって，従属項も進歩性を有しも 2 つのメインガイド信号が，互いに異なるガイド係ない。」

数により決定される，被制御機器の運転方法におい拒絶査定に対し，出願人は不服審判を請求し，審判て，少なくとも 1 つの中間分（20d）により，異なるメ

請求時に，請求項 1 を従前の請求項 6 の構成（曲線分

インガイド信号により決定される 2 つの曲線分（20c，（11a，11b，11c）の変化をリアルタイムで計算する）

20e）間の移行を算出し，曲線分（11a，11b，11c）ので限定した。

うちのそれぞれに少なくとも 1 つの運動条件が設定さ審判請求後の前置審査において，審査官は「『曲線分れ，前記運動条件が前記曲線分（11a，11b，11c）に影（11a，11b，11c）の変化をリアルタイムで計算する』

響を与え，かつ，運動条件のそれぞれが，少なくともことは当業者の慣用手段であり，曲線分のリアルタイ

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中国における強く広いクレームの作成を目指して

ムな変化しか実現できず，曲線変化の計算から信号を相違点③については，原査定では当業界の慣用手段

リアルタイムで生成することを実現できない。
」と認として認定された。しかし，本願請求項 1 に記載のよ定した上で，拒絶査定は妥当であるとした。

うな被制御機器の制御方法において，曲線分の変化をリアルタイムで計算することが当業界の慣用手段であることを示す十分な証拠はなく，原査定の認定が正し［審決の認定］請求項 1 と引用文献 2 に記載の発明との相違点は，

いことを示す十分な理由もない。
以上の通り，原査定の認定は誤りであるから，請求

次の 3 点である。
相違点①：曲線分（11a，11b，11c）がそれぞれメイ

認容審決をする。

ンガイド（10）に割り当てられ，少なくとも 2 つのメ
インガイド（10）が互いに異なり，運動曲線に割り当【事例解説】

てられた少なくとも 2 つのメインガイド信号が，互い（１） 審査官が本願発明と引用発明とを対比する際，に異なるガイド係数により決定される点。

引用文献に本願発明のある構成要件に対応する要件が相違点②：曲線分（11a，11b，11c）のうちのそれぞ開示されており，かつ，両者の役割が同一であると認れに少なくとも 1 つの運動条件が設定され，運動条件定する場合がある。この場合，引用文献に実際に開示のそれぞれが，少なくとも 1 つのトリガイベントと，された内容を詳しく検討し，審査官の認定の妥当性を

該トリガイベントに割り当てられて該トリガイベント

検証するべきである。

によりトリガされる少なくとも 1 つの動作イベントとを有し，動作イベントが曲線分（11a，11b，11c）に影（２） 拒絶査定において，審査官は「（審判請求時に請響を与える点。

求項 1 に盛り込まれた）請求項 6 の構成要件は慣用手

相違点③：曲線分（11a，11b，11c）の変化をリアル段に過ぎない。」と認定し進歩性を否定した。

タイムで計算する点。

この拒絶査定に対し，審決において，審判官は，「審
査官は，本願の請求項 1 のような被制御機器の運転方

相違点①については，原査定では引用文献 3 に開示法において，曲線分の変化をリアルタイムで計算するされていると認定された。ここで引用文献 3 を参酌すことが，当業界の慣用手段であると指摘している。しると，引用文献 3 の従動軸群は請求項 1 の機器部品

かし，それが慣用手段であると証明する十分な証拠がに，引用文献 3 のメインガイドは請求項 1 のメインガ

なく，かつこの指摘が正しいと証明する十分な理由もイドに相当し，従動軸群の運動はメインガイドの位置ない。」と指摘している。本事例からは，審査段階にお値配列により制御され，従動軸群の運動曲線は，解放ける「慣用手段」の濫用が，審判段階では抑制されて

曲線分 30 と結合曲線分 31 とを含むことが開示されていることが分かる。

いる。このように，引用文献 3 には従動軸群とメインガイドとの結合及び解放の同期化は開示されている（３） 日本では，本願発明と引用文献とを対比して，が，「互いに異なる少なくとも 2 つのメインガイドを一致点及び相違点を認定した上で，進歩性について判有し，従動軸群の運動曲線分がそれぞれメインガイド断される。引用文献に開示された内容を検討し，審査に割り当てられ，運動曲線に割り当てられた少なくと官の認定の妥当性を検討しなければならないことは，も 2 つのメインガイド信号が，互いに異なるガイド係

日本でも同様である。ただし，日本では，中国の 3 ス

数により決定される」ことについては開示されておらテップ法の 2 ステップ目のように，審査段階で課題

ず，示唆もされていない。よって，引用文献 3 の記載（役割）を認定することは，進歩性の判断に必須のプロ

は，相違点①に相当する構成を，引用文献 2 に適用す

セスではない。

る根拠とはなり得ない。
相違点②については，原査定では引用文献 4 に開示

５．おわりにされていると認定された。しかし，引用文献 4 には相中日の特許制度，審査運用の相違については，2009

違点②に相当する内容は開示されておらず，示唆もさ

年より，日中韓の特許庁が，特許審査協力の枠組みのれていない。

中で，法令・審査基準の比較研究として分析しており，

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中国における強く広いクレームの作成を目指して進歩性に関しての分析結果が報告されている（「進歩組み合わせであるコンビネーション発明に対する，要素 A(5)
性に関する比較研究報告書」，「進歩性に関する事例

や要素 B それぞれ単独をクレームする発明）に関する規定（第 III 部第 2 章第 4 節 4）があり，上記「使用環境特徴」を有研究」(6)）。

する物クレームの一種ということもできる。これによると，「進歩性の事例研究報告書」においては，「最も近接サブコンビネーション・クレーム中の他のサブコンビネー

する先行技術の選定手法，先行技術の組み合わせ等，ションに関する規定については，一律にクレームの対象外で進歩性の評価の判断プロセスにおいていくつかの差違あるとして記載が無いと扱ってはならず，クレームの規定すがあった」と指摘しているとおり，判断プロセスの差るサブコンビネーションの形状，構造，構成要素，組成，作用，機能，性質，特性，方法，用途等の観点から有する意味

違が，進歩性の有無についての異なる結果をもたらすことは否定できない。
本稿ではこのことを踏まえ，中国の進歩性判断に関を把握して認定するとしている。
(4)（2012）民提字第 1 号判決書において，最高人民法院は，「使用環境特徴の権利範囲に対する限定については，個々のする運用について，中国における拒絶理由に対する反事件の具体的な状況に基づいて確定する必要がある。一般的論の例ならびに参考となる事例を紹介した。

な状況において，使用環境特徴は，保護対象がその使用環境
において用いることができればよいと理解すべきであり，その使用環境において必ず用いられる必要はない。しかしなが（注記）

ら，特許請求の範囲，明細書，及び審査過程を閲読した当業(1)もっとも，2016 年 4 月 1 日施行の最高人民法院の司法解釈者が，保護対象がその使用環境において必ず用いられる必要

第 10 条によれば，権利侵害の判断では製法限定説を採るとがあることを明確かつ合理的に理解できる場合には，その使している。なお，日本では，2015 年 6 月 5 日の最高裁判決

用環境特徴は，保護対象がその特定の環境において使用されで，プロダクト･バイ・プロセスクレームについて一貫して，るべきであると理解すべきである。」（太字は執筆者による）物同一説を採用している。

と判示した。また，再審判決において，分析を経て，当該特(2)日本では，2015 年 6 月 5 日の最高裁判決で，プロダクト･バ

許の使用環境特徴は権利範囲に対して限定する役割があり，

イ･プロセスクレームの明確性につき，出願時において当該当該特許の保護対象である自転車リアディレーラ・ブラケッ

物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であトはこの使用環境で使用されることを必須としていると最終るか，又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに的に確認した。

限られるとして，明確性を厳しく要求しているが，中国では(5)JPO - KIPO - SIPO「進歩性に関する比較研究報告書」（和

そこまで厳しくは要求していない。 また，中国の特許無効手続において，「不明確」を理由として，請求項が無効とされ

文仮訳，2011 年 1 月）
(6)日中韓特許審査専門家部会（JEGPE）「進歩性に関する事例

る状況も稀である。

研究」（和文仮訳，2011 年 12 月）(3)日本の特許実用新案審査基準にも，特に「使用環境特徴」の明示はないが，サブコンビネーション発明（要素 A 及び B のVol. 70

No. 8− 91 −(原稿受領 2017. 3. 22)

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