シリーズ判決紹介

首席審判長 林

浩

− 平成−
26平成
年度第
24 1
年度第
四半期
3（4
四半期の判決について
月〜 6 月）の判決について−−（2）取消率の推移・傾向

1. 全般的傾向

今期における取消率は，全体 23.3％，特実 27.8％，意匠
0％，商標 0％であり，前年度の取消率（全体 21.4％，特実（1）統計 1）

24.9％，意匠 12.5％，商標 11.5％）と比較すると，引き続
43 件・判決の総数・判決内訳

請求棄却

き商標の改善が著しい。
33 件

審決等取消し 10件（審決取消判決一覧を参照。）

・特実（訂正確定による審決等の取消し，取消し決定
（特実）
は除外）

査定系の取消率は，33.3％で，前年度の 19.8％を上回った。

・法別内訳

・上告受理申立て中の医薬品存続期間延長登録事件 4 件

特実

計

26 件

取消し 10 件

（査定系）

12 件

6件

当事者系の取消率は，22.2％で，前年度の32.1％を下回った。

（当事者系 Z）

6件

3件

内訳は以下の通り。

（当事者系 Y）

8件

1件

・当事者系 Z 審決の取消率 33.3％（前年度 45.5％）

0件

・当事者系 Y 審決の取消率 11.1％（前年度 27.1％）

意匠

計

請求棄却

請求棄却

0件

取消し

の影響が大きい。

（査定系）

−

−

（当事者系 Z）−−

取り消された事例についての取消理由をみると，前年度（当事者系 Y）−−

同様，相違点の判断誤りが多い。また，今期の特色として

0件

は，医薬品存続期間延長登録事件が 4 件あった（いずれも特許庁が申立人として上告受理申立て中。
）
。

商標

計

請求棄却

7件

取消し

（査定系）

4件

−

（異議）

1件

−

（当事者系 Z）

1件−

（当事者系 Y）

1件

−

・商標
引き続き取消しはなかった。

審決取消判決一覧（黄色欄は本号での紹介事例）
（特実）

事件名

理由

①（4/16） 平成 25 年（行ケ）第 10207 号（発明の名称：認証代行装置）（4 部）
不服 2011-025800 号 , 特願 2000-338695, 特開 2002-149605

種別（査定系は略）相違点の判断の誤り

平成 25 年（行ケ）第 10259 号（発明の名称：帯電微粒子水によるエチレンガスの除②（4/24）
去方法及びエチレンガス除去装置）
相違点の判断の誤り（3 部）
無効 2012-800192, 特願 2010-065701, 特開 2010-207223, 特許 5010703

無効Ｙ③（5/12） 平成 25 年（行ケ）第 10229 号（発明の名称：靴下及びその編成方法）（2 部）
無効 2012-800112，特願 2004-321584，特開 2006-132028，特許 4590247

相違点の判断の誤り

無効Ｚ④（5/26） 平成 25 年（行ケ）第 10248 号（発明の名称：排気ガス浄化システム）（2 部）
不服 2012-020370，特願 2008-103684，特開 2009-052542

引用発明の認定の誤り（新規性・進歩性）⑤（5/29） 平成 25 年（行ケ）第 10200 号（発明の名称：菜種ミールの製造方法）（3 部）
無効 2011-800073，特願 2007-013358，特開 2008-178328，特許 3970917

訂正要件（減縮・不明瞭） 訂正一部認容
相違点の判断の誤り
無効一部Ｚ⑥（5/29） 平成 25 年（行ケ）第 10228 号（発明の名称：光触媒体の製造法）（3 部）
無効 2011-800266，特願平 08-075543，特平 09-262481，特許 3690864

共同発明者の認定の誤り⑦（5/30） 平成 25 年（行ケ）第 10195 号（発明の名称：血管内皮細胞増殖因子アンタゴニスト） 特 許 法 67 条 の 3 第 1 項（特別部） 延長 2011-008105，特願 2009-700156
1 号該当性判断の誤り⑧（5/30） 平成 25 年（行ケ）第 10196 号（発明の名称：血管内皮細胞増殖因子アンタゴニスト） 特 許 法 67 条 の 3 第 1 項（特別部） 延長 2011-008106，特願 2009-700157
1 号該当性判断の誤り⑨（5/30） 平成 25 年（行ケ）第 10197 号（発明の名称：抗 VEGF 抗体）（特別部） 延長 2011-008107，特願 2009-700158

特 許 法 67 条 の 3 第 1 項
1 号該当性判断の誤り⑩（5/30） 平成 25 年（行ケ）第 10198 号（発明の名称：抗 VEGF 抗体）（特別部） 延長 2011-008108，特願 2009-700159

特 許 法 67 条 の 3 第 1 項
1 号該当性判断の誤り

1）言渡し日が平成 26 年 4 月 1 日から同年 6 月 30 日までのものを対象としている。

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無効Ｚ

帯電微粒子水によるエチレンガスの除去方法。

（1）特実系敗訴事件（略）

ア 無効 Y 審決【請求項 6】（ア）新規事項に関して

水粒子放出部の水が静電霧化を起こす高電圧を印加する（イ）新規性に関して

電圧印加部を備え，当該電圧印加部の高電圧の印加によっ（ウ）進歩性に関してて水を静電霧化することで，活性種とエチレンガスとを反☆相違点の判断の誤り（②）

応させて二酸化炭素と水に分解するためのナノメータサイ（エ）記載要件に関してズの帯電微粒子水を生成し，この帯電微粒子水を食品収納

イ 無効 Z 審決，査定系 Z 審決

庫内の空気中に浮遊させることを特徴とするエチレンガス（ア）発明成立性に関して除去装置。

（イ）記載要件に関して（略）（ウ）新規性（拡大先願を含む）に関して☆引用発明の認定の誤り（④）

【無効理由 1 について】（エ）進歩性に関して【甲 1 発明 1 及び 2 の内容】

☆引用発明の認定の誤り（④）

「水を静電霧化して，粒径計測で 20nm 付近をピークと☆相違点の判断の誤り（①，③，⑤）

して 10 〜 30nm に分布を持つ帯電微粒子水を生成し，この（オ）訂正要件（⑤）

帯電微粒子水を室内の空気中に浮遊させて当該帯電微粒子（カ）
延長登録出願に関して

水に含まれる活性種とアセトアルデヒドを反応させて消臭☆ 67 条の 3 第 1 項 1 号（⑦〜⑩）する帯電微粒子水によるアセトアルデヒドの除去方法。」（キ）その他（甲 1 発明 1）☆共同発明者性（⑥）

「放電部の先端部の水が静電霧化を起こす− 6kVDC の印加電圧を印加する HV を備え，当該 HV の− 6kVDC の印

3. 事例の紹介

加電圧の印加によって水を静電霧化することで，活性種と以下，審決取消判決一覧で示すもののうち，特実 8 件（事

で 20nm 付近をピークとして 10 〜 30nm に分布を持つ帯電

アセトアルデヒドとを反応させて消臭するための粒径計測

例②，④〜⑩）の事例を紹介する。

微粒子水を生成し，この帯電微粒子水を室内の空気中に浮判示事項等は，知的財産高等裁判所の HP の「判決紹介」

遊させるアセトアルデヒドの除去装置。
」（甲 1 発明 2）→「最近の審決取消訴訟」【一致点（本件特許発明 1 と甲 1 発明 1）】「水を静電霧化して，ナノメータサイズの帯電微粒子水（http://www.ip.courts.go.jp/search/jihp0020Recent?

を生成し，この帯電微粒子水を空気中に浮遊させる方法。」

caseAst=01）に掲載の「要旨」を参考にさせていただいた。

【相違点 1（本件特許発明 1 と甲 1 発明 1）】
本件特許発明 1 では，帯電微粒子水を食品収納庫内の空なお，ここで紹介する内容，特に所感の項については，
私見を含むものであることを予めご承知おきいただきたい。

気中に浮遊させて当該帯電微粒子水に含まれる活性種とエ

また，本稿においては，「後知恵」とならないようにとの指チレンガスを反応させ，二酸化炭素と水に分解するエチレ

摘をさせていただくことも多いが，本稿自体が判決を見た

ンガスの除去方法であるのに対し，甲 1 発明 1 では，帯電後での事後分析であることを筆者も承知している。審査，

微粒子水を室内の空気中に浮遊させて当該帯電微粒子水に審判及び訴訟において尽力された皆さんには，本稿が広く含まれる活性種とアセトアルデヒドを反応させて消臭する

読者の一層の知見の向上に役立たせていただくためのもの

帯電微粒子水によるアセトアルデヒドの除去方法である点。

であることに免じてご容赦いただければ幸いである。

【一致点（本件特許発明 6 と甲 1 発明 2）】
水粒子放出部の水が静電霧化を起こす高電圧を印加す

事例②る電圧印加部を備え，当該電圧印加部の高電圧の印加に審決概要

よって水を静電霧化することで，ナノメータサイズの帯電微粒子水を生成し，この帯電微粒子水を空気中に浮遊させ【本件特許発明】る装置。

【請求項 1】
水を静電霧化して，ナノメータサイズの帯電微粒子水を【相違点 4（本件特許発明 6 と甲 1 発明 2）】

生成し，この帯電微粒子水を食品収納庫内の空気中に浮遊本件特許発明 6 では，活性種とエチレンガスとを反応ささせて当該帯電微粒子水に含まれる活性種とエチレンガス

せて二酸化炭素と水に分解するための帯電微粒子水を生成

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事例②を反応させ，二酸化炭素と水に分解することを特徴とする

2. 判決内容の分析（太字丸数字は本稿で紹介する事例）

事例②

し，この帯電微粒子水を食品収納庫内の空気中に浮遊させ載された O2 −・（H2O）n，CO4 −・（H2O）n，NO3 −・（H2O）

る装置であるのに対し，甲 1 発明 2 では，活性種とアセト

n 等の負イオンは，エチレンガスを分解するものの，静電アルデヒドとを反応させて消臭するための帯電微粒子水を霧化ではなくコロナ放電により生成されたものであって，生成し，この帯電微粒子水を室内の空気中に浮遊させるア

液体状態の水ではなく（コロナ放電により生成されたもの

セトアルデヒドの除去装置である点は，核となる負イオン（O2 −，CO4 −）に水分子が数個配位【判断】してクラスターを形成したクラスターイオンであって，大【相違点 1】

気中に存在する気体のイオンにすぎない。また，レナード

甲第 1 号証に「近年，健康・快適性に対する関心の強さ

効果により生成されたものは，液体状態の水ではあるが，から室内空気の悪臭除去ニーズが高まっている。」（第 237

実施例としては記載されておらず，エチレンガスを分解す

ページ「1. はじめに」の欄第 2 及び 3 行），「2-2 タバコ消臭ることまでは記載されていない。
），甲第 4 及び 5 号証に記

官能試験

22m チャンバー内に静電霧化装置を空気清浄載されたヒドロキシラジカルは，エチレンガスを分解する機（松下電工製 EH3553）の吐き出し部に設け，4.3m ／分

ものの，静電霧化ではなくオゾンと水により生成されたもで運転した。」（第 237 頁左欄下から第 2 行ないし右欄第 1のであって，液体状態の水ではなく，甲第 6 号証に記載さ行），「2-3 焼肉消臭官能試験

1-2（当審注：「2-2」の誤記）

れ た 静 電 霧 化 で 生 じ た OH ラ ジ カ ル を 水 に 包 ん で い ると同様に，静電霧化装置を空気清浄機の吐き出し部に設け

nanoe イオンはエチレンガスを分解するものでも食品収納運転した。」（第237頁右欄下から第7行ないし下から第6行）

庫（甲第 6 号証に記載されたものは，住まいの部屋のニオ及び「静電霧化水暴露によって，室内のタバコや，焼肉な

イや菌，ウイルスを分解する空気清浄機への適用に関する

どの空間臭気，付着臭気の消臭に効果があることが明らかものであり，
甲第6号証の第4ページ中段の「45Lチャンバー

になった。」（第 237 ページ「5. まとめ」の欄第 2 ないし 4 行）に食パンを入れ，nanoe（ナノイー）システムを 2 週間稼働」と記載されているとおり，甲 1 発明 1 は，室内の空間臭気，という記載は，通常の室内空間で使用される空気清浄機に付着臭気を消臭する空気清浄機への適用に関するものであおけるカビ繁殖抑制効果を検証するための試験方法を示し

り，食品収納庫内への適用に関するものではないし，甲第ているに過ぎない。そもそも，食パンは果物や野菜のよう

1 号証には，食品収納庫内へ適用することを示唆する記載にエチレンガスを発生するものではないので，甲第 6 号証もない。また，甲第 1 号証には，エチレンガスを分解するに記載された「食パン」を入れた「45L チャンバー」は，果ことについても記載はなく，それを示唆する記載もない。

物や野菜を収納する食品収納庫のように内部空間にエチレ

他方，甲第 2 号証には，負イオン発生手段から保存庫本ンガスが存在するものではなく，本件特許発明 1 における

体内に負イオン（O2 ，CO4 ）を供給し，負イオン（O2 ，「食品収納庫」には相当しない。
）内の空気中に浮遊させる

CO4 −）と水とが結合して生成された O2 −・（H2O）n や CO4 −・

ものでもなく，甲第 7 号証に記載された静電霧化で生じた（H2O）n がエチレンガスを分解することが記載され，甲第ナノメータサイズの粒子径のミストであるナノサイズミス

3 号証には，O2 ・（H2O）n，CO4 ・（H2O）n，NO3 ・（H2O）

トは，エチレンガスを分解するものでも食品収納庫内の空

3

3

−

−

−

−

−

−

n 等の負イオンが，冷蔵庫，食品保存庫内におけるエチレ

気中に浮遊させるものでもない。即ち，甲第 2 ないし 7 号

ンを分解することが記載され，甲第 4 号証には，ヒドロキ証の何れにも，静電霧化により生成した帯電微粒子水がエ

シラジカルが鮮度保持装置におけるエチレンを分解するこ

チレンガスを分解できることや静電霧化により生成した帯とが記載され，甲第 5 号証には，ヒドロキシラジカルが保電微粒子水を食品収納庫内の空気に浮遊させることは記載

鮮環境内のエチレンを酸化することが記載され，甲第 6 号

されていないし，それを示唆する記載もない。

証には，静電霧化で生じた OH ラジカルを水に包んでいる

また，甲第 8 ないし 11 号証にも，静電霧化により生成

nanoe イオンがカビの繁殖を抑制することが記載され，甲した帯電微粒子水がエチレンガスを分解できることや静電

第 7 号証には，静電霧化で生じたナノメータサイズの粒子霧化により生成した帯電微粒子水を食品収納庫内の空気中

径のミストであるナノサイズミストが，室内空気中の臭気に浮遊させることは記載されていないし，それを示唆する成分や室内壁面への付着物についての脱臭機能を有してい記載もない。

ることが記載されているが，甲第 2 号証に記載された O2 ・

したがって，甲第 2 ないし 11 号証を考慮しても，甲 1 発（H2O）n や CO4 ・（H2O）n は，エチレンガスを分解するも

明 1 を，エチレンガスを分解するために食品収納庫へ適用のの，静電霧化ではなくコロナ放電により生成されたもの

する動機付けがあるとはいえず，該相違点 1 が容易想到とであって，液体状態の水ではなく（コロナ放電により生成はいえない。

−−

されたものは，核となる負イオン（O2 ，CO4 ）に水分子

よって，本件特許発明 1 は，甲 1 発明 1 及び甲第 2 ないが数個配位してクラスターを形成したクラスターイオンでし 11 号証に記載された事項に基づいて，当業者が容易にあって，大気中に存在する気体のイオンにすぎない。），し発明をすることができたものであるとはいえない。

かも，紫外線照射を併用するものであり，甲第 3 号証に記

（略）

−

−

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甲第 1 号証の記載は，上記（1）イで述べたとおりであり，て水を静電霧化することで，ナノメー（タ）サイズの帯電

甲1 発明 2は，室内の空間臭気，付着臭気を消臭する空気清

微粒子水を生成し，この帯電微粒子水を空気中に浮遊させ浄機への適用に関するものであり，食品収納庫内への適用る装置。

に関するものではないし，甲第 1 号証には，食品収納庫内へ【相違点 10（本件特許発明 6 と甲 6 発明 2）】

適用することを示唆する記載もない。また，エチレンガスを本件特許発明 6 では，活性種とエチレンガスとを反応さ分解することについても，記載はなく，それを示唆する記

せて二酸化炭素と水に分解するための帯電微粒子水を生成載もない。また，甲第 2 ないし 11 号証の記載も，上記（1）し，この帯電微粒子水を食品収納庫内の空気中に浮遊させイで述べたとおりであり，静電霧化により生成した帯電微るエチレンガス除去装置である（の）に対し，甲 6 発明 2

粒子水がエチレンガスを分解できることや静電霧化によりでは，活性種とカビ菌を反応させてカビの繁殖を抑制する

生成した帯電微粒子水を食品収納庫内の空気に浮遊させる

ため帯電微粒子水を生成し，この帯電微粒子水を食パンをことは記載されていないし，それを示唆する記載もない。

入れたチャンバー内の空気中に浮遊させるカビの繁殖抑制

したがって，甲第 2 ないし 11 号証を考慮しても，甲 1 発装置である点。

明 2 を，エチレンガスを分解するために食品収納庫へ適用する動機付けがあるとはいえず，該相違点 4 が容易想到と【判断】はいえない。

【相違点 7】

よって，本件特許発明 6 は，甲 1 発明 2 及び甲第 2 ない

甲第 6 号証に「快適な暮らしを守るため，住まいの空気

し 11 号証に記載された事項に基づいて，当業者が容易に環境はできることからはじめましょ。
」（第 2 ページの写真発明をすることができたものであるとはいえない。

上部右），「「しみついたニオイ」まで取る次世代の空気清（略）

浄機誕生。」（第 2 ページの写真下部），「カーテンや衣類の付着臭を強力分解。
」（第 3 ページの写真上部），「通常のイ【無効理由 2 について】

オンは，お部屋の奥や繊維の奥にたどりつく前に消滅して【甲 6 発明 1 及び 2 の内容】

しまいますが，「nanoe イオン」は脱臭や除菌のもととなる「水を静電霧化して，粒子径が約 18nm の帯電微粒子水

OH ラジカルを水に包んでいるから長持ちし，お部屋のすを生成し，この帯電微粒子水を食パンを入れたチャンバー

みずみまで拡散しニオイや菌を取りに行きます。
（第4ペー」

内の空気中に浮遊させて当該帯電微粒子水に含まれる OH

ジ下段），「菌やウイルスを取るのはあたりまえ。nanoe イ

ラジカルとカビ菌を反応させてカビの繁殖を抑制する帯電オンが，カーテンや衣類の付着臭を強力分解。
」（第 5 ペー

微粒子水によるカビの繁殖抑制方法。」（甲 6 発明 1）ジの写真上部右）及び「世界初！ 超微粒の nanoe ミストで「セラミックの先端部の水が静電霧化を起こす 6000V のお部屋を加湿。お肌やのどに優しい潤い。
」（第 7 ページの印加電圧を印加する電源を備え，当該電源の 6000V の印

写真中央部）と記載されているとおり，甲 6 発明 1 は，住加電圧の印加によって水を静電霧化することで，OH ラジ

まいの部屋のニオイや菌，ウイルスを分解する空気清浄機

カルとカビ菌を反応させてカビの繁殖を抑制するための粒への適用に関するものであり，食品収納庫内への適用に関子径が約 18nm の帯電微粒子水を生成し，この帯電微粒子するものではないし，甲第 6 号証には，食品収納庫内へ適水を食パンを入れたチャンバー内の空気中に浮遊させるカ

用することを示唆する記載もない（甲第 6 号証の第 4 ペー

ビの繁殖抑制装置。」（甲 6 発明 2）

ジ中段の「45Lチャンバーに食パンを入れ，
nanoe（ナノイー）【一致点（本件特許発明 1 と甲 6 発明 1）】システムを 2 週間稼働」という記載は，通常の室内空間で水を静電霧化して，ナノメータサイズの帯電微粒子水を使用される空気清浄機におけるカビ繁殖抑制効果を検証す

生成し，この帯電微粒子水を空気中に浮遊させる方法。

るための試験方法を示しているに過ぎない。そもそも，食【相違点 7（本件特許発明 1 と甲 6 発明 1）】

パンは果物や野菜のようにエチレンガスを発生するもので本件特許発明 1 では，帯電微粒子水を食品収納庫内の空はないので，甲第 6 号証に記載された「食パン」を入れた

気中に浮遊させて当該帯電微粒子水に含まれる活性種とエ「45L チャンバー」は，果物や野菜を収納する食品収納庫

チレンガスを反応させ，二酸化炭素と水に分解するエチレのように内部空間にエチレンガスが存在するものではな

ンガスの除去方法であるのに対し，甲 6 発明 1 では，帯電く，本件特許発明 1 における「食品収納庫」には相当しな

微粒子水を食パンを入れたチャンバー内の空気中に浮遊さい。
）。また，甲第 6 号証には，エチレンガスを分解するこせてカビの繁殖を抑制する帯電微粒子水によるカビの繁殖とについても記載はなく，それを示唆する記載もない。

抑制方法である点

他方，甲第 1 号証には，静電霧化装置による帯電微粒子
水が室内のタバコや，焼肉などの空間臭気，付着臭気の消【一致点（本件特許発明 6 と甲 6 発明 2）】
水粒子放出部の水が静電霧化を起こす高電圧を印加する

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臭に効果があることが記載され，食品収納庫内への適用に

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事例②

電圧印加部を備え，当該電圧印加部の高電圧の印加によっ【相違点 4】

事例②

関するものではないし，食品収納庫内へ適用することを示した帯電微粒子水を食品収納庫内の空気中に浮遊させるこ唆する記載もなく，甲第 2 号証には，負イオン発生手段かとや静電霧化により生成した帯電微粒子水がエチレンガス

ら保存庫本体内に負イオン（O2 −，CO4 −）を供給し，負イを分解できることは記載されていないし，それを示唆する

オン（O2 ，CO4 ）と水とが結合して生成された O2 ・
（H2O）

記載もない。したがって，甲第 1 ないし 5 及び 7 ないし 11

n や CO4 ・（H2O）n がエチレンガスを分解することが記載

号証を考慮しても，甲 6 発明 1 を，エチレンガスを分解す

され，甲第 3 号証には，O2 ・（H2O）n，CO4 ・（H2O）n，るために食品収納庫へ適用する動機付けがあるとはいえNO3 −・（H2O）n 等の負イオンが，冷蔵庫，食品保存庫内

ず，該相違点 7 が容易想到とはいえない。

−

−

−

−

−

−

におけるエチレンを分解することが記載され，甲第 4 号証

よって，本件特許発明 1 は，甲 6 発明 1 並びに甲第 1 なには，ヒドロキシラジカルが鮮度保持装置におけるエチレ

いし 5 及び 7 ないし 11 号証に記載された事項に基づいて，ンを分解することが記載され，甲第 5 号証には，ヒドロキ

当業者が容易に発明をすることができたものであるとはい

シラジカルが保鮮環境内のエチレンを酸化することが記載

えない

され，甲第 6 号証には，OH ラジカルを水に包んでいる【相違点 10】nanoe イオンがカビの繁殖を抑制することが記載され，甲……甲 6 発明 2 は，住まいの部屋のニオイや菌，ウイル

第 7 号証には，静電霧化で生じたナノメータサイズの粒子

スを分解する空気清浄機への適用に関するものであり，食径のミストであるナノサイズミストが，室内空気中の臭気品収納庫内への適用に関するものではないし，甲第 6 号証

成分や室内壁面への付着物についての脱臭機能を有していには，食品収納庫内へ適用することを示唆する記載もない。

ることが記載されているが，甲第 2 号証に記載された O2 −・また，甲第 6 号証には，エチレンガスを分解することにつ（H2O）n や CO4 −・（H2O）n は，エチレンガスを分解するもいても記載はなく，それを示唆する記載もない。

のの，静電霧化ではなくコロナ放電により生成されたもの

ま た， 甲 第 1 な い し 5 及 び 7 な い し 11 号 証 の 記 載 も，であって，液体状態の水ではなく（コロナ放電により生成……静電霧化により生成した帯電微粒子水がエチレンガスされたものは，核となる負イオン（O2 −，CO4 −）に水分子を分解できることや静電霧化により生成した帯電微粒子水が数個配位してクラスターを形成したクラスターイオンでを食品収納庫へ適用することは記載されていないし，それあって，大気中に存在する気体のイオンにすぎない。），しを示唆する記載もない。

かも，紫外線照射を併用するものであり，甲第 3 号証に記したがって，甲第 1 ないし 5 及び 7 ないし 11 号証を考慮載された O2 −・（H2O）n，CO4 −・（H2O）n，NO3 −・（H2O）

しても，甲 6 発明 2 を，エチレンガスを分解するために食n 等の負イオンは，エチレンガスを分解するものの，静電品収納庫へ適用する動機付けがあるとはいえず，該相違点

霧化ではなくコロナ放電により生成されたものであって，10 が容易想到とはいえない。

液体状態の水ではなく（コロナ放電により生成されたもの

よって，本件特許発明 6 は，甲 6 発明 2 並びに甲第 1 なは，核となる負イオン（O2 ，CO4 ）に水分子が数個配位

いし 5 及び 7 ないし 11 号証に記載された事項に基づいて，してクラスターを形成したクラスターイオンであって，大当業者が容易に発明をすることができたものであるとはい

気中に存在する気体のイオンにすぎない。また，レナード

えない。

−

−

効果により生成されたものは，液体状態の水ではあるが，実施例としては記載されておらず，エチレンガスを分解す

判示事項

ることまでは記載されていない。），甲第 4 及び 5 号証に記

相違点 1 についての判断の誤り載されたヒドロキシラジカルは，エチレンガスを分解する

1 容易想到性の判断について

ものの，静電霧化ではなくオゾンと水により生成されたも本件特許発明 1 は，帯電微粒子水を食品収納庫内の空気のであって，液体状態の水ではなく，甲第 7 号証に記載さ中に浮遊させて当該帯電微粒子水に含まれる活性種とエチれた静電霧化で生じたナノメータサイズの粒子径のミスト

レンガスを反応させ，二酸化炭素と水に分解するエチレン

であるナノサイズミストは，エチレンガスを分解するもの

ガスの除去方法であるのに対し，甲 1 発明 1 は，帯電微粒でも食品収納庫内の空気中に浮遊させるものでもなく，甲子水を室内の空気中に浮遊させて当該帯電微粒子水に含ま第 1 号証に記載された静電霧化により生成した帯電微粒子

れる活性種とアセトアルデヒドを反応させて消臭するもの

水は，エチレンガスを分解するものでも食品収納庫内の空ではあるが，いずれも，活性種を用いて対象物を除去し空気中に浮遊させるものでもない。即ち，甲第 1 ないし 5 及気を清浄する点では共通するものである。

び 7 号証の何れにも，静電霧化により生成した帯電微粒子

さらに，……甲 2 公報ないし甲 5 公報に記載された技術

水がエチレンガスを分解できることや静電霧化により生成は，その生成方法や生成された活性種の状態について本件した帯電微粒子水を食品収納庫内の空気に浮遊させること

特許発明 1 や甲 1 発明 1 のものと同一とはいえないものもは記載されていないし，それを示唆する記載もない。

含まれるものの，いずれも活性種を利用し空気等を清浄しまた，甲第 8 ないし 11 号証にも，静電霧化により生成

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た点では共通する。そうすると，原出願時の当業者は，本98

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を除去する技術と，液体状態の水である帯電微粒子水を脱おいて認定した各技術につき「活性種を利用した空気清浄

臭や除菌に用いる技術とは互いに相容れないものであるか

技術」という共通の技術分野に属するものと認識するもの

ら，甲 1 発明 1と甲 2 公報等に記載の技術とを組み合わせると認められる。さらに，前記イにおいて認定した技術も，ことには阻害要因が存在するとか，原告が提出する公報等

その内容に照らし，いずれも「活性種を利用した空気清浄（甲 2 ないし 7，20 ないし 25）のいずれにも，静電霧化によ技術」に属するものと認められる。

り生成した帯電微粒子水がエチレンガスを分解できること

そして，……認定したところに照らすと，「活性種を利や静電霧化により生成した帯電微粒子水を食品収納庫内の用した空気清浄技術」という技術分野において，同一の活空気に浮遊させることは記載されていないし，それを示唆

性種の発生方法（発生装置）を，空気清浄機や食品収納庫

する記載もないので，たとえ上記公報等の記載を考慮してやエアコンや加湿器等の異なる機器の間で転用したり，脱も，甲 1 発明 1を，エチレンガスを分解するために食品収納臭や除菌やエチレンガスの分解等の異なる目的の用途に利庫へ適用する動機付けがあるとはいえない旨主張する。

用することは，原出願時において，当業者において通常にしかし，本件特許発明 1，甲 1 発明 1 及び前記……認定行われていた技術常識であると認められる。

の各技術が共通の技術分野に属することは，……認定した

さらに，……認定したところに照らすと，一般に，植物

とおりである。

の成長促進成分として野菜や果実からエチレンガス及びア

また，エチレンガスが液体状態の水に溶解しないことがセトアルデヒドが出ることが知られており，このエチレン

原出願時の技術常識であったとしても，……認定のとおり，

ガス及びアセトアルデヒドを活性種により分解すること

アセトアルデヒドもエチレンガスも植物の成長促進成分とは，原出願時において周知の技術であるものと認められる。

して野菜や果物から出る物質であるほか，食品収納庫内の加えて，……認定のとおり，甲 2 公報ないし甲 5 公報には，エチレンガスを除去するという要請が存在し，活性種を用

食品収納庫において活性種が食品から出るエチレンガスをいてこれを分解する技術が存在していたことに照らすと，分解することが記載されているほか，甲 4 公報には，OH

甲 1 発明 1 を，エチレンガスを分解するために食品収納庫

ラジカルがエチレンを炭酸ガス（CO2）と水に分解するこへ適用する動機付けはあるものというべきである。また，とが記載されていることに照らすと，食品収納庫内のエチ……認定のとおり，甲 2 公報及び甲 3 公報に記載された活レンガスを除去することが求められており，そのために活性種は，「活性種と水が結合したもの」
として一定の機能（分性種を用いる技術が存在したことが認められる。

解，消臭等）を有するものとされており，本件特許発明 1

また，……認定したところに照らすと，甲 1 発明 1 並び及び甲 1 発明 1 の帯電微粒子と共通し，これによりエチレに甲 2 公報及び甲 3 公報に記載された技術は，いずれも，

ンガスを分解するものであると認められることに照らす

活性種が水と結合している状態のものを利用して空気等をと，エチレンガスが水に溶解しにくいことが，甲 1 発明 1

清浄する点で共通するものと認められる。

と甲 2 公報等に記載の技術とを組み合わせることを阻害す

以上によれば，甲 1 発明 1 において，帯電微粒子水に含る要因となるということはできない。

まれる活性種につき，アセトアルデヒドと反応させて消臭よって，被告の上記主張を採用することはできない。

することに代えて，エチレンガスの除去に用いること，そ……

の際，帯電微粒子水を室内の空気中に浮遊させ，アセトア
ルデヒドを消臭することに代えて，帯電微粒子水を食品収所 感

納庫内の空気中に浮遊させて当該帯電微粒子水に含まれる判決が認定した「活性種を用いてこれを分解する技術」

活性種とエチレンガスを反応させ，二酸化炭素と水に分解とは，読者もご承知かも知れないが，日常見られる家電製することは，原出願時の当業者において容易に想到するこ品では以前から流行している技術であり，特段追加の証拠とができたものと認められる。

がなくとも合議体は審決の前提として認識していたものとよって，甲 1 発明 1 に甲 2 公報ないし甲 5 公報記載の技推察される。

術並びに技術常識及び周知技術を適用して，本件特許発明

したがって，本件の検討は，どのように「活性種」を「用1 との相違点に係る構成とすることは，原出願時の当業者

いて」「気体」を分解できるかというその機序により影響さにおいて，容易に想到することができたものと認められる。

れるものであって，原告が主張する液体状態の水への溶解度が格段に異なる点で物性が異なる甲 2 のエチレンガスと
甲 1 のホルムアルデヒドとを直ちに同一視することはでき

2 被告の主張について
被告は，審決においては，本件特許発明及び引用発明はないという阻害要因に関する主張にも一見理があるように技術分野が共通でないと判断されたものと考えられるし，もみえる。

エチレンガスが液体状態の水に溶解しないことは原出願時

しかし，本件特許明細書において，本件各発明の「帯電の技術常識であり，液体状態の水に溶けないエチレンガス

微粒子水に含まれる活性種」の構成について説明している

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事例②

件特許発明 1，甲 1 発明 1 及び前記ア（ア）ないし（エ）に事例② 事例④

記載をみると，同段落【0021】では，「活性種……が帯電されたものであり，その目的とするところは，コンパクト

微粒子水 M に内包されるように含まれて」と説明がされてな触媒を実現でき，NOx の還元浄化性能と HC の酸化浄化

いるにもかかわらず，同【0024】では，「活性種はエチレ

性能を両立させ得る排気ガス浄化システムを提供することンガスも除去できる」とされており，その他に本件各発明にある。

の機序について詳細な説明がないことからすると，上記の【課題を解決するための手段】

水への溶解性に関する物性の違いがあり，活性種が帯電微【0012】

粒子水 M に内包されているにもかかわらず，そこに溶解

本発明者らは，上記目的を達成すべく鋭意検討を重ねたできない雰囲気中のエチレンガスに対して活性種が作用す結果，従来は完全燃焼させようとしていた HC を不完全燃るという何らかの機序が存在するとしか考えようがない。

焼させ，HC の部分酸化反応を誘発して H2 を発生させ，そうすると，甲 1 記載の技術も，被分解ガスの水への溶

NOx 還元に供することを骨子とし，好ましくは，HC トラッ

解度と関わりなく，エチレンガスの分解が可能なものと考

プ材と NOx トラップ材を用い，HC 脱離と NOx 脱離を所えることができる。

定条件下で同期させる……。

この点，被告の阻害要因に関する主張は，本件明細書の……

記載とどのように整合するのか疑問が残る。

【発明の効果】とはいえ，そこで本件明細書を参酌するのではまさに本欄【0014】

が指摘するような後知恵となってしまうので，他の容易想到

本発明によれば，HC を不完全燃焼させて部分酸化反応性が存在するという論理過程があるかが次の問題となろう。

を誘発することを骨子とし，好ましくは，HC トラップ材

その点に関して，判決は，ホルムアルデヒドとエチレンと NOx トラップ材を用い，HC 脱離と NOx 脱離を所定条

ガスとが空気清浄技術としていずれも排除されるべき人体件下で同期させることとしたため，コンパクトな触媒を実あるいは物品に対して害を及ぼし得る気体である点で共通

現でき，NOx の還元浄化性能と HC の酸化浄化性能を両立することに着目し，「甲 1 発明 1 並びに甲 2 公報及び甲 3 公

させ得る排気ガス浄化システムを提供することができる。

報に記載された技術は，いずれも，活性種が水と結合して【発明を実施するための最良の形態】

いる状態のものを利用して空気等を清浄する点で共通する……

ものと認められる」と認定して，甲 1 と甲 2 を結び付け，【0016】

容易想到性が存在するとの結論を導き出した。

上述の如く，本発明の排気ガス浄化システムは，内燃機

判決の論理過程は参考となる。

関からの排気ガスを浄化するシステムである。この排気ガ
ス浄化システムは，NOx トラップ材と，浄化触媒と，排事例④

気ガス中の酸素濃度を制御する O2 制御手段を備えるもの

審決概要

で，必要に応じて，炭化水素を吸脱離する HC トラップ材【本願補正発明】を備え，典型的には，これらの HC トラップ材や NOx トラッ【請求項 1】

プ材，浄化触媒などを内燃機関の排気ガス流路に設置して排気ガスの空気過剰率（λ）が 1 を超えるときに窒素酸成るものである。

化物を吸収し，λが 1 以下のときに窒素酸化物を脱離する【0017】NOx トラップ材と，浄化触媒と，排気ガス中の酸素濃度

ここで，HC トラップ材としては，HC を吸収・脱離でを制御する O2 制御手段と，を備える内燃機関の排気ガスきれば特に限定されるものではないが，……ゼオライト

浄化システムであって，……を好適に用いることができる。……NOxトラップ材も，排気ガスのλが 1 を超えるとき，NOx を上記 NOx トラッ

上述のようなλ値の変動に伴う NOx の吸収・脱離を行う

プ材に吸収させ，排気ガスのλが 1 以下のとき，上記 NOx

ことができれば特に限定されるものではない……。

トラップ材から NOx を脱離させ，上記 O2 制御手段で浄化【0018】

触媒入口における排気ガス中の酸素濃度を 0.8 〜 1.5vol％

更に，浄化触媒としては，……HC を選択的に部分酸化に制御することにより HC の部分酸化反応を誘発し，このして H2 と CO を生成できる HC 部分酸化触媒が好適であり，部分酸化を利用して NOx を還元させる，ことを特徴とす

具体的には，白金（Pt），ロジウム（Rh），パラジウム（Pd），

る排気ガス浄化システム。

銅（Cu），鉄（Fe），コバルト（Co），マンガン（Mn）又は亜（下線部は補正箇所。）

鉛（Zn），及びこれらの任意の混合物を挙げることができる。

【本願明細書（抜粋）】……

【発明が解決しようとする課題】【0027】
次に，O2 制御手段としては，排気ガス中の酸素濃度，【0011】
本発明は，このような従来技術の有する課題に鑑みてな

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具体的には浄化触媒の入口における排気ガス中の酸素濃度

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担持量が CeO2 として 20％の触媒粉末 3 を得た。

が，EGR（排気ガス循環）バルブ装置と吸入空気可変バル【0043】

ブ（吸気スロットルバルブ）装置との組み合わせを例示す

上記触媒粉末 1 を 326g，触媒粉末 2 を 186g，触媒粉末 3ることができる。……更に，空気過剰率λが 1 以下の場合

を 268g，アルミナを 35g，アルミナゾルを 90g，水 900g をに燃料噴射間隔の制御を加えることで，O2 制御性を高め

磁性ボールミルに投入し，……。

ることができる。また，浄化触媒入口における排気ガス中【0044】の酸素濃度を計測しながら，浄化触媒入口に二次空気を導……NOx トラップ触媒 1 を得た。

入する手段も適用でき，これらの手段はその幾つかを組み……

合わせて用いることもできる。

【0047】……

コ ー デ ェ ラ イ ト 製 ハ ニ カ ム 状 モ ノ リ ス 担 体（1.2L，【0037】

400cpsi）に……ゼオライト層（第 1 層）を形成した。続いて，

上述のように，本発明の排気ガス浄化システムにおいて，ゼオライト層の上に……触媒層（第2層）を形成した。さらに，

NOx の浄化，特に HC と NOx の同時浄化は，対象する排気

この第 2 層の上に……触媒層（第 3 層）を形成し，トラップ

ガスの O2 濃度が 0.8 〜 1.5vol％の範囲内で行う必要がある。

触媒 2 を得た。なお，第 2 層は HCトラップ材と NOxトラッ

O2 濃度が0.8vol％未満では，H2 及び CO 生成量が不十分とプ触媒の共存層，第 3 層は NOxトラップ触媒層である。

なり，HCの有効利用率向上効果が得られない。逆にO2 濃度【0048】

が1.5vol％を超えると，還元剤の酸化反応が優勢になり，有〈排気ガス浄化システムの構築及び性能試験 1〉

効な還元剤であるH2 及び COが酸化反応により消費される。

図 2 に示すように，日産自動車株式会社製直列 4 気筒

更にまた，浄化触媒が O2 による被毒を受けて部分酸化反応

2500cc 直噴ディーゼルエンジン 5 の排気流路 6 に，上記活性が不十分となると共に，NOxを還元できなくなる。

NOx トラップ触媒 1 又はトラップ触媒 2 を装着し（実施例……

1 又は 2），リーン（A ／ F ＝ 30）で 40 秒運転した後，リッ【実施例】

チ（A ／ F ＝ 11.7）で 4 秒運転する操作を繰り返し，この……

区間での排気浄化率を求めた。

【0040】……図3及び図4に，それぞれNOxトラップ触媒1及びトラッ〈トラップ触媒の製造〉……Pt 担持量が 1％，Ba 担持量がプ触媒 2 の触媒入口における酸素濃度に対する NOx 浄化率

BaO として 8％，Ce 担持量が CeO2 として 20％になる触媒

及び HC 浄化率を示す。酸素濃度が 1％付近で NOx も HC

粉末 1 を得た。

も効率よく浄化できることがわかる。特にトラップ触媒 2【0041】

では HC の浄化率が高く，HC トラップ材と NOx トラップ……Rh 担持量が 2％，Zr の担持が 3％の触媒粉末 2 を得た。

材の組み合わせが有効であることが分かる。尚，図中の【0042】「NMHC」とは，Non-Methane HydroCarbon の略号で，メ……Pt 担持量が 3.5％，Ba 担持量が BaO として 8％，Ce

タンを除いた炭化水素類を意味する。

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事例④を制御する機能を有すれば特に限定されるものではない事例④【引用例 1（特開 2003-311152 号公報，甲 1）記載事項】【判断】「排気ガスの酸素濃度が高い酸素過剰雰囲気では NOx を

ア 新規性について吸収し，理論空燃比近傍または空気過剰率λ≦ 1 でのリッ

引用発明の「酸素濃度」の単位としては，通常 vol％と理チ燃焼運転時には NOx を放出する NOx 吸収材と，Pt，Rh

解するのが相当である。

等の貴金属と，排気ガスの酸素濃度を変化させる排気制御

そうしてみると，本願補正発明と引用発明は，O2 制御

手段 8 と，を備える車両用のリーンバーンエンジンや直噴手段により制御される浄化触媒入口における排気ガス中のガソリンエンジンのようなエンジン 4 の排気ガス浄化装置

酸素濃度の範囲が明らかに重複しているのであって，上記であって，相違点は，実質的なものではないことになる。

排気ガスの酸素濃度が高い酸素過剰雰囲気では NOx を

すなわち，本願補正発明は，引用発明と比しての進歩性を

上記 NOx 吸収材に吸収させ，理論空燃比近傍または空気

論ずる以前に新規性を備えているものではないと評価される。

過剰率λ≦ 1 でのリッチ燃焼運転時には NOx 吸収材から……

NOx を放出させ，排気制御手段 8 で NOx 吸収材と貴金属

イ 進歩性についてを含む排気ガス浄化用触媒 1 の入口側の排気ガスの酸素濃（ア）本願補正発明も引用発明も，HC 及び NOx 浄化率を

度は 2.0％以下に制御され，HC が部分酸化されて活性化さ高めるものである点で，軌を一にする。

れ NOx の 還 元 反 応 が 進 み 易 く な り， 結 果 的 に HC 及 び

そして，引用発明の「2.0％以下」は，既に述べたように

NOx 浄化率が高まる，排気ガス浄化装置。」「2.0vol％以下」と解するのが相当であるから，本願補正発【相当関係】

明の「0.8 〜 1.5vol％」を全て含むものである。

……

（イ）ところで，NOx の浄化率が排ガスの酸素濃度（約 0.4

そして，後者の「排気制御手段 8 で NOx 吸収材と貴金属

容量％〜約1.5容量％の範囲）に応じて変動すること，
及び，を含む排気ガス浄化用触媒 1 の入口側の排気ガスの酸素濃

排ガスの酸素濃度約 0.9 容量％付近において NOx 浄化率が度は 2.0％以下に制御され，HC が部分酸化されて活性化さ高くなることは，本願の優先権主張の日前に周知である

れ NOx の還元反応が進み易くな」る態様と，前者の「O2 制……。

御手段で浄化触媒入口における排気ガス中の酸素濃度を

また，NOx 等の浄化率の値自体は，触媒の温度に大き0.8 〜 1.5vol％に制御することにより HC の部分酸化反応をく依存するものであるところ，本願補正発明の発明特定事

誘発し，この部分酸化を利用して NOx を還元させる」態様

項では，そのような温度に関する事項が含まれておらず，とは，「O2 制御手段で浄化触媒入口における排気ガス中の本願補正発明の効果が直ちに図 3，4 を用いて説明される

酸素濃度を 0.8 〜 1.5％を含む濃度に制御することにより例に対応するものとは言えない。

HC の部分酸化反応を誘発し，この部分酸化を利用してさらに，本願の図 3，4 で転化率（浄化率）が高い部分のNOx を還元させる」概念において共通する。

値は，引用発明を開示する引用例 1 の図 3 等での浄化率が【一致点】

高い部分の値からみて優れたものとは言えない。

「排気ガスの空気過剰率（λ）が 1 を超えるときに窒素酸（ウ）そうしてみると，本願補正発明における酸素濃度の化物を吸収し，λが 1 以下のときに窒素酸化物を脱離する

数値範囲の設定は，実験的に数値範囲を最適化又は好適化

NOx トラップ材と，浄化触媒と，排気ガス中の酸素濃度したものであって，それにより格別顕著な効果がもたらさを制御する O2 制御手段と，を備える内燃機関の排気ガスれるものではない。

浄化システムであって，したがって，本願補正発明は，当業者が引用発明に基づ

排気ガスのλが 1 を超えるとき，NOx を上記 NOx トラッ

いて通常の創作能力を発揮してなし得たものにすぎない。

プ材に吸収させ，排気ガスのλが 1 以下のとき，上記 NOx（エ）なお，リッチ時に酸素量の下限を設けることも，周トラップ材から NOx を脱離させ，上記 O2 制御手段で浄化

知例に記載されるように……当業者に良く知られていた技

触媒入口における排気ガス中の酸素濃度を 0.8 〜 1.5％を含術的事項である。

む濃度に制御することによりHCの部分酸化反応を誘発し，この部分酸化を利用して NOx を還元させる，排気ガス浄判示事項化システム。」

1 取消事由 2（引用発明の認定の誤り）及び取消事由 2（補【相違点】

正発明と引用発明との一致点及び相違点の認定の誤り）

O2 制御手段で浄化触媒入口における排気ガス中の酸素について濃度を 0.8 〜 1.5％を含む濃度に制御するのに関して，排気（1）引用発明の認定について

ガス中の酸素濃度が，補正発明では，「0.8 〜 1.5vol％」でア 審決は，引用例 1 に記載された引用発明として，「排気あるのに対して，引用発明では，2％以下であり，vol％でガスの酸素濃度が高い酸素過剰雰囲気では NOx を吸収し，あるか否かは明記されていない点。

……結果的に HC 及び NOx 浄化率が高まる，排気ガス浄化

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ウ これに対し，被告は，引用発明の認定は，補正発明の浄化率が高まるとの作用効果を奏する機序として，「HC

特許要件を評価するために必要な限度で行えばよいものでが部分酸化されて活性化」されることを認定している。

あって，引用例 1 自体で特徴とされる事項（例えば，請求イ しかし，……甲 1 発明における，排気ガスの酸素濃度

項 1 に係る発明の発明特定事項）を必ず認定しなければなが低下したとき（リッチ燃焼運転時）に，「HC が部分酸化らないというものではなく，引用発明の認定において，必されて活性化され，NOx の還元反応が進みやすくなり，ず「Ce-Zr-Pr 複酸化物」が含まれていることまでも認定し結果的に，HC及びNOx浄化率が高まる」という作用効果は，なければならないことにはならないと主張する。

NOx 吸収材と貴金属とを含む排気ガス浄化用触媒に追加

確かに，特許法 29 条 1 項 3 号に規定されている「刊行物した「Ce-Zr-Pr 複酸化物」によって奏したものであって，に記載された発明」は，特許出願人が特許を受けようとす

排気ガスの酸素濃度を甲 1 段落【0058】のように「2.0％以る発明の新規性，進歩性を判断する際に，考慮すべき一つ

下，あるいは 0.5％以下」となるように制御することによっの先行技術として位置付けられるものであって，「刊行物て奏したものではない。すなわち，「Ce-Zr-Pr複酸化物」
は，に記載された発明」が特許公報である場合に，必ず当該特前記作用効果を奏するための必須の構成要件であるという

許公報の請求項における発明特定事項を認定しなければな

べきであり，排気ガスの酸素濃度を「2.0％以下，あるいらないものではない。
一方で，「刊行物に記載された『発明』」

は 0.5％以下」となるように制御した点は，単に，実施例である以上は，「自然法則を利用した技術的思想の創作」（特の一つとして，リーン燃焼運転時に「例えば 4 〜 5％から

許法 2 条 1 項）であるべきことは当然であって，刊行物に20％」，リッチ燃焼運転時に「2.0％以下，あるいは 0.5％

おいてそのような技術的思想が開示されているといえない以下」との数値範囲に制御したにとどまり，前記作用効果

場合には，引用発明として認定することはできない。

を奏するために施した手段とは認められない。

本件において，審決は，前記のとおり，引用発明として，したがって，引用発明において，「HC が部分酸化され「HC が部分酸化されて活性化され NOx の還元反応が進みて活性化」されるのは，NOx 吸収材と貴金属とを含む排気やすくなり，結果的に HC 及び NOx 浄化率が高まる」とのガス浄化用触媒において，「Ce-Zr-Pr 複酸物」を含むよう効果を認定しておきながら，その作用効果を奏するためのに構成したことによるものであるから，引用例 1 に，
「排必須の構成である「Ce-Zr-Pr 複酸化物」を欠落して認定し気ガス浄化用触媒1の入口側の排気ガスの酸素濃度は2.0％たものである。したがって，審決は，前記作用効果を奏す

以下に制御」（段落【0058】）することにより，HC の部分酸るに必要な技術手段を認定していないこととなり，審決の化をもたらすことを内容とする発明が，開示されていると認定した引用発明を，引用例 1 に記載された先行発明であ認めることはできない。

ると認定することはできない。

そうすると，審決は，引用発明の認定において，……必

よって，被告の主張は採用できない。

須の構成である「Ce-Zr-Pr 複酸化物」を排気ガス浄化用触【一致点】

媒に含ませることなく，欠落させた点において，その認定「排気ガスの空気過剰率（λ）が 1 を超えるときに窒素酸

は誤りであるといわざるを得ない。

化物を吸収し，λが 1 以下のときに窒素酸化物を脱離する【判決の認定する引用発明】

NOx トラップ材と，浄化触媒と，排気ガス中の酸素濃度「排気ガスの酸素濃度が高い酸素過剰雰囲気では NOx をを制御する O2 制御手段と，を備える内燃機関の排気ガス吸収し，理論空燃比近傍または空気過剰率λ≦ 1 でのリッ浄化システムであって，排気ガスのλが 1 を超えるとき，

チ燃焼運転時にはNOxを放出するNOx吸収材と，貴金属と，NOx を上記 NOx トラップ材に吸収させ，排気ガスのλが

排気ガスの酸素濃度を変化させる排気制御手段 8 と，を備

1 以下のとき，上記 NOx トラップ材から NOx を脱離させ，える車両用のリーンバーンエンジンや直噴ガソリンエンジ

上記 O2 制御手段で浄化触媒入口における排気ガス中の酸ンのようなエンジン 4 の排気ガス浄化装置であって，更に，素濃度が制御され，HC の部分酸化を誘発し，この部分酸

Ce-Zr-Pr 複酸化物を含み，排気ガスの酸素濃度が高い酸化を利用して NOx を還元させる，排気ガス浄化システム。」

素過剰雰囲気では NOx を上記 NOx 吸収材に吸収させ，理【相違点 1”】

論空燃比近傍または空気過剰率λ≦ 1 でのリッチ燃焼運転

NOx トラップ材と浄化触媒に，補正発明は，Ce-Zr-Pr

時には NOx 吸収材から NOx を放出させ，排気制御手段 8

複酸化物を含んでいないのに対し，引用発明は，Ce-Zr-

で NOx 吸収材と貴金属と Ce-Zr-Pr 複酸化物を含む排気ガ

Pr 複酸化物を含む点。

ス浄化用触媒 1 の入口側の排気ガスの酸素濃度が 2.0％以【相違点 2”】

下，又は 0.5％以下に制御され，Ce-Zr-Pr 複酸化物に吸蔵

排気ガスのλが 1 以下のとき，補正発明は，浄化触媒入されていた酸素が活性酸素として放出され，貴金属上での口における排気ガス中の酸素濃度を 0.8 〜 1.5vol％に制御す活性酸素と排気ガス中の HC との反応が進み易くなり，結るのに対して，引用発明は，浄化触媒入口における排気ガ

果的に HC 及び NOx 浄化率が高まる，排気ガス浄化装置。
」

ス中の酸素濃度を 2.0％以下，又は 0.5％以下に制御した点。

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事例④装置。」と認定している。この中で，審決は，HC 及び NOx

事例④

なお，被告は，補正発明は，「NOx トラップ材」，「浄化避ける，すなわち，適度に酸素の放出を促すことにより，触媒」以外の触媒材料，特に「HC トラップ材」や「酸素吸HC の部分酸化反応を行ったもの（段落【0020】，【0021】，

蔵材」を含むことを排除したものではなく，引用発明の【0026】，【0033】）であり，HC の部分酸化反応を可能とす「Ce-Zr-Pr 複酸化物」を備えたものも含むものと解すべきるのは，あくまで「Ce-Zr-Pr 複酸化物」である。

であるから，引用発明において，排気ガス浄化用触媒にしたがって，引用発明において，「Ce-Zr-Pr 複酸化物」「Ce-Zr-Pr 複酸化物」を含むものと認定したとしても，そは作用効果を導くための必須の構成要件であり，引用発明の点は，補正発明と引用発明との相違点にはならないから，の技術課題の解決手段として設けられたものであることか取消事由とならない旨主張する。

らすれば，この発明から「Ce-Zr-Pr 複酸化物」を取り除くと，

しかし，本願明細書には，排気ガス浄化用の触媒として，発明の技術的課題を解決することにはならず，引用発明に「Ce-Zr-Pr 複酸化物」を追加する点は記載されておらず，接した当業者が，「Ce-Zr-Pr 複酸化物」自体，あるいは，その示唆もなく，この点が周知技術であるとも認められな成分としての「Zr」を取り除くことを想起するとは考え難い。

い。したがって，補正発明が「Ce-Zr-Pr 複酸化物」を備え

イ また，補正発明は，排気ガス中の O2 濃度を制御して，たものを含むものと認めることはできない。

不完全燃焼を生じさせる，すなわち，HC の部分酸化によ

よって，被告の上記主張は採用できない。

り生じる H2 と CO により，脱離 NOx を有効に還元し，浄化するとの技術思想に基づくものであるところ，空気過剰

3 取消事由 4（相違点に関する判断の誤り）について率（λ）が 1 以下のときに，排気ガス中の O2 濃度が 0.8vol％（1）新規性判断について

未満では，H2 及び CO 生成量が不十分となり，HC の有効

前記のとおり，NOx トラップ材と浄化触媒において，利用率向上効果が得られず，逆に，O2 濃度が 1.5vol％を超補正発明は，Ce-Zr-Pr 複酸化物を含んでいないのに対し，えると，還元剤の酸化反応が優勢になり，有効な還元剤で

引用発明は，Ce-Zr-Pr 複酸化物を含んでいる点においてある H2 及び CO が酸化反応により消費されることになり，相違する（【相違点 1”】）。

さらにまた，浄化触媒が O2 による被毒を受けて部分酸化

前記 1 で述べたように，補正発明は，排気ガスの空気過反応活性が不十分となるとともに，NOx を還元できなく剰率（λ）が 1 以下のとき，すなわち，リッチ燃焼運転時なるため，排気ガスの O2 濃度を 0.8 〜 1.5vol％の範囲内でにおいて，浄化触媒入口における排気ガス中の酸素濃度を行うとの構成をとったものであり，この数値範囲には技術

0.8 〜 1.5vol％に制御することにより，HC の部分酸化反応的意義があるものである。

を誘発し，この部分酸化を利用して NOx を還元させるも一方，引用発明における HC の部分酸化は，「Ce-Pr 複酸のである。

化物」に「Zr」を追加して「Ce-Zr-Pr 複酸化物」としたこと

これに対し，引用発明は，前記 2 において述べたように，により，スピルオーバー性を悪化させず，あるいは高温時

NOx トラップ材と浄化触媒に「Ce-Zr-Pr 複酸化物」を追のスピルオーバー性を高める一方，あえて，酸素吸蔵材の加することにより，酸素吸蔵材におけるリッチ燃焼運転時

酸素吸蔵性能を適度に低下させることによって，過剰に酸の酸素供給能力を適度に低下させて HC を部分酸化させ，素が放出されてしまうことを避けることで達成されるもの

この部分酸化を利用して NOx を還元させるものである。

である。したがって，補正発明と引用発明とは，部分酸化

引用発明には，排気ガス中の酸素濃度を制御することに反応を生起させる技術思想が全く異なっており，引用発明

より，HC の部分酸化反応を誘発し，この部分酸化を利用において，相違点 2”に示されるような O2 濃度に係る数値

して NOx を還元させる点は記載されておらず，この点が範囲を適用しようとする動機付けがあるとはいえない。

周知技術であるとも認められない。一方，前記のとおり，

加えて，引用発明の段落【0058】には，リーン燃焼運転

本願明細書には，触媒に「Ce-Zr-Pr 複酸化物」を追加する

時における酸素濃度が「2.0％以下」の場合だけでなく，との記載や示唆はなく，この点が周知技術であるとも認め「0.5％以下」との記載もあることにも照らすと，引用発明られない。したがって，補正発明が「Ce-Zr-Pr 複酸化物」の記載に接した当業者において，リッチ燃焼運転時におけを備えたものを含むものと認めることはできない。

る排気ガスの O2 濃度の下限を 0.8％と設ける動機付けがあ

よって，補正発明は，上記相違点 1”において，新規性をるとはいえない。

有すると認められ，これに反する審決の判断は誤りである。

ウ 被告の主張について（2）進歩性判断について（ア）被告は，引用発明において，「Ce-Zr-Pr 複酸化物」以

ア 引用発明は，……従来の「Ce-Pr 複酸化物」の場合，大外の触媒材料には「NOx 吸収材」
や「貴金属」が含まれており，量に酸素が放出され，リッチ雰囲気（還元性雰囲気）にな

排気ガス中には酸素濃度が低下してもある程度（2％以下）

らず，NOx の浄化が効率よく進まないという課題を解決の酸素が存在しているのであるから，たとえ「Ce-Zr-Pr 複するため，「Ce-Pr 複酸化物」に「Zr」を追加して「Ce-Zr-Pr

酸化物」がなくても，この酸素が貴金属上で排気ガス中の複酸化物」として，過剰に酸素が放出されてしまうことをHCと反応して，HC が部分酸化反応を誘発し，NOx の還元

tokugikon

104

2014.11.14. no.275

らなる吸着剤を設けて排気中の還元剤成分を吸着させ，そ

わりはないことは，当業者であれば理解できる旨主張する。

の還元剤成分を大気中に逃がすことなく NOx と反応させしかし，前記に述べたとおり，引用発明の技術的意義かる「第 2 の解決手段」に係るものであるから，被告の上記

らすれば，必須の構成である「Ce-Zr-Pr 複酸化物」を取り

主張は，周知例の適用を基礎付けるものではない。）。

除くことは想定されないものである。また，後に補正発明したがって，引用周知例の記載をもって，「リッチ時にの構成に接した当業者が，排気ガス中の酸素濃度低下によ

酸素量の下限を設けることが当業者によく知られていた技

る HC の部分酸化反応によるとの機序を推測をすることが術常識」であると認めることはできない。

できるとしても，引用例 1 には，HC の部分酸化に適した加えて，引用周知例が「酸素濃度を略 0.5％〜略 1％の範

浄化触媒入口における排気ガス中の酸素濃度範囲について

囲に低下させる」としたのは，請求項 9 〜 11 に係る発明にの開示がなく，この点を裏付ける周知例もないことからす

おいて，NOx 吸収材の近傍にゼオライトからなる吸着剤

ると，補正発明の優先権主張日当時に，引用発明において，を配設して（請求項 9），これにより，排気中の酸素濃度が「Ce-Zr-Pr 複酸化物」を取り除いた上で，排気ガス中の酸

この範囲にあっても，吸着剤により還元剤成分が吸着保持

素濃度を制御することにより部分酸化反応を誘発することされるので，空燃比を理論空燃比になるように制御したとについて，当業者が容易に想到できたものと認めることはきと同じように，NOx 吸収材を再生することができ，こできない。

のことで燃費の悪化を抑えながら NOx 吸収材を十分に再なお，被告の提出する乙 1 及び乙 2 は，NOx 吸収材を利生できる（段落【0027】）ためである。したがって，引用周用した排気ガス浄化装置において，酸素吸蔵材を用いない

知例における酸素濃度制御は，前記 NOx 吸収材の近傍に例があることを示すにすぎないものであって，引用発明か

ゼオライトからなる吸着剤を配設することと一体不可分で

ら「Ce-Zr-Pr 複酸化物」を取り除くことを動機付けたり，あると認められ，補正発明における酸素濃度制御とはその示唆を与えたりするものではなく，この存在を考慮に入れ前提が異なっており，この点においても，本件で適用すべても，上記判断を左右するものではない。

き周知例としては不適切であるといわざるを得ない。

（イ）被告は，引用周知例（甲 2）を提示して，リッチ時に（ウ）また，被告は，例示周知例（甲 3，甲 4）を提示して，酸素量の下限を設けることも，当業者によく知られていた

NOx の浄化率が排ガスの酸素濃度（約 0.4 容量％〜約 1.5

技術的事項である旨主張する。

容量％の範囲）に応じて変動すること，及び，排ガスの酸

そこで検討するに，引用周知例には，「エンジンの排気素濃度約 0.9 容量％付近において NOx 浄化率が高くなるこ

通路に配設され，排気中の酸素濃度が高い酸素過剰雰囲気とは，本願の優先権主張の日前に周知である旨主張する。

で NOx を吸収する一方，酸素濃度の低下によって前記吸しかし，例示周知例（甲 3，甲 4）は，いわゆる三元触媒

収した NOx を放出する NOx 吸収材と，前記 NOx 吸収材へに関するもので，排気ガスの空燃比を理論空燃比付近に制の NOx の吸収過剰状態を判定する NOx 吸収過剰状態判定御することを必要とする技術を前提とするものであり，補手段と，前記 NOx 吸収過剰状態判定手段により NOx の吸

正発明のような NOx トラップ材を有するものではないた

収過剰状態が判定されたとき，排気中の酸素濃度を低下さ

め，補正発明における酸素濃度制御の前提である「排気ガせる酸素低減手段とを備え，前記 NOx 吸収材の近傍又はスについてリーンと理論空燃比又はリッチとを変動させ

排気上流側の少なくとも一方に，ゼオライトからなる吸着る」ことを条件とするものでもなく，対象とする浄化触媒剤が配設されていることを特徴とするエンジンの排気浄化の前提が異なるものである。よって，例示周知例（甲 3，装置において，酸素低減手段は，排気中の酸素濃度を略

甲 4）を引用発明に適用することのできる周知例と認める

0.5％〜略 1％の範囲に低下させるものであることを特徴ことはできない。

とするエンジンの排気浄化装置。」（請求項 9，11）が記載

エ   以上によれば，引用発明に周知例を適用することによされている。そして，引用周知例では，「酸素濃度を略 0.5％

り，相違点 1”及び 2”に係る構成を容易に発明できたもの〜略 1％の範囲に低下させる」ためには，理論空燃比が略ということはできない。

15 〜 16（ リ ー ン 状 態 ）で よ い と 記 載 さ れ て お り（ 段 落（3）したがって，補正発明が新規性及び進歩性を欠くとし【0026】），酸素濃度を略 0.5％〜略 1％の範囲に低下させるて，特許出願の際独立して特許を受けることができないとのは，そもそもリッチ燃焼運転時を念頭においたものではして本件補正を却下した審決の判断は，誤りである。

ないことは明らかである（なお，被告は，引用周知例の請求項 6 及び 7 の記載から，リーンとリッチとを変動させる

所 感

ことが開示されていると主張するが，これらの請求項は，【本願補正発明の意義について】

引用周知例における「第 1 の解決手段」（段落【0010】）に係

補正発明は，「O2 制御手段」を備えているものの，そのるものであって，上記のように「酸素濃度を略0.5％〜略1％

手段は特定されておらず，また，請求項 2 以下で特定されの範囲」とするのは，NOx 吸収材の近傍に，ゼオライトかている NOx の還元材の給源である「炭化水素を脱吸離する

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事例④

反応が進み，結果的に，HC 及 NOx 浄化率が高まることに変事例④ 事例⑤

HC トラップ材」を備えていないものも含む。そして，本【今後参考となる点】

件明細書【0027】によれば，「O2 制御手段」には，排気ガ（1）数値範囲の限定された発明の新規性・進歩性の判断にスを還流させる EGR も含まれるとされる。

おいて，審決が数値範囲に係る対比・判断について淡々とそうすると，通常，排気ガス中には，水蒸気，二酸化炭

記載していること（あくまでも審決の記載ぶりという意味

素，未燃燃料（HC，CO，H2 等を含む。）その他の気体がである。
）が良くみられる。

含まれることに照らし，補正発明における NOx の還元材

一方の数値範囲が他方に包含される関係，双方の数値範の給源である HC の量は様々であると推認できる。

囲が重なる（ずれた）関係，双方の数値範囲が重ならない

一方，本件明細書に開示された実施例は，HC トラップ

関係や，一方の数値範囲に他方の特定の実施例の数値が含材（ゼオライト層）を用いるもの（実施例 2）及びそうでなまれる関係など，その関係はさまざまであるが，そのよういもの（実施例1）があるが，O2 制御手段としてはリーンリッ

な場合には，なぜそのような数値範囲が選択されたのか，

チ運転をしたことが示されただけの実施例で，いずれの実あるいは引用発明の認定において複数の実施例の数値から施例も区別されることなく，酸素濃度が 0.8 〜 1.5vol％で特定の数値を拾い上げたことが合理的な認定であるのかな

ある時に効果が発揮されることが示されている。

どについて，点検することが必要である。

そして，「O2 制御手段」が具体的に特定されず，かつ「炭そのような点検の結果を結果的に審決に記載する必要が化水素を脱吸離する HC トラップ材」のような追加の構成なかったとしても，その点検過程を経ることによって，数の有無・具体的構成にかかわらず，補正発明の全範囲にお値範囲等の背後に存在する思想としての技術の内容を確認いてそのような酸素濃度である時に有効であることまで把することができ，
誤りを減らせることができると思われる。

握できるような詳細な実験例などは記載されていない。し（2）審決で引用発明等の認定を行う場合には，それが周知た が っ て， 本 願 補 正 発 明 に お い て，「 酸 素 濃 度 が 0.8 〜

技術や技術常識，あるいは取るに足らない技術であれ，引1.5vol％」である点にどれほどの技術的意義があるのか疑用する書証の記載の全てをみて，そこに記載された発明又問無しとはできない。

は技術の全体像を把握した上で，それと矛盾することのな

また，技術常識に照らせば，Zn を含む触媒であるか否い範囲で，容易想到性が存在すること（存在するとはいえかにかかわらず，部分酸化による NOx 浄化触媒であれば，ないこと）を導き出す論理過程に必要な記載の摘記及び事酸素濃度の数値範囲の上下限については，その機序に照ら実認定を行うべきである。いわゆる「いいとこ取り」となし，多すぎれば完全酸化となって浄化機能が損なわれるこ

らないよう留意することが必要である。

とが明らかであり，また酸化するための最小限の酸素は必要であるから，適当な値を上下限としなければならない。

事例⑤

このように考えると，本願補正発明の数値範囲の意義は

審決概要

乏しく，審決において，引用発明として，Zn を含まない【本件発明】「Ce-Zr 複酸化物」を認定することにとどめ，また，判断【請求項 1】において効果の顕著性を評価しなかったことは，直ちに誤「菜種粕を 32 〜 60 メッシュのいずれかの篩にかけて，りであったとまではいえないだろう。

粒径が前記メッシュ篩上の粗粒度菜種ミールと，粒径が前記メッシュ篩下の細粒度菜種ミールとに分画することからなる，菜種ミールの製造方法。
」【引用発明の認定について】
判決は，引用発明の認定において，Zn を含む「Ce-Zr 複【請求項 2】酸化物」に着目して認定したが，Zn を含む「Ce-Zr 複酸化「菜種粕を 48 〜 60 メッシュの篩にかけて得られる，窒物」に係る発明の背景にある上位概念乃至は従来技術を抽

素含量 6.53％以上 7.27％以下の粒径 48 〜 60 メッシュ篩下出すれば審決のとおりの認定も考え得たところ，審決が前の細粒度菜種ミール。
」

記【本願補正発明の意義について】で述べたように補正発【請求項 3】

明の技術的意義に疑問が残っているにもかかわらず不問に「35 〜 48 メッシュ以下の画分を含まない苦みの改善さ付し，進歩性の問題として捉えたことも考慮して，Zn をれた菜種ミール。
」

含む「Ce-Zr 複酸化物」の存在を結論を導き出す決め手と【請求項 4】したのではないだろうか。

「菜種粕を 35 〜 48 メッシュのいずれかの篩にかけて得

およそ酸素濃度が浄化度に影響を与えることが技術常識られる，苦みの改善された粒径 35 〜 48 メッシュ篩上の粗である（したがって，酸素濃度の制御の必要性が内在してい粒度菜種ミール。
」

る）この種の触媒浄化システムにおいて0.8〜1.5vol％の酸素【請求項 5】濃度が特別な値ではないことを証明できなかったのは残念で「菜種粕を 32 〜 60 メッシュのいずれかの篩にかけるこあり，判決の結論についてはやむを得なかったと思われる。

tokugikonとからなる，菜種ミールの窒素含量の調整方法。
」

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（注：表 1 及び表 6 における黄色セル部分が，本件各発明（略）の構成である「32 メッシュ篩下の含量が 38.8 〜 55.6％で【請求項 3】ある前記菜種粕」に該当する実施例である。
）「菜種を圧搾機により搾油し，続いて圧搾粕に残された油分を有機溶剤を用いて抽出して得られる菜種粕であっ【0034】て，32 メッシュ篩下の含量が 38.8 〜 55.6％である前記菜

表 1 に示すとおり，12 〜 35 メッシュ篩上を合わせた粗種粕の35〜48メッシュ以下の画分を含まない，35〜48メッ

粒度菜種ミールと，48 メッシュ篩上〜 60 メッシュ篩下をシュ以下の画分を含む菜種ミールよりも苦みの改善された

合わせた細粒度菜種ミールとの間には，窒素含量と蛋白質

菜種ミール。」

含量に有意差が見られた。特に，48 メッシュ下の画分は，（略）

N 分 7％を超える高蛋白質菜種ミールとなった。この方法【本件明細書（抜粋）】

により，菜種粕の水分をほとんど変えることなく，N 分 5.34

【発明の効果】〜 7.27％，原料菜種粕 N 分の約 0.8 〜 1.2 倍の間で任意に【0016】

調節された菜種ミールを得ることが可能となった。

本発明は，搾油後の菜種粕を篩うという簡便かつ安価な……

操作で，細粒度菜種ミールと粗粒度菜種ミールという粒度【0037】の揃った二種類の菜種ミールを製造することができる。

【表 2】【0017】【0038】

32 〜 60 メッシュ篩下の細粒度菜種ミールは，蛋白質含

粗粒度菜種ミールは，苦味物質であるタンニンの量が通量が高い。……

常品よりも若干下がっており，繊維質は若干高めになり，
NSI は若干低めの数値となった。反対に，細粒度菜種ミー【0018】
一方，32 〜 60 メッシュ篩上の粗粒度菜種ミールは，栄ルでは対照的な数値となった。グルコシノレートについて

養価を維持しながら，嗜好性，特に苦味が改善される。こは，粗粒度菜種ミールで特に減っており，粗粒度菜種ミー

れは，苦味物質が除去されるとともに，残存する苦味物質

ル，細粒度菜種ミールともに，飼料原料として問題になるが搾油時に造粒されてマスキングされたと考えられる。

レベルの量では無いことが確認された。

……

……

【実施例】

【0043】【0030】〔実施例 2〕……

実施例 1 の菜種粕とは異なる場所で製造された菜種粕を用いて，実施例 1 と同様の操作で菜種ミールを製造した。

〔実施例 1〕
上から順に 12 メッシュ（目開き 1.4mm，以下，メッシュ

篩分けされた画分の重量割合，水分，窒素含量（N 分），

を M ということがある），20M（目開き 850 μ m）
，32M（目油分および蛋白質含量（蛋白分）を測定した。その結果を，開き 500 μ m），35M（目開き 425 μ m），48M（目開き 300

表 5 に示す。

μ m）および 60M（目開き 250 μ m）の篩を積み上げ，その最上部に菜種粕（（株）J- オイルミルズ製）を 500g 載せ，手作業にて 10 分間篩分けした。
……
【0033】【表 1】……
【0045】〔実施例 3〕
実施例 1 および実施例 2 の菜種粕とは異なる場所で製造された菜種粕を用いて，実施例 1 と同様の操作で菜種ミールを製造した。篩分けされた画分の重量割合，水分，窒素含量（N 分），油分および蛋白質含量（蛋白分）を測定した。
その結果を表 6 に示す。

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tokugikon

事例⑤【本件訂正発明】（下線部は訂正箇所。）

事例⑤【0046】

階搾油菜種粕を篩（菜種粕では通常 10 メッシュ前後）
（甲

【表 6】

第 11 号証：「食用油製造の実際，68 頁の下 9 〜 7 行目，71頁の表 2.20」）にかけて，篩上のものは機械粉砕し，再度篩にかける作業を繰り返して粒径を整える（揃える）工程のことである。ゆえに，市販の菜種粕は被請求人の主張する「そのまま」には該当しないと考えられる。さらに，使用した菜種粕が 2 段階搾油菜種粕であるのであれば，本件明細書の表 1，5，6 に記載の油分含量より，搾油で得られた粗油をデガミングした際に副生されるガム質（油滓とも言う）を 2 段階搾油菜種粕に添加したものであると考えられるため，この点においても被請求人の主張する「そのまま」には該当しないと考えられる。なぜならば，後述する
ように，2 段階搾油菜種粕の油分含量は通常 1％前後であ【訂正の適否】
訂正事項 1 は，訂正前の請求項 1 に「菜種粕を 32 〜 60 メッり，ガム質（油滓）を添加しなければ特許明細書の表 1，5，

シュのいずれかの篩にかけて」とあるのを，「菜種を圧搾

6 中の油分含量にはならないからである。甲第 12 号証（平機により搾油し，続いて圧搾粕に残された油分を有機溶剤

成 24 年 9 月 6 日付け実験成績証明書）で使用した 2 段搾油を用いて抽出して得られる菜種粕であって，32 メッシュ菜種粕（株式会社 J- オイルミルズの神戸工場（深江）で生

篩下の含量が 38.8 〜 55.6％である前記菜種粕をそのまま産され，市場に流通している「J- オイルミルズ菜種ミール」

32 〜 48 メッシュのいずれかの篩にかけて」と訂正するも（2012 年 4 月）
）は，甲第 12 号証の表 2 及び表 3 より，整粒のである。

工程を行なったものである蓋然性が高く，またその組成分

上記訂正事項は，「菜種を圧搾機により搾油し，続いて析を行ったところ，油分中のリン脂質含量が 25.1％であっ

圧搾粕に残された油分を有機溶剤を用いて抽出して得られたので，当該市販品は，ガム質を添加する工程を経たもの

た菜種粕」を「そのまま」篩にかけることを含むものであである蓋然性が極めて高いものであった。

るところ，「そのまま」という記載は特許明細書には存在

これに対して，被請求人は，……答弁書において，「従せず，特許明細書の実施例 1 〜 4 で用いられた「菜種粕」
も，

来公知の 2 段搾油工程による菜種粕は，甲第 10 号証の J-「菜種粕（（株）J- オイルミルズ製）」（段落【0030】），「実施オイルミルズ社環境報告書内のミール製造工程にあるよう

例 1 の菜種粕とは異なる場所で製造された菜種粕」（段落に，2 つの搾油工程以外に加熱，脱溶剤，乾燥，冷却，整【0043】），「実施例 1 および実施例 2 の菜種粕とは異なる場

粒等の工程が付随している。訂正発明で規定する 2 段搾油所で製造された菜種粕」（段落【0045】），及び「産地や製造

菜種粕もまた，従来公知の菜種粕製品である。実際，実施工場の異なる原料菜種粕 23 検体」（段落【0047】）と記載さ

例 1 〜 4 に使用した菜種粕は，被請求人が製造工場から出れるのみであって，「そのまま」に該当する「菜種粕」であ荷する製品レベルである。
」と主張しており，請求人の上るか不明である。

記主張を否定するものではない。

……上述したように特許明細書を参酌しても「そのまま」してみると，特許明細書には，2 段階搾油後に「整粒工程」の技術的意義が不明であるから，「そのまま」を含む訂正や「ガム質を添加する工程」を経た菜種粕しか記載されて後の記載は，明瞭だった記載をむしろ不明瞭とするものでいないことになり，2 段階搾油後「そのまま」篩にかけるある。

ことは記載されていないことになる。

……

（略）

なお，請求人は，……弁駁書において以下のように主張している。

【訂正発明 3 の容易想到性】

実施例で使用された「菜種粕」は，一般的に流通してい【甲 1 発明の内容】

る 2 段階搾油菜種粕であると考えられるが，甲第 8 号証（食「（0）粉砕無しの工業用ミール，（1）シリンダー粉砕ミー

用油脂入門新訂版，平成 16 年 10 月 29 日発行）96 頁の図ル（Socam, クリアランス：0.6mm），（2）シリンダー粉砕ミー

8-1 の採油フロー，甲第 9 号証（配合飼料講座下巻製造篇，ル（Socam, クリアランス：0.2mm），（3）石臼粉砕ミール

昭和 54 年 3 月 1 日発行）285 頁の図 4-4-8 の後処理ダイヤ（Zellweger）（4），
衝撃式粉砕ミール（Law,3000rpm）
又は（5）グラム，甲第 10 号証（J- オイルミルズ CSR 報告書 2007）

衝撃式粉砕ミール（Law,1500rpm）それぞれを，粒径 63 μ

40-41 頁「J- オイルミルズの製品ができるまで」のフロー

m 未 満，63 〜 80 μ m，80 〜 100 μ m，100 〜 120 μ m，

図からも明らかなとおり，2 段階搾油後に「整粒工程」が120 〜 160 μ m，160 〜 200 μ m，200 〜 250 μ m，250 〜

行なわれている。「整粒工程」とは，一例を挙げれば，2 段

315 μ m，315 〜 400 μ m，400 〜 500 μ m，500 〜 630 μ m，tokugikon

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ぞれ得る方法によって得られる，48 メッシュ上の繊維分

2000 μ m 以上が分画できる網目の篩にかけ，粒径がよりに富む油粕。

小さな網目の篩では通過しないがより大きな網目の篩では【甲 2 発明との一致点】

通過する粒径に対応する，上記各菜種ミール画分。
」

篩分前の油粕を篩にかけて得られる，篩上の粗粒度菜種
ミール。

【甲 1 発明との一致点】
篩分前の菜種ミールを篩にかけて得られる，篩分後の菜【甲 2 発明との相違点】

種ミール。

【相違点 1】
篩分前の油粕が，【甲 1 発明との相違点】

訂正発明 3 では，「菜種を圧搾機により搾油し，続いて【相違点 1】
篩分前の菜種ミールが，圧搾粕に残された油分を有機溶剤を用いて抽出して得られ訂正発明 3 では，「菜種を圧搾機により搾油し，続いてる」「32 メッシュ篩下の含量が 38.8 〜 55.6％である」「菜種

圧搾粕に残された油分を有機溶剤を用いて抽出して得られ粕」を篩分けの原料として用いるのに対し，る」「32 メッシュ篩下の含量が 38.8 〜 55.6％である」「菜種

甲 2 発明では，菜種に対し通常の圧抽法によって採油を粕」を篩分けの原料として用いるのに対し，行い得られたものを奈良式衝撃式粉砕機にかけて表皮部と甲 1 発明では，サンプル（0），サンプル（1），サンプル（2），

実部とをはずしたものであり，「菜種を圧搾機により搾油

サンプル（3），サンプル（4）又はサンプル（5）であり，こし，続いて圧搾粕に残された油分を有機溶剤を用いて抽出

れら篩分前の菜種ミールを粉砕する前の原料である粉砕無して得られる」「32 メッシュ篩下の含量が 38.8 〜 55.6％でしの工業用ミールの製造方法は明らかでない点。

ある」「菜種粕」に該当するか明らかでない点。

【相違点 2】【相違点 2】

篩分前の菜種ミールを篩にかけて分画することが，篩の種類が，

訂正発明 3 では，いずれか一つの篩の上下二分割し，篩

訂正発明 3 では，35 〜 48 メッシュのいずれか一つであ上の粗粒度菜種ミールに分画するのに対し，るのに対し，

甲 1 発 明 で は， 粒 径 63 μ m 未 満，63 〜 80 μ m，80 〜

甲 2 発明では，目開きが 297 μ m の篩である点。

100 μ m，100 〜 120 μ m，120 〜 160 μ m，160 〜 200 μ m，

【相違点 3】200 〜 250 μ m，250 〜 315 μ m，315 〜 400 μ m，400 〜

篩上の粗粒度菜種ミールが，500 μ m，500 〜 630 μ m，630 〜 800 μ m，800 〜 1000 μ m，訂正発明 3 では，篩分前の菜種粕に比べて苦みの改善さ

1000 〜 2000 μ m，2000 μ m 以上が分画できる網目の篩，れたものであるのに対し，

すなわち，14 種類の篩を使用し分画して 15 種類の菜種ミー

甲 2 発明では，篩分前の油粕に比べて苦みの改善された

ル画分に分級している点。

ものか明らかでない点。

【相違点 3】用いる篩の種類及び取得する画分，並びに，分画された【判断】

画分の味が，【甲 1 発明からの容易想到性】

訂正発明 3 では，篩の種類が，35 〜 48 メッシュのいず（ア）相違点について

れかで，その篩上の画分である粗粒度菜種ミールを取得す【相違点 1】

るものであり，画分の味が，篩分前の菜種ミールに比べて篩分前の菜種ミールの製造方法として，2 段階の搾油工

苦みが改善されたものであるのに対し，程，すなわち，菜種を圧搾機により搾油し，続いて圧搾粕

甲 1 発 明 で は， 目 開 き が，63，80，100，120，160，に残された油分を有機溶剤を用いて抽出して得る方法は，

200，250，315，400，500，630，800，1000，2000 μ m

本願出願前から良く行われていた方法である……。

である篩の全てであり，その篩上の画分である粗粒度菜種

そうすると，甲 1 発明において，篩分前の菜種ミールとミールを取得するものではなく，画分の味が，菜種ミール

して，本願出願前から良く行われていた方法である 2 段階に比べて苦みが改善されたものかも明らかでない点。

の搾油工程による方法により製造された「32 メッシュ篩下【甲 2 発明の内容】の含量が 38.8 〜 55.6％である」ものを用いることは，当業菜種に対し通常の圧抽法によって採油を行い，菜種粕
（粗者が適宜なし得たことである。

蛋白含量 38.6％，粗繊維含量 14.4％。いずれも無水物換算。

なお，被請求人は，……先の審決では本件発明の 2 段階

以下同様）を得，奈良式衝撃式粉砕機にかけて，表皮部との搾油工程を経て製造された菜種粕と引用例に記載された実部とをはずし，次いで，48 メッシュ（目開 0.297m/m）

ものとの粒度分布が相違することを看過している旨主張しのスクリーンにより両者を分離し，48 メッシュ上の繊維ているが，上記「（1）エ（ア）」のなお書き（「なお，被請求

分に富む油粕，48 メッシュ下の蛋白分に富む油粕をそれ人は，……主張しているが，特許発明 1 の発明特定事項と2014.11.14. no.275

109

tokugikon

事例⑤630 〜 800 μ m，800 〜 1000 μ m，1000 〜 2000 μ m，

事例⑤

しては「菜種粕」と記載されるのみであるから被請求人の篩分けにより得られる各画分をその組成に適する用途に使主張には理由がない。」）に述べたとおり理由がない。

用する意図で行われているものであり，且つ，分級した画【相違点 2】分の 200 μ m 未満，蛋白質及び粗繊維が部分的に分離され

甲第 1 号証に記載の各菜種ミールの篩分けは，甲第 1 号

た重要な中間的画分，0.8mm を超える画分をまとめようと証の記載「異なる最終用途のために種々の画分を提供する」

する示唆があることから，甲 1 発明において，菜種ミール「例えば，最小の画分（最高の蛋白質含有量及び最低のセを目的に応じて有効利用しようとして，上記篩の上下で分

ルロース含有量）は，粉末製品又は押出製品として直接用ける常套手段を適用し，菜種ミールを篩にかけ篩の上下でいられ……最も粗い画分は，セルロースの高い含有量のた

繊維分が高い画分と蛋白分が高い画分とに分画することめ反芻動物飼料に適する」より，菜種ミールを篩分けしては，当業者が容易になし得たことである。

得られる各画分をその組成に適する用途に使用する意図で【相違点 3】

行っているものである。

（ⅰ）篩の種類及び取得する画分について

この篩分けによる「菜種ミール画分の化学組成」「蛋白質……甲第 1 号証記載の各菜種ミールの篩分けは，篩分け

及び繊維含量（％）」が示されている図 2 には，（0）粉砕無により得られる各画分をその組成に適する用途に使用する

しの工業用ミール，（3）石臼粉砕ミール（Zellweger）及び（4）

意図で行われているもので，グレイディングができる粒径

衝撃式粉砕ミール（Law,3000rpm）の各画分の化学組成（蛋250 〜 630 μ m の範囲は，蛋白質含量の微妙な調整をする

白質及び繊維含量（％））がグラフとして示され，この図 2ことができる範囲であるが，加えて，甲第 1 号証の「格付の解説として，「結果として得られる組成は，用いる粉砕け（グレイディング）が 250 〜 630 μ m で最適……粗繊維機に拘わらず，主に粒径に依存する」こと，「その格付け（グ含有量が 13％から 25％に増加する」
より，この粒径範囲は，レイディング）が 250 〜 630 μ m で最適であり」，この領域

粗繊維含有量についてもグレイディングができることが示の画分は「蛋白質及び粗繊維が部分的に分離された重要なされている。

中間的画分」であること，「小さなサイズの粒子（200 μ m

しかも，甲第 1 号証の「油性ミールの篩分けは，異なる未満）」は「最高の蛋白質含有量及び最低の粗繊維含有量を最終用途のために種々の画分を提供する……最も粗い画分有する選択画分」であること，「0.8mm を超えると，粉砕は，セルロースの高い含有量のため反芻動物飼料に適する」

処理は効果がな」いことと記載され，さらに，甲第 1 号証

より，反芻動物飼料として粗繊維含有量の高い画分を得るには，「篩分けは，最高の蛋白質含有量及び最低の粗繊維ことも求められていたことが分かる。

含有量を有する選択画分を生み出す。しかしながら，これそうすると，甲 1 発明において，粗繊維含量が高い画分

は，小さなサイズの粒子（200 μ m 未満）だけのスクリーを得る目的で，高粗繊維・低蛋白質含量の画分である，粒ニングからしか得られず，結果として収率も少ない。蛋白径が小さくない菜種ミール画分を得ようとして，篩分けに質及び粗繊維が部分的に分離された重要な中間的画分があ用いる篩の目開きを，グレイディングできる 250 〜 630 μる。これらのプロセスを使用すると，結果として，単胃動

m の中から，周知の Tyler 篩で目開きが小さくない領域に物又は反芻動物の飼料として当初のミールより価値の高い

着目し，その領域の具体的な一つとして，300 μ m である

いくつかの画分が得られる」と記載され，粒径 200 μ m 未

48 メッシュ〜 425 μ m である 35 メッシュの篩を選択する

満の画分，中間的画分をそれぞれまとめることが示唆されこと，及び，取得する画分として，粒径が大きい画分であているといえる。

る篩上画分の粗粒度菜種ミールを選択することは，当業者

さらに，図 1 をみると，確かに，200 μ m 未満は粒度分が容易になし得たことである。

布がいずれも 10％未満であり，200 μ m 未満を集めても収（ⅱ）分画された画分の味について率が少ないことが分かり，この収率の少ない画分と蛋白質

特許発明 3 は「粗粒度菜種ミール」に係る発明であって，や粗繊維の格付けができる比較的収率の多い中間的画分を「苦みが改善された」点は当該「粗粒度菜種ミール」の属性合わせて利用できることを，当業者であれば自然に考えるを表現したに過ぎない。すなわち，……当該「粗粒度菜種といえる。

ミール」は甲第 1 号証において反芻動物飼料として分画す

そして，一般に，篩を使い篩上と篩下に粉状物を分けるべきことが既に動機付けされており，その動機付けに基づことは，常套手段であるところ，菜種の油粕についても，いて得られた「粗粒度菜種ミール」が結果として「苦みが油粕は栄養価があるため，油粕を篩にかけ篩の上下で繊維改善された」ものであったに過ぎない。

分が高い油粕と蛋白分が高い油粕とに分画し，菜種ミール

なお，特許発明 3 が「苦みが改善された」点を専ら利用

を動物の飼料等の目的に応じて有効利用しようということ

する用途発明であったと仮定して以下に検討する。菜種は，本願出願前から行われていたことである（例えば，甲ミールにはタンニン等の苦み成分が含まれており，それを第 2 号証……を参照。）。

除去して飼料の価値を高めようとすることは，本願出願前，

そうすると，甲第 1 号証記載の菜種ミールの篩分けは，

tokugikon

周知の課題である……。ここで，甲第 1 号証には，
「現在は，

110

2014.11.14. no.275

【甲 2 発明からの容易想到性】

性ミールへの応用のための精密なスクリーニング条件を究（ア）相違点について明する研究が行われている」と記載されているように，甲【相違点 1】1 発明は，人間の食料としての使用も研究対象となってい篩分前の菜種ミールの製造方法として，2 段階の搾油工るものと理解できる。人間の食料として使用する際には，程，すなわち，菜種を圧搾機により搾油し，続いて圧搾粕

味が重要であることは言うまでもないことであり，味が悪に残された油分を有機溶剤を用いて抽出して得る方法は，くては，食料として使用できない。味の中でも，前記した

本願出願前から良く行われていた方法である……。

ように菜種ミールはタンニン等の苦味成分が含まれている

そうすると，甲 2 発明において，篩分前の油粕として，ことが周知の課題となっているのであるから，食料として本願出願前から良く行われていた方法である 2 段階の搾油の使用を研究する際，当然苦味については，確かめる必要

工程による方法により製造された「32 メッシュ篩下の含量があるものあって，「苦みが改善された」点は確かめればが 38.8 〜 55.6％である」ものを用いることは，当業者が適直ちに気づく程度のことにすぎない。そうすると，甲 1 発宜なし得たことである。

明 B において，上記……で述べたことを当業者が行い，上なお，被請求人は，平成 24 年 10 月 12 日付け答弁書及び記周知の課題に基づいて苦味を確認することにより，篩上

平成 25 年 2 月 22 日付け答弁書において，先の審決では本画分の粗粒度菜種ミールについて，篩分前の菜種ミールと件発明の 2 段階の搾油工程を経て製造された菜種粕と引用

比べて苦みが改善された点を利用することは，当業者が容例に記載されたものとの粒度分布が相違することを看過し易に想到し得たことである。

ている旨主張しているが，上記「（1）エ（ア）」のなお書き（イ）効果について（「なお，被請求人は，……主張しているが，特許発明 1 の上記「（ア）」で述べたことから，特許発明 3 の効果は，

発明特定事項としては「菜種粕」と記載されるのみである

甲第 1 号証の記載事項より予測される範囲内のものであから被請求人の主張には理由がない。
」）に述べたとおり理

り，格別顕著なものではない。

由がない。

なお，被請求人の主張については，上記「（1）オ（イ）」【相違点 2】のなお書き（「なお，被請求人は，平成 24 年 10 月 12 日付

特許発明 3 の「35 〜 48 メッシュのいずれか」のうち，48

け答弁書において，甲第 1 号証の図 1 に記載された（3）石

メッシュは目開き 300 μ m である。

臼 粉 砕 ミ ー ル（Zellweger）及 び（4）衝 撃 式 粉 砕 ミ ー ル

甲第 2 号証に記載の発明の課題を検討すると，甲第 2 号（Law,3000rpm）の粒径サイズ分布，並びに図 2 に記載さ証の記載「本発明の目的は，含油種子から蛋白分に富む油れた（3）石臼粉砕ミール（Zellweger）及び（4）衝撃式粉粕と繊維分に富む油粕とを効率的に製造し以つて，動物の砕ミール（Law,3000rpm）の蛋白質含量から篩分けによる飼料等としてそれぞれ有効な用途を持った油粕を提供する

窒素含量倍率を計算して，甲第 1 号証に記載された「粉砕こと」より，そもそも，油粕は栄養価があるため，油粕をミール」を用いた場合に比べて本件発明が優れている旨主篩分けにより繊維分が高い油粕と蛋白分が高い油粕とに分張している。

画し，油粕を動物の飼料等の目的に応じて有効利用しよう

しかしながら，平成 24 年 12 月 3 日付け弁駁書においてという課題があるものである。

請求人も主張しているように，「結果として得られる組成

一般に，篩の主要な標準規格として，日本 JIS 規格，イは，用いる粉砕機に拘わらず，主に粒径に依存することがギリス標準規格等があり，
日本JIS規格では目開き297μm，示された。図 2 は，その格付け（グレイディング）が 250

TylerNO48では目開き297μmの篩がそれぞれあることは，〜 630 μ m で最適であり，蛋白質含有量が 45％から 36％……本願出願当時周知事項であった。

に減少し，かつ粗繊維含有量が 13％から 25％に増加する

また，一般に，粉体測定に用いる標準篩の目開きにはバことを示している。」という記載に基づいて，甲第 1 号証のラツキがあり，標準篩の目開きの許容範囲は JIS で定めら

図 1 に記載された（2）シリンダー粉砕ミール（Socam, クリ

れ，目開き 125 〜 500 μ m では許容差平均± 6％程度であア ラ ン ス：0.2mm） 及 び（5） 衝 撃 式 粉 砕 ミ ー ル

ることも，本願出願当時周知事項であった……。

（Law,1500rpm）の粒径サイズ分布，並びに図 2 に記載されそうすると，甲 2 発明において，油粕を篩分けして蛋白

た（3）石臼粉砕ミール（Zellweger）及び（4）衝撃式粉砕ミー

分が高い油粕と繊維分が高い油粕とを製造し油粕を目的にル（Law,3000rpm）の蛋白質含量から篩分けによる窒素含応じて有効利用しようという課題の下，その製造に用いる量倍率を推計すると，甲第1号証に記載された「粉砕ミール」

篩として，甲 2 発明に記載の目開き 297 μ m の篩に代えて，を用いた場合も本件発明の窒素含量倍率と遜色ないものに

上記周知事項を踏まえ，主要な標準規格で同じ目開きであなる。

る日本 JIS 規格の目開き 297 μ m の許容差が平均± 6％でしたがって，被請求人の主張には理由がない。
」）で述べあることから，その許容範囲内すなわち 297 ± 297 ＊ 0.06

たとおりである。

＝ 279.18 〜 314.82 μ m の範囲内であれば用いる篩として2014.11.14. no.275

111

tokugikon

事例⑤

人間の食料用として潜在的価値を向上させるため，他の油事例⑤許容範囲内と考え，該範囲内にある他の標準規格篩で本願4 で用いられた「菜種粕」も，「そのまま」に該当する「菜出願当時周知であった目開き300μmの篩を用いることは，

種粕」であるか不明であり，本件明細書や技術常識を参酌

当業者が適宜なし得たことである。

しても，「そのまま」の技術的意義は不明であるとして，「そ【相違点 3】のまま」を含む訂正後の記載は，明瞭であった記載をこと

上記……とおり，特許発明 3 は「粗粒度菜種ミール」にさら不明瞭とするものであり，特許請求の範囲の減縮にも，係る発明であって，「苦みが改善された」点は当該「粗粒度明瞭でない記載の釈明にも該当しないと主張する。

菜種ミール」の属性を表現したに過ぎず，当該「粗粒度菜（略）

種ミール」は甲第 2 号証において動物飼料として分画すべ

本件明細書の上記記載内容に照らせば，2 段階搾油菜種

きことが既に動機付けされており，その動機付けに基づい

粕は，搾油工程で一部が造粒されることにより，特徴のあて得られた「粗粒度菜種ミール」が結果として「苦みが改る粒度分布を持つようになること，そのため，2 段階搾油

善された」ものであったに過ぎない。

菜種粕にさらに機械粉砕など何らかの処理を施すことな（イ）効果についてく，2 段階搾油菜種粕をそのまま篩にかけることにより，

上記「（ア）」で述べたことから，訂正発明 3 の効果は，画分に応じて特徴のある菜種ミールを得ることができ，篩

甲第 2 号証の記載事項より予測される範囲内のものであ上と篩下とで性状が異なる菜種ミールが得られることが記り，格別顕著なものではない。

載されているものと認められる。
そうすると，「そのまま……篩にかけて」とは，訂正事判示事項

項 1 所定の粒度分布を持つ 2 段階搾油菜種粕に，さらに機1 取消事由 1（訂正の適否に関する判断の誤り）について

械粉砕など何らかの処理を施すことなく，上記所定の粒度（1）訂正事項 1 について分布を持つ 2 段階搾油菜種粕そのものを篩にかけることを

ア 訂正事項1は，訂正前の請求項1に「菜種粕を32〜60メッ

意味するものであることは明らかであり，「そのまま」のシュのいずれかの篩にかけて」とあるのを，「菜種を圧搾技術的意義が不明であるとの被告の主張は理由がない。

機により搾油し，続いて圧搾粕に残された油分を有機溶剤を用いて抽出して得られる菜種粕であって，32 メッシュ

2 取 消事由 2（甲 1 文献を主引例とする訂正発明 3 の容易篩下の含量が 38.8 〜 55.6％である前記菜種粕をそのまま想到性判断の誤り）について

32 〜 48 メッシュのいずれかの篩にかけて」と訂正するも（1）訂正発明 3 の要旨認定について

のである。

（略）

訂正事項 1 は，①訂正前の請求項 1 において，「菜種粕

訂正発明 3 の篩分けの対象である菜種粕，すなわち「菜を……篩にかけて」として，篩分けの対象を「菜種粕」と種を圧搾機により搾油し，続いて圧搾粕に残された油分をのみ特定していたところを，「菜種を圧搾機により搾油し，有機溶剤を用いて抽出して得られる菜種粕であって，32

続いて圧搾粕に残された油分を有機溶剤を用いて抽出」すメッシュ篩下の含量が 38.8 〜 55.6％である前記菜種粕」のるという 2 段階搾油工程を経て得られる菜種粕（2 段階搾意義について，2 段階搾油工程の後整粒工程を経たにとど

油菜種粕）であって，その粒度分布が所定の「32 メッシュ

まる菜種粕が含まれることは，当事者間に争いがない。問篩下の含量が 38.8 〜 55.6％である」ものに限定し，②その題は，2 段階搾油工程の後，菜種粕全体に機械粉砕を施し菜種粕を「そのまま……篩にかけて」と限定し，これにより，たものが，訂正発明 3 の篩分けの対象である菜種粕に含ま篩分けの対象が，①によって限定された「菜種粕」にさられるか否かであり，原告は含まれないと主張し，被告は含に何らかの処理を施したものではなく，①によって限定さまれると主張する。

れた「菜種粕」そのものであることを強調し，明瞭にする（略）とともに，③訂正前の請求項 1 において，用いる篩についア 2 段階搾油菜種粕の一般的な製造工程と整粒の意義につて「32 〜 60 メッシュのいずれか」と特定していたところを，いて「32 〜 48 メッシュのいずれか」に限定するものである。

（ア）2 段階搾油菜種粕の一般的な製造工程

したがって，訂正事項 1 は，特許請求の範囲の減縮及び証拠（甲 8，10，13）によれば，2 段階搾油菜種粕は，菜明瞭でない記載の釈明を目的とするものと認められる。ま種粕として一般的なものであり，2 段階搾油菜種粕を得る

た，訂正事項 1 は，実質上特許請求の範囲を拡張し，又はには，通常，訂正発明 3 において明示的に特定される，「菜

変更するものではない。

種を圧搾機により搾油し，続いて圧搾粕に残された油分をイ 被告の主張について

有機溶剤を用いて抽出」するという，2 段階搾油工程その被告は，上記アの②「そのまま……篩にかけて」の部分

もののほかに，同工程の前後において各種の処理，例えば，について，審決の判断と同様に，「そのまま」という記載

有機溶剤を用いた抽出の後，脱溶剤，乾燥，冷却が行われ，は本件明細書には存在せず，本件明細書の実施例 1 ないし

さらに整粒が行われることが認められる。

tokugikon

112

2014.11.14. no.275

整粒とは，篩により分級された菜種粕を適当な粒度に粉いうべきである。

砕し，再び篩により分級することを繰り返すものをいう（甲（略）

9）ところ，「食用油製造の実際」と題する文献（甲 11，（2）相違点 1 について

36）には，菜種粕の粒度について，日本では 12 目全通と……前記（1）のとおり，訂正発明 3 の篩分けの対象である

指定されていることが記載され，また，同文献の表 2.20

菜種粕には，2 段階搾油工程の後，菜種粕全体に機械粉砕には，各社の製品には，粒度が 8 〜 10 メッシュよりも大を施したものは含まれないのに対し，甲 1 発明の篩分けのきな粒子が一定量存在することが示されている。これらの対象であるミールについては，サンプル（0）は，機械粉砕

記載に照らせば，整粒とは，菜種粕を篩により分級し，篩を施したものではないが，審決が認定しているとおり，そ上となる粒度が概ね 8 〜 10 メッシュよりも大きな粒子をの製造方法は不明であり，また，その他の 5 種の粉砕ミー

適当な粒度に粉砕し，これを再び篩により分級することを

ルは，サンプル（0）に機械粉砕を施したものである。その繰り返すことをいうものと認められる。

ため，甲 1 発明の篩分けの対象であるミールに代えて，訂そうすると，整粒においては，菜種粕に含まれる粒子のう正発明 3 の篩分けの対象である菜種粕を用いる動機付けがち，粒度が小さな粒子は，そのまま篩を通過し，機械粉砕さあるといえるか否かが問題となる。

れることなく篩下となるが，粒度が大きな粒子は，上記のとそこで，以下，甲 1 文献の記載を確認した上で，甲 1 発

おり，適当な粒度に機械粉砕された後，篩を通過して篩下と明の篩分けの対象であるミールに代えて，訂正発明 3 の篩なるから，結局，最終的に得られる菜種粕は，機械粉砕され分けの対象である「菜種粕」を用いる動機付けがあるか否ていない粒子と機械粉砕された粒子との混合物となるものとかについて検討する。

解される。

（略）

（略）

イ 動機付けの有無について（ウ）訂正発明 3 の篩分けの対象である「菜種粕」の意義に（ア）甲 1 文献の上記記載によれば，サンプル（0）は，動物

ついて飼料用に供給されているものと同じ工業製品であるとされ前記アのとおり，2 段階搾油工程の後整粒工程を経て最ているが，具体的にどのような製造方法により得られたも終的に得られる菜種粕は，機械粉砕された粒子と機械粉砕のであるのかについては，甲 1 文献には記載がなく，不明でされていない粒子との混合物となるから，搾油工程で造粒あるところ，甲 1 文献の図 1 に示される粒度分布によれば，された粒子の一部は，機械粉砕によって破壊されるが，そサンプル（0）のピークは，3000 〜 4000μm（3 〜 4mm）付近の余の造粒された粒子は，機械粉砕によって破壊されるこに存在し，最大粒径は 8000μm（8mm）を大きく超えるものとがない。そのため，2 段階搾油工程の後整粒工程を経たであることからすると，訂正発明 3 の篩分けの対象である菜にとどまる菜種粕であって，訂正事項 1 所定の粒度分布を

種粕とは，物として異なるものであることが認められる。

有する菜種粕を篩にかけて得られる菜種ミールは，タンニ

したがって，サンプル（0）に代えて，訂正発明 3 の篩分け

ンのような苦味物質の含有量がやや低くなることに加えの対象である菜種粕を用いる動機付けがあるとはいえない。

て，苦み物質に対してマスキング効果を発揮する造粒粒子（イ）また，サンプル（1）ないしサンプル（5）は，サンプが含まれることにより，苦み物質が含まれていても，そのル（0）全体を機械粉砕して得られたものであるから，訂正含有量から予想されるほど苦くはなくなり，苦味が改善さ

発明 3 の篩分けの対象である菜種粕とは，物として異なるれたものになると認められる（訂正明細書【0018】，【0021】，

ものである。

【0027】）。

すなわち，訂正発明 3 の篩分けの対象である菜種粕には，これに対し，訂正明細書においては，2 段階搾油工程の2 段階搾油工程の後整粒工程を経たにとどまるものは含ま後，菜種粕全体に機械粉砕を施したものについての記載はれるが，2 段階搾油工程の後，菜種粕全体に機械粉砕を施ない。また，2 段階搾油工程の後，菜種粕全体に機械粉砕したものは含まれない。そのため，訂正発明 3 の篩分けのを施して得られる菜種粕においては，搾油工程で造粒され対象である菜種粕は，整粒工程を経たものであっても，機た粒子はすべて破壊されてしまっている。そのため，2 段械粉砕された粒子と機械粉砕されていない粒子との混合物

階搾油工程の後，菜種粕全体に機械粉砕を施した菜種粕でとなり，造粒粒子（苦み物質が搾油時に種皮と混ざって粒あって，訂正事項 1 所定の粒度分布を有する菜種粕を篩に状となり，造粒されてマスキングされたもの）を含むもの

かけて得られる菜種ミールは，訂正発明 3 の菜種ミールのである。これに対し，甲 1 発明の篩分けの対象である上記

ように，苦みが改善されたものになるとは認められない。

5 種の粉砕ミールは，サンプル（0）全体を機械粉砕して得したがって，2 段階搾油工程の後，菜種粕全体に機械粉られるものであるから，全量が機械粉砕された粒子であり，砕を施した菜種粕は，2 段階搾油工程の後整粒工程を経た造粒粒子を含まないものである。

にとどまる菜種粕とは，物として異なるものであり，訂正

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そして，甲 1 文献は，
「スクリーニングの前に種々の異113

tokugikon

事例⑤

発明 3 の篩分けの対象である「菜種粕」には含まれないと（イ）整粒について

事例⑤ 事例⑥

なる型の粉砕機を用いた研究」に関するものであり，上記のまま」であることについての明示的な記載はないが，表の 5 種の粉砕ミールは，このような研究のために準備され

1 及び表 6 の実施例のデータの表の最上段に「菜種ミール

たサンプルであるから，その全体を機械粉砕せずに，粒度

通常品（篩分け無し）」として含量 100％であることが記載

が大きな粒子についてのみ適度な粒度に機械粉砕する整粒

され，加えて同段落【0034】の記載によればそれは一般にを行った上で篩にかけることは予定されていない。

入手可能な菜種粕（（株）J- オイルミルズ製他。
）とされてしたがって，上記の 5 種の粉砕ミールに代えて，訂正発いるのに対して，各表の黄色セル部分である 32 メッシュ

明 3 の篩分けの対象である菜種粕を用いる動機付けがある

篩下の含量が合計で本件訂正発明の構成である「32 メッとはいえない。

シュ篩下の含量が 38.8 ～ 55.6％」の上下限と合致すること（ウ）よって，甲 1 発明の篩分けの対象であるミールに代えに気付きさえすれば，一般に入手可能な菜種粕がどのようて，訂正発明 3 の篩分けの対象である菜種粕を用いる動機な副工程を経たものであるかにかかわらず，そのような菜付けはない。

種粕を「そのまま」篩分けしていることが自然に把握でき

（略）

よう。

3 取 消事由 3（甲 2 公報を主引例とする訂正発明 3 の容易貴重な発明の裏付けデータである。一見不明りょうな構成

明細書の実施例のデータは，評価の視点が正しい限り，要件が含まれる場合には，実施例及びデータをよく精査す

想到性判断の誤り）についてることが有益であろう。

（1）相違点 1 について
イ 動機付けの有無について
甲 2 公報の上記記載によれば，甲 2 発明は，実施例 1 に

2 容易想到性の判断について

おいて，油滓を添加せず他は同様にして処理を行った対照判決では，甲 1 発明及び甲 2 発明は，本件訂正発明との（比較例）に関するものであり，菜種に対し通常の圧抽法関係で，篩分けの対象である菜種粕が物として異なるのによって採油を行い，菜種粕（粗蛋白含量 38.6％，粗繊維で，本件訂正発明に到達する動機付けがないとの判断が示

含量 14.4％。いずれも無水物換算）を得，奈良式衝撃式粉された。

砕機にかけて，表皮部と実部とをはずし，次いで，48 メッ

本稿において他でも申し上げていることであるが，審決シュ（目開 0.297m/m）のスクリーンにより両者を分離し，で引用発明等の認定を行う場合には，それが周知技術や技

48 メッシュ上の繊維分に富む油粕，48 メッシュ下の蛋白術常識，あるいは取るに足らない技術であれ，引用する書

分に富む油粕をそれぞれ得る方法によって得られる，48証の記載の全てをみて，そこに記載された発明又は技術のメッシュ上の繊維分に富む油粕であることが認められる。

全体像を把握した上で，それと矛盾することのない範囲で，

甲 2 発明においてスクリーン（篩）にかける対象である菜

容易想到性が存在すること（存在するとはいえないこと）

種粕は，菜種粕全体を奈良式衝撃式粉砕機にかけて，表皮を導き出す論理過程に必要な記載の摘記及び認定を行うべ

部と実部とをはずしたものであるのに対して，訂正発明 3きである。いわゆる「いいとこ取り」とならないよう留意において篩分けの対象である菜種粕は，その全体が機械粉することが必要である。

砕されたものではなく，粒度が大きな粒子についてのみ適度な粒度に機械粉砕する整粒を行った上で篩にかけるもの

事例⑥であるから，両者は物として異なるものである。そして，

審決概要

甲 2 発明は，上記のとおり，菜種粕全体を奈良式衝撃式粉最初に，本件審判事件に関係する当事者等の相互の関係

砕機にかけて，表皮部と実部とをはずしたものをスクリーの概要を，紹介する（審決等の事実認定に基づく。なお，ン（篩）にかけることを前提とするものであるから，このよ

特許権者は途中で名義が変更された。
）

うな菜種粕に代えて，上記のような訂正発明 3 の篩分けの対象である菜種粕を用いる動機付けがあるとはいえない。
所 感
1 訂正の適否について
審決は，訂正の適否に関し，「菜種を圧搾機により搾油し，続いて圧搾粕に残された油分を有機溶剤を用いて抽出して得られる菜種粕」をそのまま用いることと，かかる「菜種粕であって，32 メッシュ篩下の含量が 38.8 〜 55.6％である前記菜種粕」をそのまま用いることとを混同しているよ
うに思える。本件特許明細書には，審決のいうとおり，「そtokugikon

114

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「（単独出願）

請求人株式会社鯤コーポレーションは，以下の理由に

第 2 条 乙は，乙の職員が独自に行った技術指導関連発明

より，本件特許の請求項 2 乃至 12 に係る特許を無効とし，に係る特許出願を行おうとするときは，当該発明を独自に

審判費用を被請求人の負担とすることを求め，証拠とし行ったことについて事前に知事の同意を得るものとする。
」て甲第 1 乃至 7 号証を提出し，さらに，平成 25 年 1 月 17

〈参考〉

日付け上申書とともに甲第 8 号証及び甲第 9 号証を提出し「技術指導関連発明の取扱いに関する確認書」

た。
に甲第 10 乃至 17 号証を提出した。

佐賀県窯業技術センター（以下「甲」という。）と（株）田中転写（以下「乙」という。）は，甲が乙に対し「コーティングとその原料製造」に関する技術指導を行うに際し，以下の点を確認する。

（1）無効理由 1 〜（4）無効理由 4（特許権等の帰属）

その後，同年 5 月 20 日付け口頭審理陳述要領書ととも

第 1 条 本技術指導に関連して得られる発明（以下「技術指導関連発明」という。）に係る特許を受ける権利及びこれに基づき取得した特許権は、第 2 条又は第 3 条の規定に該当する場
合を除くほか，佐賀県知事
（以下
「知事」
という。）
に帰属する。

（略）（5）無効理由 5（共同出願要件違反）
仮に B 及び A が発明に関与しており，本件特許発明が真（共同出願）の発明者である C を中心とした研究者と同人らの共同発明

第 3 条 知事及び乙は，技術指導関連発明を甲の職員と乙の職員とが共同して行った場合には，共同して特許出願を行う
ものとする。

であったとしても，佐賀県知事は本件特許発明について特許を受ける権利の共有持分を有する。このような事情にかかわらず本件特許出願は佐賀県知事が共同出願人としたなされたものでない。

と明確な規定があり，本件特許は，技術指導関連発明でしたがって，本件特許出願は特許法 38 条に違反し，本ありセンターとは無関係に独自に発明を行ったと主張する

件特許は同法第 123 条 1 項 2 号の規定により，無効とすべ

以上第 2 条の規定により事前に知事の同意を得なければな

きものである。

らないことになる。

……

しかしながら，被請求人は，「田中転写の職員が独自に行った発明について，技術指導関連であることを理由に，

2. 本件特許に係る出願人についての判断「事前に知事の同意が必要である」と定める契約自体不合（1）ア . 本件特許の出願日は，平成 8 年 3 月 29 日で技術指理であるし，技術指導に関連して得られる発明に係る特許導期間中である。

を受ける権利及びこれに基づき取得した特許権は佐賀県知イ . 証人 C は，平成 8 年の 2 月頃には，ペルオキソチタン

事に帰属するという条項自体不自然である。本件特許発明

酸に関する研究をしていた。

については，仮に，上記のような契約が有ったとしても，

ウ . 技術指導当初の B の光触媒に関する技術知識は初歩的

本件特許発明が，上記契約に係わる技術指導において行ななものであった。

われたことの事実もなく，また例え仮にそのような事実がエ . 本件特許に関しては，本件特許に係る特許出願を基礎あったとしても，田中転写の職員は佐賀県の職員ではないとして国際特許出願（PCT 出願）が行われている（乙 11 号

から，
田中転写の職員が行なった発明は職務発明ではなく，証）。この PCT 出願では，特許協力条約 19 条の補正（19したがって，本件特許発明がなされた時点で，該発明につ条補正）により，「アモルファス型過酸化チタンゾル」（請

いて，特許を受ける権利を佐賀県知事に帰属させるために

求項 20）及び「アモルファス型過酸化チタンゾルを 100℃

は，発明者から佐賀県知事への特許を受ける権利の承継が以上で加熱して得られるアナターゼ型酸化チタンゾル」（請

なされなければならない。しかし，被請求人は，本件特許

求項 21）に係る発明が追加されると共に（乙 11 号証の 19

発明について，そのような事実もない。
」などと主張し，条補正参照），出願人及び発明者として証人 C も追加され契約の内容を論難し，さらに，本来佐賀県が有する特許をている（乙 12 号証）。この PCT 出願の米国移行出願（乙 13

発明者から佐賀県知事への特許を受ける権利の承継がなさ号証）には，発明者（inventor）として B，A と共に証人 C

れなければならないのに本件特許発明について，そのようの署名がある。

な事実もないなどとするばかりで，知事の同意が得られた

以上ア . 〜エ . を考慮すれば，本件特許に係る発明の完成

ことについては，証明してこなかった。

には証人 C の技術指導の関与があったことが認められ，証（3）そうすると，佐賀県は，本件特許を受ける権利を有し，人 C の技術指導とは無関係に本件特許に係る発明がなされ少なくとも本件特許の出願人であるというべきである。

たものということはできず，技術指導関連発明であること

それにもかかわらず，本件特許に係る特許出願は，株式は明らかである。

会社田中転写と株式会社タオのみによってなされたもの（2）甲第 8 号証の「技術指導関連発明の取扱いに関する確で，本来共有に係るべき本件特許が共同で特許出願された認書」によれば，ものでないことは明らかである。

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115

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事例⑥

1. 請求人の求めた審判

事例⑥

関連発明」につき被指導企業側の者のみが発明者であると

4. 判断のまとめ
以上のとおりであるから，本件特許は，特許法第 38 条

認められる場合に，当該発明につき特許を受ける権利が上の規定に違反してされたものであり，同法第 123 条第 1 項記の者に帰属し，その者から特許を受ける権利の移転を受

第 2 号に該当する。

ければ，被指導企業が単独で特許出願をなし得ることを前提とした上で，その際に佐賀県知事の同意を得ることを定めたものであると解される。また，本件確認書第 3 条は，【本件訂正発明】
本件特許 3690864 号は，先行する無効審判（無効 2006-

県の職員（技術指導者）と被指導企業側の者とが共同で「技80181）の結果，請求項 1 が無効となり，その後，訂正請

術指導関連発明」をしたと認められる場合に，当該発明に求により，訂正されている。

ついて特許を受ける権利が両者の共有となることから，当「【請求項 2】

該発明につき共同出願することをそれぞれ規定したものと基体上に，光触媒によって分解されない結着剤からなる解するのが自然である。そして，第 2 条及び第 3 条の規定

第一層を設け，該第一層の上に，光触媒とアモルファス型に該当する場合を除き，第 1 条が適用されることとなる。

過酸化チタンゾルとの混合物を用いて調製した第二層を設そうすると，本件訂正発明が，上記（1）認定のとおり本けることを特徴とする光触媒体の製造法。」

件確認書の「技術指導関連発明」に該当するとしても，本（【請求項 3】〜【請求項 12】は省略）

件訂正発明の発明者が誰であるかによって，適用されるべき本件確認書の条項が異なることとなる。そこで，以下，判示事項

C が本件訂正発明の発明者といえるかどうかについて検討

1 本件文書を認定判断に用いたことについてする。

（1）証拠（略）及び弁論の全趣旨によれば，センターと田イ 本件特許の特許請求の範囲は，前記第 2 の 2 認定のとお

中転写との間で本件確認書に記載された内容と同内容の合りである。そして，本件明細書（甲 15 の 2）の記載に照ら意がなされ，これに基づき本件通知書が作成されたことがすと，本件訂正発明は，おおむね以下の内容のものである認められる。

と認められる。

したがって，審決が本件文書の記載内容を前提として判（略）

断をしたことに誤りはない。

（エ）以上によれば，本件明細書には，アモルファス型過（略）

酸化チタンゾルの製造方法やアモルファス型過酸化チタン
ゾルからの酸化チタンゾルの製造方法の記載もあるもの

2 本件確認書に基づき佐賀県知事が本件特許を受ける権利の，本件訂正発明の特徴的部分は，光触媒を基体に接着さを有し，又は少なくとも本件特許の出願人といえるかどせるためのバインダーとしてアモルファス型過酸化チタン

うか

ゾルを用い，これにより，光触媒粒子をあらゆる基体上に，（1）「技術指導関連発明」の意義について

その光触媒機能を損なわせることなく，強固に，かつ，長（略）

期間にわたって担持させることができる点にあるものと認

そうすると，本件確認書における「技術指導関連発明」

められる。

とは，単に技術指導に関連して得られた発明を意味するも

そして，
本件訂正発明5は，バインダーとしてのアモルファのにすぎないと解するのが相当である。これに反する原告

ス型過酸化チタンゾルと混合する光触媒につき，酸化チタらの主張を採用することはできない。

ンゾルを用いて調製するものである。また，本件訂正発明

そして，証拠（甲 1，2，13，14，16）によれば，本件訂6 ないし 8 は，本件訂正発明 5 において，アモルファス型過正発明は C による技術指導に関連したものと認められるの酸化チタンゾルと酸化チタンゾルの混合割合を特定したもで，本件訂正発明は，本件確認書の「技術指導関連発明」のである。本件訂正発明 9 は，本件訂正発明 5 及び請求項 6に該当し，本件確認書の適用を受けるものであるといえる。

ないし 8 に係る発明における酸化チタンゾルについて，ア（2）C が本件訂正発明の発明者であるかどうかについて

モルファス型過酸化チタンゾルの 100℃以上の加熱処理に

ア 上記（1）認定の本件確認書の記載内容，証拠（乙 1 ないより得られるものであることを特定したものである。

し3）からうかがえるセンターによる技術指導の性格，及び，もっとも，本件明細書には，本件訂正発明 5 ないし 8 に発明をすることにより特許を受ける権利を原始的に取得すおける酸化チタンゾルを本件訂正発明 9 における酸化チタ

るのは当該発明者であり，その者が特許出願をなし得るのンゾルとした場合に，顕著な作用効果をもたらすことを示が特許法の原則であるところ，本件確認書も当然このことす記載はない。

を前提としたものであると解される反面，本件確認書にはウ 他方，以下のとおり，Cを発明者とする発明に係る特許

佐賀県への特許を受ける権利の移転に関する明示的な記載

公報やCらの論文等には，アモルファス型過酸化チタンゾルもないことに照らすと，本件確認書第 2 条は，「技術指導をバインダーとして用いることに関する記載も示唆もない。

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C の証言するように，技術指導以前には B にアモルファス

なお，……C は，アモルファス型過酸化チタンゾルの存型過酸化チタンゾルについての知見がなかったことを前提

在やその製造方法に関しては，公知の物及び方法についてとしても，C が，アモルファス型過酸化チタンゾル（PTA

指導したにすぎないものと認められる。

溶液）を，光触媒を基体に接着させるためのバインダーとオ なお，本件訂正発明 9 は，……「酸化チタンゾルが，アして用い，これにより光触媒粒子をあらゆる基体上に，そ

モルファス型過酸化チタンゾルの 100℃以上の加熱処理にの光触媒機能を損なわせることなく，強固に，かつ，長期より得られるものであることを特徴とする」との発明特定間にわたって担持させるとの前記イ認定の本件訂正発明の事項を含むものであるところ，前記ウの C の発明に係る特アイデアを提供したり，課題について示唆したとか，着想許の内容及び C らの執筆した論文の内容並びに前記エの Cに関与したとはいえない。しかも，C において，アモルファの証言内容に照らすと，上記特定事項に限ってみれば，Cス型過酸化チタンゾル（PTA 溶液）のバインダーとしてのがした発明と同一であり，C はこれについて指導をしたも効能を確認する実験に立ち会うなど，着想を具体化する過のと認められる。

程に関与した事実もうかがえない。

もっとも……C は，平成 7 年 10 月 6 日に開催された本件

キ（ア）被告は，上記ウ記載の論文における PTA 溶液を塗発表会において，「機能性チタニアコーティング」につい布して加熱した塗膜は，アナターゼ化した光触媒成分が，て口頭発表をしているところ，Cの証言……によれば，
Cは，

いまだアモルファスのままである PTA バインダーによっ本件発表会において，ペルオキソチタン液（PTA 溶液，アて担持されている構造といえ，光触媒とアモルファス型過モルファス型過酸化チタンゾル）を 80℃以上で加熱処理す酸化チタンゾルとの混合物である PA ゾルが，基材に良好ることによりペルオキソ改質アナターゼゾル（PA ゾル，

な接着性を有することは，技術指導当時に C らの研究テー

アナターゼ型酸化チタンゾル）が得られることを発表した

マとなっていたのであるから，その指導もなされているはことが認められる。

ずである旨主張する。

しかも，……「酸化チタンゾルが，アモルファス型過酸

しかし，上記論文には，PTA 溶液及び PA ゾルを塗布し化チタンゾルの 100℃以上の加熱処理により得られるもの

たフィルムの接着力が高いことについての記載はあるものであることを特徴とする」との発明特定事項は，あくまで，の，アナターゼ化した光触媒成分が，いまだアモルファス

本件訂正発明 5 ないし 8 に係る発明における酸化チタンゾのままである PTA バインダーによって担持されている構造

ルの製法を具体的に特定したものにすぎず，アモルファス

については開示されていない。しかも，C が PA ゾルの接着型過酸化チタンゾルをバインダーとして用いることとは直性について指導をしていたとしても，前記ウないしオ認定

接関係しないものである上に，本件明細書には，本件訂正のとおり，Cがアモルファス型過酸化チタンゾル（PTA 溶液）発明 5 ないし 8 における酸化チタンゾルを，本件訂正発明

をバインダーとして用いることについて指導を行っていな

9 における「アモルファス型過酸化チタンゾルの 100℃以

い以上，上記論文の記載は，C が本件訂正発明の特徴的部

上の加熱処理により得られるもの」としたことにより，顕分に関する指導をしたことを裏付けるものとはいえない。

著な作用効果をもたらす旨の記載もない。

よって，被告の上記主張を採用することはできない。

そうすると，上記発明特定事項は，単に本件訂正発明 9（イ）被告は，本件特許の出願人が，本件特許の審査の過における光触媒としての酸化チタンゾルについて，本件特程で，本件訂正発明 4 及び 5 の「光触媒とアモルファス型

許の出願前のみならず，C による技術指導以前に既に公知

過酸化チタンゾルとの混合物」と PA ゾルとが同一であるとなっていた製法により得られるものとして特定したにすことを認めていたのであるから，PA ゾルについて指導をぎず，しかも，これを用いることにより顕著な作用効果をしていた C が上記各発明について共同発明者であるといえもたらすものとも認められない。したがって，上記の発明る旨主張する。

特定事項は，本件訂正発明 9 の特徴的部分に該当するとい確かに，本件特許の出願人は，本件特許の審査過程におうことはできず，上記事項が C の発明でありかつ C が同事

いて，特開平 9-71418 号公報（甲 18）記載の発明を引例と項につき技術指導をしたとしても，C は本件訂正発明 9 のする拒絶理由通知に対応するために，平成 17 年 1 月 4 日付

特徴的部分の完成に創作的に寄与したものとはいえず，しけの意見書（乙 23）において，審査官の「水酸化チタンゲ

たがって，同発明の共同発明者であるとはいえない。本件

ルに過酸化水素水を作用させた液体（本願発明にいうアモ訂正発明 5 についても，同発明が発明特定事項として酸化

ルファス型過酸化チタンゾルが製造されたものと認められチタンゾルを含んでおり，これは C が技術指導を行った方る）を加熱し，酸化チタン微粒子を形成させた液体が記載

法により得られたものを含むものではあるが，上記においされている（［請求項 1］［請求項 2］参照）。そして，上記て認定したのと同様の理由により，C が本件訂正発明 5 の酸化チタン微粒子を形成させた液体のうち低温で加熱した

共同発明者であるとはいえない。

液体は，その性状から酸化チタンゾルとアモルファス型過カ 前記ウないしオにおいて認定したところに照らすと，酸化チタンゾルの混合物であると推認される。
」との指摘

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117

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事例⑥

（略）

事例⑥

に対し，「審査官殿のご指摘の通りですが」とした上で，しかし，仮に本件確認書の解釈が上記の被告の主張する

本件特許発明は，酸化チタンゾルとアモルファス型過酸化ようなものであったとすれば，佐賀県は，本件訂正発明にチタンゾルとを混合することを特徴とするものであること

ついて特許を受ける権利を共有し，又は本件特許権の共有やその作用効果を説明していることが認められる。

者たり得るのであるから，権利保全等のために，原告らにしかし，前記イ認定のとおり，本件訂正発明の特徴的部

対して本件特許権ないしは特許を受ける権利の移転を求め分は，光触媒を基体に接着させるためのバインダーとしてたり，本件特許の成立後であれば無効審判を申し立てる等

アモルファス型過酸化チタンゾルを用い，これにより，光の行動をとるものと考えられる。

触媒粒子をあらゆる基体上に，その光触媒機能を損なわせ

しかし，C の証言によれば，佐賀県が本件特許の出願にることなく，強固に，かつ，長期間にわたって担持させる

関して連絡がなかったことにクレームを付けたり（甲 24，ことができる点にあるところ，前記ウ及びエにおいて認定

9 頁 14 行目ないし同頁 25 行目），佐賀県の担当者が田中転したとおり，C が，光触媒とアモルファス型過酸化チタン

写に対し本件特許の出願について事情聴取をしたことが認

ゾルを混合することや，アモルファス型過酸化チタンゾル

められるものの（甲 16 の 2，6 頁 9 行目ないし同頁 15 行目），

をバインダーとして用いることを指導したとは認められな

佐賀県が，それ以上に上記のような権利保全等のための行

い以上，本件訂正発明における「光触媒とアモルファス型

動を取ったことを認めるに足りる証拠はない。しかも，タ

過酸化チタンゾルとの混合物」と PA ゾルが同一の状態のオ及び田中転写が本件特許の出願を基礎とする本件 PCT物であり，かつ C が PA ゾルについて指導をしていたとし

出願（甲 3，国際出願日は平成 9 年 3 月 12 日）をした際には，ても，これをもって，

A 及び B が発明者とされ，C は発明者とはされていなかっC が本件訂正発明の特徴的部分について指導をしたもの

たところ，
同年 8 月 8 日，
アモルファス型酸化チタンゾル（請とはいえない。

求項 20）及びアモルファス型過酸化チタンゾルを 100℃以

よって，被告の上記主張を採用することはできない。

上で加熱して得られるアナターゼ型酸化チタンゾル（請求（ウ）なお，田中転写作成名義の譲渡証書には本件特許出項 21）に係る発明を追加する際，発明者及び出願人として願の特許を受ける権利について，田中転写と佐賀県とタオ

C が追加されたが（甲 3，4，5 の 2）
，その後，上記各請求

インターナショナル株式会社の共有である旨の記載がある項を削除する際に，C ないし佐賀県は自らが発明者から削ことが認められるものの（乙 19 の 2），上記アないしカに除されることについて何ら異議を述べた形跡がない（甲 3

おいて認定したところに照らすと，そのことのみをもって，ないし 8，16）。これも，佐賀県が本件特許について権利C が本件訂正発明の発明者であると認定する根拠とするこを有していることを前提としていたとすれば，そのようなとはできない。

前提とは矛盾する行動である。

むしろ，本件特許は A 及び B のみを発明者として出願さ以上の佐賀県の行動状況に照らすと，本件確認書第 1 条

れたものであるほか（甲 14），後記（3）認定の本件 PCT 出の規定における第 2 条に該当する場合とは，佐賀県知事の願の経緯に照らしても，上記の譲渡証書の記載をもって，同意を得なかった場合を意味するものではなく，むしろ被田中転写において C が本件訂正発明の発明者であるとの認指導企業の者が独自に行った技術指導関連発明に関する場

識を有していたといえるかどうかに関しては疑問が残る。

合を意味するものと解釈するのが合理的である。このようク   以上によれば，C は，本件訂正発明の特徴的部分の完に解すると，発明について特許を受ける権利がその発明者

成に創作的に関与したものではなく，本件訂正発明の共同に帰属するという特許法の原則とも整合的である。

発明者ではないものと認められる。

そうすると，原告らが本件特許を出願するに当たり，佐賀県知事の同意を得なかったからといって，それにより直ちに本件訂正発明について特許を受ける権利ないしは本件（3）本件確認書第 2 条の解釈について
上記（2）認定のとおり，C は本件訂正発明の発明者とは特許権が佐賀県知事に帰属することとなるということはで認められないので，本件訂正発明の発明者は B（及び A）

きない（本件確認書第 2 条に定める佐賀県知事の同意を得であり，B は被指導企業の者であるから，本件訂正発明にるとの手続に違反したかどうかの問題が残るだけであ係る特許を受ける権利のうち B の持分については，本件確る。
）。そして，他に本件訂正発明について特許を受ける権認書第 2 条の適用があることとなる。そして，原告らは，

利ないしは本件特許権が佐賀県知事に帰属することを認め本件特許の出願に当たり，事前に佐賀県知事の同意を得てるに足りる証拠はない。

いない（争いがない）。

以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，この点，被告は，原告らが，佐賀県知事から本件特許の佐賀県が本件訂正発明について特許を受ける権利を有し，出願につき事前に同意を得ていない以上，本件確認書第 2少なくとも本件特許の出願人であるとの審決の判断は誤り条の規定に該当しない場合であるので，同第 1 条が適用さであり，これが審決の結論に影響を及ぼすことが明らかでれるべきである旨主張する。

ある。

tokugikon

118

2014.11.14. no.275

以上のとおり，審決の共同出願要件違反に関する認定判な事情が重なった事情は理解できるものの，改善の余地が断には誤りがあり，原告ら主張の取消事由は理由がある。

ある。このような事案で，当事者の主張等に振り回されることなく，適格な審決を書くために，審決の判断の前提と所 感

してどのような事実を認定する必要があるかという要件事

審決は，本件発明は甲 8 の確認書にいうところの技術指実の考え方が生きてくるのである。

導関連発明であり，技術指導関連発明は出願にあたって知
・

・

・

・

判決は，結局，②の構成を否定しただけでなく，①の構・事の同意を要する合意をしていたこと（及び出願人が佐賀・・成も検討して C の発明者性を否定しており，C の発明者性・県 知事から特許権を受ける権利の承継を受けた証明がなについては，特許庁の判断がないまま，裁判所で判断されいこと）をもって，共同出願違反であるとしているようでるという経過になってしまった。②の構成で共同出願違反ある。

とする場合，特許を受ける権利を譲り渡したといえるかど

しかし，共同出願違反の要件は，特許を受ける権利が共うかという観点から証拠を丹念に検討していれば，この点有に係り，出願人以外の者も特許を受ける権利を共有してだけで無効とするのではなく，①の発明者性の問題についいた場合である（特 38）。本件でいえば，共同出願違反をても，判断すべきだと気づけたのではないだろうか。①の認めるには，① C が共同発明者に該当すること（及び C が発明者性についても判断すべきだと気づければ，C がどの出願人に特許を受ける権利を譲渡していないこと……このように本件発明に寄与したか，すなわち，発明の課題を提点は争いがない）か，② AB のみが共同発明者だったとし示したか，発明の特徴的部分である具体的な解決手段を考ても AB が行った技術指導関連発明については佐賀県知事え出した（それに至る過程で重要な役割を果たした）か，が特許を受ける権利を譲り受ける合意をしたことを認定す

当該手段により課題が解決されることを確認したか等，具る必要がある。

体的な事実を主張し，立証するよう釈明することもできた。

本審決は主に②の構成をとろうとしたのだと思われる

本事例は，通常の民事訴訟手続と同レベルでの要件事実が，甲 8 の記載を認定事実に掲げるのみで，特許を受けるを前提とした事実認定・判断が求められるものであったと権利の譲り受けという事実は認定していない。また，甲 8

ころ，我々審判官には，立証命題を適格に認識して審理すの第 2 条が乙（B が所属していた会社）を主語とする「共同ることの重要性を再確認する良い事例であった。通常の審出願」の規定である以上，佐賀県知事の同意を要求する文

理では，進歩性が争点となることが多く，その場合には，言があったとしても，佐賀県知事に特許を受ける権利を譲

技術的価値判断が容易想到性の法的価値判断と大きく乖離

り受ける合意ではないと考えるのが素直であり，ほかに理することが少なく，要件事実を余り意識せずとも，ひな型

由がなければ，この構成は取り得ないと思われる。判決がに沿った審決書きをすれば済んでしまうことが多い。進歩「原告らが本件特許を出願するに当たり，佐賀県知事の同性の判断に際しても，要件事実が何かということを意識し意を得なかったからといって，それにより直ちに本件訂正て，審理を行っていきたいところである。

発明について特許を受ける権利ないしは本件特許権が佐賀県知事に帰属することとなるということはできない（本件事例⑦ , ⑧ 2）

確認書第 2 条に定める佐賀県知事の同意を得るとの手続に事件の概要違反したかどうかの問題が残るだけである。）」と述べてい本件は，発明の名称を「血管内皮細胞増殖因子アンタゴるとおりである。そして，特許を受ける権利の譲り受けのニスト」とする特許（本件特許）の特許権者が，本件特許事実が認定されていない以上は，佐賀県知事から出願人がに係る発明の実施に政令で定める処分（薬事法に基づく承権利の承継を受けた証明を問題にすることはできない。

認）を受けることが必要であったとして，5 年の存続期間

他方，審決は，（1）証人 C は，平成 8 年の 2 月頃には，の延長登録を求めて，本件特許につき特許権の存続期間延

ペルキソチタン酸に関する研究をしていたこと，（2）技術長登録の出願（本件出願）をしたが，拒絶査定を受け，拒指導当初の B の光触媒に関する技術知識は初歩的なもので絶査定不服審判（不服 2011-8105，8106 号事件）を請求しあったことを認定しており，①の構成も検討していたよう

たが，請求不成立の審決がされたものである。

に見受けられるものの，発明者が C であるという認定はしそれに対して，特許権者（原告）が知的財産高等裁判所ていない。

に審決の取消しを求めて訴えを提起した結果，同裁判所特したがって，本審決は，①②いずれの構成のいずれにお別部（大合議）により平成 26 年 5 月 30 日に審決取消しの判いても必要な事実の認定を欠いており，本件が，論点が多決 3）が下された事件である。

2）事例⑦は，先行処分が，「アバスチン点滴静注用 100mg/4ml」であり，また，事例⑧は，先行処分が，「アバスチン点滴静注用 400mg/16ml」であること以外は差異はない。

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事例⑥ 事例⑦ ⑧

く，主張も証拠も錯綜していたなど，合議体にとって困難

3 まとめ

事例⑦⑧

審決概要

該当する事項（及び用途）」によって特定される範囲は，先【本件発明】

行処分によって実施できるようになっていたといえ，特許「【請求項 1】抗 VEGF 抗体である hVEGF アンタゴニス

法第 67 条の 3 第 1 項第 1 号の拒絶理由が生じる。

トを治療有効量含有する，癌を治療するための組成物。

［あてはめ］……」（ⅰ）により，本件特許発明のうち，発明特定事項に該当する事項である「ベバシズマブ（遺伝子組換え）」，「治癒【先行処分（H19.4.18）】
有効成分：ベバシズマブ（遺伝子組換え）

切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌」によって特定され効能・効果：……結腸・直腸癌る範囲は，先行処分によって実施できるようになっていた。

用法・用量：他の抗悪性腫瘍剤との併用において，1 回
5mg ／ kg（体重）又は 10mg ／ kg（体重）を点滴静脈内投

判示事項

与する。投与間隔は 2 週間以上とする。

（1）特 許法 67 条の 3 第 1 項 1 号該当性判断の誤り（取消事【本件処分（一部変更承認）（H21.9.18）】
有効成分由 1）について：ベバシズマブ（遺伝子組換え）

ア 特許権の存続期間の延長登録の出願を拒絶すべきとし効能・効果：……結腸・直腸癌た審決の判断の当否を検討するに当たっては，拒絶すべき用法・用量：他の抗悪性腫瘍剤との併用において，1 回との査定（審決）の要件を規定した根拠法規である特許法

5mg ／ kg（体重）又は 10mg ／ kg（体重）を点滴静脈内注67 条の 3 第 1 項 1 号の要件適合性を判断することにより結射する。投与間隔は 2 週間以上とする。

論を導くべきである（先行処分を理由として存続期間が延他の抗悪性腫瘍剤との併用において，1 回 7.5mg ／ kg（体長された特許権の効力がどの範囲まで及ぶかという点は，重）を点滴静脈内注射する。投与間隔は 3 週間以上とする。

特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要で（注：下線部以外の承認事項は，先行処分と同じ。）

あったか否かとの点と，必ずしも常に直接的に関係する事【理由】

項であるとはいえない。
）。

承認の対象となる医薬品は，承認書（承認申請書部分を同法 67 条の 3 第 1 項 1 号の「その特許発明の実施に政令含む。以下同様。）に記載された事項で特定されたものでで定める処分を受けることが必要であった」との事実が存あるのに対し，特許発明は技術的思想の創作を「発明特定在するといえるためには，①「政令で定める処分」を受け事項」によって表現したものである。

たことによって禁止が解除されたこと，及び，②「政令でしたがって，特許法第 67 条の 3 第 1 項第 1 号の判断にお定める処分」によって禁止が解除された当該行為が「そのいて，「特許発明の実施」は，処分の対象となった医薬品

特許発明の実施」に該当する行為に含まれることが前提とその物の製造販売等の行為ととらえるのではなく，なり，その両者が成立することが必要であるといえる。

（ⅰ）
「特許発明の実施」は，処分の対象となった医薬品の上記規定は「その特許発明の実施に……政令で定める処承認書に記載された事項のうち，特許発明の発明特定事項

分を受けることが必要であつたとは認められないとき。」に該当する全ての事項（「発明特定事項に該当する事項」）と，審査官（審判官）が延長登録出願を拒絶するための要によって特定される医薬品の製造販売等の行為ととらえる

件として規定されているから，審査官（審判官）が，当該のが適切である。

出願を拒絶するためには，（ⅱ）ただし，用途を特定する事項を発明特定事項として含ま①
「政令で定める処分を受けたことによっては，禁止が解ない特許発明の場合には，「特許発明の実施」は，処分の対象除されたとはいえないこと」（第 1 要件），又は，となった医薬品の承認書に記載された事項のうち，特許発明②「『政令で定める処分を受けたことによって禁止が解除の発明特定事項に該当する全ての事項及び用途に該当する事された行為』が『その特許発明の実施に該当する行為』

項（「発明特定事項及び用途に該当する事項」）によって特定さには含まれないこと」（第 2 要件）れる医薬品の製造販売等の行為ととらえるのが適切である。

のいずれかを選択的に論証することが必要となる。

（ⅲ）医薬品の承認書に記載された用途に該当する事項とイ 薬事法 14 条 1 項又は 9 項に基づく承認の対象となる医は，承認書に記載された効能・効果であると解するのが相

薬品は，「名称，成分，分量，用法，用量，効能，効果，当である。

副作用その他の品質，有効性及び安全性に関する事項」にそして，本件処分の対象となった医薬品の「発明特定事

よって特定された医薬品である。したがって，上記承認に項（及び用途）に該当する事項」を備えた先行医薬品につよって禁止が解除される行為態様は，当該承認の対象とさいての処分（先行処分）が存在する場合には，特許発明のれた，上記事項によって特定された医薬品の製造販売等のうち，本件処分の対象となった医薬品の「発明特定事項に行為である。

3）本事件は，平成 26 年 9 月 18 日現在，最高裁判所に上告受理申立て中であり，知的財産高等裁判所の判決は未だ確定していない。

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施の範囲で，効力が及ぶものと解するのが相当であると判無を判断するに当たっては，医薬品の審査事項である「名断した。

称，成分，分量，用法，用量，効能，効果，副作用その他の品質，有効性及び安全性に関する事項」の各要素を形式

所 感

4）

的に適用して判断するのではなく，存続期間の延長登録制

関連判例及び裁判例度を設けた特許法の趣旨に照らして実質的に判断すること

1 平 成 21 年（行ヒ）第 326 号が必要である。

廷（民集 65 巻 3 号 1654 頁）

同 23 年 4 月 28 日第一小法

医薬品の成分を対象とする特許（製法特許，プロダクト「特許権の存続期間の延長登録出願の理由となった薬事

バイプロセスクレームに係る特許等を除く。）については，

法 14 条 1 項による製造販売の承認に先行して当該承認の薬事法 14 条 1 項又は 9 項に基づく承認を受けることによっ対象となった医薬品と有効成分並びに効能及び効果を同じて禁止が解除される「特許発明の実施」の範囲は，上記審くする医薬品について同項による製造販売の承認がされて査事項のうち「名称」，「副作用その他の品質」や「有効性いる場合であっても，その医薬品が延長登録出願に係る特及び安全性に関する事項」を除いた事項（成分，分量，用法，

許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属

用量，効能，効果）によって特定される医薬品の製造販売しないときは，当該先行する承認がされていることを根拠等の行為であると解するのが相当である。

として，当該特許権の特許発明の実施に延長登録出願の理

ウ 本件先行処分では，「他の抗悪性腫瘍剤との併用におい由となった承認を受けることが必要であったとは認められて，通常，成人にはベバシズマブとして 1 回 7.5mg ／ kg
（体

ないとはいうことができない。
」

重）を点滴静脈内注射する。投与間隔は3週間以上とする。
」との用法・用量によって特定される使用方法による本件医

2 東京高等裁判所

薬品の使用行為，及び上記使用方法で使用されることを前平成 10 年（行ケ）第 361 号

同 12 年 2

月 10 日ほか提とした本件医薬品の製造販売等の行為の禁止は解除され……本件延長登録出願に係る特許発明の実施に今回承認をておらず，本件処分によってこれが解除されたのであるか受けることが必要であったとは認められないとする審決のら，本件処分については，延長登録出願を拒絶するための当否を決するには，延長登録の要件を定めた特許法 67 条

前記の選択的要件のうち，「政令で定める処分を受けたこ及び延長登録出願の許否の要件を定めた同法 67 条の 3 にとによっては，禁止が解除されたとはいえないこと」とのいう「特許発明の実施」の意味を明らかにする必要がある。

要件（前記第 1 要件）を充足していないことは，明らかで……特許法 68 条の 2 のみならず，特許法 67 条及び 67 条のある。本件処分については，延長登録出願を拒絶するため

3 にいう「特許発明の実施」の文言についても，具体的なの前記の選択的要件のうち，「『政令で定める処分を受けた処分の対象そのもの（品目）を単位としてではなく，処分ことによって禁止が解除された行為』が『その特許発明のの対象となった「物」と，その処分において定められた特実施に該当する行為』には含まれないこと」との要件（前

定の「用途」によって特定される範囲のものすべてを単位

記第 2 要件）を充足していないことも，明らかである。

として解釈するのが自然かつ合理的であるものというべき

以上のとおりであり，本件においては，「本件処分を受である。

けたことによって本件特許発明の実施行為の禁止が解除さ……特許発明の延長登録が認められるためには，同じ「物」れたとはいえない」とはいえず，特許法 67 条の 3 第 1 項 1と「用途」によって特定される範囲において既に別の処分号の定める，拒絶要件があるとはいえない。

を受け特許発明の実施をすることができるようになっていないことが必要であり，逆に，同じ「物」を同じ「用途」に使用する以上，その使用形態，用法等の変更のため重ねて（2）特許法 68 条の 2 に基づく延長された特許権の効力の及政令で定める処分が必要とされる場合であっても，そのこぶ範囲についてなお，本判決では，念のためとして，特許法 68 条の 2とを理由に特許期間の登録延長を認めることはできないもに基づく延長された特許権の効力の及ぶ範囲についても検のというべきである。

討し，特許権の延長登録制度及び特許権侵害訴訟の趣旨に……「用途」とは，「物」（有効成分によって特定される医照らすならば，医薬品の成分を対象とする特許発明の場合，

薬品）自体の特定の性質を専ら利用することを意味するも同法68条の2によって存続期間が延長された特許権は，「物」の，換言すれば，当該医薬品の効能・効果によって特定さに係るものとして，「成分（有効成分に限らない。
）」によっ

れる使いみちを意味するものと解するのが合理的である。

て特定され，かつ，「用途」に係るものとして，「効能，効果」

以上によれば，最初に薬事法 14 条 1 項による処分を受及び「用法，用量」によって特定された当該特許発明の実けて，所定の有効成分，効能・効果を有する医薬品につい

4）筆者は本事件に利害が関係するので，所感は差し控え，関連判例及び裁判例の 2 件を紹介することにとどめる。

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事例⑦⑧

特許法 67 条の 3 第 1 項 1 号の規定する前記第 1 要件の有

事例⑨⑩て製造承認を得た特許権者は，その有効成分，効能・効果

審決概要を有する医薬品に関して，特定の品目に限ってであれ，特【本件発明】

許発明を実施することができるようになっていたのである「【1. 以下の超可変領域アミノ酸配列……を含む重鎖可から，同じ有効成分，効能・効果の範囲内で，剤型，用法，

変ドメイン，並びに以下の超可変領域アミノ酸配列……を用量等の変更の必要上，再度処分を受ける必要が生じたと含む軽鎖可変ドメインを有している，約 1 × 10 − 8M を超えしても，特許期間の登録延長を認めることはできないといない Kd 値でヒト血管内皮細胞増殖因子（VEGF）と結合す

うべきである。

るヒト化抗 VEGF 抗体。

……原告は，前回承認において，塩酸オンダンセトロンを……

有効成分とし，抗悪性腫瘍剤（シスプラスチン等）投与に

29. 哺乳動物の VEGF 誘導血管形成の阻害に使用するた伴う消化器症状（悪心，嘔吐）の軽快を効能・効果とする

めの，請求項 1 〜 22 のいずれかに記載のヒト化抗 VEGF

医薬品について承認を受けていたのであるから，原告は，抗体またはそのフラグメントを含有する医薬組成物であっ塩酸オンダンセトロンを有効成分とする医薬品で，かつ，て，該医薬組成物が治療上有効な量で該哺乳動物に投与さ抗悪性腫瘍剤（シスプラスチン等）投与に伴う消化器症状

れ，該ヒト化抗 VEGF 抗体が約 1 × 10 − 8M を超えない Kd（悪心，嘔吐）の軽快という用途のものについて，本件発値でヒト VEGF と結合する，医薬組成物。

明に係る特許権を実施していたことになり，有効成分が同……」じであり，その効能・効果も同じである以上，適用対象に【先行処分（H19.4.18）】7）

小児を追加して前回承認とは異なる品目で承認を受ける必【本件処分（一部変更承認）（H21.9.18）】8）要があったとしても，本件延長登録出願をもって，延長登【理由】9）

録の要件を満たすものということはできない。

（以下の［あてはめ］以外は事例⑦，⑧に同じ。
）

原告の取消事由 1 は理由がない。

［あてはめ］……特許法68条の2にいう「用途」とは，当該医薬品の効能・（ⅱ）及び（ⅲ）の解釈により，効果によって特定される使いみちを意味するものであっ本件特許発明1のうち，発明特定事項に該当する事項であて，成人用か小児用かは，同じ効能・効果の医薬品についる「ベバシズマブ（遺伝子組換え）」，用途に該当する事項であて適用対象を異にしているに過ぎないから，原告の取消事

る「治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌」によって特由 2 も理由がない。

定される範囲は，先行処分によって実施できるようになって
いた。

事例⑨，⑩

（ⅰ）の解釈により，

5）

本件特許発明 29 のうち，発明特定事項に該当する事項

事件の概要
本件は，発明の名称を「抗 VEGF 抗体」とする特許（本である「ベバシズマブ（遺伝子組換え）」，「治癒切除不能な件特許）の特許権者が，本件特許に係る発明の実施に政令

進行・再発の結腸・直腸癌」によって特定される範囲は，で定める処分（薬事法に基づく承認）を受けることが必要

先行処分によって実施できるようになっていた。

であったとして，2 年 3 月 30 日の存続期間の延長登録を求めて，本件特許につき特許権の存続期間延長登録の出願（本判示事項 10）件出願）をしたが，拒絶査定を受け，拒絶査定不服審判（不

所 感

11）

服 2011-8107，8108 号事件）を請求したが，請求不成立の審決がされたものである。

以上

それに対して，特許権者（原告）が知的財産高等裁判所に審決の取消しを求めて訴えを提起した結果，同裁判所特別部（大合議）により平成 26 年 5 月 30 日に審決取消しの判決 6）が下された事件である。

5）事例⑨は，先行処分が，「アバスチン点滴静注用 100mg/4ml」であり，また，事例⑩は，先行処分が，「アバスチン点滴静注用 400mg/16ml」であること以外は差異はない。
6）本脚注 3 に同じ。
7）事例⑦，⑧に同じ。
8）事例⑦，⑧に同じ。
9）事例⑦，⑧に同じ。
10）事例⑦，⑧に同じ。
11）事例⑦，⑧に同じ。

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