「発明の技術的範囲」と「発明の要旨認定」との間に，ダブルスタンダードは存在するか？

「発明の技術的範囲」と「発明の要旨認定」との間に，ダブルスタンダードは存在するか？
平成 26 年度特許委員会第 1-2 部会

北田明，高石 秀樹，黒田 博道，桑城
西木 信夫，西脇 怜史，山内 伸

伸語，

要 約
平成 20 年以降の特許権侵害訴訟判決を網羅的に検討すると共に，行使された特許に係る無効審判の審決取
消訴訟を検討した結果，近時の下級審裁判例は，リパーゼ最判に拘らず，充足論において発明の詳細な説明を参酌してクレーム解釈した後，無効論における発明の要旨認定においても同様に解釈する結果，充足論と無効論とで統一的なクレーム解釈を行う傾向にあることを検証した。
実際に，近時の特許侵害訴訟判決を見ると，充足論においても，クレームの文言が「一義的でない」という判断をした上で発明の詳細な説明を参酌した判決が散見され，また，PBP クレームの解釈に関する最判平成27 年 6 月 5 日（平成 24 年(受)第 1204 号，平成 24 年(受)第 2658 号）が発明の要旨認定（無効論/新規性・進歩性）と発明の技術的範囲（充足論）とを統一的に解釈する方向性を示していることから，このような傾向が強くなってきていると考えられる。
このような近時の裁判例の傾向を確認すると共に，特許権者側，被疑侵害者側において，どのような訴訟戦略が有り得るか，若干の考察・提言を行った。

目次

書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかである

第１．概要などの特段の事情がある場合に限って，明細書の発明

１． 発明の要旨認定の場面について（無効論/新規性・進歩性において）
２． 発明の技術的範囲を解釈する場面について（充足論にの詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。」と判示して，新規性・進歩性判断のためのq発

おいて）明の要旨認定rの場面におけるクレーム文言解釈で３．検証方針は，特段の事情がある場合に限り，明細書の発明の詳

第２．検証結果

細な説明の記載を参酌することが許されるとされた。

第３．考察・提言

リパーゼ最判以後の下級審裁判例は，例えば，平成

１．原告（特許権者）の立場から

12 年(行ケ)第 374 号は，「審決取消訴訟において，特２．被告（被疑侵害者）の立場から
３．小括

許請求の範囲の記載の技術的意義を一義的に明確に確

第４．結語

定することができないときに，発明の詳細な説明や図面を参酌することが許されることは，原告主張のとお第１．概要

りであるものの，それは，あくまで，特許請求の範囲

１．発明の要旨認定の場面について（無効論/新規性・進歩性において）に記載されている文言自体の技術的意義が不明確な場
合に，その意義を確定する限度においてのことであ（１） リパーゼ最高裁判決（平成 3 年 3 月 8 日，民集

り，この限度を超えて上記参酌が行われることになれ

45 巻 3 号 123 頁）は，「要旨認定は，特段の事情のないば，それは，特許請求の範囲に記載されていない事柄

限り，願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいを，発明の詳細な説明から取り込んで発明の内容とすてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的ることになるのであり，このようなことが許されるも意義が一義的に明確に理解することができないとか，のでないことは，論ずるまでもないことである。」と判あるいは，一見してその記載が誤記であることが明細示した。

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パテント 2015

「発明の技術的範囲」と「発明の要旨認定」との間に，ダブルスタンダードは存在するか？

前記最高裁判例を受けて，2003 年頃までの判例実務酌したものが寧ろ多数である。

は，発明の要旨を認定する場面では，発明の詳細な説（２） また，明確性要件に関する下級審裁判例を概観

明等の参酌を厳しく制限して特許請求の範囲を解釈しても，例えば平成 13 年(行ケ)第 346 号は，リパーゼ

し，一方，特許発明の技術的範囲の画定場面では，そ最判について「上記判例は，特許出願に係る発明の新の参酌を広く認めつつ特許請求の範囲を解釈していた

規性あるいは進歩性を判断する場合における，特許出とされている。しかし，そのようなダブルスタンダー

願に係る発明の請求項の要旨の認定について述べた判ドは，果たして現行法が当初から予定している本質的例であり，旧特許法 36 条 5 項について判断をしたもなものであるのか，また，今後も維持されるべきもののではないから，本件については，その適用はない，であるのかについては，更なる検討が必要であるととと解すべきである。」と言及して，「特許請求の範囲のもに，審査の段階から侵害訴訟の段階まで，全ての場

記載の技術的意義を一義的に明確に確定することがで面において統一的な基準で特許請求の範囲を解釈する

きない」場合であっても，明確性要件については，特ことも視野に入れることができるのではないかという許請求の範囲の記載のみに基づいて判断するべきであ

問題提起がなされていた（弁理士・高橋英樹「発明のるとした。

要 旨 と 特 許 発 明 の 技 術 的 範 囲」，パ テ ン ト 2003 年
Vol.56 No.5）。

しかし，近時の下級審裁判例は，例えば平成 20 年
(行ケ)第 10107 号が，「特許を受けようとする発明がこれと同様の意見は，例えば，生田哲郎弁護士・弁明確であるか否かは，特許請求の範囲の記載のみなら理士も，平成 18 年(ネ)10007 号判決の裁判例解説におず，願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し，いて，「発明の要旨を認定する場面と，侵害訴訟においまた，当業者の出願当時における技術的常識を基礎とて特許発明の技術的範囲を認定する場面とでは，明細して，特許請求の範囲の記載が，第三者に不測の不利

書の発明の詳細な説明の参酌についての原則と例外が益を及ぼすほどに不明確であるかという観点から判断逆転しています。…上記のような『ダブルスタンダー

されるべきである。」と判示しており，明確性要件の判ド』…については，批判的な見解もあります。」と解説

断の場面においてさえも，
q発明の要旨認定rを明細書

している（
「発明」
，2007 年 No.2，38 頁）。同事案におの発明の詳細な説明や図面を参酌して行うとされていいては，控訴人が，リパーゼ最判の判示事項を，侵害る。

事件における充足論の特許発明の技術的範囲の解釈指（３） 以上のとおり，近時の下級審裁判例は，必ずし針として直接的に採用することを主張していたようでもリパーゼ最判を形式的に適用せず，明細書の発明のあるが，「仮に，控訴人主張のとおり，特許発明の技術

詳細な説明や図面を参酌してq発明の要旨認定rを行的範囲の解釈において，従来技術から明確になる事柄

う裁判例が寧ろ多数となっている。

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については，それ以上発明の詳細な説明の記載等によ

２．
発明の技術的範囲を解釈する場面についり限定して解釈すべきではないとすることが許されるて（充足論において）

ならば，発明の詳細な説明の記載等とは無関係に，特許請求の範囲の解釈の名の下に，随意に新たな技術を（１） 民事訴訟（特許権侵害訴訟）の充足論において当該発明として取り込むことにもなりかねず，このよは，特許法 70 条 2 項に基づき明細書の発明の詳細なうな結果が，上記発明の公開の趣旨に反することは明

説明や図面を参酌して特許発明の技術的範囲を判断すらかである。
」と判示されている。
（「知っておきたいるため，リパーゼ最判に基づいて認定されるq発明のソフトウェア特許関連判決（その 10）」，パテント 2008

要旨rと，民事訴訟におけるq発明の技術的範囲rと年，Vol.61 No.3）

は，理論上，必ずしも一致しない。

このような議論の移り変わりを踏まえつつ，近時の学説上も，技術的範囲の解釈，すなわち侵害裁判所

下級審裁判例を見ると，平成 25 年度及び平成 26 年度

における特許法 70 条 1 項の解釈に対しては本判決の特許委員会第 1 部会の報告（パテント 2014 年 3 月号

射程は及ばないとするものが殆どであった（吉田広及び 10 月号参照）のように，進歩性判断のためのq発

志，特許判例百選［第 4 版］61 事件の解説）。

明の要旨認定rの場面におけるクレーム文言解釈におそのため，クレーム解釈という意味において同じでいて，明細書中の発明の詳細な説明や図面を詳細に参あってもq発明の要旨rとq発明の技術的範囲rとはパテント 2015− 128 −

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「発明の技術的範囲」と「発明の要旨認定」との間に，ダブルスタンダードは存在するか？

異なり，「ダブルスタンダード」であるとの考え方が，判決であるとして，「ダブルスタンダード」を容認しな

実務家の間に漠然と広がっていたように思われる。

い方向性を示した。

（２） このような，q発明の要旨rとq発明の技術的範（３） そもそも，特許権侵害訴訟の充足論において，

囲rとの関係について，塩月秀平元知財高裁判事は，明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌してq発明の「要旨認定は当該発明の実体の把握という作業である

技術的範囲rを確定する際は，ほぼ例外なく，同記載のに対し，発明の技術的範囲確定は，被疑侵害製品製をq発明の技術的範囲rを限定的に解釈する方向であ法との対比における作業である，という具合に，両者り，多くの裁判例において，そのような限定解釈の結は道具としての位置づけを異にしている。後者は，相果，非充足と判断されている（例外は，均等論に関す対的な認定手法であり，また，狭くなる方向での，例る平成 10 年のボールスプライン最判以前に，3 件存在

えば信義則法理の適用と，広くなる方向での均等論のした程度である。）。

適用がある。要旨認定が発明の実体の把握であることからクレーム解釈のとおりであるのが原則であるのに①

大阪地判平成 1 年 5 月 31 日無体集 21 巻 2 号 470 頁，昭和 61 年(ワ)11250 号「柱等保護具事件」は，角度が「90°対し，技術的範囲の確定においては，被疑侵害物品やよりやや大きい」は被告製品が厳密な意味で「鋭角」でな方法との対比が必要になることから，クレーム解釈にいと認定しながら，約 90°でも発明の詳細な説明に記載さ基づく発明の実体把握からの幅が生じることが多い」

れた効果を奏することを理由として，クレーム文言の「鋭（パテント 2013 年 Vol.66 No.10）と述べて，両者の相角」は約 90°を含むと解釈して，充足性を認めた。

違点を指摘した。

②

大阪地判昭和 61 年 3 月 14 日判時 1200 号 142 頁，昭和59 年(ワ)8943 号「電気カミソリ事件」は，クレーム文言のもっとも，塩月元判事は，リパーゼ最判について，「垂下」を発明の詳細な説明に記載された効果を考慮して「特許請求の範囲の記載は，発明の要旨や権利範囲の解釈すれば，被告製品の「交叉」も含むとして，充足性をかかわる事項（構成要件）が凝縮して記載されている認めた。

ため，それを通読しただけでは，意味内容を把握でき③

大阪地判昭和 54 年 2 月 28 日無体集 11 巻 1 号 92 頁，昭ない場合が大部分である。…本判決（リパーゼ最高裁

和 52 年(ワ)3461 号「人工植毛用植毛機事件」は，クレーム

判決）が，…発明の要旨を認定するに際して，発明の文言の「嵌着」を発明の詳細な説明に記載された効果を考慮して解釈すれば，被告製品の「螺着」も含むとして，充詳細な説明の記載を参酌することができる例外的な場

足性を認めた。

合…というのは，このような場合をいうのではない。」と述べており（最高裁判所民事判例解説民事篇平成 3

このような傾向は，特許権侵害訴訟において無効理

年度 39 頁）
，発明の技術内容を理解するために発明の由を権利濫用の抗弁として主張することを認めたキル

詳細な説明を参照することは許されるという見解であビー最高裁判決（平成 12 年 4 月 11 日民集第 54 巻 4

るので，上記のような両者の相違点を踏まえても，両

号 1368 頁）以前は，被告製品が広いクレームの範囲に者が相違する「ダブルスタンダード」を正面から容認は属するものの，この広いクレームは進歩性欠如の無した訳ではない。

効理由を有する場合，クレームを限定解釈して非充足

この点について，飯村敏明元知財高裁判事は，「リパーゼ最高裁判決は，確かに，発明の詳細な説明を参とすることにより，妥当な結論を導けるという価値判断があったためと考えられる。

酌することができる場合について，一般論を述べていこれに対し，キルビー最高裁判決以降は，そのようます。しかし，同最高裁判決は，かなり特殊な事案にな広いクレームであれば，進歩性欠如を理由に権利濫

ついて，原審判決が，特許請求の範囲について無理な用の抗弁を判示可能となり，特許法 104 条の 3 創設以

限定解釈したことに対して，その判断に誤りがあると降は無効の抗弁を判示可能となったため，上記のようした判決ですから，基本的には，事例についての判断な場合を念頭に置いて，充足論においても，過度の限であり，その射程は，さほど広いものではないと理解

定解釈する必要はなくなった。

して差し支えないと思われます。」（飯村敏明「特許出願に係るいわゆる発明の要旨の認定」平成 3 年行政関３．検証方針係判例解説（ぎょうせい，平成 5 年）
，パテント 2011

以上のような事情を踏まえると，リパーゼ最判（平年 Vol.64 No.14）と述べており，リパーゼ最判は事例

成 3 年）直後は同最判が形式的に適用される事例が多Vol. 68

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パテント 2015

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かったとしても，近時では，リパーゼ最判を形式的にこの点は，我々が想定した仮説のとおりであった。

適用する事例が減少し，明細書の発明の詳細な説明や殊更に充足論と無効論とで齟齬するクレーム解釈を行

図面を参酌してq発明の要旨認定rを行う裁判例が多わなくても，非充足または無効の何れかを判示すれば数であること，及び，キルビー最判（平成 12 年）以降

請求棄却の判決を出せるので，無理をする必要はない

は，過度に限定解釈して非充足とする必要がなくなっことも指摘できる。

たため，無効論におけるq発明の要旨認定rと充足論におけるq発明の技術的範囲rとが合致するように論

３．特許侵害訴訟では，充足論におけるクレーム解理立てすることが可能となり，裁判例においては，両釈（q発明の技術的範囲r）をそのまま無効論のクレー者が齟齬する判決は，存在しないのではないかというム解釈（q発明の要旨r）としていると思われる。

仮説を定立した。

この場合，特許法 70 条 2 項に基づいて，明細書の発更に続いて，キルビー最判（平成 12 年）以降は，充明の詳細な説明や図面を参酌して確定した充足論にお足論及び無効論において，統一的なクレーム解釈を前けるクレーム解釈を無効論とq共有rしているため，提としている裁判例が増えているのではないか，とい

リパーゼ最判との整合性に疑問があるものの，発明のう仮説を定立した。

要旨認定の近時の裁判例の傾向に沿っている。この点

このような仮説を検証すべく，平成 20 年以降の特許権侵害訴訟判決のうち，充足論と無効論の両方を判

は，上記 2 の検討結果と表裏の関係にあると言えよう。

断した判決を検討した。
さらに，各特許権侵害訴訟判決を検討するのみなら

４．充足論においてクレーム文言が「一義的でなず，それぞれの事案で問題となった特許権につき，無い」と断ってから発明の詳細な説明を参酌した特許侵効審判及び審決取消訴訟が提起されていることが多い

害訴訟判決の紹介

ことを踏まえて，これらに対応する審決取消訴訟判決

近時このような論理の流れを採用する裁判例が散見

もすべて検討し，民事訴訟（特許権侵害訴訟）と行政される（ジュリスト No.1406，2010.9.1，前田健，「明細訴訟（審決取消訴訟）との間でクレーム解釈に齟齬が書の開示内容のクレーム解釈への参酌の方法」162 頁

あるか否かも検証した。

参照），当該判決中でなくても，後に別件無効審判ないし訴訟中で新規性喪失/進歩性欠如の無効論が議論さ第２．検証結果れるときに充足論におけるクレーム解釈と同じ発明の１．検討した裁判例のうち，充足論と無効論の両方

要旨認定がなされることも意識して，本来的には不要を判断した特許権侵害訴訟判決，及び，行使された特であるが，充足論においてクレームの文言が「一義的許に係る無効審判の審決取消訴訟は，以下のとおりでに明確でない」旨を断っているものと理解することもあった。

可能である。
特許権侵害訴訟

審決取消訴訟

特に，平成 25 年(ワ)第 14825 号は，充足論における

平成 20 年

108

発明の技術的範囲の解釈において「一義的でない」と

平成 21 年

197

平成 22 年

175判示した上で，充足論で問題となった文言に関する無平成 23 年

1613

平成 24 年

149

論における解釈と同様に認定している。以下に，該当

平成 25 年

233箇所の判示部分を引用する。

平成 26 年 4 月まで

8

4効論（進歩性欠如）における発明の要旨認定は，充足

平成 19 年(ネ)第 10027 号（電気）２．先ず，一つの特許権侵害訴訟の判決中で充足論（充足論）と無効論とでクレーム解釈が異なり，q発明の技術的「…構成要件 D1 のうち，ハーフデュープレックス方

範囲rは限定解釈して非充足とし，q発明の要旨rは広式の場合の送信の条件である『受領期間』の意義は，く解釈して新規性喪失ないし進歩性欠如と結論した裁

本件特許発明の請求項の記載からは一義的に明確とは判例は皆無であった。

いえない。そこで，本件特許明細書の【発明の詳細なパテント 2015− 130 −

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り，特許請求の範囲（請求項 1）の記載からは，『縫合説明】を参酌すると…」材』の技術的意義を一義的に確定することができな
平成 20 年(ワ)第 36814 号（電気）

い。

（充足論）

イ

本件明細書の記載等
本件明細書の発明の詳細な説明の記載を参照する。

「各文献の記載によれば，『スキャッタグラム』とは，広義では，『互いに関連する二つの変量の関係を平面…」上の図に表示したもの』を意味し，狭義では，『測定された 2 つの指標を X，Y 軸にとり，2 次元座標軸上の

平成 23 年(ワ)第 3850 号（機械）

1 つの点として表示する』ものを意味するものと認め（充足論）られる。本件発明における『スキャッタグラム』がど「 『薄肉』の文言からすれば，『突条』の厚みは，少なのような意味を有するものであるかについては，特許

くとも他のいずれかの部位と対比して『薄い』ものを請求の範囲の記載からは一義的に明確とはいえない。

いうと解されるものの，対比の対象は必ずしも一義的

また，『2 次元スキャッタ頻度データ』という用語が一に明らかではない。したがって，『薄肉』の意義を検討

般的なものでないことについては，当事者間に争いがするに当たっては，本件明細書の記載も斟酌して検討ない。

する必要がある。…」…本件明細書の発明の詳細な説明中には，次の記載が存在する。…」

平成 23 年(ワ)第 27102 号（電気）（充足論）

平成 21 年(ワ)第 3527 号（機械）「『アクセス閾値』と『アクセス閾値ビット』との関係（充足論）

については，本件特許の特許請求の範囲には，『アクセ「構成要件 1A3は，単に，『液体インク収納容器の搭

ス閾値ビットからアクセス閾値を求め』ること（構成載位置を検出する』と記載されているだけであり，『搭要件 D）が記載されているのみであるから，特許請求載』とは『船・車・飛行機などに資材を積みこむこと』の範囲の記載からは，『アクセス閾値』が『アクセス閾

を，『位置』とは『ある人・物・事柄が，他との関係も値ビット』からどのように求められるのか，また，『ア

しくは全体との関係で占める場所，あるいは立場』を，

クセス閾値』と『アクセス閾値ビット』がどのような『検出』とは『検査して見つけ出すこと』を，それぞれ関係にあるのかについて，必ずしも一義的に明らかで意味するものであるから（広辞苑第 5 版 152 頁，860

あるとはいえない。

頁，1879 頁），『搭載位置』というだけでは，それが絶イ

本件明細書等の記載…」

対的な位置関係（インクタンクが現に装着されているキャリッジ上の特定の箇所）を意味するのか，相対的

平成 25 年(ワ)第 14825 号（電気）な位置関係（例えば，インクタンクが現に装着されて（充足論）いる場所が，その本来装着されるべき場所との関係「特許請求の範囲に用いる用語は，明細書及び特許請

で，正しいものか否か。
）を意味するのかは，一義的に求の範囲を通じて統一して使用し，特許請求の範囲又明確であるとはいえないというべきである。

は明細書においてその意味が特に定義されているとき

そこで本件明細書の発明の詳細な説明を見ると，は，これに従うべきである。
また，『識別番号』という語は学術用語ではなく，本…」件発明 1，6 に係る【特許請求の範囲】の記載によって
平成 21 年(ネ)第 10006 号（機械）も当業者においてその意義を一義的に明確に理解する（充足論）ことはできないというべきであるから，明細書の【発「構成要件(d)の『縫合材』は，『複数の対象物のすべて

明の詳細な説明】を参酌してその意義を確定する必要を貫き通すことによって結合するために用いられる部がある。…

材』という通常の意味とは，異なる意味で用いられて本件発明 1，6 における課題とその解決手段及び上いる。他方，『縫合』の意味が多義的であることもあ記ウの実施例についての記載からすると，本件発明 1，Vol. 68

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パテント 2015

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6 における「識別番号」の技術的意義は，『ユーザがい特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているずれの広告情報に基づいて架電してきたかを識別する

場合であっても，その特許発明の技術的範囲は，当該ための番号であって，広告情報ごとに割り当てられて製造方法により製造された物と構造，特性等が同一でいる』機能（識別機能）を有するとともに，『前記デーある物として確定される」として，PBP クレームにつタベースから該識別番号に関連付けられた前記連絡先

いて，充足論における発明の技術的範囲の解釈の場面

番号を抽出』する機能（自動転送電話番号機能）を有でも，無効論における発明の要旨認定と同じ基準（物することにあると解するのが相当である。」

同一性説）により行うことを示した判例である。同最高裁判決の直接の射程距離は PBP クレームの解釈論（無効論／進歩性欠如）

かもしれないが，最高裁としての統一的クレーム解釈「前記のとおり，本件発明 1 にいう『識別番号』とは，を行う姿勢を読み取れる。

『ユーザがいずれの広告情報に基づいて架電してきた

同最高裁判決においては，千葉裁判官が補足意見とかを識別するための番号であって，広告情報ごとに割して，「平成 16 年の特許法の改正により同法 104 条のり当てられている』機能（識別機能）を有するととも3 が創設され，侵害訴訟において特許無効の抗弁を主に，『前記データベースから該識別番号に関連付けら張することが可能となり，これにより，同条に係る無れた前記連絡先番号を抽出』する機能（自動転送電話

効の抗弁の成否（当該発明の新規性・進歩性の有無）

番号機能）を有するものであると解される。」

を判断する前提となる発明の要旨認定をする場面と，侵害訴訟における請求原因として特許発明の技術的範以上の各裁判例は，何れも電気分野又は機械分野で囲を確定する場面とが同一の訴訟手続において審理さあった。化学分野においては，充足論におけるクレーれることとなった。そうすると，両場面における PBP

ム解釈（
q発明の技術的範囲r）において「一義的でなクレームの解釈，処理の基本的な枠組みが異なることい」と断ってから発明の詳細な説明を参照するというは不合理であるから，これを統一的に捉えるべきであ

論理を展開した侵害訴訟判決は見当たらなかった。こり，このことは我が国の特許法制上当然のことであっ

れは，化学分野では，組成物の特定としても，数値限て，多数意見は，この見解を前提に，両場面ともいわ

定としても，クレーム文言が明確であることが多く，ゆる物同一説により考えることにしているのである。」

発明の詳細な説明を参酌して限定的に解釈すべきケーと述べている。
この点，山本裁判官も，「特許性判断における『発明スが少ないことが一因ではないかと考える。
このような，化学分野と電気・機械分野との相違にの要旨』と侵害の判断における『特許発明の技術的範ついては，「本判決（リパーゼ最判）は語句の定義や概囲』とは，クレーム解釈として本来は一致すべきもの

念の上下関係・包含関係が比較的明確な化学分野の事である」と前置きして，「PBP クレームについては，例案である。機械分野や機能的な記述の場合は，クレイ外として，特許発明の技術的範囲の確定が，特許無効

ムの語句がそれ自体では直ちに理解できないことが少の抗弁における発明の要旨認定と同様には考えられななくないと思われ，その場合に本判決がどこまで先例

い場合も存在することを認めるべきである」と意見を的価値を有するかは難しい。しかし，少なくとも，語述べており，少なくとも原則として，両者の解釈は一句の意味が比較的明確に用いられている分野では，本致すると考えている。

判決は現在でも強い意義を有していると考えるべきで
６．なお，一つの特許権侵害訴訟の判決中で充足論ある」と評釈されている（吉田広志，特許判例百選［第4 版］61 事件の解説）。

と無効論とでクレーム解釈が異なるようにも読める裁判例を 1 件見出したため，念のため検討する。（東京

５．最判平成 27 年 6 月 5 日（平成 24 年(受)第 1204

地判平成 23 年(ワ)第 29178 号「ネットワークゲーム
用サーバ装置事件」（請求項は別紙 1 参照）

号，平成 24 年(受)第 2658 号）
著名な判例の一つに，プロダクト・バイ・プロセス（１） 充足論におけるクレーム解釈（PBP）クレームの解釈に関する最高裁判決がある。

同判決は，「複数のゲーム」という構成要件につい同最高裁判決は，「物の発明についての特許に係るて，充足論においては，明細書等の記載を参酌して，パテント 2015− 132 −

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「発明の技術的範囲」と「発明の要旨認定」との間に，ダブルスタンダードは存在するか？

限定的にクレーム解釈して，非充足とした。

ゲームである『リーグ』（試合）であるといえるから，

以下に，充足論に関する判旨を紹介する。

『リーグ』（試合）が本件ゲームの主たるゲームに位置付けられると認められる。これに対して『ミッション』は，これを行うことでユーザが選手カードや，そ「(2) 「複数のゲーム」の意義…以上の本件明細書等の記載によると，構成要件 Bの強化に必要な所持強化ポイントを獲得することがでの『複数のゲーム』は，所定の価値を有する対価デー

きるゲームであるから，かかる『ミッション』は，ユータを獲得するために必要とされるポイントを蓄積する

ザが『リーグ』（試合）で勝利する準備として行うもの

ためにユーザによって行われるものであり，メイン

であるといえるから，『リーグ』（試合）に対する予備ゲームとミニゲームとからなるものであると認められ的ゲームに位置付けられると認めることができる。
そうすると，本件ゲームにおいて『リーグ』（試合）る。
そうすると，ポイントを蓄積するためのゲームであと『ミッション』とは，主たるゲームと予備的ゲーム

る『複数のゲーム』（構成要件 B）と，対価データを取と し て 関 連 付 け ら れ た ゲ ー ム で あ る と 認 め ら れ，得する『ゲーム』（構成要件 A）とは，ポイントがない『ミッション』はそれ自体で内容が完結するゲームでと対価データを取得するゲームができない，という点あると認めることはできない。

で，『ポイント』により関連付けられていると認められる。

し た が っ て，本 件 ゲ ー ム の『リ ー グ』（試 合）と『ミッション』とをもって本件発明の構成要件 B のその一方で，『複数のゲーム』におけるメインゲームとミニゲームとの間には，それらのゲームが内容や所『複数のゲーム』に当たるものではないと認めるのが相当である。

要時間の異なるものとされ，そのためにユーザが自由

また，『ミッション』は前記認定したとおり，単一のに選択でき，結果としてゲームが単調とならずにユー

ゲームからなるものであり，それ自体が複数のゲーム

ザに継続的にゲームを行わせることができるものとさからなるものではないから，『ミッション』単体で構成れていることに鑑みると，それらのゲームの間には関要件 B の『複数のゲーム』に当たることもないと認定

連付けがされておらず，個々のゲームで内容が完結すするのが相当である。
よって，本件ゲームは，『複数のゲーム』を備えておるものであると認定するのが相当である。
そして，本件発明の目的が，本件明細書等の段落【0004】の記載から，継続的にユーザに対価データを収らず，被告サーバ装置は本件発明の構成要件 B の『複数のゲーム』を充足しない。」

集させることであると認められることに鑑みると，構成要件 A の『ゲーム』と構成要件 B の『複数のゲー（２） 無効論におけるクレーム解釈

ム』の関係は，前者は上記目的を達するための直接のこれに対し，同判決は，「複数のゲーム」という構成手段として主たるゲームに位置付けられ，後者は上記要件について，無効論においては，充足論における上

目的を達するためにポイントを獲得する手段としての記解釈を引用することもなく，また，明細書等の記載

予備的ゲームに位置付けられると認定するのが相当でを参酌することもなく，以下のように淡々と当てはめある。
」て，乙 3 発明（主引用例）が「複数のゲーム」を有す
ると一致点を認定して，進歩性欠如とした。
以下に，無効論に関する判旨を紹介する。

「(3) 被告サーバ装置の構成要件充足性
上記(2)イを前提に，本件ゲームにおける『ミッション』及び『リーグ』（試合）が構成要件 B の『複数の「乙 3 発明の『ドラゴンクエスト NET』は本件発明のゲーム』に該当するか，以下，検討する。…

『ネットワークを介してユーザが使用する端末装置と『リーグ』（試合）と『ミッション』の関係についての間でデータの送受信を行い所定の価値を有する対価

みると，上記認定した本件ゲームの主たる目的に照らデータをユーザに獲得させるゲーム』に，乙 3 発明のすと，本件ゲームにおいて，上記主たる目的を達する『カードのほこら』，『スライムキヤツチャー』，『格闘ための直接の手段として主たるゲームに位置付けられ場』，『モンスタースロット』，『ホイミで HI&LOW』，

るのは，ユーザがそのチームで他のユーザと対戦する『スライムハット』，『のみの市』，『グランマーズの館』

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パテント 2015

「発明の技術的範囲」と「発明の要旨認定」との間に，ダブルスタンダードは存在するか？

及び『隠しゲーム』は，本件発明の『ゲーム』に，…

別個の水平支持部によって垂直支持部に片持ち支持さそれぞれ相当する。
」

せることが示されている。
そして，段落【0016】では，X 線発生器，搬送機構，
X 線検出器等の構成部分が一体に支持されるもので（３） 考察充足論では，発明の詳細な説明を参酌して，限定解あることが示されている。
以上を総合すると，構成要件 B の『片持ちフレー

釈して非充足とした。
無効論では，少なくとも明示的に限定解釈は行わ

ム』は，単一の水平支持部で搬送機構及びラインセン
サを支持する場合のほか，二つの水平支持部によってず，淡々と当て嵌めた。
もっとも，本件事案の（進歩性欠如の）無効論におそれぞれ搬送機構及びラインセンサを支持するものもける発明の要旨認定を，充足論における限定的な解釈含まれるが，いずれであっても，当該水平支持部が単と同じとしても，乙 3 発明のそれぞれの小ゲームは，

一の垂直支持部に一体に支持されるひとまとまりのもメインゲームの「カードのほこら」と関連付けがされのでなければ，搬送機構及びラインセンサを支持するておらず，個々のゲームで内容が完結する予備的な片持ちフレームとはいえないと認められる。…
公用物件は少なくとも本件特許発明の構成要件 B

ゲームであると対比可能であった。
そうであるならば，（進歩性欠如の）無効論におけるに係る構成を備えていないから，本件特許発明は公用

要旨認定及び対比は，充足論における発明の技術的範物件によって実施された発明と同一とは認められず，

囲の解釈と，結論において齟齬しない。

特許法 29 条 1 項 2 号に該当しない。」

７．また，特許権侵害訴訟の判決中の無効論と，当（２） 審決取消訴訟（知財高判）の無効論におけるクレーム解釈

該特許につき審決取消訴訟の判決中の無効論におけるクレーム解釈とが明確に異なる裁判例を 1 組見出した

知財高判は，明細書等の記載を検討した上で，「片持ため，以下に検討する。（大阪地判平成 21 年 10 月 29

ちフレーム」自体の支持構造の如何を問わないもので日，平成 19 年(ワ)第 13513 号「X 線異物検査装置事あると判断して，要旨認定の誤りを理由に，特許維持件」）（知財高判平成 22 年 2 月 3 日，平成 21 年(行ケ)の審決を取り消した。
以下に，知財高判の無効論に関する判旨を紹介す

第 10113 号）（請求項は別紙 2 参照）（１） 特許権侵害訴訟（大阪地判）の無効論におけるる。

クレーム解釈大阪地判は，「『片持ちフレーム』が「いかなる構造「…本件発明における『片持ちフレーム』については，のものかについては，特許請求の範囲の記載からは一特許請求の範囲の記載における記載のとおり，『一方義的に明らかとはいえない」として，明細書等の記載の端部を自由端とし他方の端部を支持端と』するものを参酌して，限定的にクレーム解釈して，有効と判断であるというほかに，発明の詳細な説明の記載中におした。

いて，その構造自体が更に一般的に限定されたもので以下に，大阪地判の無効論に関する判旨を紹介すあることを前提とする記載はない。

る。

また，発明の実施の態様として記載された部分において，『基部上に垂直に立てた垂直支持部と，該垂直支「…上記段落【0014】の記載によれば，『片持ちフレー

持部から横方向に延びた水平支持部を備えた構成とす

ム』は，垂直支持部と同垂直支持部から横方向に延びることができ』ると記載されるものの，本件発明のた水平支持部とから成るものであり，水平支持部は，『片持ちフレーム』自体の支持構造がこのような構成その一端において垂直支持部に支持されているものとに限定される趣旨の記載は存在しない。…

解される。また，段落【0019】の記載によれば，単一本件発明の『片持ちフレーム』は，少なくとも搬送の垂直支持部に複数の水平支持部がいずれもその一端

機構及びラインセンサの下部に工具や交換部品を挿入で取り付けられている実施例が示されており，段落することのできる空間を作出し，メンテナンスを容易【0027】の記載によれば，搬送機構と X 線検出器とをにするために採用された構成であり，本件発明の効果

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「発明の技術的範囲」と「発明の要旨認定」との間に，ダブルスタンダードは存在するか？

は，『一方の端部を自由端とし他方の端部を支持端と

この場合，被告としては，充足論における発明の技…する』という『片持ちフレーム』の構造そのものに術的範囲の解釈においては敢えて限定解釈せずに広くよって導かれ，『片持ちフレーム』自体の支持構造の如

文言解釈するという戦略がありうる。
一般論としては，被告は，充足論の場面ではクレー何を問わないものであるということができる。」

ム解釈を可及的狭く主張することが通常であるが，充足論と無効論とでクレーム解釈が統一されるならば，（３） 考察
侵害訴訟は，「片持ちフレーム」の支持構造を限定解

そのような訴訟戦略も一考に値する。
（２） 一般的に，クレームが限定解釈されれば非充足

釈し，新規性を認めた。
これに対し，審決取消訴訟は，「片持ちフレーム」自となる可能性があるが，他方，限定解釈されると進歩体の支持構造の如何を問わないものと解釈して，要旨性欠如の無効理由が成り立たない可能性が高くなる。

認定の誤りを理由に，特許維持の審決を取り消した。

したがって，被告としては，充足論と無効論とでク

本事例は，侵害訴訟と審決取消訴訟とで，発明の要

レーム解釈が統一されると，どの程度強く限定解釈を旨認定が異なった一事例として紹介した。尤も，別事主張すべきかが微妙となる。すなわち，限定解釈の結件において，別の裁判体が異なる判断をすることは本果，それでも充足すると判断されてしまい，且つ，限来的に予定されているので，知財高判は，ダブルスタ

定解釈により進歩性ありとなれば，被告にとって最悪

ンダードを否定する趣旨を判決に篭めたとまでは言えである。
そうであるならば，侵害訴訟においては充足論のみないと思われる。

ならず無効論においても，充足論で主張した限定解釈

第３．考察・提言

したクレームを前提に主張するとともに，同時並行的

以上のような下級審裁判例の近時の傾向を踏まえるに無効審判も提起し，無効審判においては，限定解釈と，特許侵害訴訟における攻撃防御において，一定のをせずに発明の要旨認定を広く主張するという戦略も戦略があり得る。

ある。
そうすれば，侵害訴訟の一審と無効審判とで，異な１．原告（特許権者）の立場からるクレーム解釈に基づく充足論と無効論を主張するこ仮想事例として，限定解釈により発明の技術的範囲とができる。

を狭く解釈しても充足である可能性が高い場合で，限最終的に知財高裁において一体的に審理されるとし定解釈により進歩性欠如の無効理由が成り立たない可ても，その段階に至れば，限定解釈に基づく充足論と，能性が高まる場合を考える。

限定解釈をしない広い発明の要旨に基づく無効論のど

この場合，原告としては，充足論における発明の技
術的範囲の解釈において，特許法 70 条 2 項に基づいちらが強い議論か見通しが立つため，効率的な主張を為し得ると思われる。

て発明の詳細な説明及び図面を参酌することで，敢えて限定解釈して狭く文言解釈するという戦略がありう

３．小括

る。

何れにしても，充足論における発明の技術的範囲と一般論としては，原告は，充足論の場面ではクレー

無効論/新規性・進歩性における発明の要旨とで統一

ム解釈を可及的広く主張することが通常であるが，充的にクレーム解釈するという近時の傾向は否定し難い

足論と無効論とで統一的にクレーム解釈が行われるなものである以上，原告の立場からも，被告の立場かららば，そのような訴訟戦略も一考に値する。

も，特許侵害訴訟における攻撃防御について，このような裁判例の傾向を踏まえて戦略を練る時代が到来し２．被告（被疑侵害者）の立場からたと言えるかもしれない。

（１） 上記仮想事例と同様に，限定解釈により発明の技術的範囲を狭く解釈しても充足する可能性が高い場

第４．結語

合で，限定解釈により進歩性欠如の無効理由が成り立たない可能性が高まる場合を考える。
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上掲したとおり，平成 20 年以降の文字通り全ての特許権侵害訴訟を検討し，充足論と無効論の両方を判− 135 −

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「発明の技術的範囲」と「発明の要旨認定」との間に，ダブルスタンダードは存在するか？

断した特許権侵害訴訟判決（107 件）を研究すると共を為し得たものと信じて，本論考の結語とする。

に，行使された特許に係る無効審判の審決取消訴訟
以（49 件）を研究した結果，実務家の間に漠然と広がっていた「ダブルスタンダード」という考え方について，近時の下級審裁判例は，充足論において発明の詳細な説明を参酌してクレーム解釈した後，無効論における発明の要旨認定においても同様に解釈する結果，充足論と無効論とで統一的なクレーム解釈を行う傾向にあることを検証した。
特に，充足論において，クレームの文言が「一義的でない」旨を断ってから参酌を始めている侵害訴訟の判決が目立ってきたことは，後に別件無効審判ないし訴訟中で新規性喪失/進歩性欠如の無効論が議論されるときにも，充足論におけるクレーム解釈と同じ発明の要旨認定がなされることも意識して，本来は不要であるものの，充足論においてもクレームの文言が「一義的に明確でない」旨を断っているものと考えられ，統一的解釈の姿勢を示す兆候の一つと考えられる。
また，PBP クレームについて，充足論における発明の技術的範囲の解釈と，無効論/新規性・進歩性における発明の要旨認定とを，（少なくとも原則として）同じ基準により行うとした最判平成 27 年 6 月 5 日（平成24 年(受)第 1204 号，平成 24 年(受)第 2658 号）の存
在感も大きい。
ところで，特許庁の現行審査基準は，新規性喪失・進歩性欠如の無効理由を判断する際のq発明の要旨認定rについて，リパーゼ最判を挙げており，本稿で述
べたような近時の傾向を採り入れてはいない。尤も，
審査基準は法規範でなく，審理の基準でもないから，裁判所は勿論のこと，特許庁審判体もこれに拘束されない（無効 2008-800124 号審決は，「請求人は，『審査基準』を根拠としているが，『審査基準』は法規範ではなく，また『審理』の基準でもないから，当審における判断が，これに拘束されるものではない。」と説示している。
）
今般の検証作業は，非常に多くの判決文を検討する必要があったことから，特許委員会第 1 部会に所属す
る 7 人が協力して検討した。
成果物として多数の裁判例を紹介する検証と異なり，一定の方向付けの下で該当する判決が存在しないことを検証していくという地道な作業ではあったが，本稿の検証のような観点から裁判例を隈なく検討する機会は無いと思われるので，実務に向けて一定の貢献
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No. 12上「発明の技術的範囲」と「発明の要旨認定」との間に，ダブルスタンダードは存在するか？

換を要求するポイント交換要求を前記端末装置から（別紙１） 特許第 3454357 号のクレーム（平成 23 年

受信するポイント交換要求受信手段とを備え，(ワ)第 29178 号）

Ｄ−２

前記対価データ付与手段は，前記ユーザ情【請求項１】

報管理手段によって管理されているポイントが前記

Ａ ネットワークを介してユーザが使用する端末装獲得に必要なポイント以上であることを条件とし置との間でデータの送受信を行い，所定の価値を有て，前記対価データ付与要求に応じて前記対価デー

する対価データをユーザに獲得させるゲームであっタをユーザに付与するとともに，付与された対価てかつ前記価値が異なる複数の対価データが存在す

データの価値に応じて定められたポイントを減少さるゲームを進行させるネットワークゲーム用サーバ

せ，装置であって，Ｃ−２

前記ポイント付与手段は，ポイント交換要Ｂ 前記対価データを獲得するために必要とされる求に応じて前記ユーザ情報管理手段によって管理さポイントの獲得が可能な複数のゲームの中から 1 つ

れている対価データを消去するとともに，当該対価のゲームをユーザに実行させるためのゲーム実行手

データに相当するポイントをユーザに付与すること段と，を特徴とするネットワークゲーム用サーバ装置。

Ｃ−１ 前記ゲーム実行手段によってユーザが行ったゲームの結果に応じて当該ユーザに所定のポイントを付与するポイント付与手段と，Ｄ−１ 前記ポイント付与手段によってユーザに付与された現在のポイントを表すポイント表示部と，（別紙２） 特許第 3804687 号のクレーム（大阪地判平

対価データ付与を行うかどうかを選択するメニュー

成 19 年(ワ)第 13513 号，知財高判平成 21 年

選択部とを含む意思確認画面を前記端末装置に表示(行ケ)第 10113 号）するためのデータを前記端末装置に送信してこれを表示させた後に，前記ポイント付与手段によって【請求項１】

ユーザに付与されたポイントに応じて所定の価値をX 線によって被検査物である食品の異物検査を行有する対価データを当該ユーザに付与する対価デー

う X 線異物検査装置において，一方の端部を自由端

タ付与手段であって，該対価データの獲得に必要なとし他方の端部を支持端として，少なくとも被検査物

ポイントが前記対価データの価値に応じて異なる対を移動する搬送機構および該搬送機構によって移動中

価データ付与手段と，の被検査物を透過した X 線を検出するラインセンサ

Ｅ 前記端末装置を使用するユーザに関連付けて当を支持する片持ちフレームと，漏洩 X 線を防止する

該ユーザが獲得したポイント及び対価データを管理ために前記搬送機構および前記ラインセンサを被うカ

するユーザ情報管理手段と，バーとを備え，前記カバーは前記片持ちフレームの自Ｆ 前記端末装置から対価データの付与を要求する

由端側において，前記搬送機構の側面や底面を露出自

対価データ付与要求を受信する対価データ付与要求

在に開閉する開閉部分を備えるとともに，前記開閉部

受信手段と，

分の閉鎖状態を保持する固定器具を備えることを特徴Ｇ 前記ユーザ情報管理手段によって管理されていとする X 線異物検査装置

る対価データの 1 つを指定するデータを受信し，指(原稿受領 2015. 9. 7)

定された対価データに対応したポイントを表示する
ポイント表示部とポイント交換を行うかどうかを選択するメニュー選択部とを含むポイント表示画面を
前記端末装置に表示するためのデータを前記端末装置に送信してこれを表示させた後に，前記ユーザ情報管理手段によって管理されている対価データと当該対価データに対応して定められたポイントとの交
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