シリーズ判決紹介
− 平成
− 30
平成
年度第
24 年度第4 四半期
3 四半期の判決について（ 1 月〜3 月 ）の判決から− −と記載する。）

事例①

上記無効審判事件での無効理由は，特許法 29 条 1

平成 30 年（ 行ケ ）第 10100 号（ 経皮吸収製剤，及び経皮吸収製剤保持シート ）項 3 号，36 条 4 項 1 号，36 条 6 項 1 号であるが，2 次（ 無効 2012-800073 号，特願 2007-500638 号

審決及び 3 次審決が取り消された事由は，各審判で国際公開第 2006/080508 号 ）なされた訂正における「 訂正要件の判断の誤り 」で

平成 31 年 2 月 6 日判決言渡，あり，2 次審決以降，訂正要件の判断が主な論点と知的財産高等裁判所第 3 部なっている。
本稿では，頭書の 4 次判決（ 平成 30 年（ 行ケ ）第はじめに

10100 号 ）だけでなく，2 次判決（ 平成 26 年（ 行ケ ）本判決は，無効 2012-800073 号における 3 回にも第 10204 号 ），3 次判決（ 平成 28 年（ 行ケ ）10160 号 ）及ぶ審決取消判決の後に，4 回目で請求棄却となっも含めて，審決での訂正要件の判断が，各判決で，た判決である。
（ 以下，上記無効審判事件におけるどの様に判断されてきたのかを見ていきたい。
4 次判決に至るまでの主な手続きの経緯を，表 1

審決，各審決に至るまでの審判段階，審決取消訴訟に示す。

及び判決等を，回次に応じて 1 次審決，1 次審判等

表1

1次
審判

4 次判決に至るまでの主な手続の経緯

当事者
原告（請求人）
審判請求
無効理由 1：29 条 1 項 3 号
H24.5.2
無効理由 2：36 条 4 項 1 号
無効理由 3：36 条 6 項 1 号
7.27
11.2 第 1 回 口頭審理
11.27
H25.1.22
4.15

被告（被請求人）

審判合議体

答弁書
1 次訂正請求

審決の予告（Z）
1 次審決（YAA）

11.27

2次
審判

3次
審判

H26.2.28
6.12 第 2 回
8.12

口頭審理

2 次訂正請求
2 次審決（YAA）

H27.3.11
4.27
7.3
12.14
H28.2.22
6.29

訂正請求
3 次訂正請求

4次
審判

4 次訂正請求

3 次審決（YAA）

審決の予告（ZB）
4 次審決（YAA）

H31. 2. 6（注）Z：無効とする

ZB：訂正を認めない・無効とする

tokugikon

YAA：訂正を認める・無効としない

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H25（行ケ）10134
1 次審決取消理由 1 の判断誤り

H26（行ケ）10204
2 次審決取消
訂正要件判断誤り

訂正拒絶理由審決の予告（ZB）

H29.7.12
H30.2.13
4.13
6.25

裁判所

2019.9.24. no.294

H28（行ケ）10160
3 次審決取消
訂正要件判断誤り

H30（行ケ）10100
請求棄却

とができ，その結果，難経皮吸収性の薬物等の経皮（ 1 ）設定登録時の発明（ 1〜4 次審判における訂正前的吸収を可能にする，針状又は糸状の形状を有するの発明，請求項 1 のみ記載 ）「 水溶性かつ生体内溶解性の高分子物質からなる基

自己溶解型の経皮吸収製剤等を提供することを目的

剤と，該基剤に保持された目的物質とを有し，皮膚とするものである。」（ 1 次判決より ）に挿入されることにより目的物質を皮膚から吸収させる経皮吸収製剤であって，前記高分子物質は，コンドロイチン硫酸ナトリウ
ム，ヒアルロン酸，グリコーゲン，デキストラン，
キトサン，プルラン，血清アルブミン，血清α酸性
糖タンパク質，及びカルボキシビニルポリマーからなる群より選ばれた少なくとも 1 つの物質であり，尖った先端部を備えた針状又は糸状の形状を有す
ると共に前記先端部が皮膚に接触した状態で押圧されることにより皮膚に挿入される，経皮吸収製剤。」（ 2 ）本件発明の技術的内容
本件発明の技術的内容は以下のとおりである。

【図 1】「 本件発明は，針状又は糸状の形状を有し，タン
パク質，多糖類等からなる基剤と，目的物質（ 筆者
注：薬物等 ）とを有し，皮膚に挿入して使用される
針状又は糸状の形状を有する自己溶解型の経皮吸収製剤に関するものである。従来から，皮膚に刺しても痛みを感じないほどに微細化された針であるマイクロニードルの材質としては，注射針と同じ金属製やシリコン等のもの（ これらのマイクロニードルは，注射針と同様の中空構造を有するもので，薬液を注入するタイプである ）と，基剤に目的物質を保持させておき，皮膚に挿入された際に基剤が自己溶解することにより，目的物質を皮内に投与することがで【図 2】

きるものとがあった。そして，麦芽糖からなる基剤

1：経皮吸収製剤 2：押圧部 3：表面 5：先端部
直径 D：0.1〜500 ミクロン程度
長さ H：0.5〜1500 ミクロン程度
100：経皮吸収製剤保持シート 102：支持体
1i〜1q：経皮吸収製剤を有する自己溶解型のマイクロニードルや，ポリ乳酸，ポリグリコール酸，又はポリカプロラクトンからなる基剤を有する自己溶解型のマイクロニードル
は公知であった。麦芽糖からなる基剤を有するマイクロニードルでは，製造過程で目的物質が高温に曝

2 次判決についてされるため，薬物等の目的物質が高温で分解，変性，（ 1 ）2 次審判における 2 次訂正請求（ 筆者注：下線は又は失活するとの課題があり，また，ポリ乳酸から訂正箇所（ 以下，同様 ））なる基剤が用いられる場合，有機溶媒を用いて溶解「 ……経皮吸収製剤であって，させる必要があるため，目的物質の種類によっては，

前記高分子物質は，コンドロイチン硫酸ナトリウ

有機溶媒に接触することで変性又は失活するとの課

ム，ヒアルロン酸，グリコーゲン，デキストラン，

題があったところ，本件各発明は，高温に曝される

キトサン，プルラン，血清アルブミン，血清α酸性

ことなく製造することができ，適当な物理的強度を糖タンパク質，及びカルボキシビニルポリマーから

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事例①

有し，また，有機溶媒を用いることなく製造するこ

本件発明の概要

事例①

なる群より選ばれた少なくとも 1 つの物質であり，する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納さ（ 但し，デキストランのみからなる物質は除く ）れ，該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態か尖った先端部を備えた針状又は糸状の形状を有す

ら押し出されることにより皮膚に挿入される経皮吸ると共に前記先端部が皮膚に接触した状態で押圧さ収製剤 』も，『 経皮吸収製剤 』という物として技術的れることにより皮膚に挿入される，経皮吸収製剤（但に明確であること，言い換えれば，『 経皮吸収製剤をし，目的物質が医療用針内に設けられたチャンバに収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の封止されるか， あるいは縦孔に収容されることに貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能

よって基剤に保持されている経皮吸収製剤（ 筆者に保持された状態から押し出されることにより皮膚

注：2 次訂正請求における訂正事項 2 ），及び経皮吸に挿入される 』という使用態様が，経皮吸収製剤の収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保形状，構造，組成，物性等により経皮吸収製剤自体

持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿ってを特定するものであることが必要というべきである。

移動可能に保持された状態から押出されることによ

しかし，『 経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有り皮膚に挿入される経皮吸収製剤を除く（ 筆者注：

する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納さ2 次訂正請求における訂正事項 3 ））」れ，該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される 』という使用態様によっても，経皮吸収製剤保持用具の構（ 2 ）2 次審決における訂正事項 3 の訂正要件に関す造が変われば，それに応じて経皮吸収製剤の形状やる判断「（ 2 ）訂正の目的について

構造も変わり得るものである。また，『 経皮吸収製剤……

を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具

・訂正事項 3 についての貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可

訂正事項 3 は，特許請求の範囲についてする訂正能に保持された状態から押し出されることにより皮であって，訂正前の請求項 1 に記載の『 経皮吸収製

膚に挿入される 』という使用態様によるか否かに剤 』から『 経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有す

よって，経皮吸収製剤自体の組成や物性が決まると

る経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，いうものでもない。

該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押したがって，上記の『 経皮吸収製剤を収納可能なし出されることにより皮膚に挿入される経皮吸収製

貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中剤 』を除くものであるから，この訂正は，特許請求のに収納され，該貫通孔に沿って移動可能に保持され範囲の減縮に該当し，特許法第 134 条の 2 第 1 項ただた状態から押し出されることにより皮膚に挿入されし書第 1 号に掲げる事項を目的とするものである。」

る 』という使用態様は，経皮吸収製剤の形状，構造，
組成，物性等により経皮吸収製剤自体を特定するものとはいえない。

（ 3 ）2 次判決における訂正要件に関する判示（ 筆者

以上のとおり，訂正事項 3 によって除かれる『 経注：訂正事項 2 については争い無し，強調は筆皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製者が付与（ 以下，同様 ））「 訂正が特許請求の範囲の減縮（ 1 号 ）を目的とす

剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔にるものということができるためには，訂正前後の特沿って移動可能に保持された状態から押し出される許請求の範囲の広狭を論じる前提として，訂正前後ことにより皮膚に挿入される経皮吸収製剤 』は，『経の特許請求の範囲の記載がそれぞれ技術的に明確で皮吸収製剤 』という物として技術的に明確であるとあることが必要であるというべきである。……

はいえない。

そうすると，本件発明は，『 経皮吸収製剤 』という

そうすると，訂正事項 3 による訂正後の特許請求物の発明であるから，本件訂正発明も，『 経皮吸収の範囲の請求項 1 の記載は，技術的に明確であると

製剤 』という物の発明として技術的に明確であるこはいえないから，訂正事項 3 は，特許請求の範囲のとが必要であり，そのためには，訂正事項 3 によっ減縮を目的とするものとは認められない。……
以上のとおり，訂正事項 3 が特許請求の範囲の減て除かれる『 経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有tokugikon

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しかしながら，『 シート状支持体の片面に保持される 』との使用態様によっても，シート状支持体の構

3 次判決について造が変われば，それに応じて経皮吸収製剤の形状や（ 1 ）3 次審判における 3 次訂正請求「 ……皮膚（ 但し，皮膚は表皮及び真皮から成る。

構造（ 特にシート状支持体に保持される部分の形状

以下同様 ）に挿入され，皮膚に挿入された際に基剤や構造 ）も変わり得ることは自明であるし，かかるが自己溶解することにより，目的物質を皮膚内に投使用態様によるか否かによって，経皮吸収製剤自体

与して皮膚から吸収させる経皮吸収製剤であって，の組成や物性が決まるという関係にあるとも認められない。

前記高分子物質は，コンドロイチン硫酸ナトリウ
ム，ヒアルロン酸，グリコーゲン，デキストラン，

したがって，上記の『 シート状支持体の片面に保プルラン，血清アルブミン，血清α酸性糖タンパク持される 』との使用態様は，必ずしも，経皮吸収製質，及びカルボキシビニルポリマーからなる群より剤の形状，構造，組成，物性等により経皮吸収製剤

選ばれた少なくとも 1 つの物質（ 但し，デキストラン

自体を特定するものとはいえず，訂正事項 5 によっ

のみからなる物質は除く ）であり，て限定される『 シート状支持体の片面に保持される

尖った先端部を備えた針状又は糸状の形状を有……経皮吸収製剤 』も，『 経皮吸収製剤 』という物とし，シート状支持体の片面に保持される（ 筆者注：

して技術的に明確であるとはいえない（ なお，『 シー

3 次訂正請求における訂正事項 5 ）と共に前記先端部

ト状支持体の片面に保持される 』との用途にどのよが皮膚に接触した状態で押圧されることにより皮膚

うな技術的意義があるのかは不明確といわざるを得に挿入される，経皮吸収製剤。」

ないから，本件訂正発明をいわゆる『 用途発明 』に当たるものとして理解することも困難である。）。
そうすると，訂正事項 5 による訂正後の特許請求（ 2 ）3 次審決における訂正事項 5 の訂正要件に関すの範囲の請求項 1 の記載は，技術的に明確であるとる判断はいえないから，訂正事項 5 は，特許請求の範囲の「（ 1 ）訂正の目的（ 特許法第 134 条の 2 第 1 項ただ減縮を目的とするものとは認められない。」

し書き ）
……
（ エ ）訂正事項 5 は，訂正前の請求項 1 について，経4 次判決について

皮吸収製剤は「 シート状支持体の片面に保持され（ 1 ）4 次審判における 4 次訂正請求

る 」ものに限定したものであり，特許請求の範囲を「 ……皮膚（ 但し，皮膚は表皮及び真皮から成る。

減縮しようとするものである。

以下同様 ）に挿入されることにより目的物質を皮膚よって， 特許法第 134 条の 2 第 1 項ただし書第 1から吸収させる経皮吸収製剤であって，号に掲げる，特許請求の範囲の減縮を目的とするも前記高分子物質は，コンドロイチン硫酸ナトリウのに該当する。」

ム，ヒアルロン酸，グリコーゲン，デキストラン，
プルラン，血清アルブミン，血清α酸性糖タンパク
質，及びカルボキシビニルポリマーからなる群より（ 3 ）3 次判決における訂正要件に関する判示「 本件発明は『 経皮吸収製剤 』という物の発明で選ばれた少なくとも 1 つの物質（ 但し，デキストランあるから，本件訂正発明も『 経皮吸収製剤 』というのみからなる物質は除く ）であり，物の発明として技術的に明確であることが必要であ尖った先端部を備えた針状又は糸状の形状を有す

り，そのためには，訂正事項 5 によって限定される

ると共に前記先端部が皮膚に接触した状態で押圧さ『 シート状支持体の片面に保持される……経皮吸収れることにより皮膚に挿入される，経皮吸収製剤（ 但

製剤 』も，『 経皮吸収製剤 』という物として技術的にし，目的物質が医療用針内に設けられたチャンバに明確であること，言い換えれば，『 シート状支持体の封止されるか， あるいは縦孔に収容されることに片面に保持される 』との使用態様が，経皮吸収製剤

よって基剤に保持されている経皮吸収製剤を除く ）の形状，構造，組成，物性等により経皮吸収製剤自（ 筆者注：3 次訂正請求における訂正事項 4 ）。」2019.9.24. no.294

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tokugikon

事例①

体を特定するものであることが必要である。

縮に該当するとの審決の判断には誤りがある。」

事例①

る『 医療用針 』である『 経皮吸収製剤 』を意味してい（ 2 ）4 次審決における訂正事項 4 の訂正要件に関することは明らかであり，上記除外製剤は物として技る判断「 ウ 訂正事項 4

術的に明確であるといえる。」

訂正事項 4 は，訂正前の請求項 1 に記載の『 経皮吸収製剤 』から『 目的物質が医療用針内に設けられた（ 3 ）4 次判決における訂正要件に関する判示

チャンバに封止されるか，あるいは縦孔に収容される「4

取消事由 4 −訂正要件違反④……についてことによって基剤に保持されている経皮吸収製剤 』を

本件訂正事項 4 は，本件訂正前の請求項 1 に記載

除外するものであるから，この訂正は，特許請求のされた『 経皮吸収製剤 』から『 目的物質が医療用針範囲の減縮を目的とするものに該当する。

内に設けられたチャンバに封止されるか，あるいは……当審の審理は，第 2 次取消判決及び第 3 次取消

縦孔に収容されることによって基剤に保持されてい判決が『 本件発明は，『 経皮吸収製剤 』という物の発る経皮吸収製剤 』（ 除外製剤 ）を除外するものである

明であるから，本件訂正発明も，『 経皮吸収製剤 』とところ，原告の主張は，要するに，この除外製剤がいう物の発明として技術的に明確であることが必要

物として技術的に明確でないとするものである。

であり，そのためには，……経皮吸収製剤の形状，

そこで検討するに，除外製剤における『 医療用針 』

構造，組成，物性等により経皮吸収製剤自体を特定

が，目的物質を注入するための注射針やランセット，

するものであることが必要（ というべき）である。』とマイクロニードルなどを意味することは，出願時の判示するところに拘束される。したがって，訂正後の技術常識に照らして明らかであるといえる。また，

請求項 1 に記載の『 経皮吸収製剤 』は，物の発明とし『 チャンバ 』又は『 縦穴 』が当該『 医療用針 』内に設て技術的に明確である必要があり，そのためには，こけられたものであること，及び『 目的物質 』が『 チャの訂正によって除外される『 目的物質が医療用針内

ンバに封止されるか，あるいは縦孔に収容されるこに設けられたチャンバに封止されるか，あるいは縦孔とによって基剤に保持されている 』ことは，いずれに収容されることによって基剤に保持されている経皮も除外製剤の構造を特定するものであって，その特吸収製剤 』（ 以下，『 除外製剤 』という。）が，物として定に不明確な点があるとは認められない。

技術的に明確であるといえる必要がある。

そうすると，上記除外製剤が，特定の構造を有す

そこで，この点について検討するに，まず，上記

る『 医療用針 』である『 経皮吸収製剤 』を意味してい除外製剤における『 医療用針 』が，注射針やランセッ

ることは明らかであるから，上記除外製剤は物としト，また，中空タイプや自己溶解タイプのマイクロて技術的に明確であり，さらには，かかる除外製剤

ニードルなどを意味していることは，出願時の技術を除く『 経皮吸収製剤 』についても，発明の詳細な常識や本件特許の明細書段落【 0003 】の記載を考慮

説明の記載……に接した当業者であれば，出願時のすると当業者に自明であるといえる。また，訂正後技術常識を考慮して，物として明確に理解することの請求項 1 には，上記除外製剤に関して『 チャンバ 』

ができるといえる。

又は『 縦穴 』が『 医療用針 』内に設けられたものであそうである以上，本件訂正事項 4 によって訂正さること，及び『 目的物質 』が『 チャンバに封止されるれた請求項 1 の記載は明確であるというべきであっか，あるいは縦孔に収容されることによって基剤にて，これに反する（ あるいは前提を異にする ）原告保持されている 』ことが特定されているところ，この主張はいずれも採用できない。

れらはいずれも，除外製剤の構造を特定するものとしたがって，原告が主張する取消事由 4 は理由がいえる。そして，上記除外製剤においては，
『 目的物

ない。」

質 』は『 医療用針 』内に設けられた『 チャンバ 』又は『 縦穴 』に封止又は収容され，それにより『 目的物考 察質 』が『 基剤 』に保持されることが特定されているか（ 1 ）2 次判決〜4 次判決における訂正要件の判断にら，ここでいう『 基剤 』が，『 医療用針 』を構成する

ついてことも明らかである。

訂正要件の判断について，2 次判決は，特許請求

そうすると，上記除外製剤が，特定の構造を有す

tokugikonの範囲の減縮を目的とするものであるということが94

2019.9.24. no.294

「 訂正事項 2 」と同じ内容であり，2 次審決取消訴訟がそれぞれ技術的に明確であることが必要であるとでは訂正要件違反に関して特に争いのなかったものいうべきである 」とした上で，「 経皮吸収製剤 」といである。そして，4 次判決は，訂正事項 4 で特定さう物の発明が技術的に明確であるには，訂正によっれる除外製剤が，特定の構造を有する「 医療用針 」て除かれる「 経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有である「 経皮吸収製剤 」を意味していることは明らする経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納さかであるから，上記除外製剤は物として技術的に明れ，該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態か確であり，さらには，かかる除外製剤を除く「 経皮ら押し出されることにより皮膚に挿入される経皮吸吸収製剤 」についても，発明の詳細な説明の記載に

収製剤 」という使用態様が，経皮吸収製剤の形状，接した当業者であれば，出願時の技術常識を考慮し構造，組成，物性等により経皮吸収製剤自体を特定て，物として明確に理解することができるといえるするものであることが必要というべき，とした。そとして，訂正事項 4 を，特許請求の範囲の減縮を目して，2 次判決は，請求項 1 の「 経皮吸収製剤 」から的とするものであることを判示した。

除かれるこの使用態様は，経皮吸収製剤の形状，構造，組成，物性等により経皮吸収製剤自体を特定す

2 次判決及び 3 次判決で，経皮吸収製剤自体を特るものとはいえないとして，訂正によって除かれる

定するものとして挙げられた，「 形状 」，「 構造 」，「組「 経皮吸収製剤 」は，「 経皮吸収製剤 」という物とし成 」及び「 物性 」は，経皮吸収製剤自体を特定するもて技術的に明確であるとはいえず，この訂正は，特のとして典型的な要素であると考えられるが，実際の許請求の範囲の減縮を目的とするものとは認められ

実務では，「 物 」を特定しようとする記載として，これないとした。

らの要素に収まらないものを見かけることも多い。例

3 次判決も，2 次判決の判断に従い，「 本件発明はえば，3 次訂正請求における「 シート状支持体の片面『 経皮吸収製剤 』という物の発明であるから，本件訂に保持される……経皮吸収製剤 」
も，文言上は，「 シー

正発明も『 経皮吸収製剤 』という物の発明として技術

ト状支持体の片面に保持される 」場合に「 用いられ的に明確であることが必要であり，そのためには，訂る 」経皮吸収製剤というように用途的な特定との見方

正事項 5 によって限定される『 シート状支持体の片面をできなくもない。しかしながら，3 次判決は，「『 シーに保持される……経皮吸収製剤 』も，『 経皮吸収製剤 』

ト状支持体の片面に保持される 』との用途にどのようという物として技術的に明確であること，言い換えれな技術的意義があるのかは不明確といわざるを得ない

ば，『 シート状支持体の片面に保持される 』との使用から，本件訂正発明をいわゆる『 用途発明 』に当たる態様が，経皮吸収製剤の形状，構造，組成，物性等ものとして理解することも困難である 」として，用途により経皮吸収製剤自体を特定するものであることが発明としての見方を，否定している。また，審査基必要である 」とした。そして，この使用態様は，必ず準でも，用途発明は，「 ある物の未知の属性を発見

しも，経皮吸収製剤の形状，構造，組成，物性等にし」，「 この属性により，その物が新たな用途への使より経皮吸収製剤自体を特定するものとはいえず，用に適することを見出したことに基づく発明 」とされ訂正事項 5 によって限定される「 シート状支持体の片ており，2 次判決及び 3 次判決で言うところの使用態

面に保持される……経皮吸収製剤 」も，「 経皮吸収製

様は，共に，この定義に合致するものではないから，剤 」という物として技術的に明確であるとはいえない

実務においても，上記の使用態様を用途発明におけとして，訂正事項 5 による訂正後の特許請求の範囲

る特定として見ることはできないのであろう。

の請求項 1 の記載は，技術的に明確であるとはいえな

また，私見ではあるが，3 次訂正請求の「 尖ったいから，訂正事項 5 は，特許請求の範囲の減縮を目先端部を備えた針状又は糸状の形状を有し，シート的とするものとは認められないとした。

状支持体の片面に保持される……経皮吸収製剤 」

4 次訂正請求の訂正事項 4（「 但し，目的物質が医を，「 二以上の装置を組み合わせてなる全体装置の療用針内に設けられたチャンバに封止されるか，あ

発明等に対し， 組み合わされる各装置の発明等 」

るいは縦孔に収容されることによって基剤に保持さ（ 審査基準 ）とされるサブコンビネーションとして見れている経皮吸収製剤を除く 」）は，2 次訂正請求のて，請求項に係るサブコンビネーションの発明であ2019.9.24. no.294

95

tokugikon

事例①

できるためには「 訂正前後の特許請求の範囲の記載

事例①

る「 経皮吸収製剤 」の構造が，他のサブコンビネー

によって，形式的には，特許請求の範囲を限定するションである「 シート状支持体 」により特定されていことになるものの，この文言が明確でないのみならる，すなわち，尖った先端部を備えた針状又は糸状ず，この文言が付加されることにより，特許請求のの形状を有する経皮吸収製剤のシート状支持体に保範囲が全体として不明確となり，特許請求の範囲の持される部分の形状や構造が，保持に適するものと減縮に当たるか否かを判断することすらできず，結して特定されているとの見方もできなくもない。し局，この訂正が，特許請求の範囲の減縮を目的とす

かしながら，3 次判決が「『 シート状支持体の片面にる訂正ということはできない旨を判示しているもの保持される 』との使用態様によっても，シート状支として，平成 18 年（ 行ケ ）第 10439 号判決（ 平成 20

持体の構造が変われば，それに応じて経皮吸収製剤

年 2 月 21 日判決言渡 ）がある。

の形状や構造（ 特にシート状支持体に保持される部「 明確でない 」ことの程度を，「 特許請求の範囲の減分の形状や構造 ）も変わり得ることは自明であるし，縮に当たるか否かを判断することすらでき」ないことかかる使用態様によるか否かによって，経皮吸収製としていることは，2 次判決及び 3 次判決と共通する。

剤自体の組成や物性が決まるという関係にあるとも認められない。」と判示しているところによれば，判（ 2 ）判決の拘束力について

決は，シート状支持体によっては，経皮吸収製剤の判決により審決が取り消された場合，判決の拘束形状や構造は技術的に明確に特定されないとしてい力を正確に把握することは重要である。審決取消判るといえることから，上記のサブコンビネーション

決の拘束力は，「 判決主文が導き出されるのに必要としての見方も受け入れられなかったと考えられる。

な事実認定及び法律判断にわたるもの 」（ 昭和 63 年（ 行ツ ）第 10 号判決（ 最三小平成 4 年 4 月 28 日判決

いずれにせよ，訂正の目的要件における「 特許請求言渡 ））とされていることによれば，2 次判決の，訂の範囲の減縮を目的とするもの 」であるか否かを判断

正の適否についての判断に関する判示事項である

する際には，「 物 」に対して付加された文言が，形式「 訂正が特許請求の範囲の減縮（ 1 号 ）を目的とする

的にはその「 物 」を限定することになるように見えてものということができるためには，訂正前後の特許も，実際に，その「 物 」自体を限定しているものであ

請求の範囲の広狭を論じる前提として，訂正前後のるか否かを十分検討する必要があると考えられる。

特許請求の範囲の記載がそれぞれ技術的に明確であさらに，2 次判決及び 3 次判決のいう「 物として技ることが必要であるというべきである。」及び「 本件

術的に明確であるとはいえない 」とはどの様なこと

発明は，「 経皮吸収製剤 」という物の発明であるかをいうのかについて考察すると，2 次判決が「 訂正がら，本件訂正発明も，「 経皮吸収製剤 」という物の発特許請求の範囲の減縮（ 1 号 ）を目的とするものとい明として技術的に明確であることが必要であり，そうことができるためには，訂正前後の特許請求の範のためには……経皮吸収製剤の形状，構造，組成，囲の広狭を論じる前提として，訂正前後の特許請求

物性等により経皮吸収製剤自体を特定するものであの範囲の記載がそれぞれ技術的に明確であることがることが必要というべきである。」は，その後の合議必要であるというべきである 」ということを判示して体の判断を拘束すると考えられる。この観点からすいることからすると，「 物として技術的に明確である

ると，3 次訂正請求の訂正事項 5 の訂正要件の判断とはいえない 」とは，特許請求の範囲の広狭を論じについて，「 シート状支持体の片面に保持される 」とることができない程に明確でない場合を意味するもいう特定が，経皮吸収製剤自体を特定しているもののと考えられる。

であるか否かを 3 次審決において十分に検討する必

なお，特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に要があったといえる。

おいて，当事者が，訂正後の特許請求の範囲が明確

この点，4 次審決は，訂正要件の判断について 2

でないから，当該訂正が，特許請求の範囲の減縮を

次判決及び 3 次判決の拘束力を整理した上で，「 目的目的とする訂正とはならないことを主張し，裁判所

物質が医療用針内に設けられたチャンバに封止されがその判断を示している判決は少なくないが，特許

るか，あるいは縦孔に収容されることによって基剤請求の範囲の特定事項に対して文言を付加したことに保持されている経皮吸収製剤 」との訂正が，特定

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のストランド又は長繊維に寸法取りをする開口部をを意味し，この経皮吸収製剤は物として技術的に明規定する寸法取りコームの寸法取り器に，複数のス

確であるとし，2 次判決及び 3 次判決の拘束力に沿

トランド又は長繊維を通過させることによって，複う判断を行っている。そして，この 4 次審決の訂正

数のストランド又は長繊維間に間隔が存在しないよ

要件に関する判断は，上記「 4 次判決について 」（ 3）

うにし，リボンの幅がその全長にわたり本質的に一のように，4 次判決で是認されている。

定であるような端部を有するリボンを提供する工程 」に改める訂正からなるものである。
これに対して，本件特許明細書等には，訂正後の（ 3 ）まとめ
本事件は，訂正要件における「 特許請求の範囲の請求項 1 の「 複数のストランド又は長繊維間に間隔減縮を目的とするもの 」であるか否かを判断する場が存在しない 」という事項についての直接的ないし合，何らかの文言が付加されることによって，形式

明示的な記載がなく，……具体的にどのような技術

的には，特許請求の範囲を限定することになるよう的事項を意図しているのかを明確に把握するためにに見えても，実際に，その記載が，特許請求の範囲

必要な詳細な説明の記載も見当たらない。

の広狭を判断できる観点で明確な記載であるのか否

そして， 本件特許明細書等の段落 0031 の「 層のかを十分に検討することが必要であること，また，内側のストランド間に緩い空間が存在しない。」とい

審決取消後の審理では，審決取消判決の拘束力の内う……表現によれば，複数のストランド間（ 長繊維

容を正確に理解しておくことが必要であることを改については不明 ）には『 緩くない空間（ 狭い空間 ）がめて認識させるものであった。

存在 』する場合を排除するものではないものと解されるので，当該……事項が本件特許明細書等に日本語表現として記載されていないことは明らか……。

事例②
平成 30 年（ 行ケ ）第10032 号（ 直接法による複合材料

このため，本件特許明細書等の記載を総合しても，部品の製造のための一定の幅を有する新規の中間材 ）訂正後の……事項を導くことができるとはいえず（ 異議 2016-700688，特許第 5854504 ）……訂正事項 2 は，本件特許明細書等に記載した事

平成 31 年 3 月 26 日判決言渡，項の範囲内においてしたものではなく……。

知的財産高等裁判所第 4 部（ 3 ）訂正事項 3 について
訂正事項 3 は，訂正前の請求項 1 の「 リボンの各

異議決定概要第2

面に不織布又は布材料を適用する工程 」を，訂正後訂正の適否の請求項 1 の「 リボンの各面に，加熱により軟化し

1. 訂正の内容て粘着性を有し，加熱後に冷却されるときリボンの……

均一な密着を確実にする不織布又は布材料を，予備

2. 訂正の適否

加熱後に 1 超から 10 の圧縮比で適用する工程 」に改

訂正事項 2，3，4，20，23 及び 24 による訂正が，める訂正を含むものである。

本件特許の願書に添付した明細書，特許請求の範囲
又は図面（ 以下「 本件特許明細書等 」という。）に記

これに対して，本件特許明細書等の段落 0033 に載した事項の範囲内においてしたものといえるか否は……「 不織布 」に関してのみ達成することができるかについて検討する。……（ 筆者注：以下，訂正事工程として認識されるものであり，訂正後の……「 不項 20，23 及び 24 については省略する。）

織布又は布材料 」という選択肢のうち「 布材料 」（特に「 熱可塑性材料 」ではないもの ）については，前記「 予備加熱後に 1 超から 10 の圧縮比 」という圧縮比（ 2 ）訂正事項 2 について
訂正事項 2 は，訂正前の請求項 1 の「 a ）リボンので適用する工程を達成できるものとして，本件特許幅がその全長にわたり本質的に一定であるような端明細書等に記載されていないことは明らかである。

部を有するリボンを提供する工程 」を，訂正後の請

また，不織布に関する圧縮比を布材料にも適用する

求項 1 の「 a ）拡幅バーを有する拡幅器，次いで複数ことが明らかであるとする技術常識もない。

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事例① ②の構造を有する「 医療用針 」である「 経皮吸収製剤 」

事例②

したがって，本件特許明細書等の記載を総合して面のみに不織材料が結合されたのか……が明確に記も，訂正後の……事項を導くことができるとはいえ載されておらず， また， 本件特許明細書等の段落

ず……訂正事項 3 は本件特許明細書等に記載した事

0033 の記載をみると，圧縮により不織布の幅が広が項の範囲内においてしたものではなく……。

るといえるところ，その加熱・圧縮を具体的にどの程度の「 圧縮比 」で行ったのか，当該加熱・圧縮によりリボンの端部を超えて切断される不織布又は布（ 4 ）訂正事項 4 についての量（ 除去されるはみ出し部分の量 ）がどの程度に訂正事項 4 は，訂正前の請求項 1 の「 不織布又はなるのかも明確に記載されていない。

布材料の総重量が中間材の総重量の 15％未満であり 」を，訂正後の請求項 1 の「 不織布又は布材料のこのため，当該実施例における「 不織布又は布材

総重量（ 1m² あたり ）が中間材の総重量（ 1m² あたり ）料の総重量（ 1m² あたり ）が中間材の総重量（ 1m² あの（ 6／132 ）× 100％未満であり 」に改める訂正を含たり ）」の「 重量百分率 」が具体的にどのような数値

むものである。

になるのかを明確に把握することができない。

これに対して，本件特許明細書等には，訂正後のしてみると，一般記載から重量百分率の数値範囲

請求項 1 の「 1 超から 10 の圧縮比で圧縮済みであるを把握できないのみならず，当該実施例における「 不不織布又は布材料の総重量（ 1m² あたり ）が中間材

織布又は布材料の総重量（ 1m² あたり ）が中間材のの総重量（ 1m² あたり ）の（ 6／132 ）× 100％未満で総重量（ 1m² あたり ）」の「 重量百分率 」さえも明確にあり 」という重量百分率の数値範囲について明示す

把握することができない以上，訂正後の……重量百る記載が存在しない。

分率の数値範囲については，本件特許明細書等のすべての記載を総合しても，これを導き出せるとはい

そして，本件特許明細書等……には「 接着剤の総重量が得られるリボンの総重量の 15％未満 」である

えない。……

との記載があるが，この重量百分率は「 リボンの総5. まとめ重量 」を基準にした「 接着剤の総重量 」としての重量以上総括するに，訂正事項 2，3，4，20，23 及び百分率であって，……「 中間材の総重量（ 1m² あた

24 は，特許法第 120 条の 5 第 9 項において読み替えり）」を基準にした加熱圧縮後の「 不織布又は布材料て準用する同法第 126 条第 5 項の規定に適合するもの総重量（ 1m² あたり ）」としての重量百分率ではなのではない。
……その他の訂正事項の適否にかかわらず，請求く，この記載から訂正後の……事項を導き出すこと

項 1〜16 及び 21 に係る一群の請求項の訂正並びにはできない。

請求項 17〜20 に係る一群の請求項の訂正を認める

また， 本件特許明細書等の請求項 1 及び 17 にはことができない。

『 不織布又は布材料の総重量が中間材の総重量の15％未満 』であるとの記載があるが，当該……重量百分率は「 1m² あたり 」という特定の単位面積当たり

取消事由

での重量百分率ではなく，また，当該……「 15％未1

満 」との記載に依拠して，訂正後の……「（ 6／132 ）

2〜5 （ 省略 ）訂正要件の判断の誤り（ 理由あり ）× 100％未満 」という分数で表記された数値範囲を直ちに導き出し得るとはいえない。

判示事項

さらに，本件特許明細書等の段落 0056 の「 表 2 」

1

取消事由 1（ 訂正要件の判断の誤り ）についてには，不織材料として「 1R8D03 」を用い，リボンを（ 1 ）本件明細書の記載事項等について構成する炭素ストランドの面密度として「 126g／

ア ……本件明細書（ 甲 10 ）の発明の詳細な説明にm² 」のものを用いた実施例が記載されており，同段

は，次のような記載がある……

落 0052 には「 コポリアミドの不織材料 1R8D03 」の圧縮前の面密度が「 3g／m² 」であることが記載され（2）訂正の適否についてているが，当該実施例については，その炭素ストラ

アンドの両面に不織材料が結合されたのか……又は片……本件明細書……【 0027 】，【 0028 】，【 0030 】，図tokugikon

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訂正事項 2 に係る訂正について

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事例②

1 及び 2……【 0029 】……【 0031 】，図 7……【 0038 】，

である。……

図 5……の記載事項によれば，本件明細書には，「本

ウ

発明 」の実施の形態として，1 つのストランド（ 長繊…… 本 件 明 細 書……【 0055 】 な い し【 0057 】，

維の集合体 ）又は複数のストランド（ 各々が長繊維【 0062 】， 表 2， 表 3……【 0052 】 ……【 0037 】，の集合体 ）から成る「 リボン 」を作製するに当たり，【 0038 】……【 0035 】，【 0039 】……【 0033 】……上記

1 つ又は複数のストランドを，拡幅バーにより幅を記載から，「 1 本の炭素ストランド 」で作製される「 一拡幅し，次いで，拡幅したストランドを所与の幅の方向シート 」の両側に結合される「 不織材料 」の面開口部を規定する寸法取り器……上を通過させるこ

密度の和は「 3g／m² × 2 ＝ 6g／m² 」となること，ことによって，所望の幅を有する一方向層が得られるの面密度の和と「 1 本の炭素ストランド 」（「 AS7J

こと，これにより一方向層の層の幅は，材料中のい12K 」）の面密度（「 126g／m² 」）とを加算すると，かなる間隔又は重なり部分をも最小にし，さらに回「 132g／m² 」となること，圧縮比 1 で（ 圧力を加えず避することによって調整することができ，その結果，に）「 不織材料 」を「 1 本の炭素ストランド 」（「 AS7J層の内側のストランド間に緩い空間が存在しないこ

12K 」）に結合させて「 リボン 」（ 中間材 ）を作製したとの開示があることが認められる。

場合には，「 不織布の総重量（ 1m² あたり ）」の「 中間そして，複数のストランドの集合体（ 各々が長繊

訂正事項 4 に係る訂正について材の総重量（ 1m² あたり ）」に対する百分率は「（ 6／維の集合体 ）が，「 接近して配置され，間隔又は重な132 ）× 100％ 」となることを理解できる。

り部分をも最小にし，さらに回避する 」とは，
「 間隔

そして，①炭素ストランドと結合される前に，加が存在しない 」ことと同義であると解されるから，熱によりポリマーが軟化及び融解され，艶出し機に「 複数のストランド又は長繊維間に間隔が存在しなより圧縮された不織材料は，面方向へと拡張され，い 」ようにして，「 複数のストランド又は長繊維 」を所

不織材料の総重量（ 1m² あたり ）は，圧縮比 1 の場合

望の幅に作製しているものと理解することができる。

よりも減少し，「 6g／m² 」よりも小さくなることは自そうすると，訂正事項 2 に係る訂正は，本件明細明であること，②一方，炭素ストランドは，不織材

書のすべての記載を総合することにより導かれる技料と異なり，軟化及び融解される工程を経るもので術的事項との関係において，新たな技術的事項を導はなく，得られた「 リボン 」（ 中間材 ）の平均幅……

入するものではないものと認められる……。

と同じであって，一方向層と不織布との結合の前後したがって，これと異なる本件決定の判断は誤りを通じて，炭素ストランドの面密度に変動はないこである。……

とから，図 5 に示すような機械を使用して得られた

イ

「 平均幅

訂正事項 3 に係る訂正について

6.21mm785 テックス AS7J

12K 」の……本件明細書……【 0045 】……【 0033 】……上記「 1 本の炭素ストランド 」で作製された「 一方向シー

開示事項によれば，「 不織布 」に関して，「 結合の前ト 」とその両側に「 不織材料 」を結合させた「 リボン 」

後で，圧縮比を 1 から 10 に達成することができる 」（ 中間材 ）においては，「 不織布の総重量（ 1m² あたのは，熱可塑性材料のポリマー接着剤である「 不織り ）」の「 中間材の総重量（ 1m² あたり ）」に対する百布 」における加熱段階にかけてのポリマーの軟化及分率は「（ 6／132 ）× 100％未満 」になることを理解

び融解という性質に基づくものと理解できるから，できる。

ポリマー接着剤が「 熱可塑性布 」である場合におい

もっとも，切断機により，リボンの端部に沿ってても，これと同様に，加熱段階にかけて，ポリマー

位置する不織材料の一部が切断されるが，これは，を軟化及び融解させ，圧縮比を 1 から 10 に達成する

不織材料のはみ出し部分を切断するものであるからことができるものと理解できる。

（【 0035 】），これによって，「 1 本の炭素ストランド 」

そうすると，訂正事項 3 に係る訂正は，本件明細で作製された「 一方向シート 」の両面に圧縮適用さ書のすべての記載を総合することにより導かれる技

れた不織材料の面密度（ 1m² あたり ）が影響を受ける

術的事項との関係において，新たな技術的事項を導ものではないことを理解できる。……

入するものではないものと認められる……。

そうすると，訂正事項 4 に係る訂正は，本件明細したがって，これと異なる本件決定の判断は誤り

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書のすべての記載を総合することにより導かれる技

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事例②

術的事項との関係において，新たな技術的事項を導は本件明細書のすべての記載を総合することにより入するものではないものと認められる……。

導かれる技術的事項との関係において，新たな技術

したがって，これと異なる本件決定の判断は誤り的事項を導入するものとはいえないと判示した。

である。……
オ

小括

3以上のとおり，訂正事項 2 ないし 4 に係る訂正は確かに，訂正事項 2〜4 については，いずれも本件明細書に具体的な記載はない。

本件明細書のすべての記載を総合することにより導しかしながら，訂正が新規事項の追加に該当する

かれる技術的事項との関係において，新たな技術的か否かの判断について，「 ソルダーレジスト 」大合議事項を導入するものとはいえない。……

判決 1 ）では，「 訂正が，当業者によって，明細書又はしたがって，訂正事項 2，3，4……に係る訂正は，

図面のすべての記載を総合することにより導かれる

いずれも新規事項の追加に当たらないから，特許法

技術的事項との関係において，新たな技術的事項を120 条の 5 第 9 項で準用する同法 126 条 5 項の規定に導入しないものであるときは，当該訂正は，
『 明細書

適合する。

又は図面に記載した事項の範囲内において 』するものということができる 」と判示されているところ，（ 3 ）まとめ「 本件へのあてはめ 」では，
「 本件明細書に記載され以上によれば，本件訂正を認めなかった本件決定

た本件訂正前の各発明に関する技術的事項に何らかの判断は誤りであり，この判断の誤りは，発明の要の変更を生じさせているものとはいえない 」から，訂旨認定の誤りに帰することになるから，本件決定の正は新たな技術的事項を導入しないものである旨判

結論に影響を及ぼすことは明らかである。

断している。

したがって，原告主張の取消事由 1 は理由がある。

そうすると，訂正事項について，本件特許明細書に具体的な記載がない場合に，訂正が新たな技術的事項を導入したものであるというときには，訂正の2 結論
以上のとおり，原告主張の取消事由 1 は理由があ前後で発明に関する技術的事項が変更されているこるから，その余の取消事由について判断するまでもと（ 例えば，訂正の前後で効果が変わっていること ）なく，本件決定は取り消されるべきである。

を示す必要があると考えられる。

所 感

4

このように，訂正が新規事項の追加に該当する

本件は，訂正が新規事項の追加に該当するとしとの結論を導き出すためには，訂正により新たな技

た判断は誤りであり，この判断の誤りは，発明の要術的事項が導入されていることの根拠を具体的に説旨認定の誤りに帰することになるから，本件決定の明することが求められているといえる。

1

結論に影響を及ぼすことは明らかであるとして，異議の決定が取り消された事例である。
2決定では，訂正事項 2〜4 は，いずれも本件明細

執筆者紹介書に具体的な記載はないこと，及び，関連する記載

事例1：平成 30 年（行ケ）第10100 号（経皮吸収製剤，も不明瞭であることから，本件特許明細書等の記載

及び経皮吸収製剤保持シート）原 賢一（審判部訟務室）

を総合しても，訂正事項を導くことができるとはい

事例 2：平成 30 年（行ケ）第 10032 号（直接法によえないとして，各訂正は新規事項の追加に該当する

る複合材料部品の製造のための一定の幅を有する新と判断した。

規の中間材）河本 充雄（審判部訟務室）

これに対し，判決は，訂正事項 2〜4 に係る訂正（特に注が無い限り、括弧内は執筆時点での所属を表しています。
）

1）知財高判平 20.5.30（平 18（行ケ）10563 号）

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