シリーズ判決紹介− 2020− 平成
年度第24 年度第1 四半期
3 四半期の判決について（ 4 月〜6 月 ）の判決から
− −

事例①

ドから除去して， 対応するキャラクタを前記第 1

令和元年（ 行ケ ）第 10085 号

フィールドとは異なる第 2 フィールドに配置する第 3（ サーバ装置，その制御方法，プログラム，及びゲー

制御手段と，
プレイヤの操作によって選択されたキャラクタ

ムシステム ）
（ 不服 2019-2409，特願 2018-146350 号，

カードに設定されたポイントを前記ポイント総量か

特開 2018-196752 号 ）ら減算された新たなポイント総量として表示する第令和 2 年 6 月 4 日判決言渡，

4 制御手段と，として機能させ，前記第 2 フィールドへのキャラクタカードの配置

知的財産高等裁判所第 3 部に伴い，前記第 1 フィールドとは異なる第 3 フィールドに配置されていた追加のキャラクタカードが，本件の概要

前記第 1 フィールドに補充されるように表示され，（ 下線は筆者。また，一部，筆者による表記の補足

前記選択されたキャラクタカードに対応するキャや変更がある。以下，同様。）
本件は，「 サーバ装置，その制御方法，プログラム，

ラクタは，設定された前記複数のパラメータに基づ

及びゲームシステム 」に係る発明についての拒絶査定

いて，前記第 2 フィールドにおいて敵キャラクタを

不服審判請求不成立審決に対する取消訴訟である。

攻撃し，審決は，請求項 1 に係る発明（ 以下，「 本願発明 」

前記新たなポイント総量が時間の経過に伴って加という。）は引用文献に記載された発明（ 以下，「引

算され，前記新たなポイント総量以下のポイントが設用発明 」という。）及び周知技術に基づいて当業者が定された前記第 1フィールド内のキャラクタカードを容易に発明をすることができたものであるから，特プレイヤの操作によって引き続き選択可能である，対戦ゲーム制御プログラム。」

許法 29 条 2 項の規定により特許を受けることができないものであるとして請求不成立とした。
一方，判決では，引用発明から本願発明の容易想
到性を肯定することはできないとして，審決が取り消された。
本願発明 （ 請求項 1 に係る発明 ）「 他のコンピュータと通信可能に接続されるコンピュータを，
それぞれに対して，キャラクタの選択に用いられるポイントおよび複数のパラメータが，キャラクタ
毎に個別に設定された複数のキャラクタカードを互
いに隣接配置した状態で第 1 フィールドに表示する

審決概要

第 1 制御手段と，第 2 当審の判断……

前記第 1 フィールドに表示された複数のキャラク

2. 引用文献に記載された事項

タカードのうち，前記ポイントが時間の経過に伴っ（ 1 ）引用文献て加算されるポイント総量以下であるキャラクタ

平成 30 年 8 月 20 日付け拒絶理由に引用され，本カードをプレイヤの操作によって選択可能に表示す願の出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能

る第 2 制御手段と，となった，オンラインゲーム「 CARTE 」紹介ムー選択されたキャラクタカードを前記第 1 フィール

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ビー，YouTube，2012 年 3 月 1 日，URL，https://95

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事例①

www.youtube.com/watch?v ＝ uCe5J7ESl-g（ 以下「 引CREATURE の「 AP の値 」に等しく，「 マナ 」の数字

用文献 」という。）には，……以下の発明（ 以下，「引

は，ゲーム開始である 1 ターンを除く 3 ターン以降，用発明 」という。）が記載されていると認められる。

新しいターンが開始される毎に増加し，同一のター「 それぞれに対して，「 1 ● 」や「 4 ● 」などの「 レベル 」

ン内において，同じ「 第 11 領域 」にある CREATURE

および「 AP1HP1 」や「 AP2 HP1 」などの「 AP の値 」のカードを引き続いて選択可能なオンライン対戦

及び「 HP の値 」が，CREATURE 毎に個別に設定さゲーム。」

れた複数のカードを互いに一部分が重なりながら「 第 11 領域 」に表示し，「 第 11 領域 」に表示された

3 対比

複数のカードをプレイヤの操作によって選択可能に（ 1 ）本願発明と引用発明とを対比する。

表示し，選択されたカードを「 第 11 領域 」から，
「第引用発明の「 CREATURE 」は，カードに表示され11 領域 」とは異なる「 第 3 領域 」または「 第 4 領域 」

る絵柄によって表現されるものであるから，カードに移動して配置し，カードを「 第 11 領域 」から「 第 3ゲームの技術常識を踏まえると，本願発明の「 キャ領域 」または「 第 4 領域 」に移動させるときに，「第6ラクタ 」に相当し，引用発明の「 CREATURE 」が表

領域 」の上下の数字表示のうち上の数字である「 マ示される「 カード 」は，本願発明の「 キャラクタカー

ナ 」の数字が減算され，その減算額は，CREATURE

ド 」に相当する。

の日本語名の直後に記載される「 1 ● 」や「 4 ● 」など

引用発明の「 レベル 」の値は，CREATURE 毎にの「 レベル 」の値に等しく，「 マナ 」
に関し，例えば「 第個別に設定されたものであるから，引用発明の「 レ11 領域 」の「 1レベル 」の CREATURE のカードを選

ベル 」の値と，本願発明の「 ポイント 」とは，
「 キャ

択して第 3 領域に配置することで「 1 」であったもの

ラクタ毎に個別に設定され 」た点において共通してが，「 0 」と表示され，「 第 11 領域 」の「 4 レベル 」のいる。

CREATURE のカードを選択して第 4 領域に配置す

引 用 発 明 の「 AP の 値 」 及 び「 HP の 値 」 は，ることで「 10 」であったものが，「 6 」と表示され，さCREATURE 毎に個別に設定されたものであり，らに，「 第 11 領域 」の「 2 レベル 」の CREATURE の「 AP 」や「 HP 」が，カードゲームの技術常識においカードを「 第 4 領域 」に配置することで「 3 」であったて，カードやカードのキャラクタが有するパラメー

ものが，「 1 」と表示されるものであって，「 第 11 領

タであることが一般的であることを踏まえると，本域 」から，「 第 7 領域 」へのカードの配置に伴い，「第願発明の「 複数のパラメータ 」に相当する。

11 領域 」とは異なる「 第 10 領域 」に配置されていた引用発明の「 第 11 領域 」は，「 手持ちカード 」を配

カードが，「 第 11 領域 」に補充され，「 第 3 領域 」に配置して表示する領域であって，複数のカードを表示

置されるカードの CREATURE が，「（ 敵 ）第 2 領域 」

しているから，引用発明の「 第 11 領域 」と本願発明に配置されるカードのヒーロー 」を攻撃する際，当の「 第 1フィールド 」とは，
「 ポイントおよび複数のパ

該攻撃による「（ 敵 ）第 2 領域 」のヒーローの「 HP のラメータが，キャラクタ毎に個別に設定された複数の値 」の減少量は，「 第 3 領域 」に配置されるカードのキャラクタカードを表示 」する点において共通する。
引用発明の「 マナ 」の数字は，最初のターンである 1 ターンを除き，3 ターン以降，新しいターンが開始される毎に増加するから，引用発明の「 マナ 」の数字と，本願発明の「 ポイント総量 」とは，
「 時間の経過に伴って加算 」される点で共通する。
引用発明は「 第 11 領域 」に表示されていた「 手持ちカード 」のうちの 1 枚を移動して「 第 3 領域 」に表示させているから，引用発明の「 第 11 領域 」と本願発明の「 第 2 フィールド 」とは，
「 選択されたキャラ
クタカードを第 1 フィールドから除去して，対応するキャラクタを第 1 フィールドとは異なるフィール

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複数のパラメータに基づいて，第 2 フィールドにおい引用発明の「 第 3 領域 」は，本願発明の「 第 2 フィーて敵キャラクタを攻撃 」する点で共通する。

ルド 」に相当する。

引用発明の「 第 11 領域にあるカード 」は，「 同一の

引用発明は「 カード 」を「 第 11 領域 」から「 第 3 領

ターン内において，同じ「 第 11 領域 」にある「 カー域 」または「 第 4 領域 」に移動させるときに，「 マナ 」

ド 」を引き続いて選択 」することができるから，引用の数字が減算され，その減算額は，移動させたカー発明の「 第 11 領域にあるカード 」と，本願発明の「 第ドの「 レベル 」の値の大きさに等しい。

1 フィールド内のキャラクタカード 」とは，
「 プレイ

さらに，
「 第 11 領域 」の「 レベル 1 」の CREATURE

ヤの操作によって引き続き選択可能 」である点で共のカードを選択して「 第 3 領域 」に配置することで通する。

「 1 」であった「 マナ 」の数字が「 0 」と表示され，「第以上のことより，両者は，つぎの一致点において11 領域 」の「 レベル 4 」の CREATURE のカードを選一致し，つぎの各相違点で相違する。

択して「 第 4 領域 」に配置することで「 10 」であった〈 一致点 〉「 マナ 」の数字が「 6 」と表示され，さらに，「 第 11 領「 それぞれに対して，キャラクタのポイントおよび複域 」の「 レベル 2 」の CREATURE のカードを「 第 4数のパラメータが，キャラクタ毎に個別に設定され領域 」に配置することで「 3 」であった「 マナ 」の数字

た複数のキャラクタカードを互いに配置した状態でが「 1 」と表示されるから，引用発明のカードに設定

第 1 フィールドに表示し，前記第 1 フィールドに表された「 レベル 」の値は，カードの移動のための「 マ示された複数のキャラクタカードのうちから，キャナ 」の数字の減算額として表示しているといえ，引ラクタカードをプレイヤの操作によって選択可能に用発明の「 マナ 」の数字の表示と，本願発明の「 ポ表示し， 選択されたキャラクタカードを前記第 1

イント総量 」の「 表示 」とは，
「 プレイヤの操作によっフィールドから除去して，対応するキャラクタを前て選択されたキャラクタカードに設定されたポイン

記第 1 フィールドとは異なる第 2 フィールドに配置

トを前記ポイント総量から減算された新たなポイン

し，プレイヤの操作によって選択されたキャラクタ

ト総量 」として表示される点で共通する。

カードに設定されたポイントをポイント総量から減

引用発明の「 第 10 領域 」は，「 第 11 領域 」から，「第算された新たなポイント総量として表示し，前記第7 領域 」へのカードの配置に伴い，「 第 11 領域 」とは1 フィールドとは異なる第 3 フィールドに配置されて異なる「 第 10 領域 」に配置されていたカードを，前いた追加のキャラクタカードが，前記第 1 フィール

記第 11 領域に補充するものであるから，引用発明のドに補充されるように表示され， 前記選択された「 第 10 領域 」と本願発明の「 第 3 フィールド 」とは，キャラクタカードに対応するキャラクタは，設定さ「 第 1 フィールドとは異なる第 3 フィールドに配置された前記複数のパラメータに基づいて， 前記第 2

れていた追加のキャラクタカードが，前記第 1 フィーフィールドにおいて敵キャラクタを攻撃し，前記新ルドに補充されるように表示 」される点で共通する。

たなポイント総量が時間の経過に伴って加算され，引用発明の「（ 敵 ）第 2 領域に配置されるカードの

前記第 1 フィールド内のキャラクタカードをプレイヒーロー」
は，本願発明の「 敵キャラクタ」に相当する。

ヤの操作によって引き続き選択可能である， 対戦

引 用 発 明 の「 第 3 領 域 に 配 置 さ れ る カ ー ド のゲーム。」

CREATURE 」は，「（ 敵 ）第 2 領域に配置されるカー〈 相違点 1 〉ないし〈 相違点 5 〉（ 省略 ）

ドのヒーロー 」
を攻撃し，当該攻撃による（ 敵の ）
ヒー〈 相違点 6 〉

ローの「 HP の値 」の減少量は，「 第 3 領域に配置され第 3 フィールドに配置されていた追加のキャラク

るカードの CREATURE 」の「 AP の値 」に等しいこと

タカードが，第 1 フィールドに補充されるように表から，引用発明の「 第 3 領域に配置されるカードの示 することに 関 して，本 願 発 明 においては「 第 2CREATURE 」と，本願発明の「 選択されたキャラク

フィールドへのキャラクタカードの配置 」に伴うもタカードに対応するキャラクタ 」は，本願発明の「 選のであるのに対して，引用発明においては「 第 11 領

択されたキャラクタカード 」が，第 2 フィールドに配域から，第 7 領域へのカードの配置 」に伴うもので置されたカードであることを踏まえると，「 設定されたある点。

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事例①

ドに配置するフィールド 」である点において共通し，

事例①

4 相違点についての検討

判示事項〈 相違点 1 ないし相違点 5 について 〉（ 省略 ）

第 4 当裁判所の判断〈 相違点 6 について 〉

1 取消事由 1-1（ 相違点 A の看過 ）について……（ 省

本願発明の「 第 1 フィールドに配置されたカード 」略）と，引用発明の「 第 11 領域に配置されたカード 」は，

2 取消事由 1-2（ 相違点 B の看過 ）について

ともに「 手持ちのカード 」である点で共通している。

以下のとおり，……取消事由 1-2 に係る原告の主

また，「 手持ちのカード 」が，他のフィールドもし張には理由がある。

くは領域への移動に伴い，その数を減じたときに，（ 1 ）本願発明における「 選択されたキャラクタカー「 手持ちのカード 」を補充する点においても，両者ドに対応するキャラクタ 」は，「 設定された前記複数は共通している。

のパラメータに基づいて，前記第 2 フィールドにおここで，カードの移動に関し，どのフィールドもいて敵キャラクタを攻撃 」するものである。一方，

しくはどの領域への移動を補充の対象とするかは，審決の認定した引用発明は，「 レベル 」，「 AP の値 」

ゲーム上の取決めにすぎない。

及 び「 HP の 値 」 と い う 複 数 の パ ラ メ ー タ が，そして，引用発明において，どの領域を補充の対「 CREATURE 毎に個別に設定された複数のカー象とするかについて，相違点 6 に係る本願発明の発ド 」を用いて対戦ゲームを行うものであるが，選択

明特定事項とすることに格別の技術的困難性はなされた「 カードの CREATURE 」による対戦相手のく，当該発明特定事項を備えることによる格別な作「 カードのヒーロー 」に対する攻撃は，もっぱら，用効果について何ら記載されていないから，相違点「 AP の値 」に基づいて行われており，CREATURE

6 に係る本願発明の発明特定事項は当業者にとってに設定された他のパラメータである「 レベル 」や「 HP

設計的事項程度のことであって，当業者が当然なしの値 」が，攻撃に用いられているとは認められない。

得る程度の技術的事項にすぎないというべきである。

そうすると，審決の認定した引用発明においては，

してみると，引用発明から，相違点 6 に係る本願「 AP の値 」という単一のパラメータにのみ基づいて発明の発明特定事項のようにすることは当業者が容攻撃が行われているものと解するほかないから，本易に想到し得るものである。

願発明の「 設定された複数のパラメータに基づいて 」
第 2 フィールドにおいて敵キャラクタを攻撃することに相当する事項は，審決の認定した引用発明には第 3 むすび

備わっておらず，この点は原告主張の相違点 B を構

以上のとおり，本願発明は，引用発明，周知技術成する。

1 ないし 3 に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって，特許法第 29 条第 2 項の規そして，相違点 B に係る構成が容易想到であると定により特許を受けることができないものである。

いうためには，キャラクタが複数のパラメータに基づいて攻撃を行う構成を開示又は示唆する公知文献

したがって，本願は，他の請求項について検討す等を引用するか，又は当該構成が周知技術であるこるまでもなく，拒絶されるべきものであるとを示す等して，これを引用発明に適用して相違点
B に係る構成を得ることの容易想到性を検討すべき取消事由
1 取消事由 1-1（ 相違点 A の看過 ）（ 理由なし ）である。このように，相違点 B を看過した結果，か2 取消事由 1-2（ 相違点 B の看過 ）（ 理由あり ）かる検討を行っていない点において審決には誤りが

3 取消事由 1-3（ 相違点 C の看過 ）（ 理由なし ）あり，この誤りは審決に影響を及ぼしている。

4 取消事由 2-1（ 相違点 2 の容易想到性の判断誤り ）（ 2 ）被告は，引用発明においては，「 HP の値 」が「 0 」（ 理由なし ）になったカードは，以後，攻撃に使用することはで

5 取消事由 2-2（ 相違点 6 の容易想到性の判断誤り ）きないから，各カードの「 HP の値 」が「 0 」でないこ（ 理由あり ）とが条件となっているという意味において，引用発
明は，「 HP の値 」にも基づいて攻撃を行っている旨主張する。

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ら第 7 領域への移動及び第 7 領域から第 6 領域への域 」から除去されると，その後は攻撃自体を行い得移 動 である（ 00 分 39 秒 〜40 秒，00 分 49 秒 〜50 秒

ないのであるから，「 AP の値 」と「 0 」である「 HP の等 ）。

値 」とに基づいて攻撃が行われているということはそして，「 シャードカード 」は，専ら「 マナ 」
（ カー

できない。また，「 HP の値 」が「 0 」を除く任意の値

ドのセッティングやスキルの発動に必要不可欠なエである場合においても，「 AP の値 」と当該任意の値

ネルギー〈 00 分 42 秒 〉）を増やすために用いられるとに基づいて攻撃が行われることは，何ら CARTE

カードであり，その移動先はシャードゾーン（ 第 7には開示されていないのであるから，引用発明にお領域 ）又はマナゾーン（ 第 6 領域 ）に限られ，敵とのいては，「 AP の値 」と「 HP の値 」とに基づいて攻撃

直接の攻防のためにアタックゾーン（ 第 3 領域 ）又はが行われているとみることはできない。

ディフェンスゾーン（ 第 4 領域 ）に移動させられるこしたがって，被告の主張は採用することができなとはない。これに対し，「 クリーチャーカード 」は，い。

敵のクリーチャーやヒーローとの攻防に直接用いら

3 取消事由 1-3（ 相違点 C の看過 ）について……（ 省

れるものであって，第 11 領域から適宜アタックゾー略）

ン（ 第 3 領域 ）又はディフェンスゾーン（ 第 4 領域 ）に移動させられ，攻防の能力を表す「 AP の値 」及び4 取消事由 2-1（ 相違点 2 の容易想到性の判断誤り ）について……（ 省略 ）「 HP の値 」を有している。
イ このように，引用発明におけるカードの補充は，

5 取消事由 2-2（ 相違点 6 の容易想到性の判断誤り ）について

本願発明におけるそれとの対比において，補充の契以下のとおり，原告の上記主張を採用することが機となるカードの移動先の点において異なるほか，できるので，取消事由 2-2 に係る原告の主張には理移動されるカードの種類や機能においても異なって由がある。

おり，相違点 6 は小さな相違ではない。そして，か（ 1 ）相違点 6に係る構成が容易想到であると判断する

かる相違点 6 の存在によって，引用発明と本願発明に当たっての審決の論理構成は，次のとおりである。

とではゲームの性格が相当程度に異なってくるとい①「 手持ちのカード 」が他のフィールド又は領域へえる。したがって，相違点 6 に係る構成が「 ゲームの移動に伴いその数を減じたときに「 手持ちのカー上の取決めにすぎない 」として，他の公知技術等をド 」を補充するという構成を採用するに当たって，用いた論理付けを示さないまま容易想到と判断する

どのフィールド又は領域への移動を補充の契機とす

ことは，相当でない。

るかはゲーム上の取決めにすぎない。

（ 3 ）被告の主張について②よって，第 7 領域への移動をカードの補充の契機

被告は，手持ちのカードの数が減じたときにこれとする引用発明の構成を，第 3 領域（ 敵ヒーローへを補充する構成（ 乙 7，乙 8 ）とするかこれを補充しの攻撃を行うための領域 ）への移動を補充の契機とない構成（ 乙 9，乙 10 ）とするかは，ゲーム制作者

する本願発明の構成に変更することは，ゲーム上のがゲームのルールを決める際に適宜決めるべき設計

取決めを変更することにすぎない。

的な事項にすぎないから，引用発明において，第 3③よって，引用発明の構成を本願発明における構成

領域（ アタックゾーン ）にカードを配置した場合でとすることも，ゲーム上の取決めの変更にすぎず，も第 11 領域の手持ちカードが補充されるようにする

当業者が容易に想到し得た。

ことは，何ら技術的な困難性があることではなく，（ 2 ）しかしながら，審決の上記論理構成は，次のとまさに，提供しようとするゲーム性に応じたゲーム

おり不相当である。

上の取決めにすぎない旨主張する。

ア 審決は，引用発明の認定に当たって「 カード 」のしかしながら，相違点 6 は，ゲームの性格に関わ種類に言及していないが，CARTE によれば，第 10

る重要な相違点であって，単にルール上の取決めに領域から第 11 領域へのカードの補充の契機となるのすぎないとの理由で容易想到性を肯定することはでは，「 シャードカード 」（ 深緑の地色に白抜きで円形きないことは，（ 2 ）において説示したとおりである。

と三日月形が表示されているカード ）の第 11 領域か2020.11.27. no.299

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事例①

しかしながら，「 HP の値 」が「 0 」となり，
「第3領

事例①

タ 」といった特定に留まる。これに対し，引用発明分析
1 本件は， 主として，「 ゲーム上の取決めにすぎなは，「 AP 」と「 HP 」というパラメータを有しておりい 」として，他の公知技術等を用いた論理付けを示「 AP 」は本願発明の「 AP 」に相当するものであるとさないまま容易想到と判断することは相当でない旨

ころ，「 HP 」については，例えば，その値が「 0 」と判示され，審決が取り消された事例である。

なった場合には，キャラクタは攻撃に使用すること

2 審決は， 本願発明と引用発明とは「 複数のパラができないのであるから，引用発明は，HP の値にもメータ 」を同時に使って攻撃を行う点で共通し，両「 基づいて 」攻撃を行っているといった考え方はあ

者は，設定された複数のパラメータに基づいて，第る。しかし，判決で判示されたとおり，「 HP の値 」

2 フィールドにおいて敵キャラクタを攻撃する点でが「 0 」となったキャラクタは攻撃自体を行い得ない

一致する旨判断し，また，「 カードの移動に関し，どのであるから，引用発明は，「 HP の値 」に基づいてのフィールドもしくはどの領域への移動を補充の対攻撃が行われていないものとして理解する方が技術象とするかは，ゲーム上の取決めにすぎ 」ず，「 引用

的に妥当であったといえる。本願明細書の記載に鑑

発明において，どの領域を補充の対象とするかにつみると，審決において，本件の実施例に沿った検討

いて，相違点 6 に係る本願発明の発明特定事項とすもすべきであった。

ることに格別の技術的困難性はなく，当該発明特定5 また，相違点 6 に係る事項の容易想到性の判断に事項を備えることによる格別な作用効果について何ついて，相違点 6 に係る事項に関し，「 動機付け 」とら記載されていないから，相違点 6 に係る本願発明いう点から見ると， 引用発明のカードの補充は，の発明特定事項は当業者にとって設計的事項程度の「 シャードカード 」といった攻撃に用いることのないことであって，当業者が当然なし得る程度の技術的

カードの移動を契機にカードの補充を行っているの事項にすぎない 」旨判断した。

であるから， 当 該 技 術 的 事 項 を， 敵 を 攻 撃 する

3 一方，判決では，「 本願発明の『 設定された複数のフィールドへのカードの配置によりカードが補充さパラメータに基づいて 』第 2 フィールドにおいて敵れるという設計変更を行うためには，少なくとも他キャラクタを攻撃することに相当する事項は，審決の証拠が必要であるし，仮に他の証拠ないし周知技の認定した引用発明には備わって 」いないという「 相術等が存在するとしても，引用発明が上記のとおり

違点 B を看過した結果，かかる検討を行っていない前提となるカードの種類及び機能が異なるものであ

点において審決には誤りがあり 」とされ，また，「相ることを踏まえると，その適用可能性のハードルは違点 6 は， ゲームの性格に関わる重要な相違点でかなり高いところに設定したうえで容易想到性の判あって，単にルール上の取決めにすぎないとの理由

断を行うことが必要であると考えられる。

で容易想到性を肯定することはできない 」とされた。

一方で，相違点 6 に係る事項に技術的必然性はな

4 本願発明の「 設定された前記複数のパラメータにく，技術分野の相場観から，遊び方の取決めに過ぎ基づいて，前記第 2 フィールドにおいて敵キャラク

ないとの見方もあるところ，本件において，ゲーム

タを攻撃し 」という特定事項における「 複数のパラ上の取決めであったとしても，ゲームの性格を加味

メータに基づいて 」という事項について，引用発明

せずに直ちに容易想到と判断することは相当でないの「 HP の値 」が「 複数のパラメータ 」に含まれるか旨判示されたことを鑑みると，技術分野の相場観か否かが，審決と判決とで異なったことが両者の判断

ら証拠や動機付けなしで設計事項と判断するものを分けたものと思料する。

は，裁判所に支持されない傾向にあるといえる。審本願明細書を参酌すると，攻撃に用いられるパラ判においては，確かに「 ゲーム上の取決めにすぎなメータとして，「 俊敏さ 」の数値である「 RP 」や，敵い 」と考えられる事項であっても，証拠を収集し，キャラクタに対して仕掛ける通常技によって与える

審決において周知技術等を提示しつつ丁寧に判断すことができるダメージの大きさを表す「 AP 」が示さる必要がある。今後，他のゲームシステムの事件をれており，これら「 RP 」や「 AP 」が本願発明の「 複審理する上でも留意すべき点であると思料する。

数のパラメータ 」に該当するものであるものと理解

6 本件は，ゲームシステムの進歩性を検討する上でされるものの，本願発明では，単に「 複数のパラメー

参考になる事件である。

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2020.11.27. no.299

前記第 1 の回転ドラム下部の流路を形成する底部

令和元年（ 行ケ ）第 10116 号（ 回転ドラム型磁気分材とを備え、

離装置 ）（ 不服 2018-12494，特願 2014-202824 ）
令和 2 年 5 月 20 日判決言渡，

前記スクレパーにより掻き取られた磁性体が大き

知的財産高等裁判所第 2 部

くなった状態のまま、前記使用済みクーラント液の流れに沿って前記第 1 の回転ドラムへ誘導されることを特徴とする回転ドラム型磁気分離装置。

本件の概要【 本件図 2 】

（ 下線・色は筆者が付加した。以下同様。一部，筆者による表記の補足や変更がある。）
本件は，「 回転ドラム型磁気分離装置 」に係る発明についての拒絶査定不服審判請求不成立審決に対する取消訴訟である。
審決は，審判請求と同時にした手続補正（ 以下，「 本件補正 」という。）により補正された請求項 1 に係る発明（ 以下，
「 本件補正発明 」という。）は引用文
献 1 に記載された発明（ 以下，「 引用発明 」という。）
であるから，新規性を欠き，仮に，新規性が認められるとしても，引用発明及び引用文献 1 に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，進歩性を欠き，特許出願の審決概要

際独立して特許を受けることができないものである

第 2 補正の却下の決定として本件補正を却下した上で，本件補正前の請求［ 補正の却下の決定の結論 ］

項 1 に係る発明は，本件補正発明と同様に，新規性

平成 30 年 9 月 19 日付けの手続補正（ 以下、「 本件

を欠き，仮に，そうでないとしても，進歩性を欠く補正 」という。）を却下する。

ものであるから特許を受けることができないとして……

請求不成立とした。

（ 2 ）引用文献の記載及び引用発明

一方，判決では，本件補正発明が新規性又は進歩……引用文献 1 には、以下の発明（ 以下、「 引用発性を欠如するということはできないとして，審決が明 」という。）が記載されているものと認められる。

取り消された。

「 工作機械の切削油，冷却液等に混入する鉄粉等の磁性を有する切屑の分離排出装置であって、鉄粉等本件補正発明を含有するダーティオィルである懸濁液（ 筆者中：

複数の磁石を配置した第 1 の回転ドラムを備え、「 混濁液 」の誤記，以下「 混濁液 」と記載 ）を工作機使用済みクーラント液中の磁性体を分離する回転ド械からオイルタンク中に排出するオイル排出口、

ラム型磁気分離装置において、

ダーティオイル 21 とクリーンオイル 23 とを仕切る

複数の磁石を配置した第 2 の回転ドラムを、前記

仕切板 19、装置の側壁に回動自在に支承され、複第 1 の回転ドラムよりも使用済みクーラント液が流数のパーマネントマグネットを配置したマグネット

入してくる手前側に備え、ドラム 25，27，29，31，32、マグネットドラム 25，
27，29，31，32 の外周面に接するように固設され前記使用済みクーラント液は、第 2 の回転ドラム

たカキ取り板 39、 及びクリーンオイル 23 を工作機から第 1 の回転ドラムに向かって流れ、
前記第 2 の回転ドラムが使用済みクーラント液中械に送るポンプ P を備え、オイル排出口から流下しの磁性体を磁化することで、該磁性体を互いに吸着た混濁液中の鉄粉は仕切板 19 に沿って沈降し、マさせて大きくするとともに、グネットドラム 25 の付近に落下して沈殿し、沈殿した鉄粉はマグネットドラム 25 の外周面に吸着され、前記第 2 の回転ドラムに付着した磁性体を掻き取2020.11.27. no.299

101

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事例②

るスクレパーと、

事例②

事例②

鉄粉はカキ取り板にて分離されカキ取り板の表面に（ 相違点 2 ）沿って徐々に送り出され、マグネットドラム 25 から

本件補正発明は「 複数の磁石を配置した第 2 の回

かなりの間隔となった時点で次のマグネットドラム

転ドラムを、前記第 1 の回転ドラムよりも使用済み

27 の外周面に吸着される、装置。」

クーラント液が流入してくる手前側に備え、使用済【 引用文献 1 第 3 図 】

みクーラント液は、第 2 の回転ドラムから第 1 の回転ドラムに向かって流れ 」ることにより、スクレパー
により掻き取られた磁性体が大きくなった状態のま
ま「 使用済みクーラント液の流れに沿って前記第 1の回転ドラムへ誘導される 」ものであるが、引用発
明は、第 2 の回転ドラムから第 1 の回転ドラムに向かって混濁液が流れているか否かが明らかでなく、マグネットドラム 25 から 27 への鉄粉の誘導が混濁液の流れに沿ったものであるかが不明な点。
4. 相違点の検討（ 4 ）判断
上記相違点について、以下判断する。

（ 3 ）対比ア 相違点 1 について（ 3-1 ）本件補正発明と引用発明の対比

…省略…

……

イ 相違点 2 について

エ 引用発明においては、マグネットドラム 25 及び引用文献 1 には、 マグネットドラム 25 からマグ

27 がオイルタンク中で混濁液に浸漬した状態となっネットドラム 27 の向きに混濁液が流れていることはていることから、オイルタンクの底面は、本件補正明記されていない。
しかしながら、引用発明においては、オイル排出

発明の「 第 1 の回転ドラム下部の流路を形成する底口 15 から混濁液が流下すること、及びマグネットド

部材 」に相当する。

ラム 25 が第 3 図で示された矢印方向へ回転していることからして、緩やかではあるものの、マグネット（ 3-2 ）一致点及び相違点について

ドラム 25 に固設されたカキ取り板 39 によって分離……本件補正発明と引用発明とは「 複数の磁石を配置した第 1 の回転ドラムを備え、された鉄粉をカキ取り板の表面に沿って徐々に送り

使用済みクーラント液中の磁性体を分離する回転ド出すような緩い流れ、すなわち、平成 31 年 3 月 8 日

ラム型磁気分離装置において、付け上申書において参考図で示されるように、「複数の磁石を配置した第 2 の回転ドラムを備え、前記第 2 の回転ドラムに付着した磁性体を掻き取るスクレパーと、
前記第 1 の回転ドラム下部の流路を形成する底部材とを備え、
前記スクレパーにより掻き取られた磁性体が前記
第 1 の回転ドラムへ誘導される回転ドラム型磁気分離装置。」
である点で一致し、以下の点において一応相違する。

」（ 相違点 1 ）マグネットドラム 27 の下部に右向きの緩やかな流れ…省略…

が形成され、付随してマグネットドラム 25 からマグ

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2020.11.27. no.299

明及び引用例 2 に記載の技術手段及び周知技術に基

緩やかな流れが形成されている蓋然性が高い。

づいて当業者が容易に発明をすることができたもの

よって、相違点 2 は実質的な相違点ではない。

であるから，特許法 29 条 2 項の規定により特許を受したがって、いずれの相違点も実質的な相違点ではけることができない。……

なく、本件補正発明は引用文献 1に記載された発明であるから、特許法 291 項 3 号に該当し、特許出願の際取消事由

独立して特許を受けることができないものである。

本件補正発明についての新規性及び進歩性の有無

また、かりに、相違点 2 において、マグネットドの判断の誤り（ 理由あり ）ラム 25 からマグネットドラム 27 へカキ取り板 39 に沿って混濁液の緩やかな流れが自然には形成されて判示事項いなかったとしても、以下のとおり判断する。

（ 1 ）本件補正発明と引用発明との一致点及び相違点

引用発明における鉄粉の流れは、 上記（ 2 ）（ア

本件補正発明と引用発明との一致点及び相違点-8 ）のとおり、マグネットドラム 25 の外周面に吸着は，以下のとおりとなる。

された後、カキ取り板にて分離され、カキ取り板の（ ア ）一致点…省略…

表面に沿って徐々に送り出され、マグネットドラム（ イ ）相違点

25 からかなりの間隔となった時点で次のマグネットa 相違点 1…省略…

ドラム 27 の外周面に吸着されるものであるから、当b 相違点 2（ 争いがない。）

業者であれば、オイルタンク中においてかかる鉄粉

本件補正発明は，「 複数の磁石を配置した第 2 の回の流れを促すような混濁液の流れを生じさせること、転ドラムを，前記第 1 の回転ドラムよりも使用済み

すなわち、マグネットドラム 25 からマグネットドラ

クーラント液が流入してくる手前側に備え，使用済

ム 27 へカキ取り板 39 に沿って流れが形成されるよ

みクーラント液は，第 2 の回転ドラムから第 1 の回

うに、オイル排出口 15 からの混濁液の流下やポンプ

転ドラムに向かって流れ 」ることにより，スクレパー

P からの排出を調整し、オイルタンク内においておにより掻き取られた磁性体が大きくなった状態のま

およそ上記参考図で示されるような流れが形成され

ま「 使用済みクーラント液の流れに沿って前記第 1

るようにすることは、容易になし得ることである。

の回転ドラムへ誘導される 」ものであるが，引用発したがって、本件補正発明は引用文献 1 に記載さ明は，マグネットドラム 25 からマグネットドラム 27

れた発明、及び引用文献 1 に記載された事項に基づに向かって混濁液が流れているか否かが明らかでないて当業者が容易に発明をすることができたものであく，また，カキ取り板 39 によって掻き取られた鉄粉

るから、特許法 29 条 2 項の規定により、特許出願のが大きくなった状態のまま，混濁液の流れに沿って際独立して特許を受けることができないものである。

マグネットドラム 25 からマグネットドラム 27 へ誘導されるものであるかが不明である点（ 6 ）小括c 相違点 3’以上のとおりであるから、本件補正は、特許法 17

本件補正発明では，第 1 の回転ドラムと底部材と条の 2 第 6 項において準用する同法 126 条 7 項の規の間にクーラント液の流路を形成するのに対し，引定に違反するので、同法 159 条 1 項の規定において用発明は，上記のような流路を形成しているか否か

読み替えて準用する同法 53 条 1 項の規定により却下が不明な点すべきものである。

ウ これに対し，被告は，引用文献 1 においては，タ

よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決ンク 17 の底部が底部材に相当し，マグネットドラム

定する。

27 とタンク 17 の底部との間に混濁液の流路が形成……

されるとして，相違点 3 は存在しないと主張する。
（ ア ）しかし，本件補正発明に係る特許請求の範囲の記載は，「・・・前記使用済みクーラント液は，第第 5 むすび以上から，本願発明は，引用例 1 に記載された発2020.11.27. no.299

2 の回転ドラムから第 1 の回転ドラムに向かって流103

tokugikon

事例②

ネットドラム 27 へカキ取り板 39 に沿って混濁液の

事例②

れ，・・・前記第 2 の回転ドラムに付着した磁性体投入され，仕切板 19 で仕切られた右側の区域におを掻き取るスクレパーと，前記第 1 の回転ドラム下

いて，鉄粉等を含有したダーティオイルから鉄粉等部の流路を形成する底部材とを備え， 前記スクレが除かれ，除かれたクリーンオイルは，仕切板 19 のパーにより掻き取られた磁性体が大きくなった状態

上端と液面との間の間隙を越流して，左側の区域にのまま，前記使用済みクーラント液の流れに沿って移り，同区域にあるクリーンオイルはポンプによって前記第 1 の回転ドラムへ誘導されることを特徴とす

吸い上げられてタンク17 の外の工作機械に送られる

る回転ドラム型磁気分離装置。」というものであり，ことが認められ，このような混濁液の流れに伴い，タ同記載からすると，第 2 の回転ドラムから第 1 の回

ンク17 内に混濁液の流れが生じることが認められる。

転ドラムに向かうクーラント液は，第 1 の回転ドラ

しかし，排出口 15 からタンク17 内に投入された混

ム下部に第 1 の回転ドラムと底部材との間に形成さ濁液の流れの具体的な方向や大きさについては，投れた流路を流れるものであって，スクレパーによっ入される混濁液や排出されるクリーンオイルの量や勢て掻き取られた磁性体を第 1 の回転ドラムに誘導すい，タンク17 内の各部材の具体的な位置関係等にるものであると解される。そして，このことは，本よって変わるものと考えられるから，引用文献 1 の記

件 明 細 書… 段 落【 0041 】… 段 落【 0053 】… 段 落

載のみから，タンク17 内の特定の範囲における特定【 0054 】…段落【 0055 】…記載されていることからも，の流れの方向や大きさを読み取ることは困難である。

裏付けられているということができる。

（ イ ）前記 2（ 1 ）のとおり，引用文献 1 には，「第3図

したがって， 本件補正発明の特許請求の範囲のにおいて 15 は工作機械（ 図示省略 ）に備えられたオ「 流路を形成する 」とは，第 2 の回転ドラムから第 1

イル排出口，17 はオイルタンク，19 はダーティオイの回転ドラムに向かうクーラント液の流路を形成す

ル 21 とクリーンオイル 23 とを仕切る仕切板で，排るものと解すべきである。

出口 15 より排出される混濁液に含まれる鉄粉等が（ イ ）引用文献 1 には，マグネットドラム 27（ 第 1 の後述のマグネットドラム 25 の附近に落下しやすいよ回転ドラムに相当 ）とタンク 17 の底部との間にマグ

うに適宜傾斜して設けられている。」，「 鉄粉等の不ネットドラム 25（ 第 2 の回転ドラムに相当 ）からマグ

純物は液体より比重が大きいため排出口 15 からオイ

ネットドラム 27 に向かう混濁液の流れが生じている

ルと一諸に排出される不純物は仕切板 19 に沿ってことは記載されていない（ 甲 1 ）から，相違点 3 ’は沈降し，最下端のマグネットドラム 25 の近辺に沈澱存在し，被告の上記主張は理由がない。

していく。沈降，沈澱した不純物はマグネットドラ（ 2 ）相違点 2，3’ の判断について

ム 25 の外周面に吸着され，カキ取り板 39 にて分離

ア 本件補正発明におけるクーラント液の流れについてされカキ取り板 39 の表面に沿って徐々に送り出さ

前記（ 1 ）ウ（ ア ）のとおり，第 2 の回転ドラムかられてゆく。」との記載があり，同記載からすると，排第 1 の回転ドラムに向かうクーラント液は，第 1 の出口 15 からタンク 17 内に投入された混濁液の流れ

回転ドラムの下部に第 1 の回転ドラムと底部材にが存し，その流れに含まれる鉄粉等の不純物は，仕よって形成された流路を流れるものであり，スクレ

切板 19 に沿って真下に沈降するものと認められるか

パーによって掻き取られた磁性体を第 1 の回転ドラ

ら，排出口 15 からタンク 17 内に投入された混濁液ムに誘導するものであると解される。

の流れの勢いは比較的緩やかなものであると考えら

イ 引 用文献 1 におけるタンク 17 内の混濁液の流れれ，したがって，排出口 15 からタンク 17 内に投入された混濁液の流れがマグネットドラム 27 とカキ取について
（ ア ）前記 2（ 1 ）のとおり，引用文献 1 の第 3 図には，り板 39 の間隙にまで流れ込み， カキ取り板 39 に鉄粉等を含有した混濁液をタンク 17 内に投入する

沿って不純物をマグネットドラム 27 に誘導するかどためのオイル排出口 15，仕切板 19 で仕切られた左うかは明らかではないというべきである。

側の区域にあるクリーンオイルをタンク 17 内から外

また，前記 2（ 1 ）で認定した引用文献 1 の記載かへ排出するためのポンプ P 及び仕切板 19 の上端と液らすると，排出口 15 からタンク 17 内に投入された面との間には間隙があることが記載されていること

混濁液に含まれる鉄粉等の不純物は，マグネットド

からすると，排出口 15 からタンク 17 内に混濁液がラム 25 に吸着され，その後，カキ取り板 39 によっtokugikon

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2020.11.27. no.299

性を欠如するということはできない。

が認められるが，前記 2（ 1 ）で認定した引用文献 1

したがって，原告の主張する取消事由は理由がある。

の「 沈降，沈澱した不純物はマグネットドラム 25 の4 以上のとおりであるから，原告の請求は理由がある。

外周面に吸着され，カキ取り板 39 にて分離されカキ
取 り 板 39 の 表 面 に 沿 つて 徐 々 に 送 り 出 されてゆ

第 6 結論く。」との記載からすると，上記の不純物がマグネッ

よって，主文のとおり判決する。

トドラム 25 からマグネットドラム 27 に移動するのは，カキ取り板 39 の表面に沿って送り出されるこ分析とによるものであり，混濁液の流れに誘導されるも1 本件補正発明における「 流路 」についてのとは必ずしも認められない。

（ 1 ）審決は，「 引用発明においては、マグネットドラ

さらに，引用文献 1 の各マグネットドラムの回転

ム 25 及び 27 がオイルタンク中で混濁液に浸漬したにより，同マグネットドラムの周囲の混濁液に流れ状態となっていることから、オイルタンクの底面は、が生じることも考えられるが，仮に，マグネットド

本件補正発明の「 第 1 の回転ドラム下部の流路を形

ラム 25 の回転方向に混濁液の流れが生じるとして成する底部材 」に相当する。」と判断した。

も，引用文献 1 の第 3 図によると，マグネットドラ（ 2 ）上記（ 1 ）の審決の判断は，「 マグネットドラム

ム 27 の回転方向は，マグネットドラム 25 とマグネッ

25 及び 27 がオイルタンク中で混濁液に浸漬した状

トドラム 27 との間の部分においては，マグネットド態となっていること 」を根拠としていることからする

ラム 25 とは逆方向の上側方向であると認められること，本件補正発明の「 流路を形成する 」を，クーラと，マグネットドラム 25 の右側部分においては，カント液が流れることは必須ではなく，クーラント液

キ取り板 39 の存在により，マグネットドラム 25 のが流れることが可能な（ 流れているか否かは問わな

回転が混濁液の流れに与える影響は小さいものと認い ）ものとして判断しているように思われる。

められることからすると，マグネットドラム 25 とマ

しかし，判決は，本件補正発明の「 前記使用済み

グネットドラム 27 の間にあるカキ取り板 39 の右側

クーラント液は，第 2 の回転ドラムから第 1 の回転（ 上側 ）の部分においては，マグネットドラム 27 の

ドラムに向かって流れ 」等の記載から，「 第 2 の回転

回転方向である下から上に向かった混濁液の流れがドラムから第 1 の回転ドラムに向かうクーラント液生じる可能性が高く， したがって， カキ取り板 39

は，第 1 の回転ドラム下部に第 1 の回転ドラムと底に沿ってマグネットドラム 27 に不純物を誘導する混部材との間に形成された流路を流れるものであ 」る

濁液の流れが生じているとは必ずしも認められない。

から，「 本件補正発明の特許請求の範囲の『 流路を形

（ ウ ）その他，引用文献 1 には，マグネットドラム 27

成する 』とは，第 2 の回転ドラムから第 1 の回転ドラとタンク 17 の底部の間に，マグネットドラム 25 かムに向かうクーラント液の流路を形成するものと解らマグネットドラム 27 に向かう，スクレパーによっすべきである。」としている。

て掻き取られた磁性体を誘導する混濁液の流れが生（ 2 ）また，上記（ 1 ）の審決の判断は，引用文献 1 でじていることを読み取ることができる記載があるとは，混濁液が流れているという前提で，ドラム 27 とは認められないから，当業者が，引用文献 1 の記載

タンクの底の間にも当然に混濁液が流れている，すから，引用発明について，上記の流れが生じている

なわち，流路を形成していると判断したとも考えらことを読み取ることはできず，また，上記の流れがれるが，この前提についても，判決は，「 引用文献 1

生じる構成とすることを容易に想到するということには，マグネットドラム 27 とタンク 17 の底部の間もできないというべきである。

に，マグネットドラム 25 からマグネットドラム 27 にしたがって，相違点 2，3 ’は，いずれも実質的な向かう，スクレパーによって掻き取られた磁性体を相違点であり，かつ，当業者は，これらを容易に想誘導する混濁液の流れが生じていることを読み取る

到することができたとは認められない。

ことができる記載があるとは認められないから，当……

業者が，引用文献 1 の記載から，引用発明について，（ 3 ）以上のとおり，本件補正発明が新規性又は進歩

上記の流れが生じていることを読み取ることはで

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事例②て分離され，マグネットドラム 27 に吸着されること

事例②

き 」ないとしている。

て，混濁液の流れが形成されるのであれば，マグネッ

以下，引用文献 1 における混濁液の流れについて

トドラム 27 の回転によっても，混濁液の流れは形成検討する。

されるものであり，その流れは，マグネットドラム 27からマグネットドラム 25 へカキ取り板 39 に沿って流2 引用文献 1 における混濁液の流れについてれることとなり（ 以下の引用文献 1 第 3 図拡大図の赤（ 1 ）審決は，混濁液の流れについて，引用文献 1 に色矢印参照 ）
，マグネットドラム 25 の回転により生じは明記されていないと認めているものの，引用発明

る混濁液の流れを相殺する方向の流れとなる。

においては、【 引用文献 1 第 3 図拡大図 】①オイル排出口 15 から混濁液が流下すること②マグネットドラム 25 が第 3 図で示された矢印方向へ回転していることの 2 点を根拠として，「 緩やかではあるものの、マグネットドラム 25 に固設されたカキ取り板 39 によって分離された鉄粉をカキ取り板の表面に沿って徐々に送り出すような緩い流れ 」が形成されるとし，その流れとして，審判請求人（ 原告 ）が、平成 31 年 3
月 8 日付けで提出した上申書における参考図を示した上で，「 マグネットドラム 27 の下部に右向きの緩そうすると，上記②のように，マグネットドラム

やかな流れが形成され、付随してマグネットドラム

25 が第 3 図で示された矢印方向へ回転していること

25 からマグネットドラム 27 へカキ取り板 39 に沿っを根拠として，マグネットドラム 25 からマグネットて混濁液の緩やかな流れが形成されている蓋然性がドラム 27 へカキ取り板 39 に沿って混濁液の緩やか高い。」と結論付けている。

な流れが形成されているとは必ずしもいえない。

【 引用文献 1 第 3 図参考図 】（ 3 ）また，上記引用文献 1 第 3 図参考図は，審判請求人（ 原告 ）が，前置報告書に対する上申書（ 平成31 年 3 月 8 日付け ）において，「 混濁液の流れが生じるように排出口 15 から混濁液を勢いよく排出すれば、参考図の矢印に示すように、液面において、受け箱 41 と逆の方向に向かう混濁液の流れが生じる
ため、マグネットドラムで回収した不純物や、浮遊する不純物がクリーンオイル 23 に流入する恐れがあ
るといえます。そうしてみると、引用文献 1 に記載された発明において、混濁液の流れを形成することには阻害要因があるといえます。」という主張，すな
わち，引用文献において，混濁液の流れを形成する（ 2 ）上記②については，マグネットドラム 25 は，引ことに阻害要因があることを説明するために用いた

用文献 1 第 3 図の矢印で示されるように時計回りに図面であって，しかも，混濁液の流れを正確に示し

回転しているから， マグネットドラム 25 からマグたものではない。

ネットドラム 27 へカキ取り板 39 に沿って混濁液のそこで，被告は，裁判段階において，上記①のオ

緩やかな流れ（ 以下の引用文献 1 第 3 図拡大図の青イル排出口 15 から混濁液が流下することに加えて，

色矢印参照 ）が形成されているといえなくもない。

クリーンオイル 23 がポンプ P により工作機械に送らしかし，マグネットドラム 27 も，引用文献 1 第 3れるものであることも根拠として，以下の訴訟参考

図の矢印で示されるように時計回りに回転しているか

図面を示し，太矢印に示されるような混濁液の流れ

ら，上記のようにマグネットドラム 25 の回転によっが生じると主張した。

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2020.11.27. no.299

板 19 で仕切られた右側の区域において，鉄粉等を含有したダーティオイルから鉄粉等が除かれ，除かれたクリーンオイルは，仕切板 19 の上端と液面との間の間隙を越流して，左側の区域に移り，同区域にあるクリーンオイルはポンプによって吸い上げられてタンク 17 の外の工作機械に送られることが認められ，このような混濁液の流れに伴い，タンク 17 内に混濁液の流れが生じることが認められる。」としつつも，「 排出口 15 からタンク 17 内に投入された混濁液の流れの具体的な方向や大きさについては，投入される混濁液や排出されるクリーンオイルの量や勢い，
タンク 17 内の各部材の具体的な位置関係等によって変わるものと考えられるから，引用文献 1 の記載（ 4 ）更に，技術常識に基づく検討として，実願昭のみから，タンク 17 内の特定の範囲における特定の46-95485 号（ 実開昭 48-53668 号 ）のマイクロフィル

流れの方向や大きさを読み取ることは困難である。」

ム（ 乙 1 文献 ）を提示し，「 混濁液内に浮遊する微細と判示した。

な鉄粉を回転するマグネットドラムで除去する場合，（ 6 ）また，判決は，引用文献 1 の「 第 3 図において混濁液を流動させて，微細な鉄粉をマグネットドラ

15 は工作機械（ 図示省略 ）に備えられたオイル排出

ムに接近して吸引されるような機会を与えることに口，17 はオイルタンク，19 はダーティオイル 21 とより除去することは，本願出願時及び引用発明がさ

クリーンオイル 23 とを仕切る仕切板で，排出口 15

れたときにおいて，技術常識であった 」といえ，「引より排出される混濁液に含まれる鉄粉等が後述のマ

用文献 1 の記載，上記技術常識及び液体の特性からグネットドラム 25 の附近に落下しやすいように適宜しても，引用発明において，少なくとも訴訟参考図

傾斜して設けられている。」との記載，及び，「 鉄粉

面の太矢印に示されるような，混濁液内に浮遊する等の不純物は液体より比重が大きいため排出口 15

微細な鉄粉をオイルタンク内に複数個設置されたマからオイルと一諸に排出される不純物は仕切板 19 にグネットドラムに接近して吸引されるような機会を沿って沈降し，最下端のマグネットドラム 25 の近辺

与える混濁液の緩やかな流れが生じて，マグネットに沈澱していく。沈降，沈澱した不純物はマグネッドラム 25 からマグネットドラム 27 に向かって混濁

トドラム 25 の外周面に吸着され，カキ取り板 39 に液が流れること，このとき，カキ取り板 39 によってて分離されカキ取り板 39 の表面に沿って徐々に送掻き取られた鉄粉と混濁液の流れ方向が合致するこり出されてゆく。」との記載から，「 排出口 15 からタとで，カキ取り板 39 によって掻き取られた鉄粉が大ンク 17 内に投入された混濁液の流れが存し，そのきくなった状態のまま，混濁液の流れに沿ってマグ流れに含まれる鉄粉等の不純物は，仕切板 19 に沿っ

ネットドラム 25 からマグネットドラム 27 へ誘導されて真下に沈降するものと認められるから，排出口 15

るものとなることは，当業者にとって明らかである。」

からタンク 17 内に投入された混濁液の流れの勢いはと主張した。

比較的緩やかなものであると考えられ，したがって，（ 5 ）しかし，判決は，引用文献 1 の混濁液の流れに

排出口 15 からタンク 17 内に投入された混濁液の流ついて，「 引用文献 1 の第 3 図には，鉄粉等を含有しれがマグネットドラム 27 とカキ取り板 39 の間隙にた混濁液をタンク 17 内に投入するためのオイル排出まで流れ込み，カキ取り板 39 に沿って不純物をマ

口 15，仕切板 19 で仕切られた左側の区域にあるク

グネットドラム 27 に誘導するかどうかは明らかでは

リーンオイルをタンク 17 内から外へ排出するためのないというべきである。」と判示した。

ポンプ P 及び仕切板 19 の上端と液面との間には間（ 7 ）さらに，判決は，乙 1 文献については，「 液（ 9 ）隙があることが記載されていることからすると，排の流動する方向については記載されていない 」し，

出口 15 からタンク 17 内に混濁液が投入され，仕切「 乙 1 文献に記載された技術においては，液（ 9 ）を2020.11.27. no.299

107

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事例②【 訴訟参考図面 】

事例②

流動させる目的は，液（ 9 ）中に存在する磁性微粒子照 ），これは，使用済みクーラント液の流れに沿っを満遍なく円環（ 3 ）に接近させるためであると認めたものなっているのに対し，引用文献 1 では，混濁られ，この目的からすると，液（ 9 ）を掻き回すこと液の流入と排出は，いずれもタンク 17 の左側（ 同じで足り，液（ 9 ）を特定の方向に流動させる必要はな

側 ）で行っている（ 上記【 引用発明第 3 図 】参照 ）よ

いというべきである。」とし，一方，「 引用発明におい

うに，装置の構成も異なっている。

て，タンク17 内に混濁液の流れが生じるとしても，確かに，引用文献 1 では，オイル排出口 15 から混

その具体的な方向，すなわち，マグネットドラム 27

濁液をタンク 17 内に投入し，かつ，クリーンオイルとタンク17 の底部の間に，マグネットドラム 25 からをタンク 17 内から外へ排出していることから，タンマグネットドラム 27 に向かう，スクレパーによって掻ク 17 内では混濁液の流れが生じていることは推認さき取られた磁性体を誘導する流れが生じることを読れ，この点については判決も認めている。

み取ることはできないのであって，この点が，相違点

しかし，引用文献 1 には，マグネットドラム周辺

2，3 ’の内容をなすものであるから，乙 1 文献に記載の混濁液の流れについては記載も示唆もされておらされた上記技術を適用しても，相違点 2，3 ’は依然ず，審決の判断は，必要な技術常識等についても示として相違点として残るというべきである。

されてないことから説得力に欠けるものであったと

そして，上記のとおり，乙 1 文献に記載された技考えられる。

術は，液（ 9 ）を特定の方向に流動させる技術ではな

引用発明において，カキ取り板に沿ってマグネッ

いから，乙 1 文献に記載された上記技術を前提としトドラム 27 に鉄粉を誘導する混濁液の流れが生じても，当業者が，引用発明について，混濁液を上記ているというためには，マグネットドラムを複数有のとおりマグネットドラム 25 からマグネットドラム

する回転ドラム型磁気分離装置において，マグネッ

27 に向かって流れるようにすることを容易に想到す

トドラムからカキ取り板でかき取った鉄粉を，混濁ることはできないというべきである。」として，被告液の流れを利用して，次のマグネットドラムへ誘導の主張を排斥している。

することが技術常識であることを示す必要があった。
また，引用文献 1 の第 3 図には，マグネットドラ
ム 25 及び 27 の回転方向はそれぞれ示されているも3 まとめ
本件補正発明は，「 使用済みクーラント液は、第 2のの，当該図面は，写真や設計図といえるものではの回転ドラムから第 1 の回転ドラムに向かって流なく，各ドラムの大きさ，ドラム間の距離，カキ取れ 」，「 前記スクレパーにより掻き取られた磁性体がり板 39 の大きさやドラムとの接触位置及び接触角度大きくなった状態のまま、前記使用済みクーラントなどについても具体化されている装置でないことに液の流れに沿って前記第 1 の回転ドラムへ誘導され十分に注意を払うべきであった。

る 」ものであるから，クーラント液の流れを積極的

以上から，引用文献に明記されていない事項につに利用しているのに対し，引用発明は，「 オイル排出いて，技術常識等を援用するなどして引用発明を認

口から流下した混濁液中の鉄粉は仕切板 19 に沿っ定する必要性が生じた際には，より慎重に判断するて沈降し、マグネットドラム 25 の付近に落下して沈ことが求められる。

殿し、沈殿した鉄粉はマグネットドラム 25 の外周面に吸着され、鉄粉はカキ取り板にて分離されカキ取

執筆者紹介

り板の表面に沿って徐々に送り出され、マグネット
ドラム 25 からかなりの間隔となった時点で次のマグ事例 1：令和元年（行ケ）第 10085 号（サーバ装置，

ネットドラム 27 の外周面に吸着される 」ものである

その制御方法，プログラム，及びゲームシステム）から，混濁液の流れを積極的に利用しているとはい関口 哲生（審判部訟務室）えないため，両者の技術思想は異なっている。

事例 2：令和元年（行ケ）第 10116 号（回転ドラム型

また，本件明細書では，使用済みクーラント液の磁気分離装置）

流入と排出は，磁気分離装置の本体 10 の右側と左河本 充雄（審判部訟務室）側下部（ 反対側 ）で行っており（ 上記【 本件図 2 】参

（特に注が無い限り、括弧内は執筆時点での所属を表しています。
）

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2020.11.27. no.299