シリーズ判決紹介

前首席審判長 阿部 寛
− 平成21年度第1四半期の判決について −

第1

はじめに

なお，ここで紹介する内容（特に，所感）には，私見が含まれていることをご承知おき願いたい。

平成21年度第1四半期に言い渡しされた判決について，概要を紹介する。

第2

当期における判決総数は，特実 40 件（査定系 24 件，
当事者系 16 件），意匠 1 件（査定系 1 件）であり，審決取1消率（取消件数）は，それぞれ特実 37.5％（15 件），意匠
100.0％（1 件）であった。

ある。

ついては，取消率は 41.7％（取消件数 10 件）であり，前（1）新規性・進歩性

年度の取消率 22.2％を大幅に上回っており，当事者系に

ア 引用発明の認定誤り（事例①）

ついては，無効 Z 審決の取消率は 12.5％（取消件数 1 件）
であり，前年度の取消率 32.8％を下回ったものの，無効

イ 相違点の判断誤り（事例②③④）（2）実施可能要件の判断誤り（無効 Y 審決）（事例⑤）

Y 審決の取消率は 50.0％（取消件数 4 件）であり，前年（3）法 67 条の 3 第 1 項 1 号，法 68 条の 2 の解釈・適用の度の取消率 28.9％を大幅に上回り，結果として，当事者誤り（特許権の存続期間の延長登録出願）（事例⑥）

系の取消率 31.3％は，前年度の取消率 31.1％をわずかに（4）冒認出願の判断誤り（事例⑦）上回った。
取消事例についてみると，査定系では，特許権の存続期間の延長登録出願に係る事例が 6 件，当事者系では，（1）新規性・進歩性
ア 引用発明の認定誤り（事例①）

Y 審決において，冒認出願に係る事例が 3 件あったことが今期の特徴である。

①平成 21 年（行ケ）第 10002 号（発明の名称；外径 1.6mm

冒認出願であるか否かの審理にあたっては，冒認出願の灌流スリーブ）に係る事実の主張立証責任は特許権者側にあることを踏不服 2006-26811，特願平 10-233414（特開 2000-33097）

まえ，口頭審理を開催し，証人尋問等を行い，冒認出願であるか否かの審理を尽くす必要がある。
生じた。

特実系審決取消事件

当期の審決取消を要因別に分けると以下のとおりで審決取消率の内訳を見てみると，特実では，査定系に意匠については，査定系において，1 件の取消事例が審決取消事例

請求項：「【請求項 1】外形寸法（図面）が 1.40mm 以上 1.72mm 以下
である灌流スリーブ。」

この事例においては，共通点（全体形状）に係る各形
態がありふれたものであることに照らすと，相違点（細部）に係る本願意匠の各形態が相まって生じる意匠的効
果は，両意匠の共通点（全体形状）に係る各形態が生じるありふれた美感を超えるに足りるものというべきであると判示され，類否判断においては，この観点からも検討しておく必要がある。
当期においては，進歩性における相違点の判断誤り等の事例の他，特許権の存続期間の延長登録出願に係る事
例，冒認出願に係る事例についても紹介する。

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本願発明

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図1

所感：
本事例においては，審決は，「引用例には，寸法について単位が明記されていないが，ダブルクォート（”）を付して記載されているから，インチであると認められる。
そして，1 インチ＝ 25.4mm であるから，引用発明の各寸法を mm に換算すると，内径寸法は 1.524mm，ステン
トの外形寸法は 1.651mm である。
そうすると，引用発明におけるスリーブの末端部分の引用文献（国際公開 98 ／ 16155 号） 図 3

外径寸法は，当然内径寸法よりも大きいから 1.524mm 以
上 で あ り， ス テ ン ト の 外 径 寸 法 よ り も 小 さ い か ら
1.651mm 以下の範囲にあることになり，本願発明の灌流
スリーブの外径寸法である 1.40mm 以上 1.72mm 以下に含まれることは明らかである。……
本願発明の用語を用いて表現すると，両者は『外径寸法が 1.40mm 以上 1.72mm 以下である灌流スリーブ』である点で一致し，相違点はない。」と認定，判断した。
これに対し，判決は，「特許出願に際して願書に添付された図面は設計図ではなく，特許を受けようとする発引用文献（国際公開 98 ／ 16155 号） 図 4

明の内容を明らかにするための説明図にとどまり，同図上に，当業者に理解され得る程度に技術内容が明示されていれば足り，これによって当該部分の寸法や角度等が特定されるものではない。

スリーブ 20，ステント 32（ステントの肉厚は 0.001 な

本件では，ステントの内径寸法は，通常，スリーブのいし 0.020 の範囲，典型的には 0.005（インチ））
ステントの内径は，典型的な数字から計算すると，末端部分の内径寸法より小さい 1.397mm となるべきとこ
ろ，引用例の図 3 では，ステントの内径がスリーブの末

1.397mm となる。

端部分の内径よりも大きく図示されている。以上を前提とすると，引用例上の図面が，部材の大小関係を正確に

判示事項：
特許出願に際して，願書に添付された図面は，設計図踏まえて作成されたか否かは不明といわざるを得ず，こではなく，特許を受けようとする発明の内容を明らかにのような図面のみに基づいて，引用例における部材の大するための説明図にとどまり，同図上に，当業者に理解

小関係を認定することは適切ではない。

され得る程度に技術内容が明示されていれば足り，これ特許法第 29 条 1 項 3 号所定の「刊行物に記載された」

によって当該部分の寸法や角度等が特定されるものではというためには，当業者がその刊行物を見れば，特別のない。引用例において，ステントの内径寸法は，通常，思考を要することなく実施し得る程度にその内容が開示

スリーブの末端部分の内径寸法より小さい 1.397mm となされている必要がある。

るべきところ，引用例の図 3 では，ステントの内径がス

被告は，肉厚が 0.1mm 以下の管状部材の作成が可能でリーブの末端部分の内径よりも大きく図示されている。

あることは当業者にとって周知である旨主張し，その根これを前提とすると，引用例上の図面が，部材の大小関拠として乙 1，2 を挙げるが，乙 1，2 に記載された，血係を正確に踏まえて作成されたかは不明といわざるを得管内に挿入するカテーテル管に関する技術と，白内障のず，このような図面のみに基づいて，引用例における部手術等に用いるスリーブに関する引用発明や本願発明と材の大小関係を認定することは適切ではない。

は，医療器具に関する点で共通性を有するものの，器具

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の属性，使用状況，求められる強度等において異なる（こ

（2）式

K＝T√D

れらの点は，肉厚にも影響を与えるものと解される。）

ここで D はコードの総デニール数，ことを否定できず，引用例におけるスリーブの末端部分

T はコードの 10cm 当たりの上撚り数，K は撚り係数」（その内径寸法は，前述のとおり，通常 1.524mm である。）につき，約 0.1mm 以下の肉厚の素材を用いることにより，その外径寸法を 1.72mm 以下にするためには，なお相当程度の思考を要するというべきであって，当業者が引用例を見れば，特別の思考を要することなく実施し得る程
度に本願発明の内容が開示されていたとまでは認められない。
」と判示した。
審決は，引用例の図面のみから，引用発明におけるス

本願発明

図1

（内管 1，補強層 2，外観 3，中間ゴム層 4）

リーブの末端部分の外径寸法は，……ステントの外径寸法よりも小さいから 1.651mm 以下の範囲にあることになると認定したところ，判決では，図面のみに基づいて，
引用例における部材の大小関係を認定することは適切ではないとされたものである。
特許図面から引用発明を認定する際は，特許出願に際して願書に添付された図面は設計図ではなく，特許を受けようとする発明の内容を明らかにするための説明図に

引用文献（特開平 6 − 300169 号公報） 図 3

とどまり，これによって当該部分の寸法や角度等が特定（内管層 1，外面保護層 2，繊維補強層 3）されるものではない点に留意すべきである。

イ 相違点の判断誤り（事例②③④）②平成 20 年（行ケ）第 10300 号（発明の名称；繊維強化成形体）
不服2006-27558，特願平10-146882（特開平11-336957）

周知例 2（特開平 8 − 127081 号公報） 図 2（内面樹脂チューブ 1，内側ゴム層 2，第 1 補強層 3，
中間ゴム層 4，第 2 補強層 5，外側ゴム層 6）

請求項：「【請求項 1】内管と外管との間に 1 層乃至複数層の補強層を配置したホースにおいて，少なくとも 1 層の補強層を「加硫時に補強糸がゴム層に落ち込む棚落ちを防ぐため形成する繊維コードは（1）
式にて n と m の関係が 1.05 ≧（nに，135℃における 50％モジュラスが 20 〜 40kgf/ ㎠）程＋ m）／ n ≧ 1.00 となる構造を有する脂肪族ポリケトン

度（約 1.96 〜 3.92MPa）という，従来とは異なる特別な繊維を含むコードからなり，該繊維コードは下記（2）式

値のエラストマー組成物（ゴム材料）を採用したもの」

で表される撚り係数 K が 150 〜 800 の範囲にあり，該繊維コードの強度が 10g ／ d 以上であり，かつ前記内管を審決認定の相違点 4構成するエラストマー組成物の 100℃での 50％モジュラ

内管を構成するエラストマー組成物の特性が，本願発スが 3.0MPa 以上であるホースからなる繊維強化成形体。

明では「100℃での 50％モジュラスが 3.0MPa 以上」に特（1）式定されているのに対し，引用発明ではかかる特定がなさ−（CH2 − CH2 − CO）n −（R − CO）m −ここで R は炭素数が 3 以上のアルキレン基

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れていない点。

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判示事項：を解消するために，135℃における 50％モジュラスが約相違点 4 の判断誤りについて

1.96 〜 3.92MPa という値のエラストマー組成物を採用

従来から使用されているホースの内管を構成するエラしたものである。

ストマー組成物の 135℃における 50％モジュラスは，約

そうすると，繊維補強層を有するホースの内管を構成

0.98 〜 2.35MPa 程度であったが，周知例 2 記載の技術は，するエラストマー組成物について，100℃における 50％

加硫時に発生する補強糸の棚落ちという特定の課題を解モジュラスを 3.0MPa 程度以上とすることは，普通に採消するために，135℃における 50％モジュラスが約 1.96

用される範囲であるとはいえず，更にこれを引用発明に〜 3.92MPa という値のエラストマー組成物を採用した

適用して相違点4に係る構成とすることが，当業者にとっものである。そうすると，繊維補強層を有するホースのて容易想到であるとはいえないとして，審決の判断は誤内管を構成するエラストマー組成物を，100℃におけるりである」旨判示した。

50％モジュラスが3.0MPa程度以上のものとすることは，判決では，周知例 2 記載の「エラストマー組成物の100℃と 135℃の温度の差を考慮に入れても，繊維補強

135℃における 50％モジュラスは，約 0.98 〜 2.35MPa層を有するホースに関する技術分野において，普通に採程度のものであった」というエラストマー組成物の特性用される範囲のものであるということはできない。しかを示す数値範囲は，加硫時に発生する補強糸の棚落ち

も，引用発明で繊維補強層に用いられているヘテロ環含という特定の課題を解消するためのものであり，審決

有芳香族ポリマーからなる繊維は，耐熱性，難燃性であでいう普通に採用される範囲であるとはいえないと判り，その分解温度は 600℃以上であり，……100℃程度

断した。

の温度条件では，ホースの補強に関する性能に特段の影周知技術を採用して相違点に係る本願発明を容易と判響は生じないと解されるから，引用発明において，ホー断する際は，周知文献に記載された技術内容を十分に検スの内管を構成するエラストマー組成物の 100℃におけ討し，該技術内容が一般的に普通に採用される周知技術

る 50％モジュラスを，敢えて普通に採用される値よりといえるか否か十分に検討しておく必要がある。特に，大きい 3.0MPa 程度以上とする必要性はなく，そのよう本件の場合のように，ある物質の特性を示す数値範囲をにする契機があるとはいえない。

周知技術と認定する場合は注意する必要がある。

したがって，……相違点 4 に係る構成とすることが……容易想到であるとした審決の判断は誤りである。

③平成 20 年（行ケ）第 10121 号（発明の名称；切換弁及
びその結合体）無 効 2007-19302， 特 願 2003-102825（ 特 開 2003-

所感：
本事例においては，審決は，「繊維補強層を有するホー

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スの内管を構成するエラストマー組成物として，100℃前後での 50％モジュラスを 3.0MPa 程度以上のものとす

請求項：

ることは，周知例 2 に記載されているように，当該技術「【請求項 1】蛇口と連結可能な原水流入口と，原水をそ分野において，普通に採用される範囲のものであるから，のままストレート状またはシャワー状に吐水する各原引用発明において『100℃での 50％モジュラスが 3.0MPa

水吐出口と，浄水器に接続可能な原水送水口とを備え以上』のものを採用して相違点 4 に係る構成とすることた切換弁本体並びに取っ手部分を備えた切換レバーとは，容易想到である」と判断した。

を有する切換弁であって，該切換弁本体の内部に，該切これに対し，判決は，「周知例 2 の記載に照らすと，換レバーと連動して回動する回転軸の回動操作により従来から使用されているホースの内管を構成するエラス

各原水吐出口または原水送水口への水路の切り換えをトマー組成物の135℃における50％モジュラスは，約0.98

行う水路切換機構及び該切換レバーによる回動伝達部〜 2.35MPa 程度のものであったが，周知例 2 記載の技術にラチェット機構とを有するとともに，該切換レバーが，は，加硫時に発生する補強糸の棚落ちという特定の課題

その取っ手部分の上面側または下面側の少なくとも一2009.11.16. no.255

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部分に，前記回転軸に対して常に平行となる略平面部を有する切換弁。」

引用文献 1（特開平 8 − 75018 号公報） 図 1

本願発明

図3

本願発明

図4
引用文献 2（実願平 4 − 88419 号（実開平 6 − 49565 号）の CD − ROM）図 2「水路を切り換えるための機構について，回転板 9 には
その回転軸を中心に 60 度ずつの 6 個の歯が形成された
ラチェット歯車 94 が形成されており，押し部 11 を押す
毎に，押し部 11 の先に連接された爪 12 がラチュット歯車 94 の各歯を一つずつ押して，歯車を一山ずつ（60 度ずつ）回転させ，これにより，水路を開口する孔が形成された回転板 9 を回動させる円板回転機構 10 が記載されている。
そして，引用発明 2 のラチェット歯 94 は，押し部 11 を押す直動の操作力を回転板 9 の回動に変換する構成が採本願発明用されている点で技術的な特徴がある。」

図7

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また，判決は，審決の容易想到性の理由について，引審決認定の相違点イ
本願発明が「切換レバーによる回動伝達部にラチェッ用発明 2 に着目した実質的な検討及び判断を示していな

ト機構を有する」としているのに対して引用発明ではそい，と指摘した上で，「特許法 157 条 2 項 4 号が，審決にの様な構成を有していない点。

理由を付することを規定した趣旨は，審決が慎重かつ公正妥当にされることを担保し，不服申立てをするか否か

判示事項：の判断に資するとの目的に由来するものである。特に，相違点イの判断誤りについて審決が，当該発明の構成に至ることが容易に想到し得た

引用発明 2 は……「直動−回動変換」方式を採用してとの判断をする場合においては，そのような判断をする

おり，押し部 11 を押す直動の操作力を回転板 9 の回動にに至った論理過程の中に，無意識的に，事後分析的な判変換するとの技術的特徴を備えている点において，引用

断，証拠や論理に基づかない判断等が入り込む危険性が発明及び本願発明と相違する。

有り得るため，そのような判断を回避することが必要と

引用発明2の技術的特徴及び相違点を考慮するならば，なる（知財高等裁判所平成 20 年（行ケ）第 10261 号審決

引用発明と引用発明 2 とを組み合わせて本願発明の構成取消請求事件・平成 21 年 3 月 25 日判決参照）。そのように到達すること……が容易であるとはいえない。

な点を総合考慮すると，被告が，本件訴訟において，引用発明と引用発明 2 を組み合わせて，本願発明の相違点
イに係る構成に達したとの理由を示して本願発明が容易

所感：
本事例においては，審決は，「蛇口に連結する切換弁想到であるとの結論を導いた審決の判断が正当である理において，水路切換機構を回動させる回動伝達部にラ由について，主張した前記の内容は，審決のした結論にチェット機構を用いた発明が引用文献 2 に記載されてい至る論理を差し替えるものであるか，又は，新たに論理る。

構成を追加するものと評価できるから，採用することは引用発明と引用文献 2 に記載された発明は，蛇口に連できない。以上のとおりであるから，レバーを回動させ結する切換弁において，水路切換機構を回動させる手段る 操 作 力 を 被 回 動 部 材 に 伝 達 す る 回 動 伝 達 部 に， ラである点で共通するものであるから，引用発明において，チェット歯を有するラチェット機構として備える構成が，

回動伝達部にラチェット機構を用いることで相違点イに

本願出願前に公知又は周知であるか否か，引用発明に，係る本願発明の構成とすることは，当業者に容易であ

ラチェットに係る公知又は周知の技術を適用することにる。」と判断した。

より本願発明の構成に至ることが容易であるか否かの争これに対し，判決は，「引用発明は，レバーと回転軸

点については，審判手続において，出願人である原告にとの関係においては，『回動−回動変換』方式を採用し対して，本願発明の容易想到性の有無に関する意見を述ている点において，本願発明と共通するのに対して，引べる機会等を付与した上で，審決において，改めて判断用発明 2 は，押し部と回転軸中心との関係において『直するのが相当である。」と判示している。

動−回動変換』方式を採用しており，押し部 11 を押す直本願発明と引用発明は，レバーと回転軸との関係にお動の操作力を回転板 9 の回動に変換するとの技術的特徴

いては，「回動−回動変換」方式である点において，共を備えている点において，引用発明及び本願発明と相違通しているが，引用発明 2 は，押し部と回転軸中心とのする。

関係においては「直動−回動変換」方式であって，この引用発明 2 の技術的特徴及び相違点を考慮するなら点において，引用発明及び本願発明と相違する。そうすば，……引用発明 2 のラチェット歯 94 を，引用発明のると，引用発明と引用発明 2 は，蛇口に連結する切換弁

回動伝達部に適用することにより，本願発明の構成でにおいて，水路切換機構を回動させる手段である点で共ある『該切換レバーによる回動伝達部にラチェット機構

通するものであるという理由からだけでは，引用発明にを有する』構成に至ることが容易であるとはいえない。」

おいて，回動伝達部にラチェット機構を用いることで相と判示した。

違点イに係る本願発明の構成とすることは，当業者に容2009.11.16. no.255

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tokugikon易であるとはいえないものであって，判決が判示しているとおり，審決の理由不十分といわざるを得ない。引用
発明2の「直道−回動変換部」からなるラチェット機構を，
引用発明の回動伝達部に何故適用できるのか，そして，適用することにより，何故本願発明の構成に到達できるのか，審決に論理的により丁寧に記載すべきであった。
そもそも，審決が提示した引用文献 2 は不適切であって，引用文献 2 としては，「回動−回動変換」方式のラチェット機構を備えた伝達機構が記載された文献を提示すべき
であった。

本願発明

図3

④平成 20 年（行ケ）第 10396 号（発明の名称；排泄物処理材）
無効 2008-800007，特許 4014604（無効 Z 審決）
請求項：「【請求項 1】表面に表飾のための凹凸が施された塩化ビ
ニールシートに紙製シートを貼り合わせて成る壁紙の廃材を原料とし，該壁紙を細かく破砕し形成した表面に上記凹凸を残存する塩化ビニール片と紙片の貼り合わせ構造を有する破砕片と，繊維状吸水材又は粉粒状吸水材とを組成材とする粗粒状体から成り，該粗粒状体中の塩化ビニール片の上記凹凸面が対面して通水路を形成し，該通水路内に上記繊維状吸水材又は粉粒状吸水材を保持した構造を有することを特徴とする排泄物処理材。」

甲 1（特開 2000 − 60338 号公報） 図 1「3mm 以下の粒度の表面がプラスチック材料被膜で覆わ
本願発明

図1

れているラミネート加工紙廃材の粉砕物，及び該粉砕物
より少ない量の粉状吸水性樹脂を含有して粒状に形成されている粒体，並びに該粒体表面部に付着した界面活性剤から成る粒状の動物用排泄物処理材」

審決認定の相違点〈相違点 1〉
本件発明 1 は，「表面に表飾のための凹凸が施された
本願発明

塩化ビニールシートに紙製シートを貼り合わせて成る

図2

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壁紙の廃材を原料」とするものであるのに対し，甲第 1

加工紙廃材に代えて，この周知の壁紙の廃材を用いる

号証発明は，「表面がプラスチック材料被膜で覆われてことを試みることは，そうすることに特段の阻害事由

いるラミネート加工紙廃材」を原料とする点。

が存在するとはいえず，当業者が容易に想到し得るこ〈相違点 2〉とである。

本件発明 1 は，粗粒状体が「壁紙を細かく破砕し形成

2. 相違点 2，3 について……略……」と判断した。

した表面に上記凹凸を残存する塩化ビニール片と紙片

これに対し，判決は，「本件発明 1 における『破砕片』の貼り合わせ構造を有する破砕片……を組成材とする」と甲第 1 号証発明における『粉砕物』とは，前記のとおのに対し，甲第 1 号証発明は，粒体が「粉砕物……を含有」

りその形状に違いがあり，甲第 1 号証発明における『粉するものであり，かかる「粉砕物」について，表面に凹

砕物』は，本件発明 1 が有する『壁紙を細かく破砕した凸を残存する塩化ビニール片と紙片の貼り合わせ構造

塩化ビニール片の凹凸面が対面して通水路を形成し，そを有する破砕片であることの特定がない点。

の通水路内に凹凸によって繊維状吸水材又は粉粒状吸水〈相違点 3〉

材を確実に保持するとともに，排尿は通水路内に誘引さ本件発明 1 は，「粗粒状体中の塩化ビニール片の上記

れつつ通水路内の繊維状吸水材又は粉粒状吸水材と凹凸

凹凸面が対面して通水路を形成し，該通水路内に上記に捕捉される』という作用効果を有しないことも明らか

繊維状吸水材又は粉粒状吸水材を保持した構造を有すであって，本件特許出願前に『表面に表飾のための凹凸る」のに対し，甲第 1 号証発明は，かかる構造の特定がが施された塩化ビニールシートに紙製シートを貼り合わない点。

せてなる壁紙』を排泄物処理材に用いることを記載又は示唆した先行技術があったとも認められないから，当業者が，甲第 1 号証発明における『表面がプラスチック材

判示事項：
本件発明 1 における「破砕片」と甲第 1 号証発明におけ料被膜で覆われているラミネート加工紙の廃材』に代える「粉砕物」とは，前記認定のとおりその形状に違いがて『表面に表飾のための凹凸が施された塩化ビニールあり，甲第 1 号証発明における「粉砕物」は，本件発明 1

シートに紙製シートを貼り合わせてなる壁紙の廃材』をが有する「……通水路内に凹凸によって……吸収材を確用いることを容易に想到すると認めることはできない。

実に保持するとともに排尿は通水路内に誘引されつつ本件発明 1 は，『表面に凹凸を残存する塩化ビニール……吸水材と凹凸に捕捉される」という作用効果を有し片と紙片の貼り合わせ構造を有する破砕片』を用いるもないことも明らかであって，本件特許出願前に「表面にのであるから，表面の凹凸の対面により一定程度通水路

表飾のための凹凸が施された塩化ビニールシートに紙製が形成されることが推認することができるし，また，そシートを貼り合わせてなる壁紙」を排泄物処理材に用いの通水路内に上記凹凸によって繊維状吸水材又は粉粒状ることを記載又は示唆した先行技術があったとも認めら

吸水材を保持すれば，確実に保持することができ，『排れないから，当業者が甲第1号証発明における「……廃材」

尿は上記通水路内に誘引されつつ通水路内の繊維状吸水に代えて「……凹凸が施された……壁紙の廃材」を用い材又は粉粒状吸水材と凹凸に捕捉される』ことも容易にることを容易想到すると認めることはできない。

推認することができる。」と判示した。
審決は，表面に表飾のための凹凸が施された塩化ビ
ニールシートに紙製シートを貼り合わせて成る壁紙が廃所感：
本事例においては，審決は，棄物としてありふれたものであり，また，該壁紙を細「1. 相違点 1 について

かく破砕し形成した破砕片は，粗粒状態の中では様々『表面に表飾のための凹凸が施された塩化ビニールシー

な方向に混在されることから，判決で判示した効果のトに紙製シートを貼り合わせて成る壁紙の廃材』が周知

顕著性も余りないのではないかとの認識で容易であるとのものであることに基づいて，甲第 1 号証発明において，判断した。

表面がプラスチック材料被膜で覆われているラミネート

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しかし，表面に表飾のための凹凸が施された塩化ビ

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tokugikonニールシートに紙製シートを貼り合わせて成る壁紙の廃件数値は，所期の作用効果を奏する有効量を意味するも棄物の再利用の形態等について精査する必要があったのと解され，これを，場合によっては所期の作用効果をし，壁紙の表面の凹凸形状による「壁紙を細かく破砕し奏しないこともあるという意味での単なる「目安」とみた塩化ビニール片の凹凸面が対面して通水路を形成し，ることはできない。

その通水路内に凹凸によって繊維状吸水材又は粉粒状吸水材を確実に保持するとともに，排尿は通水路内に誘引

所感：されつつ通水路内の繊維状吸水材又は粉粒状吸水材と凹

本事例においては，審決は，「本件明細書の発明の詳凸に捕捉される」という作用効果についてもきちっと検細な説明は，保存条件に応じて含まれる水の量が決めら討をしておく必要があった。

れることを当業者に明らかにしているのであるから，下限値として示された『0.015％（重量／重量）』は，あくま
でルイス酸による分解を防止できる最小量の目安として（2）実施可能要件の判断誤り示されているのであって，あらゆる条件下においてルイ⑤平成18年（行ケ）第10489号（発明の名称；フルオロエー

ス酸による分解を防止できる量であると解すべきものでテル組成物及び，ルイス酸の存在下におけるその組成はない」として，「甲 9 で水の量 0.0187％のサンプルでセ物の分解抑制法）

ボフルランの分解がみられたとしても，当該サンプルで無効 2005-80139，特許 3183520（無効 Y 審決）

は単にルイス酸抑制剤である水が 0.0187％では不足であったことが推定されるだけであって，このことにより

請求項：

本件各発明が当業者に実施しえないとすることはできな「【請求項 1】麻酔薬組成物であって，一定量のセボフルい」と判断した。

ラン；及び 少なくとも 0.015％（重量／重量）の水を含これに対し，判決は，「本件発明 1 のような組成物のむことを特徴とする，前記麻酔薬組成物。」

発明においては，当業者にとって，当該組成物を構成す
る各物質名及びその組成割合が示されたとしても，それのみによっては，当該組成物がその所期する作用効果を判示事項：
本件発明 1 のような組成物の発明においては，当業者奏するか否かを予測することが困難であるため，当該組

にとって，当該組成物を構成する各物質名及びその組成成物を容易に使用することができないから，そのような割合が示されたとしても，それのみによっては，当該組発明において実施可能要件を満たすためには，発明の詳成物がその所期する作用効果を奏するか否かを予測する

細な説明に，当該組成物がその所期する作用効果を奏すことが困難であるため，当該組成物を容易に使用するこることを裏付ける記載を要するものと解するのが相当でとができないから，そのような発明において実施可能要ある。また，上述したところは，本件発明 2 及び 3 のよ件を満たすためには，発明の詳細な説明に，当該組成物

うな組成物の調製法の発明並びに本件発明 4 のような物

がその所期する作用効果を奏することを裏付ける記載を

質間の化学反応を防止する方法の発明においても，同様要するものと解するのが相当である。

に妥当するものというべきである。」と基準を示した。

発明の詳細な説明には，本件各発明は，単に，ルイス

その上で，「本件各発明が所期する作用効果は，セボ酸抑制剤としての水を含有させればよいとするものではフルランを含有する麻酔薬組成物について，セボフルラ

なく，水によるその「有効な安定化量」を問題とし，こンがルイス酸によってフッ化水素酸等の分解産物に分解れを，「約 0.0150％ w ／ w から 0.14％ w ／ w（飽和レベル）

されることを防止し，安定した麻酔薬組成物を実現するである」とする旨の記載……があるのであり……，各実こと（『所期の作用効果』）」であり，本件各発明が所期の施例の記載をみても，そのほとんどにおいて，含有させ作用効果を奏するための手段は，「セボフルランを含有る水の量を問題にし，水の量の多寡によって，所期の作する麻酔薬組成物中の水の量を本件数値のものとするこ用効果を奏するか否かを確認しているのであるから，本とである」と認定した。

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そして，「発明の詳細な説明には，本件数値（少なくの保存状態においてセボフルランがさらされ得る大抵

とも 150ppm）の水を含ませることにより所期の作用効の場合』には，150ppm の水が存在すれば所期の作用効果を奏したとの直接の記載は一切なく，実験に用いら果を奏することを容易に理解することができたものとれた水の量のうち本件数値に最も近似する水の量であ認めることができないことは，論を待たない。」と判示

る 109ppm の水しか存在しない場合にはセボフルランのした。

分解を抑制することができず，206ppm 以上の水が存在

また，上記審決の判断について，判決は，「確かに，する場合にはセボフルランの分解を抑制することがで……発明の詳細な説明の記載によれば，本件各発明は，きたとの記載（実施例 4 のうち 40℃の場合）があるのみ」

セボフルランがルイス酸によって分解され，有害なフッであり，被告らの「109ppm と 206ppm の中間値を本件数

化水素酸等の分解産物を生じるとの課題を解決するた

値として採用した旨」の主張についても，「発明の詳細

め，ルイス酸抑制剤である水を含有させることにより，な説明に，水の量が増えるに従ってセボフルランの分所期の作用効果を奏することを目的とするものと認めら

解度が減少する傾向にあることが記載されていることれる。しかしながら，発明の詳細な説明には，本件各発からすると，109ppm と 206ppm との間に，所期の作用

明は，単に，ルイス酸抑制剤としての水を含有させれば効果を奏する数値が存在する蓋然性が高いとはいえる

よいとするものではなく，水によるその「有効な安定化が，それが両者の単純な中間値（157.5ppm）付近の数値量」を問題とし，これを，「約 0.0150％ w ／ w から 0.14％であるといえる知見は何ら存在しない」と述べ，被告ら

w ／ w（飽和レベル）である」とする旨の記載があるのでの主張を退けた。さらに，被告らは，「実施例 1 〜 7 は，
『最あり……，各実施例の記載をみても，そのほとんどにお悪の場合のシナリオ』においてすら本件作用効果を奏す

いて，含有させる水の量を問題にし，水の量の多寡によっることを記載するものであり，当該記載により，当業て，所期の作用効果を奏するか否かを確認しているので者は，実際の保存状態においてセボフルランがさらさあるから，本件数値は，所期の作用効果を奏する有効量れ得る大抵の場合には，それ以上に効果を奏することを意味するものと解され，これを，場合によっては所期を容易に理解することができるものである（したがって，の作用効果を奏しないこともあるという意味での単なる『実際のセボフルランの製造現場における条件に置き換『目安』とみることはできない。」と述べ，審決の判断はえるためのテスト』なども必要がない。）」と主張したが，誤っている旨指摘している。

判決は，「確かに，実施例 4 のサンプル 7 及び 8 の実験条

また，被告らの，本件数値が「目安」にすぎないこと

件は，フレームシールを施した上，40℃の恒温装置にの根拠として，「本件各発明の中核たる技術的思想（本200 時間置いたというものであり，当業者は，かかる実件各発明は，数値限定にのみ特徴があるものではなく，

験条件を，通常のセボフルラン含有麻酔薬の製造，保『ルイス酸によるセボフルランの分解という新たな知見

存等における環境下では生じ得ない条件であると理解を見出し，かかる知見を基礎としつつ，従来不純物としし得るものと認められる」が，上記条件下における実験て認識されていた水を含ませることによってルイス酸に結果を，「通常のセボフルランの製造，保存等におけるよるセボフルランの分解を抑制すること』を発明の中核

環境下に置き換えることにより，150ppm の水が存在すたる特徴とする新たな技術的思想に基づくものである。
）

れば所期の作用効果を奏することができるとの結論を及び審査過程から明らかであ（る）」との審決の判断と同導き得ることを合理的に説明する証拠は一切存在しな

旨の主張についても，同様に単なる「目安」とみるべきい。ましてや，本件優先日当時の当業者は，セボフル

根拠となるものではないと指摘した。

ランがルイス酸によって分解されるという事実を知ら本件発明 1 のような組成物の発明において実施可能要ず，当該分解の原因に関する知識も有しておらず，む件を満たしているか否かを判断する際は，発明の詳細なしろ，セボフルランがルイス酸に対して安定であると説明に，当該組成物がその所期する作用効果を奏するこ考えていた（当事者間に争いがない。）のであるから，『最とを裏付ける記載があるか否かを慎重に検討する必要が悪の場合のシナリオ』の記載に接した当業者が，『実際ある。

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係る延長登録の効力の及ぶ範囲についての誤り」）におい（3）法 67 条の 3 第 1 項 1 号，法 68 条の 2 の解釈・適用のて誤りがあり，……審決を取り消すべきものと判断する。

誤り（特許権の存続期間の延長登録出願）

従来，……専ら，先行処分を理由として存続期間が延長された特許権の効力がどの範囲まで及ぶかという観点⑥平成 20 年（行ケ）第 10458 号（発明の名称；医薬）不服 2006-20940，特願 2005-700093，特許 3677156（特許法 68 条の 2）から検討されてきた。
しかし……審決の判断の当否を検討するに当たって請求項：は，拒絶すべきとの査定（審決）の根拠法規である特許「【請求項 1】

法 67 条の 3 第 1 項 1 号の要件適合性を検討することが必（A）薬物を含有し，最高血中薬物濃度到達時間が約 60須である。

分以内である速放性組成物と，（2）特許法 67 条の 3 第 1 項 1 号は，「その特許発明の実施（B）薬物を含んでなる核を，（1）水不溶性物質，（2）硫に……政令で定める処分を受けることが必要であつたと酸基を有していてもよい多糖類，ヒドロキシアルキル基は認められないとき。」と，審査官（審判官）が，延長登またはカルボキシアルキル基を有する多糖類，メチルセ

録出願を拒絶するための要件として規定されているか

ルロース，ポリビニルピロリドン，ポリビニルアルコー

ら，審査官（審判官）が，当該出願を拒絶するためには，

ルおよびポリエチレングリコールから選ばれる親水性物①「政令で定める処分」を受けたことによっては，禁止

質および（3）酸性の解離基を有し pH 依存性の膨潤を示が解除されたとはいえないこと，又は，②「『政令で定す架橋型アクリル酸重合体を含む被膜剤で被覆してなるめる処分』を受けたことによって禁止が解除された行為」

放出制御組成物とを組み合わせてなる医薬。

が「『その特許発明の実施』に該当する行為」に含まれな【請求項 2】 薬物がオピオイド鎮痛薬である請求項 1 記

いことを論証する必要があるということになる。

載の医薬。

……本件先行処分の存在は，本件発明に係る特許権者【請求項 3】オピオイド鎮痛薬がモルヒネまたはその薬理である原告にとって，本件発明の技術的範囲に含まれる

学的に許容し得る塩である請求項 2 記載の医薬。」

医薬品について薬事法所定の承認を受けない限り，本件発明を実施することができなかった法的状態の解消に対本件処分（承認番号 21700AMZ00737000）【有効成分】

し，何らかの影響を及ぼすものとはいえない。

塩酸モルヒネ……本件先行処分の存在を理由として，本件発明の実【効能・効果】
	中等度から高度の疼痛を伴う各種癌に施に政令で定める処分を受けることが必要であったとはおける鎮痛認められないから，……特許法 67 条の 3 第 1 項 1 号によ【用法及び用量】
	通 常，成人には塩酸モルヒネとして 1

り拒絶すべきであると判断した点に誤りがあり，……。

日 30 〜 120mg を 1 日 1 回経口投与する。

（3）……薬事法所定の承認が与えられた医薬品の「成分」，

なお，年齢，症状により適宜増減する。

「分量」及び「構造」によって特定された「物」についての当該特許発明の実施，及び当該医薬品の「用途」によっ

本件先行処分（承認番号：不詳）て特定された「物」についての当該特許発明の実施につ【有効成分】

いてのみ，延長された特許権の効力が及ぶものと解する

塩酸モルヒネ【効能・効果】 中 等度から高度の疼痛を伴う各種癌にのが相当である。

おける鎮痛……特許法 68 条の 2 にいう「政令で定める処分の対象」【用法及び用量】……1 日 6 回に分割して……

となった「物」を「有効成分」であるとしてした審決の判断には，誤りがある。

判示事項：（1）当裁判所は，……審決の判断には，以下の 2 点（
「特所感：

許法 67 条の 3 第 1 項 1 号該当性の誤り」及び「先行処分に

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本事案においては，審決は，「本件処分の対象となっ

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た医薬品である『パシーフカプセル 30mg』（本件医薬品）断した点に誤りがあり，この誤りが審決の結論に影響すの『有効成分』は『塩酸モルヒネ』，『効能・効果』は『中ることは明らかである。

等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛』であり，

特許法 67 条の 3 第 1 項 1 号の規定は，延長登録出願を『塩酸モルヒネ』を『中等度から高度の疼痛を伴う各種癌拒絶するための要件として規定されているから，審査官

における鎮痛』に使用する医薬品である『オプソ内服液（審判官）が，当該出願を拒絶するためには，①「政令で5mg・10mg』（先行医薬品）が本件処分の前である平成

定める処分」を受けたことによっては，禁止が解除され15 年 3 月 14 日に承認され（本件先行処分），同年 6 月 13

たとはいえないこと，又は，②「『政令で定める処分』を日に薬価収載され，同年 6 月 26 日に販売開始されている受けたことによって禁止が解除された行為」が「『その特ことからすれば，『塩酸モルヒネ』を『有効成分（物）』と

許発明の実施』に該当する行為」に含まれないことを論し，同一の『効能・効果（用途）』を有する医薬品は，本証する必要があるということになるが，本件はこれを充件処分以前に既に承認されていたものであって，当該医足していない。

薬品の有効成分，効能・効果以外の剤形などの変更の必ところで，本件先行処分の対象となった先行医薬品は，

要上，新たに処分を受ける必要が生じたとしても，本件

本件発明の技術的範囲に含まれないこと，本件先行処分

発明の実施に特許法 67 条 2 項の政令で定める処分（政令を受けた者が，本件特許権の特許権者である原告でもなで定める処分）を受けることが必要であったとは認めらく，専用実施権者又は登録された通常実施権者でもない

れないから，本件出願は同法 67 条の 3 第 1 項 1 号の規定

ことは，当事者間に争いがなく，本件先行処分によってにより拒絶すべき」と判断した。

禁止が解除された先行医薬品の製造行為等は本件発明のこれに対し，判決は実施行為に該当するものではない。本件においては，本「1. 従来，先行処分を理由として特許権の存続期間が延件先行処分が存在するものの，本件先行処分を受けるこ長された後に，さらに処分（後行処分）がされ，後行処とによって禁止が解除された行為が，本件発明の技術的分があったことを理由とする延長登録の出願の可否が争範囲に属し，本件発明の実施行為に該当するという関係われた事案においては，専ら，先行処分を理由として存が存在するわけではない。

続期間が延長された特許権の効力がどの範囲まで及ぶかしたがって，本件先行処分の存在は，本件発明に係るという観点（特許法 68 条の 2）から検討されてきた。本

特許権者である原告にとって，本件発明の技術的範囲に件においても，例外ではなく，審決は，専ら，上記の論含まれる医薬品について薬事法所定の承認を受けない限点から検討を加えて，結論を導いている。

り，本件発明を実施することができなかった法的状態のしかし，先行処分を理由として存続期間が延長された解消に対し，何らかの影響を及ぼすものとはいえない。

特許権の効力がどの範囲まで及ぶかという点は，特許発本件先行処分の存在は，本件発明の実施に当たり，「政明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であっ令で定める処分」（本件では薬事法所定の承認）を受ける

たか否かとの点と，常に直接的に関係する事項であるとことが必要であったことを否定する理由とならない。

はいえない。むしろ，本件を含む，特許権の存続期間の3.先行処分に係る延長登録の効力の及ぶ範囲についての延長登録の出願を拒絶すべきとした審決の判断の当否を誤り検討するに当たっては，拒絶すべきとの査定（審決）の審決が，先行処分を理由とする特許権の存続期間が延根拠法規である特許法 67 条の 3 第 1 項 1 号の要件適合性

長された場合の当該特許権の効力を，処分の対象となっを検討することが必須である。

た品目とは関係なく，『有効成分（物）』，『効能・効果（用2. 特許法 67 条の 3 第 1 項 1 号該当性の誤り途）』を同一とする医薬品に及ぶものと解して，原告の審決は，本件先行処分が本件処分の前にされていたかした延長登録の出願に対して，政令で定める処分を受けら，本件発明の実施に政令で定める処分を受けることがることが必要であったとは認められないと判断した点に必要であったとは認められないとして，本件出願を特許関し，特許法 68 条の 2 の解釈上の誤りがある。
特許法 68 条の 2 の規定が設けられた趣旨は，特許請求法 67 条の 3 第 1 項 1 号の規定により拒絶すべきものと判2009.11.16. no.255

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の範囲の記載によって特定される特許発明の技術的範囲いうべきである（『成分』とは，薬効を発揮する成分（有が『政令で定める処分』を受けることによって禁止が解効成分）に限定されるものではない。）。

除された範囲よりも広い場合に，『政令で定める処分』

以上のとおり，特許発明が医薬品に係るものである場

を受けることが必要なために特許権者がその特許発明を合には，その技術的範囲に含まれる実施態様のうち，薬実施することができなかった範囲（『物』又は『物及び用事法所定の承認が与えられた医薬品の『成分』，『分量』

途』の範囲）を超えて，延長された特許権の効力が及ぶ

及び『構造』によって特定された『物』についての当該特とすることは，特許権者と第三者の公平を欠くことにな

許発明の実施，及び当該医薬品の『用途』によって特定るからである。

された『物』についての当該特許発明の実施についての

薬事法 14 条 1 項が，『医薬品……の製造販売をしよう

み，延長された特許権の効力が及ぶものと解するのが相とする者は，品目ごとにその製造販売についての厚生労当である。」

働大臣の承認を受けなければならない。』と規定しておと判示した。

り，同項に係る承認に必要な審査の対象となる事項は，

しかし，特許権の存続期間の延長制度は，新薬の製造『名称，成分，分量，構造，用法，用量，使用方法，効能，販売等の承認を受けるために要する期間が長期化し，新効果，性能，副作用その他の品質，有効性及び安全性に薬にかかわる物質特許や医薬用途特許による独占的製造関する事項』とされていること，薬事法 14 条 9 項が，『第販売期間があまりにも短くなり，開発に要した多額の費

一項の承認を受けた者は，当該品目について承認された用が回収できず，新薬開発のインセンティブが失われる

事項の一部を変更しようとするとき（当該変更が厚生労

おそれがあったために創設されたもので，新薬に対する働省令で定める軽微な変更であるときを除く。）は，そ承認処分があった場合に延長が許されることが予定されの変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならているのである。

ない。この場合においては，第二項から前項までの規定

したがって，法 67 条 2 項の要件である「特許発明の実を準用する。
』と規定していることに照らすならば，薬施」とは，新しい有効成分や効能・効果を有する新薬の事法上の『品目』とは，形式的には，上記の各要素によっ

製造販売等を指し，また，法 67 条 2 項には「当該処分のて特定されたそれぞれの物を指し，それぞれを単位とし目的，手続等からみて当該処分を的確に行うには相当て，承認が与えられるものというべきである。

の期間を要するものとして政令で定めるもの」と規定し実質的な観点からは，品目を構成する要素のうち『名ていて，その処分は，「相当の期間を要する」ものとし

称』は医薬品としての客観的な同一性を左右するものでての実質を備えていることが必要であり，したがって，はなく，『副作用その他の品質』，『有効性』及び『安全性』

法 67 条 2 項の定める特許権の存続期間の延長の要件がは，医薬品としての客観的な同一性があれば，これらの認められるのは，新しい有効成分や効能・効果を有す要素もまた同一となる性質のものであるから，特定のたる新薬の製造販売等のために薬事法 14 条の承認処分をめの独立の要素とする必要性はない。現に，薬事法所定受ける必要があった場合に限られ，そうでない承認処の承認に際し，医薬品としての同一性の審査にかかわる分がされたからといって，①「政令で定める処分」を受のは，『成分，分量，構造，用法，用量，使用方法，効能，けたことによって禁止が解除されたとも，②その禁止

効果，性能等』とされている。さらに，『用法』，『用量』，が解除された行為が「特許発明の実施」に該当する行為『使用方法』，『効能』，『効果』，『性能』は，『用途発明』であるともいえないから，法 67 条の 3 第 1 項 1 号の拒絶における『用途』に該当することがあり得るとしても，事由となる。

客観的な『物』それ自体の構成を特定するものではない。

本件においては，本件処分の前に本件医薬品の「有効したがって，『政令で定める処分』が薬事法所定の承成分」と「効能・効果」を同じくする先行医薬品につい認である場合，『政令で定める処分』の対象となった『物』て既に承認処分（本件先行処分）がされており，本件処とは，当該承認により与えられた医薬品の『成分』，『分量』

分が新しい有効成分や効能・効果を有する新薬の承認処及び『構造』によって特定された『物』を意味するものと分ではないから，法 67 条の 3 第 1 項 1 号の拒絶事由が該

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当し，特許権の存続期間の延長は認められないとした。

を搬送する第三の非ローラー搬送機構と，を具備したこ

この点は，本件先行処分を受けることによって禁止がとを特徴とする基板処理装置。」

解除された先行医薬品の製造行為等が本件発明の技術的範囲に含まれていないということとは無関係である。

判示事項：

また，本件の場合のように，構造（剤型）の変更があっ

冒認出願を理由として請求された特許無効審判においたために薬事法上の承認が改めて必要となったが，そのては，「特許出願がその特許に係る発明の発明者自身又手続のためにたまたま相当期間を要することとなったとは発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされしても，それは，「当該処分の目的，手続等」からみてたこと」を，出願人ないしその承継者である特許権者に相当の期間を要するものとはいえないから，存続期間のおいて主張立証しなければならないものというべきであ

延長は認められない。

り，原告は，冒認を疑わせる事情を具体的に主張し，そ以上のような解釈は，これまで多数の高等裁判所の判の主張に沿う証拠を提出していたものと認められるが，例（①東京高等裁判所平成 10 年 3 月 5 日判決，②同平成

被告は「特許出願がその特許に係る発明の発明者自身又12 年 2 月 10 日判決，③知的財産高等裁判所平成 17 年 5は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされ

月 30 日判決，④同平成 17 年 10 月 11 日判決，⑤同平成たこと」について，具体的な主張立証活動を何等行って17 年 11 月 16 日判決，⑥同平成 19 年 7 月 19 日判決，⑦いない。上記の審理経緯及び証拠内容を総合すると，審

同平成 19 年 9 月 27 日判決）が一貫して採用している。

決には，冒認出願に係る事実についての主張立証責任の本判決の判断は，上記解釈，これまでの多数の高等裁

所在の判断の誤り及び冒認出願か否かについての判断の判所の判例と相反するものである。

誤りがある。
本件審判手続は，①原告は冒認を疑わせる事情を具体的に主張していた，②被告は，「特許出願がその特許に（4）冒認出願の判断誤り

係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたこと」について，具体的な主⑦平成 20 年（行ケ）第 10427 号（発明の名称；基板処理
装置及び基板処理方法及び基板の製造方法）

張立証活動を何ら行っていなかった，③審判官は書面審

無効 2008-800004（無効 Y 審決），特許 3611568

理の方式に変更した，④原告は，口頭審理を開催し，主張立証責任の原則に則り，被告等の当事者本人尋問，証請求項：

人尋問を行い，冒認出願であることの真理究明を尽くす「【請求項 1】被処理基板をローラーにて搬送するローラー

ことなどを求めた，⑤しかし，審判体は，審理を終結し搬送機構を内部に備えるとともに前記被処理基板を前記て，本件審決をした，という経過であり，その具体的なローラー搬送機構にて搬送しつつ処理を施す複数の処理

争点の内容，性質に照らすと，口頭審理によるべきであ

部を内部に備えた第一の処理部と，被処理基板を非ローるが，それにもかかわらず，職権で，口頭審理から書面ラー搬送で搬送する第一の非ローラー搬送機構を内部に審理に変更した点において，著しく公正を欠く審理であ備えるとともに第一の非ローラー搬送機構にて搬送されるというべきである。審判手続の進行や審理の方式につる被処理基板に対して処理を施す複数の処理部を内部にいては審判体に合理的な裁量があることを考慮しても備えた第二の処理部と，この第二の処理部の上方に温調

なお，その裁量を逸脱しているといえ，このような手処理部を介して配置され被処理基板に対して熱処理を施

続上の瑕疵は，結論に影響を及ぼす誤りということがす熱処理部と，前記第二の処理部外部に設けられ前記熱できる。

処理部と前記第二の処理部に対して被処理基板を非ロー
ラー搬送で搬送する第二の非ローラー搬送機構と，前記

所感：第一の処理部と前記第二の処理部との間に配置され前記本事例においては，審決は，「無効審判請求人である第一の処理部及び前記第二の処理部に対して被処理基板

原告が提出した各証拠，及び原告が主張する無効にすべ

2009.11.16. no.255

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き理由によっては，本件特許が冒認出願に対してされた合に，その間の具体的実情や相互関係がどのようなものものであるとすることはできない」と判断した。

であったか等，事案ごとの個別的な事情により異なるもこれに対し，判決は，のと解される。

「1. 冒認の主張立証責任の所在について（一般的規範）

2. 取消事由 1，3 に関連した判断

123 条 1 項 6 号の規定を形式的にみると『その特許が発

上記 1 のとおり，本件特許出願が発明者である被告に明者でない者……，に対してされたとき』との事実につよりされたことを，出願人であり特許権者である被告がき，無効審判請求人において，主張立証責任を負担する

主張立証しなければならない。そして，本件特許発明のと読む余地がないわけではないが，このような規定振り

内容，事案の経緯を踏まえ，本件審判における原告の主は，あくまでも同条の立法技術的な理由に由来するもの

張（本訴において原告が主張する「被告が真の発明者でであって，同規定から，29 条 1 項等所定の発明者主義のないことを示す間接事実」は，審決後に明らかになった原則を，変更したものと解することは妥当でない。した事実を含むものであり，本件審判における原告の主張とがって，冒認出願（123 条 1 項 6 号）を理由として請求さ必ずしもすべての部分において一致するものではな

れた特許無効審判において『特許出願がその特許に係るい。），原告が提出した証拠に鑑みると，原告は，冒認を発明の発明者自身又，は発明者から特許を受ける権利を疑わせる事情を具体的に主張し，その主張に沿う証拠を承継した者によりされたこと』についての主張立証責任提出していたものと認められる。

は，特許権者が負担すると解すべきである。

ところが，被告は「審判事件答弁書」及び「上申書」をもっとも，そのような解釈は，すべての事案において，提出したのみで，その他には「特許出願がその特許に係特許権者において，発明の経緯等を個別的，具体的に主る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を張立証しなければならないことを意味するものではない

承継した者によりされたこと」について，具体的な主張（むしろ，先に出願したという事実は，出願人が発明者立証活動を何ら行っていない。

又は発明者から特許を受ける権利を承継した者であると審決は，無効審判請求人である原告が提出した各証拠，の事実を推認する重要な間接事実である。）。

及び原告が主張する無効にすべき理由によっては，本件特許権者の行うべき主張，立証の内容，程度は，冒認

特許が冒認出願に対してされたものであるとすることは出願を疑わせる具体的な事情の内容及び無効審判請求人

できないと判断したが，上記の審理経緯及び証拠内容をの主張立証活動の内容，程度がどのようなものかによっ

総合すると，審決には，冒認出願に係る事実についてのて大きく左右される。仮に無効審判請求人が，冒認を疑主張立証責任の所在の判断の誤り及び冒認出願か否かにわせる具体的な事情を何ら指摘することなく，かつ，そついての判断の誤りがある。

の裏付け証拠を提出していないような場合は，特許権者

3. 取消事由 2，3 に関連した判断が行う主張立証の程度は比較的簡易なもので足りる。こ本件審判手続において，①原告は，冒認を疑わせる事れに対して，無効審判請求人が冒認を裏付ける事情を具情を具体的に主張していた，②被告は「審判事件答弁書」

体的詳細に指摘し，その裏付け証拠を提出するような場

及び「上申書」を提出したのみで，その他には，「特許出合は，特許権者において，これを凌ぐ主張立証をしない願がその特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特限り，主張立証責任が尽くされたと判断されることはな

許を受ける権利を承継した者によりされたこと」についいといえる。そして，冒認を疑わせる具体的な事情の内て，具体的な主張立証活動を何ら行っていなかった，③

容は，発明の属する技術分野が先端的な技術分野か否審判官は，書面審理の方式に変更した，④原告は，審判

か，発明が専門的な技術，知識，経験を有することを前官に対し，口頭審理を開催し，主張立証責任の原則に則提とするか否か，実施例の検証等に大規模な設備や長いり，被告等の当事者本人尋問，証人尋問を行い，本件特時間を要する性質のものであるか否か，発明者とされて許出願が冒認出願であることに関して真相究明を尽くすいる者が発明の属する技術分野についてどの程度の知見ことなどを求めた，⑤しかし，審判体は，審理を終結しを有しているか，発明者と主張する者が複数存在する場て，本件審決をしたものである。

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本件審判手続は，上記のような経過であり，その具体

2

意匠系審決取消事件（共通点等の認定誤り）的な争点の内容，性質に照らすと，口頭審理によるべきであるが，それにもかかわらず，職権で，冒認出願を理平成 20 年（行ケ）第 10401 号（物品の名称：流体圧シリ由とする無効審判の審理を口頭審理から書面審理に変更

ンダ）

した点において，著しく公正を欠く審理であるというべ

不服 2007-34793，意願 2007-431きである。審判手続の進行や審理の方式については，審判体（審判長）に合理的な裁量があることを考慮してもなお，その裁量を逸脱しているものといえる。そして，
このような手続上の瑕疵は，結論に影響を及ぼす誤りということができる。」と判示した。
審判合議体は，冒認についての主張立証責任の所在につき，特に何ら触れることなく，無効請求人にあるとの前提で審理を行っているため，この点（主張立証責任の

本願意匠

斜視図

所在）につきそもそも検討したのかも不明である。
この判決は，どのような場合に，職権での書面審理が裁量の逸脱にあたるのかにつき，参考になる判決である。
☆上記以外の判決は、以下のとおりである。
特実系審決取消事件（1）進歩性ア 引用発明の認定誤り		平成 20 年（行ケ）第 10119 号（発明の名称：ディジ

引用意匠

タル・ビデオ信号処理装置）（2）特許権の存続期間の延長登録出願関連
		
		
		
		
		

平成 20 年（行ケ）第 10476 号（発明の名称：有核顆

審決認定の共通点，相違点

粒およびその製造法）【共通点】（1）全体が，略四角柱状のシリンダーチューブ

平成 20 年（行ケ）第 10477 号（発明の名称：有核顆から構成され，中央にピストンロッドが突出して設けら

粒およびその製造法）

れ，その周囲の凹部にロッドカバーが設けられ，四隅に平成 20 年（行ケ）第 10478 号（発明の名称：有核顆

ボルト取付用孔部が形成された基本的な構成態様のもの

粒およびその製造法）

である点，また，その具体的な態様において，（2）シリ平成 20 年（行ケ）第 10459 号（発明の名称：長期徐ンダチューブの上面について，断面略矩形状膨出部が突放型マイクロカプセル）出して形成され，上面には流体圧出入ポートとして孔が平成 20 年（行ケ）第 10460 号（発明の名称：放出制

二ヶ所形成されている点，（3）シリンダチューブ正面（正御組成物）

面視）について，正面の凹部には下部が開放された形状（3）冒認出願の判断誤り（無効 Y 審決）の細幅の止め輪が嵌め込まれ，止め輪の両端部は略半円		平成 20 年（行ケ）第 10428 号（発明の名称：基板処

状部が内方に向かって形成されている点，（4）ボルト取理装置及び基板処理方法並びに基板の製造方法）

付用孔部の根本について，四隅のボルト取付用孔部の両平成 20 年（行ケ）第 10429 号（発明の名称：基板処

脇に略 U 字状細溝（センサ取付用溝部）が形成されてい理装置及び基板処理方法並びに基板の製造方法）

る点		

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【相違点】（イ）各部の占める割合について，本願の意匠は，付用孔部を含めた全体が略四角柱状であるとの印象が相上面の断面略矩形状膨出部や四隅のボルト取付用孔部の当程度打ち消され，シリンダチューブ中，ボルト取付用全体に占める割合が小さいのに対し，引用の意匠は，大孔部を除く部分に全体として丸みを持たせた上，その四きい点，（ロ）左右側面および下面について，本願の意

隅からやや突出させるようにボルト取付用孔部を取り付

匠は，断面略台形状膨出部が形成されているのに対して，

けたような印象を与えるものと認められ，これに加えて，引用の意匠は，対向する一対の略 L 字状のリブが形成さ相違点に係る本願意匠の形態が生じる意匠的効果……

れている点，（ハ）ボルト取付用孔部について，本願のは，相互に相まって，第 2 の引用意匠とは相当程度異な意匠は，ボルト取付用孔部端部が丸みを帯びているのにる美感を生じさせる意匠的効果を有するものと認めるの対して，引用の意匠は，角ばっている点，（ニ）背面部が相当である」と判示した。

について，本願の意匠は円形状エンドブロックが形成さ類否判断においては，共通点（全体形状）に係る各形

れているのに対して，引用の意匠は不明である点。

態がありふれたものであったとしても，相違点（細部）に係る本願意匠の各形態が相まって生じる意匠的効果
は，両意匠の共通点（全体形状）に係る各形態が生じる

判示事項：
本願意匠は，引用意匠と比較して，ボルト取付用孔部ありふれた美感を超えるに足りるものであるか否かを十を含めた全体が略四角柱状であるとの印象が相当程度打分に検討しておく必要がある。

ち消され，シリンダチューブ中，ボルト取付用孔部を除く部分に全体として丸みを持たせた上，その四隅からや

第3

おわりに

や突出させるようにボルト取付用孔部を取り付けたような印象を与えるものと認められ，これに加えて，相違点

以上，平成 20 年度第 4 四半期に言い渡しのあった判決

ハに係る本願意匠の形態が生じる意匠的効果，すなわち，を紹介した。

ボルト取付用孔部端部の丸みを併せ考慮すると，相違点

特許権の存続期間の延長登録出願に係る本判決の判断

イないしハ及びヘに係る本願意匠の各形態は，相互に相は，特許庁の運用，これまでの多数の高等裁判所の判例

まって，引用意匠とは相当程度異なる美感を生じさせると相反するものであるから，この事案は，最高裁に上告

意匠的効果を有するものと認めるのが相当である。

受理申立てを行っているところである。

そして，上記意匠的効果の内容及び程度並びに共通点

また，今期は，特許出願に際して，願書に添付され1 ないし 4 に係る各形態がありふれたものであることにた図面の性質について，判示された判決が出されており，

照らすと，以上の相違点に係る本願意匠の各形態が相引用発明の認定にあたって，引用発明を，特許図面のみ

まって生じる意匠的効果は，両意匠の共通点に係る各形から認定する場合は，特許図面は，設計図ではなく，特態が生じるありふれた美感を超えるに足りるものという許を受けようとする発明の内容を明らかにするための説べきである。

明図にとどまり，該図面から各部材の寸法や角度等が特定されるものではないことに留意すべきである。

所感：
本事例においては，審決は，「上記相違点が相俟った効果を考慮してもなお，本願の意匠は意匠全体としては

profile

引用の意匠にない格別の特徴を発揮するまでには至らな

阿部

いものというほかない」と判断した。

昭和 50 年 4 月
平成 14 年 4 月
平成 17 年 4 月
平成 19 年 4 月
平成 20 年 7 月
平成 21 年 10 月

これに対し判決は，「相違点に係る本願意匠の形態が生じる意匠的効果は，本願意匠も，引用意匠も，いずれも略四角柱状のシリンダチューブから構成されるものではあるが，本願意匠は，引用意匠と比較して，ボルト取

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寛（あべ ひろし）
入庁
東京地方裁判所調査官
審判部第 15 部門長
審判部第 15 上席部門長
首席審判長
辞職