シリーズ判決紹介
− 平成
− 30
平成
年度第
24 年度第1 四半期
3 四半期の判決について（ 4 月〜6 月 ）の判決から
− −

事例①

（ 式中，

平成 28 年（ 行ケ ）第 10182 号，同第 10184 号（ ピリR1 は低級アルキル；

ミジン誘導体 ）R2 はハロゲンにより置換されたフェニル；（ 無効 2015-800095，特許第 2648897 号 ）R3 は低級アルキル；

平成 30 年 4 月 13 日判決言渡，

R4 は水素またはヘミカルシウム塩を形成するカルシ

知的財産高等裁判所特別部

ウムイオン；X はアルキルスルホニル基により置換されたイミノ
基；

審決概要

破線は 2 重結合の有無を，それぞれ表す。）（ 本件発明 1 についての要点のみ ）で示される化合物またはその閉環ラクトン体である

本件は， 特許第 2648897 号（ 出願：平成 4 年 5 月

化合物。」

28 日，国内優先権主張：平成 3 年 7 月 1 日，設定登録：平成 9 年 5 月 16 日，特許権存続期間満了日：平成 29 年 5 月 28 日 ）についてされた無効審判事件（ 請【 甲 1 発明 】
（ 実施例 1 に基づいて認定 ）求日：平成 27 年 3 月 31 日（ 平成 26 年法律第 36 号に「よる改正前の特許法適用 ））に関する。
審決は，①（ 進歩性 ）本件発明 1 は，甲 1 に記載された発明（ 主引用発明 ）及び甲 2 に記載された発明並びに本件優先日当時の技術常識に基いて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない，②（ サポート要件 ）本件発明 1 は，発明の詳細な説（ M ＝ Na ）の化合物 」

明に記載されたものでないとはいえない，として，無効審判の請求は成り立たないと判断した。

【 一致点 】

本件発明 1，甲 1（ 特表平 3-501613 号公報 ）及び「 式（ I ）甲 2（ 特開平 1-261377 号公報 ）は，いずれも，ピリミジン環を有する化合物であって，コレステロール
生合成の律速酵素である HMG-CoA 還元酵素を特異的に阻害し，コレステロールの合成を抑制することにより，高コレステロール血症やアテローム性動脈（ 式中，硬化症の治療に有効な化合物に関するものである。

R1 は低級アルキル；

審決において認定した本件発明 1，甲 1 発明，一R2 はハロゲンにより置換されたフェニル；

致点・相違点は，以下のとおりである。

R3 は低級アルキル；
破線は 2 重結合の有無を，それぞれ表す。）【 本件発明 1 】（ 請求項 1 ）で示される化合物またはその閉環ラクトン体である「 式（ I ）
：

化合物 」

【化1】
【 相違点 】
（ 1-ⅰ）X が，本件発明 1 では，アルキルスルホニル基により置換されたイミノ基であるのに対し，甲 1 発
明では，メチル基により置換されたイミノ基である点

tokugikon

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るのは，相当ではない。

シウム塩を形成するカルシウムイオンであるのに対

ウ ……

し，甲 1 発明では，ナトリウム塩を形成するナトリ

エ 以上によると，平成 26 年法律第 36 号による改ウムイオンである点

正前の特許法の下において，特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消しの訴えの利益は，特争点

許権消滅後であっても，特許権の存続期間中にされ

訴 えの利益の有無（ 本件訴訟提起と口頭弁論終た行為について，何人に対しても，損害賠償又は不結の間に本件特許権の存続期間が満了したこと

当利得返還の請求が行われたり，刑事罰が科されたに基づく被告の本案前の抗弁 ）りする可能性が全くなくなったと認められる特段の2

進歩性の有無（ 取消事由 1 ）事情がない限り，失われることはない。

3

サポート要件違反の有無（ 取消事由 2 ）オ 以上を踏まえて本件を検討してみると，本件にお1いて上記のような特段の事情が存するとは認められないから，本件訴訟の訴えの利益は失われていない。

判示事項（ 下線は筆者による。）（ 2 ）なお，平成 26 年法律第 36 号による改正によっ1て，特許無効審判は，「 利害関係人 」のみが行うこと

本案前の抗弁について（ 1 ）ア 本件審判請求が行われたのは平成 27 年 3月ができるものとされ，代わりに，「 何人も 」行うこと31日であるから，審判請求に関しては同日当時の特ができるところの特許異議申立制度が導入されたこ

許法（ 平成 26 年法律第 36 号による改正前の特許法 ）とにより，現在においては，特許無効審判請求をすが適用されるところ，当時の特許法 123 条 2 項は，「特ることができるのは，特許を無効にすることについ許無効審判は，何人も請求することができる（ 以下て私的な利害関係を有する者のみに限定されたもの

略）」として，利害関係の存否にかかわらず，特許無と解さざるを得ない。

効審判請求をすることができる旨を規定していた……。

しかし，特許権侵害を問題にされる可能性が少し被告は，……東京高裁平成 2 年 12 月 26 日判決

でも残っている限り，そのような問題を提起されるを引用して，訴えの利益が認められるのは当該特許おそれのある者は，当該特許を無効にすることにつ権の存在による審判請求人の法的不利益が具体的な

いて私的な利害関係を有し，特許無効審判請求を行ものとして存在すると評価できる場合のみに限られう利益（ したがって，特許無効審判請求を不成立とる旨主張する。

した審決に対する取消しの訴えの利益 ）を有するこイ

しかし，特許権消滅後に特許無効審判請求を不成とは明らかであるから，訴えの利益が消滅したとい立とした審決に対する取消しの訴えの利益が認めらうためには，客観的に見て，原告に対し特許権侵害れる場合が，……当該特許権の存在による審判請求を問題にされる可能性が全くなくなったと認められ人の法的不利益が具体的なものとして存在すると評ることが必要であり，特許権の存続期間が満了し，価できる場合のみに限られるとすると，訴えの利益

かつ，特許権の存続期間中にされた行為について，は，職権調査事項であることから，……裁判所は，原告に対し，損害賠償又は不当利得返還の請求が行当事者に対して，例えば，自己の製造した製品が特われたり，刑事罰が科されたりする可能性が全くな

定の特許の侵害品であるか否かにつき，現に紛争がくなったと認められる特段の事情が存することが必生じていることや，今後そのような紛争に発展する要であると解すべきである。

原因となる可能性がある事実関係が存在すること等を主張することを求めることとなるが，このような

2

本件発明について……

施品であると評価され得る可能性がある構成を有し

3

取消事由 1 についてていること等，自己に不利益になる可能性がある事（ 1 ）進歩性の判断について

主張には，自己の製造した製品が当該特許発明の実

特許法 29 条 1 項は，「 産業上利用することができ

実の主張が含まれ得る。

る発明をした者は，次に掲げる発明を除き，その発このような事実の主張を当事者に強いる結果とな

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tokugikon

事例①（ 1- ⅱ ）R4 が，本件発明 1 では，水素またはヘミカル

事例①

明について特許を受けることができる。」と定め，同に対応する他の同条 1 項 3 号所定の「 刊行物に記載

項 3 号として，「 特許出願前に日本国内又は外国におされた発明 」
（ 以下「 副引用発明 」という。）があり，

いて 」「 頒布された刊行物に記載された発明 」を挙げ

主引用発明に副引用発明を適用することにより本願ている。同条 2 項は，特許出願前に当業者が同条 1

発明を容易に発明をすることができたかどうかを判

項各号に定める発明に基づいて容易に発明をするこ

断する場合において，刊行物から副引用発明を認定とができたときは，その発明については，特許を受するときも，同様である。したがって，副引用発明

けることができない旨を規定し，いわゆる進歩性をが「 刊行物に記載された発明 」であって，当該刊行有していない発明は特許を受けることができないこ

物に化合物が一般式の形式で記載され，当該一般式とを定めている。

が膨大な数の選択肢を有する場合には，特定の選択

上記進歩性に係る要件が認められるかどうかは，肢に係る具体的な技術的思想を積極的あるいは優先

特許請求の範囲に基づいて特許出願に係る発明（ 以的に選択すべき事情がない限り，当該特定の選択肢

下「 本願発明 」という。）を認定した上で，同条 1 項各に係る具体的な技術的思想を抽出することはでき

号所定の発明と対比し，一致する点及び相違する点ず，これを副引用発明と認定することはできないとを認定し，相違する点が存する場合には，当業者が，認めるのが相当である。

出願時（ 又は優先権主張日…… ）の技術水準に基づ

そして，上記のとおり，主引用発明に副引用発明

いて，当該相違点に対応する本願発明を容易に想到を適用することにより本願発明を容易に発明をするすることができたかどうかを判断することとなる。

ことができたかどうかを判断する場合には，①主引

このような進歩性の判断に際し，本願発明と対比

用発明又は副引用発明の内容中の示唆，技術分野のすべき同条 1 項各号所定の発明（ 以下「 主引用発明 」

関連性，課題や作用・機能の共通性等を総合的に考といい，後記「 副引用発明 」と併せて「 引用発明 」と慮して，主引用発明に副引用発明を適用して本願発いう。）は，通常，本願発明と技術分野が関連し，明に至る動機付けがあるかどうかを判断するととも当該技術分野における当業者が検討対象とする範囲に，②適用を阻害する要因の有無，予測できない顕内のものから選択されるところ，同条 1 項 3 号の「 刊著な効果の有無等を併せ考慮して判断することとな

行物に記載された発明 」については，当業者が，出る。特許無効審判の審決に対する取消訴訟において願時の技術水準に基づいて本願発明を容易に発明をは，上記①については，特許の無効を主張する者（ 特することができたかどうかを判断する基礎となるべ

許拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟及び特きものであるから，当該刊行物の記載から抽出し得許異議の申立てに係る取消決定に対する取消訴訟にる具体的な技術的思想でなければならない。そして，

おいては，特許庁長官 ）が，上記②については，特当該刊行物に化合物が一般式の形式で記載され，当許権者（ 特許拒絶査定不服審判の審決に対する取消

該一般式が膨大な数の選択肢を有する場合には，当訴訟においては，特許出願人 ）が，それぞれそれら業者は，特定の選択肢に係る具体的な技術的思想をがあることを基礎付ける事実を主張，立証する必要

積極的あるいは優先的に選択すべき事情がない限があるものということができる。

り，当該刊行物の記載から当該特定の選択肢に係る……

具体的な技術的思想を抽出することはできない。

（ 5 ）本件発明 1 と甲 1 発明の相違点の判断したがって，引用発明として主張された発明が「 刊ア 相違点（ 1-i ）の判断

行物に記載された発明 」であって，当該刊行物に化合（ ア ）原告らは，相違点（ 1-i ）につき，甲 1 発明に甲物が一般式の形式で記載され，当該一般式が膨大な

2 発明を組み合わせること，具体的には，甲 1 発明

数の選択肢を有する場合には，特定の選択肢に係るの化合物のピリミジン環の 2 位のジメチルアミノ基

技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事（ − N（ CH3 ）2 ）の二つのメチル基（ − CH3 ）のうちの情がない限り，当該特定の選択肢に係る具体的な技

一 方 を 甲 2 発 明 であるアルキルスルホニル 基（ −術的思想を抽出することはできず，これを引用発明とSO2R ’（ R ’はアルキル基 ））に置き換えること，す認定することはできないと認めるのが相当である。

なわち，甲 1 発明の化合物のピリミジン環の 2 位の

この理は，本願発明と主引用発明との間の相違点

tokugikon「 ジメチルアミノ基 」を「 − N（ CH3 ）（ SO2R ’）」に置

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R3 はヘテロアリールを表わし，該基は……置換されに想到することができる旨主張している。

ていてもよく，或いはそこで，甲 2 発明について検討する。

R3 はアリールを表わし，該基は……置換されていてもよく，或いはR3 はアルコキシ，アリールオキシ，アラルコキシ，
アルキルチオ，アリールチオもしくはアラルキルチオを表わすか，または式− NR4R5，但し，
R4 及び R5 は上記の意味を有する（ 筆者注：「 上記の意味 」とは，「 同一もしくは相異なるものであり，ア
ルキル，アリール，アラルキル，アシル，アルキル
スルホニルまたはアリールスルホニルを表す 」ことである。），の基を表わし，X は式− CH2 − CH2 −または− CH ＝ CH −の基を表わし，そしてA は式または（ 筆者注：化合物の構造は原告ら主張から抜粋 ）（ イ ）a 甲 2……には，次の記載がある。
（ a ）特許請求の範囲「 1. 一般式の基を表わし，ここに，
R6 は水素またはアルキルを表わし，そしてR7 は水素を表わすか，
メチル，アラルキルまたはアリール基を表わすか，
或いはカチオンを表わす，の置換されたピリミジン。」……
式中，R1 はシクロアルキルを表わすか，或いは（ ウ ）a 前記（ イ ）のとおり，甲 2 の一般式（ I ）で示

アルキルを表わし，該基は……置換されていてもよく，される化合物は，甲 1 の一般式 I で示される化合物

R はヘテロアリールを表わし，該基は……置換されと同様，HMG-CoA 還元酵素阻害剤を提供しようとていてもよく或いはするものであり，ピリミジン環を有し，そのピリミ

R2 はアリールを表わし，該基は……置換されていてジン環の 2，4，6 位に置換基を有する化合物であるもよく，点で共通し，甲 1 発明の化合物は，甲 2 の一般式（ I ）R は水素を表わすか，で示される化合物に包含される。

2

3

甲 2 には，甲 2 の一般式（ I ）で示される化合物のシクロアルキルを表わすか，アルキルを表わし，該基は……置換されていてもよ

うちの「 殊に好ましい化合物 」のピリミジン環の 2 位

く，またはの置換基 R3 の選択肢として「 − NR4R5 」が記載され2018.11.26. no.291

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事例①

き換えることにより，本件発明 1 に係る構成を容易事例①

るとともに，R4 及び R5 の選択肢として「 メチル基 」

4

及び「 アルキルスルホニル基 」が記載されている。

（ 1 ）判断基準

取消事由 2 について

しかし，甲 2 に記載された「 殊に好ましい化合物 」

特許請求の範囲の記載が，サポート要件に適合す

における R の選択肢は，極めて多数であり，その数るか否かは，……当業者が出願時の技術常識に照らが，少なくとも 2000 万通り以上あることにつき，原し当該発明の課題を解決できると認識し得る範囲の告 らは 特 に 争 っ ていないところ，R3 として，「−ものであるか否かを検討して判断すべきものである

NR R 」であって R 及び R を「 メチル 」及び「 アルキと解される（ 知的財産高等裁判所平成 17 年（ 行ケ ）ルスルホニル 」とすることは，2000 万通り以上の選

第 10042 号同年 11 月 11 日特別部判決参照 ）。

択肢のうちの一つになる。

（ 2 ）本件発明の課題

3

4

5

4

5

また，甲 2 には，「 殊に好ましい化合物 」だけでは

ア ……本件明細書の【 0003 】には，
「 コレステロー

なく，「 殊に極めて好ましい化合物 」が記載されていルの生成を抑制することがアテローム性動脈硬化のるところ，その R の選択肢として「 − NR R 」は記

予防および治療に重要であり，このことを考慮して載されていない。

有用な医薬品の開発が望まれている 」こと，
【 0004 】

3

45さらに，甲 2 には，甲 2 の一般式（ I ）の X と A がには，発明者らが，そのような事情を考慮して，「下

甲 1 発明と同じ構造を有する化合物の実施例とし

記一般式（ I ）……で示される化合物が優れた HMG-て，実施例 8（ R はメチル ），実施例 15（ R はフェニ

CoA 還元酵素阻害活性を有することを見出して 」本ル ）及び実施例 23（ R はフェニル ）が記載されてい件発明を完成したことが記載されている。この一般

るところ，R3 として「 − NR4R5 」を選択したものは式（ I ）で示される化合物は，本件発明 1……の化合記載されていない。

物を包含するもの……であるから，本件発明 1……

3

3

3

の課題は，優れた HMG-CoA 還元酵素阻害活性を有

そうすると，甲 2 にアルキルスルホニル基が記載されているとしても，甲 2 の記載からは，当業者が，する化合物を提供すること……といえる。

甲 2 の一般式（ I ）の R3 として「 − NR4R5 」を積極的

イ ……本件明細書の発明の詳細な説明には，これあるいは優先的に選択すべき事情を見いだすことはら既に開発されている HMG-CoA 還元酵素阻害剤のできず，「 − NR R 」を選択した上で， 更に R 及び問題点等が記載されているわけではなく，前記 2（ 1 ）R として「 メチル 」及び「 アルキルスルホニル 」を選

ウのとおり，【 0003 】に「 コレステロールの生成を抑択すべき事情を見いだすことは困難である。

制することがアテローム性動脈硬化の予防および治

4

5

4

5

したがって，甲 2 から，ピリミジン環の 2 位の基療に重要であり，このことを考慮して有用な医薬品を「 − N（ CH3 ）（ SO2R ’）」とするという技術的思想の開発が望まれている。」と記載されているにとどまを抽出し得ると評価することはできないのであって，る。

甲 2 には，相違点（ 1-i ）に係る構成が記載されてい証拠（ 甲 36 ）及び弁論の全趣旨によると，医薬品

るとはいえず，甲 1 発明に甲 2 発明を組み合わせるの分野においては，新たな有効成分の薬理活性が既ことにより，本件発明の相違点（ 1-i ）に係る構成とに上市された有効成分と同程度のものであっても，することはできない。

その新たな有効成分は，代替的な解決手段を提供するという点で技術的な価値を有するものと認められ

……

る。

（カ）
以上のとおり，甲 1 発明において，相違点（ 1-i ）以上を考え合わせると，本件発明の課題が，上記の構成を採用することができたとはいえない。

の既に開発されている HMG-CoA 還元酵素阻害剤を

イ 小括

超える HMG-CoA 還元酵素阻害剤を提供することにそうすると，相違点（ 1- ⅱ ）について検討するまでもなく，当業者が，甲 1 発明に甲 2 発明を組み合あるとまではいうことはできない。

わせることにより，本件発明 1 を容易に発明をする

ウ したがって，本件発明の課題は，コレステロー

ことができたとは認められない。……

ルの生成を抑制する医薬品となり得る程度に優れた
HMG-CoA 還元酵素阻害活性を有する化合物……をしたがって，……原告ら主張の取消事由 1 は理由

提供することであるというべきである。

がない。

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100

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ないようにするために，そのような発明を特許付与

ア ……そうすると，本件明細書の発明の詳細な説の対象から排除するものであり，特許の要件として

明には，本件発明 1 の化合物が，コレステロールの規定されている（ 特許法 29 条 2 項 ）。 そうすると，

生 成 を 抑 制 する 医 薬 品 となり 得 る 程 度 に 優 れた

サポート要件を充足するか否かという判断は，上記

HMG-CoA 還元酵素阻害活性を有すること，すなわの観点から行われるべきであり，その枠組みに進歩

ち，本件発明の課題を解決できることを当業者が理性の判断を取り込むべきではない。

解することができる程度に記載されているというこ

したがって，原告らの上記主張を採用することはとができる。

できない。

……

……

（ 4 ）原告らの主張について（ 5 ）まとめア（ ア ）原 告 らは， 本 件 出 願 の 10 年 以 上 前 から

以上のとおりであって，本件発明 1……は，平成 6

HMG-CoA 還元酵素阻害剤であるコンパクチンが公年法律第 116 号附則 6 条 2 項によりなお従前の例に知であり，本件出願当時，既に複数の HMG-CoA 還よるとされる同法による改正前の特許法 36 条 5 項 1

元酵素阻害剤が医薬品として上市されており，メビ号に適合するものでないとはいえない。

ノリンナトリウムより強い HMG-CoA 還元酵素阻害

したがって，原告ら主張の取消事由2は理由がない。

活性を示す化合物も公知であったから，「 コレステロールの生合成を抑制する医薬品となり得る程度 」

所 感という程度では，技術常識に比較してレベルが低く

1

不適切である旨主張する。

議判決であり，争点は，①訴えの利益の有無，②進

本件は，医薬分野の化合物の特許に関する大合しかし，前記（ 2 ）のとおりであって，本件発明の歩性の有無，③サポート要件違反の有無である。進

課題が，既に開発されている HMG-CoA 還元酵素阻

歩性及びサポート要件については，審決の判断が支

害剤を超える HMG-CoA 還元酵素阻害活性を有する

持されている。

化合物又は薬剤を提供することであるということは
できない。

2

したがって，原告らの上記主張は，前提において訴えの利益について
判決は，特許無効審判請求を不成立とした審決に誤りがあり，採用することはできない。

対する取消しの訴えの利益は，特許権消滅後であっ（ イ ）原告らは，本件発明 1 は甲 2 の一般式（ I ）の範ても，特許権の存続期間中にされた行為について，

囲に包含されるから，進歩性が認められるためには，

何人に対しても（ 平成 26 年法改正前 ）又は原告に対甲 2 の一般式（ I ）の他の化合物に比較し顕著な効果

し（ 同改正後 ），損害賠償又は不当利得返還の請求を有する必要があるところ，選択発明としての進歩が行われたり，刑事罰が科されたりする可能性が全性が担保できない「 コレステロールの生合成を抑制

くなくなったと認められる「 特段の事情 」がない限する医薬品となり得る程度 」という程度では，本件

り，失われることはない旨判示した。

出願当時の技術常識に比較してレベルが著しく低く

被告が引用した平成 2 年（ 行ケ ）第 77 号（ 東京高

不適切である旨主張する。

裁平成 2 年 12 月 26 日判決 ）は，特許権の存在によ

しかし，サポート要件は，発明の詳細な説明に記

る審判請求人の法的不利益が具体的なものとならな

載していない発明を特許請求の範囲に記載すると，いままに当該特許権の存続期間が終了した場合は，公開されていない発明について独占的，排他的な権

訴えの利益を欠く旨を判示したのに対し， 本判決

利が発生することになるので，これを防止するためは，法的不利益が具体的なものとして存在しなくてに，特許請求の範囲の記載の要件として規定されても，その可能性が全くなくなったと認められる特段いる（ 平成 6 年法律第 116 号による改正前の特許法の事情がない限り訴えの利益がある旨判示したもの

36 条 5 項 1 号 ）のに対し，進歩性は，当業者が特許である。平成 2 年判決と異なる判断をしたことは，

出願時に公知の技術から容易に発明をすることがで

本件が大合議案件となった理由の一つであると考えきた発明に対して独占的，排他的な権利を発生させられる。

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事例①（ 3 ）解決手段

事例①3（ 3 ）審決には，甲 2 について下記のとおり記載され進歩性について（ 1 ）判決は，「（ 1 ）進歩性の判断について 」の項にお

ている。

いて，

「 そうすると，甲第 2 号証には，一般式（ I ）の『 R3 』

①進歩性の判断の枠組み（ 本願発明と主引用発明ととして『 − NR4R5 』が，『 R4 』と『 R5 』として『 アルキの一致点・相違点を認定し，出願時（ 優先日 ）の技

ル 』と『 アルキルスルホニル 』が一応選択し得るよう

術水準に基づいて，相違点に対応する本願発明を容に記載されてはいるものの，きわめて多数の選択肢

易に想到することができたかを判断する。）の中から可能性として考え得るというだけであって，②主・副引用発明の認定（ 刊行物の記載から抽出し

甲第 2 号証の記載から，上記の特定の選択肢を選択得る具体的な技術思想でなければならない。）

した化合物を具体的に認識し得るとはいえないか③主張立証責任の分配（ 本願発明に至る動機付けがら，甲第 2 号証の記載に基いて，甲 1 発明のジメチあることについては，特許の無効を主張する者（ 拒絶

ルアミノ基の一方のメチル基のみをアルキルスルホ

審決等の取消訴訟では特許庁長官 ）が，また，阻害ニル基に置き換える動機付けがあるとはいえない。」

要因や予測できない顕著な効果があること等につい（ 審決 63 頁 28〜35 行 ）ては，特許権者（ 出願人 ）が，それぞれそれらがある

審決において「 特定の選択肢を選択した化合物をことを基礎付ける事実を主張立証する必要がある。）

具体的に認識し得るとはいえない 」とした点は，判決について，一般的判示をした。

において「 ピリミジン環の 2 位の基を『 − N（ CH3 ）上記判示は，従来の実務に沿ったものであり，大（ SO2R ’）』とするという技術的思想を抽出し得ると合議判決において，主引用発明に副引用発明を適用評価することはできない 」とした点と，軌を一にする。

することにより本願発明を容易に発明をすることがしかし，審決は，上記の点を「 動機付けがない 」

できたかどうかという進歩性の判断手法について，

ことに結び付けているのに対し，判決は，上記の点包括的な判示をした点に意義があるといえる。

を「 甲 2 には相違点（ 1-i ）に係る構成が記載されていない 」こと，言い換えれば，「 ピリミジン環の 2 位（ 2 ）判決は，「 主・副引用発明の認定 」について，さの基を『 − N（ CH3 ）（ SO2R ’）』とするという副引用

らに踏み込んで，「 刊行物に化合物が一般式の形式発明が認定できない 」ことに結び付けている点で，で記載され，当該一般式が膨大な数の選択肢を有す

異なっているといえる。

る場合には，特定の選択肢に係る技術的思想を積極

判決の上記論理構成は，審査・審判において，進的あるいは優先的に選択すべき事情がない限り，当歩性有りとする場合の考え方の参考になると思われる。

該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することはできず，これを引用発明と認定することは4

サポート要件についてできないと認めるのが相当である。 ／この理は，原告らは，審決が認定した本件発明の課題「 コレ……刊行物から副引用発明を認定するときも，同様

ステロールの生成を抑制する医薬品となり得る程度である。」と判示している。

に優れた HMG-CoA 還元酵素阻害活性を有する化合そして，副引用例である甲 2 から，「 ピリミジン環物を提供すること 」について，①複数の HMG-CoAの 2 位の基を『 − N（ CH3 ）（ SO2R ’）』とするという

還元酵素阻害剤が医薬品として上市され，メビノリ

技術的思想（ 副引用発明 ）」を抽出し得ると評価する

ンナトリウムより強い活性を示す化合物も公知でことはできないとし，その根拠として，①甲 2 の一あったこと，及び，②甲 2 の一般式（ I ）の選択発明

般式（ I ）の R3 として，
「 − NR4R5 」であって R4 及びとしての本件発明の進歩性が担保できないこと，をR5 を「 メチル 」及び「 アルキルスルホニル 」とするこ

理由として，「 コレステロールの生合成を抑制する医とは，「 殊に好ましい化合物 」における 2000 万通り

薬品となり得る程度 」では，技術常識に比較してレ以上の選択肢のうちの一つになること，②「 殊に極ベルが低く不適切である旨主張した。

めて好ましい化合物 」と「 実施例 」には，R3 としてこれに対し，判決は，①発明の詳細な説明等から，− NR4R5 を選択したものは記載されていないこと，

本件発明の課題が，既に開発されている HMG-CoAを挙げている。

還元酵素阻害剤を超える阻害活性を有するものを提tokugikon

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有 すること（ 上 記 拒 絶 理 由 に 引 用 された 特 許 第ト要件を充足するか否かという判断の枠組みに進歩

5596846 号公報の【 0011 】参照。）は，いずれも周知性の判断を取り込むべきではない，旨を判示して，である。

原告らの主張を排斥し，審決が認定した本件発明のよって，本件発明 1 において，ライスミルクにγ -

課題を肯定した。

オリザノールを含有する米油を 0.5〜5 質量％含有す

上記判示のとおり，サポート要件における発明のること自体は，上記課題を解決する上で特別な技術課題を，明細書の記載から離れ，進歩性の判断を取的特徴とはいえない。

り込んでレベルを上げて認定することのないよう，

そうすると，本件発明 1 は，上記課題を解決する

心掛けることが望まれる。

上で，ライスミルクに含有させる米油のγ - オリザ
ノールの含有割合に技術的特徴があるものと認めら
れる。

事例②

なお，特許権者も平成 27 年 4 月 21 日付け拒絶理

平成 29 年（ 行ケ ）第 10129 号（ 米糖化物並びに米油及び／又はイノシトールを含有する食品 ）由に対する平成 27 年 6 月 26 日の意見書において，（ 異議 2016-700420，特許第 5813262 号 ）「 実施例 1-2（ 米油がγ - オリザノールを 1.5 質量％

平成 30 年 5 月 24 日判決言渡，含む米油 ）は，実施例 1-1 を基準にして，コク（ ミル

知的財産高等裁判所第 3 部ク感 ），甘味及び美味しさの全ての項目について有意差を示しております。したがって，ライスミルクに含まれる米油が，γ - オリザノールを 1 質量％以

異議決定概要上含むことにより，コク（ ミルク感 ），甘味及び美味（ 下線は筆者による。以下，同様。）

しさに関する予想外の効果を奏することは明らかで1す。」と主張している。

本件発明 1（ 請求項 1 ）……

「 米糖化物，及びγ - オリザノールを 1〜5 質量％含有する米油を含有するライスミルクであって，当該
米油を 0.5〜5 質量％含有するライスミルク。」

e

本件発明 1 における課題解決手段
そこで，本件発明 1 において，課題が解決できた

2

サポート要件についての判断a

本件発明 1 の課題

ものと認識し得る範囲について検討する。
本件発明 1 の課題は，上記 a のとおり，具体的に本件発明 1 の課題は，本件特許明細書の「 コク，は，実施例 1-1 のライスミルクに比べてコク（ ミルク

甘味，美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供

感 ），甘味及び美味しさについて優位 1 ）な差を有すすること 」（【 0006 】）との記載及び実施例（【 0031 】

るものを提供することであり，本件発明 1 は，特定〜【 0043 】）において，「 コク（ ミルク感 ）」，「 甘み 」及量のγ - オリザノールを含有する米油を特定量ライび「 美味しさ 」の各評価項目について評価を行ってスミルクに含有させることで上記課題を解決するもいることから，「 コク，甘味，美味しさ等を有する米のである。そうすると，本件発明 1 が課題を解決で糖化物含有食品を提供すること 」と認められる。

きると認識できるためには，γ - オリザノールの含有一方，本件出願に対する平成 27 年 4 月 21 日付け

量が 1 質量％の米油から 5 質量％の米油のすべてに

拒絶理由通知に引用され，本件特許異議申立に証拠ついて，それぞれライスミルクへの含有量が 0.5〜5として提示された甲第 1 号証である米国特許出願公質量％の全範囲にわたって，実施例 1-1 のライスミ

開第 2004/0213890 号明細書（【 0032 】，【 0034 】）にルクに比べてコク（ ミルク感 ），甘味及び美味しさに記載の米油を 2 重量％含有するライスミルク，及びついて優位な差を有することを認識できることが必

一般の米油がγ - オリザノールを 0.1〜0.5 質量％含要である。

1）決定中の「優位」は，判決（5 頁 1〜2 行）において「有意」の誤記であると認定されている。

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事例① ②

供することであるということはできない，②サポー

事例②

また，発明の詳細な説明は，「 発明が解決しよう〈 参考 〉
図1

油 脂の種類が異なるライスミルクの食味試験とする課題及びその解決手段 」その他当業者が発明の結果の意義を理解するために必要な事項の記載が義務付けられているものである（ 特許法施行規則 24 条の
2 ）。
以上を踏まえれば，サポート要件の適否を判断す
る前提としての当該発明の課題についても，原則として，技術常識を参酌しつつ，発明の詳細な説明の記載に基づいてこれを認定するのが相当である。
かかる観点から本件発明について検討するに，本件明細書の発明の詳細な説明には，米糖化物含有食品であるライスミルクの製造時に各種酵素を制御することなく加えると，プロテアーゼによりアミノ酸，
オリゴペプチドが生成し，うまみ調味料様の雑味が基準ライスミルク 1：油脂無添加

ついてしまい，用途が限られたこと（【 0002 】），食実施例 1-1：3 質量％のこめ油（ γ - オリザノール 0.2

感が滑らかで雑味がなくすっきりした味を持つ米糖化液としてアミノ酸濃度が一定範囲である米糖化液

質量％ ）添加が開発されたが，甘味，コク（ ミルク感 ）等の風味

実施例 1-2：3 質量％の米胚芽油（ γ - オリザノール

は十分に改善されておらず，必ずしも満足できるも1.5 質量％ ）添加のではなかったこと，さらに，グラノーラ，パンケー

比較例 1：3 質量％の大豆油添加キ等が流行する一方，牛乳アレルギー，大豆アレル
取消事由

ギーの人口は増加傾向にあり，風味が改善された牛1 （ 省略 ）乳や豆乳の代用品が求められていたこと（【 0003 】）

2

課題の認定の誤り（ 理由あり ）などが背景技術として記載されている。その上で，

3

課 題を解決できると認識できる範囲の判断の誤発明の詳細な説明には，発明が解決しようとする課り（ 理由あり ）題として，「 ……本発明は， コク， 甘味， 美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供することを目的とする。…… 」との記載がある（【 0006 】）。

判示事項
3

取消事由 2（ 課題の認定の誤り ）及び取消事由 3

これらの記載からすれば，本件発明は，「 コク，甘（ 課題を解決できると認識できる範囲の判断の味，美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供す誤り ）についてること 」それ自体を課題とするものであることが明確に読み取れるといえる。
イ これに対し，異議決定は，……一旦は上記アと（ 1 ）課題の認定について
前記のとおり，特許請求の範囲の記載がサポー

同様に本件発明 1 の課題を認定しながら，最終的なト要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載

サポー卜要件の適否判断に際しては，「 本件発明 1 のと発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の課題は，上記 a のとおり，具体的には，実施例 1-1

範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載のライスミルクに比べてコク（ ミルク感 ），甘味及びされた発明で，発明の詳細な説明の記載又はその示

美味しさについて優位な差を有するものを提供する

唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認ことであ（ る ）」とその課題を認定し直し，課題の解識できる範囲のものであるか否か，また，その記載

決手段についても，「 本件発明 1 が課題を解決できるや示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らと認識できるためには，…… 実施例 1-1 のライスミ

し当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のルクに比べてコク（ ミルク感 ），甘味及び美味しさにものであるか否かを検討して判断すべきものである。

ついて優位な差を有することを認識できることが必アtokugikon

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甘味，美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供

この点について，被告は，発明が解決しようとすすること 」と認定したように，発明の詳細な説明かる課題とは，出願時の技術水準に照らして未解決で

ら課題が明確に把握できるのであるから，あえて，あった課題であるから，本件発明 1 の「 コク，甘味，「 出願時の技術水準 」に基づいて，課題を認定し直美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供するこす（ 更に限定する ）必要性は全くない（ さらにいえば，と 」という課題は，本件出願時の技術水準を構成す

異議決定が技術水準であるとした実施例 1-1 は，そる米糖化物含有食品（ 具体的には，実施例 1-1 のラもそも公知の組成物ではない。）。

イスミルク ）に比べて，コク，甘味，美味しさ等をしたがって，異議決定が課題を「 実施例 1-1 のラ有する米糖化物含有食品を提供することであり，しイスミルクに比べてコク（ ミルク感 ），甘味及び美味

たがって，異議決定においては，本件発明 1 の課題

しさについて有意な差を有するものを提供するこについて，「 具体的には，実施例 1-1 のライスミルクと 」と認定し直したことは，発明の詳細な説明からに比べてコク（ ミルク感 ），甘味及び美味しさについ

発明の課題が明確に読み取れるにもかかわらず，そて優位な差を有するものを提供すること 」としたもの記載を離れて（ 解決すべき水準を上げて ）課題をのである（ したがって，異議決定の課題の認定に誤再設定するものであり，相当でない。

りはない ）と主張する。

以上によれば，異議決定における課題の認定は妥

確かに，発明が解決しようとする課題は，一般的当なものとはいえず，被告の主張は採用できない。

には，出願時の技術水準に照らして未解決であった課題であるから，発明の詳細な説明に，課題に関す（ 2 ）課題を解決できると認識できる範囲についてる記載が全くないといった例外的な事情がある場合

アにおいては，技術水準から課題を認定するなどしてら，「 コク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物含これを補うことも全く許されないではないと考えら有食品を提供する 」という課題を解決することがでれる。

きると認識可能な範囲のものであるか否かについて

しかしながら，記載要件の適否は，特許請求の範……本件発明が， 発明の詳細な説明の記載か検討する。

囲と発明の詳細な説明の記載に関する問題であるか

イ 発明の詳細な説明の記載についてら，その判断は，第一次的にはこれらの記載に基づ（ ア ）……発明の詳細な説明においては，ライスミル

いてなされるべきであり，課題の認定，抽出に関し

クに米油又はイノシトール，あるいは，その両方をても，上記のような例外的な事情がある場合でない

添加することが課題の解決手段とされていることが限りは同様であるといえる。

理解できる。

したがって，出願時の技術水準等は，飽くまでそ……

の記載内容を理解するために補助的に参酌されるべ

ウ 本件発明の範囲内のライスミルクを用いた上記き事項にすぎず，本来的には，課題を抽出するため試験の結果についての事項として扱われるべきものではない（ 換言すれ

（ ア ）試験例 1 についてば，サポート要件の適否に関しては，発明の詳細な……図 1 の結果に示されるとおり，本件発明 1 の説明から当該発明の課題が読み取れる以上は，これライスミルクに該当する実施例 1-2 のライスミルクに従って判断すれば十分なのであって，出願時の技が，コク（ ミルク感 ），甘味，美味しさの全ての点で，術水準を考慮するなどという名目で，あえて周知技

上記解決手段を有していない基準ライスミルク 1 よ術や公知技術を取り込み，発明の詳細な説明に記載

り優れているということは，少なくとも，実施例 1-2

された課題とは異なる課題を認定することは必要での具体的なライスミルクに関しては，上記解決手段

ないし，相当でもない。出願時の技術水準等との比により課題が解決されていることを裏付けるもので較は，行うとすれば進歩性の問題として行うべきもあるといえる。

のである。）。

（ イ ）試験例 2 について

これを本件発明に関していえば，異議決定も一旦……図 2 によれば，実施例 2-1 ないし 2-4 のライス

は発明の詳細な説明の記載から，その課題を「 コク，ミルクは，全ての評価項目の点数が基準ライスミル

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事例②

要である。」としている（ 異議決定 12 頁 16〜25 行 ）。

事例②

ク 2 を上回っており，米胚芽油の含有量は，実施例

ルクに含有させる米油のγ - オリザノールの含有量2-2 では 1 重量％，実施例 2-3 では 3 重量％，実施例（ 1〜5 質量％ ）にあると認定することにより，本件2-4 では 5 重量％であるから，米糖化物含有食品の発明 1 の課題は，具体的には，γ - オリザノールの

コク，甘味，美味しさを改善するための解決手段で含有量が 0.2 質量％の米油を 3 質量％含有する実施ある米油の合有量としては，1〜5 重量％の範囲で課例 1-1 のライスミルクに比べて，コク等について優

題が解決できることが裏付けられているといえる。

位な差を有するものを提供することであると認定し……

直した。そして，発明の課題を解決したといえる判エ 以上によれば，本件発明は，いずれも，発明の断基準を，米油を含有しない「 基準ライスミルクに詳細な説明の記載から，「 コク，甘味，美味しさ等

比べて 」ではなく，審査段階での補正により請求項を有する米糖化物含有食品を提供する 」という課題に係る発明の範囲外となった「 実施例 1-1 のライスを解決することができると認識可能な範囲のものでミルクに比べて 」コク等が優れていることとして，あるといえる。

解決すべき水準を上げたものである。

……

決定の「 a

本件発明 1 の課題 」の項において，発明の詳細な説明に記載されていない周知技術を考慮し，課題を解決する上での「 技術的特徴 」を認定し（ 4 ）小括以上のとおり，異議決定は，サポート要件の判断た理由は，被告主張によると，「 発明が解決しようとの前提となる課題の認定自体を誤り，その結果，本する課題とは，出願時の技術水準（ 周知技術を含む ）件発明が発明の詳細な説明の記載から課題を解決でに照らして未解決であった課題である 」との前提にきると認識できる範囲のものであるか否かについて立ち，周知技術にない技術的特徴を採用することにの判断をも誤って，サポート要件違反を理由とする

より，技術水準よりも優れたものを提供することが特許取消しの判断を導いたものである。

本件発明 1 の課題であると考えたからであると解さしたがって，その旨を指摘する取消事由 2 及び取れる。

消事由 3 は理由がある。

また，決定の「 a本件発明 1 の課題 」の項における「 なお書き 」で，意見書における特許権者の進歩性に関する効果の主張（ 実施例 1-1 に比べて予想外

所 感
1 本件は，課題の認定自体を誤り，その結果，サの効果がある ）を引用していることからみて，上記

ポート要件の判断を誤ったとして，異議決定が取りのように解決すべき水準を上げたのは，進歩性に関消された事例である。

する特許権者の主張 2 ）に影響を受けたものと推察される。

2

異議決定について決定は，本件発明 1 の課題を，発明の詳細な説明

3

判決についての【 0006 】に記載されているとおり，「 コク，甘味，

これに対し，判決は，下記①〜⑤のように一般的

美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供するこ判示をした上で，「 異議決定が課題を……認定し直と 」と認定した。

したことは，発明の詳細な説明から発明の課題が明

しかし，その後，拒絶理由通知で引用した文献に確に読み取れるにもかかわらず，その記載を離れて記載された事項を周知技術として考慮し，本件発明（ 解決すべき水準を上げて ）課題を再設定するもの

1 の課題を解決する上での技術的特徴は，ライスミ

であり，相当でない。」として，決定における課題の

2）出願当初の請求項 1 に係る発明は，「米糖化物並びに米油及び／又はイノシトールを含有する食品。」であったところ，審査段階での拒絶理由通知（29 条 1 項 3 号，29 条 2 項，36 条 6 項 1 号）に応じて，請求項 1 に係る発明は，「米糖化物，及びγ—オリザノールを 1〜40 質量％
含有する米油を含有するライスミルクであって，当該米油を 0.1〜10 質量％含有するライスミルク。」と補正され，出願人（特許権者）は，補正後の請求項 1 に係る発明に含まれる実施例 1 − 2 は，当該発明から外れた実施例 1 − 1 に比べてコク等に優れる旨を意見書において主張し，特許査定がされた。
なお，本件発明 1 は，異議段階での取消理由通知（サポート要件違反）に応じて，さらに数値範囲を限定する訂正がされたものである。

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そして， 明細書及び図面の全ての記載事項に加判決は，決定が，発明の課題を認定し直したこと

え，出願時の技術常識を考慮する場合は，以下ののみを問題としたのではなく，「 基準ライスミルクに（ ⅰ ）又は（ ⅱ ）のいずれかの場合に限られている。

比べて 」から「 実施例 1-1 のライスミルクに比べて 」（ ⅰ ）発明の詳細な説明に明示的に課題が記載されへと解決すべき水準を上げたことを問題とした点にていない場合留意する必要がある。

（ ⅱ ）明示的に記載された課題が，発明の詳細な説
明の他の記載や出願時の技術常識からみて，請求項に係る発明の課題として不合理なものである場合〈 課題の認定についての一般的判示 〉①サポート要件の適否を判断する前提としての当該

なお，本判決では，「 発明の課題についても，原則

発明の課題についても，原則として，技術常識を参として，技術常識を参酌しつつ，発明の詳細な説明

酌しつつ，発明の詳細な説明の記載に基づいてこれの記載に基づいてこれを認定するのが相当 」とされ，を認定するのが相当である。

技術常識を参酌する場合に限定は付されていない点②発明の詳細な説明に，課題に関する記載が全くなで，若干の表現上の違いがある。

いといった例外的な事情がある場合においては，技術水準から課題を認定するなどしてこれを補うこと6も全く許されないではない。

最後に本決定のように，進歩性に関する特許権者の主張③サポート要件の適否に関しては，発明の詳細な説に影響を受けて，サポート要件における発明の課題

明から当該発明の課題が読み取れる以上は，これにを認定する考え方（ 例えば，発明の詳細な説明に記従って判断すれば十分（ である ）。

載のない公知技術等を含まないように数値範囲を限④出願時の技術水準を考慮するなどという名目で，定する補正をし，当該数値範囲の内外で顕著な効果

あえて周知技術や公知技術を取り込み，発明の詳細の差があることを理由に進歩性が認められるのであな説明に記載された課題とは異なる課題を認定する

れば，それに伴い，補正前の発明よりも解決すべきことは必要でないし，相当でもない。

水準が上がった発明となったものと解すること。）⑤出願時の技術水準等との比較は，行うとすれば進が， 化学関連分野等で散見されるが， 進歩性とサ

歩性の問題として行うべきものである。

ポート要件とは全く異なる要件であることを念頭において判断することが望まれる。

4

本判決は，発明の課題の認定について一般的判示

大合議判決について
事例 1 で紹介した大合議判決において，①発明のがされたものとして重要であり，サポート要件の判断

詳細な説明等から，本件発明の課題が，既に開発さにおいて参考となることから，紹介する次第である。

れている HMG-CoA 還元酵素阻害剤を越える阻害活性を有するものを提供することであるということはできない，②サポート要件を充足するか否かという判断の枠組みに進歩性の判断を取り込むべきではな

執筆者紹介

い，旨が判示されたことは，本判決と同旨であると

事例 1：平成 28 年（行ケ）第 10182 号，同第 10184 号

いえる。

（ピリミジン誘導体）藤原浩子（審判部訟務室）事例 2：平成 29 年（行ケ）第 10129 号（米糖化物並び5審査基準についてに米油及び／又はイノシトールを含有する食品）審査基準においても，発明の課題は，原則として，

藤原浩子（審判部訟務室）

発明の詳細な説明の記載から把握するものであると（特に注が無い限り、括弧内は執筆時点での所属を表しています。）

記載されている。

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事例②

認定は妥当なものとはいえないと判示した。