シリーズ判決紹介
− 平成
− 27
平成年度第
24 年度第4 四半期
3 四半期の判決について（1 月〜 3 月）の判決から− −事例①
平成 27 年（行ケ）第 10165 号（5 角柱体状の首筋周りストレッチ枕）（不服 2014-11286，特願 2008-280947，特開 2010104643）
平成 28 年 3 月23日判決言渡，

図 2 首筋に宛がった状態を示す側面図

知的財産高等裁判所第 2 部
審決概要
1 本願発明の認定「発泡プラスチック等弾力性のある材料で作られた 5 角柱体状の首筋周りストレッチ枕」
図 3 頭部に宛がった状態を示す側面図

図 2 本発明のストレッチ枕を睡眠用枕上に斜めに置いた使用例

図5

他の実施例に係る断面多角形の側面図

2 引用例

3 対比

審決が認定した引用発明：［一致点］「適度な弾性を有するウレタンフォームや発泡ス「発泡プラスチック等弾力性のある材料で作られチロール若しくはゴムなどの弾性体で作られた，多た多角柱体状の首筋周り枕」

角形状の外周面をもつ転がし容易な形状の，容易に［相違点 1］

転がして首筋の任意な好みの部位にその円頂部を宛

本願発明が「首筋周りストレッチ枕」であるのに対がう転がり枕」

し，引用発明では，「容易に転がして首筋の任意な好みの部位にその円頂部を宛がう転がり枕」である点。

引用例に示されている主な図面：［相違点 2］
本願発明が「5 角柱体状」であるのに対し，引用発
明では，「多角形状の外周面をもつ転がし容易な形状」
であるものの，「5 角柱体状」かは明らかではない点。
4 判断（下線は筆者，以下同様）［相違点 1 について］
引用発明の「容易に転がして首筋の任意な好みの

図 1 本発明に係る転がり枕の斜視図

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事例①

部位にその円頂部を宛がう転がり枕」は，引用例のそして，引用発明の「転がり枕」は「多角形状の「……【発明が解決しようとする課題】頭を支える一外周面をもつ転がし容易な形状」のものであり，上般的な枕は，就寝中に頭接部分が傾斜または沈み込記「多角形状」の一形態として，上記従来周知の技

み，或いは頭から外れて寝首を痛めるなどの問題が術事項に照らして，「5 角形」の断面形状を選択するあり，また寝たきり状態における宛行直しや枕の移こととし，もって，「5 角柱体状」の「転がり枕」を動はある程度の力を要し，自己による任意な部位へ構成することは，当業者にとって容易である。

の為直しが容易に行えないなどの問題点がある。」

してみれば，引用発明において，多角柱体状の枕との記載事項のとおりの課題を解決するものであの形状を 5 角柱体状に限定することは，上記従来周る。一方で，
引用発明について，引用例……には，「転知の技術事項に照らせば，当業者が容易に想到し得

がり枕の外周全面若しくは一部面に，磁石或いは竹た事項である。

炭や備長炭などを埋め込み指圧材として設けると，そして，これらの相違点を総合的に勘案しても，その突起物によって首筋等の部分を程好く刺激して本願発明の奏する作用効果は，引用発明及び上記従凝りなどを和らげることもでき，またその他腰など

来周知の技術事項の奏する作用効果から予測される体の任意な部位に転がして宛行指圧する背筋伸ばし

範囲内のものにすぎず，格別顕著なものということの敷き枕としての用途にも使えるものである。」とはできない。

記載されている。そして，かかる記載には，引用発明の「転がり枕」を「首筋伸ばし」の用途に用いるこ取消事由とが示唆されているといえる。

1 相違点 1 の判断の誤り（理由なし）

また，一般に，首筋周りのストレッチ器具ないし2 相違点 2 の判断の誤り（理由あり）

枕は，従来周知の技術事項である……。
してみれば，引用発明において，「転がり枕」を「首判示事項

筋伸ばし」の用途として用いるために，「首筋周り1 取消事由 1（相違点 1 の判断の誤り）についてストレッチ枕」として構成することは，上記従来周

相違点 1 は，「本願発明が『首筋周りストレッチ枕』

知の技術事項に照らせば，当業者が容易に想到し得であるのに対し，引用発明では，『容易に転がしてた事項である。

首筋の任意な好みの部位にその円頂部を宛がう転が［相違点 2 について］り枕』である点」というものであるところ，原告は，一般に，枕の断面形状を 5 角形とすることは，従引用発明の転がり枕を首筋伸ばしの用途に用いるこ来周知の技術事項である（必要があれば……特開とはできないと主張する。

2008-125974 号公報の……図 2……参照）。

しかしながら，引用例には，「簡単に転がして頭部や首筋などの任意な部位に宛変えでき，」……，「外
周面の全面又は一部に磁石，竹炭，備長炭などを指圧材として埋め込むと，その突起物によって首筋や肩を刺激して凝りを和らげることができ，また，腰など体の任意の部位に宛がって指圧する背筋伸ばしの敷き枕としても使える」……との記載があり，また，引用発明の転がり枕を頭部や首筋にあてがった状態が図示されている（【図 2】【図 3】）。
すなわち，引用例には，引用発明の転がり枕を頭部や首筋にあてがって用いることができると明記されるとともに，引用発明の転がり枕を腰付近にあてがうことにより，背筋伸ばしの効果を生じることが特開 2008-125974 号公報の【図 2】
睡眠用枕構成部品に五角形断面の多角形柱状体を使用した場合の状態を示す斜視図

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開示されている（指圧材が腰を刺激したこと自体では背筋を伸ばす効果は生じない。）。

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「円形状若しくは多角形状の外周をもつ転がり容易がうことによりその付近を伸ばすこと，すなわち，な円柱形状の弾性体枕」……，「多角形状の外周面

首筋周りのストレッチをしようとすることは，引用をもつ転がし容易な円柱形状の丸型枕」……，「本例に記載されているに等しい事項であり，引用発明

発明の円柱形状に形成された転がり枕」……との記の転がり枕を首筋周りのストレッチ枕とすること載があることにかんがみると，引用発明の転がり枕は，とりたてて創意を要することではない。

の外周面は，円に近い形状の多角形が想定されてい原告は，本願発明のストレッチ枕の技術思想と引るものと認められる（審決は，引用例……の記載か

用発明の転がり枕の技術思想とは，異なるものであら，引用発明について「多角形の転がり易い形状」

ると主張する。しかしながら，相違点 1 に係る構成と認定したものと解されるが，十分に正確なものとの容易想到性とは，引用発明の転がり枕を首筋周りはいえない。）。そして，多角形は，角の数が増えるのストレッチ枕として用いることが容易に想到できほど円に近い形状となるから，そのような断面形状

るか否かであるところ，たとえ明示された技術思想を有する物が転がりやすくなり，逆に，角の数が減に異なる部分があるとしても，引用発明を，前記のるほど円から離れた形状となり転がりにくくなるこ

とおり，引用例に記載されているに等しい首筋周りとは自明である。そうであれば，引用例に接した当のトレッチの用途に用いることは，当業者にとって業者は，具体的に開示された 8 角形よりも角の数の容易である。……

多い多角形状の外周面を持つ形状とすることを通常したがって，審決の相違点 1 の判断には，誤りは試みるとはいえるものの，これよりも角の数の少なない。

い多角形状の外周面を持つ形状とすることは，引用
発明の目的から離れていくことであって，これを試みること自体に相応の創意を要する。

2 取消事由 2（相違点 2 の判断の誤り）について
審決は，……当業者にとって容易であると判断す

他方，本願発明は，本願明細書に「正 5 角柱体枕る。しかしながら，審決が周知の技術事項である根の形状や傾斜度は，他の角柱体」や円柱体に比べて，

拠 と し て 摘 示 し た 参 照 文 献 で あ る 特 開 2008 −人間が仰臥，横臥の姿勢で行う，こすり付けや引っ

125974 号公報……には，複数の多角形断面を有す

掛け等のストレッチ運動において，そのし易さ，安る柱状体を連結した枕部品が……開示されているだ

定度等の点で非常に優れている……例えば，……，

けである。上記各公報には，枕の一部を構成する部

3 角柱体は ; 急斜面過ぎて使い難い。7 角以上の柱体分に 5 角形の断面形状を有するものが認められるもでは，一辺の長さが 5 角柱体に比べ小さく，転がりのの，そうであるからといって，一部材からなる枕

易く不安定」であり，「又，頭との接触幅が小さいの断面形状を 5 角形にするという技術事項を開示しので感触も劣る。」……と記載されているとおり，5たことにはならないのであり，また，単体で使用す

角柱体に格別の技術的意義を見出したものである。

る枕の断面形状を 5 角形にすることが直ちに動機付

このように，枕を 5 角柱体とすることに格別の技けられるものでもない。審決の上記認定の根拠とな術的意義を見出した本願発明に対し，枕の断面形状

る刊行物等は，見当たらない。

を 5 角形とすることが周知技術とはいえず，また，

また，……「多角形」の語義それ自体には 5 角形

多角形状の枕である引用発明は，「転がり容易」なが含まれ（ただし，5 角形の断面形状が「多角形状ことを目的とするものである。

の外周面をもつ転がし容易な形状」と異なることは，

そうすると，引用発明において，「多角形状の外相違点とされており，当事者間に争いがない。），引周面をもつ転がし容易な形状」を「5 角柱体状」とす

用例には，「多角形」が 8 角形であってもよいことがることは，当業者が容易に想到し得る事項ではない

開示されている（【図 5】）。

と認められる。

しかしながら，……引用発明の転がり枕は，容易

被告は，転がりやすさは，枕の弾性や枕と設置面に転がして体の任意の部分にあてがうことができ，との間の摩擦力にもよることであって，断面形状とまた，その部位をわずかに上げて転がすことであて

転がりにくさとの間には必ずしも相関関係はないとがい直しができるとするものであり，引用例にも，主張する。

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事例①

そうであれば，引用発明の転がり枕を首筋にあて事例① 事例②

しかしながら，枕の弾性や枕と設置面との間の摩ないことに関し，①については，引用例に接した当

擦力など，枕の断面形状以外の条件を同じくすれば，業者は，具体的に開示された 8 角形よりも角の数の断面形状の角の数がより少ないものがより転がりに多い多角形状の外周面を持つ形状とすることを通常くくなることは明らかである。被告の上記主張は，

試みるとはいえるものの，これよりも角の数の少な

枕の断面形状と転がりにくさとの関係を主張していい多角形状の外周面を持つ形状とすることは，引用るものではなく，失当である。……

発明の目的から離れていくことであって，これを試したがって，審決の相違点 2 の判断には，誤りがみること自体に相応の創意を要する旨判示されるとある。

ともに，②については，周知例に関し，枕の一部を構成する部分に 5 角形の断面形状を有するものが認所 感

められるものの，そうであるからといって，一部材か

1 進歩性の判断の誤りにより審決が取り消されるらなる枕の断面形状を 5 角形にするという技術事項

事例は数多いが，本事例は，題材としてわかりやすを開示したことにはならないのであり，また，単体

く，判示事項も明快であり，審査・審判官等の実務で使用する枕の断面形状を 5 角形にすることが直ち者が発明の進歩性に対しての自身の考え方を省みるに動機付けられるものでもない旨，判示されている。

きっかけとしてふさわしいように思われることか

判決の上記判示によれば，相違点 2 に関する 2 つら，ここに紹介した次第である。

の論点は，「5 角柱体状」であるか否かというシンプ
ルな文言から受ける印象とは不釣り合いなほどに重2 本願は，発明の名称を「5 角柱体状の首筋周りス大であるといえるのではないだろうか。

トレッチ枕」とし，本願発明は，これに材質の観点の記載を付加したのみであって，シンプルに内容を4 最後に，このような事態を招かないために審査・特定しているといえるものである。

審判官に求められることについて考えてみると，そそして，審決における相違点 2 についての判断は，れは，本願発明や引用発明の構成の背景にある事情

要するに，引用発明の「転がり枕」は「多角形状のを漏れなく検討することであると思われる。

外周面をもつ転がし容易な形状」のものであること，

具体的には，本願発明の作用効果等に関して記載

及び，枕の断面形状を 5 角形とすることは従来周知された，本願明細書の記載事項や，審査・審判段階の技術事項であることに基づいて，進歩性を否定しにおける意見書や審判請求書の主張を見落とさない

たというものである。

ようにし，引用例については，引用発明の構成に関し，それが採用されている理由についての記載を十

3 しかし，判決では，相違点 2 の判断については誤分に読み込むことである。その際，本願，引用例とりがあるとして，審決が取り消された。

も，技術常識も念頭に置いて不自然な理解をしない

そこで検討してみると，判決からは，相違点 2 にことにも気を付ける必要がある。

関する論点が 2 つあることが窺われる。すなわち，①引用例は，就寝中等の使用時に転がりやすくする

事例②

ことに主眼が置かれた「転がり枕」に関するもの

平成 27 年（行ケ）第 10054 号（気道流路および肺疾であり，その断面形状を「多角形」とすることに患の処置のためのモメタゾンフロエートの使用）

ついての記載があるものの，例示として，5 角形（無効 2014-800055，特許第 3480736 号）

よりも角数が多い（転がりやすい）8 角形が示さ

平成 28 年 3 月 30 日判決言渡，知的財産高等裁判所

れていること第2部②周知例が，いずれも睡眠用の枕に関するものであり，それを構成する一部の部材が 5 角形断面であ

審決概要ることを開示するにすぎないこと

1 本件発明 1

である。

「モメタゾンフロエートの水性懸濁液を含有する

そして，判決では，相違点 2 が容易想到とはいえtokugikon

薬剤であって，1 日 1 回鼻腔内に投与される，アレ

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ルチコステロイドの 1 種であるモメタゾンフロエー

めの薬剤。
」

トを含有する甲 1 発明において，甲 3 〜 5 に記載の用法である「1 日 1 回」を試みることにつき，一応の動機付けはあるといえる。

2 甲 1 発明
「コルチコステロイドの 1 種であるモメタゾンフ
ロエートを含有し，鼻腔内吸入により投与される，（3）相違点 3 について

アレルギー性鼻炎のための候補薬。」「候補薬」の薬効や安全性を確認した上で，「治療のための薬剤」とすることは，当業者が一般に行う

3 本件発明 1 と甲 1 発明との一致点及び相違点

薬剤の開発手法に過ぎないことから，甲 1 発明にお（1）一致点ける「アレルギー性鼻炎のための候補薬」を，「アレ「モメタゾンフロエートを含有し，アレルギー性

ルギー性鼻炎の治療のための薬剤」とすることは，

または季節性アレルギー性鼻炎を対象とする」点

当業者が想到し得たものと認められる。

（2）相違点（4）本件発明の効果について
本件発明の効果は，本件明細書の記載から，「アア 相違点 1
本件発明 1 は「水性懸濁液」であるのに対し，甲レルギー性鼻炎に対して，1 日 1 回のモメタゾンフ

1 発明ではそのような特定がなされていない点

ロエート投与で，効果的に処置でき（本件効果 1），

イ 相違点 2

かつ，モメタゾンフロエートの血流中への全身的な本件発明 1 は「1 日 1 回投与」されるのに対し，甲吸収が実質的に存在しないことにより，所望しない1 発明では投与回数が特定されていない点

全身性副作用を防げること（本件効果 2）」であると

ウ 相違点 3認められる。

本件発明 1 は「治療のための薬剤」であるのに対ア 本件効果 1 についてし，甲 1 発明は「候補薬」である点（ア）甲 1 及び 2 には，1 日 1 回の投与について記載
はなく，これらの刊行物の記載から，当業者が本件

4 判断

効果 1 を予測し得たとは認められない。

（1）相違点 1 について

（イ）甲 1 及び 2 のいずれにも，モメタゾンフロエー

甲 2 にも記載のとおり，本件優先日時点において，トのアレルギー性鼻炎に対する治療効果の程度（強モメタゾンフロエート一水和物の水性懸濁液を鼻か度及び持続性等）を確認した結果は開示されていなら投与すること，及び，炎症状態の処置に有用であいことや，治療効果の程度は，薬の種類により異なることは，当業者に既に知られていたものと認めらることが技術常識であることや，コルチコステロイれる。また，本件優先日時点において，モメタゾン

ドであれば，化学構造の違いにかかわらず同等の特フロエート一水和物とモメタゾンフロエートとは，性を有するとの技術常識は存在しないことを勘案す

薬効成分として同等のものであると当業者は認識しると，甲 3 〜 5 に，モメタゾンフロエートとは異なていたと認められるから，モメタゾンフロエートをるコルチコステロイドの用法として「1 日 1 回」が記含有する甲 1 発明において，甲 2 に記載の水性懸濁載されていようとも，モメタゾンフロエートについ液を剤形として採用することは，当業者が想到し得ても，投与間隔が長い 1 日 1 回の使用でさえ，アレたものと認められる。

ルギー性鼻炎を効果的に処置できることを予測し得たとは認められない。
イ 本件効果 2 について

（2）相違点 2 について
甲 3 〜 5 にも記載のとおり，本件優先日時点にお（ア）甲 2 〜 5 には，モメタゾンフロエートの全身性

いて，アレルギー性鼻炎の治療のために，コルチコの副作用についての記載は存在せず，これらの刊行

ステロイドの鼻腔内噴霧を 1 日 1 回行うことは，当物の記載から，当業者が本件効果 2 を予測し得たと業者に既に知られていたものと認められるから，コは認められない。

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事例②

ルギー性または季節性アレルギー性鼻炎の治療のた事例②（イ）甲 1 に記載された効果と，本件効果 2 とは，全より，溶液を経口投与する場合に比べて，モメタゾ

身性副作用を小さくするという意味において，同質

ンフロエートの全身性吸収が格別に低く抑制でき，ではあると認められる。

全身的な吸収が実質的に存在しないことも，実験結

しかしながら，甲 1 において，モメタゾンフロエー

果と共に開示されている。

トの全身性副作用が最小限であることについての

その上で，コルチコステロイドの全身性副作用は，記載の根拠として引用された文献 1 及び 2 には，い当該薬物が全身的に吸収されることにより引き起こ

ずれも，モメタゾンフロエートを皮膚に適用した際されること，そのため，全身性吸収を抑制することの安全性について記載されていることから，当該記により，全身性副作用を抑制し得る蓋然性が高いこ載に触れた当業者は，皮膚に適用した際の全身性副とから，投与方法として，「溶液による経口投与」，「溶作用が最小限であることについてのものと理解す

液による経口吸入」，「溶液による鼻腔吸入」のみをると認められる。ここで，コルチコステロイドの全開示ないし示唆する甲 1 において最小限であるとさ

身性副作用は，当該薬物が全身的に吸収されることれる「全身性副作用」に比べて，「水性懸濁液によるにより引き起こされることが技術常識であるが，皮鼻腔内投与」を行う本件発明における「所望しない

膚組織と鼻腔粘膜組織とでは，その構造が大きく異全身性副作用」は，更に低いレベルにまで防がれてなるため，皮膚に適用された薬の吸収性から，鼻腔おり，本件効果 2 は，甲 1 に記載された効果と比べて，粘膜に適用された薬の吸収性を予測することは困

同質ではあるが際立って優れた格別顕著なものであ難である。

ると認められ，本件効果 2 は，甲 1 の記載から，当よって，皮膚に適用した際の全身性副作用につい業者が予測し得るものとは認められない。

て開示された甲 1 から，鼻腔粘膜に適用された際の全身性副作用の大きさを予測することは困難であ（5）まとめり，本件効果 2 は，甲 1 の記載及び技術水準から，したがって，本件発明 1 は，当業者が予測し得る

当業者が予測し得るものとは認められない。

程度を超えた効果を奏するものであるため，甲 1 〜（ウ）甲 1 の「全身性副作用が最小限」であることに5 の記載に基づいて，当業者が容易になし得るもの

ついての記載が，皮膚に適用した際に限定されないとは認められない。

としても，以下の理由により，本件効果 2 は，当業者が予測し得る範囲のものとは認められない。

取消事由

甲 1 に具体的に開示された投与方法は，「溶液に1 本件効果 1 についての判断誤り

よる経口投与」しかなく，甲 1 の記載全体からも，「溶

2 本件効果 2 についての判断誤り

液による経口吸入」，「溶液による鼻腔吸入」が類推し得る程度である。

判示事項

ここで，吸入されたコルチコステロイドの一部を

1 審決が，本件発明の構成について，甲 1 発明に甲

患者は飲み込んでしまい，飲み込んだ部分は，胃腸2 〜 5 に記載された公知技術や周知技術を適用する

管を通って全身性循環に達することは，技術常識でことは容易想到である……と判断した上で，本件発あること，本件明細書には，水性懸濁液を経口投与

明の顕著な効果を認め，進歩性を肯定したため，原することにより，溶液を経口投与する場合に比べて，告は，審決の取消事由として，顕著な効果について

モメタゾンフロエートの全身性吸収が格別に低く抑の判断誤りを主張する。これに対し，被告は，本件制でき，全身的な吸収が実質的に存在しないことが，発明の顕著な効果を認めた審決の判断は妥当と反論

実験結果と共に開示されていることを勘案すると，しつつ，併せて，審決の判断のうち，相違点に係る「溶液による鼻腔吸入」に比べて，「水性懸濁液によ構成の容易想到性の判断についても争う旨主張す

る鼻腔内投与」を行うことにより，吸入の際に飲みる。しかしながら，審決の相違点に係る容易想到性

込んでしまったモメタゾンフロエートの全身性吸収を認めた判断が誤りであれば，本件発明の進歩性をを格別に抑制し得るものと認められる。さらに，本肯定した審決の結論に誤りはないから，本件におい件明細書には，水性懸濁液を鼻腔内投与することにて，相違点に係る構成の容易想到性の判断の誤り自tokugikon

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（4）甲 3 発明ないし甲 5 発明については，省略）

たがって，本件訴訟においては，相違点に係る構成の容易想到性を審理及び判断の対象とせず，本件発（5）本件発明の効果との対比

明の顕著な効果の有無の点についてのみ判断する。

ア  アレルギー性鼻炎に対する治療効果
上記のとおり，本件明細書には，本件発明に関し，
水性懸濁液の投与とこれ以外の他の形態（例えば，2 取消事由 1 及び 2 について
本件発明の構成が，公知技術である引用発明に他溶液）で投与した場合との対比や，1 日 1 回の鼻腔の公知技術や周知技術等を適用することにより容易

内投与とこの投与回数及び形態を変えた場合との対に想到できるものであるとしても，本件発明の有す比はなされておらず，単にプラセボとの対比によるる効果が，
当該引用発明等の有する効果と比較して，効果の有無しか記載がない。そして，本件優先日当

当業者が技術常識に基づいて従来の技術水準を参酌時の技術常識を踏まえると，水に難溶性の薬物の水した上で予測することができる範囲を超えた顕著な性懸濁液は，他の溶媒を用いた溶液よりも，粘膜かものである場合は，本件発明がその限度で従来の公ら吸収されにくいということはできるが，それだけ知技術から想到できない有利な効果を開示したもの

では，治療効果の具体的な違いは把握できないし，であるから，当業者がそのような本件発明を想到す

また，他の形態で投与した場合や異なる投与回数のることは困難であるといえる。したがって，引用発場合の治療効果がどの程度であったかを読み取るこ明と比較した本件発明の有利な効果が，当業者の技とも，困難である。

術水準から予測される範囲を超えた顕著なものと認

他方，甲1発明及び甲2発明においても，アレルギー

められる場合は，本件発明の容易想到性が否定され，性鼻炎に対する一定の治療効果が期待されることはその結果，進歩性が肯定されるべきである。

上記のとおりである。

そして，当業者が予測できない顕著な効果といえそうすると，本件明細書の記載からは，甲 1 発明

るためには，従来の公知技術や周知技術に基づいてや甲 2 発明よりも，本件発明 1 が，治療効果の点で相違点に係る構成を想到した場合に，本件発明の有優れているかどうかを理解することは困難といわざする効果が，予測される効果よりも格別優れたもの

るを得ない。

であるか，あるいは，予測することが困難な新規な

イ 全身的な吸収及び代謝効果である必要があるから，本件発明の有する効果

本件明細書には，本件発明に関し，経口溶液と比と，公知技術を開示する甲 1 発明，甲 2 発明に加え，して，鼻腔スプレー懸濁液の方が，モメタゾンフロ

周知技術を開示する甲 3 発明〜甲 5 発明の有する効

エートの全身的な吸収が低く，モメタゾンフロエー

果についても検討する。この場合，本件発明におけト自体が血漿中で定量限界以下しか存在しないといる有利な効果として認められるためには，当該効果

う効果があることが記載されているが，経口懸濁液

が明細書に記載されているか，あるいは，当業者が，と同程度の効果があることの記載しかない。そして，明細書の記載に当業者が技術常識を当てはめれば読技術常識を踏まえても，他の形態で投与した場合（例

み取ることができるものであることが必要である。

えば，溶液の形態での鼻腔内投与）や異なる投与回

なぜなら，特許発明は，従来技術を踏まえて解決す数の場合の全身的な吸収及び代謝がどの程度であっべき課題とその解決手段を明細書に記載し，これをたかを推認することは困難である。

一般に開示することにより，特許権としての排他的他方，甲 1 発明において，腹腔内投与及び経口投独占権を取得するものである以上，明細書に開示も与後のモメタゾンフロエートの血漿中の量は高くな示唆もされず一般に公開されないような新たな効果

く，比較的短期間で消失することは理解できるが，や異質な効果が後日に示され，仮に，従来技術に対鼻腔内投与の場合における全身的な吸収及び代謝のして有利な効果であるとしても，これを斟酌すべき

程度は全く不明といわざるを得ない。甲 2 発明は，

ものではないからである。このような観点から，以水性懸濁液を鼻腔内に使用した発明であるが，本件下，検討を進める。

優先日において，少なくとも，鼻腔内投与の場合に（（1）
本件発明について，（2）甲 1 発明，（3）甲 2 発明，モメタゾンフロエートの全身的な吸収や代謝後の残2016.9.15. no.282

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事例②

体は，審決を取り消すべき事由には該当しない。し事例②

存が常に高いという技術常識はない。

定をせずに，本件発明の効果がこれを格別上回るとそうすると，本件明細書の記載からは，甲 1 発明

判断したものであって，論理的に誤りがあるといわや甲 2 発明よりも，本件発明 1 が，全身的な吸収及ざるを得ない。

び代謝の点で優れているかどうかを理解することはまた，審決は，皮膚に適用した場合の全身性副作

できないといわざるを得ない。

用について開示する甲 1 から，鼻腔粘膜に投与されウ 全身性副作用た際の全身性副作用の大きさを予測できないと判断

本件明細書には，本件発明に関し，プラセボとのしたが，本件発明の効果と甲 1 発明の効果を同質で対比において，HPA 機能抑制に起因する全身性副あると認めた以上，甲 1 発明において，鼻腔粘膜に作用がないことが記載されているだけで，他の形態投与した際の全身性副作用の方が，皮膚に投与した（例えば，溶液）で投与した場合との対比や，投与際と比して常に優れたものといえない限り，本件発回数を変えた場合との対比はなされていない。そし明の効果が顕著なものとはいえないはずであり，こて，当事者の技術常識を踏まえても，他の形態で投の点についても，審決に論理的な誤りがあるといわ与した場合や異なる投与回数の場合の副作用がどのざるを得ない。

程度であったかを読み取ることは困難である。

さらに，審決は，本件発明について，甲 1 発明で他方，前記（2）及び（3）のとおり，甲 1 発明及び示された最小限の全身性副作用よりも低いレベルの甲 2 発明において，モメタゾンフロエートは，経口

全身性副作用しかないから，顕著な効果があると判

吸入及び鼻腔内吸入をしても，実用可能な程度の副断したが，……この点について効果の顕著性を認め作用しかないといえるし，本件優先日において，少た審決の判断にも，論理的な誤りがある。しかも，なくとも，モメタゾンフロエートの全身的な吸収が水性懸濁液のモメタゾンフロエートの全身性吸収の必ず高いという技術常識はない。

低さ及び代謝後の残存量の少なさは，本件発明と同そうすると，本件明細書の記載からは，甲 1 発明

様，水性懸濁液の鼻腔内投与を行う甲 2 発明が有すや甲 2 発明よりも，本件発明が，全身性副作用の点るはずであり，甲 2 発明の副作用の程度が開示されで優れているかどうかを理解することはできないとていないとはいえ，審決が，甲 1 発明と甲 2 発明をいわざるを得ない。

組み合わせて薬として実用化可能な本件発明の構成

エ 以上によれば，本件発明には，薬としての一定を想到できたとする以上，この組合せと比して本件の治療効果を有し，実用可能な程度の副作用しかな

発明の効果が顕著なものであるか否かについて検討いことは認められるとしても，本件発明の当該効果する必要がある。しかしながら，審決では，甲 1 発が，甲 1 発明及び甲 2 発明の効果とは相違する効果

明との対比しかなされておらず，検討が不十分でであるということはできないし，また，本件明細書あったといわざるを得ない。

上，それらの効果とどの程度異なるのかを読み取ることができない以上，これをもって，当業者が引用（6）被告の主張に対する判断

発明から予測する範囲を超えた顕著な効果というこ……

ともできない。よって，この点に関する審決の判断には誤りがある。

3 結語

オ 審決は，甲 1 及び甲 2 には，1 日 1 回の投与の記

以上のとおり，審決の顕著な効果の判断の誤りが載がなく，治療効果の程度についての記載もなく，ある。

本件発明の治療効果を予測できないと判断した。しなお，当裁判所は，本件訴訟において，相違点にかしながら，甲 1 発明及び甲 2 発明において，一定係る構成の容易想到性について，審理，判断するもの治療効果が認められながらその程度についての記のではないところ，本件特許のような，十分な治療載がない以上，当該効果が本件発明の効果よりも明効果を有しながら副作用がわずか（又は生じない）

らかに劣るものと認められない限り，本件発明の効とされる実用可能な「薬剤」の特許発明に関しては，果が顕著なものであるとはいえないはずである。審

その特許無効審判においても，治療効果の維持と副決は，甲 1 及び甲 2 の治療効果の程度についての認作用の減少（又は不発生）の両立という観点から審

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質ではあるが際立って優れた格別顕著なものとい相違点のうち個々の相違点に限っては想到できるとえるから，本件効果 2 を予測できない。

しても，これらを総合した全体の構成が当該薬剤としての効果等を維持できるものであるか否かが重要

2 これに対して，判決では，まず，「本件発明の構であるから，本件審判手続においても，これらの点成が，公知技術である引用発明に他の公知技術や周を念頭に置き，本件訴訟で主張，立証されたものを

知技術等を適用することにより容易に想到できるも含め，相違点に係る構成について改めて慎重に審理，のであるとしても，」「引用発明と比較した本件発明判断すべきものといえる。

の有利な効果が，当業者の技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものと認められる場合は，本件

所 感

発明の容易想到性が否定され，その結果，進歩性が

1 審決では，本件発明 1 と甲 1 発明との相違点（相肯定されるべきである。」との一般的な考え方が示

違点 1 〜 3）は，いずれも当業者が想到し得るもの

され，さらに，「当業者が予測できない顕著な効果」

ではあるものの，本件発明の効果（アレルギー性鼻については，「従来の公知技術や周知技術に基づい炎に対して，
1日1回のモメタゾンフロエート投与で，て相違点に係る構成を想到した場合に，本件発明の効果的に処置でき（本件効果 1），かつ，モメタゾン

有する効果が，予測される効果よりも格別優れたもフロエートの血流中への全身的な吸収が実質的に存のであるか，あるいは，予測することが困難な新規在しないことにより，所望しない全身性副作用を防な効果」である必要があること，また，このようなげること（本件効果 2））は，以下の①〜⑤のとおり，効果は，「明細書に記載されているか，あるいは，当業者が予測し得る程度を超えたものであるから，当業者が，明細書の記載に当業者が技術常識を当て

本件発明 1 は，甲 1 〜 5 の記載に基づいて，当業者

はめれば読み取ることができるもの」である必要がが容易になし得るものではないと判断した。

あることが示された。

①甲 1 及び 2 には，1 日 1 回の投与についての記載がその上で，判決では，「本件発明には，薬としてなく，治療効果の程度についての記載もなく，本の一定の治療効果を有し，実用可能な程度の副作用

件効果 1 を予測できない。

しかないことは認められるとしても，本件発明の当②甲 3 〜 5 に，モメタゾンフロエートとは異なるコ

該効果が，甲 1 発明及び甲 2 発明の効果とは相違す

ルチコステロイドの用法として「1 日 1 回」の記載

る効果であるということはできないし，また，本件があるとしても，モメタゾンフロエートについて

明細書上，それらの効果とどの程度異なるのかを読も同様に治療効果があるとはいえず，本件効果 1

み取ることができない以上，これをもって，当業者を予測できない。

が引用発明から予測する範囲を超えた顕著な効果と③甲 2 〜 5 には，全身性副作用についての記載がないうこともできない。」として，「この点に関する審

く，本件効果 2 を予測できない。

決の判断には誤りがある。」と判示された。

④甲 1 の効果と本件効果 2 とは，全身性副作用を小また，判決では，審決の上記 1 ①の判断について，さくする点で同質の効果ではあるものの，皮膚に「審決は，甲 1 及び甲 2 の治療効果の程度について適用した際の全身性副作用についての甲 1 から，の認定をせずに，本件発明の効果がこれを格別上回

鼻腔粘膜に適用した際の全身性副作用の大きさをると判断したものであって，論理的に誤りがある」

予測することは困難であり，本件効果 2 を予測でとの指摘がなされた。また，審決の上記 1 ④⑤の判きない。

断についても，同様の指摘がなされた。このうち，⑤甲 1 の全身性副作用についての記載が，皮膚に適上記 1 ⑤の判断については，「水性懸濁液のモメタ用した際のものに限定されないとしても，本件明ゾンフロエートの全身性吸収の低さ及び代謝後の残細書の記載及び技術常識によれば，水性懸濁液に存量の少なさは，本件発明と同様，水性懸濁液の鼻よる鼻腔内投与を行う場合の本件効果 2 は，溶液

腔内投与を行う甲 2 発明が有するはずであり」，甲による経口投与，溶液による経口吸入，溶液によ1 発明と甲 2 発明との「組合せと比して本件発明のる鼻腔吸入を行う場合の甲 1 の効果と比べて，同効果が顕著なものであるか否かについて検討する必2016.9.15. no.282

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事例②

理，判断されることが望ましく，例えば，複数ある

事例②

要がある」にもかかわらず，「審決では，甲 1 発明と効審判においても，治療効果の維持と副作用の減少の対比しかなされておらず，検討が不十分であった」（又は不発生）の両立という観点から審理，判断さとの指摘もなされた。

れることが望まし」いとし，「例えば，複数ある相違点のうち個々の相違点に限っては想到できるとし

3 判決が示した一般的な考え方によれば，本件のよても，これらを総合した全体の構成が当該薬剤としうに，本件発明の効果が引用発明（甲 1 発明）の効ての効果等を維持できるものであるか否かが重要で果と同質のものである場合には，本件発明の効果が，ある」点を指摘している。

「予測される効果よりも格別優れたもの」であれば，判決が示唆するように，本件発明の技術的意義「当業者が予測できない顕著な効果」といえるため，

は，「所定の剤形及び用法により，治療効果の維持

進歩性が肯定されることになる。この場合，その前と副作用の減少（又は不発生）を両立した治療用薬提として，少なくとも，本件発明の効果や引用発明剤としたこと」にあると解される。そして，このよ

等の効果について，その具体的な程度を認定する必うな本件発明の進歩性を的確に判断するには，審決要があると考えられるが，審決が，そのような認定が認定した個々の相違点 1 〜 3 を個別に判断するのをすることなく，本件発明 1 の効果は当業者が予測ではなく，複数の相違点を総合した全体の構成につし得る程度を超えたものであると判断したことは，

いて容易想到性を検討することが適切であると考不適切であった。そして，判決が示すとおり，本件えられる。

発明の効果が，甲 1 発明及び甲 2 発明の効果とどの判決の指摘は，傍論ではあるが，本件発明の技術程度異なるのか，本件明細書から読み取ることがで的意義を踏まえた，的確な進歩性の判断を行う必要

きない以上，本件発明の効果が，「当業者が引用発があることを改めて指摘するものであり，参考にす

明から予測する範囲を超えた顕著な効果ということべきものである。

もできない」と判示されたことは，やむを得ないと
思われる。

執筆者紹介

なお，判決が示した一般的な考え方は，これまでの裁判例でも同様のものが示されているが，本件の事例① 27（行ケ）10165 富澤 哲生（審判部訟務室）

判決において改めて示されたことは，実務において事例② 27（行ケ）10054 井上 猛（審判部訟務室）

参考になると考えられる。（特許庁による「特許・（特に注が無い限り、括弧内は執筆時点での所属を表してい
ます。）

実用新案

審査基準

第Ⅲ部

第2章

第2節

3.2.1」においても，同様の考え方が示されている。）
4 また，判決では，「被告は，本件発明の顕著な効果を認めた審決の判断は妥当と反論しつつ，併せて，審決の判断のうち，相違点に係る構成の容易想到性の判断についても争う旨主張する」が，「本件訴訟においては，相違点に係る構成の容易想到性を審理
及び判断の対象とせず，本件発明の顕著な効果の有無の点についてのみ判断する」と明言している。これは，以下のとおり，相違点に係る構成の容易想到性については，特許庁で改めて審理，判断させることを意図したものと考えられる。
そして，特許庁での審理，判断について，判決では，「本件特許のような，十分な治療効果を有しながら副作用がわずか（又は生じない）とされる実用可能な「薬剤」の特許発明に関しては，その特許無tokugikon

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