シリーズ判決紹介

首席審判長 吉村 和彦− 平成24年度第1四半期の判決について −第1

ip.courts.go.jp/search/jihp0020Recent?caseAst=01）に掲

はじめに載の「要旨」を参考にさせていただいた。

平成 24 年度第 1 四半期に言い渡しされた判決について

なお，ここで紹介する内容，特に所感の項については，その概要を紹介する。

私見が含まれていることをご承知おき願いたい。

当期における判決総数は，特実が 62 件（査定系 36 件，
当事者系 26 件），意匠は 0 件であった。審決取消件数（取第2消率）は，特実 15 件（24.2％）であった。
審決取消率の内訳を見てみると，特実で，査定系の取消

1

審決取消事例

特実系審決取消事件率（25.0％），当事者系無効 Z 審決の取消率（42.9％），当事者系無効 Y 審決の取消率（15.8％）であって，無効 Z 審決の当期の審決取消事由を要因別に分けると以下のとおりで取消率については前年度の取消率（30.8％）を上回った。

ある。

取り消された 15 件（審決ベースでは 14 件）の取消事由（1）新規性・進歩性をみると，査定系の 9 件は，相違点の判断の誤りが 6 件とア 新規性の判断誤り（事例②）

多いところ，サポート要件，実施可能要件の判断誤りも各イ 本件発明認定の誤り（事例⑤）

1 件あった。

ウ 本件発明認定・引用発明認定の誤り（事例④）

当事者系の 6 件についても，相違点の判断の誤りが 3 件

エ 一致点・相違点認定の誤り（事例⑧）で多かった。

オ 相違点判断の誤り（事例①③⑥⑦⑨⑩⑪⑬⑭）

今回は，15 件の中から 8 件を紹介する。

（2）記載要件

また，判示事項については，知的財産高等裁判所の HP

ア サポート要件判断の誤り（事例①）の「判決紹介」→「最近の審決取消訴訟」（http://www.

イ 実施可能要件判断の誤り（事例⑫）

事例番号

事件名

取消事由

①(判決２件） 平成 23 年（行ケ）第 10146 号，平成 23 年（行ケ）第 10147 号(4/11)(4 部）（発明の名称：医薬）無効 2010-800088，特願平 09-360756，特許 3973280

種別

サポート要件，
当事者系
相違点判断の誤り② (4/11)（4 部）

平成 23 年（行ケ）第 10148 号（発明の名称：医薬）無効 2010-800087，特願平 08-156725，特許 3148973

新規性判断の誤り 当事者系

③ (4/17)（2 部）

平成 23 年（行ケ）第 10186 号（発明の名称：硬質塩化ビニル系樹脂管）
無効 2010-800143，特願 2002-302163，特許 4171280

相違点判断の誤り 当事者系

④ (4/26)（3 部）

平成 23 年（行ケ）第 10336 号（発明の名称：結合型コンピュータ）
不服 2010-21814，特願 2000-286469，特開 2002-99350

引用例認定の誤り⑤ (5/8)(2 部）

平成 23 年（行ケ）第 10091号（発明の名称：安定な経口用の CI-981 製剤およびその製造法） 本件発明認定の無効 2009-800236，特願平 06-517015，特許 3254219
誤り

当事者系

⑥ (5/28)（2 部）

平成 22 年（行ケ）第 10203 号（発明の名称：腫瘍特異的細胞障害性を誘導するための方
相違点判断の誤り
法および組成物）不服 2006-7782，特願 2000-514993，特表 2001-519148

査定系⑦ (5/28)（2 部）

平成 23 年（行ケ）第 10273 号（発明の名称：２次元面発光レーザアレイ）
不服 2010-15214，特願 2007-250663，特開 2009-81341

査定系⑧ (5/30)（2 部）

平成 23 年（行ケ）第 10221 号（発明の名称：走査型顕微鏡検査における照明用光源装置， 一致点・相違点
及び走査型顕微鏡）不服 2009-15839, 特願 2001-348265，特開 2002-196252
認定の誤り

査定系

⑨ (5/31)（3 部）

平成 23 年（行ケ）第 10208 号（発明の名称：エネルギー硬化型フレキソ印刷液体インクによるウエットトラッピングの方法及び装置）相違点判断の誤り
不服 2009-25855, 特願 2003-569403，特表 2006-501077

査定系⑩ (6/6)（2 部）

平成 23 年（行ケ）第10284 号（発明の名称：オープン式発酵処理装置並びに発酵処理方法）
相違点判断の誤り 当事者系
無効 2010-800233，特願平 11-222212, 特許 3452844⑪ (6/13)（2 部）

平成 23 年（行ケ）第 10228 号（発明の名称：編集中における音声カーソルとテキストカー
相違点判断の誤り
ソルの位置合わせ）不服 2008-23615，特願 2002-578284, 特表 2004-530205

査定系⑫ (6/13)（4 部）

平成 23 年（行ケ）第 10364 号（発明の名称：流体によって冷却される，比出力が高い電 実施可能要件
動モータ）不服 2010-7576，特願 2000-585984，特表 2002-532047
判断の誤り

査定系

⑬ (6/26)(1 部）

平成 23 年（行ケ）第 10316 号（発明の名称：半導体装置の製造方法および半導体装置）
不服 2009-26046, 特願 2003-424821，特開 2005-183788

相違点判断の誤り

査定系⑭ (6/28)（３部）

平成 23 年（行ケ）第 10266 号（発明の名称：衝突回避半二重方式通信システム）
不服 2009-9073，特願 2006-170128，特開 2007-13954

相違点判断の誤り

査定系

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相違点判断の誤り

査定系

には 30mg ／日で十分な血糖降下作用を発揮するものと思（1）新規性・進歩性われる。
」旨の記載があるほか，ボグリボースと SU 剤とのア 新規性の判断誤り（事例②）

併用により血糖値の低下という成果が得られている旨の記載がある。

②平成 23 年（行ケ）第 10148 号（発明の名称：医薬）（知財

図 3 では，「α−グルコシダーゼ阻害剤」及び「CS −高裁 4 部）
無効 2010-800087，特願平 08-156725，特許 3148973

045（トログリタゾン），AD − 4833（ピオグリタゾン）」の［2
 つの異なる糖尿病予防・治療薬について，これらを各長方形から伸びている各矢印の先端並びに「α−グルコ併用投与した場合に両者が拮抗するなどのことがあるとシダーゼ阻害薬」及び「SU 剤（HOE490（グリメピリド）は認められないときに，これらの 2 つの薬剤を併用投与など）」の各長方形から伸びている各矢印の先端には，そする構成が記載された引用例から，これらの 2 つの薬剤

れぞれ，
「併用」
との書込みのある長方形が記載されている。

を併用投与することを技術的思想とする本件発明には新規性が認められないとされた例］

判示事項：「（1）引用例 3 の図 3 に記載の発明の構成についてウ ところで，前記 1（4）に認定のとおり，インスリン受容

本願発明の概要：「ピオグリタゾン」という糖尿病予防・治療薬に，それ体の機能を元に戻して末梢のインスリン抵抗性を改善するとは作用機序の異なる別の糖尿病予防・治療薬（α−グルインスリン感受性増強剤と消化酵素を阻害して食後の血糖コシダーゼ阻害剤）を併用投与することを技術的思想とす

上昇を抑制するα−グルコシダーゼ阻害剤とでは血糖値のる医薬。

降下に関する作用機序が異なることは，本件優先権主張日当時の当業者の技術常識であった。
そして，作用機序が異なる薬剤を併用する場合，通常は，本件発明：【請求項 1】（1）ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容薬剤同士が拮抗するとは考えにくいから，併用する薬剤がしうる塩と，（2）アカルボース，ボグリボースおよびミグそれぞれの機序によって作用し，それぞれの効果が個々にリトールから選ばれるα−グルコシダーゼ阻害剤とを組み発揮されると考えられるところ，糖尿病患者に対してイン

合わせてなる糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用

スリン感受性増強剤とα−グルコシダーゼ阻害剤とを併用医薬。

投与した場合に限って両者が拮抗し，あるいは血糖値の降下が発生しなくなる場合があることを示す証拠は見当たら【引用発明】（引用例 3（甲 3））ない。むしろ，引用例 4 には，前記 1（3）エ（イ）に記載のインスリン分泌促進薬であるグリメピリド，臨床上でのとおり，「空腹時血糖が 110mg/dl から 139mg/dl であれば，有用性が期待されているインスリン感受性増強剤であるト

空腹時の肝糖産生抑制するために就寝前にスルフォニール

ログリタゾン及びピオグリタゾン並びにα−グルコシダー

尿素剤の経口投与，あるいはインスリン抵抗性改善剤やビゼ阻害剤であるボグリボース，アカルボース及びミグリトー

グアナイド剤の投与が試みられるが，やはりそれらとα−ルについて作用機序や，α−グルコシダーゼ阻害剤には腹グルコシダーゼ阻害剤の併用が好ましい。次に空腹時血糖部膨満及び下痢などの消化器症状という副作用があることが 140mg/dl から 199mg/dl であれば，スルフォニール尿素を含む一般的な説明を施し，「（ピオグリタゾンが）用量的剤単独投与，スルフォニール尿素剤とインスリン抵抗性改
善薬との併用が試みられる。しかし同様にα−グルコシ
ダーゼ阻害剤の併用という 3 者併用療法が好ましい。さらに空腹時血糖が 200mg/dl 以上であれば，基礎インスリン分泌の補充と食後の追加分泌の補充が必要であるので，毎食前の速効型インスリンと夜間の中間型インスリンの投与が基本であるが，やはりα−グルコシダーゼ阻害剤の併用による食後過血糖のより効果的な是正が好ましい。さらに必要に応じてインスリン抵抗性改善薬との併用によりインスリン需要量の軽減が期待される。」との記載があることから，糖尿病患者に対するインスリン感受性増強剤（インスリン抵抗性改善薬）とα−グルコシダーゼ阻害剤との併用投与という技術的思想は，それ自体，本件優先権主張日当時の当業者に公知であったと認められるばかりか，前記
1（4）に認定のとおり，臨床試験中のインスリン感受性増

引用例3の図3

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強剤としてピオグリタゾンが存在することや，α−グルコ量に応じたα−グルコシダーゼ阻害剤及びそれとは作用機

シダーゼ阻害剤としてアカルボース，ボグリボース及びミ

序を異にする薬剤（インスリン感受性増強剤を含む。
）とのグリトールが存在することは，同じく当時の当業者の技術

単独投与や併用投与の組合せについて説明しており，さら常識であったものということができる。

に，乙 17（甲 22）は，インスリン感受性増強剤であるトロ

エ 以上によれば，引用例 3 の図 3 に接した当業者は，本件グリタゾンの単独投与群と SU 剤又はビグアナイド剤との優先権主張日当時の技術常識に基づき，当該図 3 にいう前併用投与群で血糖調節について同じ改善率があったことを記「併用」との文言が NIDDM 患者に対するピオグリタゾ

記載していることからすると，本件優先権主張日当時の当

ンとアカルボース，ボグリボース及びミグリトールを含業者は，これらの作用機序が異なる糖尿病治療薬の併用投むα−グルコシダーゼ阻害剤との併用投与という構成を与により，いわゆる相乗的効果の発生を予測することはで示すものであり，これらがいずれも血糖値の降下というきないものの，少なくともいわゆる相加的効果が得られる効果を有する薬剤であることから，当該構成により血糖であろうことまでは当然に想定するものと認めることがで値の降下という作用効果が発現することを認識したもの

きる。

と認められる。

よって，当業者は，ピオグリタゾン又はその薬理学的にさらに，引用例 3 の図 3 は，「将来の NIDDM 薬物治療の許容し得る塩とアカルボース，
ボグリボース及びミグリトー

あり方」と題するものであるから，そこに記載のピオグリ

ルから選ばれるα−グルコシダーゼ阻害剤との作用機序がタゾンは，その薬理学的に許容し得る塩を当然包含するも異なる以上，両者の併用という引用例 3 の図 3 に記載の構のと解されるとともに，当該図 3 に関する引用例 3 の記載成を有する発明の作用効果として，両者のいわゆる相加的（前記 1（3）ウ（エ））から，当該図 3 に記載されているもの

効果が得られるであろうことを想定するものといわなけれは，糖尿病又は糖尿病性合併症の予防・治療薬であると優ばならない。

に認められるところである。

イ 他方，本件各発明は，いずれもピオグリタゾン又はそよって，引用例 3 の図 3 には，「ピオグリタゾン又はそのの薬理学的に許容し得る塩とアカルボース，ボグリボース

薬理学的に許容し得る塩と，アカルボース，ボグリボース

及びミグリトールから選ばれるα−グルコシダーゼ阻害及びミグリトールから選ばれるα−グルコシダーゼ阻害剤

剤とを組み合わせた糖尿病又は糖尿病性合併症に対するとを組み合わせてなる，糖尿病又は糖尿病性合併症の予防・予防・治療薬であるところ，本件明細書には，前記 1（1）

治療薬」という発明が記載されているものと認められる。
」

クに記載のとおり，塩酸ピオグリタゾンとボグリボースとの併用投与の実験についての記載がある。そして，そ「（2）引 用例 3 の図 3 に記載の発明及び本件各発明の作用の結果をみると，対照群（薬物投与なし）のラットから 14日後に得られた血漿グルコース濃度は，345 ± 29mg/dl で効果についてア 前記（1）エに認定のとおり，当業者は，引用例 3 の図 3あり，ヘモグロビン A1 は，5.7 ± 0.4％であるのに対し，からピオグリタゾン又はその薬理学的に許容し得る塩とア

塩酸ピオグリタゾン及びボグリボース併用投与群のラッカルボース，ボグリボース及びミグリトールから選ばれる

トでは，結晶グルコース濃度は，114 ± 23mg/dl であり，

α−グルコシダーゼ阻害剤の併用投与という構成及びそこ

ヘモグロビン A1 は，4.5 ± 0.4％であるから，併用投与群

から血糖値の降下という作用効果が発現することと認識すにおいて投与後に血漿グルコース濃度及びヘモグロビン

るものと認められるが，ここで発現する作用効果について

A1 が相当程度減少したことが一応示されているというこ

みると，前記（1）ウに認定のとおり，作用機序が異なる薬とができる。

剤を併用する場合，通常は，薬剤同士が拮抗するとは考え

もっとも，上記実験においては，併用投与群のラットは，にくいから，併用する薬剤がそれぞれの機序によって作用いずれも各単独投与群が投与された塩酸ピオグリタゾン及し，それぞれの効果が個々に発揮されると考えられる。しびボグリボースの各用量をそのまま併用投与されているたかも，前記 1（3）アないしオに記載のとおり，引用例 1 は，め，結果として最も大量の糖尿病治療薬を摂取しているこ

SU 剤による二次的無効に対処するためにピオグリタゾンとになるばかりか，ラットからの血液採取が各薬剤の 14

等の作用機序の異なる経口剤の併用について言及し，引用

日目の最後の投与から何分後にされたのかが不明であるか

例 2 は，個々の患者の病態に即したより有用な治療としてら，上記実験結果の数値の評価は，相当慎重に行わなけれのピオグリタゾンやα−グルコシダーゼ阻害剤であるアカ

ばならない。

ルボース等の薬剤の併用投与について言及し，引用例 3 は，

そうすると，以上の数値にもかかわらず，前記アに認定

α−グルコシダーゼ阻害剤であるボグリボースと SU 剤とのとおり，当業者は，本件優先権主張日当時の技術常識にの併用による血糖値の低下という成果を紹介するほか，図基づき，作用機序の異なるピオグリタゾン又はその薬理学

3 の説明に引き続いて個々の病態に応じたきめ細かい治療的に許容し得る塩とアカルボース，ボグリボース及びミグの必要性に言及し，引用例 4 は，糖尿病患者の空腹時血糖リトールから選ばれるα−グルコシダーゼ阻害剤との併用

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投与により，両者のいわゆる相加的効果が得られるであろゆる相乗的効果）を立証するには足りないものというほうことを想定するものと認められるのであって，本件明細かない，書に記載の塩酸ピオグリタゾンとα−グルコシダーゼ阻害としたもので，技術常識を考慮して審決とは異なる結論を導いたものである。

剤であるボグリボースとの併用投与の実験結果は，両者の薬剤の併用投与に関して当業者が想定するであろういわゆる相加的効果の発現を裏付けているとはいえるものの，そイ 本件発明認定の誤り（事例⑤）

れ以上に，両者の薬剤の併用投与に関して当業者の予測を超える格別顕著な作用効果（いわゆる相乗的効果）を立証⑤平成 23 年（行ケ）第 10091 号（発明の名称：安定な経口するには足りないものというほかない。

用の CI-981 製剤およびその製造法）（知財高裁 2 部）

ウ 以上によれば，引用例 3 の図 3 に記載の発明及び本件各無 効 2009-800236，特願平 06-517015，特許 3254219

発明の血糖値の降下に関する各作用効果は，いずれもピオ［CI
 − 981 半カルシウム塩に安定化金属塩添加剤を配合

グリタゾン又はその薬理学に許容し得る塩とアカルボー

することによって，改善された安定性を有する医薬組成

ス，ボグリボース及びミグリトールから選ばれるα−グル物とすることを特徴とする発明の容易想到性を判断する

コシダーゼ阻害剤とを併用投与した場合に想定されるいわ

にあたり，CI − 981 半カルシウム塩がラクトン体に比べゆる相加的効果である点で共通するものと認められる。」て有利な化合物であり，そのことは本件発明において見出されたとの審決の本件発明の認定が，誤りであるとさ
れた例］

所感：
審決は，各引用例の記載からピオグリタゾンとα−グルコシダーゼ阻害剤との併用投与を読み取ることはできない

本件発明の概要：

し，引用例の記載からピオグリタゾンとα−グルコシダー

活性成分として，CI − 981 半カルシウム塩に安定化金

ゼ阻害剤との併用投与を容易に想到することはできないと属塩添加剤を配合することによって，改善された安定性を判断した。

有する医薬組成物とすることを特徴とする医薬組成物。

これに対して判決では，本件明細書は，本件各発明の作
用効果について，そこに記載の 2 つの糖尿病予防・治療薬

本件発明：を併用投与することにより当業者が想定するであろう相加【請求項 1】混合物中に，活性成分として，〔R −（R*,R*）〕的効果の発現を裏付けているにとどまるとの認定を前提− 2 −（4 −フルオロフェニル）−β，δ−ジヒドロキシ−に，当業者が，前記の各糖尿病予防・治療薬のうち 2 つを

5 −（1 −メチルエチル）− 3 −フェニル− 4 −〔（フェニル併用投与する構成が記載された引用例から両者の相加的効アミノ）カルボニル）− 1H −ピロール− 1 −ヘプタン酸半果が得られるであろうことを想定するから，引用例には本−カルシウム塩および，少なくとも 1 種の医薬的に許容し件各発明が記載されているか記載されているに等しく，本得る塩基性の安定化金属塩添加剤を含有する改善された安件各発明には新規性が認められないとして，本件審決のう定性によって特徴づけられる高コレステロール血症または

ちこれに反する部分を取り消した。

高脂質血症の経口治療用の医薬組成物。

審決は引用例 3 の図 3 からはピオグリタゾンとα−グル（判決注：「〔R −（R*,R*）〕− 2 −（4 −フルオロフェニル）−コシダーゼ阻害剤との併用投与を読み取ることはできない

β，δ−ジヒドロキシ− 5 −（1 −メチルエチル）− 3 −フェとしたのに対して，判決では，作用機序が異なる薬剤を併ニル− 4 −〔
（フェニルアミノ）カルボニル）− 1H −ピロー

用する場合，通常は，薬剤同士が拮抗するとは考えにくい

ル− 1 −ヘプタン酸」を「CI − 981」ということがある。
）

から，インスリン感受性増強剤とα−グルコシダーゼ阻害剤とを併用投与した場合に限って両者が拮抗することを示

判示事項：

す証拠は見当たらない，と技術常識をとらえた。

「甲 2 に示される化合物について，まず塩の製造方法が記その上で，載され，塩形態の使用は，酸またはラクトン形態の使用に・引 用例 3 の図 3 には，「ピオグリタゾン又はその薬理学等しいことが記載され，続けて，適当な塩がいかなるもの

的に許容し得る塩と，アカルボース，ボグリボース及か説明され，さらに酸の製造方法に関しても説明されていびミグリトールから選ばれるα−グルコシダーゼ阻害る。そしてCI−981半カルシウム塩に該当する化合物が「最剤とを組み合わせてなる，糖尿病又は糖尿病性合併症も好ましい態様」であることが記載されている。

の予防・治療薬」という発明が記載されているものと認

4 そうすると，審決が判断の前提としたように，CI −められる，

981 半カルシウム塩がラクトン体に比べて有利な化合物で・本 件明細書からは本件発明において薬剤の併用投与にあり，そのことは本件発明において見出された，と評価す

関して当業者の予測を超える格別顕著な作用効果（いわることはできないのであり，本件発明 1 は，単に「最も好2012.11.13. no.267

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ましい態様」として CI − 981 半カルシウム塩を安定化する

めて見出されたものとした。

ものと認めるべきである。

これに対して，判決においては，甲 2 に示される CI −したがって，甲 1 発明との相違点判断の前提として審決

981 半カルシウム塩に該当する化合物が「最も好ましい態がした開環ヒドロキシカルボン酸の形態における CI −様」であることが記載されており，甲 1 発明に記載の手法

981 半カルシウム塩についての認定は，本件発明 1 においを甲 2 に記載の化合物に適用することに動機付けがあるとても，また甲 2 に記載された技術的事項においても，硬直して，審決の認定を「硬直にすぎる」とするものである。

にすぎるということができる。この形態において本件発明
1 と甲 2 に記載された技術的事項は実質的に相違するもの

ウ 本件発明認定・引用発明認定の誤り（事例④）

ではなく，この技術的事項を，甲 1 発明との相違点に関する本件発明 1 の構成を適用することの可否について前提と④平成 23 年（行ケ）第 10336 号（発明の名称：結合型コンした審決の認定は誤りであって，甲 1 発明との相違点の容

ピュータ）（知財高裁 3 部）

易想到性判断の前提において，結論に影響する認定の誤り

不服 2010-21814，特願 2000-286469，特開 2002-99350

があるというべきである。」［明細書の記載を参照して請求項の「多重スイッチルー
タ」と言う用語の語義を認定して，審決を取り消した例］

所感：
審決は，「引用発明 1 におけるプラバスタチンに代えて本件発明の概要：

使用することが，当業者にとって容易であるとするために同じ構造のもの同士が複数隣接して結合し集合型コンは，本件優先権主張の日前において，甲第 2 号証記載のピュータを構成するための結合型コンピュータであり，CI − 981 半カルシウム塩を医薬として使用する際に開環

CPU やメモリ IC 及び入出力インターフェースなどのコンヒドロキシ−カルボン酸の形態で用いることを志向させる

ピュータ構成要素を内蔵した多面形状のケーシングにコー

何らかの動機づけがなされていたといえることが必要であ

ドレス型の信号伝達素子を配設し，該信号伝達素子を前記る。
」，「甲第 2 号証の記載では，CI − 981 半カルシウム塩

入出力インターフェースに接続し，前記信号伝達素子を通について開環型で使用することを志向させる何らかの動機

じて他のコンピュータの信号伝達素子との間で双方向のづけがあるとすることができないので，開環型の化合物にデータ伝送を行うことができるようにし，前記信号伝達素

関する安定化技術である甲第 1 号証記載の手法を CI − 981

子による他のコンピュータからの信号の取り込み，吐き出

半カルシウム塩に対して適用することは，たとえ当業者でしを信号選択及びバイパス機能を有する多重スイッチルーあったとしても容易には想到し得なかった」と判断した。

タを通じて行うもの。

これに対して判決では，「審決は，CI − 981 半カルシウ
ム塩がラクトン体に比べて有利な化合物であり，そのこと

本件発明：

は本件発明において見出されたとの事実を前提としたもの「【請求項 1】同じ構造のもの同士が複数隣接して結合し集と解される。」，「CI − 981 半カルシウム塩がラクトン体に合型コンピュータを構成するための結合型コンピュータで比べて有利な化合物であり，そのことは本件発明においてあり，多面形状の複数のケーシング毎に，CPU やメモリ見出された，と評価することはできないのであり，本件発IC 及び入出力インターフェースなどのコンピュータ構成

明 1 は，単に「最も好ましい態様」として CI − 981 半カル

要素を内蔵し，該各多面形状のケーシングの各面ごとにそシウム塩を安定化するものと認めるべき」，「甲 1 発明とのれぞれコードレス型の入出力用信号伝達素子を配設し，該相違点判断の前提として審決がした開環ヒドロキシカルボ

各多面形状のケーシング毎に信号選択及びバイパス機能を

ン酸の形態における CI − 981 半カルシウム塩についての有する多重スイッチルータを内蔵し，前記ケーシングの各認定は，本件発明 1 においても，また甲 2 に記載された技

面ごとに設けられた前記入出力用信号伝達素子を該ケーシ

術的事項においても，硬直にすぎるということができる。

ング内の前記入出力インターフェースに接続し，前記ケー

この形態において本件発明 1 と甲 2 に記載された技術的事

シングの各面に設けられた入出力用信号伝達素子と，これ項は実質的に相違するものではなく，この技術的事項を，に隣接する他のケーシングの各面に設けられた入出力用信甲 1 発明との相違点に関する本件発明 1 の構成を適用する

号伝達素子を通じて他のコンピュータの入出力用信号伝達ことの可否について前提とした審決の認定は誤りであっ素子との間で双方向のデータ伝送を行うことができるようて，甲 1 発明との相違点の容易想到性判断の前提において，にし，前記ケーシングの各面に設けられた複数の入出力用結論に影響する認定の誤りがある」と判示した。

信号伝達素子を前記多重スイッチルータを介して該ケーシ

審決は，医薬として使用する際に，CI − 981 半カルシ

ング内の前記入出力インターフェースに接続し，前記入出

ウム塩が開環ヒドロキシ−カルボン酸の形態であることが力用信号伝達素子による他のコンピュータからの信号の取ラクトン体に比べて有利であることは本件発明において初り込み，吐き出しを信号選択及びバイパス機能を有する前

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記多重スイッチルータを通じて行うようにし，前記多重スの伝送路により伝送することを意味するものといえる。

イッチルータにより前記ケーシングの各面に配設された以上によれば，本願発明に係る「多重スイッチルータ」

コードレス型の複数の入出力用信号伝達素子間にバイパスとは，データの導通や遮断を行うスイッチとして作動し，を形成できるようにしたことを特徴とする結合型コン

かつ，互いに分離できる状態で複数の信号が伝送されるピュータ。」

ルータを意味するものであって，互いに分離できる状態で複数の信号が伝送されないルータはこれに含まれないもの

判示事項：と解される。

「（1）「多重スイッチルータ」に関する認定，判断の誤りに

イ 一方，引用例 2 には，以下の事項が記載されている。

ついてすなわち，相互に隣接する演算プロセッサ間の通信チャネ

ア まず，本願発明に係る「多重スイッチルータ」の意義にルだけを備えた複数の演算プロセッサを相互結合する通信ついて検討する。本願発明に係る特許請求の範囲（請求項

ネットワークにおけるプロセッサ間通信方法として，①ハ1）には，多重スイッチルータに関して，①「前記ケーシ

ンドシェイクを行った上でメッセージをフリットという単ングの各面に設けられた複数の入出力用信号伝達素子を位に分割して通信を行い，その際，通信開始時に送信側プ……該ケーシング内の前記入出力インターフェースに接続

ロセッサから受信側プロセッサまでの経路が確定され，通し，」，②「前記入出力用信号伝達素子による他のコンピュー

信終了までその経路が占有されるワームホール・ルーティ

タからの信号の取り込み，吐き出しを信号選択及びバイパ

ングという方法，②これを変形した方法として，各演算プ

ス機能を有する」，③「前記ケーシングの各面に配設されロセッサのメッセージの受信側に複数個のフリットを蓄積たコードレス型の複数の入出力用信号伝達素子間にバイパ可能なバッファを設けたり，中継プロセッサがメッセージ

スを形成できるように（する）」ことが記載されているが，が全て到達するのを待たずに到着したフリットを次のプロ

多重スイッチルータの意義は，必ずしも一義的に明確ではセッサに転送したり，通信を行う度にではなく経路確定のない部分がある。そこで，本願明細書の記載を併せて参照

際のみハンドシェイクを行ってその後はクロック同期にすることとする。

従って通信を行う方法，が従来存在したところ，これらの本願明細書の上記記載によれば，本願発明は，多数のコ

従来技術においては，通信可能なメッセージが妨害される

ンピュータをクラスタ接続して集合型超コンピュータを構等の課題が存在することから，この課題を解決して通信時成するに当たり，コードにより各コンピュータ間を接続す

間の短縮を可能とするべく，メッセージの受信側にではな

るとコンピュータの集合体積が大きくなること，膨大な量

くメッセージの出力先毎にバッファを設ける構成（第 4 ののコードを収納するスペースが必要となること，各コン

発明），又は，受信したメッセージの宛名によってメッセー

ピュータの結合作業が煩雑となることなどの問題があった

ジが自プロセッサ以外を宛名としている場合にメッセージ

ことから，これらの問題を解決するべく，集合型コンピューおよび制御信号を他のプロセッサにバイパスする構成（第タを構成する各コンピュータの入出力インターフェース等

5の発明）が開示されている（甲9段落【0027】
ないし【0031】，のコンピュータ構成要素を多面形状のケーシングに内蔵し，【0038】，【0040】，【0043】，【0044】，【0050】，【0052】，【0055】，

入出力インターフェースに結合されたコードレス型の信号【0056】，【0062】，【0063】）。

伝達素子をケーシングの各面に配設し，さらに，他のコン

また，引用例 2 には，第 4 の発明に関して，1 つのメッセー

ピュータからの信号の取り込み及び吐き出しを「信号選択」

ジが複数のフリットに分割され，そのうちの先頭の 2 つの及び「バイパス機能」を有する多重スイッチルータを通じフリットが左右方向の宛先及び上下方向の宛先となっておて行うようにしたものであることが認められる。

り，ルータ部が行うルーティングにおいて，まず左右方向……

の宛先が一致するまで左右方向に隣接する演算プロセッサ

そうすると，本願発明における「多重スイッチルータ」
は，間で通信を行い，続いて上下方向の宛先が一致するまで上①データの導通と遮断を行う開閉ゲートとして作動し，ポー下方向に隣接する演算プロセッサ間で通信を行うこと，

トごとの周波数帯域を所定の値に設定することによってルータを構成するクロスバスイッチに複数方向から入力がポートを閉じてデータの取り込みや吐き出しを阻止し，②与えられてこれらが衝突する場合には調停が行われ，いず

各コンピュータが周波数，時間，符号を使ってデータの伝れかの方向からの伝送のみが行われることが開示されてい送経路を選択する際，特別の信号伝送経路制御装置を用意る（甲 9 段落【0230】，【0232】，【0233】）。

することなく，ポート間にバイパスを形成し，③バイパス

さらに，引用例 2 には，第 5 の発明に関して，ルータ部が形成された場合には，当該コンピュータの入出力インにこれをバイパスするためのバイパススイッチを追加した

ターフェースに取り込まずにポートからポートへとデータものであって，ルータを構成するクロスバスイッチに複数を伝送する機能を有するものであること，また，「多重」

方向から入力が与えられて，これらが衝突する場合には調とは，互いに分離できるように複数の信号を物理的に 1 つ停が行われ，いずれかの方向からの伝送のみが行われるこ2012.11.13. no.267

117

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とが開示されている（甲 9 段落【0246】，【0248】，【0249】）。

伝達素子間に形成されるバイパスを，あえて片方向のデー

以上によれば，引用例 2 には，ワームホール・ルーティ

タ伝送のみに用いることは想定することができず，双方向

ングやこれを変形した方法について生じた課題を解決するの伝送が可能なものと認められる。

方法として，第 4 の発明及び第 5 の発明が開示されている

また，引用発明の通信経路に，引用例 2 に記載されたメッが，第 4 の発明及び第 5 の発明のいずれにおいても，ルーセージを双方向に通信するバイパススイッチが追加された

タに複数方向からの入力が与えられてこれらが衝突する場

ルータ部を備えることができるとしても，上記のとおり，

合には調停が行われて，いずれかの方向からの入力につい引用例 2 記載の発明のルータ部は，本願発明の多重スイッてのみ伝送が行われ，1 つのメッセージを構成する複数のチルータに相当するとはいえず，引用発明に引用例 2 記載

フリットは連続して入力され宛先に届くものであり，あるのルータ部を適用しても，多重スイッチルータを用いる本方向からの 1 つのメッセージを構成するフリットの伝送と願発明の構成とはならない。

他の方向からのメッセージを構成するフリットの伝送とはしたがって，入出力用信号伝達素子間に形成される「バ

衝突し調停されるものといえる。

イパス」に係る審決の認定，判断には誤りがある。
」……
したがって，引用例 2 には，スイッチ機構を用いたルー

所感：

タの開示はあるものの，互いに分離できる状態で複数の信審決は，「引用例 2 には、並列計算機で用いられる演算号が伝送され得るような「多重スイッチルータ」について

プロセッサについて、バッファと、出力先を決定するスイッの開示はない。

チから構成されるルータ部を設け、前記ルータ部は、演以上のとおり，本願発明の多重スイッチルータは，互い算処理部の入出力……と接続するとともに、隣接する演に分離できる状態で複数の信号が伝送されているものであ算プロセッサとの間の入力および出力……に接続し、ルーるのに対し，引用例 2 記載の発明のルータ部は，互いに分

タ部は、信号（フリット）の宛先が一致する場合は、信号離できる状態で複数の信号が伝送され得るようなものではを演算処理部に出力し、宛先が一致しない場合は、信号ないから，これらが互いに相当する構成であるとした審決を隣接する演算プロセッサに出力することにより、並列の認定，判断には誤りがある。」

計算機全体としての通信時間が短縮し、スループットも「（2）「バイパス」に関する認定，判断の誤り

向上するようにしたものが記載されている。」，「ここで，被告は，本願発明に係る特許請求の範囲には，「複数の……「出力先を決定するスイッチから構成されるルータ部」

入出力用信号伝達素子間にバイパスを形成できるようにしからみて、上記「ルータ部」は、本願発明の「信号選択及た」との記載はあるが，このバイパスが双方向でデータ伝びバイパス機能を有する多重スイッチルータ」に相当す

送を行うとの記載はなく，発明の詳細な説明を参酌しても，る。」と認定した。
これに対し，判決は次のように判示して，審決を取り消入出力用信号伝達素子間に形成されるバイパスについて，双方向のデータ伝送を行うものに限定して解釈すべき根拠した。

はない，本願発明における多重スイッチルータの「多重」と①本願発明の多重スイッチルータは，互いに分離できるの文言を根拠として，「バイパス」を双方向にデータを伝送状態で複数の信号が伝送されているものであるのに対し，するものに限定して解釈することはできないと主張する。

副引用例記載の発明のルータ部は，互いに分離できる状態

しかし，被告の上記主張は，失当である。すなわち，本で複数の信号が伝送され得るようなものではないから，副願発明に係る特許請求の範囲には，「前記ケーシングの各引用例記載の発明のルータ部は，本願発明の多重スイッチ

面に設けられた前記入出力用信号伝達素子と，これに隣接ルータに相当するとした審決の認定，判断には誤りがある。

する他のケーシングの各面に設けられた入出力用信号伝達②本願発明は，自コンピュータのケーシングの特定の面素子を通じて他のコンピュータの入出力用信号伝達素子とに設けられた入出力用信号伝達素子によって行われるデーの間で双方向のデータ伝送を行うことができるようにし」

タ伝送が双方向のものであり，このような双方向のデータとの記載があり，「ケーシングの各面に設けられた前記入伝送を行う入出力用信号伝達素子間に形成されるバイパス

出力用信号伝達素子」が「他のコンピュータの入出力用信は，双方向の伝送が可能なものであり，引用発明に副引用

号伝達素子」との間で，双方向のデータ伝送を行うこと，

例記載のルータ部を適用しても，多重スイッチルータを用

その際，この双方向のデータ伝送が隣接する他のケーシン

いる本願発明の構成とはならないから，入出力用信号伝達

グの各面に設けられた入出力用信号伝達素子を通じて行わ

素子間に形成されるバイパスに係る審決の認定，判断にもれるものと認められる。そうすると，本願発明は，自コン

誤りがある。

ピュータのケーシングの特定の面に設けられた入出力用信

審決では「多重スイッチルータ」の語意，とりわけ「多重」

号伝達素子によって行われるデータ伝送が双方向のものでの意義については，十分な検討がなされていなかったのにあり，このような双方向のデータ伝送を行う入出力用信号

対して，判決においては，「本願明細書の記載を併せて参

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118

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照することとする。」とした結果，多重スイッチルータとは，「互いに分離できる状態で複数の信号が伝送される」ルー
タであると判断して，審決を取り消したものである。
このように，判決では「多重」の意義について踏み込んだ認定がなされたが，当初明細書中に，特許請求の範囲に
記載の発明構成要件の内容を具体的に記載しておくことが，スムースな権利化に資する。

エ 一致点・相違点認定の誤り（事例⑧）⑧平成 23 年（行ケ）第 10221 号（発明の名称：走査型顕微
鏡検査における照明用光源装置，及び走査型顕微鏡）（知財高裁 2 部）不
 服 2009-15839，特願 2001-348265，特開 2002-196252［明細書の記載を参照にして請求項の「合焦形態変化手段」と言う用語の語義を認定し，引用発明の「スプリッターとミラー」に相当するとした審決を取り消した例］
図3

本件発明：
【請求項 1（補正発明）】「1 つの波長の光線（17）を発する 1 つの電磁的エネルギーの走査型顕微鏡を示した。照明には、基本的には、図 1 に源（3）を有すること，

示した光源装置 1 が用いられるが、合焦形態に影響を与え

該電磁的エネルギー源（3）には，前記光線（17）を空間る手段（これはλ／ 2 プレート 61 として構成され、かつ分的に分割して少なくとも 2 つの分割光線（19，21）を形成

割光線 53 の断面の中央部分のみのよって通過される）をする手段（5）が後置されていること，更に含む。λ／ 2 プレート 61 を通過した分割光線 53 は、及びミラー 55 によって反射されダイクロイック光線結合器 31

前記少なくとも 2 つの分割光線（19，21）の少なくともへ向かい、そこで分割光線 19 と結合し、光源装置 1 から

1 つの分割光線には，波長を変化させるための中間素子（9，射出する照明光線 51 を形成する。試料 41 の照明は、図 225）が配されていること，の装置と同様にして行われる。試料 41 の領域の励起は、前記中間素子（9，25）は，

照明光線 51 の一成分（これは分割光線 19 の波長を有する）

前記少なくとも 2 つの分割光線（19，21）の第 1 の分割によって惹き起される。誘導放出（射）は、照明光線 51 の光線（19）が，試料（41）に直接投光され，そこで第一合

別の成分（これは分割光線 23 の波長を有する）によって惹

焦領域（62）を光学的に励起し，前記少なくとも 2 つの分き起される。λ／ 2 プレート 61 によって、照明光線 51 の割光線（19，21）の第 2 の分割光線（21）が，試料（41）の後者の成分は、内側が空（中空）の（中央に光の成分を持第二合焦領域に投光され，そこで重畳領域（63）を形成し，たない）合焦（形態）を持ち、そのためその空間の全方向

該第 1 の分割光線（19）のみによって照射された試料領域

において
（誘導）
放射空間
（ボリューム）が制限（ないし削限）のみが検出されるよう，該重畳領域（63）において前記第され、従って軸方向及び横方向の分解能は大きくなる。

1 の分割光線（19）の光によって励起された試料領域が誘【0022】

導されて基底状態に戻されるように，当該中間素子（9，図 3 の実施例では、検出は、コンデンサ（レンズ系）側25）を通過する分割光線の波長を変化すること，及びで行われる。試料 41 から発する検出光線 57 は、コンデン

前記第 2 の分割光線（21）には，合焦形態変化手段（61）サ（レンズ系）59 によって合焦され、光電子増倍管としてが配されていること構成されている検出器 49 に導かれる。検出器 49 には、帯を特徴とする STED 走査型顕微鏡検査における照明用

域（通過）フィルタ（これは分割光線 23 の波長を有する光光源装置。」

線を遮光する）48 が前置されている。
【0023】
図4は、検査されるべき試料41の内部又は表面における、本願発明の概要：【0021】

第一分割光線 19 及び第二分割光線 23 の空間配置を明確に

図 3 に非走査型構成及び多光子励起の形態をとる本発明

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示している。第二分割光線 23 の直径（又は太さ）は、第一

119

tokugikonンズ 6 を用いて 2 つの励起光と誘導光が同一平面上に合焦するように，発散を調節するために用いられる。アパー
チャーは，通常フィルターとして用いられる。レーザー 3の後ろに，レーザー 3 からの光線を 2 つの誘導光に分けるためのスプリッター 23 とミラー 24 が配置されている。各要素
は，励起光と 2 つの誘導光がミラー 4 で合流し，ミラー 5 で反射した後にレンズ 6 を通過して，レンズ 6 の合焦領域で光の強度分布が部分的に重なるように配置されている。

図4

図 2 は，励起光線の強度分布 25 と 2 つの誘導光線 17 の分割光線 19 より大きく、そのため第一分割光線 19 は、第強度分布 26 を示す。

二分割光線 23 によって合焦領域内において完全に取囲ま

励起光線 16 の強度分布 25 は，1 つの主たる極大値と，横れている。第二分割光線23は、内部が空の合焦形態を持つ。

方向に対称な従たる極大値を有する。2 つの誘導光線 17 の第一及び第二分割光線 19 及び 23 の重畳によって、合焦領

強度分布 26 はガウス形状である。誘導光のガウス分布の極域において、三次元の重畳領域（図 4 ではハッチングが付

大値は，励起光の強度分布 25 の極大値に関連して，横方向された断面部分として描かれている）63 が画成される。第にずらしてある。2 つの誘導光線は，励起光の強度分布 25

一分割光線 19 の合焦領域でかつ第二分割光線 23 の中空部の中心軸から反対方向に同じ距離だけずれるように対称に分内に在る領域は、放射空間 65 を画成する。

配置されている。誘導光の強度は，明らかに励起光の強度より大きい。誘導光線の強度は，試料のエネルギー状態の

引用発明：（引用文献 1

占有と強度の関係が非線形になるように選択される。

米国特許第 5731588 号明細書）

図 1 は，この発明の一実施例のレーザー顕微鏡の配置を示している。

判示事項：

レーザー顕微鏡は，励起光を放射するレーザー 2 と，誘補正発明の特許請求の範囲の記載からは，特許請求の範導光を放射するレーザー3を備える光源1を含む。レーザー

囲にいう「合焦形態変化手段」の具体的な構成も機能も当

2 と 3 からの励起光と誘導光を反射し，試料 8 の一点に合業者において理解することができないところ，明細書の発焦させるダイクロイックミラー 4，5 とレンズ 6 も備えら

明の詳細な説明の記載にかんがみると，「合焦形態変化手れている。点 7 は局所的に広がった表面を有する。検出器

段」は，分割光線を形成する手段によって分割された光線

9 が，試料 8 から放射され，ダイクロイックミラー 5 によっのうち第 2 分割光線が試料表面又は試料内部で成す焦点のて励起光 18 から分離された発光光を検出するように，配形態を変化させる手段，例えば外側を第 2 分割光線の環状置されている。試料は，位置決めテーブル 10 に配置されの焦点が取り囲み，内側が空になるように，上記形態を変ている。光源 1 とレンズ 6 の間に，励起光と誘導光を試料化させる手段を意味するものと解される。引用文献 1（米8 に走査するためのビーム走査装置 11 が配置されている。

国特許第 5731588 号明細書）
記載の発明では，
誘導光のピー

光源 1 はレーザー 2 と 3 に加え，レンズ 12，13 とフィルターク（極大部）と励起光のピークが概ね一直線上に並び，後14 を備えている。レンズ 12 で，レーザー 2 からのレーザー者のピークの裾の部分で前者のピークと重なり合うだけ

ビームがフィルター 14 上に合焦される。レンズ 13 は，レで，誘導光の焦点の形態は変化していないから，補正発明

図1

図2

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120

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と誘導光（補正発明にいう第 2 の分割光線）の焦点の形態に機能的に連結された H19 調節配列を含むポリヌクレオを変化させるか否かが異なる。したがって，引用文献 1 記

チドを含有する，腫瘍細胞において配列を発現させるため

載発明と補正発明の一致点の認定のうち，「前記第 2 の光のベクターであって，前記腫瘍細胞が膀胱癌細胞または膀線には合焦形態変化手段が配されている」との部分は誤り

胱癌である，前記ベクター。

であり，審決には相違点の看過がある。
引用発明：
所感：

（引用発明 1）

審決は，引用文献1記載の発明の「スプリッターとミラー」

細胞傷害性の遺伝子産物をコードする異種配列に機能的によって、誘導光が 2 つの誘導光に分けられ、レンズの合に連結された調節配列を含むポリヌクレオチドを含有す

焦範囲で励起光ビームと部分的に重なるようなビームの強る，腫瘍細胞において配列を発現させるためのベクター。

度分布とされることから、当該「スプリッターとミラー」
は、（引用例 3）

補正発明の「合焦形態変化手段」に相当する，と判断した。

H19 遺伝子は，胚の初期段階から胎児期を通じ多数の異これに対して判決では，本願発明の「合焦形態変化手段」

なる胚組織で豊富に発現するものの，出生後には H19 遺は，詳細な説明の記載から，分割光線を形成する手段によっ伝子の発現は抑制されること，しかしながら，出生後，て分割された光線のうち，第 2 分割光線が試料表面又は試

H19 遺伝子は子供や成人の膀胱癌を含む多種の腫瘍で発現

料内部で成す焦点の形態を変化させる手段，例えば外側をすること。

第 2 分割光線の環状の焦点が取り囲み，内側が空になるよ
うに，上記形態を変化させる手段を意味するものと解され本願発明と引用発明 1 の一致点・相違点：ることから，審決の一致点の認定は誤りであるとした。

【一致点】

更に，判決では，引用文献 1（米国特許第 5731588 号明「細胞傷害性の遺伝子産物をコードする異種配列に機能的細書）に引用文献 2（特開平 10 − 142151 号公報）を適用しに連結された調節配列を含むポリヌクレオチドを含有すたとしても，本願補正発明の「合焦形態変化手段」とは異る，腫瘍細胞において配列を発現させるためのベクター」

なる，としている。

である点。

本件も上記事例④平成 23 年（行ケ）第 10336 号（発明の【相違点】

名称：結合型コンピュータ）と同様に，必ずしも明確では・相違点（ⅰ）

なかった請求項の用語について明細書の記載を参照にして

該調節配列が，本願発明 1 は，H19 の調節配列であるの語義を認定したものである。

に対し，引用発明 1 は，H19 の調節配列ではない点
・相違点（ⅱ）
該腫瘍細胞が，本願発明 1 は，膀胱癌細胞又は膀胱癌でオ 相違点判断の誤り（事例⑥⑨）

あるのに対し，引用発明 1 は，膀胱癌細胞又は膀胱癌と特定されていない点⑥平成 22 年（行ケ）第 10203 号（発明の名称：腫瘍特異的
細胞障害性を誘導するための方法および組成物）（知財
高裁 2 部）判示事項：

不服 2006-7782，特願 2000-514993，特表 2001-519148「（1）引用例 3 においては，母性発現遺伝子で，タンパク［引用発明

1 に引用例 3 の技術事項を適用することが容質に翻訳されず，胚形成から胎児期までの間は豊富に発現易であると評価しうるか疑問であるとした上で，明細するが成人の正常細胞では発現が低く制御される H19 遺書中の作用効果の記載の範囲内で原告提出の実験結果

伝子が，種々の腫瘍（癌）組織において発現していること，を参酌すると，本願発明には格別有利な効果があり，本膀胱腫瘍（癌）についてもその発現が見られ，腫瘍（癌）の願発明は進歩性を欠くとは言えないとして審決を取り悪性度の進行に伴って発現が見られる割合が大きくなる

消した例］（ステージⅡ，Ⅲで 6 割前後，進行した腫瘍である浸潤癌に隣接した膀胱粘膜上皮内癌では 7 割程度）ことが開示されているということができる。だとすると，引用例 3 の記

本願発明の概要：
細胞傷害性の遺伝子産物をコードする異種配列に機能的

載からは，進行した膀胱腫瘍（癌）細胞においてはもともに連結された H19 調節配列を含むポリヌクレオチドを含有と細胞内に存在する，すなわち内因性の H19 遺伝子が発し，膀胱癌細胞において配列を発現させるベクター。

現している蓋然性が高く，同遺伝子がプロモーター及びエンハンサーを機能させる手掛かりとして有望であるといい得るものである。

本願発明：【請求項 1】細胞傷害性の遺伝子産物をコードする異種配列

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しかしながら，前記のとおり，本件優先日当時，外来の121

tokugikon

遺伝子を導入して腫瘍（癌）を傷害するのは，プロモーター

が 40％少なかったこと，②ヒト膀胱癌（腫瘍）を発症させの活性が不十分であるなどの理由のため困難であるというたヌードマウスに DT − A を誘導するプロモーターを使用のが当業者一般の認識であった上，H19 遺伝子の生物学的したベクター（DTA − H19）を投与したところ，投与しな機能は完全には解明されていなかったものである。また，

い対照のマウスが腫瘍の体積を 2.5 倍に拡大させたのに対引用例 3 の表 1 は，種々の腫瘍において H19 遺伝子の発現し，腫瘍の増殖速度が顕著に小さく，広範囲の腫瘍細胞のの有無の状況が異なることを示すものであることが明らか

壊死が見られたこと，③膀胱癌（腫瘍）を発症させたラッであるところ，同表には，7 例の腎臓のウィルムス腫瘍（癌）トに上記ベクター DTA − H19 を投与したところ，対照ののうち 4 例で H19 遺伝子の発現が見られ，また 4 例の腎細ラットに対して腫瘍の大きさの平均値が 95％も小さかっ

胞癌（腫瘍）では H19 遺伝子の発現が見られなかった旨のたこと，④難治性の表層性膀胱癌（腫瘍）を患っている 2

記載があるが，引用例 6 の 118 頁には，ウィルムス腫瘍細人の患者に経尿道的に上記ベクター DTA − H19 を投与し胞株である G401 では H19 遺伝子の発現が見られない旨のたところ，腫瘍の体積が 75％縮小し，腫瘍細胞の壊死が記載があり，同一臓器の癌（腫瘍）であっても，H19 遺伝

見られ，その後 14 か月（1 人については 17 か月）が経過し子の発現には差異があることが分かる。そうすると，引用ても移行上皮癌（TCC）が再発しなかったことが記載され

例3にH19遺伝子の発現の状況が記載されているとしても，て い る。 ま た， 原 告 が 提 出 す る 参 考 資 料 で あ る「1.1

この記載に基づく発明ないし技術的事項を単純に引用発明

Compassionate Use Human Clinical Studies」と題する書

1 に適用して，腫瘍（癌）の傷害という所望の結果を当業

面（審判での参考資料 2，甲 11）及び本願発明 1 の発明者者が得られるかについては，本件優先日当時には未だ未解

らも執筆者として名を連ねている論文「Plasmid-based

明の部分が多かったというべきである。したがって，引用

gene therapy for human bladder cancer」（QIAGENNEWS

発明 1 に引用例 3 記載の発明ないし技術的事項を適用して2005，審判での参考資料 4，甲 13）にも，上記④と概ね同も，本件優先日当時，当業者にとって，引用発明 1 のα−様の効果に係る記載がある。

フェトプロテインプロモーター等の発現シグナルを H19 遺本願明細書の段落【0078】には，具体的に数値等を盛り伝子の調節配列のうちの H19 プロモーターと置き換え（相込んで作用効果が記載されているわけではないが，
上記①，

違点（ⅰ）），標的となる癌（腫瘍）として膀胱癌を選択す②は上記段落中の本願発明 1 の作用効果の記載の範囲内のる（相違点（ⅱ））ことが容易であると評価し得るかは疑問ものであることが明らかであり，甲第 10 号証の実験結果であるといわなければならない。」

を本願明細書中の実験結果を補充するものとして参酌して「（2）加えて，本願明細書の段落【0078】には，化学的に膀も，先願主義との関係で第三者との間の公平を害すること

胱腫瘍を発症させたマウスに対し，H19 調節配列を使用しにはならないというべきである。

た遺伝子療法を施した実施例につき，「対照及び実験群のそうすると，本願発明 1 には，引用例 1，3 ないし 6 から間で，腫瘍のサイズ，数及び壊死を比較する。シュードモ

は当業者が予測し得ない格別有利な効果があるといい得る

ナス毒素の発現は，マウスの実験群からの膀胱腫瘍内の

から，前記
（1）
の結論にもかんがみれば，本件優先日当時，H19 の発現と同時局在化することがわかる。さらに，マウ

当業者において容易に本願発明 1 を発明できたものである

スの実験群の膀胱腫瘍は，マウスの対照群内の膀胱腫瘍にとはいえず，本願発明 1 は進歩性を欠くものではない。」

比べてサイズ及び壊死が減少している。」との記載があり（なお，最後の 1 文は，「膀胱腫瘍のサイズが減少し，膀胱

所感：

腫瘍が壊死している」の誤りであることが明らかである。），

ア 審決

本願発明 1 のベクターによって，マウスを使用した膀胱腫

胎児期を通じ多数の異なる胚組織で豊富に発現するもの

瘍に対する実験で，対照群に対して膀胱腫瘍の大きさが有の，出生後には H19 遺伝子の発現は抑制されること，し意に小さくなり，腫瘍細胞の壊死が見られた旨が明らかにかしながら，出生後，H19 遺伝子は子供や成人の膀胱癌をされている。

含む多種の腫瘍で発現することは，本件優先日前，既に公

そして，上記に加えて，本願発明 1 の発明者らも執筆者

引用例 3 から，H19 遺伝子は，胚の初期段階から知であった。

として名を連ねている論文である「The Oncofetal H19

この公知事項に基づけば，出生後において，H19 遺伝子

RNA in human cancer, from the bench to the patient」

は，正常組織では発現しないものの，膀胱癌を含む多種の（Cancer Therapy3 巻，2005 年（平成 17 年）発行，審判で腫瘍では発現していることから，この H19 遺伝子の発現の参考資料 1，甲 10）1 ないし 18 頁には，H19 遺伝子調節を調節している配列即ちプロモーターは，α−フェトプロ

配列を用いたベクターの効果について，①膀胱癌（腫瘍）テインプロモーターと同様に，成人の癌細胞で優先的に発を発症させたマウスにジフテリア毒素を産生する遺伝子

現させるよう機能するが，子供や成人の正常細胞（非疾患（DT − A）等を誘導するプロモーターを使用したベクター細胞）では発現しないように抑制されていると，当業者でを投与したところ，対照のマウスに対して腫瘍の平均重量あれば普通に理解することである。

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そうすると，引用例 1 のプロモーターとして，引用例 3

点に係る構成について，当業者が容易に発明をするこの正常細胞中では不活性であり且つ腫瘍細胞では活性を示とができたとはいえないと判断して，審決を取り消しすと理解できる，H19 遺伝子の発現を調節しているプロ

た事例］

モーターを用いることは，当業者が容易に想到し得ることである。

本願発明の概要：
ウェットトラップ印刷法（各インク付けステーションで引用発明 1 に引用例 3 記載の発明ないし技術的事

溶着または塗布されたインク層が乾燥する前に、その上に項を適用しても，本件優先日当時，当業者にとって，引用

次のインク層を溶着して、色彩効果あるいは視覚効果を提発明 1 のα−フェトプロテインプロモーター等の発現シグ供する工程法）に関して，従来，これによって生じる課題（色ナルを H19 遺伝子の調節配列のうちの H19 プロモーターの汚濁の防止，印刷時間の長期化の防止等）の解決を目的と置き換え（相違点（i）），標的となる癌（腫瘍）として膀としたもの。その要件として，「前記一番目のインク層か胱癌を選択する（相違点（ii））ことが容易であると評価しら前記希釈剤の一部が蒸発することにより，前記インク付得るかは疑問であるといわなければならない。

けステーションで前記被印刷体に塗布された一番目の液体

イ 判決

本願明細書の段落【0078】には，具体的に数値等を盛り

インク層の粘度が増加し，前記被印刷体が前記インク付け込んで作用効果が記載されているわけではないが，
上記①，

ステーション間を移行する際，前記一番目のインク付けス②は上記段落中の本願発明 1 の作用効果の記載の範囲内のテーションから間隔を置いて位置する次のインク付けスものであることが明らかであり，甲第 10 号証の実験結果

テーションにおいて前記一番目のインク層上に塗布されるを本願明細書中の実験結果を補充するものとして参酌して

前記二番目の液体インクをウェットトラップするように，も，先願主義との関係で第三者との間の公平を害すること一番目のインクの粘度が二番目のインクの粘度よりも高くにはならないというべきである。

される。

そうすると，本願発明 1 には，引用例 1，3 ないし 6 からは当業者が予測し得ない格別有利な効果があるといい得る

本願発明：から，前記（1）の結論にもかんがみれば，本件優先日当時，「【請求項 4】複数の重なり合ったインク層を被印刷体に順

当業者において容易に本願発明 1 を発明できたものである

次的に塗布する装置であり，以下を含む装置：とはいえず，本願発明 1 は進歩性を欠くものではない。

被印刷体の経路および，前記被印刷体を前記経路に沿って移送する被印刷体ドライブ；

本願の優先日当時の技術常識を考慮し，後に提前記経路に沿って位置する，複数のインク付けステー

出された実験結果を明細書記載の作用効果に参酌したこと

ション，ここで当該インク付けステーションは，希釈剤をで，判決は審決と結果が異なったものである。

含み粘度が周囲条件下で 4000cps 以下のインクを，前述のウ 所感

判決が「引用例 3 に H19 遺伝子の発現の状況が記載され被印刷体に塗布するように適合されている；ているとしても，この記載に基づく発明ないし技術的事項

前記経路に沿った前記被印刷体の移送を制御するコントを単純に引用発明 1 に適用して，腫瘍（癌）の傷害というロールシステム，所望の結果を当業者が得られるかについては，本件優先日

ここで前記一番目のインク層から前記希釈剤の一部が蒸当時には未だ未解明の部分が多かったというべきである」

発することにより，前記インク付けステーションで前記被とする当時の技術水準であれば，H19 遺伝子に着目した本印刷体に塗布された一番目の液体インク層の粘度が増加

願発明の明細書作成に当たっては尚更，出願当初からの作し，前記被印刷体が前記インク付けステーション間を移行

用効果の記載の充実が望まれた。

する際，前記一番目のインク付けステーションから間隔を置いて位置する次のインク付けステーションにおいて前記⑨平成 23 年（行ケ）第 10208 号（発明の名称：エネルギー

一番目のインク層上に塗布される前記二番目の液体インク

硬化型フレキソ印刷液体インクによるウエットトラッピ

をウェットトラップするように，一番目のインクの粘度がングの方法及び装置）（知財高裁 3 部）

二番目のインクの粘度よりも高くされる。
」

不服 2009-25855，特願 2003-569403，特表 2006-501077「段ボールシートに、特性の異なる複数種類のインキにて［引用発明は，インクを重ね刷りすることを前提とした


印刷ができる印刷装置であって、前記印刷装置は、3基の印刷ユニットを連結して構成され、ものではなく，重ね刷りによる課題の解決を目的とした

前記各印刷ユニットのメンテナンス、インキ替え、刷版

ものでもなく，重ね刷りによる印刷工程の促進を目指しの交換等は、各ユニット間を開いて行われ、て開発されたウェットトラップを採用することに関連した記載，及びウェットトラップを実施した際に生じる課

前記段ボールシートの移行路の上流側の 2 基の印刷ユ題解決に関連した記載もないとして，本願発明との相違

ニットは、乾燥速度の速いインキを使用する同じタイプの2012.11.13. no.267

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本願発明

引用発明

印刷ユニットで、下流側の 1 基の印刷ユニットは、プリスてインキ供給用の主ロールが回転可能に配備され、かつ、

ロタイプの印刷ユニットであり、該主ロールに接触して該ロールとの間でインキ溜まりを形

前記上流側の 2 基の印刷ユニットには、段ボールシート

成する補助ロールが配備され、の移行路の上方に設けた回転版胴の上方に、該版胴に接し

前記主ローラと前記補助ロールの上方に、主ロールあるてインキ供給用の主ロールが回転可能に配備され、かつ、

いは補助ロールにインキを補給するインキ補給装置が配備

該主ロールに接触して該ロールとの間でインキ溜まりを形され、該インキ補給装置は、インキタンクにポンプを連繋成する補助ロールが配備され、し、ポンプの排出管を主ロールと補助ロールとの間に垂下

前記主ローラと前記補助ロールの上方に、主ロールあるさせて構成されており、

いは補助ロールにインキを補給するインキ補給装置が配備

前記インキタンクに収容されるインキは、粘度が 500 〜

され、該インキ補給装置は、インキタンクにポンプを連繋1000 センチポイズで、約 10 秒で乾燥するものであり、し、ポンプの排出管を主ロールと補助ロールとの間に垂下

前記版胴の下方には、段ボールシートの移行路を挟んでさせて構成されており、

印圧ロールが、版胴と印圧ロールの上流側には、一対の送前記インキタンクに収容されるインキは、粘度が 500 〜

りロールが配備されている、

1000 センチポイズで、約 10 秒で乾燥するものであり、

印刷装置。
」

前記版胴の下方には、段ボールシートの移行路を挟んで印圧ロールが、版胴と印圧ロールの上流側には、一対の送判示事項：

りロールが配備されている、裁判所は，大要，以下のように判示して，審決を取り消印刷装置。」した。
本願発明は，ウェットトラップ印刷法に関して，従来，引用発明（甲 1）：

これによって生じる課題（色の汚濁の防止，印刷時間の長「段ボールシートに、特性の異なる複数種類のインキにて期化の防止等）の解決を目的としたものであり，その要件

印刷ができる印刷装置であって、として，「前記一番目のインク層から前記希釈剤の一部が前記印刷装置は、3基の印刷ユニットを連結して構成され、蒸発することにより，前記インク付けステーションで前記

前記各印刷ユニットのメンテナンス、インキ替え、刷版

被印刷体に塗布された一番目の液体インク層の粘度が増加の交換等は、各ユニット間を開いて行われ、し，前記被印刷体が前記インク付けステーション間を移行

前記段ボールシートの移行路の上流側の 2 基の印刷ユする際，前記一番目のインク付けステーションから間隔をニットは、乾燥速度の速いインキを使用する同じタイプの置いて位置する次のインク付けステーションにおいて前記

印刷ユニットで、下流側の 1 基の印刷ユニットは、プリス

一番目のインク層上に塗布される前記二番目の液体インク

ロタイプの印刷ユニットであり、をウェットトラップするように，一番目のインクの粘度が前記上流側の 2 基の印刷ユニットには、段ボールシート

二番目のインクの粘度よりも高くされる。
」との構成を含の移行路の上方に設けた回転版胴の上方に、該版胴に接しtokugikon

んでいる。

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これに対して，引用発明は，段ボールシートに，特性のもに、各インクごとに、当該 2 種類のインクが重なり合異なる複数種類のインキで印刷ができる印刷装置に関するう箇所がある刷版をそれぞれ用いることとして、当該 2ものであり，粘度の低い速乾性のインキは，印刷面に艶が種類のインクが重なり合う箇所がある画像を印刷するなく商品価値が低く，インキを絶えず流動させなければ固ようになすことは、当業者が適宜なし得た設計上のこ

まってしまう等の問題があり，粘度の高いインキは，紙にとである。

付着したインキの乾燥に要する時間が長く，印刷のインキ・このようになした印刷装置が形成した画像におけるイン斑，ロールの左右での色振れ，ゴースト等の問題があるこクが重なり合う箇所は、前記上流側の1 基目の印刷ユニッとから，上記の課題を解決するため，使用するインキのタトが印刷したインクが、その上に 2 基目の印刷ユニットがイプの異なる印刷ユニットを複数並べ，夫々印刷ユニット

インクを印刷する時点で、完全には乾燥していないが部による印刷の長所を生かして，べた刷りも，細線印刷も美分的に乾燥することにより、2 基目の印刷ユニットが印刷しく仕上げることのできる印刷装置に関する発明である。

するインクよりも粘度が高くなることは明らかである。

課題解決の手段として，種類の異なる複数基の印刷ユニッ

これに対し，判決は次のようにして，審決を取り消した。

トが，段ボールシート S の移行路に沿って配備され，少な・引 用発明は，インクを重ね刷りすることを前提とした

くとも 1 基の印刷ユニットは，インキ供給用ロール列の上ものではなく，重ね刷りによる課題の解決を目的とし

流側ロールに対してインキ供給装置を配備し，下流側のたものでもない。

ロールを版胴に接して配備し，少なくとも別の 1 基の印刷

・上流側の 1 基目の印刷ユニットと 2 基目の印刷ユニット

ユニットは，表面全体に微細な凹凸を形成した主ロールをによる印刷がウェットトラップ印刷法による旨の記載

版胴に接触して配置し，該主ロールに対向して補助ロールや示唆はない。

を接触配備し，両ロール間にインキを補給するインキ補給・そ うすると，本願発明の相違点に係る構成について，装置を具える構成としたものである。

当業者が引用発明に基づいて，容易に発明をすること

引用例には，上流側の 1 基目の印刷ユニットにより形成ができたものということはできず，審決の判断には誤された画像と，これに続く 2 基目の印刷ユニットにより形りがある。

成された画像とが重なり合うことを前提とした記載や示唆

審決は，引用発明を本願発明に合わせて解釈した牽強附はなく，したがって，上流側の 1 基目の印刷ユニットと 2会の説であるとして，取り消した事例である。

基目の印刷ユニットによる印刷がウェットトラップ印刷法
による旨の記載や示唆はなく，また，本願発明の構成に係（2）記載要件る記載や示唆はない。さらに，ウェットトラップを利用しア サポート要件判断の誤り（事例①）て印刷するためには，印刷されたインクとその上に印刷されるインクとの間において一定程度の粘度差のあることが①平成 23 年（行ケ）第10146 号，平成 23 年（行ケ）第10147

必要であるが，引用例には，印刷ユニット間において一定

号（発明の名称：医薬）（知財高裁 4 部）程度の粘度差が生ずることも，そのような粘度差を生じさ無効 2010-800088，特願平 09-360756，特許 3973280

せるための工程についても記載又は示唆はない。

［2
 つの薬剤を併用投与することを技術的思想とする「医以上のとおり，引用発明は，インクを重ね刷りすること薬」という名称の発明は，明細書にこれらの 2 つの薬剤を前提としたものではなく，重ね刷りによる課題の解決をの併用投与に関する実施例の記載がなくてもサポート要目的としたものでもない。引用例には，重ね刷りによる印

件を満たすとして審決を取り消した例］

刷工程の促進を目指して開発されたウェットトラップを採用することに関連した記載，及びウェットトラップを実施

本件発明の概要：（請求項 1 〜 6 について）した際に生じる課題解決に関連した記載はない。

「ピオグリタゾン」という糖尿病予防・治療薬に，それそうすると，本願発明の相違点に係る構成について，当とは作用機序の異なる別の糖尿病予防・治療薬（ビグアナ業者が引用発明に基づいて，容易に発明をすることができイド剤）を併用投与することを技術的思想とする医薬。

たものということはできず，審決の判断には誤りがある。
本件発明：「【請求項 1】ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容し所感：審決は，次のように論じて本件発明の進歩性を否定した。

うる塩と，ビグアナイド剤とを組み合わせてなる，糖尿病・引用発明において、上流側の 2 基の印刷ユニットが使用

または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬。

するインキとして、段ボールシートを当該印刷ユニット間の距離だけ移送するのに要する時間では完全に乾本件明細書の記載：

燥することがない同粘度の 2 種類のインキを用いるとと

ア 本件各発明は，インスリン感受性増強剤とそれ以外の2012.11.13. no.267

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作用機序を有する他の糖尿病予防・治療薬とを組み合わせ

果的に糖尿病時の血糖を低下させ，糖尿病性合併症の予防てなる医薬に関する（【0001】）。

あるいは治療に適用し得る。また，本件各発明の医薬は，

イ ピオグリタゾンは，障害を受けているインスリン受容各薬剤の単独投与の場合と比較した場合，少量を使用する

体の機能を元に戻す作用を有するインスリン感受性増強剤ことにより十分な効果が得られることから，薬剤の有するの 1 つであり，その作用は，比較的緩徐であって，長期投副作用（例，下痢等の消化器障害など）を軽減することが与においてもほとんど副作用がない。しかしながら，本件できる（【0040】）。

各発明の特定の組合せを有する医薬については知られていない（【0002】）。

審決：

他方，糖尿病治療に当たっては，個々の患者のそのとき以上，本件特許の出願当時，糖尿病治療薬のうち，本件の症状に最も適した薬剤を選択する必要があるが，個々の特許明細書の実験例 1 及び 2 に記載されたボグリボースの薬剤の単独での使用においては，症状によっては充分な効

ようなα−グルコシダーゼ阻害剤やグリベンクラミドのよ果が得られない場合もあり，また投与量の増大や投与の長

うな SU 剤と本件発明 1 に係るビグアナイド剤とは，その期化による副作用の発現など種々の問題があり，臨床の場

化学構造，糖尿病に対する薬効発揮に係る作用機序及び副ではその選択が困難な場合が多い（【0003】）。

作用の点を総合して判断するに，相当に異なる薬剤として

ウ 本件各発明の医薬は，糖尿病時の高血糖に対して優れ当業者は認識していたと言わざるをえず，したがって，ボた低下作用を発揮し，糖尿病の予防及び治療に有効である。

グリボースのようなα−グルコシダーゼ阻害剤やグリベン

また，この医薬は，高血糖に起因する神経障害，腎症，網クラミドのような SU 剤を用いた糖尿病治療に関して新た膜症，大血管障害又は骨減少症などの糖尿病性合併症の予に判明した事項が，直ちにビグアナイド剤による糖尿病治

防及び治療にも有効である。さらに，症状に応じて各薬剤療についても当てはまると当業者が認識できたとは到底認の種類，投与法又は投与量などを適宜選択すれば，長期間められない。

投与しても安定した血糖低下作用が期待され，副作用の発してみると，ピオグリタゾンとα−グルコシダーゼ阻害

現も極めて少ない（【0045】）。

剤であるボグリボースとの併用及びピオグリタゾンと SU

エ 本件各発明においてインスリン感受性増強剤と組み合剤であるグリベンクラミドとの併用に関し，その薬理試験

わせて用いられる薬剤としては，α−グルコシダーゼ阻害

結果が具体的に記載されているにとどまる本件特許明細書剤やビグアナイド剤などがある。α−グルコシダーゼ阻害に記載された発明の実施についての教示と，出願時の技術

剤は，アミラーゼ等の消化酵素を阻害して，澱粉や蔗糖の常識とに基づいて本件発明 1 を実施しようとする場合，そ消化を遅延させる作用を有する薬剤であって，具体例には，の実施の当否を当業者は理解することはできないと言え，

アカルボース，ボグリボース及びミグリトールなどがある。

そして，α−グルコシダーゼ阻害剤や SU 剤とは異なるビ

ビグアナイド剤は，嫌気性解糖促進作用，末梢でのイン

グアナイド剤とピオグリタゾンとの併用に係るものであっ

スリン作用増強，腸管からのグルコース吸収抑制，肝糖新て，本件特許明細書において薬理試験結果等により該併用生の抑制及び脂肪酸酸化阻害などの作用を有する薬剤でに係る具体的な裏付けが何らなされていない本件発明 1

あって，具体例には，フェンホルミン，メトホルミン及びは，出願時の技術常識に照らしても，発明の詳細な説明のブホルミンなどがある（【0030】）。

記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識で

オ 本件各発明においてピオグリタゾン又はその薬理学的きる範囲を超えて，特許請求の範囲に記載されたものであに許容し得る塩と組み合わせて用いられる薬剤としては，ると言うほかはない。

インスリン分泌促進剤などが挙げられる。

したがって，本件発明 1 について，本件特許は，平成インスリン分泌促進剤は，膵β細胞からのインスリン分

14 年法律第 24 号改正附則第 2 条第 1 項によりなお従前の泌促進作用を有する薬剤であって，例えばスルフォニール

例によるとされる同法による改正前の特許法第 36 条第 4

尿素剤（SU 剤）が挙げられる。SU 剤は，細胞膜の SU 剤

項及び同法第 36 条第 6 項第 1 号に違反してなされたもので受容体を介してインスリン分泌シグナルを伝達し，膵β細ある。

胞からのインスリン分泌を促進する薬剤であって，具体例には，グリベンクラミドやグリメピリドがある（【0033】）
。

判示事項：

カ 本件各発明の医薬は，各薬剤の単独投与に比べて著し（1）実施可能要件についてい増強効果を有する。例えば，遺伝性肥満糖尿病ウイス

ウ 本件審決の判断の当否について

ター・ファティー・ラットにおいて，2 種の薬剤をそれぞ他方，本件審決は，本件発明 1 ないし 6 について本件明れ単独投与した場合に比較し，これらを併用投与すると高細書に実施可能要件の違反があると結論付けているが，そ血糖あるいは耐糖能低下の著明な改善がみられた。したの理由と目される部分は，専ら後記のサポート要件の適否がって，本件各発明の医薬は，薬剤の単独投与より一層効を説示したものであって，実施可能要件について説示した

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ものとは思われない。

多くの糖尿病患者に効果的な糖尿病予防・治療薬又は医薬（2）サポート要件について組成物とすることをその技術的思想とするものであるとい

ア 本件各発明に適用されるサポート要件についてえる。

本件特許は，平成 9 年 12 月 26 日出願に係るものである

したがって，本件各発明のサポート要件の有無の判断にから，法 36 条 6 項 1 号が適用されるところ，同号には，特当たっては，特許請求の範囲に記載された発明が本件明細許請求の範囲の記載は，「特許を受けようとする発明が発書に記載されているか，当該記載又は出願時の技術常識に明の詳細な説明に記載したものであること」でなければな

より当業者が本件各発明の上記課題を解決できると認識でらない旨が規定されている（サポート要件）。

きる範囲内のものであるか否かについての検討を要する。

特許制度は，発明を公開させることを前提に，当該発明

イ 本件発明 1 ないし 6 についてに特許を付与して，一定期間その発明を業として独占的，（ア）本件発明 1 ないし 3 は，その特許請求の範囲に記載の排他的に実施することを保障し，もって，発明を奨励し，とおり，ピオグリタゾン又はその薬理学的に許容し得る塩産業の発達に寄与することを趣旨とするものである。そしと，ビグアナイド剤（フェンホルミン，メトホルミン又はて，ある発明について特許を受けようとする者が願書に添ブホルミン）とを組み合わせてなる，糖尿病又は糖尿病性付すべき明細書は，本来，当該発明の技術内容を一般に開合併症の予防・治療用医薬であるところ，本件明細書は，示するとともに，特許権として成立した後にその効力の及前記 1（1）エに記載のとおり，ピオグリタゾンと併用すべ

ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明らかにするという役

きビグアナイド剤としてフェンホルミン，メトホルミン又割を有するものであるから，特許請求の範囲に発明としてはブホルミンを明記しているものの，前記 1（2）に認定の記載して特許を受けるためには，明細書の発明の詳細な説

とおり，ピオグリタゾンとビグアナイド剤との併用実験に

明に，当該発明の課題が解決できることを当業者において関する記載はなく，その記載のみからは，直ちに本件発明認識できるように記載しなければならないというべきであ

1 ないし 3 が本件各発明の前記課題を解決できると認識でる。法 36 条 6 項 1 号の規定する明細書のサポート要件が，きるとは限らない。

特許請求の範囲の記載を上記規定のように限定したのは，（イ）しかしながら，前記 1（4）に認定のとおり，インスリ発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲

ン受容体の機能を元に戻して末梢のインスリン抵抗性を改に記載すると，公開されていない発明について独占的，排善するインスリン感受性増強剤と，嫌気性解糖促進作用等

他的な権利が発生することになり，一般公衆からその自由を有するビグアナイド剤とでは，血糖値の降下に関する作

利用の利益を奪い，ひいては産業の発達を阻害するおそれ

用機序が異なることは，本件出願日当時の当業者の技術常を生じ，上記の特許制度の趣旨に反することになるからで識であったものと認められる。

ある。

そして，作用機序が異なる薬剤を併用する場合，通常は，そして，特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要

薬剤同士が拮抗するとは考えにくいから，併用する薬剤が件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳

それぞれの機序によって作用し，それぞれの効果が個々に細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発揮されると考えられるところ，糖尿病患者に対してイン

発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳

スリン感受性増強剤とビグアナイド剤とを併用投与した場

細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決でき合に限って両者が拮抗し，あるいは血糖値の降下が発生しると認識できる範囲内のものであるか否か，また，その記

なくなる場合があることを示す証拠は見当たらない。むし載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当ろ，乙 17（甲 22）には，前記 1（3）オ（イ）に記載のとおり，

該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものである

SU 剤又はビグアナイド剤の単独投与を受けていた糖尿病か否かを検討して判断すべきものであるところ，前記 1（2）患者に対してインスリン感受性増強剤であるトログリタゾに認定のとおり，本件各発明は，糖尿病治療に当たって，ンを併用投与した場合の試験結果が記載されているから，薬剤の単独の使用には，十分な効果が得られず，あるいは糖尿病患者に対するインスリン感受性増強剤とビグアナイ

副作用の発現などの課題があった一方で，インスリン感受ド剤との併用投与という技術的思想は，それ自体，本件出性増強剤でありほとんど副作用がないピオグリタゾンを，願日当時の当業者に公知であったと認められるばかりか，

嫌気性解糖促進作用等を有するビグアナイド剤（フェンホ前記 1（4）に認定のとおり，臨床試験中のインスリン感受

ルミン，メトホルミン又はブホルミン）や，あるいは膵β性増強剤としてピオグリタゾンが存在することや，ビグア細胞からのインスリン分泌促進作用を有する SU 剤である

ナイド剤としてフェンホルミン，メトホルミン及びブホル

グリメピリドと組み合わせた医薬については知られていなミンが存在することは，同じく当時の当業者の技術常識でかったことから，ピオグリタゾンとそれ以外の作用機序をあったものと認められる。

有するビグアナイド剤又はグリメピリドとを組み合わせる

以上によれば，当業者は，インスリン感受性増強剤であことで，薬物の長期投与においても副作用が少なく，かつ，るピオグリタゾン又はその薬理学的に許容し得る塩の投与

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により血糖値の降下を発生させる場合に，併せてこれとはウジングにセラミック材料の充填剤を加えることにより熱異なる作用機序で血糖値を降下させるビグアナイド剤であ伝導性を良くし，マイクロモータの発熱を抑える。

るフェンホルミン，メトホルミン又はブホルミンも投与す
れば，ピオグリタゾンとは別個の作用機序で，やはり血糖本願発明：

値の降下を発生させることができ，もって本件各発明の課【請求項 1】ポリマー材料で作製されて固定子（24）を含む題である糖尿病に対する効果が得られることを当然想定でモータ・ハウジング（20）を備えた流体冷却式電動モータ

きるものというべきである。

であって、モータ・ハウジングの長さが当該モータ・ハウ（ウ）したがって，本件明細書の記載は，本件出願日当時

ジングの外径の少なくとも 2 倍であり、該電動モータ・ハの技術常識に照らすと当業者が本件各発明の前記課題を解

ウジングの外表面に沿ってポンプ流体を流すポンプ部分決できると認識できる範囲内のものであるから，本件発明（12）を駆動し、1 ないし 3 は，本件明細書に記載されたものであるという

モータ・ハウジング（20）のポリマー材料が、該モータ・ことができる。

ハウジングに沿って流れるポンプ流体への該固定子からの（中略）

熱の放散を容易にするために、熱伝導性で電気絶縁性の充よって，本件明細書は，本件発明 1 ないし 6 について，

填剤を少なくとも 40 重量％の量で含有することを特徴とサポート要件に違反するものではないというべきであるかする電動モータ。

ら，被告の取消事由 3 の主張のうち，この点に関する本件審決の判断の誤りをいう部分も理由がある。
所感：
審決は，ピオグリタゾンとビグアナイド剤との併用投与については明細書に記載がなくサポート要件等に違反すると判断したものであるが，判決では，各糖尿病予防・治療薬が，本件出願日当時，製造可能となっていたことが明らかであったほか，それぞれ作用機序が異なることが技術常識であり，これらのうち 2 つを併用投与した場合に限って両者が拮抗するなどの場合があるとは認められない場合に，これらの 2 つの薬剤を併用投与することを技術的思想とする本件各発明は，本件出願日当時の技術常識に照らすと実施可能要件を満たし，明細書にこれらの 2 つの薬剤の併用投与に関する実施例の記載がなくても実質的にはサポート要件を満たすとして，審決を取り消したものである。
本件は，明細書に実施例の記載があった薬剤の併用投与については，特許請求の範囲から削除する訂正がなされた

当審拒絶理由：

ものであった。本件出願当時の技術常識に照らし，サポー

理由 1：本願の明細書は、以下の点で不備であり、特許法

ト要件を満たすとされたものであるが，出願当初から実施

第 36 条第 4 項の規定を満たしていない。

例を記載しておくことが望まれるのは明らかである。

理由 2：本願の特許請求の範囲の記載は、以下の点で不備であり、特許法第 36 条第 6 項第 2 号の規定を満たしていない。
（内容省略）

イ 実施可能要件判断の誤り（事例⑫）記⑫平成 23 年（行ケ）第10364 号（発明の名称：流体によって冷却される，比出力が高い電動モータ）（知財高裁 4 部）

1：理由 1 について

不服 2010-7576，特願 2000-585984，特表 2002-532047（1）【0006】
に記載の「充填剤が大量であると、デュロマー［本願発明に係る明細書の不明瞭な箇所を含む記載部分
の厚さが薄くなり熱伝導性が改善されることからデュが，実施可能要件に違反するとした審決を取り消した

ロマーの硬化時間が短縮される」は、その意味が不明
瞭である。

事例］

（2）
【0007】
に「熱伝導性を著しく増大させるために、充填剤の量は、少なくとも 40 重量％であるべきである。
」

本願発明の概要：
身体の脈管系内に導入するマイクロモータにおいて，ハ

tokugikonと記載されているが、少なくとも熱伝導性の程度が明1282012.11.13. no.267

らかにされていない充填剤をポリマーに 40 重量％混ことができなくなるというものではない，

合すると、なぜ、熱伝導性が著しく増大するのかその（4）【0025】
の記載部分は，明細書の他の記載部分（【0008】）

根拠が不明である。

と合わせ参照すれば，当業者が容易に実施することが（3）【0014】
に記載の「この軸受は、シャフト封止材と同時できたものである，に設計される。」は、意味不明である。

として，これらの 4 箇所の記載によって本願発明が実施（4）【0025】に
「全ての巻線のキャビティにポリマー材料

不可能であると判断した本件審決を取り消した。

42 を完全に充填することにより、コイルの内面に滑らかで絶縁性のあるコイル被覆 43 を設けることがさ

所感：らに可能になる。」と記載されているが、その理由が不明細書の記載を整える意味での当審拒絶理由であろうと明である。

思われるが，審決起案の場合には，当審拒絶理由の適否について再度慎重に検討すべき事例。
なお，当審拒絶理由の理由 2 の明確性違反も Z 審決の理

審決：
（上記の当審拒絶理由に対する回答期限までに意見書又は由として用いていた場合には，被告の主張に多少とも説得

手続補正書の提出はなかった。）

力が増したと思われる。

結論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
本願は、1999 年 11 年 11 月 26 日（パリ条約による優先権
主張外国庁受理 1998 年 12 月 2 日、ドイツ）を国際出願日とする出願であって、「流体によって冷却される、比出力が高い電動モータ」に関するものと認める。
これに対して、平成 23 年 2 月 10 日付けで、本願は、その明細書と図面の記載が不備で特許法第 36 条第 4 項に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知したが、依然として上記の拒絶理由で指摘した不備の点は解消して
いない。
判示事項：
「本願発明は，いずれも物の発明であるが，その特許請求の範囲（前記第 2 の 2）に記載の構成を備えた電動モータであるから，本願発明が実施可能であるというためには，本願明細書の発明の詳細な説明に本願発明を構成する部材を製造する方法についての具体的な記載があるか，あるいはそのような記載がなくても，本願明細書の記載及び本件出願日当時の技術常識に基づき当業者が当該部材を製造することができる必要があるというべきである。
」として，
（1）
【0006】
の記載部分は，本願発明の作用効果について言及しているにすぎないものであって，本願発明の実
施方法について言及しているものではないから，仮に当該部分が明瞭でないとしても，そのことは，当業者が本願発明を構成する部材を製造することを不可能ならしめるものではない，（2）【0007】
の記載部分が意味するところは，明瞭であり，明細書の記載及び本件出願日当時の技術常識に基づき本願発明を実施することができた，（3）【0014】
の記載部分は，本願発明を構成する部材ではないから，日本語としていささか不明瞭であるとしても，そのことによって，当業者が本願発明を実施する

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