シリーズ判決紹介

首席審判長 小椋 正幸− 平成21年度第3四半期の判決について −第1（2）先願発明同一の判断誤り（事例⑥）

はじめに（3）拘束力違反（事例⑦）
平成 21 年度第 3 四半期に言い渡しされた判決についてその概要を紹介する。

（1）新規性・進歩性

当期における判決総数は、特実が 64 件（査定 35 件、ア 認定の誤り（事例①）

当事者系 29 件）、意匠 1 件（査定系のみ）であり、審決取消件数（取消率）は、特実 17 件（26.6％）、意匠ゼロ件①平成 21 年（行ケ）第 10070 号（発明の名称：アンカーであった。

ボルト固定用カプセル）（1 部）

審決取消率の内訳を見てみると，特実では，査定系に

不服 2006-20975，特願平 9-514928 号

ついては，取消率は 37.1％（取消件数 13 件）で，前年度［引用例には、マイクロカプセル中に封入された硬化

の取消率 22.2％を上回り，当事者系については，無効 Z剤がさらにパトローネ中に入れられた構成まで開示さ審決の取消率は 17.4％（取消件数 4 件）で，前年度の取れていると見ることはできないとされた事例］

消率 32.8％を下回り，無効 Y 審決の取消しはゼロであり，結果として，当事者系全体の取消率は 13.8％となり，前【本願発明】：

年度の取消率 31.1％を下回った。

本願発明は、機械や構造物などをコンクリートや岩盤取消事由についてみると，進歩性判断の誤りが依然となどに支持するためにアンカーボルトを使用するが、そして多い（9 件）が、今回は延長登録の判断誤りが 4 件あっのアンカーボルトを固定するための組成物に関する。容た。進歩性判断以外の誤りでは、先願発明同一（1 件）、

器 1（引用発明のパトローネが相当）内に、硬化性組成

要旨変更（1 件）、拘束力違反（1 件）、審判請求の共同代

物 2 と、硬化樹脂の層により被覆されたカプセル状の粒理に関する判断誤り（1 件）であった。

状被覆硬化剤 4 とが封入されており、アンカーボルトな

進歩性判断の誤りで取り消された内容を見ると、発明

どでこの容器を破砕し、更にカプセル状の粒状被覆硬化の認定誤りが 3 件、相違点の認定誤りが 2 件、相違点の剤 4 の被覆層をも破壊する。そうすると、硬化性組成物

判断に誤りがあるとされたのが 4 件あり、本願明細書や2 と粒状被覆硬化剤 4 とが混合・反応して固化すること

引用例を精査して認定する必要があったと考えられるもにより、アンカーボルトをコンクリートや岩盤などに固のが多かった。

定する発明である。骨材 3 は、カプセル状の粒状被覆硬今回は、これらの17件の中から7件を選んで紹介する。

化剤 4 の被覆層を破壊しやすくするためのものである。

なお、ここで紹介する内容、特に所感の項については、私見が含まれていることをご承知おき願いたい。

第21

1：容器（パトローネ）

審決取消事例

2：硬化性組成物

特実系審決取消事件

3：骨材当期の審決取消を要因別に分けると以下のとおりである。

4：粒状被覆硬化剤（1）新規性・進歩性
ア 認定の誤り（事例①）
イ 相違点の認定誤り（事例②）
ウ 相違点の判断誤り（事例③④⑤）

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「【請求項 1】密閉構造を有する容器、及び該容器に収容が記載されている（本件記載 B）にすぎない。他方、マされてなる、（1）ラジカル硬化型樹脂及びラジカル重合

イクロカプセル中に封入された硬化剤を使用する形態

性単量体よりなる群から選ばれる少なくとも 1 つの第 1については、パトローネ中に入れられず、直接穿孔中

ラジカル硬化型化合物及び硬化促進剤とからなる硬化性に導入する方法が記載されている（本件記載 C）にとど

組成物、及び（2）該硬化性組成物（1）用粒状被覆硬化まる。

剤であって、全表面が、ラジカル硬化型樹脂及びラジカ
ル重合性単量体よりなる群から選ばれる少なくとも 1 つ

所感：の第 2 ラジカル硬化型化合物に由来する硬化樹脂の層にア 審決は、引用発明の認定として、上記記載事項を摘より被覆された有機過酸化物の粒状成形体からなり、該示した上で、「……また、（摘示 3 − 4）の「しかし、1 種

第 1 及び第 2 ラジカル硬化型化合物は同じか異なっていの成分、例えば、硬化剤がマイクロカプセル中に封入さる粒状被覆硬化剤の複数の粒子、を包含してなるアン

れている系も使用することができる。アンカーボルトを

カーボルト固定用組成物を包含してなり、該容器がアン挿入した際にマイクロカプセルの壁材料が破壊される。」

カーボルトをカプセルに施す時にアンカーボルトの作用との記載は、「反応性樹脂および硬化剤を、単一体、例

により破砕可能であることを特徴とするアンカーボルト

えば、一個のパトローネ中に 2 個の室に分けて入れる」

固定用カプセル。
」

形態における「2 個の室に分けて入れる」形態に代えて、「1 種の成分、例えば、硬化剤がマイクロカプセル中に封入されている」形態を採用し得ることを意味するもの

引用発明：
引用例 1（特開昭 61-243876 号公報（甲 4）には、下記と認められる。

の事項が記載されている（図面は添付されていない）。

してみると、引用文献 3（判決では引用例 1 を指す。）「（A）実際に、反応性樹脂および硬化剤はその都度所望には、「……硬化性アクリル化合物と、促進剤と、マイの成分と共に個別にあるいは一緒に直接混合後に穿孔中クロカプセル中に封入された過酸化ジベンゾイルからなに導入することができる。

る重合開始剤を含有する硬化剤とを、パトローネ中に入（B）しかし、大部分の場合に、反応性樹脂および硬化れたものであり、パトローネは穿孔中に導入した後にア剤を、単一体、例えば、一個のパトローネ中に 2 個の室

ンカーボルトを挿入、回転させることによって破壊されに分けて入れる。パトローネまたは同様な単一体は大部るものである、アンカーボルトを固定するために使用す分の場合にガラスまたは例えば脆いプラスチックを包含るパトローネ」が記載されているものと認められる。」とする他の容易に破壊される材料から構成する。パトロー認定した。

ネは穿孔中に導入した後にだぼまたはアンカーボルトを

イ 判決

挿入、
回転させることによって破壊され、この際パトロー

いて，マイクロカプセル中に封入された硬化剤がパト

ネの壁材料は充填剤として作用することができ、充填剤

ローネ中に入れられた旨認定しているところ，引用例 1の部分に加えられる。

には，「しかし，1 種の成分，例えば，硬化剤がマイク（C）しかし、1 種の成分、例えば、硬化剤がマイクロカ

ロカプセル中に封入されている系も使用することができ

プセル中に封入されている系も使用することができる。

る。アンカーボルトを挿入した際にマイクロカプセルのアンカーボルトを挿入した際にマイクロカプセルの壁材

壁材料が破壊される。」との記載（本件記載 C）があるも料が破壊される。
」のの，それ以外にマイクロカプセルについての記載はな

これに対し、判決は、「審決は，引用発明におい。……引用例 1 における本件記載 C の直前の記載である本件記載 B の記載は，パトローネを破壊することで，判示事項：
引用例 1 には、マイクロカプセル中に封入された硬化

パトローネの各室に収納されていた硬化剤と反応性樹脂剤をさらにパトローネ中に収納する形態について記載が混合されることを説明するものである。そして，これされているとはいえず、パトローネを用いる場合には、に続く本件記載 C が，「しかし」に始まり，「マイクロカ

2 個の室を有するパトローネのいずれかの室に、マイクプセルの壁材料が破壊される。」で終わっていることか

ロカプセル中に封入されていない硬化剤を入れる方法

らすれば，パトローネの破壊によって硬化剤と反応性樹

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脂との混合を行うことに代えてマイクロカプセルの破壊

イ 相違点の認定誤り（事例②）

によっても上記両成分の混合を行うことができる旨を説明しているにすぎず，マイクロカプセル中に封入された②平成 21 年（行ケ）第 10080 号（発明の名称：使い捨て

硬化剤がさらにパトローネ中に入れられた構成までが開温熱身体ラップ）（4 部）

示されているとみることはできない。そして，本件記載

不服 2006-14801 号、特表 2003-509120 号

C においては，単にマイクロカプセルの壁材料の破壊が［参考例のX 状ないし本願発明の X 字型に関する両者記載されるにとどまり，パトローネの（壁材料の）破壊の意義ないし機能が異なるのであるから、「X 状」といについての記載がないことも上記結論を裏付けるものでう技術事項のみを取り出してもヒートセルの配設の形ある。」と判示している。

態に適用する動機付けは存在しないとされた事例］

ウ 被告は、「2 成分よりなる結合材を用いてアンカーボ
ルトを固着する技術分野において，カートリッジ型アン

本願発明：

カーと注入型アンカーの 2 つの方法があることは技術常

本願発明は、患部に熱を加えて熱治療するための使い識であり，接着剤において硬化剤をマイクロカプセル中

捨て温熱身体ラップ 10 に関し、長手方向の端部 11，13に封入することにより，使用前における反応性樹脂と硬には、身体にラップ 10 を取り外し可能に取り付けるた化剤との反応を回避して貯蔵期間を確保することもまための取り付け手段 34，34 を有し、それらの中間の可撓

技術常識であって，以上を前提とすれば，引用例 1 にお性材料からなる連続層の内部には、ヒートセル 16 が X

けるマイクロカプセル中に封入された硬化剤はカート

字形に隔離配設して固定されている。これによって、温リッジ型アンカーの方法の一態様として記載されてい熱身体ラップ 10 は、ねじり曲がり、使用者の身体の様々る」と主張した。

な領域に順応することができ、使用者の四肢の曲げ伸ばこの主張に対し、判決では、「しかしながら、確かに，しを妨害することがなくなるものである。

証拠（乙 1 ないし 4）から，本願発明出願時に，主剤と硬化剤の 2 成分からなる結合材を用いてアンカーボルトを「請求項 1：本件補正後のもの（下線部補正箇所）

固着する技術分野において，カートリッジを用いるものa）ほぼ薄板状で，第 1 側部，第 2 側部，第 1 端部と第 2と，主剤・硬化剤の既配合の流体をメクラ穴に注入する

端部を有する長手軸，この長手軸と平行に伸び，第 1 端もの（注入型アンカー）の 2 つの方法があったこと，証部と第 2 端部で終焉する第 1 縁部と第 2 縁部，及び，前

拠（乙 5 ないし 9）から，本願発明出願時に，接着剤にお記第 1 端部と第 2 端部のほぼ中心において前記第 1 縁部

いて，硬化剤をマイクロカプセル中に封入することによおよび前記第 2 縁部よりも幅の狭いくびれ部を有する可り，接着剤としての貯蔵期間を確保するとともに，短時

撓性材料からなる少なくとも 1 つの連続層と，間での重合を可能とする方法があったことが，それぞれ

b）発熱組成物を含む複数のヒートセルであって，各ヒー認められる。しかし，本件に顕れた一切の証拠を精査しトセルは隔離されると共に可撓性材料からなる前記少なてもなお，本願出願時において，「マイクロカプセル中

くとも 1 つの連続層に固定されるか，または前記少なくに封入した硬化剤をさらにパトローネ中に入れる，すなとも 1 つの連続層の内部に固定され，各ヒートセルは，

わちカートリッジ型アンカーの方法に用いること」が技

前記長手軸に対してほぼ X 字型に隔離配設される，複数

術常識であったとは認められず，この点に関する被告ののヒートセルと，

主張は理由がない。」とされ、上記判示事項が示されて

c）前記第 1 端部と前記第 2 端部あるいはこれらの近傍にいる。

配設され，使用者の身体に温熱身体ラップを取り外し

引用例に明記されている事項と、その明記されている可能に取り付けるための手段とを有する一体積層構造

事項から当該技術分野の周知技術を参酌すれば当業者が体を備え，前記取り付け手段は，確実な初期および長当然想到する事項とは、区別して把握し、引用例に記載

期的取り付けや取り付け直しを可能にし，皮膚から簡されている事項として認定すべきか、相違点として認定

単にかつ痛みのない取り外しができ，前記ラップの取すべきかを検討すべき事案である。

り外し後に皮膚にほとんど残留しない，使い捨て温熱
身体ラップ。」

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本願発明

34：取り付け手段（審決における引用発明 1 の認定）
「A）ほぼ薄板状で、第 1 の側面 12、第 2 の側面 14、長手軸（21）

左右に各端部を有する長手軸、この長手軸の方向に伸び、左右の各端部で終焉する上端 38 と下端 40 を有する可撓性材料からなる少なくとも 1 つの連続層であるセル形成層 20

16：ヒートセル
11：第1端部連続層B）発熱する化学成分 18 を含む複数のセル 16 であって、各セルは隔離されると共に可撓性材料からなる

13：第2端部

前記少なくとも 1 つの連続層であるセル形成層 20 に固定され各セル 16 は、隔離配設される、複数のセル

引用発明：米国特許第 5674270

16C）使用者の身体に温熱を与えるように、温熱パッド

34：取り付け手段

10 を衣類に取り外し可能に取り付けるための取付手
段 34 として、第 1 の側面 12 に積層された接着剤 34を有する温熱パッド 10。」
16：温熱発生セル
セル形成層（参考例 2）

粘着テープ43～45

32：電熱片（線）皮膚接触区層（2）（参考例 2 の記載事項）「【0013】図 4 は本考案のサポータを肘、腕、膝、踵等

粘着テープ 43、44 が設けられ、且つその背面クに別の関節部分に適用するものとした実施例の斜視図であに粘着テープ 45 を有する補助ピース 45 が伸び出してり、図 5 は図 4 に示す実施例を上から見た場合の見取いる。【0014】この実施例では、サポータのほぼ中央り図であり、該実施例では人体におけるこれらの部位の部分に皮膚接触区層 2 が設けられ、その内部区域にでの使用、即ち活発に活動する部分での使用に適合す

電熱片（電熱線）32 が均一に布設され（図 5 に示す如し）

るため、X 状の裁断が採用され折り曲げやすいものと区域全体に均一に熱エネルギーを発生させる。……

され、端部には一般に使用されている互いに付着する

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判示事項：

存在するヒートセルの配設の形態に適用する動機付けは・参考例 2 に示されたサポータにおいて X 状になってい存在せず，引用発明 1 に参考例 2 を適用して，相違点 2

るのは，関節部分に使用するサポータの形状であり，に係る構成とすることはできないといわざるを得ない。
」

電熱片（電熱線）そのものが X 状に布設されているわと判示した。

けではなく，適用する部位の運動に順応する配置とし

ウて，X 字型の配設という周知技術が示されているとま膚接触区層 2 に設けた電熱片（電熱線）32 が、その内部でいうことはできない。

区域に均一に布設することしか記載されておらず、X 状

審決において周知技術として示した参考例 2 は、皮・引 用発明1の温熱パッドの外形をX状にしたとしても，にされているのは、皮膚接触区層 2 又は不織布層 11 でその内部へのヒートセルの配設形状としては，様々な形あり、関節部分に使用するサポータの形状であり、本願状が取り得るものであり，必然的にX字型になるわけで発明の身体温熱ラップ内に存在するヒートセル（参考例はない。また，本件補正発明の使い捨て温熱身体ラップ

2 の「電熱片（電熱線）」が相当）の配設を X 字型にする

はX状ではなく，そもそも全体形状が異なるものである。

ことは記載されていない。
主引用発明に周知例を適用する場合、周知例として引用する技術的事項の意義ないし機能は、本願発明の発明

所感：
審決は、相違点 2 を「本件補正発明の各ヒート

特定事項の意義ないし機能と本質的に同じでなければな

セルは，長手軸に対してほぼ X 字型に隔離配設されるのらない。引用発明の認定と同様、周知例の認定においてに対して，引用発明 1 のヒートセル（セル 16）は，隔離も、引用する事項の技術的意義、機能、適用する対象等配設されるものの，X 字型の配設ではない点。」と認定し、を正確に分析し吟味することが必要である。

ア 審決

これについて、「引用発明 1 において、その使用目的か
らみて、使用者が装着している時、使用者の身体またはウ 相違点の判断誤り（事例③④⑤）

各部位のさまざまな領域の運動に順応することは、当然に要求される事項と認められるところ、そのような目的③平成 20 年（行ケ）第 10398 号（発明の名称：化粧用パッの配置として、X 字型の配設は、従来周知（参考例 2

テイング材）（4 部）

登録実用新案第 3022784 号公報（図 4，5、段落【0013】））

無効 2007-800210，特許 3782813の技術であり、それぞれが隔離配設される引用発明 1 に［化粧用パック材に
WJ 加工を施すとの構成は、毛羽おいても、運動に順応する周知の配置を排除する格別の立ちの防止を主たる解決課題として採用されたもので事情は認められない。してみれば、引用発明 1 に周知のあるところ、同課題が自明又は周知の課題であったと技術を適用して相違点 2 に係る本願補正発明の発明特定いうことはできず、又化粧用パッティング材から剥離事項のようにすることは当業者が容易に想到し得たことされる各層に WJ 加工を施すことを動機付ける旨の開である。
」と判断した。

示又は示唆のある刊行物は存在しないとされた事例］

イ 判決

これに対し判決は、「参考例 2 のサポータが全体形状として X 状であることと，本件補正発明の全体形

本願発明：状としては長方形に近い身体温熱ラップにおいて，ヒー

本願発明は、化粧用のパッテイング材に関し、パッテ

トセルが X 字型に隔離して配設されることは，X 状ない

イング材 1 として使用した後、一枚毎に剥離してパック

し X 字型といっても，その意義ないし機能は本質的に異材 2 としても使用できるようにしたものである。パック

なるものであり，またそれにより身体の適用可能な部位

材 2 は、手羽立ちを防止するためウオータジェット噴射も異なることになる。

によって表面加工され、複数枚が積層されて化粧用パッこのように，X 状ないし X 字型に関する両者の意義なティング材1を構成し、その側縁部近傍を圧着手段によっいし機能が異なるのであるから，参考例 2 における，内て剥離可能に接合（圧着凹部 3）し、化粧水を浸潤させ部に電熱線が均一に布設されたサポータが全体形状としてパッティング材として使用する。そして、パッティンて X 状にされている構成のうち，「X 状」という技術事

グ材としての使用後、パッティング材からパック材を一

項のみを取り出し，本件補正発明の身体温熱ラップ内に枚毎剥離し、顔面の必要個所をパックできるものである。

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本願発明
【図2】

引用発明：特開 2000-335667 号公報
1：パッテイング材（全体）3：圧着凹部
1：単位コットン

単位コットン 1 は、天然綿等の素材を、ウオーター

2：パック材ジェット加工等の手法によりふっくらと、毛立ちが少ない状態に仕上げ。

まとめて
圧縮

【図3】

3：個別包装体

1：パッテイング材（全体）

単位コットン 1 を、複数枚、まとめて圧縮し、個別
包装体 3 を得る。
2：パック材（審決が認定した「引用発明」）「平面四角形状を呈する板片状であり、吸水性を有し、使用形態によって、適宜の大きさ、厚さのものに仕上げられる単位コットン1であって、ウオータージェッ
ト加工によりふっくら仕上げられ、複数層の積層構造体である単位コットン 1。」「【請求項 1】吸水性を有し、且つ、顔面の部分的パックに適する厚さ及びサイズに形成された化粧用パック材であって、該パック材はウォータジェット噴射によって表判示事項：

面加工されて成り、該パック材は複数枚が積層されて化化粧用パック材に WJ 加工を施すとの構成は、化粧用

粧用パッティング材を構成し、且つ、該化粧用パッティ

パッティング材から個々の化粧用パック材を剥離する際

ング材は側縁部近傍を圧着手段によってパック材が剥離に生じる毛羽立ちの防止を主たる解決課題として採用さ可能に接合されて成り、該パッティング材に化粧水を浸れたものであるところ、同課題が自明又は周知の課題で潤させてパッティングし、該パッティング動作終了後、あったということはできず、又化粧用パッティング材か

該パッティング材から前記パック材を一枚毎剥離し、該ら剥離される各層に WJ 加工を施すことを動機付ける旨剥離したパック材を顔面の必要個所に所定時間装着させの開示又は示唆のある刊行物は存在しないのであるかてパックできるように構成されたことを特徴とする化粧

ら、仮に、本件審決が判断したとおり、引用発明に周知用パッティング材。
」

事項 1 及び 2 を適用して各層の側縁部近傍を圧着手段に

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より剥離可能に接合するとともに、各層を化粧用パックということはできず，また，引用例を含め，化粧用パッティ材として使用することが、本件出願当時の当業者においング材（化粧綿）から剥離される各層（各シート部材）にて容易になし得ることであったとしても、また、引用発

WJ加工を施すことを動機付ける旨の開示又は示唆のある

明の単位コットンが WJ 加工を施したものであることを刊行物（本件出願前に頒布されたもの）は存在しないので考慮しても、各層を 1 枚ごとに剥離可能としてパック材あるから，……各層を1枚ごとに剥離可能としてパック材として使用する際にその使用形態に合わせて各層に WJとして使用する際にその使用形態に合わせて各層にWJ加加工を施すことについてまで、本件出願当時の当業者に工を施すことについてまで，本件出願当時の当業者におおいて必要に応じ適宜なし得ることであったということ

いて必要に応じ適宜なし得ることであったということははできないから、相違点1に係る各構成のうち化粧用パッ

できず，その他，引用発明の各層にWJ加工を施すことがク材に WJ 加工を施すとの構成についての本件審決の判本件出願当時の当業者において必要に応じ適宜なし得た断は誤りであるといわざるを得ない。

ものと認めるに足りる証拠はない……」と判示した。
ウ 審決は、引用発明は少なくとも単位コットン1（化粧用パッティング材）がウォータジェット噴射によって表面加所感：
審決は，「化粧用品において、コットンを少な工するものであり、「各層（化粧用シート部材）を一枚毎

くとも構成の一部とする積層構造体の製造方法として、剥離可能としてパック材として使用可能とする際、その積層された各層の長手方向側縁部近傍を圧着手段で剥離使用形態に合わせて、各層（化粧用シート部材）にウォー可能に接合することは、本件特許出願前の周知事項（以タジェット噴射によって表面加工をすることも、当業者

下、「周知事項 1」という）にすぎない。また、化粧用コッが必要に応じて適宜なし得ることである。
」としたのであトンを一枚毎に剥離して、パック材として使用することるが、判決では、化粧用パッテイング材を一枚毎剥離可

も、……化粧に関する分野において、本件特許出願前の能としてパック材として使用すること、そしてその際、周知事項（以下、「周知事項 2」という）にすぎない。し手羽立ちが発生するという課題は、本件出願当時の当業たがって、引用発明において、上記周知事項 1 及び 2 を者にとって自明又は周知であったということはできない

適用し、各層（化粧用シート部材）の側縁部近傍を圧接とされ、課題及び動機付けが存在しないと判断された。

ア 審決

手段により剥離可能に接合するとともに、各層（化粧用シート部材）を化粧用パック材とすることは、当業者が④平成 21 年（行ケ）第 10081 号（発明の名称：オーディ

容易になし得ることである。……そして、引用発明は、

オビジュアル表示を与えるシステム）（2 部）

少なくとも単位コットン 1（化粧用パッティング材）が

不服2006-17213，特願平07-525069（特表平08-510631）

ウォータジェット噴射によって表面加工されて成ってお［引用文献には，2個の記録媒体に分けて蓄積する構り、各層（化粧用シート部材）がウォータジェット噴射成とする解決課題ないし動機は記載されていない。

によって表面加工されて成っているか不明であるが、引別々の記録媒体に蓄積されていたとしても，その一方用発明において、上記周知の事項を適用し、各層（化粧を利用者側に配置し他方を通信ネットワーク（伝送ラ用シート部材）を一枚毎剥離可能としてパック材としてイン）を通じて利用者側にリンクする構成とすること使用可能とする際、その使用形態に合わせて、各層（化は排除されているとされた事例］

粧用シート部材）にウォータジェット噴射によって表面加工をすることも、当業者が必要に応じて適宜なし得る本願発明：ことである。
」と判断した。

本願発明のオーディオ−ビジュアル表示 5 は、表示 5

これに対し判決は，前記判示事項に示したようの近くに配置された基本部分 d1 の記憶媒体 S1 に記録さに、「化粧用パック材に WJ 加工を施すとの本件各発明のれた情報（低品質）を表示する。また、ユーザが要求す構成は，化粧用パッティング材から個々の化粧用パック

れば、表示 5 とは離れた遠隔地に配置された相補部分材を剥離する際に生じる毛羽立ちの防止を主たる解決課

d2 の記憶媒体 S2 に記録された情報（高品質）が、通信題として採用されたものであるところ，同課題が本件出回路網を介して表示 5 側に伝送され、併合手段 1 で併合願当時の当業者にとっての自明又は周知の課題であったして高解像度の画像を表示できるものである。

イ 判決

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d1：基本部分

t1：通信回線網

1：併合手段審決で認定した引用発明「基本ビットストリーム及び付加ビットストリームを有する動画像情報の映像，音声表示を与えるシステムであって，前記基本ビットス
トリーム及び前記付加ビットストリームをそれぞれ蓄積する機能的に識別し得る蓄積メディアと，前記基本
ビットストリームと前記付加ビットストリームとを映像，音声表示のためのビットストリームに加工，合成する更新処理器とを具えるシステムにおいて，
前記付加ビットストリームは，前記映像，音声表示

d2：相補部分の動画像情報を保持しながら，
前記基本ビットストリー

5：オーデイオビジュアル表示

ムのみで実現できる映像，音声表示を高画質化させ，前記基本ビットストリーム及び前記付加ビットスト【請求項 1】基本部分及び少なくとも補足部分を有する時

リームを含む蓄積メディアは，前記更新処理器の近く

間進行オーディオ−ビジュアル表示を与えるシステムでに配置されているシステム。
」

あって，前記基本部分及び前記補足部分をそれぞれ記録する機能的に識別し得る 2 個の記録媒体と，前記基本部

判示事項：
引用文献には，動画像情報の基本ビットストリーム（以分と前記補足部分とをオーディオ−ビジュアル表示に併合する併合手段とを具えるシステムにおいて，

下「BS」）及び付加 BS……を分割して記憶することが記

前記補足部分は，前記オーディオ−ビジュアル表示の時載されているといえる。しかし，動画像情報を複数に間進行を保持しながら，前記基本部分のみで実現できる

分割して蓄積することが基本 BS 及び付加 BS をそれぞオーディオ−ビジュアル表示の品質を向上させ，

れ別の記録媒体に蓄積することを一義的に意味するも

前記基本部分を含む記録媒体は，前記併合手段の近くにのではなく，また，引用文献には，基本 BS 及び付加

配置され，BS をそれぞれ 2 個の記録媒体に分けて蓄積する構成と前記補足部分を含む記録媒体は，通信回路網の伝送ライ

す る 解 決 課 題 な い し 動 機 は 記 載 さ れ て い な い か ら，ンを介して前記併合手段にリンクされていることを特徴……引用発明において①「前記基本部分及び前記補足部とするシステム。」

分をそれぞれ記録する機能的に識別し得る 2 個の記録媒体」の構成を採用することが容易に想到し得たということはできない。

引用発明：
杉原明・花村剛・富永英義「ビットストリーム更新器

引用発明は，利用者側の複号器がスケーラビリティ機を用いた動画像階層符号化」社団法人テレビジョン学

能を持たないことを前提としており，基本 BS と付加会・テレビ学技報 18 巻 15 号 71 頁〜 78 頁，1994 年（平BS を含む記録媒体が更新処理器側に配置されているこ

成 6 年）2 月 25 日発行（引用文献、甲 1、乙 1）とは必須の構成であるから，基本 BS と付加 BS とがそれぞれ別の記録媒体に蓄積されていたとしても，利用者側に更新処理器（併合手段）を配置することやその一方を利用者側に配置し他方を通信ネットワーク（伝送ライン）を通じて利用者側にリンクする構成とすることは排除されているというべきであり，②「前記基本部分を含む記録媒体は，前記併合手段の近くに配置され，前記補足部分を含む記録媒体は，通信回路網の伝送ラインを介して前記併合手段にリンクされている」の構成を採用することが引用文献に記載された課題から容易に想到し得たということはできない。

tokugikon

122

2010.5.21. no.257すなわち基本部分及び補足部分を分割して記憶すること

所感：
ア 審決

が記載されているといえる。

審決は，相違点を「本願発明では，基本部分及び補足部分を「2 個の」記録媒体に記録するとともに，

しかし，動画像情報を複数に分割して蓄積することが前記基本部分を含む記録媒体は，前記併合手段の近くに基本ビットストリーム及び付加ビットストリームをそれ配置され，前記補足部分を含む記録媒体は，通信回路網

ぞれ別の記録媒体に蓄積することを一義的に意味するもの伝送ラインを介して前記併合手段にリンクされているのではなく，また，引用文献には，基本ビットストリーのに対し，引用発明では，基本部分及び補足部分を「2ム及び付加ビットストリームをそれぞれ 2 個の記録媒体

個の」記録媒体に記録するとはいえず，前記基本部分及に分けて蓄積する構成とする解決課題ないし動機は記載

び前記補足部分を含む記録媒体は，前記併合手段の近くされていないから，上記記載のみによっては，引用発明に配置されている点。
」と認定し、それについて、「刊行において前記構成要件①の構成を採用することが容易に

物 1 発明において、通信回線ネットワークの負荷を減ら想到し得たということはできない。」と判示した。

すため、基本部分又は補足部分の一方を CD − ROM 等

相違点②については、「また，引用発明は，ノンスケーの記録媒体で提供し、他方を通信回線ネットワークを介

ラブル（非階層）な復号器，すなわちスケーラビリティ

して提供することは、本願優先日当時の通信回線ネット機能を持たない簡易な復号器において解像度選択を可能

ワークの普及状況、及び、動画像が一般的に大容量であとすることを課題とするものであり，「利用者側の複合ることを考慮すれば、当業者が格別の困難性なくなし得器がスケーラビリティ機能を持たないことを前提としてたことであり、また、そのようにする場合、通常の視聴いるので，基本ビットストリームと付加ビットストリーが可能である（頻繁に利用される）基本部分を含む記録

ムを含む記録媒体が更新処理器側に配置されていること

媒体は、利用者端末側に配置され、高画質化のために必は必須の構成であるから，基本ビットストリーム（基本

要に応じて呼び出す（たまにしか利用されない）拡張部部分）と付加ビットストリーム（補足部分）とがそれぞ分を含む記録媒体は、通信回路網の伝送ラインを介してれ別の記録媒体に蓄積されていたとしても，利用者側にリンクされているようにすることは、当業者が格別の困

更新処理器（本願発明の併合手段に相当）を配置するこ

難性なく想到し得たことである。

とやその一方を利用者側に配置し他方を通信ネットワー

そして、基本部分及び補足部分を別々の 2 個の記録媒ク（本願発明の伝送ラインに相当）を通じて利用者側に体にそれぞれ記録することや、基本部分と補足部分とをリンクする構成とすることは排除されているというべき

併合する併合手段を利用者端末側に配置することは、刊であり，前記構成要件②の構成を採用することが引用文

行物 1 発明において上記のような構成とする際、当業者献に記載された課題から容易に想到し得たということはが普通に採用し得る構成、配置であると認められ、また、できない。）と判示した。

当該構成、配置による格別の効果も認められない。」と

ウ 単に課題が周知であるから本願発明の構成（相違点）

判断した。

が容易に想到できるとするのに止まらず、相違点を明確

これに対し判決は、「審決における相違点の認にしたうえで、その相違点毎に、引用発明からそれらの定は，本願発明の構成要件に対応させれば，本願発明が課題を導き出せるのか、相違点を解消する技術手段を適

次の 2 つの構成要件を備えることによる相違点というこ用することに矛盾はないのかなどの検討を行い説示するとができる。

ことが必要である。

イ 判決①
「前記基本部分及び前記補足部分をそれぞれ記録する
機能的に識別し得る 2 個の記録媒体」⑤平成 21 年（行ケ）第 10132 号（発明の名称：一又は二②
「前記基本部分を含む記録媒体は，前記併合手段の近以上の凹みを備えた鋳造され鍛造される部分の製造方くに配置され，前記補足部分を含む記録媒体は，通信法及びそれを実施する装置）判断誤り（2 部）

回路網の伝送ラインを介して前記併合手段にリンクさ不服 2007-26817，特開 2002-248540 号

れている」［引用発明は，そもそも鋳造物の形状を最終製品の形


そして、相違点①について、「引用文献には、動画像情状（寸法を含む）と同じものとすることは想定されて報の基本ビットストリーム及び付加ビットストリーム，

いないことからすると，当業者が，上記の周知技術を2010.5.21. no.257

123

tokugikon

引用発明に適用することを容易に想到するとも考えら−形作られた貫通穴の中にロッドが一時的に位置付けられない。乙 6 は，審判手続において引用例とされたもれている間にロッドを受けるプレフォームを所定の大きのではないから，周知技術として考慮することはできさにする段階と；るが，それを超えて考慮することはできないというべ−上部鍛造ダイを持ち上げて鍛造されたプレフォームをきであるとされた事例］

自由にする段階と；−貫通穴に位置付けられたロッドを引き出す段階と；−鍛造されたプレフォームを取り外す段階と；を実施す

本願発明：
本願発明は、製造工程が少ない廉価な貫通穴 1c を備ることを特徴とする方法。」

えた部品の製造方法に関し、鋳造時には最終製品の形状に合致する貫通穴 1c を形成し、その後、ロッド 2 を貫通

引用発明：（審決が認定した引用発明）

穴 1c に挿入して鍛造し、鍛造した後貫通穴 1c からロッ「鋳造され、次いで鍛造される、二つの横穴 71、72 を備

ド 2 を引き出して貫通穴を備えた部品を製造する方法のえた最終目的製品 70 の製造方法であって：

発明である。

得られる最終目的製品 70 に設けるべき二つの横穴 71、72 より大きい二つの横穴 51、52 を含む予備成型物 50 を形成する段階と；1c：貫通穴

予備成型物 50 を予熱する段階と；予備成型物 50 をプレス上に配備された鍛造下型 61 にセットする段階と；鍛造作業の前に、コマンドにより、二つの入子型 63、1：鋳造プレフォーム部

64 を予備成型物 50 の横穴 51、52 に導入する段階と；形作られた横穴 51、52 の中に入子型 63、64 が一時的に位置付けられている間に入子型 63、64 を受ける予備成

2：ロッド型物 50 を所定の大きさにする段階と；鍛造上型 62 を持ち上げて鍛造された成型物を自由にする段階と；横穴 51、52 に位置付けられた入子型 63、64 を引き出す段階と；鍛造された成型物を取り外す段階と；を実施する方法。」

下部圧造ダイ（3）
【図8】

【図9】

63、64：入子型
70：最終目的製品「【請求項 1】鋳造され、次いで鍛造される、一又は二以上の貫通穴を備えた部分の製造方法であって：−得られる最終部分に必要な形状に合致する一又は二以上の貫通穴を含む鋳造プレフォームを形成する段階と；−プレフォームを、該プレフォームの温度を一様に保持するトンネル炉に移動する段階と；−鋳造プレフォームをプレス上に配備された圧造ダイに位置づける段階と；−鍛造作業の前に、コマンドにより、一又は二以上のロッ
50：予備成形物

ドを鋳造プレフォームの貫通穴に導入する段階と；tokugikon

124

2010.5.21. no.257

71，72：横穴判示事項：

ける「得られる最終部分に必要な形状に合致する一又は二取消事由 1 について

以上の貫通穴を含む鋳造プレフォームを形成する段階」に

本件補正発明における「……当該貫通穴の寸法は，そおいて形成されるプレフォームは「鋳造された時点で既にの後の鍛造段階を経ても実質的に変化しないと解するこ

最終部分に必要な形状とされた貫通穴を有するプレとができる。引用発明においては，……そもそも鋳造物

フォーム」であり，当該貫通穴の寸法は，その後の鍛造段の形状を最終製品の形状（寸法を含む）に同じものとす

階を経ても実質的に変化しないと解することができる。

ることは想定されていない。

また，引用発明においては，予備成型物 50 に最終目
的製品 70 に設けるべき二つの横穴 71，72 より大きい二取消事由 3 について
鋳造技術において，鋳造物に最終製品の形及び寸法もつの横穴 51，52 を形成しておき，鍛造によって，これ

しくはそれに近似した貫通穴を形成し，その貫通穴に部らの横穴を変形させて，最終目的製品 70 に設けるべき材を挿入した状態で鍛造することが，乙6に示されている二つの横穴 71，72 の形状とするものであるから，そもとしても，乙6は，審判手続において引用例とされたもの

そも鋳造物の形状を最終製品の形状（寸法を含む）に同ではないから，周知技術として考慮することはできるが，じものとすることは想定されていない。

それを超えて考慮することはできないというべきである。

したがって，本件補正発明の鋳造プレフォームにおける「得られる最終部分に必要な形状に合致する一又は二以上の貫通穴」と引用発明の鋳造プレフォームにおける「横穴

所感：
ア 審決

審決は、相違点 2 を「得られる最終部分の形状

71，72」との間に実質的な差異がないということはできなに対応する穴が、本件補正発明では、得られる最終部分

いから，審決の……判断は，是認することができない。

に必要な形状に合致する穴であるのに対し、引用発明でさらに，……引用発明においては，上記のとおり，余は、得られる最終部分に設けるべき穴より大きい穴であ肉を流動させることを前提としており，そもそも鋳造物る点。」と認定し、その相違点について、「引用発明では、の形状を最終製品の形状（寸法を含む）に同じものとす

鋳造プレフォームの穴と導入部材との間に隙間が形成さることは想定されていないのであるから，そこから，鋳れており、この隙間は、鍛造作業により鋳造プレフォー

造物の形状を最終製品の形状（寸法を含む）と同じもの

ムの余肉部が流動することにより埋められて、得られるとすることは，当業者（その発明の属する技術の分野に最終部分の形状に合致する穴が形成されるものである。

おける通常の知識を有する者）が普通に採用する事項で本件補正発明における「得られる最終部分に必要な形状あるということはできない。

に合致する」がどのような形状のものであるか必ずしも鋳造，鍛造を経て，金属製品を製作する際に，鋳造物に明確ではないが、引用発明の鋳造プレフォームの穴も、設けられた穴などを含む鋳造物の形及び寸法を最終製品の得られる最終部分に必要な形状として形成されるものと形及び寸法に近いものとすることや，鋳造の精度を高める

解することができるから、両者に実質的な差異があるもなどして，鋳造のみで最終製品の形及び寸法とすることも，のとは認められない。また、たとえそのように解するこ

本件優先日当時（2000年［平成12年］12月27日）知られてとができなかったとしても、引用発明における上記隙間いたことが認められる。しかし，引用発明は，上記のとおについて、隙間が小さいほど余肉部の流動量も少なく、り，そもそも鋳造物の形状を最終製品の形状（寸法を含む）

鍛造による成形が容易となることは技術常識より明らかと同じものとすることは想定されていないことからするであるから、隙間をできるだけ小さくすること、すなわと，当業者が，上記の周知技術を引用発明に適用すること

ち鋳造プレフォームの穴をできるだけ得られる最終部分

を容易に想到するとも考えられない。
」と判示された。

の穴に合致するようにすることは、当業者が普通に採用

ウ 引用発明には、本願発明の本質部分である「鋳造技する事項であると認められる。したがって、
鋳造プレフォー

術において，最終製品の形状と同じ貫通穴を形成する」

ムの穴を、得られる最終部分に必要な形状に合致するもことは記載されていない。そして、前置報告書に挙げらのとすることに格別の困難性はない。
」と判断した。

れていた上記乙 6 号証を準備手続段階で提示したが、判これに対し判決は、取消事由 1（相違点 2 に係

決は、「鋳造技術において，鋳造物に最終製品の形及びる容易想到性判断の誤り）について、「本件補正発明にお寸法もしくはそれに近似した貫通穴を形成し，その貫通

イ 判決

2010.5.21. no.257

125

tokugikon

穴に部材を挿入した状態で鍛造することが，前記乙6に示

水素原子、低級アルキル基、低級アルコキシ基または置換されているとしても，乙6は，審判手続において引用例ともしくは無置換のアリール基を表し、R3は水素原子、メされたものではないから，……の限度で周知技術として

チル基、メトキシ基または塩素原子を表し、Aは右上式（外考慮することはできるが，それを超えて考慮することは9種（3種のみ記載））で表される2価基を表す。但し、R1、できないというべきである。
」とされており、審判段階で

R2及びR3が同時に水素原子であり、かつAが無置換のビ乙6を引用例として拒絶理由通知するか、審査段階で引用

フェニレン基（R4は水素原子を表す。
）である場合を除く。
］

例として提示しておくべきであった事例である。
引用発明：（審決認定）
特願平 7-43564 号（特開平 8-48656 号公報）

（2）先願発明同一発明の判断誤り（事例⑥）「【化 37】⑥平成 20 年（行ケ）第 10483 号（発明の名称：ヘキサア
ミン化合物）（4 部）
不服 2007-11283，特願平 6-155470（特開平 8-3122）［特許法
29 条の 2 第 1 項により先願発明との同一性を判断するに当たっては，化合物双方が同族列の関係にあることをもって，一方の化合物の記載により他方の化合物が「記載されているに等しい」と解するのは相当ではないとされた事例］
本願発明：
有機電界発光素子や電子写真感光体用の電荷輸送材料であり、発光特性のみならず、発光時の安定性、保存安で表される化合物において、R57、R66、R75、R84 が定性に優れたヘキサアミン化合物に関する発明である。
請求項：
下記一般式（1）で表されるヘキサアミン化合物
で あ り、R37 〜 R44、R51 〜 R56、R58 〜 R65、R67 〜
R74、R76 〜 R83、R85 〜 R86 が H である化合物」【先願明細書の記載及び先願発明】○先願明細書には、【化 1】及び【化 37】で表される化合物が有機 EL 素子用化合物であることが記載されている（【0001】）○
【化 1】及び【化 37】で表される化合物を正孔注入輸送層に用いた有機 EL 素子は、ムラのない均一な面発光が可能であり、高輝度が長時間に渡って安定して得ら【化1】れ、 耐 久 性・ 信 頼 性 に 優 れ る と い う 効 果 を 奏 す る（【0347】）○先 願明細書には、【化 37】の化合物の R を特定のもの

【化2】

【化3】

とした化合物が多数開示されており、その中には、R【化4】がすべて水素である化合物 No.II-1 と末端の R（R57，
R66，R75，R84）がジフェニルアミンである化合物

一般式（1）［式中 R1、R2 は同一でも異なっていても良く、

tokugikon

No.II-10 がある（【0105】）

126

2010.5.21. no.257

性があるというためには，用途発明で必要とされるような判示事項：
一般に化学物質の発明の有用性をその化学構造だけか用途についての厳密な有用性が証明されることまでは必要

ら予測することは困難であり，試験してみなければ判明としないが，一般に化学物質の発明の有用性をその化学構しないことは当業者の広く認識しているところであるか造だけから予測することは困難であり，試験してみなけれ

ら，化学物質の発明の有用性を知るには，実際に試験をば判明しないことは当業者の広く認識しているところであ行う，その試験結果から当業者にその有用性が確認できる。したがって，化学物質の発明の有用性を知るには，実ることを必要とする。

際に試験を行い，その試験結果から，当業者にその有用性が認識できることを必要とする。……

そこで、本件について検討すると，化合物 No.II-10 については，先願明細書等に具体的な構造が示され，化合他方で，「先願発明」の化合物については，先願明細物 No.II-10 を製造する道筋は示されているといえる。そ書等の【化 5】，【化 16】で示された一般式に，抽象的にして，実施例の記載から，当業者に同化合物の有用性がは包含されるとしても，先願明細書等において，その構認識できるものといえる。

造につき具体的に記載されてはいない。

他方で，「先願発明」の化合物については，先願明細書

そして，上記【化 5】【化 16】に関しては，複数の化合等の【化5】，【化16】で示された一般式に抽象的には包含

物の組み合わせを表現したものにすぎず，ある化合物がされているとしても，先願明細書等において，メチル基を明細書等において開示されているというためには，たと置換基として有する具体的構造は記載されていない。そしえ表の中であっても，具体的な構造（「先願発明」の化合て，
特許法29条2項の進歩性を判断する場合であれば格別，物に関しては，メチル基を置換基として有する具体的構

特許法29条の2第1項により先願発明との同一性を判断す

造）が特定して開示される必要があるというべきであるに当たっては，化合物双方が同族列の関係にあることをる。
」とし、「……しかし，前述のとおり，特許法 29 条

もって，一方の化合物の記載により他方の化合物が「記載の 2 第 1 項による先願発明との同一性の判断は，同法 29されているに等しい」と解するのは相当ではない。

条 2 項の進歩性の判断とは異なるから，上記のような「公知技術」を安易に参酌して先願明細書等の記載を補充す
るのは相当ではなく，メチル基の有無を捨象して化合物

所感：審決は、「化合物に関する発明について、特許

No.II-10 と「先願発明」化合物を同視し，「先願発明」化

法第 29 条の 2 にいう「願書に最初に添付した明細書……

合物が先願明細書等に実質的に記載されていたとみるこに記載された発明」というためには、先願明細書等に例とは相当ではない。」と判示した。

示されている化合物のみが「願書に最初に添付した明細

ウ 29 条の 2 第 1 項による先願発明との同一性判断におい書……に記載された発明」であると限定的に解釈するのては、「同法 29 条 2 項の進歩性の判断とは異なるから，は適当ではなく、少なくとも、先願明細書等に例示され上記のような「公知技術」を安易に参酌して先願明細書等ている化合物の置換基の一部が、当該発明の機能に及ぼの記載を補充するのは相当ではなく（い）」と説示されてす影響が少ないようにごく僅かだけ改変された化合物におり、先願同一の判断の際には、注意すべきことである。

ア 審決

ついても、記載されているに等しいとして、特許法第29 条の 2 にいう「願書に最初に添付した明細書……に記（3）拘束力違反（事例⑦）

載された発明」であると認めるのが相当である。……本願発明 1 と先願発明とを対比すると、……本願発明 1 は⑦平成 21 年（行ケ）第 10157 号（発明の名称：多色発光

先願発明と同一である。」と判断した。

有機 EL パネルおよびその製造方法）（2 部）

イ 判決 これに対し判決は、「化学物質の発明は，新規で，訂正2006-39153，特許3206646

有用，すなわち産業上利用できる化学物質を提供すること［行訴法33条1項の定める拘束力を有する確定判決
（第にその本質が存するから，その成立性が肯定されるために

1 次判決）がなされた後に別事件に関する最高裁の新は，化学物質そのものが確認され，製造できるだけでは足たな法的見解が示されたからといって，当然に上記拘りず，その有用性が明細書に開示されていることを必要と束力に影響を及ぼすと解することは困難であり、拘束する。そして，化学物質の発明の成立のために必要な有用力違反であるとされた事例］

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tokugikon

請求人において複数の訂正箇所のうちの一部の箇所につ

本願発明：
多色発光有機ELパネルの陰極（7）と陽極（2）間のリーいての訂正を求める趣旨を特に明示したときは，それぞ

ク電流や短絡（ショート）を防止するために、両極間に設れ可分的内容の訂正審判請求があるとして審理判断する

ける電子輸送層（6）を有機発光層（4）間に充填配置（実施必要がある，との判示を否定するものとは解されない。

例1）、又は有機発光層（14）を密接して配置（実施例2）する。

このことは，平成 20 年最高裁判決が訂正審判請求に関（経緯）
：全請求項（1-7）に関する訂正を行い、本件する昭和 55 年最高裁判決を変更する趣旨を含まないこ

訂正審判を請求し、請求項 3，5，7 について訂正拒絶とから明らかというべきである。

理由通知（29 条の 2）があったので、更に補正により、請求項 3，5，7 を削除する訂正を求めたもの。第 1 次

所感：審決では、その補正を認めず、請求項 1・2・4・6 につ

ア 審決

いては、独立特許要件を判断せず、請求項 3・5・7 にいう場合がある。）によれば，「複数の請求項について訂ついて独立特許要件なしとして訂正を認めなかった。

正を求める訂正審判請求は，複数の請求項に係る特許出審決は、……以下「平成 20 年最高裁判決」と願の手続と同様，その全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予定されているといえる」と判示されたか
ら，訂正事項の一部にでも訂正要件を満たさない部分があれば，訂正審判請求は，一体として棄却されることとなる旨判断した。
イ 判決

これに対し判決は、「審決取消訴訟は行政事件訴訟法の適用を受けるから，再度の審理・審決には，同（請求項1，2，4，6）実施例1

法33条1項の規定により，上記取消判決の拘束力が及ぶ。
そして，この拘束力は，判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるから，審判官は取消
判決のなした事実認定及び法律判断に抵触する認定判断をすることは許されないことは明らかである（最高裁平成 4 年 4 月 28 日第三小法廷判決・昭和 63 年（行ツ）第 10号民集 46 巻 4 号 245 頁）。そして，……「そうすると，
第 1 次判決が請求項 1・2・4・6 項と請求項 3・5・7 項とは分けて判断すべきであるとして第 1 次審決を取り消（請求項3，5，7）実施例2（請求項削除の訂正補正）しているのに，本件審決（第 2 次審決）が請求項 1 〜 7 項の全体を一体不可分のものとして取扱うべしとして訂正審判請求を不成立としていることは，被告主張の最高裁判示事項：
行訴法 33 条 1 項の定める拘束力を有する確定判決（第平成 20 年 7 月 10 日第一小法廷判決（平成 19 年（行ヒ）第1 次判決）がなされた後に別事件に関する最高裁の新た318 号民集 62 巻 7 号 1905 頁，前述した平成 20 年最高裁

な法的見解が示されたからといって，当然に上記拘束力判決）を考慮しないとすれば，第 1 次判決の拘束力に反に影響を及ぼすと解することは困難である。

する判断をしていることになる。
」判示した。

のみならず，仮にこれを肯定する見解を採ったとしてそして、「被告は行訴法33条1項に基づく拘束力は処分も，被告が事情変更の論拠とする平成 20 年最高裁判決

時以降に事情変更が生じた場合には及ばないところ，平は，第三者申立てに係る特許取消事件の審理中に特許権成 20 年最高裁判決は第 1 次判決が依拠した昭和 55 年最高者側から対抗的になされた訂正請求に関する事案につい

裁判決の射程を限定し，また訂正審判請求について一体てのものであり，その判示も，訂正不可分を主張する特として判断すべきことを判示しているから，これは処分許庁の見解を否定し，改善多項制の法改正がなされた後時以降の事情変更に当たり本件審決に拘束力違反はない

においてはこれを可分と解するとしたものである。……

等」と主張したことについて、「行訴法 33 条 1 項の定める

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拘束力を有する確定判決（第 1 次判決）がなされた後に別不服 2008-5098 号，特表 2007-500609 号事件に関する最高裁の新たな法的見解が示されたからと［引用文献
（甲 4）には，保持部材（基台）について，いって，当然に上記拘束力に影響を及ぼすと解すること

切削体（硬い金属体ないし硬質金属）と接合する工程は困難である」とし、「のみならず，仮にこれを肯定するに先立ち，切削体の幾何学的特徴と結合可能な幾何学見解を採ったとしても，平成 20 年最高裁判決を被告主張的特徴を有する保持部材（基台）を提供する工程が記のように解することもできない。すなわち，被告が事情載されているということはできないとされた事例］

変更の論拠とする平成 20 年最高裁判決は，……訂正審判請求の場合はこれを不可分と解するとした部分は，訂正（2）相違点の認定誤り審判請求については，その全体を一体不可分のものとし⑩平成20年（行ケ）第10297号（発明の名称：インターネッて取り扱うことが予定されているとの原則的な取扱いに

トサーバのアクセス管理およびモニタシステム）（4部）

ついて判示したものであり，昭和 55 年最高裁判決に依っ無効2007-800243，特許3762883てなされた第1次判決の例外的な取扱いを認めるべき場合［引用例に開示された事項についての技術的意義を離についての判示，すなわち，請求人において複数の訂正れて，「リダイレクト」という用語の抽象的な意義の箇所のうちの一部の箇所についての訂正を求める趣旨をみに基づいて本件発明 1 の「REDIRECT コマンド」と特に明示したときは，それぞれ可分的内容の訂正審判請

対比することを前提とするならば，排除されるべき「後求があるとして審理判断する必要がある，との判示を否知恵」の混入を避けることはできないといわなければ定するものとは解されない。このことは，平成 20 年最高

ならないとされた事例］

裁判決が訂正審判請求に関する昭和 55 年最高裁判決を変更する趣旨を含まないことから明らかというべきである。

（3）相違点の判断誤り

そうすると，平成20年最高裁判決は，昭和55年最高裁判⑪平成 20 年（行ケ）第 10425 号（発明の名称：呼吸装置）

決に依ってなされた第 1 次判決（取消判決）の拘束力に何無効2007-800233号、特開2003-10349号

らの法的影響を及ぼすものではないことになるから，被［引用例
4 の検知の構成は，その作用及び機能の点に告の上記主張は採用することができない。
」と判示された。

おいて，本件発明の検知の構成と大きく異なるものでウ「拘束力は，判決主文が導き出されるのに必要な事実

あるし，また，その解決課題の点においても，呼吸連認定及び法律判断にわたるから，審判官は取消判決のな

動制御の構成と大きく異なるものであるというべきでした事実認定及び法律判断に抵触する認定判断をするこあるとされた事例］とは許されない」と判示されている点を厳守する必要がある。

（4）要旨変更の判断誤り（事例⑫）⑫平成 21 年（行ケ）第 10131 号（発明の名称：蛇腹管用☆上記以外の判決は、以下のとおりである。

接続装置）
（1 部）

特実系審決取消事件

無効 2008-800212，特開平 7-127779 号（1）引用発明の認定誤り［その技術的事項自体が，その発明の属する技術分野
⑧平成 21 年（行ケ）第 10125 号（発明の名称：作業用アーにおいて周知の技術的事項であって，かつ，当業者で

ムレスト）
（3 部）

あれば，その発明の目的からみて当然にその発明にお不服 2004-12734，特開 2001-500771 号

いて用いることができるものと容易に判断することが［刊行物

1 の第 3 図によれば，……同図は，使用者のできるものであったならば，本件発明 3 を追加した本

体重（の一部）が腋下支にかかることにより撓んだ状

件補正は，要旨変更には該当しないというべきである態を示しており，パイプ（4）が弾力性を有してその上とされた事例］

端の腋下支（6）を略水平方向に移動可能とすることを示したものと解することはできないとされた事例］（5）審判請求の共同代理に関する判断誤り（事例⑬）⑨平成 21 年（行ケ）第 10153 号（発明の名称：切削工具⑬平成 21 年（行ケ）第 10148 号（発明の名称：リチウム

インサートおよびその作成方法）（2 部）

2010.5.21. no.257

二次電池およびリチウム二次電池の製造方法）
（4 部）

129

tokugikon

不服 2008-32463，特開 2004-111358

因子および−βレセプター）（2 部）［特許を受ける権利の共有者の代理人が行った審判請

不服 2007-34678，延長登録出願 2005-700040

求において，それが共有者全員の「共同して請求」し［前記⑯と同じ］たものに当たるかどうかについては，単に，審判請求書の請求人欄の記載のみによって判断すべきものでは

第3

おわりに

なく，その請求書の全趣旨を合理的に探求し，当該特以上，平成 21 年度第 3 四半期に言い渡しのあった判許出願について特許庁側の知り得た事情等をも勘案して，総合的に判断すべきものであるとされた事例］

決を紹介した。
今期は，進歩性判断に関する審判決を中心に紹介した。
今回紹介した判決の上記「（1）新規性・進歩性」の事例（6）延長登録出願
ア 承認申請日の認定誤りをみると、引用例を選定するにあたっては、（a）引用文⑭平成 21 年（行ケ）第 10097 号（発明の名称：シクロス

献に本願発明の解決課題ないし動機付けが記載乃至示唆

ポリン含有医薬組成物）（2 部）

がなされているかどうか（事例③）、（b）引用発明それ自不服 2008-20590，特願 2005-700042

体の課題と矛盾し排除される関係（阻害事由）にないかど［……社は，膵臓移植に関し，……本件承認処分の申

うか（事例④）、そして、（c）引用発明に本願発明の本質

請を行い，その後取下書を提出することなく，……承部分が記載されその課題が想定できるものであるかどう

認処分を受けており，……社において免疫抑制剤たるか（事例⑤）などの検討が必要であると考える。

シクロスポリンの販売を膵臓移植に関し断念すべき客

また、引用例から把握できる事項には、引用例に明示

観的事情は認められないのであるから，……までの間的に記載されている事項の外に、技術常識を参酌するこは，承認権者たる厚生労働省が保険診療との調整を理とにより導き出せる事項、引用例のすべての記載を総合

由に承認を保留していたにすぎないと認めるのが相当判断すればそこに記載されていると解される事項、当業であり，その間は特許権者たる原告が特許発明を実施者が引用例の記載に接すればその発明の目的等の記載かすることができないことも明らかであるから，この期

ら普通に採用する事項、など多様に考えられるのである

間を期間計算から除外するのは相当でないというべきが、これら引用例から把握できる事項に基づき引用発明である。
］

を認定する際には、上記（a）〜（c）などの面からの検討⑮平成 21 年（行ケ）第 10098 号（発明の名称：医薬組成物）

も加え、どの範囲までは引用発明として明確に記載され（2 部）ていると認定できるか、どの事項については相違点とし

不服2008-20591，特願2005-700044て認定すべきかを総合して慎重に審理すべきであると考［前記⑭と同じ］

える（事例①）。

イ 処分対象物が本願発明に含まれないとした判断の誤り

また、周知例を提示する場合においては、周知技術と⑯平成 21 年（行ケ）第 10092 号（発明の名称：腫瘍壊死

して抽出する技術の意義、機能、適用対象を正確に分析し、その適否を検討すべきと考える（事例②）。

因子および−βレセプター）（2 部）
不服 2007-34676，延長登録出願 2005-700041［本件特許請求の範囲
「請求項 1」は，……審決が上記

profileで 判 断 し て い る よ う な「TNF − R タ ン パ ク ま た は
TNF − R 活性を有するその断片ペプチドを所望の構

小椋 正幸（おぐら まさゆき）

造形態としたり，……TNFR ポリペプチドに比して相対的に低分子量の化 学成 分を 付加 する，あ るい は

昭和 52 年 4 月
平成 17 年 1 月
平成 17 年 10 月
平成 18 年 4 月
平成 21 年 4 月
平成 21 年 10 月……，TNF − R ポリペプチドに支持体との架橋のための低分子量の化学成分を付加するもの」に限定する文言はないとされた事例］⑰平成 21 年（行ケ）第 10093 号（発明の名称：腫瘍壊死tokugikon

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入庁
特許審査第 2 部首席審査長
審判部第 16 部門長
知的財産高等裁判所調査官
審判部第 13 部門長
現職

2010.5.21. no.257