シリーズ判決紹介

首席審判長 小椋 正幸− 平成21年度第4四半期の判決について −第1ウ 相違点の判断誤り（事例③④）

はじめに（2）先願発明同一の判断誤り（事例⑤）
平成 21 年度第 4 四半期に言い渡しされた判決につい（3）新規事項追加判断の誤り（事例⑥）てその概要を紹介する。

（4）記載要件判断の誤り（事例⑦）

当期における判決総数は，特実が 64 件（査定 38 件，
当事者系 26 件），意匠 1 件（当事者系のみ）であり，審（1）新規性・進歩性

決取消件数（取消率）は，特実 18 件（28.1％），意匠ゼロ

ア 認定の誤り（事例①）件であった。
審決取消率の内訳を見てみると，特実では，査定系に①平成 21 年（行ケ）第 10139 号（発明の名称：パルス研

ついては，取消率は 13.2％（取消件数 5 件）で，前年度

磨技術を用いた薄い材料の化学機械研磨）（2 部）の取消率 22.2％を下回り，当事者系については，無効 Z

不服 2007-24015，特願平 08-524253 号

審決の取消率は 58.3％（取消件数 7 件）で，前年度の取（特開平 10-513121 号）

消率 32.8％を上回り，無効 Y 審決の取消率は 42.9％（取［特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈する
消件数 6 件）で，前年度の取消率 28.9％を上回り，当事に当たっては，特許出願に関する一件書類に含まれる者 系 全 体 の 取 消 率 は 50.0 ％ と な り， 前 年 度 の 取 消 率

発明の詳細な説明の記載や図面をも参酌して，その技

31.1％を上回った。

術的意義を明らかにした上で，技術的に意味のある解取消事由についてみると，進歩性判断の誤りが依然と釈をすべきであるとされた事例］

して多く（10 件），記載不備判断の誤り（5 件），その他，
新規事項追加判断誤り（2 件），分割要件判断誤り（2 件），【本願発明】：

先願発明同一判断の誤り（1件）であった（重複カウント）。

半導体装置の製造過程においてウェハの表面を高速度

進歩性判断の誤り（10 件）に関し取消事由の内容を見る

で材料除去し均一な平坦化を成し遂げるための化学機械と，本願発明・引用発明の認定誤りが 5 件，相違点の判研磨（CMP）方法に関する。CMP を受けるウェハには断に誤りがあるとされたものが 5 件であり，容易性判断

パルス状の圧力を作り出し，それによって研磨パッドにの前段階における発明の認定を慎重に行うことが必要で塗布される洗浄剤が，研磨を受けているウェハの表面のある。

すべての部分に絶え間なく行き届くことを可能にする。

意匠については，判決（敗訴事例）はなかった。
今回は，これらの18件の中から7件を選んで紹介する。

「【請求項 1】ウェハの表面が平坦化される半導体装置を

なお，ここで紹介する内容，特に所感の項については，製造する方法であって，平坦化されるべきウェハを研磨

私見が含まれていることをご承知おき願いたい。

パッドの上に置くステップと，研磨スラリーを研磨パッドに塗布するステップと，ウェハに第 1 の圧力を与えな

第2がら，平坦化を行なうために表面を化学機械研磨するス

審決取消事例

テップと，前記研磨スラリーの窮乏領域を減じるよう
1に化学機械研磨の間第 1 の圧力を第 2 の圧力へ断続的に

特実系審決取消事件

複数回減じてパルス状の圧力を作り出すステップとを当期の審決取消を要因別に分けると以下のとおりで

含み，

ある。

前記第 1 の圧力を 6 から 9psi とし，前記第 2 の圧力を

（1）新規性・進歩性

2psi 未満として，前記化学機械研磨の間前記第 1 の圧力

ア 認定の誤り（事例①）

を前記第2の圧力へ1秒から15秒ごとに断続的に減じる，

イ 引用発明の認定誤り（事例②）

方法。」

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研磨ヘッド

研磨スラリー

ポリシングプレート

ウエハ

被加工物
（ウエハ）

研磨パッド

ポリシングパッド

研磨材（本願発明）（引用発明）

審決が認定した引用発明：引用例 1（特開平 1-171763 号

た研磨スラリーが研磨パッドと被加工物との間に更に侵公報）

入し易くなり研磨スラリーの窮乏領域を減じるように移「被加工物の表面が平坦化されるポリシング方法であっ動することを促進していると認めることが相当である。
」て，平坦化されるべき被加工物をポリシングパッドの上と判断し，実質的な相違ではないとした。

に置くステップと，研磨材をポリシングパッドに供給すイ 判決

るステップと，被加工物に加工のための高圧を与えなが「パルス状の圧力を作り出す」という用語は，第 1 の圧力

ら，平坦化を行なうために表面をポリシングするステッを第 2 の圧力へ断続的に減じることでパルス状の圧力をプと，ポリシングの間加工のための高圧を研磨材流入の積極的に作り出して研磨スラリーに作用させ，研磨パッための低圧へ断続的に複数回減じてパルス状の圧力を作ド上に研磨スラリーを行き渡らせるようにするものであり出すステップとを含む方法。」

ると解することができる……。被告は，上記請求項 1 のこれに対し判決は，「本件補正後の請求項 1 の「パルス状の圧力を作り出す」という用語は，単に「第 1の圧力を第 2 の圧力へ断続的に複数回減じ」てパルス状

判示事項：
請求項 1 の「パルス状の圧力を作り出す」という用語に変化する圧力を作り出すことを意味していることは明は，第 1 の圧力を第 2 の圧力へ断続的に減じることでパ確であると主張するが，特許請求の範囲に記載された用

ルス状の圧力を積極的に作り出して研磨スラリーに作語の意義を解釈するに当たっては，特許出願に関する一

用させ，研磨パッド上に研磨スラリーを行き渡らせる

件書類に含まれる発明の詳細な説明の記載や図面をも参ようにするものであると解することができる。被告は，

酌して，その技術的意義を明らかにした上で，技術的に上記用語は，単にパルス状に変化する圧力を作り出す

意味のある解釈をすべきである。そうすると，上記請求ことを指すことは明確であると主張するが，特許請求項 1 の「パルス状の圧力を作り出す」という用語は，上の範囲に記載された用語の意義を解釈するに当たって記のとおり解釈することができるのであって，「研磨パッは，特許出願に関する一件書類に含まれる発明の詳細

ド上に研磨スラリーを行き渡らせるようにする」
ことは，な説明の記載や図面をも参酌して，その技術的意義を「パルス状の圧力を作り出す」ことの結果として起きる明らかにした上で，技術的に意味のある解釈をすべき現象であるとしても，それを用語の解釈に含めることがである。

できないという理由はない。」とし，また，「引用発明の「高圧と低圧とを間けつ的に繰り返すこと」は，動作としては似ているものの，技術的意義が異なるから，引用例に所感：
審決は、「刊行物記載の発明では第 1 の圧力か

「第 1 の圧力を第 2 の圧力へ断続的に複数回減じてパルら第 2 の圧力に減圧したときは，ポリシング定盤の中心

ス状の圧力を作り出すこと」が記載も示唆もされている部と並行して，本件発明と同様に研磨パッド上への研磨ということはできない。」判示している。

スラリーの塗布も行っており，装置の構成の共通性をも

ウ 所感 「パルス状の圧力」の技術的意味は，それ自体考慮すると，本件発明と同様，研磨パッド上に塗布されから明らかであると考えられる。一方，原告は，当審拒

ア 審決

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絶理由通知に対し意見書の中で，本願発明の「研磨スラを表すために用いられているにすぎないのであって，引リーの窮乏領域を減じるように化学機械研磨の間第 1 の用例 2 がストレスの解消，低減に係る技術を開示してい圧力を第 2 の圧力へ断続的に複数回減じてパルス状の圧ると認定することはできない。

力を作り出すステップ」という構成は，刊行物１に記載されているとはいえないとし，その点相違している旨主所感：張している。
「パルス状の圧力」の技術的意義が本願発

ア 審決

明においてはどのような意味があるのかについて，発明とする抗ストレス剤」が記載されているとし，引用例 2の詳細な説明や図面の記載及び審判請求人の主張を参酌に，「α波が，リラックス時に増加し，ストレスがかかし，引用発明のそれとの相違点として認定し，その相違

ると減少することが知られていること，そこで，α波を点について詳細に判断をすべきであった。

積極的に増強させて，リラックスさせることによって，審決は，引用例 1 には，「テアニンを有効成分

ストレスを予防又は軽減しようとする試みがなされていることが記載……されているように，ストレスの予防，

イ 引用発明の認定誤り（事例②）

軽減機作として，α波の増強があることは公知である。
また，引用例 2 には，低周波数のα波を 10％程度増強す②平成 21 年（行ケ）第 10144 号（発明の名称：テアニン
含有組成物）（3 部）

ることで被験者の内省に変化を与えるとする報告例も記不服 2006-6371 号，特願平 07-184923 号

載……されている。……ストレスの予防，軽減とα波の（特開平 9-12454 号）

増強の程度とが密接に関係することは明らかであるか［引用例

2 発明は，単に，リラックスした状態を表す

ら，抗ストレス作用のあるテアニンがα波を 10％程度ために用いられているにすぎないのであって，引用例

増強可能なα波出現増強作用を有することは当業者が容2 がストレスの解消，低減に係る技術を開示している

易に予測しうることである。」と判断した。

と認定することはできないとされた事例］

イ 判決 これに対し判決は，「引用例2発明は，マラクジャ
果汁を含有する増強剤等により，脳のα波を増強させ，人の精神状態をリラックスさせる発明であり，そこにス

本願発明：
本願発明は，茶葉に含まれているテアニンを含有する

トレスの解消，低減という語が用いられているとしても，組成物がα波を出現，持続させる増強効果，また，学習

それは，単に，リラックスした状態を表すために用いら

効率向上効果を持ち，その機能を食品，清涼飲料，乾燥れているにすぎないのであって，引用例2がストレスの解品，嗜好品および医薬品へ応用する組成物に関する。

消，低減に係る技術を開示していると認定することはできない。……引用例 2 の「ストレスを予防又は軽減」との「請求項 1：

記述は，その技術的な裏付けがなく，単に，リラックス

テアニンを含有することを特徴とする，α波の出現時間状態への移行を述べたにすぎないと理解するのが合理的の累計を平常時に比べ 10％以上増加させるための，αであり，また，実施例を含めた引用例2全体の記載からみ波出現増強剤。
」ても，引用例2に，ストレスを予防，軽減する技術が開示されていると判断することはできない。
」と判示した。
そして，容易想到性の判断について，「……自律神経系

審決が引用した発明：
特開平 6-100442 号公報（引用例 1）及び特開平 7-126179に作用する引用例 1 発明は中枢神経系に作用する引用例

号公報（引用例 2）2 発明とは技術分野を異にする発明であることから，当業者は，引用例 1 発明に引用例 2 発明を適用することは考えないというべきであって，両発明を組み合わせるこ

判示事項：
引用例 2 発明は，マラクジャ果汁を含有する増強剤等とには阻害要因があるというべきである。
」と判示した。

により，脳のα波を増強させ，人の精神状態をリラック

ウ 所感 本願発明の特許請求の範囲には，「α波の出現時スさせる発明であり，そこにストレスの解消，低減とい間の累計を平常時に比べ10％以上増加させる」との発明特う語が用いられるとしても，単に，リラックスした状態

定事項がある。これに関し，判決では，技術常識として，「ス

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トレス状態，リラックス状態と，両者の間にその「中間の無効 2008-800154，特許 2134716

状態」」の3つの状態が存在することを認定し，この「中間［環状のコアレス電機子コイルの内側に錘を入れるこの状態」が「平常時」に相当するとの原告の主張を認めてとについては記載も示唆もなく，また周知でもないといる。そして，判決は，「引用例 2 発明は，……そこにスされた事例］

トレスの解消，低減という語が用いられるとしても，単に，リラックスした状態を表すために用いられているにすぎ本願発明：

ないのであって，引用例2がストレスの解消，低減に係る本願発明は，人体をマッサージするバイブレータある技術を開示していると認定することはできない。
」とし，

いは無線電話呼び出し装置に使用できる振動型軸方向空審決の引用例2発明の認定は誤りとしている。

隙型（直流）電動機に関するものである。

本事例のように，本願の発明特定事項に程度を表す記載や比較を示す記載がある場合は，その認定の際に，ど「【請求項 1】N，S の磁極を交互に複数個有する界磁マグのような技術的意義を有するのか慎重に行う必要がある

ネットを固定子として備え，偏心且つ振動して回転する

ことを示す事例である。（また，他の本願発明（請求項 2）

ように複数のコアレス電機子コイルを回転中心を基準にについて，先願発明との同一性の認定判断の誤りについ片寄らせて配置することで平面において円板状を形成しても判断されている。）

ないように変形形成したコアレス偏平電機子を上記界磁マグネットと軸方向の空隙を介して面対向し且つ回動自在に支持してあり，各電機子コイルは環状を成しており，

ウ 相違点の判断誤り（事例③④）

複数個の電機子コイルの少なくとも 1 個の電機子コイルの環の内側に錘が入れられている，振動型軸方向空隙型③平成 21 年（行ケ）第 10265 号（発明の名称：振動型軸電動機。」

方向空隙型電動機）（3 部）

コアレス偏平電機子

偏心用金属錘

界磁マグネット

界磁コイル12-2軸方向の空隙
軸方向の空隙（本願発明）
回転子巻線22

切り欠き部23

切り欠き部23

無鉄心電機子巻線
軸方向空隙

部材（錘）7甲1発明（刊行物1）：(実開昭49-4108号）

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甲2号証（刊行物2）：（特開昭55-122467号）

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を取り付けることを想到することは困難であるというべ

判示事項：
刊行物 1 の第 4 図によれば，切り欠き部と対称の位置きである。」，「甲 3 発明の電機子コイルでは，電機子コにあり電機子の軸方向における両側面に他の部材 7（錘）イルの環の内側に空間が存在するとしても，その空間はを取り付けることが開示されているのみであり，環状の平面視で他のコイルの半径方向の部分で狭められたり区

コアレス電機子コイルの内側に錘を入れることについて切られたりすることとなるので，かかる空間に不平衡荷は記載も示唆もないし，…コイルの内側に錘を配置する

重の効果を増大するための質量の大きい部材を配置することが本件発明を含む軸方向空隙型電動機の技術分野でことは容易には想到し得ない。」と判示した。

周知の技術的事項であると認めるに足りる証拠はない。

ウ 所感

引用された証拠中には，環状の電機子コイルの内側に何等かの部材を配置する証拠がなく，容易性を否定された。

所感：
ア 審決

審決は，「甲 1 発明は……不平衡荷重効果を増大させるための部材を取り付け，回転子自体を不平衡に④平成 21 年（行ケ）第 10133 号（発明の名称：杭埋込装して振動を発生させていることで，……不平衡錘を省略

置及び基礎用杭の埋込方法）（4 部）するという課題及びその解決手段において本件発明と軌無効 2006-80193 号，特許第 2814356 号を一にするものである。
」とし，「そうすると，甲 1 発明

［新規事項ではないとして訂正を認容するための周知において，上記課題及び解決手段の下に，電動機を構成

事実により，進歩性が否定された事例］

する要素のタイプとして，相違点 1 ないし 4 に係る構成を全て兼ね備えている甲 3 発明の上記構成のものに改変

本願発明：することで，相違点 1 ないし 4 に係る本件発明の構成と油圧式ショベル系掘削機のアーム先端部に，自在継手

することは，当業者が容易に想到し得たものというべきを介して穿孔装置が着脱可能に取り付けられる。穿孔装であり，かかる採用を阻害する要因も何等認められない。

置は，油圧モーターにより回転駆動される穿孔ロッドをまた，上記改変に伴い，錘を取り付ける位置は必然的に備え，穿孔装置と嵌合部は，自在継手を介して，穿孔時

電機子コイルの近傍となるから，……電動機の形状を大と杭埋込時において選択的に着脱して使用される。

きくすることなく配置することのできる位置として，コイル環の内側の空間を利用することは当業者の通常の創【請求項 1】基礎用杭を地盤に埋め込むための杭埋込装置

作能力のもとに為し得ることといえる。」と判断した。

であって，油圧式ショベル系掘削機（9）と，当該油圧式

これに対し判決は，上記判示事項と共に，「甲ショベル系掘削機（9）のアーム先端部に取り付けてあり，

イ 判決

1 発明において径方向空隙型を軸方向空隙型に変更した

四角形の台板（14）の上部に設けられており油圧モーター

ことに伴い，甲 1 発明における錘の配置位置を軸方向か（21）を有する振動装置（2）と杭上部に被せるために当ら径方向に変更した場合は，電機子の軸方向の側面に代該台板（14）の下面に設けられている円筒状の嵌合部

えて電機子の径方向の側面に錘を配置することとなり，（15）を有する埋込用アタッチメント（A）と，

これは電機子の外周に錘を設けることとなるから，当業当該埋込用アタッチメント（A）の上記嵌合部（15）の側者において電機子コイルの環の内側に錘を入れることを部に設けられている相対向するピン孔（16，16）に自在想到させるものではない。

継手を介して着脱可能に取り付けられる穿孔装置（4）さらに，前記刊行物 2 の記載によれば，軸方向空隙型と，を備えており，上記四角形の台板（14）の四辺は，電動機である甲 3 発明において，その電機子に対して厚上記円筒状の嵌合部（15）よりも張り出しており，上記

みのある部材を付加することは排除されるべき技術的事

台板（14）の四辺のうち油圧式ショベル系掘削機（9）側項であって，……また，電機子巻線の近傍にこのようなの辺は，油圧式ショベル系掘削機（9）側にある上記振動部材を配置することは，従来行われてきた加圧成形等の装置（2）の油圧モーター（21）の端よりも油圧式ショベ

妨げにもなり得る。したがって，甲 1 発明の電動機の各

ル系掘削機（9）側にあり，上記穿孔装置（4）は，油圧モー構成要素を，軸方向空隙型電動機である甲 3 発明の構成

ター（43）と，当該油圧モーター（43）により回転駆動のものに改変したものにおいて，電機子に錘となる部材

される穿孔ロッド（44）と，を備えており，上記穿孔装

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置（4）と上記嵌合部（15）は，穿孔時と杭埋込時においけられる穿孔装置（4）と，を備えており，上記四角形のて選択的に使用されることを特徴とする，基礎用杭を地台板（14）の四辺は，上記円筒状の嵌合部（15）よりも盤に埋め込むための杭埋込装置であって，油圧式ショベ

張り出しており，上記台板（14）の四辺のうち油圧式ショル系掘削機（9）と，当該油圧式ショベル系掘削機（9）ベル系掘削機（9）側の辺は，油圧式ショベル系掘削機（9）のアーム先端部に取り付けてあり，四角形の台板（14）側にある上記振動装置（2）の油圧モーター（21）の端よの上部に設けられており油圧モーター（21）を有する振りも油圧式ショベル系掘削機（9）側にあり，上記穿孔装動装置（2）と杭上部に被せるために当該台板（14）の下置（4）は，油圧モーター（43）と，当該油圧モーター（43）

面に設けられている円筒状の嵌合部（15）を有する埋込により回転駆動される穿孔ロッド（44）と，を備えており，用アタッチメント（A）と，当該埋込用アタッチメント（A）

上記穿孔装置（4）と上記嵌合部（15）は，穿孔時と杭埋の上記嵌合部（15）の側部に設けられている相対向する

込時において選択的に使用されることを特徴とする，杭ピン孔（16，16）に自在継手を介して着脱可能に取り付埋込装置。」

駆動モータ

油圧モータ

杭保持用のチャック

三角柱

円筒状の嵌合部
台板14

自在継手（本件発明）（引用発明）

（周知例）
ウインチ
モータ

起動機

チャックヘッド

油圧モータ
ベース板

ブラケット

ソケット

チャック装置甲4特開平4-120313

パイルチャック
甲12実開昭61141344号

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甲54特開平6-294124号

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チャック装置
甲55実開昭57-31344号

側にあることについて，本件明細書又は本件図面に直接

判示事項：
審決は，引用例のいずれにも板状の部材の形状や構造的に記載されているとまで認めることはできない。」とを工夫することによって台板の上部にあるものを保護すされ，上記審決と同様には判断していない。そして，判るという技術思想を認めることが出来ないとして，本件決は，「「台板」と「振動装置」の関係について，同様に

発明 1 の相違点 2 に係る構成を導き出すことが当業者に当業者に周知の構成のうちの 1 つである「四角形の台板

とって容易であるということはできないと判断した。しの上に油圧モーターが隠れるように振動装置を配置する

かしながら，甲 4，甲 5，甲 8，甲 12，甲 54 〜甲 57 からという構成」に限定するものである。そして，認定した判断して，相違点 2 に係る構成は，この種の杭埋込装置

技術状況に照らすと，上記周知の各構成はいずれも設計

における設計的事項であって，当業者にとって周知の構的事項に類するものであるということができる。した成のうちの 1 つであるから，相違点 2 に係る構成を導きがって，本件明細書及び図面に接した当業者は，当該図出すことは，当業者にとって容易である。

面の記載が必ずしも明確でないとしても，そのような周知の構成を備えた台板が記載されていると認識することができたものというべきであるから，本件訂正は，特許

所感：
審決は，請求人が主張している，訂正請求書

請求の範囲に記載された発明の特定の部材の構成についの訂正による新規事項の追加の有無について，「【図 1】，て，設計的事項に類する当業者に周知のいくつかの構成【図 3】，【図 4】には，台板 14 の四辺が，その下面に設けのうちの 1 つに限定するにすぎないものであり，この程られている円筒の嵌合部 15 の幅よりも大きく張り出し

度の限定を加えることについて，新たな技術的事項を導ている点，台板 14 の張り出しについて，振動装置 2 の入するものとまで評価することはできないから，本件訂

油圧モーター 21 がある油圧式ショベル系掘削機 9 側が正は本件明細書及び図面に記載した事項の範囲内におい反対側の張り出しよりも大きい点が記載されている。
」てするものとした本件審決の判断に誤りはない。」と判とし，新規事項は追加されていないと判断し，また特許

断した。

ア 審決

請求の範囲の実質上の拡張又は変更するものでもないとそして，進歩性の判断の誤りについては，「相違点 2

判断している。

に係る構成は，この種の杭埋込装置における設計的事項

そして，進歩性の判断については，「甲第 2 乃至 12 号

であって，当業者によく知られた周知の構成のうちの 1

証には，土木建設機械（油圧式ショベル系掘削機）の作つである……また，そうであるからこそ，本件訂正は，業部取付部（アーム先端部）に取り付けられる埋込用ア

特許請求の範囲を拡張又は変更するものでもなく，新規

タッチメントを，台板を間にして下面に杭の嵌合部，上事項を追加するものでもないということができるとこ

部に振動装置を設けて構成したものは記載されておらろ，台板と振動装置との関係として，油圧モーターを含ず，嵌合部の上面に板状の部材を有するものはあるもの

む振動装置が台板に隠れるように構成することによっの，該板状の部材の形状や構造を工夫することによってて，下方からの外力から台板の上部にある振動装置が保台板の上部にあるものを保護するという技術思想を認め護されることは，当業者であれば，作業現場における使ることができない」と判断した。

用を通じて既に熟知している事柄であるといわなければこれに対し判決は，取消事由の本件訂正の適ならない。そうすると，当業者に周知の設計的事項に係法性について，「本件明細書における「台板」の構成は，る構成である相違点 2 に係る構成を導き出すことは，当……本件図面における振動装置の油圧モーターの油圧式業者にとって容易であるというほかはない。
」と判示した。

ショベル系掘削機側の端は，台板とは別の部材である三ウ 所感

角柱の 3 つの側面のうちの 1 つの面を開放状態としたよ式ショベル系掘削機 9 側の辺が上記油圧モーター 21 のうな形状の部材によってカバーされており，同図面上は端部よりも，より張り出していることが記載されている

同油圧モーターの端がどこに位置するのかを確認するこので，その構成は，その上部にあるものを保護する手段とはできないから，台板の四辺のうち油圧式ショベル系であり，自明であると認定し，進歩性もあると判断した

掘削機側の辺が，油圧式ショベル系掘削機側にある振動のであるが，同様の台板 14 の構造を有する周知例が提装置の油圧モーターの端よりも油圧式ショベル系掘削機示されて否定された。審決では，穿孔装置を嵌合部に自イ 判決

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128

審決は，本件発明の図面から，台板 14 の油圧

2010.8.24. no.258

在継手を介して取り付ける点を相違点として認定してい引用発明：（審決が認定した引用発明）

るがその判断をしていない。自在継手を介して着脱可能「底部と側面を有すると共に，該底部近傍に開口部を有に取り付けられるものにおいて上記台板を設けた点につする凹型構造内に用土を入れてなる用土入りプランタ 3

いても審理されていれば，別の展開があったとも考えらを載置部 4 に複数載置し，れる。いずれにしても，図面中において技術的意義があ

該載置したプランタ 3 群の外周に仕切部 5 を配設し，る事項は，出願当初の明細書の発明の詳細な説明の欄に

該仕切部 5 の突出部 5a を該仕切部 5 の側壁上端から該プ

明記しておくことが必要である。そのような明示の記載

ランタ 3 群側へ突出して設け，がない場合は，図面のみから技術思想を抽出することは該プランタ 3 群と該仕切部 5 の側壁間の隙間を該仕切部

かなり困難なことを示す事例である。

5 の該突出部 5a で被覆することを特徴とする緑化構造。
」（以下，「甲 2-1 発明」という。）（2）先願発明同一発明の判断誤り（事例⑤）
判示事項：
プランタ 3 より高い仕切部 5 は，バルコニーなどに立⑤平成21年（行ケ）第10136（発明の名称：植栽設備（3部）
無効 2008-800211，特許 3979659 号

つ者から，プランタ 3 を隠すために設けられるものであ［先願発明の目的に照らすならば，……外周縁の上端
り，甲 2-1 発明は，仕切部 5 を設けることにより，植物部を被覆しないことまでも必須であると解することは2 を花壇に植えられたかのように見せ，美しい景観を造できないとされ，審決が取り消された事例］

り出すことができるようにした発明である。このような
甲 2-1 発明の目的に照らすならば，突出部 5a は，プラン
タ 3 をバルコニーなどに立つ者から隠れるような位置に

本願発明：
本発明は，例えばビルの屋上等の人工地盤上に設けて配置されることは必須であるが，それをもって足りるの

地被植物を育成する植栽設備に関する発明である。

であって，プランタ 3 の外周縁の上端部を被覆しないことまでも必須であると解することはできない。

「【請求項 1】底部と側面を有すると共に，該底部近傍に開口部を有する凹型のセルを有するマットフレーム内に所感：

植物育成材を設けてなる植栽マットを敷設面に複数敷き

ア 審決

詰め，

報と対比すると，①複数の「植栽マット」が「敷き詰め」

該敷き詰めた植栽マット群の外周に框を配設し，られた関係で配置されているため，「植物育成材入りプ該框の被覆部を該框の側壁上端から該植栽マット群側へランタ」がそのような特定の位置関係を伴わずに「載置」

突出して設け，されている甲 2-1 発明とは実質的に異なり，容易かつ短

該植栽マット群と該框の側壁間の隙間及び該植栽マット

時間内に敷設等を行い得るとの新たな作用効果を有する群の外周縁の上端部より該植栽マット群側の領域を該框

点でも異なる，また，被覆部で被覆する領域についても，の該被覆部で被覆することを特徴とする植栽設備。」

植栽容器群と框の側壁間の隙間のみを被覆する甲 2-1 発

セル7

植物育成材

審決は，「特許発明 1 は，特開平 10-84774 号公

突出部

框の被覆部

仕切部

プランタ

框

マットフレーム（本件発明）

2010.8.24. no.258（引用発明）

129

tokugikon

植物明とは実質的に異なり，「植栽マット群の外周縁の上端

該技術分野の技術常識等を参酌して確認すべきであると部より該植栽マット群側の領域」をも被覆するため，框

考えられる。

による植栽マット群の美感を高めるという新たな作用効果を有する点でも異なる，よって，特許発明 1 は，甲（3）新規事項追加判断の誤り（事例⑥）2-1 発明と実質的に同一であるとはいえない。」と判断
した。
イ 判決

⑥平成 21 年（行ケ）第 10175 号（発明の名称：高断熱・これに対し判決は，「特許発明 1 の特許請求の高気密住宅における深夜電力利用蓄熱式床下暖房シス

範囲第 1 項及び発明の詳細な説明のいずれにも，
「セル」

テム）
（3 部）

を複数のものに限るとの記載はなく，「セル」を連接す

無効 2008-800233，特開 2003-32235 号，る形態は選択的な事項であると解するのが自然であ

特許第 3552217 号

る。」，「特許発明 1 においては，給水管配設用空間部 22［審決が新規事項であるとした
「熱損失係数が 1.0 〜を形成し得るような「隙間」が存在する状態をも含めて，

2.5kcal ／ m2・h・℃の高断熱・高気密住宅」との構

植栽マットを「敷き詰める」と記載されているのに対し，

成を追加することは，むしろ本件発明における課題解

甲 2-1 発明においても，雑然としたイメージを排除して決の対象を漠然と提示したものと理解するのが合理的花壇のような美しい景観を造り出すように「載置」するであり，新規事項に当たらないとされた事例］

ことが記載されている。特許発明 1 の「敷き詰め」と，
甲 2-1 発明のプランタの「載置」との間に，格別の相違

本願発明：

は存在しない。
」，「プランタ 3 より高い仕切部 5 は，バ

本発明は，高断熱・高気密住宅における深夜電力を利ルコニーなどに立つ者から，プランタ 3 を隠すために設用した床下暖房装置及び建物構造・床構造を含めた深夜けられるものであり，甲 2-1 発明は，仕切部 5 を設ける

電力利用の蓄熱式床暖房システムに関する。

ことにより，植物 2 を花壇に植えられたかのように見せ，
美しい景観を造り出すことができるようにした発明であ請求項：る。このような甲 2-1 発明の目的に照らすならば，突出（本件補正前発明）部 5a は，プランタ 3 をバルコニーなどに立つ者から隠

「高断熱・高気密住宅において，建物部同様に布基礎にれるような位置に配置されることは必須であるが，それも断熱材を使用して外気温の影響を遮断して尚且つ床下をもって足りるのであって，プランタ 3 の外周縁の上端

空間の気密を保持し，地表面から，防湿シート，断熱材，部を被覆しないことまでも必須であると解することはで発熱体が埋設された蓄熱層であるコンクリートもしくはきない。このような理解は，……突出部 5a をプランタ 3

砂・砂利が順に積層されてなる暖房装置を形成し，さらの外周縁の上端部を被覆しないような位置のみに配置すに該暖房装置と床面の間に所定間隔の床下空間を形成ることを必須のものと解することは，不自然であること，し，床面の所定位置には室内と床下空間とを貫通する通（周知例）の開示に照らすと，被覆対象物外周縁の上端気孔を形成し，蓄熱された熱の放射時に床面の加温とと部より被覆対象物側の領域を被覆することの方が自然でもに加温された床面からの二次的輻射熱と，室内と床下あることと整合する。
」，「甲 2-1 発明においても，仕切空間を自然対流もしくは換気装置による強制対流によっ

部 5 は床材 10 によってその移動が規制される結果，床て家屋空間全体を 24 時間暖房することを特徴とする深面 1 に固定されるものであると認められる。そのため，

夜電力利用を利用した蓄熱式床下暖房システム」

仕切部 5 がプランタ 3 の位置ずれを防止することができる。」と判示している。

（本件発明：本件補正後発明）

先願発明と同一発明か否かの判断において，「熱損失係数が 1.0 〜 2.5kcal ／ m2・h・℃の高断熱・高先願発明を認定する際には，発明特定事項の対比を行う

気密住宅における布基礎部を，断熱材によって外気温の際には，各発明特定事項がその発明の目的，機能，作用影響を遮断し十分な気密を確保した上で，該布基礎部内等と整合するかどうかを検証しながら認定することが必の地表面上に防湿シート，断熱材，蓄熱層であるコンク要であり，また，その認定が誤りでないかどうかを，当リート層を積層し，蓄熱層には深夜電力を通電して該蓄

ウ 所感

tokugikon

130

2010.8.24. no.258

熱層に蓄熱する発熱体が埋設された暖房装置を形成し，・前記値が，客観的な技術的意義を有するものと解する

蓄熱層からの放熱によって住宅内を暖める蓄熱式床下暖ことはできないし，仮に本件発明に関する技術的意義を房システムにおいて，布基礎部と土台とを気密パッキン

有するとしても，本件補正は，すべての記載を総合するを介して固定してより気密を高め，ステンレスパイプにことにより導かれる技術的事項との関係において，新た

鉄クロム線を入れ，ステンレスパイプと鉄クロム線の間な技術的事項を導入した場合ではない。

を酸化マグネシウムで充填し，ステンレスパイプの外側をポリプロピレンチューブで被覆してなるヒータ部を，所感：

銅線を耐熱ビニールで被覆してなるリード線で複数本並

ア 審決列若しくは直列に接続してユニット化されたコンクリー

細書又は図面（以下「当初明細書等」という。
）には，熱ト埋設用シーズヒータユニットが，配筋時に配筋される損失係数に関連する記載，示唆等の記載は見当たらない。

金属棒上に戴架固定後，1 回のコンクリート打設によりまた，本件出願当時，「高断熱・高気密住宅」が，次世

コンクリート層内に埋設され，該シーズヒータはユニッ

代省エネルギー基準（平成 11 年）に対応した住宅である

ト又は複数のユニットからなるブロックごとに温度センことが，仮に，当業者にとって常識であったとしても，サーの検知により制御され，さらに床面の所定位置には

その熱損失係数が地域によって異なる数値範囲を示すも室内と床下空間とを貫通する通気孔である開閉可能なスのであることは，被請求人も認める（乙第 3 号証
「基準値」

リットを形成し，蓄熱された熱の放射により床面を加温の項参照。）ところであるところ，本願発明がどのようするとともに，加温された床面からの二次的輻射熱と，な地域に対応するものであるか，特許請求の範囲や，発床下空間の加温された空気がスリットを介して室内へ自明の詳細な説明においても（に）記載はない。しかも，1.0

然対流する構成とすることで，居住空間を 24 時間低温

〜 2.5kcal ／ m2・h・℃とする記載や示唆は，当初明細書

暖房可能で暖房を行うことを特徴とする蓄熱式床下暖房等において見当たらない。加えて，被請求人は，理由 Cシステム。」に関連してのものではあるが，このような数値限定を加審決は，「本件出願の願書に最初に添付した明えることが特別の技術的意義を有し，効果を奏するもの
外壁である旨の主張をしている（答弁書第 5 頁第 13 行〜第 6
通気孔

頁第 3 行）。これらのことからみて，「熱損失係数が 1.0

断熱材

土台

〜 2.5kcal ／ m2・h・℃の高断熱・高気密住宅」という発

床材

明特定事項を付け加えた補正は，出願当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものと気密パッキンはいえない。」と判断した。
イ 判決

2.5kcal ／ m2・h・℃の高断熱・高気密住宅」との構成に防湿シートついて，本件発明全体における意義を検討すると，……

布基礎

断熱材
コンクリート層

こ れ に 対 し 判 決 は，「「 熱 損 失 係 数 が 1.0 〜

同構成は，補正前と同様に，本件発明の解決課題及び解シーズヒータ

決機序に関係する技術的事項を含むとはいいがたく，むしろ，本件発明における課題解決の対象を漠然と提示したものと理解するのが合理的である。
」とし，
「仮に本件
補正を許したとしても，先に述べた特許法 17 条の 2 第 3判示事項：「熱損失係数が 1.0 〜 2.5kcal ／ m ・h・℃の高断熱・項の趣旨，すなわち，①出願当初から発明の開示を十分

高気密住宅」との構成は，本件発明の解決課題及び解決

ならしめ，発明の開示が不十分にしかされていない出願

機序と関係する技術的事項とはいい難く，むしろ本件発と出願当初から発明の開示が十分にされている出願との明における課題解決の対象を漠然と提示したものと理解間の取扱いの公平性の確保，②出願時に開示された発明するのが合理的である。

の範囲を前提として行動した第三者が被る不測の不利益

2

2010.8.24. no.258

131

tokugikon

の防止，という趣旨に反するということはできない。」，

本件発明：

「仮に，
「熱損失係数が 1.0 〜 2.5kcal ／ m ・h・℃」が，本件発明は，空調用ヒートポンプ等の冷媒として利用

本件発明に関する技術的意義を有するといえるとしてされるペンタフルオロエタンとジフルオロエタンからなも，本件補正は，明細書，特許請求の範囲又は図面のする共沸混合物様組成物に関するものである。

2

べての記載を総合することにより導かれる技術的事項と下記訂正により，ペンタフルオロエタンとジフルオロの関係において，新たな技術的事項を導入した場合であエタンの混合割合が，約 1.0 〜約 50.0 重量％（約 99.0 〜

るとはいえない。……仮に，本件補正によって付加され

約 50.0 重量％）から，約 35.7 〜約 50.0 重量％（約 64.3 〜

た事項が技術的内容を含んでいると解したとしても，本約 50.0 重量％）の範囲に訂正された。審決は，この訂正

件出願当初明細書には「熱損失係数が 1.0 〜 2.5kcal ／後の発明は，実施可能要件の記載不備があり，また，

m2・h・℃」における数値が明示されているわけではな『32 ℉において約 119.0psia の蒸気圧』を実施することはいが，本件発明の課題解決の対象である「高断熱・高気

できないとして無効理由があるとした。

密住宅」をある程度明りょうにしたにすぎないという意
味を超えて，当該数値に本件発明の解決課題及び解決手

請求項：

段との関係で格別な意味を見いだせない本件において（訂正前の請求項 1）

は，その付加された事項の内容は，本件出願当初明細書「約 1.0 〜約 50.0 重量％のペンタフルオロエタンと約 99.0

において既に開示されていると同視して差し支えないと〜約 50.0 重量のジフルオロメタンとを含み，32 ℉にていえる。」と判示した。

約 119.0psia の蒸気圧を有する共沸混合物様組成物。
」

ウ 所感 本件補正では，上記「熱損失係数が1.0〜2.5kcal／ m2・h・℃」の事項以外の事項も補正され，その後特許されている。そして，本件無効審判請求の無効理由としては，この新規事項追加の理由の他に，記載要件不備，新たな公知技術による進歩性要件不備の無効理
由も主張されているのであるから，上記「熱損失係数が1.0 〜 2.5kcal ／ m2・h・℃」の事項についてのみ判断す
るのではなく，それ以外の「客観的な技術的意義を有するものと解することができる」事項を含む本件発明が，新たな公知技術に基づいても進歩性を有するものかど
うかをも判断すべきであったと考えられる事例である。
なお，本件事例は，特許法第 126 条 2 項但し書きにおけ（本願発明明細書中の表）る訂正審判請求がなされているが，裁判所は，特許法第 181 条第 2 項の規定による審決の取消しの決定はなされていない。

訂正前（4）記載要件判断の誤り（事例⑦）⑦平成 20 年（行ケ）第 10235 号（発明の名称：ペンタフ
ルオロエタンとジフルオロエタンと共沸混合物様組成
物）
（1 部）

訂正後

無効 2006-80157，特許 1877437 号［実施例として記載されていた具体例が訂正によって
本件発明の対象外となってもなお，本件発明が実施可
能要件を欠くことはないとされた事例］

tokugikon（上記表を審決中に図に表したもの）

132

2010.8.24. no.258

（訂正後の請求項 1）

35.7 〜約 50.0 重量％，ジフルオロメタンが約 64.3 〜約「約 35.7 〜約 50.0 重量％のペンタフルオロエタンと約50.0 重量％の範囲）に渡って真の共沸混合物のように挙64.3 〜約 50.0 重量％のジフルオロメタンとからなり，

動する，すなわち単一の物質であるかのように挙動する

32℉にて約119.0psiaの蒸気圧を有する，空調用又はヒーことが理解でき，本件発明の組成物につき，フルオロカー

トポンプ用の冷媒としての共沸混合物様組成物。」

ボンをベースとした流体の周知の用途である空調又はヒートポンプの冷媒に用いることができることも，当業者であれば理解可能である。……実施例 4 として記載さ

判示事項：「実施例 4 として記載されていた具体例（ペンタフル

れていた具体例が本件訂正によって本件発明の対象外とオロエタンが 20 重量％，ジフルオロメタンが 80 重量％

なってもなお，本件発明が実施可能要件に欠けることはのもの）は，本件訂正によって，本件発明の範囲外とはないというべきである。……本件発明は，共沸混合物様なったが，本件訂正明細書には，組成範囲が限定されたに挙動する組成物の組成範囲を開示した点において既に本件発明の組成物も，訂正前の組成物と同様に共沸混合

新 規 性 が あ る も の で あ っ て「 す べ て の 範 囲 に 渡 っ て物様であることが開示されているから，当業者であれば，COP 等の性能が同等，又は優れている」ことの開示が共沸混合物様の組成物を用いる実施例4の記載をもって，必要であるとまではいえない。」と判示した。

本件発明と同様の効果を導き出すことが容易といえる。」

また，取消事由の「訂正後の請求項 1 における組成範「本件訂正後の本件発明は，本件訂正明細書の発明の詳囲の記載では，『32 ℉において約 119.0psia の蒸気圧』を細な説明を参照しつつ，……矛盾が生じないように解釈実施することはできない」旨の判断の誤りについては，すべきであるから，「空調用又はヒートポンプ用の冷媒「本件訂正後の本件発明は，発明の用途や組成範囲が限としての組成物であり，約 35.7 〜約 50.0 重量％のペン定された点を除けば，本件訂正前の発明と基本的に同一

タフルオロエタンと約 64.3 〜約 50.0 重量％のジフルオであるが，本件訂正明細書の発明の詳細な説明を参照し

ロメタンからなり，32 ℉にて約 119.0psia の蒸気圧を有つつ，……矛盾が生じないように解釈すべきであるから，する共沸混合物のような組成物」であると解するのが相「空調用又はヒートポンプ用の冷媒としての組成物であ当である。

り，約 35.7 〜約 50.0 重量％のペンタフルオロエタンと「本件発明の後段における蒸気圧の記載は，「真の共約 64.3 〜約 50.0 重量％のジフルオロメタンからなり，沸混合物」が有する属性を記載したものにすぎないと解

32 ℉にて約 119.0psia の蒸気圧を有する共沸混合物のよすべきである。」

うな組成物」（ここで「共沸混合物のような組成物」とは「共沸混合物のように挙動する組成物」であるという意義）であると解するのが相当である。すなわち，本件発

所感：
審決は，
「本件訂正明細書には，本件請求項 1

明の後段における蒸気圧の記載は，「真の共沸混合物」に係る発明，すなわち，「約 35.7 〜約 50.0 重量％のペンが有する属性を記載したものにすぎないと解すべきで

タフルオロエタンと約 64.3 〜約 50.0 重量％のジフルオ

あって，本件訂正明細書の発明の詳細な説明を参照した

ロメタン」からなる共沸混合物様組成物の発明について，当業者であれば，本件発明が上記認定どおりの組成物で発明の効果が記載若しくは示唆されているとはいえず，あると理解することができるものと認められる。」と判

本件訂正明細書に記載された，ペンタフルオロエタンと示している。

ジフルオロメタンとの混合物が，「加熱・冷却用の冷媒

ウ 所感として有用である。
」との発明の目的を達成するとも認成範囲を開示した点において新規性があるものであり，められない。」と判断した。

発明の用途や組成範囲が限定された点を除けば，本件訂ア 審決

判決は，本件発明は，共沸混合物組成物の組

これに対し判決は，取消事由の「本件発明が本正前の発明と基本的に同一であり，発明の詳細な説明を件訂正明細書における実施例によってカバーされていな参照しつつ矛盾が生じないように解釈すべきであるとしい」旨の認定の誤りについて，「本件訂正明細書の実施て，善解して実施可能要件を判断している。

イ 判決

例 1，2 の記載からすれば，本件発明における共沸混合

また，被告が，最高裁平成 3 年 3 月 8 日判決（いわゆ

物様組成物は，その全範囲（ペンタフルオロエタンが約るリパーゼ事件判決）を引用して，「請求項 1 の後段の2010.8.24. no.258

133

tokugikon

「32 ℉にて約 119.0psia の蒸気圧」について，それが誤記（2）引用発明の認定誤りであるとしても，それは同判決が判示するような「一見⑨平成 21 年（行ケ）第 10112 号（発明の名称：樹脂積層体）

して誤記であることが明らかな場合には当たらないと主（3 部）張し，また誤記ではないとしても特許請求の範囲の記載

無効 2008-800078，特許第 3896850 号の技術的意義が一義的に明確に理解することができな［甲
1 発明 A のカーボネート基及びカルボン酸ハライ

い」場合にも当たらないと主張したのに対し，判決は，「念ド基について，その上位概念である「カルボニル基」のために，所論の判例との関係につき付言する」とし，と認定した審決の認定に誤りがあるとされた事例］「それぞれの用語自体としては疑義を生じる余地のない
明瞭なものであるが，組成物の発明であるから，構成（3）一致点の認定誤りとしては前段の記載で必要かつ十分であるのに，後者⑩平成 21 年（行ケ）第 10179 号（発明の名称：ヒートセル）

は，さらにこれを限定しているようにも見えるものの（4 部）

真実要件ないし権利の範囲として更に付された限定で不服 2006-17844 号，特表平 11-508786 号あるとすればその帰結するところ，権利範囲が極めて［請求項
1 の記載から，本件補正発明の「ポケット」の限定され，特許として有用性がほとんどない組成物と技術的意義を一義的に明確に理解することはできないなり，極限的な，いわば点でしか成立しない構成の発とし，本件補正明細書の発明の詳細な説明の記載を参明であるという不可思議な理解に，当業者であれば容酌して本願発明の要旨を認定した事例］

易に想到することが必定である。そうすると本件発明の請求項 1 の記載に接した当業者は前段と後段との関係（4）相違点の認定誤り

特に後段の意味内容を理解するために，明細書の関係⑪平成 20 年（行ケ）第 10467 号（発明の名称：遊技機）（4

部分の記載を直ちに参照しようとするはずである。
」と部））している。そして，「本件発明における請求項 1 の 32 ℉

無効 2006-80116，特許 3069092 号

にて約 1190psia の蒸気圧を有する」との記載（後段記載）［引用例
2 のスロットマシンに，遊技効果ランプの点は「真の共沸混合物が有する蒸気圧」を記載したにとど灯の有無とリーチ音の発生の有無とを組み合わせて入まり，本件発明の対象はあくまで「約35.7〜約50.0重量％

賞態様を報知するものが含まれることは明らかであるのペンタフルオロエタンと約 64.3 〜約 50.0 重量％のジとされた事例］

フルオロメタン」との組成範囲の記載（前段記載）によっ⑫平成 21 年（行ケ）第 10142 号（発明の名称：粉粒体のて定まると解釈すべきことになるから，本件発明の前

混合及び微粉除去方法並びにその装置）段記載と後段記載は実質的に矛盾しないことになり，

無効 2008-800092，特許第 3767993 号

本件特許には，審決が説示したような実施可能要件違［レベル計の位置について
「前記供給管の横向き管に反はない。」と付言している。

おける最下面の延長線の近傍位置または該延長線より上方位置」とする特定にも格別の技術的意義はないと☆上記以外の判決は、以下のとおりである。

判断された事例］

特実系審決取消事件（5）記載要件判断の誤り（1）本願発明の認定誤り⑬平成20年（行ケ）第10276号（発明の名称：フルオロエー⑧平 成 21 年（行ケ）第 10113 号（発明の名称：X 線異物

テル組成物及び，ルイス酸の存在下におけるその組成

検査装置）
（4 部）

物の分解抑制法）

無効 2008-800202，特許第 3804687 号

無効 2006-80264，特許第 3664648 号［本件発明に係る特許請求の範囲の記載における「片［本件発明における「ルイス酸」の概念は極めて不明

持ちフレーム」の文言について，それ自体の支持構造

確であるといわざるを得ず，「ルイス酸」の概念が不に関する何らかの限定を加えて解釈する契機はないと明確である以上，その「ルイス酸」の空軌道に電子をされた事例］

供与する「ルイス酸抑制剤」なる概念もまた不明確で

tokugikon

134

2010.8.24. no.258

あるといわざるを得ないから実施可能要件違反である

変更可能な各種の態様を含む広い上位概念としてのとされた事例］「被覆」が実質的に記載されているとはいえないとされた事例］⑭平成 21 年（行ケ）第 10033 号（発明の名称：性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用）（3 部）⑱平成 21 年（行ケ）第 10352 号（発明の名称：折畳コン

不 服 2006-27319， 特 願 2003-537639 号（ 特 表 2005-

テナ）

506370 号）

無効 2009-800050 号，特許第 3333151 号［発明の詳細な説明に記載された技術的事項が確かで


［特許法

44 条 1 項の要件を充足するためには，本件特あること等の論証過程に解する具体的な記載を欠くと

許発明が，原出願に係る当初明細書，特許請求の範囲の点については，専ら，法 36 条 4 項 1 号の趣旨に照ら及び図面に記載されているか否かを判断すれば足りる

して，その要件の充足を判断すれば足りるのであって，とした事例］

法 36 条 6 項 1 号所定の要件の充足の有無の前提として判断すべきでないとした事例］

第3

おわりに

⑮平成 21 年（行ケ）第 10281 号（発明の名称：加工性の以上，平成 21 年度第 3 四半期に言い渡しのあった判

良い高強度合金化溶融亜鉛めっき鋼版とその製造方決を紹介した。

法）（2 部）
無効 2007-800287，特許 3527092 号

今回紹介した判決の（1）新規性・進歩性の事例をみる［特許法
36 条 6 項 2 号にいう「特許を受けようとすると，本願発明の要旨認定に関し，「特許請求の範囲に記発明が明確であること」とは，特許請求の範囲におけ載された用語の意義を解釈するに当たっては，特許出願

る構成の記載からその構成を一義的に知ることができに関する一件書類に含まれる発明の詳細な説明の記載やれば特定の問題としては必要にして十分であると解す

図面をも参酌して，その技術的意義を明らかにした上で，べきとした事例］

技術的に意味のある解釈をすべきである」（事例①）と判示されている。特に，事例①のような機械の分野での特（6）新規事項要件

許請求の範囲の記載は，発明特定事項の用語及びその意⑯平成 21 年（行ケ）第 10134 号（発明の名称：抗酸化作

味も出願毎に異なることが多いのであるから，明細書の用を有する組成物からなる抗酸化剤）（4 部）

発明の詳細な説明や図面の記載を参酌し，その技術的意不服 2008-19676，特願 2003-27902

義を明らかにした上で，技術的に意味のある解釈をすべ（特開 2004-238453）

きであるとの考えによるものと思われる（詳細について［
「ヒドロキシラジカル消去剤」又は「ヒドロキシラジ

は，リパーゼ事件判決の最判解説

カル消去活性」につき，他の「抗酸化物質」又は「抗酸度最判解説 39-41 頁参照）。

塩月秀平・平成 3 年化作用」に比して特に「活性酸素によって誘発される

事例⑥，事例⑦などを見ると，記載要件だけでなく ,生活習慣病に対して有効である」ことが記載されてい他の無効理由，すなわち特許された本件発明の特徴部

るものとはいえないとし新規事項追加要件違反である

分・本質部分を把握し , その点に進歩性等の無効事由がとした審決が取り消された事例］

あるかどうかも判断すべきであると思われる。
最後に，平成 21 年度に言い渡された判決についてそ（7）分割要件の判断誤りの概要を紹介する。平成 21 年度に言い渡された判決総⑰平成20年（行ケ）第10276号（発明の名称：フルオロエー

数は，特実が 232 件（査定 132 件，当事者系 100 件），意

テル組成物及び，ルイス酸の存在下におけるその組成

匠6件（査定 5 件，当事者系 1 件）であり，審決取消件数（取物の分解抑制法）

消率）は，特実 65 件（28.0％），意匠 3 件（50％）であった。

無効 2007-80195，特許第 3664648 号

審決取消率の内訳を見てみると，特実では，査定系に［原出願明細書等に，
「水飽和セボフルランを入れて，ついては，取消率は 27.3％（取消件数 36 件）で，前年度ボトルを回転機に約 2 時間掛けること」という態様のの取消率 22.2％を上回り，当事者系については，無効 Z「被覆」以外に，ルイス酸抑制剤の量に応じて，適宜審決の取消率は 29.3％（取消件数 17 件）で，前年度の取2010.8.24. no.258

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tokugikon

消率 32.8％を下回り，無効 Y 審決の取消率は 28.6％（取本的な構成態様において共通する部分がある場合でも意消件数 12 件）で，前年度の取消率 28.9％と同様であり，匠全体の美感上の相違が生じる場合があり，それらの点

当事者系全体の取消率は 29.0％となり，前年度の取消率を看過しないよう，多様な観点からの検討が必要である。

31.1％を下回った。意匠では，判決件数自体少ないのでまた，共通点を評価すべきとする根拠を審決に示しておあるが，査定系については，取消率は 60.0％（取消件数

く必要があると考える。

3 件）で，前年度と同じであった。当事者系では，取消された事例はなかった。
取消事由についてみると，特実では，進歩性判断の誤りが多く（30 件

全体の 46％を占める），次いで延長登録要件判断の誤り（10 件

同 15％），補正・訂正要件関連の判断誤り（合わせて 8 件
断誤り（7 件

同 12％），記載要件の判

同 11％），先願・実質同一（3 件

その他（手続違背・拘束力違反等：7 件

同 5％），

同 11％）であった。特実全体の取消率は，28％であるが，その取消事
由別の審決取消率を見ると，進歩性判断や先願・実質同一関連の取消率は，比較的低いのであるが，延長登録要件，補正・訂正要件関連などの取消率は高く，特に，当事者系の補正・訂正要件関連等の判断の際には，慎重に審理し審決する必要があると考える。
進歩性判断において，判示された内容からみると，進歩性判断の前提，すなわち，本願の発明や引用発明の把握・認定等に誤りがあるため，審決取消となる事例が多いので，本願発明の認定においては，上記したように，発明の詳細な説明の記載や図面を参酌して，発明特定事
項の技術的意義を明確にし，引用発明の認定に当たっては，本願発明に引きずられて引用文献に本願発明の発明
特定事項が記載されているものと誤って認定してしまう
ことがないように留意することが必要であると考える。
また，相違点の判断における理由の論理展開について
は，後知恵とならないよう，①引用発明（副引用例も含む）に，本願発明の課題が記載，示唆されているか，内在しているか，本願発明の課題は周知であるといえるか，②
引用例，周知技術等を適用する動機付けや技術分野の共通性等の理由が存在するか，③引用発明に周知技術など

profileを適用する際に阻害事由がないか，適用することに矛盾する事項はないか，排除する技術的事項はないか，④構

小椋 正幸（おぐら まさゆき）

成，作用，機能，メカニズムの点で大きく異なるものでないか，等を検討して判断する必要があると考える。

昭和 52 年 4 月
平成 17 年 1 月
平成 17 年 10 月
平成 18 年 4 月
平成 21 年 4 月
平成 21 年 10 月

意匠では，取消事由が新規性要件の判断誤り（3 件）のみである。
意匠の類否判断においては，本願意匠と引用意匠との差異点が，使用形態での意匠の差異が生じる場合や，基tokugikon

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入庁
特許審査第 2 部首席審査長
審判部第 16 部門長
知的財産高等裁判所調査官
審判部第 13 部門長
現職

2010.8.24. no.258