化学の特許はおまかせ！

中務先生のやさしいカガク特許講座

第■20 回【番外編】「オプジーボ 」特許について®

中務茂樹

特許業務法人せとうち国際特許事務所

今月のホーリツ「特許法」

第 73 条（共有に係る特許権）
第 1 項 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。
第 2 項 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
第 3 項 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。

「ものづくり」をその基本精神に置く化学系の研究を行っていると，開発した新しい技術を世の中に広めていくうえで論文公開のほかに「特許の出願」を行う機会もあるのでは？ 知ってて損はさせない特許についてのアレコレを，生涯一ケミストを自認する中務先生がイチからやさしく教えていきます！

2020 年 6 月 19 日に，本庶 佑・京都大学特別教授が小野薬品工業株式会社（以下，小野薬品）を相手取り，特許使用料226 億円を請求する訴訟を起こしました．みなさんもご存知のように，本庶先生は「免疫チェックポイント阻害因子の発見とがん治療への応用」により，2018 年のノーベル生理学・医学賞を James P. Allison 博士と共同受賞されました．そして小野薬品は，免疫チェックポイント阻害薬「オプジーボ ®」を事業化し，それを多くのがん患者に届けました．産学連携の輝かしい成功例というべき業績を上げながら，どうしてこのようなことになったのでしょうか．
今回争いのもとになっている特許は，小野薬品と本庶先生が共同出願したものです．ちょうど前回（2020 年 8 月号）の本連載では，共同出願の取扱いについて説明しました．共同出願で争っているというタイムリーな案件なので，当事者しか知らない事情があるとは思いつつも，解説を試みたいと思います．

第 67 条第 4 項（存続期間の延長登録）
第 1 項に規定する存続期間（中略）は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可（中略）を受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があったときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。

「民 法 」

第 522 条（契約の成立と方式）
第 1 項 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示（以下「申込み」という。）に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
第 2 項 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
PHOTO: maradon 333/Shutterstock.com

なかつかさ・しげき ● 特許業務法人せとうち国際特許事務所代表
社員弁理士．岡山大学非常勤講師．知的財産高等裁判所専門委員．1961

年岡山県生まれ．1987 年京都大学大学院工学研究科修士課程修了．
（株）クラレ，特許事務所を経て，2008 年せとうち国際特許事務所を設立．

＜趣味＞家庭菜園，犬の相手

18 化学 Vol.75 No.9（2020）

図1

国際公開公報 WO2004/004771A1

【番外編】「オプジーボ Ⓡ」特許について

PCT/JP2003/008420
WO 2004/004771 A1

特願 2004-519238号①特許第4409430号

抗PD-1抗体医薬

特願 2009-203514号②特許第5159730号③特許第5701266号

特願 2016-184782号⑥特許第6258428号

図2

特願 2014-007941号④特許第5885764号

特願 2017-219349号⑦特許第6559207号

特願 2015-095990号⑧特願 2019-018057号

特願 2004-519238 号（①）の分割出願フロー

特許の状況について❶ 1 件の特許出願を 8 分割！
小野薬品と本庶先生（個人）の共同出願は，
1987 年以降多数⑧●①メラノーマ用②それ以外のがん用⑤肺がん用

図3（審査中）

⑦●

⑥●

③●

⑤●

⑤特許第6035372号

PD-1発現阻害リンパ球細胞

④●

②●
①●

特願 2012-197861号

抗PD-L1抗体医薬

③肝炎用

④がん用
⑥静脈注射剤⑧がん治療方法⑦遺伝子改変して患者にもどす

特願 2004-519238 号を原出願とする特許群の関係件がいまだ審査中です．これらの特許群の請求項 1 の記載を表 1 にまとめるとともに，それらの相互の関係を図 3 に示します．

❷「オプジーボ ®」を直接カバーする特許出願されていますが，「オプジーボ ®」をカバーする特許出願

特許①の請求項 1 は，
「PD-1 抗体を有効成分として含み，は，2003 年 7 月 2 日に国際出願された PCT/JP2003/008420

インビボにおいてメラノーマの増殖または転移を抑制する作であり，その国際公開公報は WO2004/004771A1（図 1）です． 用を有するメラノーマ治療剤」であり，特許第 5159730 号
国際出願時の請求項 1 は「PD-1，PD-L1，または PD-L2 の免（②）の請求項 1 は，「PD-1 抗体を有効成分として含み，イン疫抑制シグナル阻害物質を含有してなる免疫賦活組成物」でビボにおいて癌細胞の増殖を抑制する作用を有する癌治療剤

す．請求項 1 の対象が広範な用途を包含する「免疫賦活組成（但し，メラノーマ治療剤を除く．）」です．まずは，特許①物」となっており，とても広く構えられた特許出願です．

でメラノーマ（悪性黒色腫）に対する治療薬を権利化し，そこの国際出願に基づく日本出願は特願 2004-519238 号でれから分割した特許②でメラノーマ以外のすべてのがんに対あり，特許第 4409430 号（①）として特許されました．国際する治療薬を権利化しています．つまり，最初に狭い範囲で出願から各国出願への流れについては，本連載第 15 回（2020

確実に特許を得てから，分割出願でより広い範囲の特許を得年 4 月号）をご参照ください．その後，図 2 に示すように 7ているのです．特許①と重複する権利を発生させないように，回の分割出願が繰り返され，合計 7 件の特許が登録され，1特許②は「除くクレーム」〔本連載第 3 回コラム（2019 年 3 月PCT PD-1、PD-L1、または PD-L2 の免疫抑制シグナル阻害物質を含有してなる免疫賦活組成物。
①PD-1 抗体を有効成分として含み、インビボにおいてメラノーマの増殖または転移を抑制する作用を有するメラノーマ治療剤。

②

PD-1 抗体を有効成分として含み、インビボにおいて癌細胞の増殖を抑制する作用を有する癌治療剤（但し、メラノーマ治療剤を除く。）。

③

抗 PD-1 抗体を有効成分として含む、ウイルス性肝炎治療剤。

④

PD-1 の免疫抑制シグナルを阻害する抗 PD-L1 抗体を有効成分として含む癌治療剤。

⑤

PD-1 の免疫抑制シグナルを阻害する、キメラ、ヒト化または完全ヒト型抗 PD-1 抗体を有効成分として含む肺癌治療剤。

⑥

PD-1 の免疫抑制シグナルを阻害する抗 PD-L1 抗体を有効成分として含む、癌治療用の静脈投与用注射剤。

⑦

遺伝子改変により PD-1 発現が阻害されたリンパ球細胞を有効成分として含み、当該リンパ球細胞を、当該遺伝子改変されるリンパ球細胞が採取された患者に再び戻すことを特徴とする癌治療剤。

⑧

PD-1 の免疫抑制シグナルを阻害する PD-L1 抗体の有効量を癌患者に投与することを特徴とする癌治療方法。

表1

PCT/JP2003/008420 に基づく各特許の請求項 1 の記載

化学 Vol.75 No.9
（2020） 19

化学の特許はおまかせ！

中務先生のやさしいカガク特許講座号）参照〕として調整しています．

ている特許出願があれば，争いに対して有利な請求項を新たしたがって，特許①と②のあいだに重複部分はなく，両特に設定する余地を残すことができます．きわめて重要な特許

許ですべてのがんに対する抗 PD-1 抗体医薬がカバーされて出願であるため，分割出願を繰り返して，審査への係属を維います．現在，「オプジーボ ®」はメラノーマ以外にも，非小持する戦略を取っているのでしょう．

細胞肺がんや腎細胞がんなど，多種類のがんに対して承認されていますが，これらが特許①および②ですべてカバーされ❹対応する外国出願の状況ています．なお特許①と②は，医薬品の製造承認手続きに要一方，本件の国際出願は，日本以外に米国と欧州にも移行した期間だけ特許期間が延長されています（特許法第 67 条

手続きがなされました．有望な医薬品特許であれば，通常は第 4 項）
．延長期間は薬剤の種類によって異なりますが，最もっと多数の国に移行したはずですから，各国への移行期限長期間である 5 年間の延長が認められた薬剤は，出願日から（2005 年 1 月 3 日）の時点において，小野薬品は将来の実用25 年の 2028 年 7 月 3 日まで権利が有効ですから，まだあと化の可能性について，あまり高く評価していなかったのかも8 年間も独占実施ができるのです．

しれません．
とはいえ，対応する米国出願も分割出願と継続出願を繰り❸その他の特許の出願戦略

返し，8 件の特許が登録され，1 件が現在も審査に係属中で特許第 5701266 号（③）も抗 PD-1 抗体医薬に関するものす．欧州出願も複数の分割出願をしており，こちらもいまだですが，ウイルス性肝炎治療剤なので，適用疾患が大きく異審査に係属しています．出願国は少なかったのですが，重要なります．一方，特許第 5885764 号（④）は抗がん剤ではあな特許出願とわかってからは，どの国でもとことん頑張ってりますが，抗 PD-L1 抗体医薬に関するものです．したがって， いるようです．
特許①②④で，PD-1 および PD-L1 に対する抗体医薬である抗がん剤がカバーされています．これらの特許はとても重要だと思われます．

本庶先生と小野薬品の争いについて❶大学を取り巻く知財環境の変化

一方，特許第 6035372 号（⑤）は特許②の内側で重複する

さて，前記の国際出願の出願日から 9 か月後の 2004 年 4

権利ですし，特許第 6258428 号（⑥）も特許④の内側で重複月には全国の国立大学が法人化され，本庶先生が所属されする権利ですから，これらによって権利範囲が広がることはている京都大学も国立大学法人になりました．またそのころ，なく，それほど重要な特許ではなさそうです．また，特許第文部科学省は大学知的財産本部整備事業を実施し，おもな大6559207 号（⑦）は患者から取りだしたリンパ球の遺伝子を学に知的財産本部を設置させました．これらの施策により大改変して患者にもどす治療に用いられるものですから，特許学の知的財産管理の体制は整備されていきましたが，本件は権の満了までに実用化して大きなビジネスにするのは容易でその直前のタイミングで特許出願されました．

はなさそうです．

一方，山中伸弥先生（京都大学 iPS 細胞研究所）の iPS 細昨年分割出願され，いまだ審査が決着しておらず現在も審胞の最初の国際出願がされたのは 2006 年 12 月であり，国査に係属中の特願 2019-018057 号（⑧）も，実質的に特許④立大学法人京都大学の名義で出願されました．現在，iPS 細に含まれる権利です．しかもその請求項 1 の対象は「癌治療胞関連の大学特許は，京都大学内に設置された iPS アカデミ方法」ですから，産業上利用できない医療行為に関する発明アジャパン株式会社が一元的に管理して，研究成果の普及に（特許法第 29 条第 1 項違反）であるとして日本の特許制度で努めています．本庶先生と山中先生，両先生の出願日の差はは特許されないものです〔本連載第 17 回（2020 年 6 月号）参わずか 3 年半だったのですが，国立大学の知的財産管理体制照〕．どうやら，わざと拒絶理由通知を受けようとしているという面では決定的な差があったといえます．

ようです．

前回，共同出願について解説したなかで，大学と企業が共このように，特許⑤以降の手続きには時間稼ぎの面がある同出願した場合の取扱いについて取り上げました．何も取ようです．特許権侵害訴訟を起こした場合や，無効審判を請り決めずに特許法の規定（特許法第 73 条）に従った場合，企求された場合などに，特許権の有効性や権利範囲の解釈につ業は大学の許可なく特許された発明を自由に実施できますが，いて争いになることがありますが，そのときに審査に係属し大学はそもそも事業を行っていません．かといって大学が他

20 化学 Vol.75 No.9（2020）

【番外編】「オプジーボ Ⓡ」特許について社にライセンスするのには共有者である企業の同意が必要です．このように，なんの取決めもなく大学と企業が共同出

用途特許（広い）
小野薬品 ＋ 本庶先生願した場合には，大学が圧倒的に不利なのですが，それは大学の研究者個人の場合も同様です．専門部局の整備が不十分だった時期に，企業と直接交渉しなければならなかった本庶先生はたいへんだったことでしょう．

日米欧
2003年

物質特許（狭い）
小野薬品 ＋ BMS社

延長
2023年

日米欧＋10か国以上
2006年

延長
2026年

図 5 「オプジーボ ®」関連特許の出願国と権利期間❷争いの構図今回の争いを解説するに際して，図 4 を用いて登場人物と社は米国の大手製薬企業のブリストル - マイヤーズ スクイ

その関係について説明します．まず，小野薬品と本庶先生がブ（BMS）社に買収されました．そのため，現在「オプジー共同出願した抗がん剤についての用途特許があります（図 4ボ ®」は，小野薬品が日韓台に販売し，それ以外の全世界に中茶色破線）．またそれとは別に，小野薬品と米国の創薬ベは BMS 社が販売しています．一方，これまた米国の大手製ンチャーであるメダレックス社とが共同出願した，特定のア薬企業であるメルク社は，抗 PD-1 抗体医薬である「キイト

ミノ酸配列をもつ抗 PD-1 ヒトモノクローナル抗体に関するルーダ ®」を別途販売しています．

物質特許があり（図 4 中灰色点線），「オプジーボ ®」はこのモ❸実施料の流れノクローナル抗体を含んでいます．
次に，争いのもとになっている特許の状況について図 5 をまず，小野薬品の販売分から考えましょう．小野薬品は，用いて説明します．この用途特許はどのような抗体であっ用途特許も物質特許も保有しているのですから，法律的にはても権利範囲に含むので，抗体に関する物質特許よりも広い自由に「オプジーボ ®」を販売することができます．ただ，そ技術的範囲をもっています．ただ，用途特許が日米欧にしかれでは共有者の本庶先生の利益がなくなりますので，両者間出願していないのに対し，物質特許は日米欧に加えてさらにの契約に基づいて用途特許の実施料を支払うようです．ただ，10 か国以上に出願しています．また，物質特許は用途特許特許権の共有者である小野薬品は，特許法上は本来自由に実の 3 年後に出願されていますので，用途特許より遅くまで権施できる立場にあるので，小野薬品の実施分に対する実施利が存続します．さらにそれぞれの特許権の存続期間は，国料が通常のライセンス契約よりも低い料率になるのはやむをごとに個別に認められた期間だけ延長されています．した

えないと思います．売れるかどうかわからない時期での判断がって，エリア的，期間的には物質特許のほうが優れているだったのであればなおさらです．

といえますが，特許権の経済的価値についてはどちらが大き次に，BMS 社の販売分について見ていきます．BMS 社はいのか一概にはいえません．発明が画期的であるかどうかよ

物質特許を保有していますが，用途特許は保有していません

りも，製品が多く売れるときにその技術をカバーできるかどので，これに対して「オプジーボ ®」を欧米で販売するためのうかが特許的には重要です．

実施料を支払わなければなりません．2011 年の小野薬品のもう一度図 4 にもどりましょう．その後，メダレックス

プレスリリース1）では，日韓台以外の全世界での独占実施権を BMS 社に供与したと発表しているので，そこでライセン用途特許（抗がん剤）

物質特許（抗体）共同出願

共同出願
小野薬品
米メダレックス社（オプジーボ®の国内販売）

本庶先生

図4買収

米BMS社
（オプジーボ®の海外販売）
米メルク社（キイトルーダ®の販売）

権利関係の相関図

ス条件は決まっているのでしょう．
そして，メルク社の販売分はどうでしょうか．メルク社は用途特許も物質特許も保有していませんので，小野薬品，本「キイトルーダ ®」の販売に対する庶先生，BMS 社に対して，実施許諾を求めなければならない立場にあります．日米欧については用途特許と物質特許の，その他の国については物質特許の実施料を支払わなければなりません．各国で訴訟になっていましたが，和解が成立して 6.25 億ドルの頭金とともに，全世界売上に対し 2017 年から 2023 年は 6.5 ％，2024

化学 Vol.75 No.9（2020） 21

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年から 2026 年は 2.5 ％ の実施料をメルク社が小野薬品とBMS 社に支払うことになり，それの 1/4 を小野薬品が受け取ることになりました（2017 年小野薬品プレスリリース2））．

この争いがよいかたちで決着することを祈るばかりです．

その後，2019 年の「キイトルーダ ®」の売上は，1 兆円を超え

しかしながら，どのような結果になるにせよ，がん治療へのて「オプジーボ ®」を抜いたとのことですから，このまま売れ新しい道を切り拓いた本庶先生も，リスクを顧みずそれを果続ければ小野薬品には 1000 億円を超える実施料が入る見込敢に事業化した小野薬品も，いずれも称賛されるべきというみです．

ことはいうまでもありません．そして，特許にかかわる金銭的な争いが生じたことも，特許がちゃんと機能したことの証❹裁判の行方だと思います．

ちょうどこの原稿を書いている矢先の 2020 年 7 月 6 日付

ただ，本件の経済的利益について考えると，数千億円を支け小野薬品のプレスリリース 3）では，本庶先生からの訴訟内払ってメダレックス社を買収した BMS 社の経営判断が光り容について「PD-1 特許に関する対第三者訴訟関連分配金請ます．また，訴訟リスクがあることを承知で，「キイトルー求訴訟」と記載されていましたから，やはりメルク社からのダ ®」を上市し，比較的低実施料率の和解にもち込んで，そ実施料の分配を求めた訴訟が起こされたようです．

の後「オプジーボ ®」以上に売り上げたメルク社の健闘も光り小野薬品がメルク社から受け取った実施料は，本来特許権ます．海外メガファーマの底力を見せつけられました．

の持分比率に応じて配分されるべきとの主張が可能でしょうから，本庶先生側は金額を高額にすべきとの主張がしやすい

参考文献と思います．ただ，メダレックス社との共同出願の寄与分を

1）小野薬品工業株式会社ニュースリリース，2011 年 9 月 21 日（https://www.ono.co.jp/jpnw/PDF/n11_0921.pdf）．2）小野薬品工業株式会社ニュースリリース，2017 年 1 月 21 日（https://www.ono.co.jp/jpnw/PDF/n17_0121.
pdf）．3）小野薬品工業株式会社ニュースリリース，2020 年 7 月 6 日（https://www.ono.co.jp/jpnw/PDF/n20_0706.pdf）．

どう考慮するのか，国ごとの特許事情や法律事情をどう反映させるのか，金額の算定は容易ではありません．
小野薬品側としては，2006 年に本庶先生とのあいだで取り交わした契約に従っている，とプレスリリース中で述べています．一方で，適切な説明がなされずに契約させられたことを本庶先生は問題としているようです．また，メルク社に対する訴訟を進める際に，小野薬品と本庶先生とのあいだで口約束があったというようなことも主張されているようです．
民法 522 条第 2 項に「契約の成立には，法令に特別の定めがある場合を除き，書面の作成その他の方式を具備することを要しない」と規定されているように，口約束であっても契約は成立します．しかし，訴訟では客観的証拠がモノをいいますから，口約束に基づいて争ったのでは，勝てる可能性は低いと思います．ところが，ノーベル賞を受賞して世間の注目を集めることになったので，小野薬品は企業イメージの低下を気にしなければならなくなりました．
「契約書」vs.
「口約束＋世論」という構図にはまり込んでしまったようです．かといって，契約書の根拠もなく小野薬品が数百億円を支払うことは，株主の意向などもあって容易ではないでしょう．
筆者の少々無責任な予想では，裁判上の和解ですべての争いをまとめて解決するのではないかと思っています．これならば，和解条件に裁判官による客観性をもたせることができますし，株主の同意も得られやすいのではないでしょうか．

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ライセンス契約について大学保有の特許権に基づく発明を民間企業に技術移転する際には，ライセンス契約を結びます．また，民間企業どうしでもライセンス契約をよく結びます．今回の記事とも関連しますが，ライセンス契約を結ぶ際に注意すべきポイン
トについて解説します．