進歩性/非自明性基準の比較分析とその事例研究－解決すべき課題を中心として（＊）
招へい研究者

シュウ・シハオ（＊＊）

発明（invention）特許の概念の起源は１６世紀に遡るが、特許の進歩性の判断基準に関しては政策、法令、判断手法等
により各国間で顕著な違いがある。そこで、本研究では欧州特許庁、アメリカ合衆国特許商標庁、日本国特許庁、台湾特許庁の進歩性の判断基準について研究分析を行っている。考慮した要素には、進歩性の定義及び適用法、先行技術の範囲、当業者のレベル、進歩性の判断手法等が含まれている。また、「課題解決」を目的とした課題の解決手段の探求を異なる引用発明の組合せの動機として、クレームされた発明の全体と先行技術との相違点が当業者にとって自明である（又は容易になされる）か否かを論理付けることは、確実に論理上受け入れ易い進歩性の論理付けモデルであるので、本研究では更に、「課題解決（problem to be solved）」の観点から、加えて代表的な事例を検討して、各庁の処理手法について分析を行っている。
各庁とも発明の進歩性の有無を判断する際には先行技術に基づいて当業者の観点から、クレームされた発明の全体が自明であるか否かの論理付けを行わなければならず、「課題解決」の重要性を強調しているが、進歩性の論理付けの手法
は、客観的な技術的課題によって先行技術を組み合わせて進歩性を判断するＥＰＯを主とした「課題解決アプローチ」と、先行技術を組み合わせる理由（動機付け）を広範な観点から論理付けて進歩性を判断するＵＳＰＴＯ、ＪＰＯ、ＴＩＰＯ等が含まれる「広範論理付け法（general rationale articulation）」とに区分されることが研究の結果わかった。また、「課題解決」の観点から見ると、上述の判断手法は主に「課題の設定手法」、「課題解決手段の考慮要件」、「課題及び解決手段の技術的性質」等の三点で異なっており、しかも、これらの違いがあるのは「当業者のレベル」と論理上かなり相関性があることがわかった。したがって、今後「課題解決」の点から進歩性の判断基準の国際的調和を行うことを考えた場合、この三点から着手するとともに、当業者のレベル等の整合性を図り、簡単な方から複雑な方へ探究を進めて、共通認識が得られ易い進歩性の判断の処理手法に発展させることを提案する。

Ⅰ． 序論（Introduction）

特許による保護を得る基本要件の一つであり、特許性に対する進歩性の判断基準の影響が極めて大きいことがわかる。
1

発明（invention）特許の概念の起源は１６世紀に遡るが 、本報告は欧州特許庁（以下、「ＥＰＯ」という）、アメリカ合衆

特許の進歩性の判断基準に関しては近代になるまで政策、

国特許商標庁（以下、「ＵＳＰＴＯ」という）、日本国特許庁（以法令、判断手法等により各国間で顕著な違いがある2。近年、

下、「ＪＰＯ」という）、台湾特許庁（以下、「ＴＩＰＯ」という）の進

グローバル化の傾向により、世界各国間で特許制度の国際歩性の判断基準について研究分析を行っており、進歩性の的調和に尽力しており、進歩性の判断基準の調和もまた達

定義及び適用法、先行技術の範囲、当業者のレベル、進歩

成すべき目標の一つとなっている。世界知的所有権機関

性の判断手法等の点から、順を追って各庁間の異同を議論（以下、「ＷＩＰＯ」という）を例にすると、その締約国間で実体する。進歩性の判断が先行技術間の組合せや適用にかか特許法条約草案（the draft of Substantive Patent Law Treaty､

わることを鑑みた場合、通常、発明が解決しようとする課題が3

Draft SPLT）を立案した 際には、進歩性を特許性の調和要件

客観的な論理に適した論理付けの基礎を与え得るので、本の一つに盛り込むことが議論された。また、世界貿易機関（以研究は、進歩性の判断手法を議論する際に、「課題解決4

下、「ＷＴＯ」という） でも、「特許は、新規性、進歩性及び産（problem to be solved）」の観点から、加えて代表的な事例を業上の利用可能性のあるすべての技術分野の発明（物であ検討して、各庁の処理手法について研究分析を行っている。

るか方法であるかを問わない。）について与えられる」ことが研究の結果、ＥＰＯを主とした「課題解決アプローチ」「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（Agreement（problem and solution approach）と、ＵＳＰＴＯ、ＪＰＯ、ＴＩＰＯ

on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights、以等 が 含 ま れ る 「 広 範 論 理 付 け 法 （ general rationale

5

下、「ＴＲＩＰｓ」という）」 に明確に規定されており、進歩性は

articulation）」との「課題解決」（problem to be solved）の取扱(*)

これは特許庁委託平成26年度産業財産権研究推進事業（平成26～27年度）報告書の英文要約を和訳したものである。和訳文の表現、記載の誤りについては、全て(一財)知的財産研究教育財団の責任である。和訳文が不明確な場合は、原英文が優先するものとする。
(**) 台湾知的財産局(TIPO)、特許審査官（招へい期間：平成27年9月24日～平成28年3月19日）。

●

知財研紀要

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Vol.251 ●いにおける相違は、「課題の設定手法」、「課題解決手段のに出願された特許出願は、その出願日が（２）にいう出願日考慮要件」及び「課題及び解決手段の技術的性質」等の要の前であり、かつ、その日以後に公開されたものも、先行技素に着目して全面的に理解することができるとわかった。「課術とみなされる16。ただし、この先行技術（又は秘密先願若

題解決」モデルを採用して進歩性の判断基準の国際的調和

し く は 抵 触 出 願 17 と い う 、 secret prior art or conflictingを行う場合には、この３つの要素から着手し、簡単な方からapplication）には進歩性の判断が適用されない18。原則的に、複雑な方へ探究を進めて、共通認識が得られ易い進歩性の「先行技術」の定義は広いものであり19、地域、言語又は関連判断の処理手法に発展させることを提案する。

情報が公衆に取得可能である方法は限定されておらず、また、文書又は情報の由来の時代制限が規定されていない。

Ⅱ． 進歩性の定義及び適用法（definition of
inventive step and the applicable law）

また、先行技術には、欧州特許条約第５５条（１）項（EPC
Art.55 (1) ） に 規 定 さ れ る 不 利 に な ら な い 開 示（Non-prejudicial disclosures）、又はグレースピリオド（grace

進歩性に関するＥＰＯの規定は主に欧州特許条約第５６

period）とも呼ばれる規定20が含まれない。不利にならない開条6を参照し、進歩性に関するＵＳＰＴＯの規定は主に現行の示には、出願の出願日前の６ヶ月以内21の２つの特定の場合、

米国特許法第１０３条7の関係規定を参照し、進歩性に対すすなわち、Ａ、例えばその発明が出願人から取られ、開示さるＪＰＯの規定は主に日本特許法第２９条第２項の関係規定8

れた行為が出願人の意図に反しているような、出願人又はを参照し、進歩性に関するＴＩＰＯの規定は主に中華民国特

その前権利者に関係する明らかな濫用（「明らかな濫用」の9

許法第２２条第２項の関係規定 を参照する。以上、進歩性

成立には、その発明を開示した行為者に、ダメージをもたらに対する各国の定義及び法律の規定をまとめるとわかるようす真の意図があること、又は開示の後にその開示によりダメに、法規の用語はやや異なるものの、基本的に全てＴＲＩＰｓ

ージがもたらされるか、若しくはもたらされるおそれがあることにおける特許保護に関する最低基準の要求を満たしており、をその行為者が確実に又は具体的に知っていることが必須

10

次のような共通概念 がある。（１）進歩性は相対的な概念でである）、Ｂ、出願人又はその前権利者による、EPC Art.55

あり、発明の進歩性の評価を行う場合は、出願前（又は有効(1) (b)に記載の公式又は公認の国際博覧会におけるその発な出願日前）の先行技術と比較をしなければならない。（２）

明の展示、が含まれる。

進歩性の判断を行う主体は当業者（又は属する技術の分野

先行技術に関するＵＳＰＴＯの規定は主に現行の米国特において通常の知識を有する者）である。（３）クレームされた

許法第１０２条22（ａ）の関係規定（（１）及び（２）を含む）を参照

発明と先行技術との相違点を重視するとともに、クレームされする。この規定からわかるように、米国では先行技術には、クた発明の全体が当業者にとって自明又は容易になすことがレームされた発明の有効出願日前に公開された全ての発明、できるか否かによりその発明の進歩性を決定する。このような及び出願はクレームされた発明の有効出願日前にかつ公開

11

又は公告はその有効出願日後での秘密先願が含まれており、

12

体特許法条約草案第１８条のプランＡ の概念と合致してお原則的にその地域又は言語は制限されていない23。また、進り、このことからわかるように、各国が国際的調和に尽力して

歩性（非自明の主題、non-obvious subject matter）に関するいる中で、進歩性に関する定義及び法律の規定が既にかな

部分は、現行の特許法第１０３条が第１０２条（ａ）（２）を除外

り一致している。また、「進歩性／非自明性の特許性基準

してはいないので、米国では秘密先願は、クレームされた発（

inventive

明の進歩性の有無の判断根拠ともなっており、これはＥＰＯ

step/non-obviousness）」に関する国際知的財産保護協会の処理手法とは明らかに異なっている。また、米国特許法第共通概念はＷＩＰＯ特許法常設委員会 により立案される実The

patentability

criterion

of13（ＡＩＰＰＩ）の総括報告書 により提案される動向にも合致して

１０２条（ｂ）（（１）及び（２）を含む）には、先行技術の例外にいる。

関する規定であるので、米国では先に発明を開示した出願人が（有効出願日前に）１年の絶対的なグレースピリオドを有Ⅲ． 先行技術の範囲（scope of prior art）

することができ、グレースピリオドの期間におけるクレームされた発明に関する開示は、先に発明を開示した出願人の特先行技術に関するＥＰＯの規定は主に欧州特許条約第５許取得を阻害する先行技術にならないだけでなく、この開示４条を参照する。すなわち、（１）発明は、それが先行技術

は、グレースピリオド期間の他人の（それ以外の）開示が先に（state of the art）の一部を構成しない場合は、新規であると発明を開示した出願人の特許取得を阻害する先行技術にな認められる14。（２）「先行技術」とは、欧州特許出願の出願らないようにもすることができ、さらには、この絶対的なグレー

日前に、公衆に取得可能になった各種のものをいい、書面

スピリオドと優先権とを併せて主張すれば、先に発明を開示

若しくは口頭、使用又はその他の方法が含まれる15。（３）既した出願人によりなされた開示は、最長で有効出願日から２

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年遡って算出した期間を有して、他人によりなされた（それ以願前に既に刊行物に記載されたもの、出願前に既に公然外の）開示が先に発明を開示した出願人の特許取得を阻害実施されたもの、出願前に既に公然知られたものが含まする先行技術になるのを排除することができる。米国のこのれる。
（２）原則的に、その公然となった地点又は文字は部分に関する処理手法は他の国のやり方と明らかに異なっ

制限されない。
（３）秘密先願、新規性のグレースピリオており、米国特許の先発明者先願主義（first-inventor to file）

ドの適用がある。比較的明らかな相違は、（１）新規性の24の特徴の一つである 。

グレースピリオド（grace period）の認定方法と、（２）クレームさ

先行技術に関するＪＰＯの規定は主に日本特許法第２れた発明の進歩性の阻害に秘密先願が用いられるか否かと

９条第１項の関係規定を参照する。原則的に、先行技術に存在しており、この２つの部分が各国の実務及び政策等

25の地域又は言語は制限されていない 。抵触出願（秘密の考えの相違にかかわっており、今後、更なる調和が必要で先願、secret prior art、拡大先願）に関する部分は、ある。

ＪＰＯの処理手法はＥＰＯのやり方と似ている。すなわ

Ⅳ ． 当 業 者 の レ ベ ル （ level of a person
skilled in the art）

ち、特許出願に係る発明が、当該特許の出願前に出願され、かつ、当該特許の出願後に、特許法第６６条第３項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報において発表若しくは出願公開、又は実用新案法（１９

進歩性の判断基準を議論する場合、当業者の定義及び５９年法律第１２３号）第１４条第３項の規定により同技術レベル（level of skill）について理解しておく必要がある。

項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報において発なぜなら、当業者が特許性の要件の判断の主体31であるから表された、他の特許出願又は実用新案の願書に最初に添である。その定義及び技術レベルの基準が異なれば、進歩付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請性の有無の判断に対して重要な影響を与えかねない。各庁

求の範囲又は図面（第３６条の２第２項の外国語書面出における当業者の用語は完全に同じではなく32、混同を避け願にあっては、同条第１項の外国語書面）に記載されたるために本章以降の記述では通常、当業者という。

発明又は考案（その発明又は考案をした者が当該特許の最初に、当業者に関するＥＰＯの定義を説明する。ＥＰＯ

発明の発明者と同一の者である場合における発明及び考審査便覧33によると、「当業者」は、関連する技術分野におい案を除く）と同一であるときは、特許を受けることがでて平均的な知識及び能力を備え、基準日（relevant date）にきない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該おける当該技術の技術常識（common general knowledge）を他の出願又は実用新案登録の出願人とが同一の者である

熟知した熟練者（skilled practitioner）を想定した仮想の者でときは、上述した規定26は適用されない。秘密先願は新ある。当業者は、先行技術の全て、特にサーチレポートに引

27

規性の審査にのみ適用され、進歩性の判断 に用いては用 さ れ た 文 献 を 熟 知 し 、 属 す る 技 術 分 野 （ the field ofならない点には留意すべきである。また、特許法第３０technology in question ）において、自由に運用される（at his条に基づき、日本において特許出願された発明は、このdisposal）ルーチンワーク及び実験の通常の手段及び能力法律の条文に規定される特定の事情に該当する場合には、（means and capability）を備えていると想定される。（客観的発明特許の出願人は最長で６月のグレースピリオドを有技術的）課題により別の分野における解決手段（solution）のすることができる。

探求を当業者が促された場合、この（別の）分野の専門家が先行技術に関するＴＩＰＯの規定は主に中華民国特許

適格な課題解決者となる。当業者はその技術分野の通常の法第２２条第１項の関係規定28を参照する。原則的に、発展に関与しており、近い技術分野、一般的な技術分野 34

地域又は語言に関する制限はない29。また、抵触出願ににおいて、又は（促されて行動した場合は）遠い技術分野に関する部分は、台湾では擬制新規性喪失といい、その処おいても示唆を探し出すことが期待され得る。したがって、そ

理手法はＪＰＯのやり方と似ている。秘密先願は新規性の解決手段の進歩性の評価は、その専門家の知識及び能の審査にのみ適用され、進歩性の判断30には用いてはな

力に基づいていなければならず、個人ではなく研究チーム

らない。また、出願に係る発明は、特許法第２２条第３又は生産チームのようなグループ単位である方が適切な場

項に規定される要件の技術公開に該当すれば、発明特許

合もある。また、出願に係る発明が技術分野の創作と非技術の出願人は最長で６月のグレースピリオドを有すること

分野の創作とに同時にかかわる場合には、当業者は非技術ができる。

分野の知識を備えた技術分野の専門家 35であり、技術的側

以上述べたところをまとめると、先行技術の範囲に対面（technical aspect）の課題を解決するだけでよい。したがっする各庁の認定はほぼ同じであり、少なくとも次のようて、クレームされた発明の進歩性を判断する場合、発明を限な共通概念があることがわかる。
（１）先行技術には、出定する特徴のうちの「技術的課題の解決に対して貢献をする

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Vol.253 ●特徴」（features making technical contribution、以下、「技術国際的な議論及び調和が必要である。

的貢献をする特徴」という）を考慮するだけでよい。すなわち、

Ⅴ． 進歩性の判断手法及び事例検討（assessment of inventive step andcase study）

技術的課題の解決に対して貢献をしない「非技術的特徴それ自体」（non-technical feature as such、以下、「非技術的特徴それ自体」という）は考慮に入れなくてよい36。留意すべきは次の点である。当業者は属する技術分野（the field oftechnology in question）に運用されるルーチンワーク及び実ＥＰＯ、ＵＳＰＴＯ、ＪＰＯ、ＴＩＰＯの進歩性の判断手法に関験の通常の手段及び能力を備えていると想定されているもする議論は、本研究の完全版の報告書を参照されたい。比のの、実務上は何らかの創作的な能力を有すると認められ較研究からわかるように、各庁とも、発明の進歩性の有無の37てはおらず 、これは発明者との大きな違いである。

判断は先行技術に基づいて当業者の観点からクレームされ「当業者」に関するＵＳＰＴＯ審査便覧38の定義は、ＥＰＯとた発明が自明であるか否かの論理付けを行う必要があると略同じである。しかし、「当業者は推理ステップ及び創作ステ

強調している。しかし、各庁の論理付けの手法は、客観的技ップを採用する」ことに留意すべきであり、米国最高裁判所

術的課題によって先行技術を組み合わせて進歩性を判断

39がＫＳＲ判決 において強調しているように、「当業者は通常するＥＰＯを主とした「課題解決アプローチ」と、先行技術をの創作能力（ordinary creativity）を有する者であり、ロボット

組み合わせる理由（動機付け）を広範な観点から論理付けて（automaton）ではなく、多くの事例において、当業者はパズ

進歩性を判断するＵＳＰＴＯ、ＪＰＯ、ＴＩＰＯ等が含まれる「広ルのピースのようにいくつかの特許における教示を組み合わ

範論理付け法」とに区分される。

40

せることができる 」。したがって、ＫＳＲ判決の後は、当業者「課題解決」を目的とした課題の解決手段の探求を異なるの技能レベルはクレームされた発明から遠い技術分野の技

引用発明の組合せの動機として、クレームされた発明の全体能をも含むことができると考える論評者もいる41。「当業者」にと先行技術との相違点が当業者にとって自明である（又は容42関するＪＰＯ審査基準 の定義は、ＵＳＰＴＯと略同じであり、易になされる）か否かを論理付けることは、確実に論理上受

同樣に、研究、開発の通常の技術手段を運用する通常の創け入れ易い論理付けモデルである。また、ＡＩＰＰＩの議題Ｑ２

作能力を有する。ＴＩＰＯ審査基準における「当業者」の定義

１７のアンケート調査総括レポートでは、回答国の多くが課題

も、ＵＳＰＴＯ、ＪＰＯと実質的に同じである。

解決アプローチを採用して進歩性の論理付けの手法の国際本章をまとめると、当業者に対する各庁の定義及び技能的調和を行い得ると示していることが指摘されている44。したレベルの判定基準が大同小異であることは容易にわかる。

がって、本研究では更に、「課題解決」の観点から、上述した同じ点は次の通りである。（１）当業者は法律上架空の人物

各庁の進歩性の論理付けの手法について研究分析を行っであり、属する技術分野及び発明の複雑さが考慮されており、ており、進歩性に関する今後の国際的調和にとって有益とな

当業者は異なる学識を有する一群の人であってもよく、そのるよう期待する。

知識レベル及び技能レベルの判断の時点は、特許性の判

比較研究からわかるように、ＵＳＰＴＯ、ＪＰＯ、ＴＩＰＯ等の断に適用される法規の基準日（例えば有効出願日等）である「広範論理付け法」では、解決しようとする課題は先行技術ものとする。（２）当業者は一般的知識を有しており43、その範の組合せの動機付けとなり得るとともに、ＥＰＯの「課題解決囲は「通常の分野」及び「その発明に関連する分野」の知識アプローチ」に対応し得る。すなわち、「広範論理付け法」はに及んでおり、これらの分野の平均的な人に期待される知識、「課題解決」の重要性も強調しているが、処理手法において又は定型的な研究によって取得可能な知識が含まれる。（３）「課題解決アプローチ」と多少異なっている。したがって、本当業者はその発明の関連分野の平均的な人に期待される研究では、次に掲げる代表的な事例の比較研究45によって、技能を有する。（４）当業者は定型的な実験及び研究を実行

この２つの論理付け手法の違いについて議論を試みる。

することができ、先行技術に対して予見可能な解決手段を得（１）事例（Ⅰ）－１～５－「課題の設定手法」

ることが期待される。
比較的明らかな相違は次の通りである。（１）当業者が通まず、各庁の論理付けの手法における「課題解決」に関す常の創作能力（ordinary creativity）を有するか否か。（２）当る第１の相違－「課題の設定手法」について以下の事例を比業者がクレームされた発明の進歩性を判定する場合に、クレ較して説明する。

ームされた発明を限定する「非技術的特徴それ自体」を考慮

Ａ、事例（Ⅰ）-１（ＥＰＯの審判廷）：SEMICONDUCTORに入れるべきか否か。これらの相違は大きく先行技術を組み

ENERGY LABORATORY審決46－この事例では客観的技術

合わせる動機付けに影響し、さらには、進歩性の判断手法

的課題が再構築された後に、クレームされた発明と等価代替に影響し、一致したやり方になるように、今のところは更なる手段の提供に修正された。

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4 ●
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Ｂ、事例（Ⅰ）－２（ＵＳ）：ICON Health & Fitness､ Inc.判

明細書に記載したクレームされた発明が達成可能な効果」

47

決 －この事例では、裁判所は次のように認定した。先行技に基づいて）顕著な特徴による技術的効果を確認し、それに術文献により開示された壁面収納ベッドと、クレームされたト

よって、その「客観的技術的課題」を構築するしかない。したレッドミルとの間には同一の課題があるので、当業者が本件がって「客観的技術的課題」は単に「明細書に記載されるクのクレームされた課題を解決しようとする場合には、壁面収レームされた発明が解決しようとする課題」ではない可能性

納ベッドの平衡化機構のガススプリングをトレッドミルに適用がある。しかし、顕著な特徴による技術的効果は、明細書と、して、踏み台の収納状態における安定性を向上させる、とい

最も近い先行技術とを比べ合わせて判定される。したがって、

う合理的な動機がある。したがって、クレームされた発明は、「客観的技術的課題」は、通常、「明細書に記載されるクレー

進歩性を有しない。

ムされた発明が解決しようとする課題」とは効果的にかなり関48連性があり51、強調される重点は主に、課題構築の客観性にＣ、事例（Ⅰ）－３（ＪＰ）：２軸強制混合機事件の判決 －この事例では、裁判所は次のように認定した。係争特許の解ある。

決しようとする課題である「費用及び空間の節約」は、混合機

ＵＳＰＴＯ、ＪＰＯ、ＴＩＰＯ等の広範論理付け法では、先行技の技術分野に限らず、機械装置分野であればいずれにもこ術における異なった引用発明（又は教唆）を結び付けるための課題があり、つまり、この課題は装置構成の技術分野におの「発明が解決（しようと）する課題」（以下、「結び付けるためける自明な課題である。したがって、この課題の解決を、先の課題」）は、（Ａ）「明細書に記載されるクレームされた発明

行技術の異なった教唆を組み合わせる動機付けとすることが解決しようとする課題」と共通性がある課題、又は（Ｂ）「異ができる。

なった引用発明間」に共通性がある課題とすることができる。

Ｄ、事例（Ⅰ）－４（ＴＷ）：面ファスナー効果を有するベルト

この共通性の認定は、「審査官が先行技術文献又は通常のの改良事件の判決 49 －この事例では、裁判所は次のように知識に基づいて、広範な観点から（主観的に）選定する、先認定した。係争特許の全ての技術的特徴が、完全に関連す

行技術における既知又は自明な課題」に及ぶことができる。

る技術分野の従来技術及び先行技術に既に示されており、換言すると、ＵＳＰＴＯ等の論理付けの手法は、「課題解決」

かつ、解決しようとする技術的課題及び手段が近く、編み技を動機付けとして先行技術から解決手段を探してもよいが、術を熟知した者が先行技術に開示された内容に基づいてク

当業者に通常の創作能力があるので、課題の共通性の適用レームされた発明の全体を容易になすことができるとともに、によって、先行技術に広く存在する自明な特定の課題を、効果を向上させることができないので、進歩性を有しない。

「主観」的に、異なった引用発明を組み合わせる理由とする

50

Ｅ、事例（Ⅰ）－５（ＵＳ）：Wiseman判決 －この事例では、ことができる。したがって、その特定の課題は、審査官が選

裁判所は次のように認定した。先行技術文献Ｄ１とＤ２とに開定する「先行技術において既知又は自明であるが、明細書示されるブレーキシステムには、「ブレーキライニングから損に記載されるクレームされた発明が解決しようとする課題とは耗した埃を排出すべき」という同一の課題があるので、当業効果的な関連性がない」課題であってもよい。強調される重者がこの課題を解決しようとする場合、Ｄ２に開示された「ブ点は主に、組合せの理由の論理付けの合理性にある。

レーキデバイスの摩擦表面に複数の溝が設けられている」という技術的思想を、Ｄ１に開示されたディスクブレーキシステ（２）事例（Ⅱ）－「課題解決手段の考慮要件」

ムに適用してクレームされた発明の全体を完成させる合理的

次に、第２の相違－「課題解決手段の考慮要件」についな動機があり、したがって、請求項は進歩性を有しない。また、て別の事例で説明する。

出願人の強調する、その発明により解決される「ブレーキデ

Ａ 、 事 例 （ Ⅱ ） （ Ｅ Ｐ Ｏ 審 判 廷 ） ： Lithium

バイスの摩擦表面の水蒸気又はガスを排出すべき」という課

tert-alkoxide/FMC審決52－この事例では、審判部は、本件題は、合理的に組み合わせる動機付けがＤ１及びＤ２に存の客観的技術的課題は「リチウムとｔｅｒｔ－ブチルアルコール在する場合には、明らかに重要性がない。

との転換によってリチウムｔｅｒｔ－ブトキシド溶液を調製する別Ｆ、結論（Ⅰ）の方法の提供」とすべきであると認定した。また、次のように上述した事例からわかるように、ＥＰＯの課題解決アプロー

指摘している。本件の請求項は「１～１０時間反応させる」特チは主に、先行技術における異なった引用発明（又は教唆）徴を含んでいるものの、客観的技術的課題が収率に対するを「客観的技術的課題」により結び付けることである。また、特別な要求を含んではいないので、反応時間はその客観的（ＥＰＯの）当業者に「創作能力がない」ので、クレームされた

技術的課題の解決に対して重要性がない。したがって、本

発明と、最も近い先行技術とを客観的に対比し、それらの間

件の進歩性を判断する際にこの技術的特徴を考慮する必要の 特 徴 の 相 違 点 （ differences ） す な わ ち 顕 著 な 特 徴はない。つまり、客観的技術的課題の解決に対して重要性（distinguishing features）を探し出して、（通常は、「出願人がのない特徵は、進歩性を判断する際に重要性がない。

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知財研紀要

2016

Vol.255 ●Ｂ、結論（Ⅱ）：この事例からわかるように、ＥＰＯでは客観

ッチオークションプログラムは非技術的特徴それ自体に該当

的技術的課題の解決手段を確定する場合に、「全体としてするので、進歩性の判断の際に考慮する必要がない。上述（as a whole）見る」原則により、クレームされた発明を限定すの理由に基づいて、請求項は単なる「調整されたオークショ

る全ての特徴を考慮することが強調されているものの、クレーン方法の自動化」という課題の解決にすぎないとみなされる。

ムされた発明の顕著な特徴が技術的課題の解決に本当にコンピュータ又はネットワークによるビジネス方法の自動化は貢献して、明細書（description）に記載される技術的効果を属する分野の従来技術であり、当業者は上述したオークショ

達成しているか否かを確認しなければならない。或るいくつン方法をコンピュータ／ネットワークによって自動化するもの

かの技術的特徴が実際にはその課題の解決要件ではないであるので、請求項は進歩性を有しない。

53

場合には、進歩性の評価の際に考慮しないことができる 。

Ｂ、結論（Ⅲ）：ＥＰＯでは、技術的特徴と非技術的特したがって、異なった引用発明を組み合わせた後に得られ徴とを兼ね備えた発明は、「発明の定義」の検査を容易にた結果が、クレームされた発明の全ての技術的特徴を有して通過するが56、ＥＰＯの当業者は、クレームされた発明

いなくても、クレームされた発明の進歩性欠如を証明する可の進歩性を判断する場合に、「客観的技術的課題及びその能性がある。このような処理手法は、当業者に創作能力がな

解決手段は技術的性質を備えなければならない」といういことに関するＥＰＯの定義と呼応している。当業者は創作要求を満たすように、発明を限定する特徴における「技能力がないので、客観的技術的課題の解決に関係のない術的貢献をする特徴」しか考慮しない。したがって、ク

特徴に想到することはない。したがって、客観的技術的課題

レームされた発明の貢献が非技術的側面の課題の解決にの解決に貢献をしないこれらの特徴は、課題解決手段の一ある場合、その発明は進歩性の境界を通過して特許を受部になるべきではない。これに対して、ＵＳＰＴＯ等の論理付

けることは難しい。すなわち、特許を受けるには、非技

け法は、クレームされた発明を限定する全ての技術的特徴を術的分野（抽象概念、ビジネス方法等）の創作が特許の進歩性の判断の考慮に入れなければならないと強調してい保護を受け独占されて産業の発展に影響しないように、54る 。その理由は、当業者に通常の創作能力があるので、ク

技術分野において進歩性があるものでなければならない。

レームされた発明を限定する或るいくつかの特徴を「主観」

本報告の第Ⅳ章の内容からわかるように、ＵＳＰＴＯ、的に軽視することが許されると、創作能力が過度に発揮されＪＰＯの当業者が考慮すべき課題は、特に技術分野にはて客観性に影響することになる可能性があるからだと推論で限定されず、進歩性の判断の際にはクレームされた発明

きる。したがって、異なった引用発明を組み合わせた後に得を限定する全ての特徴を考慮しなければならないので、られた結果に、クレームされた発明の全ての技術的特徴がクレームされた発明の貢献が主に非技術的側面の課題の含まれる場合に限り、クレームされた発明の進歩性を合理的解決にあっても、その発明は進歩性の境界を越えて特許に喪失させることができる。

を受ける可能性がある。したがって、ＵＳＰＴＯ、ＪＰ
Ｏは、出願に係る発明が技術的特徴と非技術的特徴とを（３）事例（Ⅲ）－「課題及び解決手段の技術的性質」

兼ね備えて非技術分野のイノベーションにかかわる場合、

最後に、第３の相違－「課題及び解決手段の技術的性質」

非技術分野の概念の発明が特許を受けて独占されないよの要求の違い、すなわち、出願に係る発明が技術的特徴と

うに、クレームされた発明が発明の定義（主題の適格性）

非技術的特徴とを同時に有して、解決される課題又は解決を満たすか否かを主要な境界とする57。ＵＳＰＴＯの現手段が非技術的側面（non-technical aspect）にかかわること

行の審査便覧を例にすると、具体的に「クレームされたになる場合の、クレームされた発明の進歩性に対する各庁の発明は、発明が全体として判例除外事項を著しく超える判断手法の違いについて別の事例で説明する。

ほどの追加要素を有しなければならない」58と要求されている。しかしながら、発明の定義に高すぎる境界が設Ａ、事例（Ⅲ）（ＥＰＯ審判廷）：
55

Auktionsverfahren/HITACHI審決 －この事例では、ＥＰＯ定されて、出願に係る発明が認められないと、発明者が審判廷は次のように認定した。本件の請求項は発明の定義

その研究開発の成果を営業秘密に改めることで保護するを満たしているが、クライアント端末コンピュータとサーバ端ようになり、これにより、新しい研究開発の成果が公然

末コンピュータとの情報伝播の遅延がオークションの結果に開示されず、再イノベーションに寄与することもなく、影響しないように、「従来のダッチオークション法を調整して却って、特許制度による産業発展の推進という積極的な落札者を決定する」方法（ビジネス方法のカテゴリー）であり、「発目的と相容れなくなるおそれがある59。したがって、

全般的には、技術的課題を回避するように、商業取引を調明の定義を満たす」ことを、「技術分野において進歩性を整して機械化しているのであり、情報伝播の遅延の課題に有する発明」が特許による保護を受ける主要な境界とし技術的解決手段を提供してはいない。したがって、改訂版ダており、その効果はしばらく注視する必要がある。

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Ⅵ．議論及び提案（discussion and suggestion）の予測できない効果を有すると出願人が申し立てたとしても、クレームされた発明の解決手段が、当業者が先行技術の教１． 議論

示に基づいて（必然的に）採用することになる自明の方法である場合には、その予測できない効果は、当業者がいかなる「課題解決」の観点で見ると、進歩性の判断手法における創作能力を発揮することもなく取得可能な付帯効果60（bonus

各庁の相違は主に、「課題の設定手法」、「課題解決手段のeffect）にすぎず、クレームされた発明の進歩性欠如の判定

考慮要件」及び「課題及び解決手段の技術的性質」等の三を変えることはない。なぜなら、その予測できない効果は、客点にあり、その成因はおそらく「当業者のレベル」と密切な関観的技術的課題に影響を与えて解決手段に対する当業者係がある。

の選択を変更させることができないからである。これに対して、「課題解決アプローチ」では、当業者は創作能力がないの

日米等の特許庁は、当業者には通常の創作能力があると認で、クレームされた発明と、最も近い先行技術との間の顕著めており、出願人の記載する（出願に係る発明により達成さな特徴による技術的効果から客観的技術的課題を構築する

れる）効果とはあまり関係のない課題又は効果を、先行技術しかない。また、解決手段を探す場合には、客観的技術的の組合せの動機として採用することが許容されている。した

課題の解決に関係のない特徴に想到することはない。したがって、出願人の記載する（出願に係る発明により達成されがって、顕著な特徴のうちその課題に対して貢献していないる）効果が予測できない場合、クレームされた発明の進歩性

ものは、進歩性の判断時に重みを付ける必要がない。また、の判断の際に、当業者の創作能力が過度に（通常の創作能

ＥＰＯの当業者は、クレームされた発明の進歩性を判断する

力を超えるほど）発揮されて客観的でない判断結果になるこ

場合には、発明を限定する特徴のうちの「技術的貢献をするとのないように、その予測できない効果の重みを比較的大き特徴」を考慮すればよい。したがって、顕著な特徴が「非技く付けるべきである。なぜなら、クレームされた発明とは異な術的特徴それ自体」も含む場合には、その「非技術的特徴

った課題又は関係がない課題に直面した場合には、クレー

それ自体」又は「クレームされた発明により達成される非技術

ムされた発明と同じ解決手段をとる可能性があるものの、当的効果」は、課題解決手段の要件とはみなされずに、客観業者が予測する達成すべき効果は、おそらく、出願人の記的技術的課題の構築に用いることができ、それによって、発載する効果とは極めて差が大きいからである。したがって、な

明の進歩性が「技術的貢献をする特徴」に基づいて認めらされた創作に出願人の記載する効果があるかを確かめるにれるものであることが確実に保証されるようにする。これに対は、実際には、当業者の備える通常の創作能力を超える可

して、「広範論理付け法」では、当業者に通常の創作能力が能性があり、この場合、クレームされた発明の進歩性は認めあるので、広範な観点から、クレームされた発明が合理的にるべきである。本研究は「最も近い先行技術（ＣＰＡ）の影響」、

解決可能な課題及びその解決手段を考えることができる。し「（合理的でない）後知恵の回避」、「進歩性がある課題の取たがって、進歩性を判断する場合には、原則的に、当業者扱い」等についても議論を拡張しており、その詳細は本研究の創作能力が過度に発揮されて客観性に影響することのなの完全版の報告書を参照されたい。

いように、クレームされた発明の全ての特徴を考慮しなけれ

２． 提案ばならない。しかも、当業者が解決しようとする課題は技術分
野に限定されないので、進歩性を判断する場合には、技術以上述べたところをまとめると、ＥＰＯの「課題解決アプロ

的課題の解決に貢献しない「非技術的特徴それ自体」も考ーチ」と、ＵＳＰＴＯ、ＪＰＯ、ＴＩＰＯ等が含まれる「広範論理付

慮しなければならない。
「進歩性の判断手法」及び「当業者のレベル」は「補助的け法」とは、いずれも、当業者の観点から、クレームされた発判断要素」の重みにも影響している。「予測できない効果」を明が自明であるか否かの論理付けを行わなければならず、

例にすると、ＥＰＯは当業者には創作能力がないと定義して「課題解決」の重要性も強調していることがわかる。「課題解おり、単に所定の客観的技術的課題の解決を目的として当決」を目的とした課題の解決手段の探求を、先行技術にお該課題を解決する技術的解決手段を探し出すしかない。一ける異なる教唆（引用発明）の組合せの動機として、クレーム

方、最も近い先行技術の選定と、客観的技術的課題の構築

された発明の全体と先行技術との間の相違点が当業者にととは、主な考慮要素が「クレームされた発明の目的及び効果」って自明である（又は容易になされる）か否かを論理付けること、「顕著な特徴の技術的効果」とである。すなわち、客観的とは、確実に、論理上受け入れ易い論理付けモデルである

技術的課題を構築する場合には、「出願人が明細書に記載ので、「課題解決」の観点に基づいて、進歩性の判断基準のしたクレームされた発明が達成可能な効果」に相当な重みが国際的調和を検討し得ると提案する。
また、「課題解決」の観点から進歩性に関する各庁の判付けられている。このため、クレームされた発明が先行技術

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知財研紀要

2016

Vol.257 ●断手法を分析すると、主に「課題の設定手法」、「課題解決手段の考慮要件」、「課題及び解決手段の技術的性質」等の三点で異なっており、しかも、これらの違いがあるのは「当業者のレベル」と論理上かなり相関性があることがわかった。
したがって、今後「課題解決アプローチ」を採用して進歩性の判断基準の国際的調和を行うことを考えた場合、この三点から着手するとともに、当業者のレベル等の要素の整合性を図り、簡単な方から複雑な方へ探究を進めて、共通認識が得られ易い進歩性の判断の処理手法に発展させることを提
案する。
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Franklin D. Prager, Standards of Patentable Invention from 1474 to 1952, 20
U. CHI. L. REV. 69, 71-71 (1952).
Landers, Amy L., The Inventive Step and Cooperative Harmonization (June12, 2013), Chapter from Intellectual Property In Common Law And Civil
Law (Toshiko Takenaka, ed.) 2013. Available at SSRN:
http://ssrn.com/abstract=2500167
World Intellectual Property Organization, Standing Committee on the Law
of Patents, Report on the International Patent System, SCP/12/3 Rev. 2, 48(2/3/2009).
Availableat
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_12/scp_12_3_rev_2.pdf (lastvisited 4/19/2015))
世界貿易機関（World Trade Organization、WTO）の前身：関税及び貿易に関する一般協定（GATT 1994）は1994年に締約国により締結されたウルグアイ・ラウンドの多角的貿易交渉の結果の最終法案。これに「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」（Agreement on
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights、TRIPs）
が含まれる。1996年1月1日に発効し、現行の国際法で貿易に関する知的財産権を保護する最も完成された唯一の多角的協定。
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Art.
27(1), Apr. 15, 1994, 33 I.L.M. 1197.
European Patent Office, Guidelines for Examination in the EPO (EPO
Examination Guidelines), Part G VII 2, November 2015 edition.
Leahy-Smith America Invents Act (AIA)、2011年9月16日に米国のオバマ大統領が正式に署名した法案。この法案により米国特許は先発明主義(first to invent)から現行の先願主義(first inventor to file)に変更された。また、主に5つの時点に分けて順次施行される。AIA, 35
USC 102が主に先行技術や発明新規性などに関する規定であり、103が主に発明の進歩性に関する規定である。
日本特許法第29条第2項：特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
中華民國專利法第二十二條第二項規定：「發明雖無前項各款所列情事，
但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易
完成時，仍不得取得發明專利。
劉國讚, 專利法之理論與實用, 第5章專利要件, pp130-133, 2014版。
WIPOは1983年に特許法の国際的調和に関連した討論を開始しており、議題討論、協力促進及び特許法の国際発展の推進のフォーラムとして
1998年 に 特 許 法常設 委 員 会（ Standing Committee on the Law ofPatents、SCP）が成立された。
Draft Substantive Patent Law Treaty, Article 18 [Alternative A] An
invention shall be considered to involve an inventive step (be non-obvious)
if, having regard to the prior art as defined in Article 8, it would not havebeen obvious to a person skilled in the art at the filing date or, where priority
is claimed, the priority date of the application claiming the invention, asprescribed in the Regulations.
Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle(AIPPI), Summary Report of Question Q217 (2011) The patentability
criterionofinventive
step/non-obviousness.
Availableathttps://www.aippi.org/download/commitees/217/SR217English.pdf
EPC Article 54 (1): An invention shall be considered to be new if it does notform part of the state of the art.
EPC Article 54 (2): The state of the art shall be held to comprise everything
made available to the public by means of a written or oral description, byuse, or in any other way, before the date of filing of the European patentapplication.
EPC Article 54 (3): Additionally, the content of European patentapplications as filed, the dates of filing of which are prior to the date●referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date,shall be considered as comprised in the state of the art.
17
吳俊逸, 分析各國對於衝突申請案之處理原則,智慧財產權月刊 Vol.
195, pp45-79。
18
EPC Article 56: … If the state of the art also includes documents within themeaning of Article 54, paragraph 3, these documents shall not be considered
in deciding whether there has been an inventive step.
19
EPO Examination Guidelines, Part G IV 1, November 2015 edition.
20
TIPO, 五邊局專利審查實務差異性 2012版。
21
このグレースピリオドの算出は、欧州特許出願の出願日を起算日とし、優先権日ではない。
22
同注7。
23
鍾 文 正 , 論 先 前 技 術 公 開 之 國 際 調 和 , 智 慧 財 產 權 月 刊 Vol. 180,
pp33-54。
24
通常、先に発明を開示した者は先に特許を出願した出願人よりも先発明者である可能性があるので、グレースピリオドにおいてより早く開示した発明が保障されるべきである。
25
同注23。
26
JPO、特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第3章：拡大先願 (2015年10月1日から適用)。
27
同注17。
28
TIPO, 專利審查基準第二篇第三章專利要件。
29
同注23。
30
同注17。
31
張仁平, 論述特許之熟悉該技術者之定義的國際調和,智慧財産権月刊
Vol. 169, pp128-212。
32
これを、EPOでは「a person skilled in the art」、USPTOでは「a person
having ordinary skill in the art, PHOSTA」、JPOでは「当業者」、
TIPOでは「所屬領域具有通常知識者」という。
33
EPO Examination Guidelines, Part G VII 1.3, November 2015 edition.
34
European Patent Office, the Board of Appeal Decisions (EPO BoA
Decisions), T 176/84 and T 195/84.
35
EPO BoA Decisions, T 0641/00 date of decision:2002/09/26. (p10: “…
the skilled person will be an expert in a technical field.”; p9: “…the person
skilled in the art had knowledge of the non-technical method so that only thetechnical aspects of the apparatus were taken into account in assessing
inventive step.”.)36
EPO Examination Guidelines, Part G VII 6, November 2014 edition,“Non-technical features, to the extent that they do not interact with thetechnical subject-matter of the claim for solving a technical problem, i.e.
non-technical features "as such", do not provide a technical contribution to
the prior art and are thus ignored in assessing inventive step.”.
37
European Patent Office, Case Law of the EPO Boards of Appeal (EPO BoA
Case Law), I.D 8.1, 7th edition Sep. 2013, p187, “person skilled in the art …
namely that none of them suggested he was possessed of any inventive
capability.”.
38
USPTO, M.P.E.P. 2141, 7th ed. (Rev. 07, 2015.10).
39
KSR, 550 U.S. at 421, 82 USPQ2d at 1397.
40
Id. 39, at 420, 82 USPQ2d at 1397.
41
Stephen G. Kunin and Philippe J. C. Signore, A Comparative Analysis of theInventive Step Standard in the European and Japanese Patent Offices from a
US Perspective, IP Litigation January/February 2008, pp 15-23.
42
JPO, 特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第2章：新規性・進歩性(2015年
10月1日から適用)。
43
特許第1委員会第3小委員会「日米欧三極特許庁における進歩性判断の比較研究－設計事項等について－」知財管理66巻1号40-49頁(2016)。
44
同注13。
45
この要約では事例の名称及び帰納により得られた結論のみ列記しており、各事例の詳細は研究調査報告書を参照されたい。
46
EPO BoA Decisions, T 0767/02 date of decision:2005/06/01.
47
United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 496 F.3d 1374 (2007),date of decision: 2007/08/01.
48
日本東京高等裁判所、東京高裁平成4年（行ケ）第142号、判決日：1996
年5月29日。
49
台灣智慧財產法院, 2010年度行專更(一)字第005 號, 判決日期：2011年5月4日。
50
United States Court of Customs and Patent Appeals., 596 F.2d 1019 (1979),
date of decision: 1979/04/26.
51
G. Knesh, Assessing Inventive Step in Examination and Opposition
Proceedings in the EPO, epi Information 3/1994, pp95-101, “There must bea basis for the reformulated problem in the application as filed, the problem
must be »foreshadowed« by what is said in the application ”.(p96)52
BoA Decisions, T0442/02 date of decision:2004/10/26
53
EPO BoA Case Law, I.D 9.5, 7th edition Sep. 2013, pp208-209.
54
USPTO, M.P.E.P. 2100-7 “…, when evaluating the scope of a claim, every

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limitation in the clam must be considered.”；M.P.E.P. 2111.05 “USPTO
personnel must consider all claim limitations when determining patentabilityof an invention over the prior art. In re Gulack, 703 F.2d 1381, 1385,217
USPQ 401, 403-04 (Fed. Cir. 1983). Since a claim must be read as a whole,
USPTO personnel may not disregard claim limitations comprised of printed
matter.”.
EPO BoA Decisions, T258/03 date of decision:2004/04/21.
趙慶泠, 電腦軟體專利標的適格性之測試法演進-從歐洲觀察美國,智慧
財產權月刊 Vol. 201, pp5-47。
吉田悦子『発明該当性に関する比較法的考察－方法の発明を中心として－』（平成25度産業財産権研究推進事業(平成25～27年度)報告書）（知的財産研究所、2015年6月）。
ウ・チャイン（呉佳穎）『Myriad判決後：バイオテクノロジー特許の実務に関する比較研究』（平成25年度産業財産権研究推進事業(平成25～27年度)報告書）（知的財産研究所、2015年6月）。
Michael Loney, Biotech Company Consider Trade Secrets as Alternative toPatents, Managing Intellectual Property, 2015/06/30.
EPO Examination Guidelines, Part G VII 10.2, November 2014 edition

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