化学の特許はおまかせ！

中務先生のやさしいカガク特許講座

第■
10 回

特許請求の範囲とは？（中編）

今月のホーリツ

中務茂樹

特許業務法人せとうち国際特許事務所「ものづくり」をその基本精神に置く化学系の研究を行っていると，開発した新しい技術を世の中に広めていくうえで論文公開のほかに「特許の出願」を行う機会もあるのでは？ 知ってて損はさせない特許についてのアレコレを，生涯一ケミストを自認する中務先生がイチからやさしく教えていきます！

前回（2019 年 9 月号）では，特許請求の範囲の働きとその権利範囲の解釈の仕方について説明しました．引きつづき特許請求の範囲について原稿を書き進めていたところ，思っていたよりも読者のみなさんにお伝えしたいことが多くなった「特許法」

第 2 条第 1 項（「発明」の定義）「この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」

ため，当初の予定を変更して全 3 回で解説することにしました．中編の今回は，請求項に記載される発明の「カテゴリー」について，少し踏み込んで説明しようと思います．発明には，「物」と「方法」の二つのカテゴリーがありますが，それらは第 2 条第 3 項（「実施」の定義）「この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
第 1 号 物（中略）の発明にあっては、その物の生産、使用、譲渡等（中略）、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（中略）をする行為
第 2 号 方法の発明にあっては、その方法の使用をする行為
第 3 号 物を生産する方法の発明にあっては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」

どう違うのでしょうか．また，化学分野の発明を特許出願す

第 68 条（特許権の効力）「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。
（以下略）」「方を「物（第 1 号）」と「方法（第 2 号）」のカテゴリーに分け，第 79 条（先使用による通常実施権）「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。
」

は図 1 に示すように「物」と「製造方法」と「単純方法」に分類

PHOTO: maradon 333/Shutterstock.com

なかつかさ・しげき ● 特許業務法人せとうち国際特許事務所代表
社員弁理士．岡山大学非常勤講師．1961 年岡山県生まれ．1987 年京都大学大学院工学研究科修士課程修了．（株）クラレ，特許事務所を経て，2008 年せとうち国際特許事務所を設立．＜趣味＞ 家庭菜園，犬の相手．

る際によく議論される，「製造方法」発明を特許出願することの利害得失についても考えてみましょう．

請求項のカテゴリー
冒頭の「今月のホーリツ」の特許法第 2 条第 1 項に規定されているように，特許法における発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」ですが，「技術的思想」といわれてもいまいちピンとこないと思います．特許法第 2条第 3 項では，それをもう少し具体的に分類していて，発明法」をさらに「物を生産する方法（製造方法）（第 3 号）」とそれ以外の「単純方法」に分けています．結局のところ，発明することができるのです．
「物」の発明としては，「有機化合物」，「抗菌剤」，「携帯電話」など，物品として表現できるものがあげられます．そして，そのような「物」を製造する「製造方法」の発明としては，

発 明（2 条 1 項）

物（2 条 3 項 1 号）
方法
（2 条 3 項 2 号）

図1

製造方法
（2 条 3 項 3 号）
単純方法

発明のカテゴリー

化学 Vol.74 No.10（2019） 43

化学の特許はおまかせ！

中務先生のやさしいカガク特許講座表1
カテゴリー

発明のカテゴリーの対比明のカテゴリーの対比表を見ながら，発明のカテゴリーごと

物製造方法

単純方法の利害得失について説明していきましょう．

侵害把握

容易

困

難困

難

特許
されやすさ

第三者の侵害行為の把握

困

難

容易

容易

まずは特許権者の立場になって考えてみましょう．自社の購入者への権利行使

可能

可能

不可能

特許が物の発明に関するものであって，その権利範囲内の製品をライバル会社が販売しているとします．このような場合，市場でその製品を入手して分析すれば，権利範囲に含まれる「有機化合物の合成方法」「携帯電話の製造方法」などがあげことの証拠を得ることができます．

られます．また，「単純方法」の発明としては，「分析方法」やしかし，これが製造方法の発明についての特許（製法特許）「自動運転方法」など，物を製造しない方法があげられます．

だったらどうでしょうか．いくら怪しいと思っても，ライバ

本連載でおもに取り上げている化学分野は，「製造方法」にル会社の生産工場のなかに入って調べることはできませんか

ついての特許出願が多くなされている技術分野です．機械分

ら，証拠が得られないのです．裁判において，特許権を侵害野などでは，物の構造が明らかになればそのつくり方は自していることを立証する責任を負うのは原告である特許権者ずとわかる場合が多いのに対し，化学分野では，実験してみですが，証拠がなければ立証できません．

なければ製造できるかどうかわからない場合が多いことから，裁判に訴えることができないのなら，製法特許なんて宝の公知物の製造方法であっても進歩性を主張しやすく特許になもち腐れのようにも思えますが，実際のところ，化学分野でりやすいという事情があるからです．以降では表 1 に示す発は製造方法の発明について，多くの特許が出願されています．

コラム「製造方法を特許出願すべきかどうか？」一方，製造方法を特許出願せずにノウハウとして秘匿する場合には，秘密情報の管理がとても重要になります．雇用が流動化「中務さん，新しい製造方法で収率がすごく向上したんです．でしている昨今では，作業員が一目見ただけで理解し，実施できるも特許出願したら，技術内容がライバル会社にバレちゃいますよ

ようなノウハウを秘密状態に保つのは相当難しいと考えるべきでね．製造方法だから，ライバル会社が真似してもわからないし…．

しょう．外国で生産している場合にはなおさらです．

どうしたらいいですか？」

しかも，あとになって第三者に特許を取得される場合があり，これまで，この手の質問を何度受けたかわかりません．化学会

これが大問題となります．第三者の特許出願の前から事業を実施社の永遠の悩みだといえるでしょう．私はこのようなとき，「あなしている者は，その事業を継続実施する権利（先使用権：特許法たの会社が逆の立場ならどうしますか？」と聞くことにしていま

第 79 条，「今月のホーリツ」参照）を有しますが，実施していたこす．
「ライバル会社の特許があるけれども，製造方法なら相手にバとの客観的証明は容易ではありません．

レないからこっそりやってしまいますか？」という問いかけに対特許法には，製法特許での権利行使をしやすくするための規定して，大半の人から「そりゃあ，ウチはできないですよ」という返がいくつかあります．たとえば，裁判官が製造方法に関する書類答がきます．

提出を命じることも可能ですが，拒否権が認められる場合もあっ

近年の企業経営では，コンプライアンス（法令順守）が重視されたりするため，その実効性は必ずしも十分ではないようです．令ますから，違法とわかっていながらライバル会社の特許権を侵害

和元年改正特許法（2019 年 5 月 17 日公布）で，裁判所が選定ししてしまうことになる製造方法を実施できる経営者は多くないでた中立の専門家が製造施設に入って現地調査（査証）できるようにしょう．しかし，世の中にはいろいろな会社があります．なかになり，近く法律が施行される予定です．このような法的環境の変はコンプライアンス意識の低い会社があるかもしれませんし，外化も考慮する必要があるでしょう．国の会社では日本と事情も異なってくるでしょう．

タイトルの「製造方法を特許出願すべきかどうか？」についてそのため，その製品を製造するであろうライバル会社が，どのは，結局のところ，案件ごとにケース・バイ・ケースとしかいいような国のどのような会社で，製造方法の特許を尊重するのかどようがなく，さまざまな角度からの議論を重ねたうえで，製法発うか，ということを十分に検討したうえで，自社の製造方法を特明を特許出願するかどうかを依頼者に決定してもらいます．これ

許出願すべきかどうかを判断する必要があるでしょう．

は正解があるような話ではないので，本当に悩ましいところです．

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特許請求の範囲とは？（中編）

詳しくは前頁のコラムで示していますが，裁判に訴えることイバルの化学会社「乙」を訴えることももちろん可能ですが，だけが特許権の役割ではないのです．

化学会社「乙」から有機化合物 A を購入して医薬品を製造し特許されやすさた製薬会社「丙」を訴えることも可能です．このように，製造方法の発明の場合，単純方法の発明よりも，「直接文句を物の発明と，その物の製造方法の発明とでは，どちらが特いえる相手」が増えるのです．そのため，違法行為をしたく許されやすいのでしょうか．これは明らかに「製造方法」でない製薬会社「丙」が化学会社「乙」に「おたくは特許は大丈す．以下に示す，請求項 a（物の発明）と請求項 b（製造方法夫なんでしょうね（侵害をしていないでしょうね）？」などとの発明）を比較しながら考えてみましょう．

尋ねたりしますので，結果として単純方法よりも牽制力が大・請求項 a：「化学式（1）で示される有機化合物 A．」
・請求項 b：「原料 B と原料 C とを触媒 D の存在下に反応させる，化学式（1）で示される有機化合物 A の製造方法．
」

きくなるのです．物の発明か，製造方法の発明か？
では，物の発明と製造方法の発明のどちらを出願するのがよいのでしょうか？ 表 1 に記載しているように，物の発明

請求項 a に記載されている構成要件は A だけですが，請のほうが侵害の把握をしやすいので，物の発明が有効である

求項 b に記載されている構成要件は A，B，C および D の四つことはいうまでもありません．しかし，審査の過程で拒絶さがあります．製造方法の請求項には，結果物である物の構成れたり，権利範囲が狭くなったりする可能性は高くなります．

（A）が含まれていますから，構成要件が多い（B，C および D）

一方，製造方法の発明は，物の発明に比べれば特許されや分だけ特許されやすいのです．たとえば，化合物 A が公知すいのですが，コラムでも説明したように第三者が実施して化合物であったとしても，触媒 D によって副生物の生成をいるかどうかの把握が困難ですし，仮にかなり怪しいと思っ抑制できることをはじめて見いだしたのであれば，製造方法ても立証することが容易ではありません．

の発明が特許されます．

権利行使できる相手についてどちらも一長一短あって悩ましいところですが， 実際は1 件の出願に物と製造方法の両方の請求項を仕込んでおけばよい場合が多いのです．1 件の出願には，複数の請求項を記特許法第 68 条（43 頁，「今月のホーリツ」参照）には「特許載することができますので，両方の請求項を記載しておくこ

権者は，業として特許発明の実施をする権利を専有する」ととによって，審査官の出方を見てから，権利取得に有利なほ規定されていますが，この特許権の効力が及ぶ「実施」行為うを生かすように対応することが可能です．1 件の出願に複について，カテゴリー別に分類して規定したのが，特許法第数の請求項を記載する際のあの手この手については，次回説

2 条第 3 項です．

明します．物の発明では，その物を製造したり使用したり販売したりする行為に対して特許権が及びます（同項第 1 号）．したがって，物を製造した会社だけではなく，それを購入した会社を訴えることも可能です．一方，方法の発明では，その方法を用いる行為に対して特許権が及びます（同項第 2 号）
．したがって，単純方法の場合には，その方法を直接行っている相手しか訴えることができません．
ところが製造方法の発明では，その方法を用いる行為だけでなく，その方法で製造した物を使用したり販売したりする行為に対しても特許権が及びます（同項第 3 号）．物の発明と同じように，購入した会社を訴えることが可能なのです．
たとえば，有機化合物 A の製造方法の特許を保有している化学会社「甲」は，有機化合物 A をその方法で製造したラ次 回 NEXT
特許請求の範囲とは？（後編）

1 件の特許出願の特許請求の範囲に多くの請求項が記載されているのはなぜでしょうか．また，それらの請求項の役割はどうなっているのでしょうか．請求項の記載方法とその役割について，特許出願の戦略とともに解説していきます．

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