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国際私法における特許を受ける権利の承継－いわゆる日立製作所事件最高裁判決を契機として－
特別研究員

申美穂

本研究は、国際的な文脈において、内外の特許を受ける権利が承継される場合に生ずる各種の法律上の問題がいずれの国の法によって規律されることになるのかについて、国際私法の立場から考察することをその目的とする。職務発明に係る外国の特許を受ける権利の相当対価請求については最高裁判決が登場したが、その意義や理論的妥当性、射程等については様々な見解が唱えられ、未だその評価が定まっていない。他方において、権利の原始的帰属や承継可能性などに関しては、判決では直接には言及されておらず、未解決な問題も多く残されているという状況にある。
本研究は、この最高裁判決とそれに関連する学説等の分析を出発点として、いわゆる属地主義の原則に関する検討や、比較法的考察等を通じて、内外の特許を受ける権利の国際的承継をめぐる各種の問題にいかなる国の法律が適用されると考えるのが最も妥当であるかについて検討する。

Ⅰ．はじめにに、具体的な権利義務関係についての判断を下す前に、いずれの国の法律を適用して当該紛争が解決されることになある発明を完成させたとき、それに関する排他的独占権るのかという問題を、まず解決しなければならない。特許を得るためには、特許権を取得しなければならない。しかを受ける権利に関する各国法の規律は、特に職務発明に関しながら、このことは必ずしも、特許権登録前の段階にはして大きく異なっており、いずれの国の法が適用されるこ

当該発明に関して何らの権利も発生しないということを意とになるかは、問題の解決に当たって極めて重要である。

味するものではなく、そこには「特許を受ける権利」と呼本稿は、そのような国際的な文脈において、内外の特許をばれる権利がしばしば観念されている。例えば、わが国に受ける権利の帰属、承継可能性、承継の態様、承継に伴うおいては、これは当該発明に関する特許付与という行政処対価等の金銭的補償の請求権及びその算定基準等が争われ分を国に対して求める権利という側面を有すると同時に、たとき、それらはいかなる法理論に基づき、いずれの国のそれ自体もまた特許権と同じく私人間における取引対象と法によって規律されることになると考えられるかという問なり得る財産権としての側面をも有するものと考えられて題について、国際私法の立場から考察することを目的とす

おり、実際に、特許を受ける権利は契約をはじめとする様々るものである（以下においては、このような渉外的要素をな原因を通じて移転されている。

有する内外の特許を受ける権利等の承継を国際的承継と、そのような国際的承継における適用法規の決定の問題を抵これらの特許を受ける権利、発明がなされた地、当事者、触法的規律〔の問題〕と呼ぶ）。

権利変動の原因等の関連するすべての要素が日本国内に留まっている場合には、紛争が生じたとしてもそれは日本法わが国において、このような特許を受ける権利の国際的の解釈問題であるにすぎない。しかしながら、近年、経済承継の抵触法的規律をめぐる問題は、いわゆる職務発明のや企業活動のグローバル化が拡大するに伴って、外国特許承継に対して「相当の対価」の支払いを求めるわが国特許権や外国における特許を受ける権利が承継されたり、また法35条3項が、外国における権利にも適用されるか否かが争内国権利の承継であっても外国所在の相手方との間で国境われた複数の裁判例を題材として活発に議論されている。

を越えて行われたりするなど、それらを取り巻く要素の中学説上は、その結論のみに着目すれば、大きくは、一の発に渉外性を帯びる場合が増えている。そして、このような明につき出願国の如何に関わらずいずれか一の法によって、渉外的要素ある私人間の特許権等をめぐって紛争が生じ、また場合によっては権利の物権的側面をも含めて包括的なさらにその解決が訴訟において求められる場合には、裁判いしは統一的に規律し得ると考えられるとする見解（一元官は、複数の国に関連性を有するという事案の特殊性ゆえ的規律説）と、国毎に各々の国の法を適用して規律すると1考えざるを得ないとする見解（多元的規律説）に分かれてつ裁判例が複数登場したが、多元的規律＝35 条適用否定説いた。に立つ裁判例もなお見いだされていた。

このような状況の中、いわゆる日立製作所事件最高裁判

このような中下された最高裁判決は、まず、内国企業の従決（最高裁平成18年10月17日判決〔平成16年（受）781号、業員が国内でなした職務発明に係る外国特許を受ける権利民集60巻8号2853頁・判時1951号35頁〕）が、外国においての承継の対価の問題を契約と性質決定したのちに、特許法特許を受ける権利の承継の対価についても日本特許法35条

35 条が外国において特許を受ける権利に適用されるか否3項が適用（類推適用）されると判示したことで、少なくとかを検討している。そして、わが国特許法 35 条は外国におも対価請求権に関しては実務上は一応の決着を見ている。

いて特許を受ける権利を直接規律するものではないが、当しかしながら、この結論を導いた法理の妥当性については事者の意思等にかんがみるとその趣旨を及ぼすべき場合がしばしば疑問が唱えられており、絶対的な支持を集めてい存在するとして、類推適用されると判示した。

るとは言い難いという状況にある。また、権利の原始的帰この最高裁判決には、国際私法の観点からすれば様々な論属、承継可能性、第三者との関係といった、本稿が関心を理的欠陥が内在するために、法理の一般化（出願国以外の寄せる対価以外の承継そのものに係る問題について判旨は部分に渉外性があるような事案についても妥当するか）な直接言及するものではなく、その部分についてもどのよういしは双方化（契約準拠法が外国法であれば、それによっな法理が妥当するのかもまた判然としない。てのみ対価請求権の問題は規律され、判旨はたとえ内国の本稿は、以上のような状況にある日立製作所事件最高裁

特許を受ける権利についてであってもわが国特許法 35 条

判決とそれをめぐる学説における議論等の分析を出発点とは適用されないという結論を許容するものであるか）が可

して、特許を受ける権利の国際的承継が国際私法上どのよ能であるのかが判然とせず、その射程の画定が極めて困難うに扱われるべきかについて考察するものである。

であるという問題がある。
判旨は、対価の問題のほかにも、「譲渡の対象となる特許をⅡ. 特許を受ける権利の国際的承継をめぐる従来の受ける権利が諸外国においてどのように取り扱われ、どの議論ような効力を有するのかという問題」は、属地主義の原則に照らして「当該特許を受ける権利に基づいて特許権が登録される国の法律」が準拠法となると判示している。当該

1. 内国裁判例

部分は傍論にすぎないが、特許を受ける権利の原始的帰属、外国において特許を受ける権利の承継や対価について判示

承継可能性、承継の態様、対抗要件又は効力発生要件といした内国裁判例はこれまでにも複数存在していたが、抵触った問題がここに含まれるか否か、属地主義の原則と国際法的判断を下したのは日立製作所事件第一審判決が最初で私法との関係について先行する最高裁判決と必ずしも一貫ある。この事案は、日本法人に雇用された日本在住の日本しない判断が下されている部分をどのように評価するかな人従業員によって、日本国内においてなされた職務発明にど、様々な問題点が見いだされる。

係る外国における特許を受ける権利の承継の対価が争われ２. 内国学説た事案である。第一審では、属地主義ゆえに、職務発明に係る各種の問題は各国法によって規律されるべき問題であると判示され、それゆえにわが国特許法の外国出願分への職務発明に係る特許を受ける権利の国際的承継をめぐる学適用が否定された。これに対して控訴審においては、特許説は、雇用契約準拠法ないしは雇用関係の密接関連地法にを受ける権利は特許権特有の問題ではないから属地主義の送致する説、特許法 35 条を準拠法の如何に係らず適用され射程外であり、むしろ「使用者と従業者が属する国の産業る絶対的強行法規ととらえる説、各国法の直接適用による政策に基づき決定された法律により一元的に決定されるべ説など多様であるが、対価の他に帰属や承継可能性の問題き事柄」であるして、35 条 3 項の適用が及ぶと判示された。

も含めて、最高裁と同じく結論として一元的規律を唱える

その後同種の事案において一元的規律＝35 条適用説に立立場が優勢である（そしてこの場合、外国において特許を2受ける権利にわが国特許法 35 条を適用するとの結論が支４. 小括持されることが多い）。しかしながら、その根拠や射程、いずれの法によって一元的規律を行うべきと考えるかなど、細部においては様々な対立が見いだせ、また多元的規律説

本章の分析から明らかにされるのは、結局のところ、特許による見解も今なお根強く唱えられている。

を受ける権利の国際的承継の抵触法的規律の問題もまた、これらの学説間には、発明を奨励するためには多元的規律各国の特許を受ける権利ないしは特許権の承継に関して定と一元的規律のいずれが望ましいかという政策的観点に立める各種の規定や、職務発明に関して定める特別の介入規脚した主張と、それを実現するための手法の選択といった定、そして属地主義の原則が、そもそも国際私法上いかな立論傾向もしばしば見いだされるものの、いずれの性質決るものとして位置付けられるのかという、国際知的財産法定ないしは連結政策・連結点が妥当であるかといった国際学の領域において長きに渡って論じられてきた問題に還元私法上の議論のみならず、その前提として、この問題の解される、ということである。個別具体的な抵触法上の解決決に対する国際私法的手法の妥当性そのものに関して見解

策をめぐる考察は、問題が国際私法のフィールドに乗るこが相違するところが大きい、という特徴がある。
すなわち、とが明らかにされない以上は、意義がないものといわざる権利の帰属や承継、あるいは職務発明に関して定める内外を得ない。このため、特許を受ける権利の国際的承継につの規定が、そもそもわが国裁判所において渉外的な事案にいての抵触法的規律のあるべき姿を明らかにするという本適用され得るのか、適用されると考えられるとしても国際稿の目的を達成するためには、具体的な適用法規の決定に私法上最密接関連法であるとみなされるから適用されるのついて論ずる前に、特許を受ける権利の承継について定めか、当該規定に内在する場所的適用範囲又は適用意思ゆえる内外の規定と、属地主義の原則の位置付けに関する考察に適用されるのか等について鋭く対立している。国際私法が必要不可欠である。

における属地主義の原則の位置付けに関する見解の統一がⅢ. 考察実現していないこととも相俟って、議論は今なお混乱状況にある。

1. 国際私法における特許法の位置付け―属地主義の原則
３. 比較法の意義も含めて―特許を受ける権利の国際的承継に関する各国の抵触法的規一般論として、ある法体系中に存在する法規は、私的な律に目を向けると、特に職務発明に関しては、帰属等の問問題を規律する法（いわゆる私法）と公的な問題を規律す題も含めて使用者と従業者の雇用関係を規律する法ないしる法（いわゆる公法）に分類され得るが、そもそも国際私は雇用関係の密接関連法に一元的に解決をゆだねる法制が法、特にサヴィニー型と呼ばれる現代の国際私法＝双方的多く見いだされる。

抵触規則を通じて準拠法として適用される種類の法は、私第一に、職務発明の問題を労働契約準拠法または労働関係法的な法律関係を規律対象とし、内外法平等という前提がの密接関連法に送致する双方的抵触規則を有している法制当てはまる（換言すれば、内外法の互換性が存在する）私が存在する（オーストリア国際私法 34 条 2 項、スイス国際法のみである、という前提がある。

私法 122 条 3 項、欧州特許条約 60 条など）。第二に、自国他方において、ある国の公法が国際的な文脈においても法が雇用契約準拠法である場合に外国出願分に関しても自適用されるのか否かは当該公法規定の適用意思に左右され国の職務発明規定が適用されると定める一方的抵触規定をるのであって（「法規からの出発」である）、国際私法によ有する（あるいは、そのような解釈論が確立している）法って最密接関連法であるとみなされることをもって適用さ制が存在する（フランスなど）。第三に、自国の職務発明規れるわけではない（国際私法を介して適用されるのではな定を準拠法の如何にかかわらず適用される絶対的強行法規

く、直接適用される）。外国公法についてはいわゆる「外国と見る法制がある（イギリスなど）。

公法不適用の原則」も妥当し、先決問題の処理において前3

提的に問題となるような例外的な場合を除いては、原則と法廷地国際私法によって定まるいずれか一の準拠法によっして内国において適用される公法は内国公法のみであって、て、出願国の如何にかかわらず一元的に規律すると解する

外国公法は内国においては適用され得ない、と考えられて余地がある。したがって、特許を受ける権利の国際的承継いる。

についても、それについて規律する内外の法が国際私法上特許法は産業政策との密接関連性等から公法であるとどのように位置付けられ、それゆえにどのような適用手法位置付けられ、国際私法の準拠法決定プロセスに乗らないが妥当すると考えられるかについて検討しなければならな法規であると説かれることがしばしばある。しかしながら、い。

その場合でも、「外国公法不適用の原則」が妥当すると考え
２. 特許を受ける権利の国際的承継の抵触法的規律られるような種類の公法的法規ととらえられているわけではなく、少なくとも私人間の権利義務関係を規律するような法については内国における適用可能性は必ずしも否定さ特許を受ける権利は、「国に対して特許付与という行政れていない。そこで行われているのは、むしろ、属地主義処分を請求する権利という側面と、財産権としての側面との原則によってその場所的適用範囲ないしは適用可能性がを兼備」1 するといわれるように、私権的側面と公権的側面定まるために国際私法は不要である、といった議論である。のいずれの側面も備えていると見られている。
したがって、特許法を国際私法の準拠法決定プロセスにのる私法と位置

この特許を受ける権利の二面性が国際私法上どのように位付けつつも、属地主義の原則を考慮しつつ準拠法を決定す置付けられるかについてまず検討する。

る見解も見いだすことができる。

特許を受ける権利の公権的側面、すなわち特許出願権な各国は自国領域内における知的財産の保護、ことに権利いしは特許付与申請権とでもいうべき権利の具体的内容との成立については、自国法のみを適用し、そこでは外国法

は、出願国の関係当局に対して特許権付与という行政処分の適用をそもそも予定していない。すなわち、各国の知的を求める権利ないし法的地位である。そうである以上、権財産法は、同じ目的物（知的財産）を対象としていても、利の原始的帰属、承継可能性、承継の際に求められる実体領域ごとに適用されている法律が異なるというモザイク状

的ないし手続的要件の内容等は、最終的には当該出願国の態にあり、常に自国領域内における知的財産の保護に関し法及びそれを解釈・運用する行政機関にゆだねられているて、公法のごとく属地的にのみ適用されている、という状と解するほかない。特許出願権の承継に関して出願国にお態にある。このことにかんがみると、属地主義の原則は、いて何らかの要件が定められていたとき、権利の承継人が本来的には、法規の場所的適用範囲をその所属国の領域内それを履践していなければ、正当な権利承継人とは認めらに限定する原則ととらえられるべきである。これは、機能れず、そもそも出願をなし得ないか無効となる等の制裁を的には公法に関していわれる属地主義と等しいものである受けることとなろう。そこで出願国以外の外国の実質法やが、特許法に関しては、それが公法であるということから抵触法は何らら関与し得るものではない。

導かれるものではない。

換言すれば、特許出願権がそもそも誰に帰属し、それがしたがって、特許法中の私人間の権利義務関係について移転されうるか、移転されうるとしてどのような要件を満規律する法規は、外国法であっても必ずしも内国裁判所にたせばそれが移転するか、といった事項について定める法おける適用可能性が否定されるものではないが、その場所規もまた原則として属地主義の原則が妥当するものとみな的適用範囲に関して属地主義が妥当していると想定されるされる。
つまり、特許出願権の原始的帰属や承継の問題は、法については、国際私法の適用を俟つまでもなく、法所属その性質上当然に、また実効可能性という実際的側面にか国の領域内における事象のみに関して適用されると考えらんがみても、もっぱら各出願国の法のみが属地的に―換言れる。換言すれば、このような属地主義の原則の射程外にすれば多元的に―規律すると考えざるを得ない。

あるとみなされる法及びそれらが規律する事項については、また、特許出願権の承継は、その権利を行使する地すな

1 中山信弘『工業所有権法 上 特許法』
（第二版増補版、弘文堂、2000）158 頁以下。

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わち出願国において現実に権利承継が認められなければ意したがって、このような当事者の内部関係にとどまる問味がない。権利侵害に対する損害賠償請求のような、事後題は、属地主義の射程外の問題と位置付けられ、国際私法的救済が問われる文脈とは異なって、出願国における実行を通じていずれか一の準拠法によらしめる余地が存在する。

可能性を担保するような解決策が極力模索されねばならな具体的には、判旨の言うように契約の問題と性質決定するいであろう。このことにかんがみると、わが国の裁判所がことには理論的な問題があると考えられることから、法適特許出願権の帰趨に関して判断するとしても、出願国にお用通則法 12 条によって定まる当事者間の労働契約準拠法いて解決されているように解決することが肝要である。しに附従的に送致するとの立場を提案したい。

たがって、各出願国の法を、実質法のみならず一方的ないⅣ. おわりにし双方的抵触規則をも含めて参照するという解決手法によることが望ましい。
他方において、特許を受ける権利の私権的側面と特許出本稿の結論を簡単に総括すれば以下のとおりである。

願権の帰属・承継の問題はすべて相互に密接に関連してい発明または特許を受ける権利の帰属や承継の問題は、そることは疑いがなく、それどころか各国法は同一の法規にれが特許権の成立と密接に結び付いている特許出願権の帰よって公権たる出願権としての側面と私権たる財産権との属や承継としての性質を色濃く有する文脈において問題と側面を同時に規律している。実定法上両者を区別して扱うなるときには、これは原則として属地主義の射程内として、ことができない以上、特許出願権の帰属や承継について適選択の余地なく各出願国法によらしめられる。ただし、そ用されるべき法について定めることは、特許を受ける権利の場合には、各国の実質規定のみならず、当該実質法中にの私権的側面帰属や承継について適用されるべき法につい存在する適用範囲に関する定め（一方的抵触規則）や当該て定めることに等しいものと考えざるを得ない。

国の国際私法中に存在する定め（双方的抵触規則）も参照

しかしながら、このことは、職務発明であれ自由発明でして、当該国の関係官庁において規律されているように規あれ、一般承継であれ特定承継であれ、当事者間の問題で律することが必然である。この文脈においては、当事者やあれ第三者との問題であれ、特許を受ける権利の国際的承法廷地の国際私法がいずれかの準拠法を自律的に選択し、継に関しては、あらゆる問題を属地主義の原則の射程内にそれによって権利変動の側面も含めて一括して規律するとある問題とみて、各出願国法によらしめることを求めるこいった次元の問題にはなり得ない。とを意味するものではないように思われる。

他方において、特許を受ける権利の帰属や承継が問題とノウハウとして実施する場合や、当事者間の債権債務関なる文脈においても、関係当事者間の内部に留まる問題に係の問題など、第三者との関係や出願国との関係が問題においては、国際私法を通じて一の準拠法によって規律するならない文脈においては、属地主義の射程外の問題として、という手法を採る余地がある。しかしながら特に職務発明

国際私法を通じ、一の準拠法によって一元的に規律する余の文脈においては、各国の法規が当事者間の関係について地がある。わが国において、職務発明に関して労使間におも通常の契約法理から離れたところで様々な強行法規を定いて頻繁になされている、一の法に基づいて行われる出願めていることにかんがみると、当事者内部に留まる問題で国を特定しない包括的権利承継も、少なくとも債権的にはあるからといって、法選択のレベルにおいても完全に当事有効であると見ることができるため、出願するか否かが決者自治にゆだねられると考えるべきではない。本稿におい定していない段階から各国法にゆだねるという方策にこだては、いずれの国においても出願せずノウハウとして発明わることなく、当事者間の内部関係のみの問題としていずを実施する場合や、包括的権利承継がなされる場合を題材

れか一の法に一元的にゆだねると考えることは必ずしも無として検討を加えたが、いずれにおいても職務発明に関し意味ではないと考えられる（ただし、出願国との関係や第ては法適用通則法 12 条により定まる雇用契約準拠法に附三者との関係が問題になる場面においては、各出願国法は従的に送致すべきと考える。

準拠法の如何に係りなく適用されると考えられることから、いずれにせよ各国法によって判断せざるを得ない）。

したがって、わが国特許法 35 条は、わが国における特許を受ける権利の物権類似の支配関係の変動について定め

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る強行法規と位置付けられる一方で、法適用通則法 12 条 2項にいう強行法規として、当事者間の内部関係についてのみ、出願国を問うことなく、わが国を労務給付地とする従業者の意思表示によっても適用され得る。ただし、35 条に基づいてなされた従業者から使用者への出願国を特定しない包括的権利承継も、本質的には債権的な効力しか有するものではなく、各出願国において何らかの実体的・手続的要件が求められている場合には、それを満たさない限りは、特許を受ける権利は真に使用者に移転されたものとはみなされない。35 条 3 項の「相当の対価」は、同条が当事者間の内部関係を規律する法であり、かつ承継の目的物となった発明が同条 1 項所定の「職務発明」であるときに、最終的に使用者に帰属した特許権等から得られた利益を、出願国の如何を問うことなく考慮に入れて算定し得る。

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