特許権売買契約と関連する法的問題

特集《知財流通》

特許権売買契約と関連する法的問題
弁護士

山口

裕司
要 約

特許権の売買は，知的財産の活用の一態様ではあるものの，これまで注目されることは多くなかった。米国
におけるパテントトロールが特許権を購入して，行使し収益を上げる仕組みが，近時において，特許権の活発な売買等の取引を促している。米国の特許購入契約は日本の特許権譲渡契約よりも詳細で，既存のライセン
ス，売主へのライセンスバック，表明保証，デューデリジェンスなどの規定ぶりについて一般化できる傾向も見られる。また，米欧では，特許権の取得が独占禁止法上の観点から分析の対象となることがあり，様々な事
例で問題となっている。日本においても，特許権の売買が活発化し，米国流のより複雑な規定を含む特許購入契約を目にする機会も増えると想定されるので，本稿において米国等の動きを整理して紹介する。

目次

注目されることは必ずしも多くなかったと言える。そ１．はじめにれは，知的財産の譲渡を受けることによって得られる

２．特許権の売買の特徴

利益を見積もることが難しく，知的財産の価値に着目

３．日本の特許権譲渡契約の雛形の検討

して知的財産を売買することは頻繁に行われてこな

４．米国の特許購入契約の分析かったためである(2)。

（１） 譲渡の対象

ただ最近は，特に米国において，特許権を売買した（２） 既存のライセンス（３） 売主へのライセンスバック

り，その仲介をしたりする取引が活発に行われるよう（４） 対価の支払になっている。特許権を事業会社に対して行使して収（５） 売主の表明保証

益を得るいわゆるパテントトロール（patent troll。特（６） 表明保証をしない事項（７） デューデリジェンス

許非実施主体（Non-Practicing Entity）とも呼ばれ（８） HSR 法に基づく届出る）の隆盛は，経営難に陥った企業が数千件の保有特５．特許権の売買に伴い生じ得る独占禁止法上の問題

許権をまとめてオークションにかけて売却し，売却益（１） 日本の事例を得る動きにつながっており，さらにそのような特許（２） 米欧の事例

権をパテントトロールが購入したり，あるいはパテン

６．まとめトトロールの権利行使に対し防御策を取ろうとする側の会社や団体が購入したりするようになっている。言１．はじめにい換えれば，特許権を購入して，その行使により購入

知的財産基本法（平成 14 年法律第 122 号）が 2003

額に見合う以上の損害賠償金を獲得できる仕組みがあ

年 3 月 1 日に施行されてから，15 年が経つ。
「知的財

り，投資を呼び込むこともできる，いわゆる特許エコ

産の創造，保護及び活用」が更なる知的財産の創造をシステム(3)が成り立っているから，特許権の売買，流生むという「知的創造サイクル」と呼ばれる考え方は通が進むと説明することもできる。日本において，特定着し，「知的財産の創造，保護及び活用」の各局面に許権者が侵害者から得られる損害賠償額が充分か否か

ついては論じ尽くされた感も強い。しかしながら，こについては議論もあるが(4)，パテントトロールを含むのうち活用については，自己実施，許諾（ライセンス）

特許権者の活動はグローバル化しており，米国流に特及び移転（譲渡・担保）があると説明されているもの

許権が売買される時代は，日本においても現実のもの(1)の ，自己実施や許諾に比べると，知的財産の移転がパテント 2018となろうとしている(5)。

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本稿では，近時の特許権売買契約において規定され納付の負担(11)について定めたり，売主に発明者や特許る条項について取り上げると共に，特許権の売買に伴権に関連するノウハウその他の技術が残る場合に，技い生じ得る独占禁止法上の問題を取り上げる。

術情報の提供・技術指導(12) や訴訟での協力(13) について定めたりする条項例がある。なお，特許権譲渡契約

２．特許権の売買の特徴が事業実施のための技術提供を債務の内容とするもの

日本民法は，「物」とは有体物を指すと定義し（民法であったかどうかが争点となった裁判例(14)もある。

85 条），無体物に当たる特許権を，所有権や用益物権

特許権は，特許発明の技術的範囲も，特許が無効にの客体とは考えていないが，権利質（民法 362 条）やなる可能性も個々に異なっており，不代替的と言えよ

準占有（民法 205 条）を認めているように，担保物権うが，「現状有姿」で購入することを前提として，買主(6)

や占有の客体となり得ることを認めている 。但し，に損害が生じても売主は保証せず，対価も返還しない特許権に準占有を認めるとしても，占有訴権の規定のこと(15)を定める条項例がある一方で，事業譲渡に伴う準用に関しては，特許権の譲渡契約に関する瑕疵につ

特許権の譲渡において，一方当事者が他方当事者に対いて，その争いを遮断する効果を認める余地があるかし，一 定 の 事 実 に つ い て 表 明 し 保 証 す る 条 項(7)

どうかであるとも解されている 。

（Representations and Warranties）や一定の事項を誓日本民法では，売買は，「当事者の一方がある財産権約する条項（Covenants）を詳細に定め，それらの違反を相手方に移転することを約し，相手方がこれに対しが あ れ ば，特 許 権 の 譲 渡 を 履 行 す る 前 提 条 件てその代金を支払うことを約すること」によって，そ（Conditions Precedent）を欠くとして買主が解除での効力を生ずるので（民法 555 条），特許権も売買の対き，売主が買主に補償をすること(16)を定める条項例も象となることは言を俟たないが，取引の安定化や買主提案されている。

(8)

保護のため ，日本特許法では，特許原簿への登録がなお，現行民法 570 条の瑕疵担保責任は，特定物売

特許権の移転の効力発生要件になっている（特許法 98

買について認められた法定責任と解する説（法定責任条 1 項 1 号）。

説）が有力であったが，民法改正（平成 29 年法律第 44

これに対し，米国特許法では，特許商標庁への登録号）により，瑕疵担保責任に代えて，債務不履行責任が譲渡契約締結日から 3 月以内又はその後の購入若しとして位置付けられる契約不適合責任が規定され，特くは抵当権設定より前にされない限り，譲渡の通知を定物か否かを問わず適用されることになった。売主が受けていない善意の，有価約因に基づくその後の購入買主に移転した権利が契約の内容に適合しない場合に者又は抵当権者に対して対抗できない旨が定められては（新民法 565 条），買主に，追完請求（新民法 562

いる（35 U.S.C. 261）。売買契約については，米国で条），代金減額請求（新民法 563 条），損害賠償請求及は，州法である契約法が適用されることになる。たび契約解除（新民法 564 条）が認められる。但し，売だ，特許権の譲受が侵害訴訟の提起より後に行われた主が知りながら告げなかった事実や売主が自ら第三者場合における原告適格の有無に関して，契約準拠法でのために設定し又は譲り渡した権利についての場合をあったニューヨーク州法によらずに，連邦法である特除いて，免除特約を定めることは可能である（新民法

許法に基づいて判断した裁判例（ニューヨーク州法に572 条）。

よ る べ き だ と す る 少 数 意 見 が 付 さ れ て い る）も ある(9)。

４．米国の特許購入契約の分析
米 国 の 特 許 購 入 契 約（Patent Purchase Agree-

３．日本の特許権譲渡契約の雛形の検討

ment）は，米 国 証 券 取 引 委 員 会（Securities and日本語で公表されている特許権譲渡契約の雛形は，

Exchange Commission）の EDGAR シ ス テ ム

後述の米国の特許購入契約と比較すると，総じて簡潔（Electronic Data-Gathering, Analysis, and Retrieval

なものが多い。売主の財産権移転義務を定める対象特system）や特許を売却又は購入しようとする会社の許権とその移転登録手続，買主の代金支払義務を定め

ウェブサイト等において多数開示されている。米国の(10)とその支払方法についての条項は，どの雛形特許購入契約の条文の内容や詳しさは案件に応じて千にも含まれる必須の条項と言えるが，ほかに，特許料差万別であるものの，一般化できる傾向も見られ，以る対価

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下のような内容の条文が規定される傾向があると整理するなど，売却対象の特許を売却後は一切実施する可することができる。英米型の契約条項が日本法の下で能性がないのであれば，このような条項を設けなくて

(17)

，日本に

よいはずである。しかし，売主が特許を売却して，買おいても特許権の売買が，米国流の特許購入契約に基主に実施し，収益を得，処分する権利を移転するもの

づいて合意されることはあり得ると考えておくべきでの，売主が事業から撤退するわけではなく，譲り渡しあり，米国の特許購入契約の条文例を理解しておくこ

た特許を実施する権利を留保しておきたい（買主やそとは，契約交渉の場面で今後必要になると考えられの後の譲受人から権利行使を受けるリスクは回避した

る。

い）こともある。パテントトロールの権利行使やその規定されることが増えている今日において防御を目的として特許を購入する買主にとっても，売（１） 譲渡の対象主に対して当該特許に関する事業を今後も行うことが特許についての全ての権利や利益の譲渡だけでなできるようにするライセンシーの地位を与えること

く，(a)発明自体，(b)世界各国で出願する権利，(c)特は，特許購入の趣旨に反しないのであろうと考えられ

許に関する訴訟原因（causes of action）や執行する権る。

利の譲渡も付随的な権利の譲渡として明記している契（４） 対価の支払約が見られる。
また，特許の取得や維持のための売主の更なる協力

公開されている契約において，対価の支払方法は一として，取引実行（Closing）の前又は後において発明

括払いとする例が多いが（但し，買主が支払う対価が者から必要な書類などを取得することや審査経過包袋

空欄であったり，省略されていたりする場合もある），（Prosecution History File）が弁護士・依頼者秘匿特権

買主が売買後に第三者から得たライセンス料の一部も（attorney-client privilege）や弁護士の職務活動の成対価として追加支払いする余地まで規定する雛形(18)果の法理（attorney work-product doctrine）の適用も見られる。

を受け，取引実行後も売主の通常の文書管理ポリシー
により保管されている限りで，原則として第三者に開（５） 売主の表明保証

示しないことを定めている場合もある。

特許権の売買において，売主が表明保証する対象がどこまで及ぶのかが，本稿で特許購入契約の分析を行（２） 既存のライセンス

うに当たっての筆者の最大関心事であったが，公開さ米国などではライセンス契約について登録を要する

れているいずれの契約も，売主の表明保証について，ことなく当然に対抗できるようにする制度が認められヴァリエーションはあるものの，それぞれ詳細な条項ており，日本においても平成 23 年特許法改正で当然を設けている。なお，特許の買主についても，支払義対抗制度が導入されたところである。

務を履行することなどについて表明保証する条項を設

このため，契約発効日以前に存在するライセンスやける例があるが，ここでは立ち入らないこととし，売不提訴の誓約（covenants not to sue）を引き受けるこ

主の表明保証に焦点を絞って条項の内容を紹介する。

とを条件として特許が譲渡されることを規定している

まず，(a)売主が適法に設立され有効に存在する会

場合があるが，ライセンス等を別紙において特定する社であって，本契約を締結する権限（authority）を有ものとし，別紙に記載されているライセンス等を除すること，(b)売主が特許についての瑕疵がなく譲渡

き，買主は引き受ける義務を負わず，特許の譲渡によ可能な権利（good and marketable title）を有するこり移転されないといった規定の仕方がなされている。

と，(c)本契約の履行や特許の譲渡が，定款，法律，契約，判決等の違反にならないことなどが表明保証の対（３） 売主へのライセンスバック

象となっており，これらは有体物その他の売買におい特許の買主が，売主の利益のために，取消不可能，ても広く求められる表明保証の事項と言える。

非独占的，譲渡不可能，再許諾不可能な，全額支払済(d)契約発効日まで特許が維持されるのに必要な特みの条件で当該特許のライセンスを売主に対して与え許料を売主が納付していること，(e)特許が再発行る例も見られる。売主が，例えば，事業から全面撤退（reissue），再 審 査（reexamination），抵 触 審 査（in-パテント 2018− 16 −

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terference）の対象となっていないこと，(f)発明や特電子事件知財高裁平成 26 年 5 月 16 日判決（判例時報

許に関して売主に対し又は売主による訴訟，仲裁，政2224 号 146 頁）においても明らかになったように，標府の調査等がないことなどは，特許の売買に特有な面

準化機関において定められた標準規格に必須となる特を含むが，公開されているデータベースなどからも確

許（標準規格必須特許）について「公平，合理的かつ認可能な情報を含む，特許の状況に関する基本的な情

非差別的」（fair, reasonable and non-discriminatory）

報を表明保証するものである。

な条件でライセンスする旨を誓約する宣言（FRAND(g)（別紙に記載した以外には）既存のライセンス

宣言）が行われることが多く，FRAND 宣言を行ってがないことを表明保証するのは，前述（2）で説明したいることが，当該特許権の効力に影響を与えるためでことと関連する。すなわち，既存のライセンスが存在ある。

する場合に，買主が既存のライセンスを前提として，(k)売主が，ブローカー等に対して，費用を買主にそれを引き受けなければならないとすれば，買主は，請求する権利を与えていないことを表明保証するもの

特許の購入に当たってデューデリジェンスを行い，既もあるが，特許の売買において，ブローカーを介して存のライセンスを全て売主に開示させて表明保証させ取引をすることが少なくなく，ブローカーの費用の請ることが，予測しないライセンス関係が後で判明する求が無視できないことを反映したものと言える。なことを防止するために必要となる。

お，Patent Broker Agreement と題された公表されて(h)売主の特許が，行政，仲裁，司法その他の手続における終局的判断で，いかなる理由であれ無効，特許いる契約によれば，例えば，購入価格の 10% とか，総収益の 25% といった手数料の記載が見られる。

適格性を欠く，又は執行不能と判断されたことがない
ことという表現で，表明保証がなされていることが多（６） 表明保証をしない事項

い。ほかに，特許が無効又は執行不能かもしれないこ

売主が表明保証をしている事項以外で，敢えて表明とを示唆する何らかの情報源からの何らかの通知又は保証をしない旨を規定することがある。当該特許権が情報を売主が知らない又は受領していないことも表明「現状有姿」のまま（Pas isQ）で譲渡されるものであっ保証する規定例がある。さらに，「売主の知る限りでて，一般の売買取引でも良く規定されるように，商品（To Seller/s knowledge）」という限定を加えることも性（merchantability）や特定目的との適合性（fitness(19)，「売主の知る限り」の意味を明確化するため

for a particular purpose）について表明保証をしないに，契約発効日において CEO の現実の認識を意味すと と も に，他 の 権 利 を 侵 害 し て い な い こ と（non-るという規定を設けている例や，特許出願等に関与しinfringement）も保証しない規定が見られる(20)。

あり

た，売主が現在雇い，又は売主を現在代理する全弁護士に当然なすべき質問をする以外の調査義務はないと（７） デューデリジェンス規定する例もある。売買対象となる特許が無効になる特許の売買の前に，特許が有効か，売主が瑕疵のなことがないことを表明保証できた方が買主にとってよい権利を有するか，権利に制限がないかなどについり厚い保護となるはずであるが，そこまで表明保証すて，買主がデューデリジェンス（Due Diligence）と呼るのではなく，行政，仲裁，司法その他の手続におけばれる精査を行うことが通常である。デューデリジェ

る無効等の終局的判断の不存在を表明保証するにとどンスでそれらを完全に把握しきれない場合に備えて，まっているのは，特許が将来において無効となるか否（5）で述べたような表明保証条項を置くことになるかを見通すことは，発明者を擁する特許権者自身でもが，そのほかに，デューデリジェンスが適切に行われ難しいためである。(h)に関連して，(i)売主が，特許るように，売主がデューデリジェンスで出願代理人よに挙げられた発明者以外の発明者を知らず，抵触審査り提供された特許審査手続ファイルその他の書類の完やその要求を含む先行発明に関する主張がなされてい全なコピーを提供する旨を規定したり，他方で，買主ることを知らないことを表明保証する例も見られる。

がデューデリジェンスの充分な機会を有し，適切な(j)ライセンスする条件について標準化団体より義デューデリジェンスを行った結果，（契約違反に起因務を課されたり，標準化団体に約束をしたりしていな

する責任を制限するものではないが，）契約発効後のいことを表明保証しているのは，Apple Japan 対三星

売買は最終的なものであることを確認する旨の規定をVol. 71

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省の 2012 年 2 月 13 日付プレスリリース(26)は，司法省置いたりする例が見られる。

反トラスト局は，問題となる取引において特許権の移（８） HSR 法に基づく届出

転が，現在の市場のダイナミクスを著しく変えること2011 年 に Novell, Inc. が Attachmate Corporationになる可能性は低いと結論づけて，調査を終了したこ（そ の 後，2014 年 に Micro Focus International と 合とを公表している。ただ，司法省反トラスト局は，併）に買収された際に，Microsoft，Oracle，Apple 及Apple 及び Microsoft による，標準規格必須特許を

び EMC に よ る コ ン ソ ー シ ア ム と さ れ る CPTN

「公平，合理的かつ非差別的」な条件でライセンスする

Holdings による Novell の 882 件の特許取得が行われことや標準規格必須特許に関する紛争で差止請求をし

(21)

に

ないことの明確な誓約によって，標準規格必須特許のは，ハート・スコット・ロディノ反トラスト改正法

潜在的，反競争的利用の懸念は減少したとする一方（Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act ofで，Google の誓約はより曖昧で，標準規格必須特許の1976）やその他の競争法上の届出を売主と買主が行うライセンシングポリシーを上記と同様に直接確認することに関する詳細な規定が設けられていた。米国司法

ものではないと認定した上で，無線機器の業界，とり省反トラスト局やドイツ連邦カルテル庁の審査によわけスマートフォンやタブレットコンピュータの市場

り，特許購入契約の内容も変更されたことが，米国司での標準規格必須特許の利用を監視し続け，標準規格た。2010 年 11 月 21 日付の当初の特許購入契約

法省の 2011 年 4 月 20 日付プレスリリース

(22)

で公表

されている。

必須特許権の反競争的な利用をやめさせるための適切な執行手段をとることを辞さないとも述べている。
その後，米国連邦取引委員会が，Motorola Mobility

５．特許権の売買に伴い生じ得る独占禁止法上のLLC（法的形態と社名が変更された）と Google に対す問題る調査を行い，「公平，合理的かつ非差別的」な条件で（１） 日本の事例

標準規格必須特許のライセンスを受ける意思を有する

日本において特許権の取得自体が独占禁止法の観点者に対し差止請求をして，排除しようとした行為につから問題とされた事例は見当たらないが，後述の米欧

い て，連 邦 取 引 委 員 会 法 違 反 と す る 同 意 審 決(27) をの事例との対比では，パチンコ機特許プールに関する2013 年 7 月 24 日に出している。

公正取引委員会平成 9 年 8 月 6 日勧告審決（平成 9 年

欧州委員会も，2012 年 2 月 13 日付で，Google によ(勧)第 5 号）において，特許プールへの特許権の集積

る Motorola Mobility Holdings Inc. の買収自体についを図り，既存のパチンコ機製造業者以外の者に対してては承認したが(28)，その後，欧州委員会は，2014 年 4は実施許諾を拒絶した行為が私的独占に該当するとさ

月 29 日 に，Motorola Mobility LLC に 対 し て，れたことが参考になる。

Motorola Mobility LLC によるスマートフォンの標準
規格必須特許に基づくドイツの裁判所での Apple に（２） 米欧の事例

対する差止請求が EU 独占禁止法の禁止する優越的地

特許権の取得はそれ自体としては，米国の独占禁止

位の濫用に当たるとして，排除命令(29)を出している。

法上適法であるが(23)，米国司法省及び連邦取引委員会

さらに，パテントトロールが関係する訴訟で当事者が発行する知的財産ライセンスについての独禁法ガイから独占禁止法に関する主張が出されることもある。

ドライン（2017 年 1 月 12 日改訂）は，5.7 項に「特許し か し，Intellectual Ventures v. Capital One 事 件権の取得」という項目を設け，独占禁止法の観点から

ヴァージニア東部連邦地裁判決は，原告と被告は関連分析の対象となることがあるのを明らかにしてい市場で競争関係に立たず，シャーマン法 2 条に基づく

る

(24)

。

独占行為は認められないとし，例えば，特許取得者が特 許 の 大 型 取 得 案 件 と な っ た Google に よ る(25)

全ての代替的，競合技術を取得したというように，特，Apple，

許の取得がそれ自体として競争を減殺したと主張でき

Microsoft 及 び Research in Motion（RIM）に よ るていないので，クレイトン法 7 条に基づく実質的に競Nortel Networks Corporation の特許の取得，並びに争を減殺するおそれのある資産取得とも認めなかっApple による Novell 特許の取得について，米国司法た(30)。

Motorola Mobility Holdings Inc. の 買 収

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また，パテントトロールに当たる Cascades Com-

日本においても，知的財産推進計画に謳われている

puter Innovation LLC という会社が，パテントトロー

ような「知財紛争処理システムの機能強化」に向けた

ルの権利行使に対し防御策を取る目的で特許を購入す

改革が進行すれば，知的財産の活用を目指す知的財産る会社である RPX Corporation 等 6 社を相手取って，ファンド等がメーカーから特許権を譲り受ける動きが共同ボイコットにより特許技術をライセンスできな

加速することも考えられる。今後，米国流のより複雑かったことを理由として独禁法違反訴訟が提起され，な規定を含む特許購入契約を目にする機会も増えるとカリフォルニア北部連邦地裁は，2013 年 1 月 24 日に想定され，その際に本稿での整理が役立てば幸いであ

シャーマン法 1 条及び 2 条の要件を検討した上で，被る。

告による却下の申立を認めたが(31)，原告が訴状を訂正した後の 2013 年 12 月 3 日には，被告による却下の申(32)立てが退けられて，審理が続き，2016 年 2 月 23 日に無効な特許をライセンスできなかったことは，独禁法上の損害（antitrust injury）の基礎にならないとし（注）(1)特許庁パンフレット 4 頁（https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/pdf/panhu/panhu01.pdf）。
(2)なお，知的財産を担保とする融資については，理論的な検討がなされ（高石義一監修『知的所有権担保』（銀行研修社，て，独禁法上の請求が棄却されるという経緯を辿って1997 年），鎌田薫編『知的財産担保の理論と実務』（信山社，

いる(33)。

1997 年），特集「知的財産ファイナンスと法(一)(二)」民商法

なお，IPXI（Intellectual Property Exchange Inter-

雑誌 149 巻 4・5 号，6 号（2014 年），藤原綾乃「知財担保融

national, Inc.）という知的財産の取引所は，2008 年に資の将来性〜中小企業の知的資産経営と金融機関〜」パテン
ト 68 巻 5 号 90 頁（2015 年）参照），知財金融を促進する施策設立され，2012 年より Unit License Rights と呼ばれも取られているが（http://chizai-kinyu.go.jp/），本稿では考る権利の取引を開始し，注目を集めたが，2015 年 3 月

察の対象に加えないこととする。

23 日に活動を終了するに至った(34)。米国司法省は，(3)See Brian Kahin, The Patent Ecosystem in IT: Business

IPXI のビジネスの調査を行い，2013 年 3 月 26 日付

Practice and Arbitrage (Dec. 5, 2008), available at https://

で，取引所が潜在的に知的財産市場に利益をもたらし

www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_events/
evolving-ip-marketplace/bkahin.pdf; Colleen V. Chien,

得るものの，ビジネスモデルの不確実性と潜在的な競

From Arms Race to Marketplace: The Complex Patent

争上の懸念から執行の意思を述べるのを差し控える旨

Ecosystem and Its Implications for the Patent System, 62のビジネスレビュー書簡(35)を発行していた。

Hastings L.J. 297, 300 n. 6 (2010).
(4)産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会「我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて」（2017 年 3

６．まとめ月），自由民主党知的財産戦略調査会知財紛争処理システム

米国において公表されている様々な特許購入契約を検討会「イノベーション促進のための知財司法改革−「特許分析してみると，表明保証の条項を含め，置かれてい資産デフレ」からの脱却を目指して−」（2017 年 4 月 18 日）

る条文にはかなりの共通性が見られるようになってい参照。

ることが分かる。現に 1 つの特許購入契約で取引され(5)Yoshiyuki PYoshiQ Inaba, IP Transaction / Monetization

る特許権の件数が，かなりの多数に上ることも少なく

in Asia (January, 2015), available at http://www.aipla.org/
committees/committee_pages/IP-Practice-in-Japan/Comm

なく，特許権の売買取引が相当程度定型化すると共ittee%20Documents/2015%20Mid-Winter%20Institute/12_Iに，それぞれに個性があるはずの特許権を相当程度

P%20Transaction%20%20Monetization%20in%20Asia%20(Y「まとめ買い」をしている傾向が窺える。

oshiyuki%20Inaba).ppt

パテントトロールが権利行使を行う目的で，またそ(6)森田宏樹「財の無体化と財の法」吉田克己＝片山直也編『財れに対して事業会社が防御をする目的で，特許ポートの多様化と民法学』85 頁，89 頁（商事法務，2014 年），金山
直樹「無体物の所有と占有」吉田克己＝片山直也編・前掲注

フォリオを充実させるべく，今日の特許権の売買が行われていることからすれば，米国における特許訴訟を(6)620 頁，629 頁。
。
(7)田村善之『競争法の思考形式』145 頁（有斐閣，1999 年）

巡る立法の動きや最高裁判決の潮流(36) がパテントト(8)中田裕康『契約法』337 頁（有斐閣，2017 年）。

ロールに有利に働くか否かによって，今後の特許権の(9)Abraxis Bioscience, Inc. v. Navinta LLC, 625 F.3d 1359

売買の動向にも大きな影響が及ぶことになると思われ(Fed. Cir. 2010) (Newman, J., dissenting); see also Abraxis

る。
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Bioscience, Inc. v. Navinta LLC, 672 F.3d 1239 (Fed. Cir.

パテント 2018

特許権売買契約と関連する法的問題
2011) (O/Malley and Newman, JJ., dissenting from denial of

た特許の「大半」を保有し続けていると言われる。小田切宏

petition for rehearing en banc).

之『イノベーション時代の競争政策−研究・特許・プラット(10)本稿では立ち入らないが，譲渡特許権の価値評価について

フォームの法と経済』185 頁（有斐閣、2016 年）参照。

踏み込んだ興味深い事例として，最高裁平成 18 年 1 月 24 日(26)https://www.justice.gov/opa/pr/statement-department-

判決（平成 17 年(受)第 541 号）裁判所ウェブサイト，知財高justice-s-antitrust-division-its-decision-close-its-investiga

裁平成 21 年 1 月 14 日判決（平成 18 年(ネ)第 10008 号）裁判

tions(27)https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2013/

所ウェブサイトがある。
(11)日本特許協会特許管理委員会『知的財産関係契約の実務と07/ftc-finalizes-settlement-google-motorola-mobility-case

文例集』120 頁（1994 年），長瀬佑志＝長瀬威志＝母壁明日香(28)http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decision『現役法務と顧問弁護士が実践しているビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』296 頁（日本能率協会マネジメントセ

s/m6381_20120213_20310_2277480_EN.pdf(29)http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_doc
s/39985/39985_928_16.pdf

ンター，2017 年）。

(30)Intellectual Ventures I LLC v. Capital One Financial(12)日本特許協会特許管理委員会・前掲注(11)120 頁。

Corporation, 2013 WL 6682981 (E.D. Va. Dec. 18, 2013). See(13)長瀬佑志＝長瀬威志＝母壁明日香・前掲注(11)296 頁，303

John PJayQ Jurata, Jr. & Amisha R. Patel, Taming the頁。
(14)知 財 高 裁 平 成 29 年 9 月 27 日 判 決（平 成 29 年 (ネ) 第Trolls: Why Antitrust is not a Viable Solution for Stopping

10056 号）裁判所ウェブサイト，大阪地裁平成 29 年 1 月 24

Patent Assertion Entities, 21 Geo. Mason L. Rev. 1251

日判決（平成 27 年(ワ)第 4376 号）裁判所ウェブサイト。

(2014);

Michelle

D.

Miller&JanuszA.

Ordover,(15)独立行政法人工業所有権情報・研修館「知っておきたい特Intellectual Ventures v. Capital One: Can Antitrust Law

許契約の基礎知識」118 頁（2010 年改訂）（http://www.inpit

and Economics Get Us Past the Trolls? , CPI Antitrust.go.jp/blob/katsuyo/pdf/info/tebiki_1009.pdf）。

Chronicle January 2015 (2).

(16)折田忠仁「事業譲渡に伴う特許権譲渡契約の一私案」パテ(31)Cascades Computer Innovation LLC v. RPX Corp., 2013

ント 67 巻 13 号 72 頁（2014 年）。

U.S. Dist. LEXIS 10526 (N.D. Cal. Jan. 24, 2013).

(17)青山大樹「英米型契約の日本法的解釈に関する覚書−「前(32)Cascades Computer Innovation LLC v. RPX Corp., 2013
WL 6247594 (N.D. Cal. Dec. 3, 2013).

提条件」，「表明保証」，「誓約」とは何か(上)(下)」NBL894 号(33)Cascades Computer Innovation LLC v. RPX Corp., 2016

7 頁，895 号 73 頁（2008 年）参照。

WL 705982 (N.D. Cal. Feb. 23, 2016).

(18)Gregory J. Battersby, Charles W. Grimes, & Leonard T.
Nuara, Drafting Internet Agreements, 2013 Supplement, §(34)失敗の原因を分析するものとして，Merritt L. Steele, The
Great Failure of the IPXI Experiment: Why Commoditiza-

2.06A[C].

tion of Intellectual Property Failed, 102 Cornell L. Rev. 1115

(19)「知る限り」という限定がなされることに関して，中山龍太郎「表明保証条項のデフォルト・ルールに関する一考察」
岩原紳作＝山下友信＝神田秀樹編集代表『会社・金融・法［下(2017).
(35)https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-iss
ues-business-review-letter-intellectual-property-exchang巻］』1 頁，7 頁（商事法務、2013 年）参照。

e-international(20)製品売買取引における非侵害保証条項を置いた場合について解説する参考文献として，重冨貴光「知的財産権の非侵(36)弁護士報酬の敗訴当事者負担に関する連邦巡回区控訴裁

害保証・紛争対応条項と紛争発生時の対応」知財管理 66 巻 5判所の先例を覆す判断を行った，2014 年 4 月 29 日の Octane

号 561 頁（2016 年）。

Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc. 事 件 及 び(21)https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/758004/0001
19312510279391/dex1054.htm

Highmark Inc. v. Allcare Health Management System, Inc.
事件の米国連邦最高裁判決については，山口裕司「米国特許(22)https://www.justice.gov/opa/pr/cptn-holdings-llc-and-

訴訟における弁護士報酬の敗訴当事者負担の動向」知財研

novell-inc-change-deal-order-address-department-justiceフォーラム 102 号 83 頁（2015 年）参照。また，2016 年 6 月

s-open-source

13 日の Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc. 事件(23)松下満雄＝渡邉泰秀編『アメリカ独占禁止法[第 2 版]』
413 頁（東京大学出版会，2012 年）参照。

及び Stryker Corporation v. Zimmer, Inc. 事件の米国連邦最高裁判決は，三倍賠償の可能性を高め，パテントトロールに(24)U.S. Department of Justice & Federal Trade Commission, Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual

有利に働くと見られている。

(原稿受領 2017. 12. 5)

Property, § 5.7 (January 12, 2017).
(25)なお，Motorola Mobility は 2014 年に Google から Lenovoに売却されたが，Google は Motorola Mobility 買収で取得しパテント 2018− 20 −

Vol. 71

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