生田哲郎◎弁護士・弁理士／寺島英輔◎弁護士

商標法53条の２の「代理人」の意義につき、名称のみならず、取引上の密接な信頼関係の形成という観点も含めて、広義に解釈した事例［知的財産高等裁判所 令和４年９月12日判決 令和元年
（行ケ）
第10157号］

１．事件の概要【本件商標】

日、日本において商標出願をしました。

本件は、以下の引用商標に関する韓（３）原告は白岩物産を通じ、平成28

国商標権を、被告商品の韓国における年５月６日、被告商品２万枚を注文し、総代理店であるエスタッチ社と共有す

同年５月18日発送の6000枚についてる被告が、商標法53条の２に基づき、登録第5911020号228万円の、同月25日発送の3500枚に本件商標についての商標登録取消審判

登録出願日：平成28年９月５日

ついて133万円の、同年６月７日発送を請求し（2018-300215号事件）、本設定登録日：平成29年１月６日の１万500枚について399万円の請求

件商標の商標登録を取り消す旨の審決

指定商品：第８類「つめ磨き（電動を受け、支払いました。原告はその後（以下、本件審決）を得たところ、原式のもの又は電動式でないもの）、つも被告商品を注文し、平成28年７月告が本件審決を不服として提起した審

めやすり、つめ切り、電気かみそり及13日発送の1200枚について45万6000

決取消訴訟です。

び電気バリカン、手動利器（『刀剣』円、同年８月16日発送の１万2000枚を除く。）、つめ用ピンセット、つめ用について456万円を支払いました。そ

紙やすり」の後も平成29年３月14日まで、被告

商標法53条の２は、日本で商標登録をしていない外国メーカーの商品を商品の注文は継続しました。

輸入販売等する者（代理人等）が、当該メーカーの承諾を得ずに、当該商品に【引用商標】（韓国商標権）（４）原告は平成28年６月10日、白岩付する標章を日本において商標登録し物産を通じて被告に対し、被告がエスた場合に、当該外国メーカーが一定のタッチ社商標の登録出願により生じた限度で当該商標登録の取消審判請求を権利または登録後における商標権を同することを認めています。代理店等が登録出願日：平成27年８月28日

社から譲り受け、この権利について原その地位を安定・確保すべく自らの名設定登録日：平成28年７月22日

告に商標法31条の使用権を許諾し、こ義でなした商標登録を一定の場合に取指定商品：「爪磨き器、非電気式磨れを独占的なものとすること等を内容り消し得るものとして、属地主義・商標

き器、つめやすり、非電気式つめやすり」とする本件契約書案を提示しました。
白岩物産は平成28年７月１日、被独立の原則を修正し、もって外国商標２．事実関係

告の意向として、独占的使用権の許諾

裁判所が商標法53条の２の「代理人（１）被告とエスタッチ社は、パリ条は難しいと回答し、また同月５日、エ……であった者」の意義につき解釈を約の加盟国である韓国で、引用商標にスタッチ社の出願が登録料未納により示した珍しい事例であり、実務上参考係る商標権を共有しています。

却下されたため、同月15日前には被権者の国際的保護を図った規定です。になりますので本稿にてご紹介します。 （２）エスタッチ社は平成27年12月３

告が引用商標の対応日本出願をする予2022 No.12 The lnvention 41

定であること、原告に独占的権利を与年９月５日までの間（以下、本件期間）るというべきである」と判示しました。

えるには、最低販売保証数量や、販売に、原告が「代理人」であったか否かに

また、「原告がエスタッチ社商標の計画等について、協議、確認をする必要つき、「 商標法53条の２は、輸入者が権使用に関する本件契約書案を作成し、があることを原告に指摘しました。

利者との間に存在する信頼関係に違背被告に対して送付したが、妥結に至っ（５）被告は原告による本件商標の登して、正当な理由がなく外国商標を勝ていないことをもって、原告が被告の録出願を知らずに、平成28年12月２

手に出願して競争上有利に立とうとす代理人とはいえない」との原告の主張

日に引用商標の対応日本出願をしましる弊害を除去し、商標の国際的保護をに対し、「エスタッチ社商標の使用権たが、同出願は本件商標を引例として図る規定というべきであり、この観点をめぐる交渉状況は……、原告が独占拒絶理由通知を受けました。

からすると、ここにいう『代理人』に的通常使用権の許諾を求めたところ、該当するか否かは、輸入者が『代理人』、被告が難色を示していたという状況に『代理店』等の名称を有していたか否かあったものである。これは、原告が、特許庁は以下のとおり判断して、本という形式的な観点のみから判断する

エスタッチ社商標ないし将来被告が日件商標の商標登録を取り消す旨の審決のではなく、商標法53条の２の適用の本において出願する予定の引用商標とをしました。

基礎となるべき取引上の密接な信頼関同一の商標は、本来、被告及びエスタッ（１）原告は被告商品を継続的に輸入係が形成されていたかどうかという観チ社が韓国において共有する商標に由し販売するまたは販売していた者であ点も含めて検討するのが相当である。

来すること、また、被告が独占的通常ることは明らかであって、被告との間この点、原告は、被告商品を輸入し使用権の許諾には簡単には応じられなには、継続的な取引により慣行上の信て、日本国内でこれを販売するためにいという意向であったことを知りなが頼関係が形成されており、本件商標の被告との取引関係に入ったものというら、本件商標の登録出願をしたことを登録出願時において、商標法53条のべきところ、……本件期間内の被告商意味するものであって、原告の信義則２にいう「代理人若しくは代表者」で品の納入は合計５回、1261万円に上違反を基礎付ける事実とはなり得てあった者に該当する。

り、決して少ないものとはいえず、さも、原告が被告の代理人であることを（２）被告が日本で本件商標を商標登らに、本件期間後の平成29年３月14日否定する事情ということはできない」

録出願する意思がなかったとはいえまで継続している。そうすると、原告として原告の主張を排斥し、結論としず、被告が原告に対し、日本においてと被告の関係は、単発の商品購入にとて原告は「代理人若しくは代表者」で引用商標の権利を取得することを放棄

どまるものではなく、継続的な取引関あった者に該当するとした本件審決にした、または取得する意思がないこと係の構築を前提とするものであり、こ誤りはない旨判断しました。

を信じさせた場合に該当すると認めるのことは、原告がわが国におけるエス（２）「正当な理由」の有無に足る客観的な証拠はなく、原告が本タッチ社商標の使用権を取得しようと知財高裁は、「被告が、同年（引用件商標を登録出願した行為に正当な理したこと、さらには、本件商標の登録者注：平成28年）７月５日の時点で由があったとは認められない。

出願をしたこと自体からも裏付けられエスタッチ社商標の出願が登録料未納るものである。以上の事情を総合考慮付により却下されたことを把握してい４．裁判所の判断

すると、原告と被告の間には、本件期たとしても、原告による本件商標の登（１）‌原告が「代理人……であった者」

間内に既に、代理人ないし代理店と同録出願まではわずか２か月にすぎず、様の取引上の密接な信頼関係が形成さこれをもって『長期間』放置したとか、知財高裁は、本件商標の登録出願がれたものと認めるのが相当であり、代原告のみならず任意の第三者においてなされた平成28年９月５日の１年前

理店契約の存否等にかかわらず、原告エスタッチ社商標に代わる商標を登録である平成27年９月５日から平成28は、同条の２にいう『代理人』に該当すすることが可能な状態を許容していた

３．特許庁の審決であるか否か

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などと評価できないことは明らかであ

もっとも、広く解釈する説も、「代理場合に認められるかについては、１）る」「原告は、エスタッチ社商標ないし人若しくは代表者」の文言の由来とな

外国商標権者が代理店等に対し、日本将来被告が日本において出願する予定

るパリ条約６条の７が、「得意先ないでの商標権取得に関心がない、またはの引用商標と同一の商標は、本来被告し顧客」を除外していること等に鑑み、その商標を放棄したと信じさせた場

及びエスタッチ社が韓国において共有契約関係の継続性ないし取引上の信頼合、２）代理店等が外国商標権者と取する商標に由来すること、また、被告関係の程度が一定未満の関係にある販引をする以前からその商標を善意で使が独占的通常使用権の許諾には簡単に売店等は除外されると解しています。

用していた場合、３）代理店等が自らは応じられないという意向であったこ

クロマックス事件（知財高裁平成の費用と努力により固有のグッドウィとを知りながら、独占的通常使用権を24年１月19日判決・判時2148号121頁）

ルを獲得したと認められる場合などがめぐる交渉中に本件商標の登録出願をも、「原告……が、……被告ないし被該当するとされます。そのほか、４）したものであるから、原告が当該出願告との間で日本における輸入代理店契日本における先願や侵害を防止すべについて正当な理由があるなどといえ約を締結している者から、日本におけく、外国商標権者に出願を請求したのないことも明白である」
として、本件審

る独占販売権を付与されていたわけでに反応がなかったなど、事務管理的な決に誤りはない旨判断しました。

ママいないものの、原告及び原告代表者と場合を挙げる説もあります。

被告との間には、継続的な取引により本判決は、エスタッチ社の出願が却５．考察慣行が形成され、原告……は、日本国下されたことを被告が知ってからわず（１）本件において、商標法53条の２内における被告の商品の販売体系に組か２カ月の経過では、被告が商標出願の要件のうち、引用商標に係る商標権み込まれるような関係にあったものとを放置し、または第三者の商標出願をがパリ条約の加盟国である韓国の商標みることができる」ことを理由として、黙認・許容していた（前記の１）の場権であること、本件商標と引用商標が代理権授与の事実なくして「代理人若合）といえないことに加え、被告が原類似する商標であること、本件商標としくは代表者」該当性を認めています。

告への独占的通常使用権の許諾には簡引用商標の指定商品が同一または類似

本判決は、代理人・代理店という形

単に応じられない意向であったと知りの商品であることの各要件について式面のみならず、同条適用の基礎となながら、原告が独占的通常使用権を巡は、特に問題ないでしょう。

る「取引上の密接な信頼関係が形成さる交渉中に本件商標の登録出願をした問題は、①「販売代理店」等の名称れていたか」という観点から、納入回ことを重視し、濫用的、信義則違反のを有しない原告が「代理人」（であった）

数（５回以上）、取引金額（1261万円以

商標出願であるとして「正当な理由」

か否か、②本件商標の登録出願が「正上）、取引期間（平成28年５月６日〜を否定したものと解されます。

当な理由」なくなされたものか否かと平成29年３月14日）を考慮して代理（４）本件で示された「代理人」「正当いう点です。

人該当性を認めており、従来の裁判例

な理由」（商標法53条の２）の意義と（２）①の「代理人」等の意義についの流れをくむ妥当な判決といえます。

そのあてはめは実務上大変参考になりては、外国商標権者から何らかの代理（３）②の「正当な理由」がいかなるますので、本稿において紹介しました。

権・代表権を付与された者と限定的に解釈する説もありますが、必ずしも代理権・代表権の存在を要件とせず、代理店、特約店、委託販売業者のように、外国商標権者との間で何らかの継続的な契約関係が存在する（した）者を広く 含 む と 解 釈 す る 説 が 一 般 的 で す。

いくた てつお東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
てらしま えいすけ
東京大学経済学部経済学科、同経営学科卒業。知的財産法務以外にも、多数の一般民事事件、刑事事件における豊富な経験・実績を有する。交渉・訴訟対応全般を得意とする。AI・機械学習分野における法務も取り扱う。統計検定（１級・統計数理、準１級）取得。

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