生田哲郎◎弁護士・弁理士／森本晋◎弁護士・弁理士

FRAND宣言特許権に基づく差止請求権の告知が不競法２条１項14号に該当するとされた事例［東京地方裁判所

１．事件の概要

平成27年２月18日判決

平成25年（ワ）
第21383号］

した被告プール特許権者が、FRAND

理的』
でないが、
『イメーションは、ブルー

本件の原告は、ブルーレイディスク条件によるライセンスを受ける意思のレイディスク及び関係機器に必須の技製品（BD）を日本国内の小売店３社ある原告に差止請求権を行使すること術に対して、公正で合理的な実施料をに販売する日本法人であり、被告は、は権利の濫用に当たり許されないとし支払うつもりであり、支払う意思もありBDに関する標準必須特許のパテントて、本件告知は、それにもかかわらず、ます（Imation expects to pay, and is willing

プールを管理・運営する米国法人です。

これを行使できるかのように記載したto pay）』と明言して、売上原価の3.5％

被告は、原告の取引先である小売店

点で虚偽の事実を告知するものであるという具体的な実施料を提示し、被告３社に対し、被告の管理する特許権にから、不競法２条１項14号に該当する提示実施料が非差別的である根拠、被係るライセンスを受けていないBDのと判断しました（下線筆者）。

告提示実施料の根拠等を示すよう要求したこと、③ これに対して、被告は、販売は特許権侵害を構成し、特許権者

2012年（平成24年）９月11日付けレターは差止請求権を有する旨の通知書を送「FRAND宣言をしている特許権者付しました（以下、本件告知）。

による差止請求権の行使については、 （甲２の同封資料３）により、実施料に原告は、被告に対し、本件告知が不相手方において、特許権者がFRANDついてライセンシーと個別の交渉はし正競争防止法２条１項14号の虚偽事宣言をしたことに加えて、相手方がないし、できない旨を回答し、数社が実の告知等に該当すると主張して告FRAND条件によるライセンスを受けブランドオーナー登録契約に共同署名知・流布行為の差止めを求めるとともる意思を有する者であることの主張立していることを回答したが、それ以上に、１億1000万円の損害賠償の支払証に成功した場合には、権利の濫用（民に、ブランドオーナーが被告と実際にいを求めて本件訴訟を提起しました。

法１条３項）に当たり許されない」

被告提示実施料で契約している資料を「① 被告は、米イメーション社に対し、示すことも、被告提示実施料の根拠を

２．裁判所の判断

2012年（平成24年）６月25日付けレター示すこともなかったこと、④ 米イメー

（１）本 件告知が不競法違反（虚偽事（甲２の同封資料１）により、被告のウェション社は、2012年（平成24年）９月

ブサイトが提供するライセンスプログラ

26日付けレター（甲２の同封資料４）

裁判所は、本件において、FRANDムについて通知し、被告パテントプーにより、『公正』なレートの根拠を示す宣言［パテントプールに参加しているルについてのライセンス条件として、よう要求したこと、⑤ One-Blue Japan

特許権者が標準必須特許について、公被告提示実施料を提示したこと、② 米株式会社は、原告に対し、平成25年４

正、合理的、かつ非差別的な条件（fair,イメーション社は、2012年（平成24年）月11日付けレター（甲３）により、被reasonable, and non-discriminatory

９月４日付けレター（甲２の同封資料２）

告提示実施料によるライセンス契約をterms）でライセンスを行う旨の宣言］をにより、被告提示実施料は『公正で合提 案したこと、⑥ 原告は、One-Blue

実の告知）に当たるか

2015 No.6 The lnvention 41

Japan株式会社に対し、平成25年５月９

いとの認定は厳格にされるべきことに場合に、差止請求権があるかのように

日付けレター（甲２）により、『公正、も照らすと、原告はFRAND条件によ告知することは、『虚偽の事実』を告合理的』なロイヤリティ率について議るライセンスを受ける意思を有する者知したものというべきである」

論する用意がある旨を回答したこと、であると認めるのが相当である。
（２）損害賠償請求権の有無⑦ 被告は、被告提示実施料の根拠を示

この点、原告ないし米イメーション社

すことも、実施料について交渉すること被告との間には、妥当とする実施料

裁判所は、本件告知の時点で、被告は、ともなく、米国においては他の被告プーについて大きな意見の隔絶が存在する。

本件告知が不競法２条１項14号の不正ル特許権者と共同して米イメーション

しかし、ライセンサーとライセンシー競争行為に該当すると認識しておらず、社に対する特許訴訟を提起し、日本にとなろうとする者とは本来的に利害が対かつ、そのことについて過失があった

おいては原告の取引先に本件告知を立する立場にあることや、何がFRANDとはいえないから、損害賠償請求権は行ったこと、が認められる。

条件での実施料であるかについて一義発生しないと判断しました（下線筆者）。

本件訴訟において、被告提示実施料的な基準が存するものではなく、個々のがFRAND条件に合致するものか否かに特許の標準規格への必須性や重要性等「当裁判所は、前記のとおり、FRAND関し、被告と他のブランドオーナーとのについては様々な評価が可能であって、宣言をしている特許権者による差止請間の契約書（乙３ないし７、16）、BDのそれによって妥当と解される実施料も求権の行使については、相手方におい標準必須特許に関する別の特許プール変わり得ることからすれば、原告ないして、特許権者がFRAND宣言をしたことであるPremier BDの提供するライセン米イメーション社の交渉態度も一定程に加えて、相手方がFRAND条件によるスプログラムの実施料に関する証拠（甲度の合理性を有するものと評価できる。

ライセンスを受ける意思を有する者であ９、12）、DVDの標準必須特許に関する加えて、被告の交渉態度も、必ずしもることの主張立証に成功した場合には、パテントプールであるDVD6Cの提供す原告ないし米イメーション社との間での権利の濫用（民法１条３項）に当たり許るライセンスプログラムの実施料に関すライセンス契約の締結を促進するものされないと解するものであるが、このよる証拠（乙８、14、15）、原告製品の小ではなかったと評価できることからする

うな解釈は、本件告知後の知財高裁平

売店に対する販売価格や経費に関すると、両社間に大きな意見の隔絶が長期

成26年５月16日決定（乙21大合議決定）証拠（甲９）などが提出された……が、間にわたって存在したとしても、原告ににおいて初めて示されたものであった。

これら被告提示実施料がFRAND条件においてFRAND条件でのライセンス契約

本件告知の時点（平成25年６月４合致するか否かの判断の前提となり得を締結する意思を有するとの認定が直日）では、乙21大合議決定の原決定る資料も、本件告知の時点においてはちに妨げられるものではない」

である東京地裁平成25年２月28日決互いに相手方に開示されていなかった」「上記のとおり、本件告知の時点では、定（乙25。なお、同決定が非公開の「上記に鑑みると、原告ないし米イ

原告はFRAND条件によるライセンスを仮処分手続に係るものであることに照メーション社は、被告ないしOne-Blue受ける意思を有していたと認められるからすと、被告が本件告知時点で同決定Japan株 式 会 社 に 対 し、FRAND条 件

ら、被告提示実施料がFRAND条件にを知り得る状態にあったかには疑問もによるライセンスを受ける意思がある

違反するものであったか否かにかかわらあるが、被告は同決定を前提に過失のことを示してライセンス交渉を行ってず、被告プール特許権者が原告やその有無を争っていることから、これにいたものと認められ、原告が米イメー顧客である小売店に対し差止請求権を従って判断する。）や東京地裁平成25

ション社を中心とするイメーショング

行使することは、権利の濫用として許さ年２月28日判決・判時2186号154頁（甲ループに属する日本法人であることれない状況にあったと認められる。

13）は出されていたが、これらの決……、前記のとおり、FRAND条件にそして、上記のように、差止請求権定及び判決は、特許権者に誠実交渉義よるライセンスを受ける意思を有しなの行使が権利の濫用として許されない務違反があったことを重視しており

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（乙25・31 ～ 39頁、甲13・116 ～ 119と解することが、確立した法的見解で条件によるライセンスを受ける意思が頁）、これらの決定及び判決が示したあったということはできないのである

ないとはいえないことになるでしょう。

基準を本件にあてはめた場合の結論のから、被告は、被告プール特許権者のしたがって、実施料の算定根拠・資予測は困難であったと認められる。

小売店に対する差止請求権の行使が権料を示すなどして、状況を打開し、ラ上記判決の控訴審である知財高裁平利濫用として制限され、本件告知が虚イセンス交渉をさらに促進するための

成26年５月16日判決・判時2224号146

偽の事実の告知となることを、本件告イニシアチブを取ることが、事実上、頁（甲22）には、同判決及び乙21大合知の時点では知らなかったものであり、パテントプール管理者において求めら議決定に当たっては、当事者の協力をそのことにつき過失もなかったと認めれることになると考えられます。

得た上で、国内、国外を問わず広く意るのが相当である」（２）損害賠償請求における過失見を募集したところ、数多くの意見が寄せられ、FRAND宣言された必須特３．考察

許による差止請求権の制限について（１）ライセンスを受ける意思

本判決は、FRAND宣言特許権に基づく差止請求権の行使が権利の濫用としては、① 何らかの制限を課すことは、む

本判決も引用している知財高裁平成

許されない場合において、差止請求権がしろ当事者間の任意のライセンス契約

26年５月16日決定は、FRAND宣言特あるかのように告知することが、不競法の成立を阻害し、技術革新や標準化作許権に基づく差止請求権の行使は、相２条１項14号の虚偽事実の告知等に該当業に悪影響を及ぼすことになりかねな手方がFRAND条件によるライセンスすることを認めた初めての判決です。

いから、相当ではないとする意見、②を受ける意思を有する者であることの他方、本判決は、本件告知の時点にいわゆるホールドアップ問題等を指摘主張立証に成功した場合には、権利のおいては、FRAND条件によるライセし、FRAND宣言された以上は、一定濫用（民法１条３項）に当たり、許さンスを受ける意思を有する相手方に対程度の制限がされるべきであるとするれないと判断していました。

するFRAND宣言特許権に基づく差止意見、③ FRAND宣言された特許権に本判決は、大合議決定を前提として、請求権の行使が権利の濫用に当たり許ついての差止めは一切認められないと本件の具体的な事情の下において、原されないとの解釈が確立した法的見解する意見、に分かれ、差止請求権の制

告がFRAND条件によるライセンスをであったとはいえず、したがって被告限がされるべきとした場合の法律構成受ける意思を有している者であると認は虚偽事実の告知につき無過失であるや、差止請求権の制限に関する判断基定した事例判例と位置づけられます。

として、不競法４条に基づく損害賠償準についても意見が分かれていたこと

大合議決定および本判決は、FRANDが記載されている（甲22・147 ～ 149頁）。

条件によるライセンスを受ける意思が逆にいえば、大合議決定が下された

このように、FRAND宣言をしているないとの認定は厳格になされるべきで今後においては、パテントプール管理特許権者による差止請求権の行使につあると述べています。このような裁判者が取引先に対して同種の警告をした

いては、相手方がFRAND条件による例の立場を前提にすると、当事者間で場合には、過失が認められるであろう

ライセンスを受ける意思を有する場合実施料の金額に争いがあり、交渉が暗ことに留意すべきです。に権利濫用とする（乙21大合議決定や礁に乗り上げている程度では、FRAND請求を認めませんでした。

本判決の採用する）法的構成以外にも様々な法的構成が考えられるところであり、本件告知の時点において、相手方がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有するということをもって、直ちに差止請求権の行使が許されない

いくた てつお1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
もりもと しん弁護士・弁理士・中小企業診断士。東京大学法学部卒業。知的財産権関係法務、システム開発契約・紛争事案、情報法分野の法律問題等を多く取り扱っている。

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