生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

共有特許権者の一人が単独で損害賠償請求をした場合などの特許法102条２項の損害額の推定覆滅理由について判断した事例［知的財産高等裁判所

１．事件の概要

令和２年９月30日判決

令和２年
（ネ）
第10004号］

備的請求に関する争点）が争点になり（ウ）「これらの事情に鑑みると、原告に、本件は、発明の名称を「光照射装置」ました。本稿では、争点６のうち、特被告による本件特許権侵害行為がなとする特許（特許第4366431号）の特許

許法102条２項の推定覆滅事由についてかったならば利益が得られたであろう権者である一審原告が、一審被告製品説明します。という事情は存在しないから、特許法102条２項による推定の前提を欠く」の製造および販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して、被告各製品の製３．争点に関する当事者の主張

イ．推定覆滅理由

造・販売等の差止め、廃棄、損害賠償（１）一審被告の主張（ア）
本件再訂正発明の顧客吸引力等

金の支払いを求めた事件の控訴審です。

ア．特許法102条２項の不適用「前記ア（ア）及び（イ）……事情は、本

原審は、特許権侵害を認め、被告製品［以下、原審における被告の主張］

件再訂正発明に顧客吸引力がないことの製造・販売の差止めおよび損害賠償（ア）「原告は、本件再訂正発明の実施品などを示すものであり、推定覆滅事由請求の一部を認める判決をしたところ、を販売していない」

として考慮すべきものである」

原告被告の双方が控訴しました。

（イ）「本件再訂正発明は、光照射装置の［以下、控訴審における追加主張］

本件は、被告が被告各製品を製造・性能を向上させる発明ではなく、順方「被告各製品において、白色LEDと青販売した期間の一部で本件特許権が原向電圧の異なるLEDを用いた光照射装色LED（被告製品１に搭載された白色

告とＡ社の共有になっており、原告の置を製造する場合に部品点数及び製造LEDと被告製品３に搭載された青色みが訴訟を提起したという興味深い特コストの削減を図る発明にすぎない。こLED、被告製品４に搭載された白色徴があります。また、被告各製品の一こで、被告各製品のうち、白色LED搭LEDと被告製品６に搭載された青色部では本件再訂正発明の効果を十分に載製品と青色LED搭載製品とは、順方LED）とは、いずれも順方向電圧は同発揮していない点も特徴的です。

向電圧は同じであるから、LED基板はじであり、順方向電圧が異なるのは赤共通のサイズのものが利用される。こ色LED（被告製品２及び５に搭載されのため、本件再訂正発明は、赤色LEDた赤色LED）であり、順方向電圧が同本件では、無効の抗弁の成否（争点

搭載製品の製造に際し、赤色LEDに固じLEDを搭載するLED基板は、もとも１）、先使用権の抗弁の成否（争点２）、有のサイズのLED基板を用意しなくてと共通の基板サイズのものが利用され自由技術の抗弁の成否（争点３）、作用もよいというメリットがあるにとどまる。そして、赤色LEDは、白色LEDや効果不奏功の抗弁の成否（争点４）、一る。ところが、赤色LED搭載製品の販青色LEDと比較すると暗いため、検査審被告の過失の有無（争点５）、一審原売実績は乏しいことから、その製造上用照明としての需要が極めて少ないこ

告の損害額
（争点６）
、消滅時効の成否（争のコストダウンというメリットは零にとは業界常識であり、実際にも、一審点７）、一審被告の利得額（争点８：予等しい」

被告が本件期間１ないし４の期間中に

２．争点

2021 No.2 The lnvention 45

販売した被告製品２の販売個数は数個

LED基板を備えた各種の光照射装置に（２）推定覆滅理由であり、売上高はごく僅かな額にとどついて、それぞれの順方向電圧が異な

ア．本件再訂正発明の顧客吸引力等まっている。

るにもかかわらず同じサイズのものを「被告各製品においては、本件再訂正

このように被告各製品においては順選択できるという選択の幅を提示する発明は、白色LED搭載製品及び青色方向電圧が同じである白色LEDと青色ことができ、顧客吸引力につながる」

LED搭載製品と順方向電圧が異なる赤LEDを搭載するLED基板は、もともと（イ）
共有特許権者の存在

色LED搭載製品（被告製品２及び５）共通の基板サイズのものが利用されて「一審原告は、Ａ社から本件特許権の及び赤外LED搭載製品（被告製品７）にいること、順方向電圧の異なる赤色共有持分の移転を受けた際、Ａ社から、ついて、専用のLED基板及びこれを収LED搭載製品の販売実績は乏しいこと

Ａ社の有する本件特許権侵害に基づく容する筐体を用意する必要はなく、白色からすると、一審被告が販売した被告一審被告に対する損害賠償請求権を承LED搭載製品及び青色LED搭載製品と各製品については本件再訂正発明の作継した」

共通のサイズのLED基板及び同一の筐用効果が奏していないか、又は仮に奏「一方の共有者が不実施で他方の共有体を用いることができる点において主していたとしても、著しく低いもので者のみが実施している場合、不実施のたる効果を発揮するものと認められる」あって、本件再訂正発明に顧客吸引力共有者が特許法102条３項により算定さ「被告製品２、５及び７の販売個数（合はないから、かかる事情は推定覆滅事れる損害額を現に請求していない限り、計●●個）が全体の約●●●●である由として考慮すべきである」

実施している共有者は、同条２項によことは、本件期間１ないし４における（イ）
共有特許権者の存在り算定される損害額全額について請求

被告各製品の売上げに対する本件再訂［以下、原審における被告の主張］可能であるというべきである」

正発明の寄与ないし貢献の程度が相当「原告は、Ａ社と本件特許権を共有し［以下、控訴審における追加主張］低いことを示すものといえる。ていた期間……における被告の販売分「侵害者が複数いる場合にそれぞれのしたがって、被告製品２、５及び７に係る損害額については、持分割合（本損害賠償債務が不真正連帯債務となるの販売個数（合計●●個）が全体の約件においては50％）に応じて案分したと考えられていることからすれば、権●●●●であることは、本件推定を覆額の限度で請求できるにすぎない」

利者が複数いる場合のそれぞれの損害す事情に該当するものと認められる」賠償債権も不真正連帯債権になると考イ．共有特許権者の存在（２）一審原告の主張えるべきである。……不真正連帯債権「一審原告がＡ社の有する本件特許権

ア．特許法102条２項の適用であれば侵害者の二重払の危険も防止侵害に基づく一審被告に対する損害賠［以下、原審における原告の主張］することができ、侵害者保護としては償権を承継したことを認めるに足りる「権利者が特許発明の実施品を販売し十分である」

証拠はない」「特許権の共有者は、自己の共有持分ていなくても、侵害品と競合する製品を販売していれば同項が適用されるの４．裁判所の判断権の侵害による損害を被った場合には、であり、少なくとも原告はそのような（１）特許法102条２項の適用侵害者に対し、特許発明の実施の程度製品を販売している」「原告各製品と……被告各製品の需要に応じて特許法102条２項に基づく損害

イ．推定覆滅理由の不存在者は共通するものといえるから、本件額の損害賠償を請求できるものと解さ（ア）
本件再訂正発明の顧客吸引力等においては、原告に、被告による本件れる。また、同条３項は特許権侵害の「本件再訂正発明を実施することによ特許権侵害行為がなかったならば利益際に特許権者が請求し得る最低限度のり、需要者に対し、白色LEDが搭載さが得られたであろうという事情が存在損害額を法定した規定であると解されれたLED基板、赤色LEDが搭載されたする」

ることに鑑みると、特許権の共有者にLED基 板 又 は 青 色LEDが 搭 載 さ れ た
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侵害者による侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情構成要件を充足している場合、特許ありません。本件では不真正連帯債権が存在しないため、同条２項の適用が発明の主たる効果を奏しないとしても、にならないとした裁判所の判断は妥当認められない場合であっても、自己の非侵害と認定することはできません。そでしょう。

共有持分割合に応じて、同条３項に基のため裁判所は効果不奏功の抗弁（争他方で、被告は、原告の損害賠償請づく実施料相当額の損害額の損害賠償点４）は認めませんでした。しかし、損求額は特許法102条２項で推定される額を請求できるものと解される。

害額の推定の際に効果不奏功を考慮すに特許権の持ち分（50％）を乗じた額でることは可能であり、裁判所の認定手ある旨の主張をしましたが、これも認法は妥当でしょう。

められませんでした。仮に特許権が金しかるところ、例えば、２名の共有者の一方が単独で同条２項に基づく損銭債権に転換したのであれば（例えば、害額の損害賠償請求をする場合、侵害者が侵害行為により受けた利益は、一（２）共有特許権者の存在特許権を売却したときの代金債権）、特方の共有者の共有持分権の侵害のみな本件では、被告が侵害した時期の一許権の持ち分に応じて金銭債権が分配らず、他方の共有者の共有者持分権の部で特許権が原告とＡ社の共有になっされることになると思われます。しか侵害によるものであるといえるから、上ており、かつ、Ａ社が損害賠償請求をし、特許権侵害に基づく損害賠償請求記利益の額のうち、他方の共有者の共していないことから問題になりました。

権は、特許権が金銭債権に転換したも有持分権の侵害に係る損害額に相当す

原告は、原告の損害賠償請求権とＡのではなく、共有特許権者の各自に生る部分については、一方の共有者の受社の損害賠償請求権は不真正連帯債権じた損害を金銭で賠償させるものであけた損害額との間に相当因果関係はなになると主張したものの、認められまり、共有特許権者の各自に生じた損害いものと認められ、この限度で同条２せんでした。

は特許権の持ち分に比例するものでは項による推定は覆滅されるものと解す

仮に不真正連帯債権となる場合には、るのが相当である」

損害賠償は次のステップで清算される「権利者が複数いることから直ちにそことになります。

れぞれの損害賠償債権が不真正連帯債権になると解すべき理由はない」
５．考察（１）本件再訂正発明の顧客吸引力等
本件では、被告製品に、白色LED搭ありませんから、被告の主張は失当でしょう。
本件で裁判所が認定したように、共①本件訴訟で、被告は原告に対して、有特許権者の各自に生じた損害は、各原告の損害分とＡ社の損害分の合共有特許権者の実施割合に比例すると計を賠償する。

推定するのが合理的であり、特許法102②本件訴訟の後に、原告が受領した

条３項は最低損害額を規定したものと損害賠償額を原告とＡ社の間で清解されます。よって結局、原告とＡ社算する。の両者が特許権を持ち分均等で共有し、載製品、青色LED搭載製品、赤色LED

しかし、侵害者が複数いる場合には、Ａ社が侵害品と競合する製品を実施し搭載製品および赤外LED搭載製品の４

民法719条の規定により不真正連帯債務ていない場合には、原告の損害額は、特種類があり、その全てが本件再訂正発になりますが、侵害された権利者が複許法102条２項によって推定される金額

明の技術的範囲に属すると認定されま数いた場合に不真正連帯債権となるとから同法３項で算定される金額の２分したが、本件再訂正発明の主たる効果いう規定は民法、特許法のいずれにもの１を控除した金額になります。

は、赤色LED搭載製品（被告製品２、５）および赤外LED搭載製品（被告製品７）で発揮されていると認定され、主たる効果を発揮する被告製品２、５、７の割合が少ないことが推定覆滅理由になると判断されました。

いくた てつお東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
さの たつみ東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007
年弁護士登録後、インテックス法律特許事務所に在籍。

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