生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

共同出願契約に違反して他の共有者と協議なく独自に発明を実施した共有者が、契約により特許権の持ち分を喪失したとされた事例［東京地方裁判所 令和２年１月30日判決 平成31年（ワ）
第4944号］（第一審）［知的財産高等裁判所 令和２年８月20日判決 令和２年（ネ）
第10016号］（控訴審）

１．事件の概要

で販売するという商流で販売された。

告販売行為は本件特許権１を侵害する

本件は、共同出願契約を締結して共（３）原告、被告Ａ、ＢおよびＣは、平などと主張し、原告に対して損害賠償

有特許権者となった原告と被告が、共成25年４月15日付で、特許権は４者のを求める訴訟（別件訴訟）を提起した。に相手方の行為が当該契約に違反する共有（持ち分各４分の１）とし（２条）、原告は、平成30年12月21日付で本件と主張して、原告が被告に対して特許「他の全ての当事者の同意を得なければ権侵害差止めおよび損害賠償を請求し……本件発明の実施を許諾してはなら」た事案です。本稿では第一審と控訴審ず（８条）、「事前の協議・許可なく、本を通じて説明し、原告・被告Ａ等の用語・件の各権利を新たに取得し、又は生産・訴えの利益があるか（本案前の争点）、略称は引用文も含め第一審の用語・略販売行為を行った場合、本件の各権利被告販売行為が原告の本件特許権１を称に統一します。

は剝奪される」（13条。以下、本件定め）侵害するか（争点１）、被告Ａが本件各とする本件共同出願契約を締結した。本

特許権の持分権を喪失したか（争点２）、２．前提事実（争いのない事実等）

件定めは、特許法73条２項にいう「別被告の行為は不法行為を構成するか（争（１）原告、被告Ａ、ＢおよびＣ（筆者段の定め」に該当する。

点３）、損害額（争点４）が争点になり

注：Ｂ、Ｃは訴訟外）は、特許権の登（４）原告は、平成28年４月以降、独自ました。

録時点において、本件特許権１およびに本件発明１の技術的範囲に属する靴

争点３は不正競争および一般不法行

本件特許権２を共有していた。なお、ひも（原告製品）を製造・販売してい為の事例として興味深い事例ではありいずれの特許公報の発明者欄にも、発る（原告販売行為）。原告販売行為にますが、誌面の都合上、特許法関連で明者として原告の代表取締役、被告Ａ、ついて、原告が、被告Ａ、ＢおよびＣ

ある本案前の争点、争点１および争点

ＢおよびＣが記載されている。の同意ないし許可を得た事実はない。

２について説明します。

（２）原告、被告Ａ、ＢおよびＣは平成（５）被告Ａによって平成28年12月５日

24年７月ころ、共同して、日本において、に設立された被告会社は、遅くとも平４．当事者の主張

本件特許権１の請求項１に記載された

成29年４月から、本件発明１の技術的（１）本案前の争点（訴えの利益の有無）

発明（本件発明１）の技術的範囲に属範囲に属する被告製品の販売を開始し［原告の主張］する「キャタピラン」という名称の靴た（被告販売行為）。被告販売行為につ特許法は、特許権侵害訴訟と特許無ひもの販売に着手した。キャタピラン

いて、被告らが、原告の同意ないし許効審判が同時に係属する場合において、は、Ｃが中国で製造、Ｂが中国で梱包、可を得た事実はない。ＢおよびＣは被互いに異なる判断がされ得ることを許被告Ａが中国で仕入れ、香港で日本へ告販売行為を許可した。

容しているから、特許権侵害訴訟におの輸出を手配し、原告が輸入して日本（６）被告Ａは、平成28年６月15日、原ける主張と無効審判における主張との特許権１の無効審判を請求した。
３．争点

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間には禁反言の法理は適用されない。

特許権の持分権の剝奪効を有するから、

５．裁判所の判断［被告の主張］被告Ａは被告販売行為により本件各特（１）本案前の争点

原告は、本件特許権１は無効である許権の持ち分各４分の１を有さないこ「原告は本件特許権１について本件とになった。

無効審判請求をしている。しかし、そとして無効審判を請求し、本件訴訟においては本件特許権１が有効であるこ被告らは、平成28年４月以降の原告

こで原告が本件特許１に無効理由があとを前提として権利行使しようとして販売行為をもって本件定めに違反するるとの主張をしているとしても、特許おり、原告の矛盾挙動は禁反言の原則というのであれば、被告Ａは、平成27を無効にすべき旨の審決が確定しないに抵触する。

年９月までに、龍帯国際を経由する方限り特許は有効であり（特許法125条（２）‌争点１（被告販売行為が原告の本法により海外市場において製品を販売参照）、現在、法的に本件特許１は有件特許権１の持分権を侵害するか）したことをもって、先に本件定めに違効なのであるから、本件において、原［原告の主張］反したことになる。

告が特許が有効に存在することを前提

被告販売行為は、特許法73条２項の［被告の主張］とする主張をしたとしても、矛盾した「別段の定め」に該当する本件定めに違本件共同出願契約の下では、いった挙動がされているとは直ちにはいえ反し、原告の本件特許権１の持分権をん他の共有者との事前の協議および許ず、訴えが不適法になるとは認められ侵害している。

可なく生産または販売を行った者は、共ない。なお、被告は、それが必要と考被告らは、被告販売行為の時点にお同事業者に対する背信行為を行った者

えるのであれば、特許権侵害に基づくいて原告は無権利者であったと主張すとして、本件各特許権に係る発明を実原告の請求に対して本件特許１が無効るが、原告は現在もなお本件各特許権施する権限を失い、共有者の協調関係審判により無効にされるべき旨を主張の登録を維持しており、その共有特許から排除され、離脱させられるという

す る こ と が で き る（ 特 許 法104条 の権者である。のが契約当事者の意思である。その後

３）。

［被告の主張］の本件各特許権に係る発明の実施であしたがって、本件訴えの提起は訴訟

原告は、原告販売行為により本件定る生産または販売については、残った上の禁反言に反する矛盾挙動とは評価めに違反し、被告会社が被告販売行為を者の事前の協議および許可があれば足できず本件訴えは適法である」

開始した平成29年４月以前に本件各特り、背信行為を行った者との事前の協（２）争点１許権の持分権を喪失していたのである

議および許可は不要になる。

「特許法73条２項によれば、各共有者から、被告販売行為が原告の本件特許権

被告Ａは、平成27年９月までに、Ｂが自らする特許発明の実施については、１に係る持分権を侵害することはない。

およびＣとともに、龍帯国際を経由す他の共有者の同意を要しないことをこれに対し原告は、上記持分権の喪る方法により海外市場において製品をもって原則とした上、共有者間の合意販売した。

によってこれと異なる定めをすること失につき登録がなされていない以上、いまだ本件各特許権の共有者であると反原告は、当初この事業に関与したも論するが、移転登録が未了であっても、のの、同年４月に龍帯国際から脱退し、本件定めは、「各共有者は、既に明示少なくとも権利移転の当事者間では、権その際、海外市場について原告と龍帯又は黙示的に合意されている事業形態

利移転の効果は相対的に発生している国際がそれぞれ独自に市場を開拓し、販（商流）に沿って発明を実施することは、と解するのが合理的である。

売することが当事者間において合意さ各共有者においてすることができる一（３）‌争点２（被告Ａが本件各特許権れていた。

方、それと異なる態様での自己実施にの持分権を喪失したか）ができる」

よって、龍帯国際を経て行われた製ついては、別途の協議、すなわち、事［原告の主張］品の販売が本件定めの違反に当たるこ前の協議・許可を要し、これをするこ

本件定めは、違反者に対して本件各とはない。となく、既に取得された特許権の実施

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いでしょう。

として製品の生産・販売行為をするこ

そして、原告が、被告販売行為の開とは許されないとして制約したものと始に先立つ平成28年４月以降、従前の裁判所が指摘しているように、被告解される。

事業形態（商流）とは異なるものとしは特許無効の抗弁を主張することが可

また、本件定めの『剝奪される。
』て、独自に原告製品を日本で製造し販能なので、特許の有効・無効は本案でとの文理からすると、他の共有者の事売したことにより、その共有持分権を審理すればよいでしょう。

前の協議・許可を経由することなく、喪失していることは、前記……のとお（２）‌共同出願契約における「別段の本件各特許権に係る発明を、自ら実施りであるから、被告販売行為についてして、製品の生産又は販売をした共有

原告の同意ないし許可は要しないとい者は、本件各特許権に係る自己の持分うべきである」

単独で特許発明を実施できることを原権を喪失するものと解するのが相当で「原告は、被告Ａが海外市場におい則にしていますが、「契約で別段の定をある。なお、特許権の移転、放棄によて龍帯国際を経由して製品を販売しした場合を除き」と規定されています。

る消滅が登録しなければ効力を生じなていたことを挙げて、本件定めに違反

本件共同出願契約は「別段の定め」を

い こ と を 定 め た 特 許 法98条 １ 項 は、したのは、被告Ａが先であると主張すした場合に該当し、当該契約の規定に権利の得喪に伴い権利の帰属が問題とるけれども、前記……の事実経過によ

よって、事前の協議・許可なく生産・なる当事者間において、当該権利の得れば、原告は、龍帯国際への関与から販売を行うことが禁止されていました。

喪の効果を認めることの支障にはなら

事実上脱退した際、龍帯国際が海外市したがって、仮に原告の持分権が喪失ない」

場において販売することについて包していなければ、被告販売行為は当該「原告は、平成28年４月以降、従前の括的に了解していたと認められる」契約に違反することになり、原告の本定め」について
特許法73条２項で、共有特許権者は件特許権１の持分権侵害または契約違事業形態（商流）とは異なり、独自に原告製品を日本で製造し販売している。

６．考察

反（債務不履行）の責任を負うことにそして、原告販売行為について、他の（１）禁反言の原則に関してなったでしょう。

共有者である被告Ａ、Ｂ及びＣとの事

本件では、原告は、特許庁の無効審

しかし、本件では、被告販売行為よ前の協議や許可はされていないから、原判では本件特許権１が無効である旨主り先に、原告販売行為による原告の契告は、本件定めに違反したものとして、張し、本件訴訟では本件特許権１が有約違反がありました。この原告販売行本件各特許権の持分権を喪失したとい効であることを前提として行動してい為による契約違反の結果、原告は本件うべきである」

ますが、無効審判と特許権侵害訴訟が特許権１の持分権を喪失したと認定さ（３）争点２同時に係属しているときに、両事件でれ、原告の請求は棄却されました。

は異なる結論となりうるので、両事件共同出願契約を締結する際には、共をすることできる法的地位、すなわち、で両立しない主張をしたとしても、本有特許権者の単独実施を制限するのか、他の共有者が特許発明を実施すること案前に原告の訴えを却下しなければな契約違反のペナルティーはどうするのかについて事前の協議及び許可をするこらないほどの重大な信義則違反ではなを慎重に検討する必要があります。

「本件定めにいう『事前の協議・許可』
マ マとのできる法的地位は、本件各特許権の共有持分権の内容を構成するものと解されるから、本件定めに違反し、持分権を喪失した共有者は、以後、他の共有者がする発明の実施について協議や許可に関与する余地はなくなるものと解される。

いくた てつお東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
さの たつみ東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007
年弁護士登録後、インテックス法律特許事務所に在籍。

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