生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

発明の詳細な説明の記載および出願経過を参酌して、特許請求の範囲の用語を限定解釈した事例・意識的除外に当たるとして、均等侵害を否定した事例（大阪地裁

平成21年４月７日判決

１．事案の概要
本件は、特許第3290127号（発明の名称「熱伝導性平成18年（ワ）第11429号）（ア）本件特許発明１（請求項１の発明）
Ａシリコーンゴムに、下記一般式（Ａ）で示されるシリコーンゴム組成物及びこの熱伝導性シリコーンゴ

シランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導ム組成物によりなる放熱シート」：以下、本件特許）を性無機フィラーを分散させて成り、有する原告が、被告の販売する放熱シート（以下、被YSiX３（Ａ）告製品）が本件特許権を侵害すると主張して、その製

Ｘ＝メトキシ基又はエトキシ基造・販売の差し止めおよび損害賠償を求めた事案です。

Ｙ＝炭 素数６個以上18個以下の脂肪族長鎖ア

被告は、本件特許の登録前に、原告から本件特許出願について非独占的実施権の許諾を受けていました

ルキル基
Ｂが、登録後、被告製品は本件特許発明の技術的範囲に熱伝導性無機フィラーが熱伝導性シリコーンゴム属さないと主張して、実施許諾契約を解除していまし

組成物全量に対して40vol％～ 80vol％であるＣた。

こ とを特徴とする熱伝導性シリコーンゴム組成

本件の争点は、（１）文言侵害について、（１－１）
構成要件Ｂ中の「熱伝導性無機フィラー」の解釈、（１物。
（イ）本件特許発明２（請求項５の発明）
Ｄ構成要件ＡないしＣを充足する熱伝導性シリコー－２）被告製品GR-nの組成、（２）均等論侵害の有無、ンゴム組成物を成形して成ることを特徴とする放（３）損害額、（４）相殺の抗弁（被告は、実施許諾契

熱シート。

約に基づいて支払われた実施料のうち、特許発明の技術的範囲に属さないことになった製品の実施料は不当３．被告製品の構成利得となる、などを主張した）と多岐にわたりますが、

被 告 製 品 は、GR-b、GR-d、GR-i、GR-k、GR-l、

本稿では、誌面の都合上、争点（１－１）中の「構成GR-m、GR-nの 型 番 の 数 種 の 放 熱 シ ー ト で あ り、要件Ｂ中の『熱伝導性無機フィラー』の意義の解釈」

GR-nを除き、いずれも構成要件Ａを充足する特定シおよび争点（２）の均等論侵害の有無について解説しランカップリング剤で処理された、熱伝導性無機フィます。

ラー（以下、処理フィラー）と、未処理の熱伝導性無機フィラー（以下、未処理フィラー）を含むシリコー

２．特許請求の範囲の記載内容

ンゴム組成物を成形して成る放熱シートです。

本件では、請求項１および請求項５の発明が訴訟の各製品の組成物の組成比は、公表された判決文には対象とされています。本件特許発明を構成要件ごとに記載されていませんが、当事者の主張内容からみて、分説すると、次のようになります。

GR-n以外は、処理フィラーのみでは組成物全量に対42 The lnvention 2009 No.10

して40 ～ 80vol％の範囲外となり、処理フィラーと未導性シリコーンゴム組成物は、シリコーンゴムに、シ処理フィラーを合わせると組成物全量に対して40 ～ランカップリング剤にて表面処理された熱伝導性フィ80vol％の範囲内となるようです。GR-nについては、ラーを分散させたものである。』と記載されており、組成比が争点の一つとなっていますが、誌面の都合上段落【0012】の記載は段落【0011】の記載を受けた省略します。

ものである」などと主張し、「40vol％～ 80vol％」とは、全量がカップリング処理された熱伝導性フィラーの体４．争点（１－１）に関する当事者の主張積分率を指すものと解すべきであると主張しました。

（１）原告の主張
原告は、「構成要件Ｂの『熱伝導性無機フィラー』５．争点（１－１）に関する裁判所の判断が構成要件Ａの『シランカップリング剤で表面処理を特許請求の範囲の記載については、「構成要件Ｂの施した』ものに限定されることを示す手掛かりとなる『熱伝導性無機フィラー』の文言の前に『同』、『当該』文言（『前記』、『当該』又は『該』等）は一切存在し又は『該』といった直前の文言を指し示す接頭語が付ない」（出願審査経緯における手続補正について）「も、されていないことから、同『熱伝導性無機フィラー』が、し原告が、本件補正においてカップリング処理をした構成要件Ａの定義するカップリング処理した熱伝導性熱伝導性無機フィラーの配合量を規定しようと意図し無機フィラーを指すことが一義的に明確とはいえなたのであれば、『シリコーンゴムに、下記一般式（Ａ）い」としつつ、「構成要件Ｂの『熱伝導性無機フィラー』で示されるカップリング処理を施した熱伝導性無機が構成要件Ａのそれとは別の物であると解する根拠とフィラーを40vol％～ 80vol％分散させて成ることを特なる積極的な記載も認められない」としました。

徴とする熱伝導性シリコーンゴム組成物』と記載すれ明細書の発明の詳細な説明の記載については、「本ば必要にして十分であったはずであり、あえて、本件件明細書における発明の効果及び実施例に関する各記

特許発明１のような記載にする必要はなかった」など

載は、一貫してシリコーンゴムに充填する熱伝導性無の主張をして、構成要件Ｂは、熱伝導性シリコーンゴ機フィラー全量をカップリング処理することを前提とム組成物に含まれる熱伝導性無機フィラーの総量の範しており、ここに未処理の熱伝導性無機フィラーを充囲を定めたものと解すべきと主張しました。また原告填することは、何らの開示も示唆もされていないのでは、この主張を裏付けるため、熱伝導性無機フィラーあるから、本件各特許発明はあくまでシリコーンゴムの半量をシランカップリング剤処理した場合でも、本に充填する熱伝導性無機フィラー全量をカップリング件特許発明の効果を奏する旨の実験報告書を提出しま処理するものと解するほかない。そうすると、構成要した。

件Ｂの『熱伝導性無機フィラー』も、カップリング処（２）被告の主張理した熱伝導性無機フィラーと解するのが相当であ

被告は「１つのクレーム内では、後の語句は前の語る」と判示しました。

句を受けると解釈するのが文脈上自然である」「全実原告の提出した実験報告書に対しては、「特許請求施例で開示されている熱伝導性無機フィラーの体積分の範囲の解釈（均等侵害の成否は別論）において、明率は『60vol％』であり、その全量がカップリング処細書の記載のほか、出願経過及び公知技術を参酌する理されている」「原告は本件補正において特許請求のことを超えて、当業者にとって自明でない実験結果を範囲に構成要件Ｂを加えたものであり、40vol％未満考慮することはできない」と判示し、原告の主張を退と80vol％を超える範囲は、自ら意識的に削除したもけました。のである」「 当 初 明 細 書 の 段 落【0012】 に お け る

出願経過については、「請求項１に記載の発明は組『40vol％～ 80vol％』という数値範囲が指すものは成物に係る発明と認められるが、各成分の配合量（組……当初明細書の段落【0011】には、『本発明の熱伝成比）が記載されていない（すべての配合量（組成比）
2009 No.10 The lnvention 43について同等の効果を奏するものとは認められない）」

第三者からみて、外形的に特許請求の範囲から除外さとして、特許請求の範囲の記載が、特許法36条６項れたと解されるような行動をとった場合には、第三者２号に規定する要件を充たしていない旨の拒絶理由通の予測可能性を保護する観点から、上記特段の事情が知書に応答する手続補正書で構成要件Ｂが追加されたあるものと解するのが相当である。」としたうえで、「なことから、「本件拒絶理由通知が明らかにするようにお、本件拒絶理由通知は、単に組成物に係る発明だか求めている『各成分の配合量』とは、当初明細書の特らという理由で、その組成比の記載がない本件出願は、許請求の範囲【請求項１】に記載のあった『シリコー

特許法36条６項２号に規定する要件を充足しないとンゴム』と『カップリング剤で表面処理を施した熱伝判断しているところ、この判断の妥当性には疑問の余導性無機フィラー』の各配合量を指すものと解するの地がないではない。しかし、第三者に拒絶理由の妥当が自然である」とし、これに対する応答ために追加さ性についての判断のリスクを負わせることは相当でなれた構成要件Ｂは、『シリコーンゴム』と『カップリく、原告としても、単に熱伝導性無機フィラーの総量ング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラー』のを定める意図だったというのであれば、その意図が明各配合量を定めたものと解するのが自然であると判示確になるような補正をすることはできたはずであり、しました。

それにもかかわらず、自らの意図とは異なる解釈をさ

また、「本件補正における原告の主観的意図はともれ得るような（むしろそのように解する方が自然な）かく、少なくとも構成要件Ｂを加えた本件補正を外形特許請求の範囲に補正したのであるから、これによる的に見れば、カップリング処理された熱伝導性無機不利益は原告において負担すべきである」として上記フィラーの体積分率を限定したものと解するのが相当特段の事情に当たると認定しました。

であり、自らかかる補正をしておきながら、後になってこれと異なる主張をすることは、本件補正の外形を８．考察信用した第三者の法的安定性を害するものであり、禁本判決では、特許請求の範囲の用語の解釈（均等侵反言の法理に抵触し許されない」とし、禁反言の法理害の成否は別論）において、明細書の記載、出願経過によっても原告の主張を退けました。

および公知技術の参酌はできるが、当業者にとって自明ではない実験結果は参酌できないとしています。

６．争点２に関する当事者の主張
誌面の都合上、裁判所の判断に挙げられた意識的除外の要件のみを説明します。

また、文言侵害の判断における出願経過の参酌では、手続補正における特許権者の主観的意図ではなく、外形的にみて判断するものとしています。

原告は、「構成要件Ｂは本件補正において追加されさらに、均等論の意識的除外の要件の判断においてたものであるが、本件補正の意図が、熱伝導性無機フィも、特許権者の主観的意図ではなく、第三者からみて、ラー全量をカップリング処理したものに限定する趣旨外形的に特許請求の範囲から除外されたと解されるよでなかったことは明らか」と主張しました。

うな行動をとったか否かで判断するとしています。

これに対し被告は、「出願経過における手続補正により構成要件Ｂを付加したものであるから意識的に限定したものである」と主張しました。
７．争点（２）に関する裁判所の判断均等論の意識的除外の要件の意義について、「特許権者において特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したといった主観的な意図が認定されなくても、44 The lnvention 2009 No.10

いくたてつお1972年東京工業大学大学院修士課程修了、技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

さのたつみ

1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、生田・名越法律特許事務所に在籍。