生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

専用実施権等設定契約の停止条件が成就していないとして実施料（一時金）の支払いが否定された事例［大阪地方裁判所

１．事件の概要および主たる争点
本件は、原告が、主位的には専用実施権等設定契約（本件契約）に基づい令和元年７月４日判決

平成29年
（ワ）
第3973号］

ち株会社）が登場しますが、以下、両る場合には、専用実施権を仮専用実施者を区別せずに「被告」と称します〉。

権に読み替えるものとする」（２）
原告等の特許・特許出願第４条（実施料）て実施料（一時金）の支払いを求め、予原告代表者は「本件契約の対象特許」「被告は、契約によって原告から許諾

備的には被告が本件契約の停止条件を①～⑫の特許に係る発明をし、原告またされた専用実施権及び仮専用実施権の成就させる意思がないのに本件契約をは原告代表者が特許出願し、登録された。

対価として、次のとおり原告に支払う。

締結して原告のノウハウを詐取したこ

原告代表者らは、蛍光色素に係る発①（一時金）45百万円」とによる損害賠償を請求した事案です。

明をし、平成27年４月６日、原告、学校第12条（共同研究）

本件では、被告が本件契約の停止条

法人Ｙおよび福岡県が共同出願をした。

「第３項 原告及び被告は、本契約期（３）
本件契約の概要

間中又は本契約期間終了後１年間、本件の成就を故意に妨げたか否かが主た

原告と被告が平成28年４月22日付で条に定められる共同研究と同一又は類

本件は事例判決であり、新たな規範締結した「特許権等の専用実施権およ似した研究を自ら行い、又は第三者をが示されたわけではありませんが、大び仮専用実施権の設定に関する契約書」して行わせてはならず、当該研究と同学ベンチャーと大企業の共同研究がう（本件契約）には、次の記載がある。

一又は類似した研究を第三者と行ってる争点になりました。

まくいかなかった事例として示唆に富前文んでいるので紹介します。

「被告は、原告の蛍光色素に関する第25条（契約の一体性）技術を応用した事業（以下「本件事業」「本契約は、第12条（共同研究）及びという。
）を独占的に推進することを第13条（販売・製造）に定める共同研目指している（以下「事業目的」とい究契約、及び製造委託契約の締結を条う。
）
」

件とする」

なお、誌面の都合上、上記の主たる争点に関連する事項のみを記します。
２．裁判所が認定した事実等はならないものとする」

第２条第１項（専用実施権の設定）

別紙：本件契約の対象特許

原告は蛍光色素の研究、開発等を行「原告は、被告に対し、原告及び原告「⑬ 本件事業に関わる出願中の知的う株式会社であり、原告代表者は蛍光色の関係者…の所有に係る別紙『本件契財産権（注：本件契約第１条で定義さ素の研究等を行っているＸ大学の教授約の対象特許』の①乃至⑬に定められれる知的財産権であり、特許権等を受で、原告の株式の過半を保有している。

る権利……について、専用実施権を設ける権利を含む。
）」

被告は、天然樹脂、合成樹脂等の製造、定する。ただし、本契約において、本（４）経緯等販売、加工等を目的とする株式会社で件特許権等の内、特許権等を受ける権ある〈厳密には、被告と被告親会社（持利……について、専用実施権を許諾す

（１）
当事者

平成17年10月５日、原告被告間で秘密保持契約を締結した。
2020 No.4 The lnvention 37

平成19年８月１日、生体分野を開発あり、原告の特許を用いた事業をする

益折半の要望に対してはジョイントベ対象から除外して、被告が原告に委託とともに、負債の６割程度を負担してンチャーの設立しかないが、それは原研究費300万円を支払うこと等を内容とくれる企業と組むことを希望すること告が不可能と判断したと指摘した。

する共同開発契約を締結した。この共等を伝えた。

同年３月９日以降、原告被告間で契同開発の実施期間は、当初は平成21年

原告と被告は協議を継続し、同年７約について具体的に協議された。被告

７月31日までとされたが、平成25年７月２日の会議で、被告は、原告が債務が同月14日に作成した契約書案には本月31日まで延長された。

超過となっており、原告が継続的に存件契約の25条に相当する規定が設けら

平成25年８月以降、原告代表者はP3続し得る方法を考える必要があるとしれていた。

（被告の筑波研究室のテーマリーダー）て、被告が資金を、原告が技術を出資

同年４月11日、原告と被告は会議をに対し、新しい原告製品の抗体標識にするジョイントベンチャーを提案した。

行い、被告は原告に対して技術的な質ついて、使用手順が完成すれば製品化

同年９月29日、P2らは原告代表者の問をしたところ、その回答の中で、原でき、大手メーカーとも具体的な話が研究室を訪問し、原告代表者らとの間

告代表者は、某大学の先生にプローブあること、原告には資金がなく、研究で、業務提携のスキームとして、原告（物質の検出のために用いる標識物質）施設の費用を年間200万円程度負担しての借入金返済の原資のため、原告が保を作ってもらっている旨を述べた。

ほしいこと、他の企業や大学とも話が有する特許11件に対して専用実施権を同年４月12日、P3は原告代表者に対進行しているが、被告と共同で進めた設定し、その対価としてまとまった金し、某大学の先生にFISH用プローブをいことを伝えた。

額を支払い、原告はこれを借入金返済作ってもらっている件について、共同の原資とする案について議論した。

研究契約等の締結の有無を尋ね、他に

平成25年11月、原告代表者はＸ大学に対し、自らを研究代表者とする平成

同年12月７日、原告と被告は秘密保契約を締結している案件の有無を尋ね26年度実用化支援研究費の申請を行っ持契約を締結し、平成28年２月９日にたところ、原告代表者はFISHに関するた。申請の研究計画書の「研究組織」欄

被告は「特許権等の専用実施権および検討について全ての範囲で契約等は存には、学外の研究者として、複数の大仮専用実施権の設定に関する契約書案在しない旨を回答した。

学教授と並びP3の名も記載されていた。の骨子」と題する書面を作成し、原告同 日、P3は 原 告 代 表 者 に 対 し て、平成26年２月以降も、原告とP2（被代表者にその概要について説明するとFISH以外で共同研究契約等を締結して告の筑波開発室長兼新規事業企画開発

ともに、契約内容について協議した。

いないか確認するとともに、現在取り部長）およびP3とは共同開発契約の平

平成28年２月15日以降、被告はＸ大組んでいる販売先や協力先を全て把握

成25年８月１日以降の延長について協学出身者で原告代表者と面識のあった

したうえで今後の体制を協議したい旨議したが、原告内部に反対意見があり、P6（被告の筑波研究所の研究員）を原のメールを送った。

延長しなかった。

告代表者の研究室に派遣した。

同年４月28日、P2は原告代表者に対平成27年４月10日、被告は原告に対同年２月17日、原告代表者はP6に対し、本件契約25条について、本件契約し、被告が資本金の半分を現金で支出し、し、被告から説明のあった契約書案には共同開発契約等の締結を条件として原告が資本の対価となる特許および技対する要望として、専用実施権ではないることを説明するとともに、本件契術を提供する方法により合弁会社を設く実施権にして、原告は他の企業とは約を締結しなければ被告には情報がな立し、業務提携をする案を提示した。

組まないといった契約にすることや、利く、共同開発契約等の議論のしようが益を折半すること等を伝えた。

ない旨を説明した。

同年４月20日、原告代表者はP2に対し、原告製品には大きな市場が広がっ

同年２月28日、P2は原告代表者に対同年５月７日、原告代表者は本件契ており、大企業との協業が不可欠であし、前記要望に対する回答として、専約に係る契約書に押印し、原告と被告ること、原告には6000万円強の負債が用実施権は原告からの提案であり、利は本件契約の締結日を同年４月22日と38 The lnvention 2020 No.4することにした。
同年５月10日、P3は原告代表者に対し、今後の進め方について相談するた

約締結前には開示がなく、専用実施権し、前記契約解除はトップの意思であの設定ができないことも今回分かった

るのか等を尋ね、被告は多数の技術情旨を述べた。

報を入手したことを指摘した。これにめの面談を申し入れるとともに、本件

同年７月16日、P2は原告代表者に対対し、同年９月30日、P1（被告の研究契約に基づく一時金支払い手続きのたし、本件契約25条では契約の一体性を開発カンパニー長、常務取締役）は原

め、請求書の発行を求めた。

定めるが、共同研究契約について双方が告代表者にメールを送り、上記は被告

同年６月21日、原告代表者はP3に対合意できる状態ではないこと、現在、25の取締役会の決定である旨を連絡した。

し、サブマリン特許（ここでは特許出条で効力がない本件契約を破棄し、この同年10月28日、被告は、原告から受願しているが公開されていない出願のまま専用実施権を設定せず、そのうえで領した書類およびデータを被告に送付意味）がある旨を伝えた。

緩い関係を持った協力関係への軟着陸して返却し、その際に添付した書面に、同年６月22日、P3は原告代表者に対ができればと考えていること、相互理解

被告は原告の技術および情報を元に今し、サブマリン特許について電話ではが進まなければ、被告としては本件事業後も事業を行うことはない旨記載した。

審査請求しないと聞いており、その旨をやめざるを得ないことを伝えた。

を今週中に書面でもらい、一時金の支同年７月29日、P2は原告代表者に対３．裁判所の判断し、本状況では共同開発契約等の締結

裁判所は、平成26年度の実用化支援

同年６月23日ころ、原告代表者はＸは非常に難しく、契約を白紙に戻し、緩研究費に係る研究はP3も学外の研究者

大学の産学連携支援室の担当者に、サやかな関係での枠組みを共に考えたいとして名を連ねていたことから12条３

ブマリン特許について審査請求しない、旨を伝えた。

項違反ではないと認定しましたが、サ払いを完了したい旨を伝えた。

あるいは審査請求して専用実施権を被同年８月８日、原告代表者はP2に対ブマリン特許に関する経緯が信頼関係告に与えるという取り扱いが可能か否し、従前の経緯を考えると、被告の対応を阻害しており、共同研究契約を締結かを照会したところ、同担当者は、学は社会的に通らないのではと指摘した。

しなかったことはやむを得ない理由が内審査で権利化を承認した手前、その同年９月20日、原告代表者はP2に対あるとして、停止条件が成就していなようなことはできない旨を回答した。

し、同年４月に締結した契約は一つの契いことに信義則違反はなく、本件契約は同年７月１日、P2は原告代表者に対約として効力があるので、まず解除す効力が発生していないと判断しました。

し、本件契約の履行について原告側にべきであることを述べ、一時金支払い問題があるので一時金の支払いを保留までの期間は原告の技術情報を入手すしていること、これに伴い被告も専用る期間だったのではないかと指摘した。

本件の経緯をみると、企業側（被告）実施権の設定を行っていないことを伝同年９月21日、P2は原告代表者に対と大学側（原告）の間に、共同研究のえ、本件契約の履行を催告した。P2はし、本件契約を解消し、受領した情報在り方についての意識の差があったこ

上記催告の主な理由として、本件契約については秘密保持契約の規定に従っとがうかがい知れます。

12条３項違反を挙げた。て対処する旨を告げた。

同年７月２日、原告代表者はP2に対

同年９月23日、原告代表者はP2に対

４．考察

なお、控訴審でも上記の原審の判断を維持しました。

し、サブマリン特許に関する説明を述べたほか、本件契約締結までに原告が契約書を交わした共同研究先はなく、契約違反は身に覚えがないと主張した。
同年７月５日、P2は原告代表者に対し、サブマリン特許について、本件契いくた てつお東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。1982年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。
この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
さの たつみ東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007
年弁護士登録後、インテックス法律特許事務所に在籍。

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