生田哲郎◎弁護士・弁理士／寺島英輔◎弁護士

出願過程で指定商品・役務の一部を除外して登録を受けた経緯から、商標権侵害の主張の一部が禁反言により許されないとされた事例［大阪地方裁判所

１．事件の概要

令和５年12月14日判決

令和２年
（ワ）
第7918号］

商標権侵害訴訟における禁反言の原等を内容とする情報に被告標章を付し

本件は、商標登録第5776371号の商則の適否（争点３）、商標法26条１項て、電磁的方法によりこれらの情報を標「Robot Shop」（ 標 準 文 字。 以 下、２号該当性（争点４）、損害額の算定提供していることが認められる」とし本件商標）の商標権を有する原告が、 （争点５）等に関するあてはめが実務て、同８号に該当する旨判示しました。

ロボット、ロボット部品およびロボッ上参考になりますので、これらの争点（２）本 件商標と被告標章は類似するト関連商品の販売等を目的とする被告を中心に本稿にて紹介します。

か（争点２）
裁判所は商標の類否につき、本件商に対し、被告標章を付してロボットの画像を展示する行為および被告商品に２．裁判所の判断標と被告標章は類似する旨認定しまし関する広告等を提供する行為が本件商（１）被 告の行為が指定役務・商品にた。また、商品の類否につき、被告商標権の侵害に当たるとして、上記行為係る被告標章の使用に当たるか品のうち機械商品・ソフト商品に分類の差止めを求めるとともに、損害賠償（争点１）

されるものは「ロボットとは関連のなならびに不当利得返還を求めた事案で裁判所は①被告が被告各サイトにおい汎用的なパソコンやソフト」を範囲す。本件商標権の指定商品・役務には、いて被告標章を付して公開した画像はとしているから非類似である旨の被告コンピュータ、コンピュータ周辺機器

ロボット関連商品であってロボットでの主張を排斥し、被告商品の一部（以（９類）、ロボットの展示（41類）がはないこと、②被告商品のうち無人機・下、非類似商品）を除くものにつき本含まれています。

ドローンキット等以外（以下、ロボッ

件商標の指定商品と類似する旨判示し被告は、自身が管理するウェブサイ

ト類似品）については、「販売のためました。

ト（以下、被告サイト）、インターネッに展示しているものと認められ、被告（３）本件商標の効力が被告標章に及ぶ

ト上のショッピングモールである「楽標章が『ロボットの展示』の役務に使か（禁反言の原則の適否、争点３）天市場」および「アマゾン」に出店し用されているというよりは、ロボット「証拠……及び弁論の全趣旨によれた店舗のウェブサイト（以下、それぞ（類似品）の小売の役務に使用されてば、原告は、本件商標の出願に当たり、れ「被告楽天サイト」および「被告アいるというべきである」こと等を理由『第７類

マゾンサイト」）において、被告標章に、ロボットの展示（41類）に使用ボット、研究用ロボット、その他ロボッを表示して各種商品を販売し、販売商している（商標法２条３項７号およびト』、『第28類品の画像を公開していました。

８号）旨の原告の主張を排斥しました

びにその部品』等、『第35類が、「被告は、被告各サイトにおいて、ロボットの小売』等を指定商品及び指本件商標の指定商品であるコンピュー定役務としていたが、特許庁から、本タ等の被告商品に関する広告、価格表

件商標は、『ロボットの小売店』程の工業用ロボット、娯楽用ロ
ロボットおもちゃ並
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意味合いを容易に認識させるものであ

ロボット製作に使用する部品や汎用的法で表示』しているとは認められない」

るところ、ロボットの販売及び修理等な部品、製作機器等であって、ロボッ「非類似商品及びロボット類似品をを 取 り 扱 う 業 界 に お い て、『Robotトに類似するとはいえない」と認定し除く被告商品（以下『侵害商品』といShop』及び『ロボットショップ』のました。

う。）は、本件商標権を侵害するものと認められる」

文字が、ロボットを取扱商品とする小結論として裁判所は、「原告が、ロ売店であることを示す語として一般的ボット類似品に対して本件商標権の侵（５）損害等の発生およびその額（争点５）に使用されている実情があることか害を主張することは、禁反言の原則に

まず裁判所は、損害額について「原ら、本件商標を第35類の工業用ロボッより許されない」と判示しました。

告と被告の事業は、ロボット関連商品トの小売等の指定役務に使用すること（４）商 標法26条１項２号該当性（争を販売する点において競業関係にあは、商標法３条１項３号に該当するこ

点４）る」として商標法38条２項の適用を肯と等を理由とする拒絶理由通知書の送

裁判所は以下のとおり判示しました。

定し、被告の限界利益額（売り上げか付を受け、前記商品及び役務を指定商「被告は、ロボット関連商品を販売ら、原価、梱包費等の経費を控除した品等から除外して、本件商標の登録をす る オ ン ラ イ ン シ ョ ッ プ に『Robotもの）の損害額を推定しました。

受けたことが認められる。

Shop』と表示することは、商標法26

もっとも裁判所は、推定の覆滅に係被告は、被告各サイトにおいて、被条１項２号所定の『当該指定商品若しる事情として、「本件商標は、『ロボッ告販売商品を販売しているところ、こくはこれに類似する商品の普通名称』トの店』などの意味で理解され得る一のような本件商標の出願経過に照らす（Robot、ロボット）
及び『販売地』（Shop、般的な語であり、自他商品識別力が強と、原告が、被告販売商品のうちロボッ店舗）を普通に用いられる方法で表示

いとはいえず、……需要者は、商品のトと同一又は類似するものに対して本することに該当する旨を主張する。

種類や性能、価格等を重視して購入を件商標権の侵害を主張することは、禁しかし、証拠……及び弁論の全趣旨決定するものと認められるから、本件反言の原則（民法１条２項）により許によれば、被告標章は、被告サイト及商標が侵害商品の販売に貢献した程度されないと解するのが相当である」

び被告楽天サイトにおいては、各ペーは、相当程度限定的であるといえる。

「ロボットの字義は、『複雑精巧な装ジのタイトル部分に表示され、被告ア

これに加え、自社のウェブサイトに置によって人間のように動く自動人

マゾンサイトにおいては、販売業者の『RobotShop』や『ROBOT SHOP』と表形。一般に、目的とする操作・作業を情報が記載されたページの上部に表示示してロボット関連商品をインターネッ自動的に行うことのできる機械又は装されていることが認められる。このよト上で販売している競業他社等が存在置』（広辞苑第七版）である……ことうな被告標章の表示方法に加え、被告する」と認定したうえ、「 侵害商品の販が認められる。これらの字義等に照ら標章には……デザインが施されている売によって被告が得た利益の大部分にすと、所定の目的のために自律性をことに照らすと、被告標章が被告商品ついては原告の損害との相当因果関係もって動作等をする機械又は装置は、 （非類似商品及びロボット類似品を除を阻害する事情があるというべきであく。
）を販売するオンラインショップ

り、その推定の覆滅割合は90％と認

裁判所は以上のように述べたうえの画面に表示された場合に、被告標章めるのが相当である」と判示しました。

で、被告商品のうちロボット類似品にに接した需要者は、被告標章を、『ロ次に裁判所は不当利得額について、ついて「所定の目的のために自律飛行ボット』及び『販売地（店舗）』の意

侵害者が登録商標の使用にあたり商標が可能なものが含まれるものと認めら味に理解するのではなく、商品の出所権者に対して支払うべきであった使用れ、少なくともロボットに類似するもを表示していると理解するものと認め料相当額を不当利得における受益者ののといえる」「一方、ロボット類似品られ、また、被告標章が商品の普通名「利得」かつ権利者の「損失」の額とを除くその余の被告商品は、いずれも称及び販売地を『普通に用いられる方認めたうえで「商標権のロイヤルティ少なくともロボットに類似する」

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料率は、第７類の平均値が1.8％、最小売役務に使用されていると認定され役務から除外したという出願過程にお大値が9.5％、最小値が0.5％、標準偏たものと解されます。

ける原告の行為を当該商品・役務に係差が2.3％であり、第９類の平均値が（２）次に裁判所は、原告が本件商標る専用権のみならず禁止権も主張しな2.7％、最大値が9.5％、最小値が0.5％、の出願過程で、工業用ロボットの小売い旨の挙動と解し、禁反言の原則を適

標準偏差が1.9％であること」に加え、等の指定役務（35類）への使用は商用して「被告販売商品のうちロボット「原告と被告は競業関係にあり、本件標法３条１項３号に該当し許されないと同一又は類似するもの」（ロボット商標はカナダ法人の商号としても使用こと等を内容とする拒絶理由通知書の類似品）につき商標権侵害の主張を制されている一方、……本件商標の貢献送付を受け、工業用ロボット等（７類）、限した点に特色があります。の程度は限定的であること」等の事情

ロボットおもちゃ等（28類）、工業用（３）さらに裁判所は、本件商標権侵を総合的に考慮し、「本件商標の使用ロボットの小売役務（35類）を指定商害に係る原告の損害につき、侵害者がに対して受けるべき料率としては２％品・役務から除外して本件商標の登録侵害行為により得た利益を商標権者のが相当である」と判示しました。

を受けたという経過を参酌し、原告の損害額と推定する旨の商標法38条２（６）差止めの必要性があるか（争点６）

本件商標権の行使を一部制限しました。

項の適用を認めつつ（東京地判平成

裁判所は、被告が本件商標権の侵害商標出願人や商標権者が、当該商標26年12月４日裁判所ホームページ参を争い、侵害行為の中止をうかがわせの出願過程において行った主張や行為照）、侵害商品の販売による被告の利る証拠もないとして、差止めの必要性と矛盾する主張等を後日行った場合、益の90％という大幅な割合で推定がを肯定しました。

当該矛盾する主張等が信義則違反によ覆滅されると判断しました。

り制限されることがあります。特許権実務上、商標権者の商標が侵害者商３．考察侵害訴訟における包袋禁反言（矛盾挙

品の売り上げに寄与・貢献する割合が（１）裁判所は、被告標章の使用が本動禁止）の原則と同様の信義則が、商小さい場合は、その程度に応じて侵害件商標の指定役務・商品についての使標権侵害訴訟等でも妥当すると解され行為と損害との相当因果関係が阻害さ用か否かに関して、ロボット類似品のています。

れるとして、推定の覆滅割合が高く認定される傾向にあります。

画像は販売のための展示であり、「ロ裁判例では、商標の類否判断においボットの展示」の役務というよりは、て出願人や商標権者の出願過程での主本件では、「Robot Shop」なる本件ロボット類似品の小売役務に使用され張を参酌し、当該主張と矛盾する主張

商標は「ロボットの店」などの意味にていると認定しました。

を制限したものが多くみられます（東理解され得る一般的な語であり、自他商標審査基準によれば、小売役務と京地判平成６年６月29日判時1511号

商品識別力が弱いことから、被告商品は、小売りの業務において行われる総135頁、知財高判平成21年９月15日判の売り上げへの寄与・貢献の程度が低合的なサービス活動（商品の品ぞろえ・時2068号148頁など）。

いと判断されたことが、90％という陳列・接客サービス等、最終的に商品本件は本件商標権の登録を受けるにの販売により収益を上げるもの）を指際し一定範囲の商品・役務を指定商品・高い覆滅割合の最大の要因であろうと解されます。

します。本件では、「被告各サイトにおいて、本件商標の指定商品であるコンピュータ等の被告商品に関する広告、価格表等を内容とする情報に被告標章を付して、電磁的方法によりこれらの情報を提供している」といった標章の使用態様から、ロボット類似品のいくた てつお
東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
てらしま えいすけ
東京大学経済学部経済学科、同経営学科卒業。知的財産法務以外にも、多数の一般民事事件、刑事事件における豊富な経験・実績を有する。交渉・訴訟対応全般を得意とする。AI・機械学習分野における法務も取り扱う。統計検定（１級・統計数理、準１級）取得。

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