生田哲郎◎弁護士・弁理士／寺島英輔◎弁護士

進歩性欠如を無効理由とする特許無効審判につき、特許法167条および信義則に違反するとの主張に対する判断を示した審決取消訴訟［知的財産高等裁判所 令和２年６月11日判決 令和元年
（行ケ）第10077号］

１．事件の概要

３第５項による訂正（以下、本件訂正）、および周知技術に基づき、容易に発明（１）
本件は、特許第3884028号の特許（以第３次審決（無効）を経て、平成28年をすることができたとはいえないから、下、本件特許）の特許請求の範囲の請８月10日、第３次判決（第３次審決取消）

本件各発明に係る特許を無効とするこ

求項１および２に係る発明（以下、そがなされ、同判決は確定しました。とはできないと判断し、本件無効審判

れぞれ本件発明１および本件発明２）に特許庁は、同判決確定後の平成29年

ついて、原告が平成29年10月13日に請10月６日、本件訂正を認め、別件無効求した特許無効審判（無効2017-800134

審判につき請求不成立とする第４次審号）（以下、本件無効審判）を不成立と決をしました。その審決取消訴訟にお被告は、引用発明に基づく容易想到した審決に対する審決取消訴訟です。

いて、知財高裁は、平成30年４月27日、性判断の誤りを取消事由として主張す

本件特許を巡る原被告間の紛争は複原告の請求を棄却する旨の第４次判決

るとともに、以下のとおり、本件審決雑な経緯をたどり、本件の争点の一つでをし、同判決は確定しましたので、別の判断には、本件無効審判請求の167条ある無効審判の確定審決の効力も、その件無効審判で主張された本件発明１の違反および信義則違反を看過した誤り経緯と関連しています。当該争点と、原無効理由はないことが確定しました。

があると主張しました。

告が主張する取消原因との関係は、判決（３）この別件無効審判では、特開平「本件特許については、平成22年12月

書上は必ずしも明らかにされていませ9-151075号公報（甲９）を主引用例とす

14日付け別件無効審決の請求以来、約んが、本判決のうち、進歩性欠如を理由る進歩性判断の誤りおよび特開2000-７年４月間の長期間にわたり、４回のとする特許無効審判と特許法167条との328594号公報（甲８）を主引用例とす

審決と３回の判決、１回の決定がされ関係について述べた部分が実務上参考る進歩性判断の誤りが主張されました。ている。この間、特許庁及び知財高裁になりますので、この点を紹介します。

これに対し、本件無効審判では、実において、原告の主張する無効理由の（２）
原告は、本件無効審判の請求以前の願昭50-170996号のマイクロフィルム有無が繰り返し審理され、最終的に本

平成22年12月14日、本件発明１につき、 （甲７）を主引用例とする進歩性判断の件特許には無効理由が存在しないこと

特 許 無 効 審 判 を 請 求 し（ 無 効2010-が認められた。

誤りが主張されました。

800231号）（以下、別件無効審判）、以後、第１次訂正、第１次審決（不成立）、第の請求を不成立としました。
３．被告の主張

別件無効審判においては、特開平
２．特許庁の審決

9-151075号公報（甲９）を主引用例と１次判決（第１次審決取消）、第２次訂正、特許庁は、本件無効審判の請求は、する進歩性判断の誤り（無効理由１）、第２次審決（無効）、第３次訂正、第２167条により許されないことはないが、特開2000-328594号公報（甲８）を主引次決定（第２次審決取消）、平成23年法

本件各発明は、引用発明（実願昭50-用例とする進歩性判断の誤り（無効理

律第63号による改正前の特許法134条の170996号のマイクロフィルム、甲７）

由２）が主張された。
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甲８には、逆止弁の動作に関し、『シェ明との間の相違点を認定するに当たっ解され、無効審判請求において、『同一ルが摑み物を所定容量以上に摑んだ場ては、発明の技術的課題の解決の観点の事実』とは、同一の無効理由に係る主合にも内圧の上昇によって開き』とのから、まとまりのある構成を単位とし張事実を指し、『同一の証拠』とは、当構成の開示や示唆はない。そして、こて認定するのが相当であり、かかる観該主張事実を根拠づけるための実質的のことは、本件の引用例（甲７）にお点を考慮することなく、相違点をことに同一の証拠を指すものと解される。

いても同様であり、本件無効審判におさらに細かく分けて認定し、各相違点のところで、無効理由として進歩性のいて引用例（甲７）を主引用例として容易想到性を個々に判断することは、進欠如が主張される場合において、特許みても、立証命題として新たな相違点歩性の判断を誤らせる結果を生じるこ発明が出願時における公知技術から容を作り出すことにならないから、引用とがあり得るものであり、適切でない」

易に想到できたというためには、①当例（甲７）は、実質的に見てこれまでとして、本件審決とは一部異なる相違

該特許発明と、引用例（主引用例）にの無効原因を基礎付ける事情以外の新点を認定しています。

記載された発明（主引用発明）とを対そのうえで、知財高裁は、本件発明比して、当該特許発明と主引用発明と１および本件発明２の双方につき、「引の一致点及び相違点を認定した上で、なお、甲９には、シェルの具体的構用発明に基づいて容易に発明をするこ②当業者が主引用発明に他の公知技術成が全く記載されていないから、一事とができたとはいえない」と判示し、本又は周知技術とを組み合わせることに不再理の効果が及ぶ範囲としての『同件審決の判断は結論において誤りがなよって、主引用発明と相違点に係る他一の事実及び同一の証拠』を具体的にいとして、原告の請求を棄却しました。の公知技術又は周知技術の構成を組み検討することはできない」（２）
また、知財高裁は、本件無効審判の合わせることが当業者において容易に「別件無効審判で訂正請求があった請求は、167条および信義則に違反し許想 到 で き た こ と を 示 す 必 要 が あ る。

際、原告は、必要な場合には、審判長されないとする被告の主張に対し、以そうすると、主引用発明が異なれば、特許が定める期間内に、引用例の変更等に下のとおり判示しました。

発明との一致点及び相違点の認定が異よる要旨変更補正をすることが可能で「現行特許法が、同一の請求人についなり、これに基づいて行われる容易想あったにもかかわらず、そのような補ても、同法167条の場合を除いて、何回到性の判断の内容も異なってくるから、正をしていない。原告が別件無効審判

でも、かつ、時期的制限もなく（同法123

無効理由としても異なることになる。

において甲７を主引用例とする等の対条３項）、無効審判を請求することのでしたがって、進歩性の欠如という無応をしていれば、本件特許発明の進歩性きる制度を採用していることについて効理由について、主引用発明が異なるをめぐる紛争は、別件無効審判をもっては、特許権の安定や紛争の一回的解決のときは、『同一の事実』に当たらないこ最終的な決着に至っていたはずである。

見地から再検討の余地はあるが、特許法とになる」にもかかわらず、甲７の発明を主引用

167条は、『特許無効審判‥の審決が確定「これを本件についてみると、別件無発明としてされた本件無効審判請求は、したときは、当事者‥は、同一の事実及効審判において、主引用発明とされた『紛争の蒸し返し防止』及び『紛争の一び同一の証拠に基づいてその審判を請のは、甲８及び甲９に記載された各発回的な解決』の要請に反し、許されない」

求することができない。
』と規定してい明であり、本件の主引用例（甲７）は、る。そして、同条の趣旨は、①同一争点に別件無効審判では提出されていない。主４．知財高裁の判断よる紛争の蒸し返しを許さないことに引用例から認定される発明（主引用発（１）
まず知財高裁は、本件発明１・本件より無効審判請求等の濫用を防止する明）が別件無効審判で主張された主引

発明２と引用発明をそれぞれ対比し、一こと、②権利者の被る無効審判手続等に用発明と異ならなければ、無効理由と致点および相違点を認定しました。な対応する煩雑さを回避すること、③紛争しても同一と評価できるが、本件審決

お、知財高裁は、「本件発明と主引用発の一回的な解決を図ること等にあるとは、別件無効審判のそれとは異なる発たな事実関係を証明する価値を有する証拠であるとはいえない。……

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明（掩蓋に逆止弁が取り付けられた構定につき、「請求の理由は、特許を無効たとしても、要旨変更補正には審判長成を含むもの）を甲７の記載から認定にする根拠となる事実を具体的に特定の許可の決定（131条の２第１項２号）している。浚渫用グラブバケットにおし、かつ、立証を要する事実ごとに証が必要です。この補正許可は条文上任いて逆止弁に技術的意義があることは拠との関係を記載したものでなければ意とされているため、原告にとって要明らかであるから、本件無効審判の主ならない」と規定しています。

旨変更補正が可能であったとは必ずし引用発明が別件無効審判のそれと異な本判決は、進歩性判断の構造から、もいえないことになります。

主引用発明が異なれば、特許発明と主引（３）仮に、本件と異なり、本件無効審判

したがって、現行法下の無効審判請用発明の一致点・相違点の認定および容の主引用発明が、被告主張のとおり、甲求及び審決取消訴訟においても、『紛争易想到性の判断も異なるから、無効理由８、甲９と実質的に異ならない発明と判の蒸し返し防止』及び『紛争の一回的たる進歩性を基礎付ける事実も異なる断される（すなわち、無効理由が同一の）な解決』の要請を満たすような主張立という基準を立てたうえで、本件審決は、場合、知財高裁は、167条違反として却証がされるべきことは、被告の主張す本件無効審判における主引用例と、別件下すべきか、実体判断をして原告の請求るとおりであるものの、本件において無効審判の主引用例記載の発明とは異を棄却すべきかが問題となり得ます。こは、理由がない」

なる発明を認定しているから、「同一のの点について、審決取消訴訟の訴訟物は事実」の要件を満たさず、167条違反は審決の違法性一般ではありますが、特許５．考察ないと判断したものです。実務上の一般有効との審決の結論に誤りがない以上、（１）
特許法167条は、審決確定後は「同的な解釈方法にのっとり妥当な結論を不適法却下ではなく請求棄却判決をす一の事実及び同一の証拠」に基づく審導いたものと評価できます。

べきであると思われます。

らないということはできない。

なお、被告は、別件無効審判で訂正判の再請求を禁止する旨規定しており、 （２）（４）
本判決は、現行特許法の問題点にも対世効ある確定審決につき一事不再理請求があった際、原告が、主引用例の言及したうえ、主文の結論を導くに際しの原則を定めたものといわれています。

変更等の要旨変更補正が可能であった

必ずしも判断の必要がない167条違反お「同一の事実及び同一の証拠」の意義にもかかわらずこれを怠ったことを一よび信義則違反の主張に対し、あえて一については、最大判昭和51年３月10日

つの根拠として、本件無効審判請求は定の判断を示したものであり、特許権の民集30巻２号79頁が「無効審判におけ信義則違反である旨主張しています。

安定、紛争の蒸し返し防止、紛争の一回的な解決といった要請を重視する知財る判断の対象となるべき無効原因もま

この点について、特許無効審判請求た、具体的に特定されたそれであるこにおける請求書の要旨変更補正は、原とを要し、たとえ同じく発明の新規性則として禁止されます（131条の２第１

本判決は、進歩性の判断構造のほか、に関するものであっても、例えば、特項本文）が、訂正請求（134条の２第１項）

進歩性欠如を無効理由とする確定審決定の公知事実との対比における無効のがあったときなど、一定の場合には要が有する一事不再理効の範囲、紛争の主張と、他の公知事実との対比におけ旨変更補正が可能となることがありま

一回的解決の要請に対する裁判所の考る無効の主張とは、それぞれ別個の理す（131条の２第２項）。

え方を知るうえでも、実務上大変参考由をなすものと解されなければならない」と判示したこととパラレルに解し、「同一の事実及び同一の証拠」と「具体的に特定された無効原因」を同義と解釈するのが実務上は一般的であると思われます。
そして、131条２項は、無効原因の特

しかし、仮に同条項の要件を満たし高裁の姿勢がうかがわれます。となります。

いくた てつお東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
てらしま えいすけ
東京大学経済学部経済学科、同経営学科卒業。知的財産法務以外にも、多数の一般民事事件、刑事事件における豊富な経験・実績を有する。交渉・訴訟対応全般を得意とする。AI・機械学習分野における法務も取り扱う。統計検定（１級・統計数理、準１級）取得。

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