生田哲郎◎弁護士・弁理士／森本 晋◎弁護士

拒絶理由の回避を目的としない補正であっても、外形的に特許請求の範囲を限定した以上、意識的除外に該当すると判示した事例［東京地裁

平成22年４月23日判決

１．はじめに平成20年（ワ）
第18566号］（本件特許発明１）

特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と【Ａ】成形金型により成形された発泡樹脂成形品を前異なる部分が存する場合でも、一定の要件を満たす場

記成形金型からコンベア上に移送する発泡樹脂成形品

合、対象製品等は特許請求の範囲に記載された構成との取出方法において前記成形金型で成形された発泡樹均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するもの

脂成形品を搬出するのに、と解されます（均等論／最高裁平成10年２月24日判決）。

【Ｂ】発泡樹脂成形品の取出枠を回動可能に設けた昇均等論適用の要件の一つとして、対象製品等が特許降枠を下降して成形金型のパーティング面に対応した発明の出願手続きにおいて特許請求の範囲から意識的取出位置に取出枠を挿入位置したのち、に除外されたものに当たるなど、特段の事情がないこ【Ｃ】成形金型から成形品をエジェクト機構により押とが挙げられます（意識的除外、第５要件）。

出し離型して、前記取出枠に緩衝部材を介して設けた特許請求の範囲を減縮する補正により除外された部

保持器に押し付け成形品を吸着保持させ受渡してから分については、この第５要件により、直ちに均等の主昇降枠を上方に持ち上げ、張が許されないこととなるのか、あるいは、補正の目【Ｄ】次で、該取出枠をコンベアの上方位置まで走行的や内容のいかんによっては均等の主張ができるので移送するとともに該取出枠を成形品を吸着保持した保はないかという点が問題となります。

持器とともに反転機構で反転変位し成形品を取出姿勢

本判決は、拒絶理由を回避するための補正ではなくから水平状態の受渡姿勢に変更したのち、ても、すなわち、たとえ自発的に行った補正であって【Ｅ】前記昇降枠を下降させ、昇降駆動機構によっても、外形的に特許請求の範囲を限定した以上、均等の予めコンベアの搬送面高さを調節したコンベア上に前主張はできないと判示したものであり、重要な意義を記発泡樹脂成形品を前記保持器から外して積載する有しています。

【Ｆ】ようにしたことを特徴とする発泡樹脂成形品の２．事案の概要および争点取出方法。

（１）本件は、発泡樹脂成形品の取出方法および装置（本件特許発明２）に関する発明についての特許権者（特許第3022073号）【Ａ’】開閉自在に対向配備された一対の成形金型によである原告が、発泡樹脂成形装置および方法を使用すり成形された発泡樹脂成形品を取り出してコンベアにる被告に対し、特許権侵害に基づく差止請求および損移送し、この発泡樹脂成形品をコンベアにより所定位害賠償請求を行った事案です。

置まで搬送する発泡樹脂成形品の取出装置であって、（２）本件特許発明１および２の構成要件を分説する【Ｂ’】前記成形金型およびコンベアの上方に設けられと以下のとおりです。

たガイドレール上に移動可能に支持された移動支持枠

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体と、取出装置として、成形品に水滴の滞留による不都合もな【Ｃ’】前記移動支持枠体に昇降可能に昇降枠を設ける

く、また成形品に付着した水滴があったとしてもこれをと共に、該昇降枠に回動可能な取出枠を設け、コンベア積載までに排除でき、また、成形品を保持器に【Ｄ’】該取出枠には発泡樹脂成形品を吸着保持または保持した状態で取出から積載まで連続して迅速に行う離脱可能に設けられ、かつ緩衝機構を備えた保持器とことができ、さらに成形品の保持に当たり過大な力を作を設け、用させることがなく、またコンベアへの多段積載が可能【Ｅ’】前記取出枠には発泡樹脂成形品の取出姿勢およなので発泡樹脂成形品の取出装置として有効である。
」

び受渡姿勢を保持する姿勢変化用アクチュエータを、（５）原告は、均等論の第５要件について以下の主張【Ｆ’】前記移動支持枠体には前記ガイドレール上を移を行いました。

動させる移動アクチュエータと前記昇降枠を昇降させ① 本 件特許発明がすべてコンベア高さ調節を構成とる昇降用アクチュエータとを夫々設け、して含む発明になったのは、当初明細書に開示さ【Ｇ’】前記コンベアには昇降駆動機構により搬送面のれていたコンベア高さ調節を構成として含む発明

高さを発泡樹脂成形品の積載高さに応じて調節する高を本件特許発明に取り込んだことによって生じたさ調節機構を設けた結果にすぎず、コンベア高さ調節を含まない構成【Ｈ’】ことを特徴とする発泡樹脂成形品の取出装置。

を除外しようとしたことによるものではない。

（３）本件では、被告装置および被告方法が構成要件② コ ンベア高さ調節は、本件特許発明の本質的部分ＥとＧ’のコンベア高さ調節に係る構成を除き、本件ではない。

特許発明１および２の構成要件を充足することに争い③コ
 ンベア高さ調節を具備する構成を採ったことは、はなく、構成要件ＥとＧ’に係る相違について均等論

成形品の多段積載とは何ら関係のない発明である引適用の可否、なかでも第５要件が問題となりました。

用文献１または引用文献２記載の発明との相違を明（４）原告は拒絶理由通知を受け、構成要件ＥとＧ’のらかにする客観的関係にはなかった。すなわち、補コンベア高さ調節に係る構成を付加する補正を行った

正は拒絶理由を回避するためにしたものではない。

ものであり、意見書において次のように主張しました。
「本願の請求項１記載の発明と、引例１の取出方法

３．裁判所の判断
裁判所は、以下のとおり均等論の第５要件を充足しを対比すると、……本願の請求項１記載の発明は……

ないと判断し、原告の請求を棄却しました。

成型金型に発生した水滴が成形品に滞留する不都合が（１）第５要件を充足しないことについてなく、また成形品に若干の水滴が付着していても成形「本件特許出願の願書（甲５）に最初に添付した明細書

品の姿勢変更によりコンベア上に積載するまでに排除（以下「当初明細書」という。
）の特許請求の範囲は、前できるものである。もちろん成形品を水平状態にして記……のとおり、コンベア高さ調節を構成要件としてコンベア上に横積みでき安定移送できるものである。

含まない請求項（１～５）とコンベア高さ調節を構成要

また、コンベア上に成形品を積載する際に予めコン件として含む請求項（６）とが記載されていたところ、前ベアの搬送面高さを調節するためにコンベアを昇降さ記……のとおり、本件特許発明１（請求項１）又は本件特せて、多段積載を容易にしたものであり、これらの点に許発明２（請求項２）
は、いずれもコンベア高さ調節をついては、引例１には何ら記載も示唆もされていない。
」

構成要件として含み（構成要件Ｅ、Ｇ’）、その余の請求「本願の請求項２記載の発明と、引例２の搬送装置

項（３、４）も請求項１、２の従属項であるからコンベを対比すると、引例２には、本願の請求項２記載の発ア高さ調節を構成要件として含み（甲２）、したがって、明の構成要件……『コンベアに高さ調節機構を設けた』

本件明細書の特許請求の範囲からは、コンベア高さ調構成については何ら記載されていない。

節を構成要件として含まない発明はなくなっている。

本願発明はこれらの構成によって、発泡樹脂成形品のそして、コンベア高さ調節に係る構成要件Ｅおよび2010 No.10 The lnvention 45

構成要件Ｇ’が、特許庁での審査段階で審査官から通あるから、そうである以上、それは、外形的にコンベア知された拒絶理由（乙２）に対応して、出願人たるＡが高さ調節を具備しない構成の発明を意識的に除外した当該拒絶理由を回避しようと意識的に加えたものであことにほかならず、後にこれを翻すことは許されない。
」

ることは、前記……出願経過から明らかである。……

４．考察（中略）……。

（１）本件特許の出願経過からすると、原告は、コンそうとすれば、Ａのした上記補正は、コンベア高さベア高さ調節に係る構成を本件特許発明の進歩性の根調節を含まない構成を意識的に除外したものと認めら拠として主張していたものといわざるを得ないと考えれるから、コンベア高さ調節を含まない構成である被られますから、意識的除外に当たるとした本判決の結告方法又は被告装置は、均等の第５要件を充足しない論は妥当といえるでしょう。

ものというべきである。」（２）本事案では、進歩性に関する拒絶理由を回避す（２）原告の主張についてることを目的とする減縮補正であることを理由に、意ア）原告主張①に対して識的除外に当たるとする結論を導くこともできたよう「Ａは、平成11年10月22日付け手続補正書（乙３）に思われます。

により、当初明細書のコンベア高さ調節を構成要件としかしながら裁判所は、拒絶理由を回避するためのして含まない請求項（１～５）とコンベア高さ調節を補正でなくても、すなわち、たとえ自主的に行った補構成要件として含む請求項（６）とが記載されていた正であっても、外形的に特許請求の範囲を限定した以特許請求の範囲をコンベア高さ調節を構成要件として上、意識的除外に当たるとしました。

含むものに限定したことが、前記……に認定した出願

この点、大阪地裁平成21年４月７日判決［平成18年経過から外形的に明らかであるところ、そうである以（ワ）第11429号］は、意識的除外に当たるか否かについ上、補正に際しての出願人の主観的意図にかかわらず、て、特許権者の主観的意図ではなく第三者からみて、外特許権者が後にこれと反する主張をすることは、禁反形的に特許請求の範囲から除外されたと解されるよう言の法理に照らし許されない」

な行動をとったか否かで判断すると判示しています。

イ）原告主張②に対して

本判決は、大阪地裁判決と同様の外形的判断手法を「意識的に除外した部分が本質的部分でないからとより鮮明に打ち出した判決であり、おそらく今後の裁いって、均等の上記第５要件を充足することになるも判例も同様の判断手法を採用するものと考えられます。のではない」（３）本判決の立場では、外形的に特許請求の範囲を減ウ）原告主張③に対して縮する補正がなされた以上、理由のいかんを問わず、減「均等の上記第５要件にいう特許請求の範囲からの縮部分についてもはや均等の主張はできなくなります。

除外は、拒絶理由を回避するための行動でなければな

したがって、新規性や進歩性を獲得するための補正らない必要はない。すなわち、たとえ自発的に行ったではない場合、例えば、明細書の記載要件に合致させ補正であったとしても、外形的に特許請求の範囲を限るための補正のような場合でも、意識的除外に該当す定した以上、特許権者が後にこれと反する主張をするることになるといえます。

ことは、やはり禁反言の法理に照らして許されないもいくたのであるからである。

てつおに係る構成が引用文献１又は引用文献２記載の公知技

東京工業大学大学院修士課程修了、技術者としてメーカーに入社。
82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

術に基づく無効理由を回避するのに必要ではなかった

もりもととしても、Ａは、コンベア高さ調節の構成を付加する

東京大学法学部卒業。2002年弁護士登録。生田・名越法律特許事務所において、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約等、多数の知的財産関連案件に従事。

これを本件についてみれば、仮にコンベア高さ調節ことによって本件特許発明の進歩性を主張したもので46 The lnvention 2010 No.10

しん