生田哲郎◎弁護士・弁理士／中所昌司◎弁護士・弁理士

出願人が特許査定の取り消しを求めて、認められた事例［東京地方裁判所

平成26年３月７日判決

平成24年
（行ウ）
第591号］

１．事件の概要

る活性を示す化合物も存在する……こしかしながら、担当弁理士は、拒絶（１）本件は、担当審査官が、特許出願とから、化学式１で表される化合物全査定不服審判の請求と同時に提出した人である原告らに対し、補正の内容が体についてまで格別顕著な作用効果を補正書に、誤って、「Ｒ1はフッ素であ原告らの真意に沿うものであるかどう奏するものと認めることができない」

り、Ｒ2は塩素であり……」と著しくかを確認せずに特許査定を下したこと

ここで、本願発明の化合物10とは、が、手続き上の重大な瑕疵に当たると本願明細書で示された実施例の10番1限定した記載をしてしまいました。
本件特許出願は前置審査に付され、担して、原告らが特許査定の取り消しを目のもの（番号10）であり、Ｒ がフッ

当審査官は、上記の誤った補正後の特許求め、その請求が認容された事案です。

素、Ｒ2が水素のものでした。

出願について、特許査定を下しました。

（２）原告らは、ある化学式で表される裁判所の認定によると、その後、担原告らは、行政不服審査法（以下、当弁理士は、担当審査官に電話をかけ、行服法）に基づき、特許庁長官に対し1化合物について特許出願したところ、Ｒ をフッ素に限定する意向を伝え、て特許査定を取り消す旨の決定を求め進歩性欠如の拒絶理由通知を受けたた肯定的な返答を得ました。

る異議申立てを行いました。

め、請求項１の記載を、「……前記化2

さらに、担当弁理士は、Ｒ（水素原

しかし、特許庁長官は、特許査定に学式１において、……Ｒ 及びＲ は各々子、 Ｃ1-Ｃ3ア ル コ キ シ、 Ｃ1-Ｃ3ア ル

ついて異議申立てをすることは、特許

水素原子、Ｃ1-Ｃ3アルコキシ、Ｃ1-Ｃ3

キルまたはハロゲン）中の「ハロゲン」法195条の４および行服法４条１項にアルキルまたはハロゲン……である。

を塩素に限定することによる特許査定違背し不適法であるとして、これを却

ただし、Ｒ1及びＲ2が同時に水素原子の可否について担当審査官の見解を尋下する旨の決定をしました。

であることはない」と補正しました。

ね、この点についても肯定的な返答をこれについて、担当審査官は、拒絶得ました（このように補正すれば、拒査定を行い、その備考欄において次の絶査定において引用文献３の化合物ように述べました。

42と同程度、または劣る活性を示す化「確かに意見書中の比較試験結果に合物の例として挙げられた化合物を、本件訴訟における争点は多岐にわた使用される本願発明の化合物10は、引特許請求の範囲から除外できます）。

りますが、本稿では、次の２つに触れ

用文献３の化合物42に比して優れた抗そこで担当弁理士は、原告らの本国代

1

2

その後、原告らは、本件訴訟を提起しました。
２．争点たいと思います。

1

腫瘍活性を示すものと認められる。し理人に、請求項１を「Ｒ はフッ素であり、 （１）本 件特許査定の取り消しの訴えかしながら、本願明細書の表２に記載

Ｒ2は水素原子、
Ｃ1-Ｃ3アルコキシ、Ｃ1-される薬理試験結果をみると、引用文

Ｃ3アルキルまたは塩素であり……」と献３の化合物42と同程度の活性又は劣する補正案を提案し、了承を得ました。

40 The lnvention 2014 No.5の適法性（２）本 件特許査定についての取消事
由の有無

３．裁判所の判断「 特 許 法195条 の ４ の 規 定 に よ り、ない場合の却下（特許法133条の２）（１）本 案前の争点（本件特許査定の行服法による不服申立てをすることがのように出願人側の手続違背の場合の取り消しの訴えの適法性）についてできないとされる処分等のうち、審決取扱いについての規定はあるものの、裁判所は、本件特許査定取り消しの及び……却下の決定については、いず審査官側の手続違背を理由とする救済れも知的財産高等裁判所に対し訴えを手段についての定めは見当たらない。

提起することができ（特許法178条１……行服法は、行政機関の専門的知

ア．出訴期間について、行政事件訴訟項）、また、上記『査定』のうち、拒識を活用し、簡易迅速な手続により、

法（以下、行訴法）14条３項本文には、

絶査定については、拒絶査定不服審判

行政庁の違法（手続的違法を含む）又「処分又は裁決につき審査請求をするを請求することができるのであっては不当な処分その他公権力の行使に当ことができる場合……において、審査（特許法121条）、特許法195条の４が、たる行為に関し、国民に対し広く行政請求があったときは、処分又は裁決にこれらについて行服法による不服申立庁に対する不服申立ての途を開くこと係る取消訴訟は、その審査請求をしたての対象外とした趣旨は、判断が二重を目的として制定されたものであるとこ

者については、前２項の規定にかかわに成立することにより齟齬が生じるころ、特許査定について、特許法上、特段、らず、これに対する裁決があったこととを避けることにあると解される」

審査官側の手続違背についての定めがを知った日から６箇月を経過したとき「『この法律の規定により不服を申しないことに照らせば、審査官の手続違又は当該裁決の日から１年を経過した立てることができないこととされている

背による違法について、行服法上の不ときは、提起することができない」と処分』としては、① 補正却下（特許法

服申立手続（行服法１条１項）を排除し、規定されています［なお、上記の行訴

53条１項・３項）、② 除斥・忌避の申立

行訴法上の訴えのみをその救済手段と法上の「審査請求」は、異議申立てをてについての決定（同法143条１項・３することが必要であり、又は適切であ含みます（行訴法３条３項）］。

項）、③ 参加申請に対する決定（同法るとみるべき事情は見出せない。

訴えの適法性を肯定しました。

被告は、特許法195条の４において、149条３項・５項）、④ 対価の部分につ……以上によれば、特許査定につい「査定……については、行政不服審査いての裁定（同法83条２項・91条の２・て審査官の手続違背を理由とする不服法による不服申立てをすることができ92条・93条）が挙げられる……特許法については、特許法195条の４においてない」と規定されている「査定」に特195条の４が、これらの処分等につき行列記された処分につきみられた、……

許査定も含まれるから、特許査定は、服法による不服申立ての対象外とした『行政不服審査法による不服申立てをす「他の法律に審査請求又は異議申立て趣旨は、これらの処分等……については、ることができない』とすることが相当をすることができない旨の定めがある

特許法上、当該処分に対する不服を審である理由、がいずれも妥当しないの処分」（行服法４条１項ただし書き）理すべき手続が別に存在し、かつ、当であるから、同条にいう『査定』にはに該当すると主張しました。

該手続によって当該処分の不服を審理

特許査定の全てが含まれるのではなく、そして被告は、本件は「処分又は裁することが必要かつ適切であると認めら処分に審査官の手続違背があると主張決につき審査請求をすることができるれることにあると解することができる」

される場合の特許査定は含まれない」

場合」（行訴法14条３項）に当たらな「これに対し、特許査定については、「そうすると、本件は『処分又は裁いとし、行訴法14条１項本文の出訴特許法上、特許法特有の手続としての決につき審査請求をすることができる期間を徒過した不適法な訴えである旨不服申立手続については特に定めが置場合』（行訴法14条３項）に該当するを主張しました。

かれていない。

ものであって、……本件特許査定取消……特許法における手続的理由に基しの訴えは、出訴期間を徒過して提起

イ．これに対して、裁判所は、以下のづく不服申立についてみると、不適法されたものに当たらず、却下すべきもように判断しました。

な手続であって補正をすることができのに当たらない」
2014 No.5 The lnvention 41

（２）本 案の争点（本件特許査定につ許査定の内容に影響が及ぶものであるがあることは、めったにないでしょう。

いての取消事由の有無）についてことは明らかであるから、本件特許査

しかしながら、本件のような、特許裁判所は、以下のように、取消事由定はこの点において取消しを免れない」

査定の取り消しの必要性と許容性が認を認めました。

められる事案が生じることがあり得な「拒絶理由通知又は拒絶査定に記載

４．考察

くはないので、そのような場合の救済された拒絶理由と意見書又は補正書（１）本件では、出願人が、誤って狭の可能性を示した点で、本件判決は、……の内容が全くかみ合っておらず、い範囲に補正してしまったため、特許重要な意義を有しているといえます。

当該補正書が、出願人の真意に基づき査定の取り消しを求め、これに対して作成されたものとはおよそ考え難い場特許庁側が争いました。そのため、個々（４）また、紙幅の都合上、引用でき合であって、そのことが審査の経緯及の主張を見ても、出願人が拒絶理由のませんでしたが、本件特許査定が取りび補正の内容等からみて審査官に明白存在を主張し、特許庁側がその不存在消された後の手続きについての判示部であるため、審査官において補正の正を主張するなど、極めて珍しい争いと分も注目すべきでしょう。

確な趣旨を理解して審査を行うことがなりました。

困難であるような場合には、このよう本判決では、「本件補正書を出願人の真意に基づいて補正する場面においな補正に係る発明につき適正に審査を（２）本案前の争点である取り消しの訴ては、同法17条１項本文のみが適用行うことが困難であり、また、発明のえの適法性については、特許法195条され、同項但し書きの規定は適用され適正な保護にも資さないのであるかの４の「査定……については、行政不ない」とされ、特許法17条の２～４ら、審査官は、特許出願人の手続的利服審査法による不服申立てをすることの規定によって補正をすることができ益を確保し、自らの審査内容の適正とができない」という文言だけを形式的る場合以外でも、「補正書の補正」が発明の適正な保護を確保するため、補に捉えると、同条の「査定」は拒絶査できる場合があることとされました。

正の趣旨・真意について特許出願人に定のみならず特許査定も含むものと解

実務的には、このような「補正書の対し確認すべき手続上の義務を負う」するほうが自然のようにも思えます。

補正」を行う場面は、今後、時折生じ「本件において、担当審査官は、本しかし、判決では、特許法195条の件特許査定に先立つ審査に当たり、特４の趣旨や行服法の目的を考慮して、もっとも、本判決によっても、この許出願人である原告らに対し、本件補同条の「査定」には、処分に審査官のような「補正書の補正」には、出願人正の内容が原告らの真意に沿うもので手続違背があると主張される場合の特の真意に基づかないことが審査官に明あるかどうかを確認すべき手続上の義許査定は含まれないと解釈しました。

らかであることなど、厳しい要件を満務があったところ、上記義務を怠ったるのではないかと思われます。

たす必要がある可能性があるので、今ものであり、担当審査官には手続上の（３）特許実務上は、本件のように、出後、この「補正書の補正」をするため義務違背があったものと認められる」

願人にとって特許査定の取り消しを求の要件を満たすか否かの争いも、生じ「以上のとおり、……本件特許査定める必要性があり、かつ、取り消しが得るものといえるでしょう。には手続上の瑕疵があるものと認めら許容されるような特許庁側の手続違背れる。しかも、その瑕疵は、手続上の軽微な瑕疵にとどまるものではなく、……特許査定制度において制度が適正に運営されるために必要な重大な手続上の義務の違背であると解される」「上記手続上の瑕疵により、本件特42 The lnvention 2014 No.5

いくた てつお1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
ちゅうしょ まさし
2003年東京大学大学院修士課程修了（物性物理学を専攻）。技術者として電子部品メーカーに入社。2007年旧司法試験合格。2012年弁理士試験合格。同年カリフォルニア州司法試験合格。TOEIC990点。