生田哲郎◎弁護士・弁理士／寺島英輔◎弁護士

メーカーが製品に付した商品名を、卸売業者が流通過程で変更して販売した行為につき、不法行為の成立と商標権侵害を否定した事例［大阪地方裁判所 令和３年11月９日判決 令和２年（ワ）
第3646号］

１．事件の概要「原告標章である『ローラーステッ

３．裁判所の判断

本件は、原告が製造する車輪付き杖カー』は、原告が実際に本件商品に使（１）まず裁判所は、本件の判断の枠組（以下、本 件 商品）を「ローラーステッ用しているものであり、本件商品を仕入みとして、以下のとおり判示しました。

カー」の商品名（以下、原告標章）
で販売販売する被告フジホームは、商取引の常「商品に商品名を付して販売する場していたところ、本件商品を原告から仕識として、このような原告標章を抹消し合、一般には出所の識別や顧客の吸引入れた被告らが、「ハンドレールステッて他の標章を付すことを許容する原告を期待してなされるのであり、複数の製キ」の商品名（以下、被告ら標章）
によりの明確な意思が認められるような特段造者が類似する商品を製造販売する場卸売りまたは小売りを行ったことが、の事情がない限り、原告標章を、商品の合に、類似する商品名が使用されれば原告標章に化体する信用や出所表示機流通過程において尊重すべきである。

商品の出所の混同を招くおそれがあるこ

き そん

能を毀損する不法行為、または登録商

そもそも、他者が使用する標章は、とから、不正競争防止法や商標法は、標の出所表示機能を毀損する商標権侵使用されることでこれに信用が化体す同一又は類似の標章の使用を規制する害であると主張し、被告ら標章の使用るものであり、知的財産としての価値ことで商品の本来の主体の利益を守ろ差止めおよび損害賠償を求めた事案でが増していく。このような観点からも、うとしたものと解される。しかしながら、す。いわゆる商標の抹消・変更行為が、ある商品に標章が適正に付されれば、製造者における自他識別や顧客吸引の商標の機能を毀損する不法行為ないしその商品の同一性が害されない形で流問題は、製造者から卸売業者あるいは商標権侵害に該当するか否かが争点と通する限り、当該標章がそのまま使用小売業者へ商品が譲渡された段階で一なった珍しい事案として紹介します。

され続ける（棄損されない）ことは、旦目的を達すると考えられるから、卸売商標登録の前後を問わず、法的に保護業者あるいは小売業者としては、当初されるべき利益である」の商品名により販売すべき旨の合意や原告は、令和元年12月６日、原告「原告が本件商品に被告ら標章を付製造者が譲渡する際に付した条件、あ標章につき商標登録を得て（以下、本して販売等することを許容しないこと

るいは商品の性質上当然そのようにす件登録商標）、原告が被告フジホームを明確に伝えた後も、これを継続したべき特段の事情や公的規制のない限り、に対し本件商品の出荷および取引の停被告フジホームの行為は……同一の商当初の商品名のまま販売することでその止を通告した令和元年８月以降、本件品に別の標章を付して取引者・需要者

顧客吸引力等を生かすこともできれば、登録商標の公報発行（令和２年１月７に販売等をする行為であって、実質的より需要者に訴えることのできる商品名日）までの期間における被告らの行為に原告の標章を剝離する行為と同視すに変更したり、あるいはより商品の内容が不法行為に、公報発行後の行為は商ることができ、原告標章の出所表示機を適切に説明し得る商品名に変更して標権侵害に該当する旨主張しました。

能を棄損する不法行為である」

販売することも許されると解される。

２．原告の主張

2022 No.6 The lnvention 37

……製造者が販売を終えた商品につジホームの間の合意その他特段の事情したのは、被告フジホームの卸売先にいて、以後の者が別の商品名により販につき、以下のとおり判示しました。

おいて本件商品の廉価販売がされたこ売したとしても、直ちに製造者の利益「本件基本契約において、被告フジとであり……この時に、原告と被告サが損なわれることにはならないし、ブホーム側が原告標章を使用すべきこと

ンリビングの間で、原告標章のみを使ランドとしての統一を図る等の必要がとはされておらず、被告フジホームは、用するとの合意が成立した、あるいはあれば、販売に際しその旨の合意を得被告ら標章により本件商品を販売する商品名を変更しないことを原告が被告れば足りることであるから、そのよう予定である旨を、本件基本契約締結以サンリビングとの取引の条件にしたとな合意等のない場合に、卸売業者や小前より示し、原告との取引開始後もこ認めるべき証拠はない」

売業者が、常に当初の商品名によらなれを明らかにし、特にこの点を秘匿しければならないと解すべき理由はない。

ようとしたとは認められない。

そして、「前半期間において、本件商品を被告ら標章の商品名により販売しまた、本件事案において、被告らが本そして原告は、平成28年６月と平成たことは……原告に対する不法行為に件商品を被告ら標章により販売するこ

30年８月、被告フジホームが本件商品をはならないというべきであり、これにママとにより、原告標章により販売されて被告ら標章による販売していることに付随する説明書の差替えも……同様といる本件商品よりも優れたものである言及した上で、これに懸念や疑問を表いわざるを得ない」として、被告らのいことを表示したとすれば、需要者をし明するに止まり、原告標章を使用するよずれの不法行為責任を否定しました。て品質を誤認させる表示をしたというう求めたり、原告標章の使用が取引の（４）次に裁判所は、本件登録商標の公ことができるかもしれないが、本件は条件である旨を述べたりはしていない。

報発行後において、被告らが原告標章をそのような事案ではなく、原告は、商…… 原 告 は、 平 成31年 ３ 月 に、 被使用せず、被告ら標章により本件商品を品名を原告標章から被告ら標章に変更

告フジホームに対し、商品名の変更は販売した行為が登録商標の出所表示機したことをもって、原告標章を剝離す受け入れられないこと等を述べると共能を毀損する商標権侵害に当たるか否る不法行為にあたるというものであるに価格の統一等を求めたが、被告フジかにつき、以下のとおり判示しました。

から、原告の主張は採用できない……

ホームの拒絶に対し、注文があれば従「商標権侵害は、指定商品又は指定役以上によれば、原告が本件商品を被前の卸売価格で提供するとしており、務の同一類似の範囲内で、商標権者以告らに譲渡した際に、合意や指示等、商品名を原告標章に統一することを、外の者が、登録商標を同一又は類似の以後も原告標章を商品名として販売すそれ以上に求めてはいない。

商標を使用する場合に成立することがママべき特段の事情が存したにも関わら……以上を総合すると、……原告とその基本であり（商標法25条、37条）、原ず、被告らが被告ら標章による販売を被告フジホームとの間において、本件告が原告標章を付した本件商標を被告行って、これにより原告に損害を生じ商品を原告標章により発売することのらに譲渡した際に、原告標章と同一又はさせたと認められる場合には、不法行合意が成立した、あるいは、原告標章に類似の商標を使用する競業者が存在し為が成立すると解する余地がある」

より販売することを、原告が本件商品なかったことをもって、本件商標権は（２）そして、本件基本契約においてを被告フジホームに納入する条件としその役割を終えたと見ることができる使用されている「ローラーステッカー」

たとの事実を認めることはできない」のであり、原告から本件商品を譲り受けの語は、契約の対象となる商品の内容（３）そして裁判所は、原告と被告サた被告らが、これを原告標章以外の商品を特定する趣旨で記載されたにすぎなンリビングの間の合意その他特段の事名で販売することができるかは、商標権いことに加え、本件基本契約締結前後情につき、以下のとおり判示しました。の問題ではなく、……原告と被告らとのにおける被告フジホームの原告に対す「原告が被告フジホームとの取引を合意の存否の問題と考えざるを得ない。

る行為とそれに対する原告の反応につ停止した後に、被告サンリビングが直したがって、後半期間において、被き事実認定したうえで、原告と被告フ接の取引を打診した際に原告が問題と告フジホームが本件商品を被告ら標章

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ママ

により、また取扱説明書を差し替えて告機能（商品・役務に付された標章自体説があります。否定説の多くも、商標自社のオンラインストアで販売したこのイメージ・愛着が営業上の広告価値機能の侵害行為につき、不法行為（民と……あるいは被告サンリビングが、を有する機能）があるといわれていま法709条）の成立の余地を認めますが、原告より直接入手した本件商品を、被す。
肯定説は、前記の例のように他人商差止請求権（法36条）、損害額の推定

告ら標章によりダイワに譲渡したこと標の宣伝広告機能にタダ乗りする行為（法38条）の各規定の適用がない点では……いずれも商標権侵害にはあたらや、需要者をして品質を誤認させる表肯定説と大きく異なります。

ないといわざるを得ない」

示をした事案のように品質保証機能を本件で裁判所は、法25条、37条に該害する行為を商標権侵害と捉えます。

当しない被告らの行為につき、商標権マグァンプＫ事件（大阪地裁平成６

侵害には該当せず、原告と被告らの合（１）本件のように、商標権者が指定年２月24日判決）は、商標権者から意の存否の問題であると判示してお商品に付した登録商標を流通過程で抹購入した真正商品を小分け・詰め替え・り、否定説を採用するものと思われま

消、または自己の商標に変更して流通再包装して販売した事案において、「商す。もっとも、不法行為の成否を検討すさせる行為は商標法（以下、法）２条

標権者が……転々流通に置いた登録商る文脈で、あえて「需要者をして品質を３項の「使用」に該当せず、法25条、標を、その流通の中途で……故なく剝誤認させる表示をした」事例に言及し37条の条文上は商標権侵害行為に該当奪抹消すること」は、「商標権者が登ていることから、品質保証機能というしません。条文に忠実に、他人の標章録商標を指定商品に独占的に使用する商標の機能を侵害する行為につき不法を剝離・抹消・変更する行為は商標権行為を妨げ、その商品標識としての機行為が成立する余地を認めたといえま侵害に当たらないとする学説もありま

能を中途で抹殺するものであって、商す。なお、原告は「登録商標は使用頻度す（以下、否定説）。

品の品質と信用の維持向上に努める商の増加に伴い信用が化体し知的財産と（２）しかし、条文上商標権侵害に該標権者の利益を害し、ひいては商品のしての価値が増大する」旨を主張しま

４．考察

当しなくとも実質的に商標の機能を害ぎ品質と販売者の信用に関して公衆を欺
まん

したが、本判決は、標章の抹消・変更が瞞し、需要者の利益をも害する結果を上記のような標章の宣伝広告機能に与る学説（以下、肯定説）も有力です。例招来するおそれがあるから、当該商標える影響には特に触れていません。こ

えば他人の優れた製品の標章を抹消・権の侵害を構成する」と判示していまの点には議論の余地がありそうです。

剝離して自己の商標を付し、他人の商す（もっとも同判決は、被告が登録商（４）本判決によれば、メーカーが製品に品を自己が製造した商品と見せかけ、標と類似する標章を小分け品に付して付した商品名を流通過程で変更される

他人の商品の信用を無断で利用する行「使用」したことを理由に商標権侵害事態を確実に防ぐためには、
取引基本契為（逆パッシング・オフ）
は、他人の標を認めており、商標の機能を害したこ

約において商品名の抹消・変更を禁止

章を無断で付す行為を伴わず条文上はとは直接の理由とされていません）。

する条項を設けることが必要です。
本件

商標権侵害に該当しませんが、かかる（３）以上のように、他人の登録商標は、メーカーが製品に付した標章のブラ行為は商標の機能を害する故に商標権を抹消・変更する行為が商標権侵害とンド価値を維持・増大するための実務侵害を構成するなどと説明されます。

なるか否かについては、否定説と肯定上の方策を示しており参考になります。

する行為は商標権の侵害に当たるとす

一般に商標には、出所表示機能（標章を商品・役務に付すことでその商品・役務の出所を表示する機能）、品質保証機能（需要者に対し、同一の標章が付された商品・役務には同一の品質が備わっているとの期待を保護する機能）、宣伝広

いくた てつお東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
てらしま えいすけ
東京大学経済学部経済学科、同経営学科卒業。知的財産法務以外にも、多数の一般民事事件、刑事事件における豊富な経験・実績を有する。交渉・訴訟対応全般を得意とする。AI・機械学習分野における法務も取り扱う。統計検定（１級・統計数理、準１級）取得。

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