生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

特許請求の範囲中の「緩衝剤」の用語の意義解釈が異なったため、技術的範囲の属否の判断が分かれた事例［東京地方裁判所［東京地方裁判所［東京地方裁判所［東京地方裁判所１．事件の概要

平成28年３月３日判決 平成27年（ワ）
第12416号］（A1事件）
平成28年10月31日判決 平成28年（ワ）
第15355号］（A2事件）
平成28年９月12日判決 平成27年（ワ）
第28849号］（Ｂ事件）
平成28年10月28日判決 平成27年（ワ）
第28468号］（Ｃ事件）

当該無効審判の審決は、審決取消訴訟に

被告製品は、各事例で、構成要件Ａ本件の４事例は、同一の特許（特許係属しており、本件各事件の口頭弁論終およびＣを充足することにつき争いが第4430229号：本件特許）に係る事件で結時には確定していません。訂正後の請なく、また、被告製品は、構成要件Ｇにす。A1事件、Ｂ事件、Ｃ事件は、いず

求項１に係る発明（本件訂正発明）は、規定されているモル濃度のシュウ酸がれも特許権者が原告の差止請求事件で、構成要件に分説すると次のようになりま検出されることについて争いがありま

被告が異なり、A2事件は、特許権者おす（下線は訂正箇所）。

せん。他方で被告製品は、いずれもシュよび専用実施権者が原告の損害賠償請ウ酸を外部から添加しておらず、検出さ求事件で、被告はA1事件と同じです。

Ａ オキサリプラチン、れたシュウ酸はオキサリプラチンが溶各事件は、被告製品の構成が厳密には異Ｂ 有効安定化量の緩衝剤および媒中で分解したシュウ酸であることになりますが、争点には影響しません。担

Ｃ 製薬上許容可能な担体を包含するつき争いがありません（以下、外部から

当部は、A1事件が民事第46部、A2事件

Ｄ安 定オキサリプラチン溶液組成物で添加したシュウ酸を「添加シュウ酸」、とＢ事件が民事第29部、Ｃ事件が民事第40部と分かれていました。
本件では、特許請求の範囲中の「緩衝剤」の用語の意義解釈が担当部ごとで異なったため、A1事件では被告製品があって、オキサリプラチンが溶媒中で分解して生Ｅ 製薬上許容可能な担体が水であり、Ｆ緩 衝剤がシュウ酸またはそのアルカリ金属塩であり、Ｇ １）緩衝剤の量が、以下の：特許発明の技術的範囲に属すると判断さ（ａ）５×10－５Ｍ～１×10－２Ｍ 、れたのに対し、A2事件、Ｂ事件および（ｂ）５×10－５Ｍ～５×10－３Ｍ

Ｃ事件では技術的範囲に属さないと判断されました。
紙面の都合上、「緩衝剤」の用語の意

じたシュウ酸を「解離シュウ酸」という）。

－５－３－４－３（ｃ）５×10（ｄ）１×10

Ｍ～２×10ＭＭ～２×10

Ｍ、

本件では、シュウ酸を添加しておらず、解離シュウ酸を含有する被告製品が、「緩衝剤」を含む構成要件Ｂ、Ｆ、Ｇをまたは充足するか否か、および「安定」を含む義解釈に関する争点のみを取り上げます（ｅ）１×10－４Ｍ～５×10－４Ｍ

構成要件Ｄを充足するか否かが争点にな（本稿執筆中の平成28年12月８日にA1の範囲のモル濃度である、りました。

事件の控訴審判決がありました）。

Ｈ pHが３～ 4.5の範囲の組成物、ある
３．裁判所の判断

いは
２．本件特許発明の内容および争点
本件特許は、無効審判の手続きにおいて訂正請求がなされています。
ただし、－５Ｉ２ ）緩衝剤の量が、５×10－４×10Ｍ～１Ｍの範囲のモル濃度である、組成物。

（１）A1事件「まず、特許請求の範囲の記載をみるに、本件発明は、その文言上、オキサリ
2017 No.2 The lnvention 49

プラチン、水及び『有効安定化量の緩衝キサリプラチン溶液を安定化し、ジアクた、一定濃度のジアクオDACHプラチン剤』である『シュウ酸またはそのアルカオDACHプラチン及びジアクオDACH及びジアクオDACHプラチン二量体がリ金属塩』を『包含』する『安定オキサプラチン二量体などの望ましくない不純存在し、圧力・温度等が等しい条件下にリプラチン溶液組成物』に係る物の発明物の生成を防止するか又は遅延させ得る

おいては、それ以上にはジアクオDACHであり、緩衝剤であるシュウ酸等のモルものをいうものと解される。

プラチン及びジアクオDACHプラチン二濃度を一定の範囲に限定したものであ

もっとも、上記にいう『不純物の生量体の濃度が増加しないこととなるが、る。そして、オキサリプラチン水溶液に成を防止するかまたは遅延させ得る』とこのこと自体は、本件優先日時点におい『包含』される緩衝剤であるシュウ酸等いう記載が、具体的にいかなる意義で用て公知のオキサリプラチン溶液が生来的の量のみが規定され（構成要件Ｇ）、シュいられているかは必ずしも判然としないに有している性質……そのものにすぎウ酸等を添加することなど上記組成物

から、段落【0022】の記載それのみから、ず、それ自体をもって、解離シュウ酸がの製造方法に関する記載はない。この組成物中にシュウ酸イオンが存在する不純物の生成を防止させ又は遅延させ得『包含』とは『要素や事情を中にふくみ限り、それが解離シュウ酸であるか、添るなどということは困難というほかない」

もつこと』……をいうことからすれば、加されたシュウ酸又はそのアルカリ金「以上に対し、系外からシュウ酸又はオキサリプラチン水溶液に『包含』され属塩に由来するシュウ酸イオンであるそのアルカリ金属塩を添加した場合には、るシュウ酸とは、オキサリプラチン水溶かを問うことなく、直ちに『緩衝剤』に可逆反応の条件の一つであるところの液中に存在する全てのシュウ酸をいい、当たると結論づけることはできない。

シュウ酸イオンの濃度が変化することと添加したシュウ酸に限定されるものでは『不純物の生成を防止するかまたは遅なるから、ルシャトリエの原理……によないと解するのが相当である」

延させ得る』との記載がいかなる意義り、当該条件の変化を妨げる方向への反「本件発明の『緩衝剤』とは、オキサで用いられているかを判断するには、応、すなわち、シュウ酸イオンとジアクリプラチン水溶液を安定化し、それによ

本件明細書の他の箇所の記載内容や、オDACHプラチンとが反応してオキサり望ましくないジアクオDACHプラチ

本件優先日当時の技術常識をさらに検リプラチンが生成される反応が進み、新ンやジアクオDACHプラチン二量体等討する必要がある」

しい平衡状態になる……。したがって、の不純物の生成を防止し、又は遅延させ（本件明細書の段落【0031】の記載等系外から添加されるシュウ酸又はそのア得るあらゆる酸性又は塩基性剤を意味すから）「本件発明１の『緩衝剤』は、乙ルカリ金属塩（ないしこれらに由来するる（本件明細書の段落【0022】）から、１の１公報記載のオキサリプラチン水溶シュウ酸イオン）は、オキサリプラチン水溶液中の不純物の生成の防止等に効果液など（後述するとおり、当該水溶液中溶液における望ましくない不純物を減少があれば『緩衝剤』に当たるということのオキサリプラチンの一部が自然に分解させる効果を有するということができができる。そして、オキサリプラチンをすることにより、解離シュウ酸、ジアクる」

水に溶解するとその一部がジアクオ

オDACHプラチン及びジアクオDACH「特許請求の範囲の文言の形式面をみDACHプラチンとシュウ酸に解離してプラチン二量体が生成する。
）と比較しると、請求項１は、『緩衝剤がシュウ酸化学平衡の状態になり、不純物であるジて、オキサリプラチン溶液組成物中の望またはそのアルカリ金属塩であり、』とアクオDACHプラチンの更なる生成がましくない不純物（ジアクオDACHプ規定しており、『シュウ酸』と『そのア妨げられるというのであるから……、水ラチン及びジアクオDACHプラチン二ルカリ金属塩』とを別の概念として区別

溶液中の解離したシュウ酸は『緩衝剤』量体など）を減少させる効果を有するもしていることが見てとれる。に当たると解される」のであると解するのが相当である」（２）A2事件およびＢ事件「本件発明１にいう『緩衝剤』は、オ50 The lnvention 2017 No.2……請求項１の上記規定における「オキサリプラチン溶液……が平衡『シュウ酸』がシュウ酸イオンを包含す状態に達した場合には、系全体として、る概念であるとすれば、……『シュウ酸』

一定濃度の解離シュウ酸が存在し、まと『そのアルカリ金属塩』とが別の概念

であることを前提として、『緩衝剤がシュ自然である」

合物を用いてもいい場合には有用な表現

ウ酸またはそのアルカリ金属塩であり、』「平衡状態にあるオキサリプラチン水であり、一概には否定できません。と規定した意味がなくなってしまう。そ溶液にシュウ酸が添加されると、ルシャ

しかし、組成物の成分を作用効果でうすると、請求項１があえて『緩衝剤がトリエの原理により、上記式（筆者注：

表現する方法は、被疑侵害物を分析したシュウ酸またはそのアルカリ金属塩であ49ページ右欄の式と同じ）の右から左結果、特定成分が検出されたときでも、り、』と規定したのは、『シュウ酸』又はへの反応が進行し、新たな平衡状態が形その成分が同じ作用効果を奏している『そのアルカリ金属塩』が緩衝剤として成されることが認められる。新たな平衡か否かが争いになる短所があります。

添加されることが前提とされているから状態においては、シュウ酸を添加する前

この点、特許請求の範囲で「緩衝剤」とみるのが合理的である」の平衡状態と比べると、ジアクオDACHと表現せず、「シュウ酸イオンの含有量プラチンの量が少ないので、シュウ酸のが○○～○○の範囲のモル濃度である」

添加により、オキサリプラチン水溶液がと表現していれば、技術的範囲に属する「緩衝剤の『剤』とは、『各種の薬を安定化され、不純物の生成が防止されたか否かの判断は明確になります。

調合したもの』を意味するから……、緩といえる。

（３）Ｃ事件

特許請求の範囲を記載する際には、組衝剤とは、緩衝に用いる目的で、各種のところが、シュウ酸が添加されない成物の成分を、化合物名で表現したほう薬を調合したものを意味すると考えるこ

場合には、オキサリプラチン水溶液の平がいいか、それとも作用効果を用いて表とが自然である。しかし、オキサリプラ衡状態には何ら変化が生じないから、オ現したほうがいいか、慎重に検討する必

チンが分解して生じた解離シュウ酸

キサリプラチン溶液が、安定化されると要があります。

（シュウ酸イオン）は、『各種の薬を調合はいえない」（したがって、解離シュウしたもの』に当たるとはいえない。

酸は「緩衝剤」に含まれない）。

が分解や反応して別の成分が生成する場
合や、不純物として意図せずに組成物中また、緩衝剤は『シュウ酸』又は『そのアルカリ金属塩』であるとされている

次に、例えば、組成物中の他の成分４．考察に含有する場合など、特定の成分が意図が、緩衝剤として『シュウ酸アルカリ金本件特許発明における「緩衝剤」の的に添加しなくても組成物に含まれる可属塩』を選択した場合を考えると、この意義は、控訴審で判断されるでしょうか

能性があるときには、明細書の記載、場合、オキサリプラチン水溶液中には、ら、ここでは各判決の是非は言及しませ特に実施例の書き方に工夫が必要になりオキサリプラチンが分解して生じた解離ん。以下では、本件特許発明を題材にします。

シュウ酸と『シュウ酸アルカリ金属塩』て、組成物の発明における明細書の記載が同時に存在するところ、オキサリプラ上の注意点について考察します。

このような場合、実施例の記載で例
えば「シュウ酸添加量が○○モル、解離チンが分解して生じた解離シュウ酸はまず、組成物の成分を特定する際に、シュウ酸の含有量が○○モルで、合計○『シュウ酸アルカリ金属塩』に該当しな

例えば、
「緩衝剤」
「pH調整剤」「安定化○モルのシュウ酸を含有する……」と記いことが明らかであるから、緩衝剤は、剤」など、作用や効果で表現することが載すれば、解離シュウ酸を含むことが明オキサリプラチン水溶液に添加されるあります。このような表現は、多数の化確になります。

『シュウ酸アルカリ金属塩』を指すと解合物が同じ作用効果を奏し、いずれの化するほかない。そうすると、『シュウ酸アルカリ金属塩』と並列に記載されている『シュウ酸』についても、オキサリプラチンが分解して生じた解離シュウ酸を除き、オキサリプラチン水溶液に添加されるシュウ酸を意味すると解することがいくた てつお1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
さの たつみ1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。
2007年弁護士登録後、生田・名越・高橋法律特許事務所に在籍。

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