生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

先使用権の抗弁において発明知得の経路が争われた事例［先行事件第一審：大阪地裁平成25年１月31日判決・平成23年（ワ）
第7407号］［先行事件控訴審：知財高裁平成25年８月28日判決・平成25年（ネ）
第10018号］［後行事件第一審：大阪地裁平成27年１月15日判決・平成26年（ワ）
第654号］［後行事件控訴審：知財高裁平成27年６月30日判決・平成27年（ネ）
第10025号］

１．本件の特色（３）本件特許および本件特許発明

平 成17年11月19日、 蘇 州 Ａ 社 に よ先行事件と後行事件では当事者が異本件特許発明は、繰り出し容器（口り、Ａ社考案に基づいて、Ｘグループなりますが、社会的事実は同一である紅等の容器）の発明で、本件特許は、ブランドの口紅容器（本件容器とは異ため、併せて紹介します。

平成19年３月１日に出願されました。

なる別のブランド）の製作図面（本件本件では、構成要件充足性、特許無図面）が作成され、平成18年２月14

効の抗弁、先使用権の抗弁などが争わ

３．当事者の主張日に一部修正された。

れました。そのうち、先使用権の抗弁（１）先行事件原告、後行事件被告

ウ．特許出願の際現に日本国内においにおいて、発明知得の経路が異なるか

ア．主張の概要てその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしどうかが争点となったことに本件の特Ｘ1らが日本国内に輸入し、販売し色があります。本稿では、紙面の都合ている口紅の容器（本件容器）は、本上、先使用権関連に絞って説明します。

件特許発明の発明者とされるＰ1の指本件容器を備える口紅（本件口紅）示によることなく、台湾に本店を置くは、平成18年12月27日に蘇州Ａ社で２．当事者の関係等Ａ社（台湾Ａ社）が、Ａ社の実用新案製造され、同月28日にはＢ社倉庫に（１）先行事件権に係る考案（Ａ社考案）の実施とし保管されていた。そして、平成19年て、その子会社である蘇州Ａ社におい１月５日には上海を出港し、同月10て製造したものである。

日には東京税関を通過。同月15日に先行事件は差止請求権等不存在確認請求事件です。原告Ｘ1は化粧品等のている者はＸ1の倉庫に納入された。

製造輸入販売等を目的とする株式会社

Ｘ1らは、本件特許出願の際、Ｂ社をで国際的に展開するＸグループの日本介して本件容器を備えた口紅を日本に

法 人、 原 告 Ｘ2は Ｘ1の100 ％ 子 会 社、輸入し、また日本国内で譲渡の準備を発明の実施品を仕入れる行為によっ被告Ｐ1は本件特許権者（個人）、被告していたから、先使用権を有している。ても知得は生じ得る。Ｘ1は、Ｂ社をＹは化粧品の製造販売を目的とする株イ．本件出願に係る発明の内容を知ら介してＡ社の製造した本件口紅を本件式会社でＰ1が代表を務めています。

ないでその発明をした者

エ．知得

出願日前に日本国内に輸入したのであ台湾Ａ社は平成17年８月から同年るから、「本件出願に係る発明の内容10月にかけて、Ａ社考案を日本、中国、を知らないでその発明をした者」であ

後行事件は特許権に基づく損害賠償台湾、イギリスなど、複数の国に特許るＡ社から知得したといえる。

請求事件です。前記Ｐ1が原告であり、または実用新案登録出願をした。Ａ社

また、本件図面は、Ｘグループの筆頭

被告はＸ3（Ｘ1の100％子会社〈Ｘ2と考案の考案者は、蘇州Ａ社の代表取締であるフランスＸ社が保管し、その内容は別法人〉）です。

役Ｐ2の息子Ｐ4である。

を知っていたものである。したがって、（２）後行事件2015 No.12 The lnvention 41したがって、フランスＸ社が本件特Ｐ1が当該指示のあった日とする平の内容を知得していたといえる。

許発明の内容を知得していたとして

成18年２月８日より後にＹと蘇州Ａオ．
（後行事件のみ）親会社の先使用も、その子会社とはいえ、別法人であ社の間で締結された口紅容器の製造にるＸ1らが本件特許発明を知得してい係るライセンス契約でも本件特許発明たことにはならない。

への言及がないこと。

Ｘグループの一員であるＸ1も本件発明権の援用の主張
Ｘ3はＸ1の完全子会社であるから、また、平成18年２月８日に、Ｐ1か

仮にＸ3自体に先使用権は成立しないとしても、Ｘ1が有する先使用権を援

４．裁判所の判断

ら蘇州Ａ社の代表取締役Ｐ2に指示が用することができる。

（１） 本 件容器はＡ社考案の実施品とあったとのＰ1の主張に対して、Ｐ1らいえるか（２）先行事件被告、後行事件原告
ア．主張の概要
Ｘ1らは先使用権を有さない。
イ．本 件容器はＰ1の指示に基づいては先行事件の答弁書において、蘇州ＡＡ社考案に係る実用新案登録出願の社に指示したのは、本件特許出願をし明細書と本件容器の構造を対比したうた平成19年３月１日よりも後のことえで、結論として、本件容器はＡ社考であると主張していたにもかかわら案の実施品であると認定しました。

ず、蘇州Ａ社が同日よりも前に本件容製作された器を製造していた旨のＸ1らの主張お平成17年３月26日、Ｙと蘇州Ａ社（２）発明の知得経路についての検討

よび裏づけ証拠が提出されるや、指示は、使い切り容器の製造に関する覚書

裁判所は、以下を理由として、本件があった日を平成18年２月８日と大容器は蘇州Ａ社においてＰ1の指示をきく変遷させたことなどから、Ｐ1の平成18年２月８日、Ｐ1は、使い切受けることなく、Ａ社考案の実施品と供述の信用性が疑わしいとしました。

り容器の試作品製作の打ち合わせで来して実施されたものと認定しました。

日していた蘇州Ａ社の代表取締役Ｐ2

本件容器がＡ社考案の実施品であるに対し、本件特許発明に関するアイデことに加え、蘇州Ａ社の代表取締役Ｐ2

各証拠から、本件特許出願の際、本アを説明し、「もし興味があるなら試の息子Ｐ4が、平成17年には既にＡ社

件容器を備えた本件口紅を日本国内に作品を作ってもらえないか」と持ち掛考案を考案し、台湾Ａ社を出願人とし輸入していたことが認定されました。

けたところ、Ｐ2はこれを快諾した。て、日本や中国などで特許または実用を交わした。

同日の晩、Ｐ1はＰ2に対し、バイク新案登録出願をしていたこと。

（３）輸入日（４）知得

便で本件特許発明の特徴が記載された

そのため、蘇州Ａ社は、Ｐ1からの本件図面は、平成18年２月14日に指示書を送付した。蘇州Ａ社は、それ指示がなくても、本件容器の構成に至は蘇州Ａ社によって作成されていたこから間もない平成18年２月14日に本ることができる技術を平成17年の段とから、本件図面はそのころフランス件図面を作成した。

階で持ち合わせていたこと。

Ｘ社に送付されたものであることが推ウ．Ｘ1らは本件特許発明の内容を知得していない

現に、蘇州Ａ社は遅くとも平成18年２月までにＡ社考案の技術的範囲に認され、この推認を妨げるに足りる証拠はないとしました。

一般論として、先使用者が図面など属する本件図面を作成していたこと。

そのうえで、フランスＸ社の子会社を見た場合の他、発明の実施品を購入

これに対し、Ｐ1が本件特許の出願で、Ｘグループの一員であるＸ1らも、することによって発明の内容を「知得」をしたのは、それらから大幅に遅れる

本件口紅の輸入時には、「本件特許出する場合があることは特段争うもの平成19年３月１日であること。

願に係る発明を知らないで発明をしたではないが、発明の実施品を購入した

Ｐ1から蘇州Ａ社に本件特許発明に者」であるＰ4から、本件発明を「知得」からといって、直ちに知得したものと関する指示があったことを裏づける客していたと評価するのが相当であるとみなすことはできない。

観的証拠がないこと。

認定しました。

42 The lnvention 2015 No.12

また、Ｘ1とフランスＸ社はあくま社から発明を知得したものであって、特よって、本件容器を輸入した事実だ

で別法人であるから、フランスＸ社の許権者Ｐ1も蘇州Ａ社と契約関係にあっけでは発明の知得とは必ずしも認めら知得をＸ1らの知得と同視すべきではたことから、発明の知得経路が異なってれないでしょう。

ない旨の主張に対し、「先使用権の成いるのかどうかが争点になりました。

否を判断するに当たり、発明の実施者

本件では、本件特許の出願日より１（３）親会社と子会社の関係についてが親会社であるか、あるいは、同社が年以上前にＡ社考案の出願があったこ

本件では、親会社のフランスＸ社が支配する子会社であるかによって結論とおよび本件図面が作成されていたと発明を知得していることから、Ｘ1らもを左右させることは、特許法79条にいう客観的事実があったため、Ｐ1の発明を知得していると評価しています。

よる利害調整の趣旨に沿う解釈とはい指示を受けることなくＡ社が発明した先使用権の成否の判断に関しては、えず、採用できない」と判断しました。

ことが認定され、Ｘ1らは発明の知得先使用権者とは法人格が別であって経路の独立性の立証に成功しました。

も、先使用権者の一機関と評価できる

しかし、一般に、委託製造先が独自者は先使用権を援用できるものと解さ

後行事件の被告Ｘ3は、後行事件は形に発明したことを立証するのは容易でれていることに鑑みれば、フランスＸ

式的には当事者が異なるものの、先行事はありません。先使用者の委託製造先社とＸ1の法人格が異なるという形式件で決着のついた紛争の蒸し返しを目と特許権者の契約先が共通するような上の理由だけでＸ1の知得を否定する的とするものであり、信義則に反して不場合には、発明の知得経路の独立性のことはできません。

適法な提訴である旨を主張しましたが、立証が困難なケースもあるでしょう。

（５）後行事件提訴は不適法か

裁判所（後行事件第一審）
は、「原告の訴訟態度からすると、本件に訴権濫用のなお、訴訟提起の違法性の主張に関して、後行事件では、Ｘ1、Ｘ2とＸ3の（２）「知得」について法人格が異なることから、後行事件の法理を適用することも検討の余地があ

Ｘ1らは、本件発明が実施されている訴訟提起は不適法とまではいえないとる。しかしながら、判決の理由中の判断本件容器を輸入したことをもって発明を判断しています。確定判決の効力が及には本来拘束力がないこと、前訴とは当知得した旨を主張しましたが、裁判所ぶ者の範囲は、民事訴訟法115条に明事者が異なる……等を総合的に考慮すは、輸入したことのみから発明の知得が確に定められているため、当事者の法ると、なお訴えが不適法であるとまではあったとは判断せず、本件図面がフラン人格が異なる先行事件の確定判決の効いうことができない」と判示しました。

スＸ社に送られた事実から、フランスＸ力は、後行事件に及ばないためです。

社が本件発明を知得しており、Ｘグルー

なお、後行事件の判断理由は、先行事５．考察

プの一員であるＸ1らも知得していると件の判断理由とほぼ同じですが、先行（１）発明の知得経路についてするのが相当であると判断しました。

事件での判断を援用するのではなく、発明の知得経路の独立性は、先使用一般に、物の発明の場合、その発明があらためて証拠に基づいて事実認定を権の抗弁の成立の要件事実であるた実施された物を購入することによってしたうえで先行事件と同じ判断を行っめ、先使用権を主張する者が主張立証当該発明を知得できる場合が少なくあています。これは、判決の理由中の判する必要があります。

りませんが、購入したとしても、必ず断には法的拘束力がないためです。

先使用者が自ら発明した場合には、自ら発明した事実を立証すればよく、発明の知得経路の独立性の立証は、それほど困難ではありません。
本件では、Ｘ1らは自ら本件容器の発明をしたのではなく、製造委託先の蘇州Ａ知得できるわけでもありません。
いくた てつお1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
さの たつみ1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。
2007年弁護士登録後、生田・名越・高橋法律特許事務所に在籍。

2015 No.12 The lnvention 43