生田哲郎◎弁護士・弁理士／川瀬茂裕◎弁護士

構成要件を充足するシステムの一部が国外に存在する場合に特許権侵害が認められた事例［知的財産高等裁判所

１．事件の概要

令和５年５月26日判決

令和４年
（ネ）
第10046号］に続き、実施行為地と属地主義との関た、被控訴人FC2の動画配信用サーバ

本件は、ニコニコ動画等を運営する係が問題になった事例と位置付けられが動画ファイルを、被控訴人FC2のコ

控訴人ドワンゴが、米国法人である被ます。もっとも、別件判決では構成要メント配信用サーバがコメントファイ

控訴人FC2らに対し、被控訴人らが運件全てを充足するプログラムを国外のルを、それぞれユーザ端末に送信し、営する「FC2動画」（以下、被告サーサーバーから「提供」する行為が問題

ユーザ端末がこれらを受信することに

ビス１、これに係るシステムを被告シになったのに対し、本件では構成要件よって行われているところ、上記ウェ

ステム１）等のインターネット上の動を充足する要素の一部（サーバー）がブサーバ、動画配信用サーバ及びコメ画配信サービスにおいて、米国に存在

国外に存在するネットワーク型システ

ント配信用サーバは、いずれも米国にするサーバーから日本国内に存在するムを「生産」した行為が問題になって存在するものであり、他方、ユーザ端ユーザー端末にファイルを配信する行いるため、両者は事案を異にしている末は日本国内に存在する。すなわち、

為が被告システム１の「生産」（特許法といえます。

本件生産１の１において、上記各ファイルが米国に存在するサーバから国内２条３項１号）に該当し、控訴人の特許第6526304号の特許権（以下、本件２．裁判所の判断のユーザ端末へ送信され、ユーザ端末特許権）を侵害するとして、差止め・（注：①～④の記号は筆者付記）がこれらを受信することは、米国と我損害賠償を請求した事案です。本件特「特許権についての属地主義の原則が国にまたがって行われるものであ

許権に係る発明は、サーバーと複数のとは、各国の特許権が、その成立、移り、また、新たに作り出される被告シユーザー用端末装置とがネットワーク転、効力等につき当該国の法律によっ

ステム１は、米国と我が国にわたって上で接続されるネットワーク型システて定められ、特許権の効力が当該国の存在するものである。そこで、属地主ムの発明です。本件では、被控訴人ら領域内においてのみ認められることを義の原則から、本件生産１の１が、我のサーバーが米国に存在していたた意味するものであるところ……我が国が国の特許法２条３項１号の『生産』め、属地主義の観点から本件特許権のの特許法においても、上記原則が妥当に該当するか否かが問題となる」

効力が及ぶか否かが問題となりました。

するものと解される」「ネットワーク型システムにおいて、本件は、日本国外のサーバーから日「本件生産１の１は、被控訴人FC2

サーバが日本国外……に設置されるこ

本国内のクライアント端末にプログラのウェブサーバが、所望の動画を表示とは、現在、一般的に行われており、ムを配信した行為につき、属地主義をさせるための被告サービス１のウェブ

また、サーバがどの国に存在するかは、緩やかに解し、これがプログラムの「提ペ ー ジ のHTMLフ ァ イ ル 及 びSWF

ネットワーク型システムの利用に当供」に当たる旨判断した事例（知財高ファイルを国内のユーザ端末に送信たって障害とならないことからすれ判令和４年７月20日、以下、別件判決）し、ユーザ端末がこれらを受信し、まば、被疑侵害物件であるネットワーク
2023 No.11 The lnvention 33

型システムを構成するサーバが国外にものが当該発明において果たす機能・発明１に係るシステムを国内で利用し存在していたとしても、当該システム役割、③当該システムの利用によってて得る経済的利益に影響を及ぼし得るを構成する端末が日本国内（以下『国当該発明の効果が得られる場所、④そものである。

内』という。）に存在すれば、これをの利用が当該発明の特許権者の経済的以上の事情を総合考慮すると、本件用いて当該システムを国内で利用する利益に与える影響等を総合考慮し、当生産１の１は、我が国の領域内で行わことは可能であり、その利用は、特許該行為が我が国の領域内で行われたもれたものとみることができるから、本権者が当該発明を国内で実施して得るのとみることができるときは、特許法件発明１との関係で、特許法２条３項ことができる経済的利益に影響を及ぼ２条３項１号の『生産』に該当すると１号の『生産』に該当するものと認めし得るものである。

解するのが相当である。

られる」

そうすると、ネットワーク型システ

これを本件生産１の１についてみる「これに対し、被控訴人らは……我ムの発明について、属地主義の原則をと、①本件生産１の１の具体的態様は、が国の裁判例においては、カードリー厳格に解釈し、当該システムを構成す

米国に存在するサーバから国内のユーダー事件の最高裁判決（……平成14る要素の一部であるサーバが国外に存ザ端末に各ファイルが送信され、国内年９月26日第一小法廷判決）等によ在することを理由に、一律に我が国ののユーザ端末がこれらを受信することり属地主義の原則を厳格に貫いてきた

特許法２条３項の『実施』に該当しなによって行われるものであって、当該のであり、その例外を設けることの悪いと解することは、サーバを国外に設送信及び受信（送受信）は一体として影響が明白に予見されるから、仮に属置さえすれば特許を容易に回避し得る行われ、国内のユーザ端末が各ファイ地主義の原則の例外を設けるとしてこととなり、当該システムの発明に係ルを受信することによって被告システも、それは立法によってされるべきでる特許権について十分な保護を図るこム１が完成することからすれば、上記ある旨主張する」とができないこととなって、妥当では送受信は国内で行われたものと観念す「特許権についての属地主義の原則ない。

ることができる。とは、各国の特許権が、その成立、移他方で、当該システムを構成する要次に、被告システム１は、②米国に存転、効力等につき当該国の法律によっ素の一部である端末が国内に存在する在する被控訴人FC2のサーバと国内にて定められ、特許権の効力が当該国のことを理由に、一律に特許法２条３項存在するユーザ端末とから構成される領域内においてのみ認められることをの『実施』に該当すると解することは、ものであるところ、国内に存在する上記意味することに照らすと、上記のとお

当該特許権の過剰な保護となり、経済ユーザ端末は、本件発明１の主要な機り当該行為が我が国の領域内で行われ活動に支障を生じる事態となり得るも能である動画上に表示されるコメントたものとみることができるときに特許のであって、これも妥当ではない。

同士が重ならない位置に表示されるよ法２条３項１号の『生産』に該当する

これらを踏まえると、ネットワークうにするために必要とされる構成要件と解釈したとしても、属地主義の原則型システムの発明に係る特許権を適切1Fの判定部の機能と構成要件1Gの表に反しないというべきである。加えて、に保護する観点から、ネットワーク型示位置制御部の機能を果たしている。

被控訴人らの挙げるカードリーダー事システムを新たに作り出す行為が、特さらに、③被告システム１は、上記件の最高裁判決は、属地主義の原則か

許法２条３項１号の『生産』に該当すユーザ端末を介して国内から利用するらの当然の帰結として、『生産』に当るか否かについては、当該システムをことができるものであって、コメントたるためには、特許発明の全ての構成構成する要素の一部であるサーバが国を利用したコミュニケーションにおけ要件を満たす物を新たに作り出す行為外に存在する場合であっても、①当該る娯楽性の向上という本件発明１の効が、我が国の領域内において完結して行為の具体的態様、②当該システムを果は国内で発現しており、また、④そいることが必要であるとまで判示した構成する各要素のうち国内に存在するの国内における利用は、控訴人が本件ものではないと解され、また、我が国

34 The lnvention 2023 No.11

が締結した条約及び特許法その他の法なると考えられます。

決・別件判決と同様に考え、被告の行令においても、属地主義の原則の内容

もっとも、①、②、④の要件は、ク

為が「我が国の領域内で行われたものとして、『生産』に当たるためには、ライアント端末が国内にあればほぼ全とみることができるとき」に特許権の特許発明の全ての構成要件を満たす物てのネットワーク型システムが充足し効力を及ぼすという判断も十分あり得を新たに作り出す行為が我が国の領域そうです。③の要件も、専ら日本以外ます。例えば被告が日本で営業活動を内において完結していることが必要でに向けられたサービスに関するシステ行い、被告のグループ会社のインドネあることを示した規定は存在しないこムであれば格別、日本向け（使用言語シア法人が国外で日本の顧客に侵害品とに照らすと……主張は採用することが日本語、決済手段が日本円等）のサーを引き渡していたという事実関係のができない」

ビスに関するシステムならば、問題な下、被告の営業行為が「譲渡の申出」く充足すると思料されます。そうであに該当すると判断したL-グルタミン

３．考察

れば、ネットワーク型システムにおい酸製造方法事件（東京地判令和２年９（１）本判決の意義てサーバー等一部の要素が国外に設置月24日）のようなケースでは、プロ従来、ネットワーク関連の発明におされていても、ほとんどのケースが本グラムの提供とパラレルに考えて、イいては、属地主義との関係でサーバー判決の考慮要素・規範に該当し、日本ンドネシア法人の国外での販売行為が等の一部の設備を国外に設置することの特許権の効力が及ぶと判断されるこ侵害品の「譲渡」に当たると判断されで特許権侵害の責任を容易に潜脱されとになると考えられます。

る可能性も少なくありません。また、てしまうのではないかとの懸念がありなお、被疑侵害者が日本法人か否か、方法の発明の一部が国外で行われていました。本判決は、ネットワーク型シあるいは日本国の特許権を潜脱する意た場合に方法の「使用」が認められなステムの一部を構成するサーバー等が図を有していたかどうかといった事情

かった電着画像事件（東京地判平成

海外に設置されている場合であってもを本判決が考慮要素に挙げていない点13年９月20日）のようなケースにつ日本の特許権の効力が及び得ることをには留意する必要があります。すなわ

いても、今後はネットワーク型システ示した点で、画期的であるといえます。

ち被疑侵害者が外国法人であっても、ムの生産と同様に考えて、方法の「使（２）本判決で示された規範・考慮要素あるいは経済的な理由からサーバーを用」に該当すると判断されることも十本判決は、前記①～④に例示される国外に配置したのだとしても、これらは分にあり得ます。

要件を総合考慮し「当該行為が我が国日本の特許権の効力が及ぶとの判断を本判決および別件判決はあくまでの領域内で行われたものとみることが覆す事情にならないと考えられます。

ネットワーク型システムに関するものできるとき」に日本の特許権の効力が（３）本判決・別件判決による影響

ではありますが、属地主義を緩やかに及ぶとの規範を示しました。①生産行

本稿執筆時点で、本判決に対し上告理解できることを示した点は、他の類為が国内・国外のいずれで行われてい等がなされたかは不明、別件判決は上型の発明・実施行為に関する事例におるか実質的に区別できないこと、②構告等がなされており未確定という状況いても通用すると考えられます。その成要件を充足する要素のうち日本国内ではありますが、今後はネットワーク点で本判決・別件判決は、非常に重要に存在する要素の機能・役割が重要で関連発明以外の発明についても本判な判例といえるでしょう。

あること、③被疑侵害行為によって発明の結果が発現する地域が日本国内であることおよび④特許権者の経済的利益に影響があること――の各要素がより強く認められるほど日本の特許権の効力が及ぶと判断される可能性が高く

いくた てつお東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
かわせ しげひろ
一橋大学法学部法律学科卒業。大学卒業後、電気メーカーにおいてIT技術者として勤務をした後、現職に至る。IT技術関連の知財・訴訟業務に限らず、著作権・商標・不正競争防止法関連の案件のほか一般民事に関する案件を含めてさまざまな業務を担当。

2023 No.11 The lnvention 35