生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

特許請求の範囲に記載された「大豆胚軸発酵物」の用語の意義を明細書の記載等を考慮して限定的に解釈した事例［知的財産高等裁判所

１．事件の概要

令和２年６月24日判決

平成31年
（ネ）
第10015号］

含有する大豆胚軸発酵物であって、種菌を加えて発酵させて得られた発酵

本件は、特許請求の範囲に記載され３ʼ－Ｂ 発酵生成物であるオルニチン物です。

た「大豆胚軸発酵物」の用語の意義をを前記大豆胚軸発酵物の乾燥重量１ｇ

明細書の記載や技術常識を考慮して限当たり８㎎以上含有し、定的に解釈し、被控訴人（原審被告）の３ʼ－Ｃ 発酵生成物であるエクオール

本件では、本件発明１の構成要件充製品は技術的範囲に属さないと判断しを前記大豆胚軸発酵物の乾燥重量１ｇ足性（争点１－１）、本件訂正発明３のた事例です。本判決は一事例にすぎま当たり１㎎以上含有し、構成要件充足性（争点１－２）、均等論（争

せんが、基本に忠実なクレーム解釈と３ʼ－Ｄ 前記大豆胚軸発酵物中のゲニ点１－３）、本件発明１に係る特許無効して参考になりますので紹介します。

ステイン類の総和の含有比率が前記大の抗弁の成否（争点２）および本件訂

豆胚軸発酵物中のイソフラボンの総量

正発明３に係る特許無効の抗弁の成否（東京地判平成31年１月24日）でも同様

当たり12重量％以下である、（争点３）が争点になりました。の判断をしていますが、原審判決から

３ʼ－Ｅ 前記大豆胚軸発酵物

控訴審判決までの間に訂正審決があっ３ʼ－Ｆ を配合した食品、特定保健用

争点３についての判断は示されていまたことから、控訴審判決に沿って解説食品、栄養補助食品、機能性食品、又せん。また、争点１－１および争点１します。

は病者用食品」－２は、「大豆胚軸発酵物」の用語の意

なお本件は控訴審判決であり、原審

４．争点

このうち、本判決では争点２および義解釈が争点であり、事実上同じです。
２．本件発明の内容

３．被控訴人の行為等

本件では、本件特許（特許第5946489

被控訴人は業として、被告製品を生号）の請求項１および訂正後請求項３

産し、その販売および販売の申し出をの技術的範囲の属否が争われています。

行っています。

以下では「大豆胚軸発酵物」の意義解釈に絞って説明します。
５．当事者の主張（１）控訴人の主張

請求項１および訂正後請求項３を構成

被告製品は、被控訴人補助参加人が要件に分説すると次のようになります。

被控訴人に供給する「EQ－５」を原材「本件発明１の『大豆胚軸発酵物』は、「【本件発明１】料とし、これに「ビール酵母」「ラクト以下のとおり、大豆胚軸又は大豆胚軸

１－Ａ オルニチン及びビオン酸含有乳糖発酵物」などを配合に含有ダイゼイン類が失われない限度

１－Ｂ エクオールを含有するしたものをカプセルに封入した経口摂の加工をした物の発酵物をいい、『大豆１－Ｃ 大豆胚軸発酵物。

取型のサプリメントです。

胚軸抽出物』を発酵原料とする発酵物【本件訂正発明３】３ʼ－Ａ オルニチン及びエクオールをEQ－５は、大豆胚軸から抽出された大豆胚軸抽出物であるイソフラボンにも、『大豆胚軸発酵物』に含まれると解すべきである」
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「本件発明１の特許請求の範囲（請求れを集積して取得する。

豆胚軸』の『発酵物』であり、その発酵原料が『大豆胚軸』であることを理項１）には、『大豆胚軸発酵物』（構成要

したがって、大豆胚軸と大豆胚軸抽

件１－Ｃ）は、『大豆胚軸自体』の発酵出物とは、その成分や成分割合が全く解できる」

物である旨の限定や、『大豆胚軸抽出物』異なったものになる」「本件発明１の特許請求の範囲（請求の発酵物を除く旨の記載はない」「本件明細書は、『大豆胚軸抽出物』及項１）には、『大豆胚軸発酵物』を定義「『大豆胚軸』の語は、大豆胚軸を加び『大豆胚軸』を発酵原料として用いした記載はなく、その発酵原料となる工処理した『大豆胚軸抽出物』を包含る場合の課題を個別に指摘し、『大豆胚『大豆胚軸』を特定の成分のものに限定するものとして使用されている」

軸』と『大豆胚軸抽出物』を意識的にする記載もない。一方で、請求項１には、「発酵処理を行う際に、前処理として、区別している。

『大豆胚軸』からイソフラボンを抽出し発酵原料中の有用成分濃度を高めるた

その上で、本件明細書には、【課題をた『大豆胚軸抽出物』を発酵原料とすめの加工を行うことは、一般的なこと解決するための手段】……として、本る発酵物が『大豆胚軸発酵物』に含まであり、抽出処理は加工の代表的な態件発明１によって、『大豆胚軸』を発酵れることを明示した記載はない。

様であり、加工には、その文言の一般原料に用いる場合の課題……を解決す

また、大豆又はその加工物の発酵物的な意味として抽出処理が含まれる」ることが可能であることが示されるとをいずれも『大豆発酵物』と称する用（２）被控訴人らの主張

ともに、従来、大豆の食料加工時に廃例……がある一方で、市販されている「本件発明１の『大豆胚軸発酵物』

棄されていた『大豆胚軸』を原料とす商品（食品素材）には、『大豆胚軸』は、以下のとおり、『大豆胚軸自体』のることから、資源の有効利用という点……と『大豆胚軸抽出物』を原材料表

発酵物をいい、『大豆胚軸抽出物』の発でも産業上の利用価値が高い旨が説明示として区別して表示しているもの酵物を含まないと解すべきである」

されている。

……もある」（２）本件明細書の記載について「本件発明１の特許請求の範囲（請求他方で、本件明細書には、本件発明項１）の『大豆胚軸発酵物』（構成要件１によって、『大豆胚軸抽出物』を発酵「本件明細書（甲２）には、本件発明１－Ｃ）における『大豆胚軸』とは、大原料として用いる場合の課題……を解１の『大豆胚軸発酵物』を定義した記豆の胚軸部分のことであり、他の部位決することが可能である旨の記載は一載はない」に比べてイソフラボン含量が高いこと切存在しない」「本件明細書では、『大豆胚軸発酵物』が知られているが、それでもイソフラ「本件明細書では、大豆胚軸を発酵原の発酵原料としての『大豆胚軸抽出物』

ボン含量は、胚軸重量全体の２％以下料とした発酵物が実施例……として挙と『大豆胚軸』自体とを明確に区別しにすぎない。

げられ、……『原料として使用した粉ている。

一方、『大豆胚軸抽出物』は、大豆の末状大豆胚軸』中には、たんぱく質、脂そして、……コストが高く、エクオー胚軸部分から特定の成分を抽出操作に質、灰分、食物繊維などが大量に含まル産生菌による発酵のために別途栄養よって取り出したものであり、イソフれていることを明らかにしているのに素が必要になる『大豆胚軸抽出物』は、ラボンがその典型的な抽出物である。そ対し、大豆胚軸から抽出操作を経て得エクオールを工業的に製造する上で問して、『抽出』とは、ある混合物に溶剤られた大豆胚軸抽出物を発酵原料とし題があり、『本発明』の『大豆胚軸抽出物』を接触させてその溶剤に溶ける成分とた発酵物の実施例の記載はない」の発酵原料に適していないことを理解できる」

溶けない成分を分離して得る操作であり、大豆胚軸からイソフラボンを抽出

６．裁判所の判断「本件明細書には、『発酵原料』としするためには、大豆胚軸にアルコール（１）特許請求の範囲の記載についてて『大豆胚軸』を使用した場合の発酵などの溶媒を接触させて、大豆胚軸中「本件発明１の『大豆胚軸発酵物』（構処理及び実施例の記載はあるが、一方の２％程度のイソフラボンを分離し、こ成要件１－Ｃ）は、その文言から、『大で、『発酵原料』として『大豆胚軸抽出物』

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を使用した場合の発酵処理及び実施例

は、一見してその記載が誤記であるこの定義が記載されておらず、明細書のに関する記載はない」とが明細書の発明の詳細な説明の記載

定義によってその意義を確定すること（３）検討に照らして明らかであるなどの特段のができませんでした。

「本件発明１の特許請求の範囲（請求事情がある場合に限って、明細書の発［ステップ３］本件では、特許請求の項１）には、本件発明１の『大豆胚軸明の詳細な説明の記載を参酌すること範囲にも明細書にも用語の定義がな発酵物』（構成要件１－Ｃ）を定義したが許されるにすぎない」と判示されてかったため、裁判所は明細書の発明の記載はなく、その発酵原料となる『大います。しかし、前記リパーゼ事件は詳細な説明の記載を参酌しています（特豆胚軸』を特定の成分のものに限定す特許の有効無効に関する発明の要旨認許法70条２項）。その際に裁判所は、明る記載もないが、一方で、本件明細書定についての判例であり、発明の技術細書に発酵原料として「大豆胚軸抽出では、『大豆胚軸発酵物』の発酵原料と的範囲に属するか否かの判断にまで射物」と「大豆胚軸」の場合の課題が区して『大豆胚軸抽出物』と『大豆胚軸』程が及ぶかについては賛否両説があり別して記載されていたことに着目してとを明確に区別した上で、コストが高ます。

います。

く、エクオール産生菌による発酵のた

本件では、特許請求の範囲には「大課題を解決するための具体的手段にめに別途栄養素が必要になる『大豆胚豆胚軸発酵物」の定義がなく、発酵原発明の特徴部分があると考えられます

軸抽出物』は、発酵原料に適さないこ料として「大豆胚軸抽出物」を用いるから、特許発明の用語の意義解釈にあとの開示があることに照らすと、かかことが除外されるとも含まれるとも記たって、解決課題と本件発明との関係る『大豆胚軸抽出物』を発酵原料とす載されておらず、特許請求の範囲の記を検討することは妥当でしょう。

る発酵物は、本件発明１の『大豆胚軸載だけでは「大豆胚軸抽出物」を発酵

本件では、「大豆胚軸」自体を発酵原発酵物』に該当しないものと解するの原料とする被告製品が本件発明１の技料とした場合と「大豆胚軸抽出物」をが相当である」術的範囲に属するか否かを確定できま発酵原料とした場合の課題が区別してせんでした。

記載され、「大豆胚軸抽出物」の課題を［ステップ２］次に、明細書に「大豆解決できることが本件明細書に記載さ裁判所は次の手順で判断しています。

胚軸発酵物」の定義が記載されていなれていませんでした。

［ステップ１］まず、特許請求の範囲いことを認定しています。特許法施行

さらに裁判所は、明細書の実施例のに記載された文言を検討しています。特規則様式29備考８では、「用語を特定の記載に着目しています。ケースによっ許法70条１項に「特許発明の技術的範意味で使用しようとする場合において、て異なりますが、化学分野では、実施囲は……特許請求の範囲の記載に基づその意味を定義して使用する」ことが例の記載によって当業者が発明の効果いて定めなければならない」と規定さ認められていますから、明細書に用語を理解できる場合があります。そのよれていますので、まずは特許請求の範の定義が明確に記載されている場合にうなケースでは、実施例の記載が特許囲の記載を解析して用語の意義解釈をは、原則としてその定義に従って用語発明の技術的範囲の解釈の参考になり試みるのは当然でしょう。の意義が解釈されることになります。

ます。

７．考察

なお、最二小判平成３年３月８日（リ本件では、明細書に「大豆胚軸発酵物」

パーゼ事件）では「要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるい

いくた てつお東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
さの たつみ東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007
年弁護士登録後、インテックス法律特許事務所に在籍。

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