生田哲郎◎弁護士・弁理士／森本 晋◎弁護士

ノックダウン生産について特許権の直接侵害を認めた事例［大阪地方裁判所

１．はじめに平成24年３月22日判決

平成21年
（ワ）
第15096号］

被告物件は、平成15年11月～平成

部が前記熱処理空間内の鉛直方向

ノックダウン生産とは、完成品を現17年10月の間（すなわち平成18年改に沿ったそれぞれ異なる位置に設地に輸出するのではなく、部品を現地正特許法の施行前）に32台販売され、けられていることを特徴とする、に輸出して、現地で組み立てて製品をうち１台が国内に、残り31台が海外完成させる生産方式をいいます。に販売されました。

日本から部品を輸出し海外で製品を被告は、海外販売分の31台につい組み立て、完成させるというノックダては、海外の現地で組み立てられるもウン生産の場合、国内で完成品を製造のであり、日本国内では被告物件の組していない以上、形式的には発明の実立部品が販売されるにすぎないから、施行為がなく、日本の特許権の直接侵発明の実施をしていないと主張しまし害には該当しないとも考えられます。

た。

Ｄ

熱処理炉。

４．争点と裁判所の判断［実施例の図面］

しかし、ノックダウン生産は、実質的に完成品を日本で製造しているのと３．本件特許発明変わりがないとも考えられ、これに日本件特許の特許請求の範囲に記載さ本の特許権が及ばないとすることは不れた発明（以下、本件特許発明）を構当ではないかとも思われます。

成要件に分説すると、以下のとおりで（１）技術的範囲の属否

本判決は、ノックダウン生産についす。

被告は、構成要件Ｂの「鉛直方向にて特許権の直接侵害を認めたものであＡ

炉側壁を含む炉本体と、炉本体の沿って異なる複数の部位を設定し、前底部を閉塞する炉床とで形成され記異なる複数の部位のいずれかを発熱る熱処理空間を有し、部とした」について、本件明細書に記

該熱処理空間には、略鉛直方向に載された従来技術である【図６】の炉

本件は、「炉内ヒータおよびそれを挿入され、かつ前記炉側壁に沿っ内ヒータを除外し「端部（天井への差備えた熱処理炉」の発明の特許権（特て互いに並列配置され、鉛直方向し込み部および天井への差し込み部か

許第3196261号。以下、本件特許権）に沿って異なる複数の部位を設定ら連続する発熱しない部分）を除いたを有する原告が、被告物件の販売によし、前記異なる複数の部位のいず部分に対し、鉛直方向に沿って異なるり本件特許権を侵害されたと主張し、れかを発熱部とした複数の炉内複数の部位を設定し、前記異なる複数２億3800万円余の損害賠償を求めた

ヒータを備え、の部位のいずれかを発熱部とした」と

前記複数の炉内ヒータの前記発熱解釈すべきだと主張しました。

り、大変重要な事例です。
２．事案の概要

事案です。

Ｂ

Ｃ

2012 No.6 The lnvention 39

［本件明細書【図６】］そして被告は、被告物件の発熱体について、端部を除いた部分は、すべて処理空間」内に「端部」が存在すると囲気焼成炉自体の販売に関する営業活認めることもできないなどと述べて、動を行っていたというのであるから、被告の主張アを退けました。

昇降型バッチ式雰囲気焼成炉である被また裁判所は、本件特許発明の構成

告物件についても、日本国内において要件においては、炉内ヒータの長さに『譲渡の申出』（特許法２条３項１号）ついて限定はなく、炉内ヒータが本体をしていたことがうかがえるところでに懸垂保持されている場合が除外されある」

ると解すべき理由はないとして、被告「そして、被告は、海外顧客向けのの主張イを退けました。

被告物件についても、日本国内の中村一つの発熱部となっているから、構成要件Ｂの「鉛直方向に沿って異なる複製作所栗東工場において、必要な部品（２）特許無効の抗弁（進歩性）を製造あるいは調達した上で仮組立て数の部位を設定し、前記異なる複数の被 告 は、 本 件 特 許 発 明 は 特 公 昭の状態にまで完成させて動作確認を部位のいずれかを発熱部とした」を充63-24239号 公 報（ 以 下、 乙 １ 発 明 ）行っており、一部については炉体の仮足しないと主張しました（主張ア）。に基づき、容易想到であると主張しま焼きまで行っている。そして、同物件した。

は、その後、部品状態に戻されて輸出［被告物件の図面］

この点、本件特許発明と乙１発明のされるというのであるが、海外の現地間には、「前者は、複数の炉内ヒータが、での組立て時に付加される部品はある『発熱部が前記熱処理空間内の鉛直方ものの、同部品は本件特許発明の構成向に沿ったそれぞれ異なる位置に設け要件とは関係がない部品であることかられている』のに対して、後者は、複らすると、その日本国内における仮組数の発熱体の発熱部の位置関係を特定立ての段階において、被告物件は、仕していない点」（以下、相違点Ｂ）と掛品状態であるけれども、既に本件特また被告は、本件特許発明は、熱処いう相違点がありますが、被告は、相許発明の構成要件を充足する程度に完理空間内における長さが固定された炉違点Ｂについても公知文献（乙19文成していたと認められる。そうすると、内ヒータを技術思想とするものである

献、乙20考案および乙21文献）からこの点を捉えて、被告は、日本国内にところ、被告物件の炉内ヒータは、炉容易想到であると主張しました。

おいて、本件特許発明の実施行為であ本体に懸垂保持され高さ調整を行うこ

しかし裁判所は、いずれの公知文献とができるので、本件特許発明の技術も相違点Ｂを開示するものではないとということができる」

的範囲に属しないとも主張しました

して、被告の主張を退けました。

「なお、被告物件は、仮組立て及び（主張イ）。
しかし裁判所は、構成要件Ｂの構成は、「該熱処理空間」において、鉛直る『生産』（特許法２条３項１号）した

動作確認の後、部品状態に戻されて梱（３）海 外販売分についての本件特許発明の実施行為の有無包の上で輸出されるというのであるが、証拠……によれば、被告物件の上方向に沿ってヒータの発熱部と非発熱

裁判所は以下のように述べ、被告が記仮組立ての状態は、その状態での運部が位置している配設態様をいうと解日本国内における一連の行為は特許発搬が不可能というほど大きいわけでもされるから、そもそも天井への差し込明の実施である「譲渡」（特許法２条ないことがうかがえることからするみ部の構成は本件特許発明の技術的範３項１号）に該当するとしました。と、いったん仮組立てをした上で部品囲を検討するうえで考慮する必要がな「被告は、営業用パンフレットやホー状態に戻すのは、搬送の便宜のためにく、【図６】の炉内ヒータについて、「熱ムページにおいて、昇降型バッチ式雰すぎないものと認められる」

40 The lnvention 2012 No.6

「したがって、以上を総合して考え（２）ノックダウン生産と直接侵害内において特許発明の構成要件を充足ると、被告が、日本国内においてした

本判決は、日本から部品を輸出してする状態が一度でも実現しない場合に被告物件の販売を巡る一連の行為は、海外で製品を組み立て、完成させるとは、特許権の直接侵害は認められ難い被告物件が輸出前段階では部品状態にいうノックダウン生産について、特許と考えられます（例えば、東京地判平されていることを考慮したとしても、権の直接侵害を肯定したものですが、成19年 ２ 月27日［ 多 関 節 搬 送 装 置 ］

特許発明の実施である『譲渡』（特許あくまでも本件の被告の行為に限ったのケース）。

法２条３項１号）であるということは判断であって、その射程をノックダウ妨げられないということができる」

ン生産一般について直ちに拡大できるものではありません。

（４）損害（３）ノックダウン生産と間接侵害
なお、ノックダウン生産については、

ただ、本判決が、本件では日本国内部品の輸出が日本の特許権の間接侵害

裁判所は、原告の損害は１億2800の工場で仮組み立てと動作確認がなさに該当するとの主張も考えられるとこ万円余と認定し、原告の請求を一部認れ、海外で付加される部品があるものろです。

容しました。の、本件特許発明の構成要件に関連す

しかし、ノックダウン生産と間接侵るものではないため、被告物件は日本害の成否に関しては、特許権の属地主

２．考察

国内において本件特許発明の構成要件義の原則を理由として、間接侵害の成（１）「譲渡」と「輸出」を充足する程度に完成していたと認め立について否定的に解する立場が支配本件において、被告の行為は、「輸出」られるということを厚く述べている点的です。

行為を特許発明の実施行為に列挙したは、ノックダウン生産が特許権の直接裁判例でも、大阪地判平成12年10平成18年改正特許法の施行前に行わ侵害に該当するかを判断するにあたっ月24日（製パン器）や、前記東京地れたものであるため（平成19年１月ての裁判所の考え方の傾向を示すもの

判平成19年２月27日（多関節搬送装１日以前の行為には旧法が適用されとして重要と考えられます。

置）などが、部品の輸出について間接る。平成18年改正附則３条２項）、「譲本判決の判示事項からみると、裁判渡」に該当するか否かという形で争わ所は、発明の構成要件をすべて充足しれました。

ていなければ当該発明の実施とはいえしかし、特許法101条３号、６号が日本国内から海外の顧客等に販売すず、したがって、特許権の直接侵害を輸出目的での所持をも差し止めの対象ることが「譲渡」に該当するか否かに肯定するためには、発明の構成要件をとしていることからみると、部品の輸ついては争いがあり、大阪地判平成すべて充足する状態が日本国内におい出について間接侵害の成立を否定する

22年１月28日（組み合わせ計量装置）て実質的に実現していたと評価できるという結論は、バランスを欠くとの指は、輸出は「譲渡」の概念に含まれることが最低限必要と考えているように摘もあります（『特許判例百選と判示していました。本判決も同様の思われます。

版』有斐閣、72事件）。

立場に立ったものです。
もっとも、現行法では「輸出」が実侵害の成立を否定する判断を行っています。

第４

本判決のような考え方からすると、ノックダウン生産のなかでも、日本国施行為に含まれることは明確にされているため、その施行日である平成19年１月１日以降の行為については、あまり実益のある議論ではありません。

いくた てつお1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
もりもと しん
東京大学法学部卒業。2002年弁護士登録。生田名越高橋法律特許事務所にて、知的財産権侵害訴訟案件等に従事。日本弁理士会特定侵害訴訟代理業務能力担保研修講師。

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