生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士「酸素により中断されたエチレン鎖」の意義解釈等が争われた事例［東京地方裁判所

１．事件の概要

平成29年12月25日判決

平成27年
（ワ）
第2862号］

1C① Ｒ２が－Ｓ（Ｏ）ｎＲ３を表し、本件は、発明の名称を「２－ベンゾイルシクロヘキサン－１、３－ジオン」

５－イソオキサゾリル、２－オキサ３ゾリル、５－オキサゾリル、２－チ表し、アゾリル、２－ピリジニル、１－メ

1C② Ｒ が水素、Ｃ１～Ｃ６アルキルをとする特許第4592183号の特許権（以1C③ ｎが１または２を表し、チル－５－ピラゾリル、１－ピラゾ下、本件特許権）を有する原告が、テフ

1D① Ｑが２位に結合する式II

リル、３、５－ジメチル－１－ピラ

リルトリオンを含む農薬混合物等を製ゾリル、または４－クロロ－１－ピ造・販売する被告に対して、侵害差止ラゾリルで表される２－ベンゾイ

めおよび損害賠償を請求した事件です。

ルシクロヘキサン－１、３－ジオン

本件では、被告製品が本件特許発明またはその農業上有用な塩。の技術的範囲に属するか否かのほか、特３．被告製品の構成

許無効の抗弁（無効理由は４つ）、訂正の再抗弁など多数の争点がありました。

被告製品が含有するテフリルトリオ

誌面の都合上、訂正後の発明について、技術的範囲への属否の争点に絞って解ンは次の化学構造を有します。
６７８９

1D② （ただし、Ｒ 、Ｒ 、Ｒ 、Ｒ 、Ｒ10およびＲ11が、それぞれ水素ま説します。

たはＣ１～Ｃ４アルキルを表し、上２．特許発明の内容

記CR8Ｒ9単位が、Ｃ＝Ｏで置き換

訂正後の請求項１に記載の発明（以わっていてもいい）で表されるシ

下、本件訂正発明）は、次のとおり、構

クロヘキサン－１、３－ジオン環成要件1A ～ 1Fに分説できます。

を表し、１1A 式Iaのようになります。

ン鎖または－CH2O－を表し、1a 式Iaにおいて
1b Ｒ１が塩素（ハロゲン）であり、タニル、３－オキセタニル、２－テ1c① Ｒ２が－SO2CH3であり、トラヒドロフラニル、３－テトラヒ

1c② Ｒ３ がメチル基（Ｃ１ アルキル）

ドロフラニル、２－テトラヒドロチ
1B ただし、Ｒ がハロゲンを表し、明に記載された一般式を対比すると、次

1E Ｘ が酸素により中断されたエチレ
1F Hetが、オキシラニル、２－オキセ

１

上記テフリルトリオンと本件訂正発であり、エニル、２－ピロリジニル、２－テ1c③ ｎが２であり、トラヒドロピラニル、２－ピロリル、1d① 式IIにおいて、2018 No.5 The lnvention 49

1d② CR8R9単位がＣ＝Ｏで置き換わっ

テフリルトリオンを含む化合物の作用、る化合物として、炭素間の結合を酸素にており、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ10およびＲ11

製造方法、除草剤としての使用方法及より遮断することが考えられないＣ２アがいずれも水素であるシクロヘキび効果等についても、当業者が実施すルキニレン鎖（－Ｃ≡Ｃ－）が挙げられサン－１、３ジオン環であり、ることができる程度に明確かつ十分にていたことにも照らせば、構成要件1E

1e Ｘ が－CH2－Ｏ－CH2－であり、開示されている」の『酸素により中断された』とは、ベン1f

Hetが２－テトラヒドロフラニルで「また、被告は、本件特許の出願経過ゾイル基又はHetとＸ１との結合の間にある。に照らすと、原告がテフリルトリオン酸素原子が含まれる構造、すなわち、エを含む除草活性組成物について本件特チレン鎖の場合であれば『－Ｏ－CH2－４．当事者の主張許権を行使することは信義則上許されCH2－』又は『－CH2－CH2－Ｏ－』の（１）原告の主張ない旨主張するが、特許権の設定登録構造を意味すると解すべきである」

ア 酸素により中断されたエチレン鎖の対象となった請求項１及び３と、出イ 除草活性組成物である被告各製品願過程において削除された従前の請求に対して本件特許権を行使するこ「広辞苑第六版（甲14）において、『中項６ないし８……とは別の発明に係るとはできないこと断』が『①とだえること。途中でやめるもので」ある。

「原告は、除草有効量の本件各発明にこと。
』『②中途から切れること。中途で（２）被告の主張係る化合物を含む除草活性組成物、そのたちきること。
』と説明されていること

ア 酸素により中断されたエチレン鎖製法及びそれを用いた除草法に関する１（構成要件1E）についてからすると、構成要件1Eの『酸素によ（構成要件1E）について従前の請求項６ないし８について、本件り中断された、エチレン…鎖』とは、エ「次の各理由により、『酸素により中明細書に本件各発明に係る化合物の除チレン鎖（－CH2－CH2－）の二つの炭断された、エチレン…鎖』（構成要件

草活性が記載されていない等とする拒素が連なる構造を酸素によって途中で1E）とは、『－Ｏ－CH2－CH2－』又は『－絶理由通知（乙14）を受け、いずれも断ち切ること、すなわち、『－CH2－ＯCH2－CH2－Ｏ－』の構造を有するもの削除する旨の補正をして特許査定を受－CH2－』の構造を意味すると解される」を意味すると解される」けた。このような本件特許の出願経過に

イ 被告の主張について「（ア） 構成要件1E（筆者注：訂正前照らすと、原告は、本件明細書に本件各１「被告は、本件明細書に記載されていの構成要件1E）は、『Ｘ が酸素により発明に係る化合物の除草活性が記載さないテフリルトリオンは本件各発明の中断された、エチレン、プロピレン、プれていないことを認め、除草活性組成物技術的範囲に属さない旨主張するが、本ロペニレンまたはプロピニレン鎖、或等については特許権による保護を受け件明細書には、テフリルトリオンを含いは－CH2O－』であると規定するものる権利を放棄したというべきであるかむ式1aの化合物に係る技術思想についの、その文言上、原子間のどの結合がら、テフリルトリオンを含む除草剤組成て当業者が実施できる程度に明確かつ酸素原子によって断ち切られているの物について原告が本件特許権を行使す十分に開示されている。

か一義的に明らかでない。

ることは信義則に反し、許されない」

すなわち、本件明細書には、テフリ（イ） そこで、本件明細書の記載を参

ルトリオンのＸ１に相当するCH2OCH2及酌すると、段落【0002】、【0063】等に
１

５．裁判所の判断

びHetに相当するヘテロシクリル基（２おいて、Ｘ としてＣ１アルキレン鎖（－裁判所は次の理由から、被告製品は－テトラヒドロフラニル）がそれぞれCH2－）が選択された場合にも酸素によ本件訂正発明の技術的範囲に属すると記載され（表Ａ、段落【0061】）、表Ａり遮断（『中断』と同義である。
）される判断しました。には、Ｘ がCH2OCH2、Hetが２－オキと一貫して記載されている。加えて、平ア 酸素により中断されたエチレン鎖セタニルという類似性の高い組合せも成25年３月14日付け審決による訂正前（構成要件1E）について示されている（【表13】No.463）ほか、の構成要件1Eに、酸素により中断され訂正前の「構成要件1Eの文言上、『酸１50 The lnvention 2018 No.5

素により中断された』ものとして列挙

を 意 図 す る も の と 解 さ れ る か ら、に規定された本件各発明とは別の発明されているのは、エチレン鎖（−CH2−

CH2OCH2等がこれに該当し、OCH2CH2、に関するものであり、それらが削除さCH2−）、プロピレン鎖（−CH2−CH2−

CH2CH2O、CH＝CHCH2O等 の よ う に、れたことによって、本件各発明に係るCH2−）、プロペニレン鎖（−CH2−CH

両側が炭素原子に挟まれていない酸素

特許権の行使が制限を受けるべきもの＝−CH−又は−Ｃ＝Ｃ−CH2−）及び原子を有するものは請求項１及び２のと直ちにはいえない」

プロピニレン鎖（−CH2−Ｃ＝Ｃ−又は要件を満足しないものと考えられる』と−Ｃ＝Ｃ−CH2−）であると理解できるの見解が示され、原告がこの見解に従っところ、これらはいずれも複数個の炭て補正をした結果として、本件特許請

被告は、出願時のＸ１が「直鎖又は分素原子が連なる構造を有するものであ

求の範囲における構成要件1Eのように、岐Ｃ１～Ｃ６アルキレン鎖、Ｃ２～Ｃ６アり、一般に、『中断』に『①とだえること。

端部に酸素が結合する構成については、

ルケニレン鎖又はＣ２～Ｃ６アルキニレ

途中でやめること。②中途から切れる酸素によって中断されたものと区別しン鎖｛これら鎖は、酸素又は硫黄からこと。中途でたちきること。
』（広辞苑第て『或いは－CH2O－』などと個別に記選択されるヘテロ原子により遮断され六版〔甲14〕）との字義があることから載されるに至ったと認められる」ている｝」と記載されていたことを捉えすると、『酸素により中断された、エチイ 信義則違反の主張についてて「酸素により中断された」の意義をレン……鎖』とは、複数個の炭素原子「また、被告は、本件特許の出願経過解釈しました。

が連なって結合する構造を酸素によっに照らすと、原告は、本件明細書に本

この出願時の記載は、酸素で中断するて途中で断ち切る構造を有するものを件発明に係る化合物の除草活性が記載ことができないＣ１アルキレン鎖やＣ２意味すると解するのが相当である。

されていないことを認め、除草活性組アルキニレン鎖が含まれており、瑕疵したがって、『酸素により中断された、成物等については特許権による保護をがありました。

エチレン…鎖』については、『－CH2－受ける権利を放棄したというべきであ

しかし、上記瑕疵は、出願審査過程Ｏ－CH2－』の構造を有するものを意味るから、テフリルトリオンを含む除草の手続補正書による補正と登録後の訂すると解するのが相当である」

剤組成物について原告が本件特許権を正審判による訂正によって解消してい「また、構成要件1Eの『酸素により中行使することは信義則に反し、許されます。被告の主張する「酸素により中断された、エチレン…鎖』を上記のよない旨主張する。

断された」の解釈は、補正や訂正前の、６．考察

かしうに解釈することは本件特許の上記１しかしながら、上記１……のとおり、瑕疵ある明細書の記載に基づく主張で……の出願経過によっても端的に裏付従前の請求項６ないし８は、除草有効あり、被告の主張は誤りとした裁判所けられているということができる。

量の式1aの化合物を含む除草活性組成の判断は妥当でしょう。

すなわち、本件特許の出願経過とし物、その製法及びそれを用いた除草法

また、除草活性組成物のクレーム（従て、原告が平成21年７月９日に提出しに関する発明についてのものであり、平前の請求項６～８）が削除されたといった手続補正書に記載された構成要件1E

成21年８月27日を起案日とする拒絶理ても、被告製品に請求項１および３のに対応する部分の『酸素により中断さ由通知書を受けて削除されたものでは化合物が含まれる以上は侵害とする裁れた、直鎖又は分岐のＣ２～Ｃ６アルキあるものの、いずれも請求項１及び３判所の判断は妥当でしょう。

レン鎖、Ｃ２～Ｃ６アルケニレン鎖、またはＣ２～Ｃ６アルキニレン鎖』との文言について、審査官から、同年８月27日を起案日とする拒絶理由通知書において、『その記載から、両側が炭素原子に挟まれた酸素原子を有するもののみ

いくた てつお1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
さの たつみ1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。
2007年弁護士登録後、生田・名越・高橋法律特許事務所に在籍。

2018 No.5 The lnvention 51