生田哲郎◎弁護士・弁理士／中所昌司◎弁護士・弁理士

特許法第102条第２項の損害の推定を覆滅する事情が判断された事例［東京地方裁判所 平成28年５月26日判決 平成25年（ワ）
第33070号］

１．事件の概要

域、及び該計測軌道上で計測さ（２）本件特許権２の請求項１の発明

本 件 は、 本 件 特 許 権 １（ 特 許 第れた仕分け情報に基づいて個々（以下、本件発明２－１）は、次の構3702110号）および本件特許権２（特の受皿上の農産物を排出するよ成要件に分説されます。

許第3249628号）を有する原告が、被うに所定の仕分区分別の仕分ラ２Ａ 搬 送コンベアにより水平に搬送

告によるロ～ホ号物件の製造・販売がインが多数分岐接続されている面上を移送され、中央部に貫通

本件特許権１を、ロ号物件、ニ号物件、搬送手段下流側の仕分排出軌道した穴を有し、その上部に青果

ホ号物件およびヘ号物件の製造・販売

領域を設定し、物を載せて移送するトレーと、が本件特許権２をそれぞれ侵害するな

１Ｃ 前
 記各受皿に、その上に載せら

２Ｂ こ
 の搬送コンベア上のトレーにどと主張して、被告に対し、民法709れている農産物の仕分け情報を載った青果物に対し複数の光源条、特許法102条２項に基づく損害賠

直接又は識別標識を介して間接により周囲から光を照射し、照償金の支払い等を求めた事案です。

的に読出し可能に記録し、射された青果物から出る透過光

本稿では、特許法102条２項の推定

１Ｄ 前
 記仕分排出軌道領域の上流にを受光するように上記トレーのの覆滅について判断した１事例として設けた読出し手段により個々の貫通した穴を通して該青果物の紹介します。

受皿の農産物仕分け情報を読出一部表面に対向する受光手段と、して該当する仕分区分の仕分ラ

２Ｃ こ の受光手段に上記透過光以外

２．本件各特許権

インに該受皿を排出する農産物の外乱光が入光するのを阻止す（１）本件特許権１の請求項１の発明の選別装置において、るように青果物と上記受光手段（以下、本件発明１）は、次の構成要

１Ｅ 前
 記仕分排出軌道領域から前記の対向位置の間に配置される遮光手段と、件に分説されます。

仕分ラインに排出されずにオー１Ａ

搬送手段に連結されていない受

バーフローした受皿を前記搬送

２Ｄ 複
 数の発光光源からの照射光を皿と、農産物供給位置から農産手段の上流側に戻すリターンコ

上記受光手段及び遮光手段の物包装作業位置に渡って農産物ンベアを設けると共に、このリ（「遮光手段のの」は誤記と認めを載せた受皿を搬送する搬送手ターンコンベアにより戻した受る。
）間を除く青果物の周囲か段とを備え、皿を前記搬送手段に送り込む位ら該青果物を照射する投光手段

この搬送手段には、この受皿上置を、前記計測軌道領域の終端とを備えたことを特徴とするの農産物を選別仕分けする情報と前記仕分け情報読出し手段のを計測するために上記搬送手段間としたことを特徴とする

１Ｂの途中に設定された計測軌道領

１Ｆ

２Ｅ 青
 果物の内部品質検査用の光透過検出装置。

農産物の選別装置。
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（３）本件特許権２の請求項２の発明

また、原告の特許法102条２項に基づぎないこと、本件発明２－１及び２－（以下、本件発明２－２）は、次の構

く損害額の主張について、左記のロ～２が技術的意義に乏しく代替技術が存成要件に分説されます。

ヘ号物件の売上高から、仕入れおよび在することなどからすれば、ロ号、ニ２Ｆ

請求項１において、青果物の周下請けに係る原価を控除した次の価格

号及びへ号物件の利益に対する本件発囲から該青果物を照射する投光が被告の利益額として認定されました。

明２－１及び２－２の寄与率は0.3％、手段は、……ことを特徴とする
２Ｇ

青果物の内部品質検査用の光透過検出装置。

３．被告の行為

0.9％及び0.2％……とすべきである」

ロ号物件

5632万円

ハ号物件

7377万円

ニ号物件

5738万円

６．原告の主張

ホ号物件

9529万円

ヘ号物件

5360万円

「本件発明１の寄与率は集出荷施設における選別設備の不可欠かつ中心的被告は、集出荷選果施設等における特許法102条２項には、「侵害した機能に照らし50％を、同２－１及び５つの選果装置（ロ～ヘ号物件）を、者……がその侵害の行為により利益を２－２の寄与率は内部品質検査装置を競争入札によって次の価格で落札・納受けているときは、その利益の額は、備えた選別設備が存在しなければ集出入しました。

特許権者……が受けた損害の額と推定荷施設として成り立たないことに照らする」と規定されているところ、本件し30％をそれぞれ下回らない。加えロ号物件

３億7400万円

ハ号物件

11億4155万円

では、この推定の覆滅について、以下て、本件発明１及び２－１又は２－２ニ号物件

５億8000万円のとおり両当事者の主張および裁判所のいずれの技術的範囲にも属すること

ホ号物件５億7800万円

ヘ号物件４億7500万円の判断がなされました。

が明らかなものについては、複数の特４．争点
本件では、被告製品の構成要件充足性、本件特許についての無効理由の有無、損害額等が争われました。

許が寄与してより高い価値が生み出さ
５．被告の主張れたものとして、より高い寄与率を認「ニ号物件については、原告は入札めるべきである」に参加していないから、損害が発生し得ず、同項は適用されない。
加えて、農産物の集出荷施設におい７．裁判所の判断「ウ推定を覆滅する事情

本稿では、上記争点のうち、損害額ては荷受設備、製函設備その他の設備……本件明細書１……によれば本件に関して、特許法102条２項の損害のがあること、本件発明１の技術的意義

発明１は農産物の選別装置に関するも推定を覆滅する事情が判断された点にはリターンコンベアの採用及びその戻のであって主としてリターンコンベアをついて紹介します。

し位置の特定という点のみであって被設けること及びその終端を工夫したこ

なお、損害論の前提として、本件では、告製品において大きな意義を有さず、とに、同２……によれば本件発明２－ロ号物件は本件発明１および本件発明その回避が容易である上、被告製品に１及び２－２は内部品質検査装置に係２－１の技術的範囲、ハ号物件は本件おいて受皿がオーバーフローしてリるものであって主として複数の光源を発明１の技術的範囲、ニ号物件は本件ターンコンベアに送られることが稀で設け、遮光手段を工夫したことに、そ発明１、本件発明２－１および本件発あること、本件特許権１を侵害しなけれぞれ技術的意義があるものと認めら

明２－２の技術的範囲、ホ号物件は本れば入札に参加できない事情がないこれる。その一方で、前記１（１）のとおり件発明１の技術的範囲、ヘ号物件は本とからすれば、ロ号～ホ号物件の利益

ロ号～ホ号物件はプールコンベアに設件発明２－１および本件発明２－２の技に対する本件発明１の寄与率は2.5％定される仕分区分が集積状態によって術的範囲にそれぞれ属し、また、無効……とすべきである。また、内部品質適宜変動する構成を採用しており、そ理由は認められないと判断されました。

検査装置が集出荷施設のごく一部にすの結果、そうでない構成と比べてオー

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バーフローする青果物入り受皿の数がたことを認めるに足りる証拠はない。

減少するものと認められ、その限度にお減少するものと認められ、その限度になお、被告は、ニ号物件につき原告いて本件発明１が被告の上記利益に寄おいて本件発明１が被告の上記利益にが入札に参加していないから損害が発与した割合が減少すると考えられる」と寄与した割合が減少すると考えられる。

生し得ず、同項の適用がないと主張す判示されたように、本件発明以外の被また、後掲の証拠及び弁論の全趣旨るが、同項は原告による特許権の実施

告製品の技術的な構成の位置づけとしによれば、① ロ号～へ号物件は、選を要件とするものでなく、被告による特て、その構成が顧客吸引力を有すると別設備及び内部品質検査装置のほかに許権侵害行為がなかったならば原告がいうことではなく、本件発明が技術的意荷受設備（ニ号物件を除く。
）、箱詰設

利益を得られたであろうとの事情があれ義を発揮する場面を限定する構成であ

備、封函・製品搬送設備、製函・空箱ばその適用が認められるところ、原告とることを、推定の覆滅事情として考慮し搬送設備その他の設備から構成される被告が競合関係にあること、被告が本ている点が特徴的であると思われます。

ものであり、上記イの利益にこれらの件特許権１又は２を侵害しない構成の製造及び施工に係る利益が含まれてい装置として入札した場合に落札し得た（３）本件判決において、２つの特許権ること……、② ロ号～へ号物件の各か不明であることに照らせば原告が入札を侵害した被告製品（ロ号物件および設置場所に関する入札条件……上、少に参加しなかったことのみで同項の推定ニ号物件）の推定の覆滅および損害額なくともリターンコンベアの戻し位置が覆滅するとはいえないと解される」は、次のように算定されました。

び内部品質検査装置において本件発明８．考察

損害額＝被告の利益額×｛（100％－本件２－１及び２－２所定の複数の発光光（１）上記のように、本件判決では、裁発明１の推定覆滅割合（75％））＋（100％源を設けることは必須の要件とされて判所は、（ｉ）本件発明の技術的意義、－本件発明２の推定覆滅割合
（95％）
）
｝

いなかったこと、以上の事実が認めら（ii）本件発明１が被告の利益に寄与す＝被告の利益額×（25％＋５％）れる。

る割合を減少させる、被告製品の構成、＝被告の利益額×（30％）

を本件発明１所定の位置にすること及上記の技術的意義及び事実関係によ（iii）被告製品が、選別設備および内部れば、上記利益額の一部については特品質検査装置以外の設備も備えるもの

すなわち、本件判決では、２つの特許権侵害による原告の損害額であるとであること、（iv）入札条件、を考慮し許権の寄与率（25％と５％）を合算しの推定を覆滅する事情があると認めらて、損害額の推定の覆滅を認めました。て被告利益額に乗じた金額が、損害として認められました。本件特許権１と本れ、 そ の 割 合 は 本 件 発 明 １ に つ き75 ％、 同 ２ － １ 及 び ２ － ２ に つ き（２）特に本件では、上記の（ii）について、件特許権２とは、元々、別の出願人が95％と認めるのが相当である。

「ロ号～ホ号物件はプールコンベアに設出願したものであり、技術的な関連性エ定される仕分区分が集積状態によってがそれほどないものでしたが、仮に互いしたがって、特許法102条２項に基適宜変動する構成を採用しており、そに密接な関連がある複数の特許権の侵づいて算定される損害額は、上記イのの結果、そうでない構成と比べてオー害の場合には、本件とは異なる計算式

利益額に対し、本件発明１につき25％、バーフローする青果物入り受皿の数がになる場合もあり得るかと思われます。

小括

同２－１及び２－２につき５％を乗じた額であり、その合計額は7905万5000円（ロ号～へ号物件につきそれぞれ1689万6000円、1844万2500円、1721万4000円、2382万2500円及び268万円）であり、原告がこれを上回る損害を被っ

いくた てつお東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
ちゅうしょ まさし
2003年東京大学大学院修士課程修了（物性物理学を専攻）。技術者として電子部品メーカーに入社。2007年旧司法試験合格。2012年弁理士試験合格。同年カリフォルニア州司法試験合格。TOEIC990点。

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