生田哲郎◎弁護士・弁理士／川瀬茂裕◎弁護士「何人も」請求できる商標の不使用取消審判請求において不争義務を負う当事者による審判請求を制限した事例［知的財産高等裁判所

１．事件の概要

令和４年２月10日判決

令和２年（行ケ）第10114号］

びボースト社を併せて『原告ら』とい護される原告らの商号権及び商標権を本件は、原告の保有する商標権につう。
）は……米国フロリダ州において、妨害しない旨の条項（14項）が含まれいて不使用取消審判（商標法50条１『BOAST』ブランドに係る事業を立ていた」

項）を請求した被告が和解契約上の不ち上げ、……『BOAST』ブランドに「被告は、平成29年（2017年）10月争義務（権利の有効性について争わな係る商標を使用して高級スポーツ衣類３日、ブランデッドボースト社から、い義務）を負っていることを理由としを販売してきた」

米国内の『BOAST』ブランドに係る事て、不使用による商標登録の取り消し「 原 告 ら は ……Branded Boast,LLC業を買収し、同社が保有する『BOAST』を認めた審決（取消2018-300723号事（以下『ブランデッドボースト社』といブランドに係る米国登録商標の移転を件）を取り消した事案です。
本件の注目う。
）
に対し、米国内での『BOAST』ブラ受け、これに伴い、ブランデッドボーすべき点は、本来「何人も」請求できるンドに係る事業を売却し……
『BOAST』
ブスト社の本件和解契約に基づく契約上不使用取消審判を、不争義務という私ランドに係る米国登録商標を譲渡した。の地位を承継した」

益的理由により制限したことです。

他方で、原告らは、米国を除く日本、「被告は……原告に対し、原告が保不使用取消審判は、審判請求登録時中国、タイ等の国における『BOAST』有する『BOAST』ブランドに係る本件からさかのぼって３年以上商標が使用ブランドに係る登録商標を引き続き保商標を含む日本及びその他の国の登録されていなければ「何人も」請求可能で、有し、これらの国で『BOAST』に係商標の買取りを打診した……が、合意先願主義のもと過剰に登録された商標る事業を行う権利を留保した」には至らず……上記協議は中断した」

や、いわゆる「商標トロール」が保有「原告は……日本において……本件「被告は……本件商標の登録商標にする商標権の取り消しなど、さまざま商標の設定登録を受けた」

ついて、本件審判を請求した」

な場面で活用できる便利な制度です。

「原告らとブランデッドボースト社（２）特許庁の判断

本件は、不使用取消審判の利便性のとの間で……法的紛争が生じ……米国「登録商標の不使用による取消審判根幹である「何人も」請求できるというフロリダ州南部地区連邦地方裁判所にの請求が、専ら被請求人を害すること点に一定の歯止めを設けた非常に珍しおいて、和解契約……を締結した。

を目的としていると認められる場合な本件和解契約には、①原告らは……

どの特段の事情がない限り、当該請求『BOAST』
商標を付した商品を米国外でが権利の濫用となることはないと解す

２．特許庁・裁判所の判断自由に販売することができることを確認るのが相当である（知的財産高等裁判（１）事実関係する旨の条項（12項）、②ブランデッ

所平成20年（行ケ）第10025号平成20年「原告及び原告が設立したBoast,Inc

ドボースト社は、世界中でボースト社６月26日判決言渡参照）」（以下『ボースト社』といい、原告及又は原告によるその他の登録により保い事例であるため、本稿で紹介します。

被請求人らとブランデッドボースト
2022 No.8 The lnvention 33

社との間で、「互いの商号及び商標に録により保護される原告らの商号権及について不争義務を負うことが合意さ係る権利について妨害しないことを含び商標権を妨害しない』にいう『妨害れた場合には、そのような当事者間のむ本件和解契約が結ばれていたことはしない』との文言は、ブランデッドボー合意の効力を尊重することは、当該商窺えるものの、そのような当事者間のスト社が、原告らが有する米国外で商標権の利用を促進するという効果をも合意が、本件商標に対する不使用取消標登録された『BOAST』ブランドに係たらすものである」（※後記②）

審判の請求までも禁止するものである

る商号権及び商標権の有効性を争わな「当事者間の合意の効力を尊重するかは、証拠上明らかでなく、当該契約い義務（いわゆる不争義務）を負うこととしても、第三者が当該商標権に係る違反か否かは措くとしても、請求人にを定めた趣旨を含むものと解される。

商標登録について同項所定の商標登録よる本件審判の請求が専ら被請求人をそうすると、ブランデッドボースト取消審判を請求することは可能である害することを目的としていると認めら社は、本件和解契約に基づき、原告にから、上記公益的観点による利益を損れる事情を見いだすこともできない」。

対し、本件商標の商標権について不争なうものとはいえない」（※後記③）「不使用取消制度の趣旨からすれば、義務を負うものと認められる」「したがって、和解契約に基づいて登録商標は使用をしているからこそ、「被告は、平成29年（2017年）10月

商標権について不争義務を負う者が、保護を受けられるのであって、一定期

３日、ブランデッドボースト社から、米当該商標権に係る商標登録について同間登録商標が使用されていない場合に国内の『BOAST』ブランドに係る事項所定の商標登録取消審判を請求するは、保護すべき信用が存しないのであ業を買収し、同社が保有する『BOAST』ことは、信義則に反し許されないと解るから、取り消されてもやむを得ないブランドに係る米国登録商標の移転をするのが相当である」

ものである。そして、後述するとおり、受け、これに伴い、ブランデッドボー

被請求人は本件商標の使用について、スト社の本件和解契約に基づく契約上３．考察

何らの主張、立証もしていないものでの地位を承継したのであるから、被告（１）不使用取消審判の制度趣旨ある。なお、請求人と被請求人との登は、原告に対し、本件和解契約に基づ不使用取消審判の請求人適格が「何録商標買取り交渉が合意に至らなかっいて、本件商標の商標権について不争人も」と定められているのは、累積した状況において、本件商標の不使用を義務を負うものと認められる」

た不使用商標を整理するという公益的理由として、請求人が本件審判請求を「商標法50条１項が、『何人も』、同な理由によるものです。従前、不使用行ったとしても、そのこと自体は格別項所定の商標登録取消審判を請求する

取消審判の請求人は利害関係人に限ら不自然とはいえない。その他、請求人ことができる旨を規定し、請求人適格れるという解釈がなされていましたが、による本件審判の請求が専ら被請求人について制限を設けていないのは、不上記公益目的をより実効的に果たすたを害することを目的としていると認め使用商標の累積により他人の商標選択め、平成８年に「何人も」請求可能でられる場合などの特段の事情は見いだの幅を狭くする事態を抑制するとともある旨明文で定められました。

せず、本件審判請求が権利の濫用であに、請求人を『利害関係人』に限ると（２）判決のポイントるとはいえないし、信義則違反である定めた場合に必要とされる利害関係の特許庁・裁判所の審理を通して被告として本件審判請求が成り立たないと有無の審理のための時間を削減し、審（審判請求人）が信義則違反・権利濫すべきともいえない」

理の迅速を図るという公益的観点によ用に対する反論をしていないため明確（３）裁判所の判断るものと解される」（※後記①）に判示されていませんが、公益目的に「本件和解契約締結に至る経緯、本「一方で、商標権に関する紛争の解より「何人も」と定められた請求人適件和解条項12項及び14項の文言に鑑み決を目的として和解契約が締結され、格を、当事者の契約で定めた不争義務ると、本件和解条項14項の『世界中でその和解契約において当事者の一方がによって制限してよいか、すなわち「公ボースト社又は原告によるその他の登他方（商標権者）に対して当該商標権益」と「私的自治」を天秤にかけて、「私34 The lnvention 2022 No.8

てんびん的自治」を「公益」に優先させてよい保護すべき要請は一般的に高いといえ前記（ⅱ）の 審 決 取 消 訴 訟、（ⅳ）前 記

かは非常に興味深い大きな論点です。

ますし、被告が和解契約で不争義務を（ⅱ）の差戻審という複雑なもので、上この点について裁判所は、以下のよ負っているにもかかわらず不使用取消

記審判はこの（ⅳ）に当たります。具体うに考慮したものと考えられます。す

審判を提起すれば、上記期待が害され的には、まずＸとY1（商標権者）が商なわち、①不使用取消審判が追求するるばかりでなく、和解したはずの過去標権の譲渡を行う旨の和解交渉中、Y1

公益は、原始的な無効理由（商標法３の紛争を蒸し返すことになりかねませがY2と共謀のうえ、Ｘを害する目的の条１項各号、４条１項各号等）を有すん。このような事情を考慮すれば、やもと、Y2が（ｉ）
不使用取消審判を請求る商標（本来存在してはならない商標）

はり本件和解契約という「私的自治」し、Y1も審判中使用に関する事実を主を排除する無効審判と異なり、有効なは尊重されるべきであり、これを「公張せず、商標権を取り消す旨の審決を商標を不使用という後発的事由をもっ益」に優先させた判決の結論も妥当で確定させました。これに対しＸは商標て整理するという政策的なものにすぎあると考えられます。

法58条１項に基づき（ⅱ）
再審請求を行ず、必ずしも高度の重要性を有してい（３）本判決の潜脱と想定される対応

い、その後、事実認定に争いがあった

ない、②和解契約において不争義務を本判決によって第三者の不使用取消ため（ⅲ）
、（ⅳ）と審理を進めました。

定めた場合、一般には商標の利用を促審判請求が制限されることは原則とし（ⅳ）の審判ではY1とY2の共謀のも進する効果が期待できるため、（少なてありません。そのため、被告が第三と、Ｘを害する目的でなされたY2のくとも不使用取消審判との関係では）者名義で再度不使用取消審判を請求す（ｉ）不使用取消審判請求は、「商標不このような私的自治に基づく合意を尊る潜脱事例が想定されます。この場合使用取消審判の趣旨・目的に照らして、重することが有意義である、③請求権における原告の対応としては、尋問等著しく相当性を欠き、審判請求権を濫者が利害関係人に限られている無効審で当該第三者に審判請求をする合理的用するものといえる」として、権利濫判（商標法46条２項）と異なり、不な理由がないこと（当該商標に関連す用を理由にY2の請求人適格を否定し、使用取消審判においては「何人も」審る商品・役務の実績がなく、将来商標その請求を却下しました。審決に明示判請求が可能だから、不争義務を負うを使用する見込みがないこと等）を立的には記載されていませんが、同審決当事者の審判請求を制限しても上記公証し、当該第三者は被告の手足にすぎも本判決と同様に①’不使用取消審判益を害することにはならない――といず、第三者の審判請求も権利濫用であの不使用商標を整理するという公益とう理由に基づき「公益」より「私的自ると主張することが考えられます。

②’ Ｘを害する目的でなされた審判請治」を優先させたと考えられます。

（４）請求人適格を否定した類似事例

求を許容することで生じるＸの不利益

しかしながら、上記②のうち、和解

本件と同様に不使用取消審判の請求や、社会的不利益（公益）を比較考量

契約で不争義務を定めると商標の利用人適格を制限した事例として、特許庁し、②’を優先させるべきであると判が促進される旨判示した点は具体的な再審2015－950001事件が参考になる

断した結果、Y2の不使用取消審判の理由付けがなく、因果関係が不明確でため、本稿で紹介します。

請求人適格を否定したものと考えられあるという印象を受けます。例えば、同事件の審理経過は（ｉ）
不使用取消

当該和解契約に商標のライセンスが含審判、（ⅱ）
第三者による再審請求、（ⅲ）

まれていれば商標使用の促進効果があると考えられますが、本件ではそのような事情もないため、上記判示の当否はやや疑問が残るところです。
もっとも、和解契約により不争義務を獲得した原告（商標権者）の期待をます。

いくた てつお東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。
かわせ しげひろ
一橋大学法学部法律学科卒業。大学卒業後、電気メーカーにおいてIT技術者として勤務した後、現職に至る。IT技術関連の知財・訴訟業務に限らず、著作権・商標・不正競争防止法関連の案件のほか一般民事に関する案件を含めてさまざまな業務を担当。

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