米国情報●日本弁理士会 国際活動センターからのお知らせ【米国情報】
２０２２年１２月９日
担当：米州部 山下 裕久
限定要求とその対応について限定要求とその対応は、米国実務では頻度が高い項目であるにも関わらず、日本語による纏まった説明資料は少ない状況である。今般、限定要求とその対応について、改めて現行の規則等を踏まえ、以下のとおり説明する。
１．限定要求（１）限定要求とは・１つの出願に 2 以上の独立した区別可能な発明のクレームがあるとき、審査官がいずれかの発明の選択を要求すること。 （37 CFR 1.142(a)）
・限定要求は、通常、実体審査前に出される。 （37 CFR 1.142(a)）⇒審査発明を限定して、審査の負担を軽減する↓
米国特許法第 121 条（分割出願）
If two or more independent and distinct inventions are claimed in one application, the Director may
require the application to be restricted to one of the inventions. ・・・
もし、１つの出願中に、２以上の“独立した区別可能な発明”がクレームされている場合には、長官は、当該出願をその内の１発明に限定すべき旨を要求することができる。・・・（限定要求の根拠）⇔ 広義の限定要求は、狭義の限定要求 と 選択要求 を含む。
（２）狭義の限定要求（Restriction Requirement）
１つの出願に 2 以上の独立しているか（independent）、区別可能な（distinct）発明のクレームがあるとき、審査官はいずれか一つの発明に限定するよう要求できる（37 CFR 1.142(a)）⇒米国特許法上は“ independent and distinct inventions”と規定されているにも関わらず、判例法上、限定要求が発行される要件は、独立しているか区別可能な発明と解釈されており、USPTO の運用上、独立でない発明であっても区別可能な発明であれば、限定要求可能としている。（広い解釈で運用）↓（限定要求が適切か否かの判断基準：MPEP 803）
There are two criteria for a proper requirement for restriction between patentably distinct
inventions:(A) The inventions must be independent (see MPEP § 802.01, § 806.06, § 808.01) or distinct
as claimed (see MPEP § 806.05 - § 806.05(j)); and(B) There would be a serious burden on the examiner if restriction is not required (see MPEP §803.02, § 808, and § 808.02).
⇔（A） ２以上の独立しているか、区別可能な発明であることを前提に、（B）限定要求しなければ審査官に深刻な負担となることを理由に、限定要求がなされる。
(a) 独立した（independent）発明とは （MPEP 802.01）
1米国情報The term "independent" (i.e., unrelated) means that there is no disclosed relationship between thetwo or more inventions claimed, that is, they are unconnected in design, operation, and effect. For
example, a process and an apparatus incapable of being used in practicing the process areindependent inventions.
⇔クレームされた 2 以上の発明の間に、設計上、操作上、効果上の何等の関係も開示されていない。
（例えば、プロセスと、そのプロセスの実施において使用できない装置がこれにあたる。）(b) 関連しているが区別可能な（distinct）発明とは（MPEP 802.01）
Related inventions are distinct if the inventions as claimed are not connected in at least one ofdesign, operation, or effect (e.g., can be made by, or used in, a materially different process) andwherein at least one invention is PATENTABLE (novel and nonobvious) OVER THE OTHER(though they may each be unpatentable over the prior art).
⇔関連しているが、別々に製造、使用でき、さらに互いに特許性（新規性かつ非自明性）がある。
(c) 限定要求される可能性がある具体例① コンビネーションとサブコンビネーション（MPEP 806.05(c)）
The inventions are distinct if it can be shown that a combination as claimed:(A) does not require the particulars of the subcombination as claimed for patentability(to show novelty and unobviousness), and(B) the subcombination can be shown to have utility either by itself or in anothermaterially different combination.
When these factors cannot be shown, such inventions are not distinct.
コンビネーション発明が（A）及び（B）の要素を満たしてクレームされている場合、区別可能（distinct）な発明となる。（両者は異なる発明）（A） コンビネーション発明の特許性に、サブコンビネーションの構成要件を必要としない。
（B） そのサブコビネーションが、それ自体で、または、他の実質的に異なるコンビネーションの中で、有用であることが示されている。
＜例１＞

＜例２＞

② プロセス発明とそのプロセスに使用する装置発明（MPEP 806.05(e)）
Process and apparatus for its practice can be shown to be distinct inventions, if either or bothof the following can be shown: (A) that the process as claimed can be practiced by anothermaterially different apparatus or by hand; or (B) that the apparatus as claimed can be used topractice another materially different process.
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米国情報プロセス発明とそのプロセスに使用する装置の発明は、（A）または/及び（B）を満たす場合、区別可能(distinct)な発明となる。
（A） プロセスは、他の実質的に異なる装置または人の手によって実施されうる、あるいは、（B） その装置は、他の実質的に異なるプロセスに使用することができる場合③ プロセス発明とそのプロセスにより作られた物の発明（MPEP 806.05(ｆ)）
A process of making and a product made by the process can be shown to be distinct
inventions if either or both of the following can be shown: (A) that the process as claimed is
not an obvious process of making the product and the process as claimed can be used tomake another materially different product; or (B) that the product as claimed can be made byanother materially different process.
プロセス発明とそのプロセスにより作られた物の発明は、（A）または/及び（B）を満たす場合、区別可能(distinct)な発明となる。
（A）そのプロセスは、その物を作るための自明なプロセスではなく、他の実質的に異なる物を作るためにも使用できる、あるいは、（B）その物は、他の実質的に異なるプロセスから作ることができる場合。
④ 装置発明とその装置によって作られた物の発明（MPEP 806.05(g)）
An apparatus and a product made by the apparatus can be shown to be distinct inventions ifeither or both of the following can be shown: (A) that the apparatus as claimed is not an
obvious apparatus for making the product and the apparatus as claimed can be used to makeanother materially different product; or (B) that the product as claimed can be made byanother materially different apparatus.
装置発明とその装置によって製造された物の発明は、（A）または/及び（B）を満たす場合、区別可能(distinct)な発明となる。
（A）その装置がその物を作るための装置であることが自明ではなく、他の実質的に異なる物を作るためにも使用できる、あるいは、（B）その物は、他の実質的に異なる装置によって作ることができる場合。
⑤ 物の発明とその物を使用するプロセス発明（MPEP 806.05(h)）
A product and a process of using the product can be shown to be distinct inventions if either
or both of the following can be shown: (A) the process of using as claimed can be practiced
with another materially different product; or (B) the product as claimed can be used in amaterially different process.
物の発明とその物を使用するプロセス発明は、（A）または/及び（B）を満たす場合、区別可能(distinct)な発明となる。
（A） そのプロセスが実質的に異なる物に対しても使用できる、あるいは、（B） その物は、他の実質的に異なるプロセスにも使用できる場合。
２．限定要求に対する出願人の対応（１）選択応答と分割出願の検討選択されたクレームグループだけが特許性についての実体審査に付されるため、選択されなかったクレームグループの分割出願を別途検討することになる。

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米国情報
→ただし、選択されたクレームグループが許可された際に、許可されたクレームの限定を選択されなかったクレームに組み込めば、選択されなかった選択されなかったクレームも出願に併合（rejoinder）することができ、この場合、分割出願は不要となる。
⇔オフィスアクションへの応答時に、これらのクレームをどうするか（キャンセル、補正）を明確にして応答することが可能（２）審査官の認定に対する否認（With traverse）の検討
１件の特許出願に含まれるクレーム数が多い場合、審査官にとって限定要求を出そうというインセンティブが働くこともあるため、必ずしも審査官による限定要求は適切であるものとは限らない。
（a）否認（with traverse）するメリット
・限定要求が撤回されれば、選択することなく一括で審査がなされる・よって、分割出願不要となり、コストが低減される（b）否認（with traverse）するデメリット
・結局認められないことが多く、また、審査官の心証を害する・発明が、独立した区別可能な発明でないことの自白とみなされ、拒絶理由/無効理由が他のカテゴリのクレームにもそのまま適用される危険を冒す可能性がある。
（ｃ）その他、否認（with traverse）についての留意点
・否認（with traverse）しておくことにより、後で限定要求が確定したときに、この限定要求が不当であると申し立てることができる。
・ た だ し 、 限 定 要 求 を 否 認 （ With traverse ） し た か 否 か は 、 選 択 さ れ な か っ た 請 求 項 の 再 併 合（Rejoinder）できるか否かとは関係がない。（traverse しないと rejoinder されないわけではない）（３）リンキングクレーム（linking claim）の追加の検討
限定要求の対象となった複数の請求項に共通する構成要件を含む“linking claim”を新しく加える応（MPEP 809）。
⇒分割可能な発明間に、いわゆるリンキングクレームと呼ばれる１以上のクレームが存在する場合、それが特許可能である場合は、分割可能な発明であっても、rejoinder を要求できる。
⇒発明間の限定要求を回避できるリンキングクレームの最も一般的なタイプ（A）種クレーム間を結合する属クレーム（B）複数のコンビネーション間を結合するサブコンビネーション
linking claim 追加補正による対応例

３．選択要求（Election of Species Requirement）
１つの出願に、１つの属（generic）クレームと、それに包含される複数の種（species）が含まれている場合に、属クレームが許可されない場合に、属クレームが許可できないと思われるとき、審査官が出願人に対して種を選択するよう要求するもの
4米国情報（選択要求の例）

・審査の結果、上位概念の属クレームが特許可能となれば、選択した（種）グループ I だけでなく、選択しなかった（種）グループ II も再結合（rejoinder）され、特許可能となる。
４．リジョインダー（Rejoinder）
・審査官は、許可時に限定要求に関して再検討することになっている。
・非選択発明の審査対象外のクレームは、選択された発明のクレームに従属するか、限定事項のすべてを組込んでおけば、許可してもらうことも可能。
(a) Rejoinder の例
・製品（プロダクト）と製法（そのプロセス）の出願において、製品が許可された場合、製法クレームをその製品に限定しておけば、出願に併合してもらうことができる。（この場合、製法クレームは、選択した製品に関連する限りの狭いものに限定されることになる。）（b） rejoinder が想定される例のまとめ（linking claim 例）
・プロダクトクレームと、その全ての限定事項を含むプロセスクレーム
・サブコンビネーションクレームと、複数のコンビネーションクレーム
・属クレームと種クレーム
５．ＰＣＴ出願と米国移行時の単一性
米国を指定国として指定した PCT 国際出願は、米国特許法 371 条に規定される国内移行手続きを経て米国の国内段階の出願審査に付される。
→この国内処理に移行した後の出願の審査には、PCT 規則１３に規定される発明の単一性が適用される。
↓・発明の単一性の基準（37 CFR 1.475）(a) 各発明が、先行技術文献に対して特別な技術的特徴“special technical features”を有している。
（b）カテゴリーが異なるクレーム同士が以下の関係を有している場合(1) 物とその物を生産するのに特別に適合したプロセス(2) 物とその物を使用するプロセス(3) 物、その物を生産するのに特別に適合したプロセス、および、その物を使用するプロセス(4) プロセスとそのプロセスを遂行するために特別にデザインされた装置または手段(5) 物、そのものを生産するのに特別に適合したプロセス、および、そのプロセスを遂行するために特別にデザインされた装置または手段
・しかし、国際調査機関が認めた“発明の単一性”の結果に対しても、米国基準が適用され単一性がないとして限定要求がなされる場合もある。
・このような場合であっても、実務上はその後の審査官の対応を考慮して限定要求に従うことも多い。

5米国情報・PCT 出願の米国移行出願について、発明の単一性を満たしていないとして限定要求された際の対応例(a) 各発明が、先行技術文献に対して特別な技術的特徴“special technical features”を有していることを主張する。
（ｂ） 補正により、各クレームに共通する特別な技術的特徴“special technical features”を有するようにする。など
６．米国の実務で Petition が認められた例■出願番号： 14/090382（382 出願）
DECISION ON PETITION■出願日： 2013 年 11 月 26 日
UNDER 37 CFR1.144■出願人： TOPCON■発明の名称： DATA VISUALIZATION METHOD AND APPARATUS UTILIZING RECOVER
OPERATIONG CHARAXTERISTIC ANALYSISPROSECUTION HISTORYANALYSIS
After a review of the case, it was found that the office action did not properly set forth the restriction
requirement. The examiner set forth one utility for Invention 1, however there is a requirement forthe restriction to set forth how the invention is separately usable. Meaning the restriction did notshow any distinctness between each sets of claims. There is no discussion in the restriction
requirement, nor in the response to the traversal, that each set of claims are "separately usable",for example, the office action does not set forth the difference between each combination of theInventions. Further, the office action does not set forth a distinction between each combination ofinventions (Inventions I and II, Inventions I and Ill and Inventions II and Ill).
参考和訳
本件を検討した結果、オフィスアクションにおいて、限定要求が適切に設定されていないことが判明した。
審査官は、発明 I について 1 つの有用性を示したが、限定要求には、発明がどのように別々に使用可能であるかを示すことが求められる。しかし、各クレームのセット間の区別可能性が示されていない。限定要
求にも、トラバースへの対応にも、各クレームのセットが「別々に使用可能」であるという議論はなく、例えば、オフィスアクションでは、各発明のコンビネーション間の違い（発明 I と II、発明 I と Ill、発明 II と Ill）を定めていない。
（結論）

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７．考察
否認（with traverse）をすべきか否か
１） 否認しないことが推奨される場合
重要度の高い出願で、禁反言上不利にしたくない場合
限定要求に基づく分割出願について、二重特許拒絶を避けたい場合
２） 否認することが推奨される場合
審査官が形式的に限定要求を出し、具体的説明がなされていない場合（ただし、否認しても結局認められないことが多く、rejoinder できる可能性が高いと思われる場合は、無理に否認する必要はないと思われる）
以上

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