米国情報●日本弁理士会 国際活動センターからのお知らせ【米国情報】
2020 年 10 月 9 日
担当：米州部 淺野 耕一朗
IPR では、不明瞭性を根拠として特許は無効とされないことを確認した CAFC 判決の紹介
Samsung Electronics America, Inc.v. Prisua Engineering Corp. 1
判決日 2020 年 2 月 4 日

１．事案の概要
当事者系レビュー（Inter Partes Review、以下、「IPR」という。）の制定法では、特許審判部（Patent Trialand Appeal Board、以下、「PTAB」という。）がクレームを無効にできる理由は、新規性および自明性であると規定されており、不明瞭性を理由に無効にはできないことは一般に認識されている。
米国連邦控訴裁判所（United States Court of Appeals for the Federal Circuit、以下、「CAFC」という。）は、PTAB が IPR 手続きにおいてクレームを不明瞭であることを理由に無効にする権限はないと確認的に判断した。
また、IPR 手続きが開始された以上は、仮にクレームが不明瞭であったとしても、PTAB は IPR の対象となるクレーム全てについて新規性及び自明性の判断をするべきであると判断した。
２．事案の背景２－１．控訴に至る背景
Prisua は、Samsung の携帯電話などに搭載されている「Best Face」というアプリの実施が Prisua のUSP8650591 特許（以下、「591 特許」という。）を侵害しているとし侵害訴訟を提起した。Samsung は当該特許クレーム（クレーム 1-4、8、11）を無効にするべく IPR を申請した。当該申請が認められ、PTAB は、591 特許のクレーム 11 は自明であり無効と判断し、クレーム 1-4、8 は不明瞭であるため新規性又は自明性の判断をすることができないと結論づけた 2。
これに対し、Samsung は CAFC に控訴し、PTAB は 591 特許のクレーム 1-4、8 を不明瞭であることを理由に無効にするべきであり（後述の第１争点参照）、PTAB に当該クレームを無効にする権限がない場合であっても当該クレームの新規性及び自明性を判断するべきである（後述の第４争点参照）と主張した。
２－２．591 特許の説明
591 特許のクレーム１を以下に示す。（クレーム 2-4、8 はクレーム 1 の従属クレームである。クレーム 11 は独立クレームである。これらのクレームについての説明は本事案と関係がないため省略する。）[Claim 1]
An interactive media apparatus for generating a displayable edited video data stream from an
original video data stream, wherein at least one pixel in a frame of said original video data stream is
CAFC の結論：
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/19-1169.Opinion.2-4-2020_1526242.pdf
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控訴の対象となる前審の結論：
https://s3-us-west-1.amazonaws.com/ptab-filings%2FIPR2017-01188%2F72
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米国情報digitally extracted to form a first image, said first image then replaced by a second image resulting from a
digital extraction of at least one pixel in a frame of a user input video data stream, said apparatus
comprising:
an image capture device capturing the user input video data stream;
an image display device displaying the original video stream;a data entry device, operably coupled with the image capture device and the image display
device, operated by a user to select the at least one pixel in the frame of the user input video data stream
to use as the second image, and further operated by the user to select the at least one pixel to use as
the first image;wherein said data entry device is selected from a group of devices consisting of: a keyboard, a display, awireless communication capability device, and an external memory device;a digital processing unit operably coupled with the data entry device, said digital processing unit
performing:
identifying the selected at least one pixel in the frame of the user input video datastream;
extracting the identified at least one pixel as the second image;storing the second image in a memory device operably coupled with the interactive
media apparatus;
receiving a selection of the first image from the original video data stream;
extracting the first image;spatially matching an area of the second image to an area of the first image in theoriginal video data stream, wherein spatially matching the areas results in equal spatial lengths andwidths between said two spatially matched areas; andperforming a substitution of the spatially matched first image with the spatiallymatched second image to generate the displayable edited video data stream from the original video datastream.
詳しい説明は省略するが、クレーム 1 に係る発明は、ビデオ編集装置に関するものであり、当該装置は、データ入力装置に動作可能に接続されたデジタル処理ユニットを備えている（上記の下線部参照）。
２－３．前審（PTAB）の判断
クレーム 1 は編集されたビデオデータを生成する装置と方法を規定しているので IPXL Holdings v.
Amazon.com (Fed. Cir. 2005)（以下、「IPXL」という。）に鑑み不明瞭である。
クレーム 1 の“digital processing unit”という構成要素は Means-Plus-Function（以下、「MPF」という）解釈され、それに対応する構造が明細書に欠落しているという理由で不明瞭である。
従って、クレーム 1 は不明瞭であるので、クレーム 1-4、8 の新規性及び自明性を判断することができない。
３．判決の要旨
３－１．争点（１）第１争点
PTAB は、IPR 制定法に基づき、IPR 手続きの対象となったクレーム 1-4、8 を不明瞭のため、無効にすることができるか。
（２）第２争点
クレーム 1 は装置と方法を規定していることから、IPXL 判決を根拠に、不明瞭なために自明性の判断を行えない、という判断は妥当か。
（３）第３争点
クレーム 1 の“digital processing unit”という構成要素は MPF 解釈されるのか。
（４）第４争点

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米国情報PTAB によりクレーム 1 は不明瞭であると判断された場合、IPR 手続きにおいてクレーム 1-4、8 の新規性及び自明性は判断されないのか。
３－２．関連規定 3①35 U.S.C. 311 INTER PARTES REVIEW.
(b) SCOPE.—A petitioner in an inter partes review may request to cancel as unpatentable 1 or moreclaims of a patent only on a ground that could be raised under section 102 or 103 and only on the basisof prior art consisting of patents or printed publications.
第 311 条 当事者系再審査(b) 範囲 - 当事者系再審査の請願人は，第 102 条又は第 103 条に基づいて生じ得る理由のみ，及び特許若しくは印刷刊行物から構成される先行技術のみを根拠として，特許の 1 又は複数のクレームを特許性のないものとして取り消すよう請求することができる。
②35 U.S.C. 316 CONDUCT OF INTER PARTES REVIEW.
(d) AMENDMENT OF THE PATENT.—(1) IN GENERAL.—During an inter partes review instituted under this chapter, the patent owner may file
1 motion to amend the patent in 1 or more of the following ways:(A) Cancel any challenged patent claim.
(B) For each challenged claim, propose a reasonable number of substitute claims.
第 316 条 当事者系再審査の実施(d) 特許の補正(1) 一般本章に基づいて開始される当事者系再審査中は，特許所有者は，次の方法の 1 又は複数によりその特許を補正する 1 の申立をすることができる。
(A) 異議申立された特許クレームを抹消すること(B) 異議申立されたクレームの各々の代わりに，合理的な数の代用クレームを提出すること③35 U.S.C. 318 DECISION OF THE BOARD.
(a) FINAL WRITTEN DECISION.—If an inter partes review is instituted and not dismissed under thischapter, the Patent Trial and Appeal Board shall issue a final written decision with respect to thepatentability of any patent claim challenged by the petitioner and any new claim added under section
第 318 条 審理審判部の決定(a) 最終決定書 - 当事者系再審査が開始され，本章に基づいて却下されない場合は，特許審理審判部
は，請願人によって異議申立された特許クレーム及び第 316 条(d)に基づいて追加された新規クレームの特許性に関する最終決定書を発行しなければならない。
(b) CERTIFICATE.—If the Patent Trial and Appeal Board issues a final written decision under subsection(a) and the time for appeal has expired or any appeal has terminated, the Director shall issue andpublish a certificate canceling any claim of the patent finally determined to be unpatentable, confirming
any claim of the patent determined to be patentable, and incorporating in the patent by operation of thecertificate any new or amended claim determined to be patentable.
(b) 証明書3

米国特許法：（英文）https://www.bitlaw.com/source/35usc/（日本語訳）https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-tokkyo.pdf

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米国情報
特許審理審判部が(a)に基づく最終決定書を発行し，かつ，上訴期間が満了しているか，又は上訴があった
場合にそれが終結しているときは，長官は証明書であって，特許性がないと最終的に決定された特許クレームを抹消し，特許性があると最終的に決定された特許クレームを確認し，特許性があると決定された新規の又は補正されたクレームを，その証明書の効力によって特許に組み込むものを発行し，公告しなければならない。
④35 U.S.C. 328 DECISION OF THE BOARD.
(a) FINAL WRITTEN DECISION.—If a post-grant review is instituted and not dismissed under thischapter, the Patent Trial and Appeal Board shall issue a final written decision with respect to thepatentability of any patent claim challenged by the petitioner and any new claim added under section
326(d).
第 328 条 審理審判部の決定(a) 最終決定書 - 付与後再審査が開始され，本章に基づいて却下されない場合は，特許審理審判部は，請願人によって異議申立された特許クレーム及び第 326 条(d)に基づいて追加された新規クレームの特許性に関する最終決定書を発行しなければならない。
３－３．CAFC の判断（１）第１争点に関して：①まず、Samsung は、セクション 318（a）の「特許性」という言葉は、セクション 311（b）の「セクション 102 または 103 で提起される可能性のある根拠」というフレーズよりも広いと主張した。
この主張に対して、CAFC は、第 318 条を、IPR 制定法の残りの部分（第 311 条等）と切り離されており、311(b)では、「第 102 条又は第 103 条に基づいて生じ得る理由」のみにより取り消すよう請求することができ、318 条の「特許性」は、311(b)を参照するものであり、すなわち、318(a)の「特許性」は、「第 102 条又は第 103条に基づいて生じ得る理由」を示すことが明らかであると判断した。
②次に、Samsung は、セクション 318（a）の「特許性」という言葉は、IPR 手続きにおける異議申立された特許クレーム及び新規クレームの修飾語であり、異議申立された特許クレーム及び新規クレームに対するレビュー範囲は、同じでなければならず、また、PTAB が新規クレームについて 112 条遵守のため不明瞭性を判断することは明白であり、従って、異議申立された特許クレームについても不明瞭性を判断しなければならないと主張した。
この主張に対して、CAFC は、異議申立された特許クレームに対して評価される「特許性」と、新規クレームに対して評価される「特許性」は異なると判断。316（d）は、IPR 手続き中に特許権者にクレームの置き換えを認めるものであり、311(b)と異なり、特許性の考慮については制限していない。PTAB は、318(b)に記載されるように「特許性があると決定された新規の又は補正されたクレームを，その証明書の効力によって特許に組み込む」ことに責任を負うため、「新規の又は補正されたクレーム」について 112 条等の遵守を評価しなければならない。IPR の「異議申立された特許クレーム」についての規定と、「新規の又は補正されたクレーム」についての規定は大きく異なるため、それぞれの「特許性」という用語の範囲は、必然的に異なる。
③また、Samsung は、付与後レビュー（以下、「PGR」という。）の理由には不明瞭性が含まれており、米国議会が定めた IPR 制定法において PGR 法と同じ「特許性(patentability)」という用語が使用されている以上、PTAB には、不明瞭性等の理由も検討する権限が与えられているに違いないと主張した。
この主張に対して、CAFC は同意せず、「特許性(patentability)」という用語は、IPR 制定法および PGR 制定法でそれぞれの意味を持ち、IPR 制定法では、§311(b)の「特許性」（第 102 条又は第 103 条に基づいて生じ得る理由のみ）に制限されており、PGR 制定法では、§321(b)に記載されるように、より広い理由が認められる。
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米国情報④結論として、CAFC は、Samsung の「PTAB は、IPR 制定法に基づき、IPR 手続きの対象となったクレーム
1-4、8 を不明瞭のため、無効にすることができる」という主張に同意しなかった。
（２）第２争点に関して：
前審で、PTAB は、「クレーム 1 は装置と方法を規定していることから、IPXL の根拠に基づいて不明瞭である」と判断した。
この判断に対して、CAFC は、「IPXL 判決では、装置と方法の両方の要素を統合するクレームは、侵害がいつ発生したかを判断する目的で不明瞭である。しかし、IPXL 判決では、単にそのようなクレームは、不明瞭の理由で無効になりやすいと述べているだけで、そのようなクレームが自明なために無効であるか否かとは関係がない」と判断している。すなわち、CAFC は、装置と方法の両方の要素を統合するクレームが不明瞭なために自明性の判断を行えないことの根拠として、IPXL 判決を採用することは適当ではないと判断した。
判決主文,II, B, 2, 第 2 段落：[The rationale of IPXL is that the claim conflates elements of both an apparatus and a method,
rendering the claim indefinite for purposes of determining when infringement occurs. But that merely
says that the claim is subject to invalidation on the ground of indefiniteness. It does not speak to whether
the claim is also invalid for obviousness, regardless of whether it is treated as being directed to an
apparatus or a method.]（３）第３争点に関して：
PTAB は、「クレーム 1 の“digital processing unit”という構成要素は MPF 解釈される」と判断した。
この判断に対して、CAFC は、クレーム 1 の”digital processing unit”を MPF 解釈するのは間違いであると判断した。
その理由として、まず、“means for”という用語が含まれていない場合、MPF 解釈されないと推定されるとこ
ろ、クレーム 1 の”digital processing unit”という用語は、means for という用語を使用していないので MPF 解釈しないという推定が働く。
当該推定を覆すためには挑戦者(challenger)は、その用語が、「十分に明確な構造を記載していない」こと、または「機能を実行するために十分な構造を記載せずに当該機能を記載している」ことを立証する必要がある[Williamson v. Citrix Online, LLC (Fed. Cir. en banc: 2015)]。ここで、CAFC は、591 特許のクレーム 1 で使用されている”digital processing unit”は、明らかに、本ケースの構造を参照していると理解される汎用コンピュータまたは中央処理装置の代わりとして機能しており、単なる特定の機能を実行可能な任意装置ではないと述べている。また、CAFC は、クレーム 1 には、“digital processing unit”が、キーボードのような他の構成要素に連結されるデータ入力装置に作動連結されること(a digital processing unit operably coupled with thedata entry device)が記載されていると述べ、クレーム 1 の当該記載は、クレームにおいて使用される用語“digital processing unit”が構造的性質を有することのさらなる証拠を構成していると説明している。
また、PTAB はクレーム 11 の”digital processing unit”という用語については、MPF 解釈していないとも述べている。
以上より、CAFC は、591 特許のクレーム 1 の”digital processing unit”を MPF 解釈するのは間違いであると判断した。
（４）第４争点に関してSamsung は、「PTAB は、クレーム 1 が不明瞭であると判断した場合であっても、IPR 手続きにおいてクレーム 1-4、8 の新規性及び自明性は判断しなければならない。」と主張した。
この主張に対して、CAFC は、クレーム 1 が仮に不明瞭であるとしても新規性及び自明性の判断をするべきであったと判断した。

5米国情報その理由として、CAFC は、591 特許クレーム１が不明瞭であり新規性または自明性の判断ができないということであれば、Samsung が IPR を申請した時点で PTAB が IPR 手続きを開始できないという判断をするか、或いは、新規性及び自明性を判断できるクレームに絞り IPR 手続きを開始するべきであったと説明した。
また、CAFC は、Standard Oil Co. v. Am. Cyanamid Co.(Fed. Cir. 1985)判決や In re Collier(CCPA 1968)
判決においてクレームが不明瞭かつ自明であると判断されていることからも、クレームが不明瞭であることを理由に自明性を判断できないということにはならないと述べた。
４． 実務上の指針•PTABは、IPR手続きの対象となったクレームを不明瞭を理由に無効にすることができないことが確認された。（第１争点より）•装置と方法を規定しているクレームが不明瞭であると主張したいとき、IPXL判決を根拠とすることは不十分である。また、装置と方法を規定しているクレームは、不明瞭で無効の対象となり得るので、そのような記載は避けるべきである。（第２争点より）•”digital processing unit”というようなMPF解釈されうる文言であっても、明細書の記載に照らして反論が可能な場合がある。（第３争点より）•PTABは、IPR手続きの対象としたクレームが不明瞭であると判断した場合であっても、当該クレームの新規性及び自明性を判断しなければならない。（第２争点および第４争点より）
以上

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