中小企業のための知っておきたい契約知識
令和4年7月12日
特許法律事務所 樹樹
弁理士・弁護士 加藤 光宏

⾃⼰紹介
略歴
昭和63年 3⽉ 京都⼤学⼯学部航空⼯学科卒業
昭和63年 4⽉ 川崎重⼯業株式会社航空宇宙事業本部
平成 9年 1⽉ 弁理⼠登録
平成16年 4⽉ 名古屋⼤学法科⼤学院⼊学
平成21年12⽉ 弁護⼠登録、弁理⼠再登録、特許法律事務所 源 開設
平成23年12⽉ 特許法律事務所 樹樹 開設

役職等
⽇本弁理⼠会東海⽀部 副⽀部⻑（2016年）
愛知県弁護⼠会 情報問題対策委員会 委員⻑(2019年〜）
APAA コピーライト委員会 委員⻑(2021年〜）

E-mail : katomi@juju-law.jp

本⽇のメニュー
1 契約の基本
2 秘密保持契約のポイント
3 共同開発契約、共同出願契約のポイント
4 現実的な問題への対処法

1 契約の基本
契約の成⽴、契約書の位置づけ• 契約は「申込み」と「承諾」（合意）によって成⽴する• ⼀部の契約（保証契約など）を除き⼝約束でも契約成⽴申込み（売ってください）
BOOK

承諾（売りましょう）

証拠としての契約書
契約書＝処分⽂書
当事者の意思表⽰を表した⽂書cf）報告⽂書

売買契約成⽴通常はその場で本を渡し、代⾦を⽀払うので即時に契約終了

契約書はなぜ作成するのか︖

1. 合意したという事実、内容の明確化• 契約してから時間が経つと、⾔った／⾔わないの紛争になる• 内容を⽂章化しておかないと相互の認識が異なることがある
2. 責任追及するための証拠となる• ⼝約束を⽴証するのは難しい

裁判官は訴訟において⾃由⼼証で判断する。とはいえ、処分⽂書に記載されている内容と抵触する事実を認定することは特段の事情がない限り経験則違反となり許されない。
・・・だから、契約書の内容は重要︕

ところが、特段の事情が認められる例は、少なくない。
・・・不利な契約書があっても、諦めるな︕

契約が争われた事例〜⾃動更新条項［判例］東京地判平１４．６．２５
Ｈ６年度契約（⾃動更新条項あり）「…申出がない場合には、本契約は同⼀条件で期間満了の⽇から⼀年間更新されるものとし…」

事件の概要

原告

パチスロ機製造
毎年、更新

Ｈ９年度

被告から契約更新の申出なし
パチスロ機製造は継続

Ｈ１１年

原告が被告を特許権侵害で提訴…

実施許諾を受けた業者は、設備を備え、⼈員を雇⽤するのだから、この契約は、その性質上、⼀年限りで終了することを予定した契約ではなく、継続することを前提とした契約と解することができる。

Ｈ８年度

被告

…

裁判所の判断

Ｈ６年度〜Ｈ８年度契約（⾃動更新条項なし）「甲は、…特段の事由がない限り当該契約の更新を拒絶できないものとする。」

パチスロ機の特許権について実施許諾実施許諾がＨ９年度以降も⾃動更新されているか否かが争点

独占禁⽌法に注意 公正⾃由な競争の確保を⽬的とする法律
 私的独占、不当な取引制限、不公正な取引⽅法を禁⽌ 違反すると公正取引委員会の排除措置命令
 排除措置命令に従わない場合は罰則
不公正な取引⽅法の例
 再販価格拘束直接の販売先による再販価格だけでなく、再再販価格の拘束も含む「正当な理由」が認められるのは⾮常に限定的
 排他的取引（⾃社への全量販売、⾃社からの全量購⼊の義務づけ等）
杓⼦定規な判断基準がある訳ではなく市場閉鎖効果という観点から判断される。シェ
ア10％以上が⼀つの基準と⾔われるが、絶対的なものではない。
 代理店などの販売地域制限、販売先制限
地域制限（受注することは許容）は、違法でないとされているが、有⼒なメーカーが制限をかけるとともに、これによって競争阻害効果が⽣じる場合は違法と解されている。
 ライセンス契約における制限
原材料等の品質⼜は購⼊先を制限する⾏為は、当該技術の機能・効⽤の保証等から必要性が認められる限度にとどめる必要がある。
 ライセンス契約における改良発明の取扱ライセンシーがなした改良発明の譲渡（アサインバック）、許諾義務（グランドバック）には慎重な検討を要する。
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契約書〜ここに注意
 契約書は完結させるべし︕

未完成のまま放置

契約書案・修正の繰り返し
取引開始
未完成の契約書は紛争に役⽴つか︖ 契約書のバックデートは避けるべし︕
× 契約⽇として現実の締結⽇よりも過去の⽇付を記⼊○ 遡及適⽤条項を設ける

・本契約は2020年4⽉1⽇から適⽤する・本契約の有効期間は2020年4⽉1⽇から1年とする

 義務条項をチェックせよ︕「・・・を⽀払う」のような明⽂の条件だけでなく、隠れた義務条項にも要注意
 第三者の⾏為を規定しない︕○条（引渡し）甲は⼄に対して製品を引渡し、A社がこれを保管する○条（秘密保持）

⼄が、甲の許諾を得て秘密情報を第三者に開⽰するとき、当該第三者は本契約と同等の秘密保持義務を負う。

契約書の書式
特許権等実施許諾契約書○○（以下「甲」という。）と○○（以下「⼄」という。）とは、以下に定める発明に関して、本⽇、次の条項によって実施許諾契約（以下、「本契約」という。）を締結する。
第１条 甲は⼄に対し次の発明について通常実施権を許諾する。
特許第○○○号 発明の名称＊＊＊＊＊
第２条 甲は、⼄の同意を得ることなく、本発明の実施を⼄以外の者にも許諾できる。
第３条 ⼄は、甲に対し本契約の契約期間中に製品売上⾦額の○％の⾦額を実施料として⽀払う。
︓
第＊条 本契約に関する訴えは、⼤阪地⽅裁判所を第⼀審の専属的管轄裁判所とする。
第＊条 本契約書は、甲⼄間の完全なる合意を記載し、本契約締結以前のすべての書⾯、⼝頭の合意または了解事項に優先する。
本契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲および⼄がそれぞれ１通を保管する。
令和○○年○⽉○⽇
甲 ○○○○
印
⼄ ○○○○
印

表題
前⽂

本体部分

• 定義
• ライセンスの許諾• 技術指導• ロイヤルティ• 改良発明の取り扱い• 販売促進• 契約期間と解約• 秘密保持• 保証と責任• 紛争処理完全なる合意(Entire Agreement)
末尾⽂⾔（正本の数は印紙代に影響）
署名（記名押印）

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2 秘密保持契約のポイント
秘密保持契約書の必要性
東京地判決平成16年8⽉30⽇

原告・ガラス管の製造を委託（製造委託契約書）
・ガラス管引伸機PY-6を無償貸与
・秘密保持契約書は作成せず

秘密保持契約違反に基づき差⽌請求裁判所の判断 → 秘密保持契約の成⽴を否定
•
•••
•

被告
他社を介してガラス管を販売
⼀般
ユーザ

秘密保持契約書が交わされていない
秘密保持契約締結の時期、場所、状況等につき具体的な詳細が不明
保持義務の内容、範囲等が明らかにされていない
PY-6は市場に流通する市販品である
原告は、「被告が隠れて⾃社開発していたことを⾃認し謝罪した」と主張するが、いかなる点についての謝罪かは明らかではない

秘密保持契約（ＮＤＡ）のポイント
 開⽰・漏洩の禁⽌だけでなく⽬的外使⽤の禁⽌が重要○条 甲及び⼄は、秘密情報を本契約の⽬的以外に使⽤してはならない。

製品Aの共同開発の⽬的で開⽰された秘密情報••••

製品Bの開発⽬的で使⽤すれば契約違反となる開⽰、漏洩に基づいて損害賠償請求することは⾮常に困難
⼀⽅、⽬的外使⽤は⼤きな⾜枷になり得る「契約の⽬的」の特定に要注意
技術のコンタミが⽣じないよう管理することが必要

 秘密情報にも広狭がある• 公知の情報は秘密情報ではない• 開発時に秘密情報であっても、特許出願し、出願公開されることにより秘密情報に該当しなくなる場合がある• 上位概念が公知だからといって、下位概念まで公知とは⾔えない
成分Aと成分Bを含む○○成分Aをa%、成分Bをb%含む○○
成分Aをa%、成分Bをb%をｔ℃に加熱し・・・・して製造した○○秘密保持契約（ＮＤＡ）のポイント(2) 実効性を⾼める⼯夫をしておく・「⼀切の情報」を対象とすると⼀切が漏れる︖→ 「秘密」と明⽰したものを対象にするなど・契約は法務部が締結するが、現場（担当者）はその内容を知らないこともある︖→ 秘密情報にアクセスできる従業員・役員を限定するなどそれらの者への秘密保持義務を周知させることを規定するなど・委託先、関係会社は第三者に含まれない︖→ これらが第三者に該当するか否かを明記しておくなど
 残存条項について・契約終了後も秘密保持義務を継続させる・不当に⻑い期間を設定すると無効とされることがある（3〜5年程度が多いように思われる。）

秘密情報とは（定義条項）○条 「秘密情報」とは、甲および⼄が本契約に基づき相⼿⽅に開⽰する技術上または営業上の情報のうち秘密であることが明⽰されたもの（⼝頭での開⽰においては30⽇以内に開⽰内容および秘密である旨を記載した書⾯を交付したもの）をいう。ただし、次のいずれかに該当するものは、除外される。
「該当することを① 開⽰前に公知であったもの立証できるもの」② 開⽰前に受領者が有していたものとする例もある③ 開⽰後に受領者の責によらずして公知になったもの④ 正当な権限を有する第三者より秘密保持の義務なく⼊⼿したもの⑤ 秘密情報を使⽤・参照することなく受領者が独⾃に開発等したもの⑥ （法律等の規定により開⽰が義務づけられるもの）
2 以下に掲げるものは、前項の秘密情報に含まれる。
① 本件製品のサンプルおよびその原料、製造⽅法② 本件機械学習に供する学習データ

秘密情報を具体化した方が実効性が高い！

秘密保持契約（ＮＤＡ）の内容【重要な条項】
1条（⽬的）
秘密情報を開⽰する⽬的など
2条（定義）
秘密情報とは3条（秘密保持）第三者への無断での開⽰、漏洩の禁⽌など
4条（使⽤）
⽬的外使⽤の禁⽌5条（返還）
契約終了時などにおける秘密情報の返還・廃棄義務6条（残存条項）3〜5年程度とすることが多い【オプション】
・ 秘密情報の管理義務
・ 秘密情報の複製等の制限
・ 秘密情報を相⼿⽅に開⽰する義務はないこと
・ 秘密情報の開⽰は知財のライセンス、譲渡等を意味するものではないこと
・ 秘密情報の開⽰は将来の取引を約束するものではないこと
・ 損害賠償・ 解除（秘密漏洩時の取り扱い）
・ 専属管轄不利な契約の回避
契約は当事者の⼒関係に左右されるため、⾃⼰にとって不利な内容でも締結せざるを得ないときもある

 秘密情報に該当しないことの⽴証準備をしておく① 開⽰前に公知であったもの← ここに逃げる︕② 開⽰前に受領者が有していたもの③ 開⽰後に受領者の責によらずして公知事前に有していたことを⽴証できるようにしておくになったもの
・ タイムスタンプの活⽤④ 正当な権限を有する第三者より秘密・ 特許出願など保持の義務なく⼊⼿したもの⑤ 秘密情報を使⽤・参照することなく受領者が独⾃に開発等したもの

 （不要な）情報をもらうことを極⼒回避する

3 共同開発契約、共同出願契約のポイント
共同出願契約〜共有の問題点
共同開発

アプローチ

Ｂ社 独⾃の技術
両社の技術基盤への依存度は多様
共同開発
契約
共同開発した技術は共同出願

独⾃の技術を共同開発の成果から区別しておく

単独発明の取扱

開発結果

技術４

技術３

技術２

技術１

Ａ社 独⾃の技術

出 願
1. 共同の発明については共同出願することが必要（特38条）↓違反すると拒絶理由（特49条②）
無効理由（特123条Ⅰ②）
移転請求（特74条）
2. 審判請求も共同

権利活⽤共有の特許権の取扱• 持分の譲渡等について他の共有者の同意が必要（特73Ⅰ）• 各⾃、実施は⾃由（特73Ⅱ）• 実施権の許諾にも他の共有者の同意が必要（特73Ⅲ）（特132条Ⅲ）

共同出願
契約• 出願の要否• 出願の内容• 外国出願の要否で合意できないおそれ• 実施以外の権利活⽤に制約が⽣じる• 単独で権利⾏使ができるか共同開発契約の内容【重要な条項】
第1条 共同開発の内容
第2条 相互の役割分担
第3条 費⽤負担第4条 連絡協議会
開発内容の変更等について合意の場を設ける

第5条 情報交換等の協⼒関係
第6条 競業避⽌第7条 知的財産権の帰属
共同の成果は共有とすることが多い

第8条 秘密保持第9条 解除

共同開発からの離脱を考えておくことも重要【オプション】
・実施許諾
・事業実施時の取極（協⼒関係、改良発明の取り扱いなど）

共同出願契約の内容
第1条 出願対象の特定発明の名称等で特定する。出願後に願番で特定することもある。

第2条 相互の持分
第3条 費⽤負担第4条 ⼿続をどちらが主として⾏うか、相⼿⽅の意思の確認義務同意が成り⽴たない場合にどうするかを考えておくことも必要。

第5条 外国出願の取り扱い
第6条 実施許諾

⼤学等との共同出願では不実施補償が問題となることもある。

第7条 持分放棄
第8条 第三者との紛争

特許無効審判などで第三者から攻撃される場合侵害訴訟など第三者を攻撃する場合

第9条 改良発明等の取り扱い
第10条 秘密保持第11条 解除

共同開発・共同出願戦略
 川上企業（原料）と川下企業（製品）との共同開発共同開発・共有特許（原料クレーム、製品クレーム）
A社

X社

B社

Y社

C社

原料クレーム侵害となるためA社以外に発注不可

X社以外が製品を製造すると製品クレーム侵害

川上企業（原料）Z社
川下企業（製品）

川上企業としては、原料クレームを広くする⽅が事業における優位性が⾼くなる

川上企業としては、製品クレームを狭くする、または外す⽅が事業における⾃由度が⾼くなる⼤学との共同研究開発〜不実施補償とは
 不実施補償とは共有の特許権＝各共有者が原則⾃由に実施できる（特許法73条2項）
⼤学と企業の共有の特許権の場合、⼤学は、事業を営まない。
事実上、企業が単独で特許発明を実施できる状況が⽣じる。
⼤学は企業に対して不実施補償の⽀払いを求める。
（単独で実施できることの対価であり、ライセンス料とは異なる）

 不実施補償の取り扱い••

企業の⾔い分
研究費を⽀払っている
製品化のリスクを負っている••

⼤学の⾔い分⼤学の知⾒を利⽤している
公平な利益分配（特73条2項は強⾏規定ではない）

交渉要素• 出願費⽤の負担割合• 独占的実施か否か（第三者への実施許諾の可否）

共同開発と独占禁⽌法（1）
公正取引委員会「共同研究開発に関する独占禁⽌法上の指針」（https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/kyodokenkyu.html）

共同研究開発者間の取極が公正な競争を阻害するおそれがあるか否かが問題となる。
 共同研究開発の成果としての技術に関する事項
ア 原則として不公正な取引⽅法に該当しないと認められる事項[1] 成果の定義⼜は帰属を取り決めること[2] 成果の第三者への実施許諾を制限すること[3] 成果の第三者への実施許諾に係る実施料の分配等を取り決めること[4] 成果に係る秘密を保持する義務を課すこと[5] 成果の改良発明等を他の参加者へ開⽰する義務を課すこと⼜は他の参加者へ⾮独占的に実施許諾する義務を課すこと
イ 不公正な取引⽅法に該当するおそれが強い事項[1] 成果を利⽤した研究開発を制限すること[2] 成果の改良発明等を他の参加者へ譲渡する義務を課すこと⼜は他の参加者へ独占的に実施許諾する義務を課すこと

共同開発と独占禁⽌法（2） 共同研究開発の成果である技術を利⽤した製品に関する事項
ア 原則として不公正な取引⽅法に該当しないと認められる事項[1] 成果であるノウハウの秘密性を保持するために必要な場合に、合理的な期間に限って、成果に基づく製品の販売先について、他の参加者⼜はその指定する事業者に制限すること[2] 成果であるノウハウの秘密性を保持するために必要な場合⼜は成果に基づく製品の品質を確保することが必要な場合に、合理的な期間に限って、成果に基づく製品の原材料⼜は部品の購⼊先について、他の参加者⼜はその指定する事業者に制限すること[3] 成果に基づく製品について他の参加者から供給を受ける場合に、成果である技術の効⽤を確保するために必要な範囲で、その供給を受ける製品について⼀定以上の品質⼜は規格を維持する義務を課すこと
イ 不公正な取引⽅法に該当するおそれがある事項[1] 成果に基づく製品の⽣産⼜は販売地域を制限すること[2] 成果に基づく製品の⽣産⼜は販売数量を制限すること[3] 成果に基づく製品の販売先を制限すること（（3)ア[1]の場合を除く。）[4] 成果に基づく製品の原材料⼜は部品の購⼊先を制限すること（（3)ア[2]の場合を除く。）[5] 成果に基づく製品の品質⼜は規格を制限すること（（3)ア[3]の場合を除く。）
ウ 不公正な取引⽅法に該当するおそれが強い事項[1] 成果に基づく製品の第三者への販売価格を制限すること

共同研究契約書の検討(4)（禁⽌事項）
第12条 甲及び⼄は、事前に書⾯による相⼿⽅の承諾を得ることなく、次の各号のいずれかに該当する⾏為を⾏ってはならない。
⑴ 第６条に基づく⾃⼰の担当作業の全部⼜は⼀部を第三者に委託する⾏為⑵ 本契約に基づく権利若しくは義務の全部若しくは⼀部を第三者に譲渡し、⼜は担保提供する⾏為⑶ 本共同開発と同⼀⼜は類似する内容の研究開発を、第三者と共同して、⼜は第三者のために実施する⾏為（本契約の終了）
第13条 本契約の契約期間は、契約締結⽇から○年間とする。ただし、当事者の合意により本契約の契約期間を延⻑することができる。
２ 前項にかかわらず、下記の各号のいずれかに該当する場合は、本契約は終了するものとする。
⑴ 甲⼄間で本共同開発の⽬的を達成した旨の合意が成⽴したとき。
⑵ 本共同開発の⽬的達成の困難性、本共同開発継続の必要性の喪失その他の理由により甲⼄間で本契約を中途解約する旨の合意が成⽴したとき。
⑶ 令和○年○⽉○⽇までにプロジェクトチームが本開発計画を策定することができなかったとき。
３ 本契約が終了した場合であっても、第７条、第８条、第９条、第10条、第11条及び第12条第２号の規定は引き続き有効に存続する。
（協議）第14条 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈上疑義を⽣じた事項については、甲⼄間で別途協議の上、これを円満に解決するよう努めるものとする。
本契約締結の証として本書２通を作成し、甲⼄記名押印の上、各⾃その１通を保有する。

4 現実的な問題への対処法
現実的な悩みあれこれ 契約は当事者の⼒関係に左右される。
 条項の修正に応じてもらえないときは︖• 話せばわかるときもある• 担当者を変えてみる• 交換条件を考える ⾃⼰に不利な条項で締結せざるを得なかった・・・• 是正する法律はないか︖• 実運⽤で⼯夫 相⼿が契約書を完成させてくれない・・・• 取引中断︖• 契約書「無し」を前提にリスク管理
 相⼿が契約書通りの対応をとってくれない・・・• その状態を放置しない• 実運⽤で⼯夫

技術開発紛争の例
A社
仕様追加・変更
開発中⽌共同開発しましょう。

その技術は、A社のものです。

漏えい・流⽤開発成果（技術）

開発・製作を委託します。

秘密情報

B社

開発成果
（製品等）

わかりました。

話が違う︕

研究開発

依頼した仕様と違うから代⾦は⽀払えません。

試作

紛争対策のポイント
 何が合意されていたのか不明なことがある・段階に応じた適切な契約を「締結」する
・秘密保持契約、共同開発契約、開発委託契約、請負契約など
・合意内容を可能な限り明確化しておく・契約の実効性を確保する⼯夫をしておく 「きちんとやったのに…」、「そんなことしていないのに…」が⽴証できない

・⾃社が⾏ったこと、⾏わなかったことを記録に残しておく（証拠化の重要性）
・重要な関連⽂書には、相⼿⽅の受領印を得ておく（⽂書は残っていても、相⼿⽅が受領したことが⽴証できない場合がある）
・編集可能なデータをメールで送付しても記録にならない

 仕様変更等が⽣じることは避けられないが、「なし崩し的な変更」は避けられる・仕様変更などの経緯を記録しておく
・計画の進捗確認、仕様変更などの意思決定のための会議を設⽴し、議事録作成プロセスを定めておく
・議事録には、会議の⽬的、出席者、議題、合意事項を記載する