近時（平成２１年～平成２２年）の知的財産高等裁判所における記載要件の判断

平成２３年３月

日本弁理士会近畿支部
知的財産権制度検討委員会
判例研究部会

目次
１．はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ．１
２．記載要件が判断された事件の概要・・・・・・・・・・ｐ．２～７
３．事件要旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ．８～３６

１．はじめに
平成２２年度の日本弁理士会近畿支部・知的財産権制度検討委員会・判例研究部
会では、近時の知的財産高等裁判所における記載要件（サポート要件、明確性要件、および実施可能要件）の判断について検討しました。
検討項目としては、平成２１年～平成２２年に判決が言い渡された知的財産高等裁判所の判決（拒絶査定不服審判取消訴訟および無効審判取消訴訟）において記載要件が争点になり、かつ裁判所において記載要件の判断がなされた事件を判例研究部会員（１４名）が自由に選択し、定例会において担当者が発表を行い、部会内にて検討、議論し、事件の概要、判事事項をまとめた要旨を各自作成しました。また、各記載要件（サポート要件、明確性要件、および実施可能要件）の傾向について概要をまとめました。
これらの事件要約等は、会員の皆様の今後の中間対応の一助になるのではとの思いから印刷物として配布することと致しました。
なお、本稿において、サポート要件とは特許法第３６条第６項第１号、明確性要件とは特許法第３６条第６項第２号、実施可能要件とは特許法第３６条第４項第１号（旧特許法第３６条第３項）に規定された要件を示すものとします。
平成２３年３月
日本弁理士会近畿支部
知的財産権制度検討委員会
判例研究部会
副委員長
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員

1

弁理士 山本 健二
弁理士 有近 康臣
弁理士 岡崎 豊野
弁理士 小沢 昌弘
弁護士・弁理士 鎌田 邦彦
弁理士 神谷 惠理子
弁理士 合路 裕介
弁護士・弁理士 白木 裕一
弁理士 永井 豊
弁理士 二島 英明
弁理士 東山 香織
弁護士・弁理士 藤野 睦子
弁理士 山根 政美
弁理士 吉田 忠弘（敬称略、五十音順）

２．記載要件が判断された事件の概要
下記中の事件Ｎｏ．は、本書８頁の表に示した事件に相当します。各事件の詳細については９頁以降の要旨をご参照ください。
（１）サポート要件（特許法第３６条第６項第１号）（１－１）平成２１年（行ケ）１００３３号事件Ｎｏ．３（平成２１年（行ケ）１００３３号：性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用）は、「医薬についての用途発明においては，・・・特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されたものであるというためには，発明の詳細な説明において，薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載がされることにより，その用途の有用性が裏付けられていることが必要である。」との医薬品の用途
発明の一般論に基づき、「明細書の発明の詳細な説明には，フリバンセリンの本願発
明の医薬用途における有用性を裏付ける記載はない。」としてサポート要件を否定した審決の妥当性が争われた事件です。
このような審決の判断は、特許・実用新案審査基準、第Ⅶ部特定技術分野の審査基準、第３章医薬発明に第３６条第６項第１号違反となる例として挙げられている「（１）請求項においては成分Ａを有効成分として含有する制吐剤が特許請求されているが、発明の詳細な説明には、成分Ａが制吐作用を有することを裏付ける薬理試
験方法、薬理データ等についての記載がなく、しかも、成分Ａが制吐剤として有効であることが出願時の技術常識からも推認できない場合（参考：知財高判平成１７（行ケ）１０８１８）」に対応するものと思われます。
これに対し、裁判所は、「法３６条４項１号は，「発明の詳細な説明」の記載については，「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項」（特許法施行規則２４条の２）により「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものである」ことを，その要件として定めている。同規定の趣旨は，特許制度は，発明を公開した者に対して，技術を公開した代償として一定の期間の独占権を付与する制度であるが，仮に，特許を受けようとする者が，第三者に対して，発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他の発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を開示することなく，また，発明を実施するための明確でか
つ十分な事項を開示することなく，独占権の付与を受けることになるのであれば，有用な技術的思想の創作である発明を公開した代償として独占権が与えられるという特許制度の目的を失わせることになりかねず，そのような趣旨から，特許明細書の「発明の詳細な説明」に，上記事項を記載するよう求めたものである。これに対して，法３６条６項１号は，「特許請求の範囲」の記載について，「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」を要件としている。同号は，特許権者は，業として特許発明の実施をする権利を専有すると規定され，特許発明の技術的範囲は，願書に添付した「特許請求の範囲の記載」に基づいて定め

2

なければならないと規定されていること（法６８条，７０条１項）を実効ならしめるために設けられた規定である。仮に，「特許請求の範囲」の記載が，「発明の詳細な説明」に記載・開示された技術的事項の範囲を超えるような場合に，そのような広範な技術的範囲にまで独占権を付与することになれば，当該技術を公開した範囲
で，公開の代償として独占権を付与するという特許制度の目的を逸脱するため，そのような特許請求の範囲の記載を許容しないものとした。
・・・このように，法３６条６項１号の規定は，「特許請求の範囲」の記載について，「発明の詳細な説明」の記載とを対比して，広すぎる独占権の付与を排除する趣旨で設けられたものである。」と実施可能要件とサポート要件の規定の趣旨を述べた上、「法３６条６項１号は，前記のとおり，「特許請求の範囲」と「発明の詳細な説明」とを対比して，「特許請求の範囲」の記載が「発明の詳細な説明」に記載された技術的事項の範囲を超えるような広範な範囲にまで独占権を付与することを防止する趣旨で設けられた規定である。そうすると，「発明の詳細な説明」の記載内容に関する解釈の手法は，同規定の趣旨に照らして，「特許請求の範囲」が「発明の詳細な説明」に記載された技術的事項の範囲のものであるか否かを判断するのに，必要かつ合目的的な解釈手法によるべきであって，特段の事情のない限りは，「発明の詳細な説明」
において実施例等で記載・開示された技術的事項を形式的に理解することで足りるというべきである。」（下線筆者）とのサポート要件の一般的判断手法を示し、「審決は，発明の詳細な説明の記載によって理解される技術的事項の範囲を，特許請求の範囲との対比において，検討したのではなく，「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載」があるか否かのみを検討して，そのような記載がないことを理由として，法３６条６項１号の要件充足性がないとしたものであって，本願の特許請求の範囲の記載が，どのような理由により，発明の詳細な説明で記載された技術的事項の範囲を超えているかの具体的な検討をすることなく，同条６項１号所定の要件を満たさないとした点において，理由不備の違法があるというべきである。」として審決を取り消しました。
また、被告（特許庁）が知財高裁大合議部判決（平成１７年（行ケ）第１００４２号、偏光フィルムの製造法）を引用し、医薬品用途発明について，法３６条６項１号所定の要件を「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載」がされることと解釈することは知財高裁大合議部判決と矛盾するものではないと主張した点については、「知財高裁大合議部判決の判示は，①「特許請求の範囲」が，複数のパラメー
タで特定された記載であり，その解釈が争点となっていること，②「特許請求の範囲」の記載が「発明の詳細な説明」の記載による開示内容と対比し，「発明の詳細な説明」に記載，開示された技術内容を超えているかどうかが争点とされた事案においてされたものである。これに対し，本件は，①「特許請求の範囲」が特異な形式で記載されたがために，その技術的範囲についての解釈に疑義があると審決において判断された事案ではなく，また，②「特許請求の範囲」の記載と「発明の詳細な説明」の記載とを対比して，前者の範囲が後者の範囲を超えていると審決において判断された事案でもない。知財高裁大合議部判決と本件とは，上記各点において，その前提を異にする。」と述べ、被告の主張を認めませんでした。

3

（１－２）平成２１年（行ケ）１０２９６号および平成２０年（行ケ）１０４８４号事件Ｎｏ．６（平成２１年（行ケ）１０２９６号：赤身魚類の処理方法）及び事件Ｎｏ．１４（平成２０年（行ケ）１０４８４号：無鉛はんだ合金）は、平成１７
年（行ケ）第１００４２号（偏光フィルムの製造法）において説示された「特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであり，明細書のサポート要件の存在は，特許出願人又は特許権者が証明責任を負うと解するのが相当である。」（下線筆者）とのサポート要件の判断手法を援用して判断された事件です。その上で裁判所は、事件Ｎｏ．６については「実施例４の魚肉については，低温処理工程が施されたとの記載がないため，同実施例の記載によって，本件特許発明の課題が解決されたことが示されているとみることはできない。」と指摘し特許請求の範囲に記載された低温処理工程を行った実施例が明細書に記載されていないことを理由に、サポート要件を否定し、事件Ｎｏ．１４については、「ＣｕとＮｉの数
値範囲は（特徴的部分でない）望ましい数値範囲を示したものに過ぎないから、・・・
具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はないというべきである。」（かっ
こ書き筆者）としてサポート要件が認められました。
（１－３）その他の事件
事件Ｎｏ．１（平成２１年（行ケ）１０１３４号：抗酸化作用を有する組成物からなる抗酸化剤）、事件Ｎｏ．８（平成２１年（行ケ）１０３０４号：光沢黒色系の包装用容器）、及び事件Ｎｏ．１２（平成２１年（行ケ）１０２５２号：押し棒を有する電気スイッチ）においてサポート要件が争点となりました。これら事件について裁判所は、技術常識の参酌（事件Ｎｏ．１、事件Ｎｏ．１２）、特徴的部分でない部分に実施例は要求されない（事件Ｎｏ．１２）、実施例と特許請求の範囲の近似性（事件Ｎｏ．８）などを柔軟に判断し、サポート要件が認められました。
（１－４）サポート要件の判断手法について
事件Ｎｏ．３については、知財高裁大合議部判決との整合性を図りつつ、特許法
３６条６項１号の趣旨に適合した判断手法を説示してサポート要件が判断されました。しかし、事件Ｎｏ．３の判断手法と知財高裁大合議部判決の判断手法のどちらが採用されるかでその結論に影響を及ぼすように思われました。例えば、事件Ｎｏ．
６の明細書には「前記低温処理工程は，魚肉が凍結しない程度の温度で一定時間維持させるもので，例えば冷蔵庫のチルト室を利用することができる。前記低温処理
工程は，５～１０℃で３０分～３時間維持させる。低温処理工程において，１５℃ 以
上では魚肉に自己消化作用が発生して軟化する可能性がある。また，３０分以下では魚肉が熟成しないし，３時間以上も低温維持すると魚肉が加温されて自己消化作用が発生することがある。」との「低温処理工程」の技術的意義に関する記載があり、4

事件Ｎｏ．３で説示された判断手法によれば、サポート要件が認められる可能性があると思われました。
残念ながら、事件Ｎｏ．３と同様な手法によりサポート要件が判断された事件は今回の検討ではありませんでした。今後、事件Ｎｏ．３の判断手法を援用したサポート要件の主張に関する事件についての判決が出てくることが予想されます。その際の裁判所がどのような判断を下すのか今後の動向が注目されます。
（２）明確性要件（特許法第３６条第６項第２号）（２－１）平成２１年（行ケ）１０４３４号事件Ｎｏ．１１（平成２１年（行ケ）１０４３４号：伸縮性トップシートを有す
る吸収性物品）は、「「伸長時短縮物品長Ｌｓ」と，「第１負荷力」及び「第２負荷軽減力」との関係により物品の弾性力を特定することが，吸収性物品の機能，特性，
課題解決と，どのように関連するのかは，明確ではない。・・・「伸長時短縮物品長
Ｌｓ」を用いて，「第１負荷力」及び「第２負荷軽減力」との関係で物品の弾性特性を特定することの技術的意味は明確ではない。」として明細性要件を否定した審決の妥当性が争われた事件です。
このような審決の判断は、特許・実用新案審査基準に第３６条第６項第２号違反となる類型として挙げられている「②発明を特定するための事項の技術的意味が理解できない場合。発明を特定するための事項がどのような技術的意味を有するのか理解できない場合には、新規性・進歩性等の特許要件の判断の前提となる発明の把握を行うことができず、第３６条第６項第２号違反となる。」に対応するものと思われます。
これに対し、裁判所は、「法３６条６項２号は，特許請求の範囲の記載に関し，特許を受けようとする発明が明確でなければならない旨規定する。同号がこのように規定した趣旨は，仮に，特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には，特許の付与された発明の技術的範囲が不明確となり，第三者に不測の不利益を及ぼすことがあり得るので，そのような不都合な結果を防止することにある。そして，特許を受けようとする発明が明確であるか否かは，特許請求の範囲の記載だけではなく，願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し，また，当業者の出願当時における技術的常識を基礎として，特許請求の範囲の記載が，第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきことはいうまでもない。上記のとおり，法３６条６項２号は，特許請求の範囲の記載に関して，「特許を受けようとする発明が明確であること。」を要件としているが，同号の趣旨は，それに尽きるのであって，その他，発明に係る機能，特性，解決課題又は作用効果等の記載等を要件としているわけではない。」と明確性要件（特許法３６条６項２号）の趣旨を述べ、さらに、「この点，発明の詳細な説明の記載については，法３６条４項において，「経済産業省令で定めるところにより，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に，記載しなければならない。」と規定されていたものであり，同４項の趣旨を受けて定められた経済産業省令においては，「特許法第三十六条第四項の経済産業省令で定め5

るところによる記載は，発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。」と規定されていたことに照らせば，発明の解決課題やその解決手段，その他当業者において発明の技術上の意義を理解するために必要な事項は，法３６条４項への適合性判断において考慮されるものとするのが特許法の趣旨であるものと解される。」と特許法３６条４項の趣旨を述べた上、「このような特許法の趣旨等を総合すると，法３６条６項２号を解釈するに当たって，特許請求の範囲の記載に，発明に係る機能，特性，解決課題ないし作用効果との関係での技術的意味が示されていることを求めることは許されないというべきである。仮に，法３６条６項２号を解釈するに当たり，特許請求の範囲の記載に，発明に係る機能，特性，解決課題ないし作用効果との関係
で技術的意味が示されていることを要件とするように解釈するとするならば，法３６条４項への適合性の要件を法３６条６項２号への適合性の要件として，重複的に要求することになり，同一の事項が複数の特許要件の不適合理由とされることになり，公平を欠いた不当な結果を招来することになる。」と説示した上、「「伸張時短縮
物品長Ｌｓ」又は「収縮時短縮物品長Ｌｃ」と関連させつつ，吸収性物品の弾性特性を「第１負荷力」及び「第２負荷軽減力」により特定する本願各補正発明に係る特許請求の範囲の記載は，当業者において，本願補正明細書（図面を含む。）を参照
して理解することにより，その技術的範囲は明確であり，第三者に対して不測の不利益を及ぼすほどに不明確な内容は含んでいない。」、「「伸張時短縮物品長Ｌｓ」と「第１負荷力」及び「第２負荷軽減力」との関係（本願補正発明１），「収縮時短縮
物品長Ｌｃ」と「伸長時短縮物品長Ｌｓ」との関係（本願補正発明２）によって，弾性力を特定したことが，吸収性物品の機能，特性，発明の解決課題とどのように関連するのか，作用効果が不明であることを理由として，本願各補正発明に係る特許請求の範囲の記載が，法３６条６項２号に反するとした審決には，同項同号の解釈，適用を誤った違法があるというべきである。」として審決を取消しました。
（２－２）その他の事件
事件Ｎｏ．２（平成２１年（行ケ）１０２８１号：加工性のよい高強度合金化溶
融亜鉛めっき鋼板とその製造方法）、事件Ｎｏ．４（平成２１年（行ケ）１０２４４号：容器、溶融金属供給方法及び溶融金属供給システム）、事件Ｎｏ．９（平成２１
年（行ケ）１０３１４号：ワークの研磨装置）、事件Ｎｏ．１０（平成２１年（行ケ）１０２２２号：情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム）、及び事件Ｎｏ．
１３（平成２１年（行ケ）１０３５３号：食品類を内包した白カビチーズ製品およびその製造方法）において明確性要件が争点となりました。このうち、事件Ｎｏ．
２については事件Ｎｏ．１１と同様に発明特定事項の技術的意義が争点となりました。これら事件については、技術常識の参酌（事件Ｎｏ．２）、特徴的部分ではなく、適宜設定されるもの（事件Ｎｏ．４）、発明特定事項を合理的に解釈（事件Ｎｏ．９、
１０及び１３など）など柔軟に判断し、明確性要件が認められました。
（３）実施可能要件（特許法第３６条第４項第１号、旧特許法３６条第３項）

6

今回検討した事件においては、実施可能要件の一般論を説示した上で判断されたものはありませんでした。しかし、サポート要件に関する事件Ｎｏ．３および明確性要件に関する事件Ｎｏ．１１において、実施可能要件と対比として趣旨が述べられ、発明の技術的意義については実施可能要件で判断すべきことが示されました。
事件Ｎｏ．２（平成２１年（行ケ）１０２８１号：加工性のよい高強度合金化溶
融亜鉛めっき鋼板とその製造方法）、事件Ｎｏ．４（平成２１年（行ケ）１０２４４号：容器、溶融金属供給方法及び溶融金属供給システム）、事件Ｎｏ．５（平成２１
年（行ケ）１０１７０号：抗血小板剤スクリーニング方法）、事件Ｎｏ．７（平成２１年（行ケ）１０２３５号：ペンタフルオロエタンとジフルオロメタンの共沸混合物様組成物）、事件Ｎｏ．８（平成２１年（行ケ）１０３０４号：光沢黒色系の包装用容器）、事件Ｎｏ．１０（平成２１年（行ケ）１０２２２号：情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム）、及び事件Ｎｏ．１２（平成２１年（行ケ）１０２５
２号：押し棒を有する電気スイッチ）において実施可能要件が争点となりました。
これら事件については、付随的な目的に過ぎない場合の数値限定は適宜設定されるもの（事件Ｎｏ．４）、対象外となった実施例の記載をもって、本願発明と同様の効果を導き出すことが容易としたもの（事件Ｎｏ．７）、原告（特許権者）が提出した追加データを評価したもの（事件Ｎｏ．８）、明細書の記載、技術常識を参酌したもの（事件Ｎｏ．１０及び１２など）など柔軟に判断し、実施可能要件が認められました。なお、事件Ｎｏ．５においては、当業者が抗血小板用医薬組成物を認識するまでには過度の負担を強いるとして実施可能要件が否定されました。
（４）まとめ
本年度の判例研究部会でとりあげた事件において、事件Ｎｏ．３（サポート要件）
及び事件Ｎｏ．１１（明確性要件）において、立法趣旨から実施可能要件と対比した一般論を説示した事例が注目されました。また、発明の特徴的部分でない構成については記載要件を厳格に判断すべきではないと判断された事例（事件Ｎｏ．４、８、１２、１４）、明細書の記載や技術常識を参酌して記載要件を認めた事例（事件Ｎｏ．２、７、８、９、１０、１２）などのように、審査基準に準拠して厳格に判断した審決に対して、裁判所は明細書の記載や技術常識、争点になった発明特定事
項が特徴部分であるか否かなどを検討した上で柔軟に判断する傾向が認められました。

7

３．事件要旨
Ｎｏ．
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４

事件
平成２１年（行ケ）１０１３４号
平成２１年（行ケ）１０２８１号
平成２１年（行ケ）１００３３号
平成２１年（行ケ）１０２４４号
平成２１年（行ケ）１０１７０号
平成２１年（行ケ）１０２９６号
平成２１年（行ケ）１０２３５号
平成２１年（行ケ）１０３０４号
平成２１年（行ケ）１０３１４号
平成２１年（行ケ）１０２２２号
平成２１年（行ケ）１０４３４号
平成２１年（行ケ）１０２５２号
平成２１年（行ケ）１０３５３号
平成２０年（行ケ）１０４８４号

争点
サポート要件
明確性要件・実施可能要件
サポート要件
明確性要件・実施可能要件
実施可能要件
サポート要件実施可能要件
サポート要件・実施可能要件
明確性要件・実施可能要件
明確性要件・実施可能要件
明確性要件
サポート要件・実施可能要件
明確性要件
サポート要件

結果
○
○
○
○
×
×
○
○
○
○
○
○
○
○

上記表中、結果の欄において、争点となった記載要件を満たすと裁判所が判断した事件を「○」、記載要件を満たさないと裁判所が判断した事件を「×」としました。
次頁以降の各事件の要旨について、左ページに事件要約を示し、右頁に対象クレーム、その他、判決理解の参考になると考えられる事項を付記しました。判決文抜
粋部分の下線は、各担当者によるものです。

8

事件番号
判決日
登録番号
発明の名称
分類
事件概要

知財高裁平成２１年（行ケ）第１０１３４号
平成２２年１月２０日
特許第４５２７３５６号（特願２００３－２７９０２）
抗酸化作用を有する組成物からなる抗酸化剤
特許法第３６条第６項第１号（サポート要件）
請求項１の「大麦を原料とする焼酎製造において副成する大麦焼酎蒸留残液を固液分離して液体分を得、該液体分を芳香族系又はメタクリル系合成吸着剤を用いる吸着処理に付して合成吸着剤吸着画分を得、該合成吸着剤吸着
画分をアルカリ又はエタノールを用いて溶出することにより得られる脱着画分からなり、乾燥物重量で、粗タンパク４０乃至６０重量％、ポリフェノー
ル７乃至１２重量％、多糖類５乃至１０重量％（糖組成：グルコース０乃至２重量％、キシロース３乃至５重量％、及びアラビノース２乃至５重量％）、
有機酸４乃至１０重量％（リンゴ酸１乃至３重量％、クエン酸２乃至４重量％、コハク酸０乃至１重量％、乳酸０乃至６重量％、及び酢酸０乃至１重量％）、及び遊離糖類０乃至２重量％（マルトース０乃至１重量％、キシロー
ス０乃至１重量％、アラビノース０乃至１重量％、及びグルコース０乃至１重量％）の成分組成を有する組成物からなる活性酸素によって誘発される生活習慣病に対して有効であるヒドロキシラジカル消去剤。」等の記載が、審決では、特許法第３６条第６項第１号違反とされたのに対して、本訴訟では、
当該記載は同号に適合する，と判示された。

判示事項

本願当初請求項の文言を「抗酸化作用を有する組成物」（抗酸化剤）としていたところ、補正の過程で「抗酸化剤」⇒「活性酸素によって誘発される生活習慣病に対して有効であるヒドロキシラジカル消去剤」と順次減縮されるに伴い、審査段階で挙がっていなかった特許法第３６条第６項第１号違反が審判段階で提示され、審決では、ヒドロキシラジカル消去活性を有することを示すデータは開示されているが（図１等）、このデータにより活性酸素によって誘発される生活習慣病に対し効果を有することが示されているとはいえないと判断された。
これに対し、裁判所の判断は、生体を用いない実験において、どのような化合物等をどのような実験方法において適用しどのような結果が得られたのか、その適用方法が特許請求の範囲の記載における医薬の用途とどのような関連性があるのかが明らかにされているならば，公開された発明について権利を請求するものとして、特許法３６条６項１号に適合するものということができる,とした。

その他

出願当時の技術常識として、ヒドロキシラジカル消去活性を有する物質が種々の生活習慣病にかかわる疾患の予防に有効であることが知られていた。
このことから、生活習慣病に関する効果を開示していなくともサポート要件違反を免れ得た。上記の「生活習慣病（の予防）に対する効果の有無及び当該効果とヒドロキシラジカル消去活性などの抗酸化作用の大小との対応関係」は、本件出願当初明細書中に既に発明の効果として記載がなされ（【００４０】）、他の多数の特許文献、非特許文献の提示も可能である内容であった。

9■事件の経緯
平成２０年１月２５日
拒絶理由通知書
平成２０年３月５日
手続補正書・意見書提出
平成２０年６月２７日
拒絶査定
平成２０年８月４日
不服審判請求（不服２００８－１９６７６号）
平成２０年９月３日
手続補正書提出（平成２０年９月付け補正）
平成２０年１２月２日
拒絶理由通知書
平成２１年２月３日
手続補正書提出（本件補正）平成２１年４月１１日
拒絶審決，補正却下「本件審判の請求は、成り立たない。」
第 17 条の２第３項，第３６条第６項第１号，特許法第２９条第２項■対象クレーム【請求項１】
大麦を原料とする焼酎製造において副成する大麦焼酎蒸留残液を固液分離して液体分を得、該液体分を芳香族系又はメタクリル系合成吸着剤を用いる吸着処理に付して合成吸着剤吸着画分を得、該
合成吸着剤吸着画分をアルカリ又はエタノールを用いて溶出することにより得られる脱着画分からなり、乾燥物重量で、粗タンパク４０乃至６０重量％、ポリフェノール７乃至１２重量％、多糖
類５乃至１０重量％（糖組成：グルコース０乃至２重量％、キシロース３乃至５重量％、及びアラ
ビノース２乃至５重量％）、有機酸４乃至１０重量％（リンゴ酸１乃至３重量％、クエン酸２乃至４重量％、コハク酸０乃至１重量％、乳酸０乃至６重量％、及び酢酸０乃至１重量％）、及び遊離糖類０乃至２重量％（マルトース０乃至１重量％、キシロース０乃至１重量％、アラビノース０乃
至１重量％、及びグルコース０乃至１重量％）の成分組成を有する組成物からなる活性酸素によって誘発される生活習慣病に対して有効であるヒドロキシラジカル消去剤。
【請求項２】
前記脱着画分は、凍結乾燥粉末形態のものである請求項１に記載のヒドロキシラジカル消去剤。
【請求項３】
医薬剤として使用する請求項１又は２に記載のヒドロキシラジカル消去剤。

■参考図
【図１】

10

事件番号
判決日
出願番号
発明の名称
分類
事件概要

判示事項

知財高裁平成２１年（行ケ）第１０２８１号
平成２２年３月２４日
特願平１０－８１８０５（特許第３５２７０９２号）
加工性の良い高強度合金化溶融亜鉛めっき鋼板とその製造方法
特許法第３６条第４項（実施可能要件）、第６項（明確性要件）「フェライト中に体積率で３％以上２０％以下のマルテンサイトおよび残留
オーステナイトが混在することを特徴とする加工性の良い高強度合金化溶融
亜鉛めっき鋼板」を特定した特許発明に関して、審決では、・フェライトの技術的意義は明細書に記載されていない。
・マルテンサイトの加工性は悪く、残留オーステナイトの加工性は良いというのが技術常識であるので、両者の内訳を規定しなければ加工性が良いという技術的意義は認められない。
と判断された。これに対して、判決では、
・フェライトの技術的意義（加工性に寄与する点）は明細書に記載されている。
・マルテンサイトおよび残留オーステナイトが強度に寄与する点は、技術常識を参酌すれば明確である。
と判断し、技術的意義は明確であるとして、審決が取り消された。
また、「本件発明１または２は、請求項３以外の製造方法で製造された物を包含するが、請求項３以外の製造方法を開示していないから、実施可能要件を満たさない」と判断した審決に対して、判決では、請求項１、２の鋼板は、請求項３の方法で製造可能である以上、実施可能であると判断された。
『ところで被告は，本件発明１・２に関する特許請求の範囲の記載は明確性要件を満たさない旨主張するが，特許法３６条６項２号にいう「特許を受けようとする発明が明確であること」とは，特許請求の範囲における構成の記載からその構成を一義的に知ることができれば特定の問題としては必要にして十分であると解すべきところ，上記イで認められる技術常識及び上記アの記載に照らせば，本件発明１・２における，フェライト中に体積率で３％以
上２０％以下のマルテンサイトおよび残留オーステナイトが混在するとの点は，加工性を担うフェライト中におけるマルテンサイトおよびマルテンサイ
ト化せずオーステナイトのまま残った残留オーステナイトの体積率を規定したものであり，強度を担うマルテンサイトと，加工時の変形性及びマルテン
サイト化した後の強度を担う残留オーステナイトについて，それらの技術的意義は明確であるから，本件発明１・２の特許請求の範囲の記載において，特許法３６条６項２号にいう明確性要件違反はないというべきである。』『しかし，上記ア(イ)で摘記したとおり，訂正明細書（甲４１の２）には，「鋼帯は焼鈍後，引き続きめっき浴へ浸漬する過程で冷却されるが，この場合の冷却速度は…６５０℃までを平均０．５～１０℃／秒とするのは加工性を改善するためにフェライトの体積率を増す…」（段落【００２３】），「本発
明では…むしろフェライトが緩慢に成長することにより，鋼板の引張強さを安定させている。…」（段落【００２７】）等の記載があり，フェライトが鋼板の加工性に寄与している旨が示されていることになる。』『しかし，上記(1)で検討したとおり，マルテンサイトおよび残留オーステナ
イトの内訳を規定せずとも，特許請求の範囲の記載が不明確となるものではないから，被告の上記主張は採用することができない。』（４７頁１行～）『この点審決は，上記のとおり，本件発明１・２において，本件発明３の方法以外で製造する方法が示されていないとするが，本件発明３の方法で製造することが可能である以上，実施可能要件がないとすることはできない。』

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【対象クレーム】［請求項１］（下線は訂正された箇所）
重量％で，
Ｃ：０．０５～０．１４％，
Ｓｉ：０．３～１．５％，
Ｍｎ：１．５～２．８％，
Ｐ：０．０３％以下，
Ｓ：０．０２％以下，
Ａｌ：０．００５～０．２８３％，
Ｎ：０．００６０％以下を含有し，残部Ｆｅおよび不可避的不純物からなり，さらに％Ｃ，％Ｓｉ，％ＭｎをそれぞれＣ，Ｓｉ，Ｍｎ含有量とした時に（％Ｍｎ）／（％Ｃ）≧
１５かつ（％Ｓｉ）／（％Ｃ）≧４が満たされる化学成分からなり，その金属組織として，フェライト中に体積率で３％以上２０％以下のマルテンサイトおよび残留オーステナイトが混在することを特徴とする加工性の良い高強度合金化溶融亜鉛めっき鋼板。
【本訴提起に至るまでの経緯概要】
平成１０年

３月２７日：出願（特願平１０－８１８０５号）

平成１６年

２月２７日：登録

平成１９年１２月２８日：無効審判請求
平成２０年

９月１７日：請求成立（無効）審決

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事件番号
判決日
出願番号
発明の名称
分類
事件概要

判示事項

知財高裁平成２１年（行ケ）第１００３３号
平成２２年１月２８日
特願２００３－５３７６３８
性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用
特許法第３６条第６項１号（サポート要件）(1) 本願請求項１記載の発明は，「場合により薬理学的に許容可能な酸付加塩形態にあってもよいフリバンセリンの、性欲障害治療用薬剤を製造するための使用。
」といういわゆるスイス型クレームで記載された第二医薬用途発明である。
(2) 本願明細書の発明の詳細な説明には，タブレット，カプセル等の各種薬剤の製造実施例は記載されているが審査基準で挙げられているような薬理試験結果は記載されていない。
(3) 本判決は，法３６条６項１号の要件充足性との関係で，特段の事情のない限り，薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をすることが，必要不可欠な条件（要件）ということはできない，として，発明の詳細な説明における薬理デー
タ等の記載がないこと（のみ）を理由に３６条６項１号違反とした審決を取り消した。また，知財高裁平成１７年１１月１１日判決と本件とは事案が異なるとして，同判決の判示内容を医薬用途発明に適用すれば，薬理データ等の記載が同号の適合性充足の要件となるという被告の主張を退けた。
法３６条６項１号の規定の解釈に当たっては，･･･例えば，特許請求の範囲が特異な形式で記載されているため，法３６条６項１号の判断の前提として，「発明の詳細な説明」を上記のような手法により解釈しない限り，特許制度の趣旨に著しく反するなど特段の事情のある場合はさておき，そのような事情がない限りは，同条４項１号の要件適合性を判断するのと全く同様の手法によって解釈，判断することは許されないというべきである。
法３６条６項１号は，前記のとおり，「特許請求の範囲」と「発明の詳細な説明」とを対比して，「特許請求の範囲」の記載が「発明の詳細な説明」に記載された技
術的事項の範囲を超えるような広範な範囲にまで独占権を付与することを防止する趣旨で設けられた規定である。そうすると，「発明の詳細な説明」の記載内容
に関する解釈の手法は，同規定の趣旨に照らして，「特許請求の範囲」が「発明の詳細な説明」に記載された技術的事項の範囲のものであるか否かを判断するのに，必要かつ合目的的な解釈手法によるべきであって，特段の事情のない限りは，「発
明の詳細な説明」において実施例等で記載・開示された技術的事項を形式的に理解することで足りる･･･。
審決が，発明の詳細な説明に「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をすることにより，その用途の有用性が裏付けられている」ように記載されていな
い限り，特許請求の範囲の記載は，法３６条６項１号に規定する要件を満たさないとした部分は，常に妥当するものではなく，そのことのみを理由として，法３６条６項１号に反するとした判断は，特段の事情があればさておき，このような特段の事情がない限りは，理由不備があるというべきである。
知財高裁大合議部判決と本件とは，上記各点において，その前提を異にする。
したがって，被告が，知財高裁大合議部判決の判示内容を医薬用途発明に適用すれば，発明の詳細な説明に「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載」をすることが，法３６条６項１号の適合性を充足するための要件になると主張する点は，本件において，同様に適用されるための前提を欠く。
したがって，知財高裁大合議部判決の判示を論拠として，医薬品の用途発明である本件について，発明の詳細の記載に薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載がないから，法３６条６項１号の要件を満たさないとすべきであるとの被告の主張は，採用の限りでない。

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【対象クレーム】［請求項１］
場合により薬理学的に許容可能な酸付加塩形態にあってもよいフリバンセリンの、性欲障害治療用薬剤を製造するための使用。
［請求項２］
性欲障害が、性的欲求低下障害、性欲の喪失、性欲の不足、性欲の低下、性欲の抑制、リビドーの喪失、リビドーの混乱及び不感症からなる群より選ばれる請求項１に記載の使用。
［請求項３］
性欲障害が、性的欲求低下障害、性欲の喪失、性欲の不足、性欲の低下及び性欲の抑制からなる群より選ばれる請求項１又は２に記載の使用。
［請求項４］
女性の性的不全治療用薬剤を製造するための、請求項１に記載の使用。
［請求項５］
フリバンセリンが、コハク酸、臭化水素酸、酢酸、フマル酸、マレイン酸、メタンスルホン酸、
乳酸、リン酸、塩酸、硫酸、酒石酸、クエン酸又はこれらの混合物から選ばれる酸により形成される塩から選ばれる薬理学的に許容可能な酸付加塩の形態で適用される請求項１～４のいずれか１
項に記載の使用。
［請求項６］
フリバンセリンが、０ ． １～４００ｍｇ／日の投与量で適用される請求項１～５のいずれか１
項に記載の使用。

【本訴提起に至るまでの経緯概要】
平成１３年１０月２０日（２００１．１０．２０）：基礎出願（優先日）
平成１４年１０月４日（２００２．１０．

４）：出願（特願２００３－５３７６３８）

平成１５年

５月

１日（２００３．

１）：国際公開（ＷＯ０３／３５０７２）

平成１７年

３月

３日（２００５． ３． ３）：国内公表（特表２００５－５０６３７０）

５．

平成１７年１２月２６日（２００５．１２．２６）：手続補正
平成１８年

９月

４日：拒絶査定

平成２０年

９月２９日：拒絶査定不服審判（請求不成立）（不服２００６－

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２７３１９）

事件番号
判決日
登録番号
発明の名称

平成２１年（行ケ）第１０２４４号
平成２２年７月２０日
特許３５０６１３７号
容器，溶融金属供給方法及び溶融金属供給システム

分類
事件概要

特許法第３６条第４項（実施可能要件）、第６項（明確性要件）
原告は、構成要件の一部である「少なくとも前記流路の内径は、約６５ｍｍ～約８５ｍｍであり、」について、本件特許発明の目的の１つと解される「溶融金属を容器内から導出するために必要な圧力を小さくすること」を達成するためには，溶融金属の重量，流路の粘性抵抗等の条件を設定する必要があると主張した。
しかしながら，「導出圧力の最小化」は，本件特許発明においては付随的な判示事項目的にすぎない。この点を措くとしても，被告が主張するように，公道を介して搬送する取鍋の内径は，取鍋を搬送するトラックの車幅との関係で，一定の限度内に収まらざるを得ないのであり，また，そのトラックの車幅も，公道の幅員等により，自ずから相当の限度内になるものということができる。
この点につき，原告は，公道搬送可能な取鍋の大きさは千差万別である旨主張するが，取鍋の標準的な大きさは一定の範囲で自ずから存在するものであり，逆に，単に「望ましい」事項を記載しているにすぎない部分においても，あらゆる大きさや種類のトラックに対して有効なすべてのパラメータを提供しなければならないとするのでは，特許権者や出願人に過大な要求をするものであって，相当ではない。
原告が争ったまた，作業に慣れた当業者（本件においては，溶融金属を取鍋等を用いて運搬する者）が出湯を行う場合であれば，その出湯時間や速度に，大きな差があるとは考えられない。
そして，溶融アルミニウムを流路や配管を通じて排出する場合に粘性抵抗があること自体は，当業者にとって自明であり，望ましいとされる流路の有効内径が提供されれば，それを最大限に生かすべく，他の条件を設定するよう努めるのは当然であって，ここで必要とされる試行錯誤が過度なものであるとは認められない。また，導出圧力の最小化のみを目的とする場合の数値限定と，これが単に付随的な目的にすぎない場合の数値限定では，必然的に相違が生じ，後者の場合には，他の条件との兼ね合いにより，当該目的達成の程度が変化することは明らかである。
以上からすれば，本件特許発明における，流路の有効内径に関する数値限定部分において，他のパラメータにつき記載がないことをもって，実施可能要件に違反するということはできず，原告の主張は理由がない。

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【対象クレーム】［請求項１］
溶融アルミニウムを収容することができ、内外の圧力差を調節することにより、外部へ溶融アル
ミニウムを供給することが可能で、運搬車輌により搭載されて公道を介してユースポイントまで搬送される上部開口部に大蓋が配置された容器であって、フレームと、
前記フレームの内側に設けられ、かつ、前記容器内の底部付近に開口を有し、当該容器の上方の配管取付部に向かう流路を内在するライニングと、
前記配管取付部に取付けられ、前記流路に連通する第１の配管と、前記容器本体内を加圧するための第２の配管とを具備し、少なくとも前記流路の内径は、約６５ｍｍ～約８５ｍｍであり、 前記大蓋は、その略中央に開口部が設けられ、当該開口部には開閉可能であって、閉じられたときに前記容器内部の気密を確保し、当該容器内に溶融アルミニウムを供給するに先立ち、開けられてガスバーナが容器内に挿入されて容器の予熱を行うためのハッチが配置されており、 前記第２の配管は、前記ハッチの中央、または中央から少しずれた位置に設けられた内圧調整用の貫通孔に接続され、 前記容器本体内への加圧は、前記容器を工場内で搬送するためのフォークリフトに搭載された加圧気体貯留タンクから前記第２の配管を介して前記容器本体内に加圧気体が供給されることにより行われることを特徴とする容器。
」【本訴提起に至るまでの経緯概要】
平成１５年１２月２６日

設定登録

平成１７年１１月８日

無効審判請求（無効２００５－８０３２０号事件）

平成１８年７月１９日

請求不成立の審決

同年８月２４日
平成１９年５月２９日

知財高裁に取消訴訟を提起(平成１８年(行ケ)１０３８３号）
審決取消の判決

同年９月２８日

請求項１，３，４，６について無効審決

同年１１月９日

知財高裁に取消訴訟を提起(平成１９年(行ケ)１０３８１号）

平成２０年１月１１日
同月３０日

訂正審判請求特許法１８１条２項による審決取消決定

同年３月１８日

請求項１，３，５について無効審決

同年４月２５日取消訴訟を提起

平成２１年２月４日
同年７月７日

審決取消の判決(平成２０年(行ケ)１０１５５号）
訂正認容。請求不成立の審決

16

事件番号
判決日
出願番号
発明の名称
分類
事件概要

判示事項

知財高裁平成２１年（行ケ）第１０１７０号
平成２２年５月１０日
特願２００３－３５３７０５
抗血小板剤スクリーニング方法
特許法第３６条第４項（実施可能要件）
本願発明：「（Ａ）～（Ｃ）のいずれか１つの検出方法，あるいは，これらを組み合わせることによる，ＡＤＰ受容体Ｐ２ＴＡＣリガンド，アンタゴニスト，
又はアゴニストであるか否かを検出する工程，及び製剤化工程を含む，抗血小板用医薬組成物の製造方法」について、発明の詳細な説明が実施可能要件を充足していないとして請求が棄却された。
本願明細書には，抗血小板作用を示す物質として知られている化合物（具体的には２ＭｅＳＡＭＰ又はＡＲ－Ｃ６９９３１ＭＸ）が，（Ａ）～（Ｃ）として特定される検出方法によってアンタゴニスト活性を示すことが確認できたことが記載されている。しかし，実施例は単に上記２つの化合物からＡＤ
Ｐ受容体Ｐ２ＴＡＣアンタゴニスト活性が検出されたことを示すのみで，検出される化合物が共通して持つ化学構造や物性など「物」の観点からの説明はなく，このような実施例の記載から他にいかなる化合物が検出されるか当業者が理解することはできない。すなわち，この２つの化合物以外にどのような化学構造や物性の化合物が（Ａ）～（Ｃ）として特定される検出方法によって有効成分として検出されるか，当業者は理解することができない。そして，本願発明の特許請求の範囲全体を実施するためには，特定されていない
無数の化合物を無作為に製造し，特許請求の範囲に記載された検出方法を適用して試験化合物からＡＤＰ受容体Ｐ２ＴＡＣリガンド，アンタゴニスト又はアゴニストが検出されるかどうかを確かめ，ＡＤＰ受容体Ｐ２ＴＡＣアンタ
ゴニスたる化合物を見つけ出さなければならないが，このことは当業者に過度の試行錯誤を強いるものというべきである。
すなわち，本願明細書の記載からは，スクリーニング工程を経てアンタゴ
ニストとなる化合物が発見された場合に限り，その化合物を用いた抗血小板用医薬組成物を認識できるということが示唆されているのみであり，このことは特定の医薬組成物を認識しうることの単なる期待を示しているにすぎないのであるから，アンタゴニストとなる化合物を発見し，その化合物を用いた抗血小板用医薬組成物を認識するまでにはなお当業者に過度の負担を強いるものである。
当業者がスクリーニング工程を含む検出過程を経なければ有効成分となる化合物を把握することができないという点において，候補化合物の多寡，ス
クリーニング対象となる化合物群ないしライブラリーの入手のしやすさ，検出に要する時間の長短，スクリーニング操作が簡便であるかなどにかかわらず，本願明細書の発明の詳細な説明は，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が本願発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえない，即ち本願における発明の詳細な説明は実施可能要件（旧３６条４項）を充足していないと認めるのが相当である。

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【対象クレーム】［請求項１］（Ａ）（１）配列番号２で表されるアミノ酸配列を有するポリペプチド，（２）配列番号２で表されるアミノ酸配列の１～１０個のアミノ酸が欠失，置換，及び／若しくは付加されたアミノ酸配列を有し，しかも，ＡＤＰと結合し，Ｇｉに共役することにより，アデニル酸シクラーゼの活性を抑制する活性を有するポリペプチド，又は（３）配列番号２で表されるアミノ酸配列との相同性が９５％以上であるアミノ酸配列を有し，しかも，ＡＤＰと結合し，Ｇｉに共役することにより，アデニル酸シクラーゼの活性を抑制する活性を有するポリペプチド，前記ポリペプチドを含む細胞膜画分，あるいは前記ポリペプチドをコードするＤＮＡを含む発現ベクターで形質転換され，前記ポリペプ
チドを発現している形質転換細胞と，試験化合物とを，ＡＤＰ受容体Ｐ２ＴＡＣ標識リガンド存在下で，接触させる工程，及び前記ポリペプチド，細胞膜画分，又は形質転換細胞への標識リガンドの結合量の変化を分析する工程を含む，試験化合物がＡＤＰ受容体Ｐ２ＴＡＣリガンドであるか否かを検出する方法，（Ｂ）Ｃ末端のアミノ酸配列が，配列番号１１で表されるアミノ酸配列であり，しかも，ホスホリパーゼＣ活性促進性Ｇタンパク質のホスホリパーゼＣ活性促進活性を有する部分ポリペプチドとＧｉの受容体共役活性を有する部分ポリペプチドとのキメラであるＧタンパク質キメラを共発現している前記形質転換細胞と，試験化合物とを接触させる工程，及び前記形質転換細胞内におけるＣａ２＋濃度の変化を分析する工程を含む，試験化合物がＡＤＰ受容体Ｐ２ＴＡＣアンタゴニスト又はアゴニストであるか否かを検出する方法，又は（Ｃ）前記形質転換細胞と試験化合物とを，血小板ＡＤＰ受容体Ｐ２ＴＡＣのアゴニストの共存下において，接触させる工程，及び前記形質転換細胞内におけるｃＡＭＰ濃度の変化を分析する工程を含む，試験化合物がＡＤＰ受容体Ｐ２ＴＡＣアンタゴニスト又はアゴニストであるか否かを検出する方法のいずれか１つの方法，あるいは，これらを組み合わせることによる，ＡＤＰ受容体Ｐ２ＴＡＣリガ
ンド，アンタゴニスト，又はアゴニストであるか否かを検出する工程，及び製剤化工程を含む，抗血小板用医薬組成物の製造方法。
【本訴提起に至るまでの経緯概要】
平成１３年１０月３１日：分割出願（特願２００３－３５３７０５号）
平成１７年

２月２５日：手続補正

平成１８年

４月２０日：拒絶査定

平成２１年

５月１１日：請求不成立審決【その他】
本件特許の原出願（特願２００２－５３９３８９号）において、本願発明の（Ａ）～（Ｃ）の検出方法自体は特許（特許第３５１９０７８号）となっている。

18

事件番号
判決日
登録番号
発明の名称
分類
事件概要
判示事項

知財高裁平成２１年（行ケ）第１０２９６号
平成２２年４月２７日
特許第３６４６９９３号
赤身魚類の処理方法
特許法３６条６項１号（サポート要件）
本件特許発明は法３６条６項１号に規定した要件を満たさないとした審決が支持された事例。
(1)本件特許の特許請求の範囲に記載された発明は，赤身魚類の魚肉を，本件特許に係る特許請求の範囲の請求項１に記載された一連の工程に付することにより，「消費者にそのままで提供できる形態に切断した赤身魚であっても，長期間経過しても鮮度，色合い，食慾などが変わることがなく，また冷凍した魚肉を解凍しても組織や細胞が分解したり変化，変性することがなく，また色素が変化しない
ので黒ずんだような変色をすることがなく，生の魚とほとんど同様の外観と食感を供することができ，しかも解凍後に平均１０℃以下の冷蔵庫に長期間（３～５日程度）保存しておいても組織，細胞や色彩が変化したり変性することがなくて弾力性があって本来の色彩を有する肉質を維持するので，著しく商品価値の高いものにする」との課題を解決し得たとされるものである。
まず，本件特許発明が，発明の詳細な説明の記載内容にかかわらず，当業者が，出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のもの
かどうかを検討するに，・・・認めることはできない。
したがって，本件特許に係る特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件に適合するためには，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，同発明の詳細な説明の記載により当業者が上記課題を解決できると認識できる範囲のものであることが必要である。
(2) 本件特許に係る明細書（甲３６）の発明の詳細な説明には，赤身魚類の魚肉を上記一連の工程に付することにより上記のような課題を解決し得ることを明らかにするに足る理論的な説明の記載はない。・・・
そうすれば，上記発明の詳細な説明において実施例とされた記載のうち，実施
例１ないし３は，ガスの充填工程及び低温処理工程のいずれについても，実際の実験結果を伴う実施例の記載とはいえず，実施例４についても，低温処理工程については，実際の実験結果を伴う実施例の記載であるとはいえず，実施例１ない
し４以外に，実施例の記載と評価し得る記載もない。
このように，本件においては，前記一連の工程に該当する具体的な実験条件及び前記課題を解決したことを示す実験結果を伴う実施例の記載に基づき，前記課
題が解決できることが明らかにされていない。以上からすれば，特許請求の範囲に記載された本件特許発明は，明細書の発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が前記課題を解決できると認識できる範囲のものではなく，明細書のサポート要件に適合するとはいえない。

19

【対象クレーム】（請求項２及び３にかかる発明は請求項１にかかる発明と本質的に同じものなので請求項１のみを上げる。）【請求項１】「刺身，切り身，柵状のように消費者にそのまま提供できる形態の魚肉をパックに収納するパック
収納工程と，前記魚肉を収納したパックの内部を魚肉の組織や細胞が変性しないように真空雰囲気にする真空処理工程と，前記真空処理工程の終了直後にパック内に２０～５０容積％の炭酸ガスと５０～８０容積％の酸素ガスとの混合ガスを充填して魚肉に接触させるガスの充填工程と，前記ガスと魚肉とが封入されたパックを前記ガスの充填工程の直後に密封するパック密封工程と，前記パック密封工程後の魚肉入りパックを５℃～１０℃で３０分～３時間維持する低温処理工程と，パック内に収納されている魚肉を急速冷凍して冷凍魚肉とする冷凍工程と，からなることを特徴とする
赤身魚類の処理方法。」【本訴提起に至るまでの経緯概要】
平成１７年

２月１８日

設定登録

平成１９年

７月１７日

無効審判請求（無効２００７－８００１３４号事件）

平成２０年１１月１０日

無効の審決「特許請求の範囲についてする訂正のうち，請求項３及び４を削除する
訂正を認める。特許第３６４６９９３号の請求項１，２及び５に係る発明についての特許を無効とする。」

同年１２月２８日
平成２１年

２月２７日

審決取消訴訟提起
訂正審判請求（訂正２００９－３９００２２）

同年 ４月２１日

特許法１８１条２項による審決取消決定

同年 ８月１８日

無効審決「訂正を認める。特許第３６４６９９３号の請求項１ないし３に記載された発明についての特許を無効とする。」

同年 ９月２５日

審決取消訴訟提起

20

事件番号
判決日
登録番号
発明の名称
分類

事件概要

争点

判示事項

コメント

知財高裁平成２０年（行ケ）第１０２３５号
平成２２年１月１４日
特許第１８７７４３７号（特公平６－９１４）
共沸混合物様組成物
平成２年改正前特許法３６条第３項（実施可能要件）「詳細な説明において、当業者が発明を容易に実施できる程度に、発明の目的、構成、効果が記載されていない」（１）
減縮訂正により実施例が発明の対象外となっても実施可能要件違反に欠けることはないとされ；（２）訂正により生じたクレーム前段と後段の矛盾記載について、クレーム解釈により実質的に矛盾しないから、実施可能要件違反でないとされて、無効審決が取り消された。
（１）効果を示す実施例の組成物が訂正によりクレームの範囲外となった場合、実施可能要件に欠けることにならないか（２）減縮訂正されたクレームの前段組成では、クレーム後段の蒸気圧と矛盾が発生することになる場合、実施可能要件違反にならないか。
争点（１）について『本件発明における共沸混合物様組成物は、その全範囲に渡って真の共沸混合物のように挙動する…ことが理解でき…実施例４として記載されていた具体例は、
本件訂正によって、本件発明の範囲外とはなったが、本件訂正明細書には、組成範囲が限定された本件発明の組成物も、訂正前の組成物と同様に共沸混合物であることが開示されているから、当業者であれば、共沸混合物様の組成物を用いる
実施例４の記載をもって、本件発明と同様の効果を導き出すことが容易といえる。……当業者であれば、本件訂正明細書の記載から、本件発明に係る共沸混合物様組成物の全範囲が空調用又はヒートポンプ用の冷媒として使用できることが理解可能であって、実施例４として記載されていた具体例が本件訂正によって本件発明の対象外となってもなお、
本件発明が実施可能要件に欠けることはないというべきである。
』
争点（２）について『本件訂正後の本件発明は、発明の用途や組成範囲が限定された点を除けば、本
件訂正前の発明と基本的に同一であるが、本件訂正明細書の発明の詳細な説明を参照しつつ、
上記のような矛盾関係を生じないように解釈すべきであるから……
本件発明の後段における蒸気圧の記載は、「真の共沸混合物」が有する属性を記載したものにすぎないと解すべきであって、本件明細書の発明の詳細な説明を参照した当業者であれば、本件発明が上記認定どおりの組成物であると理解することができるものと認められる。
……本件発明の前段記載と後段記載とは実質的に矛盾するものではなく、両者が矛盾するものであると解釈し、これを根拠に本件発明につき実施可能要件違反があるとした審決の認定判断には誤りがある。
』(2)の判断の付言として、リパーゼ事件判決との関係を述べている。すなわち『用語自体としては疑義の生じる余地のない明瞭なものである』としながら、クレーム後段の記載をクレームの限定と解釈すると『いわば点でしか成立しない構成の発明であるという不可思議な理解に、当業者であれば容易に想到する』から、後段の意味内容の理解のために、詳細な説明を参照すると述べている。(2)の判断の根拠としては議論の余地があるのではないかと思う。

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【事件の経緯】
平成２年９月２日：出願
平成６年１０月７日：登録（特許第１８７７４３７号）
平成１８年８月２５日：無効審判請求
平成１９年１月２６日：訂正請求
平成２０年２月１3 日：訂正認めた上で、無効審決
平成２２年１月１４日：審決取消判決
平成２２年２月２６日：上告
平成２２年１０月５日 上告受理申立却下【請求項の記載】（１）設定登録時の請求項１「約 1.0～約 50.0 重量％のペンタフルオロエタンと約 99.0～50.0 重量％のジフルオロメタンとを含み、32Ｆにて約 119.0psia の蒸気圧を有する共沸混合物様組成物。
」（２）訂正後の請求項１「約 35.7～約 50.0 重量％のペンタフルオロエタンと約 64.3～50.0 重量％のジフルオロメタンとからなり、32Ｆにて約 119.0psiaの蒸気圧を有する、空調用又はヒートポンプ用の冷媒としての共沸混合物様組成物。
」【主張された無効理由について】（１）設定登録時の特許請求の範囲について
新規性、進歩性を有しない
引用文献１に、ペンタフルオロエタンとジフルオロメタンを含む２成分系冷媒が開示されている。
引用文献２に、約 10～90 重量％のペンタフルオロエタンと約 90～10 重量％のジフルオロ
メタンを含む組成物が共沸混合物様であることが開示されている。
（２）訂正後の特許請求の範囲について①用途を限定する訂正は、願書に記載した明細書等の記載範囲内でない（特 126 条３項違反）②用途を限定する訂正は、実質上特許請求の範囲を変更するものである（特 126 条４項違反）③訂正により生じた新たな無効理由：特３６条４項１号違反、３６条３項違反【審決】（１）訂正請求の適否について
ペンタフルオロエタン、ジフルオロメタンの量的範囲の訂正、組成物の用途限定の訂正は、いずれも特許請求の範囲の減縮であり、特 126 条３項、４項違反でない。
（２）訂正後の特許請求の範囲について①「約３５．７～約５０．０重量％のペンタフルオロエタンと約６４．３～５０．０重量％のジフルオロメタン」からなる共沸様混合物について、具体的な性能評価は記載されていない。
⇒訂正明細書には訂正後の請求項１に記載の共沸混合物様組成物の発明について、発明の効果が記載若しくは示唆されているとはいえない。
②請求項１の組成の共沸混合物様組成物を、「32Ｆにて約 119.0psia の蒸気圧」とすることはできない。
⇒訂正前の請求項１にかかる発明については特許明細書の発明の詳細な説明は、当業者が発明を容易に実施できる程度に、その発明の目的、構成、効果が記載されていたものと認められるが、訂正後の請求項１に係る発明については、旧特許法３６条３項に規定する要件を満たし
ていない。

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事件番号

知財高裁平成２１年（行ケ）第１０３０４号

判決日

平成２２年７月２８日

特許番号

特許３８０３８２３号

発明の名称

光沢黒色系の包装用容器

分類

特許法第３６条第４項、同第６項第１号（実施可能要件・サポート要件）

事件概要

旧請求項２について、実施可能要件及びサポート要件を満たさないとした判断に誤りがあるとして、無効審決が取り消された。

判示事項

裁判所は、
「本件詳細説明の記載によれば、本件発明の課題は優れた光沢を出すことにあり、光沢を出すためには昇温結晶化温度が非常に重要とされる
一方で、固有粘度は、容器の強度、形状、成形のしやすさの観点から設けられた条件であると認められる。そして、【表２】における実施例と比較例との比較においても、光沢の有無は検討されているが、容器の強度等については触れられていないのであって、固有粘度の差による影響は必ずしも明らかではない。そうすると、フェノールとテトラクロロエタンとの混合割合が５０
対５０、６０対４０、７５対２５（３対１）のいずれであっても、固有粘度に最大で０．０２程度の差しか生じないとすれば、そのような差が生じるからといって、直ちに当業者が光沢を有する容器の製造を目的とする訂正前発
明２を実施することができないとまではいえないというべきである。」として、旧請求項２の実施可能要件を満たさないとした判断には誤りがあるものと判断した。
裁判所は、「本件詳細説明の実施例では、固有粘度を多層シートの切り出し片で測定し（段落【００１６】）、昇温結晶化温度及び結晶化熱量を多層シートから成形された容器切り出し片で測定している（段落【００１７】、【００１８】）。他方、訂正前発明２では、固有粘度、昇温結晶化温度及び結晶化熱量の各数値が規定する対象はシート層であると解されるから実施例の測定値
はシート層そのものに関する数値であるとはいえない。」としながらも、「実施例におけるシート層と外層シートとの厚さの割合は、シート層（中間層）
が８μｍであるのに対し、その両面に積層された外層シートは各１μｍであって（【表１】の「層構成」欄）、外層シートの厚さはシート層の厚さに比べて薄い。したがって、実施例における固有粘度等の数値が多層シートについて測定されたとしても、これらの数値は、厚いシート層の影響を大きく受けるものと解される。
」、「そうすると、実施例における固有粘度、昇温結晶化温度及び結晶化熱量の各数値が多層シートについて測定されたものであっても、それらの数値は、シート層単独で測定された場合と近似した数値になる
蓋然性が高いといえる。」として、「実施例における固有粘度、昇温結晶化温度及び結晶化熱量の各数値が多層シートについて測定されているからといって、訂正前発明２が本件詳細説明に記載されていないとまではいえず」、旧請
求項２のサポート要件を満たさないとした判断には誤りがあるものと判断した。

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【対象クレーム】［旧請求項２（訂正前発明２）］カーボンを０．３重量％から１０重量％含有するポリエチレンテレフタレートを主成分とする固有粘度が０．５５以上のシートからなり、前記シートの熱分析器の測定された昇温結晶化温度が１
２８度以上、且つ、結晶化熱量が２０ｍＪ／ｍｇ以上のシート層と、前記シート層の少なくとも一方に層の厚みが５μｍ以上のポリエチレンテレフタレートを主成分とする外層のシートを用いた多層の光沢黒色系の包装用容器。
【本訴提起に至るまでの経緯概要】
平成２０年１１月２０日：特許無効審判請求
平成２１年

２月

６日：訂正請求

平成２１年

８月３１日：請求成立審決（無効審決）【その他】
被告は、本訴取消判決に対して上告及び上告受理申立をしたが、その後、上告棄却及び上告受理申立却下となり、平成２３年１月５日時点において、特許庁に差し戻されている。

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事件番号
判決日
登録番号
発明の名称
分類
事件概要

争点

判示事項

コメント

知財高裁平成２１年（行ケ）第１０３１４号
平成２２年１月２８日
特許第３３３７６８０号（特願２００１－１２２６９）
ワークの研磨装置
特許法３６条第４項、同６項２号（実施可能要件・明確性要件）
請求項の記載において「前記回転軸を、前記軸心に沿った方向、及び／又は、
前記軸心に直交する方向に移動させる移動手段と」との記載があり、「及び／又は」とで接続されていることについて、「「又は」の場合は本件発明装置の「構造」と「動き」とが矛盾することとなり本件発明は不明確である」とした無効審決に対して、特許権者は「及び」への訂正請求をして認められ審決が取消された。
「又は」を除外したことでいずれか一方のみの移動は含まれず、両方向同時に移動することのみが含まれると解すべきとしてやはり３６条違反とした原告（無効審判請求人）の主張が退けられ、請求棄却、特許法３６条４項１号，６項２号に規定する要件を満たしているとされた。
請求項は装置の発明であり、「回転軸を円弧軌道に沿って移動可能なように揺動させる揺動手段」と「回転軸を、軸心に沿った方向、及び／又は、軸心に直交する方向に移動させる移動手段」という手段を備えており、①「揺動＋軸心に沿った移動」と②「軸心に垂直な移動」という２種類の動作をすることが規定されている。当初審決では、「又は」で一方の移動手段しか備えない
場合に、①と②の両方の動作は出来ないことから３６条違反とされ、「及び」への限定を促した。これに対し、「又は」を削除した場合の「及び」は、両移動を共に満たす、つまり同時に両方向に移動する手段のみが残るとして①②の動作が出来ないから不明確と解するべきか否かが争われた。
「本件発明３は，「前記回転軸を，前記軸心に沿った方向，及び，前記軸心に直交する方向に移動させる移動手段と」と記載されているが，同記載は，「軸心に沿った方向」と「軸心に直交する方向」の両方向に移動させることが可能であることを指すと解するのが合理的である。しかるところ，本件発明３
は，装置の構造に照らして，「軸心に沿った方向」と「軸心に直交する方向」との両方向に移動可能であるから，「特定３動作」も「軸心直交移動のみの動き」のいずれの動きも可能である。したがって，本件発明３において，装置の「構造」と「動き」との関係は整合しており，特許法３６条４項１号，６項２号に規定する要件を満たしている。」
本件は、極簡単にまとめると、「垂直、及び／又は、水平に移動（する手段）」という表現の解釈で争われたものである。構造を表現する場合と動作を表現する場合で文言の解釈に若干の違いを主張する余地があるように思われる。
構造：「垂直及び／又は水平の移動手段を備えた・・」→①垂直と水平の両方の移動手段がある②垂直手段のみ③水平手段のみ→手段があるだけなので動作としては種々可能か。
動作：「垂直及び／又は水平に移動する・・」→①垂直と水平どちらにも（同時か？）移動②垂直のみ③水平のみ→動作そのものなので「及び」なら両方で「又は」は一方のみか。
本件請求項は、装置構造ではあるが、制御部の機能として動作をも含んでおり、構造としての「及び／又は」の表現が動作との関係で矛盾するとの主張をされたものである。特段論じるまでもなく裁判所の結論は是認されるべきものと考えられるが、明細書記載において「及び／又は」も多用されるとこ
ろ留意すべき表現として参考になるであろう。

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■事件の概要
平成１３年 １月１９日：出願（→早期審査）
平成１３年１１月１３日：拒絶理由通知（２９条１項、２項）→手続補正書・意見書
平成１４年 ２月１２日：刊行物提出書
平成１４年 ４月 ９日：拒絶理由通知（１７条の２）→手続補正書・意見書
平成１４年 ８月 ９日：設定登録
平成２０年 ５月２８日：無効審判請求（無効２００８－８０００９６）（請求項１，３，４）
平成２１年 １月 ５日：訂正請求（請求項３，４）
平成２１年 ２月 ３日：一次審決（訂正認容。請求項３，４無効、請求項１有効）
平成２１年 ３月１６日：審決取消訴訟（平成２１年（行ケ）１００６７号）
５月 ８日：訂正審判請求（訂正２００９－３９００６２）
５月２８日：訂正認容審決（確定）→「本件訂正」「本件明細書」
６月 １日：審決取消決定、差戻（請求項３，４の無効が取り消された）
平成２１年 ９月１４日：審決（請求棄却）→本件審決取消訴訟へ■請求項の記載【請求項３】
一端側にワークが取り付けられる回転軸と、この回転軸を、この回転軸の軸心を中心として回転させる回転手段と、
前記回転軸を、前記軸心に沿った方向、及び／又は、前記軸心に直交する方向に移動させる移動手段と、
前記回転軸を、これの一端側が円弧軌道に沿って移動可能なように揺動させる揺動手段と、を有する揺動機構を具備しているとともに、
前記揺動機構の駆動を制御する制御部と中に多数の研磨粒子を有する研磨媒体が収容されるタンクと、を具備しており、前記制御部は、（ａ） 前記回転軸が垂直な状態の研磨開始位置に配置されるように、前記移動手段、及び前記揺動手段を制御し、この制御により前記ワークを前記研磨開始位置に配置し、（ｂ） 前記回転軸を回転させるように前記回転手段を制御するとともに、前記回転軸を軸心に沿って移動させるように前記移動手段を制御し、さらに、前記回転軸が垂直な状態から水平面に対して傾斜した状態に移行するような揺動を行うように前記揺動手段を制御し、前記移動手段と揺動手段との駆動により、回転軸が自身の軸心に沿って移動されるとともに回転軸の一端が円弧軌道に沿って揺動され、前記回転軸の移動と揺動とにより、前記ワークを楕円の円弧状の軌道に沿って揺動させ、（ｃ） 前記回転軸が傾斜した状態の円弧移動終点位置に前記回転軸が到達した際に、前記揺動手段を停止するように制御するとともに、（ａ）の状態に戻すように（ｂ）と逆方向に回転軸を軸心に沿って移動させる
ように移動手段を制御し、これらの制御により前記ワークを前記回転軸の軸心に沿って直線軌道に沿って移動させ、（ｄ） 前記移動手段が（ａ）の状態に戻された際に、（ａ）の状態に戻すように前記揺動手段を制御し、この制御により前記ワークを前記研磨開始位置と同様な状態にし、（ｂ）（ｃ）（ｄ）の動作を順に繰り返すように前記回転手段、揺動手段、及び移動手段を制御するとともに、ワークの長手方向の寸法が、長手方向と直交する方向の寸法より大きい場合、前記回転軸を回転させるように前記回転手段を制御するとともに、前記回転軸が軸心に直交するように移動されるように前記移動手段を制御するワークの研磨装置。
■原告の主張「「及び／又は」を「及び」に訂正した経緯（註：訴訟提起後の「本件訂正」）に照らすならば，本件訂正前においては，「及び」が「軸心に沿った方向と軸心に直交する方向に同時に移動すること，すなわち，軸心に沿った方向に移動しつつ軸心に直交する方向に移動すること」を指し，「又は」が「軸心に沿った方向と軸心に直交する方向手段のいずれかを選択すること」を指していたものについて，訂正により，「又は」を除外したのであるから，訂正後は，「軸心に沿った方向に移動しつつ軸心に直交する方向に移動すること」のみを指すものと解される。
」■筆者参考図
回
①垂直

転
軸

②水平
③揺動

ワーク

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事件番号
判決日
事件番号
発明の名称
分類
事件概要

判示事項

平成２１年（行ケ）第１０２２２号 審決取消請求事件
知財高裁 平成２２年６月２９日判決
不服２００５－１９１５３号（特願２００４－５４６４１５号）
情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム
特許法３６条４項１号及び３６条６項２号（実施可能要件・明確性要件）
本件は，原告が，名称を「情報処理装置，情報処理方法，およびプログラム」とする発明につき国際特許出願したところ，拒絶査定を受けたので，これを不服として審判請求をしたが，同発明は特許法３６条４項１号及び同条６項２号に規定する各要件を満たしていないので特許を受けることができないとして，請求不成立の審決を受けたことから，その審決の取消しを求める事案である。本件では、明確性要件及び実施可能要件の要件を充たすのかが争点となったが、いずれの要件も充足する、と判示された。
（１）明確性について（取消事由１）「発明展開度」は，「請求項数」が大きいほどより大きい値となり，「カテゴリ
ー展開の数」が大きいほどより大きい値となるものとして，その定義がクレームに明確に記載されていると認定できる。したがって，「発明展開度算出手段」に関する請求項の記載は，それ自体で明確であるというべきである。
「発明を展開している度合いを示す発明展開度」との請求項２の記載を，全体として解釈すれば，各用語（「発明」，「展開」，「度合い（度）」）の対応関係から，
この部分は，本件独自の用語である「発明展開度」を，単に分かりやすく言い換
えて説明しているにすぎないと認めるのが自然である。したがって，「発明を展開している度合いを示す」という記載のみを取り出して，請求項２の記載が不明
確であるとはいえない。
本願明細書の段落【００５８】に「発明展開度（ｆ）を求める算出式は，上記に問わない」と記載され，段落【００７４】に「例えば」と記載され，発明展開度の算出式は例示であることが明らかであって，これ以外の算出式を使用できることの示唆があり，また，段落【００８９】に，３変数それぞれが個別に，数が大きいほど発明展開度が高いことを示す指標である旨の示唆がある。これらを総合すると，３変数のうちの任意の１以上の変数を組み合わせた算定式も，同様に，各変数が多いほど，発明の展開の度合いが高いことを示す指標となるものと理解することが可能であり，明細書の変数の個数が異なるからといって，本願の請求項が不明確になることはない。
（２）実施可能要件について（取消事由２）
本願発明の「発明展開度算出手段」は，「請求項数」と「カテゴリー展開の数」によって，「発明を展開している度合いを示す」手段であるから，実施可能性についても，クレームに記載された発明が，本願明細書の記載から実施可能か否かを検討すれば足りるというべきである。
本願明細書に記載された発明展開度の算出式は，例示にすぎず，本願発明では，複数の変数を組み合わせる具体的な掲載方法には限定がない以上，本願明細書に記載されている実施例が，「ネストレベルの深さ」を用いる３変数の実施例のみであったとしても，２変数だけからなる発明展開度が算出不可能であるということはできない。また，この算出式から「請求項のネストレベルの深さ」の項を除いて，「請求項数」と「カテゴリー展開数」の２変数の重み付け和を計算することによって，本願発明が実施可能であることは明らかである。したがって，２変数からなる本願発明に対して実施可能性がないとする被告の主張は理由がない。
「ネストレベル」の意義及びその深さを求めることは，本願の出願時点において技術分野を超えた技術常識であると認められる。そのため，仮に，本願明細書

27

に記載されている唯一の実施例である発明展開度の算出式が実施不可能であれ
ば，本願発明は実施可能要件を充足しないと解すべきであるとしても，「請求項のネストレベルの深さ」は明確であり，実施が可能であると認めるのが相当である。
（事件の経緯）① 平成１５年１０月１６日② 平成１７年 ９月 ６日③ 平成１７年１０月 ５日④ 平成１７年１１月 ４日⑤ 平成２１年 ４月２０日⑥ 平成２１年 ５月２７日⑦ 平成２１年 ６月３０日

国際出願
拒絶査定
審判請求
手続補正書提出補正却下・拒絶理由通知
手続補正書提出
拒絶審決（対象クレーム）【請求項２】
コンピュータを，請求項の番号を示す請求項タグを有する特許請求の範囲を含む特許明細書データの格納されている明細書格納部から特許明細書データを取得する明細書取得部，前記明細書取得部が取得した特許明細書データから，前記請求項タグの中の最も大きい数である請求項数を取得し，かつ，
請求項タグで特定される各請求項の語尾を抽出して，「装置」「方法」「プログラム」のうち，存在する語尾の種類の数であるテゴリー展開の数を算出する明細書解析部，
前記明細書解析部が取得した請求項数が大きいほどより大きい値となり，前記明細書解析部が算出したカテゴリー展開の数が大きいほどより大きい値となる，発明を展開している度合いを示
す発明展開度を算出する発明展開度算出手段，
前記発明展開度算出手段で算出した発明展開度を出力する出力部，として機能させるためのプロ
グラム。

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事件番号
判決日
出願番号
発明の名称
分類
事件概要

判示事項

平成２１年（行ケ）第１０４３４号 審決取消請求事件
平成２２年８月３１日
特願２００３－５１５１８９
伸縮性トップシートを有する吸収性物品
特許法第３６条第６項第２号（明確性要件）
審決では、「伸長時短縮物品長Ｌｓ」、「第１負荷力」、「第２負荷軽減力」なる特殊
パラメータを用いて物品の弾性力を特定した発明について、各パラメータがどのよ
うに発明の機能、特性、課題解決と関係するのか不明で、各パラメータによって弾性特性を特定することの技術的意味も不明（第３６条第６項第２号）であると判断された。
判決では、各特殊パラメータの異議自体は明細書の記載を考慮することで理解できると判断し、明確性が無いとしていた審決を取り消した。さらに、判決では、明確性についての一般的な考え方を示しつつ、当業者において発明の技術上の意義を理解するために必要な事項については、明確性要件の判断で考慮されるべきものではなく、第３６条４項の判断において考慮されるべきである、と判示している。
（２）法３６条６項２号の趣旨について
法３６条６項２号は，特許請求の範囲の記載に関し，特許を受けようとする発明が明確でなければならない旨規定する。同号がこのように規定した趣旨は，仮に，特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には，特許の付与された発明の技術的範囲が不明確となり，第三者に不測の不利益を及ぼすことがあり得るので，そのような不都合な結果を防止することにある。そして，特許を受けようとする発明が明確であるか否かは，特許請求の範囲の記載だけではなく，願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し，また，当業者の出願当時における技術的常識を基礎として，特許請求の範囲の記載が，第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきことはいうまでもない。
上記のとおり，法３６条６項２号は，特許請求の範囲の記載に関して，「特許を受けようとする発明が明確であること。
」を要件としているが，同号の趣旨は，それに尽きるのであって，その他，発明に係る機能，特性，解決課題又は作用効果等の記載等を要件としているわけではない。
この点，発明の詳細な説明の記載については，法３６条４項において，「経済産業省令で定めるところにより，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に，記載しなければならない。
」と規定されていたものであり，同４項の趣旨を受けて定められた経済産業省
令（平成１４年８月１日経済産業省令第９４号による改正前の特許法施行規則２４条の２）においては，「特許法第三十六条第四項の経済産業省令で定めるところによる記載は，発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。
」と規定されていたことに照らせば，発明の解決課題やその解決手段，その他当業者において発明の技術上の意義を理解するために必要な事項は，法３６条４項への適合性判断において考慮されるものとするのが特許法の趣旨であるものと解される。また，発明の作用効果についても，発明の詳細な説明の記載要件に係る特許法３６条４項について，平成６年法律第１１６号による改正により，発明の詳細な説明の記載の自由度を担保し，国際的調和を図る観点から，「その実施をすることができる程度に明確かつ十分に，記載しなければならない。
」とのみ定められ，発明の作用効果の記載が必ずしも必要な記載とはされなくなったが，同改正前の特許法３６条４項においては，「発明の目
的，構成及び効果」を記載することが必要とされていた。
このような特許法の趣旨等を総合すると，法３６条６項２号を解釈するに当たって，特許請求の範囲の記載に，発明に係る機能，特性，解決課題ないし作用効果との関係での技術的意味が示されていることを求めることは許されないというべきで

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コメント

ある。
仮に，法３６条６項２号を解釈するに当たり，特許請求の範囲の記載に，発明に係る機能，特性，解決課題ないし作用効果との関係で技術的意味が示されていることを要件とするように解釈するとするならば，法３６条４項への適合性の要件を法
３６条６項２号への適合性の要件として，重複的に要求することになり，同一の事
項が複数の特許要件の不適合理由とされることになり，公平を欠いた不当な結果を招来することになる。
上記観点から，本願各補正発明の法３６条６項２号適合性について検討する。
上記判決で示されている『明確性要件を、他の要件（委任省令要件）と重複的に要求されることが無いように解釈する』という考え方は、特許庁の審査基準専門委員
会で点検されている改訂審査基準の方向性や、平成２１年（行ケ）１００３３号の判事事項とも合致していると思われる。

【事件の経緯】
平成１４年７月２２日：出願（特願 2003-515189 号、優先日は平成１３年７月２６日）
平成１９年８月９日：拒絶査定
平成１９年１１月１２日：拒絶査定不服審判請求（不服 2007-30633 号事件）
平成１９年１２月１２日：特許請求の範囲を手続補正
平成２１年８月１９日：請求不成立審決
平成２２年８月３１日：審決取消判決
平成２２年１１月２６日：登録（特許 4633358）【請求項の記載】【請求項１】
バックシートとトップシートとを有する吸収性物品であって、第１腰部区域、第２腰部区域、それらの間に挟まれた股部区域、長手方向軸線、及び前記トップシートと前記バックシートとの間に配置され、中に排泄物を受けるための主要空間まで通路を提供する開口部を具備し、前記開口部が前記長
手方向軸線に沿って少なくとも前記股部区域に配置され、前記トップシートが伸縮性であり、当該物品が、当該物品の弛緩した状態での長手方向寸法の６０％の長さである短縮物品長Ｌと、伸張時短縮
物品長Ｌｓとを有する短縮物品部分を有し、当該物品が次の弾性特性：
０．２５Ｌｓで０．６Ｎ未満の第１負荷力、０．５５Ｌｓで３．５Ｎ未満の第１負荷力、及び０．
８Ｌｓで７．０Ｎ未満の第１負荷力、並びに０．５５Ｌｓで０．４Ｎ超の第２負荷軽減力、及び０．
８０Ｌｓで１．４Ｎ超の第２負荷軽減力、を有する吸収性物品。
【請求項２】
０．５Ｌｓ未満の収縮時短縮物品長Ｌｃを有する、請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項３】
スリット開口部が、長手方向の対向する側縁部を具備し、各側縁部が自らに沿って配置された１以上の伸縮性区域を有する、請求項１又は２に記載の物品。
【請求項４】
前記伸縮性区域それぞれの一方の末端部が接続されている、前記トップシートの前記第１腰部区域に隣接する第１ウエストバンドと、各伸縮性区域の他方の末端 部分が接続されている、前記トップシートの前記第２腰部区域に隣接する第２ウエストバンドとを有する、請求項１～３のいずれか一項に記載の物品。

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事件番号
判決日
登録番号
発明の名称
分類
事件概要

判示事項

平成２１年（行ケ）第１０２５２号 審決取消請求事件
知財高裁 平成２２年７月２８日判決
特許第２５９７５２６号（特願平４－２７１７９）
押し棒を有する電気スイッチ
平成６年改正前特許法３６条４項（実施可能要件）及び３６条５項１号（サポート要件）
原告が「押し棒を有する電気スイッチ」とする特許第２５９７５２７６号（請求項の数１，「本件特許」という。
）につき特許無効審判請求を行ったところ，特許庁が請求不成立の審決をしたことから，これを不服として原告がその取り消しを求めた事案である。本件では，実施可能要件及びサポート要件の要件を充たす否かが争点となったが，いずれの要件も充足する，と判示された。
（１） 取消事由１（「バネ」についての実施可能要件及びサポート要件の具備）
裁判所は，第１（及び第２）の実施例及びには，作動部と接点保持部を分離したときに作用し，接点具が電気回路を開き電気回路を遮断できるような「バネ」の存在が明確に記載されてはいないとしつつも，バネの作用により本来の状態（常閉又は常開の状態）に復帰させるスイッチが周知慣用であることを認定した。その上で，「・・・
ホルダー１２をケース４から分離した場合に，スイッチ１４の押し棒２０は，図３の様な元の状態に戻る。
」という段落【００１１】の記載のうち，「元の状態に戻る」のは，バネの作用によるものと認め，第１及び第２の実施例は，本件発明の実施例に相当すると判示した（実施例２も同様）。
また，裁判所は，第３の実施例においては，「作動部」に相当する構造について明
示的な記載はないとしつつも，以下の理由から，第１の実施例と同様の分離可能な作動部を有しているということができ，その結果，実施例３も本件発明の実施例に相当
する「電気スイッチ」であると認定した（実施例４も同様）。
「・・・接点摺動部２７がさらに上方に押し上げられ電気回路が開かれるようにするといった構造は，第１の実施例の構造を採用することによって，当業者が十分に推測できるものであり，こうした構造を採用することにつき技術的な不都合な点は特段ない。本来，明細書は所定の記載要件に適合しなければならないが，仮にその記載に不足する点があったとしても，当業者は技術常識や明細書中のその他の記載を参考にして補完しながら読みとることができるもので，上記の構造に想到することは，本件明細書の記載に照らし，合理的に期待しうる程度を越えた試行錯誤を要するものではないというべきである。」（注：下線部発表者加筆）（２）取消事由２（「接点具」に関するサポート要件違反）
原告は，本件発明の「接点具」には，①単数の接点具からなる場合②各々が同一の機能・動作をする複数の接点具からなる場合③各々が異なる機能・動作をする複数の接点具からなる場合，の３つの概念が包含されるが，本件明細書には，①及び②の場
合が記載されていないことからサポート要件に適合しない旨主張した。
これに対し，裁判所は，第３の実施例及び第４の実施例が上記①の単数の接点具からなる場合に相当し，第１及び第２の実施例が上記③の各々が同一の機能・動作をする複数の接点具からなる場合に相当すると認定した上で，以下の通り判示した。
「複数の接点具のそれぞれが同一の機能・動作をすると解されることから，全体としての機能は実質的に単数の接点具と同じといえるところ，このような接点具が通常想定されるものとは認められないことから，②の例についてまで開示されていなければ発明の詳細な説明の記載に特許請求の範囲に記載された発明の全体が記載されていないということにはならないというべきである。
」（３）取消事由３（実施例３及び実施例４の記載に関する実施可能要件及びサポート
要件の具備）省略

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（事件の経緯）① 平成４年１月１８日出願② 平成９年１月９日登録③ 平成２０年１０月２７日無効審判請求④ 平成２１年７月１３日請求不成立の審決（対象クレーム）【請求項１】
請求項１の「電気回路の接点を開閉する接点具と，その接点具を開閉する為に操作する作動部と，作動部の動きを接点具に伝える押し棒とを有し，接点具が電気回路を閉じて電気回路を接続した状態と，接点具が電気回路を開いて電気回路を遮断し得る状態の２つを有する押し棒を有する電気スイッチに於いて，上記接点具は作動部と接点具を有する接点保持部が一体結合された状態で押し棒が停止状態の時に閉じていて電気回路を接続と成し，作動部の操作によって押し棒が押下された時に開いて，電気回路を遮断となす以外に，作動部と接点保持部を分離した時に接点具がバネの作用によって電気回路を開き電気回路を遮断できるように構成されていることを特徴とする押し棒を有する電気スイッチ」（発表者のコメント）
１ 結論として賛成である。
本件において，原告が明細書に記載を求める事項は，発明の特定事項からも離れたものであり，原告が求める各事項の記載を認めることは，不必要に特許権者に過大な負担を課すことになり妥当ではないと考える。
２ また，裁判所が判示する「本件明細書の記載に照らし合理的に期待しうる程度を越えた試行錯誤を要する場合」（注：下線部発表者加筆）とは，具体的にはいかなる場合を指すのかについては，文言が不明確である以上，今後の判例の集積を待たざるを得ないものと思われる。
３ 裁判所は，取消事由１の原告の主張における補足的判断において，以下の通り判示している。
「しかし，構成要件ｅ－１及び構成要件ｅ－２は電気スイッチの一般的な機能を規定するもので，本件発明の特徴的技術ではないと考えられるところ，特許法は，そうした部分についてまで，実施可能要件及びサポート要件として網羅的に実施例を開示することを要求しているとは解されない，
すなわち，構成要件ｅ－１及び構成要件ｅ－２の機能におけるバネの関与の有無は，発明を特定するための事項ではないところ，かかる発明を特定するため事項ではない技術的事項に着目し，実施可能要件及びサポート要件を問うことは適切ではないと解される。
・・・」
裁判所が判示している「発明の特徴的技術」とは何を指すのか。
上記判示事項においては，すなわちと言い換えている以上，これを「発明を特定するための事項」と読み替えることができるのかもしれないが，敢えて，「特徴的技術」と表現していることに鑑みれば，別異にとらえるべきであるようにも思われる。例えば，発明の本質的な部分を指すのだろうか。別異にとらえた場合，発明を特定するための事項のうち，特徴的な部分とそうでない部分を分けた上で，かつ後者については，当業者の技術常識等を無視し，実施可能要件及びサポート要件の充足性を極めて緩やかに解することができるという趣旨であれば，上記判示事項は，問題があるといわざるを得ない。

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事件番号
判決日
出願番号
発明の名称
分類
事件概要

判示事項

知財高裁平成２１年（行ケ）第１０３５３号
平成２２年９月３０日
特許第３７４８２６６号
食品類を内包した白カビチーズ製品及びその製造方法
特許法第３６条第６項第２号（明確性要件）
請求項１および２の「結着部分から引っ張っても結着部分がはがれない状
態に一体化」との記載が、審決では、結着部分から引っ張る大きさが規定されていないので、当業者であっても一体化されているかどうか判断できないとしたのに対して、本訴訟では、当該記載は、チーズが，結着部分から引っ
張っても結着部分がはがれない状態に至っていることを，ごく通常に理解されるものとして特定したというべきである，と判示された。
審決では，請求項１及び請求項２における「結着部分から引っ張っても結着部分がはがれない状態に一体化」との記載について，「引っ張る力に上限がなければ，いかなるチーズでも，結着部分がはがれてしまう。そして，「結着
部分から引っ張」る力の大きさがどの程度であるかについて，当業者であっても共通の認識を有しているとは認められない。
」として，当業者であっても「結着部分から引っ張っても結着部分がはがれない状態に一体化」しているかどうかを判断することができないから，本件発明は明確でなく，法３６条６項２号の要件を満たさないと判断した。
しかしながら，本訴訟では，以下の通り，判示された。
請求項１における「結着部分から引っ張っても結着部分がはがれない状態に一体化」記載部分は，チーズが，結着部分から引っ張っても結着部分がはがれない状態に至っていることを，ごく通常に理解されるものとして特定したというべきである。すなわち，本件発明のようなカマンベールチーズ製品
及びその製造方法において，チーズの結着部分以外の部分であっても，仮に，一定以上の強い力を加えて引っ張れば，表皮は裂けるし，そのような強い力を加えなければ，表皮がはがれることはない。
上記構成は，チーズの結着部分について，チーズの結着部分以外の部分における結着の強さと同じような状態にあることを示すために，「結着部分から引っ張っても結着部分がはがれない状態に一体化」との構成によって特定したと理解するのが合理的である。また，上記記載部分をそのように解したからといって，特許請求の範囲の記載に基づいて行動する第三者を害するおそれはないといえる。
したがって，上記記載が不明確であって法３６条６項２号の要件を満たさないとした審決の判断は，誤りである。

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・事件の概要
平成１５年１２月１９日：

出願

平成１７年１２月９日

：

設定登録

平成１９年２月１４日：

無効審判請求（無効２００７－８０００２７号）

平成１９年１２月１４日：

無効判決（第１次）

平成２０年３月１０日：

審決取消訴訟提起（平成２０年（ケ）第１００３９号）

平成２０年３月１４日：

訂正審判請求（訂正２００８－３９００２８号）

平成２０年４月７日：

第１次無効審決に対する取消決定

平成２１年２月２４日：

訂正認容および無効審決（第２次）

平成２１年４月３日：

審決取消訴訟提起（平成２１年（行ケ）第１００９１号）

平成２１年５月２０日：

訂正審判請求（訂正２００９－３９００６９号）

平成２１年６月５日：

第２次無効審決に対する取消決定

平成２１年９月２５日：

訂正認容および無効審決・特許請求の範囲【請求項１】
成型され，表面にカビが生育するまで発酵させたチーズカードの間に香辛料を均一にはさんだ後，
前記チーズカードを結着するように熟成させて，結着部分から引っ張っても結着部分がはがれない状態に一体化させ，その後，加熱することにより得られる，結着部分からのチーズの漏れがない，
香辛料を内包したカマンベールチーズ製品。
【請求項２】
成型され，表面にカビが生育するまで発酵させたチーズカードの間に香辛料を均一にはさみ，前記
チーズカードを結着するように熟成させることにより，結着部分から引っ張っても結着部分がはがれない状態に一体化させ，その後，加熱することを特徴とする，結着部分からのチーズの漏れがな
い，香辛料を内包したカマンベールチーズ製品の製造方法。

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事件番号
判決日
登録番号
発明の名称
分類
事件概要

争点
判示事項

コメント

知財高裁平成２０年（行ケ）第１０４８４号
平成２１年９月２９日
特許第３１５２９４５号（特願平１１－５４８０５３）
無鉛はんだ合金
平成１４年改正前３６条６項１号（サポート要件）（１）特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、 発明の詳細な説明の記載により、当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであると認められること、（２）数値限定は、望ましい数
値範囲を示したものにすぎないから、具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はないことから、サポート要件違反でないとされて、無効審決が取り消された。
取消事由２のサポート要件具備について。
（ａ）サポート要件に関する大合議判決（Ｈ１７（行ケ）１００４２号「偏光フィルムの製造方法」）で判示されたサポート要件の基本的な判断手法に従って以下に検討する。
（ｂ）本件訂正後の明細書の「発明の詳細な説明」には、上記（２）ウ（ウ）～（カ）のとおり、無鉛はんだ合金の構成を「Ｓｎを主とし、これに、Ｃｕを０．
３～０．７重量％、Ｎｉを０．０４～０．１重量％加えた」ものとすることによって、「金属間化合物の発生が抑制され、流動性が向上した」ことが記載されており、その理由として、ＣｕとＮｉは互いにあらゆる割合で溶け合う全固溶の関係にあることが記載されているから、特許請求の範囲に記載された「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」発明は、発明の詳細な説明に記載された発明であって、かつ発明の詳細な説明の記載により当業者が上記の本件発明１の課題を解決できると認識できるものであると認められる。
「金属間化（ｃ）もっとも、本件訂正後の明細書の「発明の詳細な説明」には、合物の発生を抑制し、流動性が向上した」ことについての具体的な測定結果は記載されていない。 確かに、数値限定に臨界的な意義がある発明など、数値範囲に特徴がある発明であれば、その数値に臨界的な意義があることを示す具体的な測定結果がなければ、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できない場合があり得る。 しかし、本件全証拠によるも、本
件優先権主張日前に「Ｓｎを主として、これに、ＣｕとＮｉを加える」ことによって「金属間化合物の発生が抑制され、流動性が向上した」発明（又はそのような発明を容易に想到し得る発明）が存したとは認められないから、 本件発明１の特徴的な部分は、「Ｓｎを主として、これに、ＣｕとＮｉを加える」ことによって「金属間化合物の発生が抑制され、流動性が向上した」ことにあり、 ＣｕとＮｉの数値限定は、望ましい数値範囲を示したものにすぎないから、上記で述
べたような意味において具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はな
いというべきである。
サポート要件に関する上記大合議判決で判示されたサポート要件の基本的な判断手法を踏襲した判決である。その上で、本件発明１の特徴的な部分は、「Ｓｎを主として、これに、ＣｕとＮｉを加える」ことによって「金属間化合物の発生が抑制され、流動性が向上した」ことにあるため、本件発明は数値限定発明と認定されず、数値限定（パラメータ）発明におけるサポート要件の適合要件に準じた厳格な要件を満たす必要はないと判断されたものと考えられる。

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【対象クレーム】（下記本件訂正後の（新）請求項１～４）［請求項１］Ｃｕ ０．３～０．７重量％、Ｎｉ ０．０４～０．１重量％、残部Ｓｎからな
る、金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上したことを特徴とする無鉛はんだ合金。
［請求項２］Ｓｎ－Ｃｕの溶解母合金に対してＮｉを添加した請求項１記載の無鉛はんだ合金。
［請求項３］Ｓｎ－Ｎｉの溶解母合金に対してＣｕを添加した請求項１記載の無鉛はんだ合金。
［請求項４］請求項１に対して、さらにＧｅ ０．００１～１重量％を加えた無鉛はんだ合金。

【本訴提起に至るまでの経緯概要】
平成１１年 ３月１５日 出願
平成１３年 １月２６日 登録
同年 ８月１７日 特許異議申立て その後、（旧）請求項１及び２を削除し、（旧）請求項３～６を（新）請求項１～４に繰り上げる旨の訂正請求。
平成１５年 ２月１８日 訂正認容した上で、（新）請求項１～３を取り消し、（新）請求項４を維持する旨を決定。
平成１６年 ４月 ９日 原告が決定取消訴訟を提起し、訂正審判請求。
同年 ６月１０日 訂正認容審決（以下本件訂正という。
）
同年 ７月２６日 決定取り消す旨の判決
同年 ９月１７日 維持決定
平成１９年 ４月 ６日 被告が無効審判請求
平成２０年１１月１２日 請求成立の審決（本件訂正後の（新）請求項１～４を無効）【参考】（１）サポート要件に関する大合議判決（Ｈ１７（行ケ）１００４２号「偏光フィルムの製造方法」）で判示されたサポート要件の基本的な判断手法は以下のとおりである。
「特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、
また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。
」（２）上記大合議判決による、パラメータ発明におけるサポート要件の適合要件は以下のとおりである。
「パラメータ発明において、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明は、その数式が示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味
が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当である。
」

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平成２３年３月
近時（平成２１年～平成２２年）の知的財産高等裁判所における記載要件の判断
日本弁理士会近畿支部
知的財産権制度検討委員会
判例研究部会
副委員長
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員

弁理士 山本 健二
弁理士 有近 康臣
弁理士 岡崎 豊野
弁理士 小沢 昌弘
弁護士・弁理士 鎌田 邦彦
弁理士 神谷 惠理子
弁理士 合路 裕介
弁護士・弁理士 白木 裕一
弁理士 永井 豊
弁理士 二島 英明
弁理士 東山 香織
弁護士・弁理士 藤野 睦子
弁理士 山根 政美
弁理士 吉田 忠弘（敬称略、五十音順）