大学等の知財戦略

令和3年9月3日
特許法律事務所 樹樹
弁理士・弁護士 加藤 光宏

⾃⼰紹介
略歴
昭和63年 3⽉ 京都⼤学⼯学部航空⼯学科卒業
昭和63年 4⽉ 川崎重⼯業株式会社航空宇宙事業本部
平成 9年 1⽉ 弁理⼠登録
平成16年 4⽉ 名古屋⼤学法科⼤学院⼊学
平成21年12⽉ 弁護⼠登録、弁理⼠再登録、特許法律事務所 源 開設
平成23年12⽉ 特許法律事務所 樹樹 開設

役職等
⽇本弁理⼠会東海⽀部 副⽀部⻑（2016年）
愛知県弁護⼠会 情報問題対策委員会 委員⻑

本⽇のメニュー1 権利活⽤のための知財の基礎知識
2 管理上の留意点
3 ⼤学での権利活⽤の実態

1 権利活⽤のための知財の基礎知識

知的財産権の存続期間
特許権

出願から20年で満了
出願

登録

存続期間満了20年

実 ⽤ 新 案 権出願から10年で満了
出願 登録

存続期間満了10年

意匠権出願から25年で満了
出願

登録

存続期間満了25年

商標権登録から10年で満了（更新可能）
出願 登録

著作権

存続期間10年

更新

存続期間10年更新

著作者の死後70年経過した後の12⽉31⽇で終了
発⽣

死亡

存続期間満了70年

12/31

特許権の効⼒
特許権＝独占排他権
差⽌請求権＝侵害の停⽌⼜は予防を請求（特100条）
損害賠償請求権＝侵害による損害の⾦銭賠償を請求（⺠709条）
実施実施許諾（ライセンス）＝専⽤実施権（特77条），通常実施権（特78条等）
特許権発⽣

現在

損害賠償請求既に起きてしまったことの清算

差⽌請求
相⼿に事業をさせない

ライセンス
ライセンシーにとっては• 侵害回避のためのライセンス（消極的）• 事業拡張のためのライセンス（積極的）特許権が及ばない範囲〜試験研究のための実施（特許法69条1項）特許権の効⼒は、は、及ばない。

試験⼜は研究のためにする 特許発明の実施に「試験⼜は研究のためにする」とは︖
特許発明の内容を知るため（効果の確認など）の追試験を意味する
具体的には、 ① 特許性調査のため② 特許発明の機能調査のため③ さらなる改良・発展のための試験を⾔う
営利⽬的か⾮営利かは問わない （企業が⾏う試験でも69条1項に該当し得る）

 ⼤学での試験・研究で実施するからといって、全て⾮侵害になるとは限らない

例︓特許発明の設備・器具を製造し、試験または研究に使⽤する⾏為は侵害となり得る

 試験⼜は研究に⽤いられる技術だからといって、特許権を取得することが無意味とはいう訳ではない

企業における知的財産権の活⽤ 知財は訴訟で損害賠償を勝ち取ることだけに意義がある訳ではない
 事業を模倣されることなく、安定して優位に進める（事業性向上）に役⽴つ⼤学における知的財産権の活⽤
⼤学の特徴

・基本的に⾃⾝で事業を営むことはない
・収⼊は研究費に活⽤される

共同研

究•

特許を有することで企業からの共同研究を呼び込むことができる

実

施

許諾

•
•

企業に対して特許権を実施許諾し、ライセンス料を得る
イニシャルロイヤルティの他、ランニングロイヤルティが期待できる

権利譲渡•
•

企業に対して特許権を有償譲渡する
譲渡後の特許管理の負担が軽い

不 実 施 補 償•

共有特許権者による特許発明の実施に対して、実施許諾と同様の観点で補償⾦の⽀払いを求める

⼤学発ベンチャー•事業としてのリスクがあり、実施許諾先の企業が⾒つからない場
合に有⽤

2 管理上の留意点

出願後〜国内優先権主張
 どのような制度か︖
第1出願

みなし取下

第2出願

（第1出願＋α）

優先期間（1年以内）
第1出願に記載されていた内容は第1出願の⽇を基準に審査される

4ヶ⽉
出願審査請求、特許権の存続期間は第2出願の⽇が基準となる

 管理上のポイント• 出願後の実験、研究、追加実施例等を反映させる必要はないかを適宜、確認する• 別出願とするか、国内優先権主張を使うかを検討する

外国出願の検討
 実施許諾可能性を考慮して出願の要否、出願国を検討 パリ優先、PCTの選択は、迷ったら次の⼿順で考えるのも良いかも知れない
出願する国は決まっているか︖NO

YES

パリルートで間に合うか︖
翻訳⽂が⽤意できるか︖
or ⽇本語で出願可能か︖

NO

YES

PCTを利⽤したい理由があるか︖
・国際調査報告等を活⽤したい︖
・PCTの⽅が権利化が早い︖

YES

NO

パリルート

PCT

出願審査請求
企業の場合

事業の計画、他者による実施の可能性、先⾏技術調査結果等を考慮して出願審査請求の要否および時期を検討

⼤学の場合• ⾃ら事業は実施しないため、権利化を急ぐ必要性は低い• 実施許諾の可能性、共同研究の可能性、技術的な重要性が重要な考慮要素となる••

出願公開前の審査請求は原則⾏わない
実施許諾先が決まっている場合に早期権利化を検討する

出願••

先⾏技術が全て調査可
能となる
出願公開により実施許諾の可能性も⾼くなる

出願公開審査請求期限1年6⽉
3年

権利の維持・⾏使検討のタイミング

出願審査請求期限、拒絶理由通知／拒絶査定への応答時、年⾦の⽀払時

検討内容• 特許に要する費⽤と、市場価値・将来性に基づく収⼊とを⽐較して評価する（現実には難しい）• 実施許諾先を常に探すことを前提に、登録後○年で実施許諾の⽬途がたっていないものは抹消とする⽅法もある• 基本特許（将来の発展性が⾒込める技術）は維持しておくことが好ましい• 共有の権利は、共願相⼿に有償譲渡することも考えられる

権利⾏使• 権利侵害を発⾒することに労⼒を割くのは無駄• 権利侵害に対して、権利⾏使をするか否かは訴訟まで⾒据えて判断する

3 ⼤学での権利活⽤の実態

⼤学の特許権実施等収⼊
 実施等収⼊が⾼い⼤学では、保有する権利の30％以上が実施許諾されている

⽂部科学省「⼤学等における産学連携等実施状況について」（令和元年度実績）より

⼤学の特許権実施等収⼊
 実施等収⼊が⾼い⼤学では、⺠間企業との共同研究費受⼊額も⼤きい

⽂部科学省「⼤学等における産学連携等実施状況について」（令和元年度実績）より

実施料等収⼊額の内訳
 イニシャルロイヤリティ(全体の30%)、ランニングロイヤリティ(全体の41.3%)に対し、不実施補償⾦は全体の2%程度に過ぎない。
→共有権利者からの収⼊ではなく第三者への実施許諾が主と思われる。

⽂部科学省「⼤学等における産学連携等実施状況について」（令和元年度実績）より

活⽤パフォーマンスが⾼い⼤学における活動例
 外部TLOや、地域企業の実態に詳しい地元銀⾏と連携しながら、多くの地域企業を訪問して地域企業が抱えている課題を聴取し、同⼤学が有するシーズに基づいて当該課題解決に結びつく提案を⾏う活動を開始した。その結果、同⼤学による平成26年度の実施許諾収⼊は、平成25年度の約10倍となった。
 ⼤学と提携する外部TLOは、BioJapan等のバイオビジネスに関する展⽰会に毎年参加し、国内外の企業に対し同⼤学の技術シーズの紹介や当該技術シーズに基づくビジネス提案を継続的に実施している。・・・。こうした外部TLOの継続的なマーケティング活動が同⼤学の特許権活⽤実績の向上に寄与している
 ⼤学が保有する知的財産（特許権、実⽤新案、意匠等）のうち発明者が同意したものについて有期の無償提供を実施している。・・・⼤企業については３年間、中⼩企業については５年間、⼤学が保有する知的財産を無償で提供するようにした。この取組により、⼤学は、保有する特許等の知的財産の利⽤機会を増やし、無償期間終了後の実施許諾契約増加につなげることができ、企業は、無償期間を利⽤して事業化した場合の採算をじっくり検討することができる。

経済産業省「⼤学における産学連携活動マネジメントの⼿引き」より

実施許諾における戦略（1） ⼤学と提携する外部TLOが積極的なマーケティング活動を⾏っている。同TLOは、・・・企業の納得が得られやすい実施許諾契約提案（事業提案を含む提案）⽅法等のレクチャーを⽇々⾏っている。また、⾃⾝の案件の技術内容をよく理解し、責任を持って企業と粘り強く交渉を⾏うことを全社員に徹底させている。
 企業との共願特許を通じて⾼額の実施許諾収⼊を継続的に得ている。これは基本発明（技術の根幹となる基本的な技術思想（概念）であって、選択発明、改良発明、⽤途発明等を除く。）に基づく特許である本特許を当該企業に譲渡せず、⻑期間にわたり同⼤学が持分に応じた特許維持費を負担し続けた結果、当該企業が事業化に成功したことによって⼤きな収益を得たことによるものである。⼀⽅、同⼤学では、事業化が成功したものについては、さらに基本発明に関連する周辺特許を取得し続けており、基本特許の存続期間終了後も、当該周辺特許に基づく収⼊が得られるようにしている。
 同⼤学では、同⼤学の研究者の研究成果を共願相⼿企業 が事業化した後も、当該研究者が当該事業に関する研究にコミットし続け、当該事業に関する研究成果を継続的に⽣み出してきた。そして、⽣み出された最新の研究成果を共願相⼿企業に提供することによって、共願相⼿企業は⾃社製品の価値を⾼めるとともに当該事業で更なる収益を上げることができ、これが、同⼤学の⾼額の実施許諾収⼊の継続につながっている。
経済産業省「⼤学における産学連携活動マネジメントの⼿引き」より

実施許諾における戦略（2） 提携する外部TLOが、実⽤化に必要な技術に関する同⼤学の特許群等をパッケージ化して実施許諾することに⼒を⼊れている。具体的には、同⼤学の特許の実施許諾を希望する企業に対して、その企業が保有している特許を考慮し、その企業が実⽤化するにあたって必要な技術に関する特許のみをパッケージ化して実施許諾する提案を⾏っている。また、必要に応じて、他⼤学の特許や企業の特許についても再実施許諾を受けてパッケージに取り込むようにしている。このような実施許諾先企業を慮った外部TLOのきめ細やかなサービスが同⼤学の実施許諾収⼊の増加につながっている。
 安定した収⼊が⾒込める実施許諾に注⼒しており、平成26年度の実施許諾収⼊は譲渡収⼊の約20倍になっている。平成24年度から複数の外部技術移転機
関と成功報酬型の契約を締結しており、技術シーズの内容や予想される技術移転の規模に応じて案件を委託する外部技術移転機関を使い分けているほか、当該外部技術移転機関を活⽤した市場調査や先⾏技術調査を通じて適正な実施許諾料の設定に努めていることが、同⼤学の実施許諾収⼊の増加に寄与している。

経済産業省「⼤学における産学連携活動マネジメントの⼿引き」より

実施許諾における戦略（3） 外部TLOは、企業が⼤学と実施許諾契約を交わす前にその特許が⾃社で活⽤できることを確認したいと考えることを踏まえ、適宜、同⼤学の特許の”お試し利⽤”ができる有期・有償のオプション契約を提案している。このオプション契約は、実際に同⼤学の特許を実施しながら実施許諾契約を受けるか否かを企業に検討してもらう⽬的で結んでいるものであるが、当該契約による収⼊⾃体が半年〜１年程度の期間で１件当たり数百万円の規模になるケースが多い。
 特許の実施許諾契約を増やしていくことを⽬的として、まずはオプション契約によって、同⼤学教員による技術指導を受けながら、同⼤学とともに特許を活⽤した製品化の道筋を検討し、その後、道筋が⾒えてきた段階で実施許諾契約に移⾏するという提案を企業に⾏っている。こうした提案を⾏うのは、研究成果としての特許を活⽤して製品化を実現するには⼀定の時間を要することから、オプション契約から始めることによって実施許諾契約のハードルを下げるためである。この結果、オプション収⼊が⼀定の割合を占めている。また、オプション契約に基づく製品化の検討を通じて更なる共同研究が必要となり新たな共同研究契約につながるなど、オプション契約は共同研究の「呼び⽔」としての効果もある。

経済産業省「⼤学における産学連携活動マネジメントの⼿引き」より

オプション契約、フィージビリティ契約
オプション契約

ライセンス契約の予約権を相⼿に与える契約（相⼿がOKと⾔えば予め提⽰した条件でライセンス契約成⽴）

ライセンス交渉にかける労⼒・時間を軽減•••

オプション期間（1年程度）
オプション料
実施許諾の条件

ライセンサー

フィージビリティス
タディ契約

提⽰された条件を前提にライセンスを受けるか否かを検討できる
相⼿⽅・実⾏可能性調査のための契約・相⼿⽅は、実証実験等を⾏い特許等の有効性を評価してライセンス交渉に進むか否かを決める

⽐較的受け⼊れられやすい•••
ライセンサー

実施許諾条
件については交渉の余地がある

検討期間
有償or無償実施許諾の条件は提⽰しない
相⼿⽅知財活⽤のための活動のポイント
 技術の営業活動をする• 外部TLOや地域企業の実態に詳しい地元銀⾏と連携する• 企業の課題を聴取し、⼤学側のシーズと結びつけた提案をする• 展⽰会に参加し、技術シーズ、ビジネスの提案を継続的に実施する• 外部技術移転機関を活⽤した市場調査や先⾏技術調査を通じて適正な実施許諾料の設定
 企業が取り組みやすい提案をする• 知的財産の有期の無償提供を実施する• 実⽤化に必要な技術に関する特許群等をパッケージ化して実施許諾する• 特許の”お試し利⽤”ができる有期・有償のオプション契約を提案する• オプション契約によって、⼤学教員による技術指導を受けながら、⼤学とともに特許を活⽤した製品化の道筋を検討する
 継続的に実施料が得られる仕組みを作る• 事業化が成功したものについては、さらに基本発明に関連する周辺特許を取得し続けておく• 相⼿企業が事業化した後も、事業に関する研究成果を継続的に提供する