特許が取れる出願／取れない出願

令和4年9月9日
特許法律事務所 樹樹
弁理士・弁護士 加藤 光宏

⾃⼰紹介
略歴
昭和63年 3⽉ 京都⼤学⼯学部航空⼯学科卒業
昭和63年 4⽉ 川崎重⼯業株式会社航空宇宙事業本部
平成 9年 1⽉ 弁理⼠登録
平成16年 4⽉ 名古屋⼤学法科⼤学院⼊学
平成21年12⽉ 弁護⼠登録、弁理⼠再登録、特許法律事務所 源 開設
平成23年12⽉ 特許法律事務所 樹樹 開設

役職等
⽇本弁理⼠会東海⽀部 副⽀部⻑（2016年）
愛知県弁護⼠会 情報問題対策委員会 委員⻑(2019年〜）
APAA コピーライト委員会 委員⻑(2021年〜）

E-mail : katomi@juju-law.jp

出願から特許査定までの⼿続
出願⼈
特許出願

特許庁

受理・出願番号付与

願書、明細書、特許請求の範囲、必要な図⾯、要約書（特許法36条1項、2項）
出願審査請求実体審査開始拒絶理由通知応答（中間処理）① ⼿続補正書により特許請求の範囲を補正する
補正は出願当初の書類に記載した範囲に限られる② 意⾒書により審査官の⾒解に反論す
る

発明が先⾏技術⽂献等に記載されている（新規性がない）等

特許査定
または拒絶査定

特許の主要な要件■ 発明であること（特２９条１項柱書）
発明とは、⾃然法則を利⽤した技術的思想の創作のうち⾼度のものをいう（特２条１項） 。
物の発明、⽅法の発明、製造⽅法の発明がある（特２条３項） 。

■ 産業上利⽤可能性があること（特２９条１項柱書）

利⽤できない例︓医療⾏為（⼿術⽅法、治療⽅法など）に関する発明■ 新規性があること（特２９条１項各号）

世の中に知られる前に出願しなければ特許を受けられない。
例︓テレビ、書籍、インターネットでの発表および製品の販売■ 進歩性があること（特２９条２項）

当業者が容易に思いつくような発明は特許を受けられない。
例︓従来製品の⼀部の単純な置き換え・・・キャスター付机
従来作業のコンピュータ化・・・伝票集計システム■ 先願であること（特39条）

新規性の判断⼿法
新規性の判断基準
1. 請求項ごとに判断
2. 請求項と引⽤発明の発明特定事項（構成要素）に相違点があれば新規性あり
3. 請求項に記載された発明の⼀部でも知られていれば新規性なし【請求項１】
バラの葉をアルコールで抽出するバラの葉抽出物の製造⽅法。
ｖｓ【先⾏技術】
バラの花びらをアルコールで抽出→ 葉と花びらが相違するため新規性ありと判断される【請求項２】
バラの葉をエタノールで抽出するバラの葉抽出物の製造⽅法。
ｖｓ【先⾏技術】
バラの葉をアルコールで抽出→ エタノールはアルコールに含まれるため請求項は公知技術に含まれることになり（右上図）、新規性なしと判断される請求項全体が公知の例

公知技術請求項の⼀部に公知技術を含む例

請求項

進歩性の判断⼿法
進歩性の判断基準
請求項に⼀番近い引⽤発明を１つ選ぶ
請求項と引⽤発明の構成要素の相違点を認定する相違点が当業者にとって容易なら進歩性なし【考慮される要素】
進歩性が否定される⽅向
技術分野の関連性
課題、作⽤、機能の共通性
引⽤発明の内容中の⽰唆
設計変更等か︖
先⾏技術の単なる寄せ集めか︖
進歩性が肯定される⽅向
有利な効果
阻害要因

進歩性の判断例（審査基準より）[請求項] 表⾯に 硬質炭素膜 が形成されたペットボトル。
[主引⽤発明]表⾯に 酸化ケイ素膜 が形成されたペットボトル。

[副引⽤発明]表⾯に 硬質炭素膜 が形成された 密封容器。

(刊⾏物には、酸化ケイ素膜のコーティングがガスバリア性を⾼めるためのものであることについて記載されている。)(刊⾏物には、硬質炭素膜のコーティングがガスバリア性を⾼めるためのものであることについて記載されている。)•••

請求項は主引⽤発明／副引⽤発明のいずれとも相違しているので新規性はある。
請求項と主引⽤発明の相違点は、硬質炭素膜か酸化ケイ素膜かという点ガスバリア性を⾼めるという点で課題が共通しているため、主引⽤発明の酸化ケイ素膜を副引⽤発明の硬質炭素膜に置換することは容易と考えられ、進歩性なしと判断される。

拒絶理由を⾒越した出願
拒絶理由が通知された場合の対応 → 意⾒書での反論および請求項の補正を検討する。
新規事項を追加する補正の禁⽌
補正は、出願当初の明細書、特許請求の範囲、図⾯に記載した範囲内でしか⾏うことができない（特許法17条の2第3項）
 明細書等に明⽰的に記載された事項
 明細書等の記載から⾃明な事項

 明細書には、補正のネタ（多様なネタ、多様な表現）を仕込んでおく（記載が少ない→拒絶理由に対して補正ができない→拒絶査定の可能性が⾼い） 拒絶理由への対応として有⽤な記載は、具体的な構成要素とその効果の組み合わせ
 出願時点で、拒絶理由を⾒越して、発明の内容を具体化・多様化しておくことが必要【請求項１】(A) 座⾯と、(B) 背もたれと、(C) 脚と、(D) 脚に取り付けたキャスターと(E) を備えるイス。

低反発、反発⼒○N、臀部に合わせた曲⾯、反発⼒分布がある、ドライ素材・・・
リクライニング機構、メッシュ、弾性素材、湾曲、上着⽤ハンガー・・・
移動補助部材、摺動補助部材、滑り部材、転動部材、ローラー、○○製マット・・

消しゴム付き鉛筆で考える(1/2)
【課題】
鉛筆と消しゴムを別々に使っていると紛失しやすい【発明（請求項）】
消しゴムを⼀体化した鉛筆【明細書】
⼀体化の具体例としては、鉛筆の端に消しゴムが接着されたものを記載【拒絶理由】

・鉛筆も消しゴムもそれぞれ周知の物品である。
・2つの物を⼀体化することも周知である（例︓札⼊れと⼩銭⼊れなど）。
・本発明は単なる寄せ集めに過ぎない。

【応答】

・有⽤な具体例がないので、補正できない。
・鉛筆と消しゴムを⼀体化することの困難さも主張できない。
・⼀体化することで紛失を防ぐことによる効果も主張できない。

（こうした課題や効果は札⼊れと⼩銭⼊れの例などで周知）

・鉛筆と消しゴムの寄せ集め以上の効果も主張できない。

消しゴム付き鉛筆で考える(2/2)
消しゴムを脱着可能、簡易な構造消しゴムが⾦具で⽌められているので、消す時に分離しない

https://item.rakuten.co.jp/tigercat/tce01970/より

http://koboq.jpn.org/blog/000300.phpよりhttps://omatsuribank.shop/shopdetail/000000000590/より

意匠性に優れる

消しゴム、鉛筆ともに脱着可能

消しゴムを使⽤する際に分離しにくい

https://allabout.co.jp/gm/gc/407209/より脱着可能。広い部分、狭い部分で使い分け可能。

消しゴムを使⽤する際に分離しない

特許3975183号の例

https://www.oyatsu.co.jp/product/babystar/list/より

特許3975183号の例
出願当初の請求項

⼀⾯側の複数の麺線と他⾯側の複数の麺線とを交互に横並びに連結配置してなる麺帯を短冊状に切断し、フライにしたことを特徴とするラーメン
スナック菓⼦。

↓拒絶理由（進歩性なし）

引⽤⽂献１には、⼀⾯側の複数の麺線と他⾯側の複数の麺線とを交互に横並びに連結配置してなる麺帯が記載されている。
即席麺
麺線を切断しフライにしてスナック菓⼦にすることは引⽤⽂献２－４の記載により知られているので、引⽤⽂献１に記載された麺体を切断しフライにしたスナック菓⼦は当業者が容易に想到し得たものであり、それによる効果も当業者が予想しえた範囲のものである。

特許3975183号の例
補正

⼀⾯側の複数の麺線と他⾯側の複数の麺線とを交互に横並びに型付けしてなる麺帯を短冊状に切断し、フライにしたことを特徴とするラーメンス
ナック菓⼦。
補正の根拠は、「００１４」に「型付けローラによる型付け」が記載されている。

意⾒書

補正後の本願請求項１によれば、⼀⾯側の複数の麺線と他⾯側の複数の麺線は、「型付け」されているため、引⽤⽂献１の如く、麺の側⾯が切られない（引⽤⽂献１では麺の側壁が切断⾯になっていることに特徴がある。）ため、味付け⼯程の着味時点で麺の内部から澱粉の流出が防げる。したがって、着味⽤味付け液の粘度の上昇を抑え、麺帯の表⾯をつるつるにし、麺帯同⼠がくっつき難くしている。
[引⽤⽂献][本願図2]↓
拒絶査定

引⽤⽂献は、 ⼀⽅の切り刃の凸部と他⽅の切り刃の凹部とが相対するように組み合わせ、 両ロールの間隔に麺帯が通ると、切り刃の凹凸部の形状に従って、麺線を成形しながら切り出すものであるから本発明における「型付け」に相当することが⾏われている。

特許3975183号の例
審判請求

本発明における「型付け」とは、・・・麺帯の⼆⾯に形成される各麺線の側⾯には切断⾯が・・・露出しないが、引⽤ ⽂献１では麺帯の⼆⾯に形成される各麺線の側⾯が切断⾯に・・・なることが最⼤の特徴であって、「型付け」には全く相当しない↓
拒絶理由

特許請求の範囲の記載が不明確である。
（上記主張が読み取れないという趣旨）

↓
⼿続補正書

↓
特許審決

⼀⾯側の複数の麺線と他⾯側の複数の麺線とを交互に横並びに連結配置してなる麺帯を短冊状に切断し、フライにしたことを特徴とするラーメンスナック
菓⼦。
↓
澱粉を加えた⼩⻨粉を原料とする圧延シートを作成し、該圧延シートの⼆⾯に、カッターを兼ねた型付けローラにより、複数の⾓棒状の麺線を横並びに、⼀⾯側の麺線の腹⾯を他⾯側の麺線間に、他⾯側の麺線の背⾯を⼀⾯側の麺線間にそれぞれ交互に表れるように形成してなる麺帯を、短冊状に切断し、フライにしたことを特徴とするラーメンスナック菓⼦。

まとめ
 新規性、進歩性がないという拒絶理由に対しては、引⽤⽂献に記載されていない相違点を具体的に主張する必要がある。
 広い抽象的な概念だけを出願書類に記載した場合、拒絶理由が通知されると⼗分に応答することができない。 応答するためには、具体的なアイディア（バリエーション）が⼗分に記載されていることが必要となる。
 権利範囲は広い（限定事項が少ない）⽅が良い。 具体的なアイディアだけでは、権利範囲が狭くなってしまう。

 具体的なアイディア（下位概念）と、それを包含する中位概念、上位概念が網羅的に記載された出願が、特許を取ることができる出願ということになる。