管理職視点での知財活動2024 年 4 月 26 日

特許法律事務所
弁理士・弁護士樹樹

加藤光宏

自 己 紹 介
略歴京都大学 工学部 航空工学科卒業
川崎重工業株式会社航空宇宙事業本部
弁理士登録
名古屋大学法科大学院卒業
弁護士登録、弁理士再登録、特許法律事務所 源 開設
2011 年 12 月 特許法律事務所 樹樹 開設
1988 年 3 月
1988 年 4 月
1997 年 1 月
2008 年 3 月
2009 年 12 月

役職等2016 年
2019 年～ 2023 年

日本弁理士会東海支部 副支部長
愛知県弁護士会
情報問題対策委員会 委員長

2021 年～ 2022 年 APAA コピーライト委員会 委員長
2024 年
日本弁理士会東海会 副会長

TEL

弁理士・弁護士〒460 - 0002
名古屋市中区丸の内三丁目 9 番1 6 号 丸の内YSビル 5F - B
0 5 2 - 2 1 2 - 8 1 0 0 FA X 0 5 2 - 2 1 2 - 8 1 1 1 E - m a i l k a t o m i @ j u j u - l a w . j p

加藤光宏

1 管理職視点での知財活動

知財確保

知財経営・知財戦略
・知財を踏まえた経営戦略
・知財を踏まえた開発戦略
・IP ランドスケープ

・新たな知財の創出（発明等）
・知財のノウハウ化・権利化

知財活用
・権利行使による模倣防止・ライセンス

会社の知財活動知財防御
・他社知財の侵害回避
・侵害発生時の対処

■IPランドスケープとは

IP ランドスケープとは「経営戦略又は事業戦略の立案に際し、（1）経営・事業情報に知財情報を取り込んだ分析を実施し、（2）その結果（現状の俯瞰・将来展望等）を経営者・事業責任者と共有すること」「経営戦略に資する知財情報分析・活用に関する調査研究」報告書より

特許庁ホームページより

2 知財を侵害した場合の影響■特許権にはどのような効力があるか︖
特許権発生

現在

（独占 排他権）

特許権者は自ら実施または実施許諾できる損害賠償請求権（民 709 条 )侵害による損害の金銭賠償を請求できる

既に起きてしまった侵害の精算
過失の推定（特 103 条）「特許権の存在を知らなかった」という言い訳は通用しない

差止請求権（特 100 条）

侵害の停止又は予防を請求できる

将来生じる侵害の停止
・製造済みの製品は廃棄

・製造中止
・製造に必要な金型等も廃棄■特許権侵害の特殊性
一般の不法行為

特許権侵害（交通事故など）

比較的明確（事故発生など）争点になりやすい
過失の有無、過失割合、過失相殺など

侵害行為

故意または過失重要な争点になる・侵害の成否は請求項の解釈に依る・一定の要件下で均等侵害となる場合もある
・先使用権などの抗弁権も問題となる過失が推定される（特 103 条）

・「特許権の存在を知らなかった」という言い訳は通用しない・過失の有無が争点になることはほとんどない

因果関係が争点になることもある

因果関係侵害により損害が発生したことは立証が必要だが、あまり困難ではない損害額の立証が求められる損害の発生損害額の立証が非常に困難であるため、損害額の推定規定がある（特 102 条）

■ 損 害 額 の 推 定（ 特 1 0 2 条 ）特許法では以下の3つのオプションが用意されている。

（事案に応じてどれを利用しても良い。並行して主張することもある。）(1)逸失利益（特102条1項）

権利者

模倣品

模倣品がなければ、その分、当社の製品が売れていたはずなのに…

損害＝製品1個当たり権利者が得られる 利益

×侵害品の販売数量(2)侵害者利益（特102条2項）

権利者

儲か侵害者がなければ、当社もあれくらいは、儲かったはずなのに…

損害＝製品1個当たり侵害者が得られる 利益(3)実施料相当額（特102条3項）

侵害に対して事後的に定める実施料は通常の実施料率より高額になる

♪

ったゃ
っち

侵害者

×

侵害品の販売数量

限界利益と解されている侵害品の － 侵害品の製造販売に売上高直接関連した経費

控除可能︓原料費、運送費など控除不可︓人件費、広告費など損害額は侵害者が得た通常の利益以上となることがある■顧客への影響
侵害品の製造、使用、販売は、それぞれ独立に侵害行為となる取引先との信用確保が重要
・ 取引先から在庫回収、売買の対価を返還
・ 取引先で発生する損害賠償責任を負担することもある
実店舗での販売
製造

売価●円

侵害品

売価 （●＋店舗利益）円
侵害品

オンラインショップ
での販売
侵害品

売価 （●＋店舗利益）円

権利者は、誰にでも（全員にでも）権利行使が可能

侵害品

社内で使用

3 侵害を回避するために■ 侵 害 予 防 調 査（Freedom To Operate調査） の 重 要 性
特許権侵害では過失が推定される（特 103 条） 「特許権の存在を知らなかった」という言い訳は通用しない＝製品の発売前に自社製品が他人の特許権を侵害しないことを事前に調査し確認しておくことが重要︕（他人の特許権を侵害していれば発売した瞬間から損害賠償の対象となる）■調査の種類と実施時期の目安
研究開発

先行技術調査・開発の方向性や特許性を確認するための調査・先行文献全体が調査対象となる（請求項に限らず明細書、図面のどこかに書かれていれば特許性は認められない）

製品化

量産開始

FTO 調査・侵害を予防するための調査
・第三者の特許権の請求項が対象製品（予定）が含まれるか︖
・調査対象が具体的になっている時期
・先行特許が発見された場合に取り返しがつく時期

販売
無効調査
・第三者の特許権を無効にするための調査
・第三者の特許の請求項の新規性
進歩性を否定する文献を見つける
・発見すべき文献の内容を想定して調査することが多い
・先行文献全体が調査対象となる（請求項に限らず明細書、図面のどこかに書かれていれば特許性は認められない）

■侵害予防調査（Freedom To Operate 調査）の実施
調査すべき対象技術を特定する開発中の製品に対して、第三者の特許が成立している可能性がある技術的特徴をピックアップ
費用・時間とリスクのトレードオフが必要

調査の実施または依頼漏れのない調査をすることが重要請求項が調査対象となるノウハウを要するので委託した方が良い
分類検索
IPCFI
F ターム

国際的に統一された分類コード
IPC を細分化した日本独自のコード
FI を技術的観点から区分したもの

両者を併用することが好ましい
キーワード検索・発明に関連するキーワードで検索
・可能な限り広く類義語を用いる

人工知能、AI、エーアイ、機械学習、深層学習…

・「～を含まない」検索は御法度

■特許調査の手順
調査対象のポイントを一文で表現する( 例 ) 体の前後両方に飾りを作る着物の帯の結び方（お試し検索のために行うものなので、厳密・正確に特定する必要はない）

お試し検索キーワードを抽出して検索をしてみる

・概ね近いものを 1~2 件見つけることが目的
・全文検索で件数が多い場合は、要約検索などに絞り込んでもよい

検索式の検討

お試し検索で見つかった文献を手がかりにして、分類コード、キーワードを抽出し、検索式を検討する

本検索およびスクリーニング

本検索を実施し、ヒットした文献を 1 件ずつみて絞り込みを行う

4 侵害発覚︕どうする︖
警告書が届いたら、まず事実確認
特許第●●号は、存在するか︖

・J-PlatPat や特許原簿で確認する・特許料が納付されておらず消滅していることもある

株式会社＊＊

御中

発信者と特許権者の関係は︖

・発信者は会社になっているが、特許権は代表者個人が有していることもある

製品●●の製造販売実績、取引先は︖
製品●●の製造販売は続けてもいいの︖

侵害の成否検討、対応策の検討
製品●●は、特許権の権利範囲に属するか︖
・J-PlatPat で出願経過一式の書類を取り寄せる
・出願経過、請求項を踏まえて権利解釈・均等範囲も検討に入れる

無効理由（またはその見込み）はあるか︖
・必要に応じて無効調査を実施する先使用権などの抗弁権はあるか︖
設計変更や製造中止などの余地はあるか︖
ライセンス、解決金などの和解条件は︖
回答書の送付

内容証明送るのも面倒…
侵害してないのなら無視してもいいんじゃない︖

2024 年●月●日
株式会社●●代理人
弁護士 ●● ●●ご通知

当社は、特許第●●号にかかる特許権を有しています。
貴社が製造販売する●●は、本件特許権を侵害しています。
つきましては、本件製品の製造販売の停止、在庫の廃棄をし、その報告を求めます。
また、これまでの販売実績の報告を求めます。
2024 年●月●日までに回答をお願いします。
期限を守らないとどうなるの︖

2024 年●月●日

株式会社●●代理人
弁護士 ●● ●● 先生
回答書

株式会社＊＊

2024 年●月●日の貴信を拝受しました。
当社の●●は、・・・・という点で貴社の特許第●●号にかかる特許権を侵害していないものと考えます。
また、本件特許には、・・・の無効理由も存在いたします。
従って、貴社の要望に応じることはできません。

■権利内容の確認
権利者等は、J-PlatPat の経過情報で確認できる。

特許原簿で確認する方が確実。
権利の存否は、ここで分かる
特許権者は甲区に記載されている特許権者は代表者（個人）なのに、会社名義で警告書が来ていることもある
代表者が特許権者なら、会社は権利行使できるの︖

専用実施権（乙区）、通常実施権（丙区）、質権（丁区）の記載
特許原簿には、権利内容（請求項等）は掲載されていない。

（権利内容は特許公報で確認する必要がある。）

■先使用権の立証
先使用権（特許法 79 条）が認められるためには立証が必要となる
1 出願人と別ルートで発明を知得すること
2 事業の実施または事業の準備をしたこと
3 2 が相手の出願より早いこと証拠が十分にあるか︖が非常に重要

特許庁 「戦略的な知財管理について」より

■回答書、交渉
回答書
誠意ある対応を示す

・嘘やごまかし、誹謗中傷などはしない

侵害を安易に認めない

・一旦、認めると後で撤回するのは困難
・できる限り侵害を否認する
・権利者の侵害についての主張が不十分なときは具体的な説明を求める
・可能であれば、無効理由も主張する・バランスを考えて反論する（侵害の可能性があるときは）製造販売を中止したことを伝え、和解条件の提案をするストーリーに気をつける

× 侵害だから和解条件を提案する、○ 侵害は認めないが早期解決を図るため「交渉段階限り」という提案はよくある

交渉

訴訟、ADR など

落とし所を意識して交渉する（権利者） 侵害を停止できれば OK
解決金は●●円なら OK など（侵害者） 製造販売の中止はやむなし
解決金は●●円なら OK など

侵害の成否について明確な決着はつかないことが多い

・和解する場合の「解決金」の解釈（権利者） 損害賠償と（侵害者） 早期解決のための方策
・金銭の支払いを伴うときは和解書は必須

適当なところで見切りをつけることも必要

・1 ～ 2 回で主張は概ね出尽くす
・訴訟等に進むか、断念するか

■無視という対応はありか︖

︕

無視︕

視

無拒

領受

否︕

拒領受︕

否

出

不送達完了

警
告書

警
告書

提訴

訴
状
送達付
郵便︕

頭︕

視

無敗訴

訴
訟期
日判
決

強制
執行

財産開示

5 管理職としての責任新技術・新製品の開発

新製品に結びつかない研究・開発
重複した研究・開発
他社特許が多数ある分野での研究・開発

知財による自社技術・製品の保護
新技術の出願漏れ
秘匿しておきたい技術の漏洩
出願が散発的
ポートフォリオが構築できない

第三者の特許権侵害を回避

侵害予防調査が不十分・不適切
事前のクリアランス対策が不十分

管理職は悩ましい︕
忙しいんだから担当者任せにしちゃえば︖

多様な面で指揮監督が必要

第三者の特許権を侵害してしまった場合の対処
侵害への対応の遅れ
担当者の報告を鵜呑みにした対応
安易な決断による損害の拡大

人材育成

担当任せではマズイとはいえ、任せなければ育たない■管理職の法的責任（会社法 330 条） 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
（民法 644 条） 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
取締役の場合委任関係
法定の 善管注意義務 あり

指揮監督
部下
（被用者）

取締役でない場合

管理職（事業を監督する者）

雇用関係
指揮監督という職務上、善管注意義務 を負うこともある
会社

使用者責任を負うこともある

特許権侵害等について、管理職が個人として責任を問われる場面もあり得る
民法 715 条 ( 使用者責任 )１ ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、・・・。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
３ 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

■取締役の責任についての事例
知的財産高等裁判所

平成３０年０６月１９日判決

平成 30 年（ネ）第 10001 号

原
告︓フルタ電機株式会社
本件特許︓生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置
・被告装置が本件特許権侵害であるとし、差止請求、損害賠償請求し、認められた。
・被告 A に対しても損害賠償請求し、認められた。
被被告︓有限会社白石海苔機械センター
告 A︓被告の代表取締役
他︖

なぜ会社が特許権を侵害すると代表取締役まで損害を賠償させられるのは普通なの︖

裁判所の規範

被告Ａは、被告の事業全般を統括していたのであるから、被告の取引実施に当たっては、第三者の特許権を侵害しないよう配慮すべき義務を負っていたというべきである。

具体的な判断H22.6. 4 被告 A は、特許権侵害の通知書を原告から受領
H24.1.12 被告 A は、原告と渡邊機開（取引先）との和解に関する通知を受領
この時点で、被告Ａが被告装置につき専門家に問い合わせるなどの調査等をせず、被告装置の販売を中止しなかったからといって、重過失があったとすることはできない。
H26.10.8
H26.11.4

東京地裁が仮処分事件で、被告装置が本件特許権侵害である旨の心証を開示した
東京地裁が渡邊機開による被告製品差止めの仮処分決定をした旨、原告が被告に通知

被告Ａは、被告装置が本件特許権を侵害するおそれが高いことを十分に認識することができた。
ところが、被告Ａは、専門家の意見を聴取するなどの検討をした形跡もないまま、取引を継続し、さらに被告装置の型式名について工作をするなどした。

■使用者責任の事例
大阪地方裁判所

原

平成１０年７月２９日判決

平成８年（ワ）１１６２８号

告︓日本ゲームカード株式会社
・パチンコ遊技向けプリペイドカードを、被告会社（加盟店であるパチンコ店）において店ぐるみで契約に反した変造カードを使用したとして損害賠償を求め、認められた。
・ 被告 A に対しても損害賠償を求め、認められた。

被告会社︓T 観光株式会社
被告 A ︓被告の取締役（代表取締役の夫）︖

なぜ代表でない取締役まで損害を賠償させられるのは普通なの︖

裁判所の判断の趣旨

カードを加盟パチンコ店が変造して自ら使用することはもとより、その不正使用を黙認することはカード発行会社との関係で契約に違背する行為である。
加盟パチンコ店の事業一切を監督する地位にある者には民法７１５条２項による賠償責任がある。

具体的な判断パチンコ店の売上やカード枚数ごとの売上に不自然に操作したと考えられる点が存在する。
カードの記録枚数も異常だが、被告会社が、これに気付きながら放置したことが推測される。
パチンコ営業店舗では、客が不正を行うことが往々にしてみられるから、従業員が不正発見のために神経を尖らせているであろうから、このような異常なカード枚数に、従業員が気付かないはずがないと考えられる。
変造グループ団による行為ではなく、被告の会社ぐるみの行為であると考えられる。

6 知財で活躍する管理職になろう︕
知財活用の知識

技術の知識・経験

クロスライセンス

オープンクローズ戦略

知財経営戦略

知財ミックス

先使用権

特許ポートフォリオ

共創

IP ランドスケープ

知財にはまだまだ活躍の場がある︕

チーム力

日経新聞 2019 年 5 月 12 日より

■クロスライセンスのそろばん
B社

A社

A 特許
A 生産量

B 特許
B 生産量

1件
100 万個A 社の支払額

B 社の支払額

1 件 ×100 万個 =100 万円

B 特許

特許の価値を高めるか、件数を増やして対抗
10 件
100 万個A 社の支払額
1 件 ×100 万個 =100 万円

B 特許

1 件 ×10 万個 =10 万円

A 生産量

A 特許
A 生産量

A 生産量

1件
10 万個

A 特許

特許 1 件につき1 円／個でクロスライセンス

B 生産量

B 特許
B 生産量

1件
10 万個

B 社の支払額
10 件 ×10 万個 =100 万円
A 特許

B 生産量

■オープンクローズ戦略
自社の特許権の一部を、他社に開放またはライセンス（オープン）し、自社にとって重要な部分（技術的に重要な部分や利益をもたらす部分）は秘匿したり特許権で囲い込む（クローズ）戦略

クローズ

読み取り装置の製造販売、実施許諾等で利益確保︕

読み取り装置

特許番号： 特許第 3593950 号
特許権者： 株式会社デンソー
発明の名称：二次元コード読取装置 他

QR コードの名称も商標で保護（商標登録第 4075066 号他）

オープン
QR コードQR コード自体は、誰でも広く利用でき、普及促進︕

特許番号：
特許権者：

特許第 2938338 号
株式会社デンソー
株式会社豊田中央研究所
発明の名称：二次元コード他

■先使用権• 特許出願は公開されてしまうので、技術によってはノウハウとして秘匿することも有用• 秘匿する場合は、第三者が特許権を取得しても対抗できるように先使用権の確保が重要• 秘匿するか出願するかは、以下のような要素を総合的に考慮して検討する
特許性があるか︖

YES

NO

グローバルに展開する事業か︖

NOYES

技術内容、管理体制において秘密としての管理が可能か︖

YES

NO

侵害発見が困難な技術か︖

YES

NO

管理能力に見合う秘匿価値があるか︖

YES

NO

放置 or ノウハウ

（積極的に出願する意義なし）

特許出願（出願にあたってノウハウの不用意な開示を避けるよう工夫する）

先使用権（秘密管理も重要）■特許ポートフォリオの考え方

自社技術は特許ポートフォリオで護る独占を狙う技術分野（BP-G) では、高密度に特許ポートフォリオを構築

クロスライセンスを狙う技術分野（BP-F)
では、広い技術範囲をカバーできるよう特許ポートフォリオを構築する

小嶋輝人、上柳雅誉「プロアクティブな知財活動の勧め〜セイコーエプソンの場合〜」
LES JAPAN NEWS,Vol.62, No.2, June 2021 より

■株式会社ユニオンの知財戦略本社所在地：大阪市
ドアハンドルの専業メーカーとして成長してきた建築用金物、住宅用製品、防護柵などを扱う

施工例

株式会社ユニオンホームページより・発注の流れとしては下流に位置するが、最上流と共創することにより、受注を確保している・品質・技術に対する信用があるからこそ共創が可能

建築家、設計者
名古屋観光ホテル

発注の流れ

建築会社
デザインを共創

発注の流れ

建築家等のデザインも尊重（権利譲渡を受けることもある）

ドア製造会社
発注の流れ

ドアハンドル

株式会社ユニオン

積極的に意匠で保護を図る

御園座

■知財情報の活用例～きっかけは 1 枚のパテントマップだった
が社
他
合り組

取に事業︕
うも、競先込み す︕
り売 りま
わか新規数件特許 した︕の企業 てみまの分野 作成しのそ トをリス

情報交換ってかわ ︕
がド ますン
レ 立ちト
技術 にも役開発