中小企業のための知っておきたい契約知識～秘密保持・共同開発～
令和3年8月4日
特許法律事務所 樹樹
弁理士・弁護士 加藤 光宏

⾃⼰紹介
略歴
昭和63年 3⽉ 京都⼤学⼯学部航空⼯学科卒業
昭和63年 4⽉ 川崎重⼯業株式会社航空宇宙事業本部
平成 9年 1⽉ 弁理⼠登録
平成16年 4⽉ 名古屋⼤学法科⼤学院⼊学
平成21年12⽉ 弁護⼠登録、弁理⼠再登録、特許法律事務所 源 開設
平成23年12⽉ 特許法律事務所 樹樹 開設

役職等
⽇本弁理⼠会東海⽀部 副⽀部⻑（2016年）
愛知県弁護⼠会 情報問題対策委員会 委員⻑

本⽇のメニュー
1 契約の基本
2 秘密保持契約のポイント
3 共同開発契約、共同出願契約のポイント
4 現実的な問題への対処法

1 契約の基本
契約の成⽴、契約書の位置づけ• 契約は「申込み」と「承諾」（合意）によって成⽴する• ⼀部の契約（保証契約など）を除き⼝約束でも契約成⽴申込み（売ってください）
BOOK

承諾（売りましょう）

証拠としての契約書
契約書＝処分⽂書
当事者の意思表⽰を表した⽂書cf）報告⽂書

売買契約成⽴通常はその場で本を渡し、代⾦を⽀払うので即時に契約終了

契約書はなぜ作成するのか︖

1. 合意したという事実、内容の明確化• 契約してから時間が経つと、⾔った／⾔わないの紛争になる• 内容を⽂章化しておかないと相互の認識が異なることがある
2. 責任追及するための証拠となる• ⼝約束を⽴証するのは難しい

裁判官は訴訟において⾃由⼼証で判断する。とはいえ、処分⽂書に記載されている内容と抵触する事実を認定することは特段の事情がない限り経験則違反となり許されない。
・・・だから、契約書の内容は重要︕

ところが、特段の事情が認められる例は、少なくない。
・・・不利な契約書があっても、諦めるな︕

契約が争われた事例〜⾃動更新条項［判例］東京地判平１４．６．２５
Ｈ６年度契約（⾃動更新条項あり）「…申出がない場合には、本契約は同⼀条件で期間満了の⽇から⼀年間更新されるものとし…」

事件の概要原告

パチスロ機製造
毎年、更新

Ｈ９年度

被告から契約更新の申出なし
パチスロ機製造は継続

Ｈ１１年

原告が被告を特許権侵害で提訴…

実施許諾を受けた業者は、設備を備え、⼈員を雇⽤するのだから、この契約は、その性質上、⼀年限りで終了することを予定した契約ではなく、継続することを前提とした契約と解することができる。

Ｈ８年度

被告

…

裁判所の判断Ｈ６年度〜

Ｈ８年度契約（⾃動更新条項なし）「甲は、…特段の事由がない限り当該契約の更新を拒絶できないものとする。」

パチスロ機の特許権について実施許諾

実施許諾がＨ９年度以降も⾃動更新されているか否かが争点

契約と法律の関係
法
強⾏規定（当事者の合意でも排除できない）
例）公序良俗違反、職務発明の対価(?)、独占禁⽌法など

律
任意規定（当事者の合意で異なる定めが可能）

契約の意義
法律と異なる契約は無効となる可能性あり（法律を知っていないと⾃⼰満⾜で終わってしまう）• 契約で法律の内容を具体化
例）取引の⽬的物、代価、⽀払⽅法など• 契約で法律と異なる規定（特約条項）例）当事者の責任軽減など• 法律で定めていない事項について取極め

契約⾃由の原則はあるが、何でも取極めできる訳ではない

１ 合意内容が可能であること･･･････････････タイムマシンの売買契約
２ 合意内容が確定していること･････････････ ⽀払えるようになったら代⾦を払う
３ 合意内容が適法であること･･･････････････代⾦の⽀払いに代えて覚せい剤を○○グラム渡す
４ 合意内容が社会的妥当性のあること ･････ 違反駐⾞には⾦１０万円の罰⾦を請求します独占禁⽌法に注意 公正⾃由な競争の確保を⽬的とする法律
 私的独占、不当な取引制限、不公正な取引⽅法を禁⽌ 違反すると公正取引委員会の排除措置命令
 排除措置命令に従わない場合は罰則
不公正な取引⽅法の例
 再販価格拘束

直接の販売先による再販価格だけでなく、再再販価格の拘束も含む「正当な理由」が認められるのは⾮常に限定的

 排他的取引（⾃社への全量販売、⾃社からの全量購⼊の義務づけ等）

杓⼦定規な判断基準がある訳ではなく市場閉鎖効果という観点から判断される。シェ
ア10％以上が⼀つの基準と⾔われるが、絶対的なものではない。

 代理店などの販売地域制限、販売先制限

地域制限（受注することは許容）は、違法でないとされているが、有⼒なメーカーが制限をかけるとともに、これによって競争阻害効果が⽣じる場合は違法と解されている。

 ライセンス契約における制限

ライセンサス契約において、原材料等の品質⼜は購⼊先を制限する⾏為は、当該技術の機能・効⽤の保証等から必要性が認められる限度にとどめる必要がある。

7

ライセンス契約〜改良発明の取扱
ライセンシーが実施をする中で改良発明が⽣まれることがある
ライセンサー

特許権

実施許諾

できれば使いたい

ライセンシー

改良発明

予め実施許諾中に条項を盛り込んでおく•

改良発明の報告義務•

通常実施権の許諾義務（グラントバック）•専⽤実施権の設定義務（グラントバック）•改良発明の譲渡義務（アサインバック）

独占禁⽌法違反の可能性契約書〜ここに注意 (1) 契約書は完結させるべし︕
契約書案・修正の繰り返し

未完成のまま放置

取引開始

未完成の契約書は紛争に役⽴つか︖
 契約書のバックデートは避けるべし︕
× 契約⽇として現実の締結⽇よりも過去の⽇付を記⼊○ 遡及適⽤条項を設ける
・本契約は2020年4⽉1⽇から適⽤する・本契約の有効期間は2020年4⽉1⽇から1年とする

契約書〜ここに注意 (2) 義務条項をチェックせよ︕
有利な契約を狙うのではなく、不利な契約を回避することを考える「・・・を⽀払う」のような明⽂の条件だけでなく、隠れた義務条項にも要注意例） 個別契約は甲の注⽂書に対して⼄が承諾書を交付することにより成⽴する 第三者の⾏為を規定しない︕○条（引渡し）甲は⼄に対して製品を引渡し、A社がこれを保管する○条（秘密保持）
⼄が、甲の許諾を得て秘密情報を第三者に開⽰するとき、当該第三者は本契約と同等の秘密保持義務を負う。

契約書の書式
特許権等実施許諾契約書○○（以下「甲」という。）と○○（以下「⼄」という。）とは、以下に定める発明に関して、本⽇、次の条項によって実施許諾契約（以下、「本契約」という。）を締結する。
第１条 甲は⼄に対し次の発明について通常実施権を許諾する。
特許第○○○号 発明の名称＊＊＊＊＊
第２条 甲は、⼄の同意を得ることなく、本発明の実施を⼄以外の者にも許諾できる。
第３条 ⼄は、甲に対し本契約の契約期間中に製品売上⾦額の○％の⾦額を実施料として⽀払う。
︓
第＊条 本契約に関する訴えは、⼤阪地⽅裁判所を第⼀審の専属的管轄裁判所とする。
第＊条 本契約書は、甲⼄間の完全なる合意を記載し、本契約締結以前のすべての書⾯、⼝頭の合意または了解事項に優先する。
本契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲および⼄がそれぞれ１通を保管する。
令和○○年○⽉○⽇
甲 ○○○○
印
⼄ ○○○○
印

表題前⽂

本体部分

• 定義
• ライセンスの許諾• 技術指導• ロイヤルティ• 改良発明の取り扱い• 販売促進• 契約期間と解約• 秘密保持• 保証と責任• 紛争処理完全なる合意(Entire Agreement)
末尾⽂⾔（正本の数は印紙代に影響）
署名（記名押印）

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2 秘密保持契約のポイント
秘密保持契約書の必要性
東京地判決平成16年8⽉30⽇

原告・ガラス管の製造を委託（製造委託契約書）
・ガラス管引伸機PY-6を無償貸与
・秘密保持契約書は作成せず

秘密保持契約違反に基づき差⽌請求裁判所の判断 → 秘密保持契約の成⽴を否定
••
•
•
•

被告
他社を介してガラス管を販売
⼀般
ユーザ

秘密保持契約書が交わされていない
秘密保持契約締結の時期、場所、状況等につき具体的な詳細が不明
保持義務の内容、範囲等が明らかにされていない
PY-6は市場に流通する市販品である
原告は、「被告が隠れて⾃社開発していたことを⾃認し謝罪した」と主張するが、いかなる点についての謝罪かは明らかではない

秘密保持契約（ＮＤＡ）と営業秘密
不正競争防⽌法では営業秘密の不正取得・利⽤等を保護している（不競法2条1項4〜9号）↓（不競法2条6項）①秘密として管理されている（秘密管理性）②事業活動に有⽤な技術上または営業上の情報（有⽤性）③公然と知られていない（⾮公知性）
・ 秘密保持契約（ＮＤＡ）の有無ががないと営業秘密としての保護もうけにくくなる・ 提⽰する情報（または送り状）にも「秘密」を明⽰［判例］東京地判平２５．６．２６
原告個⼈プログラマー

被告

不動産業者

H21.1.16 物件広告⽤プログラム制作、被告にＵＲＬを開⽰（パスワード設定なし）
H21.5.31 請負契約の成⽴で紛糾
原告は被告に対し、プログラムの使⽤を牽制する内容証明送付
H21.7.17 被告は、ＵＲＬを⽤いてプログラムにアクセス

裁判所

 H21.7.17にプログラムはアクセス可能だった
 被告に秘密保持契約などによる義務が課せられていなかった
 内容証明送付後もアクセス制限等の措置を講じていなかった

プログラムの秘密管理性を否定

秘密保持契約（ＮＤＡ）のポイント(1) 双務契約ではない︕○条 甲及び⼄は秘密情報を第三者に開⽰⼜は漏洩してはならない↓
甲、⼄それぞれに義務を課しているが、交換条件になっている訳では無い（双務契約ではない）
甲が漏洩等したからと⾔って、⼄も漏洩等してよいということにはならない 開⽰・漏洩の禁⽌だけでなく⽬的外使⽤の禁⽌が重要○条 甲及び⼄は、秘密情報を本契約の⽬的以外に使⽤してはならない。
・開⽰、漏洩に基づいて損害賠償請求することは⾮常に困難
・⼀⽅、⽬的外使⽤は⼤きな⾜枷になり得る製品Aの共同開発の⽬的で開⽰された
秘密情報

製品Bの開発に利⽤すれば⽬的外使⽤となる

秘密保持契約（ＮＤＡ）のポイント(2) 実効性を⾼める⼯夫をしておく・「⼀切の情報」を対象とすると⼀切が漏れる︖→ 「秘密」と明⽰したものを対象にするなど・契約は法務部が締結するが、現場（担当者）はその内容を知らないこともある︖→ 秘密情報にアクセスできる従業員・役員を限定するなどそれらの者への秘密保持義務を周知させることを規定するなど・委託先、関係会社は第三者に含まれない︖→ これらが第三者に該当するか否かを明記しておくなど

 残存条項について・契約終了後も秘密保持義務を継続させる・不当に⻑い期間を設定すると無効とされることがある（3〜5年程度が多いように思われる。）

秘密情報とは（定義条項）○条 「秘密情報」とは、甲および⼄が本契約に基づき相⼿⽅に開⽰する技
術上または営業上の情報のうち秘密であることが明⽰されたもの（⼝頭での開⽰においては30⽇以内に開⽰内容および秘密である旨を記載した書⾯を交付したもの）をいう。ただし、次のいずれかに該当するものは、除外される。
「該当することを① 開⽰前に公知であったもの立証できるもの」② 開⽰前に受領者が有していたものとする例もある③ 開⽰後に受領者の責によらずして公知になったもの④ 正当な権限を有する第三者より秘密保持の義務なく⼊⼿したもの⑤ 秘密情報を使⽤・参照することなく受領者が独⾃に開発等したもの⑥ （法律等の規定により開⽰が義務づけられるもの）
2 以下に掲げるものは、前項の秘密情報に含まれる。
① 本件製品のサンプルおよびその原料、製造⽅法② 本件機械学習に供する学習データ

秘密情報を具体化した方が実効性が高い！

秘密保持契約（ＮＤＡ）の内容【重要な条項】
1条（⽬的）
秘密情報を開⽰する⽬的など
2条（定義）
秘密情報とは3条（秘密保持）第三者への無断での開⽰、漏洩の禁⽌など
4条（使⽤）
⽬的外使⽤の禁⽌5条（返還）
契約終了時などにおける秘密情報の返還・廃棄義務6条（残存条項）3〜5年程度とすることが多い【オプション】
・ 秘密情報の管理義務
・ 秘密情報の複製等の制限
・ 秘密情報を相⼿⽅に開⽰する義務はないこと
・ 秘密情報の開⽰は知財のライセンス、譲渡等を意味するものではないこと
・ 秘密情報の開⽰は将来の取引を約束するものではないこと
・ 損害賠償・ 解除（秘密漏洩時の取り扱い）
・ 専属管轄不利な契約の回避
契約は当事者の⼒関係に左右されるため、⾃⼰にとって不利な内容でも締結せざるを得ないときもある

 秘密情報に該当しないことの⽴証準備をしておく① 開⽰前に公知であったもの← ここに逃げる︕② 開⽰前に受領者が有していたもの③ 開⽰後に受領者の責によらずして公知事前に有していたことを⽴証できるようにしておくになったもの
・ タイムスタンプの活⽤④ 正当な権限を有する第三者より秘密・ 特許出願など保持の義務なく⼊⼿したもの⑤ 秘密情報を使⽤・参照することなく受領者が独⾃に開発等したもの

 （不要な）情報をもらうことを極⼒回避する

3 共同開発契約、共同出願契約のポイント
共同出願契約〜共有の問題点
共同開発

アプローチ

Ｂ社 独⾃の技術
両社の技術基盤への依存度は多様
共同開発
契約
共同開発した技術は共同出願

独⾃の技術を共同開発の成果から区別しておく

単独発明の取扱

開発結果

技術４

技術３

技術２

技術１

Ａ社 独⾃の技術

出 願
1. 共同の発明については共同出願することが必要（特38条）↓違反すると拒絶理由（特49条②）
無効理由（特123条Ⅰ②）
移転請求（特74条）
2. 審判請求も共同権利活⽤共有の特許権の取扱• 持分の譲渡等について他の共有者の同意が必要（特73Ⅰ）• 各⾃、実施は⾃由（特73Ⅱ）• 実施権の許諾にも他の共有者の同意が必要（特73Ⅲ）（特132条Ⅲ）

共同出願
契約• 出願の要否• 出願の内容• 外国出願の要否で合意できないおそれ• 実施以外の権利活⽤に制約が⽣じる• 単独で権利⾏使ができるか共同開発契約の内容【重要な条項】
第1条 共同開発の内容
第2条 相互の役割分担
第3条 費⽤負担第4条 連絡協議会
開発内容の変更等について合意の場を設ける

第5条 情報交換等の協⼒関係
第6条 競業避⽌第7条 知的財産権の帰属
共同の成果は共有とすることが多い

第8条 秘密保持第9条 解除

共同開発からの離脱を考えておくことも重要【オプション】
・実施許諾
・事業実施時の取極（協⼒関係、改良発明の取り扱いなど）

共同出願契約の内容
第1条 出願対象の特定発明の名称等で特定する。出願後に願番で特定することもある。

第2条 相互の持分
第3条 費⽤負担第4条 ⼿続をどちらが主として⾏うか、相⼿⽅の意思の確認義務同意が成り⽴たない場合にどうするかを考えておくことも必要。

第5条 外国出願の取り扱い
第6条 実施許諾

⼤学等との共同出願では不実施補償が問題となることもある。

第7条 持分放棄
第8条 第三者との紛争

特許無効審判などで第三者から攻撃される場合侵害訴訟など第三者を攻撃する場合

第9条 改良発明等の取り扱い
第10条 秘密保持第11条 解除

共同開発・共同出願戦略
 川上企業（原料）と川下企業（製品）との共同開発
共同開発・共有特許（原料クレーム、製品クレーム）
A社

X社

B社

Y社

C社

原料クレーム侵害となるためA社以外に発注不可

X社以外が製品を製造すると製品クレーム侵害

川上企業（原料）Z社
川下企業（製品）

川上企業としては、
原料クレームを広くする⽅が事業における優位性が⾼くなる

川上企業としては、製品クレームを狭くする、または外す⽅が事業における⾃由度が⾼くなる

4 現実的な問題への対処法
現実的な悩みあれこれ 契約は当事者の⼒関係に左右される。
 条項の修正に応じてもらえないときは︖• 話せばわかるときもある• 担当者を変えてみる• 交換条件を考える ⾃⼰に不利な条項で締結せざるを得なかった・・・• 是正する法律はないか︖• 実運⽤で⼯夫 相⼿が契約書を完成させてくれない・・・• 取引中断︖• 契約書「無し」を前提にリスク管理
 相⼿が契約書通りの対応をとってくれない・・・• その状態を放置しない• 実運⽤で⼯夫