先使用権は下ごしらえが命！

令和２年7月３日
特許法律事務所 樹樹
弁理士・弁護士 加藤 光宏

⾃⼰紹介
略歴

昭和63年 3⽉
昭和63年 4⽉
平成 9年 1⽉
平成16年 4⽉
平成21年12⽉
平成23年12⽉

京都⼤学⼯学部航空⼯学科卒業
川崎重⼯業株式会社航空宇宙事業本部
弁理⼠登録
名古屋⼤学法科⼤学院⼊学
弁護⼠登録、弁理⼠再登録、特許法律事務所 源
特許法律事務所 樹樹 開設

開設

役職等
⽇本弁理⼠会東海⽀部 副⽀部⻑（2016年）
愛知県弁護⼠会 情報問題対策委員会 委員⻑

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1．先使用権とは特許権と先使⽤権
特許権

先使用権

特許出願
公開公報

出願審査請求・審査

権利発生所定の要件を満たせば自動的に権利発生

権利の効力

無償の通常実施権

特許査定・登録
特許公報

独占排他権・差止請求権・損害賠償請求権

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特許権と先使⽤権
ごめんなさい損害賠償を支払います

特許権
侵害だ！
侵害などしていません！

その特許は無効だ！

ライセンスして下さい
先使用権があるのだ！
特許権侵害に対する抗弁権（両刃の剣）
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2．要件および範囲
先使⽤権の要件と範囲(1/2)
特許法第７９条①

特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、② 特許出願の際現に日本国内において③ その発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、④

その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。
要するに出願人と独自に、先に事業をしているなら、その事業だけは続けてもいいよということ
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先使⽤権の要件と範囲(2/2)
権利の発生

1. 出願人と別ルートで発明を知得すること
2. 事業の実施または事業の準備をしたこと
3. ２が他人の特許出願より早いこと

効力

効力は限定的実施又は準備をしている発明
及び 事業の目的の範囲内に限られる
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要件1︓出願⼈と別ルートで発明を知得
独自に発明

要件具備
発明

先使用権の相手方となる出願

発明者

要件具備

知得者

発明完成

出願
発明協力者
事業者

発明完成

要件不備

?

要件具備
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要件2、3︓事業の実施等が他⼈の特許出願より早いこと
先使用権の相手方となる特許出願のタイミング
要件不備

研究開発 発明完成

判断基準

?

要件具備

要件具備

事業の準備

要件具備

事 業

事業の準備とは？

ウォーキングビーム最高裁判決（昭和61年10月3日）
1. 即時実施の意図がある
2. 即時実施の意図が客観的に認識される
8ウォーキングビーム最高裁判決（S61.10.3）(1/3)

9ウォーキングビーム最高裁判決（S61.10.3）(2/3)

10ウォーキングビーム最高裁判決（S61.10.3）(3/3)

11アミノ酸含有医薬⽤顆粒製剤事件（東京地裁H17.2.10)12効⼒︓実施等をしている発明及び事業の⽬的の範囲内
発明の範囲内実施等をしている発明と同一性を失わない範囲（発明思想説）

技術的思想として同一性あり
製品A’
製品A

設計変更

別製品

改良品

製品 Super A

製品B

事業の目的の範囲内
製造準備

製造規模拡大
事 業

製 造

要件具備

事業拡張
販売準備
特許出願

販 売要件不備
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3．先使用権の戦略的活用
先使⽤権活⽤に当たり考慮すべき事項
各種企業への調査結果概要 （特許庁 (H18.6) 「先使用権制度の円滑な活用に向けて」参照）
公開によるデメリット

侵害発見の困難性• 技術を公開することにより他者に対する• 製品から把握できる発明か技術的優位性が失われてしまう• 後悔しない場合に他社が到達可能な技術か否か➜ 秘匿する価値があるか他社に権利取得される危険性があるか自社が権利取得する意義があるか• 工場内で実施される発明か➜ 秘匿できる発明か他社から権利行使される危険性があるか自社が権利取得する意義があるか

特許性

その他

• 拒絶されてしまう程度の発明か• 研究開発部門からの秘匿化の要請• 他社との権利・義務関係• ビジネスメリット

トヨタ自動車の考え方 （「知財，この人にきく vol.2 トヨタ歴代知財部長」 P.96‐97 （社）発明協会より ）• ノウハウの保護を目的とした先使用権の活用は考えていない• グローバルなビジネスで通用する仕組みでなければ、日本だけの特殊な制度では使い道がない

その他 （「知財，この人にきく vol.1 丸島儀一」 P.56‐59 （社）発明協会より ）• 秘密としての管理が尽くせるものか？管理を徹底すると開発効率が下がってしまう• 従業員が在籍中に正当に入手した技術を、辞めた後に使うことは抑えられない• ノウハウを開示しなくても特許は取れるのではないか

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諸外国における先使⽤権制度の⽐較
国名

基準時

範囲

発明の知得等

準備等

日本

出願時

日本国内での実施

自ら発明、または発明者から知得事業の実施またはその準備

米国

出願日または発表日の１年以上前

米国内で特許権者と独立していること商業的に使用

イギリス

優先日

英国国内で善意実施または現実かつ相当な準備

ドイツ

出願時

ドイツ国内で発明を所有

実施または必要な準備

フランス

出願日または優先日

フランス領域内で善意で発明（完全かつ正確な知識）を所有

中国

出願日

中国国内で韓国

出願時

韓国国内で自ら発明、または発明者から知得事業の実施またはその準備

台湾

出願時

台湾で善意に実施または必要な全ての準備実施または準備

15先使⽤権活⽤のための下ごしらえ
先使用権制度を活用するために考慮すべきこと
秘密管理

権利の確保

（先使用権制度を活用する際の目的）• 立証のための資料の保管• 一日でも早い事業実施• 技術（資料）へのアクセス制限• 秘密漏洩に対する社員教育・秘密保持契約

これらを確実に行うためには？
• 対象となる技術を明確にすることが必要• 先使用権は特許権に対する抗弁権なので、特許権を意識した形式が好ましい

具体的手順
特許の対象となり得る技術
特許の対象とならない技術出願書類に準じた形式（明細書，特許請求の範囲，図面）で技術の明確化文書（形式不問）で技術の明確化

16先使⽤権活⽤の判断〜5 STEP METHOD
特許性があるか？
ＮＯＹＥＳグローバルに展開するビジネスか？

ＮＯ

ＹＥＳ

秘密としての管理が可能な技術か？
（管理体制も含む）

ＹＥＳ

ＮＯ

侵害発見が困難な技術か？

ＹＥＳ

ＮＯ

管理労力に見合う秘匿価値があるか？

ＹＥＳ

ＮＯ

放置orノウハウ
積極的に出願を特 許 出 願する意義なし（ノウハウの不用意な開示を避ける工夫）

先使用権制度17先使⽤権活⽤の準備〜Dual Strategy
発明完成

事業化準備

事業開始

技術資料

出願戦略

評価
出願準備

事業拡大・変更

事業関連
資料

出願書類
完成

出願

出願するか否かの判断(5 STEP METHOD)

事業関連
資料

出願公開審査請求（取下げ判断）

秘密管理
文書

先使用権制度
活用戦略
保管
公開禁止

保管
秘密管理
体制

保管

保管

先使用権制度活用決定

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4．先使用権の立証
先使用権の立証のための資料について
技術成果報告書•発明提案書•研究開発完了報告書

事業計画書設計図・仕様書
見積書

発明完成
研究開発

研究ノート
技術成果報告書•実験報告書、•研究開発月報 等

設計図・仕様書
特許庁 「戦略的な知財管理について」より

設計図・仕様書
作業日誌
カタログ・商品取扱説明書
サンプル・製品自体

事業準備

形式変更
事業

事業開始決定書
請求書
納品書・受注書
作業日誌
カタログ・商品取扱説明書
サンプル・製品自体
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タイムスタンプとは 電⼦データが特定の⽇時に 存在 していたこと、それ以降 改ざんされていないこと を証明する（ディジタルデータによる確定⽇付）
 時刻認証業務認定業者(TSA)のみがタイムスタンプを付すことができる タイムスタンプが付された電⼦データの保管・管理は⾃⼰責任
 INPIT（独⽴⾏政法⼈⼯業所有権情報・研修館）がハッシュ値（トークン）を保管するサービスを提供している(↓)
出典：総務省「電子署名・認証・タイム
スタンプその役割と活用」

出典：INPITホームページ

20訴訟での出番
書証の証拠調べ

相手方が日付を否認?

YESNO

作成日を立証
••
•
•

NO

証拠成立

 訴訟は書証が重要（（注）早⼝⾔葉ではありません）
 タイムスタンプは書証の⽇付を証明するための⼿段の⼀つ（タイムスタンプが唯⼀の⼿段という訳ではない） 電⼦データについても、まずはプリントアウトした状態で調べる

タイムスタンプの検証結
果報告
記載内容との整合性
他の書証との整合作成者への尋問など

データ改ざんを主張?

YES

タイムスタンプ（ハッシュ値）の検証

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タイムスタンプが利⽤された判例（1/2）
事案の概要
原告

被告

 H26.11.26に特許庁に対して、商標登録の不使⽤取消審判（商標を3年間使⽤していないことを理由とする商標登録の取消審判）を請求した

アイライト（商標登602699）の商標権者

 棄却審決となったため、知財⾼裁に審決取消訴訟を提起

争点

被告は商品カタログPDFに商標を付して、⾃社のホームページにアップロードしていた。このことによる使⽤が認められるか︖ など（被告が、H23.11.26~H26.11.26の間に使⽤した事実が証明できれば取消を免れることになる。）

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タイムスタンプが利⽤された判例（2/2）
判決（⼄5）商品カタログ「⾼品質なサイン広告照明」には、「SL12.14.9」という符合が記載され、タイムスタンプ「2014/10/8 10:16」が付されている（⼄6）商品カタログ「アイライトシリーズの広告照明」には、タイムスタンプ「2014/10/8 17:31」が付されている（⼄7）ホームページ更新情報には、「2014年9⽉18⽇カタログ請求・データダウン
ロード－サイン広告照明2014」との記載がある（タイムスタンプは無い）（⼄10）メールマガジンには、「新しいサイン広告照明カタログ(SL12.14.9)を刊⾏しました」との記載があり、タイムスタンプ「2014/10/8 17:43」が付されている以上より、 「⾼品質なサイン広告照明」、 「アイライトシリーズの広告照明」を平成26
年9⽉18⽇（タイムスタンプの⽇付ではない︕）に、被告のウェブサイトのホームページに掲載した
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5．判例検討
ピタバスタチン事件
原告

興和株式会社

被告 東和薬品株式会社

特許5190159 「医薬」

【請求項１】
次の成分（Ａ）及び（Ｂ）︓（Ａ）ピタバスタチン⼜はその塩︔（Ｂ）カルメロース及びその塩、クロスポビドン並びに結晶セルロースよりなる群から選ばれる１種以上︔を含有し、かつ、⽔分含量が２．９質量％以下である固形製剤が、気密包装体に収容してなる医薬品。
【請求項２】
固形製剤の⽔分含量が１．５〜２．９質量％である、請求項１記載の医薬品。
先使用権主張の骨子
 本件2mg錠剤、本件4mg錠剤の処方を決定 サンプル薬を製造し、これを使用して治験を実施

本件2mg錠剤および本件4mg錠剤を製造販売していた

被告は、請求項2の技術的範囲に属することを認めた上で先使⽤権、特許無効の抗弁を主張した。

H24.8.8
出願日
 本件2mg錠剤、本件4mg錠剤の実製品はサンプル薬と成分、剤形が同一であり、水分含量にも違いがない

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ピタバスタチン事件〜東京地裁判決
被告の主張・立証(⼄16）実⽣産品の⽔分含量（カールフィッシャー法）は2mg錠剤2.24％／4mg錠剤2.30％(⼄32）サンプル薬の⽔分含量（カールフィッシャー法）は2mg錠剤2.67％ ／4mg錠剤2.12％（それぞれ保存されていたサンプル薬の⽔分含量を測定したもの）（⼄︖）サンプル薬の製造に⽤いられたA顆粒、B顆粒の⽔分含量（乾燥減量試験法）は、実⽣産品の製造に⽤いられたA顆粒、B顆粒の⽔分含量（乾燥減量試験法）と同等
裁判所の判断 ⼄32の実験は、サンプル薬が製造されてから4年以上が経過した時点のものである。
4年以上が経過しても、錠剤の⽔分含量がそのまま保持されることを裏付ける証拠はない。
→ 製造当時のサンプル薬の⽔分含量は⽴証されていない。

 実⽣産品とサンプル薬とが同⼀の⼯程により製造されたとの証拠はない。

→ サンプル薬と実⽣産品の⽔分含量がほぼ同じ値だとしても、保存期間中にサンプル薬の⽔分含量が変化していないとは⾔えない。

 サンプル薬と実⽣産品との間でA顆粒、B顆粒の⽔分含量の管理範囲が変更されている（乾燥減量試験法）と実⽣産品の⽔分含量（カールフィッシャー法）が整合していない。
請求項2と同じ内容の発明がされていたと認めることはできない 特定のロット番号のサンプル薬が⽔分含量の要件を満たしていたとしても、他のロットの錠剤の⽔分含量は明らかではない
製品の内容が⽔分含量の要件を満たすものとして、⼀義的に確定していたと認められない 25

ピタバスタチン事件〜知財⾼裁判決【請求項2発明の技術的思想】① ⽔分含量が増加するに従いラクトン体の⽣産量が増加することが明らかとなったことから、⽔分含量を⼀定値(2.9%)以下とする② ⽔分含量を1.5％以上とした場合、5－ケト体の⽣成を抑制できる↓
先使⽤権を有するためにはサンプル薬に具現された技術的思想が上記と同じでなければならない
 4年以上が経過しても、錠剤の⽔分含量がそのまま保持されることを裏付ける証拠はない。
 実⽣産品とサンプル薬とが同⼀の⼯程により製造されたとの証拠はない。
 実⽣産品とサンプル薬との間でA顆粒、B顆粒の⽔分含量の管理範囲が変更されている
 A顆粒、B顆粒の⽔分含量に基づいて算出した錠剤の⽔分含量の推計値は請求項2の要件を満たさない
サンプル薬が請求項2の要件を満たしていたと認めることはできない サンプル薬の最終的な⽔分含量を測定した事実は認められない サンプル薬についてA顆粒、B顆粒の⽔分含量（乾燥減量試験法）は定められているが、その他の添加剤の⽔分含量は不明なのでサンプル薬の⽔分含量を管理していたとは⾔えない 実⽣産品とサンプル薬との間でA顆粒、B顆粒の⽔分含量の管理範囲が変更されているから、サンプル薬の⽔分含量には着⽬していなかったと⾔える
錠剤の⽔分含量を1.5〜2.9％の範囲内に収めるという技術的思想はなく、また、錠剤の⽔分含量をその範囲内における⼀定の数値とする技術的思想も存在しない
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ピタバスタチン事件〜検討
 被告は、サンプル薬の製造時に⽔分含量を測定していなかったため、製造時に請求項2の要件を満たすことを⽴証できなかった→ これは⽴証の問題。サンプルを保存してあるとしても、⽴証に役⽴てられるとは限らない。
 サンプル薬と実⽣産品とが同⼀の⼯程により製造されたことも⽴証できな
かった→ 製造⼯程の変更がなされている場合は、要注意
 判決は、仮にサンプル薬の⽔分含量が請求項2の要件を満たしているとしても、サンプル薬には請求項2の技術的思想は存在しないと述べている→ 要件1（出願⼈と別ルートで発明を知得）が問題となった事案
偶然、数値的に請求項の範囲に⼊っていたとしても、それだけでは先使⽤権は認められないということになる
 技術的思想を意識した証拠の⽤意が必要ということになるが・・・→ 指図書等に意図をメモしておく(?) 例）***を防ぐため⽔分は●％以下とすること
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ポリイミドフィルム事件(1/2)
原告︓東レ・デュポン株式会社
被告︓宇部興産株式会社
特許4777471号 「ポリイミドフィルムおよびそれを基材とした銅張積層体」【請求項９】（本件発明1）

パラフェニレンジアミン、４，４ʼ－ジアミノジフェニルエーテルおよび３，４ʼ－ジアミノジフェニルエーテルからなる群から選ばれる１以上の芳⾹族ジアミン成分と、ピロメリット酸⼆無⽔物および３，３ʼ－４，４ʼ－ジフェニルテトラカルボン酸⼆無⽔物からなる群から選ばれる１以上の酸無⽔物成分とを使⽤して製造されるポリイミドフィルムであって、
該ポリイミドフィルムが、粒⼦径が０．０７〜２．０μｍである微細シリカを含み、島津製作所製ＴＭＡ－５０を使⽤し、測定温度範囲︓５０〜２００℃、昇温速度︓１０℃／ｍｉｎの条件で測定したフィルムの機械搬送⽅向（ＭＤ）の熱膨張係数αＭＤが１０ｐｐｍ／℃以上２０ｐｐｍ／℃以下の範囲にあり、前記条件で測定した幅⽅向（ＴＤ）の熱膨張係数αＴＤが３ｐｐｍ／℃以上７ｐｐｍ／℃以下の範囲にあり、前記微細シリカがフィルムに均⼀に分散されているポリイミドフィルム。
出願前に被告が公然実施したことにより無効といえるかが争点の⼀つ
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ポリイミドフィルム事件(2/2)
被告による実施内容 本願の出願前に被告はポリイミドフィルムを31回製造した
 そのうち28本の熱膨張係数は、請求項9の範囲内であった
MD⽅向の熱膨張係数αＭＤ︓10.1〜14.4ｐｐｍ／℃
TD⽅向の熱膨張係数αＴＤ︓3.5〜７.0ｐｐｍ／℃
 原告は、「1ロットの中ですら、 αＭＤが10ｐｐｍ／℃未満であったり、αＴＤが７ｐｐｍ／℃超であったりして、本件発明1の構成要件(略）と⼀致しないものであり、被告が先⾏発明を完成させていない」と主張した
東京地裁判決 「発明」は、…当業者が創作された技術内容を反復実施することにより同⼀の結果を得られること、すなわち、反復可能性のあることが必要である。
 被告は、「先⾏発明の技術的範囲に属する28本の先⾏製品を製造したのであって、先⾏発明には反復可能性があるから、…先⾏発明を完成させていたこと明らかである。」
 1ロットの中で、構成要件と⼀致しないものがあった点については、「被告が、本件発明1の内容を知らず、 αＭＤを10ｐｐｍ／℃以上、αＴＤを3〜７ｐｐｍ／℃以上とすることを⽬標にしていなかったからにすぎない」と述べ、公然実施による無効理由があると認めた。
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6．まとめ 先使⽤権は、⾃⼰の製品が 技術的範囲に属すること を前提にした抗弁権
 先使⽤権は、訴訟で⽴証しなくてはならない
・ 単独の⾏為、書類のみで⽴証できるものではない
・ ⼀連の経緯を⽰す証拠の束が必要となる・ 予め証拠の収集・整理を⼼がけておく・ タイムスタンプは必須という訳ではないが有⽤・ 事業内容は⼀義的に確定している必要がある
・ 「技術的思想」が読み取れる証拠の⽤意を⼼がける
 先使⽤権を利⽤するためには、相当の覚悟が必要
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