令和４年 司法試験 選択科目－知的財産法 第１問
小松・大住〔第１問〕 （配点：５０）
精米業者であるＸは、「成分Ａを多く含む精白米及びその製造方法」との名称の発明（以下「Ｘ発明」という。）について特許権（以下「Ｘ特許権」という。）を保有している。
Ｘ特許権に係る特許請求の範囲は２つの請求項からなり、請求項１には「玄米粒の第１層から第４層までを精米機によって除去した後、第５層の８５～９５パーセントが残るように同層の表層側の部分を削り取ることにより製造される米」と記載されている（本問において、玄米粒は表皮から中心部に向かって、第１層（表皮）から第６層までの６つの層で構成されるものとする。）。請求項 ２記載の発明は、第５層の表層側の部分を削り取る具体的な工程（以下「工程 α」という。）を含むことを特徴とする、請求項１記載の米を製造する方法についての発明である（以下、請求項１記載の発明を「Ｘ発明１」、請求項２記載の発明を「Ｘ発明２」といい、Ｘ発明１に係るＸ特許権を「Ｘ特許権１」、Ｘ発明２に係るＸ特許権を「Ｘ特許権２」という。）。
Ｘ発明の出願に関連する事情は次のとおりである。従来の精白米は、玄米粒の第１層から第５層までを除去し、第６層のみを残す方法で精米されていた。Ｘ発明の発明者は、第５層の表層付近部分に米の味を悪くする成分Ｂが多く含まれる一方で、第５層のそれ以外の部分には米の味を良くする成分Ａが多く含まれていることを見出し、この層の８５～９５パーセントが残るように表層側の部分を削り取る方法を開発した。この方法が工程αである。また、このようにして製造された米は従来の精白米よりも多くの成分Ａを含んでおり、このような米自体が新規であると調査の上判断したＸは、この米についても特許権を取得することとし、これを請求項１に記載する発明とした。実際に、第５層の表層側の部分を除いた同層の残り８５～９５パーセントの部分と 第６層の２つの層のみから構成される米は、Ｘ発明の出願時点においてＸ以外の者によって製造も販売もされたことはなく、公表された刊行物等に記載されたこともなかった。
精米業者であるＹは、第５層の表層側の部分を除いた同層の残り９０パーセントの部分と第６層の２つの層のみから構成される米（以下「Ｙ商品」という。）を製造し、販売している。
ＸはＹに対し、ＹによるＹ商品の製造・販売がＸ特許権を侵害するとして、差止めを求めて訴訟を提起した。
以上の事実関係を前提として、以下の設問に答えなさい。なお、各設問はそれぞれ独立したものであり、相互に関係はないものとする。
１．ＸはＹ商品を購入し分析をした上で、訴訟において、 ①Ｘ特許権１に関しＹ商品の構造について、②Ｘ特許権２に関しＹ商品の製造方法について、それぞれ具体的に主張した。
⑴ Ｘの前記①の主張に対して、Ｙが単に否認するのみで具体的な主張をしない場合、Ｙのこのような態度は特許法上Ｙに課されている義務を果たすものといえるか、簡潔に説明しなさい。
⑵ Ｘの前記主張に対して、Ｙが、前記①の主張に対しては、Ｘ主張のとおりであると認める一方で、前記②の主張に対しては、単に否認 するのみで具体的な主張をしない
場合、Ｘは、Ｘ特許権２に関し、特許法上どのような主張をすることが考えられるか、簡潔に説明しなさい。

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小松・大住

２．Ｙ商品は、玄米粒の第１層から第４層までを精米機により除去した後に、特殊な液体に浸すことで第５層の表層側の部分を溶かす方法によって製造されている。
⑴ Ｙ商品がＸ発明１の技術的範囲に属するか否かについて論じなさい。
⑵ ＹはＸ特許権１に関して、特許法第１０４条の３第１項の抗弁を主張している。この抗弁の具体的内容としては、どのようなものが考えられるか、論じなさい。また、
この抗弁に対して、 Ｘはどのような主張をすべきか、論じなさい。
３．Ｘは、Ｘ発明が出願された日の２日前にＸ発明２の方法により製造した米を袋詰めにしたもの（以下「Ｘ商品」という。）を大量に近隣のスーパーに出荷した。Ｘ商品は、その出荷の翌日には同スーパーの店頭で販売されたが、Ｘ発明の出願時点において１袋も売れていなかった。このとき、Ｘ特許権１及びＸ特許権２に関し て、Ｙはそれぞれどのような主張をすべきか。その主張の妥当性についても、Ｘからの反論に留意しつつ論じなさい。
４．Ｘ発明が出願される１か月前に第三者により出願され、Ｘ発明の出願後に出願公開がされた出願βは、炊飯方法の発明についての特許出願である。出願 βの願書に最初に添付した明細書には、「第１層から第４層までを精米機により取り除いた上、さらに第５層のほとんどが残るように同層の表層側の部分を削り取った米を使用することにより、炊飯後の米により旨みを感じることができるようになる。」との記載がある。
このとき、Ｘ特許権１に関して、Ｙはどのような主張をすべきか。その主張の妥当性についても、Ｘからの反論に留意しつつ論じなさい。なお、出願 βの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面のいずれにも、上記記載以外に米の構造や精米方法に関連する記載はないものとする。
（法務省 HP から引用 https://www.moj.go.jp/content/001373070.pdf ）削り取る？溶かす？
物としては同じ？？

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小松・大住

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第１ 設問１2

１ 小問(1)3

特許法上、特許権侵害訴訟において、特許権者が侵害行為を組成すると主張する物の4

具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなけれ5ばならないとされている（特許法〔以下条数のみで表記〕１０４条の２）。Ｙは、具体6的態様を明らかにすることができない相当の理由がないにもかかわらず、単に否認する

7のみで、自己の商品に関し具体的主張をしていないから、上記特許法上の義務を果たす8ものといえない。

9２ 小問(2)10物を生産する方法の発明につき特許がされている場合において、その物が特許出願前

11に日本国内で公知でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと12推定される（１０４条）。問題文によれば、Ｘ発明１に係る米自体が新規であったので13あり、Ｙも、Ｙ商品がＸ発明２により生産された米と同一であることを争っていないの14であるから、Ｘは、同条により、Ｙ商品が、Ｘ発明２に係る方法を使用して生産したも15のと法律上推定されると主張することが考えられる。

16

第２ 設問２

17１ 小問(1)18Ｘ発明１は物の発明の特許請求の範囲に製造方法の記載があるプロダクト・バイ・プ

19

ロセス・クレームである。物の発明は物の構造又は特性によって特定されるのが原則で20あり、このようなプロダクト・バイ・プロセス・クレームであっても、その発明の技術21的範囲は、当該方法によって製造された物に限定されず、当該物と構造・特性等が同一22である物に及ぶと解される。

23

したがって、Ｙ商品は、表層部分を削り取るのではなく、液体に浸すことで溶かす方
3

設問1 は、特許権侵害訴訟において、侵害の主張・立証を容易にするための特許法上の規定の理解を問う問題。いずれも「簡潔に説明」とされており、条文を指摘して簡潔にあてはめができていれば良いと思われる。
侵害訴訟の実務では、最初にしばしば出くわす条文であり、営業秘密だと主張されたときの対応（特に裁判所の対応）が重要。

設問 2 は、有名な最判
H27.6.5「プラバスタチンナトリウム事件」〔百選 4〕の理解を問う問題。PBP クレームの技術的範囲について、かつては製法限定説もあったが、同最判は物同一説に立っており、それを前提に本問の事実関係をあてはめる。

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小松・大住

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法で製造される点でＸ発明１と製造方法が異なっていても、「玄米粒の第１層から第４2層が除去され、第５層の８５～９５％が残るように表層側が除去された米」という構造

3及び特性がＸ発明１と同一である以上、Ｘ発明１の技術的範囲に属する。

4２ 小問(2)5(1) 前記「１」のとおり、物の発明は物の構造や特性によって特定するのが原則であると6ころ、Ｙとしては、Ｘ発明１について、構造又は特性によって物を特定することが不可

7

能又は非実際的という事情がないにもかかわらず、物の製造方法を記載したことは、特8許請求の範囲を不明確にするものであるとして、明確性要件違反の無効理由があると主9張することが考えられる（３６条６項２号、１２３条１項４号、１０４条の３第１項）。

10(2) これに対して、Ｘとしては、①物の発明の特許請求の範囲に製造方法の記載をするこ

11とが明確性要件違反とされるのは、当該製造方法の記載によって、それが物のどのよう12131415

本問のベースになったと思われる知財高判 H29.12.21「無洗米事件」を参照。
な構造又は特性を表すものか不明確となり、第三者の予測可能性を害するためであると 参考までに、ＰＢＰク
レームの特許が認めころ、当該方法の記載が、物のどのような構造又は特性を表すものかが一義的に明らか られていたので、最高裁判決が出た当初は大混乱になりかけたな場合には、第三者の予測可能性を害することはないから明確性要件違反にあたらない。 が、実務上は比較的柔軟に対応しているようである。弊所ＨＰそして、本問における米の表面を削り取る製造方法の記載は、第１層から第４層までを https://www.komatsulaw.com/wp/?p=236

16除去し、第５層の表層部分を除く８５～９５％の部分を残存させた米という構造及び特17性を表すことが明らかであるから明確性要件違反にはあたらないと反論すべきと考え18られる。また、②仮に明確性要件違反の無効理由があるとされる場合には、Ｘ発明１の19特許請求の範囲を物の構造又は特性によって特定する記載に訂正する訂正審判請求（１20２６条１項３号）を行った上、訂正の再抗弁を主張することも考えられる。

21

最判 H27.6.5「プラバスタチンナトリウム事件」〔百選4〕は、不可能又は非実際的事情がないのに、製造方法の記載がされた場合には、明確性要件違反の無効理由があるとする。
弊所ＨＰで簡単に解説
https://www.komatsulaw.com/wp/?p=183

第３ 設問３22

１ Ｙは、Ｘ商品が出願前にＸによって近隣のスーパーに出荷され、店頭で販売されてい23たことから、Ｘ発明１及び２はいずれも公然と実施（２条１項１号及び３号）されてい
4②は出題趣旨からは必ずしも論じることは求められていないようであるが、論理的にはあり得るため一応少し触れた。また、X としては、「不可能・非実際的事情がある」と主張することも考えられるが、問題文からはそのような事情は読み取れないため省略した。

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小松・大住

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たとして、権利行使制限の抗弁（１０４条の３第１項、１２３条１項２号、２９条１項2２号）を主張すべきと考えられる。

3２ これに対して、Ｘからは、①公然実施とは、現実に公然と発明の内容を知られること4を要するところ、Ｘ商品は出願時点でまだ１袋も売れておらず、公然実施にあたらない、

5②現実に知られることを要しないとしても、袋詰めのＸ商品が販売されていただけでは、

6

当業者はＸ発明１及び２の内容を知ることはできず、公然実施にあたらない、と反論す7ることが考えられる。

8３ まず、①については、「公然」とは秘密状態を脱したことをいい、現実に発明の内容9を知られていなくても、第三者が発明の内容を知り得る状態となれば「公然実施」にあ10たると解される。また、②については、実施品を当業者が通常利用可能な分析技術を用11いて分析することで発明の内容を知ることができれば、秘密状態を脱したものとして、12公然実施にあたる。

13４ 本問で、Ｘ発明１の内容は、前記「第２・１」のとおり、第１層から第４層が除去さ14れ、第５層の８５～９５％が残存した米として特定されるところ、当業者が通常利用可

15

能な分析技術を用いてＸ商品を分析すれば、その発明の内容を知ることが可能であり、16Ｘ発明１は出願前に公然実施されていたものといえる。他方、Ｘ発明２の具体的な製造17方法については、問題文でも異なる製造方法があり得るとされており、当業者が通常利18用可能な分析技術を用いてＸ商品を分析しても、その具体的製造方法を知ることが可能

19とはいえない。

20212223５ したがって、Ｙの主張のうち、Ｘ特許権１についての権利行使制限の抗弁は妥当であるが、Ｘ特許権２についての権利構成制限の抗弁は妥当でない。
第４ 設問４１ Ｙとしては、Ｘ発明の１か月前に出願され、Ｘ発明の出願後に公開された出願βの願
5「公然実施」の意義
は、H27、「公知」の意
義は H19 にも出題。

知財高判 H28.1.14「棒状ライト事件」〔百選 59〕。
茶園65頁～、
中山130頁～

発明１と発明２は分けて論じるべき。

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小松・大住

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書に最初に添付した明細書に、Ｘ発明１と同一の発明が記載されていたから、Ｘ発明１2は特許を受けることができなかったことを理由に、権利行使制限の抗弁を主張すべきで3ある（１０４条の３第１項、１２３条１項２号、２９条の２）。

4２ これに対して、Ｘからは、出願βの明細書には、「第５層のほとんどが残るように」

5同層の表層側を削り取った米との記載があるだけであり、Ｘ発明１の「第５層の８５～6９５％が残るように」第５層の表層側の部分を削り取った米は開示されていないから、7２９条の２の適用はないと反論することが考えられる。

8３ これは、発明の実質的同一性の問題であるところ、第５層の８５～９５％が残るよう9に同層の表層側を削りとることは、第５層のほとんどが残るように同層の表層側を削り10取ることと実質的に同義である。また、Ｘ発明１の技術内容は、米の味を悪くする第４11層までと第５層の表層部分を取り除く一方、米の味をよくする成分が含まれる第５層の12それ以外の部分を残すことで、米の旨みを引き出すことにあるところ、出願βの明細書

13にも、第４層までを削り取る一方、第５層のほとんどを残すことで、米により旨みを感14じることができる旨が記載されており、作用効果も同一である。

1516４ したがって、Ｘ発明１に係る米と出願βの明細書に記載された米とは実質的に同一の発明と認められ、Ｙの反論は妥当である。

17以上

6拡大洗顔についても
H22 に出題。

参考裁判例として、知財高判 H20.3.27〔百選 60〕。発明の構成及び作用効果から実質同一といえるかを丁寧に検討する。