「D-Link事件」－FRANDライセンスの実施料は発明の技術的価値を対象とするものであり、標準化で生じた追加的価値は含まないと明示した事例
Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc., 773 F.3d 1201（Fed. Cir. 2014）
今回もWi-Fi規格に関連するSEPについての陪審裁判「Ericsson v. D-Link事件」の控訴審判決を取り上げる。同事件でCAFCは、FRAND宣言したSEPに基づく差止請求を当然違法とした地裁判決を退け、e-Bay判決の４要件に従うこと、そして合理的ロイヤルティーの料率を決定する際、発明による技術的価値と標準化による付加的な価値を分

藤野 仁三
FRAND研究会代表
前・東京理科大学教授

け、後者を含めないことを明らかにした。また、ホールドアップやスタッキングの問題について、地裁の陪審員への「説示」がどうあるべきか、その基準を示した。SEPが絡む訴訟実務にとって重要な判決である。

１．事案の概要
Ericsson等（以下、原告）は2010年９月14日、自社特許が侵害されたとしてインターネット接続のための電子機材を販売するD-Link、Acer、Dellなど８社（以下、「被告」と総称）をテキサス州東部地区連邦地方裁判所に提訴した。
特許を侵害するとされた機材のすべてにはインテル製
Wi-Fiチップが搭載されており、後にインテルも訴訟に参加

申立て
ｂ．
「裁判官による被告勝訴の判決および再審理」を求める
被告の申立てｃ．
「裁判官による損害賠償に関する判決および再審理」を求める被告の申立て
ｄ．
「裁判官による審理後の事実認定と法の結論」を求める
被告の申立てして被告の一員となった。原告の主張によれば、係争特許はｅ．
「裁判官による審理後の判決」を求める被告の申立て

IEEEが採択したWi-Fi規格〈802.11（ｎ）〉に必須となる技

ｆ．
「裁判記録の補充」を求める原告の申立て

術を開示している。

上記ｃについて、被告は以下の点を理由に挙げた。

地裁で原告は５件の特許について被告の侵害を主張した。

①原
 告の専門家証人が最終製品の価値を根拠にしたロイ

しかし、陪審員はそのうち３件の侵害を認定し、その他は侵ヤルティーを参考にして損害賠償を算定したが、それ害を認めなかった。そして、特許侵害に対する損害賠償額とは「全市場価値ルール」（EMVルール）を誤用したもして約1000万ドルを認定した。これは侵害品１個当たり約のである。

15セントに相当する。

②本
 件には関係のないライセンス契約のロイヤルティー

陪審裁判の終了後、裁判官はFRANDに関連する問題につが参考事例として引用されており、適正な特許寄与率いて陪審員抜きで審理を行った。そこで被告は、FRANDののための「配分」（apportionment）が行われていない。

実施料率、原告によるFRAND義務違反、原告の差止請求権③陪
 審員の認定した損害賠償は原告のFRAND義務を反不存在の認定を求めたが、裁判官は既に陪審裁判で実施料率が決定済みという理由で被告の請求を退けた。

映していない。
EMVルールに関する判例は多様であり、特許部品の販売両当事者は陪審員の認定（評決）に対して６件の「ポスト・価値よりも大きい経済価値を認めるものから軽微な改良特許トライアル・モーション」（審理後の申立て）を提出した。にはEMVルールを適用しないとするものまである。被告は各モーションの内容は以下のとおり、個々の争点について陪後者の判例に依拠して本件にEMVルールを適用するのは誤審員ではなく、裁判官による判断を求めるものである。

りであると主張した。

ａ．
「裁判官による将来の実施権料の決定」を求める原告の64 The lnvention 2016 No.8

被告はまた、原告とDellの間には「基本購入契約」（MasterPurchase Agreement）があり、この契約の下でDellには係争特許のライセンスが許諾されていると主張した。

３．判旨
CAFCは、争点（１）、（２）の地裁の認定を支持したが、争さらに被告は、FRAND条件で係争特許をライセンスするの点（３）、（４）については地裁の認定を破棄し、事案を地裁には原告の義務であるとして、FRAND義務についての具体的な差し戻した。また、争点（５）に関しては、基本購入契約に基説示を陪審員に行うよう裁判官に求めた。とりわけ、FRAND

づくライセンス抗弁を認めなかった。

宣言した場合、特許ホールドアップやロイヤルティー・スタッ

CAFCの判決文は、クレーム解釈や侵害問題、有効性などキングの問題があるのでそれを説示に含めるように求めた。の争点に関連する法律問題に３分の２以上の紙面を費やして裁判官は、結局、被告の申立てをすべて退け、陪審員によいる。本件の判例としての意義は、損害賠償算定ルールの明る侵害・特許有効性の認定、損害賠償額の認定を支持した。

確化、具体的にはEMVルールとロイヤルティー計算のためまた、EMVルールの適用に違反はないこと、原告のFRANDの「配分」の分析にあるので、以下では、争点（４）に関連す義務についての陪審への説示も適切であったことを確認した。

るCAFCの判決理由を詳細に検討する。

さらに、侵害とされた特許３件に対する将来の損害賠償を１製品当たり15セントにすることを確認した。

（１）妥当なロイヤルティー算定

原告がインテルにライセンスのオファーをしなかったこ

陪審員がロイヤルティーを算出する際、何をベースに計算とについては、FRAND義務違反には当たらず、むしろ50セするかによってロイヤルティー額は大きく変わる。対象製品

ントの料率でのライセンスを申し入れたインテルに誠実交渉が多数の部品からなる組み合わせで、製品全体が特許部品の義務の違反があったと認定した。

特徴と同等でない場合、陪審員が製品全体の価値に不当に依特許ホールドアップやロイヤルティー・スタッキングの問存しないように裁判官は細心の注意を払う必要がある。

題に対する説示については、ジョージア・パシフィック判例

これは必ずしも多数の部品からなる製品の全体の価値をに基づく既存の15要素（GP要素）に、新たに16番目の要素基準にしてはならないという意味ではない。全体の価値を基として「FRAND条件で特許技術をライセンスする原告の義準にした場合であっても、料率を下げるなどして適正に調整務……を考慮してもいい」という一文を追加した。

することは可能である。

被告は、この地裁の判決を不服として連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）に控訴した。

全体の価値に依存することがなぜ問題となるのか。それは、陪審員がロイヤルティーの料率をどの程度調整すればいいかが分からない場合、陪審員の判断をミスリードする危険

２．争点性があるからである。裁判官はこのことを認識しなければな（１）陪
 審員が侵害を認定するうえで必要な実質的証拠が、らない。CAFCは、ロイヤルティーの計算の基礎として、過適切に陪審員に提示されていたか。

度に高い基準値を採用することを禁止した判例〈例えば、（２）特 許クレーム中の用語解釈が適切に行われたか。用語

Laser Dynamic v. Quanta事件（2012）〉で、ロイヤルティー解釈に必要な証拠が陪審員に提示されていたか。

を調整するにしても、過剰な賠償額につながる危険性がある（３）公 知例の存在によって米国特許第6,424,625号は新規性基礎数値を採用する場合は、陪審員の判断基準がゆがめらを喪失するか。
（４）損 害賠償についての原告の主張はEMVルールに違反しているか。
（５）Dellは原告との基本購入契約により、係争特許の実施権を許諾されているといえるか。

れ、特許権者の主張する損害賠償が適正であると陪審員に思い込ませるおそれがあると指摘している。
特許が販売製品の市場価値を高める場合にはその価値を参考にロイヤルティーを計算してもいいが、そうでない場合には出発点をより現実的なものにしなければならない。
2016 No.8 The lnvention 65例えば、最小ユニットで販売される製品の価格もその一つである。

また、「要素９」は「従来例と比較したときの特許発明の有用性と長所」であるが、SEPの場合にはこれは正しい評

被告は、地裁の裁判官がライセンス専門家の証言を排除し価項目とはならない。発明が標準にとって不可欠であるからたことが連邦証拠規則に違反すると主張したが、その主張は標準に使用されるのであって、公知技術の改良だから使用さ当を得ない。裁判官が、極端なライセンスの事例であるといれるわけではないからだ。また、「要素10」は「ライセンサーう理由からそれを排除し、証拠として採用しなかったからとの商業的実施」であるが、これも標準の場合には無関係であいって、それによって連邦証拠規則上の問題が発生することり、本件には関連しない。

はない。陪審員が合理的なロイヤルティーを設定するために必要となる証拠は適正に採用されている。
ただし、多数の部品から構成される製品の価値を根拠としたライセンスの事例を参考にする場合は注意が必要である。

SEPに無関係であるこのようなGP要素は、それを適用すると陪審員の誤解を招くおそれがあるので、それらは陪審員への説示に含めるべきではない。地裁の裁判官はそれらを説示に含めたので、その判断には誤りがある。

その際、裁判官は製品全体の価値を基準にした特許価値を割裁判官は、特許権者のFRAND宣言を考慮するよう、陪審り引く必要性があることを、陪審員への説示のなかで十分に員に指示しなければならない。本件の場合、原告は「不公平説明しておかなければならない。

な差別のない合理的な条件で、世界中の不特定多数の申請者

被告は、EMVルールについて地裁の裁判官が通常の説示に合理的な料率でライセンスを許諾する」ことを標準化機関を行うことを要求した。しかし、それは比較参考のためのラに約束している。単に「FRAND条件で技術をライセンスすイセンス事例やその他の専門家証人による証言ついてまで求る原告の義務」を考慮するようにと陪審員に指示するよりも、めていない。また、GP要素について触れてはいるが、それ具体的に原告の実際のFRAND宣言の内容に言及すべきであはあくまでもロイヤルティーの調整という文脈で言及された

り、FRAND宣言によってSEP所有者が請求できる対価は市ものであって、調整の重要性について注意喚起するよう、陪場価値に限定されるということを陪審員に適切に指示しなけ審員に求めるものではない。

ればならない。

（２）FRAND宣言についての注意喚起（３）技術的価値と標準化の価値の区別

FRANDにおける説示のあり方について、
被告は「FRAND連邦最高裁の判例〈Westinghouse v. Wagner事件（1912）〉

宣言を実行に移すことが重要であり、損害賠償の算定においにより、ロイヤルティーは特許発明の価値に応じたものでなてもそのことが十分に考慮されなければならない。したがっければならない。しかし、SEPの場合には、必ずしもそのて、地裁の裁判官はGP要素に言及したものの、個別のGP要とおりにならない。まず、特許の技術的特徴と、標準に組み素の適否にまで説示のなかで踏み込まなかったのは誤りであ込まれた他の非特許の特徴を切り分けなければならない。次る。また、ホールドアップやスタッキングの問題について考に、SEP所有者が受け取るロイヤルティーは、特許の価値慮するよう説示のなかで注意喚起しなかったのも誤りであを前提としたものであって、その特許が標準に組み込まれたる」と主張する。

ことによって生じる価値であってはならない。

FRAND宣言のあったSEPの場合、GP要素によってはそ

つまり、SEPのロイヤルティーは、特許によって生じる価の適用に配慮が必要な場合がある。例えば「要素８」は「（発値を基準にすべきであって、特許発明が標準化されたことに明の）現在の知名度」であるが、標準の場合、当該技術の使よって付加された価値を根拠とすべきではないからである。

用が市場参入の前提となり、それが過剰な評価につながる場

最近の電子機器の場合、技術標準には多くの技術が内包さ合がある。
66 The lnvention 2016 No.8

れている。特許はその一部に関連する場合が少なくない。

このような場合のロイヤルティーを調整する方法を示し

しかし、これらの判決は、EMVルールを廃止するものでた判決例があり、SEP特許が標準全体のごく一部の技術にはないため、特許製品の市場価格と最小販売単位の間のどこのみ関連する場合も少なくない。にベースを置くかが依然として問題となっていた。その問題ある技術が標準に組み込まれると、その技術は他の競合技の解決のために考え出されたのが、「配分」の概念である。

術より先に普及するのが一般的である。それは、その技術がこれは、SEPの貢献度に見合ったロイヤルティーを決定す従来技術より優れているからではなく、標準に準拠するためるために、全市場価値からSEPの貢献しない部分を取り除にその使用が必須となるからである。このように、特許が標いて、SEPの貢献部分を特定するものである。

準にとって不可欠な場合には、裁判官は陪審員に対して、技例えば、合理的実施料を算定する場合、「実施料のベース」

術的な貢献度と標準の貢献度を分けて特許に対するロイヤルと「実施料の料率」という２つの要素の他に、実施料のベーティーを算定するように適切な指示を与えなければならなスを配分することによって適正なベースを画定し、それに基い。本件の場合、地裁の裁判官は陪審員への説示のなかでそづいて妥当なロイヤルティーを決定することになる。なお、のような指示を行っていない。

配 分 に つ い て は、次 号 で 取 り 上 げ る 予 定 の「CISCO対CISRO事件」で詳細な議論がなされている。

４．解説

本判決の意義は、「実施料のベース」について明確な指針

米国の特許権侵害訴訟では、侵害が認定された後に損害賠を示している点にある。つまり、標準化されたことで特許の償や差止めが争われる。しかし、FRAND宣言されたSEPの市場価値が増した場合、実施料のベースと見なす特許の価値場合、e-Bay判決の４要件のなかでも、特に「回復不能な損には標準化によって生じた価値を含めない旨を明確にしたと害の存在」を満たすことが難しいため、通常、差止請求は認いうことである。

められない（2016年６月号 p.p 52 ～ 55
「アップル対モトローラ事件」参照）。
差止めが認められない場合、SEP侵害に対する救済は金銭賠償のみとなる。金銭賠償は「合理的実施料」（reasonable

この考え方は、ロバート・マージェス教授（USCバークレー校）が2009年に自著（Justifying Intellectual Property）で発表した、発明による価値と標準化による価値を分けるという二分論を発展させた法理論ということができよう。

royalty）に基づいて算定される。合理的実施料は、GP要素

本判決でCAFCは、ホールドアップまたはスタッキングにを用いて「実施料のベース」（royalty base）と「実施料のついての説示のあり方を初めて取り上げ、それらが証拠に料率」（royalty rate）を決定し、それらを掛けて算出する。

よって立証されていない限り、裁判官はそれについての説示

特許技術が製品全体の需要喚起に大きく貢献した場合、を行う必要はないと判示した。ホールドアップやスタッキン

CAFCのRite-Hite判決（1995）に基づき、製品全体の市場グの問題を主張しようとする当事者は、あらかじめ関連する価格を基準に実施料のベースを決めることができる。これが証拠を準備しておかなければならないことが明らかにされEMVルールの考え方である。

た。SEP訴訟の手続き面にも影響を与える判決である。

しかし、近年になって、EMVルールは過剰な損害賠償算定の原因になっているという批判が強くなり、判例の見直しが求められていた。その結果、EMVルールは、特許技術が製品全体の需要を喚起していることを特許権者が立証した場
合にのみ認める判決例が増え、2013年には、実施料のベースとして「最小の販売単位」を根拠とすることが明確にされた（2016年７月号 p.p 52 ～ 55「Innovatio事件」参照）。

ふじのじんぞう
1996年に早稲田大学法学研究科を修了。日本企業・米大手法律事務所で特許ライセンス業務や米国訴訟支援業務を担当し、2005年から2015年まで東京理科大学専門職大学院教授を務める。現在は、東京理科大学専門職大学院嘱託教授・東京大学情報理工系研究科非常勤講師。藤野IPマネジメント代表。標準関連著書として『知的財産と標準化戦略』（2015）、『標準化ビジネス』（共著、2011）、『特許と技術標準』（2007）がある。

2016 No.8 The lnvention 67