生田哲郎◎弁護士・弁理士

AIが生成したとする発明について、発明者にAIの名称を記載した出願を却下した特許庁の処分が適法であるとした地裁判決事例［東京地方裁判所令和６年５月16日判決

１．事件の概要
本件は、AI（人工知能）が生成し令和５年（行ウ）第5001号］の意味で「AI発明」という用語を用手続きにおいては、発明者の氏名を記いることにします。

載しなければならず、発明者として記載をすることができる者は自然人に限たとする発明（【発明の名称】フードコンテナ並びに注意を喚起し誘引する

２．本件処分に至る経緯等られるのに、本件国内書面には、「ダバ装置及び方法）について発明者はAI

本件では、国際出願の国内移行手続

ス、本発明を自律的に発明した人工知であるとした特許出願（以下、本件出きにおける国内書面（以下、本件国内能」と記載されており、発明者欄の氏願）が特許庁により却下されたことは書面）の記載の適法性が問題になって名に、自然人を記載する補正を行わな違法であるとして、出願人（原告）がいます。判決文によると、本件処分にければならないなどとして、同法184条国（被告）に対し、その却下処分（以至るまでの経緯は、次のとおりです（なの５第２項の規定により、本件国内書下、本件処分）の取り消しを求めた事お、特許出願自体が却下されているた面に係る提出手続きの補正を命じた。

案です。

め、出願公開はされていません）。

（４）これに対し、原告は同年９月30

本判決は、本件処分は適法であると（１）原告は令和元年９月17日、欧州

日、特許庁長官に対し、上記の補正命判断しましたが、AIが生成したとす

特許庁における特許出願を優先権の基令には法的根拠がなく補正による応答る発明の出願の可否が争われた日本で礎とする出願として、特許協力条約には不要である旨を記載した上申書を提初めての事案で、社会的影響も大きく、基づき、国際出願（本件出願）を行っ出した。

NHKでも報道されました。AIによった。本件出願は特許法184条の３第１（５）特許庁長官は同年10月13日、同て自律的に生成される発明をめぐる今項の規定により、同日にされた特許出法184条の５第３項の規定に基づき、後の立法の動向にも影響を与えると考願とみなされた。

本件処分をした。

えられます。

（２）原告は令和２年８月５日、特許（６）原告は令和４年１月17日、本件

なお、本判決では「AI発明」とい庁長官に対し、本件国内書面および特処分に対して審査請求をしたところ、う用語が用いられていますが、判決文

許法184条の４第１項所定の明細書、特許庁長官は同年３月９日、弁明書を中には特段の定義はされていないよう請求の範囲、図面および要約の日本語提出し、これを争った。そして、審査です。
当事者の主張立証を踏まえると、による翻訳文を提出した。その際、原庁は同年10月12日、上記審査請求を本判決の「AI発明」とは、自然人の告は国内書面における発明者の氏名と棄却した。

創作活動がなくAIにより自律的に生して、「ダバス、本発明を自律的に発成される発明（に相当するもの）とい明した人工知能」と記載した。

ス」とは「Device for the Autonomous

う意味であることが前提にされている（３）特許庁長官は令和３年７月30日、Bootstrapping of Unified Sentience」と考えられます。そのため本稿でもそ原告に対し、本件国内書面に係る提出の頭文字をつなげた「DABUS」に由

なお、本件国内書面にある「ダバ2024 No.8 The Invention 25

来するAIの名称であり、「本発明を自文字どおり、自然人の氏名をいうもの力との相違に鑑みると、AI発明に係る律的に発明した人工知能」という記載であり、上記の規定は、発明者が自然権利の存続期間は、AIがもたらす社は、「ダバス」の説明文です。

人であることを当然の前提とするもの

会経済構造等の変化を踏まえた産業政といえる。また、特許法66条は、特許策上の観点から、現行特許法による存権は設定の登録により発生する旨規定

続期間とは異なるものと制度設計するしているところ、同法29条１項は、発余地も、十分にあり得るものといえる」

明をした者は、その発明について特許「このような観点からすれば、AI発を受けることができる旨規定している。

明に係る制度設計は、AIがもたらす

そうすると、AIは、法人格を有するも社会経済構造等の変化を踏まえ、国民わが国における「発明者」という概のではないから、上記にいう『発明を的議論による民主主義的なプロセスに念に関し、「知的財産基本法２条１項は、した者』は、特許を受ける権利の帰属委ねることとし、その他のAI関連制『知的財産』とは、発明、考案、植物主体にはなり得ないAIではなく、自然度との調和にも照らし、体系的かつ合の新品種、意匠、著作物その他の人間人をいうものと解するのが相当である」

理的な仕組みの在り方を立法論としての創造的活動により生み出されるもの「他方、特許法に規定する『発明者』

幅広く検討して決めることが、相応し（発見又は解明がされた自然の法則又にAIが 含 ま れ る と 解 し た 場 合 に は、い解決の在り方とみるのが相当であは現象であって、産業上の利用可能性AI発明をしたAI又はAI発明のソースる。グローバルな観点からみても、発があるものを含む。
）、商標、商号そのコードその他のソフトウェアに関する明概念に係る各国の法制度及び具体的他事業活動に用いられる商品又は役務権利者、AI発明を出力等するハード規定の相違はあるものの、各国の特許を表示するもの及び営業秘密その他のウェアに関する権利者又はこれを排他法にいう『発明者』に直ちにAIが含事業活動に有用な技術上又は営業上の的に管理する者その他のAI発明に関まれると解するに慎重な国が多いこと情報をいうと規定している」とした。

係している者のうち、いずれの者を発は、当審提出に係る証拠及び弁論の全「上記の規定によれば、同法に規定明者とすべきかという点につき、およ趣旨によれば、明らかである」

する『発明』とは、人間の創造的活動そ法令上の根拠を欠くことになる。の「これらの事情を総合考慮すれば、により生み出されるものの例示としてみならず、特許法29条２項は、特許出特許法に規定する『発明者』は、自然定義されていることからすると、知的願前にその発明の属する技術の分野に人に限られるものと解するのが相当で財産基本法は、特許その他の知的財産おける通常の知識を有する者（以下『当ある」の創造等に関する基本となる事項とし業者』という。
）が前項各号に掲げる「したがって、特許法184条の５第て、発明とは、自然人により生み出さ発明に基いて容易に発明をすることが１項２号の規定にかかわらず、原告がれるものと規定していると解するのができたときは、進歩性を欠くものとし発明者として『ダバス、本発明を自律相当である」て、その発明については特許を受ける的に発明した人工知能』と記載して、「そして、特許法についてみると、ことができない旨規定する。しかしな発明者の氏名を記載しなかったことに発明者の表示については、同法36条１

がら、自然人の創作能力と、今後更につき、原処分庁が同条の５第２項３号項２号が、発明者の氏名を記載しなけ進化するAIの自律的創作能力が、直に基づき補正を命じた上、同条の５第ればならない旨規定するのに対し、特ちに同一であると判断するのは困難で３項の規定に基づき本件処分をしたこ

許出願人の表示については、同項１号あるから、自然人が想定されていた『当とは、適法であると認めるのが相当でが、特許出願人の氏名又は名称を記載業者』という概念を、直ちにAIにも適ある」

しなければならない旨規定しているこ用するのは相当ではない。さらに、AI「特許法にいう『発明者』が自然人とからすれば、上記にいう氏名とは、の自律的創作能力と、自然人の創作能に限られる旨の前記判断は、上記実務

３．争点
特許法にいう「発明」とは、自然人によるものに限られるかどうか。
４．裁判所の判断

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上の懸念までをも直ちに否定するもの

くまでも本判決における当事者の主張号の規定は自然人の関与なく生成されではなく、原告の主張内容及び弁論の立証を踏まえたものであり、本件出願た発明にも適用されるとすると、自然全趣旨に鑑みると、まずは我が国で立の対象となる「発明」が実際に自然人人が介在しない「AI発明」は、現在の法論としてAI発明に関する検討を行っの関与なく生成されたか否かは、本件特許法の下では特許を受けることがでて可及的速やかにその結論を得ることの審理の対象になっていないため判断きないことになります。注目すべきは、が、AI発明に関する産業政策上の重要されていないと思われる点には留意が本判決が結論自体は現行特許法の枠組性に鑑み、特に期待されているもので必要です。

みの中ではやむを得ないとしつつ、AIあることを、最後に改めて付言する」（３）特許法184条の５第１項２号は発明の保護の必要性自体は否定せず、「発明者の氏名」を記載した書面を特「AIがもたらす社会経済構造等の変化５．考察許庁長官に提出しなければならないとを踏まえ、国民的議論による民主主義（１）本判決では、知的財産基本法に規定しています。この「発明者」につ的なプロセスに委ねる」べきである旨

おける発明とは自然人により生み出さいては、「者」は人を指すのが一般的を判示したことです。傍論とはいえ、れるものと規定されていると解釈したな理解ですので、条文の文言の通常の下級審でここまで踏み込んだ判示をす

うえで、特許法に規定される「発明者」語義からは、自然人を意味すると解釈ることは珍しく、裁判所としても、本は自然人に限られると解釈し、本件国するのが自然です。

件がAIと産業政策という時宜にかなった重要な法律問題を含む事案であると内書面に「発明者」の氏名として自然また、本判決でも言及されています

人の氏名ではなくAIの名称を記載しが、特許法184条の５第１項１号では捉えていることが分かります。

たことについて、補正を命じたうえで「出願人の氏名又は名称」と規定して（５）本件対応外国出願は、世界各国出願却下処分をしたことは適法であるおり、「名称」の記載も許されることでも同様に争われ、米国および英国でと判断しました。

が明記されているのに対し、同２号では、発明者は自然人に限るということ（２）冒頭でも触れましたが、本判決は「発明者の氏名」としか記載されてで確定しています。欧州特許庁では、で言及されているAI発明というのは、おらず、「名称」が含まれていません。

AI発明も特許を受けることができる

自然人の創作活動がなくAIにより生

このような条文構造からしても、特許と論じ得るとの見解が示されたようで成される発明（に相当するもの）であ法184条の５第１項２号の「発明者」すが（本判決も「原告主張に係る欧州ることが前提です。昨今、深層学習とは自然人のみを指していると考える

特許庁の見解も、……十分参考にはな（ディープラーニング）などの技術ののが自然であり、本判決の「特許法にる」と述べています）、結論としては、発展がめざましく、自然人がAIを利規定する『発明者』は、自然人に限ら出願は却下されました。その他オース用・応用して「発明」に至ることもあれるものと解するのが相当である」とトラリア・ニュージーランド・韓国等ると考えられますが、このような自然いう判示は、正当な条文解釈であったでも、出願が却下されているようです。

人の関与を前提とする発明についてといえるでしょう。

（６）本判決を踏まえ、日本におけるは、本判決の対象外となっています。

（４）このように、「発明者」は自然人AI発明の保護の是非が広く議論されまた、AIが何らの自然人の関与なに限られ、特許法184条の５第１項２ることが期待されます。

く発明（に相当するもの）を生成可能かどうかという点については、そもそも現在の技術では困難ではないかとの見方もあります。本件は、「AI発明」が自然人の関与なく生成されたことが前提事実とされていますが、これはあ

いくた てつお東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録
後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。
この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

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