シリーズ判決紹介

首席審判長 小菅 一弘− 平成22年度第4四半期の判決について −第1

技術思想の創作として高度のものと評価されるか否かのはじめに観点から判断することが不可欠とされた事例］
平成 22 年度第 4 四半期に言い渡しされた判決についてその概要を紹介する。

本願発明の概要：

当期における判決総数は，特実が 79 件（査定 40 件，当本発明は、活性酸素の一種であるスーパーオキサイドアニ

事者系 39 件），意匠は判決がなかった。審決取消件数（取オンの分解剤に関するものである。本発明のスーパーオキ消率）は，特実 16 件（20.3％）であった。

サイドアニオンの分解剤は、還元水や医薬品として用いる

審決取消率の内訳を見てみると，特実で，査定系についことができる。

ては，取消率は 17.5％（取消件数 7 件）で，前年度の取消率
26.9％を相当程度下回り，当事者系については，無効 Z 審

本願発明：

決の取消率は 28.6％（取消件数 4 件）で，前年度の取消率「【請求項 1】（A）ポリビニルピロリドン、ポリビニルアル

29.3％を下回り，無効 Y 審決の取消率は 20.0％（取消件数 5

コール、ポリアクリル酸、シクロデキストリン、アミノペ

件）で，前年度の取消率 28.6％を下回り，当事者系全体のクチン、又はメチルセルロースの存在下で（B）金属塩還取消率は 23.1％となり，前年度の取消率 29.0％を下回った。

元反応法により調製され、（C）顕微鏡下で観察した場合に取消事由についてみると，新規性判断の誤りが 1 件，進粒径が 6nm 以下の白金の微粉末からなる（D）スーパーオ

歩性判断の誤りが 10 件，記載要件判断の誤り（2 件），存

キサイドアニオン分解剤。
」

続期間延長登録に関する法解釈・適用の誤り（2 件），手続違背（1 件）であった。

引用発明：

今回は，これら特実の敗訴案件 16 件の中から 7 件を選ん（a）コロイド中の白金粒子が、単一粒子で 10nm 以下で、で紹介する。なお，ここで紹介する内容，特に所感の項に

その単一粒子が鎖状になった凝集粒子が 150nm オーダー

ついては，私見が含まれていることをご承知おき願いたい。

以下で分散している白金コロイド溶液であって、金属塩還元法により製造される、（b）具体例として、『しんくろ』と審決取消事例

名づけられた白金コロイド溶液であり、金属塩還元法に

特実系審決取消事件

集粒子を含む、（c）
過酸化水素水の分解反応を触媒する、
（d）

第2
1

よって製造され、凝集粒子径（鎖状）が 4 〜 8nm の白金凝
各種病気の症状改善に効果がある，ことが記載されている。

紹介する当期の審決取消を要因別に分けると以下のとお
りである。

判示事項：

（1）新規性・進歩性「物の発明」としての用途発明を肯定すべきか否かを判断

ア新 規性の判断誤り（事例①）

するに当たっては，個々の発明ごとに，発明者が公開した

イ 認定の誤り（事例②③）

方法（用途）の新規とされる内容，意義及び有用性，発明

ウ 相違点の判断誤り（事例④⑤）として保護した場合の第三者に与える影響，公益との調和（2）記載要件の判断誤り（事例⑥）

等を個々的具体的に検討して，物に係る方法（用途）の発（3）手続き違背（事例⑦）

見等が，技術思想の創作として高度のものと評価されるか否かの観点から判断することが不可欠となる。

（1）新規性・進歩性
ア 新規性の判断誤り（事例①））

所感：
ア 審決

審決は，
「本件特許発明の「スーパーオキサイドア

ニオン分解剤」は、甲第 1 号証に記載された用途と重複する①平成 22 年（行ケ）第 10256 号（発明の名称：スーパーオ
キサイドアニオン分解剤）（3 部）

用途が存在するとしても、甲第1 号証に記載された用途とは無効 2009-800033，特願 2005-502741，特許 4058072

異なる新たな用途を提供するものと認められる」
，
「物が新た

［
「物の発明」としての用途発明を肯定すべきか否かを判な用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明

断するに当たっては，物に係る方法（用途）の発見等が，は、用途発明として特許され得る」，「甲第1 号証には、本件

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78

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特許発明の要件 D（スーパーオキサイドアニオン分解剤）に

イ 認定の誤り（事例②③）

ついては、開示されていないものと認められるから、本件特許発明は、甲第 1 号証に記載された発明ではない」とし，特②平成 22 年（行ケ）第 10162 号（発明の名称：球技用ボール）

許法第 29 条第1項第 3 号に該当しないと判断した。

（2 部）
無効 2009-800025，特願 2000-550565，特許 4155708

これに対し判決は，「公知の物は，特許法 29 条 1［引用発明
1 における皮革片の接触部は，接着するため

項各号に該当するから，特許の要件を欠くことになる。しの接合部とはいえず，本件発明 1 における接合部に相当

かし，その例外として，①その物についての非公知の性質するということはできないとされた事例］

イ 判決（属性）が発見，実証又は機序の解明等がされるなどし，②その性質（属性）を利用する方法（用途）が非公知又は非本願発明の概要：

公然実施であり，③その性質（属性）を利用する方法（用途）

本発明は、貼りボールの品質（重量、大きさ、真球性、耐が，産業上利用することができ，技術思想の創作としての

久性、形状維持性、経時変化に対する強度向上）を維持し高度なものと評価されるような場合には，単に同法 2 条 3つつ、縫いボールの飛距離、グリップ性、ボールコントロー

項 2 号の「方法の発明」として特許が成立し得るのみなら

ル性を併せもつボールを実現するもの。

ず，同項 1 号の「物の発明」としても，特許が成立する余地がある」，「甲 1 には，構成 A ないし C に該当する白金微本願発明：

粉末は，ガン，糖尿病，アトピー性皮膚炎などの予防又は「【請求項1】圧搾空気が封入された球形中空体の弾性チュー治療に有効であると期待されていること，そのような効果

ブ 2 と、を期待して，水溶液として，体内に投与する方法が示され該チューブ表面全面に形成された補強層 4 と、ていることが記載され，同記載によれば，そのような使用

該補強層上に直接またはカバーゴム層 5 を介して接着され方法は，公知であることが認められる。そうすると，甲 1

た複数枚の皮革パネル 6，14 とには，白金微粉末がスーパーオキサイドアニオンを分解すを備えた球技用ボール 1 において、る作用が明示的形式的に記載されていないものの，従来技

前記皮革パネル 6，14 は、その周縁部が前記弾性チューブ術（甲 1）の下においても，白金微粉末を上記のような方

側に折り曲げられる折り曲げ部を有し、前記皮革パネルの法で用いれば，スーパーオキサイドアニオンが分解される

折り曲げ部にて囲まれた前記皮革パネルの裏面に、厚さをことは明らかであり，白金微粉末によりスーパーオキサイ

調整する厚さ調整部材 10，15 が接着せしめられ、

ドアニオンが分解されるという属性に基づく方法が利用さ

前記皮革パネルの折り曲げ部に設けられる接合部において、れたものと合理的に理解される。……構成 D は，白金微粉

隣接する皮革パネルと接着されてなる球技用貼りボール。
」

末の使用方法として，従来技術において行われていた方法（用途）とは相違する新規の高度な創作的な方法（用途）の皮革パネル

提示とはいえない」，「本件特許発明は，甲 1 の記載と実質的には同一のものであり，新規性を欠く」と判示した。
ウ 所感

折り曲げ部

皮革パネル

審決は，請求項で特定された白金の微粒子からなる物を，スーパーオキサイドアニオンを分解する分解剤とする用途が甲 1 号証に記載されていないと判断したが，判決は，「物の発明」としての用途発明を肯定すべきか否かについて，物に係る方法（用途）の発見等が，技術思想（本願発明）の創作として高度のものと評価されるか否かの観点から判断することが不可欠とし，本件発明におけるスーパーオキ
皮革片

サイドアニオンを分解するという用途は，新規の高度な創

接触部

作的な方法（用途）の提示とはいえないとした。
物に係る方法（用途）の発見等が，技術思想の創作として高度のものと評価されるか否かについては，発明者が公開した方法（用途）の新規とされる内容，意義及び有用性，発明として保護した場合の第三者に与える影響，公益との調和等を個々具体的に検討すべきとの考え方が示されたこ

ブラダーとが注目される。

（引用発明）

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皮革片引用発明：

隣接する皮革パネルと接着するという構成をとるものであ「空気注入式のブラダー 1 と、膨張した状態の前記ブラダーる。
」，「引用発明 1 における皮革片の接触部は，接着するに均一に巻き付けられているプラスチック材料が含浸されための接合部とはいえず，本件発明 1 における接合部に相たフィラメントからなるカバー 10 と、該カバーに素材 11

当するということはできないから，この点を一致点としたにより接着され前記カバーの表面全体を覆うように貼り付審決の認定は誤りである。そして，「接合部」の有無は，けられた複数の皮革片 8 とを備えたサッカー、バスケット

皮革パネルの接着に関する相違点 2 の前提となるものでボールおよび種々の団体競技に用いられる競技用ボールにあって，この点の相違も含めて相違点 2 についての本件発おいて、

明 1 の構成の容易想到性を判断すべきなのに，審決はこれ

前記皮革片 8 は、中央部分ではゆるやかな曲面であり、を怠っている。
」とした。

周辺端面に近い領域では急な曲面であり、この急な曲面領域から周辺端面に至る領域ではゆるやかな曲面あるいは平ウ 所感面であって、ブラダー 1 側が凹になるように曲げられ、発士が単純に接触している線接触であるところ，判決は，本

泡 PVC 等からなる柔軟で弾性的な前記素材 11 で満たされ願発明における接合部が隣接する皮革パネル同士を接着さた一種のカップ 9 を形成するような形状に形成され、前記せる役割を有する部位であり，そのために面接触となって素材 11 が完全に皮革片 8 のくぼんだ面である裏面に接着いるとし，対象となった部位の技術的意義を勘案してそのしているものとすることによって、構成が異なることを指摘した上で，両者は一致しないと判

複数の切片を縫い合わせて形成された皮革製の外側ケー

引用発明 1 における皮革片の接触部は，皮革片同断した。

シングと、ケーシング内に収容される空気注入式のブラ

その上で判決は，接合部が設けられた「折り曲げ部」に

ダーとによって構成される職人による縫いボールと比べてついて，「本件発明 1 の「折り曲げ部」は，縫いボールと同

遜色のない表面を有する競技用ボール。」

様の飛距離，グリップ性等を得るために，皮革パネル間に，縫いボールと同様の深くて狭い溝を形成するために採用さ判示事項：れた構成である。これに対し，引用発明 1 は，手工業的に本件発明 1 における「接合部」は，接着するための部位であ実現されたボール，すなわち縫いボールに近い外観を有す

るから，一定の領域を有する「面接触」を要するものと解さることを目的とするものであり，そのために，とりわけ隆れる。これに対し，引用発明 1 は，カップ状の皮革パネル起に着目し，隆起部分を有するボールとするために，皮革の裾部分（周辺端面）のみを接触させたものであり，接触し片を椀型（カップ状）に成形するという構成を採用したもている部分は線接触であると認めるのが自然である。

のと認められる。
」，「引用発明 1 においては，上記のとお

そうすると，引用発明 1 における皮革片の接触部は，接り「隆起部分」に着目した構成を採用したものであり，本着するための接合部とはいえず，本件発明 1 における接合件発明 1 のような，縫いボールと同様の深く狭い溝を形成部に相当するということはできない。

するという思想は窺われない」から，相違点 2 に係る構成とすることは容易想到ではないとし，認定の誤りが，相違点の判断にも影響することを示した事例である。

所感：
ア 審決

審決は，「引用発明 1 において、カバーの表面全体を覆うように貼り付けられる「皮革パネル（皮革片）」は、③平成 22 年（行ケ）第 10237 号（発明の名称：水処理装置）「曲げ部（急な曲面領域から周辺端面に至る領域）」で隣接（4 部）

する「皮革パネル（皮革片）」と接していることが明らかで

不 服 2009-20849， 特 願 2008-157503， 特 開 2009-

あるから、引用発明 1 の「皮革パネル」は、「皮革パネルの297679曲げ部」に「接合部」を有しているといえる。よって、引

［引用発明の「水熱反応装置」と本願発明の「水処理装置」

用発明 1 の「皮革パネル」と本件特許発明 1 の「皮革パネル」とが「処理装置」の点で共通するとした本件審決の一致とは、「その周縁部が前記弾性チューブ側に曲げられる曲

点の認定は誤りであるとされた事例］

げ部を有し、前記皮革パネルの曲げ部にて囲まれた前記皮革パネルの裏面に、厚さを調整する厚さ調整部材が接着せ本願発明の概要：

しめられ、隣接する皮革パネルとの接合部が前記皮革パネ

本発明は，半導体産業などで洗浄液として使用されるトリ

ルの曲げ部に設けられる」ものである点で一致する。」と認

クロロエチレンなど分解処理が困難である有機溶媒を含む定した。

産業排水を処理するための水処理装置に関する。

イ 判決

これに対し判決は，「本件発明 1 は，皮革片の周

本願発明：

縁部を折り曲げ，折り曲げ部に設けられる接合部において，

tokugikon「【請求項 1】上部に被処理水の供給口 2，下部に排出口 3 が80

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設けてある圧力容器 1 と，前記圧力容器 1 の供給口 2 には物の酸化分解を促進する水の超臨界又は亜臨界状態を形成

被処理水を供給する管路 7 が接続してあり，この管路 7 にするための媒体であり，水自体は処理の対象とはいえず，はオゾン発生装置 8 が連結してあるエジェクター 9 が設け

両者は，水の役割という点において，異なるものであり，てあり，前記圧力容器 1 内部には供給口 2 に連結した噴霧技術分野においても異なるものということができる。

装置 4 が設けてある水処理装置」

また，本願発明の圧力容器内は 0.4MPa になるまで内圧を上昇させ，維持させたと記載しているのに対し，引用発
明では，少なくとも 2.5MPa 以上の状態で水熱反応を行う
反応容器内によるもので，両者は，少なくとも容器内の圧力状態が異なり，加えて，温度の観点からみても，本願発明において，圧力容器内の温度上昇に関する本願明細書の記載はなく，実施例でも被処理水の水温が 12℃とされているのに対し，引用発明では，374℃以上の超臨界状態又は 374℃以下であっても臨界点に近い高温高圧状態をいうと定義されており，両者は，容器内の温度状態も異なっているから，引用発明の「水熱反応装置」と本願発明の「水処理装置」は，「処理装置」の点で共通するとはいえない。
圧力容器

所感：

（本願発明）

ア 審決

審決は，「引用発明の「水熱反応装置」は、水熱反応処理を行うから、本願発明の「水処理装置」と「処理装置」の点で共通する」，「両発明は、「上部に被処理水の供給口、下部に排出口が設けてある圧力容器と、前記圧力容器の供給口には被処理物を供給する管路が接続してあり、前記圧力容器内部には供給口に連結した噴霧装置が設けてある処理装置。
」の点で一致……している。
」，「単に「圧力容器」と特定するだけの本願発明は、引用文献 1 及び引用文献 2 に記載された発明並びに周知例及び参考文献 2 に記載された技術事項に基づいて当業者が容易に想到し得た」と判断した。
反応器イ 判決

これに対し判決は，「本願発明の「水処理装置」は，被処理水を処理する装置であって，水は処理の対象であるのに対し……，引用発明の「水熱反応装置」は，水熱反応（引用発明）を行う装置であって，水は有機物の酸化分解を促進する水の超臨界又は亜臨界状態を形成するための媒体であり，水

引用発明：

自体は処理の対象とはいえない」，「両者は，水の役割とい（審決における認定）「上部に工場等から排出される廃液中

う点において，異なるものであり，技術分野においても異の有機物と水を混合して反応器 1 に供給する被反応物供給なる」，「よって，引用発明の「水熱反応装置」は，水熱反路 4 及び過酸化水素等の過酸化物等の酸化剤を供給する酸

応処理を行うから，本願発明の「水処理装置」と「処理装置」

化剤供給路 5 が連絡する、被反応物を反応器 1 内に、噴射の点で共通するということができるとした本件審決の一致流調整装置 13 により噴射流の霧化度を変化させて噴射す点の認定には，誤りがある」と判示した。

る噴射装置 3 と、下端部に反応物取出部 11 が設けられる耐圧性材料を用いた反応器 1 を含む水熱反応装置」

ウ 所感

本願発明の水処理装置は，トリクロロエチレンなど分解処理が困難である有機溶媒を含む産業排水を，オ

判示事項：

ゾンを用いて有機溶媒を分解し，産業排水を浄化処理する

本願発明の「水処理装置」は，被処理水を処理する装置でための水処理装置であるから，水は浄化処理の対象物になあって，水は処理の対象であるのに対し，引用発明の「水る。これに対して引用発明の水熱処理装置は，水を高温高熱反応装置」は，水熱反応を行う装置であって，水は有機

圧の超臨界または亜臨界状態として，有機物などの廃棄物

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tokugikon

を酸化反応や加水分解反応させて分解するための装置であ報保持部の保持する前記色情報とが一致した場合に前記発り，水は浄化処理を促進するための媒体の役割を果たすも

光部 101 を発光させる制御部と，を有し，ので，処理の対象物ではない。

前記受光部 210は，前記キャリッジ205 の移動により対向す

このように，一口に「処理」といっても，処理の内容，

る前記液体インク収納容器 1が入れ替わるように配置され，処理を行うときの条件などがまったく異なるから，単に「処前記キャリッジ 205 の位置に応じて特定されたインク色の理装置」という上位概念で括ることにより一致していると

前記液体インク収納容器 1 の前記発光部 101 を光らせ，そ認定するのは誤りであるとされた事例である。

の光の受光結果に基づき前記液体インク収納容器位置検出
手段は前記液体インク収納容器 1 の搭載位置を検出することを特徴とする液体インク供給システム。
」

ウ 相違点判断の誤り（事例④⑤⑥）④平成 22 年（行ケ）第 10056 号（発明の名称：液体インク
収納容器，液体インク供給システムおよび液体インク収
納カートリッジ）（2 部）
無効 2009-800101，特願 2004-330952，特許 3793216［甲第
3 号証等に記載された事項を過度に抽象化した事
項を引用発明に適用して具体的な本件発明 3 の構成に想到しようとするものであって相当でないとされた事例］

インク収納容器キャリッジ

本願発明の概要：
本発明は、インクジェット記録で用いられるインクタンク

誤装着のインク残量など、液体収納容器の状態に関する報知をLED などの発光手段によって行う構成で用いられる液体
収納容器、該容器を備える液体供給システム等に関するも
のである。
本願発明：
「【請求項 3】複数の液体インク収納容器 1 を互いに異なる位置に搭載して移動するキャリッジ 205 と，
該液体インク収納容器 1 に備えられる接点と電気的に接続可能な装置側接点 152 と，
該液体インク収納容器 1 からの光を受光する位置検出用の

受光部

受光部 210 を一つ備え，該受光部で該光を受光することによって前記液体インク収納容器の搭載位置を検出する液体
インク収納容器位置検出手段と，（本願発明）

搭載される液体インク収納容器それぞれの前記接点と接続する前記装置側接点 152 に対して共通に電気的接続し色情報に係る信号を発生するための配線を有した電気回路とを

印刷記録材容器有する記録装置と，受光部

前記記録装置の前記キャリッジ 205 に対して着脱可能な液体インク収納容器 1 と，を備える液体インク供給システム
において，前記液体インク収納容器 1 は，前記装置側接点 152 と電気的に接続可能な前記接点と，少なくとも液体インク収納容器のインク色（K，C，M，Y）
を示す色情報を保持する情報保持部と，前記液体インク収納容器位置検出手段の前記受光部 210 に投光するための光を発光する発光部 101 と，
前記接点から入力される前記色情報に係る信号と，前記情

tokugikon（周知技術）

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引用発明等：的課題と動機付け，そして引用発明との間の相違点 1 ない

【引用発明】「……印刷記録材供給システムにおいて、し 3 で表される本件発明 3 の構成の特徴について触れるこ

印刷記録材容器は、となく，甲第 3 号証等に記載された事項を過度に抽象化し装置側接点と電気的に接続可能な前記接点と、た事項を引用発明に適用して具体的な本件発明 3 の構成に

印刷記録材容器のインク色を識別するための識別情報を保想到しようとするものであって相当でない。」，「甲第 3，

持する記憶素子と、

21，22 号証においては，共通バス接続方式を採用した場

前記接点から入力される印刷記録材容器のインク色を識別

合における液体インク収納容器の誤装着の検出という本件するための識別情報に係る信号と、記憶素子の保持する印

発明 3 の技術的課題は開示も示唆もされていない……上記

刷記録材容器のインク色を識別するための識別情報とが一

技術的課題に着目してその解決手段を模索する必要がない

致した場合に、応答信号を前記配線を通じて印刷装置側ののに，記録装置側がする色情報に係る要求に対して，わざ制御回路に対して送り返す動作を制御する記憶装置と、をわざ本件発明 3 のような光による応答を行う新たな装置有し、（部位）を設けて対応する必要はなく，このような装置を

前記制御回路は、応答信号の有無により装着されていない

設ける動機付けに欠ける」と判示した。

印刷記録材容器を検出して表示ランプの発光で表示する印
刷記録材供給システム」

ウ 所感【周知技術（甲 3 等）】「搭載位置を検出すべく、検出対象で録装置と液体インク収納容器との間の配線の方式に，全ある液体インク収納容器（42，44，46）を受光部 54 に対液体インク収納容器に共通の信号線を用いる共通バス接向させ、検出対象である液体インク収納容器からの色情報続の方式を採用した場合でも，各液体インク収納容器がで誤装着を検出する検出手段を設けること」

インク色に従ってキャリッジの所定の位置に正しく装着

本件発明 3 の課題は，コストを低減するため，記されているか否かを検出することにある。共通バス接続
判示事項：の方式を採用した場合に，記録装置側からの要求に応じ周知技術は，液体インク収納容器と記録装置側とが発光部て，単純に液体インク収納容器が保持するインク色の情と受光部との間の光による情報のやり取りを通じて当該液報と合致する場合に当該液体インク収納容器から応答の体インク収納容器のインク色に関する情報を記録装置側が信号が返るようにしても，例えば青色の液体インク収納

取得することを意味するものにすぎない。このような一般容器とマゼンタ（明るい赤紫色）の液体インク収納容器の的抽象的な周知技術を根拠の一つとして，相違点に関する搭載位置を逆にして装着した場合には，それぞれの液体イ

容易想到性判断に至ったのは，本件発明 3 の技術的課題とンク収納容器がキャリッジ内にあることだけが検出される

動機付け，そして引用発明との間の相違点 1 ないし 3 で表だけで，それ以上にどの搭載位置につき誤装着があるかをされる本件発明 3 の構成の特徴について触れることなく，検出できない。本願発明は，そのような場合でも液体イン

甲第 3 号証等に記載された事項を過度に抽象化した事項を

ク収納容器の搭載位置の誤り（誤装着）を検出できるよう

引用発明に適用して具体的な本件発明 3 の構成に想到しよにするもの。

うとするものであって相当でない。

審決が周知技術として上げた甲号証は，共通バス接続方式であるか否か不明で，本件発明 3 の技術的課題は開示されていないことから，この技術的課題に着目してその解決

所感：
ア 審決

審決は，「液体インク収納容器に発光部を設ける

手段を模索する必要がなく，動機付けに欠けるとされた事ことは当業者が容易になし得る」，「受光部を記録装置側例である。

に一つ設け、検出対象である液体インク収納容器からの色情報で誤装着を検出する検出手段を設けるようとする⑤平成 22 年（行ケ）第 10184 号（発明の名称：膨張弁）（4 部）

ことは、当業者が容易になし得る」，として，「引用発明は、不服 2008-1265，特願平 09-304292，特開平 11-142026……記録装置の特定の一点に対し、キャリッジの移動に［引用発明には，弁本体を樹脂製としつつも，パワーエ

より対向する液体インク収納容器が入れ替わることが可

レメント部と弁本体の固定に当たり，ねじ結合による螺能なものであるから、……一つの受光部で……発光部か着という方法を採用することについて阻害事由があるとらの光を受光するべく、一つ設けられる受光部をキャリッされた事例］

ジの移動により対向する液体インク収納容器が入れ替わる位置に配置……することは当業者が容易になし得る」と

本願発明の概要：判断した。

本発明は空気調和装置、冷凍装置等の冷凍サイクルにおいて、エバポレータに供給される冷媒の流量制御に用いられ

イ 判決

これに対し判決は，「（審決は）本件発明 3 の技術

2011.8.24. no.262

る膨張弁に関する。

83

tokugikon

本願発明：

引用発明等：「【請求項2】（本願補正発明）……パワーエレメント部36は、【引用発明】（引用例）「

弾性変形可能な部材から成る上カバー 36d と下カバー 36h

としての上蓋 55 と、第二のカバーとしての下蓋 56 と、スの外周縁にてダイアフラム 36a を挟持することにより構成

テンレス製の薄板よりなるダイヤフラム 57 を両蓋 55、56

され、上記（樹脂製）弁本体 301 の上端部の外周部に固着間に挟持し、

部材 50 がインサート成形によって設けられ、上記固着部

弁本体 41 の上端外周部にフランジ 41a が形成され、材 50 には雄ねじが形成されており、上端部が内側に屈曲

フランジ 41a とともに制御機構 54 の外周部を覆うようにした筒状の連結部材 51 の内面には雌ねじが形成されておかぶせた円筒状の止め金具 60 の上下部をかしめることにり、上記連結部材 51 を上記雌ねじと上記雄ねじとのねじより、結合によって上記固着部材 50 に螺着して上記パワーエレ

弁本体 41 と制御機構 54 とを固定した温度式膨張弁。
」

メント部 36 の外周縁を上記連結部材 51 の上端部と上記弁「弁本体 6 を合成樹脂にて成形すると合成樹脂は金属より

本体301の上端部との間に挟み込むことにより、上記パワー

低強度であり、弁体 27 が合成樹脂製の弁座 26 に当接するエレメント部 36 が上記弁本体に固定されていることを特動作が繰り返されると、弁座 26 が損傷する可能性がある徴とする膨張弁。」

ため、……

制御機構54は、第一のカバー下面に弁座 50 を有するオリフィス 47a を、金属部材 47 のインサート成形により形成し、

パワーエレメント部

弁体 48 の開閉作動によりオリフィス 47a が破損する恐れをなくしたこと。
」

連結部材【周知技術】「膨張弁を含む圧力制御弁の技術分野において、パワーエレメント部の弁本体への固定を、弁本体の上端部の外周部に上端部が内側に屈曲した筒状の連結部

固着部材

材を螺着することにより、パワーエレメント部の外周縁を連結部材の上端部と弁本体の上端部との間に挟み込むこと。」

樹脂製弁本体
判示事項：
引用例には，フランジ部に金属板をインサート成形したとしても，この部分に雄ねじを，筒状止め金具の内側に雌ねじを，それぞれ形成して，両部材の固定に当たって
前記周知技術である螺着という方法を採用することについては，いずれも何らこれを動機付け又は示唆する記載がない。

（本願発明）

引用発明は，本件先行発明の制御機構が，取付筒に形成された雄ねじと弁本体の内側に形成された雌ねじにより螺制御機構

着されているが，雄ねじの形成にコストがかかり，かつ，取付けに当たり接着剤を使用する必要があり，取付作業が面倒になるという課題を解決するために，かしめ固定とい止め金具う方法を採用し，ねじ結合による螺着という方法を積極的に排斥したものであるから，引用例が積極的に排斥したね
じ結合による螺着という方法を想到することについては，阻害事由があるといわざるを得ない。

樹脂製弁本体

所感：

金属部材

ア 審決

審決は，「引用例に記載された発明において、フランジ 41a にインサート成形により金属部材を形成する
ことに加え、必要とされる組み立て精度や組み立てのし易さ等を考慮して、パワーエレメント部の弁本体への固定手段として、かしめ結合に換えて、螺着を採用して、（引用発明）

tokugikon

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上記相違点 2 における本件補正発明が具備する発明特定事

本願発明の概要：

項に到達することは、当業者が容易になし得た」と判断し

本発明は、各種基板に対する十分な接着力を有する異方導た。

電性接着剤などの接着剤、それを用いた回路接続構造体及びその製造方法に関する。

イ 判決

これに対し判決は，「引用例には，膨張弁のパワー

エレメント部と樹脂製の弁本体の固定に当たり，……両本願発明：

者をねじ結合により螺着させるという本件補正発明の相「【請求項 1】アルコキシシラン結合（Si − O − R）を有する

違点 2 に係る構成を採用するに足りる動機付け又は示唆がシランカップリング剤（A）と，シランカップリング剤（A）

ない。むしろ，引用発明は，本件先行発明の弁本体が金が縮合したオリゴマーと，で構成されるシランカップリン属製であることによる問題点を解決するためにこれを樹グ剤（SCO）を含む接着剤であって（但し，R は同一でも脂製に改め，併せてパワーエレメント部と弁本体とを螺異なっていても良く，炭素数 1 〜 18 の直鎖，または分岐着によって固定していた本件先行発明の有する課題を解鎖を有するアルキル基，シクロアルキル基，フェニル基，決するため，ねじ結合による螺着という方法を積極的に

ベンジル基である。
），
前記シランカップリング剤（SCO）が，排斥してかしめ固定という方法を採用したものであるか

シロキサン（Si−O−Si）
結合を含み，
かつ，
前記シランカッら，引用発明には，弁本体を樹脂製としつつも，パワー

プリング剤（SCO）を GPC（ゲル透過クロマトグラフィー）

エレメント部と弁本体の固定に当たりねじ結合による螺測定した際に，シランカップリング剤（A）の単分子（A −着という方法を採用することについて阻害事由がある」と

1）と，シランカップリング剤（A）の 2 分子が縮合した分判示した。

子（A − 2）が，GPC の 面 積 比 で，（A − 1）：（A − 2）＝
100：1 〜 100 を満たすことを特徴とする接着剤。」

本願発明は，パワーエレメント部がカシメ固定「【発明が解決しようとする課題】……本発明は、高接着力

により樹脂製の弁本体に固着された膨張弁では，金属製で信頼性が高い接着剤を提供し、さらにロットばらつきがの弁本体に螺着されることにより固定される場合に比較発生せず、高い歩留まりで良品を量産可能とする接着剤をして、強度不足が生じる問題があるため，弁本体を樹脂提供し、さらには回路接続用接着剤及びそれを用いた回路で成形してもパワーエレメント部を強固に弁本体に固着接続構造体を提供する。さらに本発明は、当該接着剤の保でき、安定した動作を実現できる膨張弁を提供すること

管時や、使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とを目的としている。これに対し引用発明は，従来の制御し、長期の保存安定性を与えると共に、接着後においては機構が取付筒に形成された雄ねじと弁本体の内側に形成

長期間の接着強度の保持が可能となる接着剤、接着剤の製された雌ねじにより螺着された構成であるため，雄ねじ

造方法、接続構造体を提供する。
」

ウ 所感の形成にコストがかかり，かつ，取付けに当たり接着剤を使用する必要があり，取付作業が面倒になることなど

判示事項：の課題を解消するために，弁本体を樹脂製とするととも

本件明細書には，数値範囲の下限及び上限について，数に，制御機構を弁本体にかしめにて固着するようにした

値範囲の意義が記載されており，その範囲内の効果につものである。このため，引用発明はねじによる固定を否いても，数値内における適宜の構成を選択した実施例に定した上でかしめ固定を採用していることから，本願発おいて，接着強度等の効果についての試験結果が明示さ明に想到するために，引用発明自身が否定したねじによれている。

る固定を再度採用するということには，動機付けが無い

本件発明 1 の効果，すなわち，①高接着力でロットばら

どころかむしろそれを阻害する事由があるとされた事例

つきが発生せず，高い歩留まりで良品を量産可能となる接である。

着剤が提供されること及び②保管時や使用時のシランカッ
プリング剤の劣化を最小限とし，長期の保存安定性を与える接着剤が提供されたことについては，いずれも比較例と（2）記載要件の判断誤り（事例⑥）

実施例との対照において具体的に開示されている。
⑥平成 22 年（行ケ）第 10153 号（発明の名称：接着剤，接本件審決は，サポート要件の判断において，②接着剤の着剤の製造方法及びそれを用いた回路接続構造体の製造保管時や使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限と

方法）
（4 部）

し，長期の保存安定性を与える接着剤の提供という課題に無効 2009-800104，特願 2001-397178，特許 4165065

ついてのみ，当業者が認識することができるか否かについ［審決は，サポート要件の判断において，
「高接着力でて判断を行い，①の「高接着力で信頼性が高い接着剤」の信頼性が高い接着剤」の提供なる解決課題が解決できる

提供なる解決課題が解決できるか否かについての判断をか否かについての判断を行っていないとされた事例］

行っていない。

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また，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明 1（3）手続き違背（事例⑦）に係る接着剤の接着力について，その効果が実施例として具体的に開示されているのであるから，本件審決のサ⑦平成 22 年（行ケ）第 10174 号（発明の名称：マイクロ電

ポート要件の判断には，本件明細書の発明の詳細な説明

極アレイよりなる電極，方法，装置）（3 部）の記載内容に関する認定自体に誤りがあるものというほ

不服 2008-19718，特願 2003-546093，特表 2005-512027

かない。

［審判手続において，原告に対し，拒絶の理由を通知し，

意見書を提出する機会を与えるべきであったにもかかわ所感：らず，その機会を付与しなかったとされた事例］

ア 審決 審決は，「本件訂正発明に係る「「シランカップリ
ング剤」と「オリゴマー」との割合」に係る事項を具備する

本願発明の概要：

ことにより、本件訂正発明1に係る上記「接着剤の保管時や、本発明は、分析的応用性をもった電気化学センサー中の電使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし、長期極として使用されるマイクロ電極アレイ、アレイの製造方の保存安定性を与える接着剤」の提供なる解決課題を解決

法およびアレイの使用方法に関する。

できると当業者が認識することができるものとはいえない」，「訂正後の請求項 1 に係る技術事項を具備するものが本願発明：

すべて上記本件訂正発明が解決しようとする課題を解決で「【請求項 1】血液サンプル中の分析物の濃度を定量する方きると当業者が認識することができるように記載されてい法であって，るものとはいえず……本件訂正発明 1 が、本件訂正明細書

血液の流れに適した深さを有し，1.0 μ L 未満の容量をもの発明の詳細な説明に記載された発明であるということがつキャピラリー 34 室を含んだ使い捨てのバイオセンサー

できない」と判断した。

を設ける工程であって……前記キャピラリー室 34 内で血液サンプルを検出する工程；

イ 判決

これに対し判決は，「本件審決は，サポート要件

該検出に引き続き，作用電極 22 および対向電極または参の判断において，②接着剤の保管時や使用時のシランカッ照電極に電圧および電流を印加または制御する工程；

プリング剤の劣化を最小限とし，長期の保存安定性を与え

前記作用電極 22 で電気的に活性な反応生成物を電気的にる接着剤の提供という課題についてのみ，当業者が認識す

酸化または還元させる工程；

ることができるか否かについて判断を行い，①の「高接着および該検出後 10 秒以内に，血液サンプル中のグルコー

力で信頼性が高い接着剤」の提供なる解決課題が解決でき

ス濃度の読み取りを得る工程

るか否かについての判断を行っていない」，「本件明細書のを含むことを特徴とする方法。
」

発明の詳細な説明には，本件発明 1 に係る接着剤の接着力について，その効果が実施例として具体的に開示されているのであるから，本件審決のサポート要件の判断には，本件明細書の発明の詳細な説明の記載内容に関する認定自体に誤りがある」と判示した。
ウ 所感

貼り付け

判決における「本件審決は，①の「高接着力で信電極

頼性が高い接着剤」の提供なる解決課題が解決できるか否かについての判断を行っていない」との指摘は，審査基準に示されたサポート要件違反の類型である「④請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説
明に記載した範囲を超えて特許を請求することとなる場

キャピラリー室合。
」の留意事項における「発明の詳細な説明において複数の課題が記載されている場合は、そのうちのいずれかの課題に対応した手段が請求項に反映されている必要がある。
」

電極に対応するものであると考えられる。
その上で判決は，①と②の課題が解決できることについても，本件明細書に記載されているとしている。
（本願発明）

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会を付与しなかったこと等の事実が認められる。
審判手続において，原告に対し，拒絶の理由を通知し，意見書を提出する機会を与えるべきであったにもかかわらず，その機会を付与しなかったから，特許法 159 条 2 項で準用する同法 50 条に違反する手続違背があり，この手続

電極

違背は審決の結論に影響を及ぼすというべきである。
所感：
ア 審決

（引用発明）

審決は，「グルコースセンサの分野において，検査に用いるサンプル量を少なくするためにサンプル室の容量をより小さなものとすることは，本願優先権主張日前に，当業者の間に広く知られた課題であって，サンプル室の容量を 1 μ l 以下としたものも周知である。
」，「そうすると，
液吸入部

引用発明において，キャピラリー室の容量をより小さなものとすることは，当業者ならば容易に想到し得る事項であ反応セルるといえる。そして，具体的に，当該容量をどの程度小さくするかは，当業者が適宜決定する設計的事項であって，容量を 1 μ l 以下とすることについても，特に，臨界的意
義はなく，上記周知例で示したとおり，格別な困難性は見あたらない」，「引用発明において，キャピラリー室の容量および深さを，……相違点 2 における本願発明のようにす

電極ることは，当業者ならば何ら困難性はなく，容易に想到し得る」と判断した。
（引用例2）

イ 判決

これに対し判決は，「審決は，相違点 2 に係る本

引用発明：

願発明の構成である「1.0 μ L 未満の容量をもつキャピラ「試料液中のグルコース濃度の定量方法であって， ……

リー室」とすることが容易想到であると判断するに当たっ

前記試料液の供給を検知する工程，前記試料液の供給検知て，引用例 2 に開示されているとした査定の理由とは異なから 55 秒後に，第 3 の電極 7 を基準にして作用極 5 に所定り，甲 10 ないし 12 に基づき，サンプル室の容量を 1 μ l 以の電位を印加する工程，および前記電位の印加から 5 秒後

下としたものが周知であるとの理由によって結論を導いたの作用極 5 と第 3 の電極 7 間の電流値を測定する工程，をことが認められる。そうすると，審判手続において，原告有するグルコース濃度の定量方法。」

に対し，拒絶の理由を通知し，意見書を提出する機会を与えるべきであったにもかかわらず，その機会を付与しな

判示事項：かったから，特許法 159 条 2 項で準用する同法 50 条に違反

拒絶理由通知書及び拒絶査定においては，引用発明との相する手続違背があり，この手続違背は審決の結論に影響を違点に関する本願発明の構成である「1.0 μ L 未満の容量及ぼす」と判断した。

をもつキャピラリー室」について，引用例 2 に開示されていると認定し，これを理由として，本願発明は，当業者がウ 所感

容易になし得たものと認められると判断したこと，
原告（審

せ，血液サンプル中に含まれるグルコースの濃度を測定す

判請求人）が審判において上記認定を争ったところ，審決るためのセンサにおいて，当該反応を行わせるキャピラ

においては，一方で，引用例 2 における「キャピラリー室

リー室の容量を 1 μ l 以下とすることが容易か否かが争点の容量」は本願発明のものより大きいことを認定し，他方となった事例である。審査段階では，引用例 2 に記載されで，甲 10 ないし 12 を引用し，「引用発明において，キャているとの認定を根拠として容易想到としたところ，審判

ピラリー室の容量および深さを，上記相違点 2 における本段階では引用例 2 には記載されていないことを認めつつ，

願発明のようにすることは，……容易に想到しうる程度のこれとは異なる証拠により周知技術であると認定し，容易ことである」と判断したこと，甲 10 ないし 12 については，想到と判断したが，判決において，査定と異なる拒絶の理審決に至るまでの手続では提示されず，それらに記載され由に該当するので，改めて拒絶理由を通知する必要があった技術が周知であることについて，原告に意見を述べる機たとされた。

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血液を電極に接触させて電気化学反応を生じさ

tokugikon

☆上記以外の，審決取消となった判決は，以下のとおりで
ある。
判決日

理由

種別

平成 22 年（行ケ）第 10034 号（1/25）（発明の名称：ダブルアーム型ロボット）（4 部）
無効 2009-800096，特願 2006-109567，特許 3973048

事件名相違点判断の誤り

当Y

平成 22 年（行ケ）第 10131 号（1/27）（発明の名称：クランプ装置）（2 部）
無効 2009-800108，特願平 15-156187，特許 4217539

相違点判断の誤り

当Y

平成 22 年（行ケ）第 10075 号（1/31）（発明の名称：換気扇フィルター及びその製造方法）（3 部）
無効 2009-800070，特願 2000-208387，特許 3561899

相違点判断の誤り

当Z

平成 22 年（行ケ）第 10133 号（2/3）（発明の名称：2 室容器入り経静脈用総合栄養輸液製剤）（2 部）
無効 2008-800110，無効 2008-800256，特願平 09-47181，特許 4120018

相違点判断の誤り

当Y

平成 22 年（行ケ）第 10109 号（2/28）（発明の名称：アミノシリコーンによる毛髪パーマネント再整形方法）（3 部）
不服 2005-12666，特願 2002-100506，特開 2002-308742

サポート要件判断の誤り

平成 22 年（行ケ）第 10273 号（3/8）（発明の名称：赤外線透過性に優れた表示を印刷してなる包装用アルミニウム箔）（2 部）
不服 2010-1866，特願 2003-372727, 特開 2005-132462

相違点判断の誤り

平成 22 年（行ケ）第 10234 号（3/23）（発明の名称：無水石膏の製造方法及び無水石膏焼成システム）（1 部）
無効 2009-800223，特願 2003-180533，特許 4202838

相違点判断の誤り

平成 22 年（行ケ）第 10177 号（3/28）（発明の名称：抗ウィルス性置換１，３－オキサチオラン）（3 部）
不服 2008-9247，延長登録 2005-700029，特許 2644357

法解釈・適用の誤り

平成 22 年（行ケ）第 10178 号（3/28）（発明の名称：ジドブジン，1592U89 および 3TC または FTC の相乗的組み合わせ）（3 部）
不服 2008-9257，延長登録 2005-700030，特許 2954357

法解釈・適用の誤り

当Y（注，種別における「当」は当事者系事件（無効事件）であることを意味し，「Y」は無効としない審決結果であること，「Z」は無効とする審決結果であることを意味する。
）

第3

公然実施であり，③その性質（属性）を利用する方法（用途）

おわりにが，産業上利用することができ，技術思想の創作としての以上，平成 22 年度第 4 四半期に審決取り消しの言い渡

高度なものと評価されるような場合と判示している。

しのあった判決を紹介した。審決取消率は低下傾向にあり，

用途発明の新規性判断については、審査基準においてもこの傾向を維持するためにも次のような点に注意しつつ審

未知の属性の有無についての判断が必要であることが規定

理を進める必要があると考える。

されているが、更に本判決で判示された事項も考慮して審理を進める必要があると思われる。

（1）新規性の判断誤りで審決が取り消されるのは比較的少ないと思われるが，事例①は，用途発明に関するとらえ方（2）進歩性の判断において，前提となる本願発明あるいはが審決と判決で相違したケースである。

引用発明の認定に誤りがあると，ほとんどの場合，結論に審決では，「物が新たな用途への使用に適することを見直結するので，審決は取り消されることになる。

いだしたことに基づく発明は、用途発明として特許され得事例②および③において判決は，何れも本願発明あるいる」とした上で，本件特許発明はスーパーオキサイドアニ

は引用発明における特定の構成要件について，技術的な意

オン分解剤としての用途発明であり，甲第 1 号証に記載さ義を指摘した上で審決における認定を誤りとしている。

れた発明ではないと判断している。これに対して判決は，

一見，本願発明とよく似た構成を引用例が有していても，公知の物に関する新たな用途についての発明が，「物の発当該構成が果たす役割が全く異なる場合，当該構成同士の明」として成立する余地があることは認めつつ，それが認相当関係は否定されることになるので，それぞれの構成がめられる条件について，①その物についての非公知の性質有する技術的意義を良く把握して認定を行う必要がある。

（属性）が発見，実証又は機序の解明等がされるなどし，②その性質（属性）を利用する方法（用途）が非公知又は非tokugikon（3）事例⑥は，記載要件におけるサポート要件違反とした

882011.8.24. no.262

審決が取り消されたものであるが，審決が「接着剤の保管時や、使用時のシランカップリング剤の劣化を最小限とし、長期の保存安定性を与える接着剤」の提供なる解決課題を解決できると当業者が認識することができるものとはいえない」としたところ，判決は，「①の「高接着力で信頼性が高い接着剤」の提供なる解決課題が解決できるか否かについての判断を行っていない」としている。審査基準では，請求項に係る発明が明細書に記載された何れかの課題を反映したものであればサポート要件を満たす旨の記載があり，判決は，これに沿った指摘がされたものと考えられる。
なお審決は，サポート要件と同時に，実施可能要件違反に関しても判断を行い，要件に違反しているとしたが，こちらの判断は判決で支持されている。
審判における審理を進めるに当たっても，審査基準をよく理解し，尊重しなければならないし，また記載要件に違反するという理由がある場合，違反する理由はすべて指摘する必要がある。
（4）正しい判断のため，また当事者の納得性を高めるためには，審判請求人（出願人）の主張を良く聞かなければならない。事例⑦は，「甲 10 ないし 12 については，審決に至るまでの手続では提示されず，それらに記載された技術が周知であることについて，原告に意見を述べる機会を付
与しなかった」とし，このような手続きを怠ったとして審決が取り消されたものである。
発明者（出願人）は，発明の技術内容を知悉しており，
当該技術分野の技術レベル，周知技術も当然知っているはずであるから，その前提で審理を進めることになるが，本事例の場合，審査段階から発明のポイントであると審判請求人（出願人）が主張し，審査官が引用例を提示していた
技術について，審判段階に至って，提示した引用例は間違いであるものの，当該技術は周知であるとして審決をしている。当然，当事者の納得は得られないし，判断ミスを防ぐために，拒絶理由を通知するという制度の趣旨にも反することになるので，審判手続きにおける「周知技術」の提示には，十分，注意する必要がある。

profile小菅 一弘（こすげ かずひろ）
昭和 53 年 4 月
昭和 57 年 4 月
平成 17 年 10 月
平成 19 年 7 月
平成 19 年 10 月
平成 20 年 4 月
平成 23 年 1 月

2011.8.24. no.262

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tokugikon

特許庁入庁（審査第三部繊維機械）
審査官昇任
特許審査第二部首席審査長（自動制御）
審判部部門長（第 16 部門）
知的財産高等裁判所調査官
最高裁判所調査官（知財高裁併任）
現職