寄稿 1「除くクレーム」の知財高裁大合議部判決について
審判26部門相田 義明

願当初から発明の開示が十分に行われるようにして，1 事案の概要迅速な権利付与を担保し，発明の開示が不十分にし平成20年5月30日に，知財高裁大合議部判決「感光かされていない出願と出願当初から発明の開示が十性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパター分にされている出願との間の取扱いの公平性を確保ン形成方法」が言い渡された。

するととともに，出願時に開示された発明の範囲を本事案では，いわゆる「除くクレーム」による訂正前提として行動した第三者が不測の不利益を被るこ（本件訂正）の許否が問題となった。本件訂正には，とのないようにし，さらに，特許権付与後の段階で特定の組成物を特許請求の範囲から除く訂正と，登ある訂正の場面においても一貫して同様の要件を定録商標「TEPIC」により特定される物を特許請求の範める（特許法134条2項ただし書）ことによって，出願囲から除く訂正が含まれていた。

当初における発明の開示が十分に行われることを担保して，先願主義の原則を実質的に確保しようとし争点は，次の2点である。

たものであると理解することができる。

①本件訂正に含まれる「除くクレーム」による訂正は，平成6年改正前の特許法134条2項ただし書にいう（2）このような趣旨を踏まえると，平成6年改正前の特「願書に添付した明細書または図面に記載した事項

許法17条2項にいう「明細書又は図面に記載した事項のの範囲内」における訂正ということができるか。

範囲内において」との文言については，「明細書又は図②登録商標「TEPIC」の記載によって，訂正の内容を面に記載した事項」とは，技術的思想の高度の創作で技術的に特定することができるか。

ある発明について，特許権による独占を得る前提として，第三者に対して開示されるものであるから，ここ以下の評釈は，主に争点①についてのものである。

でいう「事項」とは明細書又は図面によって開示されなお，意見にわたる部分は，筆者の個人的な考えた発明に関する技術的事項であることが前提となるを述べたものである。

ところ，「明細書又は図面に記載した事項」とは，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，補正が，2 判旨

このようにして導かれる技術的事項との関係におい（1）平成6年改正前の特許法は，補正について「願書にて，新たな技術的事項を導入しないものであるとき添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内には，当該補正は，「明細書又は図面に記載した事項のおいて」しなければならないと定めることにより，出範囲内において」するものということができる。

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そして，同法134条2項ただし書における同様の文露光部も現像液に侵されにくくなるとともに組成物言についても，同様に解するべきであり，訂正が，の保存寿命も長くなるという効果を奏するものと認

当業者によって，明細書又は図面のすべての記載をめられ，引用発明の内容となっている特定の組合せ総合することにより導かれる技術的事項との関係にを除外することによって，本件明細書に記載されたおいて，新たな技術的事項を導入しないものである

本件訂正前の各発明に関する技術的事項に何らかのときは，当該訂正は「明細書又は図面に記載した事項変更を生じさせているものとはいえないから，本件の範囲内において」するものということができる。

各訂正が本件明細書に開示された技術的事項に新たな技術的事項を付加したものでないことは明らかで（3）特許法29条の2は，先願発明と同一であるときは，あり，本件各訂正は，当業者によって，本件明細書

その発明については特許を受けることができない旨のすべての記載を総合することにより導かれる技術を定めているところ，同法同条に該当することを理的事項との関係において，新たな技術的事項を導入由として，特許法123条1項1号に基づいて特許が無効しないものであることが明らかであるということがとされることを回避するために，無効審判の被請求できる。

人が，特許請求の範囲の記載について，「ただし，……

したがって，本件各訂正は，平成6年改正前の特許を除く。
」などの消極的表現（いわゆる「除くクレー法134条2項ただし書にいう「願書に添付した明細書又ム」）によって特許出願に係る発明のうち先願発明とは図面に記載した事項の範囲内において」するもので同一である部分を除外する訂正を請求する場合がああると認められる。

る。このような場合，特許権者は，特許出願時において先願発明の存在を認識していないから，当該特3 本判決の意義

許出願に係る明細書又は図面には先願発明についての具体的な記載が存在しないのが通常であるが，明（1）本件は，「ただし，……を除く。」などの消極的表現

細書又は図面に具体的に記載されていない事項を訂（いわゆる「除くクレーム」）によって特許出願に係る正事項とする訂正についても，平成6年改正前の特許発明のうち先願発明と同一である部分を除外する訂法134条2項ただし書が適用されることに変わりはな

正の可否が争いになった事案である。

く，このような訂正も，明細書又は図面の記載によっ端的に，「除くクレーム」による訂正が許容されるかて開示された技術的事項に対し，新たな技術的事項否かを判断するために必要十分な理由を提示し，結を導入しないものであると認められる限り「明細書又論を導くという選択肢もあったものと思量するが，は図面に記載した事項の範囲内において」する訂正で判決は，補正と訂正の関係を整理した上で，特許協あるというべきである。

力条約に基づく国際出願等に関する法律11条の規定の趣旨も踏まえ，補正要件と訂正要件について共通（4）これを本件についてあてはめれば，本件各訂正にに規定されている，「明細書又は図面に記載した事項よる訂正後の発明についても，成分（A）〜（D）及び同の範囲内において」との意義を考究し，「明細書又は図（A）〜（E）の組合せのうち，引用発明の内容となって面に記載した事項」とは，当業者によって，明細書又いる特定の組合せを除いたすべての組合せに係る構は図面のすべての記載を総合することにより導かれ成において，使用する希釈剤に難溶性で微粒状のエる技術的事項であり，補正が，このようにして導か

ポキシ樹脂を熱硬化性成分として用いたことを最大れる技術的事項との関係において新たな技術的事項の特徴とし，このようなエポキシ樹脂の粒子を感光を導入しないものであるときは，当該補正は「明細書性プレポリマーが包み込む状態となるため，感光性又は図面に記載した事項の範囲内において」するもの

プレポリマーの溶解性を低下させず，エポキシ樹脂ということができるとの裁判規範（判例理論）を定立と硬化剤との反応性も低いので現像性を低下させず，し，この裁判規範を本件訂正に係る「除くクレーム」

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に当てはめることにより，訂正の可否を判断した。

を提供するものとはいいがたく，重要な問題についこの点が本判決の特徴である。て実務上の指針を与えるという知財高裁に求められる役割と整合しないのではないかとの意見もあろう（2）知財高裁大合議部が補正，訂正に共通するこのよかと思われる。また，知財高裁は，これまでの補正・うな一般的な裁判規範を定立した背景には，「除くク

訂正の実務を変更しようとしているのではないか，

レーム」により発明特定事項を除外する実務は，特許との見方もできるかもしれない。
しかし，そもそも，「明細書又は図面に記載した事訂正の局面においても，一定の技術分野で広範に行項の範囲内において」するものとの要件は，規範的要われているところ，例えば，審査基準にあるような，件（評価的要件）であり，明細書又は図面における具「先行技術と重なる場合において，その重なる部分の体的な記載に基づいて総合判断すべきものである。

みを除く」場合は例外的に許容されるといった，「除くこの点，判決が，裁判規範を定立した後に，急いで，クレーム」に特化した判断基準は，その理由が立ちに「もっとも，明細書又は図面に記載された事項は，通くいことや，「重なる部分のみ」といっても，先行技術常，当該明細書又は図面によって開示された技術的の内容は千差万別であり，その「重なる部分」を言葉思想に関するものであるから，例えば，特許請求ので特定することは必ずしも容易ではなく，裁判規範範囲の減縮を目的として，特許請求の範囲に限定をとなりにくいことなどがあったものと推測される。

付加する訂正を行う場合において，付加される訂正

なお，特許協力条約・規則を実施するためにWIPO事項が当該明細書又は図面に明示的に記載されていが1993年に公表した国際予備審査のためのガイドラる場合や，その記載から自明である事項である場合

インでは，一定の条件の下で，「除くクレーム」によるには，そのような訂正は，特段の事情のない限り，補正を許容しており，裁判所はその内容も検討した

新たな技術的事項を導入しないものであると認めらものと思われる。また，「除くクレーム」とする補正のれ「明細書又は図面に記載された範囲内において」す適否については，2004年4月に欧州特許庁拡大抗告部るものであるということができるのであり，実務上が審決G2 ／ 03を出しており，その内容も参考にした

このような判断手法が妥当する事例が多いものと考ものと思われる 。

えられる。」と付言したことは，示唆に富む。

1）

つまり，基本的に，これまでの実務を変更するも（3）「当業者によって，明細書又は図面のすべての記のではないということである。判決が，傍論の中で，載を総合することにより導かれる技術的事項であり，審査基準の具体的な記載内容に触れ，「除くクレーム」補正が，このようにして導かれる技術的事項との関による補正の実務を含め，判決が定立した裁判規範係において新たな技術的事項を導入しないものであの観点からみて基本的に首肯できるものであると述るときは，当該補正は「明細書又は図面に記載した事べていることも，これを裏付ける。

項の範囲内において」するものということができる」

なお，付言の中で，「特段の事情2）のない限り」としとの裁判規範は，抽象的に過ぎ，具体的な判断基準ているが，特段の事情としてどのようなものがある

1）拡大抗告部審決G2 ／ 03は，「除くクレーム」が表れる場面をいくつかの類型に分けて（新規性，拡大新規性，産業上の利用性，公序良俗，医療方法）検討しているが，すべての場合に共通しているのは，発明の技術内容に影響を及ぼさないならば，補正は許されるという考え方である。
なお，拡大抗告部は，欧州特許条約22条に基づく合議体であり，特許庁長官から重要な法律問題について意見（opinion）を求められた場合，及び，抗告部の合議体から法律問題について付託があった場合に，拡大抗告部による審理に付される。G2 ／03の事件では，法律構成員5名，技術構成員2名により合議体が構成された。拡大抗告部の議長は，欧州特許庁抗告部の部長（副長官）が務める。
2）判決の中で「特段の事情」といった場合，その事情は，一般に，間接反証事実とか反対間接事実として位置づけられるものである。

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tokugikon「除くクレーム」の知財高裁大合議部判決について付与手続での補正においても，特許登録後の特許のかは，今後の事例の蓄積により明らかになるものとかり易い審決を書くことも，重要なことである。

思われる。
（3）当面，実務上，影響を受ける可能性があると思わ（4）傍論ではあるが，判決は，審査基準における「除くれるのは，現行審査基準が，「除くクレーム」について，クレーム」の取り扱いについて言及し，「除くクレーム」「先行技術と重なる場合において，その重なる部分のによる補正を例外として位置づけている点について，みを除く」場合に限って補正が許される（逆に言えば，その限度において特許法の解釈に適合しないとしてい重なる範囲を超えて除く場合は，補正は許容されなる。これは，「例外的扱い」について当事者に争いがあっい）としている点である。

たため，裁判所が言及したものと理解できる。

上に述べたように，判決は，「重なる部分のみを除く」ことを「除くクレーム」による補正・訂正が許容さ（5）
なお，判決が，「当業者によって，明細書又は図面れるための必要条件としていない。したがって，「当のすべての記載を総合することにより導かれる技術業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総的事項であり，補正が，このようにして導かれる技合することにより導かれる技術的事項であり，補正術的事項との関係において新たな技術的事項を導入が，このようにして導かれる技術的事項との関係にしないものであるときは，当該補正は，「明細書又はおいて新たな技術的事項を導入しないものである」と図面に記載した事項の範囲内において」するものとい評価される場合は，重なる部分を超えて除く補正もうことができる」と判示しているところからみて，裁許されることとなる。極端な場合，任意の部分を除判所は，補正・訂正が適法であることの証明責任は，くことも，理論的には，許容され得る。

出願人・特許権者の側にあると考えていることがうかがえる。

しかしながら，先行技術と技術的思想が共通する場合は，「除くクレーム」による補正・訂正をしても，補正・訂正の根拠を十分に説明することが，出願人・進歩性の要件を満たすことは困難であり，また，仮に，特許権者に求められる。もっとも，現実に，証明責新たな技術事項を導入しないと主張して特許登録を任により判断しなければならない場面は，ほとんど得たとしても，後に，除いたことによる技術的意義ないと思われる。

を主張したとたんに，その補正・訂正は，さかのぼって補正・訂正要件を満たさないこととなり，無効事由を有するものとなると考えられるから，濫用や混4 実務に与える影響乱のおそれは考えにくく，結果的には，これまでの（1）上記のように，大合議部判決は，基本的に，これ実務による場合と変わらないと思われる。

までの実務を変更するものではないが，裁判所が新上の事例とは逆に，先行技術と重なる部分を除いてたに裁判規範を定立したことは事実であり，その具「除くクレーム」とする補正・訂正が，新たな裁判規範体的な事案への当てはめを通じて，補正・訂正の適によれば，補正・訂正要件を満たさないとされる事案

否についての実務が発展することは，あり得ることも理論上あり得ると考えられるが，これも今後の事例である。の積み重ねにより明らかになるものと思われる。

（2）他方，特許法を運用する特許庁としては，具体的（4）なお，先行技術との関係で「除くクレーム」とするな事案について妥当な結論を下す（具体的妥当性）とと補正・訂正をする場合は，第三者がその先行技術をもに，予見可能性・安定性の高い判断を行うことが求容易に特定できるように（商標で先行技術を特定するめられる。そのためには，事例が蓄積された時点で、場合は特に），先行技術が掲載された文献の情報を明ある程度，判断基準を類型化し，それを何らかの形で細書に記載することが，大合議部判決の趣旨に合致公表することが考えられる。個々の事案において，分する。

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5 今後の展望（1）平成20年5月30日の大合議部判決の後，補正・訂正について，次の4つの知財高裁判決が言い渡されている（「除くクレーム」の事案はまだない。）3）。
①平成20年6月12日判決，平成20年（行ケ）10053号「保形性を有する衣服」訂正認容（知財3部）②平成20年6月23日判決，平成19年（行ケ）10409号「高「除くクレーム」の知財高裁大合議部判決について度水処理装置及び高度水処理方法」補正拒絶（知財4部）③平成20年7月17日判決，平成19年（行ケ）10432号「ダイヤル錠のラッチ」補正拒絶（知財3部）④平成20年7月30日判決，平成19年（行ケ）10431号「遊技機」
補正拒絶（知財2部）（2）今のところ，特に先例性のある判決はないように思われるが，今後の裁判例の蓄積が注目される。
（3）大合議部判決が，「特段の事情のない限り」とした点について，「特段の事情」としてどのようなものがあるかは，当事者の主張や今後の事例の蓄積により明らかになるものと思われる。

profile相田 義明（あいた よしあき）
昭和54年 特許庁採用
平成17年10月〜平成20年9月 知財高裁調査官
平成20年10月〜 特許庁審判部審判26部門

3）本稿を書いた時点（平成20年10月末日）による。

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