シリーズ判決紹介

首席審判長 小椋 正幸− 平成21年度第2四半期の判決について −

第1

ある。

はじめに

（1）明細書記載要件の判断誤り（事例①②）
平成 21 年度第 2 四半期に言い渡しされた判決について（2）新規事項の判断誤り（事例③）

概要を紹介する。なお，ここで紹介する内容（特に，所感）（3）補正却下の判断誤り（事例④）には，私見が含まれていることをご承知おき願いたい。

（4）訂正許否判断誤り（⑤）

当期における判決総数は、特実が 66 件（査定 37 件、（5）新規性・進歩性

当事者系 29 件）、意匠 3 件（査定系のみ）であり、審決

ア 認定の誤り（事例⑥）

取消件数（取消率）は、それぞれ特実 15 件（22.7％）、意

イ 相違点の判断誤り（事例⑦⑧）

匠 2 件（66.7％）であった。
審決取消率の内訳を見てみると，特実では，査定系に（1）明細書記載要件の判断誤り

ついては，取消率は 21.6％（取消件数 8 件）で，前年度の取消率 22.2％と同程度であり，当事者系については，①平成 20 年（行ケ）第 10304 号（発明の名称：樹脂配合

無効 Z 審決の取消率は 33.3％（取消件数 5 件）で，前年用酸素吸収剤及びその組成物）

度の取消率 32.8％と同程度であるが，無効 Y 審決の取消

無効 2004-35128，特許 2137309

率は 14.3％（取消件数 2 件）で，前年度の取消率 28.9％［特定用途
（樹脂配合用）組成物の特許発明（請求項 1）を下回り，結果として，当事者系全体の取消率 24.1％は，の実施可能要件、及びサポート要件は満たしていると

前年度の取消率 31.1％を下回った。

した審決が取り消された事例］

取消事由についてみると，進歩性判断の誤りが依然として多い（8件）が、今回は、進歩性判断以外の誤りが多いの請求項：が特徴である。すなわち、記載要件判断誤り（4件）、新規「【請求項 1】

事項断誤り（2件）、補正却下判断誤り（1件）、訂正許否判（A-1）還元性鉄と酸化促進剤とを含有し断誤り（1件）、手続違背（2件）、など、進歩性判断以外の（A-2）且つ鉄に対する銅の含有量が 150ppm 以下及び硫判断誤りが目立っている（（ ）内件数は、重複カウント）。

黄の含有量が 500ppm 以下であることを特徴とする

その判示された内容を見ると、最近の注目判決（大合（A-3）樹脂配合用酸素吸収剤。」

議判決や最高裁判決）の判示内容と同趣旨の判決例があり、また審判請求人の主張（審判請求の理由）に十分留

判示事項：

意して審理する必要性が示唆されたケースがあった。今

1，実施可能要件違反について

回は、これらを中心に紹介する。

本件発明のように，特定の用途（樹脂配合用）に使用

意匠については，査定系において，2 件の敗訴事例がされる組成物であって，一定の組成割合を有する公知の生じた。その判示された内容を見ると、類否判断におい物質から成るものに係る発明においては，一般に，当該て、引用意匠との差異点が、使用形態で生じる点や、意

組成物を構成する物質の名称及びその組成割合が示され

匠全体での美感上の相違が生じる点を看過したものとしたとしても，それのみによっては，当業者が当該用途のて誤りがあるとされたものである。

有用性を予測することは困難であり，特許法 36 条 4 項に定める実施可能要件を満たすといい得るには，発明の第2

詳細な説明に，当該用途の有用性を裏付ける程度に当該審決取消事例

発明の目的，構成及び効果が記載されていることを要す
1

ると解するのが相当である。

特実系審決取消事件

さらに，本件発明は，その用途として，単に「樹脂配当期の審決取消を要因別に分けると以下のとおりで2010.1.29. no.256

合用」と規定するのみであるから，本件発明について実111

tokugikon

施可能要件を満たす記載がされるべきである以上，発明基準として規定することに明確性がないというまでの不の詳細な説明に，酸素吸収剤を適用する樹脂一般につい備があるとはいえない。」と判断し、同じくサポート要て，本件発明の酸素吸収剤を適用することが有用である

件違反として主張している「無効理由（b）」の「本件発明こと，すなわち，当該樹脂一般について，本件発明が所の効果を奏しない樹脂を包含する点で明細書の記載に不期する作用効果を奏することを裏付ける程度の記載がさ備があるというものである」ことについては、「本件明れていることを要すると解すべきである。

細書には，実施例として『エチレン−ビニルアコール共

2，サポート要件違反について

重合体の場合について』のみ記載されているが，他の樹特許請求の範囲の記載が特許法 36 条 5 項 1 号に定める

脂で銅及び硫黄による相関が全くないという根拠はない

サポート要件に適合するものであるか否かについては，のであるから，他の実施例がないからといって本件発明

特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対の効果を奏しない樹脂を包含する点で明細書の記載に不比し，発明の詳細な説明に，当業者において，特許請求備があるとはいえない。
」、「そして、請求人の云う臨界の範囲に記載された発明の課題が解決されるものと認識的効果についても、樹脂によって効果上差があることをし得る程度の記載ないし示唆があるか否か，又は，その否定するものではないが、被請求人が答弁書で「すなわ程度の記載や示唆がなくても，特許出願時の技術常識にち、本件特許明細書の実施例において酸素吸収剤を配合

照らし，当業者において，当該課題が解決されるものとする樹脂として……エチレン−ビニルアルコール共重合

認識し得るか否かを検討して判断すべきものと解するの体が他の樹脂に比して熱分解されやすく、樹脂のゲル化が相当である。

等の変質が生じやすい」と述べているように、「エチレン−ビニルアルコール共重合体」が、銅、硫黄による樹所感：

脂の分解や異臭が発生する典型的で顕著な例として記載

ア 事例①の発明は，包装容器等に使用される樹脂配合用されたものであるとみれなくもないし、また、この樹脂

酸素吸収剤に関し、樹脂に配合したとき、樹脂分のゲルで検討することによって他の樹脂をも樹脂に配合したと化や分解が抑制され、更に異味、異臭成分の発生も抑制

きのゲル化や分解、更には異味、異臭成分の発生が有効される樹脂配合用酸素吸収剤に関する特許発明である。

に防止できることが予期できることから、このことに審決は，請求人が実施可能要件違反として主張していよって格別記載上の不備を生じさせているともいえな

る「無効理由（a）」の「本件発明は、銅・硫黄含有量を鉄い。」と判断した。

基準で規定したことにより不明確であるというものであイ これに対して、判決は，まず、（1）実施可能要件にる」ことについては、「確かに、一面では樹脂と銅、硫ついて、｢ 本件発明のように，特定の用途（樹脂配合用）

黄含有量の関係でいえば、酸素吸収剤の配合量によってに使用される組成であって，一定の組成割合を有する公

銅、硫黄含有量も変動することになることは理解できる

知の物質から成るものに係る発明においては，一般に，が、本件明細書には「本発明の樹脂配合用酸素吸収剤は、

当該組成物を構成する物質の名称及びその組成割合が示

樹脂に配合したとき、ゲル化や分解を生じる傾向が著しされたとしても，それのみによっては，当業者が当該用

く小さく、また異味、異臭成分を発生する傾向もなく、途の有用性を予測することは困難であり，特許法 36 条

しかもこれを配合して得られる樹脂組成物は、樹脂を透4 項に定める実施可能要件を満たすといい得るには，発過しようとする酸素を有効に吸収捕捉して酸素の透過を

明の詳細な説明に，当該用途の有用性を裏付ける程度に

殆ど完全に遮断するという優れた利点を与えるものであ

当該発明の目的，構成及び効果が記載されていることをる。」（特許公告公報第 5 頁第 9 欄 13 〜 18 行）としている

要すると解するが相当である。｣ とし、「本件発明は，

ように、酸素吸収剤の元来の目的は、酸素を吸収するもその用途として，単に「樹脂配合用」と規定するのみでのとして配合されるものであるから、本件発明においてあるから，本件発明について実施可能要件を満たす記載

も、酸素の遮断のために適宜な配合量が選択され、そのがされるべきである以上，発明の詳細な説明に，酸素吸上で、その場合の樹脂のゲル化や分解などの発生を抑制

収剤を適用する樹脂一般について，本件発明の酸素吸収

しようとするものであることは明らかである。このこと剤を適用することが有用であること，すなわち，当該樹に照らせば、選択された酸素吸収剤の配合量の中で鉄を脂一般について，本件発明が所期する作用効果を奏する

tokugikon

112

2010.1.29. no.256

ことを裏付ける程度の記載がされていることを要すると判請求を不成立とした審決の取消訴訟の原告）又は特許解すべきである。」とし、「発明の詳細な説明の記載によ

権者（平成 15 年法律第 47 号附則 2 条 9 項に基づく特許取れば，本件発明が所期する作用効果は，酸素吸収剤を樹消決定取消訴訟又は特許無効審判請求を認容した審決の脂に適用した際の樹脂のゲル化及び分解並びに異味・異取消訴訟の原告，特許無効審判請求を不成立とした審決

臭成分の発生を抑制することであると認められる。発明の取消訴訟の被告）が証明責任を負うと解するのが相当の詳細な説明には，本件発明の酸素吸収剤を適用する樹である。」と同様に判示している。

脂をエチレン−ビニルアルコール共重合体とした場合，

そして、判決は、「本件発明の酸素吸収剤を適用する樹

メルトインデックス，加熱揮発生成物（加熱発生ガス）

脂がエチレン−ビニルアルコール共重合体である場合はの量及びフレーバー性能において優れている旨の各実施

ともかく，その余の樹脂一般である場合についてまで，例の記載があるにすぎない。酸素吸収剤を適用する樹脂

発明の詳細な説明に，当業者において本件課題が解決さの特性（化学構造等）を念頭に置いた記載もなく、エチれるものと認識し得る程度の記載ないし示唆があるとい

レン−ビニルアルコール共重合体以外の樹脂一般についうことはできず，また，本件出願時の技術常識に照らし，ても，そのまま妥当するものと容易に理解することがで当業者において本件課題が解決されるものと認識し得る

きるとみることはできない。したがって，発明の詳細なということもできないといわざるを得ない。特許法 36 条

説明に，エチレン−ビニルアルコール共重合体以外の樹5 項 1 号に定めるサポート要件を満たすものと認めるこ

脂一般について，本件発明が本件作用効果を奏することとは到底できないというべきである。｣ と判示している。

を裏付ける程度の記載がされているものと認めることはウ 本判決によると、当該事例のような特定の用途（樹できず，その他，そのように認めるに足りる証拠はない

脂配合用）に使用される組成であって，一定の組成割合

から，特許法 36 条 4 項に定める実施可能要件を満たすを有する公知の物質から成るものに係る発明においてものと認めることは到底できないというべきである。」

は，特許法 36 条 4 項に定める実施可能要件を満たすか判示している。

否かは、発明の詳細な説明に，当該用途の有用性を裏付（2）サポート要件については、「特許請求の範囲の記載

ける程度に当該発明の目的，構成及び効果が記載されてが特許法 36 条 5 項 1 号に定めるサポート要件に適合するいるかどうかで判断することになる。

ものであるか否かについては，特許請求の範囲の記載とまた、特許法 36 条 5 項 1 号に定めるサポート要件に適発明の詳細な説明の記載とを対比し，発明の詳細な説明

合するか否かは、大合議判決どおりであり、発明の詳細に，当業者において，特許請求の範囲に記載された発明な説明に，当業者において，特許請求の範囲に記載されの課題が解決されるものと認識し得る程度の記載ないした発明の課題が解決されるものと認識し得る程度の記載

示唆があるか否か，又は，その程度の記載や示唆がなくないし示唆があるか否か，又は，その程度の記載や示唆ても，特許出願時の技術常識に照らし，当業者において，がなくても，特許出願時の技術常識に照らし，当業者に当該課題が解決されるものと認識し得るか否かを検討しおいて，当該課題が解決されるものと認識し得るか否かて判断すべきものと解するのが相当である。」と判示しを検討して判断すべきことになる。

ている。大合議判決（平成 17 年（行ヶ）第 10042 号）「特
許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合す②平成 20 年（行ケ）第 10484 号（発明の名称：無鉛はんるか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明

だ合金）の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，

無効 2007-800071，特許 3152945

発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説［数値範囲を発明特定事項とする特許発明のサポート


明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると要件は満たさないとした審決が取り消された事例］

認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該

請求項：

発明の課題を解決できると認識できる範囲のものである「【請求項 1】

か否かを検討して判断すべきものであり，明細書のサ

Cu0.3 〜 0.7 重量％、

ポート要件の存在は，特許出願人（特許拒絶査定不服審

Ni0.04 〜 0.1 重量％、

2010.1.29. no.256

113

tokugikon

残部 Sn からなる、

刊工業新聞社昭和 61 年 8 月 30 日初版……）に「……過剰金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上したことになった銅は Cu6Sn5 の微細な針状晶として晶出し，しを特徴とする無鉛はんだ合金。」

だいにはんだの粘性が増し，……しまいには凝固したは

特許明細書記載事項

んだ表面は，晶出した針状晶のためざらざらした様相を【発明の詳細な説明】

呈 す る よ う に な る。」と 記 載 さ れ， 甲 16（ 特 開 平

A；「技術分野

7-116887 号公報……）には，「……. 金属間化合物が存在

本発明は、新規な無鉛はんだ合金の組成に関するものである。」

した場合には，.……，……応力緩和を低下させる要因

B；「本発明において重要な構成は、Sn を主としてこれとなる」と記載されているように，本件特許出願前から，に少量の Cu を加えるだけでなく、Ni を 0.04 〜 0.1 重量％

はんだ付け作業における金属間化合物の発生については添加したことである。Ni は Sn と Cu が反応してできる

広く知られていたものと認められる（……）。そうすると，

Cu6Sn5 あるいは Cu3Sn のような金属間化合物の発生を

上記の「流動性が向上」という記載は，はんだ付け作業抑制する作用を行う。
」

時に必要とされるはんだの性質を把握・理解し，評価すC；「このような金属間化合物は融点が高く，合金溶解

る根拠となるものである。

時に溶湯の中に存在して流動性を阻害し，はんだとして（2）数値限定に臨界的な意義がある発明など，数値限定の性能を低下させる。そのためにはんだ付け作業時にはに特徴がある発明であれば、その数値に臨界的な意義がんだパターン間に残留すると，導体同士をショートさせあることを示す具体的な測定結果がなければ，当該発明るいわゆるブリッジとなることや，溶融はんだと離れるの課題を解決できると認識できない場合があり得る。しときに，突起状のツノを残すことになる。」

かし，……本件発明 1 の特徴的な部分は，「Sn を主体とD；「Sn に Ni を単独で徐々に添加した場合には融点の上して，これに，Cu と Ni を加える」ことによって「金属昇と共に、Sn-Ni 化合物の発生によって溶解時に流動性

間化合物の発生が抑制され，流動性が向上した」ことにが低下するが、Cu を投入することによって粘性はあるあり，Cu と Ni の数値限定は，望ましい数値範囲を示し

ものの流動性が改善され、さらさらの状態になる。これたものにすぎないから，上記で述べた意味において具体ら何れの手順から見ても、Cu と Ni が相互作用を発揮し的な測定結果をもって裏付けられている必要はないといた結果、はんだ合金として好ましい状態に達することがうべきである。

わかる。」
所感：〈参考；付与後異議で引用された先行技術文献の一つ〉

ア 事例②の発明は、無鉛はんだ合金の組成を特定した

特開平 11-277290 号公報（先願同一）

発明に関するものである。
審決は、「本件明細書の「発明の詳細な説明」には、無「【請求項 3】
Ni0.01 ないし 0.5 重量％と、鉛はんだ合金が本件発明 1 の組成を有することにより、Cu0.5ないし2.0重量％ならびにSb0.5ないし5.0重量％「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」という性質が得られたとの結果の記載並びにその理由としのうち少なくとも 1 種と、残部 Sn と，て「Cu と Ni は互いにあらゆる割合で溶け合う全固溶のを有してなることを特徴とする Pb フリー半田。」

関係にあるため、Ni は Sn-Cu 金属間化合物の発生を抑この先行技術などを回避するため、本件特許 1 は、
「金制する作用をする」との旨の記載があるにすぎず、本件

属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」という

発明 1 が有する性質である「金属間化合物の発生を抑制

発明特定事項を追加すると共に、組成の範囲を減縮した。

し、流動性が向上した」が達成されたことを裏付ける具体例の開示はおろか、当該性質が達成されたか否かを確判示事項：認するための具体的な方法（測定方法）についての開示（1）「流動性が向上」については，「金属間化合物の発生すらない。そうすると、本件明細書の「発明の詳細な説明」を抑制する」というその意義が記載されている。そして，が、当業者において、無鉛はんだ合金が本組成を有する

甲 5（……「ソルダリング

ことにより、本件発明 1 が有する「金属間化合物の発生

インエレクトロニクス」日

tokugikon

114

2010.1.29. no.256

を抑制し、流動性が向上した」という性質が得られるもであると認められる。

のと認識することができる程度に記載されたものとはい（5）……本件特許出願前から，はんだ付け作業におけえないから本件発明 1 に係る特許請求の範囲の記載は特る金属間化合物の発生については広く知られていたもの

許法第 36 条第 6 項第 1 号に規定する要件に適するものとと認められる（甲 5，16 は，「無鉛はんだ」について述べいうことはできない。」と判断した。

たものではないが，そうであるとしても，はんだ付け作

イ これに対し判決は、「（1）特許請求の範囲の記載が，業における金属間化合物の発生について知られていたこ

特許法旧 36 条 6 項 1 号に適合するか否かは，特許請求のとの証拠とはなり得るものである）。そうすると，上記範囲の記載と発明の詳細な説明の記載を対比し，特許請の「流動性が向上」という記載は，はんだ付け作業時に求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載必要とされるはんだの性質を特定したものであって，はされた発明で，発明の詳細な説明の記載により，当業者

んだの性質を把握・理解し，評価する根拠となるもので（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有あるということができる。

る者）が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲（6）もっとも，本件訂正後の明細書（甲 3）の「発明の詳のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも細な説明」には，「金属間化合物の発生を抑制し，流動当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解性が向上した」ことについての具体的な測定結果は記載

決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討しされていない。確かに，数値限定に臨界的な意義があるて判断すべきものである。」と大合議判決（平成 17 年

発明など，数値範囲に特徴がある発明であればその数値（行ヶ）第 10042 号）と同様に判示している。

に臨界的な意義があることを示す具体的な測定結果がな

そして、「（2）……本件発明 1 は，無鉛はんだ合金のければ，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発組 成 を「Cu0.3 〜 0.7 重 量 ％，Ni0.04 〜 0.1 量 ％， 残 部

明の課題を解決できると認識できない場合があり得る。

Sn」と特定した発明であるが，そうであるからといって，しかし，本件全証拠によるも，本件優先権主張日前に「Sn「金属間化合物の発生を抑制し，流動性が向上したこと」

を主として，これに，Cu と Ni を加える」ことによって「金の部分が，はんだ付けを始める前の Sn-Cu はんだの溶

属間化合物の発生が抑制され，流動性が向上した」発明

融段階に関する記載であると解すべき理由はない。本件（又はそのような発明を容易に想到し得る発明）が存し

発明 1 は，はんだ付け作業中に，Cu の濃度が上昇して，たとは認められないから，本件発明 1 の特徴的な部分は，

Sn と Cu の不溶解性の金属間化合物が形成され，はんだ「Sn を主として，これに，Cu と Ni を加える」ことによっ

浴中に析出したり，ざらざらし泥状となってはんだ浴底て「金属間化合物の発生が抑制され，流性が向上した」に溜まったりして，はんだの流動性を阻害することを解ことにあり，Cu と Ni の数値限定は，望ましい数値範囲

決課題とし，それを解決するために，上記のような合金を示したものにすぎないから，上記で述べたような意味の組成としたものと理解することができる。……

において具体的な測定結果をもって裏付けられている必（4）本件特許の請求項 1 に記載の「金属間化合物の発生要ないというべきである。」と判示した。

を抑制し，流動性が向上した」ことについて，本件訂正

ウ 本判決の「事案の概要」にあるように、本件同一特許後の明細書（甲 3）の「発明の詳細な説明」には，……無明細書に 3 件の審決がなされている。すなわち、（1）第鉛はんだ合金の構成を「Sn を主とし，これに，Cu を 0.3

1 次無効審判請求（無効 2004-80275 号（請求不成立：Y）〜 0.7 重量％，Ni を 0.04 〜 0.1 重量％加えた」ものとす→知財高裁請求棄却（平成 17 年（行ケ）第 10860 号）→

ることによって，「金属間化合物の発生が抑制され，流最高裁上告受理申立て不受理（平成19年（行ヒ）第123号）

動性が向上した」ことが記載されており，その理由とし確定登録平成 19 年 6 月 28 日（請求不成立）、（2）第 2 次て，Cu と Ni は互いにあらゆる割合で溶け合う全固溶の無効審判請求（無効 2006-80224 号（請求不成立：Y）→

関係にあることが記載されているから，特許請求の範囲

知財高裁請求項 1 及び 4 につき審決取消し（平成 19 年（行に記載された「金属間化合物の発生を抑制し，流動性がケ）第 10307 号）→訴え取下げ確定（請求不成立）［なお、向上した」発明は，発明の詳細な説明に記載された発明

当該審決後平成 18 年ワ 6162 号（大阪地裁）有り（サポーであって，かつ発明の詳細な説明の記載により当業者がト要件違反）→知財高裁で和解］、（3）第 3 次無効審判請

上記の本件発明 1 の課題を解決できると認識できるもの

求（本件：無効 2007-800071 号（請求項 1 〜 4 につき無効：2010.1.29. no.256

115

tokugikonZ）→知財高裁審決取消し（平成 20 年（行ケ）第 10484 号）

できるといえ、本件発明 1 〜 4 における「金属間化合物の経緯があり、第 1，2 次判決は、Y 審決であるが、本の発生を抑制し、流動性が向上した」なる事項は、実質件（第 3 次審決）は、Z 審決としたものである。

的に裏付けられている。」と判断して Y 審決にしており、本判決によると、本件特許発明 1 の特徴的な部分は，

第 1 次及び第 2 次の審決共、本件特許発明は、その数値「Sn を主体として，これに，Cu と Ni を加える」ことによっ限定について、臨界的な意義がある発明とはとらえず、て「金属間化合物の発生が抑制され，流動性が向上した」

フローはんだ付け（噴流はんだ付け）用に適した無鉛はことにあり，Cu と Ni の数値限定は，望ましい数値範囲

んだ合金の組成を数値範囲で特定したものととらえていを示したものにすぎないと認定し、「具体的な測定結果る。そして、その審決取消訴訟においては、これら審決をもって裏付けられている必要はないというべきであの判断が支持されている。

る。」と判断している。第 1 次審決では、サポート要件に本願発明をどのようにとらえるかは、明細書の記載要

関し、「本件発明 1 の「金属間化合物の発生を抑制し、流件の判断だけでなく、新規性、進歩性判断の際にも重要動性が向上した」という特定事項は、……、無鉛はんだであり、上記判示事項にもあるように、発明特定事項と合金の有用な性質、すなわち、『不溶解性の金属間化合

して数値限定がなされている発明には、数値に臨界的な物の形成を抑制し、その抑制の結果として、はんだ浴中意義があるとする発明だけでなく、本件特許発明のように金属間化合物の析出がなくなり、また、ざらざらしたに用途に適した望ましい数値範囲を示したものや、その泥状となってはんだ浴の底部に溜ることもなく、フロー

他にも、特有の効果を得るために数値を用いて構造物やはんだ付け等のはんだ合金の流動性を必要とするはんだ

部品の形状等を特定する場合もあり、数値限定の技術的付けに適したさらさらの状態の流動性』である旨を規定

意義を多様な面から検討し、発明を把握するよう留意すしたものと云える。そして、このような有用な性質は、る必要がある。

Ni 含有量等の合金の成分組成と関連している外に、無鉛はんだ合金のフローはんだ付け（噴流はんだ付け）等（2）新規事項の判断誤りの用途とも密接に関係するところ、本件明細書には、はんだ合金の流動性という有用な性質とその用途の流動性③平成 20 年（行ケ）第 10420 号（発明の名称：電気化学を必要とするはんだ付けの例としてフローはんだ付け的性能が向上したリチウムマンガンスピネル酸化物の（噴流はんだ付け）が記載されていれば、その性質を用製造方法）

途との関係で確認することができると云える。
」と判断不服2005-19641，特願2001-545204（特表2003-516923）

し Y 審決としている。

［新規事項が追加されたと判断した審決が取り消され

また、同様に、第 2 次審決では「発明の詳細な説明には、た事例］

本件発明 1 〜 4 における「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」なる事項についての記載があり、し【明細書記載事項】

かも、「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」

請求項：とは、Sn に Cu 又は Ni を単独で添加すると、Sn と Cu と請求項 1：（出願時）の金属間化合物又はSnとNiとの金属間化合物が発生し、リチウムマンガン複合酸化物用のマンガン化合物の製噴流はんだ付けにおける合金溶融時に溶湯中に存在して造方法であって，マンガン化合物に機械的な力と熱エネ

流動性が低下するところ、互いにあらゆる割合で溶け合

ルギーを同時に加えてマンガン化合物の粒子内部に存在う全固溶の関係にある Cu と Ni を所定量添加することにする欠陥を除去し，微細粒子の凝集及び凝集した粒子のより、Sn に Cu 又は Ni を単独で添加する場合と比較して、形状を調節する段階を含むマンガン化合物の製造方法。

上記金属間化合物の発生が相対的に抑制され、その結果

請求項 1：（平成 16 年 5 月 21 日付け補正）として、噴流はんだ付けに適したさらさらの状態に流動

リチウムマンガン複合酸化物用のマンガン化合物の製性が相対的に向上したことを意味するものであって、そ造方法であって，電解二酸化マンガン（MnO2;EMD），の内容も明らかにされている。……「金属間化合物の発

化学二酸化マンガン（MnO2;CMD），Mn2O3 及び Mn3O4

生を抑制し、流動性が向上した」無鉛はんだ合金が実現からなる群から選択されるマンガン化合物のみに機械

tokugikon

116

2010.1.29. no.256

的な力と熱エネルギーを同時に加えてマンガン化合物の「【0035】

粒子内部に存在する欠陥を除去し，微細粒子の凝集及びスピネル構造のリチウムマンガン複合酸化物の製造

凝集した粒子の形状を調節する段階を含み，前記機械的

前記で MH 処理された二酸化マンガン原料と水酸化リな力が前記マンガン化合物の微細粒子を凝集して，粒径

チウム一水和物（LiOH・H2O）を Mn/Li モル比が 0.538を増大させ，且つ，粒径分布を狭くし，前記凝集した粒になるように調節して混合した。

子を球形とし，前記機械的な力が粉砕を含まない，製造十分に混合された粉末を 400 〜 500℃の炉で大気中 7方法。

時間熱処理した。
熱処理が終わった粉末は冷却後、化学的組成の均一化

請求項 1：（審判請求時の補正：平成 20 年 5 月 26 日付けのために再度混合した。

補正）→新規事項追加により補正却下
リチウムマンガン複合酸化物用のマンガン化合物の製

このようにして得られた粉末を 750℃の炉で空気雰囲

造方法であって，電解二酸化マンガン（MnO2;EMD），

気下で 2 次熱処理してリチウムマンガンスピネル粉末を

化学二酸化マンガン（MnO2;CMD），Mn2O3 及び Mn3O4合成した。」からなる群から選択されるマンガン化合物のみに機械的「【0043】な力と熱エネルギーを同時に加えてマンガン化合物の粒

実施例 2子内部に存在する欠陥を除去し，微細粒子の凝集及び凝原料マンガン化合物の MH 処理

集した粒子の形状を調節する段階を含み，前記加える機

MH処理を容易にする製剤としてMnO21モル当り0.03

械的な力が 0.1 〜 1000dyne/cm であり，加える熱エネル

モルの LiOH・H2O を更に添加することを除いては前記

ギーの温度の範囲は 50 〜 200℃，時間は 5 分乃至 5 時間

実施例 1 と同一方法で電解二酸化マンガン（EMD）をである製造方法。

MH 処理した。
」「【0015】「【0044】2

前記機械的な力と熱エネルギーを加える操作を本発明

スピネル構造のリチウムマンガン複合酸化物の製造では“MH 処理”という。機械的な力は原料であるマン

前記製剤を添加して MH 処理された電解二酸化マンガ

ガン化合物の粒子に加えられるものであって、凝集したンを使用することを除いては実施例 1 と同一方法でリチ粒子にひずみを発生させて原子の移動による再配列を可

ウムマンガンスピネルを製造した。

能とする推進力を増加させることである。これと同時に製造されたスピネル粉末において、二酸化マンガンの熱を加えて粒子の再配列を促進し、また原料の 2 次粒子

タップ密度の変化をMH処理時間に従って図7に示した。
」

内部に存在する吸着水、結晶水、水素イオン及びその他の揮発可能なイオンを揮発させる。」

判示事項：「【0031】

本件補正事項である「マンガン化合物のみに機械的な実施例 1

力と熱エネルギーを同時に加え」るとの事項が，本願当原料マンガン化合物の MH 処理

初明細書等の実施例 1 に開示されていることは明らかで

電 解 二 酸 化 マ ン ガ ン（MnO2）（EMD;electrolytic

ある。

Manganese Dioxide）の内部に存在する欠陥を除去する

実施例 1 では，原料マンガン化合物の MH 処理の段階ために MH 処理をした。つまり、MnO2 原料の重量を秤において，マンガン化合物である二酸化マンガンには機取し、これを図 10 に模式的に示した機械溶融混合機（日械的な力（剪断応力と圧縮応力）と熱エネルギー（100℃

本の細川社製造 AM-15）に投入し、100℃の熱を加えなの熱の加熱）が加えられている。その後のスピネル構造

がら剪断応力及び圧縮応力を原料粒子に加えて改質されのリチウムマンガン複合酸化物の製造において，マンガ

た二酸化マンガンを製造した。」

ン化合物以外のリチウム化合物である水酸化リチウム一「【0032】

水和物が添加・混合され，混合後に 400 〜 500℃の炉でMH 処理した二酸化マンガン粒子内に存在する欠陥

大気中 7 時間熱処理が行われ，その後冷却された再度混（表面吸着、揮発性イオン、結晶水または構造欠陥）の合されて均一化された粉末が 750℃の空気雰囲気下で 2分布変化を MH 処理時間に従って図 1 に示した。
」

次熱処理を受けてリチウムマンガンスピネル粉末とされ2010.1.29. no.256

117

tokugikon

るが，その間は熱エネルギーが加えられるものの，リチ手続補正によっても、請求項 1 には、依然として「マンウム化合物には機械的な力が同時に加えられるものではガン化合物のみに機械的な力と熱エネルギーを同時に加ない。

え」ることが記載されているから平成 20 年 2 月 20 日付

したがって，本件補正事項は，本願当初明細書等の実けの拒絶理由通知における上記において指摘した新規事

施例 1 に基づくものであるから，本願当初明細書等のす項は、解消されたものとすることができない。よって、

べての記載を総合することにより導かれる技術的事項と本願は、その特許請求の範囲の請求項 1 についての補正の対比において，新たな技術的事項を導入するものとはが、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事いえない。また，本件補正により，本件補正前発明に関項の範囲内においてしたものではないから、特許法第する技術的事項に何らかの変更を生じさせているものと17 条の 2 第 3 項に規定する要件を満たしていない。」判

いうことはできない。

断した。
イ これに対し判決は、「本件補正事項である『マンガン所感：化合物のみに機械的な力と熱エネルギーを同時に加え』

ア 事例③の発明は、リチウム電池に使用するリチウム

るとの事項が，本願当初明細書等の実施例 1 に開示されマンガン複合酸化物用のマンガン化合物の製造方法に関ていることは明らである。」とし、「実施例 1 では，原料

し、マンガン化合物に機械的な力と熱エネルギーを同時マンガン化合物の MH 処理の段階において、マンガン化に加えてマンガン化合物の粒子内部に存在する欠陥を除合物である二酸化マンガンには機械的な力（剪断応力と去し、粒子の凝集及び凝集した粒子の形状を調節するこ

圧縮応力）と熱エネルギー（100℃の熱の加熱）が加えらとに関する発明である。

れている。その後……の製造において，マンガン化合物

審決は、補正事項に関し、「前記請求項 1 の「マンガン以外のリチウム化合物である水酸化リチウム一水和物が化合物に機械的な力と熱エネルギーを同時に加え」は、

添加・混合され，……炉で大気中 7 時間熱処理が行われ，前記製剤を添加する場合を含めて、マンガン化合物に機

その後……2 次熱処理を受けてリチウムマンガンスピネ

械的な力と熱エネルギーを同時に加えることを示していル粉末とされるが，その間は熱エネルギーが加えられるると解される。そして、製剤を添加したマンガン化合物

ものの，リチウム化合物には機械的な力が同時に加えらに機械的な力と熱エネルギーを同時に加えると、通常、れるものではない。」から、「本件補正事項は，本願当初

マンガン化合物のみならず製剤にも「機械的な力と熱エ

明細書等の実施例 1 に基づくものである……」としていネルギー」が同時に加わると解されること、さらに、前る。そして、「本願当初明細書等のすべての記載を総合

記（2）の「前記マンガン化合物に……の製剤を添加してすることにより導かれる技術的事項との対比において，機械的な力と熱エネルギーを同時に加える」や前記（6）

新たな技術的事項を導入するものとはいえない。また，の「MH 処理を容易にする製剤として……LiOH・H2O を本件補正により，本件補正前発明に関する技術的事項に更に添加することを除いては前記実施例 1 と同一方法で何らかの変更を生じさせているものということはできな

電解二酸化マンガン（EMD）を MH 処理した。」との記載い。」と大合議判決（平成 18 年（行ヶ）第 10563 号）と同があることを合わせ考えると、願書に最初に添付した明様に判示している。

細書又は図面には、マンガン化合物以外の製剤にも機械

ウ 本件事例においては、審決は、マンガン化合物以外

的な力と熱エネルギーが同時に加えられる発明が記載さの製剤としてのリチウム化合物である水酸化リチウム一れていると解される。」とし、「マンガン化合物のみに機

水和物にも機械的な力と熱エネルギーを同時に加えるも械的な力と熱エネルギーを同時に加え」ることを示す記のであると解したものであるが、明細書の記載（上記実載は、願書に最初に添付した明細書又は図面には、特に施例 1 の段落【0031】、【0035】の記載参照）からは、補存在しない。してみると、補正によって特許請求の範囲

正事項である「マンガン化合物のみに機械的な力と熱エに加わった「マンガン化合物のみに機械的な力と熱エネ

ネルギーを同時に加え」ることも記載されているのであルギーを同時に加え」なる事項は、願書に最初に添付しるから、請求人の主張に留意し、明細書の記載事項を精た明細書又は図面に記載した事項の範囲のものでないと査して判断すべきであった。

解するのが自然である。……平成 20 年 5 月 26 日付けのtokugikon

118

2010.1.29. no.256

（2）補正却下の判断誤り

新請求項 5：本件補正後自動装着機の作動のための制御装置（6）を有し、構成④平成 20 年（行ケ）第 10432 号（発明の名称：自動装着

素子（2）を受容するためと、後続してサブストレート（1）

機の作動方法，自動装着機，自動装着機用の交換可能上へ構成素子（2）をおろして装着するための装着ヘッドなコンポーネント，並びに自動装着機と交換可能なコ（5）を有する自動装着機（7）において、制御装置（6）は読出し装置を有し、該読出し装置によンポーネントとからなるシステム）不服2005-2326，特願2000-614793（特表2002-543602）

り、自動装着機（7）の交換可能な装着ヘッド（5）の定［補正却下の判断において補正の前後のクレームの対

置の基準点としての一つの保持装置（4）に関連付けて、応関係の認定に誤りがあるとして取り消された事例］

自動装着機（7）内へのマウント前に求められた、該交換可能な装着ヘッド（5）の他の保持装置（4）幾何学的特請求項：

性データが、前記交換可能な装着ヘッド（5）に割り当て

旧請求項 5：本件補正前られた記憶装置（15）から読出し可能であり、自動装着機の作動のための制御装置（6）を有し、構成制御装置（6）は、読み出された特性データを記憶し、素子（2）を受容するためと、後続してサブストレート（1）装着プロセスのため使用するように構成されていること

上へ構成素子（2）をおろして装着するための装着ヘッドを特徴とする自動装着機（7）。

（5）を有する自動装着機（7）において、新請求項 6：本件補正後制御装置（6）は読出し装置を有し、該読出し装置によ

該記憶装置（15）は、無接触式に書き込み可能及び、り、自動装着機（7）の交換可能なコンポーネント（3，5，

読出し可能なメモリとして構成されていることを特徴と17）の定置の基準点に関連付けて求められた、該交換可する請求項 5 記載の自動装着機（7）。

能なコンポーネント（3，5，17）の幾何学的特性データが、前記交換可能なコンポーネント（3，5，17）に結合され（原告の主張の対応関係；罫線で区分）た記憶装置（15，16，18）から読出し可能であり、（旧請求項）

制御装置（6）は、読み出された特性データを記憶し、（新請求項）【請求項1】…自動装着機の 【請求項1】…自動装着機の装着プロセスのため使用するように構成されていること作動方法。

を特徴とする自動装着機（7）。

作動方法。

【請求項2】…請求項1記載の 【請求項2】…請求項1記載の旧請求項 6：本件補正前自動装着機（7）の交換可能なコンポーネント（3，5，17）の定置の基準点に関連付けて求められた、該交換可

自動装着機（7）の作動方法。

自動装着機（7）の作動方法。

【請求項3】…請求項1又は2【請求項3】…請求項1又は2

記載の自動装着機（7）の作

記載の自動装着機（7）の作

能なコンポーネント（3，5，17）の幾何学的特性データ

動方法。

動方法。

に対する所属の記憶装置（15，16，18）を有することを【請求項4】…請求項1又は2【請求項4】…請求項1又は2

特徴とする自動装着機（7）用の交換可能なコンポーネン

記載の自動装着機（7）の作

記載の自動装着機（7）の作

ト（3，5，17）。

動方法。

動方法。

旧請求項 7：本件補正前【請求項5】…自動装着機（7）。 【請求項5】…自動装着機（7）。

記憶装置（15，16，18）は、無接触式に書き込み可能【請求項6】…自動装着機（7） （旧6項は削除）

及び、読出し可能なメモリとして構成されており、該メ用の交換可能なコンポーネ

モリは、交換可能なコンポーネント（3，5，17）に直接ント（3，5，17）。

接続されていることを特徴とする、請求項 6 記載の交換【請求項7】…請求項6記載の 【請求項6】…請求項5記載の可能なコンポーネント（3，5，17）。

交換可能なコンポーネント

旧請求項 8：本件補正前（3，5，17）。

交換可能なコンポーネント（3，5，17）は、装着ヘッ【請求項8】…請求項6又は7

ド（5）として構成されていることを特徴とする請求項 6記載の交換可能なコンポー
ネント（3，5，17）。

又は 7 記載の交換可能なコンポーネント（3，5，17）。

2010.1.29. no.256

119

tokugikon

自動装着機（7）。
（旧8項は削除）【請求項9】…自動装着機（7） 【請求項7】…自動装着機（7）のに対して，原告は，新請求項 6 は，旧請求項 5 を補正と自動装着機（7）の交換可と自動装着機（7）の交換可したものではなく，旧請求項 7 を補正したものであると能なコンポーネント（3，5， 能な装着ヘッド（5）とから主張していて，ここに本件補正についてのとらえ方の相17）とから成るシステム。

違がある。そうすると，仮に，本件補正に係る新請求項

成るシステム。

6 が，原告の主張するとおり，旧請求項 7 を補正したものであれば，旧請求項 7 と新請求項 6 との対応関係を前判示事項：

提に，その補正が法 17 条の 2 第 4 項各号（本件では，原1. 取消事由1（本件補正を却下した判断の誤り）について

告が主張している同項 2 号）を充足するか否かを判断す

手続補正書（甲 7）、補正対象を審判請求書とする「手ることが求められることになるから，本件補正を却下す

続補正書（方式）」（甲 9 の 2）によると，旧請求項の数はるに当たっても，これを前提として判断される必要があ

9 つであり，新請求項の数は 7 つであるところ，旧請求るところ，本件審決は，原告の主張するような請求項の項 1 ないし 4 と新請求項 1 ないし 4 とは，いずれもそれ対応関係を前提とする補正について判断を示していない

ぞれ自動装着機の作動方法についての発明，旧請求項 9

ことは明らかであるから，本件補正を却下した本件審決と新請求項 7 とは，いずれもシステムについての発明では，その前提を誤った違法なものということになる。そあるから，それぞれが対応する関係にあるものと認めらこで、以下、本件補正に係る新旧請求項の対応関係が原れる。そして、前記「手続補正書（方式）」の記載からす

告の主張するとおりであるか否かを検討する。……「手ると，本件補正に当たっては，旧請求項 6 及び 8 が削除

続補正書（方式）」（甲 9 の 2）の記載によると、……旧請されているものと認められ，旧請求項 5 が新請求項 5 に，

求項 1 ないし 4 と新請求項 1 ないし 4 とは，いずれもそ旧請求項 7 が新請求項 6 に対応する関係にあると認める

れぞれ自動装着機の作動方法についての発明，旧請求項ことができる。また、本件補正は，その内容からみても，9 と新請求項 7 とは，いずれもシステムについての発明

旧請求項 6 及び 8 を削除し，旧請求項 7 を新請求項 6 にであるから，それぞれが対応する関係にあるものと認め補正したものと解するほかない。

られる。……旧請求項については 5 ないし 8，新請求項

以上によると，本件補正は，原告の主張するとおり，については 5 及び 6 であるところ，旧請求項 8 の発明特旧請求項 5 を新請求項 5，旧請求項 7 を新請求項 6 とした定事項である「コンポーネント（3，5，17）」を「装着ヘッ

ものであったのに，本件審決は，その対応関係の理解をド（5）」に限定した旨及び「請求項 5，7」を補正した旨

誤り，本件補正は旧請求項 5（1 つの請求項）が新請求項が記載されていることからすると，本件補正に当たって5 及び 6（2 つの請求項）に補正されたもの，いわゆる「増は，旧請求項 6 及び 8 が削除されているものと認められ項補正」であるとして，当該補正が補正の目的要件を充る。そうすると，本件補正に係る新旧請求項の対応関係

足するか否かを検討することなく，これを却下したものとして検討を要するのは，旧請求項については 5 及び 7，であるから，その判断は前提を誤りといわざるを得ない。

新請求項については 5 及び 6 ということになるが，旧請求項の 5 及び 7 のいずれも削除されていないこと，その所感：間の旧請求項 6 が前記のとおり削除されていることにか

ア 事例④においては，審決が，「本件補正は，自動装着

んがみると，旧請求項 5 が新請求項 5 に，旧請求項 7 が機に係る発明が記載されていた請求項の数を，旧【請求新請求項 6 に対応する関係にある，すなわち，その対応

項 5】の 1 つから，新【請求項 5】及び新【請求項 6】の 2

関係は原告主張のとおりのものであると認めることがでつとするもので，請求項の数を増やすものといえ，このきる。旧請求項 7 が新請求項 6 となっているのは，旧請ような補正は，請求項の削除，限定的減縮，誤記の訂正

求項 6 が削除されているため，その番号が繰り上がった

又は明りようでない記載の釈明のいずれかを目的にしてものにすぎず，また，そうであればこそ，前記のとおり，いるということはできない」と判断した。

旧請求項 8 が削除された後の旧請求項 9 が新請求項 7 と対イ 判決は，「本件審決は，本件補正が自動装着機の発明

応関係にあると認められるのである。
」と判示している。

についての旧請求項 5 を同じく自動装着機についての新

更に判決は、「もっとも，手続補正書に明示された補請求項 5 及び 6 とするものであることを前提としている

正の内容から，本件補正において，新請求項 6 が旧請求

tokugikon

120

2010.1.29. no.256

項 7 を補正したものであると整合的に理解することがでこれらの記載から、旧請求項の 5 ないし 8 と新請求項きず，本件審決が前提とするとおりに請求項の数が増えの 5 及び 6 との関係が、原告の主張を知ること無しに、ていると理解するほかない場合には，前記認定は妨げら

旧請求項 6 及び 8 が削除され、旧請求項 5 が新請求項 5 に，れ，本件補正の内容を本件審決が前提としたとおりのも

旧請求項 7 が新請求項 6 に対応する関係にあるとの考えのと解さなければならないこともあり得るから，次に，に至るのが困難な場合には、審判請求人に審尋し、対応補正の内容からみた新旧請求項の対応関係について，改関係を明確にすることが必要であることになる。審判請

めて検討する」とし、「……旧請求項の「交換可能なコン

求人は、審判請求時の補正が補正の要件を満たすことを

ポーネント」の記載が新請求項の「装着ヘッド」の記載明確にするために、審判請求の理由の中で、上記新旧請に補正されているものと容易に理解することができる。

求項の対応関係を明示すべきではないかと考える。

また，それは「交換可能なコンポーネントは，装着ヘッドとして構成されていることを特徴とする交換可能なコ（4）訂正許否判断の誤り

ンポーネント」として記載されていた旧請求項 8 が，本件補正に係る新請求項中において当該事項を発明特定事⑤平成 21 年（行ケ）第 10004 号（発明の名称：高圧縮フィ項として加える必要がなく，本件補正に際して削除されルタートウベール，およびその製造プロセス）

た理由であると認められるのである。

無効 2007-800098，特許 3917590

また，旧請求項 6 は，「幾何学的特性データに対する［訂正請求の許否も請求項ごとに個別に判断されるべ

所属の記憶装置」であることを特定事項としていたが，きであるとされ、また特許明細書の記載は実施可能要

当該事項は，新請求項の記載中にこれを見出すことがで件違反であるとした審決が取り消された事例］

きない。ここに，前記認定のとおり，旧請求項 6 が本件補正に際して削除された理由もある。

請求項：

さらに，新請求項 5 についてみると，上記のほか，旧「【請求項 1】ベールの頂側部と底側部に妨害となるよう

請求項 5 の「定置の基準点」を「定置の基準点としての一な膨張部分またはくびれ部分が無い、梱包され、ブロッ

つの保持装置（4）」とし，同「求められた」を「，自動装ク形態に高圧縮したフィルタートウのベールであって、着機（7）内へのマウント前に求められた」とし，同「幾（a）前記ベールが、少なくとも 300kg ／ m3 の梱包密度を何学的特性データ」を「他の保持装置（4）の幾何学的特有し；性データ」とするとともに，「結合された記憶装置（15，（b）前記ベールが、機械的に自己支持する弾性梱包材料

16，18）」を「割り当てられた記憶装置（15）」としたも内に完全に包装され、のであると理解することができる。

かつこの材料は、対流に対して気密性を有する 1 つまたはそれ以上の接続部分を備えており；

また，旧請求項 7 の発明特定事項である「記憶装置（15，16，18）は，無接触式に書き込み可能及び，読出し可能（c）非開封状態のベールを水平面上に配置した状態で、なメモリとして構成され」ることは，新請求項 6 に含ま平坦な板をベールの頂部に圧接させ、ベールの中心に対れている。

して垂直方向に 100N の力を作用させたとき、圧接板にそうすると，本件補正は，その内容からみても，旧請対するベールの垂直投影に内接する最大の矩形の範囲内

求項 6 及び 8 を削除し，旧請求項 7 を新請求項 6 に補正

で、ベールの頂面における内接矩形内に位置する部分のしたものと解するほかない。」と判示している。

少なくとも 90％が、平坦な板から約 40mm 以下離間する

ウ

程度に、前記ベールの頂面および底面が平坦であり；審判請求書の上記「手続補正書（方式）」（甲 9 の 2）の記載を見ると、「2）補正の根拠（d）前記ベールが、少なくとも約 900mm の高さを有し

a.「コンポーネント（3，5，17）
」を「装着ヘッド（5）」に、補正前の請求項 8 に基ており；

づいて限定しました。そして、記憶装置（15，16，18）（e）少なくともベールが梱包された後に、外圧に対してを装着ヘッド（5）に割り当てられた記憶装置（15）に段少なくとも 0.01bar の負圧がベールにかかっている、

落「0022」に基づき限定しました。……c. 請求項 5，7 は、ことを特徴とするフィルタートウのベール。」（訂正後は、

請求項 1 に基づき補正をしました。」との記載がある。

［約］が削除）2010.1.29. no.256

121

tokugikon

（繊維性材料 1 から成るベール 1 をフィルム 2 で包装し、プレス装置 3 で圧縮する。また、真空ポンプ 4 でフィルム 2 内を負圧にし、ベール 1 を梱包する。
プレス装置 3 を取り除いて、右図 1c のようにベールを移動し保管できる。
）

───略───

いから，本件発明 1 の技術的意義が十分に記載されてい「【請求項 23】200cm ／（m ・d・bar）未満，好ましくはるとはいえないとの理由のみで，本件発明が特許法 36

20cm ／（m ・d・bar）未満のガス透過率を有するフィ

条 4 項 1 号の規定に適合しないとした本件審決の判断もルムをパッケージ包装材として使用することを特徴とす

首肯し得ない。

3

3

2

2

る請求項 22 に記載のプロセス。」
所感：
判示事項：

ア 事例⑤の発明は、タバコのフィルタートウの繊維性（1）取 消事由 1（個別の請求項ごとに訂正の許否を判断材料から成るベール 1 をフィルム 2 で包装し、プレス装置 3 で圧縮する。また、真空ポンプ 4 でフィルム 2 内をしなかった誤り）について本件訂正請求は、請求項ごとに個別に行われたもので負圧にし、ベール 1 を圧縮して梱包する。その後、プレあった以上、その許否も請求項ごとに個別に判断される

ス装置 3 を取り除いて、図 1c のようにベール 1 を移動しべきであるものといわなければならない。

保管できるようにすることに関する発明である。

本件審決は、他の請求項に係る訂正の判断をしないま審決は，「本件発明 1 における…特定の数値限定を伴ま、これらの請求項に係る訂正を認められないとしたもうものでありこのような限定を付した構成を採用するこのであるから、違法がある。

とにより，本件発明 1 の課題を解決するものと解される

また、訂正の目的が明りょうでない記載の釈明であっが，発明の課題解決との関係が明らかであるというためたとしても、防御手段としての実質を有するものであるには，数値限定を付した場合の効果（実施例）と，このなら、請求項ごとに個別に訂正を認められる。

ような数値限定を満足しない場合の効果（比較例）とを（2）取消事由2（特許法36条4項1号違反との判断の誤り）

十分に記載しておき，技術上の意義を明確にしておくこと等が必要と考えられるところ，本件明細書の発明の詳について
本件明細書には，上記課題を解決するための手段とし細な説明をみても，このような記載は見当たらず，してて，「ベールの頂面における内接矩形内に位置する部分

みると，このような数値限定を伴う本件発明 1 において，の少なくとも 90％が，平坦な板から約 40mm 以下……平かかる数値限定を特定する技術的意義が十分に記載され面であるようにすること」，「……少なくとも 0.01bar のているとはいえないことから，特許法 36 条 4 項 1 号の規負圧がベールにかかっている状態にすること」の記載が定に適合するものとはいえ」ないと判断した。

あることが認められ，本件発明 1 につき，当業者においイ これに対して，判決は，「本件明細書の発明の詳細な本件発明 1 につき，当業者において，本件明細書の記載

説明の記載からすると，本件明細書には，従来のベール

により，その課題との関係での数値限定を付した技術的（フィルタートウ・パッケージ）では，ベールに付加し意義を理解できるものと解され，そうすると，数値限定た圧力が開放されると，これまで圧縮されていたフィルを付した場合の効果（実施例）と，このような数値限定

タートウの弾性復元力によって，ベールの頂部と底部にを満足しない場合の効果（比較例）との十分な記載がな

膨張が生じることになり，ベールを安全に積み上げておtokugikon

122

2010.1.29. no.256

くことができなくなるという課題，及び，フィルタート

従属項であるから、請求項 1 について訂正を求める本件

ウの膨張によってストラップを施したベールのパッケー

訂正は、請求項 1 を介してその余の請求項 2 ないし 26 にジでさえも破裂開封してしまうという課題があったことついても訂正を求めるものと解さなければならない。」

についての記載があることが認められる。
」とし、「これと判示している。

に対し、本件明細書には，上記課題を解決するための手

本判決は、平成 20 年（行ケ）10216 に続き、特許異議段として，ベールの頂面における内接矩形内に位置する申立事件中の訂正請求に関して特許請求の範囲の減縮を

部分の少なくとも 90％が，平坦な板から約 40mm 以下目的とする訂正について請求項ごとの許否判断をすべき

離間する程度に，ベールの頂面及び底面が平面であるよとした最高裁判所平成 19 年（行ヒ）第 318 号平成 20 年 7

うにすること，フィルタートウのパッケージ包装材を気

月 10 日第一小法廷判決の趣旨が、特許無効審判事件中の密にシールするとともに，少なくともベールが梱包され訂正請求にも妥当することを示したものであり、また、た後に外圧に対して少なくとも 0.01bar の負圧がベール

また、訂正の目的が，特許請求の範囲の減縮ではなく，にかかっている状態にすること，負圧の制御方法の記載

明りょうでない記載の釈明の場合にも妥当することを示があることが認められるのであって，本件発明 1 につき，した。

当業者において，本件明細書の記載により，その課題と更に判決は、「請求項 23 のみに係る訂正事項をみてもの関係での数値限定を付した技術的意義を理解できるも「200cm3 ／（m2・d・bar）以下」及び「好ましくは 20cm3のと解され，そうすると，……本件発明 1……が特許法／（m2・d・bar）以下」を「200cm3 ／（m2・d・bar）未満」

36 条 4 項 1 号の規定に適合しないとした本件審決の判断及び「好ましくは 20cm3 ／（m2・d・bar）未満」と訂正すも首肯し得ないものといわなければならない。」と判示るものであり，この訂正部分だけをみると，実質的に特した。

許請求の範囲の減縮及び誤記の訂正といえるものである

ウ 本判決においては、本件発明の数値限定についてのから，実質上特許請求の範囲を変更又は拡張するもので実施可能要件は、「当業者において，本件明細書の記載あるとした本件審決の判断も首肯できず，同訂正は特許

により，その課題との関係での数値限定を付した技術的法 134 条の 2 第 5 項で準用する同法 126 条 4 項の規定に意義を理解できるもの」であるかどうかで判断するとし違反するものでなく，同訂正部分につき同条項に違反すている。

るとした本件審決の判断は誤りである。」と判示しておまた、本判決では、審決は、個別の請求項ごとに訂正り、訂正要件の判断にあたっては、訂正部分を形式的にの許否を判断しなかった誤りがあるとし、「特許無効審判断するのではなく、明細書の記載等も踏まえて実質的判の請求がされている請求項についての訂正請求は，請な技術内容を勘案して判断すべきであるとしている。

求書に請求人が記載する訂正の目的が，特許請求の範囲

特に、特許無効審判事件中の訂正請求の許否も請求項の減縮ではなく，明りょうでない記載の釈明であったとごとに個別に判断すべきこと、訂正した請求項を引用す

しても，その実質が，特許無効審判請求に対する防御手る従属項についても訂正を求めるものと解すべきこと、段としてのものであるならば，このような訂正請求をす

また、請求項ごとの許否判断をすべきとした最高裁判所

る特許権者は，請求項ごとに個別に訂正を求めるものと

平成 19 年（行ヒ）第 318 号平成 20 年 7 月 10 日第一小法

理解するのが相当であり，また，このような請求項ごと

廷判決の趣旨は明りょうでない記載の釈明の場合にも妥の個別の訂正が認められないと，特許無効審判事件にお当することが示されているので、今後の実務において留ける攻撃防御の均衡を著しく欠くことになることからし意すべきである。

て，請求項ごとに個別に訂正請求をすることが許容され，その許否も請求項ごとに個別に判断されるべきものであ（5）新規性・進歩性る。
」と判示し、また、「本件訂正請求は、直接的には本ア 認定の誤り件特許に係る請求項のうち 1 ないし 3、5、9 ないし 13、
18、19、21 ないし 25 の訂正を求めるものであるが、本⑥平成 20 年（行ケ）第 10468 号（発明の名称：不釣り合件特許は請求項 1 ないし 26 から成り、請求項 2 ないしい修正方法および装置）

26 はいずれも請求項 1 を直接的又は間接的に引用する

不服 2006-20027，特開 2003-302305

2010.1.29. no.256

123

tokugikon

［引用例2には、

N＝1の場合を含むと判断した審決が、所感：

引用例 2 に記載された技術思想と相容れない解釈であア 事例⑥の発明は、ターボチャージャ等の高速回転するるとして取り消された事例］

機器の不釣合い修正方法において、2回の修正により、回転不釣り合いを精度良くできるようにする発明に関する。
審決は、「引用文献 2 には，次の技術的事項が記載さ請求項：「不釣合いを修正すべき被試験体の初期不釣合いを測定れているといえる。「1 次修正された前記回転供試体の 2

する第 1 の測定ステップと、回目の不釣合い測定を，2 次測定として行なうステップ

第 1 の測定ステップで測定された不釣合いを修正する処と，1 次測定結果の不釣合いベクトル（A1，θ 1）と 2 次理を前記被試験体に対して行う第 1 の修正ステップと、測定結果の不釣合いベクトル（A2，θ 2）のベクトル差

第 1 の修正ステップで不釣合いが修正された前記被試験（Ad，θ d）を算出するステップと，修正不釣合い量 A’

体の残留不釣合を測定する第 2 の測定ステップと、を（A1 ／ Ad）・A2，修正不釣合い位置θ’をθ 2 ＋（θ

第 2 の測定ステップで測定された前記被試験体の残留不1 −θ d）として求めるステップと，により回転供試体

釣合いを、第 1 の測定ステップで測定された初期不釣合の不釣合を修正する。

いおよび第 1 の修正ステップで実際に修正された修正量

そして，引用文献 2 記載の上記技術的事項である不釣の比に基づいて補正する残留不釣合いの補正ステップと、

合修正は，本願発明および引用発明と同様に，不釣合を補正ステップで補正された残留不釣合いを修正する処理

修正すべき対象を回転体とし，しかも 1 次測定，1 次修正，を前記被試験体に対して行う第 2 の修正ステップと、

2 次測定，2 次修正の順に不釣合の修正を図るものであを有することを特徴とする高速回転機器のための 2 回修るといえる。

正による不釣合い修正方法」

当該技術分野において「修正不釣合い量をより適切に設定する」ことは，当業者ならば常に考慮している一般

判示事項：的な課題であるといえることなどからすると，引用発明①引 2 では，「平均値α，βを算出する」との記載や「平1 に，引用文献 2 記載の上記技術的事項，すなわち，「初均された修正係数αおよび修正角度βが算出される。」

期不釣合いおよび第 1 のステップで実際に修正された修との記載中に「平均」との文言が用いられていることに正量の比に基づいて補正された残留不釣合いで 2 次修正

照らすならば，平均値を求める基礎となる「修正係数」

を行う」という技術的事項を適用して，相違点におけるや「修正角度」が複数存在することを前提としていると本願発明の構成とすることは，当業者ならば容易に想到いえる。引 2 記載の技術事項は，その複数の修正係数α

し得ることであるといえる。」と判断した。

n 及び修正角度β n の平均値を補正係数及び補正角度とイ これに対し判決は、「被告は，「一般に N 個を示す Nするものであるから，N ≧ 2 であることを所与の事項とを除数にした計算式の場合，N は 1 から始まる自然数をしているものと解される。

意味することは計算機技術においては普通のことであ②引用文献 2 における N が N ＝ 1 の場合を含むとの理解る。」との理由や，特許第 2659268 号公報（乙 1）の請求は，引用文献 2 に記載された前記課題解決のための原理，

項 1 には，「……前記復号化フレーム N（N ≧ 1 の整数）

すなわち最初の N 個の修正係数及び修正角度の平均値を回ごとの平均遅延量を求め」と記載されている例がある

用いて適切な補正係数及び補正角度を取得し，N ＋ 1 個との理由から，引用文献 2 記載の発明において N ＝ 1 を

目からはその補正係数及び補正角度による修正のみに含むと理解すべきであると主張する。

よって不釣合い量を所定値内に抑え，試験効率（修正効

しかし，引用文献 2 における N が N ＝ 1 の場合を含む率）を改善させようとする技術思想と相容れない解釈でとの理解は，引用文献 2 に記載された前記課題解決のたあるから，採用することができない。

めの原理，すなわち最初の N 個の修正係数及び修正角度③引 2 には，2 次修正時に，「修正不釣合い量 A’を（A1の平均値を用いて適切な補正係数及び補正角度を取得／ Ad）
・A2，修正不釣合い位置θ’をθ 2 ＋（θ 1 −θ d）

し，N ＋ 1 個目からはその補正係数及び補正角度によるとして求めるステップ」（……）が記載されているとした

修正のみによって不釣合い量を所定値内に抑え，試験効審決の認定は誤りである。

率（修正効率）を改善させようとする技術思想と相容れ

tokugikon

124

2010.1.29. no.256

ない解釈であるから，採用することができない。」と判

内用孔とは案内面（4-5）を介して滑動し，示した。

前記案内面（4-5）は平面を備え，前記平面は前記案内体

ウ 引用発明の認定は、本願発明を理解した後引用例を（4）の軸心線と前記固定側型形成体（2-2）又は前記可動

読み、その引用例に記載された発明を認定することにな

側型形成体（3-2）が，前記案内体（4）から張り出す部分るので、本願発明に引きずられて引用発明を理解しやすの重心を含む張出し面に概ね直交しているダイセットにい傾向がある。その結果、後知恵的な判断になるおそれ

おいて，があるので、注意が必要である。

前記可動側型形成体（3-2）は，一端部が 1 本の前記案内体（4）に支持され他端部は支持されない片持ち梁になっており，

イ 相違点の判断誤り

前記案内面（4-5）は前記案内体（4）の側面に形成され，
前記案内面（4-5）の前記平面は互いに直交する 4 平面で⑦平成 20 年（行ケ）第 10338 号（発明の名称：ダイセッ
ト及びダイセットの製造方法）

形成されており，

不服2007-25100，特願平10-23796（特開平11-207420）

前記 4 平面の各前記案内面（4-5）と前記案内孔の間に介［審決書に理由記載を求めた趣旨に照らして，十分な

設されているガイドブッシュ（8-1）と，説示がされていないとされた事例］

前記ガイドブッシュ（8-1）と前記案内面との間に介設されているガイドローラリテーナ（9-1）と，

請求項：

前記ガイドローラリテーナ（9-1）は複数のガイドローラ「【請求項 1】固定側の型を形成するための固定側型形成（9）を備え，体（2-2）と前記固定側型形成体（2-2）に対して相対的に

前記ガイドローラ（9）は前記案内面（4-5）上を転動する可動である可動側の型を形成するための可動側型形成体

ことを特徴とするダイセット」（3-2）とからなる型形成体と，前記可動側型形成体（3-2）を 1 軸方向に案内するための判示事項：

案内体（4）とからなり，前記案内体（4）に対して可動（1）特許法 157 条 2 項には，審決は，審決の結論のみなな前記固定側型形成体（2-2）又は前記可動側型形成体

らず結論に至った理由を文書に記載する旨が規定されて（3-2）に案内用孔が形成され，前記案内体（4）と前記案いる。特許法が，審決書に理由の記載を要求した趣旨は，【本願発明】（図 11，図 2､ 図 7）
（4 平面を有する 1 本の案内体（4）には、ガイドローラリテーナ（9 − 1）を介してガイドブッシュ（8 − 1）が設けられ、片持ち支持された可動側型形
成体（3 − 2）を軸方向に案内する。可動側型形成体の張り出し面は、案内体（4）の平面に直交している。）

2010.1.29. no.256

125

tokugikon

【引用例】（引用例 1「特開平 6-7859 号」【図 1、2，5】）（ガイドポストには、ローラベ・アリングを介してガイドブッシュが設けられている。）（2）審決は，相違点 1（前記（1）のアの②の「案内体が 1本であること」）に関する判断においては，「身長計」，「自動車リフトの支柱」，「燭台」等を挙げているのに対して，相違点 2（前記（1）のアの②の「片持ち梁であること」，
及び前記（1）のアの①の「直交」）に関する判断においては，引用例発明 2 を挙げているが，引用例発明 2 は，「2本の円柱体のガイドポスト」を必須の構成要件とするも（引用例発明 2「実開昭 56-87223 号」【第 4 図】）のであって，相違点 1 に関して容易であるとする判断の（2 本のガイドポストは、上側ベースプレートを案内する。）

基礎として用いた周知例と相反するものであるため，周知例と引用例の相互の矛盾を説示することが求められるが，審決では，その点の矛盾に対する合理的な説明は，①審決における判断の合理性等を担保して恣意を抑制す

されていない。

ること，②審決の理由を当事者に知らせることによって，本件における審決書に記載された具体的な理由は，特取消訴訟（不服申立）の要否等を検討するため，当事者許法 157 条 2 項が審決書に理由記載を求めた趣旨，すなに対する便宜を図ること，③理由を文書に記載すること

わち，審決における判断の合理性等を担保して恣意を抑による事実上の結果として，公正かつ充実した審判手続制すること，客観的な証拠（技術資料）に基づかない認が確保されること等によるものである。

定や論理性を欠いた判断をする危険性を排除するとの趣

特に，審決において，特許法 29 条 2 項所定の要件を旨に照らして，十分な説示がされているとはいえない。

充足すると判断する場合には，その性質上，客観的な証（3）被告の予備的な主張について，本件取消訴訟の審理

拠（技術資料）に基づかない認定や論理性を欠いた判断の対象とすることは，結果として，原告に対し，意見ををする危険性が常に伴うものである。したがって，審決述べる機会や補正をする機会を奪うことになり，妥当と書における「審決の理由」には，事実認定が証拠によっはいえない。この点，乙 4 ないし乙 6 が，周知技術を示て適切にされ，認定事実を基礎とした結論を導く過程がした文献であるという被告の主張を前提としたとして論理的にされている旨客観的に説示されていることが必も，上記判断を左右するものとはいえない。

要であり，後に争われる審決取消訴訟においても，その点に関して，吟味，判断するのに十分な内容であること

所感：が不可欠といえる。

ア 本件事案⑦の発明（本願発明の図 1，2、3 参照）は、

tokugikon

126

2010.1.29. no.256

プレス機械の打抜加工用ダイセットに関し、ダイセット

1 と引用例発明 2 は共通しているから、これらを組み合の案内体（4）は1本で、互いに直交する4平面で形成され、わせるにあたっての阻害要因があるとすることもできな

案内体（4）に支持される可動側型形成体（3-2）は、片持い。」と判断した。

ち梁に支持され、その案内体から張り出す部分の重心をイ これに対し判決は、上記したように、「相違点 2……

含む張り出し面が案内体の平面に概ね直交している点が､の「片持ち梁であること」，及び……「直交」に関する判

引用発明（引用発明の図参照）と相違する。

断においては，引用例発明 2 を挙げているが，引用例発

審決は、本願発明と引用発明との相違点として 2 点挙

明 2 は，「2 本の円柱体のガイドポスト」を必須の構成要げ、「（イ）相違点 1「本願発明は，互いに直交する 4 平面

件とするものであって，相違点 1 に関して容易であるとで形成された案内面を側面に形成された案内体が 1 本でする判断の基礎として用いた周知例と相反するものであ用いられるものであるのに対して，引用例発明 1 においるため，周知例と引用例の相互の矛盾を説示することがては，案内体に相当するガイドポストについて，1 本で求められるが，審決では，その点の矛盾に対する合理的用いられるものであるとは記載されていない点。」、（イ）

な説明は，されていない。」と判示し、「本願発明は、少相違点 2「本願発明は，『案内面の平面は案内体の軸心線なくとも、「① 案内面（4-5）は平面を備え，平面は前記と固定側型形成体又は可動側型形成体が，前記案内体か

案内体（4）の軸心線と固定側型形成体（2-2）又は可動側ら張り出す部分の重心を含む張出し面に概ね直交し（後型形成体（3-2）が，案内体（4）から張り出す部分の重心

記相違点 2A），前記可動側型形成体は，一端部が前記案を含む張出し面に概ね直交しているダイセットであるこ

内体に支持され他端部は支持されない片持ち梁になってと，② 可動側型形成体（3-2）は，一端部が 1 本の案内

（後記相違点 2B）』いるものであるのに対して，引用例

体（4）に支持され他端部は支持されない片持ち梁である

発明 1 においては，ベースとガイドポストの平面の位置

こと，③ 案内面（4-5）は案内体（4）の側面に形成され，関係がそのようなものであるのか不明な点。」にあると

案内面（4-5）の平面は互いに直交する 4 平面で形成され認定した。

ていること，という 3 つの特徴的な構成からなっている」

そして、（ア）相違点 1 については、「互いに直交するとし、「これに対し，引用例発明 1 は，その中の一つの4 平面で形成された案内面を側面に形成した案内体を 1構成である③のみを共通にする発明にすぎず，①及び②本で用い，縦方向の摺動案内をすることは，ダイセット（「直交」，「案内体の本数」，「片持ち梁」）の 3 点についてに限らず，一般的に周知事項である。」と判断し，そのは，構成を有しない。審決は，本願発明中の各相違点に例として，「身長計」，「自動車リフトの支柱」，「燭台」

係る構成は，周知例や引用例発明 2 に示されている技術を周知例として挙げた。

であると説示している。しかし，審決では，本願発明とまた、（イ）相違点 2 の相違点 2A（案内面平面が重心

一つの技術的構成においてのみ一致し，複数の技術的構を含む張出し面に概ね直交）に関し「引用例発明 2 にお成において，実質的相違が存在し，その課題解決も異ないて、ガイドポストを「ベースプレートに垂直に立設」

る引用例発明 1 を基礎として，本願発明に到達することする点は、相違点 2 における「案内面の平面は案内体のが容易であるとする判断を客観的に裏付けるだけの説示

軸心線と固定側型形成体又は可動側型形成体が、前記案

は，審決書に記載されているとはいえない。とりわけ，

内体から張り出す部分の重心を含む張出し面に概ね直審決は，相違点 1（上記②の「案内体が 1 本であること」）

交」する点に相当するとし、同じく上記相違点 2B（一端に関する判断においては，「身長計」，「自動車リフトの部が前記案内体に支持され他端部は支持されない片持ち支柱」，「燭台」等を挙げているのに対して，相違点 2（上梁）に関し、引用例発明 2 における、「片持ち梁状に支持

記②の「片持ち梁であること」，及び上記①の「直交」）される上側のベースプレート」は、相違点 2 における「可に関する判断においては，引用例発明 2 を挙げているが，動側型形成体は、一端部が前記案内体に支持され他端部「引用例発明 2 は，『2 本の円柱体のガイドポスト』を必は支持されない片持ち梁になって」いる点に相当する。」

須の構成要件とするものであって，相違点 1 に関して容とし、「以上のとおり、相違点 2 に係る本願発明の構成易であるとする判断の基礎として用いた周知例と相反すは引用例発明 2 に示されているということができ、発明るものであるため，周知例と引用例の相互の矛盾を説示の対象がプレス金型用ダイセットの点でも、引用例発明

することが求められるが，審決では，その点の矛盾に対

2010.1.29. no.256

127

tokugikon

する合理的な説明は，されていない。以上のとおり，本術の分野における通常の知識を有する者の技術上の常識

件における審決書に記載された具体的な理由は，特許法又は技術水準とされる事実などこれらの者にとって顕著

157 条 2 項が審決書に理由記載を求めた趣旨，すなわち，な事実について判断を示す場合であるなど特段の事由が審決における判断の合理性等を担保して恣意を抑制する

ない限り、前示のような審判における最終的な判断としこと，客観的な証拠（技術資料）に基づかない認定や論て、その判断の根拠を証拠による認定事実に基づき具体

理性を欠いた判断をする危険性を排除するとの趣旨に照的に明示することを要するものと解するのが相当であらして，十分な説示がされているとはいえない」と判示る。」と判示されている。

された。

また、審決の「理由」中に記載すべき事項については、

また、判決は、「念のため，原告の主張に係る相違点

平成 19 年（行ケ）第 10209 号判決（意匠の事件であるが、2 に係る容易想到性の有無について，具体的に判断内容

特許も同様）において、付言（審判の審理構造及び審理

を述べる。
」とし、
「当裁判所は，『本願発明の案内体の対象に関して）として、平面と張出し面との直交に関する構成は引用例発明 2 に「①前提となる法律の解釈に疑義がある場合には，当該示されている』とした審決の判断には誤りがあり，引用

法条の解釈を示すこと，

例発明 1 と引用例発明 2 及び周知技術から，本願発明の②法条の要件に該当する事実が存在することを明らか

相違点 2B に係る構成を容易に想到することができたとにすること，

はいえないと判断する」、「……引用例発明 2 では，ガイ③事実を法条に適用した結果として，意匠法 17 条所定

ドポストが 2 本とされており，ガイドポストの軸心線がの条項（例えば同法 3 条 1 項，2 項など）に該当するとの2 本存在する。したがって，この軸心線と張出し面の重論理の過程が成り立つ点を明示することを含む。

心を含む平面として，単一平面を観念することはできず，

審判体はこの論理過程を説明する責任を負担し文書を外力の働く方向もまた単一平面に沿ったものを観念する

もって明示することを要する（意匠法 52 条，特許法 157

ことはできない。そうすると，引用例発明 2 を引用例発条。）」ことが示されている。

明 1 と組み合わせてみても，案内面との直交による衝撃

すなわち、本件審決は、上記②の「法条の要件に該当力の分散という技術的意義をもった本願発明の相違点 2

する事実（引用例）」が不足し、また、上記③の「論理がに係る構成を想到することが当業者にとって容易であっ成り立つ点」を明示していないということになる。

たということはできない。」と判示された。

まず、上記②に関しては、本願発明と引用発明とを比ウ 本判決は、本件事案の審決書に記載された具体的な較すると、その相違点は、判決に示されているように、

理由は，特許法 157 条 2 項が審決書に理由記載を求めた

引用発明は、「直交」，「案内体の本数が 1 本」，「片持ち梁」

趣旨，すなわち，審決における判断の合理性等を担保しの 3 点の構成を有しないものである点で本願発明と相違て恣意を抑制すること，客観的な証拠（技術資料）に基する。本願発明は、審査段階で引用例発明 1 と引用例発

づかない認定や論理性を欠いた判断をする危険性を排除

明 2 とから容易に想到できるものであるとの拒絶理由通するとの趣旨に照らして，十分な説示がされているとは知があり、その際、特許請求の範囲（請求項 1）は上記

いえないとしてしている。

の通り補正され、「案内体の本数が 1 本」，「片持ち梁」で審決書に理由を記載する趣旨については、最高裁昭和ある点、及び「案内面を 4 平面」に形成するとの事項が59 年 3 月 13 日第三小法廷判決（昭和 54 年（行ツ）第 134

追加され限定されている。したがって、審理の対象は、号）があり、そこでは、「特許法 157 条 2 項 4 号が審決を本願発明は、「案内体の本数」が「1 本」で、その案内体する場合には審決書に理由を記載すべき旨定めている趣の案内面は「4 平面」で、「直交」しており、可動側型形

旨は、審判官の判断の慎重、合理性を担保しその恣意を成体は「片持ち梁」であることを特徴とする「ダイセット」

抑制して審決の公正を保障すること、当事者が審決に対の発明であると把握し、それに対応した証拠（引用例）

する取消訴訟を提起するかどうかを考慮するのに便宜をを提示すべきことになる。

与えること及び審決の適否に関する裁判所の審査の対象

また、審決では、相違点の検討において、上記相違点を明確にすることにあるというべきであり、したがって、

2A（「案内面の平面は案内体の軸心線と固定側型形成体

審決書に記載すべき理由としては、当該発明の属する技

又は可動側型形成体が，前記案内体から張り出す部分のtokugikon

128

2010.1.29. no.256

重心を含む張出し面に概ね直交し」ている点）に関し、「引
用例発明 2 において、ガイドポストを「ベースプレートに垂直に立設」する点は、相違点 2 における「案内面の平面は案内体の軸心線と固定側型形成体又は可動側型形成体が、前記案内体から張り出す部分の重心を含む張出し面に概ね直交」する点に相当する。」と認定しているが、ガイドポストを「ベースプレートに垂直に立設」す
れば、案内面の平面は、可動側型形成体が案内体から張り出す部分の重心を含む張出し面に概ね直交することに【本願発明】はならないから、互いに相当するとすることはできない

11，12：コイルと考える。

15：制御装置

また、上記③に関しては、「4 平面」で、「直交」し、「片持ち梁」である構成と、「案内体の本数」との間に何らかの技術的意義があるかどうか、すなわち「案内面との直交による衝撃力の分散」という技術的意義との関係などについて検討すべきであり、その検討の結果、技術的意義があると評価したのであれば、新たな証拠（引用例）があればそれに基づいて更に審理し、また、技術的意義がないと評価した場合には、「案内体の本数」と「案内面との直交による衝撃力の分散」とは無関係であるなどの理由について審理すべきであったと考える。
【引用発明】
5，16：コイル⑧平成 20 年（行ケ）第 10259 号（発明の名称：会合分子

2：励磁装置S：分割線

3，4：信号出力接続端子の磁気処理のための電磁処理装置）
 無効 2003-35170，特許 3319592［引用発明において、本願発明の複数のコイルを重ねてする巻き方向を逆にした 2 つのコイルを被処理物が流れ配置する構成を採用することは、引用発明の技術思想

る管路の外周に直列に配置して巻き付け，2 つの通電にに反するものであるとして審決が取り消された事例］

より磁束を形成するコイルを駆動する電気回路により，それぞれ磁束方向の異なる磁束を形成することによっ請求項 1：て，被処理物にそれぞれのコイルに基づく 2 つの磁束方（A-1）：移動する被処理物中に含まれる会合分子の磁気向の異なる磁気処理を作用させることを特徴とする被処処理のための装置であって，

理液体のスケールデポジットを防止および／または除去（A-2）：通電により磁束を形成するコイルを被処理物がについての磁気処理のための液体処理装置。」

流れる管路の外周に 2 重に巻き付け，摘記事項（お）＝②を含む図 4 に関連する部分（A-3）：一方のコイルを駆動する電気回路と他の一方の「①図 4 では，本発明によるパイプ 1 中で液体を処理す

コイルを駆動する電気回路を制御することによって被処るために 2 つ以上のコイル 5，16 を使用することができ理物に作用する磁束方向を変化させることを特徴とするる方法を図式的に示す。……それらのコイルは，励磁装（A-4）：会合分子の磁気処理のための電磁処理装置。

置 2 の信号出力接続端子 3，4 に直列に接続されている。

引用発明（甲第 1 号証、翻訳文である乙第 2 号証）……破線で示した分割線 S の仮想平面付近において，2「移動する被処理液体のスケールデポジットを防止およ

つの磁場による磁力線は，例えば分割線 S の平面と離れび／または除去についての磁気処理のための装置であった方に面したコイル 5，16 の端部よりも，パイプ 1 に対て，通通電によりそれぞれ磁束方向の異なる磁束を形成し更に横に向いているということは明らかに分かる。

2010.1.29. no.256

129

tokugikon

従って，液体分子は，概して，分割線の平面付近でより件審決が，摘記事項（お）の「巻き方向が同じ複数のコ

大きなローレンツ力の作用を受ける。

イルも使用可能であり，……」の記載から，「巻き方向②巻き方向が同じ複数のコイルも使用可能であり，2 つが同じ複数のコイル」を「2 重に巻き付ける態様」を適宜のコイルを直列接続する場合，一方のコイル例えば処理に設計できることが示唆されているとし，これを前提と対象の液体の流れの方向の下流に位置する端部が，隣接して，相違点 1 について，「2 つの通電により磁束を形成する他方のコイルの下流に位置する端部に接続され，上するコイルを装置に取り付ける使用の態様として，『巻流に位置する両端部が励磁装置 2 の信号出力端子 3，4

き方向が同じ複数のコイル』を，2 つの通電により磁束に接続されるということは，当業者には明らかになるでを形成するコイルを被処理物が流れる管路の外周に 2 重あろう。これらのコイルは，明らかに，適切に信号出力に巻き付ける態様を採用することは，当業者が容易に想

端子 3，4 に対し並列に接続することもできる。また，到しえる。」と判断したのは誤りであるといわざるを得可能性として，並列接続と直列接続を組み合わせたもの

ないし，引用発明において，複数のコイルを重ねて配置もあり得る。」（訳文 8 頁 23 行〜 9 頁 5 行）

し，分割線 S で示される仮想平面を形成することができ摘記事項（う）

ない構成を採用することは，その技術思想に反するもの「図 2 には，この励磁装置 2 の可能な実施態様がブロッであるから，引用発明から本件発明の構成を想到するこク図の形で示してある。……この VCO の出力端には，とが容易であるということは到底できない。

電気コイル 5 を接続するための信号出力端子 3，4 を有取消事由 3（相違点 2 についての判断の誤り）について；するドライバ段 11 が接続されている。……なお、複数本件審決の相違点 2 についての判断は，相違点 1 につのコイル 5 を接続するための複数の信号出力端をドライいての誤った判断を前提としている点において誤っていバ段 11 に設けることができる，ということは明白であるだけでなく，引用発明について 2 重のコイルの構成をる。
」（訳文第 7 頁第 8 〜 28 行）」採用したとしても，当該 2 つのコイルを独立して作動させることまで当業者が容易に想到し得るものでないことが明らかである。
所感：
ア 事例⑧発明は、通電により磁束を形成するコイルを被処理物が流れる管路の外周に巻き付け、コイルを駆動する電気回路を制御することによって、被処理物に作用する磁束を変化させ、会合分子を解いて、物質の活性度を回復可能にする発明に関する。
審決は，「摘記事項（お）の記載から，『巻き方向が同

判事事項：

じ複数のコイル』を『2 重に巻き付ける態様』を適宜に設取消事由 1（一致点及び相違点の認定の誤り）について；

計できることが示唆されているとし，これを前提として，一致点とした「2 つの通電により……コイル」とは「コ相違点 1 について，2 つの通電により磁束を形成するコ

イル」が「2 つ」あることを意味することは明らかである

イルを装置に取付ける使用の態様として，『巻き方向がから，取消事由 1 は理由がない。

同じ複数のコイル』を，2 つの通電により磁束形成する

取消理由 2（相違点 1 についての判断誤り）について；

コイルを被処理物が流れる管路の外周に 2 重に巻き付け；引用発明において，2 つ以上のコイルを用いる意義る態様を採用することは，当業者が容易に想到しえるこは，コイルとコイルの間の仮想平面（分割線 S で示されとであると認められる。」と判断した。

る）付近に，より大きなローレンツ力を発生させること

イ これに対し判決は、「摘記事項（お）の記載は，巻きにあり，複数のコイルを同じ箇所に重ねて配置すると仮方向が同じ 2 つのコイルを用いた場合，図 4 と同様に一想平面が形成できないのであるから，このような配置が方のコイルと他方のコイルに逆向きの磁場を発生させる

引用刊行物に示唆されているということはできない。本ためには，2 つのコイルに流す電流の向きを逆にする必

tokugikon

130

2010.1.29. no.256

要があることを指摘しているにすぎないというべきでおいては，「一方のコイル」と「他の一方のコイル」とがあって，同記載が「巻き方向が同じ複数のコイル」を「2同じ箇所に重なって存在するのであって，このことを前重に巻き付ける態様」についてまで示唆するものである

提に，仮に，一方のコイルと他方のコイルとを同一の特ということはできない。

性の信号により制御すれば，本件審決も指摘しているよ

引用発明において，2 つ以上のコイルを用いる意義は，

うに，互いの磁力が打ち消し合うことによって，2 つの液体の流れ方向の上流側と下流側に配置した複数のコイ

コイルを作動させること自体が無意味とならざるを得な

ルに異なる方向の磁場を形成させ，コイルとコイルの間

いことは技術常識から明らかである。」と判示された。

の仮想平面（分割線 S で示される）付近に，より大きな

ウ 本事例のように、本願発明と引用発明との構成が類

ローレンツ力を発生させることにあるものと認められ，似又は示唆されている場合でも、その作用・メカニズム

摘記事項（お）の記載は，そのような構成を前提として，が同じなのかどうか詳細に検討する必要がある。

コイルの電気的な接続の仕方を記載するものであると認められる。そして，大きなローレンツ力を発生させるためには，複数のコイルを液体の流れ方向の上流側と下流

2

意匠系審決取消事件（類否判断の誤り）

側に並べて配置する必要があるはずであって，被告の主張するように，複数のコイルを同じ箇所に重ねて配置す①平成 21 年（行ケ）第 10036 号（物品の名称：輪ゴム）

るとすれば，引用発明の特徴とする仮想平面が形成でき不服 2008-10803，意願 2007-8951

ない結果とならざるを得ないのであるから，このような【本願意匠と引用意匠の開口部における差異は，意匠


コイルの配置が引用刊行物に示唆されているなどという全体から観れば一部位における僅かな程度の差異であことはできない。

ると判断した審決が、本願意匠と引用意匠とでは、そそうすると，本件審決が，摘記事項（お）の記載から，の使用態様に差異が生ずるとして取り消された事例】「巻き方向が同じ複数のコイル」を「2 重に巻き付ける態
様」を適宜に設計できることが示唆されているとし，こ

判示事項：

れを前提として，相違点 1 について，「2 つの通電により①本願意匠では、開口部が周側面において大きな部分を磁束を形成するコイルを装置に取り付ける使用の態様と占めているとの印象を与えるが、引用意匠では、開口部して，『巻き方向が同じ複数のコイル』を，2 つの通電には周側面の一部であるとの印象しか与えないという、需より磁束を形成するコイルを被処理物が流れる管路の外要者に注目される大きな違いがあるということができる

周に 2 重に巻き付ける態様を採用することは，当業者がのであって、「本願意匠と引用意匠の開口部における差容易に想到しえることであると認められる。」と判断し異は、意匠全体から観れば一部位における僅かな程度のたのは誤りであるといわざるを得ないし，引用発明にお差異である」とか「本願意匠と引用意匠の開口部におけいて，複数のコイルを重ねて配置し，分割線 S で示される差異は、輪ゴムの分野において従前からみられる態様

る仮想平面を形成することができない構成を採用するこであるため、格別看者の注意を惹くものではない」といとは，そもそも，その技術思想に反するものであるから，うことはできない。

引用発明から本件発明の構成を想到することが容易であ②方形体の物品を結束する場合、その物品が雑誌のようるということは到底できない。
」と判示し、また、取消に薄いものであっても、箱のように厚いものであっても、事由 3（相違点 2 についての判断の誤り）について「そも本願意匠と引用意匠とでは、その使用態様に差異が生ず

そも本件特許に係る特許請求の範囲の記載には，原告らるというべきである。

の「2 つのコイルを独立して制御する」ものであるとの

また、箱のように厚いものを結束した場合、平面視の主張に係る構成は記載されておらず，本件明細書におい形状が被告主張のとおり角切り菱形状であるとしても、ても，そのような制御により得られる作用効果について側面視の形状は、大きく異なっているのであって、この何ら開示又は示唆されていないなどと主張する。しかし、違いは、両側に中心から外側に向かって広がる対称倒 V

本件発明の構成として，「2 つのコイルを独立して作動

字状のラインが視認されるとの共通点を凌駕するもので可能である」ことが明示されていなくても，本件発明にあるということができる。

2010.1.29. no.256

131

tokugikon

本願意匠

結束する場合，その物品が雑誌のように薄いものであっても，箱のように厚いものであっても，本願意匠と引用
意匠とでは，その使用態様に差異が生ずるというべきである。また箱のように厚いものを結束した場合，平面視の形状が被告主張のとおり角切り菱形状であるとしても，側面視の形状は，大きく異なっているのであって，この違いは，両側に中から外側に向かって広がる対称倒V 字状のラインが視認されるとの共通点を凌駕するものであるということができる。」と判示した。
ウ 両意匠の、需要者の注意を惹く使用上の態様について、物品分野に則した慎重な判断が必要になる。また、「出
願前よりありふれた態様である」ことの証拠を意図した、開口部の数が異なる資料について、「開口部が 4 つ設け

引用意匠られているものではない」と退けられており、類似性が争いの場合、証拠の選択がかなり限定されることに注意しなければならない。

所感：
ア 事例①においては，審決が，「本願意匠と引用意匠の開口部における差異は，意匠全体から観れば一部位にお☆上記以外の判決は、以下のとおりである。

ける僅かな程度の差異である」と判断した。

特実系審決取消事件

イ これに対し判決は，「本意匠では，開口部が周側面に（1）明細書記載要件の判断誤り

おいて大きな部分を占めているとの印象を与えるが，引⑨平成 20 年（行ケ）第 10237 号（発明の名称：スロット

用意匠では，開口部は周側面の一部であるとの印象しかマシン）与えないという，需要者に注目され大きな違いがあると無効 2007-800017，特許 3560605

いうことができるのであって，『本願意匠と引用意匠の［発明の課題は、必ずしも明細書の特定の欄に記載さ

開口部における差異は，意匠全体から観れば一部位におれていなければならないとはいえないとされた事例］

ける僅かな程度の差異である』とか『本願意匠と引用意
匠の開口部における差異は，輪ゴムの分野において従前（2）手続違背からみられる態様であるため，格別看者の注意を惹くも⑩平成 20 年（行ケ）第 10433 号（発明の名称：内燃機関のではない』ということはできない。…方形体の物品を

tokugikonの排ガス浄化方法及び浄化装置）

132

2010.1.29. no.256

不服2005-16201，特願平09-339028（特開平11-173181）

必要がない点において，引用発明に周知例の技術を適［拒絶査定及び審決における文言の解釈が異なってお

用しようとするに当たっての阻害要因となり得るとさり、異なる理由に基づいて判断したといえ、意見を述れた事例】

べる機会を与えるべきであったとされた事例］
意匠審決取消事件（3）新規性・進歩性

類比判断の誤りア 認定の誤り②平成21年（行ケ）第10051号（物品の名称：光学物品シー⑪平成 20 年（行ケ）第 10444 号（発明の名称：尿取りパッ

ト転写成形ロール）ド）

不服 2008-11163，意願 2007-11970

不服2006-12786，特願平11-11663（特開2000-201959）【本願意匠と引用意匠とは，……基本的な構成態様に
【本願発明は、引用発明にない点が存在し、顕著な効

おいて共通する部分あるものの，凹部の具体的な配列

果を奏することが見込まれるので、相違点の認定に誤において，上記のような相違があり，その相違によりりがあるとされた事例】

看る者に対して美感上の相違を生じさせているとされた事例】

イ 相違点の判断誤り⑫平成 20 年（行ケ）第 10405 号（発明の名称：インクカー
トリッジおよびインクカートリッジホルダ）

第3

おわりに

不服 2006-6287，特願 2003-77815（特開 2003-34100）［引用発明は、本願発明のように製品ごとのばらつき以上，平成 21 年度第 2 四半期に言い渡しのあった判等による位置ずれを解消しようとするものではなく、決を紹介した。

課題認識が相違しているとして審決が取り消された事

今期は，明細書記載要件（実施可能要件（事例①、⑤）、

例］

サポート要件（事例①、②）の判断、新規事項追加（事例③）の判断、補正却下（事例④）の判断、訂正許否（事⑬平成 20 年（行ケ）第 10345 号（発明の名称：手揉機能

例⑤）の判断についての判決を中心に紹介した。

付施療機）
無効 2006-80229，特許 3806396

知財高裁は，サポート要件及び新規事項追加の判断に【相違点

1 に係る構成に関し，その機能について格別

おいては、大合議判決に従って判断がなされているので、の検討をすることなく，専ら，……形状に着目して，審理の際には、これらの判決を参酌して審理する必要が容易想到であると判断したとされた事例】

ある。
また、無効審判における訂正請求の許否も請求項ごと⑭平成 20 年（行ケ）第 10490 号（発明の名称：薄板収納
搬送容器用ポリカーボネート樹脂）に個別に判断されるべきとされ、また、訂正した請求項

無効 2008-800015，特許 3995346 号を引用する従属項についても訂正を求めるものと解すべ【本件発明における数値範囲の臨界的意義についてのきとされているので、この点に留意して審理する必要が具体的な記載は無く，上限値だけが記載され，下限値ある。

が特定されていないので数値限定の意義は，少なけれ補正却下の判断において補正の前後のクレームの対応

ば少ないほど本件発明 1 の目的達成に適しているとい関係が不明確な場合は、審判請求人に審尋等を行い、対うものにすぎないといわざるを得ないとして、Y 審決応関係を明確にしてから審理することが必要であり、一が取り消された事例】

方、審判請求人は、審判請求時の補正が補正の要件を満たすことを明確にするために、審判請求の理由の中で、⑮平成 20 年（行ケ）第 10431 号（発明の名称：AC 電流セ

上記新旧請求項の対応関係を明示することが望まれる。

ンサ）
不服2007-28699，特願平9-514363（特表平11-514438）

進歩性判断（事例⑥、⑦、⑧）においては、本願発明【引用発明においては，外因性磁場による悪影響の排を正確にとらえないと、引用発明の認定、それとの対比

除という課題が存在するのに対して，周知例の技術に､ 及び一致点・相違点の認定、更には、相違点の判断においては，外部磁界による磁気干渉は，格別考慮する

誤りが生じることになるので注意が必要である。

2010.1.29. no.256

133

tokugikon

本願発明を正確に捉えることは、進歩性判断だけでなく、明細書記載要件などの判断においても重要であり、今回紹介した判決（事例②）のなかで、数値限定がなされている発明には、数値に臨界的な意義があるとする発明だ
けでなく、用途に適した望ましい数値範囲を示したものもあることが判示されており、更に、特有の効果を得るために数値を用いて構造物や部品の形状を特定する発明もあり、数値限定の技術的意義を多様な面から検討し、本願発明を把握するよう留意する必要がある。
また、特許法、乃至意匠法等において、審決書に理由の記載を要求した趣旨は，①審決における判断の合理性等を担保して恣意を抑制すること，②審決の理由を当事者に知らせることによって，取消訴訟（不服申立）の要否等を検討するため，当事者に対する便宜を図ること，③理由を文書に記載することによる事実上の結果として，公正かつ充実した審判手続が確保されること等によるものであることが判示されており、「審決の理由」には，事実認定が証拠によって適切にされ，認定事実を基礎とした結論を導く過程が論理的にされている旨客観的に説示されていることが必要であり，後に争われる審決取消訴訟においても，その点に関して，吟味，判断するのに十分な内容であるようにすることが不可欠である。
今回紹介した判決の取消しの理由を見ると、審理の際、本願明細書、引用例を慎重に精査しておけば取消しを防げたと考えられる事例が見受けられるので、合議体は、本願発明 ､ 引用発明を正確に把握した上、①前提となる法律の解釈に誤りがないか，②法条の要件に該当する事実（要件事実）が存在することを証拠（引用例）によって明らかにしているか，③事実を法条に適用した結果として，条項に該当するとの論理の過程が成り立つ点を文書をもって（審決書に）明示しているか等、（上記平成 19 年（行ケ）第 10209
号判決参照）の点に留意して、審理すべきと考える。

profile
小椋 正幸（おぐら まさゆき）
昭和 52 年 4 月
平成 17 年 1 月
平成 17 年 10 月
平成 18 年 4 月
平成 21 年 4 月
平成 21 年 10 月

tokugikon

134

入庁
特許審査第 2 部首席審査長
審判部第 16 部門長
知的財産高等裁判所調査官
審判部第 13 部門長
現職

2010.1.29. no.256