知財の価値・活用

特許審査官のための令和元年特許法改正の解説
特許庁総務部総務課制度審議室法制専門官

松本 健男

抄録
令和元年「特許法等の一部を改正する法律」のうち特許法に係る改正事項は、「損害賠償額算
定方法の見直し」と「査証制度の創設」の 2 つである。
前者は、①旧特許法 102 条 1 項による損害計算において特許権者の生産能力等を超えるとして控除された侵害品の譲渡数量分につき実施料相当額の請求をすることができるかという従来争いのあった問題につき、一定の場合にこれを肯定することを明らかにする改正、及び、②実
施料相当額の算定に際して、当該特許権の侵害があったことを前提として侵害者との間で合意をするとしたならば特許権者が得ることとなる対価を考慮できることを明記する改正を内容とする。後者は、特許権侵害訴訟において、一定の要件を満たした場合に、中立な技術専門家が被疑侵害者の工場等に立ち入り、侵害立証に必要な調査を行うという新しい証拠収集手続の創設である。
本稿では、これらにつき、主に特許審査官を読者として想定して解説した。

1. はじめに身であり、特に若手審査官の方々は、特許法の外にまで手を伸ばして学んだ御経験のある方は少ないとこの度、主に特許審査官の方々を対象に、令和元思われることから、これらに手を広げていただく契年「特許法等の一部を改正する法律」による改正（以機となればという意図である。このため、既に民法下「本改正」という。）のうち、特許法に係る、損害及び民事訴訟法についての知識をお持ちのベテラン

賠償額算定方法の見直しと査証制度の創設について審査官の方々にとっては冗長な記事となったことはの解説記事執筆の御依頼をいただいた。

御容赦願いたい。

小職は弁護士出身であり、特許庁に着任したのは第二に、重要な条文については、これも誌面の許平成 31 年 4 月である。したがって、小職自身は本

す限りにおいてではあるが、条文そのものを引用す

改正の立案担当者ではないし、特許実務についてはるように努めたことである。法制度の理解にあたっ

特許審査官の方々の方が豊富な知識をお持ちの面もてはきちんと条文を読むことが不可欠であるとこ多いと思う。また、本改正については、本稿執筆時

ろ、本改正の改正事項は審査官の方々の日々の業務点において既に複数の解説記事が各専門誌に掲載さに直接には関わらない特許権侵害訴訟に係るものでれている。このような中で、どのような記事を書け

あることから、法文集を参照しなくとも効率良く条ば読者である特許審査官の方々にとって少しでも意文を確認しながら読み進めていただけるようにとい味のある記事になるかと考えた結果、本稿では、以う意図である。
以下、「2」において損害賠償額算定方法の見直し

下の 2 点に配慮した。

について、「3」において査証制度の創設について解第一に、特許法と民法及び民事訴訟法との関係に説する。

も誌面の許す範囲で踏み込んだ解説を試みたことでなお、本稿では、本改正前の特許法を「旧特許法」、ある。これは、特許法の理解を深めるためには民法

本改正後の特許法を「改正特許法」と表記する。

及び民事訴訟法についても理解することが必要であるところ、特許審査官の方々の多くは理系学部の出2020.1.30. no.296

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2. 損害賠償額算定方法の見直し

べの結果に基づいて、自由な心証に従って事実認定をする（民事訴訟法 247 条）が、自由な心証に従っ（1）民法 709 条と特許法ても裁判所にとって事実の真偽が不明な場合もあ

ア 特許権侵害による損害賠償請求権の根拠る。このような場合でも、裁判所は判決をすること特許権侵害があった場合の損害賠償請求についを拒絶することはできない。そこで、いわば判決がて、特許法中には、後述の損害額の推定規定（102

できないことを回避するためのテクニックとして用条）等は存在するが、そもそもの損害賠償請求権をいられるのが「立証責任」である。
「立証責任」は、基礎づける規定は存在しない。特許権侵害による損ある事実が真偽不明のままに証拠調べが終わった結

害賠償請求権の根拠条文及び法的性質は、一般に、果、自己に有利な法律効果の発生が認められないと

民法 709 条に基づく不法行為による損害賠償請求

いう一方当事者の不利益をいう。
例えば、X 氏が Y 氏に対して 5000 円の消費貸借権であるとされている。
不法行為とは、他人の行為又は他人の物により権契約に基づく貸金返還請求を行うための要件事実の利を侵害された者が、その他人又は他人と関わりの1 つは、金銭の交付（「X 氏が Y 氏に 5000 円を交付

ある人に対して、侵害からの救済を求めることのでしたこと」）であるが、証拠調べを経てもなお裁判きる制度である。基本となる民法 709 条の条文は、所にとって、X 氏が Y 氏に 5000 円を交付したのか

次のとおりである。

否かが不明な事件があったとする。
「金銭の交付」の立証責任は X 氏にあるとされているので、この仮想（不法行為による損害賠償）

事例では、X 氏が敗訴となる。

民法 709 条

立証責任の分配がどのように決まるかにつき、実故意又は過失によって他人の権利又は法律上務では、実体法規の規定の文言・形式を基本としつ保護される利益を侵害した者は、これによってつ、要件の一般性と特別性、原則と例外の関係、立生じた損害を賠償する責任を負う。

証の難易度なども考慮して立証責任の分配を考えている（修正された法律要件分類説）が、民法 709 条

イ 立証責任についてに基づく不法行為による損害賠償請求については、
前記①ないし④の要件事実は全て権利者側が立証責

この民法 709 条によれば、 不法行為による損害任を負うとされている。

賠償請求の要件は、以下のとおり整理される。
【民法 709 条による損害賠償請求の要件】

ウ 特許法における立証軽減規定──侵害者の過失①他 人の権利または法律上保護される利益の侵の推定

害（権利・法益侵害）

特許権侵害の場合には、前記の不法行為による損②①に係る侵害者の故意又は過失

害賠償請求の要件事実のうち、②については、特許③損害の発生及び額法 103 条において、 侵害者の過失を推定する規定④①と③の間における因果関係が設けられている。

ここで、「立証責任（証明責任）」1）について説明し（過失の推定）ておく。

特許法 103 条

民事訴訟において法を適用して最終的な結論を下

他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、すために、裁判所は、前提として、事実を認定しな

その侵害の行為について過失があつたものと推ければならない。当事者間で主張する事実に争いが定する。

ある場合、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調

1）実務家は「立証責任」という用語を用いる例が多く、研究者は「証明責任」という用語を用いる例が多いが、両者の意味するところは同じと理解して差し支えない。この点につき平易に説明した文献として、伊藤滋夫『要件事実の基礎（新版）』（有斐閣，2015）144 頁以下。

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特許法 103 条は、 ②の過失の存在を法律上推定より自己の特許権又は専用実施権を侵害した者することにより、侵害者側に立証責任を転換した規に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償定である 2）。これは、特許権の対象である発明は技を請求する場合において、その者がその侵害の術的情報であり、同じ技術を第三者が実施していて行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡もその故意・過失を立証することが一般的に難しい

した物の数量（以下この項において「譲渡数量」

一方で、特許権は公示されていて、業としての実施という。）に、特許権者又は専用実施権者がそのみが侵害の対象とされており関係者は業者であるの侵害の行為がなければ販売することができた

ため、特許登録の調査義務を課しても大きな支障は物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額ないことから、設けられた規定である。

を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に

なお、理論上は、侵害者が、権利を侵害しないと応じた額を超えない限度において、特許権者又信じるのに相当な理由があったことを立証すれば過は専用実施権者が受けた損害の額とすることが失の推定は覆ることになるが、実務上はこの推定ができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相覆ることはほとんどないと言われている。

当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、（2）特 許法 102 条 1 項の改正──控除数量分に当該事情に相当する数量に応じた額を控除する

ついてのライセンス機会の喪失による逸失利ものとする。

益の認定

2 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失にア 旧特許法 102 条の規定

より自己の特許権又は専用実施権を侵害した者

さらに、前記不法行為の要件事実のうち、③及びに対しその侵害により自己が受けた損害の賠償④については、 従来から、 特許法 102 条に特則がを請求する場合において、その者がその侵害の設けられていた。同条は、権利侵害と因果関係のあ行為により利益を受けているときは、その利益る損害額の算定につき、3 つの特則を規定し、権利の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損者の立証を緩和したものである。

害の額と推定する。

すなわち、特許権は、保護の対象が無体の情報で3 特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失あり、その侵害は、占有侵奪を伴わないことから、により自己の特許権又は専用実施権を侵害した侵害が容易である一方で、その発見や防止は容易で者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべない。しかも、侵害を発見できた場合でも、通常は、き金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受け特許権の毀損そのものではなく、市場に競合製品をた損害の額としてその賠償を請求することがで流通等させられたことによる逸失利益を損害と主張きる。

することになるが、市場は様々な要因で価格や流通

4  （略）

量を決定するシステムであるため、侵害行為と損害との因果関係が明らかでない場合が多く、損害を立念のため付言しておくと、 特許法 102 条を利用証することは容易でない。このため、特許法は、従することなく、 民法 709 条の規定に従って前記③

来から、 立証を緩和する特許法 102 条を設けていおよび④の要件事実を立証し、損害賠償を請求するたのであるが、同条が本改正の対象となった。

ことも、当然、可能であり、この点は本改正の前後を通じて変わらない。

（損害の額の推定等）【旧】特許法 102 条

イ 改正に至る事情

1 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失に前記の旧特許法 102 条 1 項には、侵害者の譲渡数

2）
「過失」

のように、抽象的・規範的な概念が実体法上の要件事実とされているものは、「規範的要件事実」等と呼ばれる。正確には、規範的要件事実の存否は、この抽象的・規範的概念を基礎づける具体的事実（評価根拠事実）と抽象的・規範的概念を否定する方向に働く具体的事実（評価障害事実）の総合判断によることになるが、本稿では踏み込まない。詳細は、伊藤前掲注（1）302 頁等を参照（ただし、同書は、「規範的要件」でなく「評価的要件」という用語を用いるべきとする立場に立っている。）。

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量に、権利者の単位数量当たりの利益額を乗じて得ライセンス機会の喪失による逸失利益も含めて、損た額を権利者の「実施の能力に応じた額を超えない

害賠償額の算定を認めることが望ましいとされ、こ限度において」損害の額とすることができるとし、のような考え方に基づき、1 項が以下のとおり改正

ただし書で権利者に「販売することができないとすされることとなった。

る事情」があればこれを損害額から控除する旨が規（損害の額の推定等）

定されていた。

【改正】特許法 102 条「実施の能力」は権利者側の事情であり、生産能

1 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失に力等を意味する。他方、「販売することができない

より自己の特許権又は専用実施権を侵害した者とする事情」はそれ以外の要素で販売数量に影響をに対しその侵害により自己が受けた損害の賠償与える事情であり、例えば、侵害者の営業努力、市を請求する場合において、その者がその侵害の場開発努力、あるいは販売価格が廉価であることや行為を組成した物を譲渡したときは、次の各号

侵害者のブランド力や製品そのものの品質が特許権に掲げる額の合計額を、特許権者又は専用実施

者の製品より優れていることなどの事情、市場に第権者が受けた損害の額とすることができる。

三者が製造販売する競合品が存在していたことなど

一 特許権者又は専用実施権者がその侵害のの事情である。

行為がなければ販売することができた物のここで、旧 102 条 1 項において「実施の能力」を超単位数量当たりの利益の額に、自己の特許える数量又は「販売することができない」数量として権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した控除された侵害品の譲渡数量分について、3 項を適物の数量（次号において「譲渡数量」という。）

用することが許されるかについて、裁判実務では、のうち当該特許権者又は専用実施権者の実

椅子式エアーマッサージ機事件知財高裁判決（知財施の能力に応じた数量（同号において「実施

高判平成 18 年 9 月 25日裁判所 HP（平成 17 年（ネ）相応数量」という。）を超えない部分（その第 10047 号））が否定説（1 項により逸失利益の全て

全部又は一部に相当する数量を当該特許権が評価され尽くされており、控除数量分について、者又は専用実施権者が販売することができ

重ねて 3 項の適用がないとする説）に立つ判断を示ないとする事情があるときは、当該事情にした後は、否定説に立つもので固まっていた。しか相当する数量（同号において「特定数量」とし、学説上は、否定説も有力ではあるが、むしろ、いう。）を控除した数量）を乗じて得た額肯定説（1 項により逸失利益の全てが評価され尽く

二 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数されているわけではなく、控除数量分について、例

量又は特定数量がある場合（特許権者又は専外なく、3 項の適用が可能とする説）あるいは折衷

用実施権者が、当該特許権者の特許権につ説（1 項により逸失利益の全てが評価され尽くされいての専用実施権の設定若しくは通常実施ているわけではなく、控除数量分の中には、事情に権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施

よっては 3 項の適用が可能であるものがあるとする権についての通常実施権の許諾をし得たと説）に立つのが多数説であるという状況にあった。

認められない場合を除く。）におけるこれらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権

ウ 特許法 102 条 1 項の改正内容に係る特許発明の実施に対し受けるべき金以上のように、 旧特許法 102 条については、 解銭の額に相当する額釈が分かれており、立法的解決が必要となってい2・3・4・5（略）た。このような中、産業構造審議会知的財産分科会
特許制度小委員会（以下「特許制度小委員会」といこのように、特許法 102 条 1 項が改正され、販売う。）の議論の結果、特許権には、特許権者が自ら数量の減少による逸失利益（1 号）とライセンス機

実施すると同時に、権利をライセンスして利益を得会の喪失による逸失利益（2 号）の合計額を、権利ることができる場合があるという性質があることに者が受けた損害の額とすることができる旨が規定さ

鑑み、販売数量の減少による逸失利益のみならず、れた。

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知財の価値・活用
どのような場合が 2 号かっこ書（「特許権者又は場、特許発明の内容、特許発明の貢献の程度、侵害専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての品の販売価格・販売数量・販売期間、市場における専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当当事者の地位等、さまざまな考慮要素を示す裁判例

該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権が現れたものの、損害賠償額の認定において平成の許諾をし得たと認められない場合を除く。」）に当

10 年改正の趣旨が十分に斟酌されているか否かはたるかについては、裁判実務に委ねられることにな

判然としない状況にあった。

るが、立案担当者は、具体例として、製品全体に対イ 改正の概要

する特許権の貢献の程度に応じて譲渡数量が控除された場合等を想定している。

本改正では、新たに特許法 102 条 4 項が新設され、なお、本改正では、2 項の推定が覆滅された部分

同条 1 項 2 号及び 3 項に規定する実施料額の認定にに対する相当実施料額の加算については規定が設けあたっては、侵害があったことを前提として当事者られていない。この点に関しては、特許制度小委員

間で合意をするとしたならば権利者が得ることとな

会の平成 31 年 2 月付報告書「実効的な権利保護にる対価を考慮することができることが明記された。

向けた知財紛争処理システムの在り方」（以下「特許（損害の額の推定等）

制度小委員会報告書」という。）20 頁に、「第 1 項に【改正】特許法 102 条

よる覆滅部分について相当実施料額が認められる旨

1・2・3（略）を規定する場合には、別途の条文化の措置がなくて4 裁判所は、第 1 項第 2 号及び前項に規定するも、第 2 項による覆滅部分についても同様の扱いが特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相認められることと解釈されることが考えられる。」

当する額を認定するに当たつては、特許権者又とあることからも窺えるとおり、2 項の場合にもラは専用実施権者が、自己の特許権又は専用実施

イセンス機会の喪失が認められるのであれば、本改権に係る特許発明の実施の対価について、当該

正後の 1 項と同様の扱いがなされるのが相当である

特許権又は専用実施権の侵害があつたことを前というのが、立案担当者の見解である 3）。

提として当該特許権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該特許（3）相当実施料額の考慮要素の明確化

権者又は専用実施権者が得ることとなるその対

ア 改正に至る事情

価を考慮することができる。

平成 10 年改正前の特許法 102 条 3 項では、
「通常

5（略）

受けるべき金銭の額に相当する額の金銭」について、賠償請求することができると規定されていたが、本

なお、本改正法の公布後、二酸化炭素含有粘性組

規定に基づいて侵害訴訟で認定される相当実施料額

成物事件知財高裁判決（知財高判令和元年 6 月 7 日

については、権利者が既に他社に設定しているライ裁判所 HP（平成 30 年（ネ）第 10063 号））が、大合

センス料、業界相場、国有特許のライセンス料等に議判決において、特許法 102 条 3 項に基づく損害の基づき認容された例が多く、産業財産権の価値、当算定にあたっては、「必ずしも当該特許権について事者の業務上の関係、侵害者の得た利益等の訴訟当の実施許諾契約における実施料率に基づかなければ事者間において生じている諸般の事情が考慮されならない必然性はなく、特許権侵害をした者に対しず、「侵害し得」となってしまうとの問題点が指摘さて事後的に定められるべき、実施に対し受けるべきれていた。これを受けて、平成 10 年改正により、料率は、むしろ、通常の実施料率に比べて自ずと高「通常」の文言が削除され、前記のような条文となっ額になるであろうことを考慮すべきである」等と判ていた。

示しており、施行前であるが、本改正の内容に整合する判断を示している。

平成 10 年改正以降、過去の実施許諾例、業界相

3）中山信弘『特許法（第 4 版）』（弘文堂，2019）415 頁も立案担当者と同様の見解を示している。

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（4）施行日はこれに応じているのが実情であり、実務上、多く

損害賠償額算定方法の見直しについては、特許法の事件で利用されている（小職の経験上、第三者にのみならず実用新案法 29 条、意匠法 39 条、商標法

対する文書提出命令の申立てが可能な場面であって38 条についても同様の改正がなされている。

もまずは文書送付嘱託を申し立てることも多く、大抵の第三者はこれに応じて文書を送付している）。

施行日は、いずれも、「公布の日から起算して 1 年を超えない範囲内において政令で定める日」とされており（本改正法附則 1 条柱書本文）、令和元年 11ウ 検証物提示命令（特許法 105 条並びに民事訴訟

月 7 日に公布された、特許法等の一部を改正する法

法 232 条 1 項の準用する同法 219 条、223 条

律の施行期日を定める政令によって、令和 2 年 4 月

及び 224 条）

1 日とされた。

検証とは、裁判官が、その五感の作用により、事物の形状、性質、現象、状況を感得し、その判断内

3. 査証制度の創設

容を証拠資料とする証拠調べである。検証には様々なものがあるのでイメージを持つのが難しいかもし（1）従来の証拠収集手段

れないが、例えば、文書についてのものであっても、民事訴訟では、争いのある事実を認定するためのその記載内容たる思想・判断を対象とする証拠調べ

証拠は当事者が申し出たものによらなければならな

は書証によるが、文書の形状や筆跡を対象とする証

いという原則（職権証拠調べの禁止）がある。した

拠調べは検証による。

がって、当事者としては、争いのある事実につき、

当事者は、検証物の所持者に対する検証物提示命

自己の主張を基礎づける証拠を収集し、裁判所に提令を申し立てて、検証の申出を行うことができる 4）。

出する必要がある。
エ 検証物送付嘱託（民事訴訟法 232 条 1 項の準用

従来、証拠収集に係る制度として、以下のようなする同法 226 条）制度があった。

当事者は、裁判所に対し、検証物の所持者に当該
ア 文 書提出命令（特許法 105 条及び民事訴訟法

検証物の送付を嘱託するよう申し立てて、検証の申219 条以下）出を行うことができる。

文書提出命令とは、裁判所が、当事者の申立てに
オ 調査嘱託（民事訴訟法 186 条）

よって、文書を所持し、かつ、提出義務を負う者に対し、文書の提出を命じる手続である。

調査嘱託は、裁判所から、官公署等の団体を嘱託

特許法の文書提出命令に関する規定（特許法 105

先として必要な調査を依頼する手続である。裁判所条）は、民事訴訟法 220 条の特則であり、文書提出が職権により行うこともできるが、実務上は、当事命令に関して特許法に規定のない事項については、者から裁判所に対して調査嘱託を行うよう事実上の民事訴訟法の規定（民事訴訟法 219 条以下）が適用「申立」を行うことが多い（もっとも、当事者に法される。

的な申立権はないので裁判所の職権発動を促すものにすぎない）。

イ 文書送付嘱託（民事訴訟法 226 条）

官公署等の団体は、公法上の回答義務を負ってい文書送付嘱託とは、裁判所が、当事者の申立てにると解されている。小職の経験上、後記の弁護士会

よって、文書の所持者に対し、文書の送付を嘱託す照会に対しては回答を拒絶する団体等であっても調る手続である。

査嘱託に対しては回答を拒絶しないという例も少な

文書送付嘱託には強制力はないが、多くの第三者

からずあり、有用な場面が多くある。

4）検証協力義務に関しては、文書提出義務について定めた民事訴訟法 220 条が検証に準用されていないこと等から議論があるが、本稿では踏み込まない。

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知財の価値・活用
カ 鑑定（民事訴訟法 212 条以下）

否される例も比較的多い。しかし、訴訟係属してい鑑定とは、特別の学識経験を有する第三者に、専なくても利用可能であること等から、実務上、様々門の学識経験に基づいて、法規、慣習、経験則など、な場面で利用されている。

およびそれらを適用して得た判断の結果を裁判所に（2）改正に至る事情報告させ、裁判官の知識を補充して判断を可能にするための証拠調べである。

従来、（1）記載のような証拠収集手段はあったも鑑定人は、鑑定に必要な学識経験を有する者の中のの、近年、方法の発明に関する特許、BtoB 製品

から、裁判所によって指定される（民事訴訟法 212の特許、ソフトウェア特許の特許権の侵害につき、条 1 項、213 条）。鑑定意見は、書面または口頭に

従来の証拠収集手段では対応できないとして、立証よって提出される（民事訴訟法 215 条 1 項）。

の困難性を問題視する声が高まっていた。具体的には、それぞれ、以下のような困難性があると指摘さキ 当事者照会（民事訴訟法 163 条）

れていた。
①方法の発明に関する特許

当事者照会は、当事者が、訴訟係属中に、主張立証準備のために必要な事項について、相手方当事者方法の発明に関する特許権の侵害の有無を文書やに対して、相当の期間を定めて、書面で回答するよ

製造機械・製品といった検証物を調べるだけで判断う、書面で照会を行う手続である。

することは容易ではなく、従来の証拠調べの手段でただし、相手方当事者が回答しない場合でも制裁は必ずしも十分な立証を行うことができない。
② BtoB 製品の特許はないし、多くの場面では裁判所に釈明権の行使を求める方が回答を得られる可能性が高いことから、

BtoB 製品は市場で手に入らないため、侵害の立

実務上はあまり利用されていない。

証が困難である。
③ソフトウェア特許

ク 証拠保全（民事訴訟法 234 条）

文書提出命令等により被疑侵害者にソースコード

証拠保全とは、本格的な証拠調べの手続を待って等を提出させることはできるが、ソースコード等はいたのでは証拠調べをすることが不能または困難に

改変が容易であり、かつ、その量も膨大になる場合なるおそれがある場合に、あらかじめ証拠調べをしがあるため、提出されたソースコード等が真正で改てその結果を保全しておく手続である。具体的に変がないものであるかの判断が困難である。また、は、証人について死亡のおそれがある場合、書証に

近年の情報技術や AI の発達により膨大なデータ

ついて廃棄、改ざん、変質等のおそれがある場合等

ベースが価値を有するようになっているが、データに認められる。

ベースを用いたソフトウェア特許については、単に

もっとも、証拠保全は、訴訟における証拠調べを

ソースコードを調べるだけでは侵害等の判断をする

緊急の措置として前倒しして行うものにすぎず、証ことが困難であり、データベースの内容の調査が必拠を探索するための手続ではない。

要である。

ケ 弁護士会照会（弁護士法 23 条の 2）

以上のような類型の特許権については、従来の証弁護士は、受任している事件について、所属弁護

拠収集手段では、侵害立証のために十分な証拠を集士会に対し、公務所または公私の団体に照会して必めることが困難であるとの指摘があり、諸外国の多要な事項の報告を求めることを申し出ることができ

くで、強制的な証拠収集手続が法律上措置されている（弁護士法 23 条の 2）。これを受けて、所属弁護

ること（米国のディスカバリー（discovery）、英国

士会は、申出が適当でない場合を除き、公務所等にの捜索命令（search order）、ディスクロージャー

報告を求める。

（disclosure）、ドイツの査察（inspection）、フラン

照会を受けた公務所等は、正当な事由がない限

スのセジー（saisie-contrefaçon）等）とも比較され、り、回答する一般公法上の義務を負うと解されてい日本においても証拠収集手続の強化を求める声が高るが、前記の裁判所の調査嘱託と比べると回答を拒まっていた。

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（3）改正の概要

当該証拠の収集を行うことができないと見込まれ

ア 査証制度の創設

る」こと）

以上の状況を踏まえ、本改正では、当事者の申立④相当性（「当該証拠の収集に要すべき時間又は査てにより、裁判所が指定した中立的な専門家である証を受けるべき当事者の負担が不相当なものとなる査証人が、被疑侵害者の工場、事務所等に立ち入り、ことその他の事情により、相当でないと認めると質問や書類等の提示を求めるほか、装置の作動、計き」でないこと）

測、実験等の証拠収集を実施し、裁判所に報告書をが要件となっている。
このうち、④相当性の要件については、相手方が提出する「査証制度」が創設された。

主張しなければならない申立棄却事由である。
イ 査証が認められるための要件（4）査証手続の流れ

査証が認められるための要件は、改正特許法 105
条の 2 第 1 項に規定されている。

査証手続の流れは、図 1 のとおりである。
以下、図 1 に沿って、査証手続の流れの要点を説（査証人に対する査証の命令）明する。

【改正】特許法 105 条の 2
1 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係

ア 当事者の申立て（図 1 ①）

る訴訟においては、当事者の申立てにより、立査証命令は、当事者が申し立てることとなってお証されるべき事実の有無を判断するため、相手

り、裁判所が職権で査証を命ずることはできない。

方が所持し、又は管理する書類又は装置その他

この点につき、前記の改正特許法 105 条の 2 第 1 項の物（以下「書類等」という。）について、確認、

本文に「裁判所は、 ……当事者の申立てにより、作動、計測、実験その他の措置をとることによ……査証人に対し、査証を命ずることができる。」

る証拠の収集が必要であると認められる場合にと規定されている（下線は筆者。以下同じ。）。

おいて、特許権又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認

イ 相手方の意見陳述（図 1 ②）

められ、かつ、申立人が自ら又は他の手段によ

当事者が査証命令を申し立てた場合、裁判所は、

つては、当該証拠の収集を行うことができない査証を命じるには、相手方の意見を聴取しなければと見込まれるときは、相手方の意見を聴いて、ならない。 この点につき、 前記の改正特許法 105

査証人に対し、査証を命ずることができる。た条の 2 第 1 項本文に「裁判所は、……相手方の意見だし、当該証拠の収集に要すべき時間又は査証を聴いて、……査証を命ずることができる。」と規を受けるべき当事者の負担が不相当なものとな

定されている。

ることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。

ウ 査証命令の申立てについての決定（図 1 ③）

2・3・4（略）

裁判所は、相手方の意見陳述を聴いた上で、前記（3）イの 4 要件を満たすと判断した場合には、査証整理すると、①必要性（「立証されるべき事実の有無を判断するを命ずることができる（改正特許法 105 条の 2 第 1

ため、相手方が所持し、又は管理する書類又は装置

項）。

その他の物……について、確認、作動、計測、実験

査証は、査証人がする（改正特許法 105 条の 2 のその他の措置をとることによる証拠の収集が必要で

2 第 1 項）が、立案担当者は、査証人として、特許あると認められる場合」であること）

権侵害訴訟の分野に応じて、当該分野について専門②蓋然性（「特許権又は専用実施権を相手方が侵害的知見を有する弁護士、弁理士、学識経験者等が指したことを疑うに足りる相当な理由があると認めら定されることを想定している。
査証人には、中立公正な第三者が指定される必要れ」ること）③補充性（「申立人が自ら又は他の手段によつては、

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があり、裁判所が指定する（改正特許法 105 条の 2

222020.1.30. no.296

知財の価値・活用

秘密保護の仕組み

権利者

①
申立て

④
即時抗告

⑤
査証実施

裁判所が
査証人を指定・査証人 (＋執行官）・書類等の提示の要求、装置の作動、計測、実験その他必要な措置
・申立人側の立会いは、原則不可

忌避の申立て
被疑
侵害者

⑥
報告書
作成

③
査証決定

②
意見陳述

⑩
秘密情報の
非開示の判断

図1

⑫
報告書
開示

「訴訟追行上の必要性」と「秘密保護の必要性」との比較衡量⑦⑧ 秘密情報の報告書送達 非開示の申立て

④
即時抗告

⑪
即時抗告

証拠採用

裁判所

⑨ 裁判所のみがインカメラ
手続により内容を確認
その例外として、裁判所が必要と認めるときに限り、申立人側の限られた者に意見聴取
ただし、訴訟代理人以外への開示は相手方の同意が必要⑪
即時抗告

査証手続の流れの 2 第 2 項）。

できるか否かという点から判断することを想定している。

（査証人の指定等）

裁判所の忌避を理由ありとする決定に対しては、【改正】特許法 105 条の 2 の 2

当事者は不服を申し立てることができない（改正特1

査証は、査証人がする。

2

査証人は、裁判所が指定する。

許法 105 条の 2 の 3 第 2 項の準用する民事訴訟法
214 条 3 項）が、忌避を理由なしとする決定に対し

3 裁判所は、円滑に査証をするために必要と認ては、忌避の申立てをした当事者は即時抗告ができめられるときは、当事者の申立てにより、執行る（改正特許法 105 条の 2 の 3 第 2 項の準用する民官に対し、査証人が査証をするに際して必要な事訴訟法 214 条 4 項）。

援助をすることを命ずることができる。

（忌避）

裁判所が指定した査証人について、「誠実に査証を【改正】特許法 105 条の 2 の 3することを妨げるべき事情があるとき」には、当事

1 査証人について誠実に査証をすることを妨げ者は、「その査証人が査証をする前に」、忌避を申しるべき事情があるときは、当事者は、その査証立てることができる。 査証人が査証をした場合で人が査証をする前に、これを忌避することがであっても、その後に、忌避の原因が生じ、又は当事きる。査証人が査証をした場合であつても、そ者がその原因があることを知ったときも、忌避をすの後に、忌避の原因が生じ、又は当事者がそのることができる（改正特許法 105 条の 2 の 3 第 1 項）。

原因があることを知つたときは、同様とする。

「誠実に査証をすることを妨げるべき事情」につ2 民事訴訟法第 214 条第 2 項から第 4 項までのき、立案担当者は、鑑定人の忌避（民事訴訟法 214

規定は、前項の忌避の申立て及びこれに対する条）の場合と同様、当事者の主観的事情では足りず、決定について準用する。この場合において、同訴訟当事者からみて誠実に査証することを期待する

条第 2 項中「受訴裁判所、受命裁判官又は受託ことができないとの疑念を社会通念上認めることが2020.1.30. no.296

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裁判官」とあるのは、「裁判所」と読み替えるもを作成し、これを裁判所に提出しなければなら

のとする。

ない。
2 査証人は、査証をするに際し、査証の対象と（忌避）すべき書類等が所在する査証を受ける当事者の民事訴訟法 214 条

工場、事務所その他の場所（次項及び次条にお1・2（略）

いて「工場等」という。）に立ち入り、又は査証

3 忌避を理由があるとする決定に対しては、不を受ける当事者に対し、質問をし、若しくは書

服を申し立てることができない。

類等の提示を求めることができるほか、装置の4 忌避を理由がないとする決定に対しては、即作動、計測、実験その他査証のために必要な措時抗告をすることができる。

置として裁判所の許可を受けた措置をとることができる。

エ 査 証の命令の申立てについての決定に対する即3（略）時抗告（図 1 ④）4 前 2 項の場合において、査証を受ける当事者

査証の命令の申立てについての決定に対しては、は、査証人及び執行官に対し、査証に必要な協即時抗告をすることができる（改正特許法 105 条の

力をしなければならない。

2 第 4 項）。

査証を受ける当事者が、査証のために必要な措置（査証人に対する査証の命令）として裁判所の許可を受けた措置の要求に対し、正【改正】特許法 105 条の 2

当な理由なく応じないときは、裁判所が、立証され1・2・3（略）るべき事実に関する申立人の主張を真実と認めるこ

4 査証の命令の申立てについての決定に対してとができる（改正特許法 105 条の 2 の 5）。

は、即時抗告をすることができる。

（査証を受ける当事者が工場等への立入りを拒む
場合等の効果）オ 査証の実施（図 1 ⑤）

【改正】特許法 105 条の 2 の 5

査証命令が発せられたときは、査証人は、査証を査証を受ける当事者が前条第 2 項の規定によ実施する（改正特許法 105 条の 2 の 4 第 1 項）。

る査証人の工場等への立入りの要求若しくは質査証人は、査証をするに際し、a）査証の対象と問若しくは書類等の提示の要求又は装置の作動、すべき書類等が所在する査証を受ける当事者の工計測、実験その他査証のために必要な措置とし場、事務所その他の場所に立ち入ること、b）査証て裁判所の許可を受けた措置の要求に対し、正を受ける当事者に対し質問をすること、c）査証を当な理由なくこれらに応じないときは、裁判所受ける当事者に対し書類等の提示を求めること、d）

は、立証されるべき事実に関する申立人の主張

装置の作動、計測、実験その他査証のために必要なを真実と認めることができる。

措置として裁判所の許可を受けた措置をとることができる（改正特許法 105 条の 2 の 4 第 2 項）。

なお、当事者の申立てにより、裁判所が円滑に査査証を受ける当事者には、査証に必要な協力をす証をするために必要と認めたときは、裁判所は、執る義務が課される（改正特許法 105 条の 2 の 4 第 4行官に対し、査証人が査証をするに際して必要な援項）。

助をすることを命じることができる（改正特許法
105 条 の 2 の 2 第 3 項）。 民 事 執 行 法 6 条、57 条 3（査証）項に類する規定はないため、執行官は、抵抗を排除【改正】特許法 105 条の 2 の 4するために威力を用い、又は警察上の援助を求める

1 査証人は、第 105 条の 2 第 1 項の規定によること、あるいは、閉鎖した戸を開くための必要な処命令が発せられたときは、査証をし、その結果分をすること等はできない。

についての報告書（以下「査証報告書」という。）

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知財の価値・活用（査証人の指定等）（査証報告書の写しの送達等）【改正】特許法 105 条の 2 の 2【改正】特許法 105 条の 2 の 6

1・2（略）

1 裁判所は、査証報告書が提出されたときは、

3 裁判所は、円滑に査証をするために必要と認その写しを、査証を受けた当事者に送達しなけ

められるときは、当事者の申立てにより、執行ればならない。

官に対し、査証人が査証をするに際して必要な

2 査証を受けた当事者は、査証報告書の写しの援助をすることを命ずることができる。

送達を受けた日から 2 週間以内に、査証報告書の全部又は一部を申立人に開示しないことを申（査証）し立てることができる。

【改正】特許法 105 条の 2 の 4

3 裁判所は、前項の規定による申立てがあつた

1・2（略）

場合において、正当な理由があると認めるとき

3 執行官は、第 105 条の 2 の 2 第 3 項の必要なは、決定で、査証報告書の全部又は一部を申立援助をするに際し、査証の対象とすべき書類等人に開示しないこととすることができる。

が所在する査証を受ける当事者の工場等に立ち

4 裁判所は、前項に規定する正当な理由がある

入り、又は査証を受ける当事者に対し、査証人かどうかについて査証報告書の全部又は一部をを補助するため、質問をし、若しくは書類等の開示してその意見を聴くことが必要であると認提示を求めることができる。

めるときは、当事者等、訴訟代理人、補佐人又4（略）は専門委員に対し、査証報告書の全部又は一部を開示することができる。ただし、当事者等、査証においては、査証を受ける当事者の営業秘密補佐人又は専門委員に対し、査証報告書の全部保護の観点から、査証を受ける当事者及びその代理

又は一部を開示するときは、あらかじめ査証を人の立会いは認められるが、査証の申立人や第三者

受けた当事者の同意を得なければならない。

の立会いは認められない。

5 第 2 項の規定による申立てを却下する決定及び第 3 項の査証報告書の全部又は一部を開示しカ 査証報告書の作成（図 1 ⑥）ないこととする決定に対しては、即時抗告をす

査証人は、査証を実施した後、査証の結果についることができる。

ての報告書を作成し、裁判所に提出しなければならク 査証報告書の全部又は一部の非開示の申立て（図ない（改正特許法 105 条の 2 の 4 第 1 項）。

1 ⑧）
キ 査証報告書の送達（図 1 ⑦）

査証報告書の写しの送達を受けた当事者は、送達査証報告書には、特許権の侵害立証に関係のないを受けた日から 2 週間以内に、査証報告書の全部又営業秘密等や侵害立証に関する営業秘密等ではあるは一部を申立人に開示しないことを申し立てること

ものの訴訟追行上の必要性が営業秘密漏洩の不利益ができる（改正特許法 105 条の 2 の 6 第 2 項）。

に劣後するものが含まれる可能性があり、これを査ケ 非 開示の申立てについての裁判所の検討（図 1

証の申立人に開示することは妥当でない。そこで、
このような場合に、査証報告書の全部又は一部を非⑨、⑩）開示とする手続が規定されている（改正特許法 105

査証報告書の全部又は一部の非開示の申立てが条の 2 の 6）。

あった場合、裁判所は、「正当な理由」があると認めまず、裁判所は、査証人から査証報告書が提出さるときは、決定で、査証報告書の全部又は一部を申れたときは、その写しを査証を受けた当事者に送達

立人に開示しないこととすることができる（改正特しなければならない（改正特許法 105 条の 2 の 6 第許法 105 条の 2 の 6 第 3 項）。 立案担当者は、 この

1 項）。

「正当な理由」の判断につき、訴訟追行上の必要性と営業秘密等保護の必要性とを裁判所が比較衡量

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訴訟追行上の必要性なし

非開示
（黒塗り）
訴訟追行上の必要性が営業秘密等保護の必要性に劣る場合

訴訟追行上の必要性あり
訴訟追行上の必要性が営業秘密等保護の必要性に
勝る場合

図2

非開示
（黒塗り）
（相手方が
「立証されるべき事実」を認めると）
非開示
（黒塗り）
開示
（黒塗りせず）立案担当者が想定する訴訟追行上の必要性と営業秘密等保護の必要性の比較衡量

サ 査証報告書の開示（図 1 ⑫）

して判断することを想定している（図 2）。なお、立法過程においては、「訴訟追行上の必要性」という言以上の手続を経て、裁判所により非開示の決定が葉でなく「侵害立証の必要性」という言葉が用いら確定した部分については黒塗りがされた上で査証報れていた（例えば、特許制度小委員会報告書 15 頁）

告書が開示される。または、査証を受けた当事者がが、特許権侵害訴訟において「侵害立証の必要性」

査証報告書の写しの送達を受けた日から 2 週間以内

自体は高度に認められるのは当然であり、この表現に非開示の申立てをしなかった場合には、査証報告

は、「侵害立証のために当該査証報告書の記載を証書の全部が開示される（改正特許法 105 条の 2 の 7

拠とする必要性」という意味で用いられていたもの

第 1 項）。

と理解するのが適切であろう。本稿では、このよう当事者が当該報告書を訴訟における証拠として利な意味で、「訴訟追行上の必要性」と表現することと用するためには、当該報告書を謄写した上で、改めした。

て書証として提出する必要がある点には留意が必要

なお、査証報告書の全部又は一部の非開示の申立である。

てに「正当な理由」があるか否かを裁判所が検討す（査証報告書の閲覧等）

るにあたっては、裁判所のみが書類を実見するイン【改正】特許法 105 条の 2 の 7

カメラ手続によるのが原則であるが、査証報告書の1 申立人及び査証を受けた当事者は、前条第 2

全部又は一部を開示してその意見を聴くことが必要

項に規定する期間内に査証を受けた当事者の申であると裁判所が認めるときは、裁判所は、当事者立てがなかつたとき、又は同項の規定による申等、訴訟代理人、補佐人又は専門委員に対し、査証立てについての裁判が確定したときは、裁判所報告書の全部又は一部を開示することができる。た書記官に対し、同条第 3 項の規定により全部をだし、このうち訴訟代理人以外の者に対しては、あ

開示しないこととされた場合を除き、査証報告

らかじめ査証を受けた当事者の同意を得ないかぎ

書（同項の規定により一部を開示しないこととり、 開示されない（改正特許法 105 条の 2 の 6 第 4された場合にあつては、 当該一部の記載を除

項）。

く。）の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本
若しくは抄本の交付を請求することができる。

コ 査 証報告書非開示の申立てについての裁判所の2・3（略）

決定に対する即時抗告（図 1 ⑪）
査証報告書非開示の申立てを却下する決定及び査（5）施行日

証報告書の全部又は一部を開示しないこととする決定に対しては、即時抗告をすることができる（改正

査証制度に関する条文の施行日は、公布の日から

特許法 105 条の 2 の 6 第 5 項）。

起算して 1 年 6 月を超えない範囲内において政令で定める日とされている（本改正法附則 1 条 3 号）。

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知財の価値・活用
4. おわりに

profile

本稿の解説は以上であるが、特許法以外の改正事

松本 健男（まつもと たけお）

項については、拙稿「令和元年『特許法等の一部を総務部総務課制度審議室 法制専門官
平成 21 年 3 月
京都大学法学部卒業
平成 23 年 3 月
東京大学法科大学院修了
平成 23 年 11 月	最高裁判所司法研修所 司法修習生（第 65 期、配属庁 那覇）（〜平成 24 年 12 月）
平成 24 年 12 月 弁護士（大阪弁護士会）（〜平成 31 年 3 月）
平成 29 年 4 月	東京大学法科大学院未修者指導講師（〜平成31 年 3 月）
平成 31 年 4 月	特許庁総務部総務課制度審議室 法制専門官（〜現在）改正する法律』の解説─特許法の改正を中心に─」Law ＆ Technology 86 号 51 頁（2020）等を参照されたい。また、特許法の改正事項を含め、より詳細な解説については、立案担当者の執筆による解説が公開される予定であるので、これを参照されたい。
また、本稿執筆時点においては、特許法の改正事項
は、いずれも、施行日を迎えていない。具体的な事案においてどのように運用されていくのかについて
は、施行後の実務を注視していく必要がある。
また、本稿では民法及び民事訴訟法についても言及したが、誌面の都合上、部分的な説明しかできなかった。民法及び民事訴訟法についてさらに理解を深めたい読者は、各法の解説書を参照されたい。信
頼できる研究者の執筆による書の中で比較的平易に書かれているものとしては、例えば、以下のものがあるので、紹介しておく。
・潮見佳男『民法（全）（第 2 版）』（有斐閣，2019）・道垣内弘人『リーガルベイシス民法入門（第 3 版）』（日本経済新聞出版社，2019）・三木浩一・笠井正俊・垣内秀介・菱田雄郷『民事訴訟法（LEGAL QUEST）（第 3 版）』（有斐閣，2018）
・山本弘・長谷部由起子・松下淳一『民事訴訟法（有斐閣アルマ）（第 3 版）』（有斐閣，2018）（※なお、本稿の内容のうち、意見にわたる部分は筆者個人の見解であり、必ずしも所属する組織の見解ではないことを申し添える。）

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