寄稿３

欧州特許条約における部分優先制度〜『上位概念抽出型』復活を果たし、再び『傘』理論に踏み出せるか〜

審査第一部アミューズメント

柴田 和雄

抄録

筆者は、本誌 282 号において、EBoA（欧州特許庁拡大審判部）が毒入り優先権／分割問題に対処するに際して、上位概念クレーム中の下位概念部分についての部分優先が否定されないとの結論を下した場合に優先権の効果を証拠除外効とみる『傘』理論は如何に整理されるだろうか、との疑問を紹介しつつ、拙稿『パリ条約における部分優先制度、その起源と変遷』を締めくくった。G1/15 審決が部分優先は否定されないことを明らかにし、欧州における『上位概念抽出型』という優先権の利用態様は復活を果たした。一方、『傘』理論についての筆者の疑問が明らかにされることはなかった。本稿は、その疑問に少しでも迫るべく、『傘』理論を否定したと言われる G3/93（優先期間）意見を G1/15（部分優先）審決からの視点を通して検証するものである 1）。

しての効力は無い。1973 年の支配的な見方を表す

1. はじめにものであって、立法者が部分優先主張の可能性を創2016 年 6 月 7 日ミュンヘンに於いて拡大審判部

出することを望んでいたことを示しているにすぎな

G1/15 事件の口頭審理が開催された。控訴人（ 特許い。しかしながら、ケースローの発展により、この権者 ）代理人は、「 発明するという作業は難しく、最可能性の範囲は限定されてきた。」と対抗した。

初の出願だけでは完了せず、従って、発明が優先期

ヴィム・ファンデルアイク審判長の「 EPC の起草

間に変更され、拡張されることは普通に起こり得るから 40 年を経て、法律意思（ 条文が客観的に示す内ことを十分に認識しなければならない。部分優先へ

容 ）はどのように変わったか？ 何が、それを変えたの厳格なアプローチは、特許制度の利益に反する。

のか？」との被控訴人に対して懐疑的にも思われる

特許の範囲は発明者の貢献に見合ったものでなけれ質問から想像できたように、実際のところ G1/15 審

ばならないという一般原則があるところ、優先権を決は部分優先についての法律意思が変わっていない

主張する後の出願における追加作業によって裏付けことを明らかにした。そして、『 上位概念抽出型 』とられる広範な貢献が保護されないことは、一般原則

しての優先権の利用態様は復活を遂げた。しかし、に反することになる。EPC88 条（ 2 ）の立法趣旨を

この失われた 10 年ともいうべき間に、現実に部分優2）

述べる有名な FICPI 覚書 は部分優先の範囲を概念

先が否定されて拒絶や無効が確定した事件は少なくで捉えるアプローチと調和している。」と主張した。

ない。何故、このような事態が生じてしまったかを被控訴人（ 異議申立人 ）代理人は、「 覚書には、法と説明することは簡単ではないが、先ずは、欧州特許

1）欧州の実務家に G3/93 意見の再考を促すべく epi-Information に投稿した拙稿「Reconsideration of G3/93“Priority Interval”from the
Perspective of G1/15“Partial Priority”」を日本の実務家向けに再構成したものでもある。http://information.patentepi.com/issue-22017/reconsideration-of-g3-93-priority-interval.html よりアクセス可能。
2）Memorandum M 48/I, Section C. EPC 設立外交会議において、3 つの非政府組織である UNICE，CIFE 及び FEMIPI からの複合部分優先についての提案を FICPI が分析し、覚書としたもの。

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tokugikon不定数・無限の選択肢

有限の選択肢

At
Uus

I

Cl

Br

ポリプロピレン

F
基礎出願
ポリエチレン
平均分子量20,000〜300,000

基礎出願
塩素 例1：優先権主張出願
ハロゲン

例2：優先権主張出願
熱可塑性樹脂例3：優先権主張出願
ポリエチレン
平均分子量20,000〜1,000,000

当事者主張の概要のイメージ。
立法者の意思は例1~3全てのパターンで部分優先が認められるべきものであったとの特許権者の主張に対し、ケースローは例1のパターンでのみ部分優先が認められるべきというように厳格判断として発展してきたというのが異議申立人の主張である。

条約加盟国の主要国である英独仏がどのようにパリしたがって、本事件において『 A and B 』という条約や欧州特許条約に関わってきたかを説明するこ

実用新案の内容が公開されたことは、不利な開とから始めることとしたい。

示であるとはみなされない。」（ 翻訳は筆者によなお、本稿は筆者の個人的な見解であり、特許庁

る。以降の審判決抜粋についても同じ。）の見解ではない。

また、学説として、優先権についてのドイツの基
本書には次の説示があった。
「 部分優先は一つの出願の中のみで生じるが、2. 複合優先につき寛容であったドイツと当初は出願の個々のクレームについて生じる訳ではな

難色を示した英国

く、発明思想としての最小単位に割り当てられパリ同盟において複合優先の最初の提案がなされる場合もある。
【 Klarzustellen bleibt noch, daß

たのは 1911 年のワシントン改正会議のことであった

Teilprioritäten immer nur innerhalb einer

が、それよりも前の 1904 年の時点でパリ条約加盟をAnmeldung, nicht aber innerhalb einzelner

果たしたばかりのドイツにおいて、複数の優先権主張

Ansprüche einer Anmeldung vorkommen

を認めるべきとの判断が特許庁により下された 。こkönnen, denen als kleinster Einheit derの判断は、飽くまで、ドイツ特許庁の判断であった

geoffenbarten Erfindungsgedanken immer nur

が、それ以来、ドイツ内の裁判例及び学説も複合優eine einheitliche Priorität zuerkannt werden

先を一貫して追認してきた。例えば、Hakennagel に）kann. 】」5（
翻訳は筆者による。）

3）4）おいて、連邦特許裁判所は次のように説示している。

一方、1911 年のワシントン改正会議、1925 年の「 複合優先に関するパリ条約 4 条 F によれば、

ヘーグ改正会議と、複合優先の提案がされる度に、発明の単一性あることを条件に、追加的な特徴

英国は強く反対してきた。その理由は、それぞれのが含まれる可能性がある。発明の最小要素がク

クレームが何れの出願に基づくものであるかを認定

レームである必要はなく、特徴若しくは特徴のすることについて実務上の困難があるというもので集合の場合もあり、例えば、『 A and B and C 』

あった 6 ）。しかし、英国は最終的には複合優先を受における『 A and B 』というような場合がある。

け容れた。すなわち、1934 年のロンドン改正会議に

3）Dr. Gerhard Schricker,“Fragen der Unionsprioritäte im Patentrecht”, GRUR Int, Heft3（1967）s.87.
4）Hakennagel, BPatG 22.3.1995; GRUR 1995, 667.
5）R. Wieczorek, Die Unionspriorität im Patentrecht, Köln, Berlin, Bonn, München,（1975）s.70.
6 Actes de la Conférence de Washington de 1911（1911）p.277, Actes de la Conférence de la Haye de 1925（1926）p.430.

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Brevets：国際特許機構 ）を設立するための協定が成行い、パリ条約において正式に複合優先が導入され立した。IIB は、主にオランダとベルギーの訓練さることとなった。その後、1949 年英国特許法には、れた審査官に特許文献の収集・サーチをさせるため優先権の効果が次のように規定されるようになった。

のもので、フランス・ベネルクス 3 国の特許出願の「 52 条（ 仮明細書の提出後または外国出願後の

寄稿３

おいて、英国は自ら複合優先導入についての提案を

先行技術調査を担った 8 ）。

実施または公示 ）1949 年には、欧州特許庁を設立するための提案がフランスの上院議員によってなされ、 この提案はする。）

EEC（ 欧州経済共同体 ）内に伝わり、欧州理事会は第 2 項 完全明細書が条約出願に基づいて提出さ欧州特許法の統一に向けて動きだす。1959 年に欧れた場合は、この法律のいかなる規定にもかか

州委員会のイニシアティブにより、EEC 構成国と欧わりなく、局長は、条約出願の基礎となってい州委員会は、産業財産権の統一・調和に向けた検討

る条約加盟国における保護出願に記述された内を開始、1962 年に特許に関する条約草案を、1964

容がその保護出願の日後に実施され、または公年に商標に関する条約草案を提出した。 しかし、示されたという理由のみでは特許の付与を拒絶

1964 年にフランスの大統領がドゴール大統領になっし、または特許を取り消しもしくは無効にしてはてから、フランスでは EEC に対する強行施策が敷かならない。」（ 翻訳は特許庁編『 外国工業所有権れるようになり、国の主権を共同体に譲らないとす

法令集 』（ AIPPI日本部会、1965 年 ）による。）

ると共に英国の EEC 加盟を強く反対するようにな

クレームだけでなく発明の最小単位に優先権を認る。これによって EEC 構成国内部に強い対立がおめるドイツ実務の法理、優先権書類の内容の公表はこり、特許・商標の両計画の推進について構成国の不利な開示にならないとの英国特許法の規定、それ合意を得ることができなくなってしまう。

ぞれ理由づけは異なるものの、優先権書類の内容がところが、1969 年にフランスの大統領がポンピ引用例から除外されるという利益が得られる点ではドューになり、政策転換がされると EEC 内部の対一致するものであり、両者は優先権の効果を証拠に立は終了し、 打って変わって、 フランス政府は、対するシールド効果、すなわち、『 傘 』理論と捉える

EFTA 諸国やいずれの経済連合体にも属しないギリものであった。

シアやトルコ等も含め、欧州特許システム創設のための政府間会合の開催を呼びかけるようになり、これに呼応した EEC 諸国の 6 つの構成国からなる専門

3. 欧 州特許条約実現に向けてのフランスのイニ

家委員会は、欧州特許法が次の 2 つの条約によるべシアティブ

きとの基本原則を提示した。一つは、EEC 構成国
パリ同盟設立のための第 1 回外交会議を開催し、以外も含めた国が批准でき、統一された実体法に基

優先権についての基本的発想 を提言する等、フラづいて欧州特許庁によって欧州特許が付与される

ンスはパリ条約におけるルール策定を主導してきたが、付与後は各国ごとの特許となるという「 欧州特が、1919 年に「 中央特許極設立のためのパリ会議 」

許 条 約（ Convention on the Grant of Europeanを開催する等、フランスは欧州特許条約構想に繋がPatents ＝ EPC ）：ミュンヘン条約 」の原型であり、る制度の集中・調和に向けての議論についても幾度

もう一つは、EEC 構成国のみで批准されるものであとなくリードしていくことになる。最初の具体的なり、共通市場内の構成国ごとに特許がわかれるのを成果として、1947 年にはフランス及びベネルクス 3防ぐために、付与後であっても単一の特許として、

国 に よ っ て、IIB（ Institut International des

欧州特許が残るとする条約で、 未発効に終わった

7）7）第 1 国への出願をすることによって、発明が新規でなくなり、第 2 国での権利化が妨げられることに対処しようというのが優先権の本来的な発想であった。当時は、出願されれば遅滞なく特許が発行され、発明の内容が公開されていたのである。詳しくは、拙稿「パリ条約における部分優先制度、その起源と変遷 〜そして、何処へ〜」特技懇 282 号（2016 年）57 頁を参照されたい。
8）IIB は欧州特許機構設立後に EPO（欧州特許庁）のサーチ部門である DG1 として統合されることになる。

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欧州特許条約における部分優先制度 〜『上位概念抽出型』
復活を果たし、再び『傘』
理論に踏み出せるか〜

第 1 項（ 仮出願についての規定であるため省略

「 共同体特許条約（ Convention for the European）
釈されるべきである。」10（
翻訳は筆者による。）

patent for the Common Market ＝ CPC ）：ルクセン

そして、EPO 自体も、このコンメンタールの解説

ブルク条約 」の原型であった。

通 り の 判 断 を 実 際 に 行 っ て い る。 す な わ ち、
T301/87 審決 11 ）において、5 人の審判官で編成された合議体は次のように判示している。

4. 欧州特許条約の成立とその後の複合部分優先「 EPC88 条の下、欧州特許出願について優先権順調に進んでいくかのように思われた欧州特許条の主張がされた場合に、優先権の基礎とされた

約策定のための政府間会合で一つの問題が生じた。

出願の内容の公表（ あるいはパリ条約 4 条 B の

複合優先の主張は一つでかつ同一の出願に対しての意味における他の開示 ）が基礎出願と（ 最終的み認められるべきとするか、一つでかつ同一のクレー

な ）欧州特許出願との間になされたとき、当該ムに対しても認められるべきとするかという問題で公表の事実を後の出願の中で任意のクレームにあった。当時の国際的な状況をみると、オーストリ

対する技術水準として採用することはできな

アやカナダの制度は一つのクレームに対して複合優い。」

先を認めることを禁じていたし、英国も少し前まで

このように『 傘 』理論は、欧州特許条約が成立し同様の状況にあった 。このような中、特許ユーザた後も、各国特許庁実務から EPO 実務に引き継がの声を丹念に拾い上げた FICPI 覚書を遵守して、れ、踏襲されていた。

9）1973 年の外交会議で署名されたミュンヘン条約の88 条（ 2 ）には、適切な場合は複合優先を何れか一

5. 転機となるG3/93（優先期間）
意見

つのクレームに対して主張することができることが明文をもって規定されることとなった。

T301/87 審決は『 傘 』理論の考え方を明確に示す

EPC に加盟するためには、自国の特許法の実体法ものであったが、T441/91 審決 12 ）において、合議体

部分を EPC のそれと整合するようにしなければならは、『 傘 』理論を否定し、技術的内容が優先書類のもない。1977 年英国特許法は EPC 批准のためのもののと同じである別の文献であって、優先基礎出願のであったが、当該特許法のコンメンタール初版には日と欧州特許出願の日の間に公開された文献は、欧優先権の効果を規定する 6 条について次のような興州特許出願に対して技術水準を形成すると結論付け

味深い記述がある。

た。EPO 長官は、複合部分優先の主張を伴う出願「 6 条は 1949 年法 52 条と同じ意図であって、優において採用できる証拠に関して、T301/87 審決と先期間における出願人自身の発明の開示から出T441/91 審決とが異なる解釈を示したことについ願人を保護する。6 条は 130 条（ 7 ）に従い、可て、 いずれの 解 釈 が 正 しいのかを 求 める 付 託 を能な限り、対応する EPC の条文と同じ効果を

EBoA（ 欧州特許庁拡大審判部 ）に行った。これが有するように構成されている。さらに、EPC 前

G3/93（ 優先期間 ）事件 13 ）であり、付託された法律

文には、EPC がパリ条約 19 条の意味における問題は次のものであった。

特別取極である旨規定されていることから、「 優先権の主張がなされたが、主題が優先権書

EPC54 条（ 新 規 性 ）、EPC88 条（ 2 ）（複合優類に記載されていないために、その主張が認め先）、EPC88 条（ 3 ）（, 4）
（ 優先権の実質 ）およられない場合、優先期間中における優先権書類

び EPC89 条（ 優先権の効果 ）といった対応するに対応した技術的内容の公表は、優先権を得る

規定は、パリ条約 4 条 B が満たされるように解ことのできない欧州特許出願に対して、EPC54

  9）Memorandum M 48/I, Section C. p.1.
10）Chartered Institute of Patent Attorneys, CIPA Guide to the Patents Act 1977,   （1st Edition, Sweet ＆ Maxwell, 1980）, p.28.
11）α -interferons/BIOGEN , T301/87; OJ EPO 1990, 335.
12）T441/91: OJ EPO 1993, Special edition, 45.
13）Priority Interval , G3/93; OJ EPO 1995, 018.

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後記する。）。当然ながら、この EBoA 意見に対して、か？」

ドイツや英国では強い批判が浴びせられることに

EBoA 意見において、優先権主張が認められないなった。具体的に、ドイツでは、「 EPC における優例として、優先権書類に示された主題が 2 つの特徴

先権は完全なものではなく、パリ条約における優先の結合である A ＋ B であり後の出願における主題が権の規定とは全く異なる（ 筆者による翻訳 ）。」との3 つの特徴の結合である A ＋ B ＋ C というケース、批判がされた 14 ）。しかし、BGH（ 独連邦通常裁判所 ）つまり『 AND 』形式によって特徴が追加されたケーが 2001 年に G3/93 意見を追認し 15 ）、やがて批判はスが示され、次の規範がされた。

沈静化していった。BGH が否定したのは、優先権の認められない例として EBoA 意見が挙げたのと同じあるという必要な要件が満足されない場合に『 AND 』形式についての複合部分優先であったが、は、優先権書類の内容の公表は、優先権を得る

それ以前においてもドイツ以外の国では『 AND 』形

ことのできない欧州特許出願の構成要素に対し式クレームについての複合部分優先は認められないて引用可能な先行技術を構成する。

というのが普通の理解であったように思われる。実2. このことは、欧州特許出願が優先権書類に開際、EPC88 条（ 2 ）の立法趣旨を述べるとされる

示されていない主題をクレームしているため、

FICPI 覚書においても、複合部分優先が認められる優先権書類およびその後の欧州出願が同じ発明のは『 OR 』形式のクレームのみであると説示されてに関係しないという事実により、優先権主張がいる 16 ）。このような中、ドイツの最高裁が『 AND 』

無効である場合にも適用される。」

形式クレームについての複合部分優先を否定したこ

第 1 文が『 AND 』形式クレームを指しているのはとは、やはり決め手となったのであろう。一方、英明らかであるが、第 2 文が意図している内容は、今国での事情は、ドイツとは若干異なる。このことにひとつ釈然としない（ このことについては、10 章でついては、次の 6 章で具体的事件を挙げて説明する。

BGH が扱った事案（EPO 弁理士ヒュープナー博士より許諾を得て転載）
優先期間中に基礎出願である特徴 A を備えたドイツ実用新案が登録され公開されていたため、
特徴 A+B を備えた欧州特許は進歩性欠如により無効であると BGH は判断した。

14）Axel von Hellfeld,“Welche Wirkung hat die Inanspruchnahme einer Priorität?”, 88, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte,（1997）,
s.298 において、「Die Regelung der Wirkung der Inanspruchnahme einer Priorität im EPÜ ist nicht vollständig und schon gar nicht
identisch mit der Prioritätsregelung der PVÜ.」との説示がされた。
15）Luftverteiler, BGH 11.9.2001;GRUR 2002,146.
16）Memorandum M 48/I, Section C. p.2.

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欧州特許条約における部分優先制度 〜『上位概念抽出型』
復活を果たし、再び『傘』
理論に踏み出せるか〜「 1. 優先権の主張がなされたが、発明が同じで寄稿３

条（ 2 ）の下で引用可能な先行技術を構成する

論 文 の 紹 介 は 2011 年 上 梓 の 第 7 版 ま で 続 い た。

6. B eloit v Valmet において英国特許裁判所がしNestec SA ＆ Ors v Dualit Ltd ＆ Ors 18 ）において、た判断

英国特許裁判所が毒入り優先権判断までをも追認しドイツでは G3/93 意見に対する批判はやがて沈静た後の 2016 年に上梓された第 8 版では、論文紹介に化したが、英国での一部の実務家の間では、G3/93

つ い て は 削 除 さ れ た が、「この本の前の版では批判は根強く残っている。そのことは英国特許法コ（ G3/93 の ）決定に対する批判があったものの、決ンメンタールの 6 条の解説の変遷をみていくとよく定は依然として有効である。
（ 筆者による翻訳。ただ分かるが、その前に、英国特許法 6 条を確認するとし、括弧書きは筆者が追記した。）」という依然とし次の規定振りとなっている。

て G3/93 意見に懐疑的であるように思われる説示が残されている 19 ）。

「（ 1 ）疑いを避けるため、特許出願（ 問題の出願 ）がされ、かつ、第 5 条（ 2 ）に従って当該出

このように英国内での G3/93 意見への批判が長く

願において又はこれに関連して先の関係出願を続く一方で、実は英国の裁判所はかなり早い段階で指定する申立書が提出されるときは、当該問題

G3/93 を追認している。すなわち、1995 年の Beloitの出願及びこれによって付与される特許は、中v Valmet 20 ）において、特許裁判所は、G3/93 意見の間に生じる関係行為のみによって無効とされる規範を引用して、次のように説示している。

ことはない旨をここに宣言する。

「 1977 年特許法 6 条（ 1 ）は、優先権書類の中に（ 2 ）本条において、関連する事項が含まれているという理由だけで、『 関係出願 』とは、第 5 条のそれと同一の意味を優先期間に公衆が知得可能な事実を先行技術か有し、『 中間に生じる関係行為 』とは、先の関係

ら切り出せるものではない。」

出願の優先日と問題の出願の優先日との間にお上記説示が、BGH が扱ったのと同じ『 AND 』形式

いて当該先の関係出願に開示された事項に関係

クレームについてのケース、すなわち、優先権書類にしてされる行為、例えば、先の関係出願の対象

示された主題が A であり、後の出願における主題がである発明について他の出願をし、当該発明若A ＋ Bというケースに対するものであったならば、A

しくは事項に関する情報を公衆の利用に供し又を切り出せないというのは素直な感覚であろう。しかは当該発明を実施することをいう。

し、Beloit v Valmet が扱ったのは異なるケースであっ

ただし、第 5 条（ 3 ）の適用上無視されるべき出た。それは、裁判所の次の説示から確認できる。

願又は当該出願中に包含される事項の公衆への「 899 特許のクレーム 1 は優先権を与えられな開示はこの限りでない。」（ 翻訳は JPO ウェブサ

かった。日本の出願は、2 つの吸引ロール、まイト掲載のものによる。）

たは、（ 1 つの潜在的な文から ）第 1 の吸引ロー4 章で述べたように、1977 年英国特許法コンメン

ルと第 2 の非吸引性であるが周方向に溝が付さ

タール初版では、当該 6 条は「 優先期間における出れた第 2 のロールのみを開示している。この情

願人自身の発明の開示から出願人を保護する 」とい報は、ドライヤーセクション間の移動のためにう 1949 年法 52 条と同じ意図であるとの説明がされ吸引サクションロールが使用されない態様、第ていた。このコンメンタールは逐次に改訂がなされ、

1 のロールが非吸引ロールで第 2 のロールが吸

現在第 8 版まで上梓されているところ、G3/93 意見

引ロールである態様、及び、非吸引性ロールがが下された後の 2001 年に上梓された第 5 版では 3 つ

周方向に溝が付されていなかった態様を含むもの批判的論文 17 ） を紹介する等、 強烈なトーンでのであるクレーム 1 をサポートするには十分でG3/93 意見に対する批判がされている。この批判的はなかった。」

17）G.W. Schlich［1995］E.I.PR. p.327, J. Boff,［1995］epi-Information , p.27, and L.J. Steenbeek,［1999］epi-Information , p.140.
18）Nestec SA ＆ Ors v Dualit Ltd ＆ Ors［2013］EWHC 923（Pat）,［2013］RPC 32.
19）Chartered Institute of Patent Attorneys, CIPA Guide to the Patents Acts ,（8th Edition, Sweet ＆ Maxwell, 2016）, p.245.
20）Beloit v Valmet［1995］R.P.C.705.

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の批判があった。さらに、EPO 内部でも、やや同調

ついての優先権、すなわち、『 上位概念抽出型 』の優する動きが生じた。技術的な特徴とはいえない特徴

先権を否定したものであった。しかし、判決は部分であれば限定事項を追加しても、優先権はなお認め優先ということを全く考慮することなく、単純な優られるとする考え方である 21 ）。この混乱を解決する

先権の問題として判断を行った。複合部分優先とはべく、優先権の問題として二度目となる長官付託がクレームごとに対してのものであって、1 つのクレー行われた。これが G2/98（ 同一発明 ）事件 22 ）であり、ムについて生じることはないという立場での判断で付託された法律問題は次のものであった。

あろう。

寄稿３

要するに、このケースは、『 OR 』形式のクレームに「 1a ）EPC87 条（ 1 ） の『 同 一 発 明（ same
invention ）』の要件は、もとの出願から後の出優先の別とは関係なく、優先権書類に示された事項願に対して導き出される優先権の範囲が、もとの開示で不利になることはないと認識していた。当の出願に少なくとも黙示的に開示されているも然ながら、原告は、「 6 条は、優先期間に公表されたのによって決定され、同時にそれに限定される

優先権書類の内容を技術水準から除外することで出のか？

願人を実際に保護する。このことは、1949 年の特許

1b ）あるいは、この点について、もとの出願と法 52 条の規定に沿うものである。」と主張した。し後の出願でクレームされている主題との符合のかし、ヤコブ判事は、「 従前の法律は、ここでは関係度合が低くても十分であって、依然として優先がない。1977 年法は、新しい特許法を確立するため、権の利益を享受できるのか？

さらに、EPC 等の国際条約による英国の義務を達2 ）以降は略。」

成するために制定されたものである。」として、当該これに対する EBoA の回答は「 EPC87 条（ 1 ）でい主張を退けた。

う『 同一発明 』について優先権主張をするための要

このような状況、すなわち、『 OR 』形式クレームに件とは、EPC88 条による欧州特許出願のクレームについての優先権が否定されたこと、成文法（ 英国特関するもとの出願の優先権は、当業者が普通の一般

許法 ）の規定振りが無視されたにも等しいこととい的知識を利用して、そのクレームの主題を、もとのう状況があったが故に、英国内での G3/93 に対する出願全体から直接的かつ一義的に導き出すことがで批判は長く続いたのではないかと筆者は推測していきる場合にのみ認められることを意味する。質問 1aる。 しかし、 次 の 7 章 で 述 べるように、EBoA がについての回答が肯定的なものであるので、 質問

G2/98 意見を下した後、『 OR 』形式クレームについ

1b,2 及び 3 について考慮する必要はない。」というもての複合部分優先をも否定する審決が EPO 審判部の、すなわち、優先権が認められるための『 同一発においても下されるようになり、さらには、英国裁

明 』の要件は EPO で『 ゴールドスタンダード 』開示

判所が毒入り優先権判断をも追認したことによっ

テスト 23 ）と呼ばれる新規事項判断基準と同じテストて、さすがにもう決着が着いたことだという雰囲気に依るというものであった。さらには、英独からのが醸成されて、EBoA 意見への批判は沈静化して批判に対応するためであろうか、複合優先判断についったように思われる。

いては付託事項ではなかったにも関わらず、G2/98
合議体は、傍論において複合優先についても言及した。 先 ず、 パ リ 条 約 4 条 F に お け る「 構 成 部 分

7.『OR』

クレームの優先権否定、そして毒入り判（ element ）」は「 構成要件（ feature ）」ではなく「 実施

断へと向かうEPO実務

態様（ embodiment ）」と理解されるべきと説示した。
このことにより『 AND 』クレームについて複合優先

先述したように、英国やドイツでは EBoA 判断へ21）S nackfood , T73/88; OJ EPO 1992, 557. ただし、これは単純優先を柔軟に認めるべきとの考え方であって、部分優先の問題ではないようである。しかし、そもそも G3/93 意見も部分優先を取り扱ったものではないと筆者は考えている。
22）Requirement for claiming priority of the "same invention" , G2/98; OJ EPO 2001,413.
23）C ase Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office の「Ⅱ . E. 1.2.1」に お い て「Gold standard: directly andunambiguously derivable」とのタイトルの下で説明がされており、その名が示す通り、かなりの通用力のある基準である。

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欧州特許条約における部分優先制度 〜『上位概念抽出型』
復活を果たし、再び『傘』
理論に踏み出せるか〜

一方、英国の実務家の多くは、単純優先及び部分を認めることは完全に封じられた。そして、『 OR 』ク

このような優先権主張の認否判断の是非については

レームについての複合優先については、次のような措くとして、これらの審決では、包括的『 OR 』クレー説示を行った。

ムと呼ばれる上位概念クレームに優先権が認められ「 EPC88 条（ 2 ）第 2 文の規定によって複合優先

ないために、優先期間中に生じた他の出願や公知事が主張されているクレーム中で包括的な用語若実に基づいて問題とされるクレームの新規性や進歩

しくは式を使用することは、それによって明確性が否定されるという優先権実務としてはごくごくに定義される限られた数の選択肢としての主題

普通の判断がなされたものであった。しかし、事態に関する請求が生じる限り、EPC87 条（ 1 ）及はやがて思わぬ方向へと向かっていくことになる。

び EPC88 条（ 3 ）に基づき完全に認められる。」

優先期間中の公知事実や他人の出願事実が全く存在

この説示に呼応するかのように、幾つかの技術審しない状況であるにも関わらず、優先権書類に開示

判部は、『 OR 』形式クレームについて、それが明示的された主題を根拠にして当該主題を含む上位概念発『 OR 』クレーム（ explicit "OR" claim ）でなければ、明が絶対新規性 25 ）の下で拒絶や無効とされる事態が若しくは、実質的に明示的『 OR 』クレームと同視で生じたのである。これが、優先基礎出願を根拠に後きるものでなければ、部分優先を認めないとの判断の優先権主張出願が否定される『 毒入り優先権 』、をするようになっていく。具体的には、後の出願に分割に係る親出願又は子出願の一方が他方により否おいて化学式が広範化されたり、数値範囲が拡張さ定される『 毒入り分割 』等と呼ばれる、所謂『 毒入れたりするような包括的『 OR 』クレーム（ genericり問題 』である。

"OR" claim ）と呼ばれる発明を上位概念で特定するクレーム態様については、優先権を主張する後の出

8. G1/15（部分優先）
審決の意味合い願のクレームは優先権書類に開示された主題との関係において「 明確に定義される限られた数の選択肢『 毒入り優先権 』及び『 毒入り分割 』が問題とされとしての主題に関する請求 」ではないとして複合優先

る中、EBoA にとっては実に三度目の優先権判断がや部分優先が否定される審決が続いて下された

求められた事件が G1/15（ 部分優先 ）事件であった。

。

24 ）

分割

基礎出願 GB

親出願

請求項

本件出願

請求項

極性窒素化合物

NR R

NR13R14の
アミド

中位概念化
優先権

明細書

請求項
NR13R14

13 14

新規性無

優先権

NR13R14の
アミド

明細書

明細書

極性窒素化合物

極性窒素化合物

極性窒素化合物

NR R の
アミド

NR R のアミド

NR13R14の
アミド

13 14

13 14

請求項に優先権が認められない反射効として、実施例が先行技術となる。
毒入り分割のイメージ。
G1/15の事案において、NR13R14の2つ以上の置換基を有する油溶性の極性窒素化合物には特定のアミン塩および/またはアミドという限定が付されていたのに対して、特許クレームはそのような限定が付されないNR13R14の2つ以上の置換基を有する油溶性の極性窒素化合物に関するものであり、かつ、基礎出願には示されていなかった。

24）T1127/00, T1877/08 参照。
25）EPC54 条（3）において、出願時未公開先願（secret prior art）の内容も新規性を審査する際の技術水準を構成するとの規定であり、日本の特許法 29 条の 2（拡大先願）に相当するものである。ただし、同一出願人、同一発明者による先願の適用を除外する旨の規定はなく、したがって、所謂セルフコリジョン（自己衝突）を生じさせる。

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及び P2 をそれぞれ行ったが、ブルー社の出願あった。

の方が数ヶ月前になされた。ブルー社は作業を継続し、さらなる実施形態 X2 および X3 を開発

1 つまたは複数の一般的な表現若しくはその他

し、一般原則 X を発見した。P1 の 12ヶ月以内の表現によって、選択肢としての複数の主題をに、レッド社の P2 出願後、P1 から優先権を主含む場合（ すなわち、包括的『 OR 』クレームで張する欧州出願 EP1 をブルー社は行った。EP1

ある場合 ）に、当該クレームに関し、優先権書

は、原理 X をカバーする包括的『 OR 』クレーム

類に、直接的に、或いは、少なくとも黙示的に、を有する。これは、実施形態 X1、X2 および X3

かつ、一義的に、（ 実施可能な程度に ）初めて開の開示によって、サポートされ、また、実施可

示された選択肢としての主題についての部分優能と理解されるが、 多数の他の変形形態もカ

先を受ける権利が、EPC の下で否定されること

バーしていた。レッド社はそれ以上、何らの作はあるか？

業をしなかった。P2 から 12ヶ月以内に、P2 か

2 以降は略。」

らの優先権を主張する欧州出願 EP2 をレッド

この問題について、冒頭の口頭審理の様子で紹介社は行ったが、これは実施形態 X1 のみを記述したように、控訴人（ 特許権者 ）と被控訴人（ 異議してクレームしていた。当然のことながら、レッ

申立人 ）は、『 上位概念抽出型 』の優先権が認められド社の EP2 が公開され、EPC54 条（ 3 ）に基づるべきか否かで激しい対立を見せた。貢献に見合っきブルー社の EP1 に対して引用された。ブルー

た範囲での保護は部分優先により認められるべきと社の X に対する包括的『 OR 』クレームは、P1の控訴人主張と部分優先はケースローの発展によりから全範囲についての優先権を享受することは限定されてきたとの被控訴人主張の激突ともいえできない。 また、G2/98 のポイント 6.7 の条件

る。アミュカスキュリエも鋭く反応した。被控訴人を満足するものでもない。 実施例 X1 のレッド

寄りのアミカスキュリエは、「 選択肢を見分ける困難

社による開示は、ブルー社の包括的クレームのさがあれば、それは欧州特許制度のユーザに対して新規性を毀損することになる。しかし、この事

法的不安定性をもたらす 」、「 部分優先の評価は保障

実の状況では、ブルー社は確実に優先競争に勝されていない利益が出願人若しくは特許権者に与えつべきであり、その一般的な主張は有効である

られることによって、第三者にとっての安定性を損べきである。X1 を公開したブルー社の最初の出なうことにならないかを検討することによって行わ願は明らかにレッド社に先行するものであり、れなければならない 」等と述べた。予見可能性を優ブルー社はより多くの仕事をしており、より幅先させる立ち位置といえよう。控訴人寄りのアミカ）
広くより優れた発明をした。」26（
翻訳は筆者にスブリーフの多くは、自身のファミリ出願で出願拒よる。）

絶や特許無効となることの不合理を訴えるに止まる

このような中、EBoA が予見可能性と十分な発明ものであったが、その中にあって、「 部分優先を主張

者保護の何れを優先させるのかが注目されたが、審する発明者は、むしろ有利に扱われるべき 」との積決において EBoA は、質問 1 に対して No と回答する

極 的 な 意 見 もあっ た。 すなわち、 英 国 弁 理 士 会

と共に、部分優先が認められるか否かを評価するた（ CIPA ）が提出したアミカスブリーフには、実際にめの次の手法を示した。

起こりそうな仮想例が提示されると共に、次のよう「 包括的『 OR 』クレーム中の主題が部分優先をな興味深い説示がされていた。

享受できるか否かを評価するに際して、第 1 段「 競合するブルー社およびレッド社は、いずれ

階では、優先権主張の基礎となる書類に開示さも独立して実施形態 X1 からなる発明をした。

れている主題のうち、関連する主題（ 例えば、両社は、X1 を開示する最初の国内特許出願 P1

優先期間中に開示された先行技術と関連する主26）Amicus curiae brief in case G 1/15（Partial Priority）by The Chartered Institute of Patent Attorneys（2016）pp.10-11.

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欧州特許条約における部分優先制度 〜『上位概念抽出型』
復活を果たし、再び『傘』
理論に踏み出せるか〜「 1. 欧州特許出願又は欧州特許のクレームが、

寄稿３

技術審判部から付託された法律問題は次のもので題 ）を特定する。このことは、G2/98 の結論にての主題を包含する請求項について、当該選択

おいて示された開示テストに従い、また、優先肢としての主題が、優先権書類に、直接的に、権主張がサポートされることを求める出願人ま或いは、少なくとも黙示的であって、一義的に、

たは特許権者が提出するところの当業者が優先かつ実施可能な態様で、初めて開示されている権書類から導き出せるであろうことを示す説明

場合には、1 つまたは複数の一般的な表現そのに基づいて行われるべきである。第 2 段階では、他の表現を含む（ 包括的『 OR 』クレームである ）優先権を主張する出願又は特許のクレームに当ことに起因して、部分優先は否定されない。こ該関連する主題が包含されるか否かを検討すの点に関し、他の実質的な条件または制限は適る。もし答えが Yes であれば、事実上、クレー用されない。」

ムは、優先権書類に直接的かつ一義的に開示さこの命令は、『 毒入り優先権 』及び『 毒入り分割 』

れている最初の部分と、優先権が認められないの問題を解決した。しかし、命令の影響は、そのよ

ものの、EPC88 条（ 3 ）の規定により新たな優

うな問題の解決だけでなく、優先期間中の第三者に先権を生じさせることになる残りの部分というよる介在事実を克服することにも及ぶ。G1/15 の合

二つの部分に概念的に分けられることになる。」

議体は、優先権の効果について、「 最初の出願の同

この評価手法は、優先権が認められる範囲の同定

一主題に関連する範囲での優先権は、先の出願で最については、飽くまで『 ゴールドスタンダード 』開示

初に開示した主題に関する保護を得るための出願人テストが適用されるが、 部分優先の問題についての権利を第三者が妨害することを防止するように設迄、『 ゴールドスタンダード 』開示テストが及ぶもの計された、ある種の障壁を提供する。」と説示した。

ではないことを強調するものである。このことに関ここで一つの疑問が生じる。部分優先が新規性に関して、EBoA は、優先権が権利であることを指摘し、する攻撃に対して有効であることは間違いないが、次のように説示している。

進歩性に関する攻撃に対してはどうであろうかとい「 原則として、国際条約または国内法によってう疑問である。

権利が定められている場合、 ガイドラインと2 章で述べたように、英国では、優先基礎出願のいった行政ルールにおいて、また、ケースロー

公表は不利にならない開示である旨、法定されていにおいてでさえ、補助条件によって権利に制約た。したがって、EPC に加盟する前の英国では、部を課すことはできない。」

分優先は、新規性に関する攻撃だけでなく、進歩性

EBoA によって表明された、「 権利である以上、優に関する攻撃に対しても確実に有効であった。また、先権は法定されたこと以外の制限を受けることはな

クレームに限らず発明の最小要素にも部分優先を認

い 」という立ち位置は、優先権制度、そして、特許

めるドイツでも、優先基礎出願の公表は不利になら制度において、非常に意義のあるものであると筆者ない開示と扱われたことには変わりはない。

は考える。先述した CIPA のブルー社及びレッド社

G1/15 は、FICPI 覚書が EPC88 条（ 2 ）の立法趣の出願競争の仮想例を借りれば、制限されない優先旨および EPC の現在の解釈として有効であるとし権によって、ブルー社は優先期間中のレッド社の出た。覚書によると、『 AND 』クレームは部分優先を享

願事実を克服して原理 X をカバーする包括的『 OR 』

受することはできない。他方、G3/93 において付託クレームでの権利を取得できるのである。

された法律問題は『 AND 』クレームの問題を扱っていたように思われるし、独連邦最高裁は『 AND 』ク
レームについての判断を行った。したがって、これ9. G1/15（部分優先）審決による影響と発生したらの審判決は覚書と整合している。しかし、英国特問題許裁判所は、『 OR 』クレームに関すると思われる状
G1/15 審決の最後には、付託をした合議体のみで況について判断を行った。そうすると、英国特許裁なく EPO 全ての判断に確実な拘束力を与えるため判所による判断は、G3/93 意見とは整合していないであろうか、次の命令（ order ）が掲げられた。

可能性がある。英国特許裁判所は、何故、『 OR 』ク
レームの事案について、G3/93 意見を参考にしたの「 欧州特許条約（ EPC ）の下では、選択肢とし

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）besitzt. 】」27（
翻訳は筆者による。）

した判断や射程というものを正しく知る必要がある。

EBoA は、この一節を支持しなかったようである。
実際、EBoA は、優先権の対象の同定についての基

寄稿３であろうか。そのことを知るためには、G3/93 意見が準が問題とされた G2/98 において『 ゴールドスタン

10. G3/93（優先期間）
意見の分析

ダード 』開示テストを採用することになる。
筆者は G3/93（ 優先期間 ）意見の内容についても『 AND 』クレームの例が示される等、G3/93 が扱っ再考されるべきであると考えている。G3/93 の合議た法律問題は発明が同じでないことを前提としたも体は、先ず、優先権の対象について、次のように説のであって、『 同一発明 』についての『 同一 』の程度示した。

を問題とするものではなかったが、G3/93 の合議体
は『 ゴールドスタンダード 』開示テストと同様の手法

いて明示していない。後の出願は優先権の基礎を想定していたように思われる。一方で、G3/93 意となる最初の出願と同一の対象に関するもので見は、『 OR 』クレームについての部分優先について全なければならないことが 通 説 となっ ている

く言及していない。そもそも、FICPI 覚書について［ R.Wieczorek、特許権における同盟優先権、は引用すらされていない。そうすると、G3/93 におケルン、 ベルリン、 ボン、 ミュンヘン 1975、

いて付託された法律問題の射程は（ 部分優先という149 頁 ;G.H.C.Bodenhausen, Guide to the

ことを考慮することのない ）優先権一般のことであっApplication of the Paris Convention for the

たのではないかと推測される。ここで、もう一度、

Protection of Industrial Property as Revised

G3/93 意見の規範をみると次のものであった。

at Stockholm in 1967，Geneva 1968、4 条 A（ 1 ）「 1. 優先権の主張がなされたが、発明が同じで段落（ i ）参照 ］」

あるという必要な要件が満足されない場合に

実際、これらの書籍には同様の理解が示されていは、優先権書類の内容の公表は、優先権を得る

る。Bodenhausen は、「 後の出願は、優先権の基礎とことのできない欧州特許出願の構成要素に対しなった最初の出願と同一の対象に係るものでなけれて引用可能な先行技術を構成する。

ばならない。このことは、特許、実用新案、発明者

2. このことは、欧州特許出願が優先権書類に開証の場合には同一の発明または考案に係るものであ示されていない主題をクレームしているため、り、意匠の場合には同一の意匠、商標の場合には同優先権書類およびその後の欧州出願が同じ発明

一商品についての同一の商標に係るものでなければに関係しないという事実により、優先権主張がならない。」と説明している。Wieczorek も彼の著書無効である場合にも適用される。」の 149 頁 で 同 様 の 説 明 を し て い る。 し か し、

先述したように、第 1 文は『 AND 』形式で表現さWieczorek の別の頁には、次のような興味深い一節

れたクレームは全く優先権が得られないことを教えを見つけることができる。

るものである。ところが、第 2 文の「 欧州特許出願「 後の出願が最初の出願を超える特徴を含むもが優先権書類に開示されていない主題をクレームしのであっても、そのような特徴が当業者にとってている 」という事項については、それが意図する内自明、すなわち、進歩性を備えないものであれば容が今一つはっきりとしない。優先権書類に全く開発明としての同一性は維持される。
【 Enthält die

示されていない主題をクレームした事態というもの

Nachanmeldung gegenüber der Erstanmeldung

も含意はされているであろうが、筆者は、それより

einen erfinderischen Überschuß, so liegt

も、むしろ、優先権書類に開示された主題に対してErfindungsidentität dennoch vor, wenn dieser

上位概念化された主題であって、かつ、当該上位概Überschuß für jeden Fachmann naheliegend

念については優先権書類に開示されているとはいえwar, also keine eigene Erfindungshöheない主題をクレームした事態というものを想定した

27）R. Wieczorek, Die Unionspriorität im Patentrecht, Köln, Berlin, Bonn, München 1975, s.156.

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復活を果たし、再び『傘』
理論に踏み出せるか〜「 パリ条約 4 条 A（ 1 ）は、後の出願の対象につ説示ではないかと考えている。そのように考える理て採用されてしまった。

由として、G3/93 意見が米国のゴステリ事件 28 ）に言G3/93 事件もゴステリ事件も Beloit v Valmet 事件

及し、米国においても同様の判決が下されたと説示も優先権が認められないが故に全範囲での優先権がしていることを挙げることができる。

認められず、優先期間中の事実が証拠として採用さ1989 年のゴステリ事件では部分優先が認められなれ、 新規性を欠如する結論に至るものであるが、かった。CAFC（ 連邦巡回控訴裁判所 ）は、その理

G1/15 のように部分優先を認めていたとしたら、結由を、優先基礎出願は米国特許法 119 条で規定され論は変わっていたであろうか。次の 11 章では、そのる優先権を主張する後の米国出願のクレーム全体をことにつき検討する。そのためには EPC 立法者の意

サポートしていなければならないからであるとした。

思を確認する必要があろう。

ゴステリ事件は、マーカッシュ形式クレーム、すな
わち、『 OR 』クレームに関するものであった。米国で11.『OR』
クレームに関するEPC立法者の意思は、単一のクレームについては、マーカッシュ形式
クレームであっても複合部分優先が認められない。

EBoA は、G1/15 の結論を導くにあたって、EPC

このようなゴステリ事件の観点からすると、G3/93の条文規定を丹念に検討した上で、FICPI 覚書は

意見は、やはり『 OR 』クレームについての部分優先「 現在の解釈の確認を可能にする 」と説示した。事という可能性を一切考慮することなく、基礎出願開

実上、FICPI 覚書の内容が示すところの EPC の立示の発明と後の出願のクレームがその範囲も含めて

法者意思を尊重したものと思われる。FICPI 覚書に完全に一致する場合にのみ、優先権が認められるとは複合部分優先が認められるべき態様として a ）化学

判断したように思われる。実際、EBoA は部分優先式の広範化，b ）数値範囲の広範化，c ）利用分野のについて全く言及しなかった。

広範化という 3 つの類型ごとに具体例が示されていG3/93 意見の規範の第 2 文が上位化された主題にた。このうち、1 つめの a ）化学式の広範化の具体例

ついての優先権主張を否定したものであるならば、は、塩素をハロゲンに広範化するというものであっそのような理解は「 包括的『 OR 』クレームであるこたため、実質的には明示的『 OR 』クレームと変わらとに 起 因 して 部 分 優 先 は 否 定 されない 」というないものであった。審決は、覚書には、クレーム増G1/15 審決の規範に依って修正される必要がある。

殖の回避や、各国での権利付与後の手続において可クレームが優先権書類に開示された主題を包含して能性のある不利な問題を含む、複合部分優先を許容いる場合に、G3/93 の「 欧州特許出願が優先権書類するメリットが示されていると指摘した。このメリッに開示されていない主題をクレームしているため、

トは、1 つめの化学式の広範化の例を用いて説明さ

優先権書類およびその後の欧州出願が同じ発明に関れていた。より具体的には、第 1 優先日の基礎出願係しない 」という規範を文字通りに適用することは、の第一クレームが何らかの形及び能力を有するとこ

主題を概念で分割することを否定することになるたろの塩素を含む組成物に向けられており、当該優先

め、G1/15 審決の考え方の前提を欠くことになるか権書類には塩素の代替物には何ら言及していない事らである。Beloit v Valmet は、クレームが優先権書例が示されていた。この事例において、さらなる実類に開示された主題を包含していたケースであった

験の結果として、出願人は、技術的効果の実質的なにも関わらず、欧州特許出願が優先権書類に開示さ変化なしに、塩素を臭素、ヨウ素、フッ素で置き換れていない上位概念としての主題をクレームしていえることが可能であることを発見した後、塩素の代たため、優先権書類およびその後の欧州出願が同じ替物として臭素、ヨウ素、フッ素の使用をクレーム

発明に関係しないケースであると扱われてしまい、する出願を第 2 優先日に行ったが、第 2 優先日の優そのことによって、G3/93 の規範が文字通りに適用

先権書類には、これらすべての要素の使用例が含まされ、優先権書類と同じ内容を示す文献が証拠とし

れていた。

28）G
 osteli, Re 872 F.2d 1008, 10 USPQ2d 1614（Fed. Cir. 1989）.

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長に書いた軽薄なものとして拒否される 」という表て、覚書は、出願人が単一クレームに対して複合優

現からは、塩素を臭素、ヨウ素やフッ素に置き換え

先を主張することを許されない場合に、それぞれがハることは自明であることを前提としていたと考える

ロゲングループの要素の 1 つに向けられた 4 つのサブのが自然であろう。そうであるならば、覚書は、優クレームを作成しなければならないことに注目してい先権書類に開示された発明の公表は不利にならないる。しかし、これらのクレームは小学生が教科書で見開示であるということを意図していた可能性がある

つけることができるハロゲンの網羅的なリストを冗長が、この考え方は 1977 年英国特許法 6 条（ 1 ）とパに書いた軽薄なものとして拒否されるため、このようリ条約 4 条 B と整合するものである。

寄稿３

メリットの一つ目であるクレーム増殖の回避に関しなサブクレームは多くのヨーロッパ諸国において認め

12. 日本における国内優先権制度の導入

メリットの二つ目に関し、各国での権利付与後の手続において可能性のある不利な問題について、覚

ここまで、『 上位概念抽出型 』という用語を普通に書は次のように述べている。

用いてきたが、特技懇誌の読者にとって馴染みのあ「 出願人が塩素、臭素、ヨウ素およびフッ素とる言葉であったろうか。特別会員の方々にとっては、

いう 4 つのクレームを放棄してハロゲンクレー

おそらく不知ということはないであろうが、正会員

ムのみで出願を維持するよう強要されて特許がの方々、特に若い方々にとっては初めて目にしたと成立した場合において、出願人の欧州特許が国いう方も少なくなかったのではないだろうか。この

内裁判所で審理されるに際して、侵害被疑者が『 上位概念抽出型 』という観念については国内優先

第 2 優先日と欧州特許出願の実際の出願日との権制度導入時の立法者意思や関連文書を見てみれ

間の本発明の公然実施（ おそらくは特許権者自ば、理解することができる。

身による実施 ）を証明することができたときに、

例えば、 昭和 60 年 5 月 15 日に開催された第 102

何が生じるか検討しよう。

回国会衆議院商工委員会において、志賀特許庁長官

国内法が単一クレームに対する複合優先の主（ 当時 ）は、国内優先権制度導入の趣旨について、張を認めていない場合に当該特許は無効と宣言

基本的な発明が行われた後、さらに研究開発が進めされるが、単一クレームに対する複合優先の主られて付加的な発明や改良発明が行われるという最張を認めている場合には特許は有効と宣言され近の技術開発の実態に工業所有権制度を合わせるたるであろう。

めであると述べられている 30 ）。また、第 102 回国会

同様に、2 つの優先日の間に塩素の実施例が参議院商工委員会では、次のように分かり易い説明

公然実施された事実が判明した場合にハロゲンをされている。

クレームは第 1 のタイプの国では無効と宣言さ「 例えばある基本的な出願が行われます。それ

れ、 第 2 のタイプの国では有効である。2 つのについて、例えば最初の出願について補正をし優先日の間に 4 つの実施例すべてが公然実施さて、つけ加えていくということを仮に考えてみれた事実が判明した場合に第 1 のタイプの国でた場合に、その補正が要旨変更になりますと補はハロゲンクレームが無効と宣言され、第 2 の正が認められないということになるわけでござタイプの国では第 138 条（ 2 ）に従って塩素の実

います。それでは、独立の出願をすればいいで施形態に限定されることになろう。」 （ 翻訳ははないかということになるわけでありますけれど

筆者による。）

も、その独立の出願をした場合に、前の出願が29 ）覚書には、進歩性に関する攻撃について明示的に公開されるわけでありまして、それとの関係かは言及されていない。しかし、「 小学生が教科書で見らいって、どうも進歩性というものがないといつけることができるハロゲンの網羅的なリストを冗うことから、特許要件がないということから拒29）Memorandum M 48/I, Section C. p.4.
30）第 102 回国会衆議院商工委員会会議録第 16 号 22-23 頁。

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欧州特許条約における部分優先制度 〜『上位概念抽出型』
復活を果たし、再び『傘』
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られないであろうと覚書は説明している。

絶されるというケースがかなりあるということ

利用分野の広範化の事例に関する説明である。

になるわけであります。したがって要旨変更で「 出願 1 においては、『 懐中電灯 』の構造としてもできない、あるいは新出願としても難しい、

具体化したので、そのまま考案として把握しク

そういう発明というのが出てくるわけでありまレームした。その後、『 電動歯ブラシ 』等の二次す。…そこで、そういうことを解決して、網羅電池を電源とする電気機器一般に利用しえる可的に特許を認めていく、そういう仕掛けをつく

能性を見出したので、この『 電動歯ブラシ 』のることが必要ではないかということで考えたの実施例を追加し、クレームを拡大した出願 2 をが、この優先権制度でございます。」

行う。考案の要部である『 充電回路部 』の機能

31 ）は、出願 1 に開示されている。」

また、特許庁工業所有権制度改正審議室は、上位
概念抽出型の優先権の利用態様を次のように説明している。
「 実証された複数個の着想が基礎となって別個の着想に到達する場合がある。このような場合には、着想が得られ次第その都度出願しておき、これらを基礎とした新しい着想（ 上位概念 ）が得られた際にそれらをまとめて出願することにより、より広い範囲の権利を取得することができる。
（ 注 ）先後願関係の判断

優先主張を伴う出願

Ⅲの優先日は、クレーム A0 のうち A1 部分は d1，
A2 部分は d2，残りの部分は d3 となる。」32 ）これらの資料からは、FICPI 覚書が指摘したのと同じように、包括的『 OR 』クレームについて複合部
分優先を認めるメリットというものを、日本における国内優先権制度の導入を担った方々が認識していたであろうことを十分に推測することができる。
さらに、これに呼応するかのように日本特許協会

思うに、JPO の審査実務は EPO のケースローにから公表された文書 33 ）には、上位概念抽出型につい呼応して変遷を遂げてきた。JPO が EPO から大きて実に 15 もの具体的事例が挙げられており、奇しくく影響を受けた要素の一つは予見可能性の確保といも、FICPI 覚書で示されたものと同様に、a ）化学式

うことであろう。優先権の審査実務についても、1の広範化、b ）数値範囲の広範化、c ）利用分野の広つのクレームについての複合部分優先は（ 形式上又範化といった並びで説明がされていた。次の説示は、は事実上の ）選択肢ごとでなければ認められないと

31）第 102 回国会参議院商工委員会会議録第 8 号 6 頁。
32）特許庁工業所有権制度改正審議室「優先権制度の導入」発明 82 巻 9 号（1985 年）32 頁。
33）特許委員会第 2 小委員会『PCT 改正及び国内優先権制度導入に伴う特許法等の一部改正について −その内容と利用方法−』（日本特許
協会、1985 年）。

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見の影響を受けていることは想像に難くない。10 年

同盟におけるグレースピリオド導入を主眼として 4前、筆者は、この状況に危機感を覚えた。10 年前は、条 J を創設しようとの議論がされた時以来のことで新規事項判断が厳格であったことに加えて進歩性がある 35 ）。4 条 J の議論の後、日本が論文発表等を対否定され易い状況にあったからである。一方、現在

象に加えて新規性喪失の例外を拡大する一方で、は然程の危機感は抱いていない。近時の新規事項判

元々グレースピリオドを有していたドイツは逆にグ

断はかなり柔軟になったと思われるところ、例えば、

レースピリオドを廃止した 36 ）。特許制度は、本発明

日本特許協会が掲げた『 懐中電灯を電気機器にクの開示の日から開示された発明に関連する特許出願

レーム拡張する事例 』については、実施例を追加せの公開日までという『 待機期間 』を本来的に有する。

ずに補正のみで対応できる可能性も高いと思われる

この『 待機期間 』に、第三者は、発明者が開示したからである。

発明を使用する際に発明者の特許を侵害しているか

しかし、権利範囲に新たに含まれることになる対否か、開示された発明に関する特許出願がなされた

象を曖昧にしたままクレームを拡張する補正を行う

か否か、出願のクレームがどのようなものであるかという対応よりも、新たに含まれることになる対象を知ることができない。グレースピリオドは、このを明らかにしてクレームを拡張する部分優先の方がような『 待機期間 』を延長するというのが欧州の懸潔いものを感じるし、第三者にとっての予見可能性念である。しかしながら、部分優先は、このようなも確保され易いのではないかと個人的には考える。

『 待機期間 』を延長しない。出願人による優先期間

また、化学やバイオ分野等、サポート要件や実施可中の事実を認識している第三者は、優先日の 18ヶ

能要件が厳しく問われる技術分野においては、種ク

月後に優先権を主張する後の出願の内容を知ること

レーム（ spiecies claim ）を属クレーム（ genus claim ）になる。第三者は、後の出願のクレームが基礎出願に拡張補正することは略不可能であり、現在の補正のクレームと同一であるか、基礎出願のクレームと実務にあっても上位概念抽出型の優先権主張の意義比較して広がっているかに関わらず、出願公開までは大きいと思われる。

その内容をどのみち知ることができないため、結局のところ、第三者の置かれる状況は影響を受けない訳である。

13. 終わりに欧州がグレースピリオドを導入できないというの
EBoA が、覚書が EPC88 条（ 2 ）の第 2 文の基礎であれば、 なおさらのこと、G3/93 意見の規範はとなる立法趣旨を表明するものであると認めるので『 AND 』クレームについてのみ適用されるべきであっあれば、部分優先の効果を包括的『 OR 』クレーム全て、『 OR 』クレームについては、当該規範が適用さ体に対する進歩性に関する攻撃を回避できるものとれないことを確認し、FICPI 覚書での意思を遵守す

解釈すべきであろう。ただし、その場合には、保障べきであろう。

されていない利益が出願人に与えられるという問題

発明という行為は難しく、最初の出願で止まるもや第三者に対する確実性を低下させる可能性というのではなく、発明の内容が優先期間中に変化し、場問題についての議論が再燃する可能性がある。

合によっては拡張することも一般的に起こり得る。

ところで、グレースピリオドの議論に関しては、

口頭審理での控訴人の言葉である。そうした中で、その導入によって法的不安定性の増加に対する懸念

最初の出願をした後も発明者に引き続き発明を秘密34）ただし、新たに実施の形態が追加された場合には、当該追加された実施の形態に対応する部分について、それ以外の部分とは別に優先権の主張の効果を判断するとの例外がある。かつて、「実施例補充型」と呼ばれた類型であり、関連する事件として、有名な東京高判平成 15・10・8（平 14（行ケ）539 号）〔人工乳首〕がある。
35）拙稿「幻のパリ条約 4 条 J −パリ同盟におけるグレースピリオド導入の試み−」パテント 68 巻 2 号（2015 年）99 頁。
36）しかし、ドイツ実用新案法には現在でもグレースピリオドが残されている。すなわち、ドイツ実用新案法は、3 条 1 項に先願主義制度の下、優先日前 6 月以内の発明者等による公開を積極的に先行技術として考慮しないとの規定を置いている。

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欧州特許条約における部分優先制度 〜『上位概念抽出型』
復活を果たし、再び『傘』
理論に踏み出せるか〜

が屡々聞かれる。これは、リスボン改正会議でパリ

寄稿３

いう整理になっているが 34 ）、G2/98（ 同一発明 ）意にさせることを強いることは適切であろうか？ このを早期に求められるアカデミアにとっては切実であことは、特許制度の基本的な目的の 1 つである情報

るが、欧州において、これに効率的に対処する術はと技術の迅速な普及を促進するためのものといえる殆どない。筆者は、日本や米国に比べて、欧州におであろうか？ 1911 年ワシントンでのパリ条約改正

いてこそ『 傘 』理論が実践されることが重要であると会議において、最初の発明の改良を追加特許出願に考えている。優先権は権利であって、これに制約をよって手続しなければならない事態を避けるために、課すことはできないと公言した欧州特許庁が、発明複合優先が初めて提案された。一方、欧州特許条約

者保護へ向けて、さらなる一歩を踏み出すことを期は、1963 年 11 月 27 日にストラスブールで署名され待してやまない。

た特許実体法を統一するための条約で言及された37 ）追加特許制度 38 ）を採用せずに、域内優先権を採用した。そのことの意味を考える必要があるであろう。
かつて、日本や米国においても『 傘 』理論は存在した 39 ）。しかし、優先権書類の内容の開示によって

profile

特許が拒絶されることのないという『 傘 』に求められ

柴田 和雄（しばた かずお）

た機能の多くは新規性喪失の例外やグレースピリオ

平成 3 年 4 月
特許庁入庁（審査第二部事務機器）
平成 7 年 4 月
審査官昇任（同上）
平成 7 年〜 8 年
英国留学
平成 12 年〜 15 年 JETRO デュッセルドルフ
平成 17 年 10 月
審判官昇任（4 部門）
平成 18 年～ 19 年 弁理士試験委員（条約）平成 29 年 4 月から現職

ドに自然に引き継がれたように思われる。すなわち、日本や米国では、新規性喪失の例外やグレースピリ
オドによって、自身の開示によって特許を受けられなくなるといういわゆる自爆という事態を最小限に抑えることが可能である。自爆の問題は発明の開示

37）Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention.
38）追加特許制度については、原特許が公知となっていたとしても当該公知事実からの進歩性を問われない（ただし、新規性は要求される）という制度が国際的にみて標準であった。追加特許制度が現存するオーストラリア、トルコ、インドには、その旨、法律に規定されているし、かつて追加特許制度を有していた英国やフランスの特許法にも、その旨、規定されていた。
39）東京高判平成 5・6・22（平成元（行ケ）115 号）知的裁集 25 巻 2 号 225 頁〔光ビームで情報を読み取る装置〕（最判平成 10・7・17（平 6（行ツ）26 号）において認容）、In re Ziegler , 347 F.2d 642, 146 USPQ 76（CCPA 1965）.

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