１ 特許の分割･補正制度の在り方に関する調査研究

補正制度及び分割出願制度の見直しについては、制度の国際的調和、出願人間の手続の公平性の向上、フロントランナーの戦略的（多面的）な権利取得支援及び権利取得に係る出願人･特許庁の負担の軽減等の観点から、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会特許戦略計画問題ワーキンググループにおいても議論が行われ、「補正制度及び分割出願制度の見直しの方向について」（2004年10月）としてまとめられ、検討課題についての整理がなされるとともに、更なる検討を必要とする課題も指摘された。
このため、本調査研究においては、分割出願制度についての時期的･内容的制限の緩和についての分析、検討を行うとともに、米国特有の制度である一部継続出願制度及び米国型のグレースピリオドの我が国への導入について検討を行い、更には拒絶理由に対する応答期間等について及び分割出願制度と拒絶査定不服審判制度との関係についても種々の観点から、より具体的な検討及び分析を行い、それぞれについての具体的な提案も行った。
今後は、本調査研究の結果に基づく更なる検討がなされ、特許制度の具体的施策の立案に当たっての基礎となることが期待される。にとらわれず査定後の分割可能期間を確保すること等の法Ⅰ．調査研究の趣旨制面での検討が必要と考えられる。また、欧米では、特許許我が国の特許の分割制度は、以前から時期的制限及び内可通知後に3月程度の期間、出願の分割ができることから、容的制限が厳格であるため、戦略的な特許取得の障害とな同様に3月程度とする案も考えられる。一方、審判段階におり、フロントランナーの適切な保護に欠けるのではないかとのける分割可能期間については、従来のとおりとしてもよいので指摘がなされている。このため、産業構造審議会知的財産政はないかと考えられる。

策部会特許制度小委員会に設けられた特許戦略計画関連問題ワーキンググループ（以下、「特許戦略WG」という。）に２．制度濫用防止策等についておいても、補正制度及び分割制度の見直しに関する議論が分割出願の時期的緩和に伴い、分割出願の増加が考えら行われ、平成16年10月に「補正制度及び分割出願制度の見れ、これに対する負担の軽減策や制度濫用防止策の具体的直しの方向性について」がまとめられ、補正制度及び分割出検討を行った。具体案として、①新規事項を含む分割出願の願制度及びこれらに密接に関連する検討課題についての考取扱いの合理化、②分割出願の手続負担の軽減策、③もとえ方の整理がなされ、更なる検討課題も指摘された。本調査の出願の拒絶理由通知の分割出願への効力、④もとの出願研究においては、特許戦略WGでの議論を踏まえつつ、産業の公開に伴う分割出願の閲覧、⑤特許庁電子図書館におけ競争力の強化や更なる国際調和等を推進すべく、諸外国にる分割の親子関係情報の付与、⑥分割出願の優先着手につおける分割制度（継続的出願制度等の類似の制度を含む）いての検討を行った。特許庁の業務負担の過大な増加にも等に関する調査を行うとともに、我が国における制度の今後の配慮しつつ、各種の方策を講ずることが望ましいと考えられ在り方について、より具体的に検討することを目的とする。

る。

Ⅱ．分割出願制度の時期的制限の緩和について

３．分割出願制度の活用策について特許査定後の分割出願については、企業の研究開発との関係（例えば、市場製品との関係や技術標準規格との関係）

１．分割の時期的制限の緩和の詳細からニーズがあると考えられ、また、審査請求期間が７年から特許査定後及び拒絶査定後の一定期間に分割出願を認3年に短縮され、手続を早める必要もあることからも、有益でめるとすることに関し、「一定期間」についての具体的検討をあると考えられる。一方、拒絶査定後については、分割出願行った。まず、「特許査定又は拒絶査定の謄本到達の日からの機会を得るためだけの拒絶査定不服審判請求をなくすこと30日以内」が一案として検討された。これは特許の設定登録ができるという利点が考えられる。また、欧米においては特許料の納付期間や、拒絶査定不服審判請求の期間等との整合許可通知後においても出願の分割をすることができ、国際調性を考慮したものである。ただし、特許庁に係属するか否か和の面からも望ましいと考えられる。

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Ⅲ．分割出願制度の内容的制限の緩和についてに除去されるという事情は、米国の場合と同様であると考えられる。そして、ターミナル･ディスクレーマーの提出により、例
えば分割出願とその原出願との間で、実質同一に該当する

１．諸外国における発明の同一性の取扱い

複数の発明が特許を受け得るとなれば、出願人の立場から同一発明の取扱いについては、まず、米国においては、すると、「第二防衛線」の構築、発明が特定対象についてのも「同一発明型」と「自明変形型」とに分けられ、「自明変形型」のであることの明示、概念的に近接した発明の範囲についてかつ出願人同一の場合に限り、ターミナル・ディスクレーマーの権利の獲得、権利の周辺拡張、別カテゴリの実質同一発を宣言することにより、ダブルパテントを回避することができる

明についての権利の獲得、等々、多様な特許取得戦術を展といった制度を採り入れている。EPC加盟国においては、そ開することが可能になり、結果、隙間のない権利取得に資すの判断基準等に若干の差異は見られるものの、基本的にると考えられる。その一方で、出願分割頻用の招来といったEPCにおける規定に沿ったものとなっており、出願日が同一間接的な弊害への懸念は否定しきれないが、分割要件の適かつ出願人が同一の場合は、二以上の同一の特許が存在切な運用等により、かかる弊害の除去も相当に可能であるとすることを認めており、出願日が同一かつ出願人が異なる場見られる。このようなことから、我が国へのターミナル･ディスク合は、いずれか一つを選択あるいは補正により別発明とする

レーマー制度の導入を積極的に検討することは、十分合理こととされており、出願日が異なる場合は新規性の判断として的なことと考えられる。

取り扱うこととされている。その他の国々においては、出願日や出願人の異同の他に、発明者の異同により同一発明の取３．一物一権の原則との整合性扱いを区別したり、出願人の異同により同一性の比較対象を民法上の物権は一つの物につき一つの権利が発生する区別したりと、その国に応じた特徴的な制度を採り入れてい一物一権を原則とし、特許権も物権と類似の性質を有するこる。日本においても、今後、フロントランナー保護等を目的ととから、特許法においても、この原則を踏まえるべきと考えらした、同一発明の取扱いについての見直しの議論をする際れる。また、民法上の物権においては、例えば、ある土地Ａのには、諸外国の制度の特徴とその理由も十分に考慮し、新た所有権が別々の複数の権利として複数人に帰属することのな制度･運用の導入について検討を進めるべきであると考えないよう、土地Ａの所有権は一権利であるとして取り扱うことられる。

に関して、特に難しい点は見られないが、特許権は技術的思想である発明に対して付与される無体財産権であるため、権２．米国のターミナル･ディスクレーマー制度

利設定に際し、「技術的思想」をもとに判断されることから、民ターミナル･ディスクレーマーとは、特許権の存続期間のう法上の物権と比べて難解な点が発生する。ここで、特許権にち終期に至る一部を放棄する宣言であるが、同一譲受人においては、同一内容の権利が複数存在しないようにするため係る自明型の二重特許の拒絶理由（判例法上のダブルパテに設けられた規定が特許法第39条であり、分割出願制度のントの拒絶理由）が生じている場合、両特許所有者共通を権内容的緩和として、実質同一発明の出願分割を可能化する利行使の前提とする条項を含むターミナル･ディスクレーマー

ことの検討においては、民法上の一物一権の原則との整合の提出を条件に、かかる拒絶理由の回避が認められ、同一性を考慮する必要がある。さらに、「発明の同一性」について人が、一方から見て他方が自明である、別出願に係る二発明は、特許法第29条の2、第44条の規定とも関連があり、発明のについて、特許権を有することが許容される。米国でも、ディ同一性に関する要件を変更する際には、それらの規定へのスクレーマー制度の制定法化からしばらくの間は、自明型の影響も十分に留意しなければならない。

二重特許を許容することについては、種々の弊害の懸念が分割出願の内容的緩和を目的とした、第39条第2項の要提起されていたが、権利所有の一体を課すターミナル･ディス

件の緩和については、具体的には次のような方法が考えられクレーマーによって、基本的にこれらの弊害は除去され、かる。（案1）「実質同一」の適用範囲を小さくするよう運用を改めえって出願人の利益のみならず公衆への利益（出願人の発る案。法改正の必要がないメリットがある一方、特許法第29条明開示付加がもたらす利益）も期待できると理解されるに至っの2においても、「同一」の文言が用いられており、特許法第ている。我が国では、特許法第39条の規定にいう発明同一と39条だけでなく、特許法第29条の2における「同一」の射程にされる場合は、原則、米国において自明型の二重特許の拒も影響が及ぶと考えられる。（案2）同一出願人については、絶理由が生じる場合よりも限られるため、ターミナル･ディスク特許法第39条第2項の要件を満たす必要がないこととする

レーマーの提出による救済の必要性は、米国の場合よりは少案。出願人は、自身の複数の発明について、実質同一でないであろう。しかしながら、二重特許に係る弊害が権利所あったとしても権利取得できる。さらに、同一内容の複数の権有の一体を課すターミナル･ディスクレーマーによって基本的利が複数の者へ分離移転される問題を解決するためには、

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米国に見られるようなターミナル･ディスクレーマーの導入も考えられる。

Ⅳ．米国の一部継続出願制度・グレースピリ
オドの導入について

また、特許法第44条に、二以上の発明につき出願の分割明がもとの出願の発明とは別のものであると解されるが、同一

１．米国の一部継続出願制度・グレースピリオドの概要

発明について出願分割を認めるときには、本条文との整合に米国の一部継続出願は、もとの出願に開示されている事をすることができるとされていることから、分割の対象となる発項はもとの出願日を基準に、新たに追加された事項についてついても留意すべきと考えられる。

は一部継続出願の出願日を基準に特許要件が判断されると４．分割出願制度における同一発明の取扱い－技術標準化との関係－いう制度である（権利期間はもとの出願日から20年）。一方、グレースピリオドとは、発明の公表から特許出願するまでに認特許権者による多面的かつ十分な権利保護を目的としためられる猶予期間を定めたものであり、自らの公開公報につ実質同一発明の出願分割の可能化について、その一例としいても1年のグレースピリオドが適用されることが特徴の一つて技術標準における必要性が挙げられる。技術標準に連動である。一部継続出願、出願公開制度、及びグレースピリオドした特許権の権利化活動はおおむね以下のように進められの関係を考えた場合、米国においては、もとの出願が公開さる。すなわち、ある技術標準が確定し、規格書が発行されるとれてから1年間は、もとの出願の公開公報によって後の一部新規出願をしてもその内容は新規性喪失のため権利化でき継続出願で新たに記載された改良発明が拒絶されることはなないので、その時点で係属している出願をもとに補正等によいため、もとの出願が出願公開されるまでの1年6月と合わせり、規格書の表現をカバーする特許権の成立を目指す。一て2年6月の間は、一部継続出願に改良発明等を加えること方、規格書発行までの段階では、最終的な技術標準の姿がができる。これは、日本の国内優先権制度の1年間と比較す不確定であることから、多くの状況変化に対応できるように、ると、改良発明等を加えることができる期間が長いといえる。

かつ権利内容はまだ確定させないような行動を取らざるを得

また、米国の出願公開制度には、出願人の請求により出願をない。特に技術開発時期が早く、技術標準化の動きが遅い

非公開とできる例外措置があるため、非公開とされた出願に場合には、既出願が査定時期に至っている場合もあり得るた

ついては更に長期間、一部継続出願のメリットを享受することめ、将来の不確実性に備えての分割出願をし、後日規格書ができる。の表現に近いクレーム表現で特許権を確保できる可能性を行った場合、現状では日米における同一発明に対する取扱

２．米国の一部継続出願制度・グレースピリオドの問題点いの相違により、米国においてはターミナル･ディスクレー（1） 米国実務の観点から残さざるを得ない状況となる。このような状況下で分割出願をマー提出を条件に権利化可能なものが、我が国においては一部継続出願は、米国における特許出願の実務におい｢実質同一｣として権利化できない場合が発生し得るため、実て、ほとんどの場合、審査官に提示された拒絶理由を解消す質同一発明に対する分割出願の可能化が望まれる。

るために利用されていると考えられる。ただし、バイオテクノロ

なお実質同一発明に対する分割出願を認めた場合、技術ジーのように研究に時間を要し、大学の研究が基礎になる場

標準と特許の関係における問題の一つとして、権利数の水増合が多い分野が重要になってきており、積極的に一部継続しが挙げられる。技術標準に係るパテントプール内のロイヤリ出願を利用して、戦略的に研究開発と出願を行う場合も増え

ティ配分は多くの場合、供出権利数を基本に決定されるが、ている。一部継続出願の出願人にとっての有用性を、改良をロイヤリティ配分のルールは、本来的にはパテントプールの加える目的の場合を例に取って考えると、米国のグレースピリ

当事者間で自主的に決定すべき事項であり、特許法上で何オド制度の下では、一部継続出願を利用して、最初の出願らかの規制を設けることは不要ではないかと考えられる。

日から2年半にわたって、改良を追加することができる。また、技術標準に係る活動を含め、事業活動がグローバル化し拒絶理由を解消する目的について考えてみると、例えば日ている現在、欧米に比べて日本でのみ不利（権利が取れな本の出願から1年後の米国出願後、1年半の間（日本の出願い）になるという事態が発生する可能性は改善すべきであり、日から2年半）は一部継続出願を利用して、拒絶理由を回避

さらに、日本がリーダーシップを発揮して先進な特許制度をすることができ、多くの場合、米国に出願して1年半の内に導入することで、アジア諸国の特許制度改訂に対する好影響は、最初のオフィシャルアクションが到来することを考えると、をもたらすことが期待される。

もし米国のグレースピリオド制度がなければ、一部継続出願制度の有用性は少ないと考えられる。
このように、米国での一部継続出願制度の有用性は、特に

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米国においても出願公開制度が採用された以降は、そして、合物が開発中止となるリスクを考慮して、バックアップ化合物大学発の研究成果の保護が重要になっている現在では、グの検討を更に数年にわたり行うこともある。日本に一部継続レースピリオド制度を前提として担保されていると思われる。し出願制度が導入されたとしても、出願公開制度を考慮すればたがって、日本への一部継続出願制度の導入を考えた場

国内優先権制度と比較して半年間の猶予ができるのみであ合、発明保護強化の明確なシグナルとなると考えられる一るが、グレースピリオドの期間及び対象が拡大されれば、出方、その有用性を担保するには、米国型のグレースピリオド願人の利用価値が増大する。一方、第三者のサイドに立ての導入も必要ではないかと思われる。

ば、改良発明が次々に追加され、しかも記載要件が緩和され（２） ユーザー（日本企業）の観点かられば実質的に発明基準日が繰り上がることにもつながりかね

米国の一部継続出願の日本への導入の是非について、グない。このため、一部継続出願制度については、先願主義のレースピリオドと併せて導入する場合、更にダブルパテントも堅持及び権利確定手続に配慮した制度とすることを前提とし見直しを行う場合、等々を想定した上での具体案の検討をて議論すべきであると思われる。

行った。フロントランナー保護のみを前面に出すのであれ（４） 米国における一部継続出願制度の活用実態と問題点

ば、米国のように一部継続出願を導入するとともにグレースピ大学及び企業、特に一部継続出願制度の活用頻度が高リオドの見直しなどを併せて行わないと余り効果的でないと考いと思われる大学及び企業においても、自身では一部継続えられる。しかし、このような案では、第三者保護の観点から出願制度の活用頻度が高いとの認識はなく、戦略ありきとい見ると過大な監視負担を招き、著しくバランスを欠くとともに、うよりは、開発特性（特にバイオ分野や薬品分野など）に合わ審査負担の増大、国際調和の観点からも疑問が残る。いたせて出願から特許発行までの手続をした結果として活用が多ずらに制度を複雑化することになると考えられる。

くなっていると理解しており、必ずしも好ましいものではないと第三者保護及び国際調和の観点から考えると、分割出願考えているというのが実態であった。特許期間のシーリングとの時期的緩和と併せて、実質同一のダブルパテントを認める公開制度の導入により、一部継続出願制度の魅力は減少しという案が考えられる。これは、フロントランナーの多彩な特許ているとの認識もあり、また、訴訟で不利になる可能性を高め取得戦略（隙間を埋めるような包括的で漏れのない特許網構るリスクや、特許期間が短くなってしまうという大きなデメリット築）に資すると思われ、また、親出願の明細書・図面の範囲があるとの共通認識があるというのも実態であった。米国の一外には権利が拡がらないため、第三者に不測の損害を与え部継続出願制度と同様の制度を日本へ導入することを考えることも少なく、国際的にも調和が取れるものであると考えらた場合、日本の制度と米国の制度との単なる比較による検討れる。このように、一部継続出願を導入するのではなく、分割だけでなく、先発明主義と先出願主義の考え方の違い、日本出願の時期的緩和と併せて、実質同一のダブルパテントを認の特許庁と米国の特許庁の役割･立場の違い等、より広い意めることが最も現実的であり、知的財産立国を目指す日本の味での比較も考慮した上で、検討を行うべきではないかと思法制度にも合致するのではないかと思われる。

われる。

（３） 製薬業界の観点から（５） 一部継続出願制度についての米国専門家の見解

グレースピリオドに関しては、製薬企業における発明として一部継続出願は、新規事項を追加するものであるが、親出は、病院内で実施される臨床試験段階において新たな医薬願にサポートのあるクレームは特許法第120条の規定により用途が見いだされることがあり、更には、発売後の追跡調査親出願の出願日の利益が得られる。親出願に潜在的段階において新たな医薬用途や使用方法が見いだされるこ(inherent)に記載のあるものも含まれる。ここで｢潜在的に｣サともある。臨床試験に際しては、秘密保持契約を締結するなポートがあるとは、当該内容が親出願に記載されていなくてど新規性を喪失しない努力を行っているが、近年、臨床試験も、当業者であればあたかも記載があったと認識できることでを行うに際して、インフォームドコンセントの発達により患者さある。さらに、｢潜在的に｣記載があるとは、その可能性がある

んが臨床試験の内容を充分認識できるようになったことから、ということのみでは不十分ではあるが、自然な結果として明細意に反して公知となる可能性は否定できないため、新規性喪書等の開示事項より問題となっている機能に至ることが確か

失の例外としての検討が必要であると考えられる。一方、市らしい場合には、当該開示で十分である。

販後の臨床データの蓄積の具体例としては、複数の医薬の組合せや投与間隔・投与量等に特徴があるものが挙げられ

３．諸外国の国内優先権制度る。秘密保持契約の締結が困難であり、新規性喪失の立証もフロントランナーによる特許権の戦略的取得を促進するた

困難な状況なこともあり、やはり新規性喪失の例外としての検めの一つの手段として、例えば、国内優先権の時期的緩和討が必要であると考えられる。

や仮出願制度の導入を行うことが挙げられる。そこで、諸外一部継続出願制度については、製薬企業の場合、開発化国の国内優先権制度･仮出願制度、特に制度導入の背景に

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ついての調査を行った。諸外国の国内優先権･仮出願制度等を導入した背景としては、パリ条約上（第4条）の優先権による外国民が享受できる利益と、内国民の状況との不平等を是正することを、共通した主な目的としており、それに対応し、優先期間（適用期間）を先の出願から12か月としている。
日本においても、今後、フロントランナー保護等を目的とした、国内優先権制度の見直しの議論をする際には、諸外国との国際調和を十分に考慮したものとすべきであると考えられる。

Ⅴ．拒絶理由に対する応答期間等について拒絶理由に対する応答期間の延長については、延長を認めるニーズ及びメリットがある一方、モラルハザード防止も必要であることから、延長期間に応じた累進的な料金の支払いを前提に延長を可能とする方向での検討が妥当と考えられる。制度設計の際には、諸外国が採り入れている制度も参考になるものと思われる。応答期間に応答がなかった場合については、拒絶査定ではなく「みなし放棄」又は「みなし取下げ」とすることが一案として考えられる。また、応答期間の内外人格差については、当該格差をなくす方向で検討することが一案である。

Ⅵ．分割出願制度と拒絶査定不服審判制度との関係
分割出願制度の緩和の方向性は、分割制度と拒絶査定不服審判制度との関係において、各々の制度趣旨を十分発揮した健全な活用が図られる契機となるものであるが、その一方で、制度設計ないし運用上において留意すべき点も多いものと考えられる。今後、拒絶査定後の一定期間に出願の分割を認めるべき、との方向性を踏まえて、分割の要件緩和による影響、分割と審判請求との棲み分け、審判係属中の分割、さらに審査と審判との関係に留意しつつ、検討を進めることが必要であると考えられる。
（担当：研究員 前田浩夫）

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