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知的財産の更なる活用の在り方に関する調査研究

近年、国境を超えた企業再編の活発化等に伴う特許権の移転の増加や、ライセンスの拡大が見られる。そうした中、ライセンシー保護の観点から、特許出願段階におけるライセンスに係る登録制度の創設、通常実施権の登録に係る登録事項の開示の制限といった制度改正が行われた。この改正時に議論がなされたものの、引き続き検討すべき事項として、特許を受ける権利の更なる活用のための法制度の在り方及び独占的なライセンスに関する法制度の在り方の二つの論点が挙げられた。
本調査研究は、このような背景を踏まえ、特許を受ける権利の更なる活用のための法制度の在り方及び独占的なライセンスに関する法制度の在り方等について、委員会による検討、諸外国への質問票及びヒアリングによる調査、我が国でのアンケート及びヒアリングによる調査を行い、知的財産の更なる活用の在り方について調査研究を行ったものである。

Ⅰ．ライセンスに係る制度の在り方について

２．現行制度の概要
特許法上、特許権者以外の者が特許発明を実施する権利として、通常実施権と専用実施権が規定されている。

１．はじめに（１）通常実施権の対抗に係る制度

近年、イノベーションのオープン化が進展する中、知的財産の活用方法の一つとして、ライセンスの重要性がます

通常実施権は、許諾契約により効力を生じるが、登録が第三者対抗要件とされている。

ます高まっている。実施を許諾された特許発明は企業等にそのため、通常実施権者は、通常実施権が許諾された特とって事業の根幹にかかわることも多く、当該特許発明を許権が譲渡された場合等において、当該通常実施権を登録実施できなくなった場合は重大な損害が生じることがある

しておかなければ、特許権譲受人等から差止め等の権利行ことから、ライセンスの法的保護の重要性は高い。

使を受け得ることになる。

現行制度では、特許権の通常実施権は、特許庁に登録しておかなければ第三者に対抗することができないが、実務（２）独占的ライセンスに係る制度（ⅰ）専用実施権
専用実施権は、特許権者以外の者が独占的かつ排他的にの実態からすれば、登録は事実上困難であるとの指摘がある。こうしたことから、通常実施権者を適切に保護する観特許発明を実施できる権利である。
専用実施権の設定は、設定契約のみでは効力は生じず、点から、通常実施権の対抗制度の見直しが求められている。
また、実務においては、ライセンシーを単一に限定する、設定の登録をしなければ効力は生じない。

いわゆる独占的ライセンスが見られ、①現行特許法におい専用実施権者は、その独占性を第三者に対抗することがて独占的ライセンスとして規定されている専用実施権と、できる。また、専用実施権者には、第三者に対する損害賠②特許法上は通常実施権であるが契約によりライセンシー償請求権や差止請求権が明文により認められている。

を単一に限定する「独占的通常実施権」という二つの形態

なお、専用実施権の主な登録事項には「専用実施権者のが利用されている。しかし、専用実施権は登録が効力発生氏名等」「専用実施権の範囲」等があり、登録事項はすべて要件とされている点で利用しにくいこと、独占的通常実施一般に開示されることになる。

権では実施権者の保護が不十分であることが指摘されてい（ⅱ）独占的通常実施権
独占的通常実施権は、特許法上はあくまでも通常実施権る。こうしたことから、実務の実態に合致した制度を構築する観点から、独占的ライセンスに係る制度の見直しが求として整理され、許諾契約により効力が生じる。
独占的通常実施権者は、独占性を第三者に対抗することめられている。

はできない。また、独占的通常実施権者に損害賠償請求権

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及び差止請求権を認める旨の明文規定は存在しないところ、したがって、通常実施権者の権利を適切に保護すること①損害賠償請求権については、多くの裁判例において認めができるよう、登録対抗制度を見直し、実務の実態に適合られており、②差止請求権については、裁判例の多数は否し、かつ、諸外国の制度に調和した新たな対抗制度を導入定しているが、債権者代位による差止請求を認めた裁判例する必要がある。

も存在する。

（２）諸外国の主な制度
米国及びドイツにおいては、ライセンシーは、ライセン

３．通常実施権の対抗制度の方向性についてス契約を立証すれば、登録等の何らの公示なくして当該ラ（１）問題の所在イセンスを第三者に対抗することができる。

（ⅰ）登録対抗制度の問題点

フランス、英国及び中国においては、ライセンシーは、産業界からは、通常実施権の登録は現実には困難であるとの指摘がなされており、その理由として、①ライセンス登録を備えなくとも、ライセンスの存在について悪意の第三者に対しては当該ライセンスを対抗できる。

契約においては、特許権のみならずノウハウ等も含めた多韓国においては、ライセンシーは、登録をしなければ、数かつ多様な知的財産が個別に特定されずに一括して対象当該ライセンスを第三者に対抗することができない。とされることが多いこと、②登録に一定のコストや手間が（３）制度の選択肢

かかり、頻繁に行われるライセンス契約の締結のたびに登登録は現実には困難であることからすれば、対抗に登録録をすることは負担が大きいこと、③契約内容が更改されが必要とされない新たな対抗制度が導入されるべきである

る場合等において、その都度登録を行うことは負担となる

ところ、以下の制度の選択肢が考えられる。

こと、④ライセンス契約の存在自体が守秘義務の対象であ（ⅰ）当然対抗制度る場合があること、⑤設定や抹消の登録において、一方当通常実施権者は、登録を備えることなく、ライセンス契事者の協力を得ることが困難な場合があること、⑥多くの約の立証によりその通常実施権を第三者に対抗できるとす

諸外国では登録対抗制度が採用されていないため、国際的る制度。

なライセンスの場面においても、登録の協力を得ることが（ⅱ）悪意者等対抗制度
通常実施権者は、悪意の第三者に対しては、登録なくし困難な場合があること等の実務の実態が挙げられている。
実際に、通常実施権のほとんどが登録されておらず、産業界からは、ライセンサーに破産のリスクがあると懸念さてその通常実施権を対抗できるとする制度。
（ⅲ）対抗要件の緩和
通常実施権者は、登録以外の緩和された対抗要件を備えれる等の例外的な場合を除いては、ほとんどのライセンスることで、その通常実施権を第三者に対抗できるとする制は登録していないとの指摘もされている。
また、実務においては、特許権を譲り受けようとする者度。

は、デューデリジェンスを行うことが慣行となっており、（４）制度の方向性

当該特許権に係るライセンスの有無及び内容については、（ⅰ）基本的な考え方
悪意者等対抗制度又は対抗要件の緩和を採用した場合は、特許権者に直接確認をした上で、譲受人は、通常実施権の登録がなくとも既存のライセンスを尊重することが通例と実務で多用されている包括ライセンス契約において、対抗されている。

可能な実施権と対抗不可能な実施権の区別ができなくなる（ⅱ）登録対抗制度の見直しの必要性おそれがある。また、対抗の可否が第三者の主観により変近年、特許の流通・移転が増大している中、登録の困難わる悪意者等対抗制度や、明確な公示性を伴う対抗要件のさゆえに実務上ほとんど利用されていないと指摘されてい創設が容易でない対抗要件の緩和を採用すると、通常実施る現行の登録対抗制度の下では、通常実施権者が、特許権権者や第三者が不安定な立場に置かれる可能性がある。こを買い取った事業者等から差止請求権を行使されること等

れに対し、当然対抗制度は、通常実施権者を一律に保護すにより、事業を継続できなくなるといったリスクが顕在化るものであるから、悪意者等対抗制度及び対抗要件の緩和することが懸念される。に比べて、予見可能性の高い制度と言える。

● 2 ●知財研紀要2009また、実務では、特許権取引におけるデューデリジェン

４．独占的ライセンスに係る制度の方向性にスが確立していること、特許権譲受人は既存のライセンスついてを尊重することが通例とされていることからすれば、当然（１）問題の所在対抗制度は実務の実態に整合的な制度と言える。

（ⅰ）専用実施権の問題点
独占的ライセンスについては、製薬業界等の産業界や、さらに、以下の法制的・実務的な論点を踏まえ、当然対抗制度を導入することが妥当と考えられる。

自らは特許発明を実施することが多くない大学等を中心と（ⅱ）取引の安全との関係して、その利用ニーズがあると言える。

実務においては、デューデリジェンスの際に原簿のみな専用実施権は、特許法上独占的な実施権として明確に規らず特許権者からの直接の確認をすることが既に通例とさ定されているにもかかわらず、独占的通常実施権に比べてれていることからすれば、当然対抗制度の導入により、デその利用割合は低い。その理由としては、登録が効力発生ューデリジェンスの負担が増加するということにはならな要件とされているところ、①通常実施権の登録が実務上困いと言える。また、特許権者はデューデリジェンスの際に難な理由と同様の理由から、専用実施権の登録が困難であは正しい情報を提供するのが通常であるとの指摘があり、ることに加え、②「専用実施権者の氏名等」「専用実施権のデューデリジェンスにより取得される情報の真実性は、契範囲」といった登録事項は企業の営業秘密にあたる場合が約責任や刑事責任によっても担保可能であること等からす多いため、一般に開示される不利益が大きいことによるとれば、当然対抗制度の導入により第三者の取引の安全が不の指摘がある。

当に害されることにはならないと考えられる。

（ⅱ）独占的通常実施権の問題点（ⅲ）民法の一般原則との関係

独占的通常実施権は、専用実施権に比べ、登録なくして当然対抗制度は、民法の一般原則の例外と位置付けられ効力が発生する点で利用しやすいものと評価できるが、特ることとなるが、①現行の登録対抗制度の利用可能性が極許法上は単なる通常実施権であることから、独占的通常実めて低いこと、②通常実施権者を適切に保護すべき必要性

施権者は独占性を第三者に対抗することができない。さらが高いこと、③通常実施権は、民法が前提とする有体物のに、独占的通常実施権者の権利として、損害賠償請求権に利用権に比べて、他者の権利に対する制約が小さい権利でついては裁判例で認められているが、差止請求権についてあること等からすれば、民法の一般原則の例外として位置は裁判例のうち多数がこれを否定している。そのため、独付けられる当然対抗制度を導入することについては、十分

占的通常実施権は、独占的ライセンシーに独占性の対抗やな必要性と許容性があると言える。

差止請求権を認めるニーズに対応することができていない。

（ⅳ）特許権者等が破産した場合における扱い（ⅲ）独占的ライセンスに係る制度の見直しの必要性

通常実施権を許諾した特許権者等が破産した場合につい以上からすれば、①登録が効力発生要件とされている専ては、破産法上、通常実施権者が「登記、登録その他第三用実施権、②実施権者による独占性の対抗や差止請求が認者に対抗することができる要件を備えている場合」には、められていない独占的通常実施権は、いずれも独占的ライ

破産管財人による契約解除権等の行使が制限される。

センスに関する実務のニーズを十分に満たすものではない

この点、当然対抗制度を導入することとしても、通常実と考えられる。よって、現行制度を見直し、実務のニーズ施権が対抗可能な場合が「第三者に対抗することができるに即した独占的ライセンスに関する制度を創設する必要が要件を備えている場合」に該当することを特許法上明確にある。

規定すれば、破産管財人による通常実施権許諾契約の解除（２）諸外国の主な制度等を制限することができると考えられる。

米国、ドイツ、フランス及び英国におけるexclusivelicense並びに中国における独占実施権については、設定契約により効力が生じ、登録は効力発生要件とはされていない。他方、韓国における専用実施権は、登録が効力発生要件である。

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また、上記各独占的ライセンスのライセンシーには、損あれば、他人に通常実施権を許諾できることが明文により害賠償請求権及び差止請求権が認められている。

認められている。一方、通常実施権者については、他人に（３）制度の方向性

通常実施権を許諾することを認める旨の規定はないが、実（ⅰ）基本的な考え方

務においては、通常実施権者による他者へのライセンスが①我が国の登記・登録制度においては、登記又は登録が広く行われている。

効力発生要件とされている例はほとんどないこと、②諸外（２）問題の所在国においても、登録を効力発生要件とする独占的ライセン（ⅰ）登録制度の問題点

スの例はほとんどないこと、③独占的ライセンシーについ

特許法上は、通常実施権者によるサブライセンスは、特て独占性の対抗及び差止請求権を認めるニーズがあること

許権者がサブライセンシーに対して許諾した通常実施権とから、新たな制度案においては、登録を独占的ライセンス整理されることから、現行の登録対抗制度の下においては、の効力発生要件とせず、登録を備えない独占的ライセンシ

サブライセンシーは、自身の通常実施権を第三者に対抗すーについても、第三者との関係で一定の権利を認めることるためには、直接の人的関係のないことが多い特許権者とが妥当である。の共同申請により登録する手段しかなく、現実的ではない。

そして、登録を備えた独占的ライセンシーについては、（ⅱ）登録対抗制度の見直しの必要性①登録の困難や開示の弊害が指摘されていること、②ライ現行の登録対抗制度においては、サブライセンシーが対センシーに独占性の対抗、差止請求権を認めるニーズがあ抗要件を備えることは困難であるため、登録対抗制度を見ることを踏まえ、登録事項・開示事項を最小限の事項とし直し、新たな対抗制度を導入する必要がある。

た上で、独占性の対抗、差止請求権を認めることが妥当と（３）制度の方向性
通常実施権の登録対抗制度が見直され、登録なくして対言える。
（ⅱ）具体的な制度案

抗可能な制度が導入されれば、サブライセンシーも、特許専用実施権を廃止した上で、新たな独占的ライセンス（「排他的実施権」（仮称））を創設することが妥当であると権者との共同申請による登録を必要とせず、自身の通常実施権を第三者に対抗し得ることとなる。

考えられる。

したがって、通常実施権について当然対抗制度を導入す

排他的実施権は、登録を備えなくとも効力が発生するものとする。そして、登録を備えた排他的実施権者についてることにより、サブライセンシーについても適切な保護を図ることが妥当と考えられる。

は、独占性を第三者に対抗できることとし、かつ、対抗関係に立つ第三者を含むすべての第三者に対する損害賠償請求権及び差止請求権の行使を認めることとする。一方、登Ⅱ．特許を受ける権利等の更なる活用について録を備えない排他的実施権者については、独占性を第三者に対抗できないこととし、かつ、対抗関係に立つ第三者を１．はじめに近年、権利化後の知的財産である特許権のみならず、権除く第三者に対してのみ損害賠償請求権及び差止請求権の利化前の知的財産である特許を受ける権利の経済的・財産行使を認めることとする。
また、排他的実施権の登録事項については、「実施の範囲」的価値が高まっている。こうした中、特許を受ける権利には除き、「実施権者の氏名等」のみとする。開示事項についついては、これを担保とする資金調達や、流通、信託等とては、排他的実施権の「有無」のみを一般に開示し、「実施いった活用のニーズがある。
しかしながら、現行制度においては、①特許を受ける権権者の氏名等」は利害関係人にのみ開示することとする。

利を目的とする質権の設定は禁止されており、②特許を受５．サブライセンスに係る制度の方向性についてける権利に係る登録・公示制度も存在しない。こうしたこ（１）現行制度の概要とから、特許を受ける権利の活用の促進のための制度の見

特許法上、専用実施権者については、特許権者の承諾が直しが求められている。

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２．特許を受ける権利を目的とする質権に係る制（４）制度の方向性

度の方向性について

現行制度において、特許を受ける権利を目的とする質権（１）現行制度の概要

設定が禁止されている趣旨としては、学説上諸点が指摘さ

知的財産を目的とし得る担保権としては、質権及び譲渡れているが、いずれについても、現状においては、必ずし担保等がある。質権については、特許権を目的とすることも妥当しないものと考えられる。例えば、特許を受ける権は可能であるが、出願の前後を問わず、特許を受ける権利利は確定的ではないため、質権の目的とされた場合、質権を目的とすることは明文により禁止されている。

者や第三者に不測の損害が生じるおそれがあるとの指摘がしたがって、特許を受ける権利を担保の目的とするに当あるが、将来債権等の確定的でない債権についても、判例たっては、譲渡担保によることとなる。

上広く質権設定が認められていること、質権者は出願に係（２）問題の所在る不確定性によるリスクを織り込み済みで質権設定を受け知的財産を担保とする融資については、技術力の高い企業が融資を受けやすい等のメリットがあり、一定のニーズるものと考えられることからすれば、この指摘は妥当でないと考えられる。

があると指摘されている。近時では、特許を受ける権利をまた、仮専用実施権等の制度が整備される等、特許を受活用した事業が行われることも多く、特許を受ける権利がける権利の経済的・財産的価値が高まっていること、特許事業評価上高いウェイトを占めるケースも見られるようにを受ける権利には譲渡性があること、産業界では特許を受なってきていることから、特許を受ける権利を担保とするける権利を目的とする担保方法として質権が望まれている融資のニーズも高まっていると考えられる。

こと等からすれば、特許を受ける権利を目的とする質権設

上記のとおり、現行制度では、特許を受ける権利を担保定を解禁するに十分な許容性と必要性があると考えられる。の目的とするに当たっては、譲渡担保によることとなるが、したがって、特許を受ける権利を目的とする質権の設定譲渡担保を設定した場合は、目的となる権利の名義が債権を解禁することが妥当である。なお、出願前の特許を受け者に移転することとなる。そのため、債権者が、出願に係る権利に関しては、その権利の内容や範囲を特定することる手続、ライセンス契約の締結、特許権に係る紛争等の当が困難であること等が指摘されていることから、質権設定事者として対応しなければならなくなることから、譲渡担を解禁する対象には含まれないものとすることが妥当と考保は実務上利用しにくいと指摘されている。

えられる。

実務においては、特許を受ける権利について譲渡担保を具体的な制度設計としては、①登録を効力発生要件では設定しておき、特許権設定登録後に、債務者に権利名義をなく第三者対抗要件と位置付けること、②質権が設定され戻した上で、あらためて質権を設定するという煩雑な手続た特許を受ける権利に係る特許出願について特許権の設定が行われている。

登録があった場合、当該特許権についても質権の効力が引したがって、特許を受ける権利を目的とする質権の設定き継がれるとすること、③質権が設定された特許を受けるを禁止する現行規定を見直すことが必要である。

権利に係る特許出願について補正、分割を行うには、質権（３）諸外国の主な制度者の承諾を必要としないこと、④質権が設定された特許を米国、ドイツ、フランス及び英国における知的財産担保受ける権利に係る特許出願について放棄、取下げ等を行うに係る制度においては、知的財産の権利化の前後によってには、質権者の承諾を必要とすること等が妥当と考えられ設定の可否が異なる担保権は見られない。また、登録を効る。

力発生要件とする担保権も見られない。

また、特許権を目的とする質権についても、登録を効力

他方、中国、韓国では、特許権を目的とする質権の設定は可能だが、特許を受ける権利を目的とする質権設定につ発生要件から第三者対抗要件とすることが妥当と考えられる。

いては、中国では明文規定はなく、学説も分かれており、韓国では禁止されている。また、中国、韓国では、質権について登録が効力発生要件とされている。

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３．特許を受ける権利に係る登録制度創設の方向ることとするため、併せてその登録・公示制度を整備性についてする必要がある。

（１）現行制度の概要（３）諸外国の主な制度（ⅰ）特許権の権利変動に係る登録

米国、ドイツ、フランス及び英国においては、出願後の特許権の移転等の権利変動は、特許庁に備える特許原簿に登録するものとされている。

特許を受ける権利に係る権利変動については、知財庁への登録・記録が可能であり、登録・記録は第三者対抗要件と

なお、権利変動の登録は、登録権利者及び登録義務者の共同での申請によることが原則とされている。

されている。中国においては、出願後の特許を受ける権利に係る権利変動について登録が可能であり、登録が効力発また、特許権の移転、信託による変更、消滅、処分の制生要件とされている。韓国では、日本と同様、特許を受け限等については、登録が効力発生要件とされている。

る権利に係る権利変動を登録する制度はない。

（ⅱ）特許を受ける権利の権利変動に係る届出（４）制度の方向性

特許を受ける権利については、その権利変動を登録・公示する手段がない。

出願後の特許を受ける権利に係る登録制度が存在していないことによる問題が指摘されていることや、諸外国の制出願後の特許を受ける権利の承継については、登録では度との調和の観点等からすれば、出願後の特許を受ける権なく、特許庁長官への届出が必要とされているが、届け出利に係る登録制度を創設することが妥当であると考えられた事項は、特許庁に備えるファイルに記録されることとなる。

る。なお、届出をなすべき者については、特許法上規定がまた、具体的な制度設計としては、①権利変動が登録さないところ、原因証書を添付して譲渡人又は譲受人が単独れた出願後の特許を受ける権利に係る特許出願について特で届出を行うことが可能と扱われている。

許権の設定登録があった場合、当該権利変動の効力は当該一方、信託による変更、処分の制限及び質権の設定につ特許権についても引き継がれるとすること、②権利変動のいては、届出をすることはできない。

登録がなされた出願後の特許を受ける権利について補正、（２）問題の所在分割を行うには、権利変動に係る利害関係人の承諾は必要

近年、特許を受ける権利の経済的・財産的価値が高まっとしないこと、③権利変動の登録がなされた出願後の特許ており、その更なる活用が期待されている。
このような中、を受ける権利について放棄、取下げ等を行うには、権利変出願後の特許を受ける権利の権利変動に係る登録・公示制

動に係る利害関係人の承諾を必要とすること等が妥当と考度がないことについて、下記の問題点が指摘されている。

えられる。

①出願後の特許を受ける権利の移転の届出は、単独で可能であるため、例えば、譲受人を詐称する者が原因証４．補償金請求権等の行使主体に係る制度の方向性について書を偽造して移転の届出をすること等が比較的容易で特許法上、特許出願人は補償金の支払を請求することがある。
②出願後の特許を受ける権利に係る処分の制限が登録・公示できないことにより、例えば、債務者が差押命令できるとされ、その行使は特許権設定登録後に可能とされている。

等に違反して出願後の特許を受ける権利を処分した場

この点、現行の専用実施権者や独占的通常実施権者には、合に、差押債権者等がその差押え等について第三者に無権限で特許発明を実施する第三者に対する損害賠償請求対抗する手段が存在しない。

権が特許法上ないし判例上認められていることからすれば、③出願後の特許を受ける権利に係る信託の登録・公示ができないことにより、特許を受ける権利が信託財産で出願段階における仮排他的実施権者について、補償金請求権を認めることが妥当と考えられる。
また、現行では、特許権を目的とする質権者については、あることを第三者に公示することができない。
④出願後の特許を受ける権利を目的とする質権設定を認損害賠償金等への物上代位が可能と解されていることを踏めることとした場合、質権の効力を第三者に対抗できまえ、特許を受ける権利ないし特許権を目的とする質権に

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基づく物上代位の対象に補償金を含むべきかにつき、引き続き検討が必要である。
さらに、これらの者に補償金請求権行使の要件たる警告を行う権利を認めるべきかについても、引き続き検討が必要である。

Ⅲ．各事項に係る実用新案、意匠及び商標制度の検討について
実用新案、意匠及び商標制度におけるⅠ．及びⅡ．の各事項に係る検討に当たっては、実用新案、意匠及び商標制度の特性や実務の状況等を踏まえ、引き続き検討することが必要である。
（担当：研究員 安竹昭）

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