化学・材料特許判例紹介（８）～２９条の２における同一性の判断～
平成２９年（行ケ）第１０１６７号
原告：帝人株式会社
被告：特許庁長官

執筆者

2018 年 6 月 26 日
弁理士 廣田由利

１．概要
本件は，特許取消決定に対する取消訴訟である。
本件発明７は，植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂材料の層（Ａ）の一面に，熱可塑性樹脂材料の層（Ｂ）および印刷層を積層してなる多層フィルムに関する。
本件決定は，先願の甲１発明との相違点１～３に係る本件発明７の構成は，それらを備えることにより新たな効果を奏するものでなく，多層フィルムとして要求される成形性や機械強度を得るための具体化手段における微差にすぎず，本件発明７は，甲１発明と実質的に同一であるとした。
知財高裁は，特許法２９条の２の「同一発明」の判断に当たっては，発明の効果も考慮できる、相違点１～３は，上記微差にすぎず，他の新たな効果を奏するとは認められないから，本件発明７と甲１発明は，実質的に同一であるとし，取消決定を維持した。
２．経過
原告は，平成２３年２月１６日，名称を「積層フィルム」とする発明について特許出願をし，平成２７年７月３日に特許権の設定登録を受けた（特許番号第５７７１０２１号。以下「本件特許」という）。
本件特許について，ＡおよびＢから特許異議の申立てがされたため，特許庁は，これらを異議２０１６－７００１６０号事件として審理したところ，原告は，平成２９年２月２７日，訂正請求をした（訂正後の請求項の数は７）。
特許庁は，平成２９年７月１２日，本件訂正を認め，本件特許の請求項１～６に係る特許を維持し，同請求項７（本件発明７）に係る特許を取り消す旨の決定をした。
原告は，本件発明７の取消決定の取消を求める本件訴訟を提起した。
３．本件発明本件発明７は以下の通りである。
【請求項７】
植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂材料の層（Ａ）の少なくとも一方の面に，熱可塑性樹脂材料の層（Ｂ）および印刷層を積層されてなる多層フィルムであって，植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂が下記式（１）で表されるジオール残基を含んでなり，全ジオール残基中式（１）で表されるジオール残基が１５～１００モル％を占め，樹脂０．７g を塩化メチレン１００ml に溶解した溶液の２０℃における比粘度が０．１４～０．５０のポリカーボネートであり，熱可塑性樹脂材料が粘度平均分子量で表して１３，０００～４０，０００のポリカーボネート樹脂であり，印刷層のバインダー樹脂がポリウレタン系樹脂，ビニル系樹脂，ポリアミド系樹脂，ポリエステル系樹脂，アクリル系樹脂，ポリビニルアセタール系樹脂，ポリエステルウレタン系樹脂，セルロースエステル系樹脂，アルキド系樹脂または熱可塑性エラストマー系樹脂であり，印刷層は片面に積層されており，印刷層の厚みが０．０１～１００μm である多層フィルム。

４．本件決定の理由の要旨（１）本件発明７と甲１発明（特願２０１０－０４６６３０号公報）との一致点、相違点【一致点】
植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂材料の層の少なくとも一方の面に，熱可塑性樹脂材料のポリカーボネート樹脂からなる層および印刷層を積層されてなる多層フィルムであって，植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂が前記式（１）で表されるジオール残基を含む，多層フィルム。
【相違点】［相違点１］
植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂材料について，本件発明７が「全ジオール残基中式（１）で表されるジオール残基が１５～１００モル％を占め，樹脂０．７g を塩化メチレン１００ml に溶解した溶液の２０℃における比粘度が０．１４～０．５０のポリカーボネート」であるのに対し，甲１
発明は「ジヒドロキシ化合物に由来する構造単位の含有割合として，好ましくは３５モル％以上，９０モル％以下」のポリカーボネートであるものの，比粘度については特定されていない点。
［相違点２］
熱可塑性樹脂材料のポリカーボネート樹脂について，本件発明７が「粘度平均分子量で表して１３，０００～４０，０００のポリカーボネート樹脂」であるのに対し，甲１発明は粘度平均分子量が「８，０００以上，３０，０００以下，好ましくは１０，０００以上，２５，０００以下の範囲」の芳香族ポリカーボネート樹脂である点。
［相違点３］
印刷層について，本件発明７が「印刷層のバインダー樹脂がポリウレタン系樹脂，ビニル系樹脂，ポリアミド系樹脂，ポリエステル系樹脂，アクリル系樹脂，ポリビニルアセタール系樹脂，ポリエステルウレタン系樹脂，セルロースエステル系樹脂，アルキド系樹脂または熱可塑性エラストマー系樹脂であり」，「印刷層の厚みが０．０１～１００μm」であるのに対し，甲１発明は，印刷層に用いられる印刷用インクは，アクリル系樹脂やウレタン系樹脂を含むものの，印刷層の厚みについては特定されていない点。
（２）結論
上記相違点１～３に係る本件発明７の構成は，いずれも，それらを備えることにより新たな効果を奏するものでなく，多層フィルムとして求められる成形性や機械強度を得るための具体化手段における微差にすぎないものであるから，本件発明 7は，甲１発明と実質的に同一である。
本件発明７に係る特許は，特許法２９条の２の規定に違反してされたものである。
５．知財高裁の判断（１）特許法２９条の２における同一発明の判断
特許法２９条の２は，特許制度は新しい技術の公表の代償として当該技術を発明として保護しようとするものであり，先願と同一の発明を後願として出願しても，新しい技術を公表することにならないので，特許を得ることができないとしたものである。
同条における「先願発明」と「同一であるとき」の判断に当たっては，後願発明が，先願の当初明細書等に記載された発明とは異なる新しい技術に係るものであるかという見地から判断すべきである。「同一であるとき」の判断に当たり，当業者の有する技術常識を証拠により認定し，参酌する。
同条の「同一であるとき」の範囲が特許法１７条の２第３項の補正が許される範囲と異なることになっても不都合な点は生じない。
（２）本件決定における特許法２９条の２の同一発明の判断
先願発明と後願発明の間の形式的な差異が，単なる表現上のものである，設計上の微差である等，後願発明が先願発明とは異なる新しい技術に係るものといえない場合には，特許法２９条の２の「同一であるとき」の要件を満たすと認められる。
その判断に当たっては，発明の効果も考慮できる。ここで，実質的に進歩性（特許法２９条２項）の判断をしているとはいえない。
（３）相違点１の判断
樹脂材料をフィルム等に成形するに当たり，所期の機械強度と成形性を得るために，分子量に関連する「比粘度（還元粘度）」が好適な範囲である高分子材料を用いることは，本件出願当時の技術常識であったと認められる。
甲１の明細書には比粘度の記載はないが，芳香族ポリカーボネート樹脂の還元粘度（比粘度に換算できる）は，通常特定の範囲とされることが記載されている。
本件発明７の比粘度「０．１４～０．５０」という値は，植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂材料の比粘度として知られており（甲８（特開２００８－２７４２０３号公報）の【００２１】），前記比粘度の範囲にすることによって，新たな効果を奏することが認められる証拠はない。
したがって，本件発明７のポリカーボネート樹脂材料の比粘度を相違点１に係る値としたことは，甲１発明との実質的な相違点とはいえない。
（４）相違点２の判断
本件発明７および甲１発明において，ポリカーボネート樹脂層の粘度平均分子量の範囲を特定することの技術的な意味は，強度および成形性という点で共通しており，本件発明７における粘度平均分子量の範囲の上限および下限は，先願発明のそれと相違するものの，その範囲の多くの部分において重複しているといえる。
本件発明７において粘度平均分子量特定の効果が，強度および成形性の両立であり，特定の値にすることによる強度および成形性の程度は当業者が予測可能なものである。本件明細書には，粘度平均分子量の上限および下限を本件発明７の値にすることで，新たな効果を奏することが認められる記載はない。
したがって，本件発明７において，粘度平均分子量を相違点２に係る値としたことは，甲１発明との実質的な相違点とはいえない。
（５）相違点３の判断
甲４（特開２００２－１８８９３号公報）の【００３７】には，積層フィルムにおける印刷層の厚さを「０．１～２０μm」とすることが記載されている。本件明細書には，印刷層の厚さの上限および下限を本件発明７の値とすることが成形性の観点から好ましい旨記載されているのみであり，新たな効果を奏することが認められる記載はない。
したがって，本件発明７において，印刷層の厚さを相違点３に係る値としたことは，甲１発明との実質的な相違点とはいえない。
（６）以上のように，相違点１～３は，いずれも，要求される成形性や機械強度を満たす積層フィルムを得るための具体化手段における微差にすぎず，他の新たな効果を奏するとは認められないから，本件発明７と甲１発明は，実質的に同一である。

（７）以上より，本件発明７の取消決定の取消請求を棄却する。
６．考察（１）原告は、「相違点によって新たな効果を奏するかどうかを基準として『微差』を判断するとした場合，後願発明が，先願の当初明細書等に記載がなく，かつ当業者が先願の当初明細書から自明と判断できない発明特定事項を含む場合であっても，該発明特定事項によって後願発明が新たな効果を奏するものではない場合，相違点は『微差』と判断され，先願発明と後願発明が同一と判断されることになる。このような判断基準では，先願の特許請求の範囲を補正することができない事項にまで，後願排除効果を認めることになり，審査遅延防止のために先願の特許請求の範囲を補正することができる最大限の範囲で後願排除効果を認める特許法２９条の２の趣旨に反する。」と主張したが，認められなかった。
（２）知財高裁が判示するように，特許法２９条の２の「同一発明」の範囲が特許法１７条の２第３項の補正が許される範囲と異なっても不都合はないと思われる。
しかし，２９条の２違反の拒絶理由を通知された場合，新規性違反の拒絶理由を通知された場合と同様に，発明特定事項を追加する補正を行うことで拒絶理由は解消すると考えがちである。
発明特定事項を追加する補正を行う場合，例えば数値範囲の限定を追加する場合，従来にない新たな効果を奏するか否かを考慮する必要がある。明細書に，数値範囲が複数段階で記載されている場合，出来るだけ数値範囲の段階に応じて臨界的意義を記載するようにする。
補正をせずに反論する場合，差異点により，先願発明にない新たな効果が奏され，本願発明は先願発明とは異なる新しい技術に係るものであることを主張する。
以上