化学・材料特許判例紹介（２３）～進歩性の判断（動機付け）～
令和２年（行ケ）第１０００１号
原告：リケンテクノス株式会社
被告：特許庁
2021 年 6 月 21 日
執筆者 弁理士 鶴川智子
１．概要
本件は，発明の名称を「（メタ）アクリル酸エステル共重合体」とする原告の特許（以下「本件特許」という。）について，特許異議の申立てがされ，本件発明は進歩性を欠くとして特許を取り消す旨の決定がされたことから，原告が，その取消しを求めた事案である。知財高裁は，本件決定の判断には誤りがあるとして，特許取消決定を取り消した。
２．手続きの経緯
原告は，名称を「（メタ）アクリル酸エステル共重合体」とする発明について，平成３０年１０月１９日，特許権の設定登録（特許第６４１９８６３号。請求項の数２。）を受けた。
本件特許のうち請求項１について，平成３１年４月１９日，特許異議の申立てがされた（異議２０１９－７００３１３号）。
特許庁は，令和元年１１月２８日，「特許第６４１９８６３号の請求項１に係る特許を取り消す。」との決定をした。
原告らは，知財高裁に本件決定の取消しを求める特許取消決定取消訴訟を提起した。
３．本件発明の要旨
本件の請求項１（以下「本件発明」という）は，以下の通りである。
【請求項１】（メタ）アクリル酸エステル共重合体であって，（Ａ－ａ）（メタ）アクリル酸エステル，（Ａ－ｂ）カルボキシル基および炭素－炭素二重結合を有する重合性化合物，（Ａ－ｃ）グリシジル基および炭素－炭素二重結合を有する重合性化合物，及び（Ａ－ｄ）水酸基含有（メタ）アクリル酸エステルを構成モノマーとして含み，（メタ）アクリル酸エステル共重合体（Ａ）を構成するモノマーの全量を１００質量％としたとき，上記（Ａ－ｂ）の配合量ｂ(質量％）と上記（Ａ－ｃ）の配合量ｃ（質量％）1とが，下記式：
１０≦ｂ＋４０ｃ≦２６（但し，４≦ｂ≦１４，０．０５≦ｃ≦０．４５）を満たし，化粧シートの粘着剤層に用いる粘着剤組成物用であることを特徴とする，（メタ）アクリル酸エステル共重合体。
４．取消事由取消事由１（引用例１発明に対する進歩性に関する判断の誤り）
取消事由２（引用例２発明に対する進歩性に関する判断の誤り）
取消事由３（引用例３発明に対する進歩性に関する判断の誤り）
５．裁判所の判断（筆者にて適宜抜粋、下線）３

取消事由１（引用例１発明に対する進歩性に関する判断の誤り）(2) 相違点１の容易想到性(ア) 相違点１は，引用例１発明の共重合体が，本件発明とは異なり，ｄ成分を構成モノマーとして含まないというものであるところ，甲７文献には，第１成分（ａ成分）及び第２成分（ｂ成分）又はそのいずれか（特に第１成分）と共重合させる第３成分として，「架橋性の官能基（エポキシ基，水酸基，アミド基及びＮ－メチロールアミド基の少なくとも１種）を有するもの」が挙げられている。
(イ) 引用例１発明は，可塑化ポリ塩化ビニルシート上に積層して使用するのに好適な接着剤組成物に関する発明であり，…（略）…，耐ガソリン性及び耐油性を向上させることを目的とするものである。
そうすると，化粧シートの粘着剤層に用いる粘着剤組成物用の化合物の発明である本件発明と引用例１発明とでは，技術分野や発明が解決しようとする課題が必ずしも一致するものではないから，もともと引用例１発明に本件発明の課題を解決するための改良を加える動機付けが乏しいというべきである。
(ウ) 甲７文献には，引用例１発明の技術思想として，複数の組合せの中からエポキシ基を有するモノマー及び水酸基を有するモノマーの２種を選択すべきである旨や，水酸基を有するモノマーを選択することによって特定の効果が得られる旨が開示されているものとはいえない。これらの事情を併せ考慮すると，甲７文献に接した当業者が，引用例１発明の第３成分として，複数の組合せの中から敢えてエポキシ基を有するモノマー及び水酸基を有するモノマーの２種を選択する理由に乏しいというべきである。
(エ) 以上のとおり，本件発明と引用例１発明とでは技術分野や発明が解決しようとする課題が必ずしも一致するものではないから，もともと引用例１発明に本件発明の課題を解決するための改良を加える動機付けが乏しいことに加え，甲７文献の記載内容からすると当業者が複数の組合せの中から敢えてエポキシ基を有するモノマー及2び水酸基を有するモノマーの２種を選択する理由に乏しいことからすれば，甲７文献に接した当業者において，相違点１に係る本件発明の構成に至る動機付けがあったということはできない。したがって，引用例１発明において，構成モノマーとしてｄ成分を含ませることを，本件出願時における当業者が容易に想到し得たということはできない。
(3) 相違点２の容易想到性(ア) 相違点２は，（メタ）アクリル酸エステル共重合体を構成するモノマーの全量を１００質量％としたときのｂ成分の配合量ｂ及びｃ成分の配合量ｃの値が，本件発明は「１０≦ｂ＋４０ｃ≦２６（但し０．０５≦ｃ≦０．４５）」であるのに対し，引用例１発明の共重合体においてはｃが０．５，ｂ＋４０ｃが２６．８であるというものである。
(イ) まず，上記(2)ア(イ)のとおり，本件発明と引用例１発明とでは技術分野や発明が解決しようとする課題が必ずしも一致するものではないというべきである。
(ウ) また，引用例１発明の実施例には，引用例１発明における第３成分を，Ｎ－メチロールアクリルアミドからアクリルアミドに量比を変えることなく置き換えた場
合に，ピール（ｇ／２ｃｍ）が「１０２５ＦＡ」から「６７５ＡＦ」になり（なお，「ピール」とは，剥離に要する力をいう（甲７）。），凝集力が「ずれ０．６ｍｍ」から「ずれ１６ｍｍ」になった例が示されている（表－８の実施例６，７）。このことからすれば，架橋性官能基であるエポキシ基，水酸基，アミド基及びＮ－メチロー
ルアミド基は，その種類に応じて異なる粘着力や凝集力を示すものと考えられるから，各モノマーは，粘着力や凝集力の点で等価であるとはいえないというべきである。
そうすると，当業者において，各モノマーを同量の別のモノマーに置き換えたり，水酸基を有するモノマー（ｄ成分）を導入した分だけグリシジルメタクリレート（ｃ成分）の配合量を減少させて第３成分全体の配合量を維持したりすることが，自然なことであるとか，容易なことであるなどということはできない。
(エ) さらに，上記(1)ア(ア)によれば，引用例１発明においては，第３成分（グリシジルメタクリレートはこれに当たる。）を第１成分及び第２成分の合計量１００重量部に対して０．５～１５重量部とするとされているから，第１成分ないし第３成分の合計量を１００質量％としたときの第３成分の配合量は，０．５～１３．０質量％となる（０．５／（１００＋０．５）×１００～１５／（１００＋１５）×１００）。
そうすると，引用例１発明において，グリシジルメタクリレートの配合量を本件発明における数値範囲内である０．４５質量％以下とするためには，第３成分の配合量の下限値とされている値である０．５質量％を下回る量まで減少させる必要があるところ，甲７文献の記載をみても，このような調整を行うべき技術的理由を見いだすことはできない。
(オ) 以上のとおり，本件発明と引用例１発明とでは技術分野や発明が解決しようと3する課題が必ずしも一致するものではないこと，各モノマーは粘着力や凝集力の点で等価ではなく，当業者が各モノマーを置き換えたり配合量を維持したりすることは自然又は容易なことではないこと，当業者がグリシジルメタクリレートの配合量を第３成分の配合量の下限値未満に減少させる技術的理由は見いだされないことからすれば，甲７文献に接した当業者において，相違点２に係る本件発明の構成に至る動機付けがあったということはできない。したがって，引用例１発明におけるｂ成分の配合量ｂ及びｃ成分の配合量ｃの値を変更し，本件発明における数値範囲内に調整することを，本件出願時における当業者が容易に想到し得たということはできない。
４ 取消事由２（引用例２発明に対する進歩性に関する判断の誤り）(2) 相違点４の容易想到性(ア) 相違点４は，（メタ）アクリル酸エステル共重合体を構成するモノマーの全量を１００質量％としたときのｂ成分の配合量ｂ及びｃ成分の配合量ｃの値が，本件発明は「１０≦ｂ＋４０ｃ≦２６（但し０．０５≦ｃ≦０．４５）」であるのに対し，引用例２発明はｃが４．８，ｂ＋４０ｃが１９６．８であるというものである。
(イ) 引用例２発明は，半導体ウエハに付着した異物の除去用粘着テープの発明であり，剥離操作後の糊残りを少なくし，半導体ウエハに付着した異物を高い除去率で吸着除去する一方，上記糊残りが生じたとしてもこれを水洗によって簡単に洗浄除去することを目的とするものである。
そうすると，化粧シートの粘着剤層に用いる粘着剤組成物用の化合物の発明である
本件発明と引用例２発明とでは，技術分野や発明が解決しようとする課題が必ずしも一致するものではないから，もともと引用例２発明に本件発明の課題を解決するための改良を加える動機付けが乏しいというべきである。
(ウ) また，引用例２発明は，アクリル酸ｎ－ブチル（ａ成分）８０部，アクリロニ
トリル１０部，アクリル酸（ｂ成分）５部，アクリル酸２－ヒドロキシエチル（ｄ成分）５部，アクリル酸グリシジル（ｃ成分）５部が重合された（メタ）アクリル酸エステル共重合体であるところ，相違点４に係る本件発明の構成に至るためには，４．
８質量％であるアクリル酸グリシジルの配合量を，１０分の１以下である０．４５質量％以下に変更する必要がある。
しかしながら，…（略）…アクリル酸グリシジルに着目した記載や，その配合量を１０分の１以下にすることによって奏される特定の効果等に関する記載は存しない。
そうすると，引用例２発明において，アクリル酸グリシジルの配合量を本件発明における数値範囲内に調整するためには，上記５種のモノマーの中からアクリル酸グリシジルに着目し，かつ，その配合量を１０分の１以下とする調整を行う必要があるところ，甲８文献の記載をみても，このような調整を行うべき技術的理由を見いだすことはできない。
(エ) 以上のとおり，本件発明と引用例２発明とでは技術分野や発明が解決しようと4する課題が必ずしも一致するものではないから，もともと引用例２発明に本件発明の課題を解決するための改良を加える動機付けが乏しいことに加え，当業者が５種のモノマーの中からアクリル酸グリシジルに着目してその配合量を１０分の１以下とする調整を行う技術的理由は見いだされないことからすれば，甲８文献に接した当業者において，相違点４に係る本件発明の構成に至る動機付けがあったということはできない。
したがって，引用例２発明におけるｂ成分の配合量ｂ及びｃ成分の配合量ｃの値を変更し，本件発明における数値範囲内に調整することを，本件出願時における当業者が容易に想到し得たということはできない。
５ 取消事由３（引用例３発明に対する進歩性に関する判断の誤り）(2) 相違点６の容易想到性(ア) 相違点６は，（メタ）アクリル酸エステル共重合体を構成するモノマーの全量を１００質量％としたときのｂ成分の配合量であるｂ及びｃ成分の配合量であるｃの値が，本件発明は「１０≦ｂ＋４０ｃ≦２６（但し０．０５≦ｃ≦０．４５）」であるのに対し，引用例３発明はｃが２０，ｂ＋４０ｃが８１０であるというものである。
(イ) まず，引用例３発明は，ダイシング・ダイボンド兼用粘接着シートの発明であり，スタック時に発生するボンディングワイヤーの損傷を低減するとともに，半導体チップ同士を接着する接着剤層の厚みの精度不良に起因する半導体装置の高さのばらつき，基板から最上層の半導体チップの表面までの高さのばらつき，最上層の半導体チップの傾き等を解消することを目的とするものである。
そうすると，化粧シートの粘着剤層に用いる粘着剤組成物用の化合物の発明である
本件発明と引用例３発明とでは，技術分野や発明が解決しようとする課題が必ずしも一致するものではないから，もともと引用例３発明に本件発明の課題を解決するための改良を加える動機付けが乏しいというべきである。
(ウ) また，引用例３発明は，アクリル酸ブチル（ａ成分）５５質量部，メタクリル酸（ｂ成分）１０質量部，メタクリル酸グリシジル（ｃ成分）２０質量部，アクリル酸２－ヒドロキシエチル（ｄ成分）１５質量部が共重合された（メタ）アクリル酸エステル共重合体であるところ，相違点６に係る本件発明の構成に至るためには，２０質量％であるメタクリル酸グリシジルの配合量を，４０分の１以下である０．４５質量％以下に減少させる必要がある。
しかしながら，…（略）…上記のような配合量の変更は，グリシジル基含有モノマーにつき，好ましいとされている配合量の下限値である５質量％の１０分の１以下とする調整をすることとなる。また，甲９文献には，グリシジル基含有モノマーに着目した記載や，その配合量を４０分の１以下にすることによって奏される特定の効果等に関する記載は存しないし，（メタ）アクリル酸グリシジルの含有量を０質量％付近5に設定している合成例も見当たらない。
そうすると，引用例３発明において，メタクリル酸グリシジルの配合量を本件発明における数値範囲内に調整するためには，ａ成分ないしｄ成分のモノマーの中からｃ成分の（メタ）アクリル酸グリシジルのみに着目し，かつ，その配合量を好ましいとされている範囲の下限値である５質量％の１０分の１以下とする調整を行う必要があるところ，甲９文献の記載をみても，このような調整を行うべき技術的理由を見いだすことはできない。
(エ) 以上のとおり，本件発明と引用例３発明とでは技術分野や発明が解決しようとする課題が必ずしも一致するものではないから，もともと引用例３発明に本件発明の課題を解決するための改良を加える動機付けが乏しいことに加え，当業者がメタクリル酸グリシジルのみに着目してその配合量を好ましいとされている範囲の下限値の１０分の１以下とする調整を行うべき技術的理由は見いだされないことからすれば，
甲９文献に接した当業者において，相違点６に係る本件発明の構成に至る動機付けがあったということはできない。したがって，引用例３発明におけるｂ成分の配合量ｂ及びｃ成分の配合量ｃの値を変更し，本件発明における数値範囲内に調整することを，当業者が容易に想到し得たということはできない。
以上のように，本件発明は，引用例１発明ないし引用例３発明に基づいて，当業者が容易に発明することができたものでないとして，原告の請求原告の請求を認容する旨の判決がなされた。
７．考察
裁判所は，本件発明の技術分野や課題について具体的に検討し，本件発明と各引用例発明との相違をそれぞれ認定し，引用例発明に本件発明の課題を解決するための改良を加える動機付けが乏しいと判断した。また，裁判所は，引用例発明における数値を本件発明における数値範囲に調整を行うべき技術的理由を見いだすことはできないと判断し，取消決定を取り消した。
特許異議の申立てにおいては，「甲７文献ないし甲９文献の記載からすれば，各引用例において本件発明と同種のモノマーを選択し，その配合量等を適宜設定して本件発明と同程度の範囲に定めることは，当業者であれば容易になし得ることである。」と判断された。このように，使用材料や配合量等は適宜選択できる，との理由で進歩性が否定されることは，審査段階においても多くみられる。本判決は，このような指摘に対し，動機付けを否定する主張を行う際に参考となり得る。
以上

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