化学・材料特許判例紹介（１７）～特許法第２９条の２の先願発明の解釈～
平成３１年（行ケ）第１００１０号
原告：ザ・ブロード・インスティテュート・インコーポレイテッド
マサチューセッツ・インスティテュート・オブ・テクノロジー
プレジデント アンド フェローズ オブ ハーバード カレッジ
被告：特許庁長官
2020 年 4 月 24 日
執筆者 弁理士 廣田由利
１．概要
本件は，拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟である。
本件発明１は，「配列操作のための系，方法および最適化ガイド組成物のエンジニアリング」の発明に関する。本件審決は，本願発明は，先願の引用例１に記載された発明（「引用発明１」）と同一であるから，特許法２９条の２に該当し，特許を受けることができないとした。
知財高裁は，特許法第２９条の２の「先願明細書等に記載された発明」の解釈を示した上で、引用例１に，当業者が，先願発明が，そこに示されていること及びそれが実施可能であることを理解し得る程度に記載されていると認定し，本願発明は引用発明１と同一であるから，特許法２９条の２の規定により特許を受けることができないと判断した。
２．経過
原告らは，平成２８年６月１４日，発明の名称を「配列操作のための系，方法および最適化ガイド組成物のエンジニアリング」とする特許出願をした（特願２０１６－１１７７４０）。原告らは，平成２９年４月２８日付けで拒絶査定を受けたことから，同年９月１５日，これに対する不服審判の請求をした。
特許庁は，平成３０年９月１４日，本件審判請求は成り立たないとする審決を行った。原告らは，平成３１年１月２９日，本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。
３．本件発明
本件請求項１に係る発明は以下の通りである。
【請求項１】
エンジニアリングされた，天然に存在しないクラスター化等間隔短鎖回分リピー
ト（ＣＲＩＳＰＲ）－ＣＲＩＳＰＲ関連（Ｃａｓ）（ＣＲＩＳＰＲ－Ｃａｓ）ベク
ター系であって，／ａ）ガイド配列，ｔｒａｃｒＲＮＡ及びｔｒａｃｒメイト配列を含むＣＲＩＳＰＲ－Ｃａｓ系ポリ－ヌクレオチド配列をコードするヌクレオチド配列に作動可能に結合している第１の調節エレメントであって，前記ガイド配列が，真核細胞中のポリヌクレオチド遺伝子座中の１つ以上の標的配列にハイブリダイズする，第１の調節エレメント，／ｂ）ＩＩ型Ｃａｓ９タンパク質をコードするヌクレオチド配列に作動可能に結合している第２の調節エレメント，／ｃ）組換えテ
ンプレート／を含む１つ以上のベクターを含み，／成分（ａ），（ｂ）及び（ｃ）が，前記系の同じ又は異なるベクター上に位置し，前記系が，前記Ｃａｓ９タンパク質をコードする前記ヌクレオチド配列とともに発現される１つ以上の核局在化シグナル（複数の場合も有り）（ＮＬＳ（複数の場合も有り））をさらに含み，／それによって，前記ガイド配列が，真核細胞中の前記１つ以上のポリヌクレオチド遺伝子座を標的とし，前記Ｃａｓ９タンパク質が，前記１つ以上のポリヌクレオチド遺伝子座を開裂し，それによって，前記１つ以上のポリヌクレオチド遺伝子座の配列が，改変される，／ＣＲＩＳＰＲ－Ｃａｓベクター系。
４．本件審決の理由の要旨（１）本願発明は，①先願の引用発明１と同一であるから，特許法２９条の２に該当し，②引用発明２及び本願優先日前の周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，同法２９条２項に該当するので，特許を受けることができない。
（２）本件審決では，引用発明１を以下の通り認定した。
（ｉ）少なくとも１つの核局在化シグナルを含む少なくとも１つのＩＩ型Ｃａｓ９
タンパク質をコードする核酸に操作可能に連結されたプロモーター調節配列を含むベクター，／（ⅱ）真核細胞中の染色体配列中の標的部位に相補的である５’末端における第一の領域，ステムループ構造を形成する第二の内部領域，及び本質的に一本鎖のままである第三の３’領域を含む少なくとも１つのガイドＲＮＡをコードするＤＮＡに操作可能に連結されたプロモーター調節配列を含むベクター，及び，／（ⅲ）少なくとも１つのドナーポリヌクレオチドを含むベクター，／を含むベクター系であって，前記ガイドＲＮＡが，ＩＩ型Ｃａｓ９タンパク質を真核細胞中の染色体配列中の標的部位へ誘導し，そこで該ＩＩ型Ｃａｓ９タンパク質が，該標的部位にて染色体ＤＮＡ二本鎖の切断を誘導し，該二本鎖の切断が，染色体配列が修飾されるようにＤＮＡ修復過程により修復される，ベクター系。
５．知財高裁の判断（１）原告らは，引用例１は，標的部位の配列の改変がされたことにつき実験データの裏付けがなく，ＣＲＩＳＰＲ－Ｃａｓ９システムを真核生物用途に適応することができたとする合理的根拠を示していないとして，①引用発明１には，本願発明の機能である「ガイドＲＮＡが，ＩＩ型Ｃａｓ９タンパク質を真核細胞中の染色体配列中の標的部位へ誘導し，そこで該ＩＩ型Ｃａｓ９タンパク質が，該標的部位にて染色体ＤＮＡ二本鎖の切断を誘導し，該二本鎖の切断が，染色体配列が修飾されるようにＤＮＡ修復過程により修復される」ことが含まれていないから，本願発明と引用発明１が実質的に同一であるとはいえない，②引用例１に開示された系は，本願発明の課題を解決することができないものであるから，特許法２９条の２の後願排除効を有しているとはいえない，と主張する。
（２）引用例１には，「ガイドＲＮＡが，ＩＩ型Ｃａｓ９タンパク質を真核細胞中の染色体配列中の標的部位へ誘導し，そこで該ＩＩ型Ｃａｓ９タンパク質が，該標的部位にて染色体ＤＮＡ二本鎖の切断を誘導し，該二本鎖の切断が，染色体配列が修飾されるようにＤＮＡ修復過程により修復される」ことが，形式的な記載だけでなく，実体を伴って記載されていたというべきであり，引用発明１のベクター系も，上記機能を含むものとして開示されていると理解することができる。
（３）特許法第２９条の２にいう先願明細書等に記載された「発明」とは，先願明細書等に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明をいい，記載されているに等しい事項とは，出願時における技術常識を参酌することにより，記載されている事項から導き出せるものをいうものと解される。
したがって，特に先願明細書等に記載がなくても，先願発明を理解するに当たって，当業者の有する技術常識を参酌して先願の発明を認定することができる一方，抽象的であり，あるいは当業者の有する技術常識を参酌してもなお技術内容の開示が不十分であるような発明は，ここでいう「発明」には該当せず，同条の定める後願を排除する効果を有しない。そして，ここで求められる技術内容の開示の程度は，当業者が，先願発明がそこに示されていること及びそれが実施可能であることを理解し得る程度に記載されていれば足りるというべきである。
引用例１には，当業者が，先願発明がそこに示されていること及びそれが実施可能であることを理解し得る程度の記載があるといえるから，「ガイドＲＮＡが，ＩＩ型Ｃａｓ９タンパク質を真核細胞中の染色体配列中の標的部位へ誘導し，そこで該ＩＩ型Ｃａｓ９タンパク質が，該標的部位にて染色体ＤＮＡ二本鎖の切断を誘導し，該二本鎖の切断が，染色体配列が修飾されるようにＤＮＡ修復過程により修復される」機能の部分も含めて，後願を排除するに足りる程度の技術が公開されていたものと認めるのが相当である。
（４）以上のとおり，本願発明は，引用発明１と同一であるから，特許法２９条の２の規定により特許を受けることができない。
よって，取消事由１は理由がない。
６．考察（１）今後，特許法第２９条の２に基づく拒絶理由が通知された場合，上記の解釈に基づき，引用文献には，当業者が，先願発明が，そこに示されていること及びそれが実施可能であることを理解し得る程度に記載されているか否かを判断して，反論又は補正する必要がある。
反論する場合，引用文献には，当業者が，先願発明がそこに示されていないこと

，それが実施可能であることを理解し得る程度に記載されていないことを説明する。
（２）弊所の化学・材料特許判例紹介（８）（2018.6.27）において，特許法２９条の２における同一発明の判断（平成２９年（行ケ）第１０１６７号）について説明している。当該判決において，知財高裁は，「同条における『先願発明』と『同一であるとき』の判断に当たっては，後願発明が，先願の当初明細書等に記載された発明とは異なる新しい技術に係るものであるかという見地から判断すべきである。『同一であるとき』の判断に当たり，当業者の有する技術常識を証拠により認定し，参酌する。先願発明と後願発明の間の形式的な差異が，単なる表現上のものである，設計上の微差である等，後願発明が先願発明とは異なる新しい技術に係るものといえない場合には，特許法２９条の２の『同一であるとき』の要件を満たすと認められる。その判断に当たっては，発明の効果も考慮できる。」と判示している。
この解釈も考慮する必要がある。
以上