令和元年

司法試験

選択科目‐知的財産法

第１問

小松・千葉

（配点：５０）〔第１問〕
食品加工会社Ｘは，特許請求の範囲に「工程ａと工程ｂを含むことを特徴とする食品中の成分Ｐ含有説例もそれほど複雑で量の測定方法」（以下「本件発明」という。
）と記載された特許権（以下「本件特許権」という。
）を有はなく，判例百選で大している。成分Ｐは，一般に健康に良いとされ，従来，食品中の成分Ｐ含有量の測定方法としては，工部分（設問「2.(2)」は程ａのみを含むものが広く使用されていたが，本件発明は，工程ｂの追加により全体の測定時間を顕著に短縮させたものである。また，本件発明は，Ｘの研究開発部門に所属していた甲がＸにおける勤務時除いて）がカバーで間中にＸの施設においてＸの資材を用いて完成させたものであり，本件発明完成時点のＸの職務発明規き，過去問でも多くの程には，職務発明について，その発明が完成した時にＸが特許を受ける権利を取得する旨が定められて論点が出ており，比較いた。

的素直な出題であったＸが本件特許権に係る特許出願（以下「本件出願」という。
）をした後，甲は，Ｘを退職し，食品加工，測定機器の製造販売等を業とする会社Ｙに転職した。その後，Ｙは，加工食品の製造工程に，本件発明の技術的範囲に属する測定方法（以下「Ｙ方法」という。
）を使用して成分Ｐ含有量を測定する工程を組み込み，測定の結果，成分Ｐ含有量が基準値以上であることを確認した加工食品のみを成分Ｐ含有量の豊富な食品である旨を表示して販売している（以下，Ｙ方法による測定を経てＹが販売している加工食品を「Ｙ製品」という。
）。
以上の事実関係を前提として，以下の設問に答えなさい。なお，各問はそれぞれ独立したものであり，相互に関係はないものとする。
〔設 問〕
１．Ｙは，Ｘから特許権侵害の警告を受けたため，本件発明の完成の経緯を甲に確認したところ，甲は，上司に反対された研究を甲独自の判断で進める中で本件発明を完成させたのであるから，本件発明の完成はＸから期待されておらず，甲が特許を受ける権利を有していると説明した。
そのため，Ｙは，Ｙ方法の使用を続けたところ，Ｘは，Ｙに対して，本件特許権に基づき，Ｙ製品の製造販売の差止め及びＹ製品の廃棄を求める訴訟を提起した。Ｘの請求に対するＹの考えられる反論とその妥当性について論じなさい。
２．本件出願の特許請求の範囲には，出願当初，「工程ａを含むことを特徴とする食品中の成分Ｐ含有量の測定方法」（以下「本件当初発明」という。
）と記載されており，Ｘは，本件出願の出願公開後に本件当初発明の内容を記載した書面を提示してＹに警告をした。しかし，本件出願前から工程ａのみを含む食品中の成分Ｐ含有量の測定方法が広く使用されていたことを知るＹは，Ｙ方法の使用を続けた。
⑴ 仮にＸが本件当初発明について特許権の設定登録を受け，Ｙに対して出願公開の効果としての補償金の支払を請求した場合，Ｙは，どのように反論すべきか。
⑵ 特許請求の範囲に本件当初発明が記載された本件出願について拒絶理由通知を受けたＸは，特許請求の範囲を本件発明のとおり補正したが，補正後にＹに対して再度の警告をしなかった。その後，Ｘは，本件特許権の設定登録を受け，Ｙに対して出願公開の効果としての補償金の支払を求める訴訟を提起した。Ｘの請求に対するＹの考えられる反論とその妥当性について論じなさい。
３．Ｙは，本件発明の実施にのみ用いられる測定機器Ｍを製造し，それら全てを貿易会社Ｚに国内で販売している。Ｚは，それら全てを外国に輸出している。Ｘは，Ｙに対して，本件特許権に基づき，Ｍの製造及び販売の差止めを請求することができるか。
（法務省ＨＰより引用 http://www.moj.go.jp/content/001293669.pdf）
1と思われる（小松）。

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選択科目‐知的財産法

2第１問

令和元年

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1

設問１

2

第１ 特許無効の抗弁

選択科目‐知的財産法

第１問

3

１ Ｙとしては，甲による本件発明の完成はＸから期待されていなかったのであるから，

4「現在又は過去の職務に属する発明」（特許法（以下「法」という。
）３５条１項）にあ5たらず，本件発明にかかる特許を受ける権利はＸにはなかったとして，特許無効の抗弁6を主張することが考えられる（法１０４条の３，１２３条１項６号）。

7２ 妥当性 －職務該当性【過去問】職務発明：

8

本件発明が，「現在又は過去の職務に属する発明」であるといえるかが問題となる。

Ｈ２１

9

職務該当性は，職務命令のほか，従業者の地位，給与，職種及びその発明完成過程へ

特許・実務新案の法律相談〔第３版〕１４３頁以10の使用者の関与の程度等の諸般の事情から，当該従業者が当該発明を完成させることが11

一般的に予定ないし期待されているかにより判断すべきである。

12

甲は，食品加工会社たるＸの研究開発部門の従業員であり，本件発明は食品中の成分13含有量の測定方法に関するものでＸの業務に関連する発明である。また，甲は，Ｘにお14ける勤務時間中に，Ｘの施設内において，Ｘの設備を用いて本件発明に関する研究を進めていたことをも考え併せると，たとえ本件発明に関する研究が上司に反対されたもの

16であったとしても，職務命令の有無を重視すべきではなく，実質的には，甲において本件発明を完成させることが一般的に予定ないし期待されていたということができる。
よって，本件発明は「現在又は過去の職務に属する発明」にあたるから，Ｘの職務発19

明規程に従い，特許を受ける権利はＸが原始的に有していたといえる（法３５条３項）
。

21６０頁

東京地裁Ｈ１４・９・１９中間判決判時１８

光ダイオード事件中間判決】（百選（第４版）６４頁）

1820

中山「特許法 第三版」

０２号３０頁【青色発1517下（小松執筆）参照

よって，Ｙの反論は妥当ではなく，認められない。
第２ 実施行為の不存在

22

１ 本件発明は方法の発明であるところ，Ｙ製品の製造及び販売は当該方法の使用行為で23はないため，本件発明の実施（法２条３項２号）にあたらないとの反論が考えられる。
1

令和元年

1

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選択科目‐知的財産法第１問

２ 妥当性 －方法の発明と物を生産する方法の発明の区別

2本件発明が物を生産する方法の発明である場合には，Ｙ製品の製造及び販売も本件発最判平成１１年７月１６日民集５３巻６号９3

明の実施にあたるが（法２条３項３号），本件発明の特許請求の範囲が，単に「食品中4の成分Ｐ含有量の測定方法」とするものである以上，たとえＹ製品の製造工程にＹ方法

５７【生理活性物質測定法事件】（百選（第４版）１１４頁，１６5が組み込まれていたとしても，本件発明が方法の発明にすぎないことは明らかである。

6

したがって，Ｙ製品の製造および販売は，本件発明の実施にあたらず，Ｘは，Ｙ方法7の使用の差止めを請求できるにとどまる。また，差止請求が可能である範囲を超えるＹ

8

製品の廃棄請求は，「侵害の予防に必要な行為」（法１００条２項）にあたらないから，9Ｙ製品の廃棄を請求することはできない。

10

よって，Ｙの反論は妥当である。

11

設問２（１） 特許無効の抗弁－新規性欠如

12

Ｙとしては，本件当初発明にかかる測定方法は，本件出願前から広く使用されていた，13すなわち公然と実施されていたのであり，「公然実施をされた発明」として新規性を欠き，14無効にされるべきものであるから，これに基づく補償金請求権を行使できないとの反論を15すべきである（法６５条６項，１０４条の３第１項，１２３条１項２号，２９条１項２号）。

16設問２（２）17

第１ 考えられるＹの反論

18

Ｙとしては，本件出願の特許請求の範囲の補正後に再度の「警告」がなされておらず，19Ｙ方法が「出願公開がされた特許出願に係る発明であること」をＹは知らなかったので20あるから，Ｘの請求は法６５条１項所定の要件をみたさないとの反論が考えられる。

21

第２ 妥当性 －補償金請求における再度の警告の要否22１

本件出願の特許請求の範囲の補正後に，再度の警告が必要となるかが問題となる。

23２

法６５条１項が補償金請求に先立つ警告を要求している趣旨は，補償金請求を受け2２頁）【過去問】新規性：
Ｈ１９，Ｈ２７令和元年

1

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選択科目‐知的財産法第１問る第三者の不意打ちを防止することにある。
最判Ｓ６３・７・１９民2

ここで，補正が特許請求の範囲の減縮に限られるものである以上（法１７条の２第3３項），補正によってはじめて発明の技術的範囲に属するようになるといった事態は集４２巻６号４８９頁（実用新案の事案），
知財高判Ｈ２２・５・２4

通常考えられない。したがって，警告後に補正がなされたとしても第三者に対し不意5打ちを与えることにはならないから，特段の事情がない限り，補正後に再度の警告を6する必要はないと解すべきである。

7３

よって，本件でも，特段の事情がない限り，補正後の再度の警告は不要となる。

8

ところで，Ｙは，本件出願前から工程 a のみを含む食品中の成分Ｐ含有量の測定方

9法が広く使用されていたことを知っていたという事情がある。しかし，その測定方法

10自体が公用であったとしても，一般的に，特許請求の範囲を限定する補正をすること

11により拒絶理由を回避し特許査定を受けることはあり得ることであるから，Ｙが公用12の事実を知っていたとしても何ら不意打ちとはならないものと考えられる。

1314

また，本件において他に再度の警告が必要となるような特段の事情は認められないから，補正後の再度の警告は不要であったといえる。

15

よって，Ｘが，出願公開後に本件当初発明の内容を記載した書面をＹに提示して「警16告」をしていることをもって，法６５条１項の要件は充足されているといえるから，17Ｙの反論は妥当でなく，認められない。

18

設問３

19

第１ 特許権に基づく差止請求20212223

本件発明は方法の発明であるところ，Ｙ方法を用いていないＭの製造及び販売行為は本件発明の実施にはあたらない（法２条３項２号）。
第２ 間接侵害の成否
そこで，間接侵害（法１０１条４号）の成否を検討する。
3７平成２１年（ネ）第１０００６号等。

令和元年

司法試験選択科目‐知的財産法

第１問

1

Ｍは，本件発明の実施にのみ用いられる測定機器であるから，Ｍの使用によって本件2発明の実施がされるといえるところ，Ｙの唯一のＭ販売先であるＺは，間接侵害の対象

3品Ｍを日本国内においてＹから購入しているが，その全てを外国に輸出しているため，4本件発明の実施がされるのは外国においてのみ，ということになる。

5

ところで，特許権の効力は，日本国内にのみ及び，外国における実施行為には及ばな6いから（属地主義），外国で本件発明が実施されたとしても，直接侵害は成立しない。

7

このような場合に間接侵害が成立するか否かについては，独立説と従属説の対立があ8

るが，いずれもその考え方を貫徹すると不合理な結論となるおそれがあるため，直接侵9

害が成立しない場合であっても，当該場面において法が直接侵害を認めないとした趣旨10を鑑みて，個別具体的に間接侵害の成否を判断すべきである（個別説）。

高林「標準特許法 第４版」１００頁【過去問】間接侵害と直接侵害の関係：Ｈ２

中山４３２頁以下
高林１７１頁以下

11

本件において，Ｙは，Ｍの全てをＺに販売し，Ｚは，それらを全て外国に輸出してい12る。この場合に間接侵害の成立を認めてしまうと，事実上国外にまで本件特許権の効力13が及ぶことになり，本来，本件特許権によっておよそ享受し得ないはずの，外国での実14施による市場機会の獲得という利益まで享受し得ることになり，不当に本件特許権の効15力を拡張することになる。とすれば，本件のような場合において間接侵害の成立を認め16ることは，属地主義を前提とする法の趣旨に反することになる。

大阪地判Ｈ１２・１０・２４判タ１０８１号２４１頁【製パン器事件】（百選（第４17したがって，Ｍの製造及び販売行為について間接侵害の成立を認めるべきではない。

18

よって，Ｘは，Ｙに対して，本件特許権に基づき，Ｍの製造及び販売の差止めを請求

19

４，Ｈ２９することはできない。

以 上4版）１４６頁）