化学・バイオ特許判例紹介（３４）～補正・訂正の許否～
令和４年(行ケ)第１０１２５号
原告：ザ ケマーズ カンパニー エフシー リミテッド ライアビリティカンパニー，
被告：ＡＧＣ株式会社
２０２３年１２月２２日
執筆者 弁理士 鶴川智子
１．概要
本件は，発明の名称を「２，３－ジクロロ－１，１，１－トリフルオロプロパン，２－クロロ－１，１，１－トリフルオロプロペン，２－クロロ－１，１，１，２－テトラフルオロプロパンまたは２，３，３，３－テトラフルオロプロペンを含む組成物」とする特許について，特許権者である原告による訂正請求を不適法であるとした上で，無効とした審決の取消訴訟である。争点は，訂正要件違反の有無である。
知財高裁は，本件審決は訂正要件の解釈を誤ったものとして，本件審決を取り消した。
２．本件発明の要旨
訂正前の特許請求の範囲の請求項１の記載は，次のとおりである。
【請求項１】
ＨＦＯ－１２３４ｙｆと，ＨＦＣ－２５４ｅｂと，ＨＦＣ－２４５ｃｂと，を含む組成物。
・本件訂正の内容
請求項１の「を含む組成物」の記載を「を含む組成物（ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物を除く）」に訂正する
３．争点
争点は，訂正要件違反の有無である。
４．知財高裁の判断（筆者にて適宜抜粋，下線，ナンバリング等を一部修正）
特許請求の範囲等の訂正は，「願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内」においてしなければならないところ（特許法１３４条の２第９項，１２６条５項），これは，出願当初から発明の開示が十分に行われるようにして，迅速な権利付与を担保するとともに，出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の不利益を被ることのないようにしたものと解され，「願書1に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項」とは，当業者によって，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項（以下，単に「当初技術的事項」という。）を意味すると解するのが相当であり，訂正が，当初技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該訂正は，「明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。
本件発明１に係る特許請求の範囲の記載は，「ＨＦＯ－１２３４ｙｆと，ＨＦＣ－２５４ｅｂと，ＨＦＣ－２４５ｃｂと，を含む組成物。」というものであって，その文言上，ＨＦＯ－１２３４ｙｆと，ＨＦＣ－２５４ｅｂと，ＨＦＣ－２４５ｃｂを含むことは明らかであり，文言上，これらの化合物を含む限り，それ以外のいかなる物質を含む組成物も当該特許請求の範囲に含まれ得るものと解される。
本件明細書等には，①ＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製する際に特定の追加の化合物が少量存在すること及び②ＨＦＯ－１２３４ｙｆを含む組成物中の追加の化合物の合計量がゼロ重量パーセントを超え，１重量パーセント未満までの範囲であることが記載されているといえる。また，本件明細書等には，ＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製する過程において生じる副生成物や，ＨＦＯ－１２３４ｙｆ又はその原料（ＨＣＦＣ－２４３ｄｂ，ＨＣＦＯ－１２３３ｘｆ，ＨＣＦＣ－２４４ｂｂ）に含まれる不純物が，追加の化合物に該当することが記載されているといえる。
前記の各記載を踏まえると，本件における当初技術的事項の内容は，ＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製するに当たり，副生成物や，ＨＦＯ－１２３４ｙｆ又はその原料（ＨＣＦＣ－２４３ｄｂ，ＨＣＦＯ－１２３３ｘｆ，ＨＣＦＣ－２４４ｂｂ）に含まれる不純物が追加の化合物として少量存在し得ること，及び，本件発明１については，追加の化合物として，少なくとも，ＨＦＣ－２５４ｅｂとＨＦＣ－２４５ｃｂが含まれることであると認められる。
他方，本件明細書等には，ＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製する過程において，ＨＦＣ－２５４ｅｂ及びＨＦＣ－２４５ｃｂ並びにその余の化合物が含まれる組成物についての記載はあるものの，ＨＣＦＣ－２２５ｃｂに係る記載はなく，また，本件明細書等の記載から，ＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製する過程においてＨＣＦＣ－２２５ｃｂが副生成物として生じたり，ＨＦＯ－１２３４ｙｆ又はその原料にＨＣＦＣ－２２５ｃｂが不純物として含まれたりするなどして，組成物にＨＣＦＣ－２２５ｃｂが含まれることが当業者にとって自明であると認めることはできないから，当業者は，本件明細書等のすべての記載を総合することによっても，本件発明１にＨＣＦＣ－２２５ｃｂが含まれるとの技術的事項を導くことはできない。
そして，本件訂正発明１は「ＨＦＯ－１２３４ｙｆと，ＨＦＣ－２５４ｅｂと，ＨＦＣ－２４５ｃｂと，を含む組成物（ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物を除く）。」というものであって，本件訂正によって，本件発明１から，Ｈ2

ＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物が除外されたものであるが，前記に照らせば，本件訂正により，本件明細書等に記載された本件発明１に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているとはいえないから，本件訂正は，本件明細書等に開示された技術的事項に新たな技術的事項を付加したものではない。
本件審決は，いわゆる「除くクレーム」に数値範囲の限定を伴う訂正が新規事項を追加しないものであるというためには，「除く」対象が存在すること，すなわち，本件発明１において，「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物」が含まれているといえるか，または，「除く」対象が存在しないとしても，本件訂正発明
１に「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％未満で含有する組成物」が含まれることが明示されることになるから，本件発明１に「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％未満で含有する組成物」が含まれているといえる必要があると解した上，本件では，本件発明
１に「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物」が含まれているということはできないし，本件発明１に「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％未満で含有する組成物」が含まれているということもできないから，本件訂正は新たな技術的事項を導入するものであると判断した。
そこで検討するに，本件明細書等にはＨＣＦＣ－２２５ｃｂに係る記載は全くないものの，本件発明１に係る特許請求の範囲の記載は，その文言上，ＨＦＯ－１２３４ｙｆと，ＨＦＣ－２５４ｅｂと，ＨＦＣ－２４５ｃｂを含む限り，それ以外のいかなる物質をも含み得る組成物を意味するものと解されるものである。そして，本件訂正により，「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物を除く」と特定されたことをもって，本件訂正発明１には，ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物が含まれないことが明示されたということはできるものの，本件訂正発明１が，ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％未満で含有する組成物であることが明示されたということはできない。したがって，本件訂正は，当初技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものというべきである。
被告は，本件訂正は，甲４発明と同一である部分を除外する訂正とはいえず，除くクレームによって「特許出願に係る発明のうち先願発明と同一である部分を除外する訂正」になっていないから認められないと主張する。
しかしながら，特許法１３４条の２第１項に基づき特許請求の範囲を訂正するときは，願書に添付した明細書，特許請求の範囲または図面に記載した事項の範囲内でしなければならず，実質上，特許請求の範囲を拡張し，変更するものであってはならないとされている（同条９項，同法１２６条５項及び６項）が，それ以上に先願発明と同一である部分のみを除外することや，当該特許出願前に公知であった先行技術と同一である部分のみを除外することは要件とされていない。そして，訂正が，「明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」行われた場合，すなわ
ち，当初技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであると

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きは，当該訂正によって第三者に不測の損害をおよぼすとは考え難いから，同項に規定する訂正要件の解釈として，被告が主張するような要件を加重することは相当ではないというべきである。
また，被告は，除くクレームの形式で自由に訂正発明の内容を規定することは許されない旨主張しているところ，本件訂正は，甲４による新規性欠如及び進歩性欠如の無効理由がある旨の審決の予告を受けてされた訂正であるが，甲４には，甲４発明が記載されているのみならず，「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを含むハロカーボン混合物から，・・ヒドロフルオロカーボンを直接的に調製する有利な方法に関する。・・この方法は相当量の該ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを他の化合物へ転化することなく行われる。」，「本発明による好ましい混合物とは，化合物ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを含む混合物である。他の好ましい態様において，混合物は本質的に約１～約９９重量パーセントのＨＣＦＣ－２２５ｃｂ・・とから成る」との記載があり，同各記載を踏まえると，本件訂正は，甲４に記載された発明と実質的に同一であると評価される蓋然性がある部分を除外しようとするものといえるから，本件訂正は先行技術である甲４に記載された発明とは無関係に，自由に訂正発明の内容を規定するものとはいえない。
そして，本件審決は，本件訂正が新たな技術的事項を導入するものであることを理由に訂正を認めず，本件発明に係る本件特許を無効としたものであるが，本件訂正が新たな技術的事項を導入するものであるとはいえないことは前記したとおりである。
そうすると，本件審決は同法１３４条の２第９項において準用する同法１２６条５項の訂正要件の解釈を誤ったものとして，取消しを免れない。
６．考察
本判決では，いわゆる「除くクレーム」とする訂正について，「先願発明と同一である部分のみを除外することや，当該特許出願前に公知であった先行技術と同一である部分のみを除外することは要件とされていない」としたうえで，「本件訂正は，甲４に記載された発明と実質的に同一であると評価される蓋然性がある部分を除外しようとするものといえるから，本件訂正は先行技術である甲４に記載された発明とは無関係に，自由に訂正発明の内容を規定するものとはいえない」と説示された。先行技術と同一である部分のみを除外することは要件とされていないことが示された点が着目される。
以上4