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判例と実務シリーズ：No.334

冒認出願における立証責任の判断
知財高裁平成18年１月19日判決
平成17年（行ケ）第10193号

審決取消請求事件

松
抄

録

下

正＊

冒認を理由として無効理由ありとした無効審決について，知財高裁もこれを是認した事例である。特許権者は，無効審決に対して，主張立証責任の判断の誤り（取消事由１），および発明者の認定誤り（取消事由２）を理由として，取消を求めた。知財高裁は，取消事由１について「冒認を理由とする無効判断において「特許権を取得し得る者を発明者及びその承継人に限定している特許制
度の下においては，出願するにあたって，出願人は，かかる要件を満たしていることを自ら主張立証する責めを負う」と，特許権者側に冒認でないことの主張立証責任があると言及した。
なお判決の紹介とともに，今後，冒認を理由に無効主張する場合の，無効主張側および権利者側の留意点についての検討も行った。

目 次
1． 本事件について
1．1 本件特許と被告特許
1．2 無効理由および反論
1．3 無効審判における判断
1．4 原告主張の取消理由う）の特許権者である。本件特許は，出願人Ａ，

1．5 知財高裁の判断
2． 評釈
2．1 本判決の意義
2．2 特許権者の留意点

告特許といい，被告特許にかかる発明を被告発

2．3

発明者Ｂで平成６年５月19日に出願され，平成９年11月19日に特許権者であるＸに名義変更がなされている。
一方，被告Ｙは特許第2935408号（以下，被明という）の特許権者である。被告特許は，平
成６年12月08日に，出願人Z2およびZ3，発明者Ｃ（出願人Z2の代表者）で出願がなされ，無効審判請求人の留意点

平成12年11月20日にZ2の持分をZ1に譲渡され，

2．4 発明者の記載
2．5 冒認を理由にした特許権の移転
3． 最後に

平成13年１月10日にZ3の持分をＹに譲渡されている。

1．2 無効理由および反論

1 ． 本事件について１）

Ｙは，「本件特許発明は，被告発明の発明者
Ｃがした発明であり，本件特許はＣから特許を

1．1 本件特許と被告特許受ける権利を譲渡されていない」として，冒認原告Ｘは特許第3073392号（以下，本件特許といい，本件特許にかかる発明を本件発明とい
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弁理士

Tadashi MATSUSHITA

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＜被告発明＞
2935408号
平成６年12月08日出願
発明者：Ｃ

発明者Ｃがした発明

権利譲渡

特許権者：Z１，Y

出願人：Z２，Z３

実験データ

D
実験データ
に＋α有り？

＜本件特許発明＞
3073392号
平成６年５月19日出願
権利譲渡

発明者：Ｂ

特許権者：X

出願人：A

図１

本件特許発明と被告発明との関係図

による特許無効審判（特123条）を請求した。

求人発明をしたのかどうか，さらには，本件特Ｙは，無効理由として，「①本件発明と被告許出願時に被告発明が完成していたのかも全く

発明２）は，いずれも同じ技術的思想及び同じ実わからない，③本件発明の当時の出願人である

験施工データに基づいてなされている，②被告

Ａ自らの証言からは，むしろ，本件発明を独自発明が，発明者であるＣによってなされたことに完成したことが明らかとなっている」と反論を裏付ける多数の証拠が存在する，③本件発明した。

の当時の出願人Ａ自らが冒認出願であることを

1．3 無効審判における判断認めている」と主張した。
これに対して，Ｘは，「①普賢岳などでの施審判官は，「本件発明と被告発明とが同じ技工例も本件発明と被告発明で内容に違いがある

術的思想及び同じ実験施工データに基づいてなが，たとえ両者が同一であっても，それだけのされている，本件発明は冒認である」と認定し理由で本件発明が請求人発明の冒認であることた。また，Ｘがした反論については，以下のよにはならない，②被告発明をしたのがＣである

うにその主張は認めなかった。

ことを直接立証する証拠はどこにもない。せいぜいＣが被告発明をしたと聞いたという伝聞証（1）本件発明の発明者について拠があるにすぎず，しかも，具体的には，普賢「上記…の証言によれば，Ｃが実験などの手岳の実験時にＣがいたことが示されているにす

はずを行っていたこと，…本件特許明細書に記ぎず，被告発明をＣが完成させたことについて載されるような実験をしたり実験を依頼したこは，何ら具体的な証拠はない。本当に同人が請とはないこと，また，ＡもＤが本件発明の発明

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者であることに疑問を感じていたという証言があること，…陳述書によれば，Ｃが北海道や雲仙普賢岳などにおいて緑化材の実験施工の指導

1．5 知財高裁の判断（1）取消事由１（冒認の主張立証責任の判断を行っており，上記のように当時の関係者の多の誤り）について

くがＣが発明者であると認識していたこと，本件発明が実質的に記載されている被告発明の発取消事由１について，知財高裁は以下のように判示した。

明者はＣと記載されていること等から，本件発明の発明者はＣとみることが妥当である。
」

特許法は，29条１項に「発明をした者は，…
…特許を受けることができる。」と規定し，33
条１項に「特許を受ける権利は，移転すること（2）冒認についてができる。」と規定し，34条１項に「特許出願「当時Ｄは，できるだけ早く本件発明の実施前における特許を受ける権利の承継は，その承を行いたかったものの資金繰りに困っていたた

継人が特許出願をしなければ，第三者に対抗す

めＣから適切に特許を受ける権利を承継しないることができない。」と規定していることからまま，Ａによる資金融通や本件発明の実施のたも明らかなように，特許権を取得し得る者を発めの工場建設資金の見返りにＡの特許出願を許明者及びその承継人に限定している。このようしたとみることができる。反対にＡは多額の資

な，いわゆる「発明者主義」を採用する特許制金をつぎ込んで事業化をするに当たり，その事度の下においては，特許出願に当たって，出願

業を特許権で保護するため，Ｄから回収できな人は，この要件を満たしていることを，自ら主かった資金，及び事業化に当たっての資金投入張立証する責めを負うものである。
このことは，の見返りの一つとして本件発明の出願人名，発特許法36条１項２号において，願書の記載事項

明者名での出願をＤに認めさせたと考えることとして「発明者の氏名及び住所又は居所」が掲が妥当である。

げられ，特許法施行規則５条２項において，出そうすると，本件発明と被告発明が上記のよ

願人は，特許庁からの求めに応じて譲渡証書等

うにその技術的思想が一致してその出所が同じの承継を証明するための書面を提出しなければと解することができる以上，本件発明は，発明ならないとされていることからも明らかであ者でないＡがその発明について特許を受ける権る。

利を適切に承継しないまま特許出願をし，特許特許法123条１項は特許無効審判を請求できされたとみるべきである。
」

る場合を列挙しており，同項６号は，「その特1．4 原告主張の取消理由

許が発明者でない者であってその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願

Ｘは，「本件審決は，冒認出願についての主に対してされたとき。」と規定するものである

張立証責任の判断を誤り（取消事由１），また，が，特許法が上記のように「発明者主義」を採

本件発明の発明者についての認定を誤った結用していることに照らせば，同号を理由として

果，本件特許が特許法123条１項６号に該当す請求された特許無効審判においても，出願人なると誤って判断した（取消事由２）ものであり，

いしその承継者である特許権者は，特許出願がこれらの誤りが審決の結論に影響を及ぼすこと当該特許に係る発明の発明者自身又は発明者かは明らかであるから，取り消されるべきであら特許を受ける権利を承継した者によりされたる。」と審決の取消しを求めた。

ことについての主張立証責任を負担するものと
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により，特許出願が当該特許に係る発明の発明

解するのが相当である。
この点につき，原告は，特許法123条１項６

者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継

号を理由とする特許無効審判においては，審判した者によりされたことを，特許権者において請求人が，「その特許が発明者でない者であっ主張立証しなければならないものというべきでてその発明について特許を受ける権利を承継しある。

ないものの特許出願に対してされたこと」の主

原告は，原告主張のように解さないと，特許張立証責任を負い，請求人は，そのことを具体権者が出願人から特許を受ける権利ないし特許的に主張立証しなければならない旨を主張す

権を譲り受けた者である場合に，特許権が不安る。たしかに，特許法123条１項６号は，「その定なものとなる旨を主張するが，特許を受ける

特許が発明者でない者であってその発明につい権利ないし特許権を譲り受けるに当たり，権利て特許を受ける権利を承継しないものの特許出の成立過程に当該権利の無効を来す瑕疵がない願に対してされたとき」に，特許無効審判を請ことを確認するのは，譲受人として当然行うべ

求することができると規定しているものであっき行為であり，また，前述のように，願書にはて，当該規定の文言をみる限り，審判請求人に発明者の氏名等が記載され，必要に応じて譲渡

おいて当該事由の主張立証責任を負担するよう証書等の証明文書が特許庁に提出されているのにも見えるが，特許法123条１項各号をもってであるから，特許出願が発明者又は発明者から各無効事由について主張立証責任の分配を定め特許を受ける権利を承継した者によりされたこた規定と解することはできず，無効審判におけとを確認するのに格別の困難はないはずである主張立証責任は，特許無効を来すものとされる。かえって，原告主張のように解するときにている各事由の内容に応じて，それぞれ判断さは，特許権者は，願書に，実在しない人物や既れなければならない。すなわち，当該特許が特に死亡した人物を発明者として記載し，設定登許法29条１項の規定に違反してされたという無録を得た後に速やかに権利の承継に関する書類

効事由（特許法123条１項２号）を例にとれば，を廃棄するなどにより，当該特許が無効審判に特許法29条１項の規定に照らし，同項柱書の発より無効とされることを免れ得ることとなる明の完成を含めた産業利用可能性につき特許権が，このような結果が不当であることは明らか者が主張立証責任を負担し，同項各号の該当性，である。

すなわち公知，公用，文献公知につき無効審判
請求人が主張立証責任を負担することとなる。

（2）取消事由２（発明者の認定の誤り）についてまた，当該特許が特許法36条４項１号に規定す取消事由２について，知財高裁は以下のようる要件を満たしていない特許出願に対してされたという無効事由（特許法123条１項４号）にに判示した。

ついては，特許法36条４項１号の規定に照らせ原告は，本件発明の発明者はＢ，Ａ又はＤでば，願書に添付した明細書の発明の詳細な説明あるから，本件審決の発明者をＣであるとしたの記載が当業者がその実施をすることができる

本件審決の認定は誤りである旨主張する。…か程度に明確かつ十分に記載したものであること

えって，以下のような事情に照らせば，本件発を特許権者において主張立証しなければならな

明の発明者はＣであり，ＤはＣから本件発明のい。そして，特許法123条１項６号の規定する開示を受けたにすぎないと認めるのが相当であ

無効事由については，上記（1）に判示した理由

る。

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すなわち，被告特許はＣが発明者とされてい明細書（段落【0025】【0026】）にも，これらのるところ（甲３の２），被告特許の実験施工は場所における実験施工例が実施例として記載さＣの指導の下において平成５年から６年にかけれている。

て行われたものであり（Ｇ等の関係者の陳述書。

さらに，本件明細書（甲２）と被告特許の明

甲３の７〜10），被告特許の明細書（甲３の２）

細書（甲３の２）の記載を比較すると，被告特には，実施例１の実験施工において，一冬経過許の明細書の実施例の記載は，使用した材料の後に吹付け面を観察したとの記載（段落【0031】）

種類・量，スラリー客土の調整方法，施工現場があることをも考慮すれば，遅くとも平成５年の状況等が具体的に記載されているのに対し，には，被告特許のうち，当該実験施工に関する本件明細書の実施例の記載は，これらの点の具部分はＣの指導の下において完成していたと認体的な記載がほとんどなく，抽象的な記載に終めることができる。

始しているものといわざるを得ない。

そして，本件発明と被告発明とを比較すると，これらの事情に加えて，本件発明の発明者は両者はいずれも，傾斜面等の緑化用の客土吹付

ＤではなくＣである旨をいう，Ｇの審判手続でけに使用されるものであり，吹付け後すぐに安の証人尋問における供述（甲５の２）並びに同定し，降雨で流亡せず，かつ発芽率の高い吹付人（甲３の10）及びＥ（甲３の９）の各陳述書

け面を形成することを目的とする緑化吹付け資の内容等をも総合して考慮すれば，本件発明の材・方法に関するものである点，その吹付け資

発明者はＣであり，ＤはＣから本件発明の開示

材も，灰成分（例えばフライアッシュ），硫酸を受けたにすぎないと認定するのが相当であカルシウム及び硫酸アルミニウムを含み，灰成る。

分が水和反応でエトリンガイト（エトリンジャ
イト）やケイ酸カルシウム水和物を生成し，硫酸アルミニウム及び硫酸カルシウムはエトリン
ガイトの凝集固化を促進し，これら水和化合物

2．評 釈
2．1 本判決の意義と土壌粒子とが混合されることにより吹付け土

本事件では，冒認（123条１項６号）の主張

壌などを地面上に保持し，雨が降っても吹き付立証責任（以下立証責任と略す）について真っけ面の流亡が少ないため，地面の緑化を効果的向から争われた。知財高裁は，特許法29条１項，に行うものである点において，共通しており

33条１項，34条１項がいわゆる発明者主義を採（本件明細書（甲２）の段落【0001】〜【0013】

用していることを根拠に，冒認でないことの立等，被告特許の明細書（甲３の２）の段落

証責任は特許権者が負うべきと判断した。

【0001】【0008】【0012】〜【0018】等），両発明
は極めて類似する。

知財高裁大合議は，平成17年11月に，特許法36条の記載要件について，「明細書のサポート

また，被告特許の明細書に実施例として記載

要件の存在は，特許出願人又は特許権者が証明されている札幌藻岩ダムにおける実験施工例

責任を負うと解するのが相当である」と判断し（段落【0031】）は，上記のとおりＣの指導の下ている３）。本事件もこの判決と同趣旨の判断とで平成５年〜６年にかけて実施されたものであいえる。

るところ，Ｃは平成６年３月に雲仙普賢岳におなお，冒認が争われたブラジャー事件４）で，いても被告発明の実験施工を指導したと認めら

地裁レベルであるが，「同一発明であることをれるが（甲３の６〜12，乙２，検乙１），本件立証すれば，冒認でないことの反証責任が特許

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権者にある」と判断されている５）。これは，冒完成に第三者を全く関与しない状態で，発明を認であることの立証は現実としては困難である完成させたような場合には認定は容易であろので，冒認であると主張する者が問題となってう。しかし，一般には，発明完成までに第三者いる特許発明と同一であることを立証すれば，の関与がある場合がほとんどである。このよう冒認でないことの立証責任が特許権者に転換さな関与者が，単に課題を提示した者や単なる補れるのが，公平であると判断したのであろう。

助者にすぎないのかそれとも共同発明者に該当

これに対して，本事件では，発明者主義を採するかについては，判断は容易ではない。かか

用していることを根拠として，123条１項６号

る判断手法については，従来の，職務発明関連については，原則として特許権者に，冒認でなの訴訟での立証手法が参考にできるであろう６）。

いことの立証責任があると述べている。冒認でまた，発明によっては，本件のような決め手

あることの立証は現実としては困難であるのとなる実験データが存在しない場合もある。すで，冒認の立証責任が特許権者にあると言及し

なわち，本件特許発明は，実験データが存在すたという意味では画期的な判決といえよう。

る発明であり，無効審判では「本件発明は被告
発明と実質的に同一であり，被告発明の実験デ2．2 特許権者の留意点

ータが本件発明の発明者であると原告が主張し今後は，冒認でないことの立証責任が特許権ているＤに渡ったこと，本件特許の出願人Ａは，者に課される。以下，特許権者の留意点を検討

被告特許の発明者から特許を受ける権利を承継する。

していないので冒認である」と判断された。知

まず，特許権または特許を受ける権利を譲り

財高裁もかかる判断を支持した。かかる判断は，受ける場合には，冒認を理由に無効審判を請求

効果の予測可能性が低い分野の発明についてされた場合に備えて，特許権または特許を受けは，妥当する。

る権利を譲り受ける際に，冒認でないことを主しかし，全ての分野の発明について，実験デ張するための証拠をあわせて譲り受けておくこータが存在するわけではない。機械，電気分野とが望ましい。

においては，効果の予測可能性が高い分野の発冒認出願でないことの要件事実は，（1）「自然

明が多く，これらについては発明完成までに実人xxxが本件発明をしたこと」および（2）「出験データなどは存在しない場合も多い。この場

願人yyyが自然人xxxから本件発明に係る特許

合，ある発明者が真の発明者であるとの立証は，を受ける権利を直接又は介在者（譲渡人）を介

必ずしも容易でない。なぜなら，発明は，発明して譲り受けたこと」である。

者による思索的行為だけで完成する場合がある

上記（2）については，発明者から直接譲り受からである。もちろん，このような場合でも，けた場合には，発明者からの譲渡証で，また介その後，完成した発明を秘密保持義務のある第在者（譲渡人）が存在する場合には，最終的な三者に書面等により伝えている場合には，これ特許権者への譲渡の道筋が明らかになるようにによって自分がした発明であると立証すること

各人間の譲渡書があれば簡単に立証することがができる。しかし，そのような証拠が残らないできる。

ような場合も十分考えられる。

しかし，上記（1）については，必ずしも容易

米国では先発明主義を採用している関係上，ではない。ひとつの理由は，発明者の認定が容

発明者はラボノートに日付入りで履歴を記録し易ではないことである。例えば，ある人が発明ており，さらに各ページに第三者のサインを残

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すようにしている。一方，先願主義を採用する

主張する側として一切主張立証が不要なわけで我が国では，上記ラボノートはそれほど一般化はない。例えば，立証責任が特許権者側にあるしているわけではない。

ので，無効審判請求人としては，無効審判請求

このような現状において，冒認でないことの書にて「本件特許は，その特許が発明者でない証拠を特許権者が立証できない場合には，無効者であってその発明について特許を受ける権利とされるおそれがある。冒認ではないとの判断を承継しないものの特許出願に対してされたもをするためにいかなる証拠が必要とされるのかのであるので，無効とされるべきである」とのについては，今後の課題である。

み記載して，
審判請求をすることも考えられる。

また，特許権者が「xxxが真の発明者である」

このような無効主張では，特許権者から，本件と主張し，これに対して，無効審判の請求人は発明の発明者として願書に記載されている者の「xxxではなくzzzが真の発明者である」との主

宣誓書および譲渡証等が提出された場合に，こ張した場合，以下のような反論が考えられる。

れに対抗するために，新たな証拠を提出する必ひとつは，zzzは単なる課題提供者にすぎず発要がある。

明者ではないとの主張である。この場合，zzz

無効審判においては，要旨変更となる証拠のから本件発明の課題については説明があった

追加等は原則として認められない（131条の２が，本件発明の構成については説明がなく，本第１項）７）。確かに，このような新たな証拠が件発明を完成させたのはzzzでないことを立証

補強証拠であるかについては明確ではない。しする証拠が必要である。

たがって，審判請求書の理由の補正に該当する

また，「本件発明と同一の発明をzzzがしたととして証拠の提出が認められないおそれもありしても，xxxは，zzzと関係なく，独立して本得る。したがって，審判請求時にできる限りの件発明を完成させた独自創作である」との主張

証拠を用意して，審判請求を行わなければならも可能である。この場合には，zzzと関係なく，ない点については，従来と変わりないといえ独立して本件発明を完成させたことを立証するる。
なお，侵害事件の中では，時機に後れた攻撃

証拠が必要である。
例えば，かかる資料としては，発明に至るま

防御（民事訴訟法157条１項）でなければ，かでの経緯，議事録，試作品の設計図などが考え

かる制限はない。しかし，昨今の計画審理の進られる。

行要請からすると，やはり，冒認を主張する側

なお，かかる主張を裏付ける資料については，提出が必要とされることが予想されるので，予がその証拠を提出して主張していくことにより審理が進められるものと思われる。

め受け取っておくことが望ましい。当該特許のしたがって，実際の手続においては，既に述有効性が争われるのは，出願から数年後である

べたように，冒認を主張する側として，「真のことがほとんどであり，その時点では当該発明発明者はxxxであり，本件出願人はxxxから特者の存在がわからないというおそれもあるから許を受ける権利を譲り受けていない」と主張しである。

ておくことが好ましい。
この場合，真の発明者がxxxであることを直2．3 無効審判請求人の留意点

接立証するのは困難であるが，「願書に記載さ本件により，冒認でないことの立証責任は特れている発明者は当業者でないことを示す証

許権者が負うことが明らかになったが，冒認を拠」，「本件発明と同じ発明をxxxがし，これを

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出願人に開示したなどの間接証拠」を提出する

問題を解決することができた。これに対して，ことが挙げられよう。本事件では，願書に記載

本事例で被告が別途特許出願をしていなかったされたＡが当業者でないこと，特許権者側が発場合，原告の有する特許権を真の特許を受ける明者であると主張しているＤについても，Ｃか権利を有する者から登録の移転請求ができるのら受け取った実験データと実質上同じ程度のこかが問題となる。

とを出願人に渡しただけであることを示す証拠を提出している。

旧特許法では，冒認出願により特許を受けることができなくなった場合には，その特許出願のあとにした正当権利者の出願は当該冒認出願

2．4 発明者の記載の時に遡及するとされていた（大正10年法第11本事件では，原告Ｘは，特許公報に発明者と条）。これに対して，現行法ではかかる規定はして記載された者以外の者が真の発明者である

削除された。学説も現行法上は，明文の規定がと主張している。このような主張はそもそも認ないことを根拠として被冒認者の取戻請求権をめられるのであろうか。思うに，本件特許の特認めないものが多い。上記ブラジャー事件でも，許権者Ｘは，特許成立後に本件特許権の譲り受冒認であると認定されたものの，特許権の移転けた者である。したがって，冒認が争われた時請求は認められなかった。

点で，出願時に偽の発明者が記載されているこ

一方，最高裁は平成13年に，冒認された特許とを知った場合には，かかる主張は認められる権に対する正当権利者の移転登録請求に関し，べきである。意匠の事件ではあるが，共同創作

従来と異なる見解を示した10）。この事案は，当者として２名が記載されており，実際は一方は初，自ら出願したが偽造譲渡証によって出願人

創作者でないという場合には，いわゆる冒認ででなくなり，特許を受ける権利の帰属を争ってはないと無効主張を排斥している 。

いる間に，特許権が成立した案件である。

８）

しかし，上記意匠権における判断は，真の発この事件では，原審は，「このような場合に明者が少なくとも記載されていた事例である。

真の権利者の無権利者に対する特許権の移転登

たとえば，新の発明者をあえて隠し，偽の発明録手続請求を認めることは，裁判所が，特許庁者を記載して権利化を図った出願人がそのままにおける特許無効の審判手続を経由せずに無権特許権者になっているような場合にはどうであ

利者に付与された特許を無効とし，真の権利者

ろうか。発明者の認定が困難な場合もあり，発のために新たな特許権の設定の登録をするのと明者の記載を誤った過失があることは間違いな

同様の結果となるが，このことは，特許権が行いが，真の発明者から特許を受ける権利の譲り政処分である設定の登録によって発生するもの

受けていれば，123条１項６号の無効理由有りとされ，また，特許の無効理由の存否についてとまでは認定できないであろう。

は専門技術的な立場からの判断が不可欠であるために第１次的には特許庁の判断に委ねられて

2．5 冒認を理由にした特許権の移転いるという特許争訟手続の趣旨及び制度に反す

本事件では，被告Ｙ（真の特許を受ける権利る」と判断した。これに対して，最高裁は，「i）を有する者）は，原告Ｘ（冒認者）が特許出願

本件特許権は，甲がした本件特許出願についてをした後，約半年後に特許出願をし，被告自身

特許法所定の手続を経て設定登録がされたものも本件発明について特許を取得していた 。しであって，甲の有していた特許を受ける権利とたがって，原告の特許を無効にすることにより，連続性を有し，それが変形したものと評価でき

９）

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ること，ii）特許権の帰属自体は技術に関する専門的知識経験を有してなくとも判断し得る事

3．最 後 に項であり，本件のような事案で行政庁の第一次本判決は，発明者またはその承継人から特許的判断権の尊重を理由に上記と異なる判断をすを受ける権利または特許権を譲り受ける場合

ることは，かえって適当ではないこと，iii）甲に，譲受人に対する確認責任を明確化した。しは，本件特許権につき特許無効審判を請求できたがって，発明者は，発明をした段階でどのよるものの，無効の審決を経て本件発明につき改うな発明をしたのかについて，自ら，記録を残めて特許出願をしたとしても，本件出願につきしていく体勢としていく必要があるといえる。

既に出願公開がされていることを理由に特許出

特に，今日のように共同開発，共同研究がなさ

願が拒絶され，本件発明について甲が特許権者れている場合には，権利の帰属について，発明となることはできない結果になるのであって，ごとに発明者の認定をし，これを書面で確認しそれが不当であることは明らかであること」を保存しておくことが望ましい。

理由として，移転請求を認めた。

また，近年の知財高裁の判決は，特許制度のこのように，上記最高裁の事例は，極めて特方向性をリードしていくという姿勢が感じられ殊な事例であり，被冒認者に対して一般的な移る。筆者としては，知財高裁が，冒認の関する転請求権を認めたものではない。

立証責任について特許権者側にあると判断した

かかる問題について，ドイツでは，出願中おのは，その背景に，特許を受ける権利を有する

よび登録後を問わず権利譲渡を要求できると規者であれば，発明に関する権利関係の管理責任

定し（ドイツ特許法第８条 11）），立法的解決をを課し，これにより，無用な紛争を未然に防止図っている。また，ローラチエン用トッププレする制度作りにつながるとの考えがあると想像ート事件12）で，大阪地裁は，「特許を受ける権している。その意味で，本件判決はメッセージ

利を有しない第三者が真の権利者に無断で特許性の高いものといえよう。

出願をしたような場合（特許を受ける権利の共有者の一人が他の共有者に無断で単独名義で出注願した場合も含む。）には，特許法上は明文の1） 本件特許権については，本件被告が，本件被告

記の保有する特許を原告が侵害しているとしてそ規定を欠くが，本来は，特許を受ける権利を有の技術的範囲を争った侵害訴訟がある。第1審ですることを確認する確定判決を得た者が，判決は，構成要件「硫酸カルシウム

１〜20重量％」を添付して特許庁長官に対して出願人名義の変の範囲内とは認められないと判断された（平成更を届け出ることによって，出願人の名義を変

16年07月14日

更できることが望ましい。」と述べている。出

控訴審では，均等の主張も行ったが控訴棄却と願公開制度が導入されてから冒認されたことをされている（平成17年07月12日知財高裁

知った場合，もはや被冒認者は当該発明につい東京地裁

平成15（ワ）6064号）。
平成17（ネ）10056号）。
2） 無効審判の段階では請求人特許と呼ばれているて保護を受けることはできない。何らかの立法が，本稿では混乱をさけるために被告特許と表的解決が必要であると思われる。

現を統一する。

ただ，かかる立法的解決が図られるまでは，

3） 平成17年11月11日

出願については無効にするしかない。
知財平成17（ 行ケ）東京地裁

平成13年（ワ）第10042号

実務的には水面下で権利譲渡の交渉を行うか13），
または，自ら出願しておき，本件のように冒認

知財高裁

4） 平成14年７月17日
13678号

5） 「本件試作品に示された発明と本件特許発明と管理Vol. 56

No. 1220061903

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。
は実質的に同一であると認められるから，特段特許発明と被告Ｙのした発明は，同じ技術的思の事情のない限り，原告が本件特許発明をした

想及び同じ実験施工データに基づいてなされてものと認定することができる。すなわち，原告いると認定されている。ただ，明細書に記載さが本件試作品を完成させる前に，Ｙ又はＫが原れた発明を比較すると，両者は全く同じわけで

告に対して，本件試作品に示された発明に関連はない。被告Ｙの出願，原告Ｘの出願は，それする重要な事項を開示，示唆したという事実がぞれ異なる国際分類が付与されており，審査官

認められない限り，原告が本件特許発明をしたも異なる。被告Ｙの出願を審査した審査官は，との前記認定を覆すことはできないというべき

原告Ｘの出願の存在を知らなかったものと思わ

である。」

れる。

6） 平成13年12月26日

東京地裁

平成12（ワ）17124

10） 平13年06月12日

最高裁

平９（オ）1918号

民集55・４・793

号など

11） 「自己に権利が属する発明が権利を有していな

7） 131条の２第１項「前条第一項の規定により提出した請求書の補い者によって出願された者は，かかる出願人に正は，その要旨を変更するものであってはなら

対して，特許付与を受ける権利を自己に譲渡すない。ただし，当該補正が，特許無効審判以外るよう要求することができる。当該出願によっの審判を請求する場合における同項第三号に掲て既に特許が付与されている場合は，権利を侵げる請求の理由についてされるとき，又は次項

害された者はその特許権者に対して特許の譲渡を要求することができる…」の規定による審判長の許可があったときは，こ12） 平成12年07月25日の限りでない。」
8） 平成６年05月27日
号（原審

大阪高裁

平成５年08月24日

平成

平成10年

（ワ）第10432号

平成５（ネ）2339
大阪地裁

大阪地方裁判所

13） 実務上は，特許権成立前後を問わず，被冒認者に対して，無効理由の存在を主張しつつ，冒認

２（ワ）9831号）

者に譲渡せよとの交渉は可能である。

9） 被告Ｙの出願は，原告Ｘの出願に約半年遅れて出願がなされており，また，無効審判では本件（原稿受領日

1904

知

財

管

理

Vol. 56

No. 12

2006

2006年８月29日）