令和５年度 司法試験 選択科目－知的財産法 第１問

山崎道雄・小松

〔 第 １ 問 〕（ 配 点 ： ５ ０ ）Ｘは、医薬品の製造販売を業とする会社であり、化合物αを有効成分とする疾患
設問 ３ と の 関

β の 予 防 剤（ 以 下「 本 件 発 明 」と い う 。）に つ い て 特 許 権 を 有 し て い る（ 以 下 、登 録係 で 、「 本 件 発された権利を「本件特許権」といい、本件特許権についての特許を「本件特許」と明 」の 特 許 請 求い う 。）。 α に は 甲 作 用 と 乙 作 用 の ２ 種 類 の 作 用 が あ り 、 甲 作 用 が 発 現 す る と 、 疾 患の 範 囲（ ク レ ーβの治療効果が生じ、乙作用が発現すると、疾患βの予防効果が生じる。α自体はム）に、用法・公知の化合物であり、本件発明の特許出願前に、αを有効成分とする疾患βの治療要領 等 に つ い剤が製造、販売されていた。本件発明は、αに乙作用があることを発見 し、疾患βての 発 明 特 定の予防剤に適用したことに特徴を有するものである。なお、αを治療剤として用い事項 が な い 点る場合と予防剤として用いる場合では、製剤の標準的な用法・用量に違いがある。
を説 明 し て お

以上の事実関係を前提として、以下の設問に答えなさい。なお、各設問はそれぞいた 方 が よ りれ独立したものであり、相互に関係はないものとする。
親切 だ っ た と［設問１］
思 わ れ る 。医 薬

本件発明は、Ｘの研究開発部の部長であるＡが、部下であるＢに対して、αを予特許 に は そ の防剤に適用することが可能か否かを検討するように指示し、Ｂが、Ｘの勤務時間中種の も の も あにＸの施設を利用して実験を行い、αを所定の用法・用量で使用した場合に乙作用る。

が発現することを確認して完成させたものである。本件発明完成時のＸの職務発明規程には、職務発明について、その発明が完成した時にＸが特許を受ける権利を取得し、Ｘが特許権を取得した時に発明をした従業者に対して一括して補償金を支払う旨が定められており、その内容は全従業員に周知されていた。Ｘは、前記職務発明規程に基づいて、本件発明の特許を受ける権利を取得し、発明者をＡ、出願人をＸとする特許出願を行い、本件特許権を取得した。
⑴ 本 件 発 明 に 係 る 特 許 出 願 が 特 許 庁 に 係 属 し て い る 間 に 、Ｂ は 、Ｘ に 対 し て 、自 らが本件発明の発明者であると主張して、発明者名を訂正する補正手続を行うことを請求した。Ｂの請求が認められるかについて論じなさい。
⑵ Ｂ は 、Ｘ を 退 社 後 、Ｘ に 対 し て 、自 ら が 本 件 発 明 の 発 明 者 で あ る と 主 張 し 、本 件
発明に係る相当の利益として、前記職務発明規程に基づいて算出される額の補償金の支払を請求した。
Ｂ の 請 求 が 本 件 発 明 の 完 成 時 か ら ７ 年 、本 件 発 明 に 係 る 特 許 出 願 時 か ら ６ 年 、本件発明に係る特許登録時から４年を経過した後に行われたとした場合、Ｂの請求が 認 め ら れ る か に つ い て 論 じ な さ い 。な お 、解 答 に 当 た っ て は 、現 行 民 法 及 び 現 行
特許法の適用を前提とすること。

［設問２］
Ｃ は 、医 薬 品 の 製 造 販 売 を 業 と す る 会 社 で あ る が 、本 件 発 明 に 係 る 特 許 出 願 前 に 、1令和５年度 司法試験 選択科目－知的財産法 第１問

山崎道雄・小松他の化合物γが疾患βの治療剤と予防剤の両方に適用されていたことから、αを疾患βの予防剤に適用することは、本件発明の属する技術の分野における通常の知識を 有 す る 者（ 以 下「 当 業 者 」と い う 。）が 容 易 に 想 到 可 能 で あ る と 考 え 、本 件 特 許 について無効審判を請求したところ、特許庁が請求不成立審決をしたため、Ｃは審決取消訴訟を提起した。知的財産高等裁判所は、Ｃの主張を認め、αを疾患βの予防剤に適用することは当業者が容易に想到し得るとして審決を取り消す判決をし、その判決が確定した。その後、特許庁は再度の審理をし、本件特許を無効にすべき旨の第二次審決をしたため、Ｘは第二次審決取消訴訟を提起した。第二次審決取消訴
訟において、Ｘは、仮にαを疾患βの予防剤に適用することを当業者が容易に想到し得るとしても、本件特許出願の願書に添付した明細書記載の実験により証明されるαの予防効果は当業者の予測できない顕著なものであるから、本件特許は無効ではないという主張を新たに行った。これに対して、Ｃは、αの予防効果はγのそれと同程度のものであるから、αが予測できない顕著な効果を有するとはいえない と主張した。
⑴ 第二次審決取消訴訟において、Ｘが本件発明の効果に関する主張を新たに行うことは許されるかについて論じなさい。
⑵ 第二次審決取消訴訟において本件発明の効果に関する主張をすることが許されるとして、Ｘ及びＣの主張の妥当性について論じなさい。

［設問３］
Ｄは、医薬品の製造販売を業とする会社であり、αを有効成分とする製剤（以下「 Ｄ 製 剤 」と い う 。）を 製 造 、販 売 し て い る 。Ｄ 製 剤 の 添 付 文 書 に は 、治 療 剤 と し て使用する場合の用法・用量と予防剤として使用する場合の用法・用量が併記されている。Ｘは、本件特許権に基づき、Ｄに対して、Ｄ製剤の販売の差止め及び廃棄を請 求 し た 。Ｘ の 請 求 が 認 め ら れ る か に つ い て 論 じ な さ い 。な お 、解 答 に 当 た っ て は 、
本件特許が有効であることを前提とすること。

【法務省ＨＰより

https://www.moj.go.jp/content/001400047.pdf 】

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山崎道雄・小松

第１ 設問１(1)－発明者をＢに修正する補正手続請求の可否
発明者名誉権については、

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本件発明の真の発明者であると主張するＢにおいて、本件特許の出願人である3

Ｘに対し、願書の発明者の記載（特許法３６条１項２号）を修正する補正手続（特4許法１７条１項）を行うように請求できるか。

高林 74 頁、百選〔第 5 版〕
92 事件、百選〔第 4 版〕27
事件等。なお、設問とは関

5

この点、特許法２６条及びパリ条約４条の３の規定から、真の発明者は、出願係ないが、設定登録後は、6手続の願書等に発明者としての氏名を掲載されることを内容とする人格権（発明条文上は発明者名の訂正7者名誉権）を有しており、誤った発明者が願書に記載されている場合には、出願審判等は認められていな8人に対し、自らを発明者とする補正手続を行うように請求できるものと考える。
い点に注意（126 条１項）。

9そして、「発明者」とは、発明の本質的部分（解決課題と解決手段）の創出に現10実に加担した者を意味するところ、Ａは予防剤への適用についての検討を抽象的11に指示しただけにすぎず、α を所定の用法・用量で使用した場合に乙作用が発現12することを確認したＢこそが本件発明の真の発明者である。

131415

よって、Ｂは、Ｘに対し、発明者名をＢに訂正する補正手続を行うことを請求できる。
第２ 設問１(2)について－補償金請求権の消滅時効

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ＢはＡの指示でＸの勤務時間中にＸの施設を利用して発明を完成させており、

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本件発明は、Ｂによる職務発明である（特許法３５条１項）。そのため、Ｂは、Ｘ

18の職務発明規定により、補償金請求権を取得したものと認められるところ、以下、

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この補償金請求権について、消滅時効が完成していないかを検討する。

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補償金請求権を含む債権の消滅時効（民法１６６条）は、債権者が権利を行使21することができることを知った時から５年を経過するか（同条１号）、又は、権利22を行使することができる時から１０年を経過する（同条２号）ことで完成する。

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そして、Ｘの職務発明規程は、原始使用者帰属を定めているものの、補償金に1マイナー論点ではあるが、設問において、年数が強調され、また、現行民法の適用を前提とするとされていた点はヒントになっていたと思われる。

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山崎道雄・小松1

ついては、Ｘが特許権を取得した時に一括して支払う旨の支払時期の定めがある。

最判 H4.4.28（高速旋回式2そのため、Ｂが補償金請求権を行使可能となるのは特許登録時からであり、同

バレル研磨法事件）は、要3

請求権は、本件発明に係る特許登録時から５年又は１０年経過時に消滅時効が完チェック。高林〔第 7 版〕

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成するところ、本問におけるＢの請求は、登録時から４年しか経過していない。

285 頁、百選〔第 5 版〕8656

よって、消滅時効は完成しておらず、Ｂの請求は認められる。
第３ 設問２(1)について－審決取消判決の拘束力の客観的範囲事件等。なお、過去問平成30 年第１問。

7Ｘによる本件発明の効果に関する主張は、一回目の審決取消訴訟判決（以下「第審決取消訴訟の審理範囲8一次審取判決」という。
）の拘束力（行政事件訴訟法３３条）に反し、許されない－最判 S51.3.10（メリヤス9のではないか。

編機事件）も要復習。高林10

審決取消訴の取消判決の拘束力は、同一過誤の反復禁止のためのものであり、行政11事件訴訟法３３条によって認められた特殊な効力であると解され、その客観的範囲は、12既判力とは異なって判決主文を導くのに必要不可欠な理由中の判断にまで及ぶ。

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ところで、たとえ引用例から特許発明に係る構成の容易想到性が認められたとして14も、当該発明の効果が当業者にとって予測しがたい顕著なものであるときは、それだ

15

けで特許法の目的とする産業の発達に寄与することから、進歩性が肯定されると考え16られる。そして、このような理解によれば、予測しがたい顕著な効果の存在は、構成17の非容易想到性とは別の、進歩性を導くための独立した要件と考えられる。

18以上を前提に本問を見ると、第一次審取判決が理由としたところは、「α を疾患 β の19予防剤に適用することは当業者が容易に想到し得る」というものであって、これは、20発明の効果とは別の要件である構成の容易想到性を認定したものに過ぎない。

21

したがって、第一次審取判決の拘束力は、発明の予測しがたい顕著な効果の有無に22まで及んでいないと解されるから、第二次審取判決におけるＸの本件発明の効果に関23する主張は、拘束力に反せず認められると考える。
2〔第 7 版〕282 頁・百選〔第5 版〕82 事件等。

実務上も重要な論点。顕著な効果については、独立要件説と二次的考慮説あり。

百選〔第 5 版〕69 事件。

発明の顕著な効果につき構成の非容易想到性を導く評価根拠事実の一つとして位置づける二次的考慮説を採用すると設問では、拘束力に抵触するのではないかというのが出題趣旨だろうか。

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山崎道雄・小松

第４ 設問２(2)についてー予測しがたい顕著な効果の有無の判断方法
少し難問。最判 R1.8.27（局2

本問では、Ｘ及びＣの主張の妥当性が問われているが、上記第３のとおり、予所的眼科用処方物事件）参3

測しがたい顕著な効果がある場合は、それだけで産業の発達に寄与するので進歩性照。

4が肯定されるのであり、その効果の有無の判断も、対象となっている発明が奏す
判例の知識が無くても、問5る効果が、当該構成のもとで当業者が予測できる効果と比較して、顕著なものと題文（Ｘの主張とＣの主張6なっているか否かを基準にするべきである（対象発明比較説）。の違い）を注意深く読めば

7

ところが、Ｃの主張は、化合物αの予防効果は引用例であるγのそれと比較し論点抽出は可能か。あとは、8て予測できない顕著な効果ではないとするもので、単に引用例の効果との比較で現場思考でも一応の回答は9発明の効果を論じてしまっている。したがって、Ｃの主張は、妥当ではない。
できたと思われる。

10

これに対し、Ｘの主張は、化合物αの予防効果は当業者の予測できない顕著な11ものであるとするものであり、まさに上記対象発明比較説に基づくものである。

12

したがって、Ｘの主張は、妥当である。

13

第５ 設問３について用途発明についての知識を14

１ 特許権侵害の成否問うものであり、理論的に15

Ｄは、業としてαを有効成分とするＤ製剤を製造・販売しているところ、Ｄ製は少し奥深いが（例えば、中16剤の添付文書には、治療剤として使用する場合の用法・用量のほか、予防剤とし山（第４版）１４７頁。
「ラ17て使用する場合の用法・用量が併記されている。
ベル論」は実務上は割と知18

そのため、Ｄの行為は、治療剤だけではなく予防剤としてもＤ製剤を販売してられている）、Ｄ製剤全部の19いるものと評価でき、本件特許権を（直接）侵害する（なお、Ｄ製剤については、差止・廃棄に違和感あり（例20

予防剤として使用する購入者のもとで初めて本件発明の構成要件を全部充足する
えば、権利濫用ではないか21と考えることもできるが、この場合、Ｄの行為は、主観的要件を充足すれば特許等）という点を指摘できれ22

法１０１条２号の間接侵害となり、いずれにせよ特許権侵害となる。
）。
ば十分だろう。

23２ 差止請求（特許法１００条１項）の可否
3

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山崎道雄・小松

そうすると、ＸによるＤ製剤の販売の差止め及び廃棄の請求は、特許法１００条１項及び２項により、認められるようにも思える。

3

しかしながら、本件発明は、物質発明ではなく、公知化合物αについて、疾患4βの予防剤に適用するという用途を示した用途発明にすぎない。このような用途

5発明において、特許権者が新たに社会に開示した技術思想は、公知物質を特許請6求の範囲に記載の特定の用途に適用するという点に留まり、当該特許発明に対す7る独占権の根拠も、その限りで認められるものである。

8にもかかわらず、用途発明に係る特許権に基づいて別の用途をも封ずるような9差止判決をすることは、特許権者が特許の対価として開示した技術手段を超える10過大な救済を与える結果（いわゆる過剰差止）となってしまうのであって、公開11の代償として独占権を付与した特許法制度の趣旨からして許されない。

12以上から、「Ｄ製剤を販売してはならない」との無条件の差止請求は、過剰差止13となり認められないと考える。これに対し、例えば「予防剤として使用する場合14の用法・用量を表示してＤ製剤を販売してはならない」との差止請求であれば、15過剰ではなく、認められるものと考える。

161718３ 附帯請求（廃棄請求 特許法１００条２項）の可否
Ｄ製剤自体の廃棄も、Ｄ製剤が従来の用途である治療剤として用いられることがあることからすると過剰なものとなる。

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したがって、Ｄ製剤そのものの廃棄請求は認められないものと考える。

20

もっとも、予防剤として使用する場合の用法・用量が記載された添付文書の廃21棄については、「侵害の予防に必要な行為」を求めるものとして認められると考え22る。

23以上
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