米国特許法改正規則ガイド
第5回
2012 年 7 月 20 日
河野特許事務所
執筆者

弁理士

河野英仁

1．概要
米国特許商標庁(以下、USPTO)は 2012 年 7 月 17 日米国特許法の改正に伴う情報提供制度(AIA: America Invents Act セクション 8)に係る最終規則を公表した。
USPTO は 2012 年 1 月に情報提供制度に係る規則案を公表し、各方面からの意見を取り入れた最終規則を公表した。情報提供制度は本最終規則に則り 2012 年 9 月 16 日に施行される。
なお、その他の規則についても順次公表され次第レポートする。
2. 情報提供制度(1)改正の趣旨
改正前においても情報提供制度は設けられていた(規則 1.99)。
しかしながら、提供できる時期は出願公開後の 2 ヵ月内に限定されており、特許及び刊行物の提出数も 10 に限られていた。その上、単に特許及び刊行物が提出できるのみで、いかなる説明をも提出することができないという問題があった。
そこで、提出期間を大幅に拡大すると共に、簡潔な説明をも提出することができるように法改正1したものである(122 条(e))。
米国特許法第 122 条(e)の新設に伴い、以下のとおり規則が改正された。
(2)情報提供の時期（米国特許法第 122 条(e)、規則 1.290）
情報提供は書面で以下のいずれかの期日の早いほうに従ってなされなければならない(A)対象特許出願における米国特許法第 151 条(特許の発行)の規定に基づく特許許可通知の日が付与または郵送された日、または(B)(i)USPTO により米国特許法第 122 条(出願の秘密性；特許出願の公開)の規定に基
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規則を除く米国改正特許法の詳細については拙著「決定版出版 2012 年 1 月を参照されたい。
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改正米国特許法全理解」ILSづき、対象特許出願が最初に公表された日から 6 ヶ月後,もしくは(ii)対象特許の審査において、審査官による米国特許法第 132 条(拒絶通知)の規定に基づくクレームに対する最初の拒絶理由発行日、のいずれか遅い方
すなわち、(A)（特許許可前）または（B）のいずれか早いほうであり、(B)(i)(公開 6月)若しくは(B)(ii)(最初の拒絶)のいずれか遅い方となる(122 条(e)(1))。
また、注意すべきは規則 1.290(b)(2)(i)に規定されているとおり、情報提供の開始起点は米国特許法第 122 条(b)(出願公開)及び規則 1.211(出願公開)の規定に基づき、USPTO により公開された場合に限られる。つまり WIPO(World Intellectual PropertyOrganization)による公開によっては起点が開始されないということである。
(3)提出書類
規則 1.290(d)の規定に基づき、情報提供に際しては以下の書類を提出しなければならない。
(1)提出される書類または書類の部分を特定する書類のリスト；(2)書類のリストにて特定された各項目の関連性を示す簡潔な説明(3)書類のリストにて特定された各項目の判読可能な写し。ただし、米国特許及び米国特許公開公報を除く。
(4)書類のリストにて特定された非英語項目の英語翻訳、及び(5)提出を行う当該第三者により以下の事項を示す声明(i)第三者は規則 1.56(特許性に関する重要情報の開示義務)に基づく出願に関する情報を開示する義務を負う個人ではないこと、及び(ii)当該提出が米国特許法第 122 条(e)の規定及び本セクションに従っていること。
(4)手数料規則 1.290(f)及び(g)によれば、第 1 回目の提出の場合、全書類が 3 以下、すなわち提出する文献数が 3 以下の場合、無料となる。また全書類が 3 より多く 10 以下の場合 180ドル(規則 1.17(p))、11 以上 20 以下の場合 360 ドルと、10 書類毎に 180 ドルが加算される。なお、情報提供が 2 回目の場合、1 以上 10 以下で 180 ドル、11 以上 20 以下で360 ドルと全書類 3 以下による無料サービスを受けることができなくなる。
(5)情報提供に対する特許出願人の対応
新情報提供制度の導入により、今後第三者から情報提供がなされることが増加するものと思われる。ただし、USPTO による特段の要求がなければ、特許出願人は直接情報提供に対してアクションを取る必要はない(規則 1.290(h))。

2(6)施行日2012 年 9 月 16 日に施行される。ただし、2012 年 9 月 16 日より前の出願と 9 月 16日以降の出願との双方に適用される(AIA セクション 8(b))。
(7)新旧規則対比表
改正前

改正後

規則 1.99 公開された出願に関する第三者 規則 1.290

出願における第三者による提出提出→(削除)(a) 係属中の公開された出願に関連する特 (a)第三者は、米国特許法第 122 条(e)及び許又は刊行物の公衆の一員による提出は， 本セクションの規定に適合すれば、考慮のその提出が本条の要件を満たしており，そ ため及び特許出願記録への包含のため、出の提出物及び出願ファイルが審査官に届 願の審査に関連する可能性のある特許、公けられたときに，その出願が未だ係属して 開特許出願または他の刊行物を提出するいる場合は，出願ファイルに記録すること ことができる。米国特許法第 122 条(e)及び本セクションの規定に適合しない場合、ができる。

(b) 本条に基づく提出は，それが対象とす 第三者が上記特許等を提出しても USPTOる出願を出願番号によって特定しなけれ はそれらを包含または考慮しない。
ばならず，また，次のものを含まなければ (b)本セクションに基づく第 3 者の提出は、ならない。

以下のいずれかの期日の早いほうに従っ(1) §1.17(p)に記載されている手数料てなされなければならない(1)出願において、規則 1.311(許可通知)(2) 特許商標庁による考慮を求めて提出される特許又は刊行物の一覧。これには，各 に基づく特許許可通知の日が付与または特許又は刊行物の公開日・出版日が記載さ 郵送された日、または(2)-れなければならない。

(i)USPTO により米国特許法第 122 条(3) 一覧に記載された特許，若しくは書面形式による刊行物，又は少なくとも関連性 (出願の秘密性；特許出願の公開)及び規則
1.211(出願公開)の規定に基づき、対象特許を有する部分の各々の写し，及び(4) 依拠されている非英語特許又は書面形 出願が最初に公表された日から 6 ヶ月後,式による刊行物に係る必要かつ適切な部 もしくは(ii)対象特許の審査において、審査官分の全てについての英語翻訳文(c) 本条に基づく提出物は，§1.248 に従 による規則 1.104（審査の内容）の規定にって出願人に送達されなければならない。 基づくクレームに対する最初の拒絶理由(d) 本条に基づく提出物は，特許若しくは 発行日、のいずれか遅い方刊行物についての説明又はその他の情報 (c)本セクションに基づく第三者による提を含んではならない。特許商標庁は，本条 出は、書面で行われねばならい。に基づく提出物にそのような説明又は情 (d)本セクションに基づく第三者による提3

報が含まれている場合は，それらを記録し 出は以下を含めなければならないない。本条に基づく提出はまた，特許又は(1)本セクションパラグラフ(e)に従い提刊行物の総数として 10 件に限定される。

出される書類または書類の部分を特定す(e) 本条に基づく提出物は，それに係る出 る書類のリスト；(2)書類のリストにて特定された各項目

願の公開日(§1.215(a))から 2 月以内，又は許可通知の郵送前(§1.311)の内，何れか の関連性を示す簡潔な説明(3)書類のリストにて特定された各項目早い方までに提出されなければならない。

本条に基づく提出物であって，前記期間内 の判読可能な写し。ただし、米国特許及びに提出されなかったものは，その特許又は 米国特許公開公報を除く。
(4)書類のリストにて特定された非英語刊行物をそれ以前に特許商標庁に提出することが不可能であった場合に限り許可 項目の英語翻訳、及び(5)提出を行う当該第三者により以下のされ，かつ，その提出には，§1.17(i)に記載されている処理手数料の添付も行われ 事項を示す声明(i)第三者は規則 1.56(特許性に関するなければならない。係属中の公開された出願についての公衆の一員による提出であ 重要情報の開示義務)に基づく出願に関すって，本条の要件を満たしていないもの る情報を開示する義務を負う個人ではな
いこと、及びは，記録されない。

(ii)当該提出が米国特許法第 122 条(f) 公衆の一員は，その提出物が受領されたことについての特許商標庁の確認を受 (e)の規定及び本セクションに従っている領するために，提出物に本人宛ての葉書を こと。
含めることができる。本条に基づく提出物 (e)本セクションパラグラフ(d)(1)により要「規則 1.290 に基を提出する公衆の一員は，本人宛て葉書の 求される書類リストは、返送以外には，その提出に関し特許商標庁 づく第三者提出」のようにリストを特定すからの連絡を受けない。出願人は，特許商 る標題を含めねばならず、リストの各頁に標庁からの要求がない場合は，本条に基づ おいて当該提出がなされる出願に係る出く提出について応答する義務及び必要を 願番号を特定し、米国特許及び米国特許公開公報を、他の書類とは別のセクションに有さない。て、リストしなければならない。さらに、以下を特定しなければならない。
(1)特許番号、筆頭発明者及び登録日により米国特許を特定しなければならない。
(2) 特許公開番号、筆頭発明者及び公開日により米国特許公開公報を特定しなければならない。
(3)特許発行または出願公開した国または特許庁、出願人、特許権者または筆頭発
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明者、適切な書類番号、及び、特許または公開公報に示された公開日により外国特許または外国特許公開公報を特定しなければならない。
(4)著者(もしあれば)、タイトル、提出される頁、出版日、及び、出版場所、並びに、可能であれば、出版社及び出版場所により非特許文献を特定しなければならない。出版日が知られていない場合、第三者は出版の証拠を提供しなければならない。
(f)本セクションに基づき第三者が提出を行う際は、提出する項目 10 部毎または書類のリストにて特定されたその一部分毎に、規則 1.17(p)に規定された手数料(180ドル)を支払わねばならない。
(g)本セクションパラグラフ(f)で要求されるその他の手数料は、提出をなす第三者による声明に伴う全書類が 3 またはそれより少ない場合には、要求されない。ただし、当該声明にサインする者が妥当な調査後に知る限り、当該提出が当該出願において当該第三者または該第三者の関係者により、米国特許法第 122 条(e)に基づき提出される最初かつ唯一の提出である場合に限る。
(h)USPTO による要求がなければ、出願人は本セクションに基づく提出に対応する必要がない。
(i)規則 1.8(郵送又は送信の証明書)の規定は、本セクションにおいて規定される期限に適用されない。
1.291 係属中の出願に対する公衆による 規則 1.291

係属中の出願に対する公衆に異議申立

よる異議申立＊＊＊＊＊＊(b) 異議申立書が，(c)を満たしていること (b)異議申立書が，(c)を満たしていることに加え，§1.248 に従って出願人に送達さ に加え，規則 1.248 (書類の送達；送達方5れているか，又はその送達が不可能なとき 法)に従って出願人に送達されているか，はその 2 部が特許商標庁に提出されてお 又は，その送達が不可能なときは，特許商り，かつ，(b)(1)の場合を除き，異議申立 標庁に 2 部提出されており，かつ，(b)(1)
書が，§1.211 に基づいて出願が公開され の場合を除き，異議申立書が，出願が規則た日又は§1.311 に基づく許可通知書が郵 1.211(出願公開) に基づいて公開された日
送された日の内，何れか早く生じる日の前 又は規則 1.311(許可通知) に基づく許可通に提出されている場合は，その異議申立書 知書が付与若しくは郵送された日の内，何は，出願の記録に入れられる。

れか早く生じる日の前に提出されている(1) 異議申立書に出願人の同意書が添付さ 場合は，その異議申立書は出願の記録に入れている場合において，異議申立書が手続 れられるものとする。
中の再審理を可能とする時期に出願と突 (1) 異議申立書に出願人の同意書が添付さき合わせられるときは，その異議申立書 れている場合において，異議申立書が規則1.311(許可通知)に基づき許可通知書が付は，考慮されるものとする。

与若しくは郵送される日前に提出された場合、その異議申立書は，考慮されるものとする。
＊＊＊(c) 異議申立書は，(a)及び(b)の要件を満た＊＊＊(c) 異議申立書は，(a)及び(b)の要件を満た すことに加え，次のものを含まなければなすことに加え，次のものを含まなければな らない。
(1) 書類、書類の一部または提出されるらない。

(1) 依拠する特許，刊行物又は他の情報の 他の情報の情報リスト。以下によりそれぞ一覧

れ特定する。

(2) (c)(1)に従って列記される各項目の関(i)米国特許は特許番号、筆頭発明者及連性についての簡単な説明

び登録日により特定される。

(3) 列記された各特許，刊行物若しくは書(ii) 米国特許公開公報は、特許公開番面による他の情報項目又は少なくともそ 号、筆頭発明者及び公開日によりを特定(iii) 外国特許または各外国特許公開の該当部分の写し(4) 依拠する，非英語による特許，刊行物 公報は、特許発行または出願公開した国ま又は他の情報項目の中の必要であり，か たは特許庁、筆頭発明者、適切な書類番号、つ，該当する部分の全てについての英語翻 及び、特許または公開公報に示された公開訳文，及び日により特定される。

(5) 異議申立が同一利害関係人による第 2(iv) 非特許文献は、著者(もしあれば)、回目又は後続の異議申立である場合は，第 タイトル、提出される頁、出版日、及び、2 回目又は後続の異議申立において提起さ 可能であれば出版社及び出版場所によりれている争点が先に提起された争点と著 特定される。
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(vi) 他の情報に係る各項目は知ってしく異なっている理由及び著しく異なっているその争点が先に提出されなかった いれば、日により特定される。
(2) 本セクションパラグラフ(c)(1)に従理由についての説明，並びに§1.17(i)に記載されている処理手数料が提出されなけ い情報リストにて特定される各項目の関連性についての簡単な説明ればならない。

(3)情報リストにて特定された各項目の判読可能な写し。ただし、米国特許及び米国特許公開公報を除く。
規則 1.292(公然実施手続)削除

規則 1.17 （特許出願及び再審査の処理手 規則 1.17 （特許出願及び再審査の処理手数料）

数料）(p)規則 1.97(c)又は(d)に基づく情報開示陳 (p)規則 1.97(c)又は(d)に基づく情報開示陳述 書 又 は 規 則 1.99 に 基 づ く 提 出 物 述書又は規則 1.290 に基づく提出のための文書費 ＄180.00＄180.00

以上

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