～交渉の武器としての商標～
日本商標判例紹介（23）2023年1月30日
執筆者 弁理士 岡田充浩
１ 概要
商標の権利行使が、知的財産権以外の交渉の武器として用いられる場合がある。本事案では遺産分割協議を促すために、商標の権利行使が用いられた案件を紹介する。
２ 本事案の登録商標
原告

被告

株式会社丸忠山田

有限会社つなぎ館丸忠山田石材店【原告登録商標０１】【被告登録商標０１】

登録第４０９３９５６号

登録第４７９２９９９号

商 標：
出願日：平成８年５月２８日

商 標：
出願日：平成１６年１月２３日

登録日：平成９年１２月１９日

登録日：平成１６年８月６日

区 分：第３７類（墓石工事等）

区分：第１９類（墓用石材等）
第４０類（石材の加工）【原告登録商標０２】【被告登録商標０２】

登録第４１５７３７２号

登録第６２３８２７１号

商 標：
出願日：平成８年５月２８日
登録日：平成１０年６月１９日区 分：第４２類（飲食物の提供，葬儀商の執行，墓地等の提供）

出願日：平成３１年３月１５日（※旧区分の数字である。
）

登録日：令和２年３月２３日
区

標：分：第１９類（墓用石材等）
第３７類（墓石の修理又は保守，墓の掃除）
第４０類（石材の加工）【原告登録商標０３】【被告登録商標０３】

登録第５０４１７３１号

登録第６２５２２０３号

商 標：

商

1

標：

出願日：平成１８年３月１７日

出願日：平成３１年３月１５日

登録日：平成１９年４月２０日

登録日：令和２年５月１８日

区 分：第３類（線香）区

分：第３類（線香）

第３１類（生花）

第１９類（墓用石材等）

第３７類（墓石の設置工事等）

第３１類（生花）

第４５類（墓地管理，葬儀等の第３７類（墓石の設置工事，墓ための施設の提供）

石の修理又は補修，墓の掃除等）
第４０類（石材の加工）
第４３類（飲食物の提供）
第４５類（墓地の管理，墓地の提供，葬儀の執行等）【原告登録商標０４】
登録第５０４１７３２号
商 標：
出願日：平成１８年３月１７日
登録日：平成１９年４月２０日
区 分：上記０３と同じ
３ 本事案
【当事者】
ｃ氏：Ｂ社の前身「山田石材店」の創業者
Ａ社（原告）：墓石等の販売管理業，飲食業等を目的とする株式会社である。
Ａ社の代表取締役ａ氏：ｃ氏の長男ｄ氏の子、即ちｃ氏の孫Ｂ社（被告）：墓地工事、墓寺休憩所の経営等を目的とする有限会社である。ｃ氏の子孫らにより運営される。
【訴訟に至る経緯】■創業からＢ社設立まで
ｃ氏は、大正１２年頃に屋号「山田石材店」で墓石の取扱業を営み、昭和１８年頃には文字「つなぎ屋」を事業で使用した。ｃ氏は、子らの名義で、多磨霊園の近くの土地を購入し店舗建物を建設した。ｃ氏は、子らとともに事業を続け、昭和２９年頃には、漢字「忠」を丸で囲む表記、文字「つなぎ館」を事業で使用した。
ｃ氏は昭和３１年に死亡した。ｃ氏の子らは、昭和３９年に、共同出資して有限会社山田石材店（Ｂ社の商号変更前）を設立した。その後の事業では、漢字「忠」を丸で囲む表記と、文字「山田石材店」「山田」「つなぎ館」「つなぎ」夫々とを組み合わせた表記を商標的に使用した。
■ａ氏の登場とＡ社の設立

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ａ氏は、造園建設会社の勤務を経て、昭和５２年に丸忠造建株式会社（Ａ社の商号変更前）を設立して代表取締役となった。
ａ氏は、死亡した父ｄ氏に代わり、平成７年に、有限会社山田石材店の経営に参加した。ａ氏は、有限会社山田石材店を解散させ新組織を立ち上げようとしたが、他の経営陣から反対された。以降、経営に関与していない。
ａ氏は、平成８年に、原告登録商標１（漢字「忠」を丸で囲む表記）、及び同２（漢字「丸忠山田」）をＡ社名義で商標出願した。
ａ氏は、平成９年に、Ｂ社の敷地のうちの父ｄ氏名義の土地の明渡しと、当該土地に建設のＢ社の店舗建物の収去との訴えを提起した（東京地裁八王子支部、平成９年（ワ）第２５６４号）。和解によりＢ社が土地を明け渡すこととなる。
■Ｂ社の再出発
Ｂ社は、平成１５年に、明渡し地から４０メートル程離れた場所に、新たな店舗建物を建設し、被告使用商標１（漢字「忠」を丸で囲む表記）、同２（文字「つなぎ館」）、及び同３（文字「つなぎ館丸忠山田石材店」）を事業で使用した。
Ｂ社は、被告使用商標１を商標出願した。Ｂ社は、平成１７年に、「有限会社山田石材店」から「有限会社つなぎ館丸忠山田石材店」に商号変更した。
ａ氏は、平成１７年に、明け渡された土地にＡ社の新店舗建物を建設し、多磨霊園のユーザ向けの事業を開始した。ａ氏は、平成１８年に、原告登録商標３及び同４（文字「つなぎ館」）を商標出願した。平成２２年に、Ａ社の商号を「丸忠造建株式会社」から「株式会社丸忠山田」に商号変更した。
■ａ氏からの要求
ａ氏は、「Ｂ社の商号『有限会社つなぎ館丸忠山田石材』がＡ社保有の登録商標１～４の商標権の侵害、及び不正競争行為に該当する」と仄めかし、ｃの未登記不動産を根拠とする遺産分割協議を要求した。
Ｂ社は、平成３１年に、被告商商標２及び同３夫々を商標出願した。
Ａ社は、令和元年に、被告登録商標１の商標登録無効審判（無効２０１９－８９００４１）を請求したが、請求棄却となる。
Ｂ社は、令和元年に、被告使用商標４を印刷した名刺を頒布し、令和２年に被告使用商標５を掲載したウェブサイトを開設した。
Ａ社は、令和３年に、被告登録商標の、店舗建物、縦看板、店舗庇への使用、名刺への印刷と配布、ウェブサイトへの掲載、商号の使用の夫々の行為の差止め、及び商号変更の登記抹消を求める請求を提起した。
審理の結果、令和４年８月３０日に判決言い渡しがなされた（令和３年（ワ）第２７２２号_商標権侵害差止等請求事件）。
４ 本事案の争点と裁判所の判断

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第一 Ａ社保有の商標権の権利行使が権利濫用であるか否か
Ｂ社（被告）の主張：Ａ社はｃ氏の正統な後継者でないにもかかわらず、無断で商標出願し、ｃ氏の正統な後継者であるＢ社に対して訴訟を提起した。Ａ社は、ａ氏が建物収去土地明渡訴訟を提起したタイミングで、原告登録商標１及び２を商標出願し、Ｂ社の商号変更のタイミングで、原告登録商標３及び４を商標出願した。ａ氏は、ｃ氏の遺産分割協議の要請の際に商標権の権利行使を仄めかしており、商標法の目的と無関係な不当な目的で商標登録したことが明らかである。
Ａ社（原告）の主張：ａ氏の父ｄ氏は、創業者ｃ氏の長男であり山田石材店を承継し、そのｄ氏から承継したａ氏は、正統な後継者である。正統な後継者が、商標出願をし、権利行使するのは至極当然である。
裁判所の判断：（漢字「忠」を丸で囲む表記）、及び文字「山田石材店」「山田」「つなぎ館」「つなぎや」等の結合文字は、山田石材店及びＢ社により長年使用され一定の信用が化体した。ａ氏は、一時的とはいえＢ社の経営に参加し、Ｂ社の商標の使用状況を知っていた。ａ氏は、Ｂ社が長年使用する（漢字「忠」を丸で囲む表記）等を、商標出願し、被告の商号変更のタイミングで商号が含む文字の商標出願を行った。
そうすると、Ａ社は、創業から受け継ぐＢ社が長年使用して信用が化体する商標を横取り的に商標出願した上で、Ｂ社に対し、当該商標の使用を制限させる目的で権利行使しており、総合的に見て権利の濫用に該当する、と判断した。

第二 被告Ｂ社が、不正の目的をもって、原告Ａ社と誤認のおそれある商号を使用しているため、原告Ａ社が営業上の不利益を被り、又はおそれがあるか否かＡ社（原告）の主張：Ｂ社は、Ａ社が昭和５７年から使用開始の（漢字「忠」を丸で囲む表記）の存在を知りながら、「有限会社つなぎ館丸忠山田石材」に商号変更した。
当該商標の使用は、Ａ社と誤認されるおそれがあり、Ａ社の信用にただ乗りしようとする不正の目的をもっている。Ａ社は、例えば郵便物の誤配や、顧客の流出等、営業上の不利益を被っている。
Ｂ社（被告）の主張：創業者ｃ氏を敬う意味で、ｃ氏が長年使用する漢字「忠」を丸で囲む表記を使用したに過ぎず、Ａ氏の信用にただ乗り使用とする不正の目的をもつものでない。
裁判所の判断：Ｂ社は、（漢字「忠」を丸で囲む表記）等を、太平洋戦争前後から長年にわたり使用していたところ、これらの文字を含めて「有限会社つなぎ館丸忠山田石材」に商号変更した。
よってＡ社が昭和５７年に商号「丸忠造建株式会社」で業務をしても、Ｂ社がＡ社の信用にただ乗りする等の不正の目的をもって使用しているとは認め難い、と判断した。
５ 本事案を通じて学ぶこと

4原告登録商標１及び２は、ａ氏の意見がＢ社内で拒否された平成７年直後に、商標出願され、原告登録商標３及び４は、Ｂ社が商号変更した平成１７年直後に、Ｂ社の商号が含む文字列で商標出願された、という経緯を鑑みれば、Ａ社の商標出願が意図的といわざるを得ない。
ａ氏は、父ｄ氏名義の土地を獲得した後、更に、未登記不動産を根拠に遺産分割協議を要求し、要求の際には、商標の権利行使を仄めかしてプレッシャをかけている。
かかる行為は、競業秩序の維持という商標法の目的（商標法第１条）を逸脱し、単に民対民の交渉の武器を目的とする商標登録といわざるを得ない。
このような事態に巻き込まれることがないよう、自らの事業に関する文字や図形については商標登録しておくことが大切である。
以上

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