大野総合法律事務所

vol.25目

C ontents

次

◦論

文



◦商標 N e w s◦中国 N e w s◦海外 N e w s



◦特

許

入

門

◦紛

争

実

務

◦判

例

紹

介

1
仁 5
弁理士 中村弁護士 市橋 智峰/弁理士 加藤 真司 6
健 8
弁護士 金本 恵子/監修 弁理士 北野
守 10
弁理士 鈴木弁護士 本橋 たえ子 1112
弁理士 津田





理

論文
Thesis

米国への特許出願ルートについての一考察

弁理士

津田

理

に出願するのであれば、英語で出願書類を作成して米国に

１．はじめに出願をすればいいでしょう。ところが、日本の企業が米国に特許出願をする場合には、それと同じ様にはいきませ

日本の企業が米国に特許出願をしようとする場合、どのん。

ような出願ルートが考えられるでしょうか。いろいろな出
願ルートが考えられると思いますが、ここでは、以下の３

米国に特許出願をする場合、出願書類（またはその翻訳つの代表的なルートについて検討してみたいと思います。

文）を英語で作成する必要がありますが、日本人の多くは、日本語で文章を作成する能力に比べて英語で文章を作成する能力が低く、日本語で出願書類を作成するのと同じ様に＜ルート１＞
日本に基礎出願をし、パリ条約上の優先権を主張して英語で出願書類を作成することは困難でしょう。また、英米国に出願するルート

語で出願書類（翻訳文）を作成するときに、誤った英語の表現を用いてしまう（誤訳をしてしまう）ことも起こり得＜ルート２＞

るでしょう。

PCT 出願をし、米国に国内移行するルート

自らの戦略どおりに適切な権利を取得するためには、出＜ルート３＞

願時にその戦略を反映した出願書類を作成できるか、ま直接、米国に出願するルート

た、出願時に完全な出願書類を作成できなかったとして日本の企業が日本に出願するのであれば、日本語で出願も、出願後にその補正（誤訳訂正）ができるか否かは、極書類を作成して日本に出願すればよく、米国の企業が米国めて重要な問題になるのではないでしょうか。本稿では、

1

Oslaw News Letter vol.25

出願時と出願後のそれぞれの観点から、上記３つの出願

条約上の優先権を主張する必要もあまりない（米国に直接ルートについて検討してみようと思います。

出願すれば良い）といえます。

２．出願時の観点：出願書類の作成

また、米国へのパリ優先権主張出願を日本語で行うこと（日本への基礎出願を日本語で行い、米国へのパリ優先権

上記のように、出願時に、思い通りの出願書類を作成で主張出願も日本語で行うこと）も考えられます。ただし、きるか否かは、出願書類を作成するときの言語にかかってこの場合も、上述のルート１－２の場合と同様、米国へのいるといっても過言ではないでしょう。すなわち、その人

基礎出願を英語で行う場合（ルート１－１）と比べると、が最も上手く使いこなせる言語（第一言語）で出願書類をパリ条約による利益を得る必要性が少なく、パリ条約上の作成できるか否か、がポイントになります。幼少期に日本優先権を主張する必要もあまりない（米国に直接出願すれ語以外の言語を身につけた人など、日本語以外の言語を母ば良い）と考えられます。

語とする人もいるかもしれませんが、完全なバイリンガ＜ルート２＞ル（マルチリンガル）という人は極めて稀ではないでしょうか。たいていの日本人は、やはり日本語が第一言語にな

次に、ルート２について考えてみましょう。ルート２は、

るのではないかと思います。そこで、以下では、日本語がPCT 出願をして、それを米国に国内移行するというルー第一言語であることを前提として検討を進めることにしまト（いわゆる PCT ルート）です。このルートでも、やはり、す。

PCT 出願を日本語で行い、米国への国内移行時に英語の翻訳文を提出するのが一般的ではないでしょうか（ルート＜ルート１＞

２－１）。

ルート１は、日本に基礎出願をした後、それを基礎としこの場合、PCT 出願の出願書類は日本語で作成するたたパリ条約上の優先権を主張して米国に出願するルート

め、出願書類の作成には問題がありません。米国への国内（いわゆるパリルート）です。このルートでは、日本への移行時に英語の翻訳文を作成する必要がありますが、上述

基礎出願を日本語で行い、米国へのパリ優先権主張出願をのルート１－１と同様、PCT 出願の出願書類を英語に翻英語で行うのが一般的だと思われます（ルート１－１）。

訳すれば済みますので、初めから英語で出願書類を作成す

その場合、日本出願（基礎出願）の出願書類は日本語でるのに比べれば、出願書類の作成に要する労力や時間は少作成しますので、基礎出願の出願書類の作成には問題ない

なくて済むはずです。しかも、PCT を利用する場合には、かもしれませんが、米国出願（パリ優先権主張出願）の出

翻訳文を用意するための期間として、優先日から３０ヶ月

願書類は英語で作成しなければなりません。ただし、米国という十分な期間が与えられますので、その点では、上述出願の出願書類の大部分は、日本出願の出願書類を英語にのルート１－１より有利であるといえます。

翻訳すれば済みますので、初めから英語で出願書類を作成

ただし、ここで注意すべきなのは、米国への国内移行時するのに比べれば、出願書類の作成に要する労力や時間はに提出するのは、あくまでも PCT 出願の出願書類の翻訳少なくて済むでしょう。また、パリ条約上の優先期間は、

文（いわゆるミラートランスレーション）であるという点

基礎出願（最初の出願）の出願日から１２ヶ月ありますのです。つまり、PCT 出願の出願書類の内容と、英語の翻で、その 12 ヶ月の間に米国出願の出願書類を作成するこ

訳文の内容とは、原則として同じでなければなりません。
ところが、PCT 出願をする場合、通常は、米国のみにとができます。
なお、日本への基礎出願を英語で行うこと（日本への基国内移行をするわけではなく、米国以外の複数の国への礎出願を英語で行い、米国へのパリ優先権主張出願も英語

国 内 移 行 を 予 定 し て い る こ と が 多 い た め、PCT 出 願 ので行うこと）も考えられます（ルート１－２）。しかし、出願書類の内容は、米国の実務に合わないことも多々あ

この場合には、上記のルート１－１のように日本出願の出ります。例えば、日本や欧州の実務では普通に認められ願書類を英語に翻訳するのとは異なり、初めから英語で出ている複数従属クレーム（マルチクレーム）は、米国の願書類を作成する必要があるため、その分、出願書類の作

実務では追加料金の支払いが必要となったり、形式違反

成に労力や時間がかかってしまうことでしょう。また、パ（objection）の対象となったりします。また、米国では、リ条約上の優先期間は 12 ヶ月ありますが、この場合、英要約の word 数も 150 word までと定められています。

語の出願書類が出来上がっていますので、それを利用すれ

PCT 出願の出願書類の内容が米国の実務にあわない場合

ば、すぐにでも（12 ヶ月もの期間を必要とせずに）米国には、国内移行時に予備的補正（preliminary amendment）

出願の手続きをすることができます。従って、日本への基を行うか、自発補正（voluntarily amendment）を行うし礎出願を日本語で行う場合（ルート１－１）と比べると、かありませんが、その手続きをするための費用がかかってパリ条約による利益を得る必要性が少なく、そもそもパリ

しまいます。

2

大野総合法律事務所＜ルート１＞PCT 出願は、英語で行うことも可能です（ルート２－２）。 し か し、 上述のルート１－２と同様、 初 め か ら 英

まず、ルート１（パリルート）の中で最も一般的と思わ語で出願書類を作成しようとする場合、出願書類の作成れるルート１－１の場合（日本への基礎出願を日本語で行に労力や時間がかかってしまいます。しかも、PCT 出願

い、米国へのパリ優先権主張出願を英語で行う場合）を考の出願書類の内容を米国の実務にあわせるのが難しいのえてみましょう。

は、上記のルート２－１と事情は変わりません。そのた

この場合、米国出願（パリ優先権主張出願）の出願書類

め、PCT 出願の出願書類の内容が米国の実務には、やはで誤った英語の表現を用いてしまった場合に、日本出願（基り、予備的補正（preliminary amendment）や自発補正

礎出願）の内容に基づいて補正（誤訳訂正）を認める明確（voluntarily amendment）が必要になってしまいます。

な規定はありません（MPEP§2163.07）。
ただし、過去の判例（In re Oda 事件）では、日本出願＜ルート３＞（基礎出願）に基づいて、米国出願（パリ優先権主張出願）

では、直接、米国に出願するルート３は、どうでしょうの補正（誤訳訂正）を認めた事例があり、また、“訳抜け”か。この場合、米国出願の出願書類は、やはり英語で作成などの不注意による欠落部分については、日本出願（基礎するのが一般的かもしれません（ルート３－１）。

出願）が参照文献として援用されたものとみなされて、その補充が認められています（MPEP§201.17）。

この場合には、米国の実務にあわせて出願書類を作成しますので、上記のルート２の場合のような問題は生じませなお、ルート１－２の場合（日本への基礎出願を英語でん。しかし、初めから英語で出願書類を作成する必要があ

行い、米国へのパリ優先権主張出願も英語で行う場合）も、るため、上述のルート１－２と同様、出願書類の作成に労

上記のルート１－１と同じ様に取り扱われると考えられま

力や時間がかかってしまうことになります。

す。ただし、日本出願の内容と米国出願の内容がほぼ同じである場合には、実効はほとんど得られないのではないで

米国には日本語の出願書類を提出することもできます

しょうか。

（ルート３－２）。この場合には、出願後に、米国特許商標庁から“NOTICE TO FILE MISSING PARTS”という通ルート１－３の場合（日本への基礎出願を日本語で行

知が届きますので、その通知で指定された期間内に英語のい、米国へのパリ優先権主張出願も日本語で行う場合）も、翻訳文を提出することになります。

上記のルート１－２と同じ様に取り扱われるでしょう。さこのルート３－２では、出願書類の作成には問題があり

らに、この場合には、後述するルート３－２の場合（直接、ません。ただ、英語の翻訳文を用意するための期間は、通米国に日本語で出願する場合）とも同じ様に取り扱われる

常、“NOTICE TO FILE MISSING PARTS”の通知の郵と考えられます。

送日から２ヶ月に設定されますので、ルート１（最初の出願の日から 12 ヶ月）やルート２（優先日から 30 ヶ月）＜ルート２＞に比べると短いと言わざるを得ません。ただし、実務的に次に、PCT ルートの場合ですが、まず、ルート２－１

は、“NOTICE TO FILE MISSING PARTS”の通知が届の場合（PCT 出願を日本語で行い、米国への国内移行時

くまでに、ある程度の期間がかかりますので、米国への出に英語の翻訳文を提出する場合）、PCT 出願時の日本語の願日からなら２ヶ月以上（２～３ヶ月）の期間を見込むこ

出願書類の内容に基づいて、英語の翻訳文の誤訳訂正が認とができると言えるでしょう。出願書類のボリュームにもめられます。

依りますが、通常、このくらいの期間があれば、翻訳文を

ルート２－２の場合（PCT 出願を英語で行う場合）には、用意するには十分といえると思います。

単なる補正が認められるに過ぎません。日本語の出願書類が存在しない（英語の出願書類しか存在しない）ため、そ３．出願後の観点：補正（誤訳訂正）

もそも誤訳が生じ得ないからです。

次に、英語で完全な出願書類（や翻訳文）を作成できな＜ルート３＞

かった場合に、出願後にその補正（誤訳訂正）ができるかどうかについて、検討してみたいと思います。日本語が第まず、ルート３－１の場合（直接、米国に英語で出願す

一言語である人にとって、英語で完全な出願書類（や翻訳る場合）については、上記のルート２－２の場合と同様、文）を作成することは容易なことではありません。いかに

日本語の出願書類が存在しない（英語の出願書類しか存在完全を期したとしても、誤った英語の表現を用いてしまう

しない）ため、単なる補正が認められるに過ぎません。

（誤訳をしてしまう）ことは想定しておくべきではないでで は、 ル ー ト ３ － ２ の 場 合（ 直 接、 米 国 に 日 本 語 でしょうか。

出 願 す る 場 合 ） は、 ど う で し ょ う。“NOTICE TO FILEMISSING PARTS”の通知で指定された期間内に提出す3

Oslaw News Letter vol.25

る英語の翻訳文に誤訳があった場合、日本語の出願書類の５．終わりに内容に基づいて補正（誤訳訂正）できるのでしょうか。
この場合については明確な規定があり、日本語の出願書

以上、出願時の観点（出願書類の作成の観点）

類の内容に基づいて補正（誤訳訂正）できるとされていまと出願後の観点（誤訳訂正の観点）から、米国へす（MPEP2163.07）。

の出願ルートについて検討してみました。
もちろん、この二つの観点以外にも重要な観点

４．まとめはあると思いますし、どの出願ルートが最適かを検討するときには、すべての観点から総合的に勘ここまでの検討結果を、表にまとめると次のようになり案する必要があると思います。また、出願内容もます。

一件ごとに異なりますので、それぞれの出願内容＜ルート１＞
パリルート

によって個別具体的に検討する必要があると思い
出願時の観点

出願後の観点

ルート１－１
日本出願：日本語
米国出願：英語

出願書類の作成：○
出願書類の作成：△ 補正（誤訳訂正）：△

ルート１－２
日本出願：英語
米国出願：英語

出願書類の作成：×
出願書類の作成：△ 補正：△

ルート１－３
日本出願：日本語
米国出願：日本語出願書類の作成：○
翻訳文の作成 ：○ 補正（誤訳訂正）：○

出願時の観点おりに適切な権利を取得するうえで、非常に重要です。

出願後の観点

ルート２－２
PCT 出願：英語
米国移行 ：英語

出願書類の作成：×
出願書類の作成：△ 補正：×

ルート１－３
日本出願：日本語
米国出願：日本語出願書類の作成：○
翻訳文の作成 ：○ 補正（誤訳訂正）：○＜ルート３＞
出願時の観点に特許出願をしようとする場合に、自らの戦略ど

特許出願ルートを検討する際の一助となれば幸い

ルート２－１
PCT 出願：日本語 出願書類の作成：○
米国移行 ：英語 翻訳文の作成 ：△ 補正（誤訳訂正）：○

直接ルート

ただ、今回の二つの観点は、日本の企業が米国なものではないかと思います。本稿が、米国への＜ルート２＞
PCT ルートます。

出願後の観点

ルート３－１
米国出願：英語

出願書類の作成：△ 補正：×

ルート２－２
米国出願：日本語出願書類の作成：○
翻訳文の作成 ：○ 補正（誤訳訂正）：○

4

商標
News

大野総合法律事務所

Trademark News

ハイヒールの赤い靴底は商標として認められる？

－クリスチャン・ルブタンvsイヴ・サンローラン－

弁理士

中村

仁

４．控訴審

１．はじめに音、におい等の新しいタイプの商標を商標法の保護対象

はじめに、現在では、Qualitex 最高裁判決３ が「色彩単とする国が増えてきており、わが国でも、早ければ来年に独でも、少なくともいくつかの場合には、商標としての法

商標法が改正される予定である１。

的要件を満たす場合がある」と判示していることから、商標法による保護が認められると説明している４。

各国における新しいタイプの商標登録例は増えてきているが、侵害事件の例は少なく、権利行使ができる範囲に

また、一審は、ファッション業界では single color は商疑問もあるところであるが、本年９月、ニューヨークの標としては機能し得ないとしているが、機能性等の判断は連邦控訴裁判所は、クリスチャン・ルブタン（以下、「ル個々の事情に基づいて判断すべきであって、業界を基準とブタン」）がイヴ・サンローラン（以下、「サンローラン」）

して判断すべきでないので、この点に誤りがあると判断しを訴えていた事件において、ルブタンの高級婦人靴の赤いている。

靴底の商標権を認める判断を下した。

そして、ルブタン商標は使用による識別力を獲得しており、ルブタン商標登録の有効性を認めた。

２．ルブタンの商標登録

しかしながら、ルブタン商標の識別力が認められるのは靴底が赤で他の部分が別な色という靴に限られ、全体が赤

ルブタンは、米国において、右

色の靴まで含まれるものではないと認定し、その結果、サの商標について、2008 年に登録

ンローランの全体が赤い靴はルブタン商標の使用に当たら（第 3361597 号）を取得していず、侵害を構成しないと判断した。

る（以下、「ルブタン商標」）。

５．コメント

指定商品は「婦人用高級デザイ
ナー靴」で、商標の説明として、「赤

ルブタンの赤い靴底のハイヒールが世界的に有名である

色が商標の特徴としてクレームさことに疑いはなく、偽物が出回っていることからも、何られる。本商標は靴底の光沢のあるかの保護を認めるべきであると思われ、他方、単一色に広赤色により構成される。破線は、商標の部分ではなく、商い権利を与えると競争を不当に制限することになることも標の位置を示すためのものである。」とされている。米国

明らかである。

でいわれる「single color」についての登録である。

控訴審判決は、この辺りのバランスを上手くとっている

この登録は、使用による識別力の獲得が認められ登録さと思われる。すなわち、ルブタン商標の登録の正当性は認れたものである。

めるが、その範囲を靴底が赤で他の部分が別な色という組

３． 一審

み合わせの場合に限定し、全体が赤色には及ばないとする
ことにより、サンローラン商品の商標権侵害は否定してい2011 年、サンローランは、全体が赤色の婦人靴２ の販るのである。

売を開始し、これに対して、ルブタンが上記商標権侵害等

なお、この判決を受け、ルブタン、サンローランの双方が、を主張して訴えたのが本件である。

自社の主張が認められたとのコメントを出している。

一審は、ルブタン商標の周知性を認めながらも、ファッ

単一色の商標登録の取得方法、権利範囲の考え方など、ション業界では single color は商標としては機能し得ない

わが国で新しいタイプの商標が導入された後の実務に参考として、ルブタンの主張を棄却した。

になる判決である。

〈脚 注〉 1
産業構造審議会 知的財産政策部会第 29 回商標制度小委員会での検討参照
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/shingikai/sangyou_kouzou.htm
２「モノクローム・ライン」というシリーズで、赤色だけでなく、全体が紫、緑及び黄色の靴も同時に販売された。サンローランの主張によると、1970 年代から、このような色の靴を販売しているとのことである。
３
Qualitex 社が製造販売する金緑色（Green Gold）ドライクリーニング用プレスパッドの類似品に対する商標権侵害及び不正競争防止法に基づく事件である。最高裁は、単色の色彩自身が法上の商標に含まれることがあることを認め、色彩にも文字商標と同様にセカンダリー･ ミーニングの獲得が認められると判事した。
４
Qualitex 最高裁判決を受け、米国特許商標庁では、single color の商標の登録を認めているが、使用による識別性の獲得がなければ主登
録簿への登録は認めないという審査基準としている。

5

中国
News

Oslaw News Letter vol.25

China News

第四次専利法改正の
意見募集稿
弁理士

加藤

真司

中国の国家知識産権局は、第四次の専利法改正案の意見

対して司法ルート（人民法院による裁判）と行政ルート（専（パブリックコメント）募集稿を公表した。今回の改正案

利局による行政取締り）の二つの救済手段が用意されていにおける改正事項は前回ほど多くないが、その内容は権利る。行政ルートの救済は、司法ルートよりも安価で迅速な者の保護を厚くすることに重点が置かれ、いずれも重要で紛争解決ができると言われている。しかしながら、現行法ある。以下、各改正事項について、その趣旨及び内容を紹制下では、行政ルートでは、侵害の差止はできても損害賠

介し、筆者のコメントを付す。

償については強制執行力のない調停しかできず、損害賠償を求める場合には別途裁判を起こさなければならなかっ⑴ 立証の困難性に対して：人民法院及び専利局に調査及た。

び証拠取得の権限を付与

そこで、改正案では、専利局も侵害者に対して損害賠償

無体財産権である特許権が侵害された場合に証拠の取得を命じることができこととしている（専利法改正案６０条が困難な場合があることは、中国に限ったことではない

２項、65 条２項）。

が、中国では特に悪質な侵害者による証拠の隠蔽がかねて（コメント）

より問題となっていた。

 従来、行政ルートか司法ルートかの選択の際に、行政この問題に対して、改正案では、特許権侵害訴訟においルートでは損害賠償を請求できないという点が司法ルーて、被疑侵害者が管理している被疑侵害製品、及び帳簿、トを選択する重要な要因の一つとなっていたが、この改資料等の証拠について、原告側から申請があった場合に正案によれば、行政ルートのそのようなデメリットが解は、人民法院は調査及び収集をしなければならないとされ消される。なお、行政ルートにおいて専利局が賠償額をている。また、被疑侵害者が、証拠を提供せず、又は証拠認定する際にも、司法ルートの場合と同様に（実際の損を移転、偽造、破壊したときは、人民法院は民事訴訟の妨失）→（侵害者の得た利益）→（実施料の数倍）→（裁害に対する強制措置を採用し、それが犯罪に該当するとき

量による認定）の順で賠償額が決定されることになる（専は、刑事責任を追及すると規定されている（専利法改正案

利法６５条１項、２項）。

61 条３項）。
さらに、専利局の行政取締りについては、従来は特許権⑶ 紛争の長期化に対して：無効審決の効力発生時期及びの詐称行為に対しては、専利局に上記のような証拠の調査

後続の手続を明確化

及び収集をする権限を与えていたが、これを特許権侵害に人民法院は、特許権侵害訴訟の審理中に所定の要件下で対する取締りについても適用することで、人民法院と同様

当該特許について専利復審委員会に無効審判が請求されるに、専利局にも証拠を調査及び収集する権限を与えていると、侵害訴訟の審理を中断して審決の確定を待つ。しかし（専利法改正案 64 条１項、２項）。

ながら、無効審判で審決が出されても、その審決に対して（コメント）

は審決取消訴訟を提起でき、さらに、審決取消訴訟の一審

 この改正案によっても、原告の立証負担がどの程度軽判決に対して控訴も可能である。そうすると、審決が確定

減され、人民法院による証拠の調査、収集にどの程度期するまで、長期にわたって侵害訴訟の審理が中断されるこ待できるのかが不明確である。例えば、特許が大型プラとになる。同様の問題は、行政ルートにおいても生じ得る。

ントに係る場合において、権利者が内偵調査によって侵

そこで、改正案では、専利復審委員会が審決をした場合

害を確認できたとしても、それを立証することができなには、直ちに審決の効力が生じることとし（専利法改正案

い場合がある。この場合に、被告プラントが訴状に記載

４６条２項）、無効又は維持（有効）の審決が効力を生じした構成を有することを立証する証拠がまったくなくてた後には、特許権侵害を審理する人民法院や専利局は、審も、訴訟は受理され、上記の規定によって人民法院に申決に基づいて直ちに審理を再開しなければならないことと請することで人民法院が被告プラントの調査を行なってしている（専利法改正案 60 条４項）。

くれるのかは疑問である。

（コメント）
 この改正は、侵害訴訟の促進という点では有効である⑵ 紛争の長期化に対して：専利局に損害賠償命令の権限が、審決がその後の取消訴訟によって取り消されて権利を付与者や被疑侵害者に不利益が生じるというケースが増える

中国では、以前より、特許権侵害に対しては、権利者に可能性がある。例えば、特許無効の審決がされて、中断

6

大野総合法律事務所していた侵害訴訟が再開して、特許無効を理由として請るとされている（専利法改正案６０条２項）。そして、専求が棄却された後に、取消訴訟において無効審決が取り利局が、特許権侵害が市場秩序を乱すものであると認定し消され、最終的に特許が維持された場合に、特許権者はたときは、侵害行為の差止、違法所得の没収のほか、侵害

改めて侵害訴訟を提起しなければならないのか、そのよ

製品や侵害行為の実施に用いる専用設備の没収、廃棄、さうな再度の侵害訴訟は受理されるのか等の問題が残る。

らには違法所得の４倍以下の罰金（算出困難な場合は 20

なお、逆に特許維持の審決がされて、中断していた侵害万元以下で認定）を課すことも可能としている（同項）。

訴訟が再開して、特許権侵害の判決が出され、その執行

この改正の必要性については、次のように説明されていまで済んだ後に、取消訴訟において維持審決が取り消さる。「故意侵害、反復侵害、集団的侵害等の悪意の侵害行れ、最終的に特許が無効となった場合は、特許権者に悪為について、特許権者が逐一対応したのではコストが高く意がない限り、特許無効の効果は遡及効を有しないとさつき、そのわりに回収できる金額は少ないという状況が生れている（専利法 47 条２項）。

じており、多くの特許権者はこのために特許制度に対する信頼を失っている。これらの悪意の権利侵害行為は、権利⑷ 低額な賠償に対して：故意の特許権侵害に対する懲罰者の権益を侵害するだけでなく、市場秩序を乱し、特許制的賠償制度を導入

度の権威を貶め、社会の創作活力を殺ぐという重大な社会中国の現行制度下では、日本と同様に、権利侵害に対す

危害性を有している。よって、これらの悪意の権利侵害をる損害賠償については、権利者の損害を補填するという原有効に取り締まって制止するために、市場秩序を乱すおそ則を採用しており、発生した損害以上の賠償を認めるといれのある権利侵害行為については、専利局にそれを自発的う考え方はない。しかしながら、知的財産権のような無体に取り締まり、行政処罰を与える権限を与える。」

財産権の侵害に対しては、保護を得るためのコストが高（コメント）

く、その難易度も高い。また、現実には、知的財産権侵害 従来、専利局が特許権侵害の取締りについて与えられ行為によって侵害者が得る利益は、その行為について権利ている権限は、工商局が商標権侵害の取締りについて与者に支払わなければならない賠償よりもはるかに大きいとえられている権限と比較して限られていた。この⑸の改も言われており、そのことが、知的財産権侵害が減らない

正や上記⑵の改正のように、今回の改正案では、権利侵要因の一つであるとも考えられている。

害に対する専利局の権能が強化されている。また、上記

そこで、知的財産権の権利者の権益を保護するために、⑴、⑷の改正は、行政ルートと司法ルートのいずれにも改正案では、故意の特許権侵害については、侵害行為の状適用される。よって、今回の改正案によれば、法制度上

況、規模、損害結果等の要因に基づいて、賠償額を最高では、行政ルートが司法ルートに劣る点はほとんどなくな

３倍にできるとしている（専利法改正案 65 条３項）。

るといえる。

（コメント）
 近年、中国の特許権侵害訴訟において非常に高額な賠償額が認められており、日本でも注目されているが、そのような事件は非常に稀であり、多くの場合は立証が困難であることもあって、人民法院の裁量による 10 ～20 万元（約 125 ～ 250 万円）程度の賠償が認められるケースが多い。「故意」の立証が困難である点を措
いても、このような懲罰的賠償の制度による侵害抑止効
果は期待できる。
⑸ 高コスト低効果に対して：専利局に悪意の権利侵害に対する自発的取締りの権限を付与
改正案では、市場秩序を乱す疑いのある特許権侵害行為については、専利局が自発的に取締りを行なうことができ

7

海外
News

Oslaw News Letter vol.25

Overseas News

知的財産権に関する欧州連合司法1の最近の判断裁判所（CJEU）
弁護士

金本 恵子／監修 弁理士 北野

欧州連合司法裁判所の知的財産権に関する最近の判断

健と判断した。

について、簡単に説明する。

2. C-523/106: インターネット上での商標権侵害についての裁判管轄（2012 年 4 月
19 日）

1. C-488/102: 第三者の実施に対する登録共同体意匠 11 の排他権の範囲（2012 年 2月 16 日）・事案の概要オーストリアで設立された W 社は、オーストリアで・事案の概要C 社は交通標識の意匠について、2005 年 10 月 26 日

“Wintersteiger”の商標登録を受けていた。ドイツのに出願し、同年 12 月 13 日に登録共同体意匠として公開

P 社が、ドイツのインターネット上の google.de におい

された。

て、
“Wintersteiger”を、広告システムのキーワードとし

P社は、2007年末から標識H-75を販売した。C社は、て登録したため、W 社が P 社の行為を商標権侵害として

P 社の標識 H-75 は、情報に通じた使用者に C 社の登録

オーストリアの裁判所に差止訴訟を提起した。

意匠と異なった全体的印象を与えないものであり 、P 社

P 社は、google.de はドイツのトップレベルドメイン

による同標識の販売等は C 社の有する登録意匠の侵害でであり、ドイツ人を対象としているから、オーストリアのあるとして提訴したが、P 社の登録意匠について無効宣裁判所は管轄を有さない等と主張した。

4

言の申請 などは行わなかった。

第一審はオーストリア裁判所には管轄なしと判断した

5

P 社は、標識 H-75 は P 社自身の登録共同体意匠（C 社が、控訴審は管轄を認めた。オーストリアの最高裁判所の登録意匠より後に出願 ･ 登録された）の再現品であるは、民事及び商事事件における裁判管轄を規定する規則から、C 社には提訴権がないと主張した。

No.44/2001 の第 5 条（3）などの解釈について、CJEU

そこで、裁判所は、規則 No.6/2002 の 19 条（1）のに質問を付託した。

・CJEU の判断の概要
CJEU は、規則第 5 条（3）の解釈について、ある加盟国の解釈について、CJEU に、次のような質問を付託した。
で登録された登録商標と同一のキーワードが、他の加盟
登録共同体意匠の排他権に関する侵害訴訟において、第｢第三者がその意匠を実施することを防止する排他権｣

三者の使用を防ぐ権利は、その登録共同体意匠より後に国のその国特定のトップレベルドメインにおいて、ある登録された自己の登録共同体意匠を実施する第三者にも広告者によって、サーチエンジンのキーワードとして使及ぶのか、あるいは、その第三者の意匠登録が無効と宣言用される場合には、その行為に関しての侵害訴訟は、同商されるまでは、及ばないのか。

標が登録された加盟国の裁判所または広告者の設立地と・CJEU の判断の概要
これに対して、CJEU は、規則 19 条（1）の解釈になる加盟国の裁判所のいずれにも提起できる、と判断した。

ついて、登録共同体意匠の排他権は、後に登録された自己の登録共同体意匠の実施をする第三者に対しても及ぶ〈脚 注〉 １
欧州連合司法裁判所 (the Court of Justice of the European Union;CJEU) は､ 欧州連合 (European Union､ EU) の法令解釈を行う最高機関
であり､ 加盟国が基本条約に伴う義務を履行しているかを判断したり､ 加盟国内の裁判所の申請に応じて共同体法の解釈や妥当性について先決的判決を下す｡
２
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119511&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&o
cc=first&part=1&cid=176288
３
欧州共同体意匠制度の下では､実質的に方式審査のみで登録される｡
４
規則 10 条 (1) によれば､ ある登録意匠権の権利範囲は､ 情報に通じた使用者 (informed user) に､ その登録意匠と異なった全体的印象 (overall
impression) を与えない意匠に及ぶ｡
５
application for a declaration of invalidity
６http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=121744&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&o
cc=first&part=1&cid=1150844

8大野総合法律事務所

4. C-130/1110:SPC の付与範囲（第二医薬用途発明）（2012 年 7 月 19 日）

3. C-422/117:SPC8 の保護範囲（登録期間が延長された医薬品特許の権利範囲）（2012 年 5 月 1 日）

・事案の概要N 社は化合物 M を活性成分とするヒトの不眠症に対・事案の概要N 社は、化合物 V についての医薬品特許を有しており、する処方について特許を取得し、販売承認も得たため、こ同特許及び化合物 V を唯一の活性成分として含む薬剤 D

れに基いて SPC を申請した。しかし、既に H 社が、羊のに対する販売承認（Market Authorization）に基づいて、

季節繁殖活動の調節に使用するために化合物 M につい

活性成分 V に対する SPC を受けた。

ての販売承認を得ていることを理由に、N 社の申請は拒絶された。N 社はこの拒絶について英国高等法院に訴え

N 社は、活性成分として化合物 V 及び他の化合物を含た。

む薬剤 CD も販売していたが、化合物 V とそれ以外の活英国高等法院は N 社の主張を認めなかったが、英国控性成分との組み合わせについては、SPC を取得していな

訴院は、SPC 規則第 3 条 11 などの解釈について、ある活かった。
A 社は、N 社の基本特許の存続期間満了後に、化合物 V

性成分を含む医薬製品に販売承認が与えられた場合にを活性成分とする医薬品を上市した。N 社は、A 社の販は、その後の同一活性成分を含む異なる医薬製品の販売

売行為を、N 社が SPC によって与えられた権利を侵害す

承認に基づく SPC 申請は、基本特許によって与えられるるものとして提訴した。

保護範囲が先の販売承認の対象製品に及ばない場合であっても認められないのかなどの質問を、CJEU に付託

A 社は、N 社が得た SPC は化合物 V のみを活性成分とする医薬品について取得されたものであるのに対して、した。

A 社製品は化合物 V 以外の活性成分も含むから、A 社製品に対して N 社の SPC による権利は及ばないと主張し・CJEU の判断の概要
CJEU は、第 3 条などの解釈について、ある特許が、すた。

でに他の治療用途の医薬製品として上市された既知の活第一審及び控訴審裁判所は、規則 2009/469（SPC

性成分の新たな治療用途を保護する場合には、同一活性規則）の第 4、5 条 の解釈について、以下のように CJEU

成分を含む医薬製品であっても、その特許で保護されるに質問を付託した。ある活性成分に対して SPC が与え新たな用途についての新たな医薬製品としての販売承認られた場合に、第 5 条による SPC の権利は、その活性成に基づいて、SPC を与え得ると判断した。

9分を他の活性成分と共に含む医薬品によって侵害される

5. このように、CJEU は、知的財産権に関する問題についても EU の最高裁判所としての機能を有しており、今後もその判断が注目される。

か、あるいは、その活性成分のみを含む医薬品によってのみ侵害されるのか。

・CJEU の判断の概要
CJEU は、第 4、5 条の解釈について、ある 1 つの活性成分からなる ｢製品｣ が基本特許によって保護されており、その基本特許によって、その活性成分と他の活性成分を組み合わせて含む医薬品の上市を阻むための保護を受けられていたのであれば、その｢製品｣に対する SPC によって、基本特許の存続期間満了後も、第三者による医薬品の上市を｢製品｣の医薬品としての使用として阻むことができると判断した。

〈脚 注〉 ７
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=120021&pageIndex=0&doclang=en&mode=doc&dir=&o
cc=first&part=1&cid=1492538
８
Supplementary Protection Certificate(SPC) 制度によれば､医薬品の販売承認の取得に要した期間に応じて特許期間が延長され得る｡
９
SPC 規則第 4 条によれば､SPC より付与される保護は､基本特許により付与された保護の範囲内において､該当する医薬品の上市についての承認対象となる製品､ および SPC の期間満了前における承認医薬品としての同製品の使用にのみ及ぶ｡ 同 5 条によれば､ SPC の効果は､ 基本特許と同一の権利を与え､かつ同一の制限と義務を与える｡
10
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=125216&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16354
11
SPC 規則第 3 条によれば､ SPC は､ ある製品が有効な基本特許で保護されており､ その製品を医薬製品として販売等するための有効な承認が得られており ( その製品を医薬製品として販売等するための最初の承認 )､その製品が既に SPC の対象となったものではない場合に､付与し得る｡

9

特許
入門

Oslaw News Letter vol.25

Patent Intro

弁理士

Ｑ．特許権は何年間有効なのですか？

鈴木守

Ｑ．特許が取り消されることはあるのですか？

特許権が有効な期間を「存続期間」といいますが、特あります。

許権の存続期間は、特許出願の日から 20 年で終了しま

一つには、前問で説明したように、特許料を支払わなす。特許権の効力がスタートするのは、特許出願した時かった場合です。ただし、この場合は、特許料を支払っ

点ではなく、特許権が登録されてからですので、例えば、ていた期間についての特許権は有効で、支払わなかった

特許権が登録されるまでに５年間を要したとすると、特年以降の権利が消滅することになります。どういうこと許権が有効に存続し得る期間は、20 年－５年＝ 15 年

かといいますと、例えば、特許料を支払っていた時期に間ということになります。このように特許権の存続期間

おいて、他社が権利を侵害していたことが判明したときに限りがあるのは、あまりに長い期間、独占権を認めるには、特許権に基づいて他社の権利侵害を追及することと、古くなって陳腐化した技術を他の人が使えなくなるができます。

という弊害が生じるためです。

もう一つは、特許登録後に特許の審査の間違いが発見

なお、存続期間の終了は特許出願の日から 20 年と定された場合です。例えば、特許登録後に、特許と全くめられていますが、これは特許権の最大期限を定めてい同じ技術を記載した文献があったことが見つかった場

るだけであって、必ずここまで特許権が存続するという合（新規性なし）や、新しく見つかった文献に基づいてものではありません。特許権を維持していくためには、

誰でも簡単にできたことだったといえるような場合（進特許料を支払う必要がありますが、これを支払わないと歩性なし）です。このような場合、「こんなのが特許だ

特許権が消滅します。特許が取れた場合には、特許料をなんておかしいじゃないか」と思う誰かが無効審判を請

うっかり払い忘れることがないように注意する必要があ

求すると、特許庁において、特許されるべきものであっります。特許庁は、こうした払い忘れを防止するために、たかどうかということが改めて審理され、特許されるべ

平成 21 年から、自動納付制度を導入しています。

きでなかったと判断された場合に、特許が取り消されます。この場合は、特許は、初めからなかったものとして扱われます（例外もありますが、ここでは触れません）。
したがって、特許が登録されてから無効になるまでの間に、他社が特許を無断で使っていたとしても、それを追及することはできません。
最新の報告では、１年間に約 240 件の無効審判が請求され、このうちの約４割のケースにおいて何らかの形で請求が認められています（2010 年）。この数字を多いとみるか少ないとみるかは人によるかもしれません
が、審査には間違いもあるので、特許が取れたから無敵と考えない方がよいということは言えます。
特許が取り消される別の場合として、特許権者が特許権を放棄した場合もありますが、通常は、放棄という手続きをとるよりも、特許料を支払わないという選択をすることになると思いますので、このケースは少ないと思
います。

10

紛争
○○
実務

大野総合法律事務所

Dispute○○Practice

被告の主張の概要について
弁護士

１．はじめに

本橋

たえ子

３．答弁書提出以降

第 22 号では、原告が訴状において記載すべき請求の第１回口頭弁論期日においては、訴状および答弁書の趣旨・原因等ついてご紹介しました。今回は、被告側が陳述が行われますが、第 20 号で説明しましたとおり、訴訟の初期段階で行う主張の概要について、特許権侵害

通常はその後弁論準備手続に移行します。そして、第１訴訟の場合を例に説明したいと思います。

回弁論準備手続期日前の所定の日までに、答弁書に記載の被告の認否反論、抗弁について、より詳細な主張を記

２．答弁書載した準備書面の提出を求められるのが一般的です。

被告が最初に提出する準備書面は、特に「答弁書」と既述のように、まずは原告が訴状において、請求原因呼ばれています。この答弁書には、まず、請求の趣旨に事実として、被告製品が特許発明の技術的範囲に属する対する答弁、具体的には、「原告の請求を棄却する」「訴ことを主張する必要があります。もっとも、特許権侵害

訟費用は原告の負担とする」との判決を求める旨を記載

訴訟の場合、被告製品ないし被告方法の構成についてします。

は、被告の方が詳しく知っているという特殊性がありま

また、訴状記載の請求の原因についての認否反論を記す。そのため、被告が構成要件充足性を争う場合、被告載します。訴状記載の事実のうち、認めるものについての方からも、被告製品ないし被告方法の具体的構成を明は「認める」、認めないものについては「否認する」、原らかにして、非充足の主張を行うことになります。こ

告側の事情など、被告が知らないものについては「不知」の点、特許法には、積極否認（民事訴訟規則 79 条３

又は「知らない」等と書きます。なお、事実に対してで項）の特則として、被告が、原告の主張する物又は方法はなく、原告の法的主張に対しては、「認める」ではなく、の具体的態様を否認するときは、被告は、相当の理由が「争う」と書き分けるのが一般的です。

ある場合を除き、自己の行為の具体的態様を明らかにし第 23 号で説明しましたとおり、訴状記載の請求原因

なければならない旨の規定が設けられています（特許法

事実のうち、被告製品が特許発明の技術的範囲に属する

104 条の２）。

ことについては、特許請求の範囲を分説し、構成要件ご４．営業秘密の保護とに被告製品との対比が行われます。これらの主張について、「認める」旨の陳述を行うと、いわゆる自白が成民事訴訟法においては、当事者が提出した準備書面を立し、後に撤回することが困難となる場合がありますの含む訴訟記録について、一般公開の原則がとられていまで、認否は慎重に行う必要があります。したがって、答す（民事訴訟法 91 条）。そのため、非侵害主張におい弁書提出段階では認否を行うことが難しいものについてて開示する被告製品等の情報に営業秘密が含まれる場合

は、とりあえず「認否を留保する」と記載することもあには、準備書面、書証等の提出と同時に（または提出後ります。

速やかに）、閲覧制限申立て（同 92 条１項）を行います。

また、可能であれば、無効の抗弁（特許法 104 条のこれを認める旨の裁判所の決定があった場合には、申立

３等）など、被告が当該訴訟において抗弁として予定す人が提出した、対象部分がマスキングされた準備書面がる主張の概要を記載します。原告の特許発明に新規性が第三者の閲覧に供されることになります。

ない、あるいは、進歩性がない、といった無効理由を主

さらに、訴訟の相手方による営業秘密の漏えいを防止張する場合には、そのような新規性・進歩性の欠如を裏するため、秘密保持命令申立て（特許法 105 条の４）

付ける無効資料を証拠として提出することが必要となりを行うことも可能です。もっとも、当事者間で任意に秘ます。無効資料の調査には、通常、相当の時間を要しま

密保持契約が締結される場合も多く、実際に秘密保持命

すので、答弁書提出の段階で無効主張ができるのは、以令の申立てがなされることは少ないようです。

前から原告の特許権の存在を認識しており、予め無効資料調査をしていた場合か、明細書の記載要件違反等の無効理由を主張する場合が多いと思われます。

11

判例
○○
紹介

大野総合法律事務所

Oslaw News Letter vol.25

Case
Law
○○

特

拒絶査定不服審判における手続違背 平成24年９月10日判決（知財高裁 平成23年（行ケ）第10315号）審決取消請求事件 拒絶審決＞＞取消

拒絶査定不服審判の審決において、周知例であること

してみると、審決は、新たな公知文献として甲 13 をを示すために新しく引用した文献について、出願人に拒引用し、これに基づき仮定による計算を行って、相違点

絶理由として通知すべきであったとして、以下のとおり

３の容易想到性を判断したものと評価すべきである。す

判断された。

なわち、甲 10 を主引用発明とし、相違点３について甲13 を副引用発明としたものであって、審決がしたよう「甲 13 の記載を技術常識であるかのように挙げていな方法で粒子の突起部間の距離を算出して容易想到とするが、その技術事項を示す単一の文献として示しておる内容の拒絶理由は、拒絶査定の理由とは異なる拒絶のり、甲 13 自体をみても、回路部材の接続構造の技術分理由であるから、審判段階で新たにその旨の拒絶理由を野において、隣接する突起部間の距離を 1000nm 以下

通知すべきであった。しかるに、本件拒絶理由通知には、とすることが普通に行われている技術事項であることをかかる拒絶理由は示されていない。

示す記載もない。

そうすると、審決には特許法 159 条２項、50 条に・・・実施例には製造されたいくつかの導電性粒子の定める手続違背の違法があり、この違法は、審決の結論

突起の大きさが表２に示されている。しかし、表２に記に影響がある。」

載されているのは、甲 13 に記載された発明の実施例であって、これらの例が周知の導電性粒子として記載されているわけではない。・・・

商

国際信義、公序良俗 平成24年６月27日判決 （東京地裁
無効不成立＞＞審決取消

１．概要

平成23年（行ケ）第10400号）

２．解説

第７類「プラスチック加工機械器具、プラスチック成本判決は、原告著作物の題号ないしは登場人物名、あ形機用自動取出ロボット、チャック（機械部品）」を指るいは原告が管理する標章としての日本における著名性

定 す る 登 録 第 5338569 号「Tarzan」 に つ い て、 独は否定している。また、被告（商標権者）のフリーライ

特の造語になる「ターザン」は、具体的な人物像を持つ

ド・剽窃の目的も否定しており、「国際信義」と著名性

架空の人物の名称として、小説ないし映画、ドラマで米や不正の目的を無関係の概念として捉えている。

国を中心に世界的に一貫して描写されていて、「ターザ

一方、判決は、①一定の文化的・商業的価値が存在すン」の語からは、日本語においても他の言語においてもる著作物であること、②著作権が存在すること、③管理他の観念を想起するものとは認められないことからする団体が存在することを重視して公序良俗違反と認定してと、我が国で「ターザン」の語のみから成る本件商標登いるが、カナダの公的標章として扱われていた「Anne録を維持することは、たとえその指定商品の関係で「ターof Green Gables」事件（平成 17 年（行ケ）10349 号）

ザン」の語に顧客吸引力がないとしても、国際信義に反等の判例に照らすと、公序良俗違反が認められる要件がすると認定された。

緩和されていると言える。

本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。
「Oslaw News Letter」第25号■編 集・発行 / 大野総合法律事務所

大野総合法律事務所 Web Site

■発行日 2012年10月31日〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル21F（丸の内オアゾ内） TEL:03-5218-2330（代表）

http://www.oslaw.org/

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