●日本弁理士会【米国情報】

国際活動センターからのお知らせ
2022 年 1 月
担当：米州部 阿形 直起

IPR における行政特許判事の権限が合衆国憲法の任命条項に違反すると判断した
最高裁判決1の紹介
United States v. Arthrex, Inc., et al.
19-1434
Smith & Nephew, Inc., et al. v. Arthrex, Inc., et al.
19-1452
Arthrex, Inc., v. Smith & Nephew, Inc., et al.
19-1458
判決日 2021 年 6 月 21 日
１．事件の概要
Arthrex, Inc. （Arthrex 社）は、軟組織を骨に接合するための手術器具に関する米国特許第9,179,907 号（907 特許）の特許権者である。 Arthrex 社は、Smith & Nephew, Inc. 及びArthroCare Corp. （S&N 社ら）に対して、S&N 社らが 907 特許を侵害していると主張した。
これに対し、S&N 社らが 907 特許の IPR を申請した。
IPR において、PTAB パネルは、907 特許に係る発明は先行技術に基づいて無効であると判断した。これに対し、Arthrex 社は、CAFC に控訴した。控訴審において、Arthrex 社は、PTAB の行政特許判事（APJ: Administrative Patent Judge）は合衆国の主要官吏（PrincipalOfficer）に該当するものであり、APJ が商務省長官によって任命されていることが、主要官吏を大統領が任命すべきことを定めた合衆国憲法第 2 章第２条第 2 項の任命条項に違反するから、違憲状態の APJ によってなされた IPR の判断は無効であると主張した。
2019 年 10 月、CAFC は、APJ が主要官吏に該当し、商務省長官による APJ の任命は憲法の任命条項に違反すると判断した。そして、CAFC は、この違憲状態を是正するために、主要官吏に認められる APJ の在職保証を無効化し、在職保証を享受しない下級官吏（Inferior Officer）である新たな APJ からなる PTAB パネルに事件を差し戻すべきであると判断した（Arthrex, Inc.
v. Smith & Nephew, Inc., et al., 941 F. 3d 1320 (2019)2 ）。この判断に対して、Arthrex 社は CAFC
1 https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/19-1434_ancf.pdf
2 http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-2140.Opinion.10-31-2019.pdf

1

の大法廷による再審理を請求したが、2020 年 3 月、請求が棄却された3。Arthrex 社、S&N 社ら及び控訴審の参加人である政府は、いずれも最高裁に上告した。
最高裁は、上告を受理し、CAFC と同様に、APJ が主要官吏に該当し、憲法の任命条項に違反すると判断した。一方で、最高裁は、この違憲状態を是正するための方法については、CAFC が述べた方法ではなく、PTAB による決定を特許庁長官がレビューする機会を設ける方法が適切であり、事件を特許庁長官（代行、Acting Director）に差し戻すべきであると判断した。

２．前提－任命条項と主要官吏・下級官吏（１）任命条項（合衆国憲法第 2 章第２条第 2 項）
[H]e shall nominate, and by and with the Advice and Consent of the Senate, shall appoint
Ambassadors, other public Ministers and Consuls, Judges of the supreme Court, and all otherOfficers of the United States, whose Appointments are not herein otherwise provided for, andwhich shall be established by Law: but the Congress may by Law vest the Appointment of suchinferior Officers, as they think proper, in the President alone, in the Courts of Law, or in the Headsof Departments.
（大統領は、大使その他の外交使節および領事、最高裁判所の裁判官、ならびに、この憲法にその任命に関して特段の規定のない官吏であって、法律によって設置される他のすべての合衆国官吏を指名し、上院の助言と承認を得て、これを任命する。但し、連邦議会は、適当と認める場合には、法律によって下級官吏の任命権を大統領のみに付与し、または、司法裁判所もしくは各部門の長官に付与することができる。）
任命条項によれば、「（主要官吏と下級官吏とを含む）すべての合衆国官吏」は、原則として、上院の助言と承認を得て大統領により指名されることにより任命されなければならないが、下級官吏については、法律により、各部門の長官による任命を認めることができる。

（２）主要官吏・下級官吏
主要官吏と下級官吏の明確な判断基準は示されていないが、運輸省長官に任命された沿岸警備隊の刑事控訴裁判所の判事らが下級官吏であるか否かが争われた Edmond 判決（Edmond v.

3 http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-2140.Order.3-23-

2020.1_1555686.pdf
2United States, 520 U. S. 651 (1997) ）によれば、下級官吏は、大統領による指名及び上院の助言と承認により任命された主要官吏に一定程度の指揮及び監督をされなければならないとされている。また、最高裁は、Edmond 判決で、同判事らが他の行政官吏の許可を得ない限り合衆国を代表して最終決定を言い渡す権限を有していないことを重視して、同判事らを下級官吏であると判断した。すなわち、大まかには、主要官吏とは、例えば省庁の長官のように、自らの名において合衆国を代表して行政上の決定を言い渡す権限を有する官吏をいい、下級官吏とは、主要官吏の指揮監督の下で主要官吏の職務を補助するような官吏をいうと考えられる。
主要官吏には在職保証が適用され、業務の効率を促進するような理由でのみ、解任等の措置を講じることができる（5 U.S.C. §7513(a) ）。これに対し、下級官吏には在職保証は適用されず、任意に（at will）解任等の措置を講じることができると解されている。

３．判決の内容（１）争点（ⅰ）IPR における APJ の権限が合衆国憲法の任命条項に適合するか否か。
（ⅱ）IPR における APJ の権限が任命条項に適合しない場合、その瑕疵を治癒するための適切な方法は何か。

（２）裁判所の判断
各判事の意見は次のとおりである。争点（ⅰ）については、Roberts 首席判事が、4 判事の参加を受けて、APJ が任命条項に違反するとする法廷意見を述べた。争点（ⅱ）については、
Roberts 首席判事が、争点（ⅰ）を違憲と判断した 3 判事の参加を受けて、特許法§6（c）の規定のうち長官による再審理を妨げる部分のみを執行不能（unenforceable）とすべきであるとする法廷意見を述べた。また、Gorsuch 判事、Breyer 判事が一部賛成一部反対意見を、Thomas判事が反対意見を述べた。

Roberts 首席判事

争点（ⅰ）

争点（ⅱ）

違憲

特許法§6（c）のうち、長官による再審理を妨げる規定のみを執行不能とすべきである。

Gorsuch 判事

違憲

PTAB の決定を脇において、憲法違反を特定し、その理由を説明する（にとどめる）べきである。

Breyer 判事

合憲－（法廷意見の結論には賛成）3

Thomas 判事

合憲－ア．法廷意見（ⅰ）について、最高裁は、IPR における APJ の権限は任命条項に適合しないと判断した。
その理由は、次のとおりである。
大統領は、合衆国の行政について、国民に対する説明責任を負っている。任命条項は、合衆国を代表して行政上の最終決定を言い渡す主要官吏を大統領の任命に委ねることにより、その主要官吏についての説明責任を最終的に大統領が負うことを明確にするものである。したがって、大統領が任命しない下級官吏は、主要官吏を経由して大統領が説明責任を負うことができるように、主要官吏の指揮監督の下になければならない。特に、下級官吏が主要官吏のレビューを受けることなく行政上の決定をすることは、その決定について大統領が説明責任を負わないこととなるから、任命条項に違反する。
特許法§6（c）によれば、PTAB のみが IPR の再審理（rehearing）をすることができるとされているから、特許庁長官は PTAB の決定に対して再審理をすることができない。また、特許庁長官は、PTAB が IPR においてした特許の維持決定又は取消決定に従ってその証明を発行しなければならない。したがって、事実上、PTAB の決定が行政上の最終決定となる。すなわち、APJ は、主要官吏である特許庁長官によるレビューが不可能な（unreviewable）行政上の最終決定を言い渡す権限を行使しているから主要官吏であり、任命条項に違反する。
35 U.S.C. §6 Patent Trial and Appeal Board(c) 3-Member Panels.—
Each appeal, derivation proceeding, post-grant review, and inter partes review shall be heard by atleast 3 members of the Patent Trial and Appeal Board, who shall be designated by the Director.
Only the Patent Trial and Appeal Board may grant rehearings.
政府は、特許庁長官が IPR の手続に関する規則を決定し、IPR の開始を決定し、個々の IPRのパネルのメンバーを選任すること等により APJ を指揮監督していると主張した。特に、政府
は、特許庁長官が IPR のパネルのメンバーとして自らの意に沿う APJ、又は、特許庁長官自身を選任すること等により、個別の事件について PTAB の決定に影響を及ぼすことができるから、PTAB の決定は特許庁長官のレビューを受けていないものではないとも主張した。しかし、最高裁は、特許庁長官に PTAB の個別の決定を取り消す法的な権限が認められていないことを重4

視して、特許庁長官の指揮監督は不完全なものであると判断した。また、最高裁は、特許庁長官が IPR のパネルのメンバーの選任を通じて PTAB の決定に影響を及ぼす行為は、PTAB の決定の説明責任をかえって曖昧にするものである（ため、任命条項違反の瑕疵を治癒するものではない）とも述べた。

（ⅱ）について、最高裁は、上述の瑕疵を治癒するために、PTAB による決定を特許庁長官がレビューする機会を設ける方法が適切であり、事件を特許庁長官に差し戻すべきであると判断した。その理由は、次のとおりである。
一般に、法律の規定が憲法に違反する場合、その憲法違反を構成する部分のみを切り出して執行不能とする判断がなされる。本件の憲法違反の要因は、特許法§6（c）後段の PTAB のみ再審理をすることができるとする規定が、PTAB の決定を特許庁長官が自らレビューする機会を制限している点にあるから、同規定を執行不能（unenforceable）とするべきである。そして、特許庁長官に自らが再審理をするか否かを決定する機会を与えるために、事件を特許庁長官（Acting Director）に差し戻すべきである。

イ．Gorsuch 判事の一部反対意見
Gorsuch 判事は、（ⅰ）について法廷意見に賛成し、（ⅱ）については法廷意見に反対した。
（ⅱ）について、Gorsuch 判事は、任命条項違反を治癒するためには、法廷意見に述べる方法のほか、APJ を大統領が任命する主要官吏とする方法や、特許の取消権限を行政府から司法府に移動させるなどの方法があると述べた。そして、そのいずれを選択するかを裁判所が決定することは裁判所の立法行為となり、権力分立を定めた憲法に違反するリスクがあるから、法廷意見のように、裁判所が法律のどの部分を無効にするかを選択するべきではないと述べた。
また、Gosuch 判事は、初期の裁判所は、法令が憲法に違反する場合に、その法令の違憲部分のみを切り出して無効とするような決定をしていなかったことを指摘し、法廷意見のように法令の一部を無効とするような対応は伝統的な司法原則に適合するものではないと批判した。そして、本件においても、伝統的な司法原則に従い、PTAB の決定を脇において（setting aside）憲法違反を特定し、その理由を説明するにとどめるべきであると述べた。
さらに、Gorsuch 判事は、IPR の合憲性を肯定した Oil States 判決（Oil States Energy Services,LLC v. Greene’s Energy Group, LLC, 584 U.S. ___ (2018)4 ）を批判し、特許の取消しのような

4 https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-712_87ad.pdf

5裁判機能を行政機関内に設置した場合に公正な判断が実現できると考えるのは希望的観測にすぎないとも述べた。

ウ．Thomas 判事の反対意見
Thomas 判事は、（ⅰ）について法廷意見に反対した。
Thomas 判事は、Edmond 判決を参照して、特許庁長官の APJ に対する監督権限は十分なものであり、APJ は下級官吏であるから、その権限の行使が任命条項に違反することはないと述べた。すなわち、特許庁長官は、IPR の手続に関する規則を決定し、PTAB の決定を先例として指定し、特許法の適用例を含む指示を発行することができ、APJ に対する十分に実質的な指揮監督権限を有しているといえる。また、特許庁長官は、PTAB の決定に不服がある場合に、特許庁長官自身を含む再審理のパネルを選任することで、PTAB に特許庁長官自身の方針に準拠した決定をさせることができる。そして、このようなことは法律で禁じられてはいない。
これに対し、Edmond 判決では、下級官吏であると判断された沿岸警備隊の刑事控訴裁判所の判事らは軍控訴裁判所（CAAF）の監督下にあったが、軍控訴裁判所は、刑事控訴裁判所の判事らが有力な証拠に基づいてした事実認定を再評価することはできなかった。すなわち、
Edmond 判決においては、監督者である CAAF は、本件における特許庁長官よりも限定的なレビュー権限を有するにとどまるにもかかわらず、刑事控訴裁判所の判事らが下級官吏であるとされている。このこととの対比から、特許庁長官は、APJ を下級官吏とする十分なレビュー権限を含む指揮監督権限を有しているといえる。

エ．考察
最高裁では、争点（ⅱ）において CAFC と異なる判断に至っているが、これは最高裁とCAFC では用いられた判断基準が異なる点にあるためと考えられる。
すなわち、CAFC は、APJ が主要官吏であるか否かを、①上官のレビュー権限、②上官の監督権限、③上官の解任権限、④その他の事項を総合的に考慮して判断していた。これに対し、
最高裁は、上述のとおり、憲法違反の原因が主として①上官のレビュー権限が制限されている点にあると指摘した。CAFC は、APJ の在職保証を無効化することで③上官の解任権限を強化され、違憲状態が解消されると判断したが、最高裁の判断基準によれば、違憲状態を解消するためには①上官のレビュー権限を強化する必要がある。したがって、両者は（ⅱ）について異なる結論に至ったと考えられる。

6４．実務への影響
本判決によれば、長官によるレビューの機会を設けることで、IPR の決定の違憲性は治癒されることになる。本判決を受けて、USPTO は、PTAB パネルの長官によるレビューのための暫定手続を開始した5。レビューの概要は、次のとおりである。
長官によるレビューは、長官の裁量により、又は当事者の請求により行われる。IPR または PGR の最終書面決定に対して長官によるレビューを請求する当事者は、当事者は、レビューの請求をシステム（PTAB E2E）に入力するとともに、レビューの請求の通知をUSPTO 及び各当事者の代理人に送付することによりレビューを請求することができる。
レビューの請求は、PTAB の最終書面決定から 30 日以内にしなければならないが、正当な理由があるときは、期限前の延長請求により、長官が期限を延長することができる。

当事者は、PTAB による IPR 又は PGR の決定に対して、PTAB による再審理と長官によるレビューとのいずれかを選択して請求することができるが、両方を同時に請求することはできない。ただし、PTAB による再審理を請求してこれが受理された場合、その再審理によってなされた決定に対して長官によるレビューを請求することはできる。



長官によるレビューが採用されるか否かは、長官が設ける諮問委員会において判断される。



長官によるレビューにおいては、あらゆる問題について最初から審理がなされるが、当事者がレビューにおいて新たな主張をすることは許されない。もっとも、長官は特定の問題について、当事者に説明を要求し、又は新たな証拠を提出する機会を与えることができる。

暫定手続の間は、レビューの請求費用は無料である。

IPR の当事者は、パネルの決定に対する不服申立ての手段として、従来の再審理請求、CAFC への上訴のほか、新たに長官によるレビューを選択することができるようになる。もっとも、この手続がどの程度実効性のあるものであるかは現時点では明らかでない。また、この手続は暫定的なものであり、関係者のフィードバックを受けて変更されることが予定されている。したがって、今後も継続的な注視が必要である。

以上

5 https://www.uspto.gov/patents/patent-trial-and-appeal-board/procedures/uspto-

implementation-interim-director-review
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