〈日本知財学会誌〉Vol. 13 No. 1― 2016 : 81 94【自由論題】-

行政・民間企業が取り組むべき日本国内における NPE・PAE 対策のあり方に関する考察
手島真央（立命館大学テクノロジーマネジメント研究科博士課程前期課程修了）
玄場公規（法政大学大学院イノベーション ･ マネジメント研究科教授）
小田哲明（立命館大学テクノロジーマネジメント研究科准教授）
A Consideration about Measures Against the Issue of NPE・PAE in Japan That
the Ministries of Japan and a Private Enterprise Should Work On
Mao Teshima

Master of Technology Management, Graduate School of Technology Management, Ritsumeikan University

Kiminori Gemba

Professor, Hosei Business School of Innovation Management, Hosei University

Tetsuaki Oda

Associate Professor, Graduate School of Technology Management, Ritsumeikan University【要旨】 現在，米国では，NPE・PAE の濫用的な権利行使が横行している．NPE・PAE から標的とされた企業は，損害賠償金や訴訟費用等の費用負担や膨大な訴訟事務，製品差止め等のリスクに晒される．これは企業のイノベー
ションだけでなく，国家の産業発展にも影響を及ぼす．現在日本では，外資 NPE・PAE の日本進出や特許活用の活発化，プロパテント政策の推進等，米国と同様の環境が整いつつあり，今後 NPE・PAE リスクの高まりが予想されることから早期の対策検討が必要であるが，国内の既存研究は極めて少なく，NPE・PAE の実態把握が不十分なものや危険性の指摘にとどまるものがほとんどである．したがって，本研究では，先進事例として，米国の対策事例やその背景を調査し，日本の状況との対比をすることで，企業や国のイノベーションの保護や促進，リ
スクマネジメントという観点から，今後取り組むべき NPE・PAE リスクへの具体的な対応策を検討する．
【キーワード】 NPE

PAE【受領日】 2015 年 8 月 26 日

イノベーションの保護【採択日】 2016 年 5 月 13 日

【Abstract】 Recently, means of exercise of rights are frequently abused by NPE/PAE in the United States. Companies
that have been targeted from NPE/PAE are taken risks that are compensation for damages, the costs of a lawsuit, legal
proceedings and prohibition of manufacturing and sale. This will affect the innovation of the company and country of
the industry. Recently, it is becoming in the same environment as the United States in Japan. So, it is necessary totake measures considered early. But, Existing research in Japan is very small. And they are insufficient investigation
actual conditions of NPE/PAE or just to point out the problem. Therefore, this study considers concrete measuresagainst the issue of NPE/PAE Risk from the point of view of the promotion and protection of innovation, and risk
management by comparison with the American measures case.
【Keywords】 NPE

PAE【Date of receipt】 2015.8.26

ISSN 1349-421X© 2016

IPAJ

Protection of innovation【Date of approval】 2016.5.13

All rights reserved.

本論文は，日本知財学会誌編集委員会による複数の匿名レフェリーの査読を経たものである．
This paper was duly reviewed and accepted by the anonymous referees who wereappointed by the IPAJ’s editorial committee.

81〈日本知財学会誌〉 Vol.13 No.1― 20161.

にとっては特に魅力的な市場というわけではなかっ序論

たことがその背景として考えられる．しかし近年，
外資 NPE の進出に伴い，日本国内でも大手企業等

特 許 不 実 施 主 体（Non Practicing Entity ; 以 下，による休眠特許の活用がなされ，特許の流動化が進NPE）や特許主張主体（Patent Assertion Entity ; 以

みつつあることに加え，「知的財産計画 2015」にお下，PAE）と呼ばれる者から特許権侵害を理由に提いて，特許の価値向上を図り，グローバル市場の動訴された場合の最大のリスクは，訴訟関連費用，和向を視野に入れながら，現在の損害賠償額の水準を解金・賠償金等の費用負担が発生することにある．

引き上げる方策を検討するとの方向性が提示される

とりわけ，プロパテント政策をとる国での訴訟と等，徐々に状況が変わりつつある．このような流れなった場合には，莫大な費用負担となるケースが多がさらに加速すると，米国同様，日本でも損害賠償

い．また，米国はディスカバリー制度等のように費額や和解額の高額化が進み，その結果 NPE・PAE

用だけではなく手間や時間も要する訴訟手続きも含の活動が活発化することが懸念される．
これまでの特許庁における審議会の中でも，日本まれている．
このような事態を憂慮し，2011 年，米国政府は，国内における NPE・PAE（特に PAE）リスクに関

NPE・PAE による濫用的な権利行使行為への対策

して触れられてはいるが，対策を検討すべき，とのを念頭に置く形での特許法改正を実施したが，その指摘にとどまり，米国のように方向性を見出すまで後も NPE・PAE による訴訟件数は増加した．2014には至っていない．しかしその一方で，海外に進出

年は減少に転じたものの，未だ米国国内での訴訟全している国内企業の中には，すでに NPE・PAE か

体の 62.6% を占めており（図 1），NPE・PAE によらの濫用的権利行使による訴訟提起に巻き込まれ，る訴訟が多くなされている状況には変わりがない．

対応に苦慮した経験を持つものが多く存在する．国

なお，NPE・PAE 訴訟における 89% が PAE による

内特許訴訟件数が示す通り，日本企業は訴訟を好ま1ものであるとの報告もある ．

ない傾向があり，米国企業のように「訴訟慣れ」し一 方， 日 本 国 内 に お い て は， 現 時 点 で NPE・ていない．そのような日本企業が，日本の国内におPAE による訴訟はあまり見られず，米国のようないて，外資企業の標的となり，次々と権利行使され状況にはなっていない．日本国内で訴訟を起こしてるという事態も今後発生しうる．そのような状況にも，米国のように高額な損害賠償請求が認められるなれば，個々の企業の営業活動だけではなく，日本ことは現状においてほぼないと言え，NPE・PAE

全体の産業発展に悪影響を及ぼす可能性すら出てく

図1

米国内における NPE による訴訟の割合の推移

64.8%

66.6%

2012

2013

62.6%

46.9%
26.4%

28.0%

30.5%

2008

2009

2010

2011

2014 年出所） RPX Corporation（2015）. 2014 NPE Litigation Report, 6. のデータにもとづき筆者作成
82

行政・民間企業が取り組むべき日本国内における NPE・PAE 対策のあり方に関する考察

図2

NPE 訴訟における原告の業態別の割合（2014 年）
その他
個人発明家

3%

8%

たもの（ヘンリー幸田，2009 ; ダニエルマクドナ
ルドほか，2013）等があるが，日本国内における
NPE・PAE の権利行使によるリスクとその予防策や対応策について考察された既存研究としては，裁定 実 施 制 度 の 活 用 推 進 を 提 案 し た も の（ 平 塚，2013）にとどまっており，その他の報告は現時点で見当たらない．そのため本報告では，本問題について，裁定実施制度活用の有効性を検証することにと

PAE
89%

どまらず，その他の法的アプローチ，さらには行政的・企業経営的視点からのアプローチを加えることで，本問題に対する予防策・対応策として新たな方

出所） RPX Corporation（2015）. 2014 NPE Litigation
Report, 12. のデータにもとづき筆者作成

向性を見出し，より具体的かつ実践的な方策を提案
している．

3.

研究方法

る．このような事態が発生し，想定されるリスクが現実のものとなる前に，NPE・PAE はどのような

まず，NPE・PAE 訴訟件数が多く，対策としてものかを把握することや，対策や活用の方向性等，の取り組みが最も多くなされていると考えられる米

それらに対してどのような向き合い方をすればよい国をモデルケースと設定し，NPE・PAE の歴史やのかということについての検討が必要であるが，日現状について，既存研究や NPE・PAE 防御サービ

本国内において，このようなリスクに対する予防・ス大手企業による報告書，新聞記事や裁判例等を中対応策について考察した既存研究と言えるものは極心に調査し，情報を整理した．さらに，先行研究，めて少ない．したがって，本研究では，NPE・PAE

NPE・PAE 各社のウェブサイト，日米両国の行政の濫用的な権利行使が横行しており，かつそれらに機関の報告書を基に情報収集し，整理することで，対して先進的な対策や取り組みを多く実施している

現在までに取り組まれた対策の内容を調査し，事例

米国を事例として，日本の状況との対比をすること

分析を行なった．

で，企業や国のイノベーションの保護や促進，リス

次に日本における NPE・PAE の現状と対策に向

クマネジメントという観点から，今後取り組むべき

けての議論の状況を把握するために，政府・行政庁

NPE・PAE リスクへの具体的な対応策を検討し，における審議記録，行政機関や調査機関の調査報告明らかにすることを目的とする．

書， 先 行 研 究，NPE・PAE 各 社 の ウ ェ ブ サ イ ト，

2.

既存研究

報道内容を調査した．これら先行研究等の論文や行
政関係資料・報道記事等の資料収集は大学や各検索サービス等を用いて行なった．

NPE・PAE に つ い て 言 及 し た 研 究 と し て は，以上の調査より明らかになった内容を踏まえて，

NPE・PAE のビジネスモデルを法的戦略の観点か

現時点で NPE・PAE から権利行使を受けた際の対ら分析したもの（丸田，2013）や，NPE・PAE 増

抗策や予防のための防御策，今後の対策のあり方を

加の要因は「プロパテント政策」
・「裁判制度」
・「日本考察した．なお，事実内容については，基本的に行企業の存在」にあると指摘したもの（浜田・丸尾，政関係の資料や判例・裁判例等の公的な資料やその2008），eBay 事件や Blackberry 事件等個別の判例を事実に関係する企業自体が発表しているウェブサイ

分析したもの（松本，2007 ; Miku, H.M., 2006），米

トや資料から引用し，先行研究や報道記事等が情報

国で訴訟となった際や訴訟になる前の対策を提示し源の場合は，上記のような一次情報を用いて事実関83

〈日本知財学会誌〉 Vol.13 No.1― 2016

係を確認した上で使用している．

4.

NPE・PAE 誕生の変遷

4.1.

米国のプロパテント政策

事件は NPE の手法が一種のビジネスとして成立することを示したとされ，NPE 訴訟の増加のきっかけとなったとも言われている．
さらに，NPE・PAE の活動に関して，大きなイ
ンパクトを与えた事件が「eBay 事件」である．「eBay

NPE や PAE の原型が出現した背景には，米国・事件」は，MercExchange 社が，eBay 社とその子会

レーガン政権によるプロパテント政策があるとされ社の Half.com 社に対して特許権侵害訴訟を提起している．1980 年代のレーガン政権下では，国際競た事件である．地裁は，eBay 社の特許侵害を認め，争力の向上を図るため，当時 Hewlett-Packard 社の差止命令は出さず，損害賠償金の支払い義務を課す社長であったジョン・ヤング（John A. Young）を委に止まったが，控訴審では差止命令が下された．こ員長とした産業競争力委員会（President’s Commis-

れに対し，2006 年，最高裁は，米国特許法 283 条

sion on Industrial Competitiveness）による提言を基の差止めにおける判断は，伝統的な衡平法の原則にに，積極的な知財強化政策が展開された．そのよう基づいて行なうべきであり，差止めは 4 つの要件3

な流れの中で，特許有効性における推定判断の強化2を考慮してなされるものとして，地裁に差し戻した．

や損害賠償算定額の増大等の特許権者保護策を利用

その結果，原告は金銭的賠償のみで十分救済可能でして，巨額の和解金や損害賠償金等を獲得する者があると判断し，その後両社は和解することとなった．

現れ，これらは後に「NPE」や「PAE」と呼ばれる

NPE・PAE は保有する特許技術について製造・ようになった．

販売していないため，「特許侵害による損害を制定
法による救済手段（金銭的賠償）で保障することが

4.2.

NPE・PAE の誕生と代表的な事件できない場合に差止を認める」という要件を満たす

NPE・PAE の存在が一般的に知られるようになっことができない．この点で，差止請求という手段をたのは，1991 年，当時 Intel 社の副社長兼法律顧問

用いて交渉優位性を担保してきた NPE・PAE からであったピーター・デトキン（Peter Detkin）が「パ

交渉材料のひとつを奪った点では一定の評価ができ

テント・トロール」という表現を用いたことがきっる．しかし，NPE・PAE の目的は金銭獲得であるかけであると考えられている．後に蔑視的な呼称でとの観点からすると，損害賠償金や許諾料を請求すあるという指摘があり，NPE という名称が使用されば目的を達成できるため，同判決は実施者や社会れるようになり，NPE の中でも特に悪質なものはへのインパクトを軽減する効果はあったものの，

PAE と呼ばれるようになった．

NPE・PAE による濫用的権利行使に直接的な影響

NPE や PAE が広く知られるきっかけとなった事を与えるものではなかったと考えられる．

件が，2001 年の「ブラックベリー事件」である．「ブラ ッ ク ベ リ ー 事 件 」 は，NPE で あ る NTP 社 が，

4.3.

日本企業と NPE・PAE

Research In Motion 社（以下，RIM 社）に対して，

日本国内では，現時点で，米国のように NPE・

特許権侵害訴訟を提起した事件である．もともと当PAE の濫用的権利行使による混乱等は起きていな

該技術は，Telefind 社という米国の零細企業によっいが，直近の数年間で，海外の NPE・PAE の進出て研究開発され，NTP 社が買い取ったものである．

が相次ぎ，国内においても知的財産ビジネスを生業

地裁は RIM 社による故意侵害とし，総額約 5300 万とする企業も生まれつつある．また，NPE・PAE

ドルの損害賠償金の支払いと，製品差止めを命じた．

への特許流出の契機は個人発明家や零細企業等だけ

その後，連邦巡回区控訴裁判所（Court of Appeals

でなくなってきており，大企業においても NPE・

for Federal Circuit ; 以下，CAFC）への控訴や地裁

PAE に対する特許の売却がなされている．実際に，での差戻し審を経たが，2006 年，RIM 社が 和解金2013 年 12 月には 900 もの特許をパナソニック株式

6 億 1250 万ドルを支払うことで合意に達した．同

会社が，2014 年 10 月には株式会社ロームが半導体

84

行政・民間企業が取り組むべき日本国内における NPE・PAE 対策のあり方に関する考察

関連特許を NPE の WiLAN 社に売却している．なお，性と説得性のある証拠が必要であるとの解釈が使用

この WiLAN 社は過去に Apple 社や Dell 社，株式会「例
されてきたが，Octane 判決8 において最高裁は，社東芝 等多くの企業に対し訴訟を提起している外的事件」とは，「訴訟における一方の当事者の実NPE でもある．さらに，2014 年に Acacia Research

質的な強さが，準拠法および事件毎の事実の両方の

社 と の 連 携 強 化 を 発 表 し た Renesas 社 は す で に観点から，もう一方の当事者に対してひときわ目

2010 年の段階で 4 万件以上もの特許を同社に譲渡立っている，もしくは，不合理な方法で訴訟が行わ4れた場合」を指すとし，地裁は，事件の全体像を考

している．

5.

米国における NPE・PAE 対策事例

慮しながら事案が例外的なものであるかどうかを事案毎に判断する裁量権を有するとの判断を下した．
さらに，Highmark 判決9 では，米国特許法第 285 条

5.1.

司法判断による濫用的権利行使の制限における「例外的事件」に関する地裁判決のあらゆ

近年，米国では，NPE・PAE の濫用的権利行使

る見地については「裁量権の濫用」という観点からの抑制効果が期待される判決が多く出されている．

評価されるべきと結論付けた．米国での訴訟費用（特特に 2014 年には，NPE・PAE の権利行使行為に影に弁護士費用）は日本に比べ高額になることが多い．

響を与えうる判決が立て続けに出された．同年のこれらの判決で敗訴当事者による勝訴側の弁護士費

NPE・PAE 訴訟件数の減少はこれらの判決が影響用の負担要件が大幅に緩和されたことになったた

したと，推測される．

め，敗訴した際のリスクがより高まったと言え，

Alice 判決 は，2012 年の Mayo 判決を基礎とし，NPE・PAE による訴訟提起行為の抑制に繋がると

米国特許法第 101 条に基づく特許適格性の 2 段階テ考えられる．しかし，その一方で，訴訟行為の不合スト を実施した結果，同訴訟で争われている対象

理性や当事者間の実質的な強さの差を判断する基準

特 許 は 抽 象 的 ア イ デ ア に 該 当 し， 一 般 的 な コ ンについては，判決の中で触れられておらず，不明瞭

ピュータを用いて実施するものにとどまるとして，な点が多いため，今後の判例の蓄積を待つ必要があ

当該特許の適格性を否定したものである．それ以降，

る．

5

6

同判決を適用することで特許適格性を否定する判決

Nautilus 判決10 は，米国特許法第 112 条の明細書が多く出されるようになっている．同判決によって記載要件が争点となった事件で，それまで使用されソフトウェア企業への影響も指摘されている一方てきた，「クレームの内容について合理的な解釈がで，このような抽象概念についての特許認定・登録可能であり，解決できない程に不明瞭ではないといの乱発が，NPE・PAE の活動活発化を招いた一要

う場合は第 112 条 2 項の要件を満たす」との CAFC

因であることから考えると，同判決は NPE・PAE

による基準を否定したものである．最高裁は，第による提訴行為に対する抑制効果が期待できる判決

112 条 2 項の要件をより厳格化し，「明細書や出願であると考えられる．

の経過に照らしてクレームを解釈しても，当業者がOctane 判決と Highmark 判決は，米国特許法第合理的な確証を以て当該技術の発明範囲を説明でき

285 条の「裁判所は，例外的事件においては，勝訴ないときは第 112 条 2 項の要件を満たさない」と判

当事者に支払われる合理的な弁護士費用を裁定する断した．この判決が出たことにより，反対に相手側ことができる」との規定について，その適用条件をから特許無効の主張をされる可能性が高まったた

大幅に緩和した最高裁判決である．まず，「例外的」め，NPE・PAE は権利行使内容・範囲の厳格化をと 判 断 さ れ る に は，2005 年 の CAFC で 出 さ れ た

迫られることになり，従来のように広範な範囲で権Brooks 判決 に基づいて，「重大な不適切行為があ

利行使することが難しくなった．

7

ること」と「訴訟提起が主観的悪意によるものであり，かつ客観的根拠がないこと」という要件を満たすことが必要であり，同時にこれらの証明には明白
85

〈日本知財学会誌〉 Vol.13 No.1― 2016

5.2.

政府による濫用的権利行使の制限開始した第 114 議会において，上記の内容を引き継2011 年， 米 国 特 許 法 改 正 法 案（Leahy-Smith

ぐ法案として，「Innovation Act（H.R. 9）」，「Targeting

11

America Invents Act : AIA ）が成立し，NPE・PAE

Rogue and Opaque Letters（TROL）Act（H.R.

への対応策と考えられる内容を含む大幅な制度改正2045）」，｢STRONG Patents Act（S. 632）｣，「Protectingがなされた．

American Talent and Entrepreneurship（PATENT）

例えば，本改正法第 299 条において同一の訴訟にAct（S. 1137）」等の特許法改正案が上下両院より提おける複数被告の併合について制限する規定が設け「TROL Act」
（H.R. 2045），「Innova出15 されており，られたが，これは NPE・PAE が，原告である自身

tion Act」（H.R. 9），「PATENT Act」
（S. 1137）は各院に有利な判決の出やすい裁判所において，複数の侵司法委員会を通過している．

害者に対して一括して訴えを提起することが多く見られたことに対するものである．訴訟費用や手続きが増大することになることで，NPE・PAE による

5.3.

民間レベルでの濫用的権利行使に対する取り組
み

訴訟提起数の減少が期待されていたが，施行後の民間レベルでの取り組みとしては NPE・PAE に2011 年以降も NPE 訴訟件数は増加傾向にあり，こよる濫用的権利行使に対する防御手段としての企業の規定自体に効果があったかは疑問である．さらに間連合の形成が挙げられる．

米国際貿易委員会の調査手続については，現時点で，2005 年に発足した Open Invention Network（以下，

この第 299 条の基準は適用されず，同一訴訟内で多16
OIN）は，Google Inc.（以下，Google 社），IBM 社，

数の被申立人に対し，輸入差止請求ができるため（損日本電気株式会社，Royal Philips 社，ソニー株式会

害賠償請求は不可），本制度が代用できることにな

社等からの出資を受け，Linux 関連システム・アプ

る．

リケーションに関する特許について権利行使をしな

さらに，第 311 条から第 329 条において，特許のいことを条件に所有する特許について企業や個人に付与後における異議申立制度 として，米国特許商

無償でライセンスしている．2008 年に発足した Al-

標庁の手続きとして，「当事者系レビュー（Inter

lied Security Trust（以下，AST）も OIN と同様の組

Partes Review）」（特許の付与から 9 カ月経過した日織であるが，こちらは管理対象となる特許の種類を以 降 利 用 可 能 ） と「 付 与 後 レ ビ ュ ー（Post Grant

限定するものではない．会員からの委託料で，会員

Review）（特許の付与から 9 カ月間利用可能）が規」

企業の希望に沿って防衛対象となる特許を収集し，定された．

会員に対し通常実施権を付与，後に入札によって会

12

いずれの手続きも原則 1 年以内で終了（例外として 6 カ月まで延長可能）するため，早期の決着が可員企業に売却される．AST は特許権者としての権利行使はしないため，訴訟には関与しない．

能となるほか，訴訟を提起するよりも費用を抑える

注目に値するのは，2015 年 3 月マツダ株式会社

ことができる．被疑侵害者としては特許無効請求をも参加を表明したライセンス・オン・トランスファー

対抗手段として活用できる．

ネットワークである．2014 年 7 月に Google 社やキまた，2013 年，新たな NPE・PAE による濫用的

ヤノン株式会社，SAP AG（以下，SAP 社）等の 6

権利行使への対策方針として，オバマ大統領より大社で設立された相互ライセンス団体で，会員企業が統領立法提言と議会立法勧告がなされた（「White

自社の保有する特許を会員以外の企業に売却した場House Task Force on High-Tech Patent Issues 」）．こ合，その時点で他の会員企業に実施権が無償で付与れを受け，2013 年から 2014 年の米国議会第 113 議され，会員企業はその特許を購入した者からの権利会には 12 もの関連法案が提出されたが，注目され行使に対抗することができるようになるため，仮にていた「Innovation Act（H.R. 3309）」 は 2013 年下

そ の 特 許 を NPE・PAE が 取 得 し た 場 合 も， そ の院本会議を通過したものの，上院司法委員会での採NPE・PAE は他の会員企業に対し権利行使ができ決に至らず，不成立に終わった．しかし，2015 年

ない．同団体はあくまで企業間連携をしているのみ

13

14

86

行政・民間企業が取り組むべき日本国内における NPE・PAE 対策のあり方に関する考察

で，AST 等のように管理側が主体となって特許収な観点からの検討の必要性を指摘すると同時に，集を行なわないため，コストがかからないこともあ

NPE・PAE の過度な特許権行使に対する権利濫用

り，年会費は比較的安価である．なお，設立当時で法理適用の考え方の明確化に関するガイドラインに

すでに 6 社で合計約 30 万件の特許を保有しており，

ついて，作成の必要性の有無やその内容を検討する

売上総額は 1170 億米ドル17 以上であったとされて委員会を設置することが明記されている．ガイドラ

いる．現在グローバル環境の中で最も影響力のあるインの作成に関して，一般社団法人日本経済連合会

企業のひとつである Google 社や，同様に多くの特や日本知的財産協会は，肯定的な意見21 を述べてい許を保有している SAP 社がけん引し，さらに加入

るが，大阪弁護士会は，日本では NPE・PAE によ

企業を増やすとしていることから，今後排他的パテ

る濫用的権利行使行為が米国のように社会問題化しントプールとして巨大化し，市場の独占状態が発生ていないこと，権利濫用法理は容易に認められるもすると，反トラスト法に抵触する恐れも出てくるたのではなく，裁判所が拘束されないガイドラインはめ注視する必要がある．

無意味であること，個人や中小企業等の立場の弱い

6.

NPE・PAE による権利行使に関する
日本での議論状況

者による権利行使が萎縮する恐れがあること，特許庁長官の判断である裁定実施権の利用改善で十分対応が可能であることを理由に同ガイドラインの作成に反対の意思22 を示した．検討の結果，裁判によっ知的財産戦略本部の議論の中において，初めててのみ判断されるべき法の解釈に関して行政庁が方NPE・PAE の存在について触れられたと考えられ針を発表することは適切ではなく，権利濫用法理はるのが，2005 年から 2007 年にかけて活動していたその法理が認められるケースについて定型化できる知的財産戦略本部知的創造サイクル専門調査会にお性質のものではないため，ガイドライン作成は行なける第 5 回会合 である．ここで NPE・PAE（発言

わないとの結論が出された23．しかし，「特許庁業内では「パテント・トロール」として表現）の脅威

務運営計画平成 26 年度─平成 30 年度」24 では，「特への対処方法を検討すべきとの意見が出されてい許不実施主体（NPE）による権利行使，標準必須特る．その後も度々問題提起されてきたが，今日まで

許の権利行使のあり方について，イノベーションへの 9 年間，具体的な施策立案にむけての議論にまでの影響や，米国における法改正の動き，国際交渉やは至っていない．その一方で，2015 年 4 月 30 日か

国内外の裁判事例，標準化機関における議論を踏まら 5 月 20 日まで実施されていた「知的財産推進計

え，関係省庁・機関と連携しながら，制度整備の必画 2015」の策定に向けた意見募集 では，一般社

要性を含め検討を行う」と明記されており，NPE・団法人日本知的財産協会や知的財産人材育成推進協

PAE 問題に関する検討自体は継続することが窺え

議会等の知的財産関係団体だけではなく，一般社団

る．

18

19

法人日本経済団体連合会，日本商工会議所，東京商

また，2014 年 4 月に文部科学省から出された「イ工会議所等の経済団体からも差止請求権の制限等のノベーション創出に向けた大学等の知的財産の活用

NPE・PAE 対策に関する検討を進めるよう意見・

25
方策」
において，「大学等が知的財産権を，自ら事要望が出された．このことから企業側の危機感，業をせず他の事業者に対し法外な対価を要求して権NPE・PAE 対策へのニーズの高まりが窺える．

利行使することを専ら業とする者等へ譲渡すること

ま た， 特 許 庁 内 の 議 論 に お い て，2007 年 か らは原則避けるべき」であり，大学が管理会社に特許

2008 年にかけて開催されたイノベーションと知財を譲渡する場合には，PAE ではないことを確認す

政策に関する研究会内で NPE・PAE について度々る必要があると明記されたことが注目に値する．国言及されたが，それ以降目立った動きはない．同研

内投資，特に税金によって行なわれた研究開発が海究会による提言 では，知財制度の整備だけではな

外に流出し，投資対象となって NPE・PAE に利用

く，民法上の権利濫用法理や標準化の観点等，多様されること，さらには廻り回って国内企業が NPE・

20

87

〈日本知財学会誌〉 Vol.13 No.1― 2016

PAE からの濫用的権利行使の対象となることに対ない状態であるとも受け止められかねず，被疑侵害する警戒感を表したものとして捉えることができ者に利する対抗手法であるとは言い難い．したがっる．大学は本来研究を業とする機関であり，国内産て，裁定実施権の請求を濫用的権利行使の対抗策と業の発展に貢献することが存在意義のひとつである

して活用を広げていくということは現実的ではないことから考えると，巨額の金銭を得ることを訴訟行と考える．一方で，2000 年に出されたキルビー最為によって実現しようとする PAE への特許権譲渡

高裁判決では，裁判所が侵害訴訟において係争対象

は，産業発展を阻害することとなるため大学の社会の特許権の有効性について判断できるとされ，さら的責任という観点から許されることではない．このに審理の結果，当該特許に無効理由があることが明ような観点から考えると，大学の場合と同様，営利

白な場合には，特段の事情がない限り，その特許権目的である企業にも社会的責任はあるのであるかに基づく差止・損害賠償等請求は権利の濫用にあたら，産業発展阻害行為への寄与という意味では，過り許されないとの判断がなされた．この判決に基づ

度な権利行使行為を業としている者への特許権譲渡

き，NPE・PAE か ら の 権 利 行 使 を 受 け た 際 に は，は原則なされるべきではないと言える．

侵害行為や差止請求権の不存在を主張する以外に

7.

考察 ─ NPE・PAE 対策の方向性 ─

も，特許自体の無効性を当該係争内で主張することが対抗策のひとつとして考えられるようになった．
また，特許侵害訴訟における権利濫用法理適用の判

7.1.

法的アプローチ◆濫用的権利行使に対する法規制の整備

断基準について検討すべきとの意見もあるが，信義則等と同様，民法の一般条項であるため適用するに知的財産本部等では差止請求権のあり方についてあたっての判断が難しく，抗弁として認められるにも議論が交わされてきた．現在，日本では特許法第は相応の立証が必要となり，事案毎に状況が大きく

100 条において，特許権侵害行為に対する差止請求異なることからも一般化できる性格のものではないについて規定されている．同条に基づき権利行使がため，慎重な意見が多い．さらに，差止請求自体になされた場合の対抗策としては，「侵害行為の不存も制限を設けるべきであるとの意見もあるが，こち

在」・「差止請求権の不存在」
・「特許権の無効」の抗弁・らについても慎重な意見が多く，議論は進んでいな反訴や特許庁長官または経済産業大臣に対する実施

い．実際に，NPE・PAE の権利行使について，ど権の裁定請求が考えられるとされており，大阪弁護のような行使様態が差止請求を制限するケースにあ士会（2008）や平塚（2013）は裁定実施権制度を活たるのかということについては，訴訟事案毎に背景用していくべきであると主張している．裁定実施権

事情等はそれぞれ異なるものであり，一般化することは，不実施である場合（特許法第 83 条），利用関とはできない．米国の州法の中には，NPE・PAE

係である場合（同第 92 条），公益上の特に実施が必対策法として，濫用的な権利行使を過去に何度も行要な場合（同第 93 条）に，特許庁長官または経済なっている者の新たな権利行使を認めないというも産業大臣の裁定によって，他人の特許発明についてのもあるが，日本の場合は日本国憲法第 32 条に抵

強制的に通常実施権を設定でき，特許権者は設定後触する恐れがあるため日本の法制度下で適用するのの差止請求ができなくなる制度である．しかし，現は難しい．

行法下では，その被疑侵害特許が出願日から 4 年以

以上のように，NPE・PAE による濫用的な権利上経過しているものであったとしても，3 年以上継行使行為を念頭に置いた法規制については，慎重な続して実施されていないことや，公益上特に実施が意見が多いのが実情である．また，先述したように，必要であることの証明が必要となる．まず公益性に特許権者側にかかる法規制の強化が過度な権利行使

ついての証明という点で対抗手段としてはハードルの制限となりかねないリスクがあることも考慮するが高い．また，あえて裁定請求という手段を選択すと，現時点では，濫用的権利行使自体の排除規定のることは，非侵害も特許無効も抗弁として主張でき設置を急ぐよりも，まずは NPE・PAE によるその88

行政・民間企業が取り組むべき日本国内における NPE・PAE 対策のあり方に関する考察

ような行為・活動をいかに抑制していくかという観的財産の活用方策」のような形で，民間企業に対し点に基づく制度設計や体制構築を具体的に進め，そても同内容を呼びかけるということであれば何ら問れに並行する形で，特許権者と被疑侵害者双方の権題は発生しない．一般的な民間企業であっても社会利保護のバランスを考慮した訴訟手続の実現にむけ的責任がある以上，PAE のような者への特許権のての慎重な議論を実施・活発化させていくというあ

譲渡は自制すべきものであるという観点からするり方がとられるべきであると考える．

と，あくまで任意の形で自制を促すガイドラインの発布は PAE への特許流出を抑制する有効な策であ◆その他考えられる施策

ると考えられる．また，一般企業から NPE・PAE

また，米国の判例の動向や米国改正特許法，現在への特許権流出は，上記のように企業自らの意思に審議されている「Innovation Act」等の中で提案さよるものだけではなく，情報流出という形でも発生れている内容も参考にできる．敗訴者による勝訴側しうるため，情報管理体制の強化やそのあり方につの弁護士報酬負担や訴訟提起の際の利害関係者の詳いても指針を出しておく必要がある．さらには，仮細記載等は日本でも活用できる方法であると考えに NPE・PAE からの警告書が届いた際の対応や交る．弁護士報酬の敗訴者負担に関しては，以前司法

渉・訴訟対応等についても，国内外の現状に照らし制度改革推進本部内で導入が検討されていたが，各た上で，周知しておくことが肝要である．

地の弁護士会や日弁連の強固な反対によって廃案となった．しかし，権利濫用行為が認められる等の一

上記のような内容を盛り込んだ形でのガイドラインの作成・周知の実施が必要であると考える．

定の要件を踏まえた上で，裁判所の裁定によって判断するというものであれば，問題視されるものでは

7.3.

企業経営的アプローチ

ないと考える．米国の法案審議状況や，さらに成立◆外部サービスの活用

した場合にはその後の活用状況を見ながら，参考に外部サービス活用としては，訴訟防御型アグリできる箇所については日本でも取り入れていけば，ゲーターや知財保険への加入，企業間連合への加入

さらに NPE・PAE による濫用的な権利行使行為の等の方法がある．アグリゲーターは営利目的である予防策になると考える．

ため，会員数も多く，また一部訴訟対応も請け負う等，手厚いサービスが受けられるが，費用は企業連

7.2.

行政的アプローチ合に加入した場合と比べ高額となる．サービスや費◆ガイドラインの作成・周知用，規約等，自社にとってのメリットデメリットを先述した「イノベーションと知財政策に関する研考慮し，適宜活用しておくことで，リスクヘッジに究会」の提言に基づくガイドライン作成検討におい繋がるだけでなく，日頃から NPE・PAE リスクをて，その予定していた内容は，権利濫用法理の適用意識していることのアピールにもなる．

について触れた経済産業省発行の「電子商取引及び情報財取引等に関する準則26」を念頭に置いたもの◆知財管理を意識した情報管理体制の構築であったため，司法の判断に対して行政庁が指針を

NPE・PAE から標的にされないための方策として，出すという点について独立性の観点から慎重な意見

研究成果の管理体制強化が挙げられる．例えば，研が相次ぎ，結果，ガイドライン作成の必要性はない

究成果について特許出願をせずにブラックボックスとの結論に至った．確かに，司法権は立法権や行政化していたものの，その内容が流出してしまった場

権から独立した存在であり，その判断の基礎となる合，他者に改良され，権利化されてしまう危険があ

法解釈について行政庁が指針を出すことは適切ではる．仮に同技術内容について実施内容を包含する形

ない．

で改良を加えられて出願された場合は，すでに実施

しかし，PAE への特許譲渡の自制を促した文部

している範囲外の内容については将来的に実施でき

科学省の「イノベーション創出に向けた大学等の知なくなり，同範囲においては研究開発の応用ができ89

〈日本知財学会誌〉 Vol.13 No.1― 2016

なくなるリスクが発生する．加えて，NPE・PAE

告内容を精査することが重要であり，安易に和解やが特許権者となり，権利行使をしてきた場合，損害警告書の内容に同意しないことが肝要である．

賠償金や和解金等の支払いリスクも発生する．さらこのように迅速かつ専門的な知見に基づいた対応に，その NPE・PAE が権利行使後に競合他社へ同をとるには，自社内の特許情報と訴訟ノウハウ双方特許を譲渡してしまった場合には，製品開発においに精通した知財部員が必要となる．しかし現実問題て更なるダメージを受ける．このような事態を避けとして，中小規模の企業では知財専門部員を多く設るためには，関係者からの情報漏えいを防ぐ必要が置することはコスト面で困難な場合が多く，少数のあり，その情報管理の方法として，共同研究・開発

人員で権利化や契約業務等を含む，多岐にわたる業

先との関係においては「秘密保持契約の締結」，従務をこなす必要があり，訴訟対応のみに多くの時間

業員との関係においては「不正競争防止法におけるを割くことはできない．

営業秘密に該当するための管理体制を整備すること」が挙げられる．

そこで，知的財産業務のうち，特許管理を信託という形で委託し，保有特許とその関連業務の効率化

秘密保持契約を結んだ場合，法的に有効であるとを行なうことで，訴訟対応等を含む，より戦略が必判断された契約内容について，同内容に違反した場要とされる分野へのリソース投入が可能となると考合は民法第 415 条における債務不履行規定に基づいえられる．さらに，信託という形態である以上，管て損害賠償請求が可能となるため，社外関係者によ理委託した特許の収益化も見込むことができる．

る情報漏えい防止に一定の効果があると考えられ

さらに，グループ企業である場合には，信託会社

る．また，
不正競争防止法は第 2 条 7 項において，「不への管理委託ではなく，信託業法第 51 条に規定さ正の利益を得る目的，又はその保有者に損害を加えれるグループ企業内信託という形で上記を実現すれる目的で，その営業秘密を使用し，又は開示する行

ば，グループ全体の知財一括管理が実現し，グルー為」を不正競争であると定義しており，労働者の守

プ企業間の無償ライセンスや倒産時の特許権隔離も秘義務については，信義則上，退職後も継続すると可能となるため，得られるメリットは多いと考えらされている．同規定に違反した場合，損害賠償や差

れる．

止め命令，
刑事罰等が科せられる．この点について，従業員に対する周知徹底を行なうことで，従業員に8.

結論

よる情報漏えい行為の抑止効果が期待できる．これらのような策を講ずることで，NPE・PAE への研

政府による特許訴訟における損害賠償額算定基準

究情報流出リスクの軽減に繋げていくことが可能との高額化等のプロパテント政策推進や米国で豊富ななると考えられる．

訴訟経験を持つ NPE・PAE の進出等，現在の日本の知財政策や特許流動化の方向性は，一昔前の米国◆知財業務の効率化と訴訟対応体制の強化と同様の流れを辿っている．このことを考慮すると，

NPE・PAE は，その侵害の有無について，被疑近い将来，日本でも NPE・PAE に係る問題が発生

侵害者が公開している情報を基に侵害の有無を判断する可能性は十分あると考えられる．NPE・PAE

し，警告書を出していることが多い．また，訴訟専からの権利行使を受けた企業は金銭的・時間的損害，

門の PAE 等は技術内容について高度な専門知識がさらに特許権の差止め等が加わると円滑な企業運営ない場合もある．そのため，精査した結果，非侵害ができなくなり，そのような企業が増えると，国家の場合もあれば，先使用権が認められ得る特許であ産業のイノベーションにも支障をきたす．さらに，ると判断できる場合もある．したがって，NPE・国内企業や大学による安易な NPE・PAE への特許

PAE と思われる者から警告書が届いた際には，す権売却が，最終的には NPE・PAE による国内企業

ぐに質問状等を送る等して連絡をとり，彼らの主張への権利行使に使用される恐れもあり，そうなればについて，正当性の有無や目的・真意を探る等，警更なる混乱が予想される．そのようなリスクがある

90

行政・民間企業が取り組むべき日本国内における NPE・PAE 対策のあり方に関する考察

以上，対策を検討しておくことが，国内産業，あるいは個々の企業自身のイノベーションを保護することに繋がる．そのため本研究では，米国の対策内容を比較対象とし，将来のリスクに備えて日本で採りうる対策について検討した．
検討の結果，法制度の観点からすると，現在の日本の特許法や訴訟システム下では，米国のように特許権者保護に偏重したものとはなっておらず，また現在の法解釈下で対応できていると考えられるため，現在議論されている差止請求権の制限等は現時点で必要ではないが，その一方で，行政主導による国内企業に対する NPE・PAE リスクの周知や個々の企業自身による予防策・対策は先述したような方法等によって準備しておくことが必要であるとの結論に至った．
現在，日本では，休眠特許等の知財活用方法のひとつとして NPE を利用する機会が増えつつある．
実際に，休眠特許の活用や他企業・他分野との技術交流は，イノベーションの創出に不可欠な要素であり，実際的に NPE は，その潤滑油となっているこ
とも事実である．しかし，その一方で NPE・PAE
については先述したような弊害もあることを認識しておくべきであり，NPE・PAE の活用に際しては，
日頃からそのリスクを意識し，その防衛体制を整えた上で，適切に判断する必要がある．

注

1
2

RPX Corporation（2015）
以前は，被告側（被疑侵害者）が特許権無効に関する先行資料を提出した場合，原告側（特許権者）はその特許権の有効性について立証する必要があった．現在は，米国特許法 282 条により特許の有効性が推定されるので，その必要がなくなった．
3 差止めの 4 要件とは，「『i. 回復不能の損害を被っていること』『ii.
その損害を補償するのに，制定法により提供される救済手段では不十分であること』『iii. 永久的差止命令が下された場合に被告の被る困難と原告の損害とを比較考量すると，被告の困難の方がより小さいこと』『iv. 永久的差止命令によって公共の利益が阻害されな
いこと』（Miku, H.M., 2008）を指す．
」
4 知財情報局「米アカシア・リサーチ，ルネサスとの特許アライア
ン ス 強 化 を 発 表 」IP-NEWS，2014 年 7 月 8 日，2015 年 7
月 1 日 検 索，http://news.braina.com/2014/0708/enter_
20140708_001____.html
5 Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int’l, 134 S.Ct. 2347
（2014）
6 第一段階では，第 101 条を根拠とした最高裁判決による特許不適格項目（自然法則，物理的現象，抽象的アイデア）との照合，第二段階では第一段階で不適格項目に該当すると判断された場合，その不適格事由を特許適格に変えうるために十分な「発明概念」
があるかどうかの判断を行なう．
7 Brooks Furniture Mfg., Inc. v. Dutailier Int’l, Inc. 393 F.3d

1378（Fed. Cir. 2005）
Octane Fitness, LLC v. Icon Health & Fitness, INC.（U.S.
No. 12-1184, 2014）
9 Highmark Inc. v. Allcare Health Management System, Inc.
（U.S. No. 12-1163, 2014）
10 Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.（U.S. No. 13369, 2014）
11 特許庁「外国産業財産権制度情報アメリカ合衆国リーヒ・スミス
米 国 発 明 法 」2015 年 6 月 21 日 検 索，https://www.jpo.
go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/us/leahy_smith.pdf
12 Eugene and MaryAnne（2013）
13 The White House Office of the Press Secretary（2013）
14 「訴訟提起の際に，侵害内容等の詳細について，提起者に説明を求める」，「過度な権利行使による訴訟を提起し，非侵害とされた場
合は，弁護士費用を敗訴者に負担させる」，「原告に負担能力がな
いと判断された場合で，被告が申立てた場合には，裁判所は原告の利害関係者の併合を認めることができる」，「クレーム解釈の決定までの間は，必要なディスカバリーのみに限定する」，「根拠のない警告書は故意侵害の証拠とはできない」，「原告は，裁判所と米国特許商標庁（USPTO）と相手方に対して利害関係者を開示しなければならない」等（特許庁（2015）p. 320, 321 より引用）
15 American Intellectual Property Law Association. Patent
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gress/114C/Pages/patentlitigation.aspx
16 Open Invention Network. Open Invention Network Web
site. Retrieved July 1, 2015, from http://www.openinven
tionnetwork.com/
17 キヤノン株式会社「キヤノンなど 6 社がパテント・トロール訴訟に対応する協定を締結」『 キヤノン株式会社ニュースリリース』
2014 年 7 月 10 日，2015 年 7 月 1 日 検 索，http://web.
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18 首相官邸知的財産戦略本部知的創造サイクル専門調査会（2006）
19 首相官邸知的財産戦略本部（2015）
20 特許庁イノベーションと知財政策に関する研究会（2007）
21 日本知的財産協会（2008）
22 大阪弁護士会（2008）
23 一般財団法人知的財産研究所（2009）
24 特許庁（2014a）
25 科学技術・学術審議会，産業連携・地域支援部会，大学等知財検討作業部会（2014）
26 経済産業省（2015）8

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