平成２４年１月２２日
株式会社ネットワークス

外国商標管理（米国商標）

ＫＥＭＰＯＳでの、米国商標の入力手続きについて説明します。
（１）米国商標制度の一般的特徴（２）出願種別・手続・期限設定
１．出願種別２．使用手続３．期限設定（３）出願手続
１．出願ベース
２．出願手続（４）審査経過／中間手続
１．オフィスアクション(Office Action)
２．権利不要求(Disclaimer)
３．使用証明書(許可前提出)(Amendment to Allege Use)
４．公告決定５．出願公告(Publication)
６．異議受け７．異議決定８．登録査定(Notice of Allowance)
９．使用陳述書(Statement of Use)
10．拒絶査定(Final Office Action)
11．再考請求書(Request for Reconsideration)
12．不服審判請求
13．補助登録簿への登録
14．登録(Certificate of Registration)
15．８条宣誓書(Section 8 Affidavit)
16．15 条宣誓書(Section 15 Affidavit)17．更新出願※(参考)米国特許商標庁（USPTO）の商標審査マニュアルである「TRADEMARK MANUAL OF EXAMINATIONPROCEDURE（3rd Edition, rev. June 2002）」（以下，単に「TMEP」という。）

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（１）米国商標制度の一般的特徴
米国の商標制度を日本の商標制度との比較でみると・出願の基礎という概念が存在する。
米国で商標を出願する場合に、５つの出願の基礎（Base)のうち少なくとも１つを選択する必要がある。日本出願にはそのような概念はない。
・使用主義がその中心にある。
アメリカ商標制度の考え方は、使用主義を前提としている。
使用宣誓書には、指定商品の全てについて使用することを宣誓するようになっており、もし指定商品の全てについて使用していなければ宣誓書の提出時に分割するか、使用しない商品を削除する必要がある。使用していない商品について登録を受け、不使用を理由に取り消しを受けた場合、虚偽の宣誓を行ったものとして登録の全部が取り消しとなる可能性が高い。
登録から５年目と６年目の間に、使用証明と宣誓書を提出する必要がある。
１０年毎の更新時にも使用についての証明と宣誓書を提出する必要がある。
・商品・役務の表示が日本や欧州のものとは大きく異なっている。
商品・役務の表示が日本や欧州のものとは大きく異なり具体的である。
商品区分という点では１９７３年に国際分類を採用しており区分は同様である。
「電子応用機械器具及びその部品（第９類）」といった表示は認められず、「Computer software for Compression」のような具体的な表示が必要。
・商標自体の概念が広い。
出所表示機能を果たすものは商標として広く登録可能である。商標の定義としては、文字、名前、シンボル、音、色であって他人の製品と自分の製品を区別し、その出所がどことは知られていなくとも出所を示すものとされている・不正競争防止法が商標法(ランハム法)に規定されている。
不正競争防止法も商標法の一部となっていて、未登録の商標に対する保護も商標法の範囲内のものとなっている

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（２）出願種別・手続・期限設定
１．米国商標の出願種別の設定。

・存続期間は登録日から１０年です。
・更新登録期間は１０年です。６ヶ月前から更新申請できます。
・使用証明期限起算は「登録日」です。
・使用証明期限期限は初回が登録日から６年で、１年前から提出できます。

3２．米国商標の使用手続きの設定。

３．米国商標の応答期限の設定。

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（３）出願手続
１．出願ベース（Filing Base）
・米国商標出願にはその基礎（ベース）が必要とされます。
・何をベースにして出願するかで、出願書類の形式やその後の審査が異なります。
・マドプロに基づく出願を除き、一出願に複数の出願ベースを指定できる（TMEP s806.02(a)）。
出願ベースの変更は、原則として公告前まで可能。但し、マドプロに基づく出願は変更不可。
①使用に基づく出願（s1(a)）
・先使用日(first use)
・州際先使用日(first use in commerce)
・宣誓(declaration)②使用意思に基づく出願（s1(b)）(Intent-to-use application：ITU 出願)
・擬制使用(constructive use)
出願された商標が、最終的に登録されることを条件に、出願日が使用日と法的にみなされる制度。先願主義と同様な効果がある。
・公告後異議申し立て期間経過後に、登録査定(Notice of Allowance)が発生られる。
その通知の日から６ヶ月以内に、使用陳述書(Statement of Use：SOU)の提出を要する。
この期間は６ヶ月毎５回（最長、登録査定から３６ヶ月）延長できる。
③パリ条約の優先権主張に基づく出願（s44(d)）
・優先主張する場合は、第一国出願から６ヶ月以内に米国出願する必要がある。
・ただし、本国において登録が完了し、その登録証のコピーが提出されなければ登録されない。
米国における優先権主張出願は、本国登録出願の一種の扱い。
・本国以外の第一国出願を優先権主張して出願した場合、第一国出願が登録されても、米国出願は登録されない。あくまで本国登録が必要要件となる。
・本国登録に基づく出願と共通の部分は、以下の本国登録に基づく出願にまとめます。
④パリ条約の本国登録に基づく出願（s44(e)）
・優先権主張出願を含めて、使用意思に基づく出願と組み合わせることもできる。
実務上は良く行なわれている。それにより、優先権主張出願が拒絶された場合でも、使用意思に基づく出願として継続することができる。
・この出願の一番の特徴は、「出願商標が使用されていなくても登録される」という点。
使用されていなくても、審査及び異議申立期間をクリアすれば、登録される。
ただし、登録されても、使用がなければ、排他的権利はなく、他人の使用を差し止めることはできない。
・この出願の利点は、優先日（または出願日）以降の他人の権利取得を阻止できること。
使用を開始すれば、事実上の先使用者の使用を差し止めることができること。
審査官は、審査において、この商標を先行商標として引用して、後願を拒絶するので、後願排除の効力を有するものとなる。
⑤マドリッド・プロトコルに基づく出願（s66(a)）
・２００３年１１月２に発効し、マドプロによる出願が可能となっている。
・使用主義との整合性のため、独自の要件を課している。
・WIPO から米国に送付された「保護拡張請求」は、国際事務局がそれを受け取った時に誠実な使用意思宣言書(Declaration of bona fide intention to use the mark in commerce)が添付されていることをもって、米国出願とみなされる。
・マドプロ出願が登録されると原則として国際登録日が、米国における先使用日とみなされる。
・拒絶理由のないマドプロ出願については、国内登録証に該当する「保護拡張証明書」（Certificate of Extension of Protection）が発行される。
保護拡張証明書の発行日より、その保護拡張は主登録簿における登録と同様な効果を有する。
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２．出願手続

・出願に伴う期限の設定はありません。

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（４）審査経過／中間手続
１．オフィスアクション(Office Action)

・期限名「DueDate」で発送日から６ヶ月後の日付けがセットされます。
この期限については、延長はできません。

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２．権利不要求(Disclaimer)
・権利不要求の提出です。

・商標中の登録不可要素について、権利不要求とし、全体の拒絶を免れるようにするものです。
通常は審査官より、商標の構成要素のうち識別力を欠く部分を権利不要求とするよう求められそれに応じて行ないます。
３．使用証明書(許可前提出)(Amendment to Allege Use)・使用意思に基づく出願の場合のみの手続きです。

・使用意思に基づく出願の係属中に、その商標を使用した場合、公告決定前であれば、使用を主張して、使用ベースの出願に切り替えることができます。そのための手続きです。

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４．公告決定・公告決定前であれば、出願ベースを切り替えることができます。
５．出願公告(Publication)

・拒絶の理由がなければ「出願公告」となります。
・期限名「異議受け」で３０日後の期限がセットされます。
３０日間の延長が可能です。（第三者が延長するものです）

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６．異議受け・異議申し立てを受けた場合に入力します。
答弁書の期限が発生する思われます。期限は手動で入力します。
７．異議決定・異議決定の場合に入力します。
勝ち・負けについては、備考に入力します。
・米国の異議申し立ては侵害訴訟に近い手続きのため、和解となるケースが多く、異議決定に至るケースはまれということです。

10８．登録査定(Notice of Allowance)

・使用意思に基づく出願の場合のみの入力です。それ以外の場合は、そのまま登録となります。
・期限名「使用証明」で６ヶ月後の期限がセットされます。６ヶ月毎に最長２年６ヶ月の延長ができます。使用陳述書の提出ができるまで延長します。
９．使用陳述書(Statement of Use)・使用意思に基づく出願の場合のみの入力です。それ以外の場合は不用です。
使用陳述書を提出しないと登録になりません。

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10．最終拒絶通知(Final Office Action)

・最終拒絶を受けた場合、対応としては、審査官の意向に沿って補正を行なうか、審判を請求することになります。この期限は応答することによってクリアされません。

・最終拒絶通知については、通常の応答期限とは別に管理しています。
最終拒絶への応答とは、最終的に拒絶の理由が解消して出願公告されるか、又は、審判請求を行なったかということです。
・また３ヶ月以内に、再考請求書を提出すれば、６ヶ月以内に回答が得られます。

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11．再考請求書(Request for Reconsideration)

最終拒絶通知の後、３ヶ月以内に提出することができます。
その場合、審査官は期限（６ヶ月）前にこれに回答するようになっています。
ただし、これによって期限が解消するものではありません。
12．不服審判請求

・最終拒絶通知に対して争う場合の手続です。

1313．補助登録簿への登録・審査官より、識別力を欠くが、補助登録簿への登録ならば許容するとの通知があった場合の手続です。その場合に提出するものです。
・実務上は、これを受け入れて補助登録簿へ登録し、５年間の継続使用後に使用による顕著性を主張して、主登録簿への登録をめざことになります。
ただし、その場合、主登録簿への新たな出願となる。

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14．登録(Certificate of Registration)

・登録の入力で、登録日・登録番号を入力します。各種の計算を行います。
・登録入力後の出願台帳画面です。

・登録日から１０年後の日付けを存続期限にセットします。
・登録日から６年後の日付けを使用証明期限にセットします。
・登録日から５年後の日付けを使用証明期限始にセットします。
・登録日から１０年後の日付けを更新期間終了日にセットします。
・登録日から１０年後の６ヶ月前の日付けを更新期間開始日にセットします。

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15．８条宣誓書(Section 8 Affidavit)
登録商標には使用義務があります。継続して３年以上不使用の場合は、登録商標の取消の理由となります。登録後６年の期間経過前１年以内（５年目〜６年目の間）に「使用宣誓書」の提出が必要となります。これを８条宣誓書といいます。

・８条宣誓書の提出にあたっては登録証に記載されている商品・役務の再吟味が必要となります。
もし、いずれかの商品・役務に関して商標の使用が登録後、停止された場合・もしくは使用が開始されなかった場合は、それらの商品・役務をすべて削除する必要があります。
・８条宣誓書を入力した後の出願台帳画面です。

・使用証明期限がクリアされています。

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16．15 条宣誓書(Section 15 Affidavit)

・登録後５年間、登録商標を継続使用していて、取消審判請求を受けていないなどの条件を満たすと提出することができます。
・提出期間は、継続使用した５年経過後１年以内となります。
必須のものではありませんので、提出期限の管理は行っていません。
・これを提出することで「不可争性」を獲得し、権利を安定したものとすることができます。
通常は、８条宣誓書と伴に提出するケースが多いです。

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17．更新出願
・更新出願での存続期限の更新は「更新報告」にて行います。

・更新報告で、存続期限が１０年延長されます。
・更新報告入力後の出願台帳画面です。

・次回更新期間が設定されます。
使用証明については、次回更新時に必要ですが、途中での提出は不要なので、別途の設定は行いません。

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