（ 21 ）論説

米国最高裁判決に基づく特許保護適格性の判断手法〜 Alice 最高裁判決後の事例と USPTO ガイドラインの分析〜
河野

英仁 *

２．Alice 最高裁判決概要

１．はじめに
米国特許法第 101 条は「新規かつ有用な方法，
機械，製造物若しくは組成物，又はそれについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者は，本
法の定める条件及び要件に従って，それについての特許を取得することができる」と特許保護適格

Alice 最高裁事件では，金融問題及びリスク管理に適用される方法に特許（米国特許第5,970,479 号，以下 479 特許）が付与されており，
当該方法特許が抽象的アイデアであるか否かが問題となった。

性について規定している。
特許保護適格性に関しては，これ以上の規定は（1）特許の内容

なく，最高裁判例 1）により，自然法則，物理的現象，及び，抽象的アイデアの 3 つは，保護適格性を有さないとされている。とりわけソフトウェア
関連発明においては，抽象的アイデアとの関係
で，どのようにクレームを記載すれば保護適格性要件をクリアすることができるか否かの基準が明確で無い状態が長らく続いていた。
この問題点について 2 ステップによる判断基準を判示したのが Alice 最高裁判決 2）である。この判断基準は最初にクレームが抽象的アイデアを対象としているか否かを判断し（第 1 ステップ），
抽象的アイデアを対象としている場合，当該抽象的アイデアを遙かに超える要素が追加されていれば保護適格性有り，追加されていなければ保護適格性無し（第 2 ステップ）と判断するものである。
本稿では Alice 最高裁判決の概要を述べ，当該判断基準に従い保護適格性を否定した Ultramer-cial 事件及び保護適格性を肯定した DDR 事件を説明する。また一連の判決を受けて公表された米国
特許商標庁（USPTO）のガイドラインについても解説する。

参考図 1
479 特許の概要を示す説明図* 弁理士，河野特許事務所； AIPPI ソフトウエア特許
研究会メンバー

AIPPI（2015）Vol.60 No.5

（ 409 ）

（ 22 ）

── 米国最高裁判決に基づく特許保護適格性の判断手法 ──

479 特許は，金融取引を行う一方の当事者だけ

義務交換方法。

がその義務を満たすというリスクを低減するスキー
ムをクレームしている。具体的には，仲介者が，（2）最高裁が示した 2 ステップ

当事者の現実の交換機関(銀行)の口座に残高を示す

最高裁は，米国特許法第 101 条の規定により登シャドークレジット及びデビットレコード(帳簿)を録を受けることができない例外として「自然法生成する。仲介者は，取引が入力された場合，リ則，自然現象及び抽象的アイデア」を挙げた上

アルタイムでシャドーレコードをアップデートし，で，本例外の適用に当たり，特許による保護を受当事者のアップデートされたシャドーレコードが，けることができない人間の知恵（human ingenuity）

これらの相互義務を満たすために十分なリソースの基礎的要素（building blocks）をクレームする特を示している取引だけを許可する。これにより一許と，何らかへ基礎的要素を完全なものにするも方の当事者だけが承諾済みの同意した交換を実行の特許とを区別しなければならないと述べた 3）。

するというリスクを低減することが可能となるというものである。争点となったクレームは以下のとおりである。

そして，最高裁は，保護適格性に関しては以下の 2 ステップにより判断すべきと判示した。

各当事者が交換機関におけるクレジットレコー

第 1 のステップとして，当該枠組みを用いるこ

ド及びデビットレコードと，予め定められた義とにより，クレームが特許適格性のないコンセ

務交換用のクレジットレコード及びデビットレ

プトに向けられたものであるか否かを判断する。

コードを有する当事者間の義務交換方法において，そうであるならば，第 2 のステップとして，ク（a）交換機関から，各利害関係当事者に対しレームの構成要素(単独及び組み合わせとして)て，監督機関により独立して保有されるシャが，クレームの本質（nature）を特許保護適格

ドークレジットレコード及びシャドーデビット

性のある応用（application）に変換しているか

レコードを生成し，否かを分析する。

（b）各交換機関から，各シャドークレジット
レコード及びシャドーデビットレコードについての開始日残高を取得し，（i）第 1 ステップ
最高裁は，479 特許のクレームは，特許保護適（c）交換債務債権をもたらす各取引に対し，監格性のないコンセプトに向けられていると判断し督機関が，各当事者のシャドークレジットレ

た。クレームは，仲介支払いを記載しており，支コードまたはシャドーデビットレコードを調整払いリスクを低減するために第三当事者を使用すしており，各調整は時系列で実行され，常時るものである。Bilski 事件 4）におけるリスクヘッ

シャドーデビッドレコードの価値が，シャドージと同様に，仲介支払いの概念は，基本的な経済

クレジットレコードの価値よりも小さくならな

プラクティスであり，商業システムにおいて長らいような取引だけを許可し，く普及しているものであり，そして，第三当事者（d）一日の終わりに，監督機関が，前記許可を利用した仲介（〔銀行同士の〕手形交換所）は，された取引に係る調整に従って，前記交換機間

現在の経済の基礎的要素（building block）である。

の一つに各当事者のクレジットまたはデビット

最高裁は以上の理由により，仲介支払いはヘッジをクレジットレコード及びデビットレコードにングと同様に，米国特許法第 101 条の範囲を超え交換するよう指示し，クレジット及びデビット

る抽象的なアイデアであると判断した。

は取り消し不能であり，交換機関においては時間不変条件義務が課される（ 410 ）

AIPPI（2015）Vol.60 No.5

── 米国最高裁判決に基づく特許保護適格性の判断手法 ──（ 23 ）（ii）第 2 ステップ
クレームで表現されている方法は，汎用コンピュータにより，取引者に仲介支払いの抽象的ア
イデアを実行させることを指示しているに過ぎない。クレーム構成要件を分説すれば，各ステップ
コンピュータにより実行されるのは，シャドーア
カウントを生成し維持すること，データを得ること，アカウント残金を調整すること，及び，自動化された指示を発行することであり，単に慣習として認められたものである。
最高裁は，汎用コンピュータを用いた仲介支払
いの抽象的アイデアを適用するための命令だけでは，ステップ 1 で認定した抽象的アイデアを，特許保護適格性を有する発明に変換するのに十分ではないとして，第 2 ステップにおいても特許保護適格性を有さないと判断した。
このように Alice 最高裁判決では，抽象的アイ
デアに対し，単にコンピュータを用いて，イン
ターネットを使用して等，形式的にハードウェア

参考図 2を利用したに過ぎないクレーム，または，データ545 特許の図 1

収集処理等の慣習ステップを付加したに過ぎないクレームでは不十分であり，抽象的アイデアを遙

545 特許は，著作権保護された製品（例えば音かに超える発明概念（Inventive Concept）が，追楽，映画，本）を，インターネットを通じて配信加される必要がある旨判示された。

する方法をクレームしており，消費者が，広告をでは，具体的にどこまでクレームすれば「遙か見る代わりに，著作権保護された製品を無料で受に超える」のであろうか。超えることができな

信し，広告掲載者は著作権保護されたコンテンツ

かったのが，Ultramercial 事件であり，超えたのに代金を支払うものである。争点となった 545 特が DDR 事件である。以下両事件を解説する。

許のクレーム 1 は以下のとおりである。

３．Ultramercial 事件

１．仲介業者を介したインターネットを通じた製品配信方法において，（1）事件の背景

コンテンツプロバイダから，知的財産権が保護

Ultramercial, Inc.（原告）は「通信ネットワー

され購入可能なテキストデータ，音楽データ及クを通じた消費者に代わる介入スポンサーによるび映像データの少なくとも一つからなるメディ

知的財産ロイヤリティ支払方法及びシステム」とア製品を受信する第 1 ステップ；

称する米国特許第 7,346,545（以下 545 特許という）を所有している。
参考図 2 は，545 特許の図 1 である。

メディア製品に関連する複数のスポンサーメッ
セージから選択されたスポンサーメッセージを選択する第 2 ステップ；前記第 2 ステップは，ス
ポンサーメッセージが先に示された総回数が，ス
AIPPI（2015）Vol.60 No.5

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（ 24 ）

── 米国最高裁判決に基づく特許保護適格性の判断手法 ──

ポンサーメッセージのスポンサーにより契約さ

原告は Hulu,LLC，WildTangent（以下，被告）

れた取引サイクル回数より少ないかを検証する

に対し，545 特許のクレーム 1 を侵害するとして，ために活動ログにアクセスすることを含み；カリフォルニア州連邦地方裁判所に提訴した。被告は，クレーム 1 は米国特許法第 101 条に規定す

インターネットウェブサイトにて販売するためにメディア製品を提供する第 3 ステップ；

る保護適格性を欠くとして特許無効を主張した。
地裁は，被告の主張を認め，545 特許のクレー
ム 1 は保護適格性を欠くとして，特許無効との判

前記メディア製品への一般公衆のアクセスを制決を下した 5）。原告はこれを不服として CAFC に限する第 4 ステップ；

控訴し，CAFC は，クレーム 1 は抽象的アイデアではないとして地裁の判決を取り消した 6）。しか消費者がスポンサーメッセージを閲覧するといしその後，Prometheus 最高裁判決 7）の影響を受う前提条件下で，消費者に無償でメディア製品

けて当該 CAFC 判決は取り消され，再び本事件に対するアクセスをオファーする第 5 ステップ；は CAFC にて審理されることとなった。CAFC
は再びクレーム 1 は保護適格性を有するとの判決 8）

スポンサーメッセージの閲覧要求を消費者からをなした。

受信する第 6 ステップ；前記消費者は，メディ

被告はこれを不服として最高裁に上告していた。

ア製品に対するアクセスがオファーされたこと

その後，Alice 最高裁判決 9）が下され，最高裁はに応答して前記要求を送出し，本事件を CAFC に差し戻し，Alice 最高裁判決に基づく審理を行うよう命じた。

消費者からの要求の受信に対応して，消費者に対するスポンサーメッセージの表示を促進する（2）CAFC の判断
CAFC は上述した Alice 最高裁判決で判示され第 7 ステップ；

た 2 ステップによる判断を行った。
スポンサーメッセージが対話式メッセージでない場合，前記スポンサーメッセージの表示を促（i）
第 1 ステップ

進するステップの後に，前記メディア製品への545 特許のクレームは，著作権メディアを受信

前記消費者のアクセスを許可する第 8 ステップ；

し，広告を選択し，選択された広告を見ることとの引き替えにメディアをオファーし，広告を表示

スポンサーメッセージが対話式メッセージであし，消費者にメディアにアクセスさせ，広告主かる場合，少なくとも一つのクエリーを消費者にらの支払いを受信するものであり，全て抽象的な提示し，前記少なくとも一つのクエリーに対す概念であり，具体的なまたは有形の適用ではなる応答受信後に前記消費者に前記メディア製品い。つまり，545 特許のクレームは，交換品またへのアクセスを許可する第 9 ステップ；は通貨として広告を使用する方法に向けられている。以上の理由により CAFC は，クレーム発明

活動ログに対する取引イベントを記録する第 10は抽象的アイデアであると判断した。

ステップ；該第 10 ステップは，スポンサー
メッセージが提示される総回数をアップデート
することを含み，（ii）
第 2 ステップ
CAFC は，クレームが，抽象的アイデアを特許適格性ある内容に「変換する（transform）」ため表示されるスポンサーメッセージのスポンサーの「発明概念（inventive concept）」を含んでいるから支払を受信する第 11 ステップ。

か否かを分析した。

（ 412 ）

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── 米国最高裁判決に基づく特許保護適格性の判断手法 ──

この抽象的アイデアの特許適格性ある内容への（ 25 ）

理由は以下のとおりである。

変換は，単に「それを適用する apply it」という文言を追加するだけでは不十分である。またクレー「クレーム 1 はこのようにサイバーマーケット

ムが抽象的アイデアを独占しないよう「追加の特環境で，コンピュータを通じた各種処理の実行徴」を含んでいるか否かを判断する必要があり，こを規定しており，通貨として広告を使用するコ

れらの「追加の特徴」は「十分理解されたルーチ

ンセプトを先取りするものではない。

ン，慣習活動」を超えるものでなければならな

・・・

い。

また，第 3 のステップでは「前記メディア製

CAFC は，545 特許クレームの構成要件は，抽品を販売のためにインターネットウェブサイト

象的アイデアを特許保護適格性ある内容に変換しで提供する」と規定しており，明らかにインていないと結論づけた。クレームは単に，実行すターネット上での処理であることが分かる。まる者に抽象的アイデアをルーチン，慣習活動で，た，第 4 のステップでは製品に対する「(アクセ実装するよう指示しているだけだからである。

スが)制限される」ことから，インターネット

これら 11 の各ステップのどれも，クレームの本質を特許適格性ある内容に変換しておらず，ク

上でのアクセス制限のためのコンピュータプロ
グラミングがなされていることも分かる。

レームの大部分は，広告を閲覧する代わりに，メ

このように，クレーム全体としてみれば，ク

ディアコンテンツをオファーするという抽象的概

レームに係る発明は，広範囲に及ぶコンピュー

念を含んでいる。ルーチンにさらにステップを追タインターフェースに関わり，特別なプロセス

加すること，例えば，活動ログをアップデートすに関するものである。また「コンピュータを使る，広告を見るために消費者からリクエストを要用して広告を販売する」とは述べておらず，全求する，公衆のアクセスを制限する，及び，インての広告形態を先取りするものではない」

ターネットを使用するということは，抽象的アイデアを特許適格性ある内容に変換するものではない。
CAFC は，クレームされたステップは，「普遍性の高いレベルで特定される慣習のステップ」だけを含んでおり，活動ログをコンサルティング
し，アップデートするステップは，たいしたことの無い「データ収集ステップ」を意味しているだ
けであり，根本的な抽象的アイデアに実際上の重要性あるもの何ら追加していないと判断した。
以上の理由により CAFC は，クレームの全 11
ステップは単に，実行者に抽象的アイデアを，

特許明細書作成を行う実務家からすれば，Ultra-

mercial 事件におけるクレームであれば，CAFCの過去の 2 度なされた判断と同じく，十分に保護適格性を満たすものであると考えるのではなかろうか。しかしながら， Alice 最高裁判決以降は，
ステップ 2 の要件が大幅に引き上げられており，
従来とは異なる観点から保護適格性の有無を判断しなければならない。続いて，ステップ 2 の要件をクリアした DDR 事件について解説する。

４．DDR 事件

「ルーチン，慣習の活動」に実装するよう命令しているだけであり，これは特許適格性ある抽象的アイデアを特許適格性ある内容に変換するのに十分ではないと判断した。

（1）事件の背景
DDR（原告）は，U.S. Patent 6,993,572（以下，572 特許）及び 7,818,399（以下，399 特許）を所有している。これらの各特許は，ホスト Web サ
イトの特定のビジュアル要素と，第三の商取引者（iii）考察CAFC は本判決で保護適格性を否定する前に，
2
度も保護適格性ありとの判断をなしている。そのとを組み合わせる合成 Web ページを生成するシス
テム及び方法に関するものである。

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（ 413 ）

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── 米国最高裁判決に基づく特許保護適格性の判断手法 ──

例えば，生成された合成 Web ページは，ホス持することができる。

ト Web サイトのロゴ，背景色，及びフォントを，NLG（被告）は旅行関連 Web サイト 10）を運営

商取引者からの製品情報と組み合わせる。Web 訪すると共に，主要クルーズ船会社と共同でイン

問者が商取引者の広告をホストサイトでクリック

ターネットを通じてクルーズ旅行を販売する旅行

した場合，一般的に訪問者は第三者商取引者 Web会社である。原告は，訪問者に主要クルーズ船

サイトへ誘導されることとなる。そのため，これ（商取引社）のクルーズを予約させるクルーズ船向らの特許は，Web サイト訪問者にある意味で同時け Web サイト（ホスト）に関するシステムを提に 2 つの場所に存在することを許可する合成ウェ

供する行為が，572 特許及び 399 特許を侵害する

ブページを生成することにより，この問題に対処として，テキサス州連邦地方裁判所へ提訴した。

している。参考図 3 は 399 特許の Web ページを示被告のクルーズ船向け Web サイト（ホスト）では，Web 訪問者がクルーズに関する広告をクリッす説明図である。
ホスト Web サイトのハイパーリンク（第三商

クした場合，ホスト Web サイトとクルーズ船（商取引者のための広告等）を起動した場合，訪問者

取引社）の製品情報とに基づき，「外観及び雰囲気」

を商取引者の Web サイトへ誘導する代わりに，当要素を合成する合成ページを生成し，訪問者を誘該システムは，第三商取引者からの製品情報を表導する。

示する合成 Web ページを生成し，訪問者を誘導

Hotels.com，Expedia 等他の被告は和解に応じするものの，依然としてホスト Web サイトの「外たが，NLG 及び Digital River は訴訟を継続した。

観と雰囲気」を維持する。外観と雰囲気を維持す

地裁は特許権侵害と判断し，75 万ドルの損害賠るために，ホスト Web サイトのロゴ，色，フォ償を認めた。地裁では 399 特許が保護適格性を有ント，及びページフレーム等のビジュアル要素をするか否かも争点となったが，地裁は，399 特許

活用する。

は米国特許法第 101 条に規定する保護適格性を有そして，ホスト Web サイトは，第三商取引者の製品を表示することができ，その一方で，ホスすると判断した。被告は地裁の判決を不服として
CAFC へ控訴した。

ト Web サイトは，当該製品情報を，「Web ページ
閲覧者にホストにより提供されるページを見ているかのような印象を与える」Web ページ内で表示することによりホストの訪問者トラフィックを維（2）CAFC の判断
争点となった 399 特許のクレーム 19 は以下のとおりである。
19．商業上の機会をオファーする Web ページを提供するアウトソースプロバイダに有益なシステムにおいて，（a）
複数の第 1Web ページに関連する複数の視覚的認知要素を定義する複数の第 1Web ページ毎のデータを含むコンピュータストアを備え；（i）
各第 1Web ページは複数の Web ページオーナーの一つに属し，（ii）各第 1Web ページは，商業オブジェクトに関する少なくとも一つのアクティブリンク
を選択された複数の商取引者の一つの購入機会と共に表示し，

参考図 3
399 特許の Web ページを示す説明図（ 414 ）

（iii）選択された商取引者，外部プロバイダ

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── 米国最高裁判決に基づく特許保護適格性の判断手法 ──

（ 27 ）

及び前記関連したリンクを表示する第 1Web，「2 つの Web ページを同様の見栄えとする」

ページのオーナーは，他に対して相互に第三「インターネットを用いたコンピュータ上の組織者であり，化された商業」
及び（b）前記コンピュータストアに接続され外部プ「2 つの e-コマース Web ページを，ライセンス

ロバイダにおけるコンピュータサーバを備え，該された商標，ロゴ，色スキーム及びレイアウトを

コンピュータサーバは以下のようにプログラム

使用することにより似せる」ことによる特徴付け

されており，である。

（i）コンピュータユーザの Web ブラウザから，
一つの Web ページに表示されている一つのリ

クレームされたソリューションは，コンピュー

ンクの起動を示す信号を受信し，タネットワーク領域において特に発生する問題を（ii）自動的にソースページとして前記リンク克服するために，コンピュータ技術に根付いたもが起動された第 1Web ページを特定し，のである。特に，399 特許のクレームは，Web サ（iii）ソースページの特定に対応して，自動イト訪問者を維持することの問題に言及している。

的にソースページに対応して記憶されたデールーチンに従えば，従来のインターネットハイ

タを検索し，

パーリンクプロトコルの機能は，広告のクリック（iv）検索されたデータを使用して，自動的及びハイパーリンクの起動後すぐにホストの Webに以下の（A）及び（B）を表示する第 2Web

サーバから移送される。

ページを生成し及び Web ブラウザへ送信する。

これにより，ホスト Web サイトに表示された（A）起動されたリンクに係る商業オブジェ

第 3 者製品の広告をクリックしたとしても，訪問

クトに関する情報者はもはや第三者の Web サイトに移送されないの（B）視覚的にソースページに対応する複数である。しかも，クレームでは，訪問者を第三者の視認可能な要素の Web サイトへ移送せず，かわりに訪問者を，外部プロバイダのサーバの Web ページに送る。この外部プロバイダサーバは，（i）ホスト Web サイ（1）
第 1 ステップ
CAFC は最初に，第 1 ステップ，すなわちコン

ト及び第 3 商取引者の製品情報から「外観及び雰ピュータで実行されるクレームが保護適格性のな囲気」要素を合成し，（ii）訪問者に，第 3 商取引

い抽象的アイデアを対象としているか否かを判断者からの製品を購入する機会を，実際に商取引者した。CAFC は，399 特許の争点となっているク

Web サイトに入ることなく提供するものである。

レームは，数学的アルゴリズム，基本的な経済プ

CAFC は ， 399 特 許 の ク レ ー ム は ， 実 質 上

ラクティス，長年にわたり知られている商業プラ

Ultramercial 事件のクレームと十分に異なると述べた。399 特許のクレームは，通常のコンピュー
タネットワークオペレーションと異なり，合成
ページを生成し，訪問者を，第 3 当事者の製品情報及びホスト Web サイトのビジュアル「外観及び雰囲気」要素を提供する合成 Web ページに導くものである。399 特許のクレームの構成要件は，単なるルーチンまたは従来のインターネットの使用ではない発明を述べている。
また，争点となるクレームは，2 つの Web ペー
ジを同じように見せることにより売上げを増加させるアイデアの全ての適用を先取りすることを試

クティスを記載していないと判断した。
確かに，クレームは，Web サイト訪問者を保持しておくというビジネスチャレンジに言及しているが，CAFC は，当該チャレンジは，インター
ネットに対するものであると述べた。
（2）
第 2 ステップ
CAFC はたとえ抽象的アイデアであったとしても，本事件におけるクレームは抽象的アイデアをいくつもの方法で特徴付けていると判断した。
例えば，

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（ 415 ）

（ 28 ）

── 米国最高裁判決に基づく特許保護適格性の判断手法 ──

みていないということも明らかである。むしろ，
これらは，インターネットにおける Web サイトが直面している問題を解決するために複数のソーすと結論づけた。

５．USPTO ガイドライン

スからの要素を合体する「外部プロバイダ」により合成 Web ページの生成を自動化するための特別な方法に言及している。

特許保護適格性判断に大きな影響を与える Alice
最高裁判決 11）を受けて USPTO は 2014 年 12 月 16

まとめると，399 特許のクレームは， Alice 事

日米国特許法第 101 条（保護適格性）に関するガ

件及び Ultramercial 事件のように，ビジネス情報

イドライン（2014 Interim Guidance on Patentを処理すること，公知のビジネスプロセスを特別

Subject Matter Eligibility）を公表した 12）。本ガなインターネット技術環境に適用すること，またイドラインは即日効力を有し，2014 年 12 月 16 日

は，コンピュータ機能及び一般のネットワークオ

以前及び以降の全特許出願に対し適用される。以ペレーションを使用して契約関係を生成・変更す下ではガイドラインの内，ソフトウェア及びビジることを目的とするありきたりのビジネス方法に

ネス関連発明に関する事項について解説する。

言及していない。CAFC は以上の理由により，クレームされたシステムは，ビジネスに使用される

米国特許法第 101 条の審査は以下の流れに沿って行われる。

が，米国特許法第 101 条の保護適格性要件を満たࢡ࣮࣒ࣞࡀ᪉ἲ㸪ᶵᲔ㸪〇㐀≀ⱝࡋࡃࡣ⤌ᡂ≀࡛࠶ࡿ࠿Noྰ࠿㸽ࢫࢸࢵࣉ 1Yesࢡ࣮࣒ࣞࡀ⮬↛ἲ๎ࠊ⮬↛⌧㇟ࠊᢳ㇟ⓗ࢔࢖ࢹ࢔ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸
ࡿ࠿ྰ࠿(ྖἲ౛እ࠿ྰ࠿)㸽
Noࢫࢸࢵࣉ 2A
Yes

Mayo Test ࣃ࣮ࢺ 1ࢡ࣮࣒ࣞࡀྖἲ౛እࢆ㐭࠿࡟㉸
࠼ࡿ㏣ຍࡢせ⣲࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡿ
Yes

No

࠿ྰ࠿㸽
ࢫࢸࢵࣉ 2B

Mayo Test ࣃ࣮ࢺ 2（ 416 ）

ࢡ࣮࣒ࣞࡣ⡿ᅜ≉チἲࢡ࣮࣒ࣞࡣ⡿ᅜ≉チἲ

➨ 101 ᮲࡟つᐃࡍࡿಖ➨ 101 ᮲࡟つᐃࡍࡿಖㆤ㐺᱁ᛶࢆ᭷ࡍࡿࠋ

ㆤ㐺᱁ᛶࢆ᭷ࡉ࡞࠸ࠋ

AIPPI（2015）Vol.60 No.5

── 米国最高裁判決に基づく特許保護適格性の判断手法 ──（1）ステップ 1（ 29 ）「遙かに超える」
を満たす例（i）ステップ 1 はクレームのカテゴリーが米国特許

・他の技術または技術分野に対する改良法第 101 条に規定する方法，機械，製造物若しく・コンピュータそのものの機能改善は組成物であるか否かを判断するものである。

・特別な機械を用いて司法例外を適用すること

すなわち，米国特許法第 101 条では「新規かつ・特別な article の異なる状態または物への変有用な方法，機械，製造物若しくは組成物，又は換または還元（reduction）をもたらすことそれについての新規かつ有用な改良を発明又は発・クレームを特定の有用なアプリケーションに見した者は，本法の定める条件及び要件に従っ限定する，当該技術分野において十分に理解て，それについての特許を取得することができされ，ルーチンであり，一般的なこと以外の特る」と規定しており，クレームの対象が「方法，別な限定を追加すること，または，一般的とは機械，製造物若しくは組成物」であるかを判断すいえないステップを追加することる。ここで，クレームが信号，伝送媒体等を対象とする場合，ステップ 1 で NO となり，米国特許

・司法例外の使用を特別な技術環境に普通に結合する以上の意味のある限定法第 101 条に規定する保護適格性を有さないこと（ii）「遙かに超える」
を満たさない例となる。
ステップ 1 にてクレームのカテゴリーが米国特・文言「適用する apply it（またはこれと同等の許法第 101 条に規定する方法，機械，製造物若しもの）」を司法例外に追加すること，または，抽

くは組成物である場合（ステップ 1 で Yes），ス

象的アイデアをコンピュータ上で実装するた

テップ 2 へ移行する。

めに単なる命令を追加すること・普遍性の高いレベルで特定されている，十分（2）ステップ 2A［Mayo Test パート 1］

知られ，ルーチンであり，産業分野において知ステップ 2A では，クレームが自然法則，自然られている一般的アクティビティを，司法例

現象または抽象的アイデアを対象（directed to）と外に単に付加すること。例えば，十分に理解さしているか否か（司法上認識されている例外か否

れ，ルーチンであり，産業分野において広く知か）を判断する。

られている一般的なアクティビティである一

抽象的アイデアは裁判所により，例として基本的な経済プラクティス，特定の人的行動を組織する方法，アイデアそのもの，数学的関係/公式を

般的機能を実行する汎用コンピュータを超えない抽象的アイデアに対するクレーム
・重要でない余分なソリューションアクティビ
ティを司法例外に追加すること。例えば自然含んで特定されている。

法則または抽象的アイデアに併せた単なる（3）ステップ 2B［Mayo Test パート 2］
司法例外を対象とするクレームは，全体として
例外そのものを遙かに超えるもの（significantly

データ収集である。
・司法例外の使用を，特別な技術環境または使用分野に普通に結合させること

more）であるか否かが判断される。すなわち，ク
レームに「発明概念“inventive concept”
」が含ま

（iii）
判断手順

れているかが判断される。保護適格性を得るためクレームが全体として例外そのものを遙かに超には，司法例外を対象とするクレームは，司法例えて記載している場合，クレームは保護適格性を外に対し意味のある方法で，追加の特徴を含んで有し（ステップ 2B：Yes），保護適格性分析は終いる必要があり，また当該追加の特徴は例外を独了する。例外を特許保護適格性のある適用に変換

占するものであってはならない。

している意味ある限定がクレームにおいて存在しない場合，そのようなクレームは例外そのものを
AIPPI（2015）Vol.60 No.5

（ 417 ）

（ 30 ）

── 米国最高裁判決に基づく特許保護適格性の判断手法 ──

遙かに超えるものではなく，保護適格性を有さず

６．実務上の対応（ステップ 2B：No），米国特許法第 101 条に基づ
（1）101 条の拒絶理由を受けた場合の対応

き拒絶される。
（4）拒絶の根拠の明示
審査官が米国特許法第 101 条に基づいて拒絶する場合は，司法例外がクレームのどこに記載されているかを特定すると共に，なぜ司法例外と見なされるかを説明しなければならない。さらに審査官は，クレームが他の要素を含んでいる場合，当該要素を拒絶理由において特定すると共に，当該要素が司法例外に対して遙かに超えるものを追加していないことを説明しなければならない。
（5）合理化保護適格性分析
審査の効率化を目的として，司法例外を記載しているかもしれない，または記載していないかもしれないクレームであるが，全体としてみた場合に，クレームが明らかに司法例外との結びつきを求めていない場合，審査官は合理化分析を適用することができる。上述したとおり，事実上司法例
外の保護を求めている疑いがある場合，クレーム
が司法例外を遙かに超えるか否かの完全分析を行うべきであるが，全体としてみた場合に，クレームが明らかに司法例外との結びつきを求めていな
い場合，完全な分析を行う必要は無い。
司法例外の他に意味のある限定を記載した複雑な工業産業製品または方法を対象とするクレーム
は，実用的適用を十分に限定しているため，完全な保護適格性分析は不要である。
例えば，一定の数学関係を使用する操作制御システムを有するロボットアーム部品は，明らかに，数学的関係の使用に結びつくよう試みておらず，保護適格性を決定するために完全な分析は必要とされない。
（6）完全審査の原則
審査官は，オフィスアクションにおいて米国特許法第 101 条の判断のみを行う事はできず，その他の特許要件（新規性，非自明性及び記載要件等）
も併せて行わなければならない。
（ 418 ）

Alice 最高裁判決以降，ソフトウェア及びビジネス関連発明の出願において米国特許法第 101 条の保護適格性を理由とする拒絶理由通知が増加している。当該拒絶理由を克服することができるか否かは，ステップ 2B をクリアすることができる
か，すなわち抽象的アイデアに遙かに超える要素が追加されているかにかかっている。
DDR 事件ではハイパーリンクを起因とするインターネット上の技術的問題を解消するために，ホスト Web ページの要素と商品とを合成する合成
Web ページを生成する技術を採用しており，遙かに超える要素と判断された。実際の審査対応においても，このような遙かに超える技術的要素がクレーム中に存在することを主張していく必要がある。単に，「コンピュータを用いて」という文言
をクレームに追加する，または，データを収集す
る，結果をディスプレイに出力する等の既存のルーチンを追加だけでは不十分である。
特に注意すべきは，技術的要素をクレーム中に含ませているにもかかわらず，審査官，裁判官が，「技術的要素は若干記載されているが，結局のところ抽象的アイデアにすぎない」と判断されてしまうケースである。
Ultramercial 事件では，数多くのソフトウェア
処理がクレームに含まれているにもかかわらず，
結局のところ広告を見せる代わりに無料で著作権のあるコンテンツを配信する抽象的アイデアと判断された。また， DDR 事件では保護適格性なしとする反対意見も一裁判官から示された。反対意見を述べた裁判官は，本アイデアは結局のところハ
イパーリンクのクリックにより，他のサイトへ
Web 訪問者が移動してしまうことを防止するものであり，倉庫型店舗（店の中の店）と同じであると述べた。
すなわち，倉庫の中にキオスク（店の中の店）を設けておけば，顧客に倉庫外の他の店舗に逃げられてしまうことを防止することができるため，
399 特許のクレームも当該抽象的アイデアと何ら

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── 米国最高裁判決に基づく特許保護適格性の判断手法 ──（ 31 ）

変わるものではないと判断したのである。これに在庫管理等のビジネス関連発明に対して保護適格対し賛成派裁判官は，当該反対意見を批判してい性が認められたという事例は挙げられていない。
出る。なぜなら，倉庫内に入った顧客がキオスクに願人側が知りたいのはむしろ後者の方ではないでアプローチすることにより，ハイパーリンクのクあろうか。今後の判例の蓄積，事例の追加に期待

リックの如く，物理的に他の空間にワープしてしするところである。

まうことはないからである。非常に高度な議論であるが，審査官が「結局のところ〜のアイデアと相違しない」と認定した場合は， DDR 事件を参考に，当該認定の矛盾を指摘する必要がある。
またガイドラインには，審査官が米国特許法第101 条の拒絶理由を通知する際には，クレームのどこが抽象的アイデアであり，さらには何故ク
レームに，抽象的アイデアを遙かに超える要素が記載されていないと判断したかの理由を記載する
よう義務づけている。本ガイドラインが発行される前は，非常におおざっぱな理由しか記載されていなかったが，今後はより詳細な拒絶理由が示されるため，審査官の認定した箇所及び理由を詳細に分析し，反論案を検討していく必要がある。
（2）他の拒絶理由との関係
また今回のガイドラインでは，審査官に保護適格性違反（101 条）だけを審査するのではなく，同時に，新規性（102 条），非自明性（103 条）及び記載要件（112 条）等の他の特許要件も併せて審査するよう命じている。従って，保護適格性違反だけで門前払いされるリスクが低減する。また
新規性または非自明性の拒絶理由を受けた場合に，先行技術との相違点を明確化すべく実施例の記載（注）1） Diamond v. Chakrabarty, 447 U. S. 303, 308(1980)
2） Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int’ l, 134
S.Ct. 2347 (2014)
3）Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 566 U. S. ___, ___,
4）Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010)
5） Ultramercial, LLC v.Hulu, LLC, No. CV 0906918 RGK, 2010 WL 3360098, at *6(C.D. Cal.
Aug. 13, 2010)6）Ultramercial, LLC v.Hulu, LLC, 657 F.3d 1325
(Fed. Cir. 2011)7）Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 132 S.Ct. 1289 (2012)
8） Ultramercial, LLC v. Hulu, LLC , 722 F.3d
1335 (Fed. Cir.2013)9） Alice Corp. v. CLS Bank International , 573
U.S. __, 134 S. Ct. 2347 (2014).
10）被告 HP http://www.ncl.com/
11）Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int’ l, 573
U.S. __, 134 S. Ct. 2347 (2014)12） (URL) http://www.uspto.gov/patent/laws-andregulations/examination-policy/2014-interim-guidance-subject-matter-eligibility-013） (URL) http://www.uspto.gov/patents/law/exam/
abstract_idea_examples.pdfに基づき技術的要素を補正により追加していくこととなるが，当該技術的要素を追加した補正によ（原稿受領日 平成 27 年 2 月 23 日）

り保護適格性違反も自然に解消していくことが期待される。
（3）まとめ「 Examples: Abstract Idea」 の タ イ ト ル で
USPTO ガイドラインとあわせて公表されている
抽象的アイデアに関する事例集 13）には保護適格性が認められた DDR 事件及び仮想事例が挙げられているが，何れも画像処理，コンピュータウィルス
対策等の技術色の強い事例であり，金融，契約，
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