（1）論説

最新判例にみる米国におけるコンピュータ・ソフトウエア関連発明の保護適格性判断基準
河野
１．概

要２．背

米国特許法第 101 条では「新規かつ有用な方英仁 *景（1）争点となったクレーム 1 の内容

法，機械，製造物若しくは組成物，又はそれにつUltramercial, Inc.（原告）は「通信ネットワー

いての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者

クを通じた消費者に代わる介入スポンサーによるは，本法の定める条件及び要件に従って，それに知的財産ロイヤリティ支払方法及びシステム」とついての特許を取得することができる。」と保護称する米国特許第 7,346,545（以下 545 特許とい適格性に関する要件を規定しているが，これ以上う）を所有している。

詳細な規定は米国特許法及び規則に存在しない。ま545 特許は，著作権保護された製品（例えば音た最高裁判例 1）により，自然法則，物理的現象，楽，映画，本）を，インターネットを通じて配信

及び，抽象的なアイデアの 3 つが，保護適格性をする方法をクレームしており，消費者が，広告を有さないということが判示されているに過ぎない。

見る代わりに，著作権保護された製品を無料で受では，ビジネス方法特許も信し，広告掲載者は著作権保護されたコンテンツ保護対象となると判示された一方で，従来確立さに代金を支払うものである。争点となった 545 特れていた機械・変換テストが保護適格性を巡る唯許のクレーム 1 3）は以下のとおり。

Bilski 最高裁判決

2）

一の判断手法ではないと判示された。Bilski 最高
裁判決後，連邦巡回控訴裁判所（以下，CAFC と「1．仲介業者を介したインターネットを通じいう）において様々な事件にてビジネス方法特許た製品配信方法において，の保護適格性について議論が行われ，判事によりコンテンツプロバイダから，知的財産権が保ある程度相違はあるものの，判断基準が明らかと護され購入可能なテキストデータ，音楽デーなってきた。

タ及び映像データの少なくとも一つからなるメディア製品を受信する第 1 ステップ；

本稿で紹介する事件では，著作権保護されたコンテンツを，インターネットを通じて配信し，消費者が広告を見る代わりに，コンテンツを無料でメディア製品に関連する複数のスポンサーメッ受信し，広告掲載者が著作権保護されたコンテンセージから選択されたスポンサーメッセージ

ツに代金を支払う方法特許が米国特許法第 101 条を選択する第 2 ステップ；前記第 2 ステップの要件を満たすか否かが問題となった。CAFC はは，スポンサーメッセージが先に示された総単なる抽象的なアイデアではなく，クレームに意回数が，スポンサーメッセージのスポンサー味のある限定が加えられていることから，米国特により契約された取引サイクル回数より少な許法第 101 条の要件を満たすと判断した。

（1）*

弁理士，河野特許事務所； AIPPI ソフトウエア特許研究会メンバー

AIPPI（2013）Vol.58 No.9

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いかを検証するために活動ログにアクセスす（2）」
から支払を受信する第 11 ステップ。

ることを含み；（2）訴訟の経緯
インターネットウェブサイトにて販売するた

原告は Hulu,LLC 等（以下，被告）に対し，めにメディア製品を提供する第 3 ステップ；

545 特許のクレーム 1 を侵害するとして，カリフォルニア州連邦地方裁判所に提訴した。被告

前記メディア製品への一般公衆のアクセスをは，クレーム 1 は米国特許法第 101 条に規定する制限する第 4 ステップ；保護適格性を欠くとして特許無効を主張した。
地裁は，被告の主張を認め，545 特許のクレー消費者がスポンサーメッセージを閲覧すると

ム 1 は保護適格性を欠くとして，特許無効との判いう前提条件下で，消費者に無償でメディア決を下した 4）。原告はこれを不服として CAFC に製品に対するアクセスをオファーする第 5 ス

控訴し，CAFC は，クレーム 1 は抽象的アイデア

テップ；ではないとして地裁の判決を取り消した 5）。しかしその後，Prometheus 最高裁判決 6）の影響を受スポンサーメッセージの閲覧要求を消費者かけて当該 CAFC 判決は取り消され，再び本事件ら受信する第 6 ステップ；前記消費者は，メは CAFC にて審理されることとなった。

ディア製品に対するアクセスがオファーされたことに応答して前記要求を送出し，３．CAFC における争点

消費者からの要求の受信に対応して，消費者クレーム 1 は広告を通貨として映画等のコンテに対するスポンサーメッセージの表示を促進ンツを配信する技術であるが，当該クレーム 1 がする第 7 ステップ；

米国特許法における保護対象外である抽象的アイデアに該当するのか否かが問題となった。

スポンサーメッセージが対話式メッセージでない場合，前記スポンサーメッセージの表示

４．CAFC の判断を促進するステップの後に，前記メディア製品への前記消費者のアクセスを許可する第 8ステップ；

CAFC は，クレーム 1 が抽象的アイデアに過ぎないと判断した地裁の判決を取り消した。
クレーム 1 に係る発明が，抽象的アイデアを先スポンサーメッセージが対話式メッセージで取り（preempt）するものであれば，当該発明にある場合，少なくとも一つのクエリーを消費長期間独占権を付与することとなるので，保護適者に提示し，前記少なくとも一つのクエリー格性を有さないとされる。一方，クレームに抽象に対する応答受信後に前記消費者に前記メディ的アイデアを超える意味のある限定がなされていア製品へのアクセスを許可する第 9 ステップ；る場合，抽象的アイデアそのものを独占することにならないことから，保護適格性が認められる。

活動ログに対する取引イベントを記録する第CAFC は，クレーム 1 に意味のある限定がなされ10 ステップ；該第 10 ステップは，スポンているか否かを分析した。

サーメッセージが提示される総回数をアップデートすることを含み，

地裁は，Bilsk 事件におけるヘッジングと同様に，クレーム 1 に係る発明は，広告を通貨の形態として使用するにすぎない単なる抽象的コンセプ表示されるスポンサーメッセージのスポンサートであるとの前提で解析を進めた。しかしながAIPPI（2013）Vol.58 No.9

（2）

（3）

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ら，CAFC は 545 特許のクレーム 1 は，単に広告ステップでは製品に対する「(アクセスが)制限さを通貨として使用する古いアイデアをクレームしれる」ことから，インターネット上でのアクセスているのではなく，当該コンセプトの実用的応用制限のためのコンピュータプログラミングがなさをクレームしていると判断した。

れていることも分かる

545 特許は，従来のバナー広告ではクリックス

次に CAFC は明細書の記載を分析した。参考

ルー率が低下するという問題があるところ，消費図 1 は，545 特許の図 1 である。クレーム 1 は，者が希望するメディア製品に対するアクセスを許実体のない抽象的アイデアではなく，参考図 1 に可する前に，広告を閲覧させ，さらに広告とイン示すように，通信ネットワークを通じたコンタラクションさせる製品配信方法を導入し，先行ピュータシステムによる特別な方法の適用を開示技術に対する改善を与えている。

している。

特に，545 特許は，著作権保護された製品を監

また，参考図 2 は，545 特許の図 2 である。ク

視する特別なインターネット及びコンピュータベー

レーム 1 に記載された方法の各ステップは，参考スの方法をクレームしており，簡単にまとめると

図 2 のフローチャートに示すように，全てコン以下のステップを含んでいる。

ピュータの動作に結びついている。

（1）著作権者からメディア製品を受信し，このように，クレーム全体としてみれば，ク（2）各メディア製品に関する広告を選択し，レームに係る発明は，広範囲に及ぶコンピュータ（3）前記メディア製品を販売のためインターインターフェースに関わり，特別なプロセスに関ネットウェブサイトで提供し，するものである。また「コンピュータを使用して（4）メディア製品に対する一般公衆のアクセス広告を販売する」とは述べておらず，全ての広告を制限し（5）消費者が広告を見ることを条件として前記メディア製品に対する無償アクセスを提供し，（6）消費者から広告を見るための要求を受信し，（7）広告の表示及び必要とされるインタラクションを広告と共に促進し，（8）前記表示及びインタラクション後に，消費者に関連するメディア製品にアクセスすることを許可し，（9）活動ログにおける取引を記録し，（10）広告主からの支払を受信する。
クレーム 1 はこのようにサイバーマーケット環境で，コンピュータを通じた各種処理の実行を規定しており，通貨として広告を使用するコンセプトを先取りするものではない。
また，第 3 のステップでは「前記メディア製品を販売のためにインターネットウェブサイトで提供する」と規定しており，明らかにインターネット上での処理であることが分かる。また，第 4 の（3）

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形態を先取りするものではなく，所謂プリ/ポストソリューションアクティビティ(pre- or postsolution activity：この点については後述する)に

５．考（4）

察

本事件において Rader 判事は保護適格性に関し，以下の判断基準を判示している。

も該当しない。
（1）抽象的アイデアの先取りか否か以上の理由により，CAFC は，クレーム 1 が抽意味のある限定がなされているか否か象的アイデアに過ぎないと判断した地裁の判決を（i）プリ/ポストソリューションアクティビ取り消す判決をなした。

ティであるか否か（ii）追加のステップが抽象的アイデアを再度AIPPI（2013）Vol.58 No.9

（4）

（5）

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述べているだけか否かなる。例えば，本事件においてクレームが抽象的（2）機械変換テストを具備するか否かアイデアそのものを記載しており，これに「コン（3）コンピュータに対する結びつきがあるか否ピュータを使用して広告を販売する」との限定をか（コンピュータ・ソフトウエア関連特有）付したとしても，「プリ／ポストソリューション

（4）禁止事項

1 1 2 条，1 0 2 条及び 1 0 3 条を保護適格性の判断に用いてはならないアクティビティ」であるとして，保護適格性が否定されることとなる。
（ii）追加のステップが抽象的アイデアを再度述べ（1）抽象的アイデアの先取りか否か
クレームに記載された発明が自然法則，物理的ているだけか否か現象，または，抽象的アイデアである場合，保護Prometheus 最高裁事件では，「自然法則，自適格性を有さないと判断される。これは自然法

然現象及び抽象的アイデアに対して，単純に一般則，物理的現象，及び，抽象的アイデアはそもそのステップを付け加えただけでは，これらの法も万人が自由に使用することができるものであり，則，現象，アイデアを，特許保護適格性を有する

これらに対し一定期間独占権を付与するのは妥当ものとすることはできない。」と判示された 7）。

ではないことから，実質的にこれらを先取りする

すなわち，抽象的コンセプトを実行するためクレームは，保護適格性を有さないと判断されに，だれもが追加のステップを実行しなければなる。

らない場合，または，当該ステップが抽象的アイこれらの内，特に問題となるのが「抽象的アイデアのルーチン及び慣習にすぎない場合，当該スデア」である。クレームをどのように記載，どこテップは単に抽象的アイデアの要素を分けて再度まで記載すれば抽象的アイデアの先取りとならの述べているだけである。このような場合も，抽象か，その境界線が最大の争点となる。第 1 に，ク的アイデアに実用的なアプリケーションを限定す

レームに意味のある限定がなされており，抽象的るものではなく，当該抽象的アイデアを先取りすアイデアそのものを先取りするものでなければ，保るので，保護適格性を有さないと判断される。

護適格性を有すると判断される。本事件で示されたように，広告を通貨として利用する抽象的コン（2）機械変換テストを具備するか否かセプトそのものをクレームするのではなく，イン機械変換テストも保護適格性を有するか否かのターネット上での処理及びアクセス制限処理等の判断基準の一つとして用いられる。機械変換テス

具体的な限定をクレームに記載しておけば，他にトとは，方法クレームが以下の 2 条件のいずれかはいくらでも特許権侵害とならない方法が存在すを具備する場合に，米国特許法第 101 条の要件をるから，抽象的アイデアの先取りとはならない。

満たすとする判断基準である。

（i）プリ／ポストソリューションアクティビティ（I）クレームされた方法が特別な機械または装置「意味のある限定」を行う際に，注意すべき事項が「プリ／ポストソリューションアクティビティ」による限定である。意味の分かりにくい専に関係していること，または（II）特別な物・もの（article）を異なる状態または物体へ変換していること

門用語であるが，簡単に言えば，単に使用するカテゴリー，使用分野，または，技術環境をクレームに加えただけの限定である。このように，形式機械変換テストは絶対的な基準ではないが，依然として有用なツールである。

的に「プリ／ポストソリューションアクティビティ」による限定を行ったとしても，意味のある（3）コンピュータに対する結びつきがあるか否か限定とは言えず，保護適格性が否定されることに本事件では，ガイドラインの一つとして，コン（5）AIPPI（2013）Vol.58 No.9

── 最新判例にみる米国におけるコンピュータ・ソフトウエア関連発明の保護適格性判断基準 ──（6）ピュータ・ソフトウエア関連発明(以下，CS 関連格性を有さないと判断したのであり，新規性及び発明という)特有の判断基準が判示されている。ク

非自明性の問題ではない点に注意すべきである。
さレームが抽象的アイデアに，何かを行う特別な方もなければ，保護適格性分析は米国特許法第 101

法をコンピュータで結びつけている，または，抽条及び 100 条(b)の条文の文言を超え，米国特許象的アイデアに何かを行う特別なコンピュータを法の枠外で米国特許法第 102 条及び 103 条を適用結び付けている場合，抽象的アイデアを先取りすしてしまうこととなるからである。

るものではないとして，保護適格性を有すること

また明細書記載要件及び実施可能要件は，発明が法定主題のカテゴリーに属するか否かとは別のとなる。
ただし，結びつきの程度が重要であり，単に特許要件である 10）。米国特許法第 101 条は，粗「汎用コンピュータを用いて」とだけ限定していい特許適格性フィルターであり，明らかに米国特るに過ぎない場合は，抽象的アイデアを先取りす

許法第 112 条で言及されている曖昧さ，不明確なることから，保護適格性なしと判断される。日本

開示，または，実施不可能についての言及するた企業が CS 関連発明を出願する場合，多くは日本めの法定のツールではない。

国特許庁へ出願するため，日本の以下の特許実用新案審査基準8）に従ってクレームを作成する。

本事件におけるクレームでも，メディアコンテンツを消費者に配信するための特定のメカニズム，例えば FTP ダウンロード，電子メールまたはリ「ソフトウエアによる情報処理が，ハードウアルタイムストリーミング等は記載されていない。

エア資源を用いて具体的に実現されているこ

しかしながら，これは記載要件の問題であって，と」これらの記載がないとしても，クレームは抽象的というにはほど遠いことから，保護適格性を有す

当該基準を満たしていれば，自ずと上述したコると判断された。

ンピュータとの結びつきが認められ，或いは，機以上のとおり保護適格性の判断の際には，記載械変換テストをも満たすと考えられる。実務上要件，新規性及び非自明性の要件を持ち込んではは，日本の審査基準に合致する方法クレームを記ならない。

載すれば，米国特許法第 101 条の規定に基づく拒（5）他の事件との比較絶理由を受ける可能性を低減できる。

以上の基準からすれば，本事件におけるクレー（4）禁止事項 112 条，102 条及び 103 条を保護適格性の判断に用いてはならない

ムであれば，意味のある限定がなされており，かつ，コンピュータとの結びつきも十分であること

CAFC が注意を喚起しているのが，「保護的確から，容易に保護適格性基準を満たすことが理解性要件」と，「記載要件，新規性要件及び非自明できる。逆に以下に示す Bilski 事件におけるク性要件」との融合である。Prometheus 事件におレームでは，ヘッジングの基本的コンセプトを先いて，最高裁は「特許保護適格性の質疑を完全に取りする抽象的アイデアそのものであり，また，[米国特許法第 102（新規性），103 条（非自明性）

CyberSource 事件 11）におけるクレームもメンタ及び 112 条（記載要件）]にシフトすることは，ルプロセスを先取りするものであり，共に保護適重大な法的不安定性を招くことになる 」と述格性が否定された。いずれのクレームも，機械変べ，保護適格性における質疑と融合することに対換テストを具備せず，また意味のある限定がなさし注意を喚起している。

れているとは到底言えない。

9）

Prometheus 事件では，追加のステップが単に抽象的アイデアの要素を分けて再度述べたにすぎないことから，抽象的アイデアを先取りし保護適AIPPI（2013）Vol.58 No.9

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６．まとめ
本事件の 1 ヵ月前に下された CLS Bank 事件における大法廷判決 12） では，特許を無効とするLourie 判事らと特許を一部有効とする Rader 判事らとにより意見が 2 分され，明確な判断基準は判示されなかった。しかしながら，本事件において判断基準を述べた Rader 判事による判決文にLourie 判事も同意意見を述べており，現段階において本判決は保護適格性についての一応の指針となるものと言える。
本稿が CS 関連発明の実務に携わる方に有用となれば幸いである。
（注）
1）Diamond v. Chakrabarty , 447 U. S. 303, 308(1980)
2）Bilski v. Kappos , 130 S. Ct. 3218 (2010)3）545 特許クレーム 1：
A method for distribution of products overthe Internet via a facilitator, said method com-（7）prising the steps of:a first step of receiving, from a content
provider, media products that are covered byintellectual property rights protection and areavailable for purchase, whereineach said media product being comprised of atleast one of text data, music data, and videodata;
a second step of selecting a sponsor message
to be associated with the media product, saidsponsor message being selected from a plurality of sponsor messages, said second step including accessing an activity log to verify that thetotal numberof times which the sponsor message has beenpreviously presented is less than the numberof transaction cycles contracted by the sponsor of the sponsor message;a third step of providing the media productfor sale at an Internet website;a fourth step of restricting general public accessto said media product;a fifth step of offering to a consumer accessto the media product without charge to the con-AIPPI（2013）Vol.58 No.9

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sumer on the precondition that the consumer
views the sponsor message;a sixth step of receiving from the consumer arequest to view the sponsor message, wherein
the consumer submits said request in response
to being offered access to the media product;a seventh step of, in response to receiving therequest from the consumer, facilitating the display of a sponsor message to the consumer;
an eighth step of, if the sponsor message is
not an interactive message, allowing said consumer access to said media product after said
step of facilitating the display of said sponsor message;a ninth step of, if the sponsor message is aninteractive message, presenting at least one
query to the consumer and allowing said consumer access to said media product after receiving a response to said at least one query;a tenth step of recording the transaction eventto the activity log, said tenth step including
updating the total number of times the spon-（8）sor message has been presented;
andan eleventh step of receiving payment fromthe sponsor of the sponsor message displayed.
4）Ultramercial, LLC v.Hulu, LLC , No. CV 0906918 RGK, 2010 WL 3360098, at *6(C.D. Cal.
Aug. 13, 2010)
5） Ultramercial, LLC v.Hulu, LLC , 657 F.3d
1325 (Fed. Cir. 2011)6）Mayo Collaborative Services v. Prometheus
Laboratories, Inc. , 132 S.Ct. 1289 (2012)7）Prometheus , 132 S. Ct. at 1300
8） 特 許 実 用 新 案 審 査 基 準 第 VII 部 第 1 章 「 コ ンピュータ・ソフトウエア関連発明」詳細は第 3 部
第 2 節「コンピュータ・ソフトウエア関連発明に関する審査基準」の欄を参照されたい。
9）Prometheus , 132 S. Ct. at 1304
10）Diamond v. Diehr , 450 U.S. 175, 187 (1981))
11）CyberSource Corp. v. Retail Decisions,Inc. ,654 F.3d 1366, 1373 (Fed. Cir. 2011).
12）CLS Bank Int ’ l v. Alice Corp. , __ F.3d __,2013 WL1920941, *33 (Fed. Cir. May 10, 2013)（原稿受領日 平成 25 年 7 月 22 日）

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