ソフトウェア関連発明特許に係る判例紹介～海外サーバを含むシステムの生産行為について域外適用を認めなかった裁判例～
令和元年（ワ）第２５１５２号
原告：株式会社ドワンゴ
被告：ＦＣ２，ＩＮＣ.
２０２２年９月２０日
執筆者 弁理士 田中 伸次
１．概要
本件は、発明の名称を「コメント配信システム」とする特許第６５２６３０４号の特許（以下「本件特許」という。）に係る特許権（以下「本件特許権」という。）の特許権者である
原告が、被告ＦＣ２が運営するインターネット上のコメント付き動画配信サービスである「ＦＣ２動画」、「ＦＣ２ＳａｙＭｏｖｅ！」及び「ＦＣ２ ひまわり動画」（３つのサービスを併せて「被告サービス」という。）に係るシステム（以下、併せて「被告システム」という。）は本件特許に係る発明の技術的範囲に属するものであり、被告ＦＣ２が別紙３被告サーバ目録記載の各サーバ（以下、併せて「被告サーバ」という。）から日本国内のユーザ端末に別紙１被告ファイル目録記載の各ファイル（以下、併せて「被告ファイル」という。）を送信することが被告システムの「生産」として本件特許権を侵害する行為に当たると主張し、また、被告ＨＰＳは被告ＦＣ２と実質的に一体のものとして上記の特許権侵害行為を行っていると主張して、被告らに対し、特許法１００条１項に基づき、被告ファイルの日本国内のユーザ端末への配信の差止めを求め、同条２項に基づき、別紙２被告サーバ用プログラ
ム目録記載の各プログラム（以下、併せて「被告サーバ用プログラム」という。）の抹消及び被告サーバの除却を求めるとともに、特許権侵害の共同不法行為に基づく損害賠償請求として、実施料相当額の損害金１０００万円等の連帯支払を求める事案である。
裁判所は、被告システムは本件発明の技術的範囲に含まれるものの、被告システムの生産は日本国内における生産とは認められず、被告らが本件発明を日本国内において実施したとは認められないから、特許権を侵害しない旨の判決をした。
２．本件各発明
本件特許の特許出願（特願２０１８－２０２４７５号。以下「本件出願」という）は、特願２００７－０５３３４７号を原出願とする第８世代の分割出願である。
本件特許権に係る請求項１に記載の発明を本件発明１といい、請求項２に記載の発明を本件発明２という。本件発明１と本件発明２とを併せて本件各発明という。本件各発明を、以下に示す。構成要件への分節、符号は判決文から引用である。

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（１）本件発明１
１Ａ サーバと、これとネットワークを介して接続された複数の端末装置と、を備えるコメント配信システムであって、
１Ｂ 前記サーバは、前記サーバから送信された動画を視聴中のユーザから付与された前記動画に対する第１コメント及び第２コメントを受信し、１Ｃ 前記端末装置に、前記動画と、コメント情報とを送信し、１Ｄ 前記コメント情報は、前記第１コメント及び前記第２コメントと、前記第１コメント及び前記第２コメントのそれぞれが付与された時点に対応する、前記動画の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間と、を含み、１Ｅ 前記動画及び前記コメント情報に基づいて、前記動画と、前記コメント付与時間に対応する動画再生時間において、前記動画の少なくとも一部と重なって、水平方向に移動する前記第１コメント及び前記第２コメントと、を前記端末装置の表示装置に表示させる手段と、
１Ｆ 前記第２コメントを前記１の動画上に表示させる際の表示位置が、前記第１コメントの表示位置と重なるか否かを判定する判定部と、１Ｇ 重なると判定された場合に、前記第１コメントと前記第２コメントとが重ならない位置に表示されるよう調整する表示位置制御部と、を備えるコメント配信シス
テムにおいて、１Ｈ 前記サーバが、前記動画と、前記コメント情報とを前記端末装置に送信することにより、前記端末装置の表示装置には、前記動画と、前記コメント付与時間に対応する動画再生時間において、前記動画の少なくとも一部と重なって、水平方向に移動する前記第１コメント及び前記第２コメントと、が前記第１コメントと前記第２コメントとが重ならないように表示される、
１Ｉ コメント配信システム。
（２）本件発明２
２Ａ 動画配信サーバ及びコメント配信サーバと、これらとネットワークを介して接続された複数の端末装置と、を備えるコメント配信システムであって、２Ｂ 前記コメント配信サーバは、前記動画配信サーバから送信された動画を視聴中のユーザから付与された前記動画に対する第１コメント及び第２コメントを受信し、２Ｃ１ 前記端末装置にコメント情報を送信し、
２Ｃ２ 前記動画配信サーバは、前記端末装置に前記動画を送信し、２Ｄ 前記コメント情報は、前記第１コメント及び前記第２コメントと、前記第１コメント及び前記第２コメントのそれぞれが付与された時点に対応する、前記動画の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間と、
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を含み、２Ｅ 前記動画及び前記コメント情報に基づいて、前記動画と、前記コメント付与時間に対応する動画再生時間において、前記動画の少なくとも一部と重なって、水平方向に移動する前記第１コメント及び前記第２コメントと、を前記端末装置の表示装置に表示させる手段と、
２Ｆ 前記第２コメントを前記１の動画上に表示させる際の表示位置が、前記第１コメントの表示位置と重なるか否かを判定する判定部と、２Ｇ 重なると判定された場合に、前記第１コメントと前記第２コメントとが重ならない位置に表示されるよう調整する表示位置制御部と、を備えるコメント配信シス
テムにおいて、２Ｈ 前記コメント配信サーバが前記コメント情報を、前記動画配信サーバが前記動画を、それぞれ前記端末装置に送信することにより、前記端末装置の表示装置には、前記動画と、前記コメント付与時間に対応する動画再生時間において、前記動画の少なくとも一部と重なって、水平方向に移動する前記第１コメント及び前記第２コメントと、が前記第１コメントと前記第２コメントとが重ならないように表示される、２Ｉ コメント配信システム。
本件発明１ではサーバが動画とコメントとを配信するのに対して、本件発明２では動画配信サーバが動画を配信し、コメント配信サーバがコメントを配信する点が異なるか、その他の処理は、両発明において同様である。
次頁の図１では、動画の冒頭から９秒の状態が示されている。図２では、動画の冒頭から１３秒の状態が示されている。図１で表示されていた「おいしそう～！」とのコメントは、図２では末尾の「そう～！」のみが表示されている。図２は「おいしそう～！」に続く、「有名シェフの作品はいいねぇ。
」（第１コメントに相当）と、「どこの卵を使っているの？」（第２コメントに相当）とが、重ならないように表示されている。

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図１:本件特許の図５

図２：本件特許の図９
３．被告ファイルについて
被告ファイルは、以下の３点である。
（１）「ＦＣ２動画」（被告サービス１）において、被告らがサーバからユーザ端末に対して配信している動画ファイル及びコメントファイル（それぞれ別々に配信されるもの及び動画ファイルとコメントファイルが一体のものを含む）
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（２）「ＦＣ２ ＳａｙＭｏｖｅ！」（被告サービス２）において、被告らがサーバから動画視聴者の端末に対して配信している動画ファイル及びコメントファイル（それぞれ別々に配信されるもの及び動画ファイルとコメントファイルが一体のものを含む）（３）「ＦＣ２ ひまわり動画」（被告サービス３）において、被告らがサーバから動画視聴者の端末に対して配信している動画ファイル及びコメントファイル（それぞれ別々に配信されるもの及び動画ファイルとコメントファイルが一体のものを含む）※被告サービス１～３をまとめて被告サービスという。
４．争点
争点は、以下のとおりである。
（１）準拠法（争点１）（２）被告システムが本件発明１の技術的範囲に属するか（争点２）（３）被告システムが本件発明２の技術的範囲に属するか（争点３）（４）被告らによる被告システムの「生産」の有無（争点４）（５）無効の抗弁（特許法１０４条の３第１項）の成否（争点５）（６）原告による本件特許権の行使が権利の濫用に当たるか（争点６）（７）損害の発生の有無及びその額（争点７）（８）差止請求及び除却等請求の当否（争点８）※本稿では、争点４について扱う。
５．発明のカテゴリーと発明の実施とについて
発明のカテゴリーと発明の実施とについては、念のために確認する。既に理解されている場合、読み飛ばして頂きたい。
発明のカテゴリーと、カテゴリー毎の発明の実施との関係は、特許法第２条第３項に規定されている。同項第１号では「物の発明」について、同項第２号では「方法の発明」について、同項第３号では「物を生産する発明」について規定されている。
本件発明は「システム」であり、「物の発明」として扱う（特許・実用新案審査基準 第Ｉ
Ｉ部第２章第３節２．２（３）ａ）
。
「システム」の発明については、そのシステムの生産、使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為が、実施行為となる。
６．裁判所の判断（１）物の発明の「実施」としての「生産」について
裁判所は、「発明の技術的範囲に属する「物」を新たに作り出す行為をいうと解される。
」とした上で、属地主義の原則（最高裁平成７年（オ）第１９８８号同９年７月１日第三小法廷判決・民集５１巻６号２２９９頁、最高裁平成１２年（受）第５８０号同5

１４年９月２６日第一小法廷判決・民集５６巻７号１５５１頁参照）に基づき、「上記「生産」は、日本国内におけるものに限定されると解するのが相当である。したがって、上記の「生産」に当たるためには、特許発明の構成要件の全てを満たす物が、日本国内において新たに作り出されることが必要であると解すべきである。」（下線は筆者、以下同様。
）との規範を示した。
（２）「生産」に該当するか裁判所は被告システムが本件発明の技術的範囲に属すると判断した上で、「被告サー
ビス１により日本国内のユーザ端末へのコメント付き動画を表示させる場合、被告サー
ビス１が前記(1)ウ(ｱ)の手順どおりに機能することによって、本件発明１の構成要件を全て充足するコメント配信システムが新たに作り出されるとしても、それは、米国内に存在する動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバと日本国内に存在するユーザ端末とを構成要素とするコメント配信システム（被告システム１）が作り出されるものである。
」と認定し、被告システム１が生産されていることを認めた。
しかし、「完成した被告システム１のうち日本国内の構成要素であるユーザ端末のみ
では本件発明１の全ての構成要件を充足しないことになるから、直ちには、本件発明１の対象となる「物」である「コメント配信システム」が日本国内において「生産」されていると認めることができない。
」と、一応の判断を示したのち、原告の主張を検討した。
原告は、⚫

被告システム１では、多数のユーザ端末は日本国内に存在しているから、被告システム１の大部分は日本国内に存在している、⚫

被告ＦＣ２が管理するサーバが国外に存在するとしても、「生産」行為が国外の行為により開始されるということを意味するだけで、「生産」行為の大部分は日本国内で行われている、⚫

本件発明１において重要な構成要件１Ｈに対応する被告システム１の構成１
ｈは国内で実現されている、被告システム１については「生産」という実施行為が全体として見て日本国内で行われているのと同視し得るにもかかわらず、被告らが単にサーバを国外に設置することで日本の特許権侵害を免れられるという結論となるのは著しく妥当性を欠くなどとして、被告システムは、量的に見ても、質的に見ても、その大部分は日本国内に作り出される「物」であり、被告らによる「生産」は日本国内において行われていると評価することができると主張した。
それに対し、裁判所は、「特許法２条３項１号の「生産」に該当するためには、特許発明の構成要件を全て満たす物が日本国内において作り出される必要があると解するのが相当であり、特許権による禁止権の及ぶ範囲については明確である必要性が高いとい6

えることからも、明文の根拠なく、物の構成要素の大部分が日本国内において作り出されるといった基準をもって、物の発明の「実施」としての「生産」の範囲を画するのは相当とはいえない。
」とした。
さらに、裁判所は、「本件発明１の目的は、単に、構成要件１Ｆの「判定部」及び構成要件１Ｇの「表示位置制御部」に相当する構成等を備える端末装置を提供することではなく、ユーザ間において、同じ動画を共有して、コメントを利用しコミュニケーションを図ることができるコメント配信システムを提供することであり、この目的に照らせば、動画の送信（構成要件１Ｃ及び１Ｈ）並びにコメントの受信及びコメント付与時間を含むコメント情報の送信（構成要件１Ｂ、１Ｃ及び１Ｈ）を行う「サーバ」は、この目的を実現する構成として重要な役割を担うものというべきである。この点からしても、本件発明１に関しては、ユーザ端末のみが日本に存在することをもって、「生産」の対象となる被告システム１の構成要素の大部分が日本国内に存在するものと認めることはできないというべきである。」と述べ、「生産」行為の大部分は日本国内で行われているから、日本国内での生産に当たるとした原告の主張を退けた。
（３）著しく妥当性を欠くか
原告の「被告らが単にサーバを国外に設置することで日本の特許権侵害を免れられるという結論となるのは著しく妥当性を欠く」との主張に対して、裁判所は「被告サービ
スにおいては、日本語が使用可能であり、日本在住のユーザに向けたサービスが提供されていたと考えられ、同オのとおり、平成２６年当時、日本法人である被告ＨＰＳが、被告ＦＣ２の委託を受けて、被告サービスを含む同被告の運営するサービスに関する業務を行っていたという事情は認められるものの、本件全証拠によっても、本件特許権の設定登録がされた令和元年５月１７日以降の時期において、米国法人である被告ＦＣ２が本件特許権の侵害の責任を回避するために動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバを日本国外に設置し、実質的には日本国内から管理していたといった、結論として著しく妥当性を欠くとの評価を基礎付けるような事情は認められない。
」として、退けた。
７．結論
裁判所は、被告システムは本件発明の技術的範囲に属すると認められるものの、本件特許が登録された令和元年５月１７日以降において被告らによる被告システムの日本国内における生産は認められず、被告らが本件発明を日本国内において実施したとは認められないから、被告らによる本件特許権の侵害の事実を認めることはできないとして、原告の請求を棄却する判決をした。

7８．考察
本件発明はコンピュータシステムの発明であり、物の発明である。被告システムが本件発明の技術的範囲に入っていることを、原告が示せれば、原告の特許権侵害が認められる。しかし、被告システムではサーバコンピュータが海外にあり、日本での実施ではないと判断される可能性が高い。また、本件発明の構成要件にはエンドユーザを使用する端末装置が含まれており、侵害行為の主体にエンドユーザが含まれることになり、侵害を問うことは困難である。そこで、原告は、物の発明の実施には、その物を生産する行為が含まれることを利用して、本件訴訟を提起したと考える。
原告は、被告の生産行為が日本で行われていることを示すために、被告システムを構成する多数の端末装置が日本国内に存在すること、生産行為の大部分が日本国内で行われていること等を主張した。
多数の端末装置が日本国内に存在することが、日本国内での実施の根拠の一つになるのであれば、端末装置を利用するエンドユーザも侵害行為の主体となるべきであり、侵害行為の主体はサービス提供者のみと主張することは、自己矛盾であることは否めない。
また、動画に対するコメントを入力するのは端末装置であり、動画とコメントとを表示するのは端末装置であることから、生産行為の大部分が日本国内で行われているとの主張については、サーバが動画及びコメントを端末装置へ送信しなければ、被告システムは完成しないことを考えると、生産行為の大部分が日本で行われていると認めるのも難しいと考える。
原告が、システムの生産行為という新たな視点で、特許権侵害の立証を試みたが、首尾一貫した内容を示せなかったために、主張は認められなかったと考える。現状、サーバが海外に設置されている場合、直接侵害を裁判所に認めさせるのは困難である。
なお、本件と当事者を同じくする他侵害訴訟の控訴審において、知財高裁は、「特許発明の実施行為につき、形式的にはその全ての要素が日本国の領域内で完結するものでないとしても、実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、日本の特許権の効力を及ぼし得ると判断」したとのプレスリリースを原告が行っている。しかし、本原稿を執筆している時点（９月１５日）では判決文は公開されておらず、知財高裁がどのような判断基準を示したのか、明らかではない。
以上

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