今更聞けないシリーズ：No.93

禁反言の法理──禁反言が生じる各場面と実務上のポイント──河野英仁＊

抄 録 特許請求の範囲の文言解釈に当たり参酌されるのは明細書及び図面だけではありません。
審査段階でなされた意見及び補正内容も権利範囲解釈に大きな影響を与えることになります。本稿では実務上極めて重要な禁反言の法理について注意すべき事項を，事例を挙げつつ場面毎に解説します。

目 次
1． はじめに2． 禁反言を意識すべき場面
2．1 意見書作成時
2．2 補正書提出時
2．3 分割出願時
2．4 早期審査における事情説明書提出時
2．5 ファミリー外国出願の意見書及び補正書提出時
2．6 無効審判，異議申し立て及び訂正時
2．7 訴訟手続き時
3． 実務上のポイント
3．1 発明者のコメント
3．2 意見書補正書は短ければ短いほどよい
3．3 面接審査の活用
3．4 諸外国の禁反言
4． おわりに

禁反言の法理は，英米法のProsecution File
History Estoppelにならったものであり，出願及び審査段階において，出願人が自由意思に基づいて行った自身の行為に反する主張を禁止する法理をいいます。
例えば出願時に「ディスプレイ」と請求項に記載しており，審査段階で引用文献との差別化を図るために「液晶ディスプレイ」に限定する補正または意見主張を行ったとします。そして特許成立後，「有機ELディスプレイ」を有する被疑侵害製品を発見しました。この場合，再びあらゆる種類の「ディスプレイ」が権利範囲に含まれるとの主張は，自身の過去の主張に矛盾しますから，禁反言の法理により被疑侵害製品の特許権侵害を主張することは認められません。
本稿では，知的財産部門での経験が比較的浅

1 ． はじめにい方を対象に，意識して頂きたい禁反言の法理

自分が担当した特許出願について初めて拒絶理由通知が来ました。
「審査官の拒絶理由内容，引用文献共にしっかり分析したし，発明者からについて解説致します。

2 ． 禁反言を意識すべき場面も反論のポイントを聞いたし，目一杯審査官に本章では特許権利化実務を行う際に禁反言の反論しよう」。はやる気持ちは分かりますが，法理を意識すべきポイントを，場面毎に説明し中間処理の段階では禁反言の法理を意識しながます。

ら，冷静に，必要最小限の反論を行うことが必要です。

＊

弁理士 Hideto KOHNO

知 財 管 理 Vol. 65 No. 3 2015427

が「上金型押出装置」の押圧を兼行する点を引

2．1 意見書作成時用文献との相違点として主張していたのです。

拒絶理由を受けた場合，先行技術との相違点

これに対し，裁判所は以下のとおり判断しましを明確化するため，または，不明確な記載を明た。

確化するために，意見書にて意見を陳述するこ「以上のような事情は，･･･技術的範囲を確定とになります。特許請求の範囲はできるだけ広するさいにとうてい無視することのできない点く記載しますので，どうしても先行技術との相である。けだし，一般に特許権の特許請求の範違点が不明確となったり，記載が不明確となる

囲は特許出願人の望む以上のものとして通用さ事態が発生します。特許取得のためには意見書せる必要はないし，また，･･･出願過程においにて十分請求項の記載を明確化，また先行技術て前記のような意思見解を述べたことは何人もとの相違点を明確化する必要がありますが，権その記録（包袋）を見ることによつて客観的に利行使時には当該意見書の記載により権利範囲確知できることであるのに，そのような見解のが限定解釈される恐れがあることに注意する必もとで取得した特許について，原告がその権利が参考とな行使の段階ではこれに反する主張をすることはります。本事件で問題となったのは特許請求の第三者にとつては著しく信義に反することにな範囲の「吹込管作動ピストン」及び「上金型押るからである」

要があります。例えば以下の事件

１）

出装置」の文言です。

そして，裁判所は意見書の記載に基づき特許被疑侵害製品は特許請求の範囲に記載された請求の範囲を限定解釈し，被疑侵害製品は特許「吹込管作動ピストン」及び「上金型押出装置」

請求の範囲の技術的範囲に属さないとの判決をを備えるものの，「吹込管作動ピストン」が「上下しました。

金型押出装置」の押圧を兼行するものではあり引用文献との差別化を図るためにはやむを得ませんでした。なお，請求項には「吹込管作動ない主張であったかもしれませんが，意見書作ピストン」が「上金型押出装置」の押圧を兼行成時においては，このように意見書の記載が権するとの限定はなされていません。従って請求利範囲解釈に大きく影響を与える点に注意すべ

項の文言解釈からすれば，被疑侵害製品は特許きです。

請求の範囲の技術的範囲に属することとなります。

ここでは，引用文献との相違点を明確化すべく構成要素の動作について主張した事例を紹介

しかしながら，この点に関し，特許権者は審しましたが，請求項に含まれていない構成によ査段階において引用文献との相違点を明確化すって生じる効果などを主張してしまった際にべく以下の事項を意見書にて主張しました。

も，請求項に記載された発明が当該構成を含む「本願において，吹込管作動ピストンをしてものと解釈されるリスクがありますので，意見吹込時には･･･上金型押出機構の作動を兼用さ書の記載には十分な注意が必要です。

せるようにしたことの特徴点について御引用例には全くその記載をみることができません。従2．2 補正書提出時つて，本願においてのみ期待し得る機構簡略化，意見書と同じく，補正手続きを行うことによ

経済性についての効用を御引用例では奏しえなり禁反言が生じ，また均等論の主張も制限されいこと明らかであります。
」

る点に注意すべきです。均等論を主張するため

すなわち，意見書にて「吹込管作動ピストン」

428には，「特許出願手続において意識的に除外し知 財 管 理 Vol. 65 No. 3 2015たものでないこと」が要件として課されていま識的に除外したこととなります。そのため，原す 。

告の均等論の主張が退けられたのです。

２）

例えば請求項の記載が「液晶ディスプレイ」

このように意見書と同じく補正書においてもであり，被疑侵害製品が「有機ELディスプレイ」

禁反言が生じ，均等論の主張に大きな影響を与である場合，両者は均等であると主張する余地えますので，補正の際には進歩性等の特許要件はあります。しかしながら，審査段階においてをクリアしつつも，できるだけ補正による限定「ディスプレイ」の記載を「液晶ディスプレイ」を少なくするよう心がける必要があります。に減縮補正していた場合，液晶ディスプレイ以外の部分を意識的に除外したことになりますか

2．3 分割出願時

ら，もはや「有機ELディスプレイ」が均等で重要な案件である場合，積極的に分割出願をあるとの主張は認められないこととなります。

行うこととなります。分割出願は親出願と共に補正により禁反言が生じ，均等論の主張が退ファミリー出願群を構成しますから，特許請求けられた事例 を紹介します。紙おむつであるの範囲の文言解釈に当たり相互に影響を与える被疑侵害製品は，腰下部に配置されたフィット可能性があります。例えば分割出願においてあギャザーが，周方向に連続して配置されており，る文言の意味を明確化すべく，意見書にて詳細

本件発明の構成要件Ｃの「前記腰下部の前記伸な意見を述べた場合，当該意見は，親出願また縮部材は，前記腰下部の中央部を除く左右脇部は他の分割出願の権利範囲解釈に当たり，参照に配置され」の要件を文言上充足しません。訴される可能性があります。

３）

訟では，連続して配置することが，請求項の中さらに，分割出願時には上申書を提出します

央部を除く左右脇部に配置することと均等か否が，ここでの記載も最低限にとどめるべきでしかが争点となりました。

ょう。上申書には先の拒絶理由が解消している

出願時の請求項の記載は以下のとおりです。

旨の記載を行いますが，意見書と同じ位置づけ「使用状態においてウエスト開口部及び左右で禁反言が生じないよう十分注意する必要があ

レッグ開口部が形成され，･･･ります。

ことを特徴とする使い捨て紙おむつ。
」
ここで出願人は拒絶理由通知に記載された複数の引用文献との相違点を明確化するために以2．4 早期審査における事情説明書提出時早期審査を行う場合，事情説明書を提出しま下の補正を行いました。

す。この事情説明書には先行技術に関する記載「使用状態においてウエスト開口部及び左右を行う必要がありますが，ここでも禁反言が生のレッグ開口部が形成され，･･･じないよう十分注意する必要があります。早期

前記腰下部の前記伸縮部材は，前記腰下部の中央部を除く左右脇部に配置され，審査がなされた場合，競合他社は警戒します。
筆者も提出された事情説明書を数多く見ました･･･

が，不用意に書きすぎとなっているものが多い

ことを特徴とする使い捨て紙おむつ。
」

印象を受けます。先行技術との相違点は拒絶理

このように出願人は審査の段階でフィットギ由を受けた際に行えば十分です。事情説明書をャザーが中央部を除く左右脇部に配置する形態記載する際には，如何に簡潔に記載するかを意に減縮したことから，フィットギャザーが周方識することが重要です。

向に連続して配置されている被疑侵害製品を意
知 財 管 理 Vol. 65 No. 3 2015429

‌2．5 ファミリー外国出願の意見書及び補正書提出時記載にも同様に注意する必要があります。一つの訴訟が終了しても，別途他社または同一被告の他の製品に，同一特許をもって訴訟を提起す

近年は日本のみならず，米国，欧州及び中国ることがあります。訴訟では特定の文言についなど諸外国へパリルートまたはPCTルートにてて激しい議論が行われますので，そこで禁反言特許出願を行うことが一般的となっています。

が生じることとなります。上述した特許庁に対他国の審査段階において主張した事項が，禁反する手続きと同じく訴訟手続きにおいても同様言となって日本にも影響を及ぼす可能性があるの注意が必要となります。なお，訴訟とは別に点に留意する必要があります。チャック事件

４）

特許交渉時にも禁反言が問題となることを意識

では日本の訴訟における請求項の「間隙」及びしなければなりません。交渉相手は，出願経過「融通」の解釈に当たり，ファミリードイツ出をチェックし，出願人による些細な言い回し等願の審査段階で出願人が意見書にて主張した事によって，請求項を限定解釈しようと試みるは項が参酌されました。当然各国の出願は独立しずです。

たものであり，また進歩性及び記載要件等の判断基準も国毎に相違しますので一律に国際的な禁反言が生じることはありませんが，審査官に請求項の文言について詳細な解釈を行った場合，他国でも同様の解釈が行われる可能性があることを意識する必要があります。

2．6 無効審判，異議申し立て及び訂正時

3 ． 実務上のポイント
各場面での注意点は上述したとおりですが，その他実務上注意すべき点を説明します。

3．1 発明者のコメント
拒絶理由が通知された場合，発明者も引用文献との相違点等について意見を提供してくれま

禁反言が生じるのは審査段階に限られません。

す。発明者は禁反言の事をあまり意識していま当然無効審判及びまもなく施行される異議申しせん。また発明者によっては「引用文献と課題立て手続きにおける答弁書の記載内容にも禁反が全く違う」，「発明の思想がそもそも異なる」

言が生じるため注意する必要があります。また等の意見を述べてくることがあります。課題の訂正審判または訂正手続きを行った場合も，権相違及び発明思想の相違を主張したとしても，利範囲減縮により禁反言が生じることとなりま

結局請求項中にこれらの事項が反映されていなす。民事訴訟を提起または他社に警告書を送付ければ，有効な反論要素とはなり得ません。有した場合に，カウンターとして無効審判が請求効でない反論要素を意見書にて陳述したとしてされることがあります。このような場合，既にも，禁反言が生じるだけで全く意味の無いこと他社製品を把握できていますので，意見陳述及となってしまいます。

び訂正に際しては，不用意な陳述，訂正により特許担当者は，このような発明者の主張はあ禁反言が生じ権利範囲外となってしまわないよ

くまで参考情報であり，意見書には記載不要でう，他社製品を意識しながら手続きを行うべきある旨を弁理士に伝えるべきです。

です。

3．2 意見書補正書は短ければ短いほどよい

2．7 訴訟手続き時「記載するか否か迷ったら請求項には記載し訴訟手続きにおける訴状，準備書面における430ない，実施例には記載する」。これは筆者が明

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細書作成実務でたたき込まれたことです。記載れています。さらに米国では一歩進んで禁反言するか否か迷った場合，請求項には記載せず権のフレキシブルルールが採用されています。す利範囲を広くし，逆に実施例で一例として記載

なわち，補正等により禁反言が生じるのが原則しておき特許を強化するのです。

ですが，一定条件下で均等論の主張も認める余

中間処理の段階では，「記載に迷ったら補正地を残しています。すなわち，補正を行った場書及び意見書に記載しない」よう意識します。

合でも，「均等物が補正時に予測不可能である追加すれば追加するほど禁反言が生じますのこと」，「減縮補正の根本的理由が，均等物に対で，短く，かつ，説得力のある意見書補正書がしてほとんど関係がないこと」または「均等物最良の手続書類となります。弁理士が作成するを記載できなかった合理的理由があること」の意見書及び補正書の記載が随分シンプルである

いずれかの条件を満たす場合，禁反言が生じずと思われるかもしれませんが，特許担当者は上均等論を主張することが可能です。

述しました背景があることを把握した上で必要最小限の反論が的確になされているかという観点から確認作業を行って下さい。

4 ． おわりに
本稿では出願，審判及び訴訟の段階において禁反言が生じる場面を紹介し，また各場面にお3．3 面接審査の活用ける注意点を解説しました。これらの観点は特重要案件である場合は面接審査を活用するこ許権者側のものですが，訴えられる側も同じでとをお勧めします。直接審査官と面接を行うこす。警告書を受領した場合または特許権侵害訴とで，拒絶理由を的確に把握することができ，訟に発展した場合，必ず包袋書類を取り寄せ，最小限の反論で特許を取得することができるか権利範囲解釈に影響を与える記載が無いか徹底らです。反論が少なければ少ないほど禁反言の的に調べます。また日本及び外国のファミリーリスクは低減できます。また，口頭での主張と特許の包袋書類，関連訴訟の書類も併せて分析なるため，主張内容が包袋書類に残らないといします。きっと何らかのヒントがあるはずです。

うメリットもあります。コストはかかりますが本稿が知的財産部配属に間もない方の参考とな重要特許については積極的に面接審査を行うべれば幸いです。

きです。
注 記

3．4 諸外国の禁反言

1） 大阪地方裁判所

本稿では日本における禁反言について解説しましたが，これは諸外国でも同様です。例えば，中国では司法解釈［2009］第21号第６条にて「特許出願人，特許権者が特許授権または無効宣告手続において請求項，明細書について補正または意見陳述することによって放棄した技術方案について，権利者が特許権侵害紛争案件におい昭和55年２月29日判決

昭53

（ワ）
952号特許権侵害差止等請求事件
2） 無限摺動用ボールスプライン軸受事件（最判平
成10年２月24日

最高裁判所民事判例集52巻１号113頁）
3） 知的財産高等裁判所

平成25年11月27日判決

平25（ネ）
10001号 損害賠償請求控訴事件
4） 大阪地方裁判所

昭和52年３月11日判決

昭47

（ワ）
1526号 特許権侵害差止等請求事件て改めてこれを特許権の技術的範囲に加えた場合，人民法院はこれを支持しない。
」と規定さ

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（原稿受領日 2014年９月20日）

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