ソフトウェア関連発明特許に係る判例紹介～訂正の再抗弁が認められず新規性欠如により請求が棄却された裁判例～
令和４年（ネ）第１０００８号
控訴人（一審原告）：株式会社ＲＥＶＯ、Ｘ、株式会社アイピーシー
被控訴人（一審被告）：ＳＥＬＦ株式会社
２０２３年５月３１日
執筆者 弁理士 田中 伸次
１．概要
本件控訴人は、発明の名称を「情報提供装置、システム、及びプログラム」とする特許第６５３８０９７号（以下「本件特許」という。）に係る特許権（以下「本件特許権」という。）を有している。
本件は、控訴人らが、被控訴人らが提供する原判決別紙製品目録記載のプログラム（以下「被告プログラム」という。）の生産、譲渡等が本件特許権の侵害又は間接侵害に当たる旨を主張して、被控訴人に対し、被告プログラム生産、譲渡等の差し止めと損害賠償等を求めた事案である。
原審は、本件特許は新規性欠如により無効されるべきものであるから、本件特許権を行使することができないとして、控訴人の請求を棄却したため、控訴人は本件控訴を提起した。
控訴人は新規性欠如の無効理由に対し、訂正の再抗弁を行ったが、裁判所は時機に後れた防御方法として認めなかった。
２．本件発明
本件特許の特許請求の範囲請求項１及び５に係る発明（以下、それぞれ「本件発明１」、「本件発明５」という。
）は、以下（１）及び（２）に示すとおりである。
構成要件への分節、符号は判決文からの引用である。本件発明１と本件発明５とをまとめて本件発明という。
（１）本件発明１
１Ａ ユーザから取得したい個人情報のうち幾つかを予め受け付ける第１受付手段と、
１Ｂ 前記第１受付手段によって受け付けていない個人情報に対応する属性の質問を行う質問手段と、１Ｃ 前記質問手段による質問に対する返答である個人情報を受け付ける第２受付手段と、
１Ｄ 前記第１及び第２受付手段によって受け付けられた個人情報と当該個人情報に対応する属性とが紐付けた状態で格納される格納媒体と、
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１Ｅ 前記第１又は第２受付手段によって受け付けられた個人情報に基づいて前記ユーザに対して提案を行う提案手段と、を備え、１Ｆ 前記提案手段は、前記個人情報に基づいてウェブサイトから前記ユーザに対して提案すべき情報を取得する手段と、１Ｇ 前記個人情報に基づいてユーザに注意を促す手段と、を有する
１Ｈ 情報提供装置。
（２）本件発明５５Ａ ユーザから取得したい個人情報のうち幾つかを予め受け付けるステップと、５Ｂ 受け付けていない個人情報に対応する属性の質問を行うステップと、５Ｃ 前記質問に対する返答である個人情報を受け付けるステップと、
５Ｄ 前記受け付けられた個人情報と当該個人情報に対応する属性とを紐付けた状態で格納するステップと、５Ｅ 前記受け付けた個人情報に基づいて前記ユーザに対して提案を行うステップと、を含み、５Ｆ 前記個人情報に基づいてウェブサイトから前記ユーザに対して提案すべき情報を取得するステップと、５Ｇ 前記個人情報に基づいてユーザに注意を促すステップと、を更に有する
５Ｈ を情報提供装置に実行させる情報提供プログラム。
本件発明は、情報提供装置との擬似コミュニケーションにより適宜に追加の個人情報を入力することで、情報提供装置から健康に関する情報を含む各種情報を適切なタイミングで提供できるようにすることを課題とする（【０００６】）。
本件発明の情報提供装置は、前記課題を解決するための手段として、ユーザから取得したい個人情報のうち幾つかを予め受け付ける第１受付手段と、前記第１受付手段によって受け付けていない個人情報に対応する属性の質問を行う質問手段と、前記質問手段による質問に対する返答である個人情報を受け付ける第２受付手段と、前記第１及び第２受付手段によって受け付けられた個人情報と当該個人情報に対応する属性とが紐付けられた状態で格納される格納媒体とを備える構成を採用したものであり、ユーザから最初に受け付けた個人情報以外の個人情報を取得することができるので、それらの情報に基づいて、ユーザに対し、健康に関する情報を含む各種情報を提供することができるという効果を奏する（【０００７】、【００１０】）。

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図１（本件図面の図９）

図２（本件図面の図１０）０）
図１において、ＹＥＳボタン１１４ａを選択すると、ユーザの基本情報が記憶される。
図２により、最初に受け付けた個人情報以外の情報を収集することができる。
３．経過
主な経過は、以下のとおりである。
平成２９年 ２月 ７日 出願
令和３０年 ３月２３日 審査請求
令和 １年 ５月 ８日 拒絶理由通知
令和 １年 ５月１４日 意見書、手続補正書
令和 １年 ６月 ４日 特許査定
令和 １年 ６月１４日 登録
令和 １年 ９月２２日 第１審・第１回口頭弁論期日
令和 １年１２月 ２日 無効審判請求
令和 ２年１２月１６日 審理終結
令和 ３年 １月 ６日 審決（特許維持）
令和 ３年 １月１５日 審決送達
令和 ３年 ２月 ９日 審決取消訴訟提起
令和 ３年 ７月２０日 第１審・第３回弁論準備手続期日
令和 ３年 ９月２２日 審決取消訴訟・口頭弁論集結
令和 ３年 ９月２９日 第１審・第４回弁論準備手続期日、口頭弁論終結
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令和 ３年１２月 ９日 第１審・判決言渡し
令和 ４年 ７月２１日 控訴審・弁論準備手続終結
令和 ４年 ９月２２日 控訴審・第１回口頭弁論期日（訂正の再抗弁）、口頭弁論終結令和 ４年１１月２９日 審決取消訴訟・判決言渡し（審決維持）
令和 ４年１２月 ９日 控訴審・判決言渡
４．争点
争点は、以下のとおりである。
（１）本件発明１に係る間接侵害（特許法１０１条２号）の成否（争点１）（２）本件発明５の技術的範囲の属否（争点２）（３）本件発明５に係る間接侵害（特許法１０１条１号）の成否（争点３）（４）無効の抗弁（特許法１０４条の３第１項）の成否（争点４）（５）控訴人らの損害額（争点５）※本稿では、争点４について扱う。
５．乙８発明（乙８：特開２０１５－１０２９９４号公報に記載された発明）について新規性欠如の根拠となった乙８発明１及び乙８発明５を、裁判所は以下のように認定した。
（１）乙８発明１１ａ ユーザに対してユーザ情報の入力を求めるとともに、入力されたユーザ情報を分類して、記憶する処理を実施する制御部（ユーザ情報管理部２２）
１ｂ １ａのユーザ情報の入力後に、ユーザ端末を介して入力されたユーザコメントからユーザに関心のあるキーワードを抽出し、当該キーワードに対応するアバターコメントをユーザ端末に出力する制御部（アバター管理部２１）
１ｃ アバターコメントに対する回答であるユーザの嗜好情報や学習目標を記憶する処理を実施する制御部（ユーザ情報管理部２２）
１ｄ 学習・生活支援システム１が立ち上げられたときに入力された個人情報であるユーザ情報と、当該入力の後に入力されたアバターコメントに対する回答（ユーザの嗜好情報、学習目標）とを記憶する記憶部
１ｅ ユーザによる入力情報から抽出したキーワードに基づき収集したウェブサイトのリンク情報をユーザ端末に出力する制御部（アバター管理部２１）
１ｆ ユーザによる入力情報から抽出されたキーワードに基づいて、ウェブ上からキーワードに関連するウェブページ及びウェブサイトのリンク情報を収集する制御部（情報収集部２４）
１ｇ スケジュールの修正を依頼するアバターコメントを出力する制御部（アバター管理4

部２１）
１ｈ 上記１ａないし１ｇを有する学習・生活支援サーバ２（２）乙８発明５５ａ ユーザ端末を介して入力されたユーザ情報を分類して、記憶する処理を制御部（ユーザ情報管理部２２）に実行させるステップ
５ｂ 構成５ａの受け付けるステップが行われた後、アバターコメントをユーザ端末に出力する処理を制御部（アバター管理部２１）に実行させるステップ
５ｃ アバターコメントに対する回答を受け付けて、記憶する処理を制御部（ユーザ情報管理部２２）に実行させるステップ
５ｄ 学習・生活支援システム１が立ち上げられたときに入力された個人情報であるユー
ザ情報と、当該入力の後に入力されたアバターコメントに対する回答（ユーザの嗜好情報、学習目標）とを記憶部に記憶させる処理を制御部に実行させるステップ
５ｅ ユーザによる入力情報から抽出したキーワードに基づき収集したウェブサイトのリンク情報をユーザ端末に出力する処理を制御部（アバター管理部２１）に実行させるステップ
５ｆ ユーザによる入力情報から抽出されたキーワードに基づいて、ウェブ上からキーワードに関連するウェブページ及びウェブサイトのリンク情報を収集する処理を制御部（情報収集部２４）に実行させるステップ
５ｇ スケジュールの修正を依頼するアバターコメントを出力する処理を制御部（アバター管理部２１）に実行させるステップ
５ｈ 上記５ａないし５ｇに係るステップを学習・生活支援サーバ２に実行させるプログ
ラム乙８発明１及び５は、アバターとユーザとの対話によりユーザの学習を支援する学習・生活支援システムに関する発明であり（【０００６】）、当該システムは、ユーザに特有のアバターコメントが各ユーザに向かって出されるため、ユーザが定期的に同システムを利用する動機付けとなり、さらに、ユーザから入力された情報にスケジュールが含まれている場合は、アバターから、スケジュールの確認とともにスケジュールの内容に即したアバターコメントが送られることによって、スケジュールの達成に向けてユーザの学習意欲を高めることができるという効果を奏する（【００１６】）。

5図３（乙８の図２）
図３は乙８発明１及び５におけるユーザ端末の例を示す。表示部３ａに、アバター４からのアバターコメントが表示される。
６．裁判所の判断（１）本件発明１の新規性欠如について
乙８発明１が、構成１ａ、１ｆ、１ｈを有するか否か、構成１ａ、１ｆ、１ｈがそれぞれ構成要件１Ａ、１Ｆ、１Ｈに相当するかが争いとなった。以下、後者について説明する。
ア．構成１ａについて裁判所は、「乙８発明１の構成１ａの「ユーザ情報」は、ユーザの属性や生活情報などに関する情報であるから、本件発明１の構成要件１Ａの「個人情報」であり、構成１ａの「入力されたユーザ情報を分類して、記憶する処理を実施する」との構成は、構成要件１Ａの「ユーザから取得したい個人情報のうち幾つかを予め受け付ける」ことであるといえる。そうすると、乙８発明１の構成１ａは、本件発明１の構成要件１Ａ（「ユーザから取得したい個人情報のうち幾つかを予め受け付ける第１受付手段」）の構成に相当することが認められる。」とした。
控訴人らは、構成要件１Ａに実現にはタッチパネルが必要であるところ、乙８記載の学習・生活支援サーバ２は、タッチパネルのようなユーザインタフェースを有していないから、乙８発明の構成１ａは構成要件１Ａに相当しないと主張した。
しかし、裁判所は、本件発明１の第１受付手段をタッチパネルのようなユーザインタフェースを有するものに限定するような記載は、特許請求の範囲にはないから、控訴人らの主張は、採用できないと判断した。
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イ．構成１ｆについて
裁判所は、「乙８発明１において、ウェブサイトのリンク情報は、ユーザ端末に出力されるもの（構成１ｅ）であり、構成要件１Ｆの「ユーザに対して提案すべき情報」に該当する。そして、当該リンク情報は、「個人情報」であるユーザによる入力情報から抽出されたキーワードに基づいて、ウェブ上からキーワードに関連するリンク情報として収集されるものであるから、構成要件１Ｆの「前記個人情報に基づいてウェブサイトから前記ユーザに対して提案すべき情報」に該当する。また、乙８発明１の制御部は、当該リンク情報を収集するものであるから、構成要件１Ｆの「提案すべき情報を取得する手段」に該当する。」とした。
控訴人らは、構成要件１Ｆの「提案すべき情報」とは、「㋐ウェブサーバに蓄積されているウェブサイトを構成するウェブページに記載されており、㋑情報提供装置のブラウザの機能によって当該ウェブページに割り当てられているＵＲＬを用いて当該ウェブサーバにアクセスすることによって取得される、㋒ユーザに対して意見を提出する上で妥当な情報」と解釈できるところ、構成１ｆの「ウェブページ」やその「リンク（ＵＲＬ）」は、上記㋐ないし㋒のいずれも満たしていないから、構成要件１Ｆの「提案すべき情報」に該当しないと主張した。
しかし、裁判所は、構成要件１Ｆの「提案すべき情報」は、ユーザに対して提案される何らかの情報を指すものと理解されるが、請求項１には、その情報の種類や内容を限定する記載はない。控訴人らが指摘する【００１７】、【０１１５】の記載は、ウェブサーバから情報を取得する一実施例を説明したものにすぎず、上記「提案すべき情報」を限定して解釈する根拠となるものではないとして、控訴人の主張を退けた。
また、控訴人らは、ＵＲＬ（リンク）を収集して「出力」するという機能と、構成要件１Ｆの「提案すべき情報を取得する手段」が行う、ＵＲＬ（リンク）に基づきウェブページにある情報等を受信し、これをユーザに対して「提供」するという機能は、全く異なるから、乙８発明１の構成１ｆは、構成要件１Ｆの「提案すべき情報を取得する手段」に相当するものとはいえない旨主張した。
しかし、裁判所は、本件明細書の記載を見ても、これを限定して解釈する根拠となる記載は見当たらない。また、控訴人らが指摘する【００１７】、【０１１５】の記載は、上記のとおり、ウェブサーバから情報を取得する一実施例を説明したものにすぎず、上記「手段」を限定して解釈する根拠となるものではないとして、主張を退けた。
ウ．構成１ｈについて
控訴人らは、乙８の学習・生活支援サーバ２は、構成要件１Ａを実現するために必要なタッチパネルのようなユーザインタフェースを有していないから、構成要件１Ｈを満たさないと主張したが、裁判所は、構成要件１ａの判断と同様に、「タッチパネル」のようなユーザインタフェースを有するものに限定する記載はないとして、控訴人らの主7張を退けた。
（２）本件発明５の新規性欠如について
本件発明５は本件発明１とカテゴリーが相違するのみの同一発明である。本件発明５の新規性欠如の判断については、本件発明１と大きな相違はないため、本稿では説明を省略する。
（３）訂正の再抗弁について
裁判所は、令和４年９月２２日の当審第１回口頭弁論期日において、控訴人らが同月５日付け控訴人ら第４準備書面に基づいて提出した訂正の再抗弁の主張について、被控訴人の申立てにより、時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下した。
控訴人らは、原審において、令和３年９月２９日の原審第４回弁論準備手続期日において、他に主張、立証はない旨陳述するまでの間に、訂正の再抗弁の主張をしなかった。加えて、控訴人らは、原審が原判決において被控訴人が主張する上記無効の抗弁を認めた判断をしたにもかかわらず、本件控訴審における争点整理手続においても、書面による準備手続が終結するまで、訂正の再抗弁の主張をしなかった。
そのため、訂正の再抗弁は、控訴人らの少なくとも重大な過失により時機に後れて提出された攻撃防御方法であるというべきであるとして、裁判所は却下した。
（４）小括
裁判所は、被控訴人主張の無効理由には理由があり、、特許法１０４条の３第１項の規定により、控訴人らは、被控訴人に対し、本件発明１及び５に係る本件特許権に基づいて、権利行使をすることができないと判断した。
７．結論
裁判所は、控訴人らの請求は理由がなく、控訴人らの請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却するとの判決をした。
８．考察
本件では、被控訴人による無効の抗弁が認められ、控訴人ら（原審原告、特許権者ら）の権利行使は認められなかった。
控訴人らは、原審において訂正の再抗弁を行なわず、本件控訴審の第１回口頭弁論期日において、初めて訂正の再抗弁を行った。そのため、時機に後れた防御方法とされた。
訂正の再抗弁が時機に後れた防御方法となってしまったのは、原審よりも先行していた無効審判が影響していたと思われる。無効審判請求においては、被控訴人が主張した乙８を引用した新規性欠如、進歩性欠如の無効理由は認められず、特許を維持する審決が出ていた。
8そのため、控訴人らは、原審においても、無効審判と同様に、被控訴人の無効の抗弁は認められないと考えたのであろう。
本件では、原審で無効の抗弁が認められたために、控訴人らは控訴審で訂正の再抗弁を主張せざるを得なくなったのだが、第１回弁論準備手続期日ではなく、第１回口頭弁論期日で行っている。これでは、時機に後れた防御方法とされても致し方ないであろう。
無効審判において特許が維持されたが、侵害訴訟では無効の抗弁が認められることは起こりうる事態である。第１審で被告が無効の抗弁を主張してきた場合、原告は、特許は有効であると主張しつつ、予備的な主張として訂正の再抗弁を行っておくべきであろう。
なお、控訴人らは、本件控訴審の判決言渡し後の令和４年１２月２０日に訂正審判の請求行い、本年４月２５日付で訂正を認める審決がされている。無効理由が解消したとしても、本件の再審請求は特許法第１０４条の４第３号により認められないため、控訴人らは、一事不再理効が及ばない、新たな訴訟の提起を予定しているのであろう。
以上

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