ソフトウェア関連発明特許に係る判例紹介～引用例１により進歩性欠如と判断した審決を維持した裁判例～
令和４年（行ケ）第１００１３号
原告：Ｘ
被告：特許庁長官
２０２３年３月３１日
執筆者 弁理士 田中 伸次
１．概要
本件の原告は、平成１７年６月２２日にした特許出願（特願２００５－１８１４８５号）の一部を分割した特許出願（特願２０１０－２９９３８号）を順次分割した特許出願（特願２０１４－２号、特願２０１４－２１７８７９号、特願２０１５－１８４５３６号、特願２０１６－２０３１８１号、特願２０１８－３８１２９号、特願２０１８－２３８０１５号及び特願２０１９－２０９２０４号）の一部を更に分割して、令和２年１月２３日、発明の名称を「着信者主導による通信方法及び通信システム及び電子決済システム」とする発明について、新たに特許出願（特願２０２０－８７９４号。以下「本願」という。甲３）をした。
原告は、令和３年３月８日付けで拒絶査定（甲７）を受けたため、同年４月２２日、拒絶査定不服審判（不服２０２１－５１９５号事件）を請求した。原告は、同年５月２７日付けの拒絶理由通知（甲８）を受けたため、同年８月１７日付けで特許請求の範囲について手続補正（以下「本件補正」という。甲１０）をした。
特許庁は、同年１２月２３日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。
）をし、その謄本は、令和４年２月２日、原告に送達された。原告は、令和４年２月２４日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
裁判所は、本願発明は、当業者が引用例１に基づいて容易に発明することができたものとした審決に誤りはなく、原告の請求を棄却した。
２．本願発明（１）特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲は、請求項１ないし３３からなり、その請求項１の記載は、次のとおりである（以下、請求項１に係る発明を「本願発明」という。甲１０）。
【請求項１】
コンピュータによって実行される方法であって、サービスの要求を受けるステップと、前記要求を処理するために指示情報を使用するステップと、を含み、前記指示情報が認証情報に基づいて設定された情報であり、
1前記認証情報が物品から取得される情報であり、前記物品が前記認証情報を利用者に提供する物品である、方法。
本願発明は、「管理者の意思、即ち迷惑通信をはじめとする他人意思による装置の動作を防止したい、及び自分意思から装置を制御したいという意思に関するものである」（段落【０００５】）。具体的には、「前記当事者の意思通りに安心に通信資源を効率的な活用すること」が本願発明の目的である（同段落）。
本願発明は上位概念で書かれているため、その内容が理解しがたいが、進歩性の判断においては、電子決済の方法という下位概念の発明として、解釈されている。
図１は本願の図６９である。また、表１は、本願明細書の表１である。

図１：本願の図６９
本願における電子決済の流れを説明する。買い手（買主６９０１）が電子決済のサービスを利用して決済を受けるには、事前に（Ａ）予約情報を銀行に送信しておく必要がある。
予約情報の一例は、表１に示すものであり（段落【００６２】）、残高通知先や暗証番号を含む。

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表１：本願明細書等の表１

買い手は、（Ｂ）識別ＩＤを使用して、商品を購入する。
売り手（商人６９０２）は、利用金額の決済を要求する（Ｃ）決済要求（２）を生成し、決済要求を承認するために、銀行に送信する。銀行は、決済要求に含まれる売り手識別子等から仮想口座を特定し、残高及び銀行口座残高（以下「総残高」という）は足りる場合、銀行は、買い手に前記決済要求を確認するために、（Ｄ）確認要求（３）を買い手に提示する。買い手は、（Ｅ）確認情報を銀行に提示して前記決済要求を確認する。銀行は、買い手によって確認された後にのみ、（Ｆ）承認（５）を売り手に送信し、決済を行う。これが、本願における電子決済の流れである。
電子決済と、請求項１の発明特定事項との対応関係は、以下である。
「サービスの要求を受けるステップ」は、令和２年１２月９日に出願した上申書（以下、単に「上申書」という。
）によれば、「（Ｃ）決済要求（２）」に相当する（Ｐ．４ ７～９行目）。
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「前記要求を処理するために指示情報を使用する」は、決済を許可するか否かを判定するために、仮想口座の残高を参照することに相当する（上申書Ｐ．４ ２５～２９行目、Ｐ．５ ４～５行目）。仮想口座とは、表１に示した各列を示す。例えば、「買物」は、買物の代金を決済する際に参照される。仮想口座に 100,000 円を上限に残高を設定可能である。決済金額が 1,000 円以下の場合は、買い手の確認（承認）を経ることなく、決済される。確認せずに決済をした場合、その金額を累積しておき、確認不要累積限度額を越えようとするときには、確認を必要とする。残高が残高通知額以下となった場合、残高通知先に通知をする。
「前記指示情報が認証情報に基づいて設定された情報であり」は、指示情報が認証情報（暗証番号）と対応付けられていることに相当する1（上申書Ｐ．５ ２１行目）。
「前記認証情報が物品から取得される情報であり」は、認証情報（暗証番号）が携帯電話から取得されることに相当する（上申書Ｐ．５ ４１行目）。
「前記物品が前記認証情報を利用者に提供する物品である」は、携帯電話機である（上申書Ｐ．５ ４６行目、段落【００６６】）。
（２）経過
本願の経過は，以下のとおりである。
令和 ２年 １月２３日 出願（第９世代の分割出願）
令和 ２年１２月 ９日 手続補正書（特許請求の範囲の全文補正）
令和 ３年 １月２２日 早期審査の申し出
令和 ３年 ２月１５日 拒絶理由通知
令和 ３年 ２月２１日 意見書
令和 ３年 ３月 ８日 拒絶査定
令和 ３年 ４月２２日 審判請求，早期審理の申し出
令和 ３年 ５月２７日 拒絶理由通知
令和 ３年 ８月１７日 手続補正書、意見書
令和 ３年１２月２３日 審決
令和 ４年 ２月 ２日 審決（送達）
令和 ４年 ２月２４日 出訴
令和 ４年１１月 ８日 口頭弁論終結
令和 ５年 １月１８日 判決言渡
３．原告主張の審決取消事由
引用例１を主引用例とする本願発明の進歩性の判断の誤り
1「指示情報」とは、どのような情報であって、どのような役割を果たすかについては、本願明細書には明確な記載はないため、上申書の記載から、筆者が認定した。
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→２つの相違点１、２の認定については争いがなく、相違点１及び相違点２の容易想到性の判断が争いとなった。
４．引用例１について
引用例１は、国際公開第２００２／００８９８１号（以下「引用文献１」という。甲１）に記載された発明（以下，「引用発明」という。）である。審決で認定された引用発明の内容は以下のとおりである。
携帯電話機１、商品提供元の店舗２、決済承認機関４が通信網５で接続され、携帯電話機１の正面あるいは側面に機器製造番号及び携帯電話番号のバーコードが印刷された標識１９、２０を貼り付け、利用者（商品購入者）は、自分が所持する携帯電話機１をモバイルショッピングモードに設定した後、入力手段１４を使用し、商品を購入しようとしている店舗の識別情報としての店舗ＩＤ、自分の暗証番号（図７の７０６に登録した番号）、決済方法、商品の購入金額を入力し、決済方法には、クレジットカード決済、Ｗｅｂマネー決済、デビットカード決済があり、入力した情報をＱＲ決済証明鍵発行要求として決済承認機関４の認証サーバ４１に送信し、認証ＯＫとなり、与信ＯＫである場合、認証サーバ４１は、２次元コードで構成されたＱＲ決済証明鍵を生成し、携帯電話機１に送信し、ＱＲ決済証明鍵は、少なくとも決済番号、個人認証、氏名、決済方法の情報を含み、利用者は予め選択してあった購入希望商品を店舗端末２２の店員に提示し、購入希望商品の発注を行うと、利用者はＱＲ決済証明鍵１２０１が表示された状態の携帯電話機１を店舗端末２２に付属したＱＲコード読取装置２１の読取部分に挿入装着し、ＱＲコード読取装置２１が、携帯電話機１の表示部１１に表示されたＱＲ決済証明鍵
１２０１を読み取ると共に、標識１９、２０から携帯電話製造番号と携帯電話番号を読み取り、その読取結果を店舗端末２２に転送し、店舗端末２２は、携帯電話機１から読み取った携帯電話製造番号、携帯電話番号及びＱＲ決済証明鍵１２０１を決済承認要求として認証サーバ４１に送信し、認証サーバ４１は、携帯電話製造番号及び携帯電話番号の両方が正当なものであり、しかも店舗端末２２から受信したＱＲ決済証明鍵１２０１の情報（全部または一部）が自分自身で発行した正規のものであると認められた場合には、詳細決済承認を店舗端末２２に返信し、店舗端末２２において、店員による決済ボタン操作が行われた場合は、店舗端末２２は決済終了メッセージを認証サーバ４１に送信し、決済終了情報を金融機関４２に送信し、決済終了情報を受信した金融機関４２では利用者の指定口座から代金を引き落とす手続を行う、
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方法。
以上の情報処理の流れは、以下の図２、図３に示されている。

図２：引用例１の図１０6

図３：引用例１の図１１５．一致点、相違点について一致点及び相違点の認定については、争いがないため、その内容を示すに留める。
（１）一致点「コンピュータによって実行される方法であって、サービスの要求を受けるステップと、認証情報が物品から取得される情報であり、前記物品が前記認証情報を利用者に提供する物品である、方法。
」である点。
（２）相違点（相違点１）
本願発明は、「前記要求を処理するために指示情報を使用するステップ」を含むもの
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であるのに対し、引用発明は、「指示情報」を含んでいるか定かではなく、このため、「前記要求を処理するために指示情報を使用するステップ」を含んでいるか定かではない点。
（相違点２）
本願発明は、「前記指示情報が認証情報に基づいて設定された情報」であるのに対し、引用発明は、「指示情報」を含んでいるか定かではないため、「指示情報」が「携帯電話製造番号、携帯電話番号」に基づいて設定されているか不明である点。
５．裁判所の判断（１）「指示情報」について
本願発明の「指示情報」は、「コンピュータがサービスの要求を処理するために使用する情報であって、利用者に提供する、物品から取得される認証情報に基づいて設定された情報である」と、認定した。
（２）相違点１及び相違点２についての容易想到性の判断相違点１及び相違点２の容易想到性の判断について、裁判所は以下のように判断した。
引用発明において、認証サーバ４１が「決済承認要求」（引用例１記載の「決裁承認要求」。以下同じ。
）を受け付けることは、本願発明の「サービスの要求を受けるステップ」に相当するものである。そして、認証サーバ４１は、決裁承認要求を受け付けると、決裁承認要求に含まれる携帯電話製造番号及び携帯電話番号の両方が正当（下線は筆者。以下同様。
）であることを利用者情報ＤＢ４４の登録内容と照合して確認し、かつ、ＱＲ決裁証明鍵が自ら発行した正規のものであると認めた場合、決裁承認要求に係る決裁承認を店舗端末２２に返信していることからすれば、認証サーバ
４１が、利用者情報登録ＤＢ４４に登録された携帯電話機１の携帯電話製造番号及び携帯電話番号と紐づけて自らが発行したＱＲ決裁証明鍵の情報を管理し、店舗端末２２から送信された決裁承認要求に含まれる携帯電話製造番号、携帯電話番号及びＱＲ決裁証明鍵の情報が上記情報と一致する場合には、決裁承認の処理を行い、そうでない場合には、決裁承認の処理を行わない制御を行うための情報を有していることは自明であり、また、利用者情報登録ＤＢ４４に登録された携帯電話製造番号及び携帯電話番号が携帯電話機１から取得されたことも自明である。
そうすると、かかる制御を行うための情報は、「コンピュータ」である認証サーバ
４１が、「サービスの要求」としてのＱＲ決裁承認要求を認めるか否かを処理するために使用する情報であって、「物品」である携帯電話機１から取得される「認証情報」である携帯電話製造番号及び携帯電話番号に基づいて設定された情報であるとい
8えるから、本願発明の「指示情報」に相当するものと認められる。
以上によれば、引用例１に接した当業者は、引用発明において、かかる制御を行うための情報を有しているものと理解するから、相違点１に係る本願発明の構成（「（ＱＲ決裁承認要求に係る）前記要求を処理するために指示情報を使用するステップ」の構成）及び相違点２に係る本願発明の構成（「前記指示情報が認証情報に基づいて設定された指示情報」であるとの構成）とすることを容易に想到することができたものと認められる。
これと同旨の本件審決の判断は、結論において相当である。
８．結論
裁判所は、原告主張の取消事由は理由がなく、本件審決にこれを取り消すべき違法は認められないとして、原告の請求を棄却する判決をした。
９．考察
本件において、本願発明の「指示情報」とは、具体的にどのような情報であるのか、明細書等を参照しても、判然としない。判決では、引用例１における「『コンピュータ』である認証サーバ４１が、『サービスの要求』としてのＱＲ決裁承認要求を認めるか否かを処理するために使用する情報であって、『物品』である携帯電話機１から取得される『認証情報』である携帯電話製造番号及び携帯電話番号に基づいて設定された情報」が、「指示情報」に相当すると判断されているが、筆者は釈然としない。
新規性、進歩性の判断に関わるような記載については、記載不明確（特許法第３６条第６項第２号）、実施可能要件違反（同条第４項第１号）が通知されることが多いが、審査段階、審判段階でも通知されていない。本願発明の記載は極めて簡潔であるため、「指示情報」について、記載不明確との拒絶理由は通知しにくいと考える。拒絶理由を通知する際には、判断の根拠（例えば、判断の際に特に考慮した発明の詳細な説明の記載箇所、出願時の技術常識の内容等）を示すことなどにより、発明が明確でないと考える理由を具体的に説明することになっているため、不明確の拒絶理由を通知することは、困難であったと考える。
また、実施可能要件違反の拒絶理由は、実施可能要件に違反すると判断した根拠（例えば、判断の際に特に考慮した発明の詳細な説明の記載箇所及び出願時の技術常識の内容等）を示しつつ、実施可能でないと判断した理由を具体的に説明することが求められる。
また、可能な限り、出願人が拒絶理由を解消するための補正の方向について理解するための手掛かり（実施可能であるといえる範囲等）を記載することになっている。さらに、理由を具体的に説明しなかったため、出願人が有効な反論をしたり、拒絶理由を解消するための補正の方向を理解したりすることが困難になる事態が生じさせるような通知は、不適切とされている。本願の明細書の内容や、本願出願人は個人であり、代理人が選任されて9いない状況からすると、実施可能要件違反の拒絶理由を通知することは、上述の不適切な場合に該当するおそれがある。さらには、拒絶理由を通知することにより、請求項１が補正された場合、発明の認定、新規性、進歩性の判断の困難性を増すおそれもあるので、敢えて通知をしなったとも考えられる。
その結果、本願発明の「指示情報」とは、具体的にどのような情報であるのか簡潔には表現できない状況で、本件訴訟まで至ったのであるが、結論として、本件発明が進歩性を有しないとの判断したことは妥当であると考える。
本願発明の一実施形態である電子決済の方法を、本願明細書、図面を参照して理解すれば、引用例１に記載の発明と同様な処理をしているのであり、その効果も参酌すれば、例え軽微な相違点があったとしても容易想到であると、多くの読者は判断するであろう。
そのように考えると、指示情報に関する容易想到性の判断を、上記のように示したことは妙手であると筆者は感じた。
以上

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