海外注目判決：No.68［米国］実施可能でない先行技術が引用された場合の米国非自明性判断

連邦巡回区控訴裁判所 2021年４月16日判決
Raytheon Technologies Corp. v. General Electric Co., No. 2020 - 1755河野英仁

＊抄 録 米国特許法第103条の非自明性に関し，審査官または相手方から複数の先行技術が提示された場合，通常はクレーム発明との対比を行い一致点及び相違点を認定し，自明と言えるか否かを検討する。先行技術が特許公報である場合，一般に実施可能要件を満たすよう明細書を記載するはずであり，実施可能でない可能性は一般的に低い。ところが先行技術の一つが仮想構造または未来の複合材料等であったり，技術メモといった非特許文献では，出願時の当業者にとって実施可能とはいえない場合がある。本稿では非自明性に関し先行技術が，実施可能か否かが争点となった複数の事例を紹介するとともに，先行技術の実施可能性に関する実務上の注意点について解説する。
目 次
1． はじめに
2． 判決の紹介
2．1 対象特許の内容
2．2 事件の経緯とPTABの判断
2．3 本事件での争点
2．4 3M事件
2．5 Ashland事件
2．6 本事件におけるCAFCの判断
3． 考 察
3．1 実施可能でないことの立証
3．2 実施可能か否かが争点となりやすい分野
4． おわりにとの間の差異が，クレーム発明の有効出願日前にその主題が全体として，当該主題が属する技術の分野において通常の知識を有する者にとって自明であるような差異であるときは，特許を受けることができない。
」
そして，その具体的な判断は，1966年に最高裁判所がGraham事件

１）で判示した以下の４つのテストに基づき行われる。
（a）先行技術の範囲及び内容を決定する（b）先行技術とクレーム発明との相違点を確定する（c）当業者レベルを決定する（d）二次的考察を評価する

1 ． はじめに（b）はクレーム発明と先行技術とを対比して非自明性（日本の進歩性に相当）は米国特許一致点及び相違点を認定するものであるが，先法第103条に以下の通り規定されている。

行技術の記載が自己実施可能（Self - Enabling）「発明が，同一のものとしては第102条に規定か否かをめぐり争いとなることがある。

した開示又は記載がされていない場合であっても，特許を受けようとするその主題と先行技術

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河野特許事務所 所長 弁理士 Hideto KOHNO

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本稿では，先行技術の一つが自己実施可能かきる。

をコンプレッサーまたはタービンがより高い回解説するとともに実務上の注意点について解説

転速度で回転する場合，より少ないステージでする。

同じ量の仕事を実行できる。ステージが少なく否かについて争いとなったレイセオン事件

２）

なると，タービンとエンジンの体積と重量が減

2 ． 判決の紹介

少し，効率が向上する。
図１はタービンセクション28を示す説明図で2．1 対象特許の内容ある。タービンセクション28は低圧タービン46

Raytheon Technologies Corporation（以下，及び高圧タービン54により構成される。

レイセオン）は，「ギヤードターボファンガス
タービンエンジンアーキテクチャ」と称する米国特許第9,695,751号（751特許）を所有している。
751特許は2016年12月30日に出願され，2017年７月４日に登録された。
ガスタービンエンジンは，飛行機に動力を供給するために使用される。ガスタービンエンジ
ンは，ファンセクション，コンプレッサーセクション，燃焼器セクション，およびタービンセ

図１ タービンセクションを示す説明図

クションからなる。
コンプレッサーセクションには，通常，低圧751特許は，２つのタービンと，特定の数のおよび高圧コンプレッサーが含まれる。同様に，ファンブレード，タービンロータおよびステー

タービンセクションは通常低圧タービンと高圧ジを備えたギア付きガスタービンエンジンをクタービンで構成される。ガスタービンエンジン

レームしている。クレームの重要な特徴は，特は，エンジンの前部に空気を引き込み，それを許が「先行技術よりもはるかに高い」と説明し燃料と混合して燃焼させ，排気ガスを排出するている「出力密度」範囲である。
7 5 1 特 許 は， 出 力 密 度 を「 海 面 離 陸 推 力 」ことによって推力を生成する。
そして特定のタイプのガスタービンエンジン（SLTO推 力“sea - level - takeoff thrust”）をエであるターボファンエンジンは，エアバイパスンジンタービン容積で割ったものとして定義しダクトを利用して，バイパスノズルから空気のている。

一部を排出することによって推力を増加させる。
ターボファンエンジンは，「ダイレクトドラ争点となった751特許のクレーム１ - ３は以下のとおりである。

イブ」または「ギア付き」にすることができる。

１．ガスタービンエンジンにおいて：ダイレクトドライブエンジンでは，ファンは低軸の周りで回転可能な複数のファンブレードを圧コンプレッサーとタービンに直接接続されて含むファンと，おり，３つすべてが同じ速度で回転する。
「ギコンプレッサーセクションと，ア付き」エンジンにはギアボックスが含まれて圧縮機セクションと流体連絡している燃焼器おり，タービンとコンプレッサーをファンとはと，異なる速度，つまり高速で回転させることがで燃焼器と流体連絡しており，ファン駆動ター

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ビンおよび第２のタービンを含むタービンセクの積極的な性能パラメータを想定することがでションを備え，第２のタービンは，ファン駆動きた。

タービンの前方に配置され，ファン駆動タービ

Knipは，これらの複合材料を使用すること

ンは，ファンブレードの数とファン駆動タービで，結果として得られる高度なエンジンがエンンロータの数との間の比が2.5から8.5の間であジンの容積と重量を大幅に削減し，「エンジンる複数のタービンロータを含み，性能と推力重量比の改善」につながると予測しファンを軸の周りで回転させるためにファンている。ただし，Knipは，その未来的なエン駆動タービンによって駆動されるように構成さジンに関連する多数のパフォーマンスパラメーれた速度変更システム；を備え，タを開示しているが，SLTO推力，タービン容1.5lbf/in 以上5.5lbf/in 以下の海面離陸時の出力積，または出力密度を明示的に開示していない。

密度であり，該出力密度は，前記第２のタービ

IPRに お い て，GEは，Knipが， 当 業 者 が そンの第１のタービンベーンの入口と前記ファンれらの開示されたパラメータからそれぞれのエ駆動タービンの最後の回転翼型ステージの出口ンジンの出力密度を導き出すことを可能にする3との間で測定されタービンセクションの体積in に種類の性能パラメータを開示していると主張しよって測定された推力lbfとして定義される。

た。GEによると，これらの出力密度は，クレー２．
クレーム１のガスタービンエンジンにおいて，ムされた出力密度の範囲を予期できるか，あるファン駆動タービンは３～６ステージを有する。

いは自明であり，異議を申し立てられたクレー

３．クレーム２のガスタービンエンジンにおいムが，特許性がないことを証明している，と主て，ファンブレードの数は18未満であり，第２張した。

33のタービンに２つのステージを有する。

2．2 事件の経緯とPTABの判断

PTAB（Patent Trial and Appeal Board）は上記クレームに対し，当事者系レビューを開始した後，レイセオンは争点を「合理化」するた

GEは，751特許のクレーム1 - 4等について当めにクレーム１‒２及び４等を放棄した。放棄事者レビュー（IPR：Inter partes review）をにもかかわらず，レイセオンは，クレーム１の申 請 し た。GEは， 先 行 技 術Knip“G. Knip,限定，つまりクレームされた出力密度範囲のみ

Analysis of an Advanced Technology Subsonicに依存して，Knipに対する従属クレーム３のTurbofan Incorporating Revolutionary

特許性を主張した。

Materials（May 1987）”により，自明であると主張した。

レイセオンは，クレーム３の特許性をサポートするために，Knipの開示は，当業者がクレー

Knipは，1987年のNASA技術メモであり，「すムされた発明を実施可能にできなかったと主張べての複合材料を組み込んだ」想像上の「高度した。レイセオンによると，Knipで開示されなターボファンエンジン」の優れた性能特性をている攻撃的なパラメータ，つまりその出力密想定している。そのような複合材料を組み込ん度は，751特許の優先日現在利用できない「革だターボファンエンジンの構築は，当時は明白新的な」材料に依存していた。に達成できなかったが，「革新的な」複合材料

これに応じて，GEは，751特許が出願されたのターボファンエンジンへの想像上の適用によ

時点で，Knipが意図した革新的な資料が利用り，Knipの作成者は，当時達成できなかったできなかったことに異議を唱えなかった。また，圧力比やタービン温度など，「高度なエンジン」

GEは，出力密度の計算に使用されるパラメー

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タであるKnipによって開示された攻撃的なパラメータが，他の方法で達成可能であると主張しなかった。

特許）を所有している。
磁石は，焼結（または鋳造）と結合との２つの大きなクラスに分類される。焼結磁石は，磁PTABは，最終的な書面による決定において，性材料（アルミニウム，ニッケル，鉄など）をGEが，クレーム３が自明であり特許性がない高温で単一のコヒーレントボディに焼成するこことを立証する責任を果たしたと判断した。とによって形成される。焼結磁石は磁気エネル

PTABは，当業者が「クレーム１で定義され，ギーが高いものの，硬く脆い傾向があるため，クレーム１で規定された範囲内で出力密度を決作業及び機械加工が非常に困難である。

定する」のに十分な情報を提供したため，Knip結合磁石は，1930年代に，磁性材料の小さなは実施可能であり，クレーム３は自明であると粒子をプラスチックまたはゴム等のバインダー結論付けた。レイセオンは連邦巡回区控訴裁判

材料と混合することによって開発された。得ら所（CAFC：Court of Appeals for the Federal

れた結合磁石は，簡単に加工及び機械加工をすCircuit）に控訴した。

ることができる。1954年までに，結合磁石が市販されたが，それらの磁気エネルギーは低かった。

2．3 本事件での争点

結合磁石の開発中，フィリップス社の科学者

本事件での争点はクレーム３の自明性判断にグループは，バリウム，ストロンチウム，またあたり，先行技術であるKnipが実施可能な技は鉛で焼結した酸化鉄で構成される，新たに発術を開示しているか否かにある。

見されたクラスの硬磁性材料の品質を研究して先行技術が実施可能か否かに関し，第６地区いた。1950年代初頭，フィリップスグループの連邦裁判所は３Ｍ事件 において以下の通り判

メンバーは特許（778特許）を取得し，この焼示している。

結材料（以下「バリウムフェライト」）を単結「先行技術文献の実施可能開示の概念は，自晶と同程度小さい微粒子に粉砕するプロセスを明性を決定する際の常識的な要素である。なぜ説明する記事（フィリップス記事）を発表した。

なら，先行技術の項目も，当業者の背景知識も，これらの粒子は，非磁性バインダー内で可動発明に到達することを可能にしない場合 ，そ状態に置かれ，粒子を実質的に同じ方向に向けの発明は自明とは言えないであろう。
」

る磁場にさらされる。粒子は，非常に高い磁気３）

このように実施可能性が十分でない先行技術が非自明性の引用文献となった場合，当該先行エネルギーを備えたコヒーレントで高密度の物体に再び焼結されると，さらに配向する。

技術が適切でないとして，非自明性の拒絶またBlume氏は，既存の結合磁石技術と，バリウは無効を回避することができる。ではどのようムフェライトの品質に関する当時の最近の研究な場合に実施可能または不可能と判断されるのの両方を認識していた。1950年代半ばにBlumeであろうか。

氏は研究に従事し，高エネルギー結合磁石の開非自明性の判断において先行技術の実施可能性が争われた２つの事件を紹介する。

発につながった。1958年にBlume氏は特許出願を行い，1961年に発行されたときに275特許となった。275特許のプロセスによって作成され2．4 ３Ｍ事件た高エネルギー結合磁石は，大きな商業的成功

３Ｍ社は「磁性材料とそれから構築された音響再生装置」と称する特許No. 3,235,675（675を収めた。
Blume氏は，275プロセスで製造された製品

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を対象とする特許を確保するために，1962年にの，いくつかが板状であった。このように３Ｍ

既 存 の 特 許 出 願 に ク レ ー ム ８ - 1 0 を 追 加 し，の主張によっても実施可能であるといえること

1966年に675特許として成立した。675特許のクから，裁判所は実施可能とする専門家証人の証

レーム８は以下のとおりである。

言を採用した。

８．非磁性マトリックス中の永久磁石材料の粒子の分散を含む永久磁石材料であって，前記粒

2．5 Ashland事件４）子の実質的な部分は，２つの実質的に平行な対

Ashland Oilは「ベンジルエーテル結合と非向面を有し，その間の距離は，前記面を横切る置換パラ位を含むフェノール樹脂」と称する米寸法以下である。

国特許第3485797号（797特許）を所有している。
797特許のクレーム１は以下のとおりである。

後日675特許は契約によりBlume氏から３Ｍ社に譲渡された。その後契約上の問題により，

１．
一般式を有するフェノールホルムアルデヒ
ド樹脂

３ Ｍ 社 がBlume氏 を 特 許 権 侵 害 で 提 訴 し，Blume氏は675特許が自明であるとして無効との主張を行った。Blume氏は，上述したフィリップスの778特許及びフィリップス刊行物により675特許は自明であると主張した。
３Ｍは，778特許およびフィリップス刊行物

Ｒは，フェノールのヒドロキシル基12のメタは，当業者が板状磁性粒子を作製することを可である水素，炭化水素ラジカル，オキシ炭化水能にする開示を欠いているため，先行技術とし素ラジカルまたはハロゲンであり，ｍとｎは，て不十分であると主張した。

合計が少なくとも２であり，ｍとｎの比率が１

裁判所は，778特許とフィリップス刊行物がより大きい数値であり，Ａは水素またはメチ炭酸バリウムと酸化鉄を焼結し，得られたバリロール基であり，水素に対する前記メチロールウムフェライトを指定されたサイズに粉砕し，基のモル比は少なくとも１である。

粉砕することによってバリウムフェライトのプレート状粒子を生成できることを教示している

797特許に対しデルタは下記の３つの文献にという４人の専門家証人の証言を採用し，実施より自明であると主張した。

可能な先行技術であると認定した。

先行技術１：U.S. Patent No. 2,079,633

一方，３Ｍは，これらの専門家証人の証言を

先行技術２：N. MEGSON, PHENOLIC RESIN「 裸 の 意 見 の 証 拠“naked opinion evidence”」

CHEMISTRY（Academic Pressと主張し，逆に「科学的事実証拠」を提出した。

Inc. 1958）

しかしながら，３Ｍによって提出された「科先行技術３：R. MARTIN, THE CHEMISTRY

学的事実証拠」は，Blume氏に通知されること

OF PHENOLIC RESINS（Johnなく，３Ｍ内の施設で３Ｍの従業員によって実Wiley & Sons, Inc. 1956）行されたテストであった。この試験では，当業者が778特許及びフィリップス刊行物の示唆に

Ashlandは先行技術２のMEGSONが 当 業 者

従うと，結果として得られるバリウムフェライにとって実施可能な文献ではないと主張した。

トの粒子のほとんどは板状ではなかったもの

MEGSONに関し，デルタは，クレーム範囲内

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のポリベンジルエーテル樹脂を開示しているとると主張していない。代わりに，GEはKnipの主張している。

開示のみに依存している。

Ashlandの 専 門 家 は 証 言 に て，MEGSONは口頭弁論で，GEは，GEの専門家の分析に基このポリベンジルエーテル樹脂の調製に関するづいて，Knipのエンジンは実際には「正常に手順を開示しておらず，さらに示されている分構築された可能性があり，したがって，クレー子は，室温反応生成物に存在するものではなく，ムされた発明に関して実施できた」とPTABが硬化中に存在すると仮定される架空の構造にす判断したと主張した。

ぎないと主張した。

CAFCは，PTABがそのような判断をしたこ

裁判所は，当該争点に関し，「先行技術に記とに同意しなかった。さらに，GEは，専門家載された特定の化合物が，問題のクレームされが「構築」したのは，物理的に動作するエンジた主題が自明であったことを示すために信頼さンではなく，Knipの想像上のエンジンのコンれた可能性があるかどうかのテストは，先行技

ピューターモデルシミュレーションであること

術が開示された先行技術の化合物に関して実施に言及しなかった。GEの専門家は，当業者が可能な開示を提供したかどうかである」と判示

実際にそのようなエンジンを製造できたとは決した上で，デルタは，MEGSONの開示されたして示唆していなかった。

構造の有効な開示を示す証拠を提供しなかった

対照的に，レイセオンは，実施可能でないと一 方 で，Ashlandの 専 門 家 がMEGSON構 造 はいう反論不可で広範な証拠を提示した。レイセ

仮想構造であることを証言したことから，先行

オンは，材料科学の教授であるウィリアムズ博

技術２は実施可能ではなく先行技術に該当しな士からの宣言を提出し，それに依存し，Knipいと判示した。

によって企図された革新的な複合材料が利用で2．6 本事件におけるCAFCの判断きないことを詳述した。
さらに，レイセオンは，Knipで引用された

CAFCは，上述した過去の事件を取り上げた

例外的な温度と圧力のパラメータが，優先日現上で，PTABが先行技術の実施可能分析で法的在，他の手段では達成されていなかったというに誤りを犯したと主張したレイセオンに同意し証拠を提出した。

た。ここで，当業者がクレームされた出力密度以上の理由によりCFACは，GEは，特定のでターボファンエンジンを製造することができ出力密度を持つ751特許でクレームされているたであろうことを立証するためにGEが依拠しターボファンエンジンがKnipの開示によってた唯一の先行技術または他の証拠はKnip文献どのように実施できるかについての証拠を提供であった。

できなかったと結論付けた。そして，Knipが「実上訴においてGEが，当業者が記載された出力密度でクレームされたターボファンエンジンを製造できた可能性があることを立証する他の証拠を提示した場合，その立場は逆転していたかもしれないが，そのような他の証拠は提示されなかった。

施可能」であるというPTABの認定は法的に誤りであるとの判決を下した。

3 ．考察

3．1 実施可能でないことの立証

GEは，751特許のターボファンエンジンが他

筆者はこれまで実務上，引例として用いられの先行技術または記録の証拠によって実施できた先行技術自体が実施可能か否かを意識するこ

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とは少なかった。しかしながら，上述したいくに行うことができず，上述した所定の特性を発つかの事件において実施可能性が争われ，先行揮し得ない材料に係る技術範囲を含む結果とな技術として非適格と判断されていることから，る可能性もある。

今後は非自明性が争点となった場合の反論の一

ここで，後に出願した第三者は自明であると手法として把握しておく必要があると思った次して上記先行特許出願を提示された場合，実施第である。

可能性を争うチャンスがある。すなわち，第三先行技術が特許公報である場合，一般に実施者のクレーム範囲が，実施可能とは言えない技可能要件を満たすよう明細書を記載するはずで術範囲を根拠に拒絶を受けた場合，当該範囲であろうから，実施可能でない可能性は一般的には所定の特性を有する材料が製造できないこと低いといえよう。一方，本事件のように先行技を示す実験を行うか，専門家の証言を求め，立術が技術メモのような場合，将来的な構想，ま証に成功できれば，米国特許法第103条の先行たは，未来予想等も論述するであろうから，出技術から排除することができると考える。

願時には実施可能とはいえない事項も含まれる可能性がある。

筆者が専門として取り組んでいる人工知能（AI：Artificial Intelligence） 特 許 の 分 野 に つ

この実施可能性であるが，無効を主張する特いて考察する。現在のAI技術の進化は目覚ま許権者側は，実施不可能であることを立証する

しいが，先行技術文献に記載されたAI技術が，必 要 が あ り， そ の 立 証 は 容 易 で は な い。

例えば人間のような自意識を有する「強いAI」

Ashland事件及び本事件のように，専門家を探等，現在のAI技術からでは実現できない未来し，専門家に実施不可能であることを立証して予想図的なAIモデルを開示していたとする。

もらうのが良いであろう。

このような先行技術が非自明性の文献として挙3．2 実施可能か否かが争点となりやすい分野げられた場合，同様に出願当時の技術では実施可能ではないことをAI分野の専門家の証言を得ることによって先行技術から排除することが特許審査において，実施可能要件違反が問われることの少ない，機械，電気及び情報分野では，先行技術自体が，実施可能か否かが争われできると考える。

4 ． おわりに
本稿では，いくつかの事例を挙げて米国特許るケースは少ないと考える。
一方，特許審査において実施可能要件が高い

実務で見落としがちな先行技術の実施可能性にレベルで問われる数値限定を伴う材料・化学分ついて解説した。キーとなるのは実施可能性に野では，先行技術の実施可能性が争われるケー関する実験と，専門家の証言である。過去の事

スは比較的多いと考える。

件を振り返れば，敗訴側は実験がうまくいかな

例えば成分Ａ～成分Ｆ等を含む材料においい（実は実施可能であった），または，専門家て，各成分の割合が数値限定されて所定の特性の有力な証言を証拠として提出できていなかっを有する材料が先行特許出願に開示されているたのである。実験結果に自信があり，また専門とする。この場合，当該特許出願の発明者とし家による証言も十分なものであれば実施可能性てはより幅広い数値範囲，様々な成分の組み合に関する主張を展開すべきである。

わせを含めた広範な権利の取得を希望する。そIPR，訴訟等で自明性が争点となった場合，のため全ての組み合わせを網羅した実験を十分組み合わせの動機付け，阻害要因，専門家の証534

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言，及び，商業的成功を含む二次的考察等，様々な反論要素を検討する必要がある。その中で，本事件で争われた先行技術の実施可能性も，案件によっては重要な選択肢の一つとして加えるべきである。本稿が米国特許実務に携わる方の参考となれば幸いである。

（1966）
2） Raytheon Technologies Corp. v. General
Electric Co., No. 20 - 1755（Fed. Cir. 2021）
3） Minn. Mining & Mfg. Co. v. Blume, 684 F. 2d1166, 1173 n.10（6th Cir. 1982）
4） Ashland Oil, Inc. v. Delta Resins & Refractories,Inc., 776 F. 2d 281, 297（Fed. Cir. 1985）（原稿受領日 2021年11月11日）

注 記
1） Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 17 - 18

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