当事者系レビューにおける付帯禁反言～付帯禁反言(Collateral Estoppel)の適用条件～
米国特許判例紹介(162)2023 年 2 月 10 日
執筆者 河野特許事務所
所長弁理士

河野 英仁

GOOGLE LLC,
Appellantv.
HAMMOND DEVELOPMENT INTERNATIONAL,
INC.,
Appellee
１．概要
当事者系レビュー（IPR）において審判部（PTAB）が下した決定に対しては、後の裁判所における審理において付帯禁反言の法理が適用される1。
本事件においては、明細書を共通する第１の特許のクレームが当事者系レビューで無効とされ、関連する第２の特許のクレームは有効とする決定が審判部によりなされた。
CAFC は、第２の特許のクレームは無効の決定が確定した第１の特許のクレームと実質的に同一であることから、付帯禁反言を適用し、第２の特許のクレームも無効であるとし、審判部の決定を取り消す判決を下した。
２．背景(1)特許の内容
Hammond は、通信デバイスが 1 つまたは複数のアプリケーションをリモートで実行できるようにする通信システムを開示する 米国特許第 10,270,816 号（816 特許）を所有している。
816 特許のクレーム 14 及び 18 は以下のとおりである。
14.通信システムにおいて、複数のアプリケーションサーバと、

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Papst Licensing GMBH & Co. KG v. Samsung Elecs. Am., Inc., 924 F.3d 1243, 1251

(Fed. Cir. 2019)（IPR における審判部の決定が確定した後、この裁判所では、問題の排除の原則 preclusion doctrine を適用することができる。）
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複数のアプリケーションサーバに結合された第１の通信リンクであって、データ接続を含む第１の通信リンクと、通信セッションを確立するための少なくとも１つの通信デバイスからの要求に応答して、第１の通信リンクに結合された少なくとも１つの通信デバイスとの通信セッションを確立するために第１のアプリケーションを実行するように構成された複数のアプリケーションサーバのうちの第１のアプリケーションサーバと、第２の通信リンクに結合された複数のアプリケーションサーバのうちの第２のサーバとを備え、複数のサーバのうちの第２のサーバは、（ａ）第２の通信リンクを介して第２のアプリケーションを維持するデータベースを有する少なくとも１つのレポジトリから第２のアプリケーションを受信するように構成され、または（ｂ）第２の通信リンクを介して第２のアプリケーションの実行を引き起こすように構成され、第２の通信リンクはデータ接続を含み、複数のアプリケーションサーバのうちの第２のアプリケーションサーバは、少なくとも１つの通信デバイスからリモートで第２のアプリケーションを実行する、または実行させるように構成され、複数のアプリケーションサーバのうちの少なくとも１つは、処理サービスの要求を少なくとも１つの通信デバイスに通信するように構成され、サービスを処理するための要求は、第１の通信リンクを介して少なくとも１つの通信デバイスに通信される。
18.クレーム 14 のシステムにおいて、サービスを処理するための要求は、少なくとも１つの通信デバイスの音声データまたは音声データをユーザに提示するための命令を含む。

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(2)訴訟の経緯
Google は、816 特許の全てのクレームについて IPR を申請した。Google は、Gilmore、Dhara、および Dodrill を考慮すれば、独立クレーム 1 は自明であると主張した。Gilmoreと Dodrill は共に、「アプリケーションサーバは、サービスを処理するための要求を少なくとも 1 つの通信デバイスに送信するように構成されている」こと、および「サービスを処理するための要求は、少なくとも１つの通信デバイスのユーザに音声表現を提示する命令を含む」を開示しており、審判部と当事者はそれぞれ、第 1 および第 2 の「処理サービスの要求」限定と呼んでいる。
Google は、サービスの限定を処理するための第１の要求にも言及している独立クレーム
14 は、Gilmore と Creamer の観点から自明であると主張した。Google は、クレーム 18 および 19 に関する主張で Dodrill を再導入した。これは、クレーム 14 に従属するだけでなく、処理サービス限定に関する第 2 の要求にも言及している。
つまり、Google は、クレーム 18 は Gilmore、Creamer、および Dodrill の観点から自明であり、クレーム 19 は Gilmore、Creamer、Dodrill、および Ladd の観点から自明であると主張した。

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2021 年 6 月 4 日、審判部は、クレーム 1～13 および 20～30 は、Gilmore と Dodrill を含む組み合わせに対して自明であると判断した。特に、審判部は、Gilmore と Dodrill の組み合わせが、サービスを処理する要求限定の両方を教示していると判断した。
審判部は、Gilmore と Creamer の観点からクレーム 14 が自明であることを Google が示さなかったと判断した。審判部は、Gilmore と Creamer がクレーム 14 の処理サービスの第１の要求限定を教示または示唆していないと判断した。独立クレーム 14 に関する立証の失敗と判断した審判部は、従属クレーム 15～17 について特許性がないことを Google が示すこともできなかったと判断した。
従属クレーム 18 および 19 について、Gilmore と Creamer はサービスを処理する第１の要求限定を教示していなかったため、審判部は、Google がクレーム 18 と 19 に特許性がないことを証明できなかったと判断した。
Google は以前、Hammond の米国特許第 9,264,483 号(483 特許)に対し IPR を申請した。816 特許と 483 特許は関連しており、同じ明細書を共有している。2021 年 4 月 12 日、
審判部は、Gilmore と Dodrill を含む先行技術の組み合わせに基づいて、483 特許の異議申し立てされた全てのクレームが自明であったと判断する最終的な書面による決定を発行した。
具体的には、審判部は、Gilmore と Dodrill が処理サービスの要求限定を教示または示唆していると判断した。これは、特に 483 特許のクレーム 18 にもある。Hammond は、483特許の争われたクレームを無効とする審判部の最終的な書面による決定に上訴せず、審判部は 2021 年 6 月 14 日に最終決定を下した。
Google は、816 特許のクレーム 14～19 は特許対象外ではないという審判部の決定に対し CAFC に上訴した。

３．CAFC での争点
争点：付帯禁反言が適用されるか否か

４．CAFC の判断

結論：クレームは実質的に同一であり付帯禁反言が適用される
Google は、483 特許のクレーム 18 は特許性がないという審判部の決定により、付帯禁4反言(collateral estoppel)に基づいて 816 特許のクレーム 18 も特許性がない、と主張した。
CAFC は Google の主張に同意した。
ここで、CAFC は、関連する 483 判決がこの事件に決定的な効力を持つかどうか検討した。付帯禁反言が IPR 手続きに適用されることは十分に確立されている2。
付帯禁反言を主張する当事者は以下の４つを示さなければならない3。
(1) 争点が最初のアクションで決定されたものと同じであること(2) 当該争点が実際に最初のアクションで訴訟されたこと(3) 当該争点の解決は、最初のアクションでの最終的な判断に不可欠であったこと、及び(4) 付帯禁反言が主張されている当事者には、最初のアクションで当該争点を訴訟する完全かつ公正な機会があったこと。
ここで、両当事者は、第１要件、つまり問題が同一であるかどうかについてのみ争っている。付帯禁反言が適用されるためには、特許クレームが同一である必要がないことは十分に確立されている。むしろ、付帯禁反言は、特許性の問題が同一であることを要求している。
したがって、特許クレームが「実質的に同じ発明を説明するためにわずかに異なる言語を使用している」場合でも、「未判決の特許クレームと判決済みの特許クレームとの違いが無効性の問題を実質的に変更しない」限り、付帯禁反言が適用される可能性がある。
特許クレーム間の相違が特許性の問題を実質的に変えるかどうかは、基礎となる事実に基づく法的結論である。Google は、816 特許のクレーム 18 と 483 特許のクレーム 18 は、付帯禁反言が適用される同一の特許性の問題を提示していると主張した。
両方のクレームには、通信デバイスが 1 つまたは複数のアプリケーションをリモートで実行できるようにする通信システムが記載されている。ここで、アプリケーションサーバは、サービスを処理するための要求を通信デバイスに伝達し、その要求には、ユーザに音声またはオーディオデータを提示する命令が含まれる。
クレーム間の唯一の違いは、アプリケーションサーバの数を説明する文言である。816 特許のクレーム 18 は、「第 1 のアプリケーションを実行するように構成された複数のアプリケーションサーバの第 1 のサーバ」と「(a)第 2 のアプリケーションを受信するように構成

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Papst Licensing GMBH & Co. KG v. Samsung Elecs. Am., Inc., 924 F.3d 1243, 1251

(Fed. Cir. 2019)3

In re Freeman, 30 F.3d 1459, 1465 (Fed. Cir. 1994).
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されている、または、 (b)第 2 のアプリケーションの実行を引き起こすように構成されている、複数のアプリケーションサーバの第 2 のサーバ」を要求している。
483 特許のクレーム 18 では、代わりに「1 つまたは複数のアプリケーションサーバ」と記載されており、「少なくとも 1 つのアプリケーションサーバ」が残りの機能を実行するように動作可能であることを要求している。
この控訴の目的上、この相違は特許性の問題を実質的に変えるものではない。審判部は、
816 特許のクレーム 18 の「複数のサーバ」の限定は自明であると判断し、「ソフトウェアアプリケーションを複数のサーバに配布することは当業者にはよく知られていた」と説明し、また当業者が「Gilmore のアプリケーション」のそれぞれを別々のサーバ (それぞれが独自の「アプリケーション」を実行する) でホストすることは自明であると説明した。
Hammond は、上訴においてこれらの事実認定に異議を唱えていない。したがって、この違いは、付帯禁反言の文脈における特許性分析にとって重要ではない 。
以上の理由により、CAFC は、816 特許のクレーム 18 と 483 特許のクレーム 18 は、付帯禁反言の目的から実質的に同一であると結論付けた。483 特許のクレーム 18 と 816 特許のクレーム 18 の特許性の問題は同一であり、付帯禁反言の他の要素には議論の余地がないため、付帯禁反言が適用され、816 特許のクレーム 18 は特許性がない。またクレーム 18の従属元となる独立クレーム 14 も同様に特許性がない。

５．結論
CAFC は、付帯禁反言を適用し、クレーム 18 は有効とした審判部の決定を取り消した。

６．コメント
IPR での禁反言は米国特許法第第 315 条(e)に以下の通り規定されており、後の庁手続き及び訴訟で同一理由について無効の主張を行うことができない。
米国特許法第第 315 条(e)(e) 禁反言(1) 庁における手続
第 318 条(a)に基づく最終決定書に帰着する，本章に基づく，特許クレームについての6

当事者系再審査の請願人又はその真の利益当事者若しくは請願人の利害関係人は，請願人が前記の当事者系再審査中に提起した又は合理的に見て提起することができたと思われる理由に基づいて，そのクレームに関し，庁における手続を請求又は維持することはできない。
(2) 民事訴訟その他の手続
第 318 条(a)に基づく最終決定書に帰着する，本章に基づく，特許クレームについての当事者系再審査の請願人又はその真の利益当事者若しくは請願人の利害関係人は，第28 巻第 1338 条に基づいてその全部又は一部が生じる民事訴訟又は 1930 年関税法第337 条に基づく国際貿易委員会における手続の何れにおいても，請願人が前記の当事者系再審査中に提起した又は合理的に見て提起することができたと思われる理由に基づいて，そのクレームが無効であると主張することはできない。
一方、付帯禁反言は異なる特許の審判部での確定した決定が、上述した(1)～(4)の条件を満たす限り、他の庁手続き及び訴訟手続きに効力が及ぶものである。特に紛争時には類似するクレーム内容を有する複数の特許の有効性が問題となることがあり、付帯禁反言の法理が適用された本事件は実務上参考となる。

判決日 2022 年 12 月 8 日
以上7