作成者：弁理士 一角 哲也

マキサカルシトール製造方法事件（特許権侵害行為差止請求事件）事件の表示

平成 28 年（受）第 1242 号

判決年月日：平成 29 年 3 月 24 日

担当部：最高裁判所 第二小法廷
判決

上告棄却

参照条文

特 70 条第 1 項、特 100 条第 1 項・第 2 項

キーワード

均等侵害、第 5 要件

１．事案の概要
本件は，角化症治療薬の有効成分であるマキサカルシトールを含む化合物の製造方法の特許（特許第 3310301 号）に係る特許権の共有者である被上告人が，上告人らの輸入販売等に係る医薬品の製造方法は，上記特許に係る特許請求の範囲に記載された構成と均等なものであり，その特許発明の技術的範囲に属すると主張して，上告人らに対し，当該医薬品の輸入販売等の差止め及びその廃棄を求めた事案である。
（補足）
本件は均等侵害の事件であり、第一審（平成 25 年（ワ）第 4040 号）、控訴審（平成 27年（ネ）第 10014 号（大合議事件））のいずれにおいても上告人らの均等侵害が認められ、上告人らはこれを不服として上告した。
２．上告の理由
上告人らは，本件では，平成１０年判決にいう，特許権侵害訴訟における相手方が製造等をする製品又は用いる方法が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するから，上記医薬品の製造方法は，上記特許請求の範囲に記載された構成と均等なものであるとはいえないと主張して，被上告人の請求を争った。
（補足）
上記平成１０年判決とは、最高裁平成 10 年 2 月 24 日第三小法廷判決＝ボールスプライン軸受事件最高裁判決のことであり、この判決で定立された均等論の 5 要件は下記の通りである。
①対象製品等との相違部分が特許発明の本質的部分ではないこと。
②相違部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏すること。
③相違部分を対象製品等におけるものと置き換えることが、対象製品等の製造等の時点において容易に想到できたこと。
④対象製品等が、特許発明の出願時における公知技術と同一、または公知技術から容易に推考できたものではないこと。
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⑤対象製品等が特許発明の出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないこと。
本件における争点は、均等論の 5 要件のうちの第 5 要件である。
３．本件発明（本件特許の請求項１３）と上告人らの製造方法との相違部分
本件特許の請求項１３は本書の末尾に示す通りである。
上告人らの製造方法を本件特許請求の範囲に記載された構成と比べると，目的化合物を製造するための出発物質等が，本件特許請求の範囲に記載された構成ではシス体のビタミンＤ構造のものであるのに対し，上告人らの製造方法ではトランス体のビタミンＤ構造のものである点において相違するが，その余の点については，上告人らの製造方法は，本件特許請求の範囲に記載された構成の各要件を充足する。
（本件発明における出発物質）（上告人らの製造方法における出発物質）

４．上告人らの主張
上告人らは，被上告人において，本件特許の特許出願時に，本件特許請求の範囲に記載された構成中の上告人らの製造方法と異なる上記の部分につき，上告人らの製造方法に係る構成を容易に想到することができたと主張している。
５．本件明細書の記載
本件特許の特許出願の願書に添付した明細書には，トランス体をシス体に転換する工程の記載など，出発物質等をトランス体のビタミンＤ構造のものとする発明が開示されているとみることができる記載はなく，本件明細書中に，上記発明の開示はされていない。
６．原審（知財高裁 大合議）の判断
特許請求の範囲に記載された構成と実質的に同一なものとして，出願時に当業者が容易に想到することのできる特許請求の範囲外の他の構成があり，したがって，出願人も出願時に当該他の構成を容易に想到することができたとしても，そのことのみを理由として，出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことが第５要件における「特段の事情」に当たるものということはできない。
・・・（中略）・・・

2/6もっとも，このような場合であっても，出願人が，出願時に，特許請求の範囲外の他の構成を，特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたものと客観的，外形的にみて認められるとき，例えば，出願人が明細書において当該他の構成による発明を記載しているとみることができるときや，出願人が出願当時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載しているときには，出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことは，第５要件における「特段の事情」に当たるものといえる。
なぜなら，上記のような場合には，特許権者の側において，特許請求の範囲を記載する際に，当該他の構成を特許請求の範囲から意識的に除外したもの，すなわち，当該他の構成が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したもの，又は外形的にそのように解されるような行動をとったものと理解することができ，そのような理解をする第三者の信頼は保護されるべきであるから，特許権者が後にこれに反して当該他の構成による対象製品等について均等の主張をすることは，禁反言の法理に照らして許されないからである。
７．最高裁の判断所論は，原審の上記判断は，前記１の特段の事情が認められる範囲を狭く解しすぎている旨をいうものである。
・・・（中略）・・・
もっとも，上記(1)の場合であっても，出願人が，特許出願時に，その特許に係る特許発明について，特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき，特許請求の範囲に記載された構成を対象製品等に係る構成と置き換えることができるものであることを明細書等に記載するなど，客観的，外形的にみて，対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには，明細書の開示を受ける第三者も，その表示に基づき，対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものとして理解するといえるから，当該出願人において，対象製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解されるような行動をとったものということができる。また，以上のようなときに上記特段の事情が存するものとすることは，発明の保護及び利用を図ることにより，発明を奨励し，もって産業の発達に寄与するという特許法の目的にかない，出願人と第三者の利害を適切に調整するものであって，相当なものというべきである。
したがって，出願人が，特許出願時に，特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき，対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず，これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において，客観的，外形的にみて，対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには，対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの3/6

特段の事情が存するというべきである。
そして，前記事実関係等に照らすと，被上告人が，本件特許の特許出願時に，本件特許請求の範囲に記載された構成中の上告人らの製造方法と異なる部分につき，客観的，外形的にみて，上告人らの製造方法に係る構成が本件特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて本件特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたという事情があるとはうかがわれない。
原審の判断は，これと同旨をいうものとして是認することができる。論旨は採用することができない。
８．コメント
本最高裁判決は、均等論における第 5 要件の「特段の事情」について、具体的な判断基準の１つを示した。
原審の大合議判決と本最高裁判決とを対比するに、本最高裁判決では、先の大合議判決が修正され、「出願人が出願当時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載しているとき」が「特段の事情」の例として記載されていない。
本最高裁判決にもあるように、一般的に、第三者は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものを、時間的制約を受けずに検討することができる。
一方、先願主義の下、早期の特許出願を出願人は迫られる。公表した論文等を出願前にくまなく精査しなければならない必要が出願人に生じた場合、出願人の負担は大きく、且つ特許出願の遅延につながる。また、意識的除外と扱われることを危惧して、発明者等は論文発表を避ける傾向になる可能性がある。
よって、大合議判決を修正した本最高裁判決は支持されるものである。

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（資料）
本件特許の請求項１３

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以上

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