第3当事者間のライセンス交渉の概要

標準必須特許に関する標準必須特許に関する英国高等法院判決
英国高等法院判決

Lenovoに対する書簡から始まった。なお、Lenovoが－InterDigital v. Lenovo－InterDigitalとの間で秘密保持契約（NDA）を締結した

弁護士のは2010年2月だった。

若竹InterDigital v. Lenovo

宏諭

弁護士

若竹 宏諭

ラ イ セ ン ス 交 渉 は、2008年 後 半 にInterDigitalの2011年6月にLenovoがメールにより協議を打ち切るまでの間、両社はInterDigitalからのクレームチャー
トの提出、タームシート作成、ミーティングを行っ

2023年3月16日、英国高等法院が、無線通信技術等に関する研究開発を行う米国企業InterDigitalと、PCた。2012年2月にやり取りが再開されたが、進展はなかった。

やタブレット機器を製造販売するLenovoとの間の標

2013年5月から6月にかけて、Lenovoが自社のスマー

準必須特許に関する事件について判決 を言い渡しトフォンを1年以内に米国市場に投入すると発表したた。本判決は、Huawei v. Unwired Planet英国最高裁ことを背景に、話合いが再開された。

1

2015年3月から2016年9月にかけて、両社は研究開発

判決 に続き、英国裁判所が言い渡した標準必須特許2に関する重要な判決と考えられる。判決文は大部であ協力に関する協議を行った。
2019年2月4日、InterDigitalは従前のオファーをするため、その一部を紹介する。

べて撤回したが、3G、4G、5G（及びWi-Fi、HEVC）を第1概要カバーする5年間のライセンス（一括払い）を提案した。

本件訴訟では、InterDigitalとLenovoとの間の、欧その後も、InterDigitalは、取引を促すために様々州電気通信標準化機構（ETSI）に対するFRAND宣言な料金や条件の組み合わせを試し、一括払い、ランニが行われたInterDigitalの3G、4G、5Gに係る標準必須

ングロイヤルティ、ハイブリッドのオファーを複数回特許に関し、Lenovoがライセンスを取得する条件が行った。

争われ、いかなる条件が公正、合理的、かつ非差別的であるかの判断が目的とされた。

第4主な争点

本件の担当裁判官であったMellor判事は、多くの論
第2当事者等InterDigitalは、2020年12月31日時点で、そのグループで無線通信技術及び映像技術に関する特許を約2万点についての検討を行ったが、主な争点は以下の2点であると整理されている。
①

InterDigitalの2020年1月の提案（5Gを含めた5G拡8000件保有していた。同社の特許ポートフォリオは、

張 オ フ ァ ー）がFRANDか ど う か、 ま た、 そ れ が3G、4G、5G技術を含む無線通信規格や、IEEE802.11FRANDでない場合、InterDigitalの特許ポートフォ（Wi-Fi）規格群、ビデオコーデック（HEVC）規格を含

リオをLenovoにライセンスするためのFRANDな条

むその他のワイヤレス規格に不可欠な、または不可欠に件がどのようなものか。

なる可能性のある特許で構成されている。InterDigital② 特許権侵害についてどのような救済措置が適切か。によれば、同社はその収益の多くを、携帯電話、タブ

Mellor判事は、①に関して、比較可能なライセン

レ ッ ト、 ノ ー ト パ ソ コ ン な ど の モ バ イ ル 機 器 等 のスによる検討、トップ・ダウンアプローチによるクInterDigitalの無線通信技術特許を組み込んだとされロスチェックの適否を検討し、②に関しては、本件る製品のライセンスから得ている。

訴訟前に行われた当事者間の交渉について、Inter

Lenovoグ ル ー プ は1984年 に 設 立 さ れ た 会 社 で あDigitalがwilling licensorであったかどうか、Lenovo

り、世界180の地域で事業を展開している。Lenovoにがwilling licenseeであったかどうか等を検討した。

は、PC、タブレット、スマートデバイス、Lenovoのモバイル事業を含むインテリジェント・デバイス・グ

第5ループと、サーバー、ストレージ、ネットワーキン

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グ、ソフトウェアを含むインフラストラクチャ・ソ（1）ライセンス料率

リューション・グループがある。

裁判所の判断①ライセンス料の算定について
本件では、比較可能なライセンス例に基づきライセンス料率が算定されており、いわゆるトッ

Oike Library

No.58 2023/1013この観点から、Mellor判事は、（a）制限期間（消プ・ダウンアプローチによるクロスチェックは行滅時効）の影響と、（b）その結果生じる過去に対すわれなかった。
当事者双方からは、比較対象とすべきライセンスる大幅な割引に注目し、ホールドアウトに由来す例が提出された。Lenovoは、Samsung、Apple、るか否かにかかわらず、willing licenseeが過去のHuawei（2016年 の 例 ）、Huawei（2107年 の 例 ）、すべてをカバーするライセンスの対価を支払うこLG、ZTE、Xiaomiのライセンス例を比較可能なとが実施者の遅延に対する解決策であると判示し有力ライセンス例（「Lenovo7」と称されている。）た9。

として主張した 3 。一方、InterDigitalは、20のラ

この点、各国では特許権侵害に係る損害賠償請求について6年間の消滅時効期間があるところ、イセンス例を主張した。
Mellor判事は、専門家の意見を踏まえて各ライ

本件では、Lenovoが当該期間以前に多くの製品センス例を検討した結果、InterDigitalが主張しを販売していたが、Mellor判事は、本件が損害賠た20例を比較対象として採用せず、Lenovo7が参償請求の問題ではなく、FRAND条件の決定に関考になるとし、なかでもLGとのライセンス例がする問題であるとして本件を区別した10 。Mellor

最も比較可能であるとして、これを基準にライセ

判事は、消滅時効の適用について、消滅時効期間ンス料率の算定を行った。Mellor判事は、その判による障害として、ライセンシーにできるだけ長断過程において、InterDigitalが、Apple等の大企く交渉を続けるインセンティブを与え、ライセンサー業とのライセンス契約において60～ 80％の大幅は期間内に訴訟を起こす負担を強いられる点を指摘な割引を行うホールドアウトを余儀なくされたこした一方 で、willing licensorとwilling licenseeのと、また、Lenovo7とのライセンス契約がInter間のFRAND条件の決定の場面には影響がないとDigitalのポートフォリオの真の価値をはるかに下判示した 11 。その理由として、willing licensorと回ることの証拠はないとしている 4 。

willing licenseeの 関 係 はETSIのIPRポ リ シ ー に

具体的なライセンス料率は、2007年～ 2011年、よって確立されたものであり、消滅時効期間制度2012年～ 2018年、2019年～ 2023年の各期間に分によって変更されるものではない趣旨の指摘等をけて、LGとLenovoについて、先進国市場と新興行っている12 。

国市場におけるそれぞれの製品の販売状況を踏まそして、Mellor判事は、結論として、消滅時効えた調整が行われた。結論としては、LGのライ期間にかかわらず、2007年から2023年までを損害センス例から若干引き下げた0.175ドル／台とい賠償の対象とし、Lenovoは、1億3870万ドルの一う金額を上記全期間に適用した 。

括支払いを命じられた13 。

5InterDigitalは、2021年8月の同社の提案がFRAND②willing licensor/willing licenseeであるとし、金額として3億3700万ドル（0.498ド

Mellor判事は、InterDigitalがホールドアウトのル／台）を主張し 、Lenovoは、2021年に8000万影響を主張していた大企業とのライセンス例に適用ドルの一時金を支払う提案を行い、0.16ドル／台されたとされるボリュームディスカウント（すなわを主張していた。Mellor判事の結論は、Lenovo

ち60％から80％の範囲）には、経済的その他の正当の主張にかなり近似しているといえる。

性がなく、むしろ、その主な効果は、小規模なライ6

なお、InterDigitalは、トップ・ダウンアプローセンシーに対する差別であったなどとし14 、Interチによるクロスチェックを主張していたものの、Digitalが一貫してFRANDレートを超えるライセン

Mellor判事はこれも認めなかった 。

ス料をLenovoに求めていたとしてunwiiling licensor

7（2）消滅時効期間とFRANDの関係であると結論づけた。

Mellor判事は、実施者が、標準必須特許侵害時

一方、Lenovoの交渉態度については、NDAの交点 に お い て、 後 の 裁 判 に お い て 決 定 さ れ る

渉に時間がかかりすぎていた、交渉の大幅な遅れをFRAND条件でライセンスを取得することの約束引き起こした、という点に関するInterDigitalの主は 、ホールドアウトの部分的な解決策に過ぎな張に肯定的な意見が示され、一部においてunwilling

いとした。そして、真の解決策は、ライセンシーな行為があったとしたものの 15 、交渉期間の大半にが合意に達するのを遅らせるインセンティブをなおいて、LenovoがInterDigitalのオファーを受け入くすことにあると考察した。

れず情報を求めたことは正当であり、willing licensee

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No.58 2023/10

として行動していたと評価した 16 。そして、最終的には、Lenovoは裁判所の判断を受け入れている。
第6コメントMellor判事は、判決文中において、Huawei v. Unwired
Planet英国最高裁判決とはじめとする過去の英国裁判

121314151617所の判決で示された考え方に多く言及、依拠した一方、制限期間にかかわらず、過去の長期間にわたる損18る）に自動的に挿入されることになる。これはFRANDではない」と判示している。
Id . at para.530
Id . at para.944
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拙稿「標準必須特許（SEP）とは？ 基本を分かりやすく解説！」
2022年11月27日契約ウォッチ（https://keiyaku-watch.jp/media/hourei/hyojyunhissu-tokkyo/）[2023] EWHC578（Pat）

害賠償請求を認めており、ライセンス料率について、過去分を含め同じ料率を適用した点が特徴的であるといえる。
また、差止請求については、実施者側が裁判所の判断したFRAND条件でのライセンスを受け入れる限り認められないのが本判決の帰結と考えられる。
このように、本件判決では、特許権者による差止請求を認めるよりも、ETSIのIPRポリシーの詳細な解釈を前提に損害賠償による解決を志向していると考えられ、また、結論として、Lenovoが主張したライセンス料率に近い判断がなされたことも踏まえると、実施権者側に有利な判断とみることができる。2020年以降、標準必須特許に関するドイツ裁判所の判決において、特許権者による差止請求が認められていたため、プロパテントの流れがあるとの見方が多勢であったと思われるが 17 、本件判決は、その流れとは異なるという見方ができると考えられる。
なお、2023年6月27日には、利息の問題、裁判費用の問題等について、追加の判決が言い渡されており、Lenovoが「overall winner」とされた 18 。
1234567891011[2023] EWHC539（Pat）[2020] UKSC37[2023] EWHC539（Pat）,at para.573
Id . at para.726
Id . at para.803～ 811
Id . at para.23
Id . at para.945
Id . at para.436
Id . at para.437
Id . at para.432
Id . at para.456. Mellor判事は、「私の見解では、willing licenseeは、FRAND条件の合意やFRANDロイヤルティの支払いの遅延から利益を得ようとはしない。私は、willing licenseeは過去の全てのユニットに関して支払いを行うと判断した。特に、willing licenseeが1つ以上の制限期間を利用してFRANDロイヤルティの支払いを回避しようとするとは考えない。willing licenseeは、「私はSEPライセンサーに支払うためにこれらの金銭を積み立てており、適切な料率が合意または設定され次第、すぐに支払う」と言うだろう。もしそうでなければ、FRAND条件の合意または設定を可能な限り遅らせる、すなわち、遅れれば遅れるほどライセンシーが支払わなければならない金額を少なくするという逆インセンティブが、プロセス（FRANDはプロセスであOike Library

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