進歩性を考える

特集《進歩性》

進歩性を考える
弁護士

髙部眞規子※
要約

進歩性は，審決取消訴訟における無効理由（拒絶理由）としても，特許権侵害訴訟における特許無効の抗弁としても，最も多く登場する特許要件である。特許により発明にインセンティブを与え，特許として保護するにふさわしい発明を適正に保護する必要がある。裁判所における進歩性の判断は，従前に比べ，丁寧になり，精緻になっていると評価されているが，判断の過程における引用発明の認定や，本件発明と引用発明との一致点と相違点の認定についても，さまざまな問題があるし，相違点の容易想到性に関しては，さらに大きな議論がある。筆者は裁判官として多くの事件を担当してきたが，進歩性の判断は，これからも，予測可能性のある判断が求められていくと解され，特許要件としての進歩性の意義を考慮した上で，判断過程をより丁寧に示していくことが必要である。

目次

5.終わりに1.はじめに
1.1

進歩性

1.2

知財高裁大合議判決

2.引用発明の認定をめぐって
2.1

1.はじめに
1.1

刊行物記載の発明

進歩性を有しない発明は特許を受けることができな（1） 主引用発明（2） 広い範囲の引用例の記載から認定できる引用発明（3） 上位概念化の可否（4） 複数の引用例からの認定
2.2

公然実施された発明

進歩性いところ（特許法 29 条 2 項），審決取消訴訟における無効理由（拒絶理由）としても，特許権侵害訴訟における特許無効の抗弁としても，最も多く登場する特許（1） 公然実施発明の意義要件が，進歩性である。特許庁の審決と知財高裁の判（2） 公然実施品からの発明の認定

決における判断が異なる事例も，少なくない。

3.一致点・相違点の認定
3.1

主引用発明と本件発明の対比

3.2

細分化された相違点の認定

3.3

一致点の上位概念化

4.相違点の容易想到性の判断
4.1

相違点の容易想到性の判断枠組み（1） 基準となる者（2） 判断枠組み
4.2

副引用発明又は周知技術との組合せ又は置換（1） 副引用発明又は周知技術の認定

進歩性に関しては，膨大な数の裁判例があるほか，多くの論稿があり，特許庁や裁判所の判断に対しても，さまざまな意見が述べられることがある。知財高裁設立前後には，進歩性ありとする審決を取り消す判決が増加し，進歩性の判断が厳しいといった批判がされていたが，その後，課題認識の重要性を改めて認識する変革が起こりつつあり（1），丁寧な進歩性の判断がされてきている（2），などと評価されている。後知恵に（2） 組合せ又は置換ならないよう，課題の把握に解決手段や解決結果を持（3） 容易想到性の判断ち込まないとして，進歩性なしとする審決を取り消す（4） 動機付け

判決が相次いだ後は，特許庁が進歩性をゆるやかに認（5） 阻害要因（6） 予測できない顕著な効果
4.3めるようになった。そのためか，近時の特許庁の査定設計事項※ 

前高松高等裁判所長官，元知的財産高等裁判所長

Vol. 75

No. 1－ 15 －パテント 2022

進歩性を考える率は極めて高く，査定系の審決取消訴訟が減少して易に発明をすることができたかどうかを判断する基礎いる。となるべきものであるから，当該刊行物の記載から抽厳しいか緩いかという問題ではなく，近年は，容易出し得る具体的な技術的思想でなければならない」と想到性の論理付けとして，綿密かつ具体的なものが求し，「引用例となる刊行物に化合物が一般式の形式でめられている。

記載され，当該一般式が膨大な数の選択肢を有する場
合には，特定の選択肢に係る技術的思想を積極的ある

1.2

知財高裁大合議判決

いは優先的に選択すべき事情がない限り，当該特定のそのような中にあって，知財高裁は，平成 30 年，選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することはでいわゆる大合議判決によって，進歩性に係る要件が認きず，これを引用発明と認定することはできない」旨められるかどうかは，特許請求の範囲に基づいて特許判示する（知財高判平成 30・4・13 判タ 1460 号 125

出願に係る発明（本願発明又は本件発明）を認定した頁〔ピリミジン誘導体事件〕）。

上で，特許法 29 条 1 項各号所定の引用発明とを対比

上記判決は，一般式が本件発明と同じ選択肢も含し，一致点及び相違点を認定し，相違点が存する場合

む，膨大な数の選択肢を有する化合物で，極めて広いには，当業者が，出願時（又は優先権主張日）の技術範囲の刊行物の記載について，特別の事情がない限水準に基づいて，当該相違点に対応する本願発明を容り，その記載から，本件発明と同じ選択肢に係る発明易に想到することができたかどうかを判断することをを抽出することはできないとしたものである。

判示し（知財高判平成 30・4・13 判タ 1460 号 125 頁（3） 上位概念化の可否〔ピリミジン誘導体事件〕），その判断枠組みは，多く

引用発明の技術内容は，引用文献の記載を基礎としの裁判例で前提とされ，特許庁の審査審判でも同様のて，客観的かつ具体的に認定・確定されるべきであっ枠組みで判断されている。て，引用文献に記載された技術内容を抽象化したり，もっとも，その判断過程については，引用発明の認一般化したり，上位概念化したりすることは，恣意的定，本件発明と引用発明の一致点及び相違点の認定のな判断を容れるおそれが生じるため，許されない（知仕方についても，さまざまな問題点があり得るし，最財高判平成 24・1・31 判時 2168 号 124 頁〔半導体装も重要な相違点の容易想到性の判断に関しては，さら置の製造方法事件〕）。そのような評価は，当該発明のに議論が多い。

容易想到性の有無を判断する最終過程において，総合

本稿では，進歩性の判断について，筆者が裁判官として多くの事件を担当した中で，留意すべきものと心的な価値判断をする際に，はじめて許容される余地があるというべきである。
同様に，証拠上認められる技術から上位概念化して掛けてきた点を中心に論じたい。

引用発明を認定したり，一連の技術の一面だけに着目

2.引用発明の認定をめぐって2.1

し，ひとまとまりの技術事項の一部を抽出したりする

刊行物記載の発明ことは，後知恵に陥る危険があり，相当でない（知財（1） 主引用発明

高判令和 2・3・19（令和元年（行ケ）第 10100 号）〔窒本件発明と対比すべき，特許法 29 条 1 項各号に該化物半導体積層体事件〕，知財高判平成 28・2・17（平当する発明は，「引用発明」（主引用発明）と呼ばれて成 27 年（行ケ）第 10077 号）〔水洗便器事件〕）。

いる。主引用発明については，本件発明と対比するのしたがって，ピンポイントの引用例の記載を上位概に適したものを認定する。本件発明と技術分野が関連念化して，より広い引用発明を認定することはできなし，当該技術分野における当業者が検討対象とする範い。引用発明の認定にあたって，安易な抽象化，上位囲内のものから選択されるのが通常である。

概念化は許されず，技術事項に対応した慎重な検討が（2）
 広い範囲の刊行物の記載から認定できる引求められる。
（4） 複数の引用例からの認定

用発明
ピリミジン誘導体事件大合議判決は，「特許法 29 条「刊行物に記載された発明」の認定に当たり，特定1 項 3 号の「刊行物に記載された発明」については，の刊行物の記載事項とこれとは別個独立の刊行物の記

当業者が，出願時の技術水準に基づいて本件発明を容載事項を組み合わせて認定することは，新規性の判断

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No. 1

進歩性を考えるに進歩性の判断を持ち込むことに等しく，新規性と進も，それだけで「公然実施発明」ということはできな歩性とを分けて判断する構造を採用している特許法のい。発明の内容を知ることができなければ，「公然実趣旨に反し，原則として許されない。

施発明」とはいえない。発明が数値限定発明やパラ

知財高判令和元・12・4（平成 30 年（行ケ）第 10175

メータ発明など，技術的思想が抽象化された発明にお号）〔アクセスポートおよびその識別方法事件〕は，いては，公然実施品からどのような技術的思想が利用

引用例 1 及び引用例 2 という，作成者も作成日も異な可能になったのか，認定することは容易ではない。

る 2 つの文献をセットにし，引用例 1 に記載された事（2） 公然実施品からの発明の認定

項が A であり，引用例 2 に記載された事項が B であ

公然実施発明は，刊行物特に特許明細書等に記載さるとして，引用発明を A ＋ B と認定し，本件発明とれた発明を認定する場合と異なり，ピンポイントの実の相違点を認定した審決の判断手法を否定したもので施品そのものであり，その構成を対比すべき本件発明ある。この場合，引用発明としてはあくまでも A との特許請求の範囲の記載に即して言語化して表現する認定すべきであり，B は，必要があれば相違点としてと，もともと実施品が有している具体的構成の技術的認定した上で，引用例 1 に記載された A という発明意義を拡大する可能性がある（3）。に接した当業者が，B という相違点を容易に想到できこのように，公然実施発明の認定に際しては，実施るか否かという判断をすべきものと解される。このこ品が有する具体的な技術を言語化し，本件発明に即しとは，A ＋ B という発明と引用例 1 に記載された Aて抽象的に表現する過程において，後知恵が入りこんという発明との関係は，新規性の問題ではなく，進歩だ不当な拡大がされる可能性があり得る。例えば，東性の問題と解するべきであることからも，裏付けられ

京地判平成 27・10・29 判時 2295 号 112 頁〔ノンアルよう。

コールビール事件〕は，「エキス分の総量が 0.5 重量％以上 2.0 重量％以下であるノンアルコールのビールテ

2.2

公然実施された発明

イスト飲料であって，／pH が 3.0 以上 4.5 以下であ

（1） 公然実施発明の意義

り，／糖質の含量が 0.5g／100 ㎖以下である，／前記

特許法 29 条 1 項 2 号は，「公然実施された発明」に飲料」とする本件発明と対比すべき公然実施品についついては，特許を受けることができない旨規定する。て，「別紙の各分析項目の成分量ないし特性を備えたそれが物の発明であれば，当該発明の実施品が，譲渡ノンアルコールのビールテイスト飲料であり，エキスされたり使用されたりして不特定又は多数の人に当該分の総量は 0.39 重量％，pH の値は 3.78，糖質はゼロ発明の内容が知られ得ること等を意味する。

（栄養表示基準に基づき 100 ㎖当たり 0.5g 未満）」と特許制度は，新たな技術思想の社会への公開の代償認定し，エキス分，pH 値及び糖質の 3 つの関係を検として，これについて独占権を付与するものであるか討することなく本件発明とはエキス分の総量のみが相ら，既に社会的に知られ，利用可能となっている技術違点であるとして，上記公然実施発明から容易に想到的手段に対して独占権を付与する必要はなく，また，できたものと判断した。

そのような技術的手段に対して独占権を付与すること

この点について，公然実施発明を認定するには，当は自由な技術の発展をかえって妨げることになりかね業者にとって，①その技術的思想の内容を認識するこないものであるとの趣旨といわれる。とができ（認識可能性），②その認識できた技術的思

当該発明が物の発明である場合，例えば機械に係る想を再現できること（再現可能性）が必要であるとの発明など，実施品と技術的思想がほぼ一体となってい指摘（4）には，傾聴すべきものがある。この見解によれる場合に，発明の実施品が市場において販売されていば，当業者が現実に認識し得なかった技術的思想は利るときには，守秘義務を負うなど特段の事情のない限用可能になっていたと評価することは困難であり，後り，リバースエンジニアリングなど当該実施品を分析

知恵を戒めるためにも，①の認識可能性は，あくまでしてその構成ないし組成を知り得るのが通常であり，当業者が認識可能であった範囲で行われるべきであそのような場合には，実施品の譲渡又は使用によっり，上位概念化は許容されるべきではないとする。まて，その技術的思想が公衆に利用可能になったというた，完全に公衆に利用可能になったといえる技術的思ことができよう。しかし，実施品が販売されていて想を出発点に容易想到性を論理付けることができて初Vol. 75

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進歩性を考える

めて特許性を否定することが正当化されるとして，②

2・6・11（令和元年（行ケ）第 10077 号）〔平底幅広の再現可能性については，公然実施品から認識できる浚渫用グラブバケット事件〕）。
同様に，複数の相違点に係る構成が，完全に独立し公然実施発明を第三者が再現できることが必要であるたものではなく，相互に密接に関係したものである場とする。
このような考え方は，公然実施発明に基づいて本件合，これを別個の文献にそれぞれが記載されているこ発明の容易想到性を論理付けるには，実施品から出願とから，それぞれ容易に想到できるという判断をした時における技術常識を前提に後知恵なく認識することのでは，発明の構成を的確にとらえたことにはならなができる技術的思想を基礎とする必要があるとするもい（知財高判平成 30・9・4（平成 29 年（行ケ）第（5）ので，示唆に富むものである 。このように考えれば，10201 号）〔美容器事件〕）。

例えば，特定のパラメータの選択自体にポイントがあ訂正によって新たな発明特定事項が加わった場合なる発明について，後知恵が入りこむ可能性を排除する

ど，新たな別個の相違点が認定されることがあるが，ことが可能である。

上記の観点を忘れてはならない。

3.一致点・相違点の認定
3.1

3.3

主引用発明と本件発明の対比

一致点の上位概念化

さらに，一致点を上位概念によって認定する場合

本件発明の認定，引用発明の認定が行われると，続は，相違点の認定をより具体的に正しく認定しなけれいて両者の対比を行う。本件発明と引用発明とを対比ば，容易想到性の判断を誤る可能性がある。一致点・して，一致点と相違点を認定する。それぞれの発明に相違点の認定にあたっても，安易な上位概念化を避け記載された表現が異なったとしても，同様の技術的意るべきである。

義を有することはよくあることであり，その対比のため，引用発明のいかなる構成が本件発明のいかなる発4.相違点の容易想到性の判断

明特定事項に相当するかの説明を加えた上で，一致点

4.1

相違点の容易想到性の判断枠組みと相違点を認定すべきことになる。

（1） 基準となる者
進歩性の判断は，出願時を判断の基準時とし，その3.2細分化された相違点の認定

発明の属する技術の分野における通常の知識を有する相違点を細分化して認定すると，相違点の一つは副者（当業者）を基準とする。

引用例に記載があり，別の相違点は周知技術であるな（2） 判断枠組み

どとして，進歩性欠如が認定しやすくなるのに対し，

1） まず，本件発明と引用発明との相違点に係る本相違点を全体で認定すると，その相違点に係る構成が件発明の構成が，別の引用例（副引用例）に記載され全て記載されている副引用例が見つからないといったているとき又は周知技術であるときは，そのような構結果になりかねない。技術的にまとまりのある構成が成の組合せ又は置換が容易か否かを判断する。その判複数認識できるときは，便宜的に複数の相違点として断の際には，引用例の内容中の示唆，技術分野の関連認定するのが普通であるが，構成要件が互いに関連し性，課題や作用・機能の共通性等の観点から動機付けているものであるときは，各構成要件の比較検討に当の有無を検討し，他方，構成の組合せ又は置換を阻害たっても構成要件相互の関係を考慮すべきである（知する要因があるか否かを検討する。その結果，構成の財高判平成 18・3・13（平成 17 年（行ケ）第 10596 号）

組合せ又は置換が容易でない場合や，それが容易で〔データ転送システム事件〕）。そして，相違点は発明あっても予測できない顕著な効果がある場合には，進の技術的課題の解決の観点から，まとまりのある構成歩性が肯定される。

を単位として認定するのが相当であり，かかる観点を

2） 他方，本件発明と引用発明との相違点に係る本考慮することなく，相違点をことさらに細かく分けて件発明の構成が記載されている証拠がない場合におい認定し，各相違点の容易想到性を個々に判断することても，公知材料の中からの最適材料の選択・数値範囲は，適切でない（知財高判平成 30・5・14（平成 29の最適化好適化・均等物による置換・技術の具体的適年（行ケ）第 10087 号）〔建築板事件〕，知財高判令和用に伴う設計変更等，相違点に係る構成が設計事項でパテント 2022－ 18 －Vol. 75

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進歩性を考える

10・3（平成 28 年（行ケ）10265 号）〔盗難防止タグあると認められるときは，進歩性が否定される。
3） 引用発明に基づいて相違点に係る本件発明の構事件〕，知財高判平成 29・3・21 判時 2363 号 62 頁〔摩成が容易に想到できたか否かを判断するにあたって，擦熱変色性筆記具事件〕，知財高判令和元・10・2（平相違点は，当該発明が目的とした課題を解決するため

成 30 年（行ケ）第 10108 号）〔重金属類を含む廃棄物のものであるから，容易想到性の有無を客観的に判断の処理装置事件〕）。組み合わせるべき副引用発明又はするためには，当該発明の特徴点を的確に把握するこ周知技術に，相違点に係る構成が記載されている必要と，すなわち，当該発明が目的とする課題を的確に把がある。

握することが必要不可欠である。そして，容易想到性（3） 容易想到性の判断の判断の過程においては，事後分析的かつ非論理的思

相違点の容易想到性に関しては，数多くの裁判例が考（いわゆる後知恵）は排除されなければならないあり，知財高裁設立前後には，裁判所による進歩性判が，そのためには，当該発明が目的とする「課題」の断が厳格すぎるとの批判が各界各層から寄せられた把握に当たって，その中に無意識的に「解決手段」なり，その後緩すぎるとの批判があったりと，進歩性判

いし「解決結果」の要素が入り込むことがないよう留断の法的ルールの明確性の向上が求められるように意することが必要となる（知財高判平成 21・1・28 判なった。

時 2043 号 117 頁〔回路用接続部材事件〕）。課題・解

知財高判平成 30・4・13 判タ 1460 号 125 頁〔ピリ

決手段の把握の重要性と後知恵防止の判断手法は，ミジン誘導体事件〕の示した一般論は，多くの裁判例ヨーロッパ特許庁の「課題・解決アプローチ」との類が最大公約数的に，これを前提にして判断している。

（6）

すなわち，同判決は，主引用発明に副引用発明を適用

似性が指摘されている 。

することにより本件発明を容易に発明をすることがで
4.2 副引用発明又は周知技術との組合せ又は置換きたかどうかを判断する場合には，①主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆，技術分野の関連性，課題（1） 副引用発明又は周知技術の認定や作用・機能の共通性等を総合的に考慮して，主引用副引用発明についても，上位概念化・一般化して認発明に副引用発明を適用して本件発明に至る動機付け定することは，常に誤りとはいえないが，これが許さがあるかどうかを判断するとともに，②適用を阻害すれるのは，本件発明との対比における特徴的部分に相る要因の有無，予測できない顕著な効果の有無等を併違がないような場合に限られよう。そうでなければ，せ考慮して判断することとなる旨判示した。そして，本来，正しく認定した当該副引用発明だけでは本件発特許無効審判の審決に対する取消訴訟においては，上明に想到できない場合にも，容易に想到できるという記①については，特許の無効を主張する者（特許拒絶判断になりかねない（東京高判平成 16・11・8（平成査定不服審判の審決に対する取消訴訟及び特許異議の15 年（行ケ）第 498 号）〔3 － 5 族化合物半導体結晶申立てに係る取消決定に対する取消訴訟においては，事件〕）。

特許庁長官）に，上記②については，特許権者（又はまた，引用発明に組み合わせるべき又は置換すべき特許出願人）に，主張立証責任がある。

周知技術も，証拠に基づいて認定すべきであり，上なお，相違点の容易想到性については，主引用例に位概念化すべきでない。証拠上認められる技術から上係る構成に副引用例又は周知技術を適用することによ位概念化して周知技術を認定すると，後知恵に陥る危り容易に本件発明に至ることができるかを検討するの険があるからである（知財高判平成 29・6・15（平成が通常であるが，主引用発明に係る構成から二段階を28 年（行ケ）第 10214 号）〔駐車ブレーキ事件〕，知経て相違点に係る本件発明の構成を想到するといった

財高判平成 29・7・4 判時 2360 号 80 頁〔給与計算方論理付けは，いわゆる「容易の容易」に当たり，この法事件〕）。

ような二段の容易については，容易想到性を認めるこ（2） 組合せ又は置換とは困難であり，格別な努力を要するものといえ，当主引用発明に副引用発明を組み合わせた場合に，相業者にとって容易であったということはできない。す違点に係る本件発明の構成に至らなければ，容易になわち，主引用発明と副引用発明を組み合わせること「想到」できたものとはいえない（知財高判平成 29・を想到し得たとしても，両発明を組み合わせた上で，Vol. 75

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進歩性を考える

さらに本件発明に至るためにさらにもう 1 段の周知技合や，目的を達することを阻害する欠点がある場合術等を組み合わせるといった判断手法は，いわゆる容も，阻害要因がある（知財高判令和 3・6・24（令和 2

易の容易として，許されない（知財高裁平成 28・8・年（行ケ）第 10115 号）〔美容器事件〕，知財高判令和10（平成 27 年（行ケ）10149 号）〔平底幅広浚渫用グ

2・8・27（令和元年（行ケ）第 10139 号）〔メタルマラブバケット事件〕，知財高判平成 28・3・30（平成スク及びその製造方法事件〕）。

27 年（行ケ）10094 号）〔ロータリ作業機のシールド

他方，引用発明に周知技術を適用しても，課題解決カバー事件〕，知財高判平成 29・3・21（平成 28 年（行のための作用・機能が何ら阻害されるものではない場ケ）10186 号）〔摩擦熱変色性筆記具事件〕，知財高判

合は，阻害要因があるということはできない（知財高平成 26・11・26（平成 26 年（行ケ）第 10079 号）〔窒判平成 31・2・6（平成 30 年（行ケ）第 10031 号）〔携化ガリウム系発光素子事件〕，知財高判平成 22・5・

帯用グリップ事件〕）。
阻害要因を基礎付ける事実については，特許権者

12 判時 2095 号 108 頁〔光照射処理装置事件〕）。

（又は出願人）の側で主張立証すべきである。

（4） 動機付け（6） 予測できない顕著な効果

主引用発明に副引用発明を適用して本願発明に至る動機付けがあるかどうかを判断する際には，主引用発請求項に係る発明の有する作用効果が顕著なもので明又は副引用発明の内容中の示唆，技術分野の関連ある場合，進歩性を肯定する要素となる。なお，顕著性，課題や作用・機能の共通性等を総合的に考慮するな効果の有無は，出願当時の技術水準を前提に判断さ（知財高判平成 30・4・13 判タ 1460 号 125 頁〔ピリミれる。
理論上は，複数の引用発明の組合せ自体は容易でジン誘導体事件〕）。
当業者は，引用発明と正反対の技術思想を有する副あっても，組み合わされた結果生ずる作用効果が一般

引用発明や周知技術を適用することは考え難く，その的に当該組合せから予想される作用効果を大きく上回ような適用をする動機付けはないとされることが多かるものである場合には，顕著な作用効果を有するもの

ろう（知財高判平成 30・3・26（平成 29 年（行ケ）第として，本件発明の進歩性が肯定されることがあり得10085 号）〔電力変換装置事件〕）。

るが，実際の事案において，顕著な作用効果を理由に動機付けの重要性を指摘した裁判例として，知財高進歩性を肯定した裁判例は稀である。

判平成 18・6・29 判タ 1229 号 306 頁〔紙葉類識別装

予測できない顕著な効果の位置付けについては，①置事件〕，知財高判平成 21・1・28 判時 2043 号 117 頁

相違点に至る構成が容易に想到できるとしても，当該〔回路用接続部材事件〕等がある。

発明の効果が当業者が予測し得ない顕著なものである（5） 阻害要因

場合には，進歩性を認めるという独立要件説と，②進本件発明に至る複数の引用発明の組合せに関し，こ歩性の判断では，「予測できない顕著な効果」も含め，のような組合せを阻害する要因（組合せの動機付けを全判断要素が総合的に考慮されるなどとする総合考慮否定する要因）が存在する場合には，上記阻害要因の説（二次的考慮説，間接事実説，評価障害事実説）の存在は，進歩性を肯定する要素となる。例えば，主引見解の対立がある（7）。

用発明に副引用発明又は周知技術を組み合わせるに際予測できない顕著な効果として認められるためにして，副引用発明が本件発明の目指す作用効果と両立は，当該効果が明細書に記載されているか，あるいしない構成を備えている場合や，適用しようとする周は，当業者が，明細書の記載に当業者が技術常識を当知技術の有する問題が，引用発明がその解決を課題とてはめれば読み取ることができるものであることが必し課題解決手段の採用によって解決しようとした問題要であるとする見解（知財高判平成 28・3・30（平成にほかならないために，主引用発明に周知技術を適用

27 年（行ケ）第 10054 号〔モメタゾンフロエート事すれば，引用発明の課題を解決することができなくな件〕）と，明細書に当業者において発明の効果を認識ることが明らかである場合には，阻害要因がある（知できる程度の記載又はこれを推論できる記載がある場

財高判平成 27・12・17（平成 27 年（行ケ）第 10018

合には，記載の範囲を超えない限り，出願の後に補充号）〔マルチデバイスに対応したシステム事件〕）。ました実験結果等を参酌することも許されるとする見解

た，適用により引用発明の作用効果に支障が生じる場（知財高判平成 22・7・15 判時 2088 号 124 頁〔日焼けパテント 2022－ 20 －Vol. 75

No. 1

進歩性を考えるし，事業が円滑に進まない。したがって，進歩性の判

止め剤組成物事件〕）がある。
最三小判令和元・8・27 裁判集民事 262 号 51 頁〔ア断は，これからも，予測可能性のある判断が求められレルギー性眼疾患眼科用処方物事件〕は，化合物の医ていくと解される。そのためには，特許要件としての薬用途に係る特許発明については，その効果が，その進歩性の意義を考慮した上で，判断過程をより丁寧に進歩性の有無の判断基準時当時，当該特許発明の構成示していくことが必要である。今後の裁判例に注目しが奏するものとして当業者が予測することができなていきたい。

かったものか否か，当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点から検討すべきであると判示した 。
4.3（注）（1）塚原朋一「同一技術分野論は終焉を迎えるか」特許研究 51

（8）

号2頁
（2）清水節「ここ 10 年の進歩性の判断について」判タ 1413 号

設計事項

公知発明から最適材料の選択や設計変更を行うこと

11 頁（3）黒川恵「公然実施をされた発明に基づく進歩性判断」ジュは，通常は当業者にとって容易なことであるため，本件発明がこれらに該当することは，進歩性を否定する要素となる。また，組み合わせた複数の公知発明が機能的又は作用的に関連しておらず，単なる複数の発明

リ 1509 号 40 頁
（4）前田健「公然実施に基づく新規性・進歩性判断」AIPPI61
巻 11 号 12 頁，中山信弘『特許法〔第 4 版〕』130 頁（5）もっとも，前田・前注 4 は，公然実施発明の認定について，進歩性の判断においては本文記載のように述べつつ，新規性の寄せ集めにすぎない場合にも，進歩性を否定するこの判断においては，必ずしも同一の認定である必要がないかとになる。のような記述をしている。筆者としては，新規性に係る特許法 29 条 1 項 2 号の規定がそのまま進歩性の判断に係る同条

もっとも，相違点について記載された証拠がないだ

2 項に引用されており，公然実施された「発明」として技術けに，設計事項として進歩性を否定する場合には，こ的思想の創作でなければならないことから，新規性を判断すれを慎重に検討すべきである。

る場合に，上記のような公然実施発明の認定とは異なる認定

当業者にとって当然の創作能力の発揮である場合をすることには，違和感を持たざるを得ない。同一の公然実は，設計事項として，進歩性が否定される。例えば，施発明に基づく新規性欠如，予備的に進歩性欠如が主張され操作部材について，本件発明では，操作部材の直径やる場合も少なくない。本稿は，進歩性についての論考を求められたものであり，新規性の判断については，後日の研究対軸方向長さの数値が規定されているが，引用発明にはその寸法が明記されていない場合において，当業者において，指や手の無理のない姿勢で操作することがで象としたい。
（6）大野聖二「進歩性の判断基準」『特許判例百選〔第 4 版〕』
34 頁

きるようにそれが適した寸法にすることは，当業者で（7）本文①の独立要件説として，山下和明「審決（決定）取消あれば当然に考慮することであり，その数値範囲は，事由」竹田稔ほか編『特許審決取消訴訟の実務と法理』146頁，玉井克哉「判批」自治研究 94 巻 6 号 136 頁，岡田吉美

人の指先の可動域及び親指の幅から通常想定される範「新規性・進歩性，記載要件について（下）」特許研究 42 号

囲を規定した設計事項にすぎない（知財高判平成 29・21 頁，②の総合考慮説として，田村善之「『進歩性』（非容3・14（平成 28 年（ネ）第 10100 号）〔魚釣用電動リー

易推考性）要件の意義：顕著な効果の取扱い」パテント 69ル事件〕）。また，引用発明の記載をもとに，好適なも

巻 5 号 1 頁，前田健「進歩性判断における『効果』の意義」のを選択し，相違点に係るものとすることは，適宜選

L&T82 号 33 頁，加藤志麻子「化学分野の発明における進歩性の考え方」パテント 61 巻 10 号 86 頁，篠原勝美「わが国択し得る設計的事項にすぎない（知財高判平成 28・の進歩性の審理判断に関する若干の考察」知財管理 70 巻 6

9・21（平成 27 年（行ケ）第 10244 号）〔離型フィルム事件〕）。

号 743 頁がある。
（8）同判決の担当調査官は，同判決が独立要件説からも総合考慮説からも説明可能であると述べる（大寄麻代「判例解説」
L&T87 号 106 頁）。

5.終わりに進歩性の判断は，厳しすぎると，保護すべき発明が（原稿受領 2021.9.27）

保護できないし，逆に甘すぎると，余計な権利が乱立Vol. 75

No. 1－ 21 －

パテント 2022