特 判決年月日
許権 事 件 番 号

令和５年５月２６日 担
当令和４年(ネ)第１００４６号 部

知財高裁特別部

サーバとネットワークを介して接続された複数の端末装置を備えるシステムの発明について、日本国外に存在するサーバと日本国内に存在するユーザ端末からなるシステムを新たに作り出す行為が、上記発明の実施行為として、特許法２条３項 １号所定の「生産」に該当するとされた事例（事件類型）特許権侵害差止等（結論）原判決一部変更、一部控訴棄却（関連条文）特許法２条３項１号（関連する権利番号等）特許第６５２６３０４号
判
１決要旨

事案の概要
本件は、発明の名称を「コメント配信システム」とする特許第６５２６３０４号の特許（本件特許）の特許権（本件特許権）を有する控訴人が、米国法人である被控訴人 Ｙ１が運営するインターネット上のコメント付き動画配信サービス（被告 各サービス）に係る各システム（被告各システム） は、本件特許に係る発明の技術的範囲に属するものであり、被控訴人Ｙ１ が米国に存在する 被告各サービスの用に供するサーバ（被告各サーバ）から日本国内に 存在するユーザ端末に 被告各サービスに係る ファイル（被告各ファイル）を配信する行為が、被告各システムの「生産」（特許法２条３項１号）に該当し、本件特許権を侵害する旨主張し、また、 被控訴人Ｙ２ は被控訴人Ｙ１ と実質的に一体のものとして上記行為を行っている旨主張して、被控訴人らに対し、 特許法１００条１項及び２項に基づき、被告各ファイルの 日本国内に存在するユーザ端末への配信の差止め、被告各サーバ用プログラムの抹消及び被告各サーバの除却を求めるとともに 、特許権侵害の共同不法行為に基づく損害賠償請求の一部として １０００万円 及び遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
原審は、被告各システムは、本件 特許に係る発明の全ての構成要件を充足し、その技術的範囲に属するが、属地主義の原則から、 特許法２条３項１号の「生産」に該当するためには、特許発明の全ての構成要件を満たす物が、 日本国内において新たに作り出されることが必要であると解すべきであるところ、被告各シス テムの構成要素である被告各サーバは、いずれも米国内に存在し、 日本国内に存在するユーザ端末のみでは、本件特許に係る発明の全ての構成要件を充足しないから、被控訴人らが被告各システムを 日本国内で「生産」したものとは認められず、 また、被控訴人Ｙ２が被告各サービスに関する業務を行っていたとは認められない として、被控訴人らによる本件特許権の侵害の事実を認めることはできないと判断し、控訴人の請求をいずれも棄却した。
控訴人は、原判決を不服として、本件控訴を提起し、当審において、損害賠償請求 に関する部分について１０億円 及び遅延損害金を請求する旨の訴えの変更をし、請求を拡張した。
本件の主な争点は、被告各システムが新たに作り出されるに当たって 被控訴人Ｙ１がした行為が、 本件特許の特許請求の範囲の請求項１及び２に係る発明（本件各発明）の実施行為としての 「生産」（特許法２条３項１号）に該当 し、本件特許権を侵害するものといえるかである。
本件では、上記争点に関連し、サーバが日本国外に存在するシステムの発明の 実施行為としての「生産」について、令和３年の特許法改正によって新たに導入された 証拠収集手続である 第三者意見募集（特許 法１０５条の２の１１）が 初めて実施され、多数の意見書が証拠として提出された。
２

本判決の概要⑴

本判決は、①被控訴人Ｙ１に対する請求について、被控訴人Ｙ１による本件特許権の侵害を認め、被控訴人Ｙ１ が被告サービス１において、被控訴人Ｙ１のサーバから日本国内に存在するユーザ端末（以下「国内のユーザ端末」という。） に対し、ユーザ端末の表示装置 において動画上に表示されるコメントが 特定の表示態様となるように動画ファイル及びコメントファイルを 配信することの差止めを命ずるとともに 、不法行為に基づく損害賠償として合計１１０１万５５１７ 円及び遅延損害金 の支払を命ずる限度で一部認容し 、その余の請求を棄却し、②被控訴人Ｙ２に対する請求については全部棄却すべきものとした。

⑵

本判決は、 被告各サービスに おける被控訴人Ｙ１の行為が本件各発明の実施行為としての「生産」（特許法２条３項１号） に該当し、上記行為は本件特許 権を侵害すると判断した。
このうち、 被告サービス１のＦＬＡＳＨ版における 被控訴人Ｙ１の行為が本件発明１の実施行為としての「生産」に該当するか否かの判断の概要は、次のとおりである。
なお、本判決は、本件発明１に関するその他の被告各サービスに おけるシステムの「生産」及び本件発明２に関する 被告各サービスに おけるシステムの「生産」についても同旨の判断をした。
アネットワーク型システムの「生産」の意義
本件発明１は、サーバとネットワークを介して接続された複数の端末装置を備えるコメント配信システムの発明であり、発明の種類は、物の発明であるところ、その実施行為としての物の「生産」（特許法２条３項１号）とは、発明の技術的範囲に属する物を新たに作り出す行為をいうものと解される。
そして、本件発明１のように、インターネット等のネットワークを介して、サーバと端末が接続され、全体としてまとまった機能を発揮するシステム（ネットワー
ク型システム）の発明における「生産」とは、単独では当該発明の全ての構成要件を充足しない複数の要素が、ネットワークを介して接続することによって互いに有機的な関係を持ち、全体として当該発明の全ての構成要件を充足する機能を有するようになることによって、当該システムを新たに作り出す行為をいうものと解される。
イ

被告サービス１に係るシステム（被告システム１）を「新たに作り出す行為」
被告サービス１のＦＬＡＳＨ版にお いては、ユーザが、国内のユーザ端末のブラウザにおいて、所望の動画を表示させるための被告サービス１のウェブページ を指定すると、 被控訴人Ｙ１のウェブサーバが上記ウェブページのＨＴＭＬファイル及びＳＷＦファイルをユーザ端末に送信し、ユーザ端末が 受信した、 これらのファイルはブラウザのキャッシュに保存 され、その後、ユーザが、ユーザ端末において、ブラウザ上に表示されたウェブページにおける当該動画の再生ボタンを押すと、上記ＳＷＦファイルに格納された命令に従い、ブラウザが、 被控訴人Ｙ１の動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバに対しリクエストを行い、上記リクエストに応じて、上記各サーバが、それぞれ動画ファイル及びコメントファイルをユーザ端末に送信し、ユーザ端末が、上記各ファイルを受信するこ とにより、ブラウザにおいて動画上にコメントをオーバーレイ表示させる ことが可能となる。このように、ユーザ端末が上記各 ファイルを受信した時点において、 被控訴人Ｙ１ の上記各サーバとユーザ端末はインターネットを利用したネットワークを介して接続されており、ユーザ端末のブラウザにおいて動画上にコメントをオーバ ーレイ表示させることが可能となるから、ユーザ端末が上記各ファイルを受信した時点で、本件発明１の全ての構成要件を充足する機能を備えた被告システム１が新たに作り出されたものということができる（以下、被告システム１を新たに作り出す上記行為を「本件生産１の１」という。）。

ウ

被告システム １を「新たに作り出す行為 」（本件生産１の１）の特許法２条３項
1 号所定の「生産」該当性
特許権についての属地主義の原則とは、各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味するものであるところ、我が国の特許法においても、上記原則が妥当するものと解される。
本件生産１の１において、各 ファイルが米国に存在するサーバから 国内のユーザ端末へ送信され、ユーザ端末がこれらを受信することは、米国と我が国にまたがって行われるものであり、ま た、新たに作り出される被告システム１は、米国と我が国にわたって存在するものである。そこで、属地主義の原則から、本件生産１の１が、我が国の 特許法２条３項１号の「生産」に該当するか否かが問題となる。
ネットワーク型システムにおいて、サーバが 日本国外（国外） に設置されることは、現在、一般的に行われており、また、サーバがどの国に存在するかは、 ネットワーク型システムの利用に当たって障害とならないこと からすれば、被疑侵害物件であるネットワーク型システムを構成するサーバが国外に存在していたとしても、当該システムを構成する端末が 日本国内（国内）に存在すれば、これを用いて当該システムを 国内で利用することは可能であり、その利用は、特許権者が当該発明を国内で実施して得ることができる経済的利益に影響を及ぼし得るものである。
そうすると、ネットワーク型システムの発明について、属地主義の原則を厳格に解釈し、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在することを理由に、一律に我が国の特許法２条３項の「実施」に該当しないと解することは、サーバを国外に設置さえすれば特許を容易に回避し得ることとなり、当該システムの発明に係る特許権について十分な保護を図ることができないこととなって、妥当ではない。
他方で、当該システムを構成する要素の一部である端末が国内に存在することを理由に、一律に特許法２条３項の「実施」に該当すると解することは、当該特許権の過剰な保護となり、経済活動に支障を生じる事態となり得るものであって、これも妥当ではない。
これらを踏まえると、 ネットワーク型システムの発明に係る特許権を適切に保護する観点から、ネットワーク型システムを新たに作り出す行為が、特許法２条３項１号の「生産」に該当するか否か については、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、当該行為の具体的態様、当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮し、 当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、 特許法２条３項１号の「生産」に該当すると解するのが相当である。
これを本件生産１の１についてみると、本件生産１の１の具体的態様は、米国に存在する サーバから国内のユーザ端末に各ファイルが送信され、国内のユーザ端末がこれらを受信することによって行われるものであって、 当該 送信及び受信（送受信） は一体として行われ、国内のユーザ端末が各ファイルを受信することによって被告システム１が完成することからすれば、上記 送受信は国内で行われたものと観念することができる。
次に、被告システム１は、米国に存在する 被控訴人Ｙ１ のサーバと国内に存在するユーザ端末とから構成されるものであるところ、国内に存在す る上記ユーザ端末は、本件発明１の主要な機能である動画上に表示さ れるコメント同士が重ならない位置に表示されるようにするために必要とされる構成要件１Ｆの判定部の機能と構成要件１Ｇの表示位置制御部の機能を果たしている。
さらに、被告システム１は、上記ユーザ端末を介して国内から利用することができるものであって、コメントを利用したコミュニケーションにおける娯楽性の向上という本件発明１の効果は国内で発現しており、また、その国内における利用は、控訴人が本件発明１に係るシステムを国内で利用して得る経済的利益に影響を及ぼし得るものである。
以上の事情を総合考慮すると、本件生産１の１は、我が国の領域内で行われたものとみることができるから、本件発明１との関係で、特許法２条３項１号の「生産」に該当するものと認められる。
これに対し、被控訴人らは、①属地主義の原則によれば、「特許の効力が当該国の領域においてのみ認められる」のであるから、 国外で作り出された行為が特許法２条３項１号の「生産」に該当しないのは当然の帰結であること、権利一体の原則によれば、特許発明の実施とは、当該特許発明を構成す る要素全体を実施することをいうことからすると、一部であっても 国外で作り出されたものがある場
合には、特許法２条３項１号の「生産」に該当しないというべきである、②特許回避が可能であることが問題であるからといって、構成要件を満たす物の一部さえ、国内において作り出されていれば、「生産」に該当するというのは論理の飛躍があり、むしろ、構成要件を満たす物の一部が 国内で作り出されれば、直ちに、我が国の特許法の効力を及ぼすという解釈の方が、問題が多い、③我が国の裁判例においては、カードリーダー事件 の最高裁判決（最高裁平成１２年（受）第５８０号同１４年９月２６日第一小法廷判決・民集５６ 巻７号１５５１頁）等により属地主義の原則を厳格に貫いてきたのであり、その例外を設けることの悪影響が明白に予見されるから、仮に属地主義の原則の例外を設けるとしても、それは立法によってされるべきである旨主張する。
しかしなが ら、①については、ネットワーク型システムの発明に関し、被疑侵害物件となるシステムを新たに作り出す行為が、特許法２条３項１号の「生産」に該当するか否かについては、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、前記に説示した事情を総合考慮して、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、 特許法２条３項１号の「生産」に該当すると解すべきであるから、①の主張は採用することができない。
②については、特許法２条３項１号の「生産」に該当するか否かの 上記判断は、構成要件を満たす物の一部が 国内で作り出されれば、直ちに、我が国の特許法の効力を及ぼすというものではないから、②の主張は、その前提を欠くものである。
③については、特許権についての属地主義の原則とは、各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味することに照らすと、上記のとおり当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときに 特許法２

条３項１号 の「生産」に該当すると解釈したとしても、属地主義の原則に反しないというべきである。加えて、被控訴人らの挙げるカードリーダー事件の最高裁判決は、属地主義の原則からの当然の帰結として、「生産」に当たるためには、特許発明の全ての構成要件を満たす物を新たに作り出す行為が、我が国の領域 内において完結していることが必要であるとまで判示したものではないと解され 、また、我が国 が締結した 条約及び特許法その他の法令においても、属地主義の原則の内容として、「生産」に当たるためには、特許発明の全ての構成要件を満たす物を新たに作り出す行為が我が国の領域内において完結していることが必要である
ことを示した規定は存在しないことに照らすと、③の主張は採用することができない。
したがって、被控訴人らの上記主張は理由がない。
エ被告システム１の「生産」の主体
被告システム１は、前記イのプロセスを経て 新たに作り出されたものである ところ、被控訴人Ｙ１ が、被告システム１に係る ウェブサーバ、動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバを設置及び管理しており、これらのサーバが、ＨＴＭＬファイル及びＳＷＦファイル、動画ファイル並びにコメントファイルをユーザ端末に送信し、ユーザ端末による各ファイルの受信は、ユーザによる別途の操作を介することなく、被控訴人Ｙ１がサーバにアップロードしたプログラムの記述に従い、 自動的に行われるものであることからすれば、 被告システム１を「生産」した主体は、被控訴人Ｙ１であるというべきである。

オまとめ
以上によれば、 被控訴人Ｙ１ は、本件生産１の１により、被告システム１を 「生産」（特許法２条３項１号）し、本件特許権を侵害したものと認められる。