国際知財司法シンポジウム２０１７
第１日(１０月３０日) 模擬裁判の事例等

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事案の概要

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本件特許発明の内容等

ポニー・テクノロジー社（ポニー。Ａ国

従来技術では，携帯電話端末がチャネル法人）は，通信状態が混雑した場合に，ベを選択し，ベースステーションに対し当該ースステーションから携帯電話端末に対しチャネルの使用許可を要求していたが，通信号を送信することによって，携帯電話端信状態が混雑した場合には，携帯電話端末末が選択すべき最適なチャネルを指定する

は通信の混雑状況を把握できず，通信するという方法の発明に係る特許権（本件特許に最適なチャネルを選択することが困難で権）を有する。

あるため，携帯電話の通信が不安定になるドンキー・コム社（ドンキー。Ａ国法という問題があった。

人）は，携帯電話網を構築するための装置を製造し，各国の事業者にこれを供給して本件特許発明は，ベースステーションから携帯電話端末に対し信号を送信し，携帯いる。イエロー・テレコミュニケーション

電話端末が選択すべき最適なチャネルを指ズ社（イエロー。Ａ国法人）は，Ａ国内に定することにより，安定的な通信を実現すおいて携帯電話網を構築している事業者でるものである。

ある。

従来技術

ドンキーは，Ａ国内で，携帯電話網を構築するための装置であるＤＤＸ－２２５０を製造し，これをイエローに販売した。
ポニーは，ＤＤＸ－２２５０は本件特許の特許請求の範囲に記載されたベースステーションに相当し，ベースステーションから携帯電話端末に対し信号を送信するという方法の使用にのみ用いる製品であるから，ドンキーによるＤＤＸ－２２５０の販売行為は，間接侵害を構成し，本件特許権本件特許発明を侵害するとみなされると考えている。

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本件特許発明は，Ａ国で設定登録されてチャネルを指定することはなく，その点でいるほか，対応特許がＢ国でも設定登録されている。

は，従来技術と異ならないから，その製造販売行為は本件特許権を侵害しないと回答した。

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これまでの交渉経緯等

しかし，ポニーは，ＤＤＸ－２２５０は(1) ポニーは，２０１６年Ｚ月Ｚ日，Ｂ
国内において，独立の専門家であるシェヴ携帯電話端末に信号を送信し，携帯電話端末が選択するチャネルを指定するという機ァル博士（Ｂ国在住）の協力の下，実際に能を現に備えたものであること，通信状態設置されているＤＤＸ－２２５０についてが混雑した場合には，当該機能を用いずにテストを実施した。テスト結果は，ＤＤＸ－２２５０は，常時ではないものの，通信安定的な通信を実現するのは困難であることから，Ａ国内でも，少なくとも通信状態状態が混雑しているとみられる状況においが事前に定められた程度に混雑した場合にて，携帯電話端末に対し信号を送信し，携は，ＤＤＸ－２２５０は，モードを切り替帯電話端末が選択するチャネルを指定していることを示すものであった。

え，上記機能を使用するものと考えている。

そこで，ポニーは，ドンキーに対し，Ｄ(3)

このため，ポニーは，Ａ国内におＤＸ－２２５０のＢ国内における製造販売いても，ドンキーがＤＤＸ－２２５０をイ行為は本件特許権のＢ国の対応特許である
ポニーの特許権を侵害するものであると主エローに販売した行為は，本件特許権を侵害するものとみなされるとして，ドンキー張して，Ｂ国において特許侵害訴訟を提起に対し，特許権侵害に基づく差止請求及びした。Ｂ国の訴訟において，ポニーは，シ不法行為に基づく損害賠償請求を求める訴ェヴァル博士の専門家意見を証拠として提出する準備を進めている。

訟を提起する準備を進めている。なお，ポニーは，イエローに対しては，将来の事業(2) ポニーは，Ａ国内において，イエロ提携を考慮し，現段階では，侵害警告書をーによるＤＤＸ－２２５０の設置が進めら送付したり，訴えを提起したりすることをれているとの情報を入手した。しかし，Ａ国内でのＤＤＸ－２２５０の販売は比較的予定していない。

最近であり，イエローの協力も得られない

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立証活動に向けた準備ことから，その設置数や設置場所などの具(1) 専門家意見体的情報を入手できていない。

ポニーは，Ａ国における訴訟においてそこで，ポニーは，ドンキーに対し，Ｄも，シェヴァル博士の専門家意見を証拠ＤＸ－２２５０のＡ国内における製造販売（書証・人証）として提出することを考えの停止を求める侵害警告書を送付するととている。

もに，ＤＤＸ－２２５０の販売数量に関する資料の開示等を求めた。

一方，ドンキーは，ポニーから提訴された場合に備え，２０１７年Ｙ月Ｙ日午後２

この警告書に対し，ドンキーは，Ａ国内時から同日午後３時の間，イエローの協力で製造販売されているＤＤＸ－２２５０のの下，同社がＡ国内に設置済みのＤＤＸ－

仕様は，常に携帯電話端末がチャネルを選２２５０を使用してテストを実施した。そ択し，その使用許可をベースステーションして，ドンキーは，テストデータを独立のに対して要求するものであって，ベースス専門家であるアン教授に提供して専門家意テーションが携帯電話端末に信号を送信す見を求めた。同教授は，ドンキーから提供ることにより，携帯電話端末が選択すべきされたテストデータによれば，ＤＤＸ－２2

２５０は携帯電話端末に信号を送信するこが義務付けられていたものの，ＤＤＸ－２とにより，携帯電話端末が選択すべきチャネルを指定していないと考えられると述べ

２５０のＢ国内の購入者向け設置・運用・保守マニュアルの控え１部を返還せずに，ている。そこで，ドンキーは，アン教授のそのまま所持している，とも述べている。

専門家意見を証拠（書証・人証）として提ポニーは，このようなイーゼル氏の供述出することを考えている。
(2) ＤＤＸ－２２５０の検証を証拠（書証・人証）として，また，同氏が所持するマニュアルの控えを証拠（書ポニーは，訴え提起前又は提起後に，イ証）として提出することを考えているが，エローがＡ国内に実際に設置したＤＤＸ－

その場合，同氏の前の雇用主であるドンキ２２５０の検証命令を得て，同装置の設定，運用方法を確認したいと考えている。

ーはこれに強く異議を述べるであろうとも考えている。

(3) ＤＤＸ－２２５０の内部文書(5) 販売数量等に関する資料

ポニーは，訴え提起前又は提起後に，ドポニーは，損害額の立証のため，ドンキンキーのＡ国内の事業所に保管されているであろうＤＤＸ－２２５０に関する内部文

ーがＡ国内において販売したＤＤＸ－２２
５０の数量及びその販売価格を示す資料も書（製造・設定マニュアル，イエロー向け必要としている。

設置・運用・保守マニュアルの控え，制御５プログラムのソースコード）について提出命令を得ることを考えている。

参考情報(1) ＤＤＸ－２２５０

他方，ドンキーは，ＤＤＸ－２２５０のドンキーは，複数国で，ＤＤＸ－２２５販売利益は，同社の営業利益の多くを占め０を製造販売している。ＤＤＸ－２２５０

るため，これに含まれる営業秘密が開示され，競合製品が市場で販売されると同社がは，国際規格に準拠するものであるが，設置される国のローカル規制に応じて，携帯多額の損失を被ることになるとして，その電話端末に対し信号を送信する機能を設定開示に反対している。

するかどうかを含め，ソフトウェアの設定(4)ドンキーの元従業員
イーゼル氏は，かつてドンキーの従業員は修正する必要がある。このため，ドンキーは，ソフトウェアの最終設定を含む最終としてＢ国内でＤＤＸ－２２５０の販売事

製造工程は，各国に所在するドンキーの工業を担当していたが，現在はポニーの従業場で実施する方針を採用している。また，員としてＡ国内で働いている。

ＤＤＸ－２２５０は，製品の性質上，ベーイーゼル氏は，ポニーの代表者に，自身スステーション以外の用途に用いることはがＤＤＸ－２２５０の設定，運用に詳しできない。

く，ドンキーの保有する様々な関連文書

ＤＤＸ－２２５０は，比較的最近販売開（なお，これには多くの営業秘密が含まれる。）によれば，少なくともＢ国において始となった製品であり，Ｂ国内では，旧モデルとの入替えによる設置はおおむね完了

は，ＤＤＸ－２２５０は，通信状態が事前したが，Ａ国内での設置状況は明らかではに定められた程度に混雑した場合，常にモない。

ードを切り替え，信号を送信する機能を使(2) 内部文書の内容用しているのは間違いないと述べている。

ドンキーは，ＤＤＸ－２２５０に関する

また，イーゼル氏は，ドンキーを退職す

内部文書として，製造・設定マニュアル，るに当たり，ドンキーの内規では退職や他イエロー向け設置・運用・保守マニュアル

部署への異動時には会社に返還すべきことの控え及び制御プログラムのソースコード
3を所持している。

キーとの間で，ＤＤＸ－２２５０の売買契製造・設定マニュアルは，ＤＤＸ－２２５０に共通のマニュアルである。携帯電話

約を締結し，その引渡しを受けた。また，
同日，イエローは，ドンキーから，イエロ端末に信号を送信する機能を使用するモーー向け設置・運用・保守マニュアルの交付

ドに切り替えられた際の利用方法についてを受けるとともに，ドンキーとの間で秘密の記載はあるが，通信状態が混雑した場合に，個別のＤＤＸ－２２５０が当該機能を保持契約を締結し，同マニュアルを秘密として管理し，その内容を第三者に開示しな使用するモードに切り替わるよう設定されいことを約した。以後，イエローは，同マているかまでの情報は記載されていない。

ニュアルを，上記秘密保持契約に従い，秘イエロー向け設置・運用・保守マニュア
ルの控えには，イエローに販売された個別密として管理している。

た場合に，携帯電話端末に信号を送信する

６ 争点(1) ポニーはシェヴァル博士の専門家意

機能を使用するモードに切り替わるよう設定されているか否かの情報が記載されてい見を意見書として提出できるか。また，ドンキーはアン教授の専門家意見を意見書とる。

して提出できるか。意見書が提出された場のＤＤＸ－２２５０が，通信状態が混雑し制御プログラムのソースコードを解読で合，相手方は，各専門家に，ＤＤＸ－２２きれば，当該ＤＤＸ－２２５０が，通信状態が混雑した場合に，携帯電話端末に信号５０のテストに関して，口頭で尋問する機会を与えられるか。

を送信する機能を使用するモードに切り替もし，専門家意見を意見書として提出でわるよう設定されているか否かについて明きない場合，当事者は，どのような証拠方らかになる。しかし，当該ソースコードのモードの切替設定に関する部分は，他の機法を用いることができるか。裁判所は，新たに専門家証人を選任すべきか。

能とも密接に関連するため，この部分のみ(2)

裁判所は，イエローがＡ国内に設を特定することは技術的に困難であり，仮置したＤＤＸ－２２５０の検証の申出を認にこの部分を証拠として提出した場合には，他の機能に関する多数の営業秘密が開めるべきか。
(3) 裁判所は，ドンキーが所持する内部示されることになる。

文書（製造・設定マニュアル，イエロー向(3) ドンキーにおける文書の管理状況

け設置・運用・保守マニュアルの控え，制

ドンキーは，製造・設定マニュアル，購御プログラムのソースコード）等の開示又入者向け設置・運用・保守マニュアルの控は提出命令を認めるべきか。

え及び制御プログラムのソースコードを，(4) 裁判所は，所持者の営業秘密が証拠いずれも社内規定上の営業秘密に指定する資料に含まれる場合，当該営業秘密をどのとともに，所在国の営業秘密保護に関する法規制に沿った態様で管理している。まように保護するか。
(5) ポニーは，イーゼル氏の供述書を提た，ドンキーは，購入者向け設置・運用・出できるか。供述書が提出された場合，ド保守マニュアルを，ＤＤＸ－２２５０の購

ンキーは，イーゼル氏に，口頭で尋問する入者に交付する際，当該購入者との間で秘機会を与えられるか。

密保持契約を締結している。

もし，イーゼル氏の供述書を提出できな(4) ドンキー・イエロー間のＤＤＸ－２い場合，ポニーは，どのような証拠方法を２５０の譲渡契約用いることができるか。

イエローは，２０１６年Ｘ月Ｘ日，ドン(6)4ポニーは，イーゼル氏がＡ国内において所持する，ＤＤＸ－２２５０のＢ国内の購入者向け設置・運用・保守マニュア
ルの控えを提出できるか。
(7) 裁判所は，ドンキーが所持するＤＤ
Ｘ－２２５０の販売数量等を示す資料の開示又は提出命令を認めるべきか。

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