判決年月日
事 件 番 号

平成２６年５月１６日 担
当
平成25年（ネ）第10043号 部

知的財産高等裁判所

特別部○被控訴人の製品が，控訴人の特許権の技術的範囲に属するとされた事例。
○被控訴人の主張する無効事由がいずれも排斥された事例。
○部品の譲渡によって特許権が消尽した旨の被控訴人の主張が，特許権の行使が制限される理由はないとして排斥された事例。
○控訴人によってされたＦＲＡＮＤ宣言はライセンス契約の申込みとは認められないか
ら，当該ＦＲＡＮＤ宣言によってライセンス契約が成立するものではないと判断された事例。
○控訴人による特許権に基づく損害賠償請求権の行使が，ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額を超える部分では権利の濫用に当たるが，ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額の範囲内では権利の濫用に当たるものではないと判断された事例。
○ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額が判断された事例。
（関連条文）

１

民法１条３項，７０９条，特許法１０１条，１０４条の３，２９条２項

事案の要旨
本件は，被控訴人（第１審原告）が，被控訴人による別紙物件目録記載の各製品の生産，譲渡，輸入等の行為は，控訴人（第１審被告）が有する発明の名称を「移動通信システムにおける予め設定された長さインジケータを用いてパケットデータを送受信する方法及び装置」とする特許第４６４２８９８号の特許権（本件特許権）の侵害行為に当たらないなどと主張し，控訴人が被控訴人の上記行為に係る本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めた事案である。
原判決は，本件製品１及び３は本件特許に係る発明の技術的範囲に属しないとする一方，本件製品２及び４については，本件特許に係る発明の技術的範囲に属するとしつつも，控訴人による本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使は権利濫用に当たると判断して，被控訴人の請求を全部認容した。控訴人は，これを不服として本件控訴を提起した。

２

前提となる事実の概要(1)

本件各製品は，第３世代移動通信システムないし第３世代携帯電話システム（３Ｇ）（Third Generation）の普及促進と付随する仕様の世界標準化を目的とする民間団体である３ＧＰＰ（Third Generation Partnership Project）が策定した通信規格であるＵＭＴＳ規格（Universal Mobile Telecommunications System）に準拠した製品である。

(2) ３ＧＰＰを結成した標準化団体の一つであるＥＴＳＩ（European Telecommunications Standards Institute）（欧州電気通信標準化機構）は，知的財産権（ＩＰＲ）の取扱いに関する方針として「ＩＰＲポリシー」（Intellectual Property Rights Policy）を定めている。
(3)

控訴人は，ＥＴＳＩのＩＰＲポリシーに従って，２００７年（平成１９年）８月７日，ＥＴＳＩに対し，本件特許を含むＩＰＲが，ＵＭＴＳ規格に関連して必須ＩＰＲであるか，又はそうなる可能性が高い旨を知らせるとともに，「公正，合理的かつ非差別的な条件」（Fair, Reasonable and Non-Discriminatory terms and conditions）（ＦＲＡＮＤ条件）で，取消不能なライセンスを許諾する用意がある旨の宣言（本件ＦＲＡＮＤ宣言）をした。

３

本件の争点
本件の争点は，①本件各製品についての本件発明１の技術的範囲の属否(争点１)，②
本件発明２に係る本件特許権の間接侵害（特許法１０１条４号，５号）の成否（争点２），③特許法１０４条の３第１項の規定による本件各発明に係る本件特許権の権利行使の制限の成否（争点３），④本件各製品に係る本件特許権の消尽の有無（争点４），⑤控訴
人の本件ＦＲＡＮＤ宣言に基づくアップル社と控訴人間の本件特許権のライセンス契約の成否（争点５），⑥控訴人による本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使の権利濫用の成否（争点６）及び⑦損害額（争点７）である。

４

本判決の概要(1)

本件各製品が本件発明１の技術的範囲に属するかについて

本判決は，本件製品1及び３については，本件発明１の技術的範囲には属しないが，本件製品２及び４は本件発明１の技術的範囲に属するとした。
(2)

本件特許に無効事由があるかについて

本判決は，被控訴人が主張した本件特許権についての５つの無効事由をいずれも排斥した。
(3)

本件各製品に係る本件特許権が消尽したかについて

本判決は，本件特許権が消尽した旨の被控訴人の主張は前提において失当であると判断し，その上で，次のとおり判示して，被控訴人の主張を排斥した。
「(ｱ)

特許権者又は専用実施権者（この項では，以下，単に「特許権者」という。）が，我が国において，特許製品の生産にのみ用いる物（第三者が生産し，譲渡する等すれば特許法１０１条１号に該当することとなるもの。以下「１号製品」という。）を譲渡した場合には，当該１号製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し，もはや特許権の効力は，当該１号製品の使用，譲渡等（特許法２条３項１号にいう使用，譲渡等，輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をいう。以下同じ。）には及ばず，特許権者は，当該１号製品がそのままの形態を維持する限りにおいては，当該１号製品について特許権を行使することは許されないと解される。しかし，その後，第三者が当該１号製品を用いて特許製品を生産した場合においては，特許発明の技術的範囲に属しない物を用いて新たに特許発明の技術的範囲に属する物が作出されていることから，当該生産行為や，特許製品の使用，譲渡等の行為について，特許権の行使が制限されるものではないとするのが相当である（ＢＢＳ最高裁判決（最判平成９年７月１日・民集５１巻６号２２９９頁），最判平成１９年１１月８日・民集６１巻８号２９８９頁参照）。
なお ，このよ うな場合 であって も，特 許権者に おいて， 当該１ 号製品を 用いて特 許製品の生産が行われることを黙示的に承諾していると認められる場合には，特許権の効力は，当該１号製品を用いた特許製品の生産や，生産された特許製品の使用，譲渡等には及ばないとするのが相当である。
そして，この理は，我が国の特許権者（関連会社などこれと同視するべき者を含む。）が国外において１号製品を譲渡した場合についても，同様に当てはまると解される（ＢＢＳ最高裁判決（最判平成９年７月１日・民集５１巻６号２２９９頁参照））。
(ｲ)

次に，１号製品を譲渡した者が，特許権者からその許諾を受けた通常実施権者（１号製品のみの譲渡を許諾された者を含む。）である場合について検討する。
１号製品を譲渡した者が通常実施権者である場合にも，前記(ｱ)と同様に，特許権の効力は，当該１号製品の使用，譲渡等には及ばないが，他方，当該１号製品を用いて特許製品の生産が行われた場合には，生産行為や，生産された特許製品の使用，譲渡等についての特許権の行使が制限されるものではないと解される。さらには，１号製品を譲渡した者が通常実施権者である場合であっても，特許権者において，当該１号製品を用いて特許製品の生産が行われることを黙示的に承諾していると認められる場合には，前記(ｱ)と同様に，特許権の効力は，当該１号製品を用いた特許製品の生産や，生産された特許製品の使用，譲渡等には及ばない。
この ように黙 示に承諾 をしたと 認めら れるか否 かの判断 は，特 許権者に ついて検 討されるべきものではあるが，１号製品を譲渡した通常実施権者が，特許権者から，その後の第三者による１号製品を用いた特許製品の生産を承諾する権限まで付与されていたよ
うな場合には，黙示に承諾をしたと認められるか否かの判断は，別途，通常実施権者についても検討することが必要となる。
なお ，この理 は，我が 国の特許 権者（ 関連会社 などこれ と同視 するべき 者を含む 。）からその許諾を受けた通常実施権者が国外において１号製品を譲渡した場合についても，同様に当てはまると解される。
(ｳ)

これを本件についてみる。

…以 上よりす ると，本 件では， 控訴人 が特許製 品の生産 を黙示 的に承諾 している とは認めるに足りず，また，【製造業者】にその権限があったとも認めるに足らないから，本件ベースバンドチップを用いて生産された特許製品（本件製品２及び４）を輸入・販売する行為について本件特許権の行使が制限されるものではないと解される。」「被控 訴人の消 尽に係る 主張は， 本件ベ ースバン ドチップ が，… ライセン ス契約に 基づいて製造・販売された物であることを前提とするから，当該事実が認められない以上，その前提を欠き，採用できない。仮にそうでないとしても，特許製品である本件製品２及び４について，本件特許権の行使が制限されるものではないから，いずれにせよ，この点に関する被控訴人の主張は採用できない。」(4)

本件ＦＲＡＮＤ宣言によってライセンス契約が成立したかについて

本判決は，次のとおり，本件ＦＲＡＮＤ宣言は，契約の申込みとは認められないと判断し，本件ＦＲＡＮＤ宣言によって本件特許権のライセンス契約が成立するものではないとして，被控訴人の主張を排斥した。
「フ ランス法 において は，ライ センス 契約が成 立するた めには ，少なく ともライ セン
ス契約の申込みと承諾が必要とされるところ，次のとおり本件ＦＲＡＮＤ宣言については，フランス法上，ライセンス契約の申込みであると解することはできない。すなわち，①

本件ＦＲＡＮＤ宣言は「取消不能なライセンスを許諾する用意がある」（preparedto grant irrevocable licenses）とするのみで，「ここにライセンスを供与する」（hereby do license） あ るい は「 ライ センス を確 約す る」 （ commit to license） 等他 の採り得る文言と比較しても，暫定的で，宣言者の側で更なる行為がされることを前提とする文言となっており，文言上確定的なライセンスの許諾とはされていない。また，②
フランス法上，ライセンス契約の成立にはその対価が決定されている必要がないとしたとしても，本件ＦＲＡＮＤ宣言には，ライセンス契約の対価たるライセンス料率が具体的に定められていないのみならず，ライセンスした場合の地理的範囲やライセンス契約の期間等も定まっておらず，これに対する承諾がされたことで契約が成立するとした場合の拘束力がいかなる範囲で生じるのかを知る手がかりが何ら用意されていない。このように本件ＦＲＡＮＤ宣言は，本来ライセンス契約において定まっているべき条件を欠き，これをライセンス契約の申込みであるとすると，成立するライセンス契約の内容を定めることができない。同様に，③

本件ＦＲＡＮＤ宣言をするに際しては，ＥＴＳＩのＩＰＲポリシーに従って互恵条件が選択されており，本件ＦＲＡＮＤ宣言には，規格に関し相互にライセンス供与することを求めるとの条件に従い行われるとの文言が含まれていた…。本件ＦＲＡＮＤ宣言をライセンス契約の申込みであると解する場合には，ＦＲＡＮＤ宣言をしていない必須特許の保有者がいた場面等では，この互恵条件が満たされないまま，ＦＲＡＮＤ宣言の対象となった特許についてのみライセンス契約が成立する事態を招きかねない。加えて，④

本件ＦＲＡＮＤ宣言は，ＥＴＳＩのＩＰＲポリシーに基づいてされたところ，これを補足する「ＩＰＲについてのＥＴＳＩの指針」…には，「可能性のあるライセンサー」「可能性のある潜在的ライセンシー」との文言が使用され，「ＥＴＳＩは，ＦＲＡＮＤ条件のために必須ＩＰＲのライセンスの公平かつ誠実な交渉を行うことを，会員（およびＥＴＳＩ会員以外の者）に期待する。」と規定

されているなど当事者間で交渉が行われることが前提とされている部分（４．４項），「具体的なライセンスの条件および交渉は企業間の商業上の問題であり，ＥＴＳＩ内部では取り上げられない。」とされるなど，ＥＴＳＩはライセンス交渉には関与しないことを明らかにしている部分（４．１項）がある。また，「ＥＴＳＩのＩＰＲポリシーについてのＦＡＱ」…でも，「ＥＴＳＩ規格にとって必須であると宣言された特許を使用するためには，許可を得る必要があります。その目的のため，規格の各使用者は，ライセンス許諾を，特許権者に直接求めなければなりません。」（回答６）とされている。
このように，ＥＴＳＩにおいても，本件ＦＲＡＮＤ宣言を含めて，そのＩＰＲポリシーに基づいてされたＦＲＡＮＤ宣言が直ちにライセンス契約の成立を導くものではないことを前提としていると解される。さらには，⑤

現在のＥＴＳＩのＩＰＲポリシーを制定するに当たっては，当初，利用者に「自動ライセンス」を与えることを可能とするような規定とする試みが存在したところ，これに強い反対があり断念された結果，現在のＩＰＲポリシーが採用されたという経緯がある…。本件ＦＲＡＮＤ宣言が契約の申込みであると解することは，ＥＴＳＩのＩＰＲポリシーの制定過程で断念された「自動ライセンス」を認めたと同一の結果となり，現在のＥＴＳＩのＩＰＲポリシーの制定経緯に反する点に照らしても，相当とはいえない。
以上 からする と，本件 ＦＲＡＮ Ｄ宣言 がライセ ンス契約 の申込 みである と解する ことはできない。」(5)

本件特許権の行使が権利濫用に当たるかについて

本判決は，次のとおり判示して，控訴人による損害賠償請求は，ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額を越える部分では権利の濫用に当たるが，ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額の範囲内では権利の濫用に当たるものではないと判断した。
「ａ

ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求

ＵＭ ＴＳ規格 に準拠し た製品を 製造， 販売等し ようとす る者は ，ＵＭＴ Ｓ規格に 準拠した製品を製造，販売等するのに必須となる特許権のうち，少なくともＥＴＳＩの会員が保有するものについては，ＥＴＳＩのＩＰＲポリシー４．１項等に応じて適時に必要な開示がされるとともに，同ポリシー６．１項等によってＦＲＡＮＤ宣言をすることが要求されていることを認識しており，特許権者とのしかるべき交渉の結果，将来，ＦＲＡＮＤ条件によるライセンスを受けられるであろうと信頼するが，その信頼は保護に値するというべきである。したがって，本件ＦＲＡＮＤ宣言がされている本件特許についてＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求権の行使を許容することは，このような期待を抱いてＵＭＴＳ規格に準拠した製品を製造，販売する者の信頼を害することになる。
必須 宣言特許 を保有す る者は， ＵＭＴ Ｓ規格に 準拠する 者のか かる期待 を背景に ，ＵＭＴＳ規格の一部となった本件特許を含む特許権が全世界の多数の事業者等によって幅広く利用され，それに応じて，ＵＭＴＳ規格の一部とならなければ到底得られなかった

であろう規模のライセンス料収入が得られるという利益を得ることができる。また，本件ＦＲＡＮＤ宣言を含めてＥＴＳＩのＩＰＲポリシーの要求するＦＲＡＮＤ宣言をした者については，自らの意思で取消不能なライセンスをＦＲＡＮＤ条件で許諾する用意がある旨を宣言しているのであるから，ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額を超えた損害賠償請求権を許容する必要性は高くないといえる。
した がって， ＦＲＡＮ Ｄ宣言を した特 許権者が ，当該特 許権に 基づいて ，ＦＲＡ ＮＤ条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求をする場合，そのような請求を受けた相手方は，特許権者がＦＲＡＮＤ宣言をした事実を主張，立証をすれば，ライセンス料相当額を超える請求を拒むことができると解すべきである。
これ に対し， 特許権者 が，相手 方がＦ ＲＡＮＤ 条件によ るライ センスを 受ける意 思を有しない等の特段の事情が存することについて主張，立証をすれば，ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料を超える損害賠償請求部分についても許容されるというべきである。そのような相手方については，そもそもＦＲＡＮＤ宣言による利益を受ける意思を有しないのであるから，特許権者の損害賠償請求権がＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額に限定される理由はない。もっとも，ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求を許容することは，前記のとおりの弊害が存することに照らすならば，相手方がＦＲＡＮＤ条件によるライセンスを受ける意思を有しないとの特段の事情は，厳格に認定されるべきである。
ｂ

ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額の範囲内の損害賠償請求
ＦＲ ＡＮＤ条 件でのラ イセンス 料相当 額の範囲 内での損 害賠償 請求につ いては， 必須宣言特許による場合であっても，制限されるべきではないといえる。
すな わち，Ｕ ＭＴＳ規 格に準拠 した製 品を製造 ，販売等 しよう とする者 は，ＦＲ ＡＮ
Ｄ条件でのライセンス料相当額については，将来支払うべきことを想定して事業を開始しているものと想定される。また，ＥＴＳＩのＩＰＲポリシーの３．２項は「ＩＰＲの保有者は・・・ＩＰＲの使用につき適切かつ公平に補償を受ける」（IPR holders …should be adequately and fairly rewarded for the use of their IPRs[.]）ことをもＥＴＳＩのＩＰＲポリシーの目的の一つと定めており，特許権者に対する適切な補償を確保することは，この点からも要請されているものである。
ただ し，ＦＲ ＡＮＤ宣 言に至る 過程や ライセン ス交渉過 程等で 現れた諸 般の事情 を総合した結果，当該損害賠償請求権が発明の公開に対する対価として重要な意味を有することを考慮してもなお，ライセンス料相当額の範囲内の損害賠償請求を許すことが著し
く不公正であると認められるなど特段の事情が存することについて，相手方から主張立証がされた場合には，権利濫用としてかかる請求が制限されることは妨げられないというべきである。
ｃまとめ
以上 を総合す れば，本 件ＦＲＡ ＮＤ宣 言をした 控訴人を 含めて ，ＦＲＡ ＮＤ宣言 をしている者による損害賠償請求について，①

ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求を認めることは，上記ａの特段の事情のない限り許されないというべきであるが，他方，②ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求については，必須宣言特許による場合であっても，上記ｂ の特段の事情のない限り，制限されるべきではないといえる。」「本件 に現れた 一切の事 情を考慮 しても ，控訴人 によるＦ ＲＡＮ Ｄ条件で のライセ ンス料相当額の範囲内での損害賠償請求を許すことが著しく不公正であるとするに足りる事情はうかがわれず，前記特段の事情が存在すると認めるに足りる証拠はない。」「本件 について 被控訴人 にＦＲＡ ＮＤ条 件による ライセン スを受 ける意思 を有しな い場合など特段の事情が存するとは認められない。」「よっ て，控訴 人による 本件の損 害賠償 請求が権 利の濫用 に当た るとの被 控訴人の 主張は，控訴人の主張に係る損害額のうち，後記７のとおりのＦＲＡＮＤ条件によるライセンス料相当額を超える部分では理由があるが，ＦＲＡＮＤ条件によるライセンス料相当額の範囲では採用の限りではない。」

(6)

損害額

本判決は，次のとおり判示して，ＦＲＡＮＤ条件によるライセンス料相当額は，本件製品２及び４の売上高に，本件製品２及び４がＵＭＴＳ規格に準拠していることが売上げに寄与したと認められる割合を乗じ，さらに累積ロイヤリティが過大になることを防止するとの観点から，その上限となる率を乗じ，ＵＭＴＳ規格の必須特許の数で除することで算出された額となると判断した。
「ＥＴ ＳＩのＩ ＰＲポリ シー及び ＩＰＲ に関する ＥＴＳＩ の指針 などにお いては， ＦＲＡＮＤ条件によるライセンス料をどのように計算すべきかについての何らの手がかりも用意せず，当事者間の交渉にゆだねている。そこで，ＥＴＳＩのＩＰＲポリシーが定められた趣旨及び本件製品２及び４の性質等を総合すると，ＦＲＡＮＤ条件によるライセンス料相当額は，次のとおりの方法により算定するのが相当であると認められる。
すな わち，ま ず本件製 品２及び ４の売 上高合計 のうち， ＵＭＴ Ｓ規格に 準拠して いることが貢献した部分の割合を算定し…，次に，ＵＭＴＳ規格に準拠していることが貢献した部分のうちの本件特許が貢献した部分の割合を算定する… 。ＵＭＴＳ規格に準拠していることが貢献した部分のうちの本件特許が貢献した部分の割合を算定するに際には，累積ロイヤリティが過剰となることを抑制する観点から全必須特許に対するライセンス料の合計が一定の割合を超えない計算方法を採用することとし… ，本件においては，他の必須特許の具体的内容が明らかでないことから，ＵＭＴＳ規格に必須となる特許の個数割りによるのが相当である…。 」

(7)

結論

その上で，本判決は，被控訴人の請求は，控訴人が被控訴人に対して本件製品１及び３の譲渡等につき，本件特許の侵害に基づく損害賠償請求権を有しないこと，並びに，本件製品２及び４の譲渡等につき，本件特許の侵害に基づき控訴人が被控訴人に対して有する損害賠償請求権が，前記(6)で認定の額を超えて存在しないことの確認を求める限度で理由があるから，この限度で認容し，その余の被控訴人の請求は理由がないから棄却するべきところ，これと異なる原判決は変更されるべきであるとした。
(8)

意見募集の結果について

本件では，一般からの意見募集が行われていたところ，本判決は，意見募集で提出された意見の概要の紹介をし，「これらの意見は，裁判所が広い視野に立って適正な判断を示すための貴重かつ有益な資料であり，意見を提出するために多大な労を執った各位に対し，深甚なる敬意を表する次第である。」とした。

以上