志馬康紀

西部部会ミニ・シンポジウム概要「特許の国際取引法」 の概要
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志馬康紀 2

一般財団法人知的財産研究所 主任研究員

Ⅰ

はじめにで得た洞察に基づき、報告を行う。これに対して、UNCITRAL知財担保法制はUNCITRALのモデル法案を、中国の専利ファイナンスは、

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本日のミニ・シンポジウムは、「特許中国の専利権（特許権・実用新案・意匠）をの国際取引法」を統一テーマとする。特許権対象とした国家主導のファイナンス法制を考の法的効力やイノベーションとの関係につい察の対象としており、知財を用いた特色あるては、法学や経済学の領域で活発に論じられ金融法制を分析する点において、示唆に富むてきたが、特許権の取引につき論じる邦語文試みである。

献は少ない。他方、特許権の取引は実務にお2

概要では、特許取引の統計の紹介を中いては重要な領域であり、海外では文献が急心に、特許権の登録数・侵害訴訟数・知財取速に増えている。そこで、本日のミニ・シン引収入の増加⑴を、次いで特許権の法的効力ポジウムでは、この分野の特色を示すテーマと産業分野別の特色⑵を、そして、特許権の4 件（特許売買、UNCITRAL特許ライセンス、金銭的評価⑶につき述べる。最後に、 4 件

知財担保法制、および、中国での専利ファイの報告の要約と当日の質疑を纏める⑷。

ナンス法制）を選び、それぞれの概観と特色

Ⅱ

特許取引の統計1

主な考察対象としている。どちらも、特許侵登録数・侵害訴訟数・知財取引収入の増加

害やエクスポージャーが取引の原動力となっ最初に、特許権に関する統計データをみる。ており、この点を機能的に考察した論稿であプライスウォーターハウスクーパーズ社の統る点において、共通する。そこで、特許売買

計 3 によれば、米国特許権の年間登録数は、は先行文献に基づき、特許ライセンスは実務1991年には約10万件であったが、2000年を明らかにする。
前 2 者の特許売買と特許ライセンスは特許の登録数も係争数も多い米国の特許権を、

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【謝辞】このテーマにつき、志馬・佐藤・井手の 3 名は、一般財団法人知的財産研究所の研究員として、関と志馬は、ルネサスエレクトロニクス株式会社知的財産権統括部の前統括部長及び前主任として、関心を抱いてきました。報告の機会を与えて下さった本学会の齋藤彰会長に、厚く御礼申し上げます。
一般財団法人知的財産研究所、主任研究員（報告時）。本稿は執筆者の私見に基づくものであり、所属する組織の見解を示すものではありません。
PricewaterhouseCoopers LLP“2014 Patent Litigation Study” 5.
[http://www.pwc.com/en_US/us/forensic-services/publications/assets/2014-patent-litigation-study.pdf]（visited 2015/3/31）（以下「PWC（2014）」と略す）。

国際商取引学会年報 2016vol.18197

17．「特許の国際取引法」の概要には約16万件となり、2013年には約28万件

め、侵害にかかる損害賠償を請求する権利をに 至 っ て い る。2013年 の 年 平 均 成 長 率有する。この権利は、産業分野の相違を問わ（CAGR）は 8 ％である。また、米国特許権ず、特許法が一律に付与している。

侵害訴訟の年間提訴数も同様に増加してい

ここで、特許権侵害訴訟における特許権者る。1991年 に は 約1,000件 で あ っ た が、の勝訴率が低い点に、留意すべきである。こ2000年には約2,000件となり、2013年にはれは、特許権侵害の被告が、特許権侵害製品6,500件まで急増した。米国特許権の年間登が特許請求項（claim）に記載した発明を実録数に関する2013年のCAGRは、5 ％である。

施していないという非侵害（非抵触）の主張知財権に基づく支払も急増している。世界や特許権が無効である旨の主張を行うためで

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銀行の統計 によれば、全世界の知財取引収ある。こうした非侵害・無効等の主張を裁判入（特許権・実用新案・意匠・商標、ならび所が認容するために、1995年～ 2013年のに、著作権・ノウハウを対象とした売買・ラ

米国訴訟特許権侵害訴訟における特許権者のイセンス・サービス役務の提供に基づく収入

勝訴率は、平均33％に留まっている 5 。の 総 計 ） の 年 間 合 計 金 額 は、2005年 が 約⑵これに対して、特許制度の運用、すな

US$1,421億 で あ っ た の に 対 し て、2013年

わち、特許権侵害物品あたりの特許権登録数・は約US$2,669億に増加している。

特許権侵害訴訟・特許権のライセンスの態様

このように、近年、米国特許権の登録数は増加している。そして、米国特許権の活用の等は、産業の技術分野によって異なっている6。

状況を示す、米国特許権侵害訴訟の提起数お一つの極にあるのが、スマートフォン・携よび知財取引収入の金額も、増加している。

帯電話・半導体・ソフトウェア等のIT産業の分野である。この分野では取得できる特許権

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特許権の法的効力と産業分野別の特色の数は多く、製品は「特許の藪」に覆われて特許権は、特許明細書の請求項で特定企業が保有する特許権も実施しなければならした特許発明を公開する代償として、一定期ない。そこで、企業間の交渉で、彼我の特許間、当該特許発明に排他的独占権を付与する権力（自社のもつ特許権の価値に、相手の事制度である。

業の売上を乗じたもの）を比較し、その差を⑴いる。このため、製品を製造する際に、競合特許権者は、特許発明を許可なく実施する金銭で支払って互いの特許権群を相互に許諾製品やサービス（以下、「特許権侵害製品」する契約慣行（クロス・ライセンス）が、発と略す）の第三者による製造や実施を差し止達した。クロス・ライセンスの交渉において456198The World Bank “Charges for the use of intellectual property, payments（BoP, current US$）” [http://data.worldbank.org/indicator/BM.GSR.ROYL.CD/countries/1W?display=default]。なお、特許と技術ノウハウ、知財権の売却とライセンスは、それぞれが異なる性質を有するが、World Bankや国際連合の統計など財務統計の多くは、これらの財務統計を区別することなく知財統計として纏めている。
PWC（2014）14。日本の裁判所における特許訴訟の特許権者勝訴率は、20％程度である。
米国FTC“To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy”（2003）Ch.3 1 -56, D.Burk＝M.Lemley（山崎昇訳）「特許法における政策レバー（ 1 、 2 ）」知的財産法政策学研究14、15号（2007）、特許の藪に言及
しeBay事件米国最高裁判決の意義を述べた玉井克哉「特許権はどこまで「権利」か－権利侵害の差止めに関するアメリカ特許法の新判例をめぐって－」パテント59巻（2006）45-61。

国際商取引学会年報 2016vol.18

志馬康紀

は、双方が代表特許権を提示し、その強さをが生じ、発明の供給が過小になるおそれがあ比較して特許力を定めることが多い。

る…特許制度は、発明の経済的価値についてこの対極にあるのが、医薬品の新薬創生事の判断を市場に委ねている。その意味におい業分野である。同業界のイノベーションは、て、特許制度は、市場の失敗を解決するため新しい物質（新化合物）の発見によってもたに、市場を活用しようとする制度であると理らされる。ところが、新化合物の創生は非常解することができる」 8 という。に困難であり、巨額の費用（300億円以上）と膨大な時間（約 9 ～17年）を要する。この結果、ひとつの製薬に関連する特許権は、3⑴

特許の金銭的評価
モ ノ の 価 格 に つ い て は「 1 物 1 価 」

数件から10件と少数である。こうした医薬と略す基準がある。この基準が成立するのは分野では、医薬品の有効成分そのものに対す「同一のモノがたくさんあり、完全競争が成る物質特許権が切れた医薬品を製造・販売す立している場合」である。

るジェネリック医薬品企業は、新薬創生企業にとって大きな脅威となっている。

これに対して、個別性の強いモノや情報に偏りがあるモノの場合に、価格は 1 つには技術分野別の特許権と物品の関係は、特許決まらない 9 。例えば、米国特許法101条は、権侵害事件の損害賠償額の高低にも表れてい「新規に…発明をした者は…特許権を取得す7る 。1995年～ 2013年の特許権侵害訴訟のることができる」と定義する。この定義によ

平均損害額を調べると、損害賠償額の中間値

り、内容が同じ特許権は存在し得ず、全てのはUS$5M超 で あ る。 と こ ろ が、 通 信特許権は異なったものである（仮に、同一の（US$22.3M）
・ バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー /製 薬

特許権が 2 件存在すれば、後願特許はダブ（US$19.8M）
・医療機器（US$15.9M）の産ル・パテントとして無効とされる）10。この業分野では損害賠償額の中間値はより高額でため特許の価格の算定は困難である。このよあり、化学/合成材料（US$0.4M）
・自動車/うに、市場相場がない多くのモノ（無形のモ輸 送 機 器（US$0.8M）
・ 消 費 者 物 品

ノを含む）は、「評価目的などを考慮して初（US$2.2M）・ 工 業 構 造 物（US$3.2M） の 産めて経済的な評価が可能になる前提が整う」

業分野では中間値はより低額である。といえる。また、評価者の立場によっても、⑶

米国特許権の登録数・侵害訴訟数や知財取引に基づく収入の額は、増え続けている。
言い換えれば、特許権と特許権に基づく取引経済的な価値は大きく異なる。これらは知的財産においても同じことである。
⑵

一般に、資産を評価するための手法は、は、現実の社会で機能しており、ますます重⒜コスト・アプローチ、⒝マーケット・アプ要になっている。この点につき、中山一郎

ローチ、⒞インカム・アプローチの 3 つに（2012）は「発明とは、…何らの法的保護が大別される。コスト・アプローチとは、資産なければ、フリーライドという“市場の失敗”を取得のために要する費用に基づいて評価す

78910

PWC（2014）13
中山一郎「特許取引市場の機能と差止請求件制限の政策論的当否」日本工業所有権法学会年報 第36号（2012、有斐閣）121頁。
例えば、土地の「 1 物 4 価」（公示価格、路線価、固定資産税評価額、実勢価格）である。
米国特許法 Sec.35 101-02.

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17．「特許の国際取引法」の概要

る考え方である。マーケット・アプローチは、施主体（NPE）であり、その目的は、不要な市場において観察された価格に基づいて評価特許を売却して金銭的利益を得ることであする考え方である。
インカム（収益）・アプロー

る。特許権の買主の大半は、事業者・NPE・チは、将来の経済的価値を見積もり、それに防衛的特許権アグリゲーターである。買主の基づいて評価する考え方である。

目的は、特許侵害訴訟または特許ライセンス知的財産の評価においても、この 3 種類交渉で用いることである。購入された特許の手法が基本的な考え方であることに変わりは、その後第三者に転売されることがある。

はない。ただし、評価の場面、評価者の立場その際に、米国法における特許ライセンスのによってさまざまな変数、条件が加わるため、当然対抗主義と売主の表明・保証が、重要な11役割を果たしている。特許売買は、特許ブ多様な評価手法がある 。
⑶

このように、特許権の取引にかかる評

ローカーと特許侵害解析会社の存在に支えら価には、様々な手法がある。それゆえに、取れている。特許侵害解析会社は、特許を侵害引において特許権を評価する際には、その算（実施）する製品を解析し、特許エクスポー定手法を用いる目的・主体・算定にかかる諸ジャーの証明の基礎となる特許実施侵害資料要素を明らかにして、それぞれの手法を用い（以下「EoU」）を作成するサービス業者である意義を明確にしなければならない。かかるる。

特許の価格につき、「特許売買」では米国法⒞

特許売買の75％以上は、米国特許権の先行文献に基づき、「特許ライセンス」は数10件以下の小さなパッケージの取引が占米国特許ライセンスの実務に基づき、紹介をめている。技術分野では、ソフトウェア特許行う。

が多く、とりわけビジネス方法特許の売買は、アリス米国最高裁判決の影響を受けて減少し4

ミニ・シンポジウムの概要た。提示価格の平均額は、US$0.190Mである。

⑴

特許売買

EoUの存否が売買価格に影響しており、EoU⒜

特許売買は、近時のマスメディアがよく取り上げる新しい取引類型である。2014

を付した提示価格の平均額は、US$0.255Mと高額である。

年の米国特許権の売買市場は、US$260Mと⒟ FTC報告（2011）は、技術が普及し推定される。米国特許権の売買数は、大局的た後の特許のライセンス許諾や売買は、特許には、米国特許訴訟数の増加に比例し増加しの事後取引（ex post patent demands）であり、ている。そして、経済危機（全分野）や特許技術イノベーションを阻害する、このため、適格性を否定したアリス米国最高裁判決（ソ競 争 法 上、 好 ま し く な い 行 為 だ と す る。

フトウェア特許分野）が、特許売買を減少さFeldman=Lemly（2015）の実証研究は、特許せている。

期間満了に近く技術は陳腐化しているがエク

⒝

11200

特許の売主の大半は事業者と特許不実スポージャーが大きな特許権が、特許ライセ

鈴木公明「知的財産の価値評価」、鮫島正洋『新・特許戦略ハンドブック―知財立国への挑戦』（商事法務研究会、2006）より279-320。なお、品川陽子「知的財産の経済的評価⑴-⑽」より「その 1 ：経済的評価の基本的な考え方と知財の価値評価の難しさ」（2005、日経知財AWARENES web. 2015年 4 月 4 日 閲覧）も参照。

国際商取引学会年報 2016vol.18志馬康紀

ンスにおいて価値が高いことを示す。こうし証が容易であるかを表す特許発明の顕現性なた見解は、特許権が技術文献ではなく法的権どもこれに該当する。同じ知的財産権であり利として機能しているという本報告の趣旨とながら、ノウハウ（KH）とは一線を画す、整合する。

特許の特徴的な部分である。一方EVFは上述⒠

特許売買も特許ライセンスも、技術イの通り環境因子であり、 6 つの代表的な判ノベーションを促進する社会制度ではないの断要素が存在する。これらは特許発明の主題かも知れない。本報告では、私有財産としてが適用される製品・サービスの特性や、それの特許の利用という観点から特許を観察し、らの市場の特徴に起因するものである。

特許売買を、買主が権利行使によって利益を⒞得る買主の目的に適った特許を探し出してこ

特許の価値評価自身は極めて専門的であれを購入し、売主が、こうした特許に相応しり、取引の当事者間で共通の合意形成が取りい対価を得るための、合理的な取引メカニズにくくいという意見が存在するが、これは特ムだと捉えた。

許には上述したIVFに起因するユニークな特⑵質が存在するからである。特に特許の価値評

特許ライセンス⒜

はじめに特許の 3 つの特質価を難しくしているのが今回強調する特許の企業における特許ライセンスの経験から、3 つの特質、「固有性」、「不確定性」それと「公「特許ライセンス」、特にライセンスをする立正性」である。
「固有性」とは、特許の価値場、受ける立場において、特許の価値を判断評価に当たり特許毎に固有の事情が存在するする上で何が重要なポイントであるのかが見ということである。
「不確定性」とは、このえてくる。ノウハウ（KH）と異なり、特許固有の事情が明確な指標ではなく、一定の幅の評価判断基準は出願明細書の記載等に基づを持った確率的変数であるということであくものであり、そこに特許の価値評価の特徴る。また「公正性」とは、特許の価値評価指が出現する。

標は公正な判断により、当事者が納得するも⒝

特許の価値評価基準：IVFとEVFのでなければならない、ということである。

特許価値の決定するファクタは 2 種類存

これら特許の特質が、特許ライセンス行為や、在 す る。 一 つ はIVF（Internal Value Factor）

特許ライセンス契約をユニークならしめていで あ り、 も う 一 つ はEVF（External Valueる。

Factor）である。特許明細書は技術文献であ⒟り、また権利書でもあると言われるように、これら特許の特質から、有効な特許を抽出

その権利範囲の解釈にはクレームに代表されするための作業は簡単ではない。特許の抽出

る特許明細書の記載や審査経過、公知例との作業には一般に 3 つの作業フェーズが存在

関係等を総合的に検討し判断する必要があし、簡易な評価手法で大まかに特許群を篩にる。これらの検討要素は個々の特許毎にユかける初期段階から、リソースをかけて最終ニークなものであり、IVFと呼ぶものである。

的に特許の有効性や、侵害性を詰めていく最IVFは特許の権利行使性に関わる価値ファク終段階までの一連のプロセスが存在する。特タであり、いわゆる新規性、進歩性・非自明にライセンス交渉が頓挫した結果訴訟とな性、更には権利行使にあたりどれだけ侵害立り、相手方から権利の行使性に関し執拗な攻特許価値評価の 3 フェーズ

国際商取引学会年報 2016vol.18201

17．「特許の国際取引法」の概要撃を受けた場合であっても、それに耐え得る展途上の段階にある。このような中、IPサプ特許を抽出しておく必要がある。そのためにリメントは知財のための担保法制について、はリソース（人・時間・費用）を掛けた詳細大陸法が堅持してきた担保目的物に関する特な検討が要求される。特許の価値評価におけ定性及び独立性の原則に疑義を呈した上で、るクライテリアやそのプロセスは非常に複雑

近時急速に支持を拡大している米国統一商事であるが、これをしっかりとライセンス当事

法典第 9 編由来の包括担保権の中に手がか者間で議論していくためには、第 1 に、有りを見出そうとする。

能な評価エンジニアを技術ごとに確保し、第しかし、知財を包括担保権の客体に含める

2 に、当事者間で共通の価値認識を持つたことは、知財実務に様々な副作用を派生させめに公正な第三者の判断を必要に応じて仰る。知財売買の局面では、買主はデューデリぎ、第 3 に、ライセンスプロセスが、権利ジェンスのために追加的に費用を負担する必者とライセンシの両当事者が直接コンセンサ要がある。また、知財ライセンスの局面では、スを築くことができるプロセスを経ることにライセンサーはロイヤリティの収受を確実な重きを置くことにある。

ものにするために追加的に費用を負担する必⒠結論要がある。このように担保権者に優先的地位特許そのものが有する 3 つのユニークなを認める結果、その皺寄せを他のアクターが特質により特許の価値評価は複雑であり、こ引き受けなければならないことを明らかにすのために特許ライセンスにおいて当事者が対る。

象特許の価値判断につき共通の認識を持つこ⑷とはとても困難である。しかしながら、有能中国の専利ファイナンス法制⒜

2008年 6 月 5 日、中国では「国家知な評価エンジニアの確保、第三者の公正な判識産権戦略綱要」を発表し、専利ファイナン

断、ライセンス当事者間の直接的なコミュニスを国の重要な戦略の一つとして掲げている

ケーションが、この困難を解決する手段とな（当該戦略における、三、重点戦略（11）項る。

目及び同（12）項目）。

⑶

UNCITRAL知財担保法制

中国における専利とは、発明、実用新案、本報告は、2010年に国連国際商取引法委意匠を含むものである（中国専利法 2 条 1員会（UNCITRAL）が公表した「UNCITRAL項）。中国知識産権局の発表によれば、2013

担保取引立法ガイドの知的財産を目的とする

年12月 ま で の 有 効 発 明 専 利 の 件 数 が担保権に関する補足（UNCITRAL Legislative

1,033,908件 あ り、 有 効 実 用 新 案 件 数 がGuide on Secured Transactions: Supplement on

1,936,789件 あ り、 有 効 意 匠 権 数 がSecurity Rights in Intellectual Property）」（以下、

1,224,442件あった。しかしながら、保護期IPサプリメント）を素材として、効率的な方間満了前に失効された専利は、失効された専法により知財ファイナンスを促進する上で不利全体の85％であり、そのうちの70％が年可欠となる担保法制のあり方について一考察

金未納であり、30％が長年譲渡不能によりを試みる。

権利者の放棄によるとされている。権利化さ知的財産を担保として利用したファイナれた専利の運用を促進するために、中国ではンスは、我が国だけでなく世界的に見ても発国家主導で、知的財産ファイナンス政策を積202

国際商取引学会年報 2016vol.18

志馬極に推し進めている。
⒝

康紀

2020年まで、専利担保融資金額の1000億元

中国における専利担保に係る主な制度超を実現し、専利保険業務展開範囲を少なくについて見てみると、「担保法」（1995年）、「専とも50の中心的な都市とパークで実現する利権担保登録弁法」（2010年 8 月26日、国ことを目標として掲げており、今後の中国の家知識産権局）、「科学技術型中小企業に対す専利ファイナンスについて更なる注目が必要る貸付緩和拡大に関する指導意見」（2009年である。

5 月、科技部及び銀監会連合発表）がある。

⑸

質疑応答

これらの制度をベースとして、専利担保登録4 件の報告後に、特許の法的性質/経済的件 数 は、2008年 に97件、2009年 に168件、

効 用 と 特 許 売 買/ラ イ セ ン ス の 機 能、2010年に362件にとどまった。

UNCITRAL担保取引立法ガイドの仕組み、諸そして、「信貸資産証券化試点管理弁法」

取引における特許対価の算定、中国専利法の（2005年、人民銀行、銀監会）、「証券公司の行政/司法/実務につき会場から質問を受け、企業資産証券化業務試点状況の報告に関する活発な討議が行われた。

手紙」及び「証券公司の企業資産証券化業務試点の手引き（試行）」（2009年、証監会）があるが、知財証券化について規定の空白が依然として批判された。これを受けて、「証券公司資産証券化業務管理規定」（2013年3 月15日、証監会）が制定され、「信託投資公司管理弁法」（2002年）の20条 2 項において、信託投資公司は、委託を受け、知的財産権等の財産権を自己の約定条件と目的に基づいて、管理、運用と処分することができると明確に定めた。
さらに、
「信託法」
（2001年）の 2 条において、長年定義されなかった信託について定義を行ったが、夏建国氏は、「委託人所有権」、「主なし目的財産」、「受益者所有権」等に課題が存在すると指摘している。また、同法の10条において、信託の設定時、信託財産の登記を効力発生要件と定めているが、実務においては、登記機関、登記内容、登記範囲、登記手続き等に関する規定の欠如が指摘されている。
⒞

2015年 3 月30日、中国国家知識産権局は、「知的財産ファイナンスサービスを一層推進することに関する意見」を公表し、国際商取引学会年報 2016vol.18203