【連載】ワシントン便り（第 18 回）USPTO のガイドラインと多様性（一財）知的財産研究教育財団知的財産研究所ワシントン事務所所長

蛭田 敦（HIRUTA Atsushi）

1．はじめにワシントン D.C. の春は、Tidal Basin の桜並木に

図１

ワシントン記念塔と桜図2

ジェファーソン記念館と桜より彩られた。前号で紹介したとおり、私はこれまでに 2 度タイミングを逸していたが、今年は満開の桜を見ることができた。2 月末頃から複数のメディアが満開時期の予測を行っており、その予想から大きく外れることなく 3 月中旬頃に桜が開花し、平年よりも早く満開を迎えた。今年はワシントン D.C. でも積雪があり、寒い冬を予感させたものの、結局は暖冬だったのであろう。
桜の満開を前に、国立公園局は、老朽化した防波堤を修復するプロジェクトを報告した。地球温暖化や防波堤の老朽化により桜並木への浸水が起こっているとのことで、これにより、160 本の桜が伐採される予定となっている。確かに、ジェファーソン記念館の周辺では、水際で浸水が起こっているように見えた。防波堤の修復が完了した後には、現在を超える本数で桜を含む植樹が行われる予定とのことなので、さらに魅力を増した桜並木が誕生することが期待される。桜並木の伐採を前に今年の桜並木を見ることができたのは幸運であったが、このプロジェ
クトは 3 年がかりで実施されるようなので、残念ながら私の米国滞在中に新たに姿を変えた桜並木を見ることはできなさそうである。
どで確認することができるが、最新の第 9 版の改訂

2．USPTO のガイドライン
米国特許商標庁（USPTO）の特許審査官は、特許法や特許審査便覧（Manual of Patent Examining
1

は 2023 年 2 月にリリースされたものが最後である。
ただし、その後も、MPEP には軽微な技術的修正が加えられている。

Procedure：MPEP） などを参照して審査を行って米国の特許審査に関しては、特許法や MPEP だいる。MPEP の最新版は USPTO のウェブサイトなけではなく、各種のガイダンスが存在しており、

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https://rdms-mpep-vip.uspto.gov/RDMS/MPEP/current

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USPTO のウェブサイトに公開されている 2。これ

USPTO の方針と一致している Amgen 判決や同判らの資料の位置付けは、日本の特許審査に関する特決後に実施可能要件が争点となった複数の事件にお許法、審査基準、審査ハンドブックのような階層をける判示内容をガイドラインに取り入れるものであ有しているようである。米国の審査運用の変化は、るとしている。

同サイト内の「Patent Related Notices」でフォロー

今回のガイドラインでは実験量の合理性の判断に関する実務について説明されており、主な内容は以することができる。
今号で紹介するガイドラインは、MPEP に掲載さ下のとおりである。

れたものではなく官報で紹介されたものであり、知的財産関係者の多くは、法的な位置付けが比較的低実験の合理性の判断（Determining“Reasonableness

いものと捉えているようである。他方、このようなof Experimentation”）

ガイドラインに記載された内容が事後的に MPEP・特許出願された発明が実施可能要件を満たすに掲載され得る点にも注意する必要はある。なお、かどうか判断する際の合理的な実験量の評価に

以下、「ガイドライン」、「ガイダンス」の用語は、ついて、連邦巡回区高等裁判所（CAFC）はUSPTO が官報で利用した表現に従うこととした。

In re Wands 事件（1988 年）において、Wandsファクターと呼ばれる評価要素を示した。

（1）実施可能要件に関するガイドライン
米国連邦最高裁判所において 2023 年 5 月に判決が3・最高裁は Amgen 判決において Wands ファク

ターを明確に取り上げてはいないが、請求の範下された Amgen v. Sanofi 事件は 、これまでの米囲に記載された発明を実施するために明細書が国特許商標庁（USPTO）の審査実務を変更せしめ合理的な量の実験を要求する可能性があることるものであるのか否か、知的財産関係者に様々な議を強調している。

論 を 呼 び 起 こ す も の で あ っ た。 議 論 の 多 く は・Wands ファクターは、合理的な量以上の実USPTO の審査において実施可能要件が厳しく判断験を必要とするかどうか判断する際の重要な考されるようになるか否かというものであり、同最高

慮要素となるものであり、Amgen 事件後のい裁判決がバイオ分野以外の技術分野にも影響を及ぼくつかの実施可能要件が争点の CAFC 事件にすものであるかといった話題から、実施可能要件違おいても、同ファクターが適用されている。

反の拒絶理由を回避する方法（より多くの実施例を・

2023 年 9 月 の Baxalta v. Genentech 事 件 の記載する、機能的な表現を回避するなど）に関するCAFC 判 決 に お い て は、「CAFC は、Amgen話題まで、様々な議論が行われていた。USPTO は、判決が Wands ファクターを含む、実施可能性

同最高裁判決後、ウェブサイトにおいて審査運用をに関する判例法を乱したとは解釈していない」

変更しない旨の連絡メールを公開したが、知的財産と判示されている。

関係者からはガイドラインの提供が期待されていた。

結論（Conclusion）

USPTO は、1 月 10 日付の官報 で、特許法 112

Amgen 判決や同判決後の Baxalta 事件などに関条（a）に基づいて実施可能要件を判断するためのする CAFC の判断と同様に、請求の範囲に記載さUSPTO 審査官向けガイドラインを報告した。 これた発明が実施可能であるかどうかを評価する際、のガイドラインは、USPTO の審査実務に大きな変USPTO 審査官は、技術分野にかかわらず、請求の更を加えることを意図したものではなく、現在の範囲に記載された発明の全範囲を実施可能にするた

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https://www.uspto.gov/patents/laws
事件の概要は、第 15 回ワシントン便り（IP ジャーナル Vol. 26）参照
https://www.federalregister.gov/documents/2024/01/10/2024-00259/guidelines-for-assessing-enablement-in-utilityapplications-and-patents-in-view-of-the-supreme-court

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めに必要な実験が合理的であるかどうかを確認する（特許法 36 条 6 項 1 号）が問題となる可能性がある。

ために、引き続き Wands ファクターを使用する。

この点について米国の知的財産関係者と話すと、実施可能要件だけでなく、「Written Description」もここで示された Wands ファクターとは、次の 8争点となるべき事案だというコメントも耳にする。

つの評価要素である。

米国特許法 112 条（a）には、次のように規定され（i）必要な実験の量ている。

（the quantity of experimentation necessary）（ii）出願人が提示した指示や方針の量（the amount of direction or guidance presented）（iii）実施例の有無（the presence or absence of working examples）（iv）発明の本質（the nature of the invention）（v）先行技術の水準（the state of the prior art）
（vi）当業者が有する相対的な技術力（the relative skill of those in the art）
（vii）発明の属する技術の予見可能性や予見不能性（the predictability or unpredictability of the art）
（viii）請求の範囲の広さ（the breadth of the claims）「The specification shall contain a written
description of the invention and of the mannerand process of making and using it, in such full,clear, concise and exact terms as to enable any
person skilled in the art to which it pertains, orwith which it is most nearly connected, to makeand use the same, and shall set forth the bestmode contemplated by the inventor or joint
inventor of carrying out the invention.
（明細書は、その発明の属する技術分野又はその発明と極めて近い関係にある技術分野において知識を有する者がその発明を製造し、使用することができるような完全、明瞭、簡潔かつ正確な用語によって、発明並びにその発明を製造、使用する手法及び方法の説明を含まなければならず、また、発明者又は共同発明者が考える発明実施のベストモードを記

USPTO の Vidal 長官は「ガイドラインは、審査載していなければならない。
）」

官及び特許審判官による実施可能要件に関する一貫

つまり、同条文においては、Written Description

した分析を促進し、その結果、実施可能要件の不備（発明並びにその発明を製造、使用する手法及び方に関して、出願人、特許権者、及び関連する第三者法の説明を含む）要件、Enablement（その発明をへの USPTO によるコミュニケーションがより明製造し、使用することができる）要件、Best Mode確になる」と発言している。

要件の 3 つが規定されていると考えられている。そこのガイドラインについて知的財産関係者と話しして、Amgen v. Sanofi 事件では、明細書に十分なてみると、Amgen v. Sanofi 事件により USPTO の説明がなかったのではないかという意見があるとい審査実務が変化する可能性も想定していたが、大きうことである。

な方針転換がなくて安心したという声が大多数であいずれにしても、今般のガイドラインの公表による。その一方で、このガイドラインから実施可能要り、Wands ファクターへの注意が高まり、より慎件違反の拒絶理由通知を回避するためのアイデアが重に記載要件の判断が行われるようになることが期得られたという声を聞くことはあまりなかった。で待される。

きるだけ多くの実施例を開示するというように、知的財産関係者の間では従来から知られている対策をしっかり行うことが重要である。

（2）AI 関連発明の発明者適格に関するガイドライン

Amgen v. Sanofi 事件について、米国では実施可

USPTO は、2 月 13 日付の官報 5 で、AI の支援を能要件が争点となったが、日本ではサポート要件受けた発明の取扱いについて明確化を図るため、出66 ｜ IP ジャーナル 29 号（2024.6）

ワシントン便り

願人・代理人や USPTO 審査官向けガイダンスを発クレームされた発明に著しく貢献した場合に行した。

は、その自然人は発明者（又は共同発明者）と今回のガイダンスは、2023 年 10 月にバイデン大統領によって署名された AI の安全性の確保及び信して認定され得る。
ウ．自然人が発明者として認定されるためには、顕頼性の高い AI の開発・活用のための大統領令 に著な貢献が必要となる。

おける USPTO への指示を受けて作成されたもので・発明プロセスにおける自然人の貢献の評価にある。この大統領令では、AI と特許の観点では、

ついて、CAFC は Pannu 事件（1998 年）にお① AI の支援を受けた発明について特許を受ける場いて、Pannu ファクターと呼ばれる評価要素を合の発明者適格性と、② AI に関連する発明が特許示した。

を受ける客体となり得るかという特許適格性との 2

・ AI を 使 用 し て 発 明 を 創 作 す る 自 然 人 も、点について、USPTO に対してガイドラインを提供

Pannu ファクターに従って、その発明に顕著なするように指示が出されている。今般発行されたガ貢献があったか否かを評価される。

イドラインは前者に対応するものであり、2024 年

・

自然人は、各クレームについて顕著な貢献をの 7 月頃までには後者に対応するガイドラインも発していなければならない。一人の自然人が AI行される見込みである。

システムを使用して発明した場合、その一人の発明者適格に関するガイダンスは、発明に AI の支援があった場合に、発明に対する自然人の貢献が特許を取得するのに十分といえるほど大きかったか自然人が全てのクレームに顕著な貢献をしなければならない。
・

少なくとも一人の自然人による顕著な貢献がどうか判断する方法をステークホルダーや審査官にないクレームが含まれている場合には、発明者示すものであり、また、AI が支援した発明が一概適格を有しない（Inventorship is improper）。に特許にならないわけではなく、自然人が発明に大

ここで、Pannu ファクターとは、3 つの評価要素きく貢献した場合には、特許による保護を求めるこであり、①発明の着想や実用化に当たり重要な貢献とができることを明確にするものであると USPTOがあったか、②クレームされた発明全体に対して質は説明している。

的に重要でないとはいえない貢献をしたか、③真の発明者に対して技術常識や技術水準の程度を超えて当該ガイダンスに含まれる主な内容は、以下のとおりである。

情報提供して貢献したかといった観点から評価するものである。

ア．特許出願に記載される発明者と共同発明者は自然人でなければならない。
・USPTO は、2020 年 4 月、AI システムであるAI の支援を受けた発明における自然人の貢献が明者は自然人に限定されるとして拒絶した。

顕著であるかどうかの判断は困難であり、明確なテ

CAFC も、発明者になれるのは自然人のみであストは存在しない。出願人や USPTO 審査官が判断るとして USPTO の判断を支持した。

する際に役立つよう、USPTO は、AI の支援を受けとして一律に拒絶されるわけではない。

5指針（Guiding Principles）が示されている。

DABUS を発明者とする特許出願について、発イ．AI を利用した発明は、発明者が不適格である・以上を踏まえて、同ガイダンスでは、次のようなた発明における Pannu ファクターの適用に役立つ原則を、非網羅的なリストとして提供する。

AI を発明者として記載することはできない①自然人が発明の創作に AI を使用したからとが、発明に AI が使用されたとしても自然人がいって、発明者としての貢献が否定されるわけ

https://www.federalregister.gov/documents/2024/02/13/2024-02623/inventorship-guidance-for-ai-assisted-inventions

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について話してみると、多数派の意見は、コンセプではない。
② AI に問題を提起しただけの自然人は、AI の出トとしては納得感のあるものであり、実務への影響力から特定される発明の適切な発明者ではないも小さいだろうというものである。しかしながら、可能性がある。しかし、AI から特定の解決策を人間の貢献が顕著であるか否かという評価軸が与え引き出す方法が顕著な貢献となる可能性はある。

られていることについて、その判断ができるか否か③発明を実施に移行しただけでは顕著な貢献とはという点に対して懐疑的な声も多く、USPTO がどいえない。したがって、AI の出力を発明としのように実運用を行っていくのか様子を見たいといて認識・評価するだけの自然人は、特に、そのうのが本音のようである。

出力の特性や有用性が当業者にとって明らかで今後想定される手続は、出願書類が審査官の手にある場合には、必ずしも発明者であるとはいえ渡る前の方式審査において、発明者欄に自然人のみない。

が記載されていることをチェックする程度であり、④状況によっては、特定の解決策を引き出すためAI に支援された発明であるか否かを確認するために特定の問題を考慮してAIを設計、構築又は訓の追加的な書類の提出は求められていない。しかし練する自然人が発明者になる可能性がある。

ながら、今般のガイダンスでは、AI から出力され⑤単に発明に使用される AI を所有したり監督した発明であって自然人の貢献が十分でない発明は特たりする者は発明者とはいえない。

許されないと説明されているため、AI の利用に係

また、USPTO は、ウェブサイト において、事る宣誓などの手続を設けることなく、自然人による例 1： Transaxle for Remote Control Car と事例 2：貢献度を評価することができるのか（このガイダン

Developing a Therapeutic Compound for Treating

スで示された指針を実行に移すことができるのか）

Cancer も紹介している。

疑問視する知的財産関係者もいる。USPTO からは6求められていないものの、AI の利用に関して事後このガイダンスを発行するに当たり、USPTO の的に不利益を被るリスクを排除するため、AI の利

Vidal 長官は「特許制度は、人間の創意工夫と、そ用に関する説明書類を自発的に提出することを考えの創意工夫を市場性のある製品やソリューションにているとの知的財産関係者の声も聞いたことがある。

変換するために必要な投資を奨励し、保護するためガイダンスは 2024 年 2 月 13 日から発効しているに開発された。特許制度はまた、アイデアや解決策が、ガイダンスの変更や追加ガイダンスの要否を判を共有することで、他の人々がそれを基に発展でき断するため、2024 年 5 月 13 日まで意見募集を行うるようにするものでもある。このガイダンスは、人こととされており、知的財産関係者らからの反応を間の創意工夫と AI の支援を受けた発明への投資を受けてガイダンスに変更が加えられるか否かが注目促進するために特許保護を与える一方で、将来の開される。

発のために不必要にイノベーションを封じ込めることのないよう、バランスをとっている。このガイダ（3）その他のガイドライン

ンスは、イノベーションにおける AI の利用を受けUSPTO は、上述した以外にも、2024 年 2 月 27 日

入れ、人間の貢献に焦点を当てることによって、その官報 7 で、非自明性（特許法 103 条）の審査に関れを実現するものである」と発言している。

するガイダンスの更新を報告し、同年 3 月 20 日の官報 8 で、ミーンズプラスファンクションクレーム

知的財産関係者との間で発明者適格のガイダンス
67（特許法 112 条（f））に関する審査官用メモを報告

https://www.uspto.gov/initiatives/artificial-intelligence/artificial-intelligence-resources
https://www.federalregister.gov/documents/2024/02/27/2024-03967/updated-guidance-for-making-a-proper-determination-ofobviousness

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ワシントン便りしている。

れている博物館（National Inventors Hall of Fame

非自明性に関するガイダンスの更新については、and Museum）の展示の一部である。左側は著名なKSR 事件以後の判例を取り入れたものであり、知発明の展示の一部を、右は Vidal 長官の動画が再生的財産関係者からは、現時点ではこれにより大きなされるモニター展示の様子を示している。USPTO

実務上の変更があるとは考えにくいが、経過を見守の審査の透明性を高めようと尽力している Vidal 長る必要はありそうだという声が多い。特に、非自明官らの取り組みにより、USPTO の審査の品質がさ性の判断について「flexible approach」という表現らに高まることを期待したい。

が用いられている点について、KSR 事件以降の判例も参照して判断する程度の意味合いと見られてい

3．USPTO の多様性るものの、KSR 事件で示された TSM（Teaching,USPTO は、2024 年 3 月に、多様性に関する情報Suggestion, Motivation）テストが軽視されて、自を集めたプラットフォームを開設し、そのコンテン明と判断されるケースが増えないかと不安視する知ツの 1 つとして USPTO の人員構成に関する情報も的財産関係者もいるようである。

公開した 9。参考までに、プラットフォーム開設時

ミーンズプラスファンクションクレームに関しての公開情報としては最新だった 2021 年の職員分布

は、審査官に向けたメモを公衆に官報で知らせていマップを次ページの図 4 に示す。この図から、ノーるところが興味深い。このメモには、審査官がミースダコタ州とワイオミング州を除き、全米各地に職ンズプラスファンクションクレームだと判断した場員が分布していることや、サテライトオフィスがあ合に、その旨を記録に残し、出願人や一般ユーザー、るサンノゼ（シリコンバレー）、ダラス、デンバー、そして裁判所のクレーム解釈に役立てることなどがデトロイトの所在州に比較的多くの職員がいること記載されている。

が分かる。2025 年 12 月までに開設されることが予定されているアトランタの新サテライトオフィス

以上のとおり、2024 年にリリースされたガイドラインを紹介したが、いずれのガイドラインも、審は、比較的職員の多いフロリダ州のマネジメントなどを担うこととなる。

査官の判断のばらつきを抑制することが目的の 1 つ

USPTO は COVID-19 感染症のパンデミック以前とされている。図 3 は、USPTO 本庁舎内に設置さから積極的に在宅勤務に取り組んでおり、オフィスに出勤して業務を行う審査官は少ないようである。

図3

USPTO 庁舎内の博物館の展示

また、審査官は在宅勤務であっても出願人からの問い合わせに電話やオンライン会議で対応していることから、知財弁護士などから審査官の勤務形態につい て 不 満 の 声 を 聞 く こ と は 少 な い。 加 え て、USPTO への出願手続などを主たる業務とする知財弁護士自身からも、在宅勤務の割合が増えたという声を聞くことが多い。
在宅勤務を取り入れた多様な働き方を許容することで、USPTO は多様な審査官人材の獲得に成功しているようである。その一方で、在宅勤務により審査官同士のコミュニケーションが減り、審査のばら

89https://www.federalregister.gov/documents/2024/03/20/2024-05798/resources-for-examining-means-plus-function-and-stepplus-function-claim-limitations
https://developer.uspto.gov/diversity-data/diversity-at-uspto

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図４

USPTO 職員の分布つきが増大するのではないかという知的財産関係者るためには、審査官同士の密なコミュニケーションからの不安の声もある。審査に関するガイドラインが有効であることも間違いないであろう。今後のは統一的な判断をもたらす材料になり得るが、そのUSPTO の審査に対するユーザーや裁判所などによガイドラインに込められた思想を審査官に浸透させる評価がどのように変動していくのか注目される。

蛭田 敦（HIRUTA Atsushi）
2002 年に特許庁に入庁。特許審査官、審判官のほか、審査基準室長補佐（基準企画班長）、総務課長補佐（法規班長）、審判課審判企画室課長補佐、調整課長補佐（企画調査班長）、特許情報室長などを経験。2011 年 7 月から 2013 年 6 月まで客員研究員としてボストン大学ロースクールに滞在。2023 年 6 月から現職（ジェトロニューヨーク知的財産部長を兼務）。

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