今更聞けないシリーズ：No.104

各国のプロダクトバイプロセスクレーム
黒木義樹＊

抄 録 日本の最高裁判所は，2015年６月５日，プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（PBPクレーム）に関して判決を出し，「物同一説」に解釈の統一を図ると共に，記載に制限を設けました（平成24年（受）第1204号，同2658号）。PBPクレームは各国で取り扱いが異なるため，その相違を知ることは実務をする上で重要です。本稿では，PBPクレームの各国での取り扱いについて，記載要件の観点も加味して簡潔に説明します。

目 次
1． はじめに
2． 各国のPBPクレームの取り扱い
2．1 日 本2．2 米 国2．3 中 国2．4 欧州特許庁（EPO）
2．5 イギリス
2．6 ドイツ
2．7 韓 国2．8 台 湾2．9 インド
3． おわりにきとする「製法限定説」と，物の発明である以上，製法が異なっても物自体が同一であれば同じとする「物同一説」とが対立しており，その考え方は各国で異なります。
本稿では，発明の要旨認定と技術的範囲の確定において，PBPクレームがどう解釈されるのか，各国の取り扱いについて説明します。また，記載要件との関係についても言及します。

2 ． 各国のPBPクレームの取り扱い
2．1 日

本

（1）発明の要旨認定

1 ． はじめに「物同一説」を採ります。

PBPクレームとは，製造方法（プロセス）により物（プロダクト）を特定する請求項を言い，従来より，特許庁の審査・審判では，物同一説が採用されてきました。

例えば「物質Ｘと物質Ｙを混ぜ合わせ，特定条しかし，最高裁判決平成24年（受）2658号（第件で反応させてなる物質Ｚ」といったクレーム

１判決）の原審である知財高裁判決では，原則を指します。PBPクレームは，物の発明でありは製法限定説を採用し，例外として物同一説でながら製法での限定を含むため，発明の要旨認解釈する場合があると判示していました 。
１）定（特許性の判断）や技術的範囲の確定（権利これに対し，第１判決では，PBPクレームの範囲の判断）において，製法で限定解釈される発明の要旨は「物同一説」で解釈する旨が示さのか否かが問題になります。

＊

請求項に製法を記載した以上，限定解釈すべ584

創英国際特許法律事務所 弁理士
Yoshiki KUROKI

知 財 管 理 Vol. 66 No. 5 2016

従来，「物同一説」 と，「製法限定説」 とれました。

６）７）が対立していました。
（2）技術的範囲の確定

CAFC（米国連邦巡回区控訴裁判所）は，2009「物同一説」を採ります。

年，PBPクレームに係る特許発明の侵害訴訟に従来より，侵害訴訟の場面では「物同一説」おける技術的範囲の解釈について大法廷審理をに立つものが多かったものの，原則として「物行い，技術的範囲はクレームに記載した製法に同一説」に立ちつつ個別事情がある場合には製限定されるとの統一見解を示しました 。
８）

法で限定される場合を認める判決が現れ，さらに「製法限定説」に立つ判決も見られるように（3）記載要件についてなっていました 。

MPEP§2173.05（p）では，クレームが製法

２）しかし，最高裁判決平成24年（受）第1204号（第ではなく物を対象としていることが明確である２判決）の原審である大合議判決では，PBPク限り，製法への参照を含んでもよいと規定され，レームの技術的範囲の確定について，原則は製製法記載の自由度は高いです。

法限定説を採用し，例外として物同一説で解釈する場合があると判示していました 。
３）

これに対し，第２判決では，PBPクレームの2．3 中国（1）発明の要旨認定

発明の技術的範囲の確定は「物同一説」で解釈「物同一説」を採ります。

する旨が判示されました。

方法的特徴により特徴付ける製品請求項の保護主題は製品自体である旨が，審査指南第二部（3）記載要件について

分第二章3.1.1や審査指南第二部分第三章3.2.5

第１及び第２判決では，PBPクレームが36条（3）に規定されています。

６項２号の明確性要件に適合するのは，当該物審判においても，審査の関連規定が適用されをその構造又は特性により直接特定することがており，この解釈は，特許後に特許有効性を判不可能であるか，又はおよそ実際的でない事情断する場面でも同様です。

（不可能・非実際的事情）が存在するときに限（2）技術的範囲の確定られるとし，記載が制限されました。

2．2 米「製法限定説」を採ります。

国

PBPクレームの権利解釈について，明確な判（1）発明の要旨認定

決例は無いものの，「独一味抽出物」の発明に「物同一説」を採ります。

関し製法で限定した判決があります 。
９）

MPEP（審査便覧）§2113では，記載された

また，侵害時の権利解釈について，下記司法製法そのものを特徴として認定せず，その製法解釈やガイドラインに製法を考慮すべきとするが暗示する構造を有する物として解釈する裁判指針があります。

例を引用しています 。この解釈は，特許後に４）

特許有効性を判断する場面でも同様です 。
５）１）最高人民法院「専利権侵害紛争案件審理に適用される法律に関する若干問題の解釈（注釈｛2009｝21号）」（2009年12月28日）（2）技術的範囲の確定「製法限定説」を採ります。

第７条
２）北京高級人民法院「専利権侵害判断ガイ
知 財 管 理 Vol. 66 No. 5 2016585

ドライン」（2013年９月４日）第19条（上す。将来，欧州統一特許裁判所の運用が始まっ

海高級人民法院にも同様のガイドラインたとき，どのように判断されるか注目です。

あり）
３）最高人民法院「専利権侵害紛争案件審理（3）記載要件についてに適用される法律に関する若干問題の解PBPクレームは，当該製品自体が新規性等の釈（二）案（2014年７月16日）意見募集終

特許性の要件を備えている場合で，且つ，明細了」第13条

書中の記載によっては，組成，構造又は他の試

４）国家知識産権局「専利権侵害の判定基準

験可能なパラメータ等で充分に特定できない場と専利詐称行為の認定基準手引き（2013

合にのみ許されます（審査ガイドラインで審決年９月26日）意見募集終了」第一編第１T 0150/82を引用）。

章第２節5.4

ただし，日本の審査における「不可能・非実際的事情」ほど，厳密な事情や要件が明文化さ（3）記載要件についてれているわけではなく，実務上，記載不備につ審査指南第二部分第十章4.3には，製法以外いては緩やかに運用されています。の構造及び／又は組成の特徴のみでは充分に特徴づけられない化学製品につき，製法を用いた限定が許される旨が規定されています。
ただし，日本の審査における「不可能・非実2．5 イギリス（1）発明の要旨認定「物同一説」を採ります。

際的事情」ほど，厳密な事情や要件が明文化さイギリス特許庁の審査基準（MoPP）14.120.1

れているわけではなく，実務上，記載不備につには，PBPクレームは物クレームであり，新しいては緩やかに運用されています。

い製法によるという事実のみによっては新規性を認めないことが，明示されています。

2．4 欧州特許庁（EPO）

この解釈は，特許後に特許有効性を判断する（1）発明の要旨認定場面でも同様です。

10）
，11）

「物同一説」を採ります。
審査ガイドライン（2014年版）Part F Chapter（2）技術的範囲の確定

Ⅳ 4.12には，PBPクレームについて，製品は新記載の仕方により「製法限定説」を採ります。

規な方法によって生産されたという事実のみで

2 0 1 4 年 に 出 さ れ た 判 決 で は， ク レ ー ム には新規とはされず（T 150/82参照），その製品obtained by a processとの記載があれば，そ自体が新規性，進歩性等を有するか否かで判断の方法に限定してクレーム解釈すべきとしましされる旨が示されています。

「A formulation（製剤）comた 。ここでは，
11）

この解釈は，特許後EPOで異議申立や審判にprising a lyophilized（冷凍乾燥）mixture of a

おいて特許有効性を判断する場面でも同様でlyoprotectant（乾燥保護剤）and an antibody（抗す。

体），wherein…」の lyophilized が obtainedby（2）技術的範囲の確定のが除外されました。

欧州特許庁（EPO）は，特許権の侵害判断をするものではないため，ここでは説明を省きま586と判断され，冷凍乾燥以外で乾燥したもなお，クレームが obtained byobtainable by

知 財 管 理 Vol. 66 No. 5 2016

ではなくで規定された場合の判決例は無いものの，同一物まで権利が及ぶという説が（3）記載要件についてあります。

ドイツ特許庁の審査基準3.3.3.6には，欧州特上記判決は，Court of Appealに上訴されており，控訴審での判断が注目されます。

許庁のガイドラインに沿って，PBPクレームは，製品が構造又は組成等によって特定できない場合にのみ許されると規定されています。したが（3）記載要件についてって，製品を他の手段で規定できる場合には，PBPクレームは，前述の審査基準によれば，明確性要件で拒絶される可能性が有ります。た

製品が構造又は組成等によって特定できない場

だし，日本の審査における「不可能・非実際的合にのみ許されるため，製品を他の手段で規定事情」ほど，厳密な事情や要件が明文化されてできる場合，明確性要件違反で拒絶される可能いるわけではなく，実務上，記載不備について性が有ります。ただし，日本の審査における「不は緩やかに運用されています。

可能・非実際的事情」ほど，厳密な事情や要件が明文化されているわけではなく，実務上，記載不備については緩やかに運用されています。

2．7 韓

国

（1）発明の要旨認定「物同一説」を採ります。

2．6 ド イ ツ2015年に出された大法院判決では，PBPクレ（1）発明の要旨認定

ームについて，製造方法は最終生産物である物「物同一説」を採ります。の構造や性質などを特定する一手段として意味

ドイツ特許庁の審査基準には，PBPクレームを持つだけであり，特許要件を判断する際，製造の要旨認定について明確な規定はありません

方法の記載を含む特許請求範囲の全ての記載にが，ドイツ特許庁の審査・審判は，基本としてよって特定される構造や性質などを持つ物としてEPOの基準に沿っています。

把握しなければならない旨を判示しています 。
15）

判決では，製法で限定した物の発明は，その対象は物そのものであり，その製法に関わらずこの解釈は，特許後に特許有効性を判断する場面でも同様です。

物として特許性の要件を満たさないといけない旨が判示されています（2）技術的範囲の確定

。

12）
〜14）

原則，「物同一説」を採ります。
（2）技術的範囲の確定

2015年に出された別の大法院判決では，発明「物同一説」を採ります。の要旨認定に関する上記大法院判決を引用した

記 載 の 仕 方（ obtainable byや obtained

上で，特許侵害段階でその特許発明の権利範囲by ）に依らず，クレームの対象である物が同に属すかどうかを判断する際に同様に適用され一であるかどうかで判断されます。この点

12）
，13）

は，イギリスとは異なります。
なお，例外的に obtained byると判示されています。
ただし，発明の実体に照らして権利範囲が広の記載に対して「製法限定説」を採用した判決（Troian（X過ぎるなどの不合理な事情があるときは，製造方法の範囲内に限定できるとしています 。
16）

ZB 11/68））が過去にあるようですが，現在では「物同一説」が定説のようです。

（3）記載要件について
韓国特許法第42条第６項では，製法での特定

知 財 管 理 Vol. 66 No. 5 2016587

を許容しており，物の発明に製法限定が含まれ得ますが，実務上，記載不備については緩やかていること自体を理由に不明確とはされませに運用されています。

ん。また上記大法院判決では，記載の明確性については言及されていません。

2．8 台

2．9 イ ン ド（1）発明の要旨認定

湾「物同一説」を採ります。

（1）発明の要旨認定

医薬品分野及びバイオテクノロジー関連に関「物同一説」を採ります。

する審査ガイドラインには，PBPクレームの新特許審査基準の第二編第三章第2.5.1節には，規性等は，物そのものと先行技術との比較によ

PBPクレームについて，その方法によって特性り判断されることが示されています。他の分野が付与された物それ自体で判断し，新規性等ににも同様に適用されると推測されます。

ついては，製造方法によって決まるのではない

・医薬品分野における特許出願審査ガイドライとされています。第二編第一章第2.5.2節にも同様の規定があります。

ン（2014年10月29日公表）7.9
・バイオテクノロジー関連特許出願に対する審査ガイドライン（2013年３月25日公表）7.1（2）技術的範囲の確定
未だ説が定まっていません。

（2）技術的範囲の確定

特許侵害を鑑定する際の指針である「特許侵未だ説が定まっていません。

害鑑定要点」には，PBPクレームについて，最侵害訴訟においてPBPクレームの技術的範囲

終生成物のみを鑑定対象とすべき旨が記されてについて審理された判決は見当たらず，未だ解おり，「物同一説」が採られています 。

釈は定まっておりません。

17）

一方で，判決例には，製造途中で使用される溶媒に差異があるために製法限定し非侵害と判（3）記載要件について断した判決があります 。

知的財産審判委員会（IPAB）命令第200/201218）

なお，特許侵害鑑定要点について改訂の議論

号によると，PBPクレームは，製品の先行技術がされており，今後の推移に留意が必要です。との違いを定義できない，あるいは区別できないという場合に制限されます。しかしながら本（3）記載要件について審決ではこれ以上の具体的な言及はなく，前述

台湾の審査基準第二編第一章第2.4.1.7節には，のガイドライン等においても特に説明が見受け構造で明確に限定できない場合にのみ初めて機られないことから，日本の審査における「不可能，特性，製造方法又は用途で特定することが能・非実際的事情」ほど，厳格な事情や要件まできるとされており，発明の所属する技術分野

では求められていないものと推測されます。

において通常知識を有する者が，具体的な物を想像できる場合や，既知の物との間の関係又は差異を理解できる場合には，請求項が明確であると認定すべきとされています。
したがって，これらに該当しないことを根拠に明確性違反の拒絶理由を通知することも有り

588

3 ． おわりに各国において，発明の要旨認定（特許性の判断）の場面におけるPBPクレームの解釈では，いずれも「物同一説」が採用されています。
しかし，技術的範囲の確定（権利範囲の判断）

知 財 管 理 Vol. 66 No. 5 2016

の場面では，「物同一説」を採る国と「製法限4） In re Thorpe, 777 F.2d 695, 698, 227 USPQ 964,966（Fed. Cir. 1985）

定説」を採る国があり，取り扱いが異なります。
特に，イギリスでは obtained by

5） SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp.という記（Fed. Cir. Feb 24, 2006）（Appeal No. 2004 - 1522）

載により「製法限定説」が採られることがあり，

6） Scripps Clinic v. Genentech 927 F.2d 1565（Fed.

クレームの記載の仕方に留意が必要です。

Cir. 1991）

またPBPクレームと記載要件との関係につい

7） Atlantic Thermoplastics v. Faytex Corp., 970
F.2d 834（Fed. Cir. 1992）て，日本ほど厳しい要件を課している国は見当

8） Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc., 566 F.3dたりません。ただ，EPOにおいては明細書の開1282（Fed. Cir. 2009）

示に基づいて物クレームとして記載できる場合

9） （2010）民提字第158号（最高人民法院2010年11に 明 確 性 要 件 違 反 と す る 審 決 例（T1 5 0/8 2，月24日判決）

T0081/14参照）があることには留意が必要で

10） Kirin - Amgen Inc & Ors v Hoechst Marion
Roussel Ltd ＆ Ors［2004］UKHL 46

す。

11） Hospira（UK）Ltd v Genentech, Inc［2014］

今後の実務の一助とするために，各国におけEWHC 3857

るPBPクレームの取り扱いについて，一覧表（別12） Tetraploide Kamille（Ｘ ZB 13/90, 1993. 3. 30）

表１）を作成しました。本文では説明していな

13） Thermoplastische Zusammensetzung（Xa ZR

いフランス，オランダ，イタリアにも言及して

100/05, 2010. 2. 25）
14） zipfelfreies Stahlband（Ｘ ZR 159/98）

います。

15） 大法院2015. 1. 22. 言渡し2011フ927
16） 大法院2015. 2. 12. 言渡し2013フ1726注 記

17） 下編第三章「鑑定方法」第１節四の第11点，下

1） 知財高裁平成23年（ネ）
第10057号

編第三章「鑑定方法」第２節二の（三）の第２点

2） 知財管理 Vol.60，No.12，（2010），1933 - 1948頁

18） 知的財産裁判所99年民専上更（一）
８号

3） 知財高裁平成22年（ネ）
第10043号

別表１ PBPクレーム各国取扱い一覧表
発明の要旨認定

技術的範囲の確定

日本

物同一説

物同一説

米国物同一説

製法限定説

中国

物同一説

製法限定説

欧州特許庁（EPO）

物同一説

イギリス

物同一説

製法限定説

ドイツ物同一説

物同一説

韓国

物同一説

物同一説

台湾物同一説

△

インド

物同一説

△

フランス

物同一説

△

オランダ物同一説

物同一説

イタリア物同一説△＊1＊6＊2＊3＊4＊5＊5＊6＊1：記載の明確性に特に留意が必要＊2：控訴審での判断が注目される＊3：製法で限定され得る余地あり＊4：製法限定説の判決あり，特許侵害鑑
定要点は物同一説を採る＊5：明確な判例無し＊6：直接イタリア出願されたものはEPOでサーチを受ける。その際，EPOの基準が採用される。パリルート出願
は無審査（原稿受領日 2015年12月22日）

知 財 管 理 Vol. 66 No. 5 2016

589