【連載】ワシントン便り（第 2 回）米国特許法 101 条問題（特許適格性の問題）をめぐる連邦議会と司法府の動き～「特許の保護対象とすべき発明とはなにか」をめぐる米国での議論～（一財）知的財産研究教育財団 知的財産研究所ワシントン事務所 所長

柳澤 智也（YANAGISAWA Tomoya）

1．はじめにの発明である旨が規定されている。何らかの方法や前回のワシントン便りでは、米国政府の知的財産物についての発明でありさえすればよいというよう政策の全体像を紹介した。そのなかで、米国の知的に、特許の対象となる発明の範囲を極めて広く解釈

財産分野で現在最も大きな問題と言われている特許し得る規定ぶりである。

適格性の問題（どのような発明を特許による保護のしかし、特許の対象があまりにも広すぎると、科対象とすべきかという問題）に対する米国特許商標

学技術の発展を促すという特許制度の趣旨が損なわ

庁（USPTO）の取り組みに触れた際、同問題につれる場合があるため、連邦最高裁（以下、最高裁といては連邦議会（以下、議会と呼ぶ）や裁判所でも呼ぶ）がこれまでに積み上げた判例によって、例え非常にダイナミックな議論が展開されているため、方法や物についての発明であったとしても、それが次回以降のワシントン便りでお伝えしたいと述べ「自然法則」、「自然現象」、「抽象的アイデア」であた。そこで今回は、特許適格性に関する問題をめぐる場合には特許の対象とはしないという考え方が確る議会と司法府での議論を簡単に紹介する。

立されている 4。この 3 つを、特許適格性に関する「司法例外」などと呼ぶ。もちろん、どのような発2．米国における特許適格性の問題とは？

明であっても「自然法則」、「自然現象」、「抽象的ア

本題に入る前に、米国における特許適格性の問題

イデア（数学の公式等）」を一定程度は利用することは何かを確認しておきたい。
米国で特許を取得するためには、特許出願した発1

明が新規性要件 （米国特許法 102 条）や非自明性
2とになるため、これら司法例外の範囲を広く解釈し過ぎても、多くの重要な発明が特許の対象外となるという弊害が生じる。そのため USPTO や裁判所が要件 （米国特許法 103 条）といった特許要件を満特許審査や特許の有効性審理において特許適格性のたすものである必要がある。米国特許法 101 条（以判断を行う際には、技術の進歩等を勘案しつつ、こ下、特許法 101 条と呼ぶ）に規定される特許適格性の司法例外の範囲を適切に判断することが求められの要件は、そうした特許要件の一つである。

ることになる。では、具体的には何が問題となって

3

特許法 101 条 には、米国で特許の対象となるのいるのだろうか。問題は、近年の一連の最高裁判

は「方法」
、
「機械」
、
「製造物」
、
「組成物」について

決 5，6，7、特に Mayo 事件判決（2012 年）及び Alice1
2

特許を取得しようとする発明は、世界で初めてなされたものでなければならないという要件。
特許を取得しようとする発明は、世の中に知られている知識や技術から容易に創造できないものでなければならないという要件。日本の進歩性要件に相当。
3 米国特許法 101 条（特許を受けることができる発明）には以下のように規定されている。
「新規かつ有用な方法、機械、製造物若しくは組成物又はそれについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者は、本法の定める条件及び要件に従って、それについての特許を取得することができる。」
4 最高裁はその理由を、自然法則、自然現象、抽象的アイデア（数学の公式等）は、科学技術分野における研究開発を行うための基本ツールであるため、誰かに独占させるべき性質のものではないからであるとしている。
5 Mayo 事件最高裁判決（2012 年：自然法則に関する事案）https://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-1150.pdf
6 Myriad 事件最高裁判決（2013 年：自然現象に関する事案）https://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-398_1b7d.pdf
7 Alice 事件最高裁判決（2014 年：抽象的アイデアに関する事案）https://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-298_7lh8.pdf

82 ｜ IP ジャーナル 13 号（2020.6）

ワシントン便り事件判決（2014 年）で確立された特許適格性の有ポートを公表し 10、同ガイダンスにより、USPTO

無を判断するための 2 ステップテスト（いわゆるにおける特許適格性に関する審査の確実性が高まっAlice/Mayo テスト）に起因する。

たことを示した。同レポートでは、Alice 事件最高

この Alice/Mayo テストが、分かりにくく、個々

裁判決の影響を受ける技術分野において、同ガイダの事件に適切に適用することが非常に難しいものでンスの公表後の 1 年間で、特許適格性の判断に関すあったため、USPTO や裁判所における特許適格性

る審査の不確実性（審査結果のばらつき）が 44％減の有無の判断の予見性・確実性が著しく低下してし少するとともに、特許適格性を有さないとの拒絶理

8まった 。特に医療分野やコンピュータソフトウェ

由を通知される可能性が 25％減少した（図 1 参照）

ア関連分野では、USPTO や裁判所において Alice/との分析結果が示されている。

Mayo テストが過度に厳格に適用されるため、数多

図1

くの革新的発明が「自然法則」や「抽象的アイデ

 初のオフィスアクションで特許法 101 条に
最基づく拒絶通知を受ける確率

ア」といった司法例外に相当する発明であるとされ、特許適格性無しと判断されているとの指摘が多くの有識者や実務家からなされている。また、その結果、革新的技術への研究開発投資が米国から他国に流出しており、米国のイノベーション能力の低下を招いているとの指摘も数多くなされている。
これが現在の米国知的財産システムにおいて最大の懸案事項とされている特許適格性の問題の概要である。
この問題に対し USPTO は、前回のワシントン便
りで紹介したように、2019 年 1 月に「特許適格性要Source: Adjusting to Alice（USPTO, 2020 年 4 月）

件の判断手法に関する新たな審査ガイダンス」（以しかし、同ガイダンスは、裁判所の判断を拘束す

下、特許適格性に関する審査ガイダンスと呼ぶ）をるものではない 11 ため、特許適格性に関する根本的公表 9 して、USPTO での審査・審判における特許な問題は何も解決されていないとの指摘も多くなさ

適格性の有無の判断手法の明確化を図っており、特れており、米国の知的財産関係者の多くが、特許適許弁護士などの実務者からは、USPTO における特格性について規定する特許法 101 条の改正、または許適格性の判断の予見性が大きく改善されたと評価

特 許 適 格 性 問 題 の 原 因 と な っ た 最 高 裁 の Alice/

されている。USPTO は 2020 年 4 月に、上記の特許

Mayo テストの見直しを望んでいる。

適格性に関する審査ガイダンスの効果を分析したレ

こうした背景を踏まえ、本稿では、まず議会にお8

同テストでは、まず、クレーム発明が「司法例外」に向けられた（directed to）ものであるか否かを判断する（ステップ 1）。
クレーム発明が「司法例外」に向けられていなければ特許適格性を有すると判断するが、「司法例外」に向けられている場合には次の検討ステップ（ステップ 2）に移る。ステップ 2 では、クレーム発明が「発明概念（inventive concept）」を含むもの
であるか否かを分析し、「発明概念」を含む場合には特許適格性を有すると判断する。このように、クレーム発明に「発明概念」が存在するか否かで特許適格性の有無を判断するといった難解な基準が導入されたため、特許適格性の判断に新規性や進歩性の判断基準が入り込んできてしまい、その結果、USPTO や裁判所において、従来であれば当然に特許適格性を有すると判断されたと考えられる発明が特許適格性無しと判断されるなど、全く予期せぬ判断が下されるようになったとの批判がなされている。
9 詳細は、筆者作成の米国知財ニュース（2019 年 1 月 8 日付）参照。
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2019/20190108.pdf
10 詳細は、筆者作成の米国知財ニュース（2020 年 4 月 24 日付）参照。
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2020/20200424-1.pdf
11 例えば、連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）は、2019 年 4 月 1 日の Cleveland Clinic 事件判決において、「我々は、特許適格性を含むあらゆる特許性に関する問題についての USPTO の専門性に高い敬意を払うものの、USPTO が発行するガイダンスには拘束されない」などと述べている。
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-1218.Opinion.4-1-2019.pdf

IP ジャーナル 13 号（2020.6）｜ 83

ける特許法 101 条の改正に向けた議論を紹介し、続いて裁判所における特許適格性問題に関する議論を紹介する。

3.1. 上 院司法委員会知的財産小委員会の復活（2019 年 2 月）
116 議会が幕を開けた 2019 年の年明け早々、議会は、突如として上院司法委員会の下に知的財産小委

3．議 会における特許法 101 条（特許適格性）改正に向けた議論
12

員会を復活させた。この復活を主導したのは、同小委員会の委員長に就任した Thom Tillis 議員（ノー

現在の第 116 回議会 （以下、116 議会と呼ぶ）

スカロライナ州選出、共和）と、野党筆頭委員であの開会前まで、米国知的財産界の有識者たちからるランキングメンバーに就任した Chris Coons 議員

は、議会における知的財産問題への関心の低下を懸（デラウェア州選出、民主）であった。

念する声が多く聞かれた。議会での知的財産問題にTillis 議員と Coons 議員は、2018 年末から、有識

関 す る 議 論 で 長 くリーダーシップをとってき た者を集めた非公開のラウンドテーブル（勉強会）を

Orrin Hatch 議員や Lamar Smith 議員などの多くの複数回にわたって開催 13 し、特許適格性の問題を立有力議員が、2019 年 1 月 3 日をもって閉会した第法によって解決する道を選んだ場合、特許法 101 条

115 回議会を最後に引退したためである。

改正案はどのような形とすべきかを議論していた。

しかしいざ蓋を開けてみると、116 議会の第 1 セッ両議員が知的財産小委員会を復活させた主な理由

ションとなる 2019 年は、多くの有識者の予想に反は、議会の場で特許法 101 条の改正について正式なして、議会において特許制度をめぐる熱い議論が繰議論を行うためであった。

り広げられる年となった。特許制度に関する問題のを抑制するための特許制度改正の議論と、特許法

3.2. 特 許 法 101 条 改 正 に 向 け た フ レ ー ム
ワークの公表（2019 年 4 月）

101 条改正の議論であった。特に特許法 101 条の改利害関係者や有識者から広く意見を募ったうえで正については、116 議会の幕開けとともに突如とし特許法 101 条改正案を作成したいと考えた Tillis 議て上院司法委員会の下に復活した知的財産小委員会

員らは、2019 年 4 月 17 日に、議論の土台とするたを中心に、その是非をめぐってさまざまな利害関係

めに、特許法 101 条の改正に向けた基本的な考え方

者を巻き込んだ苛烈な議論が繰り広げられた。

を示すフレームワークを公表 14 した。

うち、議論の中心となったのは、医薬品価格の高騰

結論から言えば、特許法 101 条改正の議論は、賛このフレームワークは、先に述べたラウンドテー

成派と反対派の意見が真っ向から対立する形となっ

ブルでの議論に基づいて作成されたもので、そこでたため、完全に膠着状態となり、いまだ特許法 101

示された考え方は、2019 年 1 月に USPTO が公表し条改正法案を議会に提出できる段階にさえ至っていた特許適格性に関する審査ガイダンスで示された考ない。

え方に非常によく似たものであった。

しかし、116 議会を舞台として繰り広げられた特フレームワークには、例えば「現行の特許法 101

許法 101 条改正に向けた議論は、いかにも米国らし条で特許適格性を有するものとして規定されている

いダイナミックなものであり、読者の方々の米国の4 つの主題（方法、機械、製造物、及び組成物）を知的財産エコシステムへの理解を一層深めるために維持する」、「特許適格性が否認される主題を法律で役立つと思われるため、議論の流れを時間軸に沿っ限定的に列挙する（例：基礎的科学的原理、純粋なて順に紹介していきたい。

数式、精神的な活動等）」、「特許適格性の有無を判

12 116 議会は 2019 年 1 月 3 日に開会。会期は 2 年間で、2021 年 1 月 3 日に閉会予定。
13 詳細は、筆者作成の米国知財ニュース（2018 年 12 月 27 日付）参照。
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2018/20181227-1.pdf
14 Tillis 議員は、Coons 議員、下院司法委員会の野党筆頭委員である Doug Collins 議員（ジョージア州選出、共和）、下院司法委
員会法廷・知的財産・インターネット小委員会の委員長の Hank Johnson 議員（ジョージア州選出、民主）及び Steve Stivers
下院議員（オハイオ州選出、共和）と共同で公表した。
https://www.tillis.senate.gov/public/_cache/files/3491a23f-09c3-4f4a-9a93-71292704c5b1/outline-of-101-reform.pdf

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ワシントン便り

断する際に、新規性要件や、進歩性要件といった他

改正草案が公表された際、関係者の多くは、フの条文に記載されている要素を考慮しないことを明レームワークには一切出てこなかった特許法 112 条

確化する」などといった考え方が示されていた。

（f）の規定、すなわちミーンズ・プラス・ファンクションに関する規定 16 を改正する案が含まれていた

3.3. 特 許法 101 条改正草案の公表（2019年 5 月）「特許適格性の有無の判断は、これまでの最高裁のTillis 議員らは、フレームワークに対する利害関判例で確立された司法例外の概念を一切用いずに行係者等からのフィードバックを踏まえて「特許法うこととする」といったドラスティックな規定が置

101 条改正草案」を作成し、2019 年 5 月 22 日に公かれた点については、称賛する者もいれば、反対や15表 した（図 2 参照）。議員らは、この改正草案のことに戸惑いの声を上げた。また附則において、懸念を示す者もおり、関係者の反応は大きく分かれた。

策定が、共和、民主という党派を超え（bipartisan）、
上院下院の両院の（bicameral）有力議員によってなされたものであることを強調した。

3.4. 上 院知的財産小委員会における公聴会（2019 年 6 月）

また、公表に際して Tillis 議員らは、上院知的財

2019 年 6 月、上院知的財産小委員会は、特許法

産小委員会にて特許適格性問題に関する公聴会を開

101 条改正草案に対する有識者の意見を聴取するた催し、同改正草案について多様な業界の関係者と議めに、異例中の異例とも言える計 45 名もの証言者論を深める予定であると発表した。

を招いた 3 日間にわたる公聴会を開催 17 した。公聴図2

特許法 101 条改正草案

15 フレームワークと同様に、Tillis 議員は、Coons 議員、Collins 議員、Johnson 議員及び Stivers 議員と共同で公表した。詳細は、筆者作成の米国知財ニュース（2019 年 5 月 24 日付）参照。
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2019/20190524.pdf
16 “means”などの特定の言葉を用いて機能的な表現で記載されたクレーム発明の構成要素は、その機能を有する全ての構造を包含するのではなく、明細書に開示された対応する構造のみを包含するものと解釈するといった規定。誤解を恐れずに簡潔に言えば、「熱を加えると硬度が増す手段」等というように広く解釈することが可能な言葉でクレーム発明中のある部材を表現しようとしても、“means”などの特定の言葉を用いて表現してしまうと、その「手段」は明細書で具体的に開示されている部材しか含まないというように限定的に解釈されてしまうという規定。これに対し、改正草案では、クレーム内に“means”などの特定の言葉が用いられている場合に限らず、クレーム発明が機能的に表現されている場合には、一律に明細書の実施例に限定して解釈することを提案している。

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会では、知的財産関連の有力団体、各産業界を代表

外に関する規定の強化を検討する必要があることをす る 団 体、 個 別 企 業、 元 連 邦 巡 回 区 控 訴 裁 判 所

認識した旨発言した。そして、必要な修正を行った（CAFC）判事、元 USPTO 長官、大学教授など、

うえで 2019 年 7 月以降のできるだけ早いタイミング

さまざまな有識者が証言者として証言を行い、賛成で法案を提出するつもりであると述べた。

派と反対派の双方の立場から改正草案に対してさま
簡潔にまとめると、
米国知的財産権者協会（IPO）、

3.5. 特許法 101 条改正に関する現在の議会の状況

米国知的財産権法協会（AIPLA）、米国法曹協会

Tillis 議員らは、公聴会が終わった後も関係者と（ABA）などの主要な知的財産関連団体は、草案のの調整を進め、特許法 101 条改正法案の議会への提段階で突然入ってきた 112 条（f）の改正について出を目指したが、賛成派と反対派に割れた産業界のは慎重な検討を要するというスタンスであったもの

意見が激しく対立したことによって特許法 101 条改の、改正草案の大枠については概ね賛成との意を表

正の議論は完全に膠着状態となった。結局、改正法した。また、製薬産業、バイオ産業、大学関連団

案を議会に提出できる段階にさえ至らずに議会での体、個人発明家団体、有力な有識者（元 USPTO 長

特許法 101 条改正に向けた活動は停止状態となって官、元 CAFC 判事など）も、改正草案の大枠につしまった。

ざまな意見を述べた。

いて概ね賛成との意を表した。

新型コロナウイルス問題という最優先で対応する

他方、ジェネリック団体、患者擁護団体などは、必要がある重大な問題が生じたこと、2020 年が大草案に基づいて法改正を行うことに反対との立場を

統領選挙の年であること、上院知的財産小委員会表明した。患者擁護団体は、特許となり得る発明のが、116 議会の第 2 セッションとなる 2020 年に入っ対象が現行より広がることによって、治療費や薬価てから、知的財産問題に関する議論の軸足をデジタが高騰するおそれがあるとの懸念を示した。また、

ルミレニアム著作権法（The Digital MillenniumHigh Tech Inventors Alliance などのハイテク産業

Copyright Act）の改正に向けた議論 18 へとシフトの代表も、特許となり得る発明の対象が広がることさせたこと、さらには、Tillis 議員が、利害関係者によってパテントトロールによる特許権濫用の問題の間でコンセンサスが得られない限り議会が特許適が拡大するおそれがあるとの懸念を示し、法改正に格性問題について議論することはないだろうと述べ

反対との立場を表明した。

ている 19 ことなどを踏まえると、116 議会において公聴会の最後に、Tillis 議員は、改正草案をさらに修正する必要があることを認識したと述べた。特特許法 101 条改正法案が審議される可能性は極めて低いと考えられる。

に、①「有用（useful）」の定義をさらに明確にする必要があること、②曖昧なビジネスモデル発明等
が特許とならないように 112 条（f）の改正案をさ4．司法府における特許適格性問題に関する議論らに修正する必要があること、③法改正によって基

ここからは、司法府に目を向ける。2019 年、全礎研究が阻害されることがないように、試験研究例

米の特許関連の控訴事件を専属管轄する連邦巡回区

17 詳細は、筆者作成の米国知財ニュース（2019 年 6 月 5 日付、2019 年 6 月 12 日付）参照。
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2019/20190605.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2019/20190612.pdf
18 上院知的財産小委員会は、2020 年 2 月 11 日及び 2020 年 3 月 10 日に公聴会を開催し、デジタルミレニアム著作権法の改正に向けた議論を行っている。
2 月 11 日公聴会：https://www.judiciary.senate.gov/meetings/the-digital-millennium-copyright-act-at-22-what-is-it-why-it-wasenacted-and-where-are-we-now
3 月 10 日公聴会：https://www.judiciary.senate.gov/meetings/copyright-law-in-foreign-jurisdictions-how-are-other-countrieshandling-digital-piracy
19 https://www.ipwatchdog.com/2020/05/05/senator-thom-tillis-ip-stakeholders-cant-find-consensus-congress-cant-help/
id=121262/

86 ｜ IP ジャーナル 13 号（2020.6）

ワシントン便り

控訴裁判所（CAFC）において、特許適格性の問題のであるなどとして特許適格性を有しないと判断がいかに深刻であるかを示すいくつかの印象的な出し、第一審の判決を支持した。

来 事 が 起 き た。 そ の 代 表 的 な も の が、7 月 3 日 のこれに対して Athena 社は、CAFC に大法廷でのAthena 事件における大法廷再審理申立の棄却や、再審理（判事全員による再審理）を申し立てたが、20

10 月 3 日の AAM 事件判決 である。
特に Athena 事件は、米国の知的財産界に一石をCAFC は 2019 年 7 月 3 日、これを棄却 21 した（棄却
賛成 7・棄却反対 5）。

投じることとなった。特許適格性の問題が争われた
たって、CAFC が、議会に対して特許法 101 条改正

4.2. CAFC 判事が特許適格性問題について発したメッセージの必要性を示唆するメッセージを発するという極め

大法廷再審理申立の棄却に際し、CAFC 判事から

Athena 事件の大法廷再審理申立を棄却するにあて異例の動きを見せたためである。
以下、Athena 事件をめぐる米国知的財産界の動きを紹介する。

は、申立棄却に同意する意見 4 本 22、申立棄却に反対する意見 4 本 23 の合計 8 本もの意見が提出された。
意見を提出したのは 8 名の判事であるが、残りの4 名の判事も提出されたいずれかの意見に賛同する

4.1. Athena 事件の概要
Athena 事件は、「体液を採取し、当該体液中に筋旨の意思表示をしていることから、実に 12 名の判事全員が自身の見解を示したことになる。

特異性チロシンキナーゼ（MuSK）に対する自己抗また、何よりも米国の知的財産界を驚かせたの体が含まれているか否かを特定する検査を行うこと

は、CAFC の判事たちがそれら意見書を通して、こで、神経伝達疾患を診断する方法」に関する特許の問題を解決するには最高裁による同問題の再考、（米国特許第 7,267,820 号（820 特許））が侵害されてまたは議会による法改正が必要であるとのメッセーいるとして、Athena 社が Mayo 社を訴えた事件でジを発したことであった。以下に、判事らが発したある。

メッセージの一部を紹介する。

第一審のマサチューセッツ州地区連邦地裁は、最Lourie 判事（申立棄却に賛成）のメッセージ

高裁の Alice/Mayo テストに基づいて、820 特許は


最 高裁の判例が有効である限り、この問題

特許適格性を有さないため無効であると判断した。

を解決する可能性があるのは、クレーム発明

Athena 社 は、 こ の 第 一 審 判 決 を 不 服 と し ての書き手または立法者のペンのみである。

CAFC に控訴したが、3 名の判事から成る CAFC パ

Hughes 判事（申立棄却に賛成）のメッセージ

ネ ル は、2019 年 2 月、820 特 許 は「 体 液 中 で の
医 療診断発明の特許適格性についての判断

MuSK 自己抗体の存在と、MuSK 関連神経伝達疾患が問題をはらんでいることは理解しているとの間の相関関係」という自然法則に向けられたもが、この問題は最高裁の判例に拘束される

20 特許適格性が問題となることが稀な機械に関する発明に対して、特許適格性無しとの判断が下された事件。CAFC は 2019 年 10
月 3 日、複数種の振動を同時に抑制するライナーを備えた駆動系プロペラシャフトの製造方法に関する AAM 社特許発明について、同発明における改良の焦点（focus of the claimed advance）は、複数種の振動を同時に抑制するようにライナー部材を調整する点であるところ、クレーム発明はそのための具体的な構造や手法を示すことなく、複数種の振動を抑えるという所望の結果が得られるようにライナー（の質量や剛性）を調整することのみを述べているため、単なる自然法則（Hooke の法則）の適用に過ぎないなどとして、AAM 社特許発明は特許適格性を有さないために無効であると判断した。なお、Moore 判事は反対意見を提出し、「多数意見の本件クレーム発明に関する懸念は自然法則とは全く関係がなく、クレーム発明の実施可能要件に関するものである」などと述べている。
この CAFC 判決を受け、下院司法委員会の野党筆頭委員である Doug Collins 議員は、同判決の翌日となる 2019 年 10 月 4 日に、裁判所における特許適格性についての判断手法には問題があるため、議会による立法措置が必要であるとの声明を出した。
詳細は、筆者作成の米国知財ニュース（2019 年 10 月 10 日付）参照。
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2019/20191010-2.pdf
21 http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/17-2508.Order.7-3-2019.1.pdf
22 申立棄却に同意する意見は、Lourie 判事（Reyna 判事、Chen 判事がこれに賛同）、Hughes 判事（Prost 首席判事、Taranto 判
事がこれに賛同）、Dyk 判事（Hughes 判事がこれに賛同、Chen 判事が一部賛同）、Chen 判事から提出された。
23 申立棄却に反対する意見は、Moore 判事（O’Malley 判事、Wallach 判事、Stoll 判事がこれに賛同）、Newman 判事（Wallach 判事がこれに賛同）、Stoll 判事（Wallach 判事がこれに賛同）、O’Malley 判事から提出された。

IP ジャーナル 13 号（2020.6）｜ 87

CAFC が解決できる問題ではない。

るべき極めて重要な問題であることを明確に示す一
医 療診断分野の特許適格性判断基準が、最例である」、「裁判所は、米国特許法はイノベーショ

高裁によって、または特許法を用いてバランンを阻害しており、研究者・発明者・投資家の目をスのとれたイノベーションへのインセンティ

国外に向かせているというメッセージを議会に対しブを与えるという政策決定権限を有する議会て送っている」などとしたうえで、特許法改正に真によって、明確化されることを望む。

剣に取り組むと述べた。

Moore 判事（申立棄却に反対）のメッセージ
関するクレーム発明が特許適格性を有さない

4.4. 最高裁による Athena 事件裁量上訴（上告）の棄却という結論を支持する判事は、CAFC には一CAFC へ の 大 法 廷 再 審 理 申 立 を 棄 却 さ れ た
本 件のような診断キット、及び診断方法に人もいない。

Athena 社は、最高裁での審理を求めて裁量上訴Mayo 事件判決以来、当裁判所に提起される（上告）を行った。Athena 事件は、技術の重要性に全ての診断発明は、特許適格性を有さないと加えて、次の①～③のような特殊事情を抱える事件判断されている。我々はそれらの発明が特許であったことから、多数の関係者が、最高裁が特許保護の対象とされるべきだと信じているが、適格性の有無の判断基準について再考するとしたら一方で、当裁判所の過半数は、我々がそのよ

この事件においてではないかとの期待を抱いていた。

うに判断することを最高裁が妨げると結論付① （本稿で先述したように）CAFC
が、最高裁けた。残された望みは最高裁、または議会だ

または議会によって医療診断分野の特許適格けである。私は、彼らがこれらの技術の重要性の判断基準が明確化されることを望むと性、及び（これら技術を特許の対象として保いった異例のメッセージを発していたこと

護することによる）社会的利益やアメリカの② （本稿で先述したように）上院知的財産小委


ビジネスに与えるインセンティブを認識する

員会の有力議員らが、本事件は特許法 101 条ことを望む。何より、法令がかかる発明の特（特許適格性）の改正が早急に行われるべき許適格性を明確に認め、判例によって作り出

重要な問題であることを明示しているなどとされた特許保護対象の例外がこのように広くいった声明を出していたこと③

適用されないことを望む。

米国訟務長官が、本事件と同時期に特許適格性を争点として最高裁に上告されていた HP

4.3. Athena 事件の大法廷での再審理申立
棄却を受けた議員らの動き
Athena 事件で CAFC が発したメッセージに対して、Tillis 議員と Coons 議員が即座に呼応した。
24

v. Berkheimer 事件について提出した法廷助言書のなかで、Athena 事件の上告は受理されるべきであると訴えていたこと 25
し か し 残 念 な が ら、 最 高 裁 は 2020 年 1 月 に両 議 員 は、2019 年 7 月 8 日 に 声 明 を 発 表 し、Athena 社の上告を棄却した。最高裁が特許適格性「CAFC が Athena 社等による大法廷再審理申立をの問題を扱ったのは 2014 年の Alice 事件が最後とな棄却した件は、特許法 101 条の改正が早急に行われる。それ以降も、特許適格性の問題について 50 件

24 https://www.coons.senate.gov/news/press-releases/sens-tillis-coons-statement-on-key-federal-circuit-decision-continueduncertainty-about-patent-eligibility
詳細は、筆者作成の米国知財ニュース（2019 年 7 月 22 日付）参照。
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2019/20190722-2.pdf
25 米国訟務長官は、2019 年 12 月に最高裁に提出した法廷助言書において、「最高裁は、特許適格性に関する判断基準を明確化するために、適切なケースを受理して審理すべき」、「HP 事件の上告は棄却されるべきだが、もし Athena 事件の上告が受理されるのであれば、その判断が出された後に適宜処理されるべき」などと述べ、Athena 社の上告が受理されるべきであることを最高裁に訴えていた。
https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/18/18-415/124825/20191206211755583_18-415%20-%20HP%20v.%20Berkheimer.pdf

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ワシントン便り

以上の上告がなされているが、最高裁は 1 件も受理

る深刻な問題だ」などと述べ、依然として特許法していない。

101 条の改正の必要性を訴えている。また、少なくAthena 事件の上告棄却を受け、有識者の間ではとも USPTO においては、特許適格性の判断に改善

特許適格性に関する問題を解決するためには特許法が見られ、革新的技術が適切に特許で保護されるよを改正するしかないとの声が大きくなっている。元うになってきている。

CAFC 首席判事の Paul Michel 氏は「大統領選挙のもちろん、この問題の解決は容易なものではな

年に特許法上の主要な問題を扱う改正法案を審議すい。特許適格性の問題は、「イノベーションを促しることは難しいかもしれないが、最高裁にはもはやて社会を発展させるためには、どのような発明を特特許適格性問題を審理する意向がないことが明らか

許権による保護の対象とするべきなのか」という特になったため、議員らは意欲的になっているかもし

許制度の最も根本的な問題である。そうであるが故れない」などとコメントしている。

に、その制度の改正は、社会に計り知れない影響を及ぼす可能性があり、全ての関係者に強い関心、期

5．おわりに待、そして不安を抱かせる。そうした中で、複雑にここまで述べてきたように、特許適格性問題につ絡み合う多様なステークホルダーの利害を調整しいては、議会、裁判所のいずれにおいても、その解て、政策レバーを最適な位置まで操作することがい決に向けた大きな動きが見られた。在るべき制度のかに難しいかは容易に想像がつく。しかしそれで姿をめぐって、さまざまな立場の者がさまざまな場も、もし本当に現在の特許適格性判断の不確実性がで議論を尽くすというダイナミックな議論の在り方

米国全体のイノベーション能力を損ねているのだとは、日本も習うべきところが多いと思われる。しかすれば、いつか機が熟し、議会で特許法 101 条が改し、それでも問題の解決には至らなかった。特許法

正されるときが来るかもしれない。あるいは、最高101 条の改正に向けた議会の動きは止まってしまっ

裁に Alice/Mayo テストを見直す意思がないと悟った。また、最高裁も、特許適格性が争われる事件をた CAFC が、明確で透明性の高い形で、そしてイ

審理して自身の判例に起因する混乱を解決しようとノベーションに資する形で同テストを適用する手法

いう意思は持っていないように思われる。

を確立するときが来るかもしれない。

こうした状況を踏まえると、問題解決への道は完そのときに大きなアドバンテージを享受できるよ

全に閉ざされたようにも思える。しかし、その灯火

う、USPTO の特許適格性の判断が改善してきていが完全に消えたわけではない。議会での議論で中心る今こそ、米国での発明の権利化活動をしっかりと的な役割を果たした Coons 議員は、2020 年 3 月 5 日

行っておくべきなのかもしれない。そのときが少しに米国知的財産権者協会（IPO）の Spring Summit

でも早く訪れることを、そして、それが訪れたときで行った基調講演のなかで、「特許適格性の判断基に恩恵を受けることとなる革新的な技術が、日本か準を不明確なものとした最高裁の判決など、米国特ら最も多く生み出されていることを願いたい。

許制度を弱体化させた法制度の変化は、対応を要す

柳澤 智也（YANAGISAWA Tomoya）
1998 年、特許庁に入庁し、特許審査官、企画調査課長補佐、審査基準室長補佐（基準企画班長）、秘書課長補佐、調整課長補佐（企画調査班長）、審査企画室長などを経験。また、UC バークレー客員
研究員、OECD エコノミスト、内閣官房知財事務局参事官補佐を経験。知財事務局にて知的財産政策に関する基本方針、知的財産政策ビジョン、知財戦略推進計画を起草。OECD では The Emerging
Patent Marketplace（イノベーションのオープン化と新興する知財マーケット）等を執筆。2017 年 6月より現職（ジェトロニューヨーク知的財産部長を兼務）。

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