特許庁委託事業

インド知財判決・審決分析集(2014 年第 2 版)

2014 年 5 月
独立行政法人 日本貿易振興機構
ニューデリー事務所
知的財産権部

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はじめに
インドは、WTO 加盟国の一つであり、その義務として、TRIPS 協定に準拠した知的財産保護が求められています。その基準を満たすため、インドでは、2005 年までに数次にわたる法改正を行ってきました。また、2012 年には、著作権法の改正もなされています。
他方、インドの知的財産に係る実際の運用は成文法からは必ずしも明らかではありません。イン
ドは判例法の国でもあり、判決・審決の積み重ねにより、法の解釈、法理が定められていきます。
したがって、インドにおいて、知的財産を適切に取得、行使していくためには、これら判決・審決を体系的に分析、把握し、適切に活用していくことが求められています。
インドの知的財産権法が成立してから比較的日が浅く、これまでそれらを日本語で体系的にまとめた調査報告はなされていませんでした。しかし、近年、インドにおける知的財産の重要性の高まりに呼応する形で、その指針となる判決・審決が出されるようになってきました。
本報告書では、司法当局である各裁判所、準司法当局である知的財産審判委員会等から出された判決・審決を、知的財産分野における特定の細分化した論点ごとに分析することにより、インドにおける知的財産の実際の運用を明らかにし、我が国企業の皆様に役立てていただくことを目的に作成したものです。
本報告書は、特許庁委託事業により、各論点レポートの文末に記載したインドの法律事務所の専門家の皆様らの協力を得て作成したものです。今後、増補を重ねることにより、より多くの論点に対して、我が国企業の皆様に正確な情報をお届けできるよう努めてまいります。
本書が、皆様のお役に立てば幸いです。

2014 年 1 月 初版にあたって

日本貿易振興機構
ニューデリー事務所
知 的 財 産 権 部

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更新履歴
第 2 版(2014 年 5 月)
・ 各レポートに対し、参照番号(Ref.No)を付与。
・ 各レポートの末尾に、初回掲載版を記載。
・ 各レポートに参考として関係条文を追加。
・ 各判決・審決に対して、可能な限りリンクを張付。
・ Ref.1.10-28,Ref2.1 を追加。

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目次
１．特許.......................................................................................................... 4
進歩性評価における「当業者」(特許法第 2 条(1)(ja))‖Ref.1-10 ................................. 4
進歩性評価における「微少な改善」テスト(特許法第 2 条(1)(ja))‖Ref.1-11 ....................... 7
進歩性の立証責任(特許法第 2 条(1)(ja))‖Ref.1-12 ................................................ 12
第 3 条(d)における「既知の物質」(特許法第 3 条(d))‖Ref.1-13 ............................... 17
第 3 条(d)における「効能」(特許法第 3 条(d))‖Ref.1-14 ........................................ 20
単なる混合物に過ぎない組成物(特許法第 3 条(e))‖Ref.1-15 .................................... 26
数学的方法の発明からの除外(特許法第 3 条(k))‖Ref.1-1 ......................................... 30
ビジネス方法の発明からの除外(特許法第 3 条(k))‖Ref.1-2 ...................................... 34
コンピュータ・プログラムそれ自体の発明からの除外(特許法第 3 条(k))‖Ref.1-3 ...................... 38
アルゴリズムの発明からの除外(特許法第 3 条(k))‖Ref.1-4 ...................................... 42
出願権の証拠書面の提出要件(特許法第 7 条(2))‖Ref.1-16 ......................................... 45
陳述書及び誓約書に基づく外国出願関連情報の提出(特許法第 8 条(1))‖Ref.1-5 ....................... 49
審査管理官の求めに基づく外国出願関連情報の提出(特許法第 8 条(2))‖Ref.1-6 ....................... 54
外国出願関連情報の提出における「実質的に同一の発明」(特許法第 8 条)‖Ref.1-7 ................... 58
外国出願関連情報の提出における PCT 出願(国際段階)の扱い(特許法第 8 条)‖Ref.1-8 ....................... 63
外国出願関連情報の提出要件違反の立証責任(特許法第 8 条)‖Ref.1-9 ......................... 68
親出願に複数の発明がない場合の分割出願の禁止(特許法第 16 条)‖Ref.1-17 ...................... 72
付与前異議申立の決定に対する審判請求(特許法第 25 条(1))‖Ref.1-18........................ 76
付与後異議申立における異議合議体の役割(特許法第 25 条)‖Ref.1-19 ........................ 81
インドを受理官庁とした PCT 出願は外国出願か否か(特許法第 39 条)‖Ref.1-20 ....................... 85
強制実施権設定における第三者による実施の考慮の是非(特許法第 83 条)‖Ref.1-21 ....................... 89
公衆の満足いく程度の需要(特許法第 84 条)‖Ref.1-22 ............................................ 93
合理的で無理の無い価格(特許法第 84 条)‖Ref.1-23 ............................................... 97
インド領域内での実施(特許法第 84 条)‖Ref.1-24 ................................................. 100
強制実施権許諾の申請後に権利者が行った事項の参酌の是非(特許法第 84 条)‖Ref.1-25 ...................... 105
強制実施権許諾の審査手続における聴聞の時期(特許法第 84 条)‖Ref.1-26 ...................... 109
特許侵害の例外としての医薬品販売承認申請(特許法第 107A 条)‖Ref.1-27 ...................... 112
審査管理官による所定期間の延長(特許規則 138)‖Ref.1-28 .................................... 115
2．商標 ...................................................................................................... 118
名字の商標としての登録可能性及び権利行使可能性(商標法第 2 条(1)(m))‖Ref.2-1 ...................... 118
3．意匠 ...................................................................................................... 122
4．著作権.................................................................................................... 123
5．植物新品種 .............................................................................................. 124
植物品種登録の関連書類を取得又は調査する権利‖Ref.5-1 ...................................... 124

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１．特許
進歩性評価における「当業者」(特許法第 2 条(1)(ja))‖Ref.1-10
概要1970 年特許法(以下、「本法」という)において、特許を受けるためには、クレーム発明は進歩性を有していなければならない。進歩性は、当業者(a person skilled in the art)にとって、クレーム発明を非自明とするべきものである。当業者とは、発明が進歩性を有するか否かを判断するた
めの参考人としての役割を果たす法律上の架空人物である。インド特許法において、当業者とは、その分野における通常の技能を有する者と考える米国等他国の特許法と異なり、技術水準について
平均より高い技能及び知識を有すると仮定される。

I.成文法規定
本法第 2 条(1) (ja)では、進歩性とは、当該技術において既知のものと比較した技術的進歩若し
くは経済的意義又は両者を有し、クレーム発明を当業者にとって自明ではないものとする、クレーム発明の特徴であるとしている。このように、進歩性が当業者に関連して定義付けられている一方、成文法は当業者がどのような者であるかを定義しておらず、その者の資質又は特性についても特定していない。

II.判例法分析
知的財産審判委員会(以下、「IPAB」という)は、以下の事件において当業者の特徴についての見解を述べた。
Enercon (INDIA) Limited Vs. Alloys Wobben1 [IPAB]
a. 事実概要
本件では、審判請求人である Enercon India Ltd.社は、被請求人である Alloys Wobben 社の特許に対し、新規性及び進歩性の欠如を理由に特許取消請求を行った。IPAB は、クレーム発明は新規性を有しているという判断を下した一方で、クレーム発明の進歩性の評価にあたり、どのような者が当業者であるかという重要な問題を審議した。
審判請求人は、本件において当業者とは、同じ分野における電子工学技術者又は研究者であるべき旨を提示した。これに対して、被請求人は、その分野において通常の技能を有する者(a personof ordinary skill in the art)は、インドの産業界に所属し且つその者の知識は様々な要因(出版、ノウハウ、企画、製造、及びマーケティング)の累積結果であるべきであると提示した。被請求人
は、自明性は、前述の知識を有する通常の技能を有する者の視点から見る必要があると強く主張した。
被請求人はまた、請求人は通常の技能を有する者がどのような者であるかを定める証拠を提供しておらず、さらに何が当業者の経験若しくは専門分野であるのかを特定していないと主張した。被請求人はさらに、関連分野のあらゆる電子工学技術者又は研究者が当業者に該当するとはいえないと述べた。被請求人はさらに、当業者が、3 年の経験を有するのか又は 20 年の経験を有するのかといったことを証明する責任は請求人の側にあると述べた。被請求人は、関連する技能を特定せず
1

Order 174 of 2013 (2013 年 8 月 8 日審決)4
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に、あらゆる電子工学技術者も含まれるとした、請求人の一般化しすぎた主張は不適当であると述べた。
b. IPAB の審決
IPAB は、自明性が通常の技能を有する者の視点から見る必要があるという被請求人の主張を否定するとともに、自明性を判断する上で、この架空の人物に「通常性」が本質的に備わっているべきであると仮定しないことは非常に重要であると述べた。
IPAB は、インド法において、当業者には技術水準について平均より高い知識を有し、かつ、良識もある事が期待されると判示した。その結果、IPAB は、インド特許法では、Mr. Phosita (aperson having ordinary skill in the art)又は Mr. Posita (a person of ordinary skill in theart)(両者とも、「当該技術において通常の技能を有する者」)よりも、むしろ Ms. P. Sita(person
skilled in the art)(当該技術において技能を有する者)を対象に非自明性は検証されるべきであると述べた。
c. 分析および導かれる原則
第 2 条(1)(ja)の規定の文言に言及しつつ、IPAB は、本法では当業者について「通常の」又は「平均的な」という用語を用いていない点に注目した。IPAB は、この成文法にない用語を「当業者」の定義に読み込むことを否定した。IPAB はまた、インドの当業者における「通常性」の欠如は、その他の国と比較してインドでの非自明性の基準を高くする可能性がある旨、認識した。
IPAB は、本法が当業者の技能や能力を限定しているわけでも特定の資質を保有する者と定義付
け て い る わ け で も な い と い う 確 立 し た 法 理 を 再 度 強 調 す る た め 、 デ リ ー 高 裁 に よ る F.
Hoffmann-La Roche Ltd & Anr. Vs. Cipla Ltd1の事件における画期的な判決及び、同当事者間における過去の別の事件での IPAB の審決2で導かれた原則を繰り返し述べた。
「当業者」は、いかなる特許取消手続においても激しく議論される論点の一つである点を指摘しつつ、IPAB は、当業者については答弁書及び証拠を通じて特定されるべきであると述べた。

III.結論著者は、進歩性を評価するための、当業者に関して発展中の法理は、インドにおける非自明性の基準を明らかに引き上げていると考える。また著者の見解では、本件において IPAB は、過去の先例で導かれた原則を繰り返し述べることで、「通常性」を当業者の概念に帰属させないことが確立した法理との矛盾はない旨を強調した。
著者は、インドにおいて進歩性を理由に特許又は特許出願の攻防を行う際には、当業者について
は証拠及び答弁書を通じて特定することを推奨する。

著 者：Jaya Pandeya
肩 書：プリンシパル・アソシエイト/インド弁理士
所 属：Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys
執筆日：2014 年 1 月 9 日
初回掲載：第 2 版
1
22012 (52) PTC 1 (DEL)(2012 年 9 月 7 日判決)
Order 123 of 2013 (2013 年 6 月 12 日審決)5
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(参考)1970 年特許法(最終改正:2005 年)
Section 2 Definitions and interpretation(1) In this Act, unless the context otherwise
requires,(a)-(j) 省略(ja) "inventive step" means a feature of an
invention that involves technical advance ascompared to the existing knowledge or
having economic significance or both andthat makes the invention not obvious to aperson skilled in the art;(k)-(y) 省略(2) 省略第 2 条 定義及び解釈(1) 本法においては、文脈上他の意味を有する場合を除き、(a)-(j) 省略(ja) 「進歩性」とは、既存の知識と比較して技術的進歩を含むか若しくは経済的意義を有するか又は両者を有する発明の特徴であって、当該発明を当該技術において技能を有する者にとって自明でなくするものをいう。
；(k)-(y) 省略(2) 省略6
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進歩性評価における「微少な改善」テスト(特許法第 2 条(1)(ja))‖Ref.1-11
概要
インド特許法の下では、特許を受けるためには、請求項に記載の発明は、とりわけ、進歩性を有していなければならない。
「微少な改善(workshop improvement)」の範囲内となる特徴は進歩性を有するとは認められない。

I.成文法規定
第 2 条(1)(ja)において進歩性を定義する 1970 年特許法(以下、「本法」という)とは異なり、1911
年インド特許意匠法は進歩性についての規定を有していなかった。明確な規定が存在していなかったにも関わらず、司法機関は、旧法下で下されたいくつかのケースで、進歩性テストを適用していた。
本法第 2 条(1)(ja)は、進歩性を、当該技術において既知のものと比較した技術的進歩若しくは経済的意義又は両者を有する、請求項記載の発明の特徴であると理解することができると規定している。また、進歩性は、請求項記載の発明を当業者にとって自明でないものとする。
いかなる特許出願に対する特許付与に対しても、第 25 条(1)(e)に基づき、本法に基づく進歩性を有していないとして、付与前異議を申立てることができる。さらに、権利付与された発明に対しても、本法に基づく進歩性を有していないとして第 25 条(2)(e)に基づき付与後異議申立、又は第64 条(f)に基づき取消をすることができる。

II.特許局実務・手続きマニュアル
特許局実務・手続マニュアル(The Manual of Patent Office Practice and Procedure; MPPP)1
よると、発明が利用可能な先行技術に基づき予測可能であり、単に当業者による微少な改善を必要とするにすぎない場合には、その発明は進歩性を有さない。

III.判例法分析
最高裁は 以下の事例において、進歩性評価のためのテストについて見解を示している。
Biswanath Prasad Radhey Shyam Vs. Hindustan Metal Industries2 [最高裁]a. 事実概要
1951 年、被上告人(Hindustan Metal Industries)は、器具の製造装置及び方法を発明し、この装置及び方法について特許出願を行ったと主張した。当時の 1911 年特許意匠法の下で被告の特許
出願は特許された。この特許の請求項は、金属器具を磨くために回転させる目的で、該金属器具を取り付け、保持する装置に関する。被上告人によれば、一般に、ラック又はシェラックのような接1
2

Sec 08.03.03.02 of the MPPP
AIR 1982 SC 144 (1978 年 12 月 13 日判決）

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着剤を用いて旋盤の主軸体に器具が保持され、回転中に器具がよく飛び散り、作業者を負傷させていた。本発明は、より便利で高速且つ安全な器具の製造方法及び製造装置であった。本願のメイン
クレームは以下の通りである。
Means for mounting and holding metal utensils more particularly of the shallow
type for the purpose of turning before polishing comprising a shaft or spindle
carrying at its one end and adapter having a face corresponding to the shape of thearticle or utensil to be held, the utensil being maintained in held position by anindependent pressure on the utensil when seated on the adapter.
1952 年、被上告人は、特許された器具の製造装置及び方法を上告人が使用していると主張し、上告人の特許装置の使用を停止する終局的差止命令を求めて訴訟を提起した。上告人は、進歩性の欠如を含むさまざまな理由に基づき、当該特許の取消しを求め反訴した。
法律に基づき、本訴訟は、アラハバード地裁からアラハバード高裁に移送された。同高裁(単独審)は被上告人の特許の取消請求を認容した。控訴審において、同高裁(控訴審)は、同高裁(単独審)の判断を覆し、判決を破棄した。最高裁における本訴訟は、同高裁(控訴審)の判決に対する上訴であった。
b. 最高裁の判決
最高裁は、とりわけ、請求項記載の発明は進歩性を有しないとして、特許付与は無効(invalid)であると判示した。
c. 分析及び導かれる原則
最高裁は、事例の事実及び記録された証拠を検討し、特許された機械は、器具を回転させて擦るという従来の目的のために、1951 年よりも何十年も前から知られている古い発明を、わずかな改変をもって単に応用したにすぎず、それは、「微少な改善」に過ぎないとの意見を述べた。最高裁
は、「微少な改善」を、職人(craftsman)の予想される能力の範囲外となる何らか新規な事項を含
まない、既存の製造方法の通常の開発であると解釈した。
最高裁は、本件発明が、公知であったものの範囲を出ないと述べた。更に、最高裁は、特許出願日前に公然知られた、又は公然実施されたものの知識に基づき、器具を保持するためのレバー及びブラケットの単なる追加は当業者には自明であったと付け加えた。最高裁は、独創性(inventive
power)又は革新的な能力(innovative faculity)は実質的に発揮されておらず、特許された機械が、何らかの調査、独自の考え、想像力及び技能の結果であったことを示す何らの証拠もない、と述べた。また、最高裁は、従来の考案を新規な目的で適用する場合において、何ら新規性又は改善もな
く、類似の対象に、従来のやり方で従来の考案を単に適用することは、特許の対象とはならないことにも言及した。

IV.結論
上記事例は、30 年以上前に判決が下されたものであるが、これは、依然としてインド特許法における画期的な判決の 1 つであり、今日でも進歩性の問題が関与する多数の特許の事件において
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繰り返し引用されている。本事件では、最高裁はインドにおける進歩性に関する重要な法理を確立し、「微少な改善」が進歩性を有しないことを十分に明らかにした。本事例において導かれる原則
は、後にインド特許法に組み入れられた進歩性に関する成文法の規定の基礎をなしている。
著者の言葉で要約すると、進歩性を判断するための「微少な改善」テストは、本事件で最高裁により定められたように、既存の知識に照らして、発明が、特定の技術分野における熟練したあらゆる職人にとって自明な微少な変更(workshop modification)であるものを超える何らかの特徴／
工程を含むかどうかを決定することである。著者の見解では、明確に述べていないが、ここで言う「職人」とは当業者と同義であると思われる。このテストは、進歩性を、当該技術分野で既に公知であるものと比較して技術的進歩を含む発明の特徴である旨規定する本法第 2 条(1)(ja)の本質であると筆者は考える。職人の予想される能力の範囲内での既存の方法又は装置に対する「微少な改善」又は変更は、技術的進歩を含む特徴とは考えられない。

著 者：Jaya Pandeya
所 属：プリンシパル・アソシエイト/インド弁理士
所 属：Lakshmikumaran & Sridharan Attorney
執筆日：2014 年 2 月 15 日
初回掲載：第 2 版

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(参考)1970 年特許法(最終改正:2005 年)
Section 2 Definitions and interpretation(1) In this Act, unless the context otherwise
requires,(a)-(j) 省略(ja) "inventive step" means a feature of an
invention that involves technical advance ascompared to the existing knowledge or
having economic significance or both andthat makes the invention not obvious to aperson skilled in the art;(k)-(y) 省略(2) 省略第 2 条 定義及び解釈(1) 本法においては、文脈上他の意味を有する場合を除き、(a)-(j) 省略(ja) 「進歩性」とは、既存の知識と比較して技術的進歩を含むか若しくは経済的意義を有するか又は両者を有する発明の特徴であって、当該発明を当該技術において技能を有する者にとって自明でなくするものをいう。
；

Section 25 Opposition to the patent(1) Where an application for a patent has been
published but a patent has not been granted, any
person may, in writing, represent by way of
opposition to the Controller against the grant ofpatent on the ground—(a)-(d) 省略(e) that the invention so far as claimed in any
claim of the complete specification is obvious
and clearly does not involve any inventive
step, having regard to the matter published
as mentioned in clause (b) or having regard
to what was used in India before the priority
date of the applicant's claim;(f)-(k) 省略
but on no other ground, and the Controller shall, if
requested by such person for being heard, hear
him and dispose of such representation in suchmanner and within such period as may beprescribed.
(2) At any time after the grant of patent but before
the expiry of a period of one year from the date of
publication of grant of a patent, any person
interested may give notice of opposition to theController in the prescribed manner on any of thefollowing grounds, namely:—(a)-(d) 省略(e) that the invention so far as claimed in any
claim of the complete specification is
obvious and clearly does not involve any
inventive step, having regard to the matter
published as mentioned in clause (b) or
having regard to what was used in India
before the priority date of the claim;(f)-(k) 省略

第 25 条 特許に対する異議申立(1) 特許出願が公開され特許が付与されていない場
合、何人も、書面にて、長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、特許付与に対する異議申立をすることができる。

(k)-(y) 省略(2) 省略(a)-(d) 省略(e) 完全明細書の何れかの請求項中に記載された発明が、出願人の請求項の優先日より前に、(b)の規定に基づき公開された事項又はインドで実施された事項に鑑みて、自明であり、かつ、明らかに何ら進歩性を含まないこと；(f)-(k) 省略
ただし、その他の理由は認められず、また長官は利害関係人から聴聞の請求があるときは、その者をヒアリ
ングし、別途定める所定の方法及び期間内に、当該異議申立を処理しなければならない。
(2) 特許付与後で特許付与の公告の日から 1 年間の満了前はいつでも、いかなる利害関係人も、所定の方法
で長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、異議申立をすることができる。すなわち(a)-(d) 省略(e) 完全明細書の何れかの請求項中に記載された発明が、請求項の優先日より前に、(b)の規定に基づき公開された事項又はインドで実施された事項に鑑みて、自明であり、かつ、明らかに何ら進歩性を含まないこと；(f)-(k) 省略

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but on no other ground.
(3)-(6) 省略

ただし、その他の理由は認められない。
(3)-(6) 省略

Section 64 Revocation of patents(1) Subject to the provisions contained in this Act,a patent, whether granted before or after thecommencement of this Act, may, be revoked on apetition of any person interested or of the Central
Government by the Appellate Board or on acounter-claim in a suit for infringement of thepatent by the High Court on any of the following
grounds, that is to say—(a)-(e) 省略(f) that the invention so far as claimed in any
claim of the complete specification is
obvious or does not involve any inventive
step, having regard to what was publicly
known or publicly used in India or what was
published in India or elsewhere before thepriority date of the claim:(g)-(q) 省略(2)-(5) 省略

第 64 条 特許の取消(1) 本法の規定に従うことを条件として、特許については、その付与が本法施行の前か後かを問わず、利害関係人若しくは中央政府の請求に基づいて審判委員会
が、又は特許侵害訴訟における反訴に基づいて高等裁
判所が、次に掲げる理由の何れかによって、これを取り消すことができる。すなわち、(a)-(e) 省略(f) 完全明細書の何れかの請求項中に記載された発明が、請求項の優先日より前に、インドで公然知られ若しくは公然実施されていた事項又はイ
ンド若しくはその他の領域において、文献で公開されていた事項に鑑みて、自明であり、かつ、
何ら進歩性を含まないこと(g)-(q) 省略(2)-(5) 省略

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進歩性の立証責任(特許法第 2 条(1)(ja))‖Ref.1-12
概要
進歩性の要件は、法律と事実との複合的問題である。進歩性についての立証責任は蓋然性の均衡(balance of probability)に基づいて決定される。

I.成文法規定
特許法(以下、「本法」という)第 2 条(1)(ja)は、進歩性を、当該技術において既知のものと比較した技術的進歩若しくは経済的意義又は両者を有する、請求項記載の発明の特徴であって、当該発明を当業者にとって自明でなくするものとしている。
いかなる特許出願に対する特許付与に対しても、第 25 条(1)(e)に基づき、本法に基づく進歩性を有していないとして、付与前異議を申立てることができる。さらに、権利付与された発明に対しても、本法に基づく進歩性を有していないとして第 25 条(2)(e)に基づき付与後異議申立、又は第64 条(f)に基づき取消をすることができる。

II.判例法分析
技術的進歩についての要件は、以下のケースにおいてデリー高裁により議論された。
F. Hoffman-La Roche Ltd. and OSI Pharmaceuticals, Inc. Vs. Cipla Ltd.1 [デリー高裁]
a. 事実概要
原告である F. Hoffman-La Roche Ltd.及び OSI Pharmaceutical Inc は、デリー高裁において、特許第 199774 号を侵害したとして Cipla Ltd(被告)に対し侵害訴訟を提起した。本特許は、Erlotinib として知られる癌治療のための薬物分子に関するものであった。被告は、特許の取消を求め反訴した。取消請求理由の一つは、本件特許の進歩性の欠如であった。ここで、本特許の請求
項１は、以下の通りである。
A novel [6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-yl]-(3-ethynylphenyl) aminehydrochloride compound of the formula A………………………(A)b. デリー高裁の判決
1

CS(OS) No. 89/2008 及び C.C. 52/2008、2012 (52) PTC 1 (Del)( 2012 年 9 月 7 日判決)

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同高裁は、進歩性の欠如を否定した。
c. 分析及び導かれる原則
本件では、本件特許に進歩性が欠如しているか否かを判断するにあたり、Astrazenca に付与された欧州特許第 566226 号(以下、「226 特許」という)が最も近い従来技術であるとされた。226
特許は、キナゾリン誘導体と呼ばれる化合物群に関するものであった。226 特許の例 51 では、以下に示すようにメチル基が 3 位にある一方で、Erlotinib は同位にエチニル基を有する。

同高裁は、例 51 と本願請求項とには、分子構造上の類似性がいくつかあると結論付けた。さらに同高裁は、例 51 の第 3 位のメチル基を、Erlotinib となるようエチニル基に置換することは、試
行錯誤に基づく行為であろうと結論付けた。しかし、同高裁は、この置換に対し、構造上いくつか類似点があるという点を根拠として、試行錯誤の手法に基づき自明であるとみなす、という事はできないと判示した。著者の言葉で換言すると、例 51 の分子と請求項記載の分子とが構造上類似しているということのみによっては、例 51 の分子の 3 位にあるメチル基を、請求項記載の分子を得るべくエチニル基に置換することを、自明ということはできないと同高裁は述べた。
同高裁はさらに、Biswanath Prasad Radhey Shyam Vs. Hindustan Metal Industries1のケースで最高裁が導いた、進歩性は法律と事実との複合的問題であり純粋な法律問題ではないという原理を繰り返し述べた。そのため、特許の取消を主張する者は、自明性を立証するに十分な事実を立証しなければならない。本件において、同高裁は、取消及び侵害訴訟手続において果たされるべき立証責任は蓋然性の均衡に基づくと主張した。このため、蓋然性の均衡に基づいて、両者から提出された証拠が検証された。
同高裁は、意識の高い原告の発明者は既存の薬剤又は化合物の欠点とともに適切な疾患治療が不可能である事に気づいており、このため(既存の)研究の終了時点を起点に、(新たな)化合物の範囲(range of cmpounds)を選択するであろうと判示した。従って、化合物の選択及び当該化合物の作用が、化合物の既知の範囲からさほどかけ離れていないという証拠を示さない限り、前述した従来技術に基づいて(新たな)化合物を選択することに問題はない。
そして、同高裁は、本件では、被告は当該化合物の選択が無作為なものであって、意図的な(purposive)ものでないことを立証するいかなる証拠も提供しなかったと判示した。同高裁は、構造上の類似性に依存する事、又はエチニル及びメチルが同様の結果をもたらしうるという一般論では、本発明が自明であるという主張を支持できないと判示した。同高裁は、被告はエチニル成分を

1

AIR 1982 SC 144（1978 年 12 月 13 日判決）

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含有する化合物に置換しても、メチル成分の化合物とさほどかけ離れていない事を臨床的に示す事でこれらの事実を立証すべきであったと付け加えた。
同高裁はまた、証拠がない場合、既存技術に対する意図的な研究が、所定の実験を行った当業者により、(既存の)化合物群を単一化合物にまで絞り込む事によってなされたことを示す付帯状況として、Erlotinib の商業的成功が利用できると判示した。一方で、同高裁は、薬物又は化合物の商業的成功それ自体は、特許が進歩性を有するという事実を決定付ける事にはならないとも判示した。
従って、化合物の選択が無作為的であった事を被告が立証できなかったため、同高裁は、自明性
又は進歩性の欠如の理由を認めなかった。

III.結論
著者の見解では、特許取消及び侵害訴訟手続において、化合物に関連するケースでは化合物の構
造上の類似性だけでは、技術的進歩がないと立証するには不十分であると考える。進歩性の欠如には、証拠による証明が必要である。証拠は、実験データ又は臨床データの形式で裁判所に提出することができる。一例をあげると、選択が無作為であるという主張を立証するために、請求項記載の化合物を構造上類似する 1 またはそれ以上の化合物に置き換えても、同様の結果が得られるという事をデータで実証してもよい。

著 者：Jaya Pandeya
肩 書：プリンシパル・アソシエイト/インド弁理士/
所 属：Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys
執筆日：2014 年 2 月 18 日
初回掲載：第 2 版

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(参考)1970 年特許法(最終改正:2005 年)
Section 2 Definitions and interpretation(1) In this Act, unless the context otherwise
requires,(a)-(j) 省略(ja) "inventive step" means a feature of an
invention that involves technical advance ascompared to the existing knowledge or
having economic significance or both andthat makes the invention not obvious to aperson skilled in the art;(k)-(y) 省略(2) 省略第 2 条 定義及び解釈(1) 本法においては、文脈上他の意味を有する場合を除き、(a)-(j) 省略(ja) 「進歩性」とは、既存の知識と比較して技術的進歩を含むか若しくは経済的意義を有するか又は両者を有する発明の特徴であって、当該発明を当該技術において技能を有する者にとって自明でなくするものをいう。
；

Section 25 Opposition to the patent(1) Where an application for a patent has been
published but a patent has not been granted, any
person may, in writing, represent by way of
opposition to the Controller against the grant ofpatent on the ground—(a)-(d) 省略(e) that the invention so far as claimed in any
claim of the complete specification is obvious
and clearly does not involve any inventive
step, having regard to the matter published
as mentioned in clause (b) or having regard
to what was used in India before the priority
date of the applicant's claim;(f)-(k) 省略
but on no other ground, and the Controller shall, if
requested by such person for being heard, hear
him and dispose of such representation in suchmanner and within such period as may beprescribed.
(2) At any time after the grant of patent but before
the expiry of a period of one year from the date of
publication of grant of a patent, any person
interested may give notice of opposition to theController in the prescribed manner on any of thefollowing grounds, namely:—(a)-(d) 省略(e) that the invention so far as claimed in any
claim of the complete specification is
obvious and clearly does not involve any
inventive step, having regard to the matter
published as mentioned in clause (b) or
having regard to what was used in India
before the priority date of the claim;(f)-(k) 省略

第 25 条 特許に対する異議申立(1) 特許出願が公開され特許が付与されていない場
合、何人も、書面にて、長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、特許付与に対する異議申立をすることができる。

(k)-(y) 省略(2) 省略(a)-(d) 省略(e) 完全明細書の何れかの請求項中に記載された発明が、出願人の請求項の優先日より前に、(b)の規定に基づき公開された事項又はインドで実施された事項に鑑みて、自明であり、かつ、明らかに何ら進歩性を含まないこと；(f)-(k) 省略
ただし、その他の理由は認められず、また長官は利害関係人から聴聞の請求があるときは、その者をヒアリ
ングし、別途定める所定の方法及び期間内に、当該異議申立を処理しなければならない。
(2) 特許付与後で特許付与の公告の日から 1 年間の満了前はいつでも、いかなる利害関係人も、所定の方法
で長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、異議申立をすることができる。すなわち(a)-(d) 省略(e) 完全明細書の何れかの請求項中に記載された発明が、請求項の優先日より前に、(b)の規定に基づき公開された事項又はインドで実施された事項に鑑みて、自明であり、かつ、明らかに何ら進歩性を含まないこと；(f)-(k) 省略

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but on no other ground.
(3)-(6) 省略

ただし、その他の理由は認められない。
(3)-(6) 省略

Section 64 Revocation of patents(1) Subject to the provisions contained in this Act,a patent, whether granted before or after thecommencement of this Act, may, be revoked on apetition of any person interested or of the Central
Government by the Appellate Board or on acounter-claim in a suit for infringement of thepatent by the High Court on any of the following
grounds, that is to say—(a)-(e) 省略(f) that the invention so far as claimed in any
claim of the complete specification is
obvious or does not involve any inventive
step, having regard to what was publicly
known or publicly used in India or what was
published in India or elsewhere before thepriority date of the claim:(g)-(q) 省略(2)-(5) 省略

第 64 条 特許の取消(1) 本法の規定に従うことを条件として、特許については、その付与が本法施行の前か後かを問わず、利害関係人若しくは中央政府の請求に基づいて審判委員会
が、又は特許侵害訴訟における反訴に基づいて高等裁
判所が、次に掲げる理由の何れかによって、これを取り消すことができる。すなわち、(a)-(e) 省略(f) 完全明細書の何れかの請求項中に記載された発明が、請求項の優先日より前に、インドで公然知られ若しくは公然実施されていた事項又はイ
ンド若しくはその他の領域において、文献で公開されていた事項に鑑みて、自明であり、かつ、
何ら進歩性を含まないこと(g)-(q) 省略(2)-(5) 省略

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第 3 条(d)における「既知の物質」(特許法第 3 条(d))‖Ref.1-13
概要
インド特許法(以下、「本法」という)下では、既知の物質(known substance)の新規な形態の単なる発見にすぎないものは、その新規な形態が、その既知の物質と比較して、増大した効能(enhanced efficacy)を有さない限り、特許されない。

I.成文法規定
本法第 3 条は、発明でないものを規定している。第 3 条(d)は、他のものとともに、既知の物質の新規な形態の単なる発見にすぎないものは、その新規な形態が、その既知の物質の既知の効能と比較して、増大した効能を有さない限り、発明ではないと規定している。成文法は、何が第 3 条(d)で規定する「既知の物質」と解釈され得るのか、定義していない。

II.特許局実務・手続マニュアル
インド特許局(以下、「IPO」という)の特許局実務・手続マニュアル(The Manual of Patent
Office Practice and Procedure; MPPP)では、何が、第 3 条(d)で規定する「既知の物質」と解釈され得るか、言及されていない1。

III.判例法分析
最高裁は、以下の判決で、第 3 条(d)の条項を解釈し、何が既知の物質を構成するかを判断するための指針を判示した。
Novartis A.G. Vs. Union Of India & Others2 [最高裁]a. 事実概要
1998 年、Novartis 社は本件特許をインドに出願した。当時、第 3 条(d)は現在の形ではなく、とりわけ既知の物質と比較した効能の増大に関する要件はなかった。本願は、第 3 条(d)が改正され現在の形となった後に審査された。
本願が審査されるまでに、第 3 条(d)の不遵守を含む複数の理由で、既に 5 件の付与前異議申立が行われていた。2006 年、IPO は、第 3 条(d)に基づく禁止事項を克服していない点を含む諸々の理由で本願を拒絶した。
当時の法律に基づき、Novartis 社は当該拒絶査定を不服とする訴えをマドラス(チェンナイ)高裁に提起した。本願の拒絶査定不服に対する訴えは、知的財産審判委員会(以下、「IPAB」という)の特許審判廷が稼働して間もなく IPAB に移管された。IPAB は、新規性(anticipation)および進歩性の欠如の争点について、IPO の認定を覆した。しかしながら、IPAB は、第 3 条(d)に基づく特許の対象でないとして本願の物質クレームを拒絶した。
Novartis 社は、この審決を不服として最高裁に上告した。
最高裁における重要な争点の一つは、Novartis 社の特許出願においてクレームされている物質の効能と比較されるべき、既知の効能を有する既知の物質を決定することであった。Novartis 社
1
2

MPPP 08.03.05.04
Civil Appeal No. 2706-2716 of 2013 (2013 年 4 月 1 日判決)

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が「イマチニブ遊離塩基(imatinib free base)」を既知の物質と考えたのに対し、被上告人は、「メ
シル酸イマチニブ(imatinib mesylate)」を既知の物質と考えた。
最高裁は、イマチニブメシル酸塩(imatinib mesylate salt)は、米国特許第 5,521,184 号(Zimmermann 特許)において公開されており、これは、本願の先行文献であるとともに、出願人によって保有されているという見解を述べた。
この点に関し、最高裁は、Novartis 社の以下の 2 つの行動を強調した。
a) Zimmermann 特許の米国での存続期間延長の申請中に、出願人は、Zimmermann 特許がイマチニブメシル酸塩を含む化合物をクレームしていると主張した
b) 出願人は、NATCO 社の製品 VEENAT(有効成分：メシル酸イマチニブ)が Zimmermann 特許を侵害しているとして NATCO 社に対し法的通知を行った
このことから、最高裁は、Novartis 社自身の過去の行為により、イマチニブメシル酸塩の存在が立証されたとする見解を述べた。しかしながら、Novartis 社は、Zimmerman 特許は、イマチ
ニブメシル酸塩を権利範囲としている(cover)ものの、同物質を実施可能とする程度の開示はしていなかったと主張した。
b. 最高裁の判決
最高裁は、「メシル酸イマチニブ」は第 3 条(d)で規定する「既知の物質」であったとの判決を言い渡した。
c. 分析及び導かれる原則
一方で、Zimmerman 特許がイマチニブメシル酸塩を権利範囲に含むとしつつ、他方では、
Zimmerman 特許はイマチニブメシル酸塩を開示していないとする Novartis 社の主張に対し、最高裁は支持できないと判示した。
本件で最高裁が判示したように、第 3 条(d)で規定する「既知の物質」を特定するための検証は、その既知の物質が先行技術の権利範囲内(covered)であるかどうかで判断される。最高裁は、既知の物質と認定するために、当該既知の物質の調整法(method of preparation)が先行技術において、実施可能な程度に開示されている事が必須であるとはしなかった。

IV.結論
著者の見解では、最高裁は、ある物質が先行技術のクレームの範囲内にある場合、当該物質は第3 条(d)で規定する既知の物質とみなされると述べているものと思料する。当該先行技術が当該物質を実施可能な程度に開示しているか否かは重要ではない。
最高裁により、ある特許の保護範囲(scope of coverage)を解釈する際に通常適用される原則が、先行技術の特許文献の開示範囲の決定に対しても採用されたと言ってよいであろう。最高裁は、その認定が、単にそれまでの Novartis 社の行為のみに基づくものではない事を明確にしている。

執著者：Someshwar Banerjee
肩 書：シニア・アソシエイト/インド弁理士
所 属： Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys
執筆日：2013 年 10 月 15 日
初回掲載：第 2 版
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(参考)1970 年特許法(最終改正:2005 年)
Section 3 What are not inventions.
The following are not inventions within themeaning of this Act,(a)-(c) 省略(k) the mere discovery of a new form of aknown substance which does not result in
the enhancement of the known efficacy ofthat substance or the mere discovery of any
new property or new use for a known
substance or of the mere use of a known
process, machine or apparatus unless suchknown process results in a new product or
employs at least one new reactant.
Explanation.—For the purposes of thisclause, salts, esters, ethers, polymorphs,
metabolites, pure form, particle size,
isomers, mixtures of isomers, complexes,
combinations and other derivatives ofknown substance shall be considered to be
the same substance, unless they differ
significantly in properties with regard to
efficacy;(e)-(p) 省略

第 3 条 発明でないもの
次に掲げるものは、本法の趣旨に該当する発明とはしない。
(a)-(c) 省略(k) 既知の物質の新規な形態の単なる発見であって当該物質の既知の効能の増大にならないもの、又は既知の物質の新規な特性若しくは新規な用途の単なる発見、既知の方法、機械、若しくは装置の単なる用途の単なる発見。ただし、かかる既知の方法が新規な物質を作り出すことになるか、又は少なくとも 1 の新規な反応物を使用する場合は、この限りでない。
説明—本号の適用上、既知の物質の塩、エステ
ル、エーテル、多形体、代謝物質、純形態、粒径、異性体、異性体混合物、錯体、配合物、及び他の誘導体は、それらが効能に関する特性上実質的に異ならない限り、同一の物質とする。

(e)-(p) 省略

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第 3 条(d)における「効能」(特許法第 3 条(d))‖Ref.1-14
概要
インド特許法(以下、「本法」という)下では、既知の物質の新規な形態の単なる発見にすぎない
ものは、その新規な形態が、その既知の物質と比較して、増大した効能(enhanced efficacy)を有しない限り、特許されない。

I.成文法規定
本法第 3 条は、発明でないものを規定している。第 3 条(d)は、他のものとともに、既知の物質の新規な形態の単なる発見にすぎないものは、その新規な形態が、その既知の物質の既知の効能と比較して、増大した効能を有さない限り、発明ではないと規定している。
いかなる特許出願に対する特許付与に対しても、第 25 条(1)(f)に基づき、第 3 条(d)を満足しないことを理由として付与前異議を申立てることができる。さらに、特許付与された発明に対しても、
第 3 条(d)を満足しないことを理由として第 25 条(2)(f)に基づき付与後異議申立、又は第 64 条(d)に基づき取消をする事ができる。

II.特許局実務・手続マニュアル
インド特許局(以下、「IPO」という)の特許局実務・手続マニュアル(The Manual of Patent
Office Practice and Procedure; MPPP)では、マドラス(チェンナイ)高裁の判決を引用し、効能(efficacy)の定義は医薬品の治療効果(therapeutic efficacy)の定義と同じであるとしている1。なお、MPPP の発行後に、効能とは何かについての最高裁による判断がなされている。
MPPP はまた、効能に関して、クレームが既知の物質と比べてどの程度顕著に異なる特徴を有しているのかを、完全明細書において明確且つ断定的に(categorically)述べることを、特許出願人に勧めている。また MPPP には、本法第 59 条に基づく明細書の補正によって、これらの詳細を出願
後に追加できると記載されている。

III.判例法分析
最高裁は、以下の判決で、第 3 条(d)の条項を解釈し、「効能」についての解釈を行った。
Novartis A.G. Vs. Union Of India & Others2 [最高裁]a. 事実概要
1998 年、Novartis 社は本件特許をインドに出願した。当時、インド法は物質特許を認めていなかった。したがって、本願は、当時存在していた「メールボックス出願」制度に基づき出願された。
当該制度は、2005 年以降にインドが TRIPS 協定に基づく義務を完全に履行した後に、審査を実
1
2

MPPP 08.03.05.04
Civil Appeal No. 2706-2716 of 2013 (2013 年 4 月 1 日判決)

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施するとしていた。TRIPS 協定で求められている暫定措置により、Novartis 社は、当該製品の独占販売権(exclusive marketing rights, EMR)を要求し付与された。当時、第 3 条(d)は現在の形では存在しておらず、とりわけ、効能の増大に関する要件はなかった。
本願は 2005 年 1 月 1 日以降に審査の対象とされた。そのときには、第 3 条(d)は現在の形に改正されていた。
本願が審査されるまでに、既に 5 件の付与前異議申立が行われていた。当該出願を保護するため、Novartis 社は、既知の物質と比較した、クレームされた形態の有益な生理化学特性(beneficial
physio-chemical property)を実証する宣誓供述書を提出するとともに、新規な形態の生物学的利用率(bioavailability)が 30%向上したことを言及した。生物学的利用率の向上は、作用部位においてより多量の薬剤が有効(available)である事を示す。2006 年、IPO は、第 3 条(d)に基づく禁止
事項を克服できていない点を含む様々な理由により本願を拒絶した。
当時の法律に基づき、Novartis 社は当該拒絶査定を不服とする訴えをマドラス高裁に提起し、第 3 条(d)の憲法上の適法性についても異議を唱えた。マドラス高裁は、第 3 条(d)の憲法上の適法性を支持した。マドラス高裁は、第 3 条(d)に記載の「効能」という用語は、疾病(disease)又は疾患(condition)を治療する(cure)性能(ability)を意味するものと解釈されるべきであり、医薬品のその他の特性を意味するものと解釈されるべきではないという見解を述べた。
本願の拒絶査定不服に対する訴えは、知的財産審判委員会(以下、「IPAB」という)の特許審判廷が稼働して間もなく IPAB に移管された。IPAB は、新規性(anticipation)および進歩性の欠如の
争点についての IPO の認定を覆した。しかしながら、IPAB は、マドラス高裁により判示された「効能」の定義を採用し、第 3 条(d)に基づく特許の対象でないとして本願の物質クレームを拒絶した。
本件新規の形態がより優れた物理特性を有しているという Novartis 社の主張は、IPAB により、
第 3 条(d)において関連性があるとは認められなかった。IPAB はさらに、Novartis 社は本件新規の形態の生物学的利用率の向上が、疾病／疾患を治療するための本件物質の性能に良好な結果をどのようにもたらしたのかについて証明していなかったと判示した。
Novartis 社は、この審決を不服として最高裁に上告した。
裁判所における二つの重要な争点は、1) 効能とは何か、及び 2)Novartis 社のクレームされた物質が効能の増大を示すか、であった。
Novartis 社は、効能の増大を証明する上で、以下の 2 つの要因を根拠とした：(1) 本件新規の形態の、より優れた生理化学特性(より良い流動特性(better flow properties)、
よ り 良い 熱 力学 的安定 性 (better thermodynamic stability) 、よ り 低い 吸 湿性 (lower
hygroscopicity))が、本件医薬品の製造、処理、及び保存を容易にしたこと、及び、(2) 本件新規の形態が、従来の既知の形態と比較して生物学的利用率が 30%上回っていること
b. 最高裁の判決
成文法解釈の原則に従い、最高裁は「効能」という語の通常の意味‐「所望の又は意図する結果を生じさせる性能(the ability to produce a desired or intended result)」に基づいて判断した。
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注目すべきは、この定義／意味の適用が、対象製品が達成しようとする結果によって異なりうる事である。疾病を治療する医薬品の場合、効能の検証は「治療効果」のみで可能であると判示された。
第 3 条(d)の立法経緯及びその改正の目的について詳細な分析を行った上で、最高裁は、医薬品の「治療効果」は、厳格且つ狭義に(strictly and narowly)判断されなければならないと判示した。
最高裁はまた、効能の増大を証明するために Novartis 社が言及した 2 つの要因の双方を拒絶した。
c. 分析及び導かれる原則
効能は、対象製品が達成しようとする結果に基づく。医薬品については、効能とは「治療効果」を意味する。
Novartis 社が言及した第 1 の要因／根拠を拒絶する上で、最高裁は、物質(substance)の製造、処理、及び保存を容易にし又はより高い伝導性を持たせるという、よりよい特性を有する物質は、
これら生理化学特性が治療効果とは無関係であることから、第 3 条(d)とは関連性がないという明確且つ断定的な認定を述べた。
Novartis 社が言及した第 2 の要因／根拠に関して、争点は、生物学的利用率の向上が治療効果の増大を必然的に意味するかどうかであった。しかしながら、賢明なことに、最高裁はこの問題に関して断定的な認定を避けている。
最高裁は、生物学的利用率の向上のみでは、治療効果の向上につながるとは限らないであろうという見解を述べた。生物学的利用率の向上が、治療効果の向上につながるか否かについては、いかなる場合においても、明確に主張され、且つ研究データによって実証されなければならない。本件事実に関して、Novartis 社は、既知の物質を使用して達成できるであろうものよりも増大した効
能又は治療効果を、本件新規の形態の製品が生じさせる事を生体動物モデル(in vivo animalmodels)によって示そうとしなかったと最高裁は判示した。

IV.結論
第 3 条(d)は、新規性、進歩性、及び産業上の利用可能性の要件に加えて、化合物、とりわけ医薬品についての特許可能性性の要件として、効能の増大を定めている。最高裁は、医薬品に関して、効能とは、より容易な又はより効率的な製造又は保存を促進する事ができるような他の特性ではな
く、医薬品の治療特性でなければならない旨を十分明らかにした。効能が、対象となる化合物の使用目的に基づいて解釈されるべきである旨を判示することにより、最高裁は、あらゆる化合物群について第 3 条(d)を適用できる可能性を残した。著者の見解では、第 3 条(d)改正の背景および本改正と公衆衛生、主要な社会政策的観点との関連性は、最高裁の判決の範囲を本質的に限定するものと思料する。その他の化合物群に対して、これと同類かつ同規模の社会政策的懸念が生じるとは考えにくい。
著者の見解では、効能は事実問題であるため、対象となる化合物の使用意図に照らして効能を実証する必要性がある。本件の場合、生物学的利用率の増加と治療効果の増大とを関連付ける研究データを Novartis 社が提供しなかった点が、本願の拒絶により深く関係している。最高裁の詳細な
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判決において注目すべき事は、生物学的利用率の増加が第 3 条(d)の要件を克服する助けには決してならないという無条件の認定も、治療効果の向上をどのようにして証明できるかについての認定もなかった事である。
著者の見解では、特許出願人が、生物学的利用率の増大が治療効果の向上をもたらしていると主張する場合、どのようにして生物学的利用率の増大が治療効果を向上させているのかを研究データ
により明確に立証すべきである。さらに、出願人は、クレームされた物質が治療効果を向上させた事を示す、生体動物に対して行なった実験に基づくデータを提供する事により、効能の増大を実証すべきである。
また、最高裁は、クレームされた物質の使用上の安全性又はクレームされた物質の毒性の減少といった要因が、治療効果の向上の実証に役立つかどうかについて言及しなかったが、著者らは、IPOが現在の実務において、第 3 条(d)の要件を満たすために、これらの要因を実証することが認められていることを、いくつかのケースにおいて経験している。

著 者：Someshwar Banerjee
肩 書：シニア・アソシエイト/インド弁理士
所 属：Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys
共著者：D.P. Vaidya
肩 書：ディレクター/インド弁護士・弁理士
所 属：Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys
執筆日：2013 年 10 月 10 日
初回掲載：第 2 版

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(参考)1970 年特許法(最終改正:2005 年)
Section 3 What are not inventions.
The following are not inventions within themeaning of this Act,(a)-(c) 省略(k) the mere discovery of a new form of aknown substance which does not result in
the enhancement of the known efficacy ofthat substance or the mere discovery of any
new property or new use for a known
substance or of the mere use of a known
process, machine or apparatus unless suchknown process results in a new product or
employs at least one new reactant.
Explanation.—For the purposes of thisclause, salts, esters, ethers, polymorphs,
metabolites, pure form, particle size,
isomers, mixtures of isomers, complexes,
combinations and other derivatives ofknown substance shall be considered to be
the same substance, unless they differ
significantly in properties with regard to
efficacy;(e)-(p) 省略
Section 25 Opposition to the patent(1) Where an application for a patent has been
published but a patent has not been granted, any
person may, in writing, represent by way of
opposition to the Controller against the grant ofpatent on the ground—(a)-(e) 省略(f) that the subject of any claim of the complete
specification is not an invention within themeaning of this Act, or is not patentable
under this Act;(g)-(k) 省略
but on no other ground, and the Controller shall, if
requested by such person for being heard, hear
him and dispose of such representation in suchmanner and within such period as may beprescribed.
(2) At any time after the grant of patent but before
the expiry of a period of one year from the date of
publication of grant of a patent, any person
interested may give notice of opposition to theController in the prescribed manner on any of thefollowing grounds, namely:—(a)-(e) 省略(f) that the subject of any claim of the complete
specification is not an invention within themeaning of this Act, or is not patentable
under this Act;

第 3 条 発明でないもの
次に掲げるものは、本法の趣旨に該当する発明とはしない。
(a)-(c) 省略(k) 既知の物質の新規な形態の単なる発見であって当該物質の既知の効能の増大にならないもの、又は既知の物質の新規な特性若しくは新規な用途の単なる発見、既知の方法、機械、若しくは装置の単なる用途の単なる発見。ただし、かかる既知の方法が新規な物質を作り出すことになるか、又は少なくとも 1 の新規な反応物を使用する場合は、この限りでない。
説明—本号の適用上、既知の物質の塩、エステ
ル、エーテル、多形体、代謝物質、純形態、粒径、異性体、異性体混合物、錯体、配合物、及び他の誘導体は、それらが効能に関する特性上実質的に異ならない限り、同一の物質とする。

(e)-(p) 省略
第 25 条 特許に対する異議申立(1) 特許出願が公開され特許が付与されていない場
合、何人も、書面にて、長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、特許付与に対する異議申立をすることができる。
(a)-(e) 省略(f) 完全明細書の何れかの特許請求の範囲に記載の発明の対象が、本法の趣旨における発明に該当しないか又は本法に基づく特許の対象でないものであること(g)-(k) 省略
ただし、その他の理由は認められず、また長官は利害関係人から聴聞の請求があるときは、その者をヒアリ
ングし、別途定める所定の方法及び期間内に、当該異議申立を処理しなければならない。
(2) 特許付与後で特許付与の公告の日から 1 年間の満了前はいつでも、いかなる利害関係人も、所定の方法
で長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、異議申立をすることができる。すなわち(a)-(e) 省略(f) 完全明細書の何れかの特許請求の範囲に記載の対象が、本法の趣旨における発明に該当しない
か又は本法に基づく特許の対象でないものであること

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(g)-(k) 省略
but on no other ground.
(3)-(6) 省略
Section 59 Supplementary provisions as toamendment of application or specification(1) No amendment of an application for a patentor a complete specification or any document
relating thereto shall be made except by way of
disclaimer, correction or explanation, and no
amendment thereof shall be allowed, except forthe purpose of incorporation of actual fact, and no
amendment of a complete specification shall beallowed, the effect of which would be that the
specification as amended would claim or describe
matter not in substance disclosed or shown in thespecification before the amendment, or that any
claim of the specification as amended would not
fall wholly within the scope of a claim of thespecification before the amendment.
(2) Where after the date of grant of patent any
amendment of the specification or any otherdocuments related thereto is allowed by theController or by the Appellate Board or the High
Court, as the case may be,—(a) the amendment shall for all purposes bedeemed to form part of the specification
along with other documents related thereto;(b) the fact that the specification or any otherdocuments related thereto has been
amended shall be published as expeditiously
as possible; and(c) the right of the applicant or patentee tomake amendment shall not be called inquestion except on the ground of fraud.
(3) In construing the specification as amended,reference may be made to the specification as
originally accepted.
Section 64 Revocation of patents(1) Subject to the provisions contained in this Act,a patent, whether granted before or after thecommencement of this Act, may, be revoked on apetition of any person interested or of the Central
Government by the Appellate Board or on acounter-claim in a suit for infringement of thepatent by the High Court on any of the following
grounds, that is to say—(a)-(c) 省略(d) that the subject of any claim of the complete
specification is not an invention within themeaning of this Act;(e)-(q) 省略(2)-(5) 省略(g)-(k) 省略
ただし、その他の理由は認められない。
(3)-(6) 省略
第 59 条 願書又は明細書の補正に関する補則(1) 特許願書若しくは完全明細書又はそれに係る書類の補正については、権利の部分放棄、訂正又は釈明による以外の方法によって一切補正してはならず、かつ、
それらの補正は、事実の挿入以外の目的では、一切認められない。また完全明細書の如何なる補正についても、その効果として、補正後の明細書が補正前の明細書において実質的に開示していないか若しくは示していない事項をクレームし若しくは記載することになるとき、又は補正後の明細書のクレームが補正前の明細書のクレームの範囲内に完全には含まれなくなるとき
は、一切許可されない。

(2) 特許付与日後に、長官又は場合により審判部若し
くは高等裁判所が当該明細書又はそれに係る他の書類の何らかの補正を認めたときは、(a) 当該補正は、全ての目的で当該明細書及びそれに係る他の書類の一部を構成するものとみなし；(b) 当該明細書又はそれに係る他の書類が補正された事実は、できる限り速やかに公告し；かつ(c) 特許出願人又は特許権者の補正をする権利については、詐欺を理由とする以外は、疑義を呈してはならない。
(3) 補正された明細書を解釈するに当たっては、最初に受理された明細書を参照することができる。
第 64 条 特許の取消(1) 本法の規定に従うことを条件として、特許については、その付与が本法施行の前か後かを問わず、利害関係人若しくは中央政府の請求に基づいて審判委員会
が、又は特許侵害訴訟における反訴に基づいて高等裁
判所が、次に掲げる理由の何れかによって、これを取り消すことができる。すなわち、(a)-(c) 省略(d) 完全明細書の何れかの特許請求の範囲の対象が本法の趣旨における発明に該当しないこと(e)-(q) 省略(2)-(5) 省略

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単なる混合物に過ぎない組成物(特許法第 3 条(e))‖Ref.1-15
概要
組成物であって、その成分の特性を超えた追加的特性を示さないものは、単なる混合物にすぎず、
1970 年特許法(以下、「本法」という)に基づき、特許の対象から除外されている。しかし、請求項に記載された組成物が特定の成分を特定量で含み、明細書中のさまざまな実施例によって裏付けられる特定の相乗効果を示すときには、その組成物は単なる混合物でなく、特許の対象とされる。

I. 成文法規定
本法第 3 条は、インドにおいて特許の対象から除外されるものを列挙している。第 3 条(e)により、単なる混合から得られる物質であって、その成分の諸性質の集合に過ぎないもの、及び当該物質を製造する方法は、インドでは特許を受けることができない。
いかなる特許出願に対する特許付与に対しても、第 25 条(1)(f)に基づき、第 3 条(e)を満足していないことを理由として付与前異議を申立てることができる。さらに、特許付与された発明に対しても、第 3 条(e)を満足していないことを理由として、第 25 条(2)(f)に基づき付与後異議申立、又は第 64 条に基づき取消をすることができる。
第 64 条は、知的財産審判委員会(IPAB)に対し、様々な理由に基づく特許取消請求を利害関係人に認めている。第 64 条(k)は、本法に基づき特許の対象でないクレームを特許の取消理由として規定している。さらに、第 64 条(d)は、本法に基づき発明に該当しないものを特許の取消理由として規定している。

II. 判例法分析
本法第 3 条(e)に基づく特許可能性のある対象について、(準)司法機関が行った 2 つの判例を以下に示す。
1. La Renon Health Care Pvt. Ltd. Vs. Kibow Biotech Inc1 [IPAB]
a. 事実概要
審判請求人である La Renon Health Care Pvt. Ltd.は、特許第 205478 号に対し取消審判を請求した。本件特許は、毒素及び他の代謝老廃物を除去し、好ましくない細菌の異常増殖を低減又は抑制することによって、腎臓、肝臓及び胃腸の疾患を治療するための医薬組成物、及びその使用法に関するものであった。特許クレームは、組成物の製造方法に関する 1 つの独立請求項と、5 つの従属請求項を含む全部で 6 個の請求項を有していた。特許された独立請求項は以下の通りである。
A process of making pharmaceutical composition comprising
mixing a probiotic, a prebiotic, and an ammoniaphilic urea degrading
microorganism with high alkaline pH stability and high urease activity, awater absorbent for inorganic phosphate and an adsorbent for specific1

ORA/28/2011/PT/MUM（2013 年 11 月 13 日審決）26
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uremic solute other than urea, said composition being microencapsulated orenteric coated.
取消請求理由の 1 つは、請求項は既知成分の単なる混合物に過ぎないというものである。審判
請求人は、各成分はその機能的特性のみによって特定されており、そのため本願の出願前から周知であった全ての属(genus)を含んでいると主張した。
特許権者は、請求項に記載の方法により得られる組成物は、細菌がその増殖のための栄養素として尿毒症性窒素性老廃物を標的とし、代謝する大腸内において、人体で生成される毒素を利用して細菌が増殖することを可能にしていると主張した。その結果、代謝された毒素は、腎臓に負担をかけることなく、腸を通って運ばれ大便として体外に排泄される。このようにして、特許権者は、本
組成物は相乗効果を有する独特なものであり、単なる混合物ではないと主張した。
b. IPAB の審決
知的財産審判委員会(以下、「IPAB」という)は、特許された請求項は、機能が既知の 5 種の成分
(components)又は原料(integers)を混合することによる組成物の製造方法であるとした。なんらかの相乗効果を示すための製品の併用作用(combined working)は明細書で言及されていないとした。さらに IPAB は、本願明細書は、腎機能障害について記載し、ニトロ試験における胃腸内の溶質除去について述べているのみであって、全体として、医薬組成物の混合方法については記載していないとした。したがって、上記成分の混合には、何ら新規乃至技術的発展を有する事項は無く、このような組成物は単なる混合物であり、それゆえ特許性を見出すことはできないとされた。
c. 分析および導かれる原則
IPAB は、特許出願が成分の相乗効果を有する組成物と単なる混合物のいずれに係るものであるかを判断するために、明細書及び請求項の検討を行った。結果として、成分の混合から得られたと認められる新規な機能又は効果は記載されていないとされた。むしろ、当該組成物の機能はその成分の機能に過ぎなかった。結果として、IPAB は、5 種全ての成分を混合し、マイクロカプセル化
又は腸溶コーティングすることは単なる混合にすぎないと判断した。

2. La Renon Health Care Pvt. Ltd. Vs. Kibow Biotech Inc1 [IPAB]
a. 事実概要
審判請求人である La Renon Health Care Pvt. Ltd は、特許第 224100 号に対し取消審判を請求した。先の事件のように、取消請求理由の 1 つは、請求項が既知成分の単なる混合物に過ぎないというものであった。
本特許は、プロバイオティク組成物を用い、毒素及び代謝老廃物を増加させるとともに、好ましくない細菌の過剰増殖を低減し、それによって腎機能を増大させる、腎機能増大方法に関する。特許クレームは全部で 10 個の請求項を有し、組成物についての 1 個の独立請求項及び 9 個の従属請求項を含む。独立請求項は以下の通りである。

1

ORA/29/2011/PT/MUM （2013 年 11 月 13 日審決）27
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A composition for augmenting kidney function in a subject comprisingat least one probiotic bacterium wherein said probiotic bacterium selectedfrom Streptococcus thermophilus at about 5 billion to about 20 billion colony
forming units of said at least one probiotic bacterium other ingredient being
selected from vitamin, mineral, carbohydrate, protein and fats
審判請求人は、本件発明はプロバイオティック、ビタミン類、ミネラル類、タンパク質、脂肪、炭水化物などの単なる混合物であり、この混合物によって相乗効果はなんら得られなかったと主張した。審判請求人は、本組成物は個々の成分の性質及び機能のみを実現するものであり、向上した効果又は新しい機能はない、と主張した。
これに対し、特許権者は、本願発明が、所定の種類のプロバイオティック細菌を少なくとも 1種類備えた所定の組成物と、他の添加物とを備えた、新規かつ進歩性を有する組成物であり、相乗効果をもたらし、腎機能の増大を可能にしており、それ故、本発明は独特な組成物であり、単なる混合物ではないと主張した。
b. IPAB の審決
本件では、IPAB は、請求項に記載された組成物が、所定の種類のプロバイオティック細菌を少なくとも１種類備えた所定の組成物を備えており、特定の相乗効果をもたらし、それ故、この組成物は単なる混合物でないという特許権者の主張を認めた。
c. 分析及び導かれる原則
IPAB は、特許出願が成分の相乗効果を有する組成物と単なる混合物のいずれに係るものであるかを判断するために、明細書及び請求項を再度検討した。請求項は、所定の範囲で存在する所定の種類のプロバイオティック細菌に限定され、当該所定範囲は、審判請求人が依拠するいかなる先行
技術文献によっても教示されていないとされた。さらに、請求項記載のプロバイオティック細菌の、他のプロバイオティック細菌を超える特定の利点が明細書で言及されており、さまざまな細菌種を用いた比較例を記載しているとされた。また、特許権者が主張するように、請求項に記載のプロバ
イオティック細菌が他の添加剤と共に相乗効果を示すことも明細書に開示されていたとされた。したがって、請求項に記載の組成物は単なる混合物と呼ぶことはできないとされた。

III. 結論
IPAB の上記判決から著者が得た結論は、請求項に記載の組成物が単なる混合物でなく、相乗効果を奏する組成物であることを証明するために、明細書中に利点を示し、比較例を示すことが重要であるということである。さらに、請求項は、種類・範囲が特定された所定の成分を備えた、相乗効果を奏する組成物を包含するよう、その範囲が十分に特定されていなければならない。

著 者：Konpal Rae
肩 書：ジョイント・ディレクター/インド弁理士
所 属：Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys
執筆日：2014 年 2 月 24 日
初回掲載：第 2 版
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(参考)1970 年特許法(最終改正:2005 年)
Section 3 What are not inventions.
The following are not inventions within themeaning of this Act,(a)-(d) 省略(e) a substance obtained by a mere admixture
resulting only in the aggregation of theproperties of the components thereof or aprocess for producing such substance;(f)-(p) 省略
Section 25 Opposition to the patent(1) Where an application for a patent has been
published but a patent has not been granted, any
person may, in writing, represent by way of
opposition to the Controller against the grant ofpatent on the ground—(a)-(e) 省略(f) that the subject of any claim of the complete
specification is not an invention within themeaning of this Act, or is not patentable
under this Act;(g)-(k) 省略
but on no other ground, and the Controller shall, if
requested by such person for being heard, hear
him and dispose of such representation in suchmanner and within such period as may beprescribed.
(2) At any time after the grant of patent but before
the expiry of a period of one year from the date of
publication of grant of a patent, any person
interested may give notice of opposition to theController in the prescribed manner on any of thefollowing grounds, namely:—(a)-(e) 省略(f) that the subject of any claim of the complete
specification is not an invention within themeaning of this Act, or is not patentable
under this Act;(g)-(k) 省略
but on no other ground.
(3)-(6) 省略
Section 64 Revocation of patents(1) Subject to the provisions contained in this Act,a patent, whether granted before or after thecommencement of this Act, may, be revoked on apetition of any person interested or of the Central
Government by the Appellate Board or on acounter-claim in a suit for infringement of thepatent by the High Court on any of the following
grounds, that is to say—(a)-(c) 省略(d) that the subject of any claim of the complete
specification is not an invention within themeaning of this Act;(e)-(j) 省略(k) that the subject of any claim of the complete
specification is not an invention within themeaning of this Act;(l)-(q) 省略(2)-(5) 省略

第 3 条 発明でないもの
次に掲げるものは、本法の趣旨に該当する発明とはしない。
(a)-(d) 省略(e) その成分の諸性質についての集合という結果となるに過ぎない混合によって得られる物質、又は当該物質を製造する方法(f)-(p) 省略
第 25 条 特許に対する異議申立(1) 特許出願が公開され特許が付与されていない場
合、何人も、書面にて、長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、特許付与に対する異議申立をすることができる。
(a)-(e) 省略(f) 完全明細書の何れかの特許請求の範囲に記載の発明の対象が、本法の趣旨における発明に該当しないか又は本法に基づく特許の対象でないものであること(g)-(k) 省略
ただし、その他の理由は認められず、また長官は利害関係人から聴聞の請求があるときは、その者をヒアリ
ングし、別途定める所定の方法及び期間内に、当該異議申立を処理しなければならない。
(2) 特許付与後で特許付与の公告の日から 1 年間の満了前はいつでも、いかなる利害関係人も、所定の方法
で長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、異議申立をすることができる。すなわち(a)-(e) 省略(f) 完全明細書の何れかの特許請求の範囲に記載の対象が、本法の趣旨における発明に該当しない
か又は本法に基づく特許の対象でないものであること(g)-(k) 省略
ただし、その他の理由は認められない。
(3)-(6) 省略
第 64 条 特許の取消(1) 本法の規定に従うことを条件として、特許については、その付与が本法施行の前か後かを問わず、利害関係人若しくは中央政府の請求に基づいて審判委員会
が、又は特許侵害訴訟における反訴に基づいて高等裁
判所が、次に掲げる理由の何れかによって、これを取り消すことができる。すなわち、(a)-(c) 省略(d) 完全明細書の何れかの特許請求の範囲の対象が本法の趣旨における発明に該当しないこと(e)-(j) 省略(k) 完全明細書の何れかの特許請求の範囲の対象が本法に基づく特許の対象でないものであること(l)-(j) 省略(2)-(5) 省略

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数学的方法の発明からの除外(特許法第 3 条(k))‖Ref.1-1
概要
発明に関するカテゴリーの中でもとりわけ、1970 年特許法第 3 条(k)(以下、「本法」という)は、数学的方法を特許の対象から除外している。

I.成文法規定
本法第 II 章は、特許されない発明を規定している。第 II 章に含まれているように、第 3 条(k)は、数学的方法を特許の対象から除外している。第 3 条(k)の文言から、コンピュータ・プログラ
ムのうち、コンピュータ・プログラム”それ自体”のみが除外されるのとは対照的に、数学的方法への特許付与は絶対的に除外されると推測される。
いかなる特許出願に対する特許付与に対しても、第 25 条(1)(f)に基づき、第 3 条(k)を満足しないことを理由として付与前異議を申立てることができる。さらに、特許付与された発明に対しても、
第 3 条(k)を満足しないことを理由として第 25 条(2)(f)に基づき付与後異議申立、又は第 64 条(d)に基づき取消をすることができる。

II.特許局実務・手続マニュアル
本法は数学的方法の定義を定めていないが、特許局実務・手続マニュアル(The Manual of Patent
Office Practice and Procedure; MPPP)は、数学的方法は知的技能行為と考えると明記している。
MPPP は数学的方法が実際何であるかに関して完全に明確にしていないにも関わらず、数学的方法を直接的に含むいかなる行為も特許されないと一般化している1。このような方法の例は、MPPPに記載されているように、計算手法、等式の公式化、平方根および立方根の計算等を含む。MPPP
はまた、数学的手法は、異なるアプリケーションのアルゴリズムの設計およびコンピュータ・プロ
グラムのコーディングのために使用する事ができると指摘する。この目的を達成するため、MPPP
は、数学的方法を技術的進歩として偽装したものは特許されないと警告する。

III.判例法分析
数学的方法の特許可能性は、以下の事件において、知的財産審判委員会(IPAB)によって議論された。
Electronic Navigation Research and Institute & Others Vs. Controller General of
Patents and Design & Others2 [IPAB]
a. 事実概要
Electronic Navigation Research Institute 社は、発明の名称「A Chaos Theoretical Exponent
Value Calculation system(カオス論的指標値計算システム)」と題した、カオス理論に基づき時系
1
2

MPPP 08.03.05.10
Order 145 of 2013 (2013 年 7 月 5 日審決)30
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列シグナルを分析し且つそのカオス論的指標値(Chaos Theoretical Exponent Value：CTEV)を計算するためのシステムに関する特許出願を行った。
本願の第 1 独立請求項は、以下の通り。
A system for analyzing speech voice signal comprising:a reading means for reading a speech voice signal to be subjected to achaotic analysis;
a cutting means for cutting out said read speech voice signal for eachprocessing unit for calculating a chaos theoretical exponent value of said
read speech voice signal, wherein said calculating means for calculating achaos theoretical exponent value comprises:
a first calculation means for calculating a chaos theoretical exponent value
with respect to said sampling time as a microscopic chaos theoreticalexponent value, in said cut-out speech voice signal at a processing unit; anda second calculation means for calculating the chaos theoretical exponent
value of said speech voice signal with respect to a predetermined time as a
macroscopic chaos theoretical exponent value, based on said microscopicchaos theoretical exponent value.
出願人によると、本発明は、動力学が時間的に変化する系(dynamics-changing system)においてこれまで処理が不可能であった CTEV を計算する事を可能にするとしている。本発明は、高速計算を促進する。本発明はまた、ノイズを含む時系列シグナルからの CTEV 計算を促進する。
次席審査管理官(Deputy Controller)は、本願の発明は数学的方法であり、第 3 条(k)に基づき特許されない事を根拠に本願を拒絶した。出願人は、上記査定に対し IPAB に審判請求を行った。
b. IPAB の審決
本件の事実に基づき、IPAB は、明細書に記載された技術的進歩は「様々なアルゴリズムに基づく数学的要求を解決するための数学的方法」であるとした。このため、出願人の貢献は、インド特許法において特許の対象から除外された範囲内にあった。従って、IPAB は、クレーム発明は、第3 条(k)に規定される、特許の対象の例外の範囲内であると考えた。
c. 分析および導かれる原則
IPAB は次席審査管理官の決定および根拠を肯定し、数学的方法が先行技術を上回る技術的進歩を伴うということだけでは、第 3 条(k)に基づく拒絶を覆す事はできないと判示した。第 3 条(k)は数学的方法への特許の付与を全面的に禁止する。
著者の見解では、明確には述べられていないが、上記のテストは、先の Yahoo 対 Rediff のケー
スでの第 3 条(k)に基づく歴史的な審決1で IPAB が採用したものであると思料する。Yahoo のケースでは、既存の知識と比較した技術的進歩である、請求項の進歩性は、特許の対象そのものから除1

Order 222 of 2011 (2011 年 12 月 8 日審決)

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外されているものの一部である特徴と関連づけるべきではないと、IPAB は判示した。IPAB は、特許の対象から除外されているものに関しての経済的重要性または技術的進歩に言及する事によっては、その特許付与を主張する事はできない点を繰り返し述べた。
IPAB はまた、T. 543/20061の審決を是認していると思われる。この審決では、以下のように判示された。
「クレームされた技術的実施の、唯一認識できる先行技術に対する貢献が、除外された特許の対象そのものである場合、一方ではそのような発明を特許保護から除外し、他方ではその技術的実施を保護するというのは、立法者の目的
および意図ではなかったであろう。」
本件に話を戻す。IPAB は、本件発明について、技術的進歩は CTEV の計算であり、数学的方法にすぎないと判示した。この点において、本願は、特許可能性の欠如を理由に拒絶された。

IV.結論
結論として、第 3 条(k)は、数学的方法への特許付与を全面的に禁止する。インド特許局およびインド裁判所は、物の発明、方法の発明といった請求項の形式よりも、発明の本質すなわち発明によりもたらされる貢献を重視していることから、技術的特徴を数学的方法と関連づけることによっては、数学的方法を特許の対象にする事はできない。著者の見解では、出願人は、発明により解決される技術的課題を特許明細書で特定すべきである。発明は、技術的課題に対する技術的解決策を提供すべきであり、発明者の貢献は数学的方法ではない事を強調すべきであると考える。さらに、方法クレームのステップの結果は、単に値を計算するのではなく具体的な成果をもたらすべきである。

著 者：Someshwar Banerjee
肩 書：シニア・アソシエイト／インド弁理士
所 属：Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys
執筆日：2013 年 8 月 12 日
初回掲載：初版

1

ECLI:EP:BA2007:T154306.20070629(ゲームアカウント事件)

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(参考)1970 年特許法(最終改正:2005 年)
Section 3 What are not inventions.
The following are not inventions within themeaning of this Act,(a)-(j) 省略(k) a mathematical or business method or acomputer programe per se or algorithms;(l)-(p) 省略
Section 25 Opposition to the patent(1) Where an application for a patent has been
published but a patent has not been granted, any
person may, in writing, represent by way of
opposition to the Controller against the grant ofpatent on the ground—(a)-(e) 省略(f) that the subject of any claim of the complete
specification is not an invention within themeaning of this Act, or is not patentable
under this Act;(g)-(k) 省略
but on no other ground, and the Controller shall, if
requested by such person for being heard, hear
him and dispose of such representation in suchmanner and within such period as may beprescribed.
(2) At any time after the grant of patent but before
the expiry of a period of one year from the date of
publication of grant of a patent, any person
interested may give notice of opposition to theController in the prescribed manner on any of thefollowing grounds, namely:—(a)-(e) 省略(f) that the subject of any claim of the complete
specification is not an invention within themeaning of this Act, or is not patentable
under this Act;(g)-(k) 省略
but on no other ground.
(3)-(6) 省略
Section 64 Revocation of patents(1) Subject to the provisions contained in this Act,a patent, whether granted before or after thecommencement of this Act, may, be revoked on apetition of any person interested or of the Central
Government by the Appellate Board or on acounter-claim in a suit for infringement of thepatent by the High Court on any of the following
grounds, that is to say—(a)-(c) 省略(d) that the subject of any claim of the complete
specification is not an invention within themeaning of this Act;(e)-(q) 省略(2)-(5) 省略

第 3 条 発明でないもの
次に掲げるものは、本法の趣旨に該当する発明とはしない。
(a)-(j) 省略(k) 数学的若しくは営業の方法、又はコンピュー
タ・プログラムそれ自体もしくはアルゴリズム(l)-(p) 省略
第 25 条 特許に対する異議申立(1) 特許出願が公開され特許が付与されていない場
合、何人も、書面にて、長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、特許付与に対する異議申立をすることができる。
(a)-(e) 省略(f) 完全明細書の何れかの特許請求の範囲に記載の発明の対象が、本法の趣旨における発明に該当しないか又は本法に基づく特許の対象でないものであること(g)-(k) 省略
ただし、その他の理由は認められず、また長官は利害関係人から聴聞の請求があるときは、その者をヒアリ
ングし、別途定める所定の方法及び期間内に、当該異議申立を処理しなければならない。
(2) 特許付与後で特許付与の公告の日から 1 年間の満了前はいつでも、いかなる利害関係人も、所定の方法
で長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、異議申立をすることができる。すなわち(a)-(e) 省略(f) 完全明細書の何れかの特許請求の範囲に記載の対象が、本法の趣旨における発明に該当しない
か又は本法に基づく特許の対象でないものであること(g)-(k) 省略
ただし、その他の理由は認められない。
(3)-(6) 省略
第 64 条 特許の取消(1) 本法の規定に従うことを条件として、特許については、その付与が本法施行の前か後かを問わず、利害関係人若しくは中央政府の請求に基づいて審判委員会
が、又は特許侵害訴訟における反訴に基づいて高等裁
判所が、次に掲げる理由の何れかによって、これを取り消すことができる。すなわち、(a)-(c) 省略(d) 完全明細書の何れかの特許請求の範囲の対象が本法の趣旨における発明に該当しないこと(e)-(q) 省略(2)-(5) 省略

33
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ビジネス方法の発明からの除外(特許法第 3 条(k))‖Ref.1-2
概要
発明に関するカテゴリーの中でもとりわけ、1970 年特許法第 3 条(k)(以下、「本法」という)は、
ビジネス方法を特許の対象から除外している。

I.成文法規定
本法第 3 条は、発明ではないものを特定している。第 3 条(k)では、ビジネス方法は発明とは認めない旨規定している。
いかなる特許出願に対する特許付与に対しても、第 25 条(1)(f)に基づき、第 3 条(k)を満足しないことを理由として付与前異議を申立てることができる。さらに、特許付与された発明に対しても、
第 3 条(k)を満足しないことを理由として第 25 条(2)(f)に基づき付与後異議申立、又は第 64 条(d)に基づき取消をすることができる。

II.特許局実務・手続マニュアル
特許局実務・手続マニュアル(The Manual of Patent Office Practice and Procedure; MPPP)
は、ビジネス方法を、商品及び役務の取引に関連する全ての活動と定義している1。MPPP はまた、技術手段を介して実施されるビジネス方法であっても特許されないと記載している。従って、インド法では、ビジネス方法への特許付与を徹底して除外している。

III.判例法分析
知的財産審判委員会(Intellectual Property Appellate Board; IPAB)は、以下の審決において、
第 3 条(k)の規定の解釈を行い、ビジネス方法の特許可能性について、見解を述べた。
Yahoo Inc. (Former Overture Service Inc.) Vs. Redif.com India Limited & Others2[ IPAB]a.事実概要Overture Service Inc.社による本願は、その後 Yahoo Inc.社に買収された。本願は、米国特許
出願第 09/322677 号を基礎として優先権を主張しており、発明の名称は「A method of operating
a computer network search apparatus (コンピュータ・ネットワーク検索装置を操作するための方法)」であった。審査管理官は、様々な拒絶理由を引用した 2 件の審査報告書を発行した。出願人は、審査報告に応答して本願の請求項を補正した。その後、審査管理官は、付与前異議申立があれば措置対象となることを条件に、当該出願の特許付与を宣言している。
審査管理官が特許付与を許可した第 1 独立請求項は以下の通り。
1
2

MPPP 08.03.05.10
Order 222 of 2011 (2011 年 12 月 8 日審決)34
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A method of operating a computer network search apparatus for generating a
result list (710) of items representing a match with information entered by a user
through an input device connected to the computer network (20), the search
apparatus comprising a computer system (22, 24) operatively connected to thecomputer network and the method comprising:storing a plurality of items (344) in a database (38, 40), each item
comprising information to be communicated to a user and having associatedwith it at least one keyword (352), an information provided (302) and a bid
amount (358);
receiving a keyword entered by a user though an input device (12);searching the stored items (344) and identifying items representing a matchwith the key word entered by the user;ordering the identified items using the bid amounts (358) for the identified
items, and generating a result list (710) including the ordered, identified
items;
providing the result list (710) to the user;
receiving a request from the user for information regarding an item selectedfrom the result list (710);
charging to an account of the information provider (302) associated with theselected item the bid amount (358) associated with the selected item; andproviding information providers (302) with authenticated login access topermit an information provider to modify at least the bid amount (358)associated with the information provider’s listing (344);
wherein the computer system (22, 24) sends an indication of the status of
the information provider’s account to the information provider (302) in
response to the occurrence of a predetermined condition.
このように、補正後の請求項は、ユーザから受信した検索文字列への応答を基に生成された検索結果を、広告主(情報提供者)が預け入れた金額に基づいて変更せしめるコンピュータ実装方法に関連する。つまり、広告主は、広告主が特定したリンクが検索結果で確実に高い順位となることを確保するために、所定金額を支払う事もできる。
一方、 Rediff.com 社は、インド特許法第 25 条(1)に基づき付与前異議申立を行った。この付
与前異議申立に基づき、インド特許局は、本請求項が第 3 条(k)に基づき特許されない旨を含む種々の理由に基づいて、本願を拒絶した。
Yahoo 社は、上記決定に対し、IPAB に審判請求を行った。
b. IPAB の審決
事件の事実に基づき、IPAB は、第 3 条(k)に基づき特許されないとして本願を拒絶した審査管理官の決定を支持した。

35
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c. 分析および導かれる原則
本件において、IPAB は、本願明細書を分析し、出願人が第 3 条(k)に関する拒絶理由を克服するために提出した応答を調査し、インドおよび欧州における審査経過を再検討し、本発明を解釈するための鑑定書の調査を行った。IPAB は、請求項に係る発明は電子広告ビジネスの実践に関連すると結論付けた。ビジネス方法の特許対象からの除外が絶対的であることを考慮し、IPAB は、請求項に係る発明は第 3 条(k)に基づき特許されないと判断した。
IPAB は、特許可能性を判断するにあたり、進歩性の観点から「技術的進歩」を伴う、請求項に係る発明の特徴は、第 3 条(k)に基づき除外されるものであってはならないとした。IPAB は、技術的進歩が特許の対象から除外されている範囲内にある場合、本法は特許付与を認めていないという見解を述べた。著者の意見では、この見解は、英国の決定である Symbian Vs. Comptroller ofPatents1で定められた「技術的貢献」テストの反復であると考える。
IPAB はまた、ビジネス方法とは何かを定義することの難しさを指摘した。このため、本審決は本事件の事実に対してのみに限定される。著者の見解では、これは今回の IPAB の審決が、それぞれが異なる事実を有するであろう将来の全てのケースに適用し得るものではない事を意味すると
考える。

IV.結論
以下は、著者らが成文法の言葉の通常の意味、本条項の背景にある経緯、および第 3 条(k)に関連する発展中の法律学から導き出したいと考える結論の概要であり、それに基づくビジネス方法に関する第 3 条(k)を満たすためのアドバイスである。
現行法の位置付けにある通り、ビジネス方法への特許付与は全面禁止されている。特許局およびインド裁判所は、物の発明、方法の発明といった請求項の形式よりも、発明の本質すなわち発明によりもたらされる貢献を重視しているように解される。したがって、ビジネス方法に関する請求項を技術的特徴と関連付けることは、特許されない請求項を特許可能にすることにはならない。
著者の見解では、出願人は、発明により解決される技術的課題を特許明細書で特定すべきである。
発明は、技術的課題に対する技術的解決策をもたらすべきである。もし発明者の貢献がビジネス的側面にあって技術的側面にない場合、そのような発明は、インドにおいてはビジネス方法として分類されるであろう。

著 者：Someshwar Banerjee
肩 書：シニア・アソシエイト／インド弁理士
所 属：Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys
執筆日：2013 年 8 月 12 日
初回掲載：初版

1[2008]EWCA Civ 1066, [2006]RPC 1, [2009]Bus LR 607

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(参考)1970 年特許法(最終改正:2005 年)
Section 3 What are not inventions.
The following are not inventions within themeaning of this Act,(a)-(j) 省略(k) a mathematical or business method or acomputer programe per se or algorithms;(l)-(p) 省略
Section 25 Opposition to the patent(1) Where an application for a patent has been
published but a patent has not been granted, any
person may, in writing, represent by way of
opposition to the Controller against the grant ofpatent on the ground—(a)-(e) 省略(f) that the subject of any claim of the complete
specification is not an invention within themeaning of this Act, or is not patentable
under this Act;(g)-(k) 省略
but on no other ground, and the Controller shall, if
requested by such person for being heard, hear
him and dispose of such representation in suchmanner and within such period as may beprescribed.
(2) At any time after the grant of patent but before
the expiry of a period of one year from the date of
publication of grant of a patent, any person
interested may give notice of opposition to theController in the prescribed manner on any of thefollowing grounds, namely:—(a)-(e) 省略(f) that the subject of any claim of the complete
specification is not an invention within themeaning of this Act, or is not patentable
under this Act;(g)-(k) 省略
but on no other ground.
(3)-(6) 省略
Section 64 Revocation of patents(1) Subject to the provisions contained in this Act,a patent, whether granted before or after thecommencement of this Act, may, be revoked on apetition of any person interested or of the Central
Government by the Appellate Board or on acounter-claim in a suit for infringement of thepatent by the High Court on any of the following
grounds, that is to say—(a)-(c) 省略(d) that the subject of any claim of the complete
specification is not an invention within themeaning of this Act;(e)-(q) 省略(2)-(5) 省略

第 3 条 発明でないもの
次に掲げるものは、本法の趣旨に該当する発明とはしない。
(a)-(j) 省略(k) 数学的若しくは営業の方法、又はコンピュー
タ・プログラムそれ自体もしくはアルゴリズム(l)-(p) 省略
第 25 条 特許に対する異議申立(1) 特許出願が公開され特許が付与されていない場
合、何人も、書面にて、長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、特許付与に対する異議申立をすることができる。
(a)-(e) 省略(f) 完全明細書の何れかの特許請求の範囲に記載の発明の対象が、本法の趣旨における発明に該当しないか又は本法に基づく特許の対象でないものであること(g)-(k) 省略
ただし、その他の理由は認められず、また長官は利害関係人から聴聞の請求があるときは、その者をヒアリ
ングし、別途定める所定の方法及び期間内に、当該異議申立を処理しなければならない。
(2) 特許付与後で特許付与の公告の日から 1 年間の満了前はいつでも、いかなる利害関係人も、所定の方法
で長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、異議申立をすることができる。すなわち(a)-(e) 省略(f) 完全明細書の何れかの特許請求の範囲に記載の対象が、本法の趣旨における発明に該当しない
か又は本法に基づく特許の対象でないものであること(g)-(k) 省略
ただし、その他の理由は認められない。
(3)-(6) 省略
第 64 条 特許の取消(1) 本法の規定に従うことを条件として、特許については、その付与が本法施行の前か後かを問わず、利害関係人若しくは中央政府の請求に基づいて審判委員会
が、又は特許侵害訴訟における反訴に基づいて高等裁
判所が、次に掲げる理由の何れかによって、これを取り消すことができる。すなわち、(a)-(c) 省略(d) 完全明細書の何れかの特許請求の範囲の対象が本法の趣旨における発明に該当しないこと(e)-(q) 省略(2)-(5) 省略

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コンピュータ・プログラムそれ自体の発明からの除外(特許法第 3 条(k))‖Ref.1-3
概要
発明に関するカテゴリーの中でもとりわけ、1970 年特許法第 3 条(k)(以下、「本法」という)は、コンピュータ・プログラムそれ自体を特許の対象から除外している。

I.成文法規定
本法第 II 章は、特許されない発明を規定している。第 II 章に含まれているように、第 3 条(k)は、コンピュータ・プログラムそれ自体を特許の対象から除外している。
特許の対象から絶対的に除外されているビジネス方法、数学的方法およびアルゴリズムとは対照的に、コンピュータ・プログラムの特許の対象からの除外は絶対的ではない。第 3 条(k)の立法経
緯では、両院合同委員会(Joint Parliamentary Committee; JPC)の勧告1に基づき「コンピュータ・プログラム」の後ろに「それ自体」というフレーズが付加された事が示されている。JPC は、「それ自体」というフレーズは、その他何らかのもの(「コンピュータ・プログラムに付随するもの」、
または「コンピュータ・プログラム上で開発されたもの」)を含み得るコンピュータ・プログラム
関連発明の特許可能性に対処するために挿入されたと述べた。JPC はさらに、第 3 条(k)に基づく特許の対象の例外がそのような発明を拒絶する意図はなく、それら発明を、その根本であるコンピュータ・プログラムそれ自体(as such)と区別する意図である事を明確化した。
いかなる特許出願に対する特許付与に対しても、第 25 条(1)(f)に基づき、第 3 条(k)を満足しないことを理由として付与前異議を申立てることができる。さらに、特許付与された発明に対しても、
第 3 条(k)を満足しないことを理由として第 25 条(2)(f)に基づき付与後異議申立、又は第 64 条(d)に基づき取消をすることができる。

II.特許局実務・手続マニュアル
特許局実務・手続マニュアル(The Manual of Patent Office Practice and Procedure; MPPP)
は、まず、コンピュータ・プログラム関連の特許出願がビジネス方法、数学的方法およびアルゴリ
ズムという特許の対象の例外の範囲内であるか否かを決定するとしている2。その特許出願が、ビジネス方法、数学的方法およびアルゴリズムの少なくとも一つとして分類できない場合、次に当該特許出願の発明がコンピュータ・プログラムそれ自体という特許の対象の例外の範囲内であるかど
うかを決定する。MPPP は、コンピュータ・プログラムにのみ関連する請求項はコンピュータ・プ
ログラムそれ自体と認められ、特許されないと述べている。MPPP はまた、コンピュータ・プログ
ラムを記憶するコンピュータ可読媒体を対象とする請求項は、第 3 条(k)を根拠として特許の対象から除外されるとしている。

III.判例法分析
コンピュータ・プログラムそれ自体の特許可能性は、以下の事件で IPAB によって議論されてきた。

1
2

http://164.100.47.5/webcom/MoreInfo/PatentReport.pdf (最終訪問 2013 年 8 月 15 日)
MPPP 08.03.05.10

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Accenture Global Service GmbH Vs. The Assistant Controller of Patents and Designs& Others1 [IPAB]
a. 事実概要
審 判 請 求 人 で あ る Accenture Global Service GmbH 社 は 、 発 明 の 名 称 「 Distributed
Development Environment or Building Internet Applications by Developers at Remote
Locations(開発者が遠隔位置でインターネット・アプリケーションを構築するための分散開発環境)」と題した発明の特許出願を行った。
本願の第 1 独立請求項は、以下の通り。
A system comprising:at least one client computer (100) that includes a central processor (110),the central processor (110) controlling the overall operation of the at least
one client computer (100) and;a server (160) communicatively coupled to the at least one client computer(100) for developing an Internet-hosted business application composed of
web services, the server (160) including:a transmitter for transmitting computer code to the at least one clientcomputer (100) the computer code serving as a representation of saidbusiness application;a development application services provider (DASP) module (180) for
customizing said business application by, generating application services
and facilitating Construction, versioning, deployment, and abrogation of said
application services, the DASP module (180) including estimating tools, data,
modeling utilities, software development tools, testing environment support,
documented methodologies, and a portal (192) for providing to the at least
one computer (100) access to web application services; anda hosted production environment (HPE) module (188) for provisioning andabrogating an environment through said DASP module, the HPE module(188) including a Remote Run- Time environment for integrating production
monitoring systems and business system support and an integrator for
integrating application servers, hardware, and software.
最初の審査報告書(FER)では、その他の根拠に加えて、請求項の発明が第 3 条(k)の範囲内であることを根拠に拒絶理由が通知された。
審査管理官とのヒアリング中、出願人は補正した請求項を提出した。審査管理官は、以下を根拠として、本願のシステムクレームを拒絶した。
・ 新しい機能を実現するハードウェア実装は、その実現される機能に関わりなく、特定のハードウェアが既知であるか又は自明である場合、特許されない。
・ ハードウェアの特別な適用又は修正がなく、ハードウェアが所望の動作を実行するよう設計された命令一式(プログラム)に発明の新規な特徴が存在する場合、そのクレームされた事項は単独
または他との組み合わせであっても特許されない。

1

Order 283 of 2012 (2012 年 12 月 28 日審決)39
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審判請求人は、審査管理官が本願のシステムクレームを拒絶した理由は本法および MPPP のいずれにも言及されていないとして、審査管理官の決定に対して、IPAB に不服を申し立てた。さらに、それまでに特許出願にそのような拒絶理由を設定したインド裁判所はなかった。
b. IPAB の審決
IPAB は、審判請求人の訴えを認め、審査管理官の拒絶査定は、「正当な理由のない前提に基づくものであり、論理性および妥当性からかけ離れている」と述べた。IPAB は、審判請求人が改めて本件について議論できるよう本件を審査管理官に差し戻し、特許の対象か否かの争点を独立して検討するよう審査管理官に命じた。
審査管理官は、再審査において、クレームされた発明は、ソフトウェア(コンピュータ・プログラム)それ自体ではなく、ウェブサービスおよびソフトウェアの側面で改善点を有するシステムであると考えた。さらに審査管理官は、本発明は第 3 条(k)の範囲内ではないと考え、上記の請求項
は大幅な補正なしで特許が付与された。
c. 分析および導かれる原則
著者の見解では、本願を特許しない審査管理官の理由づけを否定することにより、IPAB の審決『特定のハが、「新しい機能を実現するハードウェアは、その実現される新しい機能に関わりなく、ードウェアが既知であるか又は自明である』」という理由のみによって拒絶されるものではないという認識を強化したと考える。さらに、コンピュータ・プログラムによって新しい機能を実現するシステムの発明は、既存システムに対し特別な適用又は修正がないという理由のみに基づいて拒絶されるものではない。従って、第 3 条(k)は、特許可能性について、新規なシステムもしくは既存システムの特別な修正を要件とする事を義務付けてはいない。

IV.結論
結論として、第 3 条(k)は、コンピュータ・プログラムそれ自体への特許付与を禁じている。これは、英国1および欧州特許庁(EPO)2が課している特許の対象からの除外と非常に類似している。
著者の見解としては、特許明細書は、発明の非技術的特徴と技術的特徴の間での技術的相互作用が、個々の技術的特徴の技術的効果から予想される総和とは異なる技術的効果を産み出すという事を示すことによって、発明者の貢献がさらなる技術的効果を奏しており、単なるコンピュータ・プロ
グラムではないということを、強調すべきである。また特許明細書において、出願人は、発明によって解決される技術的課題を記載してもよい。そして、出願人は、発明の技術的特徴を特定し、その技術的特徴が特定された技術的課題を解決する事を実証すべきである。出願人は、技術的効果(より高速なシステム、より効率的なシステム、より安定したシステム、および、より良いメモリ利用)の存在もまた、立証すべきである。

著 者：Someshwar Banerjee
肩 書：シニア・アソシエイト／インド弁理士
所 属：Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys
執筆日：2013 年 8 月 12 日
初回掲載：初版

1
2

1977 年英国特許法第 1 条
欧州特許条約第 52 条

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(参考)1970 年特許法(最終改正:2005 年)
Section 3. What are not inventions.
The following are not inventions within themeaning of this Act,(a)-(j) 省略(k) a mathematical or business method or acomputer programe per se or algorithms;(l)-(p) 省略
Section 25 Opposition to the patent(1) Where an application for a patent has been
published but a patent has not been granted, any
person may, in writing, represent by way of
opposition to the Controller against the grant ofpatent on the ground—(a)-(e) 省略(f) that the subject of any claim of the complete
specification is not an invention within themeaning of this Act, or is not patentable
under this Act;(g)-(k) 省略
but on no other ground, and the Controller shall, if
requested by such person for being heard, hear
him and dispose of such representation in suchmanner and within such period as may beprescribed.
(2) At any time after the grant of patent but before
the expiry of a period of one year from the date of
publication of grant of a patent, any person
interested may give notice of opposition to theController in the prescribed manner on any of thefollowing grounds, namely:—(a)-(e) 省略(f) that the subject of any claim of the complete
specification is not an invention within themeaning of this Act, or is not patentable
under this Act;(g)-(k) 省略
but on no other ground.
(3)-(6) 省略
Section 64 Revocation of patents(1) Subject to the provisions contained in this Act,a patent, whether granted before or after thecommencement of this Act, may, be revoked on apetition of any person interested or of the Central
Government by the Appellate Board or on acounter-claim in a suit for infringement of thepatent by the High Court on any of the following
grounds, that is to say—(a)-(c) 省略(d) that the subject of any claim of the complete
specification is not an invention within themeaning of this Act;(e)-(q) 省略(2)-(5) 省略

第 3 条 発明でないもの
次に掲げるものは、本法の趣旨に該当する発明とはしない。
(a)-(j) 省略(k) 数学的若しくは営業の方法、又はコンピュー
タ・プログラムそれ自体もしくはアルゴリズム(l)-(p) 省略
第 25 条 特許に対する異議申立(1) 特許出願が公開され特許が付与されていない場
合、何人も、書面にて、長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、特許付与に対する異議申立をすることができる。
(a)-(e) 省略(f) 完全明細書の何れかの特許請求の範囲に記載の発明の対象が、本法の趣旨における発明に該当しないか又は本法に基づく特許の対象でないものであること(g)-(k) 省略
ただし、その他の理由は認められず、また長官は利害関係人から聴聞の請求があるときは、その者をヒアリ
ングし、別途定める所定の方法及び期間内に、当該異議申立を処理しなければならない。
(2) 特許付与後で特許付与の公告の日から 1 年間の満了前はいつでも、いかなる利害関係人も、所定の方法
で長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、異議申立をすることができる。すなわち(a)-(e) 省略(f) 完全明細書の何れかの特許請求の範囲に記載の対象が、本法の趣旨における発明に該当しない
か又は本法に基づく特許の対象でないものであること(g)-(k) 省略
ただし、その他の理由は認められない。
(3)-(6) 省略
第 64 条 特許の取消(1) 本法の規定に従うことを条件として、特許については、その付与が本法施行の前か後かを問わず、利害関係人若しくは中央政府の請求に基づいて審判委員会
が、又は特許侵害訴訟における反訴に基づいて高等裁
判所が、次に掲げる理由の何れかによって、これを取り消すことができる。すなわち、(a)-(c) 省略(d) 完全明細書の何れかの特許請求の範囲の対象が本法の趣旨における発明に該当しないこと(e)-(q) 省略(2)-(5) 省略

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アルゴリズムの発明からの除外(特許法第 3 条(k))‖Ref.1-4
概要
発明に関するカテゴリーの中でもとりわけ、1970 年特許法第 3 条(k)(以下、「本法」という)は、アルゴリズムを特許の対象から除外している。

I.成文法規定
本法第 3 条は、発明ではないものを特定している。第 3 条(k)は、アルゴリズムは、他のものとともに、発明とは認めない旨規定している。
いかなる特許出願に対する特許付与に対しても、第 25 条(1)(f)に基づき、第 3 条(k)を満足しないことを理由として付与前異議を申立てることができる。さらに、特許付与された発明に対しても、
第 3 条(k)を満足しないことを理由として第 25 条(2)(f)に基づき付与後異議申立、又は第 64 条(d)に基づき取消をすることができる。

II.特許局実務・手続マニュアル
特許局実務・手続マニュアル(The Manual of Patent Office Practice and Procedure; MPPP)
では、アルゴリズムについては非常に広範な定義をしており、アルゴリズムは一連のルール又は手順、一連のステップ、および定義された命令の有限リストにより表現された方法を含むと記載されている1。また、MPPP は、アルゴリズムは通常、問題を解決するために使用され、アルゴリズム
は 1 以上の論理的方法、数学的方法、計算法、および再帰的方法を採用することができると述べている。全ての形態のアルゴリズムが特許の対象から除外されている。

III.判例法分析
知的財産審判委員会(The Intellectual Property Appellate Board; IPAB)は、以下の審決において、第 3 条(k)の規定の解釈を行い、アルゴリズムの特許可能性について見解を述べた。
Enercon India Ltd. Vs. Aloys Wbben2 [IPAB]
a.事実概要本件は、2010 年 11 月 18 日に審決された。本件では、Enercon India Ltd.社(審判請求人)がAloys Wobben 社の保有する特許第 201910 号の有効性に関し、第 3 条(k)を含む様々な根拠を基に異議を唱えた。
本願の第 1 独立請求項は以下の通りである。

A method for controlling a wind turbine characterized in that at least one
operational setting is varied within predefined limits, the variations are performed
at pre-definable time intervals, and the time intervals are varied in response to
pre-definable ambient and/or operating conditions.
1

MPPP 08.03.05.10

2

Order 224 of 2010 (2010 年 11 月 18 日審決)42
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審判請求人は、風力タービンの制御機構のための様々なルールを含む方法に焦点を当てた本願請
求項は、アルゴリズムであると主張した。請求人は、全ての請求項は最適な出力のための一連のステップを含んでいると述べた。さらに、本発明の実施におけるマイクロプロセッサおよびマイクロ
コンピュータの使用は、クレームされた方法がアルゴリズムであることを示していると主張した。
被請求人は、高出力を有する風力タービン用には、風力タービンに関連する様々なパラメータを制御するための自動制御ユニットを使用する事が望ましいと主張した。風力タービンを手動で制御
し、風力タービンの設定事項を設定もしくは変更する事は難しい。これらの設定はきわめて短い時間間隔で実行されなければならず、外部条件を分析し内部制御ユニットの補正を行う高度なコンピュータ技術を駆使する事でのみ可能となる。被請求人は、この技術的工程制御は、技術的工程制御を実行するための特定のプログラムに従って操作するよう設定されたコンピュータと関連していることから、コンピュータ・プログラムそれ自体もしくはアルゴリズムのような一連の手順ルールとみなす事はできないと主張した。被請求人はさらに、本願は、アルゴリズム又は一連のルールそれ自体(as such)をクレームしておらず、技術的効果(この場合、風力タービンの様々なパラメータを制御する事により最大出力を獲得するという効果)を達成するための技術工程を実行するための一連の手順ステップをクレームしていると述べた。よって、本発明が第 3 条(k)に基づき特許されないという拒絶の理由は妥当ではないと主張した。
b. IPAB の審決
IPAB は、これら請求項についての特許法第 3 条(k)に基づく特許可能性は支持したが、これら請求項は新規性及び進歩性の欠如により取消されるべき旨の判断を下した。
c. 分析および導かれる原則
IPAB は、特許された請求項は一連のルールを含まず、一連のルールについての保護を求めたものでないという点で被請求人に同意した。IPAB によると、特許された請求項は、外部風速を基にして風力タービンを制御するための一連の方法のステップに関連している。IPAB の見解では、技術的工程制御を実行するため特定のプログラムに従って運用するよう設定されたコンピューティ
ング・システムと関連する技術的工程制御は、コンピュータ・プログラムそれ自体でもアルゴリズ
ムのような一連の手順のルールでもないとされた。著者の見解では、IPAB は、方法のステップを、
コンピューティング・システム、および技術的効果のある具体的な成果の生成に関連付けることは、
方法のステップがアルゴリズムを構成するものではない事を実証するのに役立てられる事を示唆していると解される。

IV.結論
結論として、現行法の位置付けにある通り、アルゴリズムへの特許付与は全面的に禁止されている。著者の見解では、出願人は、特許明細書において、方法のステップを機械又はコンピューティ
ング・システムと関連付け、その方法の実行結果が具体的であり現実世界で応用性がある事を実証すべきであると考える。これは、本発明の方法がアルゴリズムでない事を証明するのに役立つ。

著 者：Someshwar Banerjee
肩 書：シニア・アソシエイト／インド弁理士
所 属：Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys
執筆日：2013 年 9 月 10 日
初回掲載：初版
43
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(参考)1970 年特許法(最終改正:2005 年)
Section 3 What are not inventions
The following are not inventions within themeaning of this Act,(a)-(j) 省略(k) a mathematical or business method or acomputer programe per se or algorithms;(l)-(p) 省略
Section 25 Opposition to the patent(1) Where an application for a patent has been
published but a patent has not been granted, any
person may, in writing, represent by way of
opposition to the Controller against the grant ofpatent on the ground—(a)-(e) 省略(f) that the subject of any claim of the complete
specification is not an invention within themeaning of this Act, or is not patentable
under this Act;(g)-(k) 省略
but on no other ground, and the Controller shall, if
requested by such person for being heard, hear
him and dispose of such representation in suchmanner and within such period as may beprescribed.
(2) At any time after the grant of patent but before
the expiry of a period of one year from the date of
publication of grant of a patent, any person
interested may give notice of opposition to theController in the prescribed manner on any of thefollowing grounds, namely:—(a)-(e) 省略(f) that the subject of any claim of the complete
specification is not an invention within themeaning of this Act, or is not patentable
under this Act;(g)-(k) 省略
but on no other ground.
(3)-(6) 省略
Section 64 Revocation of patents(1) Subject to the provisions contained in this Act,a patent, whether granted before or after thecommencement of this Act, may, be revoked on apetition of any person interested or of the Central
Government by the Appellate Board or on acounter-claim in a suit for infringement of thepatent by the High Court on any of the following
grounds, that is to say—(a)-(c) 省略(d) that the subject of any claim of the complete
specification is not an invention within themeaning of this Act;(e)-(q) 省略(2)-(5) 省略

第 3 条 発明でないもの
次に掲げるものは、本法の趣旨に該当する発明とはしない。
(a)-(j) 省略(k) 数学的若しくは営業の方法、又はコンピュー
タ・プログラムそれ自体もしくはアルゴリズム(l)-(p) 省略
第 25 条 特許に対する異議申立(1) 特許出願が公開され特許が付与されていない場
合、何人も、書面にて、長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、特許付与に対する異議申立をすることができる。
(a)-(e) 省略(f) 完全明細書の何れかの特許請求の範囲に記載の発明の対象が、本法の趣旨における発明に該当しないか又は本法に基づく特許の対象でないものであること(g)-(k) 省略
ただし、その他の理由は認められず、また長官は利害関係人から聴聞の請求があるときは、その者をヒアリ
ングし、別途定める所定の方法及び期間内に、当該異議申立を処理しなければならない。
(2) 特許付与後で特許付与の公告の日から 1 年間の満了前はいつでも、いかなる利害関係人も、所定の方法
で長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、異議申立をすることができる。すなわち(a)-(e) 省略(f) 完全明細書の何れかの特許請求の範囲に記載の対象が、本法の趣旨における発明に該当しない
か又は本法に基づく特許の対象でないものであること(g)-(k) 省略
ただし、その他の理由は認められない。
(3)-(6) 省略
第 64 条 特許の取消(1) 本法の規定に従うことを条件として、特許については、その付与が本法施行の前か後かを問わず、利害関係人若しくは中央政府の請求に基づいて審判委員会
が、又は特許侵害訴訟における反訴に基づいて高等裁
判所が、次に掲げる理由の何れかによって、これを取り消すことができる。すなわち、(a)-(c) 省略(d) 完全明細書の何れかの特許請求の範囲の対象が本法の趣旨における発明に該当しないこと(e)-(q) 省略(2)-(5) 省略

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出願権の証拠書面の提出要件(特許法第 7 条(2))‖Ref.1-16
概要
1970 年インド特許法(以下、「本法」という)第 7 条(2)の要件である出願権立証のための書類を提出しない場合、審査管理官による本法第 15 条に基づく拒絶理由となる。しかしながら、上記拒絶は、必要書類を提出する機会を出願人に与えた後にのみ行われなければならない。

I.成文法規定
本法第 6 条は、真正かつ最初の発明者からの譲受人は、インドで特許出願を行う権利を有すると規定している。譲渡に基づいて出願権を獲得した場合には、本法第 7 条(2)により出願権の証拠書面を提出しなければならない。しかし、本法は、出願権を立証するために提出すべき書類が何かについては明確にしていない。さらに、2003 年インド特許規則の規則 10 では、本法第 7 条(2)に基づく出願権を立証するための書類を、特許出願から 6 か月以内に提出するよう義務付けている。
第 135 条は、インドにおける条約出願の請求項が条約締約国で出願された 1 以上の特許出願で開示された事項に基づいており、且つ、インドにおける条約出願が、その条約締結国で出願をした者若しくはその法定代理人、又は、その者の譲受人である場合における、インドにおける条約出願の請求項の優先日に関連している。第 139 条は、本法の全ての条項は、第 133 条～138 条に規定される場合を除き、通常の出願に適用されるのと同様に条約出願に適用されると規定している。
第 15 条は、出願が本法の要件を満たさない場合に、審査管理官に特許出願を拒絶する権限を与えるとともに、本願を審査管理官が納得するように補正するよう要求する権限を与える。

II.判例法分析
以下は、知的財産審判委員会(以下、「IPAB」という)が、出願人が出願権を立証するための書類の提出要件について分析したケースである。
NTT DoCoMo Inc Vs. The Controller of Patents and Designs1 [IPAB]
a. 事実概要
IPAB に提出された本審判請求では、審判請求人の特許出願第 794/CHE/2006 号についての審査管理官による拒絶査定に不服が唱えられた。最初の拒絶理由通知(以下、「FER」という)において、審査管理官は、本法第 7 条(2)に基づく出願権の証拠が提出されていないため提出すべきである旨の拒絶理由を挙げた。この拒絶理由は、FER に対する応答受領後に審査管理官により通達されたヒアリング通知(Hearing Notice)においても繰り返し述べられた。出願人の代理人は、本願は条約出願であることから本法第 135 条が適用されるのであって、本法第 6 条及び 7 条(2)の要件は適用されないと強く主張した。審査管理官は、出願人はインドでの出願権を裏付けるいかなる書類も提出しておらず、本法第 7 条(2)の要件を遵守していないと判断した。こうして、審査管理官は
1

OA/39/2011/PT/CH（2013 年 10 月 28 日審決）45
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特許付与を拒絶した。
b. IPAB の審決
第 7 条(2)に基づくインドでの出願権を証明する書類の提出要件は、必須要件であり、これは条約出願にも適用される。よって、出願人は、発明者からインドでの出願権を取得した事を立証する書類を提出すべきであった。しかしながら、審査管理官は、本願への特許付与を拒絶するのではな
く、出願権を証明する書類とともに補正した出願書類を提出する機会を出願人に与えるべきであった。
IPAB は、本願への拒絶査定を破棄し、審判請求人に出願権の証拠書類を提出するよう命じ、そうしない場合には拒絶査定を復活させる旨判示した。
c. 分析及び導かれる原則
原査定における審査管理官の認定は、本法第 6 条、第 7 条(2)、第 135 条、第 139 条、及び 2003
年特許規則の規則 10 に基づくものであった。本願が第 135 条に基づく条約出願であるため出願権の証拠の提出は必要ないという審判請求人の主張は、IPAB によって否定された。IPAB は、第 135
条は条約出願における請求項の優先日のみに関連していると述べた。IPAB はさらに、第 139 条は、第 6 条及び第 7 条(2)の条項が通常の出願に適用されるのと同様に条約出願にも適用される事を明確にしていると述べた。
このように、審査管理官は、出願権の証拠書面を提出するよう当然のごとく求めた。しかしながら、IPAB は、今回の拒絶査定は手続法に基づくものであって厳しすぎ、出願人に本案を立証する機会を与えていないという見解であった。IPAB は、審査管理官は本願を拒絶する前に出願人に文書を提出し手続要件を満たす機会を与えるべきであるという見解を述べた。

III.結論
出願権の証拠書面の提出は必須要件であり、出願人は、発明の出願権を譲渡により取得した場合にはいつでも、当該証拠を提出しなければならない。この条項は、条約出願についても適用される。
本審決は PCT 出願(国内段階)についての出願権の証拠書面提出の要件については特に述べていな
いが、著者の見解では、本審決は、第 7 条(2)に規定されている出願権の証拠書面提出の要件は必須要件であり、PCT 出願(国内段階)を含むインド国内でのすべての特許出願に平等に適用される、という解釈を確立したものであると考える。さらに、著者の見解では、当該証拠書面の提出についての時期的要件および手続的要件は遵守されなければならないが、単なる出願権証拠書面提出の要件の不遵守を原因として、その出願が拒絶理由通知の通知なく拒絶査定される事はないと推定される。その代わりに、出願人は出願権を立証して要件を満たす機会を与えられるであろう。

著 者：Konpal Rae
肩 書：ジョイント・ディレクター/インド弁理士
所 属：Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys
執筆日：2014 年 1 月 15 日
初回掲載：第 2 版
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(参考)1970 年特許法(最終改正:2005 年)
Section 6 Persons entitled to apply for patents(1) Subject to the provisions contained in section
134, an application for a patent for an invention
may be made by any of the following persons, thatis to say,—(a) by any person claiming to be the true and firstinventor of the invention;(b) by any person being the assignee of theperson claiming to be the true and firstinventor in respect of the right to make suchan application;(c) by the legal representative of any deceased
person who immediately before his death wasentitled to make such an application.
(2) An application under sub-section (1) may bemade by any of the persons referred to therein
either alone or jointly with any other person.
Section 7 Form of application(1)-(1B) 省略(2) Where the application is made by virtue of anassignment of the right to apply for a patent for
the invention, there shall be furnished with theapplication, or within such period as may beprescribed after the filing of the application, proofof the right to make the application.
(3)-(4) 省略
Section 15 Power of Controller to refuse or
require amended applications, etc., in certain
case
Where the Controller is satisfied that theapplication or any specification or any otherdocument filed in pursuance thereof does notcomply with the requirements of this Act or of any
rules made thereunder, the Controller may refuse
the application or may require the application,
specification or the other documents, as the casemay be, to be amended to his satisfaction before
he proceeds with the application and refuse theapplication on failure to do so.
Section 135 Convention applications(1) Without prejudice to the provisions contained
in section 6, where a person has made anapplication for a patent in respect of an invention
in a convention country (hereinafter referred to as
the "basic application"), and that person or thelegal representative or assignee of that person
makes an application under this Act for a patent
within twelve months after the date on which thebasic application was made, the priority date of aclaim of the complete specification, being a claim
based on matter disclosed in the basic application,is the date of making of the basic application.
Explanation.—Where applications have been madefor similar protection in respect of an invention in

第 6 条 特許出願をすることができる者(1) 第 134 条(相互主義を採用しない国に対する告示)に従うことを条件として、発明の特許出願については、次の者の何れかがすることができる。すなわち、(a) 発明の真正かつ最初の発明者である旨を主張する者；(b) 当該出願をする権利について、発明の真正かつ最初の発明者である旨を主張する者からの譲受人である者；(c) 死の直前に当該出願をする権原があった故人についての法律上の代表者(2) (1)に基づく出願については、同項にいう者が単独で又は他の何人かと共同で、これをすることができる。
第 7 条 出願様式
(1)-(1B) 省略(2) 出願が発明についての特許出願権の譲渡によって行われるときは、出願と共に又は別途定める出願後の所定の期間内に、出願権についての証拠を提出しなけ
ればならない。

(3)-(4) 省略
第 15 条 一定の場合に出願を拒絶し又は補正を命じる等の長官権限
長官は、願書若しくは明細書又はそれについて提出された他の書類が本法又は本法に基づいて制定された規則の要件を遵守していないと納得するときは、出願を拒絶することができ、又は出願を処理する前に、願書、明細書若しくは場合により他の書類を自己の納得するように補正させることができ、かつ、その補正を怠る
ときは当該出願を拒絶することができる。

第 135 条 条約出願
(1) 第 6 条の規定を害することなく、何人かが条約国において発明に係る特許出願(以下「基礎出願」という。)をし、かつ、その者又はその者の法律上の代表者
若しくは譲受人が、基礎出願がされた日後 12 月以内に本法に基づいて特許出願をするときは、完全明細書のクレームの優先日は、当該クレームが基礎出願で開示された事項に基づく場合、基礎出願をした日とする。

説明－－2 以上の条約国において 1 発明に係る類似の保護を求める出願があったときは、本項にいう 12 月

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two or more convention countries, the period of
twelve months referred to in this sub-section shallbe reckoned from the date on which the earlier or
earliest of the said applications was made.
(2) Where applications for protection have been
made in one or more convention countries inrespect of two or more inventions which arecognate or of which one is a modification ofanother, a single convention application may,subject to the provisions contained in section 10,
be made in respect of those inventions at any timewithin twelve months from the date of the earliestof the said applications for protection:
Provided that the fee payable on the making of any
such application shall be the same as if separate
applications have been made in respect of each of
the said inventions, and the requirements ofclause (b) of sub-section (1) of section 136 shall,in the case of any such application, apply
separately to the applications for protection in
respect of each of the said inventions.
(3) In case of an application filed under the Patent
Cooperation Treaty designating India and claiming
priority from a previously filed application in India,
the provisions of sub-sections (1) and (2) shallapply as if the previously filed application were thebasic application:
Provided that a request for examination under
section 11B shall be made only for one of theapplications filed in India.
Section 139 Other provisions of Act to apply toconvention applications
Save as otherwise provided in this Chapter, all theprovisions of this Act shall apply in relation to aconvention application and a patent granted inpursuance thereof as they apply in relation to an
ordinary application and a patent granted inpursuance thereof.
2003 年特許規則(最終改正:2014 年)
Rule 10 Period within which proof of the rightunder section 7(2) to make the application
shall be furnished
Where, in an application for a patent made byvirtue of an assignment of the right to apply for thepatent for the invention, if the proof of the right tomake the application is not furnished with theapplication, the applicant shall within a period of
six months after the filing of such application
furnish such proof.
Explanation.--For the purposes of this rule, the six
months period in case of an application
corresponding to an international application inwhich India is designated shall be reckoned fromthe actual date on which the corresponding
application is filed in India.

の期間は、最先の出願があった日から起算する。

(2) 2 以上の類似の発明又はその一つが他の改良である発明について、保護を求める出願が 1 又は 2 以上の条約国においてされたときは、第 10 条(明細書の内容)の規定に従うことを条件として、当該保護を求める出願のうち最先の出願日から 12 月以内にいつでもそれらの発明に係る単一の条約出願をすることができる。
：

ただし、そのような出願について納付を要する手数料
は、前記発明の各々に関して個別の出願がされた場合と同額であり、また第 136 条(1)(b)(保護を求める出願の出願日及び条約国の明示)の要件は、そのような出願の場合
は、前記発明の各々に係る保護を求める出願に対して個別に適用される。

(3) インドを指定して特許協力条約に基づいてされた出願であって、インドにおいて既にした出願の優先権を主張するものの場合は、(1)及び(2)の規定を当該先の出願が基本出願であるものとして適用する。

ただし、第 11B 条に基づく審査請求は、インドにおける出願のうち一つのみに対してしなければならない。
第 139 条 条約出願に適用の本法の他の規定
この章(国際協定)に別段の規定のある場合を除き、本法の全ての規定は、条約出願及びそれに基づいて付与された特許について、通常の出願及びそれに基づいて付与された特許について適用するのと同様に、適用する。

規則 10 第 7 条(2)に基づく出願権の証拠の提出期間

発明についての特許の出願権の譲渡によりされた特許出願において、当該出願権の証拠が出願と共に提出されない場合は、出願人は、当該出願の後 6 月以内に、当該証拠を提出しなければならない。

説明－－本条規則の適用上、インドを指定する国際出願に対応する出願の場合における 6 月の期間は、対応する出願がインドにおいて出願された実際の日付から
起算する。

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陳述書及び誓約書に基づく外国出願関連情報の提出(特許法第 8 条(1))‖Ref.1-5
概要
インド出願に対応して、同一又は実質的に同一の発明の出願が他国でなされた場合、これらの出願情報をインド特許局(以下、「IPO」という)に提供する必要がある。本条項の立法趣旨は、対応出願が他国で出願されているインド出願について、IPO による審査を容易にすることである。これを達成するために、このような対応出願に関連する情報を自発的に都度提供する義務が出願人に課されている。

I.成文法規定
本法第 8 条(1)に基づき、インドにおける特許出願人は、インドで出願したものと「同一又は実質的に同一」の発明について当該出願人によって外国に出願されている特許出願の詳細を示す陳述
書を IPO の審査管理官に提出しなければならない。当該出願人の代理人又は当該出願人から権限を与えられた者により、その特許出願が外国で行われる場合であっても、出願人はその知る限りにおいて、当該情報を提出することを要求される。
これに加え出願人は、同一又は実質的に同一の発明に関連するその他の出願が、上記陳述書の提出後において特許付与されるまでの間にインド国外においてなされた場合、その全ての他の出願に関する詳細について、審査管理官に文書により都度通知する旨を誓約しなければならない。
陳述書は、特許出願と同時に又は所定期間内に提出することができる。2003 年特許規則の規則
12(1)によると、陳述書および誓約書の双方とも様式 3 によって提出されなければならない。さらに、規則第 12 条(2)は、出願人がインド国外での出願について審査管理官に通知すべき期間を、当該インド国外での出願日から 6 カ月と規定している。
第 8 条(1)の要件の遵守は必須である。第 8 条の要件を満たさない場合、本法第 25 条(1)(h)および第 25 条(2)(h)に基づき異議申立の理由となるとともに本法第 64 条(1)(m)に基づき取消の理由となる。

II.判例法分析
以下は、(準)司法機関が第 8 条(1)の規定について取り扱った事例である。
VRC Continental Vs. Uniroyal Chemical Company1 [IPAB]
a. 事実概要
知的財産審判委員会(IPAB)で審理された本件は、2008 年 1 月 9 日に付与されたインド特許第213608 号の取消しについてのものであった。2001 年 6 月 21 日に、PCT 出願のインド国内移行
書面が様式 3 とともに IPO に提出された。その後、対応出願が 2001 年 6 月 22 日にヨーロッパ
特許庁(EPO)に出願されたが、様式 3 で誓約をしたにも関わらず、その事実は IPO に開示されず、
1

Order 207 of 2012 (2012 年 8 月 24 日審決)49
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さらに第 8 条(1)に基づく審査管理官への通知のための様式 3 の追加提出もなされていなかった。
審判請求人は、これを特許取消の理由の一つとして挙げた。
b. IPAB の審決
IPAB は、誓約書を提出した後であるのに、被請求人は第 8 条(1)(b)に規定するその後の出願に関し、第 8 条(1)(a)で求められた情報を提供するのを怠っていたと判示した。
従って、IPAB は、請求人による第 64 条(1)(m)に基づく特許取消の理由は成立し、本特許はこれを根拠に取消されるべきであると判示した。最終的には、第 8 条(1)の要件を遵守していない点を含めた複数の理由により、本特許は取消された。
c. 分析および導かれる原則
Chemtura Vs. Union of India の先行事例1において、デリー高裁は、第 8 条(1)を含む第 8 条に関する論点を取り上げていた。より具体的に述べると、まさに IPAB により取り消されることとなった本件インド特許第 213608 号について、その特許権者に有利な仮差止命令を出すか否かという論点をデリー高裁が議論していた。デリー高裁は、第 8 条の解釈を行い、一見したところ第 8条違反があったとの認定に基づき仮差止命令を取消した。
IPAB も、本法第 8 条の要件を満たさないことを理由に当該特許の取消を行ったが、この IPABの審決はデリー高裁と同じ経過をたどらず、第 8 条(1)(b)違反と判断された理由は、唯一、EPO
での後の出願を開示しなかったことのみである。デリー高裁と異なり、IPAB は、第 8 条(1)(b)が係属中の全ての特許出願の定期的な情報更新を要求しているか否かについては議論しなかった。
重要なのは、デリー高裁の一見した仮認定が、単なる仮処分段階で言い渡されたものに過ぎず、したがって最終決定でなく先例としての価値を持たないであろうこととは対照的に、IPAB の審決は、本案にかかる全審理に基づくものであるという点である。デリー高裁の決定それ自体が、本意
見が単に一見した見解であり、本件の最終結論又は同一の当事者同士が関与する他のいなかる手続
きの推移にも影響を及ぼす意図がないことを明示している。
著者の見解では、Chemtura 事件でデリー高裁によって示された第 8 条(1)(b)の拡大解釈(第 8
条(1)(b)が定期的な経過情報の更新を要求しているというもの)は、本法の文言または本条項の立法経緯からは正当化できない。いずれにしろ、デリー高裁の決定は法的拘束力を持たない一見した認定にすぎず、後の IPAB の本案審決はこの拡大解釈を繰り返していない。

III.結論
第 8 条(1)の解釈は、本条項の厳密な遵守の重要性を示唆する明確な指針である。従来、単なる形式として見られることが多かったが、第 8 条(1)の要件を満たさない場合、付与前若しくは付与
後における異議又は取消の理由となることから、インドにおける出願人の権利に不利益をもたらす
可能性がある。

1

2009(41)PTC260(Del) (2009 年 8 月 28 日決定)50
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以下は、第 8 条(1)の要件を満たすために著者らが推奨する実務である。
・ 初回の様式 3 の提出(インド特許出願と同時又は同出願から 6 カ月以内)は必須である。出願
人は、インド出願日時点での対応する全ての外国出願情報の詳細を、初回の様式 3 に記載し提出すべきである。インド出願後(出願から 6 カ月以内)に初回の様式 3 の提出をする場合、
様式３提出日現在の対応する全ての外国出願情報の詳細が含まれるべきである。
・ 様式 3 の追加提出は、初回の様式 3 の提出後に追加の外国出願があった場合にのみ必須である。このような追加提出には、違う国への出願が含まれることもあれば、対応外国出願が既に出願されている何れかの国で出願された分割出願や継続出願等と関連する場合もあり得る。
・ このような追加の様式 3 は、追加の外国出願の出願から 6 カ月以内に提出されるべきである。
・ 様式 3 の追加提出では、先に提出した全ての外国出願の経過情報を提供する必要はない。

著 者：Jaya Pandeya
肩 書：プリンシパル・アソシエイト/弁護士/インド弁理士
所 属： Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys
執筆日：2013 年 10 月 7 日
初回掲載：初版

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(参考)1970 年特許法(最終改正:2005 年)
Section 8 Information and undertaking
regarding foreign applications(1) Where an applicant for a patent under this Act
is prosecuting either alone or jointly with any otherperson an application for a patent in any country
outside India in respect of the same or
substantially the same invention, or where to his
knowledge such an application is being prosecutedby some person through whom he claims or bysome person deriving title from him, he shall filealong with his application or subsequently within
the prescribed period as the Controller may
allow—(a) a statement setting out detailed particularsof such application; and(b) an undertaking that, up to the date of grantof patent in India, he would keep theController informed in writing, from time totime, of detailed particulars as required
under clause (a) in respect of every otherapplication relating to the same or
substantially the same invention, if any, filed
in any country outside India subsequently tothe filing of the statement referred to in the
aforesaid clause, within the prescribed time.
Section 25 Opposition to the patent(1) Where an application for a patent has been
published but a patent has not been granted, any
person may, in writing, represent by way of
opposition to the Controller against the grant ofpatent on the ground—(a)-(g) 省略(h) that the applicant has failed to disclose to
the Controller the information required bysection 8 or has furnished the information
which in any material particular was false to
his knowledge;(i)-(k) 省略
but on no other ground, and the Controller shall, if
requested by such person for being heard, hear
him and dispose of such representation in suchmanner and within such period as may beprescribed.
(2) At any time after the grant of patent but before
the expiry of a period of one year from the date of
publication of grant of a patent, any person
interested may give notice of opposition to the

第 8 条 外国出願に関する情報及び誓約書(1) 本法に基づく特許出願人が、インド以外のいかなる国においても、同一若しくは実質的に同一の発明について、単独で若しくは他の何人かと共同で特許出願を行っている場合、又は自己の知る限りにおいて、何人かを通じて若しくはその者から権原を取得した何人かによって当該出願が行われている場合には、当該出願人は、自己の出願と共に、又はその後長官が許可できる所定の期間内に、次に掲げるものを提出しなければならない。

(a) 当該出願の詳細事項を記載した陳述書；及び(b) 前号で規定した陳述後の提出後に、インド以外のいかなる国において、同一若しくは実質的に同一の発明に関するその他の出願が出願された
場合、その各々について、インドにおける特許
付与日まで、前号に基づいて必要とされる詳細事項を書面で随時所定期間内に長官に通知し続ける旨の誓約書

第 25 条 特許に対する異議申立(1) 特許出願が公開され特許が付与されていない場
合、何人も、書面にて、長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、特許付与に対する異議申立をすることができる。
(a)-(g) 省略(h) 出願人が、長官に対して第 8 条で要求される情報を開示せず、又は何らかの重要事項について
自己が虚偽と認識している情報を提供したこと；(i)-(k) 省略
ただし、その他の理由は認められず、また長官は利害関係人から聴聞の請求があるときは、その者をヒアリ
ングし、別途定める所定の方法及び期間内に、当該異議申立を処理しなければならない。
(2) 特許付与後で特許付与の公告の日から 1 年間の満了前はいつでも、いかなる利害関係人も、所定の方法
で長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、異議申立をすることができる。すなわち

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Controller in the prescribed manner on any of thefollowing grounds, namely:—(a)-(g) 省略(h) that the patentee has failed to disclose to
the Controller the information required bysection 8 or has furnished the information
which in any material particular was false to
his knowledge;(i)-(k) 省略
but on no other ground.
(3)-(6) 省略
Section 64 Revocation of patents(1) Subject to the provisions contained in this Act,a patent, whether granted before or after thecommencement of this Act, may, be revoked on apetition of any person interested or of the Central
Government by the Appellate Board or on acounter-claim in a suit for infringement of thepatent by the High Court on any of the following
grounds, that is to say—(a)-(l) 省略(m) that the applicant for the patent has failed
to disclose to the Controller the information
required by section 8 or has furnishedinformation which in any material particular
was false to his knowledge;(n)-(q) 省略(2)-(5) 省略(a)-(g) 省略(h) 特許権者が、長官に対して第 8 条で要求される情報を開示せず、又は何らかの重要事項について自己が虚偽と認識している情報を提供したこと；(i)-(k) 省略
ただし、その他の理由は認められない。
(3)-(6) 省略
第 64 条 特許の取消(1) 本法の規定に従うことを条件として、特許については、その付与が本法施行の前か後かを問わず、利害関係人若しくは中央政府の請求に基づいて審判委員会
が、又は特許侵害訴訟における反訴に基づいて高等裁
判所が、次に掲げる理由の何れかによって、これを取り消すことができる。すなわち、(a)-(l) 省略(m) 特許出願人が長官に対して第 8 条で要求される情報を開示せず、又は何らかの重要事項について自己が虚偽と認識している情報を提供した
こと；(n)-(q) 省略(2)-(5) 省略

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審査管理官の求めに基づく外国出願関連情報の提出(特許法第 8 条(2))‖Ref.1-6
概要
インド特許法では、インド出願に対応して、同一又は実質的に同一の発明の出願が他国でなされた場合、審査管理官の求めがあれば、そのような出願の審査経過に関連する情報をインド特許局(以下、「IPO」という)に提出する必要があるとしている。
立法機関は、対応出願が他国において出願および審査されたインド特許出願の審査を容易にする意図をもって、本条項を規定した。本条項は、IPO から求められた場合は、対応出願に関係するいかなる所定の情報をも提供する義務を出願人に課している。

I.成文法規定
インド特許法第 8 条(2)に基づき、 審査管理官は、出願人に対し、当該出願人によって外国の管轄で特許出願の審査経過に関する詳細の提供を求めることができる。2003 年特許規則の規則
12(3)によると、「出願人は、発明の新規性および特許可能性についての異論(もしあれば)に関する情報、及び審査管理官が求めるその他の情報を提出しなければならない。」。本規則は、第 8 条(2)に基づいて何を提出すべきかについては具体的に言及していないが、審査管理官は、出願人に対し、外国の管轄においてその出願の審査において発行されたサーチ/審査レポート、オフィスアクショ
ン等いかなる文書の提出も求めることができる。上記求めは、最初の審査報告書(以下、「FER」という)の発行時に行われるのが通例である。
審査管理官から求められた文書が英語でない場合、審査管理官が明示的に求めていなくても英訳
文書の提出が必要である。これは、IPO に提出する全ての書類はヒンディー語または英語でなければならないと規定された規則 9 の要件を確実に満たすためである。
第 8 条(2)の要件の遵守は必須である。第 8 条の要件を満たさない場合、本法第 25 条(1)(h)および第 2５条(2)(h)に基づき異議申立の理由となるとともに本法第 64 条(1)(m)に基づき取消の理由となる。

II.判例法分析
以下は、(準)司法機関が第 8 条(2)の規定について取り扱った事例である。
VRC Continental Vs. Uniroyal Chemical Company1 [IPAB]
a. 事実概要
2008 年 1 月 9 日に付与されたインド特許第 213608 号は、2001 年 6 月 21 日に様式 3 とともに出願された。その後、新たに IPO に更新情報は提出されなかった。さらに、2004 年 10 月
20 日、
「USPTO、EPO および JPO 等の主要特許庁のいずれか１か所に出願された同一又は実質的に同一の発明について、規則 12(3)に規定の通り、出願の認容された請求項を含むサーチ／審査レ
ポートについての詳細」を求める FER が、第 8 条(2)に基づき出願人に発行された。
1

Order 207 of 2012 (2012 年 8 月 24 日審決)54
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特許権者は、FER への応答として、USPTO および EPO が発行したサーチ/審査レポートを提供するようにという審査管理官の指示には従わず、2005 年 10 月 19 日付で「インド出願時に提出した様式 3 の提出後は特に変更ありません」と述べた文書を審査官に送付した。審判請求人は、米国での出願経過に基づいた事実を指摘し、特許権者の主張が虚偽であったことを立証した。
知的財産審判委員会(IPAB)における本件では、審判請求人は、第 8 条(2)の要件を満たしていな
い点を本特許取消しの理由の一つとして挙げた。
b. IPAB の審決
IPAB は、被請求人は USPTO および EPO が発行したサーチ/審査レポートを提出するようにとの審査管理官の指示に従わず代わりに虚偽の陳述書を提出したと判断した。このため IPAB は、審判請求人は第 64 条(1)(m)に基づき取消理由を立証することに成功し、本特許はこの理由に基づき取消されるべきと判示した。結果的に、本特許は第 8 条(2)の要件を満たしていない点を含む複数の理由により取消された。
c. 分析および導かれる原則
IPAB は、USPTO 又は EPO が発行したサーチ/審査レポートを審査官に提出するのは出願人の義務であると判示した。第 8 条および規則 12(3)に基づいた法定要件を明確に満たすために情報提供を行うことは必須である。

III.結論
出願人は、IPO からの求めがあれば、出願中のものと同一又は実質的に同一の発明に関連する出願に対し外国の特許庁で発行された新規性および特許可能性に関する異論等の詳細を提供することが必須である。第 8 条の要件を満たさないという理由のみで特許取消を行わないという裁量権を司法機関が有しているとはいえ、著者らは、出願人に、第 8 条(2)に基づく要件は厳密に満たされるべきであると助言する。著者らは、第 8 条(2)の要件を遵守するために以下の実務を推奨する。
・ 審査管理官が求めた外国出願に関連する全ての書類は、審査報告を受領してから 6 カ月以内に提出しなければならない。
・ 実務上は、審査管理官は、特定の特許庁又は主要特許庁における、特許付与された請求項を含
むサーチ/審査レポートを要求する。審査管理官が管轄国を特に指定しない場合、「主要特許庁」という用語は、USPTO、EPO および JPO を含むものとして解釈することでき、要求された情報は、これらの管轄地のものを提出すればよいというのが著者らの見解である。またそのような場合、著者らの通常実務では、USPTO、EPO および JPO 以外の特許庁が発行したサーチ/審査レポートが必要である場合、出願人にその旨知らせるよう IPO に促している。

著 者：Jaya Pandeya
肩 書：プリンシパル・アソシエイト/弁護士/インド弁理士
所 属： Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys
執筆日：2013 年 10 月 7 日
初回掲載：初版

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(参考)1970 年特許法(最終改正:2005 年)
Section 8 Information and undertaking
regarding foreign applications(1) Where an applicant for a patent under this Act
is prosecuting either alone or jointly with any otherperson an application for a patent in any country
outside India in respect of the same or
substantially the same invention, or where to his
knowledge such an application is being prosecutedby some person through whom he claims or bysome person deriving title from him, he shall filealong with his application or subsequently within
the prescribed period as the Controller may
allow—(a) a statement setting out detailed particularsof such application; and(b) an undertaking that, up to the date of grantof patent in India, he would keep theController informed in writing, from time totime, of detailed particulars as required
under clause (a) in respect of every otherapplication relating to the same or
substantially the same invention, if any, filed
in any country outside India subsequently tothe filing of the statement referred to in the
aforesaid clause, within the prescribed time.
Section 25 Opposition to the patent(1) Where an application for a patent has been
published but a patent has not been granted, any
person may, in writing, represent by way of
opposition to the Controller against the grant ofpatent on the ground—(a)-(g) 省略(h) that the applicant has failed to disclose to
the Controller the information required bysection 8 or has furnished the information
which in any material particular was false to
his knowledge;(i)-(k) 省略
but on no other ground, and the Controller shall, if
requested by such person for being heard, hear
him and dispose of such representation in suchmanner and within such period as may beprescribed.
(2) At any time after the grant of patent but before
the expiry of a period of one year from the date of
publication of grant of a patent, any person
interested may give notice of opposition to theController in the prescribed manner on any of thefollowing grounds, namely:—(a)-(g) 省略

第 8 条 外国出願に関する情報及び誓約書(1) 本法に基づく特許出願人が、インド以外のいかなる国においても、同一若しくは実質的に同一の発明について、単独で若しくは他の何人かと共同で特許出願を行っている場合、又は自己の知る限りにおいて、何人かを通じて若しくはその者から権原を取得した何人かによって当該出願が行われている場合には、当該出願人は、自己の出願と共に、又はその後長官が許可できる所定の期間内に、次に掲げるものを提出しなければならない。

(a) 当該出願の詳細事項を記載した陳述書；及び(b) 前号で規定した陳述後の提出後に、インド以外のいかなる国において、同一若しくは実質的に同一の発明に関するその他の出願が出願された
場合、その各々について、インドにおける特許
付与日まで、前号に基づいて必要とされる詳細事項を書面で都度所定期間内に長官に通知し続ける旨の誓約書

第 25 条 特許に対する異議申立(1) 特許出願が公開され特許が付与されていない場
合、何人も、書面にて、長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、特許付与に対する異議申立をすることができる。
(a)-(g) 省略(h) 出願人が、長官に対して第 8 条で要求される情報を開示せず、又は何らかの重要事項について
自己が虚偽と認識している情報を提供したこと；(i)-(k) 省略
ただし、その他の理由は認められず、また長官は利害関係人から聴聞の請求があるときは、その者をヒアリ
ングし、別途定める所定の方法及び期間内に、当該異議申立を処理しなければならない。
(2) 特許付与後で特許付与の公告の日から 1 年間の満了前はいつでも、いかなる利害関係人も、所定の方法
で長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、異議申立をすることができる。すなわち(a)-(g) 省略

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(h) that the patentee has failed to disclose to
the Controller the information required bysection 8 or has furnished the information
which in any material particular was false to
his knowledge;(i)-(k) 省略
but on no other ground.
(3)-(6) 省略
Section 64 Revocation of patents(1) Subject to the provisions contained in this Act,a patent, whether granted before or after thecommencement of this Act, may, be revoked on apetition of any person interested or of the Central
Government by the Appellate Board or on acounter-claim in a suit for infringement of thepatent by the High Court on any of the following
grounds, that is to say—(a)-(l) 省略(m) that the applicant for the patent has failed
to disclose to the Controller the information
required by section 8 or has furnishedinformation which in any material particular
was false to his knowledge;(n)-(q) 省略(2)-(5) 省略(h) 特許権者が、長官に対して第 8 条で要求される情報を開示せず、又は何らかの重要事項について自己が虚偽と認識している情報を提供したこと；(i)-(k) 省略
ただし、その他の理由は認められない。
(3)-(6) 省略
第 64 条 特許の取消(1) 本法の規定に従うことを条件として、特許については、その付与が本法施行の前か後かを問わず、利害関係人若しくは中央政府の請求に基づいて審判委員会
が、又は特許侵害訴訟における反訴に基づいて高等裁
判所が、次に掲げる理由の何れかによって、これを取り消すことができる。すなわち、(a)-(l) 省略(m) 特許出願人が長官に対して第 8 条で要求される情報を開示せず、又は何らかの重要事項について自己が虚偽と認識している情報を提供した
こと；(n)-(q) 省略(2)-(5) 省略

2003 年特許規則(最終改正:2014 年)
Rule 12 Statement and undertaking regarding
foreign applications

規則 12 外国出願に関する陳述書及び誓約書(1) The statement and undertaking required to be
filed by an applicant for a patent under sub-section(1) of section 8 shall be made in Form 3.

(1) 第 8 条(1)に基づいて特許出願人による提出が求められる陳述書及び誓約書は、様式 3 によりなされな
ければならない。

(1A). The period within which the applicant shallfile the statement and undertaking undersub-section (1) of section 8 shall be six months
from the date of filing the application.

(1A) 出願人が第 8 条(1)に基づいて陳述書及び誓約書を提出する期間は、出願日から 6 月とする。

Explanation.--For the purpose of this rule, theperiod of six months in case of an application
corresponding to an international application inwhich India is designated shall be reckoned fromthe actual date on which the corresponding
application is filed in India.
(2) The time within which the applicant for apatent shall keep the Controller informed of thedetails in respect of other applications filed in any
country in the undertaking to be given by him
under clause (b) of sub-section (1) of section 8
shall be six months from the date of such filing.
(3) 省略説明－－本規則の適用上、インドを指定する国際出願に対応する出願の場合における 6 月の期間は、当該対応する出願がインドに出願された実際の日付から起算する。

(2) 第 8 条(1)(b)に基づき特許出願人から提出されるべき誓約書の対象に含まれる、いかなる国で行ったその他の出願に係る詳細について、当該特許出願人が、長官に通知し続けるべき期間は、当該出願の日から 6月とする。
(3) 省略57
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外国出願関連情報の提出における「実質的に同一の発明」(特許法第 8 条)‖Ref.1-7
概要
インド特許法(以下、「本法」という)第 8 条は、インド国内での特許出願の発明と同一の発明に関連する外国出願だけでなく、実質的に同一の発明に関連する外国出願にまで適用される。

I.成文法規定
本法第 8 条(1)に基づき、インドにおける特許出願人は、インドで出願されたものと「同一又は実質的に同一」の発明であって、出願人が単独又は他者と共同で外国において審査手続きが進められているであろうものの特許出願の詳細を示す陳述書を、インド特許局(以下、「IPO」という)の審査管理官に提出しなければならない。
また出願人は、同一又は実質的に同一の発明に関連するその他の出願が、上記陳述書の提出後インドにおいて特許付与されるまでの間にインド国外においてなされた場合、その全ての他の出願に関する詳細について、審査管理官に文書により都度通知する旨を誓約しなければならない。
これとは別に、本法第 8 条(2)に基づき、審査管理官は、当該出願人によって外国の管轄で出願された特許出願の審査経過に関する詳細を提出するよう出願人に求めることもできる。成文法の文
言は、インドにおいてなされた出願の範囲に含まれるものと同一の発明に対応する外国出願、および同インド出願の範囲に含まれるものに類似の発明に対応する外国出願が、第 8 条(2)の対象であるとしている。
成文法は、何が実質的に同一の発明であるかを定義しておらず、インド国外での出願が、インド国内でなされた出願の範囲に含まれる発明と実質的に同一の発明をその範囲に含むものであるかどうか判断するためのテストについても、定義していない。
第 8 条の要件の遵守は必須である。第 8 条の要件を満たさない場合、本法第 25 条(1)(h)および第 2５条(2)(h)に基づく異議申立の理由となるとともに本法第 64 条(1)(m)に基づく取消の理由となる。

II.判例法分析
以下は、司法機関が、「実質的に同一」という文言の解釈について議論した判例である。
F.Hoffman La Roche Ltd. & OrI Pharma., Inc. vs. Cipla Ltd.1 [デリー高裁]
a.事実概要原告である Roche 社は、ある医薬品の多形体 A+B の組合せをクレームした、抗がん剤 Erlotinibの特許第 IN196774 号(以下、「IN'774」という)を保有している。当該医薬品のジェネリック品の発売についての被告である Cipla 社の発表を受け、原告は侵害訴訟を提起した。これに対抗し被1

2012 (52) PTC 1 (DEL)(2012 年 9 月 7 日判決)

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告は、本件特許の取消を請求した。
被告は、インドにおける IN’774 についての審査手続きにおいて、Roche 社は IN'774 出願後に出願された米国特許第 6900221 号(以下、「US'221」という)の詳細を開示しなかったとして、第8 条の要件を満たしていないことを取消の理由として主張した。Cipla 社は、US'221 が当該医薬品の多形体 B と関連し、このため、本件特許と同一又は実質的に同一の発明と関連性があり、第 8条に基づき要求される US’221 に関連する詳細を隠匿したことにより、原告は第 8 条の要件を満たさなかったと主張した。
Roche 社はこれに応答し、US'221 に含まれる多形体 B は IN'774 に記載の多形体 A+B とは異なり、「同一もしくは実質的に同一の発明」とは言えないことから、Roche 社は第 8 条に基づく
US'221 の開示は求められていなかったと主張した。
ｂ. デリー高裁の判決
デリー高裁は、第 8 条は、同一又は実質的に同一の特許出願に関連する全ての情報を、審査管理官に正確かつ忠実に開示することを意図していると述べた。
同高裁は、「医学研究におけるトップ企業の一つであり理化学分野で指導的立場にあると主張する原告が、一化合物の別の多形体への変換が変換前の化合物と同一又は類似の化合物のいずれかである事実を認識できないはずがない。」と判断し、さらに、US'221 は異なる発明であるとする原告側の主張は支持できないと判断した。
原告は様式 3 で US'221 を開示しなかったことから、第 8 条に確かに違反したと判示された。
しかしながら、同高裁は、「本件についての特有の事実および事情に基づき、本裁判所には本件特許の取消をしない裁量権がある」と述べた。このような裁量権は、第 64 条に「~することができる(may)」という用語が使用されていることによって根拠づけられている。
とりわけ、被告は有利な部分を是認し不利益な部分を否認していると同高裁は判断した。侵害の主張に対し、被告は IN'774 の範囲に含まれる本医薬品の多形体 A+B は、彼らの医薬品である多形体 B とは異なると反論した。事実上、IN'774 に含まれる多形体 A+B は US'221 に含まれる多形体 B とは異なるという原告の立場を、被告が支持したのである。従って、この裁量権は原告に有利に機能した。
c. 分析および導かれる原則
本判決は、司法機関には、第 8 条の要件を満たしていないことを理由に特許又特許出願を取消す一方で裁量権を行使することができると明確に述べている。この裁量権は、第 64 条の「~することができる(may)」という用語の使用により根拠づけられている。著者の見解では、取消を請求する者がその立場を変えた場合、裁判所は、特許権者に有利な方向で裁量権を行使することができる。このような場合、たとえ第 8 条の要件違反であっても、裁判所は特許取消の請求を退けることができる。それでもなお、本判決に従い、インドにおける特許出願人は、同一の発明についての全ての外国出願だけでなく、実質的に同一の発明についての全ての外国出願についての詳細も、様式 3 により IPO に提出することが重要となる。
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III.結論「同一又は実質的に同一」をどう解釈するかについての疑問は、司法機関によっても解答が出ていない状態であり、現在のところ「同一又は実質的に同一」の解釈を行うための指針はない。しかしながら、「実質的に同一」の意味の解釈の困難性は、第 8 条の要件を満たす義務から出願人を救済するものではなく、また第 8 条の要件を厳格に満たさなければならないというのが判決の明らかな傾向である。従って、第 8 条の遵守のため、著者は以下を推奨する。
・ 様式 3 の詳細は、共通の優先権を主張するインド国内特許出願に関連する外国出願であるか否かに関わらず、特許の対象の類似性に基づきインド国内特許出願と関連する、全ての外国特許出願について提出することが求められる。
・ 第 8 条(1)に基づき、出願人は、インドで特許出願された発明と実質同一の発明にかかる、外国で出願されたいかなる分割出願および継続出願の詳細についても提供すべきである。
・ さらに、審査管理官が第 8 条(2)に基づきいずれかの管轄で挙げられた異論の提出を求めたとき、
上記の分割出願又は継続出願に対し発行されたオフィス・アクションもこの求めの範囲に含まれると考えられ、したがって出願人はこれらを提出すべきである。

著 者：Jaya Pandeya
肩 書：プリンシパル・アソシエイト/弁護士/インド弁理士
所 属： Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys
執筆日：2013 年 10 月 7 日
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(参考)1970 年特許法(最終改正:2005 年)
Section 8 Information and undertaking
regarding foreign applications(1) Where an applicant for a patent under this Act
is prosecuting either alone or jointly with any otherperson an application for a patent in any country
outside India in respect of the same or
substantially the same invention, or where to his
knowledge such an application is being prosecutedby some person through whom he claims or bysome person deriving title from him, he shall filealong with his application or subsequently within
the prescribed period as the Controller may
allow—(a) a statement setting out detailed particularsof such application; and(b) an undertaking that, up to the date of grantof patent in India, he would keep theController informed in writing, from time totime, of detailed particulars as required
under clause (a) in respect of every otherapplication relating to the same or
substantially the same invention, if any, filed
in any country outside India subsequently tothe filing of the statement referred to in the
aforesaid clause, within the prescribed time.
(2) At any time after an application for patent isfiled in India and till the grant of a patent or refusal
to grant of a patent made thereon, the Controller
may also require the applicant to furnish details, as
may be prescribed, relating to the processing of
the application in a country outside India, and inthat event the applicant shall furnish to theController information available to him within such
period as may be prescribed.
Section 25 Opposition to the patent(1) Where an application for a patent has been
published but a patent has not been granted, any
person may, in writing, represent by way of
opposition to the Controller against the grant ofpatent on the ground—(a)-(g) 省略(h) that the applicant has failed to disclose to
the Controller the information required bysection 8 or has furnished the information
which in any material particular was false to
his knowledge;(i)-(k) 省略

第 8 条 外国出願に関する情報及び誓約書(1) 本法に基づく特許出願人が、インド以外のいかなる国においても、同一若しくは実質的に同一の発明について、単独で若しくは他の何人かと共同で特許出願を行っている場合、又は自己の知る限りにおいて、何人かを通じて若しくはその者から権原を取得した何人かによって当該出願が行われている場合には、当該出願人は、自己の出願と共に、又はその後長官が許可できる所定の期間内に、次に掲げるものを提出しなければならない。

(a) 当該出願の詳細事項を記載した陳述書；及び(b) 前号で規定した陳述後の提出後に、インド以外のいかなる国において、同一若しくは実質的に同一の発明に関するその他の出願が出願された
場合、その各々について、インドにおける特許
付与日まで、前号に基づいて必要とされる詳細事項を書面で都度所定期間内に長官に通知し続ける旨の誓約書(2) インドにおける特許出願後であって、それについての特許付与又は拒絶まではいつでも、長官は、インド以外の国における出願の処理に関する、別途定める
詳細を提出することを出願人に要求することもでき、その場合、出願人は、自己が入手可能な情報を別途定める所定の期間内に長官に提出しなければならない。

第 25 条 特許に対する異議申立(1) 特許出願が公開され特許が付与されていない場
合、何人も、書面にて、長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、特許付与に対する異議申立をすることができる。
(a)-(g) 省略(h) 出願人が、長官に対して第 8 条で要求される情報を開示せず、又は何らかの重要事項について
自己が虚偽と認識している情報を提供したこと；(i)-(k) 省略

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but on no other ground, and the Controller shall, if
requested by such person for being heard, hear
him and dispose of such representation in suchmanner and within such period as may beprescribed.
(2) At any time after the grant of patent but before
the expiry of a period of one year from the date of
publication of grant of a patent, any person
interested may give notice of opposition to theController in the prescribed manner on any of thefollowing grounds, namely:—(a)-(g) 省略(h) that the patentee has failed to disclose to
the Controller the information required bysection 8 or has furnished the information
which in any material particular was false to
his knowledge;(i)-(k) 省略
but on no other ground.
(3)-(6) 省略

ただし、その他の理由は認められず、また長官は利害関係人から聴聞の請求があるときは、その者をヒアリ
ングし、別途定める所定の方法及び期間内に、当該異議申立を処理しなければならない。

Section 64 Revocation of patents(1) Subject to the provisions contained in this Act,a patent, whether granted before or after thecommencement of this Act, may, be revoked on apetition of any person interested or of the Central
Government by the Appellate Board or on acounter-claim in a suit for infringement of thepatent by the High Court on any of the following
grounds, that is to say—(a)-(l) 省略(m) that the applicant for the patent has failed
to disclose to the Controller the information
required by section 8 or has furnishedinformation which in any material particular
was false to his knowledge;(n)-(q) 省略(2)-(5) 省略

第 64 条 特許の取消(1) 本法の規定に従うことを条件として、特許については、その付与が本法施行の前か後かを問わず、利害関係人若しくは中央政府の請求に基づいて審判委員会
が、又は特許侵害訴訟における反訴に基づいて高等裁
判所が、次に掲げる理由の何れかによって、これを取り消すことができる。すなわち、(2) 特許付与後で特許付与の公告の日から 1 年間の満了前はいつでも、いかなる利害関係人も、所定の方法
で長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、異議申立をすることができる。すなわち(a)-(g) 省略(h) 特許権者が、長官に対して第 8 条で要求される情報を開示せず、又は何らかの重要事項について自己が虚偽と認識している情報を提供したこと；(i)-(k) 省略
ただし、その他の理由は認められない。
(3)-(6) 省略(a)-(l) 省略(m) 特許出願人が長官に対して第 8 条で要求される情報を開示せず、又は何らかの重要事項について自己が虚偽と認識している情報を提供した
こと；(n)-(q) 省略(2)-(5) 省略

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外国出願関連情報の提出における PCT 出願(国際段階)の扱い(特許法第 8 条)‖Ref.1-8
概要
インド特許法(以下、「本法」という)第 8 条に基づき、インドでなされた出願に対応する同一又は実質的に同一の発明の出願が他国でなされた場合、これらの出願情報をインド特許局(以下、「IPO」という)に提供する必要がある。本条項の法的解釈は、特許協力条約(PCT)を基に出願した
国際出願は第 8 条の対象範囲内であると明示している。

I.成文法規定
本法第 8 条(1)に基づき、インドにおける特許出願人は、インドで出願されたものと「同一又は実質的に同一」の発明であって、出願人が単独又は他者と共同で外国において審査手続きを進めているであろうものの特許出願の詳細を示す陳述書を、IPO の審査管理官に提出しなければならない。
当該出願人の代理人又は当該出願人から権限を与えられた者により、その特許出願が外国で審査される場合であっても、出願人はその知る限りにおいて、本陳述書を提出することを要求される。本陳述書は、特許出願と同時に又は出願後所定期間内のいずれかに提出することができる。
これに加え出願人は、同一又は実質的に同一の発明に関連するその他の出願が、上記陳述書の提出後インドにおいて特許付与されるまでの間にインド国外においてなされた場合、その全ての他の出願に関する詳細について、審査管理官に文書により都度通知する旨を誓約しなければならない。
2003 年特許規則の規則 12(1)によると、陳述書および誓約書の双方とも様式 3 に従って提出されなければならない。さらに、規則 12(2)は、出願人がインド国外での出願について審査管理官に通知すべき期間を、当該インド国外での出願日から 6 カ月と規定している。
これとは別に、本法第 8 条(2)に基づき、審査管理官は、当該出願人によって外国の管轄で出願された特許出願の審査経過に関する詳細情報を提供するよう求めることができる。規則 12(3)によると、「出願人は、発明の新規性及び特許可能性についての異論(もしあれば)に関する情報、及び審査管理官が求める他の詳細情報を提出しなければならない。」
第 8 条の要件の遵守は必須である。第 8 条の要件を満たさない場合、本法第 25 条(1)(h)および第 25 条(2)(h)に基づき異議申立の理由となるとともに本法第 64 条(1)(m)に基づき取消の理由となる。

II.判例法分析
以下は、(準)司法機関が、第 8 条の範囲について、PCT 出願もその対象範囲内であると解釈した審決である。
Tata Chemicals Ltd. Vs. Hindustan Unilever Ltd1 [IPAB]

1

Order 166 of 2012 (2012 年 6 月 12 日審決)63
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a. 事実概要
Hindustan Unilever 社(以下、「H 社」という)に付与された特許第 195937 号を、とりわけ特許権者が第 8 条の要件に従っていないという根拠により取消するよう、Tata Chemicals 社(以下、「T 社」という)は、知的財産審判委員会(IPAB)に取消請求を行った。
2004 年 4 月 1 日、2003 年 12 月 5 日付の最初の審査報告書(FER)への応答において、特許権者は、国際調査機関が 2003 年 10 月 31 日付で ISR を発行していたにも拘わらず、国際調査報告(ISR)は入手不可能であると述べた。さらに、国際予備審査報告(IPER)が 2004 年 7 月 27 日に発行されていたが、2004 年 11 月 19 日、2004 年 7 月 7 月付の第 2 回目の審査報告書(SER)への応答において、IPO が求めたにも関わらず IPER は提出されなかった。
T 社は、特許権者には ISR および IPER を IPO に提供する義務があったとして、本法第 8 条に基づく要件を満たしていなかったと主張した。
H 社は、PCT は政府間組織にかかるものであり第 8 条(2)における国に該当しないため、ISR お
よび IPER を提供する義務はなかったと主張し、また本法は国について定義しておらず且つ第８条の文言には PCT 出願の調査報告の開示を出願人に義務付けた記載はないと付け加えた。H 社はまた、IPER で議論された先行技術文献はインドの審査官によって FER で引用されていることから、重大な不利益は発生しなかったと主張した。
b. IPAB の審決
IPAB は本条項の立法経緯を調査し、Shri Justice N. Rajagopala Ayyangar が作成した特許法改正に関する報告書に言及した。報告書において、インドにおける特許出願の大半は外国人からのものであり、このため、上記著者は、同じ発明に関する外国出願情報はその出願の適切な審査に有用であると感じたと述べられている。本条項の要求を確実に満足するために、上記報告書は、この情報提供を怠った場合は異議および取消の理由とすることを提言した。
IPAB は、本条項が導入された目的を考慮し、第 8 条(2)で使用されている「出願の処理に関する」という文言を狭く解釈することはできないと判断した。その結果、IPAB は、PCT 出願に関する情報(例えば ISR や IPER など)は、インド国外での出願の処理と関連性があることから第 8 条(2)の要求の範囲内にあり、特許権者によって提出されるべきであったと指摘した。
c. 分析および導かれる原則
IPAB は、本条項の趣旨が出願の審査を容易にすることであったことを立証するため本条項の立法経緯を詳細に検討し、IPER で議論された先行技術文献をインド審査官が引用したことで本条項の趣旨は満たされたという特許権者の主張を退けた。従って、本条項の趣旨の範囲はより広く、他の管轄の審査官の述べた意見のみならず、PCT 出願の ISR や IPER での意見についても、IPO が検証する機会をも含んでいる。著者の見解では、この審決にみられる傾向は、第 8 条の要件を厳格に満たさなければならないということである。

III.結論
成文法の文言の通常の意味、第 8 条の立法経緯、および本規定に関連する発展中の法律学から導き出す著者らの結論は、本規定の立法趣旨が、対応出願が他国になされた出願に対し、IPO の審
64
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査を容易にすることであるということである。(準)司法機関による第 8 条の解釈は、そのような立法趣旨に照らして、第 8 条の条項を厳格に満たすことである点を強調する。その結果、第 8 条の要件を満たすために著者は以下を推奨する。
・ 第 8 条(1)に基づき、出願人は、インドで出願した特許出願と同一又は類似の発明に係るいかなる PCT 出願の詳細も提供すべきである。
・ さらに、審査管理官が第 8 条(2)に基づき全ての管轄において挙げられた異論を求めた場合、ISR
および IPER はこのような要求の範囲内にあると考えられ、従って出願人により提出されるべきである。

著 者：Jaya Pandeya
肩 書：プリンシパル・アソシエイト／弁護士／インド弁理士
所 属：Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys
執筆日：2013 年 10 月 7 日
初回掲載：初版

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(参考)1970 年特許法(最終改正:2005 年)
Section 8 Information and undertaking
regarding foreign applications(1) Where an applicant for a patent under this Act
is prosecuting either alone or jointly with any otherperson an application for a patent in any country
outside India in respect of the same or
substantially the same invention, or where to his
knowledge such an application is being prosecutedby some person through whom he claims or bysome person deriving title from him, he shall filealong with his application or subsequently within
the prescribed period as the Controller may
allow—(a) a statement setting out detailed particularsof such application; and(b) an undertaking that, up to the date of grantof patent in India, he would keep theController informed in writing, from time totime, of detailed particulars as required
under clause (a) in respect of every otherapplication relating to the same or
substantially the same invention, if any, filed
in any country outside India subsequently tothe filing of the statement referred to in the
aforesaid clause, within the prescribed time.
(2) At any time after an application for patent isfiled in India and till the grant of a patent or refusal
to grant of a patent made thereon, the Controller
may also require the applicant to furnish details, as
may be prescribed, relating to the processing of
the application in a country outside India, and inthat event the applicant shall furnish to theController information available to him within such
period as may be prescribed.
Section 25 Opposition to the patent(1) Where an application for a patent has been
published but a patent has not been granted, any
person may, in writing, represent by way of
opposition to the Controller against the grant ofpatent on the ground—(a)-(g) 省略(h) that the applicant has failed to disclose to
the Controller the information required bysection 8 or has furnished the information
which in any material particular was false to
his knowledge;(i)-(k) 省略
but on no other ground, and the Controller shall, if
requested by such person for being heard, hear
him and dispose of such representation in suchmanner and within such period as may beprescribed.
(2) At any time after the grant of patent but before
the expiry of a period of one year from the date of
publication of grant of a patent, any person
interested may give notice of opposition to theController in the prescribed manner on any of thefollowing grounds, namely:—(a)-(g) 省略

第 8 条 外国出願に関する情報及び誓約書(1) 本法に基づく特許出願人が、インド以外のいかなる国においても、同一若しくは実質的に同一の発明について、単独で若しくは他の何人かと共同で特許出願を行っている場合、又は自己の知る限りにおいて、何人かを通じて若しくはその者から権原を取得した何人かによって当該出願が行われている場合には、当該出願人は、自己の出願と共に、又はその後長官が許可できる所定の期間内に、次に掲げるものを提出しなければならない。
(a) 当該出願の詳細事項を記載した陳述書；及び(b) 前号で規定した陳述後の提出後に、インド以外のいかなる国において、同一若しくは実質的に同一の発明に関するその他の出願が出願された
場合、その各々について、インドにおける特許
付与日まで、前号に基づいて必要とされる詳細事項を書面で都度所定期間内に長官に通知し続ける旨の誓約書(2) インドにおける特許出願後であって、特許付与又は拒絶まではいつでも、長官は、インド以外の国における出願の処理に関する、別途定める詳細を提出することを出願人に要求することもでき、その場合、出願人は、自己が入手可能な情報を、別途定める所定の期間内に長官に提出しなければならない。

第 25 条 特許に対する異議申立(1) 特許出願が公開され特許が付与されていない場
合、何人も、書面にて、長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、特許付与に対する異議申立をすることができる。
(a)-(g) 省略(h) 出願人が、長官に対して第 8 条で要求される情報を開示せず、又は何らかの重要事項について
自己が虚偽と認識している情報を提供したこと；(i)-(k) 省略
ただし、その他の理由は認められず、また長官は利害関係人から聴聞の請求があるときは、その者をヒアリ
ングし、別途定める所定の方法及び期間内に、当該異議申立を処理しなければならない。
(2) 特許付与後で特許付与の公告の日から 1 年間の満了前はいつでも、いかなる利害関係人も、所定の方法
で長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、異議申立をすることができる。すなわち(a)-(g) 省略

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(h) that the patentee has failed to disclose to
the Controller the information required bysection 8 or has furnished the information
which in any material particular was false to
his knowledge;(i)-(k) 省略
but on no other ground.
(3)-(6) 省略
Section 64 Revocation of patents(1) Subject to the provisions contained in this Act,a patent, whether granted before or after thecommencement of this Act, may, be revoked on apetition of any person interested or of the Central
Government by the Appellate Board or on acounter-claim in a suit for infringement of thepatent by the High Court on any of the following
grounds, that is to say—(a)-(l) 省略(m) that the applicant for the patent has failed
to disclose to the Controller the information
required by section 8 or has furnishedinformation which in any material particular
was false to his knowledge;(n)-(q) 省略(2)-(5) 省略(h) 特許権者が、長官に対して第 8 条で要求される情報を開示せず、又は何らかの重要事項について自己が虚偽と認識している情報を提供したこと；(i)-(k) 省略
ただし、その他の理由は認められない。
(3)-(6) 省略
第 64 条 特許の取消(1) 本法の規定に従うことを条件として、特許については、その付与が本法施行の前か後かを問わず、利害関係人若しくは中央政府の請求に基づいて審判委員会
が、又は特許侵害訴訟における反訴に基づいて高等裁
判所が、次に掲げる理由の何れかによって、これを取り消すことができる。すなわち、(a)-(l) 省略(m) 特許出願人が長官に対して第 8 条で要求される情報を開示せず、又は何らかの重要事項について自己が虚偽と認識している情報を提供した
こと；(n)-(q) 省略(2)-(5) 省略

2003 年特許法(最終改正:2014 年)
Rule 12 Statement and undertaking regarding
foreign applications

規則 12 外国出願に関する陳述書及び誓約書(1) The statement and undertaking required to be
filed by an applicant for a patent under sub-section(1) of section 8 shall be made in Form 3.

(1) 第 8 条(1)に基づいて特許出願人による提出が求められる陳述書及び誓約書は、様式 3 によりなされな
ければならない。

(1A). The period within which the applicant shallfile the statement and undertaking undersub-section (1) of section 8 shall be six months
from the date of filing the application.

(1A) 出願人が第 8 条(1)に基づいて陳述書及び誓約書を提出する期間は、出願日から 6 月とする。

Explanation.--For the purpose of this rule, theperiod of six months in case of an application
corresponding to an international application inwhich India is designated shall be reckoned fromthe actual date on which the corresponding
application is filed in India.
(2) The time within which the applicant for apatent shall keep the Controller informed of thedetails in respect of other applications filed in any
country in the undertaking to be given by him
under clause (b) of sub-section (1) of section 8
shall be six months from the date of such filing.
(3) When so required by the Controller undersub-section (2) of section 8, the applicant shallfurnish information relating to objections, if any, in
respect of novelty and patentability of theinvention and any other particulars as theController may require which may include claimsof application allowed within six months from thedate of such communication by the Controller.

説明－－本規則の適用上、インドを指定する国際出願に対応する出願の場合における 6 月の期間は、当該対応する出願がインドに出願された実際の日付から起算する。
(2) 第 8 条(1)(b)に基づき特許出願人から提出されるべき誓約書の対象に含まれる、いかなる国で行ったその他の出願に係る詳細について、当該特許出願人が、長官に通知し続けるべき期間は、当該出願の日から 6月とする。
(3) 第 8 条(2)に基づいて長官により求められた場合、出願人は、発明の新規性及び特許可能性についての異論(ある場合)に関する情報、並びに容認された出願のクレームを含む長官が必要とするその他の明細を、長官からの当該通知の日から 6 月以内に提出しなければ
ならない。

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外国出願関連情報の提出要件違反の立証責任(特許法第 8 条)‖Ref.1-9
概要
インド特許法(以下、「本法」という)第 8 条の要件の不遵守は、特許付与に対する異議理由及び取消理由となる。近年、インド裁判所は、第 8 条の要件違反を理由に特許出願または特許に対し異議を唱える場合に、その者が従うべき原則を提示した。

I.成文法規定
本法第 8 条(1)に基づき、インドにおける特許出願人は、インドにおいて出願されたものと「同一又は実質的に同一の発明」であって、出願人が単独又は他社と共同で外国において審査手続を進めているであろうものの特許出願の詳細を示す陳述書を、インド特許局(以下、「IPO」という)の審査管理官に提出しなければならない。
これに加え出願人は、同一又は実質的に同一の発明に関連するその他の出願が、上記陳述書の提出後インドにおいて特許付与されるまでの間にインド国外においてなされた場合、その全ての他の出願に関する詳細について、審査管理官に文書により都度通知する旨を誓約しなければならない。
これとは別に、本法第 8 条(2)に基づき、審査管理官は、当該出願人によって外国の管轄で出願された特許出願の審査経過に関する詳細情報を提出するよう求めることができる。
第 8 条の要件の遵守は必須である。第 8 条の要件を満たさない場合、本法第 25 条(1)(h)に基づ
き付与前異議申立、第 25 条(2)(h)に基づき付与後異議申立、および第 64 条(1)(m)に基づき取消の理由となる。第 8 条の要件の不遵守は、発明の実体的側面ではなく単なる形式面に基づく特許
異議または取消の理由として利用できるが、成文法は、当該根拠を特許の異議理由若しくは取消理
由として選択する者に課される立証責任がどのようなものであるかについて詳細に述べていない。

II.判例法分析
以下は、(準)司法機関が、ある者が特許の異議又は取消のために第 8 条違反をその根拠とする場
合に果たすべき立証責任について議論した判例である。
Fresenius Kabi Oncology Limited Vs. Glaxo Group Limited and Others1 [IPAB]
a. 事実概要
本件では、Glaxo Group Limited 社の保有するインド特許第 221171 号および第 221017 号に対して取消請求がなされた。いくつか挙げられた取消の理由の中に、第 8 条の要件違反が含まれていた。審判請求人は、特許権者がオーストラリア、ニュージーランド、カナダ、ヨーロッパおよび韓国に出願した分割出願、ならびに米国に出願した子出願(継続出願)についての詳細を IPO に提供しなかったと述べた。原告はさらに、これらの外国出願においてクレームされた発明は中間化合物に関連していたことから、インド出願でクレームされた発明と同一若しくは実質的に同一の発明に関連するものであり、特許権者は第 8 条の要件を満たすために情報を提出すべきであったと
議論した。

1

Order 161 of 2013 及び Order 162 of 2013(2013 年 7 月 27 日審決)68
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これに応答し特許権者は、インド出願の発明と同一又は実質的に同一の発明に関連すると特許権者自身が主張するその他の外国出願についての詳細を提出しており、上記の出願についての詳細は提出していなくとも第 8 条の要件は満たしていたと反論した。特許権者は、上記外国出願でクレームされた発明がインド出願でクレームされた発明と同一又は実質的に同一でないことを証明す
る技術的分析結果を提供しなかった。
特許権者の提出物に対する反論において、審判請求人が行ったのは、特許権者が提供した情報は正確でなく全面的に否認可能であると単に述べたのみであった。審判請求人は、上記外国出願における発明がインド出願の発明と同一又は実質的に同一であり第 8 条の対象範囲内であることを立証するいかなる証拠も提供しなかった。
b. IPAB の審決
本件において、IPAB は、審判請求人が請求理由の立証を証拠により行うことなく単なる主張を行っただけであったことから、第 8 条違反に基づく取消請求を退けた。
c. 分析および導かれる原則
IPAB は、審判請求人のほとんどが、特許権者は第 8 条の要件を満たしていないと主張するだけ
で、(準)司法機関が事実認定を行ってくれることを期待していると指摘し、審判請求人は具体的にどのように第 8 条に違反したのかを実証すべきであると述べた。また IPAB は、審判請求人は、外国出願およびインド出願が同一又は実質的に同一の発明を対象とするものであると立証することにより、外国特許出願に関連する文書が提出されるべきであったというその主張を立証すべきであるという見解を述べた。

III.結論
本件は、特許権者が第 8 条の要件を遵守しておらず、実際に第 8 条に違反していることを立証するために、取消を請求する者が適切な証拠を提供しなければならないことを十分に明確化している。
取消を請求する者が、インドで出願された発明と類似する発明をクレームする外国出願が存在し、その情報が IPO に提供されていないという取消理由の採用を望む場合、取消を請求する者がその立証責任を負う。この立証責任は、信頼できる証拠の提出によって果たすことができる。IPAB は、(準)司法機関は取消を請求する者の陳述のみに基づいて判断してはならないことを明示した。
著者の見解では、IPAB は、第 8 条違反の立証責任を取消を請求する者に課すことにより、第 8条違反が特許権者にとっての根拠のない脅威とはならないことを示しているものと思われる。従って、インドにおける特許出願人は、正当な注意を払った上で第 8 条の要件を遵守することが推奨されるであろう。

著 者：Someshwar Banerjee
肩 書：シニア・アソシエイト／インド弁理士
所 属：Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys
執筆日：2013 年 10 月 10 日
初回掲載：初版
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(参考)1970 年特許法(最終改正:2005 年)
Section 8 Information and undertaking
regarding foreign applications(1) Where an applicant for a patent under this Act
is prosecuting either alone or jointly with any otherperson an application for a patent in any country
outside India in respect of the same or
substantially the same invention, or where to his
knowledge such an application is being prosecutedby some person through whom he claims or bysome person deriving title from him, he shall filealong with his application or subsequently within
the prescribed period as the Controller may
allow—(a) a statement setting out detailed particularsof such application; and(b) an undertaking that, up to the date of grantof patent in India, he would keep theController informed in writing, from time totime, of detailed particulars as required
under clause (a) in respect of every otherapplication relating to the same or
substantially the same invention, if any, filed
in any country outside India subsequently tothe filing of the statement referred to in the
aforesaid clause, within the prescribed time.
(2) At any time after an application for patent isfiled in India and till the grant of a patent or refusal
to grant of a patent made thereon, the Controller
may also require the applicant to furnish details, as
may be prescribed, relating to the processing of
the application in a country outside India, and inthat event the applicant shall furnish to theController information available to him within such
period as may be prescribed.
Section 25 Opposition to the patent(1) Where an application for a patent has been
published but a patent has not been granted, any
person may, in writing, represent by way of
opposition to the Controller against the grant ofpatent on the ground—(a)-(g) 省略(h) that the applicant has failed to disclose to
the Controller the information required bysection 8 or has furnished the information
which in any material particular was false to
his knowledge;(i)-(k) 省略

第 8 条 外国出願に関する情報及び誓約書(1) 本法に基づく特許出願人が、インド以外のいかなる国においても、同一若しくは実質的に同一の発明について、単独で若しくは他の何人かと共同で特許出願を行っている場合、又は自己の知る限りにおいて、何人かを通じて若しくはその者から権原を取得した何人かによって当該出願が行われている場合には、当該出願人は、自己の出願と共に、又はその後長官が許可できる所定の期間内に、次に掲げるものを提出しなければならない。

(a) 当該出願の詳細事項を記載した陳述書；及び(b) 前号で規定した陳述後の提出後に、インド以外のいかなる国において、同一若しくは実質的に同一の発明に関するその他の出願が出願された
場合、その各々について、インドにおける特許
付与日まで、前号に基づいて必要とされる詳細事項を書面で都度所定期間内に長官に通知し続ける旨の誓約書(2) インドにおける特許出願後であって、特許付与又は拒絶まではいつでも、長官は、インド以外の国における出願の処理に関する、別途定める詳細を提出することを出願人に要求することもでき、その場合、出願人は、自己が入手可能な情報を、別途定める所定の期間内に長官に提出しなければならない。

第 25 条 特許に対する異議申立(1) 特許出願が公開され特許が付与されていない場
合、何人も、書面にて、長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、特許付与に対する異議申立をすることができる。
(a)-(g) 省略(h) 出願人が、長官に対して第 8 条で要求される情報を開示せず、又は何らかの重要事項について
自己が虚偽と認識している情報を提供したこと；(i)-(k) 省略

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but on no other ground, and the Controller shall, if
requested by such person for being heard, hear
him and dispose of such representation in suchmanner and within such period as may beprescribed.
(2) At any time after the grant of patent but before
the expiry of a period of one year from the date of
publication of grant of a patent, any person
interested may give notice of opposition to theController in the prescribed manner on any of thefollowing grounds, namely:—(a)-(g) 省略(h) that the patentee has failed to disclose to
the Controller the information required bysection 8 or has furnished the information
which in any material particular was false to
his knowledge;(i)-(k) 省略
but on no other ground.
(3)-(6) 省略

ただし、その他の理由は認められず、また長官は利害関係人から聴聞の請求があるときは、その者をヒアリ
ングし、別途定める所定の方法及び期間内に、当該異議申立を処理しなければならない。

Section 64 Revocation of patents(1) Subject to the provisions contained in this Act,a patent, whether granted before or after thecommencement of this Act, may, be revoked on apetition of any person interested or of the Central
Government by the Appellate Board or on acounter-claim in a suit for infringement of thepatent by the High Court on any of the following
grounds, that is to say—(a)-(l) 省略(m) that the applicant for the patent has failed
to disclose to the Controller the information
required by section 8 or has furnishedinformation which in any material particular
was false to his knowledge;(n)-(q) 省略(2)-(5) 省略

第 64 条 特許の取消(1) 本法の規定に従うことを条件として、特許については、その付与が本法施行の前か後かを問わず、利害関係人若しくは中央政府の請求に基づいて審判委員会
が、又は特許侵害訴訟における反訴に基づいて高等裁
判所が、次に掲げる理由の何れかによって、これを取り消すことができる。すなわち、(2) 特許付与後で特許付与の公告の日から 1 年間の満了前はいつでも、いかなる利害関係人も、所定の方法
で長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、異議申立をすることができる。すなわち(a)-(g) 省略(h) 特許権者が、長官に対して第 8 条で要求される情報を開示せず、又は何らかの重要事項について自己が虚偽と認識している情報を提供したこと；(i)-(k) 省略
ただし、その他の理由は認められない。
(3)-(6) 省略(a)-(l) 省略(m) 特許出願人が長官に対して第 8 条で要求される情報を開示せず、又は何らかの重要事項について自己が虚偽と認識している情報を提供した
こと；(n)-(q) 省略(2)-(5) 省略

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親出願に複数の発明がない場合の分割出願の禁止(特許法第 16 条)‖Ref.1-17
概要1970 年特許法(以下、「本法」という)第 16 条は、インドの特許出願に対し、最初の特許出願(以下、「親出願」という)において複数の発明が開示されている場合にのみ出願人に二つ目の特許出願(以下、「分割出願」という)を認めている。親出願において開示された発明が複数ある場合、特許出願人は、自発的に又は審査管理官に指摘された拒絶理由に対応するため、一又は二以上の分割出願を行う事ができる。

I.成文法規定
本法第 16 条では、インドの特許出願人は、親出願を提出後であって且つ親出願の特許付与前に、自発的に又は親出願の完全明細書の請求項が 2 以上の発明に関連しているという審査管理官の指摘した拒絶理由に対応するため、親出願において開示されている発明に関して分割出願を行う事ができる旨規定されている。

II.判例法分析
以下は、第 16 条に関連して、(準)司法機関が、親出願において複数の発明が開示されていない
限り、出願人は当該親出願を基にした分割出願を行う事ができないと判示した事件についての議論である。
Syngenta Participations AG Vs. Union of India and Ors1 [IPAB]
a. 事実概要
本ケースにおいて、出願人は、1997 年 2 月 5 日に親出願(304/DEL/97)を行った。クレーム発
明は、「殺菌剤」(殺菌性化合物)に関するものであった。第１独立クレームは、その組成物に関連しており 4 つの従属クレームを有していた。請求項 6 は、同組成物の調整方法についての独立ク
レームであり従属クレームを伴っていた。
2001 年 4 月 16 日、最初の審査報告書(FER)が発行された。請求項 1～5 及び請求項 13 は、様々な理由に基づき拒絶理由が通知された。その後、出願人は、審査係属中の親出願と同じ明細書で分割出願(748/DEL/2002)を行った。分割出願の請求項 1 は、親出願の請求項 1 と請求項 2 を組み合わせたものであり、分割出願の請求項 2～5 は、親出願における請求項 3～5 及び請求項 13 と同一であった。2008 年 4 月 25 日、本件分割出願に対し FER が発行された。その FER において、審査管理官は、本件分割出願は不適法であると述べるとともに出願人にヒアリングの機会を与えた。
ヒアリング後も、審査管理官は依然として本分割出願を不適法とした。出願人は、審査管理官の決定に対して審判請求を行った。
IPAB によると、分割出願をダブルパテントに利用する事ができないようにするために、親出願に複数の発明が存在することが分割出願の本質的要件とされているのは確立された法理であると
1

OA/17/2009/PT/DEL（2013 年 1 月 19 日審決）72
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した。しかしながら、本ケースは、親出願が出願当時のインド特許法下で特許の対象となっていな
いクレームを含んでいたという異なる側面を有していた1点を出願人が指摘したことから、IPAB は本ケースについて審理を開く事を決定した。
出願人は、既に親出願を取下げている事を提示し、このためダブルパテントの問題は生じないとした。さらに出願人は、本件親出願は、医薬品組成物をクレームしており、それはその出願時において、特許の対象ではなかったと述べた。しかしながら、2005 年の本法改正後、医薬組成物について物質特許が認められるようになった。合法的期待の原則(doctrine of legitimate expectation)
を拠り所に、出願人は、政府は理想として本件親出願のようなケースを保護すべきであり、2005
年 1 月 1 日以前に審査を行うべきでなかったとの懸念を示した。出願人によると、第 16 条は出願人に出願の再提出を認めるというように解釈されるべきであり、複数発明の要件は、審査管理官の要請により分割出願した場合にのみ適用すべきであるとした。
b. IPAB の審決
IPAB は、親出願における複数の発明の存在は、本法第 16 条に基づく重要且つ必須の要件であると判示し、結果、本審判請求を棄却した。
c. 分析及び導かれる原則
IPAB は、立法機関は、分割出願は親出願で開示される複数発明の内の一つについてのみ出願できる事を明らかに意図していると述べた。著者の見解では、IPAB は、この意図を優先して第 16条についての解釈を行い、本願のクレームが出願時において特許の対象ではなく後に特許の対象となったという事実に基づき本ケースについて異なった取扱いをすることを拒否したものと考えられる。事実、IPAB は、本法(第 16 条を含む)はケース毎に異なった形で解釈される事はできず、その解釈が全ての場合において理由を伴い一律に適用されるように調和的に解釈される必要があると述べた。
本件において、分割出願が親出願の特許付与前又は放棄前に出願され、分割出願が親出願で開示されていない事項を含まないという要件を満たし、且つダブルパテントの意図がない場合、たとえ複数の発明がない場合であっても、出願人が希望すれば、分割出願を行う事もできるよう、審判請
求人が嘆願しているようにも思われると、IPAB は述べた。IPAB は、他の要件全てが満たされた上で、発明が複数存在する事で分割出願が認められるのであり、当該要件を迂回することは認められない、と述べた。

III.結論
著者の見解では、IPAB の審決は、第 16 条に基づき、親出願において複数の発明が開示されていない限り分割出願を行うことはできない旨を改めて示したと考える。
さらに著者の見解では、第 16 条で使用される用語とこれに対応して IPAB が採用した用語に注

1【JETRO 註】親出願当時、物質特許制度もメールボックス出願制度も無かったため、物質クレームは特許の対象外等として拒絶理由が通知されていた。出願人は、分割出願は、メールボックス出願制度が導入された後のため、当該クレームを特許の対象外とせずに審査されることを望んでいた。

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目すると興味深い。同法第 16 条に基づき、「明細書で開示された発明(invention disclosed in thespecification)」については分割出願を行う事ができ、これらの用語は IPAB のその他の審決と同様に本審決においても引き続き繰り返し述べられている。ここで生ずる興味深い疑問は、親出願において潜在的には開示されているがクレームされたものではない発明について分割出願ができるかどうか、である。一方では、本条項における「開示された(disclosed)」という言葉の使用はこの可能性を認めているように思える。他方では、「発明(invention)」という用語は、一般的には単に開示されただけのものではなく、クレームされている発明のみを指すと解される。複数の発明が分割出願のための本質的要件である場合、開示はされているもののクレームされていない発明に対して、「複数の発明」に関する問題が生じる。しかしながら、この問題は、未だいかなるケースにおいても議論されておらず、インドの司法がこの問題についてどのように判断を下すかを見る事は興味深いものとなるだろう。

著 者：Jaya Pandeya
肩 書：プリンシパル・アソシエイト/インド弁理士
所 属：Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys
執筆日：2013 年 1 月 18 日
初回掲載：第 2 版

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(参考)1970 年特許法(最終改正:2005 年)
Section 16 Power of Controller to make orders
respecting division of application(1) A person who has made an application for apatent under this Act may, at any time before thegrant of the patent, if he so desires, or with a viewto remedy the objection raised by the Controller on
the ground that the claims of the complete
specification relate to more than one invention, filea further application in respect of an invention
disclosed in the provisional or complete
specification already filed in respect of the firstmentioned application.
(2) The further application under sub-section (1)shall be accompanied by a complete specification,
but such complete specification shall not include
any matter not in substance disclosed in thecomplete specification filed in pursuance of thefirst mentioned application.
(3) The Controller may require such amendmentof the complete specification filed in pursuance ofeither the original or the further application as may
be necessary to ensure that neither of the saidcomplete specifications includes a claim for any
matter claimed in the other.
Explanation.—For the purposes of this Act, thefurther application and the complete specificationaccompanying it shall be deemed to have been
filed on the date on which the first mentioned
application had been filed, and the further
application shall be proceeded with as a
substantive application and be examined when therequest for examination is filed within theprescribed period.

第 16 条 出願の分割に関する命令を発する長官権限(1) 本法に基づいて特許出願を行った者は、特許付与
前にいつでも、その者が望む場合、又は完全明細書の複数のクレームが 2 以上の発明に係るものであるとの理由により長官が提起した異論を是正するために、最初に述べた出願で既に提出済みの仮明細書又は完全明細書に開示された発明について、新たな出願をすることができる。

(2) (1)に基づいてされる新たな出願は、完全明細書とともになされなければならない。ただし、当該完全明細書には、最初に述べた出願の完全明細書で実質的に開示されていないいかなる事項も、包含してはならない。
(3) 長官は、原出願又は新たな出願のいずれかの完全明細書に対して、これら完全明細書のいずれもが、他の完全明細書にクレームされている事項に係るクレームを包含しないことを確実にするために必要な補正を要求することができる。
説明－－本法の適用上、新たな出願及びそれに添付された完全明細書については、最初に述べた出願がされた日に提出されたものとみなし、また新たな出願については、独立の出願としてこれを取り扱い、所定の期間内に審査請求が提出されたときに審査する。

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付与前異議申立の決定に対する審判請求(特許法第 25 条(1))‖Ref.1-18
概要
特許出願人は、第 25 条(1)に基づく付与前異議申立の結果としての特許付与前段階での審査管理官の決定を不服とする場合に、1970 年インド特許法(以下、「本法」という)第 15 条を根拠とする 117A 条に基づき、知的財産審判委員会(以下、「IPAB」という)に審判請求を行う事ができる。

I.成文法規定
本法第 15 条は、特許付与を拒絶する権限を審査管理官に与えている。さらに、本法第 25 条(1)に基づき、何人も特許付与前段階において異議申立を行う事ができ、また、第 25 条(2)～25 条(4)に基づき、利害関係人は特許付与後に異議申立を行う事ができる。本法第 117A 条は、審査管理官の決定が第 117A 条において列挙されている各号に該当する場合にのみ、当該決定に対する IPABへの審判請求を規定している。しかしながら、第 117A 条は、第 15 条および第 25 条(4)に基づく審査管理官の決定に対する審判請求を規定する一方で、第 25 条(1)に基づく付与前異議申立における審査管理官の決定に対しては、審判請求の機会を具体的に規定していない。

II.判例法分析
以下は、裁判官が付与前異議申立およびその決定に対する審判請求の本質について分析した判例である。
UCB Farchim SA Vs. Cipla Ltd. and Ors1 [デリー高裁]
a. 事実概要
原告である M/s. UCB Farchim SA は、2007 年 1 月 9 日、特許局に特許出願を行った。これに対し、2008 年 12 月 4 日、Cipla Limited により、付与前異議が申し立てられた。2009 年 7 月
24 日、特許管理官補(Assistant Controller)は、この付与前異議申立を認め特許付与を拒絶する決定を下した。これがデリー高裁において、憲法第 226 条に基づく本件令状の請願(writ petition)
で争点となった決定である。
b. デリー高裁の判決
特許法第 25 条(1)に基づく付与前異議申立が認容され、審査管理官が特許付与を拒絶した場合、特許出願人は、特許法第 117A 条に基づく IPAB に対する審判請求という救済手段を有する。
本法第 15 条に基づく審査管理官の決定は、第 117A 条に基づき IPAB への審判請求が可能なものであって、本特許付与の拒絶は、事実上、この第 15 条に基づく特許審査官の決定に関連付けられるものであり、当該決定として理解されるべきである。
c. 分析および導かれる原則
デリー高裁は、特許出願の付与前と付与後の異議申立の違いについて検討した。同高裁が着目し
1

2010(42)PTC425(Del)（2010 年 2 月 8 日判決）

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た大きな違いの一つは、それぞれの状況における不服について請求可能な審判についての条項であった。その結果、同高裁は、付与前異議申立において特許出願が拒絶された場合には、本法に基づく審判請求のための条項はないという判断を下した。このため、本拒絶はインド憲法第 226 条に基づく令状の請願によってのみ不服を唱える事ができただろう。しかし、原告に利用可能な代替救済手段がある場合に裁判所が令状の請願を管轄してはならないというのも、十分に確立された法理である。IPAB が設置されて以来、審査管理官の決定に対する全ての審判請求は IPAB によって審理されてきた。従って、不服のある者は、インド憲法第 226 条に基づく令状の請願を行う前に利用し得る代替救済手段を有するべきである、と判示された。
被告は、付与前異議申立が単なる審査への補助であるとして付与前段階での審判のための条項を立法機関は意図的に規定しなかったと、主張した。この様な見解は、インド最高裁における J. Mitra& Company v. Assistant Controller of Patents & Designs1 においても主張された。しかし、デリー高裁は、J. Mitra & Company のケースと本件との違いを取り上げ、J. Mitra のケースにおける不服申立人、すなわち付与前異議申立が拒絶されたいかなる者にも、その特許に対し、特許局に付
与後異議申立を行う、及び IPAB に取消審判を請求する、という 2 つの追加の救済手段が残されていると述べた。
付与前異議申立が審査管理官に認められ且つ特許出願人が不服申立側であるという状況については、J. Mitra のケースでは全く議論されなかった。デリー高裁は、付与前異議申立の本質が実際には審査管理官による特許出願の審査を援助するものということには同意したものの、このため、第 25 条(1)に基づく特許の拒絶は、第 15 条に基づく審査管理官による決定として理解すべきであるとした。さらに、第 15 条に基づく審査管理官の決定については、第 117A 条に基づき IPAB に審判請求を行う事が可能である。したがって、付与前異議申立の審査管理官による決定を不服とす
る特許出願人は、第 117A 条に基づき、当該決定に対し IPAB に審判請求を行う事が可能である。

III.結論本法は、付与前異議申立において審査管理官が特許付与を拒絶した場合の審判請求を明示的に規定していないが、上記事件における裁判官による第 15 条及び第 117A 条の解釈は、付与前段階での審査管理官の決定に対する IPAB への審判請求の機会を与えるものと結論づけることができるであろう。いずれにしろ、一般に、インド憲法の第 226 条に基づく法定当局(すなわち本ケースでは審査管理官)を相手取った令状の請願は、その者に救済手段がない場合、維持可能である。

執著者：Konpal Rae
肩 書：ジョイント・ディレクター/インド弁理士
所 属：Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys
執筆日：2014 年 1 月 7 日
初回掲載：第 2 版

1(2008) 10 SCC 368

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(参考)1970 年特許法(最終改正:2005 年)
Section 15 Power of Controller to refuse or
require amended applications, etc., in certain
case
Where the Controller is satisfied that theapplication or any specification or any otherdocument filed in pursuance thereof does notcomply with the requirements of this Act or of any
rules made thereunder, the Controller may refuse
the application or may require the application,
specification or the other documents, as the casemay be, to be amended to his satisfaction before
he proceeds with the application and refuse theapplication on failure to do so.
Section 25 Opposition to the patent(1) Where an application for a patent has been
published but a patent has not been granted, any
person may, in writing, represent by way of
opposition to the Controller against the grant ofpatent on the ground—(a)-(k) 省略
but on no other ground, and the Controller shall, if
requested by such person for being heard, hear
him and dispose of such representation in suchmanner and within such period as may beprescribed.
(2) At any time after the grant of patent but before
the expiry of a period of one year from the date of
publication of grant of a patent, any person
interested may give notice of opposition to theController in the prescribed manner on any of thefollowing grounds, namely:—(a)-(k) 省略
but on no other ground.
(3)(a) Where any such notice of opposition is duly
given under sub-section (2), the Controller
shall notify the patentee.
(b) On receipt of such notice of opposition, theController shall, by order in writing,constitute a Board to be known as the
Opposition Board consisting of such officers
as he may determine and refer such notice of
opposition along with the documents to that
Board for examination and submission of its
recommendations to the Controller.
(c) Every Opposition Board constituted underclause (b) shall conduct the examination inaccordance with such procedure as may beprescribed.
(4) On receipt of the recommendation of the
Opposition Board and after giving the patentee
and the opponent an opportunity of being heard,
the Controller shall order either to maintain or toamend or to revoke the patent.
(5) While passing an order under sub-section (4)

第 15 条 一定の場合に出願を拒絶し又は補正を命じる等の長官権限
長官は、願書若しくは明細書又はそれについて提出された他の書類が本法又は本法に基づいて制定された規則の要件を遵守していないと納得するときは、出願を拒絶することができ、又は出願を処理する前に、願書、明細書若しくは場合により他の書類を自己の納得するように補正させることができ、かつ、その補正を怠る
ときは当該出願を拒絶することができる。

第 25 条 特許に対する異議申立(1) 特許出願が公開され特許が付与されていない場
合、何人も、書面にて、長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、特許付与に対する異議申立をすることができる。
(a)-(k) 省略
ただし、その他の理由は認められず、また長官は利害関係人から聴聞の請求があるときは、その者をヒアリ
ングし、別途定める所定の方法及び期間内に、当該異議申立を処理しなければならない。
(2) 特許付与後で特許付与の公告の日から 1 年間の満了前はいつでも、いかなる利害関係人も、所定の方法
で長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、異議申立をすることができる。すなわち(a)-(k) 省略
ただし、その他の理由は認められない。
(3)(a) 当該異議申立が(2)に基づいて適法にされたときは、長官は特許権者に通知しなければならない。
(b) 当該異議申立の受領時に、長官は書面による命令により長官の決定する職員から成る異議合議体と称する合議体を編成し、審査及び同合議体の勧告の長官への提出のため、関係書類及び当該異議申立を同合議体に付託する。

(c) (b)に基づいて編成された各異議合議体は、別途定める所定の手続に従い審査を行う。

(4) 異議合議体の勧告の受領し、かつ、特許権者及び異議申立人に聴聞を受ける機会を与えた後、長官は特許を維持若しくは補正又は取消の何れかとすべき旨を決定する。
(5) (2)(d)又は(e)の理由に係る(4)に基づく命令を発

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in respect of the ground mentioned in clause (d) or
clause (e) of sub-section (2), the Controller shallnot take into account any personal document orsecret trial or secret use.
(6) In case the Controller issues an order undersub-section (4) that the patent shall be maintained
subject to amendment of the specification or any
other document, the patent shall stand amended
accordingly.
Section 117A Appeals to Appellate Board(1) Save as otherwise expressly provided in
sub-section (2), no appeal shall lie from any
decision, order or direction made or issued under
this Act by the Central Government, or from any
act or order of the Controller for the purpose ofgiving effect to any such decision, order ordirection.
(2) An appeal shall lie to the Appellate Board fromany decision, order or direction of the Controller orCentral Government under section 15, section 16,
section 17, section 18, section 19, section 20,
sub-section (4) of section 25, section 28, section
51, section 54, section 57, section 60, section 61,
section 63, section 66, sub-section (3) of section
69, section 78, sub-sections (1) to (5) of section
84, section 85, section 88, section 91, section 92
and section 94.
(3) Every appeal under this section shall be in theprescribed form and shall be verified in suchmanner as may be prescribed and shall beaccompanied by a copy of the decision, order ordirection appealed against and by such fees as
may be prescribed.
(4) Every appeal shall be made within threemonths from the date of the decision, order ordirection, as the case may be, of the Controller or
the Central Government or within such further
time as the Appellate Board may, in accordancewith the rules made by it allow.
インド憲法(最終改正:2013 年)
Article 32. Remedies for enforcement of rights
conferred by this Part.
(1) The right to move the Supreme Court byappropriate proceedings for the enforcement of
the rights conferred by this Part is guaranteed.
(2) The Supreme Court shall have power to issue
directions or orders or writs, including writs in thenature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo
warranto and certiorari, whichever may beappropriate, for the enforcement of any of therights conferred by this Part.
(3) Without prejudice to the powers conferred on
the Supreme Court by clauses (1) and (2),Parliament may by law empower any other court
to exercise within the local limits of its jurisdiction

する間、長官はいかなる私的書類又は秘密の試用若し
くは秘密の使用も参酌してはならない。

(6) 長官が(4)に基づいて明細書又は他の書類を補正することを条件として特許を維持すべき旨の命令を発した場合は、それに応じて特許は補正されなければならない。
第 117A 条 審判委員会への審判請求(1) (2)に明記された別段の規定がある場合を除き、本法に基づいて中央政府が行い若しくは発する何れかの決定、命令若しくは指示に対して、又は当該決定、命令若しくは指示を執行することを目的とする長官の行為若しくは命令に対しては、審判請求をすることができない。
(2) 次の各条に基づく長官又は中央政府の何らかの決
定、命令、又は指示に対しては、審判委員会に対して審判請求をすることができる。第 15 条、第 16 条、第17 条、第 18 条、第 19 条、第 20 条、第 25 条(4)、第 28 条、第 51 条、第 54 条、第 57 条、第 60 条、第61 条、第 63 条、第 66 条、第 69 条(3)、第 78 条、第 84 条(1)-(5)、第 85 条、第 88 条、第 91 条、第 92条、及び第 94 条

(3) 本条に基づく各審判請求については、所定の様式によるものとし、かつ、別途定める所定の方法で証明しなければならず、また、審判請求対象の決定、命令
又は指示の写し及び別途定める所定の手数料を添付しなければならない。
(4) 各審判請求は、長官若しくは中央政府の決定、命令若しくは指示の日から 3 月以内、又は審判委員会がその制定した規則に従って許可する付加期間内に、提起しなければならない。

第 32 条 本編(第 3 編)によって与えられた権利(基本的人権)を実施するための救済(1) この編が与える権利の実施を求めて、適切な手続きにより最高裁判所に提訴する権利が保障される。
(2) 最高裁判所は、命令、指令、又は人身保護令状、職務執行令状、禁止令状、権限開示令状、及び事件移送令状の性質を有する令状を含む令状であって、この編によって与えられたすべての権利を実施するために適切であろうものについて、発給する権限を有する。
(3) (1)及び(2)で最高裁判所に与えられた権限を侵すことなく、(2)に基づき最高裁判所が行使可能な全て又はいずれかの権限について、国会は、法律に基づき、その他の如何なる裁判所に対しても、その地域管轄制

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all or any of the powers exercisable by theSupreme Court under clause (2).
(4) The right guaranteed by this article shall not besuspended except as otherwise provided for bythis Constitution.
Article 226. Power of High Courts to issue
certain writs.
(1) Notwithstanding anything in article 32 every
High Court shall have power, throughout the
territories in relation to which it exercises
jurisdiction, to issue to any person or authority,
including in appropriate cases, any Government,
within those territories directions, orders or writs,
including writs in the nature of habeas corpus,
mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari,or any of them, for the enforcement of any of therights conferred by Part III and for any otherpurpose.
(2) The power conferred by clause (1) to issue
directions, orders or writs to any Government,
authority or person may also be exercised by any
High Court exercising jurisdiction in relation to theterritories within which the cause of action, wholly
or in part, arises for the exercise of such power,
notwithstanding that the seat of such Government
or authority or the residence of such person is notwithin those territories.
(3) Where any party against whom an interim
order, whether by way of injunction or stay or in
any other manner, is made on, or in any
proceedings relating to, a petition under clause(1), without—(a) furnishing to such party copies of such
petition and all documents in support of theplea for such interim order; and(b) giving such party an opportunity of being
heard,
makes an application to the High Court for thevacation of such order and furnishes a copy of suchapplication to the party in whose favour such orderhas been made or the counsel of such party, theHigh Court shall dispose of the application within aperiod of two weeks from the date on which it isreceived or from the date on which the copy ofsuch application is so furnished, whichever is later,or where the High Court is closed on the last day ofthat period, before the expiry of the next day
afterwards on which the High Court is open; and if
the application is not so disposed of, the interim
order shall, on the expiry of that period, or, as thecase may be, the expiry of the said next day, standvacated.
(4) The power conferred on a High Court by thisarticle shall not be in derogation of the power
conferred on the Supreme Court by clause (2) ofarticle 32.

限内において行使する権限を与えることができる。
(4) この編によって保障される権利は、この憲法で別段規定される場合を除き、停止されない。
第 226 条 高等裁判所の一定の令状発給権(1) 32 条の文言に関わらず、すべての高等裁判所は、その裁判管轄権を行使する領域全域において、何人またはいかなる機関に対しても、適切な場合には、政府も含めて、その領域内で命令、指令、人身保護令状、職務執行令状、禁止令状、権限開示令状、及び事件移送令状の性質を有する令状を含む令状であってを含む、またはそれらのうちのいずれをも、第三編によって与えられた権利を実施するため、及びその他のいかなる目的のためにも、発給する権限を有する。

(2) (1)で与えられた、いかなる政府、機関又は個人に対し、命令、指令又は令状を発給できる権限は、政府又は機関の中心地又は個人の居所がその領域内に存在しなくとも、その領域内で当該権限を行使するための訴因の全部または一部が生じていれば、いかなる高等
裁判所も行使できる。

(3) (1)に基づく申請に対して、以下の事項がなされずに、差止若しくは停止又は他のいかなる方法かに関わらず、自身に対する仮命令が発給され、又は関連する手続にある当事者が、高等裁判所に当該命令の猶予を求める申請をし、かつ、有利な形で当該命令を発給された当事者またはその弁護士に対し、当該申請の写しを提供した場合、その高等裁判所は、それを受け取った日若しくはその申請の写しが提供された日のいずれか遅い日から 2 週間以内、又は当該期間の最終日に高等裁判所が休廷している場合には高等裁判所が開廷す
る次の日の終了までに、当該申請を処理しなければならない。
；そして、仮にその申請が処理されなかった場
合、その仮命令は、当該期間の終了時に、又は適切な場合は、上記次の日の終了時に、猶予となる。
(a) 当該申請及び仮命令を求める嘆願を支持する全ての文書の写しの当該当事者への提供；及び(b) 当該当事者への聴聞の機会の提供(4) 本条により高等裁判所に与えられた権限は、32 条(2)で最高裁判所に与えられた権限を制限してはならない。

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付与後異議申立における異議合議体の役割(特許法第 25 条)‖Ref.1-19
概要
付与後異議申立において、1970 年インド特許法(以下、「本法」という)第 25 条(4)に基づく異議合議体からの報告書及び勧告の受領後にのみ、審査管理官は事案についての決定を行うことができる。

I.成文法規定
本法第 25 条(2)に基づき、利害関係人は、本条に列挙されるいずれかの根拠に基づき、特許付
与後 12 か月以内に特許付与後異議申立を行うことができる。本法第 25 条(3)は、付与後異議申立
書受理時の審査管理官による異議合議体の編成について規定している。2003 年特許規則の規則 56
は、異議合議体を編成するための手順を規定し、また、異議合議体は、共同勧告及び異議申立書で挙げられている根拠毎に理由を添えた報告書を審査管理官に提出しなければならない旨規定している。
申立書の提出及び異議合議体からの勧告の受理を受けて、審査管理官は、両当事者への通知を以て聴聞の日付を定めなければならず、また異議合議体の構成員に聴聞に出席すべき旨を命じることができる旨、本法第 25 条(4)及び規則 62(1)に規定されている。さらに、審査管理官は、聴聞を求めた両者の聴聞終了後及び異議合議体からの勧告を参酌した後に、本特許の維持、補正又は取消のいずれかの決定をしなければならないと規定されている。

II.判例法分析
以下は、IPAB が、付与後異議申立における異議合議体の役割について分析したケースである。
Associated Capsules Ltd and others Vs. The Controller of Patents & Designs andothers1 [IPAB]
a. 事実概要
審判請求人は、インド特許第 197823 号に対する本法第 25 条(2)に基づく付与後異議申立の棄却決定に対し、審判請求を行った。Bilcare 社に発明の名称を「金属化包装フィルム(Metallized
Pacaging Films)」とする特許が付与され、2006 年 4 月 21 日付で特許公報に掲載された。審判
請求人である Associated Capsules Private Limited 社及び Amartara Private Limited 社は、12か月の期限内に十分間に合うように異議申立書を提出した。
さらに、2007 年 1 月 31 日、規則 56 に基づき異議合議体が編成された。申立手続の完了及び書類の提出を受けて、本事案の聴聞の日付が 2007 年 7 月 7 日に定められた。最終的に、異議合議体の構成員不在の状態で 2007 年 11 月 6 日に本事案についての聴聞が行われ、2007 年 12 月
12 日に審査管理官による決定が下された。しかしながら、異議合議体からの報告書は、審査管理官により本事案についての決定が下された後の 2008 年 1 月 1 日に受理された。
1

OA/5/2008/PT/MUM and OA/6/PT/MUM (2013 年 10 月 17 日審決)81
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b. IPAB の審決
IPAB は、審査管理官は規定の手順に違反し、さらに、異議合議体の報告書がない状態であったにも拘わらず本事案についての決定を下した、と認定した。規則 56 及び規則 62 に基づく規定は、付与後異議申立に関連するすべての書類を異議合議体に提供する事を審査管理官に義務付けており、さらに、審査管理官は異議合議体の勧告を参酌した後に、事案についての決定を行わなければならない。これらの規則は、審査管理官によって完全に無視されており、各事案は再考のために審査管理官に差戻されなければならないと判示した。
c. 分析及び導かれる原則
IPAB は、本法及び本規則の規定に基づき、付与後異議申立の取扱いの詳細な手順を判示した。
IPAB は、異議合議体の編成及び機能についての検討を行い、本規定に厳密に従わなければならな
い点を繰り返し述べた。とりわけ、申立書及びすべての書類は、異議合議体が熟読し報告書及び共同勧告を作成するために、審査管理官によって異議合議体に転送されなければならない。異議合議体の報告書は、審査管理官によって両当時者に提供されなければならず、さらに、審査管理官は、勧告の受領後及び聴聞を求めた者に対する聴聞の実施後にのみ、決定を下さなければならない。

III.結論
著者の見解では、異議合議体の編成及び役割を含めた付与後異議の規定の根底にある意図は、付与された特許が本法の要件を満たす事を保証するために、異議申立人及び特許権者によって提示された書類及び議論を徹底的且つ先入観なく審査することを認める事であると考える。従って、審査管理官は、異議合議体の勧告を考慮しなければならず、異議合議体からの勧告がなされるまで異議について決定を下す事はできない。

著 者：Konpal Rae
肩 書：ジョイント・ディレクター/インド弁理士
所 属：Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys
執筆日：2014 年 3 月 6 日
初回掲載：第 2 版

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(参考)1970 年特許法(最終改正:2005 年)
Section 25 Opposition to the patent(1) 省略(2) At any time after the grant of patent but before
the expiry of a period of one year from the date of
publication of grant of a patent, any person
interested may give notice of opposition to theController in the prescribed manner on any of thefollowing grounds, namely:—(a)-(k) 省略
but on no other ground.
(3)(a) Where any such notice of opposition is duly
given under sub-section (2), the Controller
shall notify the patentee.
(b) On receipt of such notice of opposition, theController shall, by order in writing,constitute a Board to be known as the
Opposition Board consisting of such officers
as he may determine and refer such notice of
opposition along with the documents to that
Board for examination and submission of its
recommendations to the Controller.
(c) Every Opposition Board constituted underclause (b) shall conduct the examination inaccordance with such procedure as may beprescribed.
(4) On receipt of the recommendation of the
Opposition Board and after giving the patentee
and the opponent an opportunity of being heard,
the Controller shall order either to maintain or toamend or to revoke the patent.
(5)-(6) 省略

第 25 条 特許に対する異議申立(1) 省略(2) 特許付与後で特許付与の公告の日から 1 年間の満了前はいつでも、いかなる利害関係人も、所定の方法
で長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、異議申立をすることができる。すなわち(a)-(k) 省略
ただし、その他の理由は認められない。
(3)(a) 当該異議申立が(2)に基づいて適法にされたときは、長官は特許権者に通知しなければならない。
(b) 当該異議申立の受領時に、長官は書面による命令により長官の決定する職員から成る異議合議体と称する合議体を編成し、審査及び同合議体の勧告の長官への提出のため、関係書類及び当該異議申立を同合議体に付託する。

(c) (b)に基づいて編成された各異議合議体は、別途定める所定の手続に従い審査を行う。

(4) 異議合議体の勧告の受領し、かつ、特許権者及び異議申立人に聴聞を受ける機会を与えた後、長官は特許を維持若しくは補正又は取消の何れかとすべき旨を決定する。
(5)-(6) 省略

2003 年特許規則(最終改正:2014 年)
Rule 56 Constitution of Opposition Board andits proceeding(1) On receipt of notice of opposition under rule
55A, the Controller shall, by order, constitute an
Opposition Board consisting of three members andnominate one of the members as the Chairman of
the Board.
(2) An examiner appointed under sub-section (2)of section 73 shall be eligible to be a member of
the Opposition Board.
(3) The examiner, who has dealt with theapplication for patent during the proceeding for
grant of patent thereon shall not be eligible asmember of Opposition Board as specified in

規則 56 異議合議体の編成及びその手続(1) 長官は、規則 55A に基づく異議申立の受理を受け、3 名からなる異議合議体を決定により編成し、そのう
ちの 1 名を異議部合議体の主任に指名する。

(2) 第 73 条(2)に基づいて任命された審査官は、異議合議体の構成員として適格とする。
(3) 特許付与の手続中に当該特許出願に関与したことがある審査官は、当該出願について(2)に規定された異議合議体の構成員として不適格とする。

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sub-rule (2) for that application.
(4) The Opposition Board shall conduct theexamination of the notice of opposition along with
documents filed under rules 57 to 60 referred tounder sub-section (3) of section 25, submit areport with reasons on each ground taken in thenotice of opposition with its joint recommendation
within three months from the date on which the
documents were forwarded to them.
Rule 62 Hearing(1) On the completion of the presentation ofevidence, if any, and on receiving therecommendation of Opposition Board or at suchother time as the Controller may think fit, he shall
fix a date and time for the hearing of the
opposition and shall give the parties not less thanten days' notice of such hearing and may require
members of Opposition Board to be present in the
hearing.
(2) If either party to the proceeding desires to beheard, he shall inform the Controller by a noticealong with the fee as specified in the First
Schedule.
(3) The Controller may refuse to hear any party
who has not given notice under sub-rule (2).
(4) If either party intends to rely on any
publication at the hearing not already mentioned
in the notice, statement or evidence, he shall giveto the other party and to the Controller not lessthan five days' notice of his intention, together
with details of such publication.
(5) After hearing the party or parties desirous ofbeing heard, or if neither party desires to be heard,then without a hearing, and after taking into
consideration the recommendation of Opposition
Board, the Controller shall decide the oppositionand notify his decision to the parties giving
reasons therefor.

(4) 異議合議体は、規則 57 から規則 60 までに基づいて提出された書類に沿って第 25 条(3)にいう異議申立書の審査を行い、当該書類の送付があった日から 3 月
以内に、異議申立書に挙げられた各根拠に関する理由
及び異議合議体の共同勧告を含む報告書を提出しなけ
ればならない。

規則 62 聴聞
(1) 証拠(ある場合)の提出の完了を受け、及び異議合議体の勧告の受領時又はその他長官が適切と考えるときに、長官は、異議申立を聴聞する日時を定め、当該聴聞について 10 日以上前に当事者に通知しなければならず、また異議合議体の構成員に聴聞に出席すべき旨を命じることができる。

(2) 何れかの手続当事者が聴聞を受けようとするときは、当該当事者は、第 1 附則に規定の手数料を添えた届出により、その旨を長官に通知しなければならない。
(3) 長官は、(2)に基づく届出をしなかった当事者の聴聞を拒絶することができる。
(4) 何れかの当事者が聴聞において、異議申立書、陳述書又は証拠において未だ言及していない刊行物に依拠しようとするときは、当該刊行物の詳細と共に自己の意思を、5 日以上前に相手方当事者及び長官に通知しなければならない。
(5) 長官は、聴聞を受けることを希望する 1 若しくは複数の当事者を聴聞した後、又は何れの当事者も聴聞を受けることを希望しないときは聴聞なしで、かつ、異議合議体の勧告を参酌した後、異議申立について決定し、かつ、当該決定を、それについての理由を挙げて当事者に通知しなければならない。

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インドを受理官庁とした PCT 出願は外国出願か否か(特許法第 39 条)‖Ref.1-20
概要
受理官庁としてのインド特許局(以下、「IPO」という)への PCT 出願は、インド国外への出願と解釈される。インド特許法(以下、「本法」という)第 39 条は、インド居住者は IPO からの事前承認を取得することなくインド国外で特許出願を行なってはならない旨規定している。その結果、当該承認を取得するまでは、その PCT 出願の国際出願日および国際出願番号は割り当てられない。

I.成文法規定
本法第 39 条は、とりわけ、以下の 2 つの条件のうち 1 つを満たさない限り、インド国外で特許出願をし又はさせてはならないという制限をインド居住者に課している。
 インド国外における特許出願の 6 週間以上前に、同一発明についてのインドへの特許出願が行われ、且つ本法第 35 条に基づく秘密保持の命令が発せられていない、又は 「外国出願許可(foreign filing permission (以下、「FFP」という))」として知られる許可証
を IPO から取得している
本法第 64 条(1)(n)に基づき、第 39 条の不遵守は、インドでの特許の取消の理由となる。第 40条に基づき、第 39 条の要件を満たさない場合、インド特許出願は取下げられたものとみなされる。
さらに重要なことに、第 118 条に基づき、第 39 条の不遵守は刑法上の罪に問われ、2 年以下の懲役若しくは罰金、またはその両方が課される。

II.判例法分析
以下は、司法機関が、第 39 条に照らし、受理官庁としての IPO への PCT 出願はインド国外での出願であると判示した判例である。
Puneet Kaushik And Anr vs. Union Of India And Ors1 [デリー高裁]
a. 事実概要
原告は、原告の PCT 出願の国際出願日を 2012 年 9 月 14 日とするよう IPO に命令する事を含
む、いくつかの救済を求める令状の請願(write petition)を、デリー高裁に行った。本件において、原告は、2012 年 9 月 14 日に受理官庁としての IPO ニューデリー支局に PCT 出願を行い、同時に様式 25 により FFP の申請書を提出した。
原告はまた、インドにおいて受理官庁としての IPO になされた PCT 出願は、第 39 条に基づく
FFP を必要としない旨を宣言するよう、同高裁に求めた。原告は、受理官庁としての IPO への PCT
出願は、本法の意味するところのインド出願であった旨主張した。具体的には、原告は、本法第138 条(4)、第 7 条(1A)および(1B)を複合的に読むと、受理官庁としての IPO に出願された PCT
出願はインド国外での出願として取扱う事はできない事は明白であると主張した。

1

W.P.(C) 1631/2013 (2013 年 9 月 23 日判決)

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IPO は、国際出願日を 2012 年 9 月 14 日と認める事を拒否し、インド居住者は、FFP を取得することなくインド国外で出願を行う事はできない旨強調した。
裁判所は、争点は、受理官庁としての IPO への PCT 出願がインド国外でなされた出願であるかどうかの判断にあると総括した。もしそうであると判断した場合、本法第 39 条に基づく FFP は、受理官庁としての IPO への PCT 出願よりも前に取得されていなければならなかった。
そうすると、
FFP が PCT 出願前に取得されずに PCT 出願と同時に FFP の申請がなされた本ケースの場合、FFP
申請が承認されるまで国際出願日が割り当てられないこととなる。
b. デリー高裁の判決
本ケースにおいて、デリー高裁は、PCT 出願が 2012 年 9 月 14 日に IPO に送付されていたものの、FFP が原告に許諾されたのは 2012 年 9 月 27 日であった点を指摘した。FFP は PCT 出願の必須要件であることから、たとえ他の点において完全であったとしても、本件 PCT 出願には、FFP 申請が許諾された日よりも前の国際出願日を割り当てる事はできないとした。このため、2012
年 9 月 14 日を国際出願日とするよう求めた原告の主張に被告は同意できなかったとされた。
c. 分析及び導かれる原則
本法及び PCT 規則の条項を分析し、同高裁は、IPO は単に PCT 出願を受領し、出願日及び出願
番号を割り当て、その後さらに手続を進めるために WIPO の諸部門(国際事務局、国際調査機関等)
へ PCT 出願を転送する機関である事を強調した。WIPO のこれらの諸部門はインド国外に設置されている。そのため、裁判所は、PCT 出願の全体的な手続は、国際事務局又は国際調査機関のいずれであれ、インド国外で行われているとの見解を述べた。故に、第 39 条は IPO に出願された
PCT 出願に適用される。従って、PCT 出願をする前に FFP を取得することが必須である。同高裁
は、この点において、IPO の現在の実務を支持した。

III.結論
著者の見解では、PCT 出願はインド国外での出願であることから、FFP を取得していなければIPO で受理できない旨の同高裁の判断は正しい。このため、出願人がインド居住者である場合、第39 条の要件を遵守するため、IPO に PCT 出願を行う前に FFP を取得する事を勧める。

著 者：Someshwar Banerjee
肩 書：シニア・アソシエイト/インド弁理士
所 属：Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys
執筆日：2013 年 10 月 23 日
初回掲載：第 2 版

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(参考)1970 年特許法(最終改正:2005 年)
Section 39 Residents not to apply for patents
outside India without prior permission(1) No person resident in India shall, except under
the authority of a written permit sought in themanner prescribed and granted by or on behalf of
the Controller, make or cause to be made any
application outside India for the grant of a patent
for an invention unless—(a) an application for a patent for the same
invention has been made in India, not lessthan six weeks before the application outside
India; and(b) either no direction has been given undersub-section (1) of section 35 in relation to
the application in India, or all such directions
have been revoked.
(2) The Controller shall dispose of every suchapplication within such period as may beprescribed:
Provided that if the invention is relevant for
defence purpose or atomic energy, the Controller
shall not grant permit without the prior consent of
the Central Government.
(3) This section shall not apply in relation to an
invention for which an application for protection
has first been filed in a country outside India by aperson resident outside India.

第 39 条 居住者に対する事前許可なしのインド国外
への特許出願の禁止(1)所定の方法により申請し、長官又は長官の代理から許諾された許可書に基づく権限による以外は、インドに居住する何人も、発明について、インド国外で特許出願をし又はさせてはならない。ただし、次の場合はこの限りでない。

Section 40 Liability for contravention ofsection 35 or section 39
Without prejudice to the provisions contained in
Chapter XX, if in respect of an application for apatent any person contravenes any direction as tosecrecy given by the Controller under section 35 or
makes or causes to be made an application for
grant of a patent outside India in contravention ofsection 39 the application for patent under this Act
shall be deemed to have been abandoned and thepatent granted, if any, shall be liable to be revokedunder section 64.

第 40 条 第 35 条又は第 39 条違反の責任

Section 64 Revocation of patents(1) Subject to the provisions contained in this Act,a patent, whether granted before or after thecommencement of this Act, may, be revoked on apetition of any person interested or of the Central
Government by the Appellate Board or on acounter-claim in a suit for infringement of thepatent by the High Court on any of the following

第 64 条 特許の取消(1) 本法の規定に従うことを条件として、特許については、その付与が本法施行の前か後かを問わず、利害関係人若しくは中央政府の請求に基づいて審判委員会
が、又は特許侵害訴訟における反訴に基づいて高等裁
判所が、次に掲げる理由の何れかによって、これを取り消すことができる。すなわち、(a) インド国外における出願の 6 週間以上前に、同一発明についてインドで特許出願されていた場
合；及び(b) インドにおける出願に関して第 35 条(1)に基づ
く指示が一切発せられておらず又は当該指示が全て取り消されている場合(2) 長官は別途定める所定の期間内に各当該申請を処理しなければならない。
ただし、当該発明が国防目的又は原子力に関連するときは、長官は中央政府の事前承認なしに許可を与えてはならない。
(3) 本条は、保護を求める出願がインド国外居住者によりインド以外の国に最初に出願された発明には適用しない。

第 XX 章(罰則)の規定を害することなく、何人かが、特許出願について第 35 条に基づいて長官から発せられた秘密保持に関する指示に違反したとき、又は第 39 条に違反してインド国外において特許出願をし、若しくは、させたときは、本法に基づく特許出願は放棄されたものとみなし、かつ、付与された特許がある場合は第 64 条に基づく取り消しの対象とする。

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grounds, that is to say—(a)-(l) 省略(n) that the applicant contravened any direction
for secrecy passed under section 35 or
made or caused to be made an application
for the grant of a patent outside India incontravention of section 39;(o)-(q) 省略(2)-(5) 省略
Section 118 Contravention of secrecy
provisions relating to certain inventions
If any person fails to comply with any direction
given under section 35 or makes or causes to bemade an application for the grant of a patent incontravention of section 39 he shall be punishable
with imprisonment for a term which may extend to
two years, or with fine, or with both.

(a)-(l) 省略(n) 特許出願人が第 35 条に基づいて発せられた秘密保持の指示に違反したこと、又は第 39 条に違反してインド国外において特許出願をし、若し
くは、させたこと；(o)-(q) 省略(2)-(5) 省略
第 118 条 所定の発明に関する秘密保持規定に対する違反
何人も第 35 条に基づいて発せられた指示を遵守しなかったか又は第 39 条に違反して特許出願をし、若しくは、させたときは、2 年以下の懲役若しくは罰金に処し、又はこれらを併科する。

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強制実施権設定における第三者による実施の考慮の是非(特許法第 83 条)‖Ref.1-21
概要
特許は、特許発明の恩恵を合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能とすることを、特許権者又は実施権者に保証させるために付与される。

I.成文法規定
1970 年特許法(以下、「本法」という)第 83 条は、特許付与された発明について規定しており、特許が付与される理由についての諸条件を列挙している。とりわけ、本法第 83 条(g)は、特許発明の恩恵を合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能にするために特許は付与されると規定している。また、本法第 84 条は、強制実施権の付与の申請・長官による許諾の理由として、特許発明の種々の実施の状況を規定している。

II.判例法分析
Bayer Vs. Controller General of Patents and Design & Natco1 [IPAB]
a. 事実概要
本件医薬品は、トシル酸ソラフェニブ(Sorafenib Tosylate)であり、商品名「Nexavar」で販売されている。2008 年、本件医薬品である Nexavar についての特許が Bayer 社に付与され、Bayer
社は当該医薬品を一か月あたり INR 2,80,000 で販売していた。2011 年、Natco 社は、特許権者
は本件特許発明に関して公衆の満足いく程度の需要を満たしていない等の理由に基づき、特許局に対し強制実施権の許諾申請を行った。
ここで、ジェネリック医薬品メーカーである Cipla 社は、当該特許医薬品を一か月あたり INR
30,000 で販売し、特許侵害の嫌疑がかかっていた。Bayer 社は、Cipla 社に対する特許侵害訴訟をデリー高裁に提起していたが、Natco 社が強制実施権の許諾を申請した際には、判決はまだ出ていなかった。デリー高裁は仮差止請求を拒否した上で、侵害疑義物品の売上決算書を保持しておく
よう Cipla 社に指示していた。
特許局での聴聞中、Bayer 社は、特許付与された発明の恩恵が合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能となっているかを検討する際には、特許権者及び被疑侵害者である Cipla 社の両者による販売について考慮すべきであると主張した。
特許局長官は、Bayer 社の主張に同意することなく、強制実施権を許諾した。当然のことながら、この長官の決定を不服として、Bayer 社は、知的財産審判委員会(以下、「IPAB」という)に審判請求を行った。IPAB に提起された法的問題の一つは、第 84 条に規定された強制実施権許諾のための理由を検討する際に、誰の売上高を考慮すべきか、であった。

1

OA/35/2012/PT/MUM (2013 年 3 月 4 日審決)89
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b. IPAB の審決
IPAB は、長官の決定を支持し、強制実施権の許諾は、特許権者又は実施権者のみに関連して判断されるべきであり、被疑侵害者のようにその存在自体が訴訟対象となる者(litigious)を考慮してはならないと述べた。従って、本法第 84 条の理由を検討するにあたり、IPAB は市場での Cipla
社の存在を考慮しなかった。
c. 分析及び導かれる原則
IPAB は、「特許発明(patented invention)」という用語には特許権者又は実施権者が販売するもののみが含まれその他は含まれないと述べた。これを説明するため、IPAB は、特許付与理由についての根本原理を示す本法第 83 条に言及するとともに、同条が、「特許権者」又は権原若しくは利害を得ている者に対して明確に言及しているという事実を指摘した。そして、第 83 条(g)が、特許の許諾は特許発明の利益を合理的で無理の無い価格で公衆が利用できるようにするために行われる、と規定しているのは、すなわち、特許の許諾の約因(quid pro quo)は、その発明の利益を合理的に無理の無い価格で公衆が利用できるようにするのは特許を許諾された者の義務である、ということを明示していると判示した。したがって、「特許発明」の用語は、特許権者又はその実施権者が市販するもののみを意味し、他の何物でもあり得ないと判示した。
IPAB は、さもなければ、自己の発明を公衆に利用可能とする努力を何らしない者に独占権が与えられ、第三者に当該負担をせしめるであろうと結論付けた。従って、強制実施権の許諾に関しては、特許権者又は合法的な実施権者による販売行為のみが考慮される。
このようにして、本審判請求は棄却された。

III.結論
著者の見解では、本件は、特許の付与は、特許権者又は実施権者に、特許発明を合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能にするのを許可する事であるという見解を、明確に確立していると考える。換言すれば、特許権者又は実施権者にのみ、特許発明の実施が義務付けられ、特許権者は、特許の恩恵を受けつつ、その義務を第三者に負担させる事はできない。

著 者：Sribindu Chivukula
肩 書：リサーチ・アソシエイト
所 属：Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys
執筆日：2014 年 2 月 19 日
初回掲載：第 2 版

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(参考)1970 年特許法(最終改正:2005 年)
Section 83 General principles applicable toworking of patented inventions
Without prejudice to the other provisions
contained in this Act, in exercising the powers
conferred by this Chapter, regard shall be had tothe following general considerations, namely;—(a) that patents are granted to encourage
inventions and to secure that the inventions
are worked in India on a commercial scale
and to the fullest extent that is reasonably
practicable without undue delay;(b) that they are not granted merely to enablepatentees to enjoy a monopoly for theimportation of the patented article;(c) that the protection and enforcement ofpatent rights contribute to the promotion oftechnological innovation and to the transfer
and dissemination of technology, to themutual advantage of producers and users oftechnological knowledge and in a mannerconducive to social and economic welfare,and to a balance of rights and obligations;(d) that patents granted do not impede
protection of public health and nutrition andshould act as instrument to promote public
interest specially in sectors of vital
importanceforsocio-economic
andtechnological development of India;(e) that patents granted do not in any way
prohibit Central Government in taking
measures to protect public health;(f) that the patent right is not abused by thepatentee or person deriving title or intereston patent from the patentee, and thepatentee or a person deriving title or intereston patent from the patentee does not resort
to practices which unreasonably restrain
trade or adversely affect the internationaltransfer of technology; and(g) that patents are granted to make the benefitof the patented invention available atreasonably affordable prices to the public.

第 83 条 特許発明の実施に適用される一般原則

Section 84 Compulsory licences(1) At any time after the expiration of three years
from the date of the grant of a patent, any person
interested may make an application to theController for grant of compulsory licence on

第 84 条 強制実施権(1) 特許付与日から 3 年の期間の満了後はいつでも、如何なる利害関係人も、次の何れかの理由により、強制実施権の許諾を求める申請を長官に対してすることができる。すなわち、本法の他の規定を害することなく、この章によって付与された権限を行使するに当たっては、次に掲げる一
般原則を参酌しなければならない。
(a) 特許は、発明を奨励するため、及び当該発明がインドにおいて商業規模で、かつ、不当な遅延なしに適切に実行可能な極限まで実施されることを保証するために、付与されるものであること(b) 特許は、特許権者に対して特許物品の輸入を独占することを可能にするためにのみ付与されるものではないこと(c) 特許権の保護及び執行は、技術革新の推進、技術の移転並びに普及、技術的知識についての、かつ、社会的並びに経済的福祉に資する方法による生産者並びに使用者の相互利得、及び権利義
務の均衡に貢献すること(d) 付与された特許は、公衆衛生及び栄養物摂取の保護を阻害せず、かつ、特にインドの社会・経済的及び技術的発展にとり極めて重要な分野における公共の利益を増進する手段としての役割を果たすべきであること(e) 付与された特許は、中央政府が公衆衛生を保護する措置を講ずることを一切禁止しないこと(f) 特許権は、特許権者又はその者から特許の権原若
しくは利害を得た者がこれを濫用せず、かつ、特許権者又はその者から特許の権原若しくは利害を得た者は、不当に貿易を制限し又は技術の国際的移転に不利な影響を及ぼす慣行にたよらないこと、及び(g) 特許は、特許発明の恩典を合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能にするため付与されるものであること91
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patent on any of the following grounds, namely:—(a) that the reasonable requirements of the
public with respect to the patented invention
have not been satisfied, or(b) that the patented invention is not available
to the public at a reasonably affordable price,or(c) that the patented invention is not worked in
the territory of India.
(2)-(3) 省略(4) The Controller, if satisfied that the reasonablerequirements of the public with respect to thepatented invention have not been satisfied or thatthe patented invention is not worked in the
territory of India or that the patented invention is
not available to the public at a reasonably
affordable price, may grant a licence upon suchterms as he may deem fit.
(5)-(7) 省略(a) 特許発明に関し、公衆の満足いく程度の需要が充足されていないこと、又は(b) 特許発明が合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能でないこと、又は(c) 特許発明がインド領域内で実施されていないこと(2)-(3) 省略(4) 長官は、特許発明に関し、公衆の満足いく程度の需要が充足されていないこと、又は特許発明がインド領域内で実施されていないこと、又は特許発明が合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能でないことを納得するときは、自己が適切とみなす条件で実施権を許諾することができる。

(5)-(7) 省略

92
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公衆の満足いく程度の需要(特許法第 84 条)‖Ref.1-22
概要
強制実施権の許諾にあたり、長官は、特許発明について公衆の満足いく程度の需要(reasonablerequirements)が満たされているかどうかを判断しなければならない。長官は、特許権者が特許発明について公衆の満足いく程度の需要を満たしていないという見解の場合は強制実施権を許諾できる。

I.成文法規定
1970 年特許法(以下、「本法」という)第 84 条(4)は、申請人が強制実施権の許諾を求める根拠を規定している。1970 年特許法第 84 条(4)は、特許発明について公衆の満足いく程度の需要が満たされていない、特許発明が合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能でない、若しくは、特許発明がインド国内で実施されていない、といった場合、長官は強制実施権を許諾する事ができると規定している。
さらに、本法第 84 条(7)は、特許発明に関して公衆の満足いく程度の需要を満たしていないとされる様々な根拠を規定している。根拠の一部としては、a)特許物品の需要が、十分な程度まで又は適切な条件で充足されていない、d)特許発明がインド領域内において商業規模で十分な程度まで実施されていない、e)インドにおける商業規模での特許発明の実施が、輸入により妨げられている、といったものが挙げられている。

II.判例法分析
Bayer Vs. Controller General of Patents and Design & Natco [IPAB]1
a. 事実概要
2011 年、Natco 社による Nexavar についての強制実施権許諾申請が本法第 84 条(1)に基づき長官に提出された。Natco 社が強制実施権の許諾申請を行った当時、特許権者である Bayer 社は、一月あたり INR 2,80,000 というかなりの高価格で当該医薬品を販売しており、患者全体の 2%の需要しか満たしていなかった。さらに、Bayer 社は当該医薬品を少量のみ輸入しており、特許医薬品は公衆のごくわずかしか利用できなかった。このため、Natco 社は、特許発明に関して公衆の満足いく程度の需要は Bayer 社により満たされていないという理由に基づき、強制実施権許諾申請を提出した。両者への聴聞を実施後、長官は、特許権者は公衆の満足いく程度の需要を満たしていなかったと判断し、Natco 社に強制実施権を許諾した。当然のことながら、この長官の決定を不服として、Bayer 社は、知的財産審判委員会(以下、「IPAB」という)に審判請求を行った。IPAB に提起された法的課題の一つは、公衆の満足いく程度の需要をどのように評価するかであった。
b. IPAB の審決
IPAB は、公衆の満足いく程度の需要を満たしていないかどうかは、当該需要が適切な条件で満たされていたかどうかに基づいて評価されなければならないと判示した。適切な条件は、「量」及
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び「価格」の両方を含まなければならない。つまり、特許権者は、インド国内において商業規模で発明を実施し、かつ当該発明は合理的で無理の無い価格で利用可能でなければならない。さらに、
IPAB は、侵害物品の生産を考慮に入れる事で需要が満たされる事はないと判示した。
c. 分析及び導かれる原則
本件では、IPAB は、特許法第 84 条(1)(a)に記載の「満足いく程度の需要」について議論した。
IPAB は、発明が合理的で無理の無い価格で十分な量で利用可能である場合にのみ、特許権者が「満足いく程度の需要」を満たしていると言えると結論付けた。
IPAB は、審判請求人が特許医薬品をインド国内で十分な程度に実施したかどうかを判断するた
めに、様式 27 で審判請求人により提出された「実施報告書」の詳細を分析した。実施報告書の詳
細から、IPAB は、審判請求人は商業規模での実施という要件を満足するに十分な量の当該医薬品を輸入しなかったと分析した。このような少量の輸入では、輸入が十分な程度に及んでいないため、満足いく程度の需要を完全に満たすとは言えないとされた。
同様に、IPAB は、需要を満たすかどうかの要件を評価するにあたり、侵害製品又は特定の条件下で利用可能となる助成金を受けた製品の利用可能性は考慮に入れないと結論付けた。
IPAB はさらに、需要を満たすか否かを分析するために、特許権者及び/又は実施権者のみによって販売された量を考慮すべきであると判示した。
IPAB は、特許権者は「量」及び「価格」の両方に関して、公衆の満足いく程度の需要を満たさなかったという結論に至った。そのため、公衆の満足いく程度の需要を満たしているとは認められず、本審判請求は棄却された。

III.結論
著者の見解では、IPAB は重要な原則を導いたと考える。上記の議論を踏まえると、著者は、満足いく程度の需要を充足しているか検証するという目的に関し、第 84 条(4)の条件は、完全に区別される事はできないと結論付けたい。つまり、特許医薬品が合理的で無理の無い価格で販売されていない場合、又は特許発明が商業規模で実施されていない場合、満足いく程度の需要は特許権者によって満たされていないと言える。
さらに IPAB は、物品の需要が特許権侵害者又は第 3 者による供給で満たされる場合、満足いく
程度の需要を満たしているとは言えないという結論を導いた。すなわち、特許物品について公衆の満足いく程度の需要を満たす事は特許権者又は実施権者が単独で負う責任である。

著 者：Sribindu Chivukula
肩 書：リサーチ・アソシエイト
所 属：Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys
執筆日：2014 年 2 月 19 日
初回掲載：第 2 版

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(参考)1970 年特許法(最終改正:2005 年)
Section 84 Compulsory licences(1) At any time after the expiration of three years
from the date of the grant of a patent, any person
interested may make an application to theController for grant of compulsory licence on
patent on any of the following grounds, namely:—(a) that the reasonable requirements of the
public with respect to the patented invention
have not been satisfied, or(b) that the patented invention is not available
to the public at a reasonably affordable price,or(c) that the patented invention is not worked in
the territory of India.
(2)-(3)省略(4) The Controller, if satisfied that the reasonablerequirements of the public with respect to thepatented invention have not been satisfied or thatthe patented invention is not worked in the
territory of India or that the patented invention is
not available to the public at a reasonably
affordable price, may grant a licence upon suchterms as he may deem fit.
(5)-(6) 省略(7) For the purposes of this Chapter, thereasonable requirements of the public shall bedeemed not to have been satisfied—(a) if, by reason of the refusal of the patentee togrant a licence or licences on reasonable
terms,—(i) an existing trade or industry or thedevelopment thereof or the establishmentof any new trade or industry in India or
the trade or industry of any person orclass of persons trading or manufacturing
in India is prejudiced; or(ii) the demand for the patented article has
not been met to an adequate extent or on
reasonable terms; or(iii) a market for export of the patented
article manufactured in India is not being
supplied or developed; or(iv) the establishment or development ofcommercial
activities
in
India
is
prejudiced; or(b) if, by reason of conditions imposed by thepatentee upon the grant of licences under

第 84 条 強制実施権(1) 特許付与日から 3 年の期間の満了後はいつでも、如何なる利害関係人も、次の何れかの理由により、強制実施権の許諾を求める申請を長官に対してすることができる。すなわち、(a) 特許発明に関し、公衆の満足いく程度の需要が充足されていないこと、又は(b) 特許発明が合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能でないこと、又は(c) 特許発明がインド領域内で実施されていないこと(2)-(3)省略(4) 長官は、特許発明に関し、公衆の満足いく程度の需要が充足されていないこと、又は特許発明がインド領域内で実施されていないこと、又は特許発明が合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能でないことを納得するときは、自己が適切とみなす条件で実施権を許諾することができる。

(5)-(6) 省略(7) この章の適用上、公衆の満足いく程度の需要は、次に掲げる場合に該当するときは、充足されなかった
ものとみなす。
(a) 適切な条件で実施権を許諾することを特許権者が拒絶したことにより、次に該当する場合(i) インドにおける現存の貿易若しくは産業又はそれらの発展、又は何らかの新たな某き若しくは産業の確立、又はインドにおける貿易若しくは産業に従事する何人か若しくは何れかの階層の者の貿易業若しくは製造業が阻害される場合、又は(ii) 特許物品の需要が、十分な程度まで又は適切な条件で充足されていない場合、又は(iii) インドにおいて製造された特許物品の輸出市場が、現に供給を受けておらず又は開発されていない場合、又は(iv) インドにおける商業活動の確立又は発展が阻害される場合、又は(b) 当該特許に基づく実施権許諾に対し又は特許
物品若しくは特許方法の購入、賃借、若しくは95
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the patent or upon the purchase, hire or useof the patented article or process, themanufacture, use or sale of materials notprotected by the patent, or the establishment
or development of any trade or industry inIndia, is prejudiced; or(c) if the patentee imposes a condition upon the
grant of licences under the patent to provide
exclusive grant back, prevention tochallenges to the validity of patent or
coercive package licensing; or(d) if the patented invention is not being
worked in the territory of India on acommercial scale to an adequate extent or is
not being so worked to the fullest extent thatis reasonably practicable; or(e) if the working of the patented invention in
the territory of India on a commercial scale isbeing prevented or hindered by theimportation from abroad of the patented
article by—(i) the patentee or persons claiming underhim; or(ii) persons directly or indirectly purchasingfrom him; or(iii) other persons against whom thepatentee is not taking or has not takenproceedings for infringement.

使用に対して特許権者が課した条件により、インドにおいて当該特許によって保護されていない物の製造、使用、若しくは販売、又は何らかの貿易若しくは産業の確立若しくは発展が阻害される場合、又は(c) 特許権者が当該特許に基づく実施権を許諾するにあたり、排他的グラントバック、特許の有効性について争うことの禁止又は強制的な包括的実施権許諾の提供を条件として課した場
合、又は(d) 特許発明がインド領域において商業規模で十分な程度まで現に実施されていないか、又は適切に実行可能な極限まで現に実施されていな
い場合、又は(e) インド領域における商業規模での特許発明の実施が、次に掲げる者による外国からの特許物品の輸入によって現に抑止又は阻害されている場合。すなわち、(i) 特許権者又はその者に基づいて権利主張する者、又は(ii) 特許権者から直接的若しくは間接的に購入している者、又は(iii) その他の者で、特許権者から侵害訴訟を現に提起されておらず又は提起されたことがない者

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合理的で無理の無い価格(特許法第 84 条)‖Ref.1-23
概要
強制実施権の許諾について、長官は、特許発明が合理的で無理の無い(reasonably affordable)
価格で利用可能かどうかを決定しなければならない。ここで、合理的で無理の無いか否かは、公衆の購買力に基づいて決定されなければならない。長官が、特許発明が公衆にとって手の届く範囲内に無いとの意見である場合、長官は強制実施権を許諾する。

I.成文法規定「本法」という)第 84 条(1)(b)は、特許付与日から 3 年の期間の満了後は1970 年特許法(以下、
いつでも、如何なる利害関係人も、特許発明が合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能でないという理由に基づき、強制実施権の許諾を求める申請を長官に対してする事ができると規定している。
さらに、本法第 84 条(4)は、特許発明が合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能でない場合、長官は強制実施権を許諾する事ができると規定している。

II.判例法分析
Bayer Vs Controller General of Patents and Design & Natco1 [IPAB]
a. 事実概要
2011 年、Natco 社は、本法第 84 条(1)に基づき、「Nexavar」についての強制実施権の許諾申請を長官に提出した。Natco 社が当該申請を提出した主な理由の 1 つは、特許製品が合理的で無理の無い価格で販売されていなかった事であった。Natco 社が強制実施権許諾を申請した当時、Bayer 社の当該医薬品は 1 月あたり INR2,80,000 というかなりの高価格であった。Natco 社はこの価格は公衆にとって合理的で無理の無いものではない事を主張した。強制実施権許諾申請書において、Natco 社は Bayer 社の特許医薬品のおよそ 3%の価格で当該特許医薬品を販売できるとし、その価格は公衆が十分に購買可能な範囲内であるというと主張した。これらの理由に基づき、Natco 社は強制実施権の許諾申請を行った。
審理手続において、Bayer 社は、「合理的で無理の無い価格」とは、医薬品を市場に出すために行った成功・失敗の両者を含む研究開発努力などにかかった費用及び、次世代の革新的医薬品のための今後の研究のための資金力についても考慮すべきであると主張した。長官は、Bayer 社の主張を斥け、Bayer 社により販売されている本件医薬品は合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能なものではなく、Natco 社に強制実施権を許諾すると述べた。Bayer 社は、この決定に対し、知的財
産審判委員会(以下、「IPAB」という)に審判請求を行った。IPAB での争点は、特許発明が合理的で無理の無い価格で利用可能かどうかを判断する根拠が何であるかであった。
b. IPAB の審決
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IPAB は、Bayer 社が販売していた医薬品の価格それのみが、合理的で無理の無い価格の決定に関連するとし、その上で、特許発明が合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能となっていたかど
うかを結論付けるにあたって、公衆の購買力が考慮されるべきであると述べた。IPAB はさらに、無理の無い価格は市場価格として入手可能な価格に基づいて決定されなければならず、慈善事業プ
ログラムに基づく補助金付きの価格には基づかないと判示した。
c. 分析及び導かれる原則
本件において IPAB は、合理的で無理の無い価格を判断する際に長官が考慮すべきパラメータについて議論した。
IPAB の審理において、Bayer 社は、「合理的で無理の無い価格」という用語は公衆だけでなくメーカーにとっても合理的(reasonable)であるべきだと主張した。Bayer 社は、新薬メーカーの製品は研究開発コストを含むので、単にその薬をコピーするにすぎないジェネリックメーカーの製品よりも価格が高くなる事を示す複数の陳述書を提出した。
IPAB は、Bayer 社の主張を斥け、「合理的で無理の無い価格」は、公衆の視点から設定する必要があり、「afford」という用語は、公衆が当該医薬品を購入できるか(the public can afford to buy
the drug)どうかを指すと判示した。また IPAB は、Bayer 社の提示した研究開発費は当該医薬品に限ったのものではなかったため、Bayer 社の提示した研究開発費については考慮しなかった。さらに IPAB は、研究開発費は「無理の無い価格」の決定には役立たないと述べた。特許医薬品が合理的で無理の無い価格で販売されていたか否かを決定するにあたり、当該医薬品が Bayer 社により INR 2,80,000 で販売されていた事のみが関係するとした長官の判断は正しかったと、IPAB は判示した。さらに IPAB は、特許発明が公衆にとって合理的で無理の無い価格であったかどうかを決めるために、長官が公衆の購買力を考慮した事は正しかったと述べた。
これにより、本審判請求は棄却された。
III.結論
著者の見解では、IPAB は重要な原則を導いたと考える。さらに著者は、本件は、特許付与は、発明者に特許発明についての独占権を享受させるために認められるものではなく、特許発明が公衆に合理的で無理の無い価格で利用可能とすることを保証させるものであることを明らかに確立したと考える。「合理的で無理の無い」に該当するか否かの判断における唯一の決定要素は、特許製品が公衆の購買力の範囲内であるかどうか(within the purchasing power or capacity of the
public)である。
「合理的で無理の無い価格」を判断するにあたり、長官は研究開発費を考慮する必要はない。

著 者：Sribindu Chivukula
肩 書：リサーチアソシエイト
所 属：Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys
執筆日：2014 年 2 月 19 日
初回掲載：第 2 版

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(参考)1970 年特許法(最終改正:2005 年)
Section 84 Compulsory licences(1) At any time after the expiration of three years
from the date of the grant of a patent, any person
interested may make an application to theController for grant of compulsory licence on
patent on any of the following grounds, namely:—(a) that the reasonable requirements of the
public with respect to the patented invention
have not been satisfied, or(b) that the patented invention is not available
to the public at a reasonably affordable price,or(c) that the patented invention is not worked in
the territory of India.
(2)-(3)省略(4) The Controller, if satisfied that the reasonablerequirements of the public with respect to thepatented invention have not been satisfied or thatthe patented invention is not worked in the
territory of India or that the patented invention is
not available to the public at a reasonably
affordable price, may grant a licence upon suchterms as he may deem fit.
(5)-(7)省略

第 84 条 強制実施権(1) 特許付与日から 3 年の期間の満了後はいつでも、如何なる利害関係人も、次の何れかの理由により、強制実施権の許諾を求める申請を長官に対してすることができる。すなわち、(a) 特許発明に関し、公衆の満足いく程度の需要が充足されていないこと、又は(b) 特許発明が合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能でないこと、又は(c) 特許発明がインド領域内で実施されていないこと(2)-(3)省略(4) 長官は、特許発明に関し、公衆の満足いく程度の需要が充足されていないこと、又は特許発明がインド領域内で実施されていないこと、又は特許発明が合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能でないことを納得するときは、自己が適切とみなす条件で実施権を許諾することができる。

(5)-(7)省略

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インド領域内での実施(特許法第 84 条)‖Ref.1-24
概要
強制実施権の設定について、長官は、その特許発明がインドの領域内で「実施(working)」されているかどうかを判断しなければならない。一般に、「発明の実施」は、事件毎に判断することができ、実施の要件は、インドの領域内での製造又はインドの領域内への輸入のいずれか一方のみによって、若しくはその両方により満足されうる。

I.成文法規定
1970 年特許法(以下、「本法」という)第 84 条(4)は、申請人に対して強制実施権を設定するための 3 つの別々の理由を規定している。その理由の 1 つは、特許発明がインドの領域内で実施されていないと長官が納得した場合、長官は強制実施権を設定することができるというものである。

II.判例法分析
Bayer Corporation Vs. Controller and Natco Pharma Ltd1 [IPAB]
a. 事実概要
進行性腎細胞癌および進行性肝細胞癌の治療に使用され、化学的にはトシル酸ソラフェニブ(Sorafenib Tosylate)として知られている薬剤「Nexavar」について、2008 年に Bayer 社に対して特許が付与された。Natco 社は、他の理由とともに、特許発明がインド国内で実施されていないとして、特許法第 84 条(1)(c)に基づき、当該特許医薬品についての強制実施権許諾申請を長官に提出した。手続中、Bayer 社は、インドで必要とされる量に鑑み、インドで生産機能を立ち上げる
ことに経済的な正当性がないとして、そのため、公衆の満足いく程度の需要を満たすのに十分な量が輸入されている旨を主張した。
現状の本法にはこの「実施要件」の解釈について記載されておらず、長官は、「実施(working)」という用語の意味を推断するためにパリ条約第 5 条(A)(1)について言及した。条約第 5 条(A)(1)
は、特許権者による特許製品の輸入が特許の効力を失わせることはないことを明確に規定している。
しかし、本規定は、このような輸入は、強制実施権の設定といった、失効よりも軽度の措置をもたらしうることを間接的に示唆していると述べた。言い換えると、特許は、特許付与された発明品が、当該特許が付与された地域で製造されないという理由で無効にされることはない。しかし、輸入のみによる実施は、強制実施権設定の正当な理由と考えることができるとした。
こ の 点 に つ い て 、 長 官 は 、「 実 施 」 と い う 用 語 を イ ン ド の 領 域 内 で の 「 現 地 生 産 (local
manufacturing)」として解釈した。その上で、長官は、インドで本件医薬品が生産されていない
ので、インドで実施されておらず、Natco 社の主張の通り、強制実施権許諾申請の理由となると判断した。当然のことながら、Bayer 社は、この長官の決定を不服として知的財産審判委員会(以下、「IPAB」という)に審判請求を行った。
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OA/35/2012/PT/MUM (2013 年 3 月 4 日審決)100
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IPAB での法的問題点の一つは、第 84 条(4)に基づく実施要件を満たすために、インドでの生産が必須であるかどうかであった。
b. IPAB の審決実施要件の問題について、IPAB の見解は、長官の見解とは若干異なり、「実施」という用語が柔軟な意味を有するというものであった。ここでの「実施」とは、完全に現地での生産を意味することもあれば、場合によっては、輸入のみで「実施」を意味することがあるとした。これは、事件毎の事実及び証拠によるであろうとした。
c. 分析及び導かれる原則
本件は、特許法第 84 条(4)で規定する実施要件について判断する上での指針を導いた。IPAB は、国際条約及び本法が調和的に解釈されるべきであると述べた。
本法及び国際条約には、「実施」という用語についての明確な定義がない中、IPAB は「実施」という用語の範囲を解釈するために、特許法及び国際条約の規定を分析した。現状の本法は、「実施」という用語と「輸入」という用語を、さまざまな項で非同義語として同時に使用している。第 83条(b)は、特許は、特許権者に対して特許物品の輸入を独占することを可能にするためにのみ付与されるものでないことを規定している。第 83 条(c)は、技術的知識の移転及び普及に言及している。第 84 条(7)(a)(iv)は、インドにおける商業活動の確立又は発展が阻害される場合について言及している。第 84 条(7)(e)は、特許発明の実施が輸入によって抑止又は阻害されることについて規定している。第 84 条(7)(e)はまた、インド領域内での発明の実施と特許物品の外国からの輸入は、異なる活動であることを明確に示している。
TRIPS 協定第 27 条は、同協定第 65 条 4、第 70 条 8、この条の 3 の規定に従うことを条件として、発明がなされた場所、技術分野並びに製品が輸入されたものであるか国内で生産されたものであるかといった点に基づいて差別することなく、特許が与えられるべきであり、及び特許権が享受されることを規定している。同協定第 31 条は、特許権者の許諾を得ていない特許の使用は、事件毎に個別に対応しなければならないことを規定している。
IPAB は、これらの規定の調和的な解釈に照らせば、特許の「実施」の意味は、製造のみでも輸入のみでもなく、事件毎に個別に判断されなければならないと判示した。
本件では、審判請求人は、実施について立証するにあたり、輸入されたものか国内で生産されたものであるかにかかわらず特許権の享受に関し差別しないことを規定した TRIPS 協定第 27 条を考慮すべきであると主張したが、IPAB は、長官の決定を支持し、特許の付与における差別の禁止を規定した国際条約は、領域内で生産されていない特許を失効させることを禁止したものであって、長官が強制実施権を許諾することを妨げないであろうと述べた。さらに、IPAB は、禁止されているのは特許取消しという最終措置であるとの本件での特許局長の判断は、正当であると結論づけた。
本件においては、特許は付与されており、国内での製造が行われていないことを理由とする差別は行われていないと判示された。
さらに、「実施」は輸入によってのみ実現可能であると立証可能なケースがあり得るが、これを101
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他の全てのケースに適用することはできないとされた。特許発明品がインドで生産されていない場
合、特許権者は、それを地元で製造できなかった理由を示す必要があると IPAB は判示した。単なるその旨の陳述では不十分で、証拠がなければならないとされた。
本件では、審判請求人は、本件医薬品を生産するためにインドに設備を作ることは経済的に実現可能ではなかったと主張した。しかしながら、審判請求人は、なぜ医薬品をインドで生産することができなかったかについての証拠をなんら提出しなかった。すなわち、IPAB は、「実施」という用語を柔軟に解釈したものの、本件審判請求人は実施を証明しなかった。したがって、IPAB は、当
該特許は実施要件を十分に満足する形では実施されていないとする長官の決定を支持した。
このようにして、当該審判請求は棄却された。

III.結論
著者の見解では、IPAB は重要な原則を導いたと考える。著者の見解では、「実施」は、通常はインドでの生産によって満たされるべきである。しかし、なんらかの理由、例えば、規模の経済性又は他の規制上の理由で生産することが不可能である場合、生産が実行可能でないことを透明性を持って証明することは可能なはずである。このような場合には、輸入はインドでの実施と考えることができる。ただし、このような場合であっても、輸入は第 84 条(4)の要件を満たすために商業規模でなければならない。

著 者：Kiran Kumar
肩 書：リサーチアソシエイト
所 属：Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys
執筆日：2014 年 2 月 20 日
初回掲載：第 2 版

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(参考)1970 年特許法(最終改正:2005 年)
Section 83 General principles applicable toworking of patented inventions
Without prejudice to the other provisions
contained in this Act, in exercising the powers
conferred by this Chapter, regard shall be had tothe following general considerations, namely;—(a) 省略(b) that they are not granted merely to enablepatentees to enjoy a monopoly for theimportation of the patented article;(c) that the protection and enforcement ofpatent rights contribute to the promotion oftechnological innovation and to the transfer
and dissemination of technology, to themutual advantage of producers and users oftechnological knowledge and in a mannerconducive to social and economic welfare,and to a balance of rights and obligations;(d)-(g) 省略
Section 84 Compulsory licences(1) At any time after the expiration of three years
from the date of the grant of a patent, any person
interested may make an application to theController for grant of compulsory licence on
patent on any of the following grounds, namely:—(a) that the reasonable requirements of the
public with respect to the patented invention
have not been satisfied, or(b) that the patented invention is not available
to the public at a reasonably affordable price,or(c) that the patented invention is not worked in
the territory of India.
(2)-(3) 省略(4) The Controller, if satisfied that the reasonablerequirements of the public with respect to thepatented invention have not been satisfied or thatthe patented invention is not worked in the
territory of India or that the patented invention is
not available to the public at a reasonably
affordable price, may grant a licence upon suchterms as he may deem fit.
(5)-(6) 省略(7) For the purposes of this Chapter, thereasonable requirements of the public shall bedeemed not to have been satisfied—(a) if, by reason of the refusal of the patentee togrant a licence or licences on reasonable
terms,—(i)-(iii) 省略(iv) the establishment or development ofcommercial
activities
in
India
is
prejudiced; or(b)-(d) 省略

第 83 条 特許発明の実施に適用される一般原則
本法の他の規定を害することなく、この章によって付与された権限を行使するに当たっては、次に掲げる一
般原則を参酌しなければならない。
(a) 省略(b) 特許は、特許権者に対して特許物品の輸入を独占することを可能にするためにのみ付与されるものではないこと(c) 特許権の保護及び執行は、技術革新の推進、技術の移転並びに普及、技術的知識についての、かつ、社会的並びに経済的福祉に資する方法による生産者並びに使用者の相互利得、及び権利義
務の均衡に貢献すること(d)-(g) 省略
第 84 条 強制実施権(1) 特許付与日から 3 年の期間の満了後はいつでも、如何なる利害関係人も、次の何れかの理由により、強制実施権の許諾を求める申請を長官に対してすることができる。すなわち、(a) 特許発明に関し、公衆の満足いく程度の需要が充足されていないこと、又は(b) 特許発明が合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能でないこと、又は(c) 特許発明がインド領域内で実施されていないこと(2)-(3) 省略(4) 長官は、特許発明に関し、公衆の満足いく程度の需要が充足されていないこと、又は特許発明がインド領域内で実施されていないこと、又は特許発明が合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能でないことを納得するときは、自己が適切とみなす条件で実施権を許諾することができる。

(5)-(6) 省略(7) この章の適用上、公衆の満足いく程度の需要は、次に掲げる場合に該当するときは、充足されなかった
ものとみなす。
(a) 適切な条件で実施権を許諾することを特許権者が拒絶したことにより、次に該当する場合(i)-(iii) 省略(iv) インドにおける商業活動の確立又は発展が阻害される場合、又は(b)-(d) 省略

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(e) if the working of the patented invention in
the territory of India on a commercial scale isbeing prevented or hindered by theimportation from abroad of the patented
article by—(i) the patentee or persons claiming underhim; or(ii) persons directly or indirectly purchasingfrom him; or(iii) other persons against whom the patentee is
not taking or has not taken proceedings forinfringement.
工業所有権の保護に関するパリ条約
Article 5 A. Patents: Importation of Articles;
Failure to Work or Insufficient Working;Compulsory Licenses
A.(1) Importation by the patentee into the country
where the patent has been granted ofarticles manufactured in any of the countriesof the Union shall not entail forfeiture of thepatent.
(2)-(5) 省略
B.-D. 省略(e) インド領域における商業規模での特許発明の実施が、次に掲げる者による外国からの特許物品の輸入によって現に抑止又は阻害されている場合。すなわち、(i) 特許権者又はその者に基づいて権利主張する者、又は(ii) 特許権者から直接的若しくは間接的に購入している者、又は(iii) その他の者で、特許権者から侵害訴訟を現に提起されておらず又は提起されたことがない者

第 5 条 不実施・不使用に対する措置、特許・登録の表示
A.(1) 特許は、特許権者がその特許を取得した国にいずれかの同盟国で製造されたその特許に係る物を輸入する場合にも、効力を失わない。

(2)-(5) 省略
B.-D. 省略

知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS 協定)
Article 27 Patentable Subject Matter
第 27 条 特許の対象
1. Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, 1. 2 及び３の規定に従う事を条件として、特許は、新patents shall be available for any inventions, 規性、進歩性及び産業上の利用可能性(注)のあるすべ
whether products or processes, in all fields of ての技術分野の発明(物であるか方法であるかを問わ
technology, provided that they are new, involve an ない。)について与えられる。第 65 条 4、第 70 条 8
inventive step and are capable of industrial 及びこの条の 3 の規定に従うことを条件として、発明
application.(5) Subject to paragraph 4 of Article 65, 地及び技術分野並びに物が輸入されたものであるか国
paragraph 8 of Article 70 and paragraph 3 of this 内で生産されたものであるかについて差別することな
Article, patents shall be available and patent rights く、特許が与えられ、及び特許権が享受される。
enjoyable without discrimination as to the place of
invention, the field of technology and whether
products are imported or locally produced.
Footnote: 5 For the purposes of this Article, the (注) この条の適用上、加盟国は、「進歩性」及び「産terms “inventive step” and “capable of industrial 業上の利用可能性」の用語を、それぞれ「自明のもの
application” may be deemed by a Member to be ではないこと」及び「有用性」とづいつの意義を有す
synonymous with the terms “non-obvious” and るとみなすことができる“useful” respectively.
2.-3. 省略
2.-3. 省略
Article 31 Other Use Without Authorization of 第 31 条 特許権者の許諾を得ていない他の使用
the Right Holder
Where the law of a Member allows for other use (7) 加盟国の国内法令により、特許権者の許諾を得ていな
of the subject matter of a patent without the い特許の対象の他の使用(政府による使用又は政府に
authorization of the right holder, including use by より許諾された第三者による使用を含む)(注)を認める
the government or third parties authorized by the 場合には、次の規定を尊重する。
government, the following provisions shall be
respected:(a) authorization of such use shall be(a) 他の使用は、その個々の当否に基づいて許諾を
considered on its individual merits;
検討する。
(b)-(q) 省略(b)-(l) 省略

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強制実施権許諾の申請後に権利者が行った事項の参酌の是非(特許法第 84 条)‖Ref.1-25
概要
特許法では、強制実施権の許諾を、公共の利益のために規定している。そのため、強制実施権の許諾申請を審査する際、長官は、強制実施権許諾申請の後に特許権者が行った、発明を無理の無い(affordable)価格で公衆に利用可能とするための努力を参酌しなければならない。

I.成文法規定
1970 年インド特許法(以下、「本法」という)第 84 条(6)は、強制実施権の許諾申請を審査中に長官が考慮すべき事項を列挙している。これらの事項とは、(a)発明の内容、(b)特許権発生から経過した期間、及び発明の完全利用のために特許権者又は実施権者がとった措置、(c)発明を公共の利益(public advancement)のために実施する申請人の能力、(d)資本提供および発明の実施に伴うリスクを負担する申請人の能力、及び(e)申請人が特許権者から実施権を取得するための努力をしたかどうか、等である。ここで、長官は、強制実施権許諾申請後に生じる事項については参酌す
る必要はないと規定されている。

II.判例法分析
Bayer Vs. Controller General of Patents and Design & Natco1 [IPAB]
a. 事実概要
2011 年、本法第 84 条(1)に基づき、特許医薬品 Nexavar についての強制実施権許諾申請がNatco 社によって長官に提出された。Natco 社による強制実施権許諾申請における主な申請理由の一つは、Nexavar に関して公衆の満足いく程度の需要(reasonabe requirements of the public)を満たしていない事であった。聴聞において、Bayer 社は、長官からの通知に対し、自社の患者支援プログラム(Patient Assistance Programs (PAP))を提出した。このプログラムは、本製品を購入するのが困難な所得層の患者を支援するものであった。当該プログラムは、Natco 社の強制実施権の許諾申請後に導入されていた。長官は、特許法第 84 条(6)の末尾の但し書きにより強制実施
権許諾申請後の事項に関しては参酌する必要はないことから、本プログラムを参酌しなかった。長官はさらに、本但し書きの背景にある立法趣旨は、特許権者によりとられる事後的措置は単に手続を妨げる(frustrate)だけであることから申請の実体審査において考慮に入れるべきではないと述べた。これらの根拠に基づき、長官は、Natco 社の主張を認め強制実施権を許諾した。Bayer 社
はこの長官の決定を不服として知的財産審判委員会(以下、「IPAB」という)に審判請求を行った。
b. IPAB の審決
IPAB での争点の一つは、長官は、本発明を合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能なものにするための何らかの措置を、強制実施権許諾申請後に特許権利者が取った場合に、それを参酌すべきかどうかであった。IPAB は、長官の決定に同意せず、強制実施権の手続それ自体は公共の利益(public interest)のためでしかないと判示した。したがって、本ケースにおいて、第三者による強1

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制実施権の許諾申請の後、公共の利益を保護するために特許権者である Bayer 社によりとられた措置は、本申請の実体的審査において参酌されるべきであると判示した。
c. 分析及び導かれる原則
本件において、IPAB は、強制実施権の許諾申請の後の事項について、長官が参酌することができるかどうかについて議論した。
IPAB は、強制実施権許諾の究極の目的は公共の利益となる事であり特許権者又は申請人である
Natco 社の利益となる事ではないと述べた。このため、公共の利益を保護するために特許権者がとったあらゆる手段及び措置は、たとえそれが審査手続中にとられた措置であっても、実体審査において参酌すべきであるとした。
IPAB は、特許権者が本件特許医薬品の価格を引き下げ、合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能にしたと仮定した場合、当該許諾申請の実体審査においてこの背景を参酌すべきであったと述べた。このような特許権者による手段が、公共の利益を保護するためにとられたものであるならば、審査手続を妨げているという事はできないとした。
さらに IPAB は、特許権者自身が、恒久的に発明を合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能とすることで、強制実施権の満了を申請することができるという、特許法第 94 条も根拠とした。よって、IPAB は、特許権者が強制実施権許諾後に同実施権の満了を申請する成文法上の権利を有す
る場合、係属する(準)司法手続において、当然に、特許権者は値下げを行い以前の価格に戻す可能性はないことを示す事ができると判示した。ただし、本件では、特許権者は合理的で無理の無い価
格への値下げを行っていなかったため、長官の決定は覆されなかった。
これらの理由から、IPAB は、「第 84 条(6)末尾の文言は、発明者が価格を引き下げてその発明を公衆に提供することを阻止するための絶対的な禁制ではない」と付け加えた。

III.結論著者らの見解では、IPAB によって導かれた原則は重要であると考える。この原則は、強制実施権の許諾申請の後であっても特許権者に価格を引き下げる機会を再度提供している。結論として、
現行法の位置づけから、強制実施権許諾申請後に行われる事項が公共の利益を保護するものである
限り、当該事項を参酌すべきでないとする長官への全面禁止規定はない。

執著者：Sribindu Chivukula
肩 書：リサーチ・アソシエイト
所 属：Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys
執筆日：2014 年 1 月 28 日
初回掲載：第 2 版

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(参考)1970 年特許法(最終改正:2005 年)
Section 84 Compulsory licences(1) At any time after the expiration of three years
from the date of the grant of a patent, any person
interested may make an application to theController for grant of compulsory licence on
patent on any of the following grounds, namely:—(a) that the reasonable requirements of the
public with respect to the patented invention
have not been satisfied, or(b) that the patented invention is not available
to the public at a reasonably affordable price,or(c) that the patented invention is not worked in
the territory of India.
(2)-(3) 省略(4) The Controller, if satisfied that the reasonablerequirements of the public with respect to thepatented invention have not been satisfied or thatthe patented invention is not worked in the
territory of India or that the patented invention is
not available to the public at a reasonably
affordable price, may grant a licence upon suchterms as he may deem fit.
(5) 省略(6) In considering the application field under thissection, the Controller shall take into account,—(i) the nature of the invention, the time which
has elapsed since the sealing of the patentand the measures already taken by thepatentee or any licensee to make full use of
the invention;(ii) the ability of the applicant to work theinvention to the public advantage;(iii) the capacity of the applicant to undertakethe risk in providing capital and working theinvention, if the application were granted;(iv) as to whether the applicant has madeefforts to obtain a licence from the patentee
on reasonable terms and conditions and such
efforts have not been successful within areasonable period as the Controller may
deem fit:
Provided that this clause shall not beapplicable in case of national emergency orother circumstances of extreme urgency orin case of public non-commercial
use oronestablishmentofagroundof

第 84 条 強制実施権(1) 特許付与日から 3 年の期間の満了後はいつでも、如何なる利害関係人も、次の何れかの理由により、強制実施権の許諾を求める申請を長官に対してすることができる。すなわち、(a) 特許発明に関し、公衆の満足いく程度の需要が充足されていないこと、又は(b) 特許発明が合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能でないこと、又は(c) 特許発明がインド領域内で実施されていないこと(2)-(3) 省略(4) 長官は、特許発明に関し、公衆の満足いく程度の需要が充足されていないこと、又は特許発明がインド領域内で実施されていないこと、又は特許発明が合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能でないことを納得するときは、自己が適切とみなす条件で実施権を許諾することができる。

(5) 省略(6) 本条に基づいて提出された申請書を審査するに当たり、長官は、次の事項を参酌しなければならない。
(i) 当該発明の内容、特許証捺印の日から経過した期間、及び特許権者又は何れかの実施権者が当該発明の完全利用のために既にとった措置(ii) 当該発明を公共の利益のために実施する申請
人の能力(iii) 当該申請が認容された場合に、資本提供及び当該発明実施に伴うリスクを負担する申請人の能力(iv) 申請人が適切な条件で特許権者から実施権を取得する努力をしたか否か、及び当該努力が長官が適切とみなす期間内に成功しなかったか否かに関する事項

ただし、本号は、国家的緊急事態若しくは他の極度の緊急事態の場合、若しくは公的な非商業的使用の場合又は特許権者により採用された反競争的慣行の理由の確証時には適用されない。

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anti­competitive practices adopted by thepatentee,but shall not be required to take into accountmatters subsequent to the making of theapplication.
Explanation.—For the purposes of clause(iv), "reasonable period" shall be construed
as a period not ordinarily exceeding a periodof six months.
(7) 省略
Section 94 Termination of compulsory licence(1) On an application made by the patentee or any
other person deriving title or interest in the patent,
a compulsory licence granted under section 84
may be terminated by the controller, if and when
the circumstances that gave rise to the grant
thereof no longer exist and such circumstances areunlikely to recur:
Provided that the holder of the compulsory licenceshall have the right to object to such termination.
(2) While considering an application under section(1), the Controller shall take into account that theinterest of the person who had previously been
granted the licence is not unduly prejudiced.

ただし、長官は、当該申請の後に生じる事項については、参酌する必要がない。
説明－－(iv)の適用上、「適切な期間」とは、通常は 6 月を超えない期間と解釈する。

(7) 省略第 94 条 強制実施権の終了(1) 特許権者又はその他の権原若しくは利害を得た者による申請により、第 84 条に基づいて許諾された強制実施権については、その付与に至った状況がもはや存在せず、かつ、当該状況が再発する虞のないときは、
長官は、これを終了させることができる。

ただし、強制実施権の所有者は当該終了に対して、不服を唱える権利を有する。
(2) (1)に基づく申請を審査するにあたり、長官は、先に当該実施権を許諾されていた者の利害が不当には害されないことを参酌しなければならない。

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強制実施権許諾の審査手続における聴聞の時期(特許法第 84 条)‖Ref.1-26
概要
長官は、強制実施権許諾申請に係る申請書類の実体審査をするにあたり、第 87 条(1)に基づく
一応の証拠を満たす(prima facie satisfaction)という見解に達する以前に、特許権者に聴聞の機会を与える義務を負わない。

I.成文法規定
1970 年特許法(以下、「本法」という)第 87 条は、第 84 条及び第 85 条に基づく強制実施権許諾申請についての手続について規定している。本法第 87 条(1)によると、強制実施権付与について一応の証拠を満たす(prima facie satisfaction)とされた場合、長官は、特許権者及び本特許に利害関係のあるその他の者に申請書の写しを送達するよう申請人に指示しなければならないと規定されている。さらに、第 87 条(2)及び 2003 年特許規則の規則 98 によると、本申請に異議申立を行う特許権者及び本特許に利害関係が認められるその他の者は、本法第 87 条(3)に基づいて当該申請に異議を申し立てる理由を提示し、2 カ月以内に異議申立書を長官に送付しなければならない。
長官が本通知を受理すると、87 条(4)に従い、長官は、強制実施権の許諾についての決定を下す前に、特許権者に対し聴聞を受ける機会を与えなければならない。

II.判例法分析
Bayer Vs. Controller General of Patents and Design & Natco1 [IPAB]
a. 事実概要「Nexavar」の名称で市販されているトシル酸ソラフェニブ(Sorafenib Tosylate)は、原発性腎癌(進行性腎細胞癌)、原発性肝癌(進行性肝細胞癌)の治療のために認可された医薬品である。特許権者である Bayer 社は、2001 年 7 月 5 日、トシル酸ソラフェニブについての特許出願を行い、2008 年 3 月 3 日に特許された。この特許付与の後、Natco 社は、このインド特許第 215758 号に基づき保護されているトシル酸ソラフェニブに対して 2011 年に強制実施権の許諾申請を行った。長官は、命令を発する事について一応の証拠がある事件(prima facie case)に該当するものであると確信した。従って、長官は、申請人に、申請書の写しを特許権者に送付するよう指示した。
特許権者からの異議申立書を受領すると、長官は両者に聴聞の機会を与えた後、申請人の意見を支持し強制実施権を許諾した。特許権者はこの長官の決定を不服として知的財産審判委員会(以下、「IPAB」という)に審判請求を行った。
IPAB での審理において、審判請求人である Bayer 社は、申請人である Natco 社により行われた申請では「一応の証拠がある事件」は成立しておらず、長官が強制実施権許諾申請について一応の証拠があると認めるに至る前に、審判請求人に聴聞の機会を与えるべきであったと主張した。
このため、IPAB における法的問題の一つは、命令を発することについて「一応の証拠がある事件」に該当すると長官が納得するために、特許権者に聴聞の機会を与えることが長官に義務として

1

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課されているかどうかであった。
b. IPAB の審決
IPAB は、審判請求人の主張を否定し、一応の証拠があると認めるに至る前に聴聞する事は必ずしも必要とはされない旨を判示した。さらに、IPAB は、第 87 条(4)で規定された相手方への聴聞の論点については、申請人から送達された申請書の写しに応答する形で第 87 条(2)に基づき特許権者(本件では審判請求人)から異議申立書が提出された後に初めて生じるものであると指摘した 。
c. 分析及び導かれる原則
本件において、IPAB は、本法第 87 条に基づく強制実施権の許諾申請の取扱手続について分析を行った。
IPAB は、強制実施権の許諾申請を一旦受理すると、長官は、当該申請の実態を分析し、一見して拒絶するか又は申請手続を更に進めるかのいずれかとすることができるとした。例えば、長官は第 84 条に列挙されている理由のいずれかを根拠に申請を棄却する事もできる。一方、長官がその事件をさらに進めると判断した場合、長官はその事件について一応の証拠があるものと認めた事を意味する。ただし、この段階では、長官が強制実施権許諾の決定を下したということは意味しない。
ここで意味するのは、事件の事実に鑑み、強制実施権の許諾についての決定に至る前に、当事者に聴聞の機会を与えるべき事案であると、長官が判断したに過ぎないということである。一応の証拠があるものと認められた場合、本法第 87 条(1)に従い、長官は、本件審判請求人である特許権者に対し申請書の写しを送付するよう申請人に指示しなければならない。
また第 87 条(1)から明らかなように、一応の証拠があるものと認められるか否かの判断は、特許権者への通知の送付指令よりも先に行わなければならない。換言すれば、異議申立書が提出され第 87 条(4)の段階に至った場合にのみ、相手側への聴聞の機会が生じるとした。IPAB はさらに、「一応の証拠があると認めるに至るために、相手方当事者の聴聞を行うべきであるとの主張は無効(futile)である」と判示した。
この根拠に基づいて、IPAB は、長官には本件の成否についての一応の証拠があると認めるに至る前に特許権者に聴聞を行う義務はないと結論付け、審判請求は棄却された。

III.結論本件において、著者の見解は、第 87 条(1)に規定の条項は、本質的に長官自身による予備審査の範疇にあると考える。上記審査は、ある事件が強制実施権の許諾申請書に記載された事実に基づいて成立するものであるかどうかを長官自身が確認する事を目的としている。この段階で、長官は特許権者に聴聞を受ける機会を与える必要はない。ただし、強制実施権の許諾を決定する前には、長官は特許権者に聴聞を受ける機会を与えなければならない。

著 者：Sribindu Chivukula
肩 書：リサーチ・アソシエイト
所 属：Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys
執筆日：2014 年 1 月 28 日
初回掲載：第 2 版
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(参考)1970 年特許法(最終改正:2005 年)
Section 87 Procedure for dealing withapplications under sections 84 and 85(1) Where the Controller is satisfied, upon
consideration of an application under section 84,
Or section 85, that a prima facie case has been
made out for the making of an order, he shalldirect the applicant to serve copies of theapplication upon the patentee and any otherperson appearing from the register to beinterested in the patent in respect of which theapplication is made, and shall publish theapplication in the official journal.
(2)The patentee or any other person desiring to
oppose the application may, within such time as
may be prescribed or within such further time as
the Controller may on application (made either
before or after the expiration of the prescribedtime) allow, give to the Controller notice of
opposition.
(3)Any such notice of opposition shall contain astatement setting out the grounds on which theapplication is opposed.
(4)Where any such notice of opposition is duly
given, the Controller shall notify the applicant, andshall give to the applicant and the opponent an
opportunity to be heard before deciding the case.
2003 年特許規則(最終改正:2014 年)
Rule 98 Notice of opposition under section
87(2)(1) A notice of opposition under sub-section (2) ofsection 87 shall be given in Form 14 and shall besent to the Controller within two months from thedate of the publication of the application undersub-section (1) of the said section.
(2) The notice of opposition referred to in sub-rule(1) shall include the terms and conditions of thelicence, if any, the opponent is prepared to grant tothe applicant and shall be accompanied byevidence in support of the opposition.
(3) The opponent shall serve a copy of his notice of
opposition and evidence on the applicant andnotify the Controller when such service has beeneffected.
(4) No further statement or evidence shall bedelivered by either party except with the leave ofor on requisition by the Controller.
(5) The Controller shall forthwith fix a date andtime for the hearing of the case and shall give theparties not less than ten days' notice of such
hearing.
(6) The procedure specified in sub-rules (2) to (5)of rule 62, shall, so far as may be, apply to theprocedure for hearing under this rule as they apply
to the hearing in opposition proceedings.

第 87 条 第 84 条及び第 85 条に基づく申請の処
理手続(1) 長官が、第 84 条(強制実施権)又は第 85 条(不実施に対する長官による取消)に基づく申請の審査により、命令を発することについて一応の証拠がある事件が立証されたことに納得するときは、長官は、申請書の写しを特許権者及び登録簿から当該申請に係る特許に利害関係があると認められるその他の者に送達すべき旨を申請人に指示し、かつ、当該申請を公報に公告しなければならない。

(2) 特許権者又はその他の者で当該申請に異議を申し立てようとする者は、別途定める所定の期間内、若し
くは長官が(所定の期間の満了の前後を問わずされた)
申請に基づいて許可する付加期間内に、長官に対して異議を申し立てることができる。

(3) 異議申立書には、当該申請に異議を申し立てる理由を記載しなければならない。
(4) 適法に異議申立があったときは、長官は、その旨を申請人に通知し、かつ、事件を決定する前に申請人及び異議申立人に対して聴聞を受ける機会を与えなければならない。

規則 56 第 87 条(2)に基づく異議申立書(1) 第 87 条(2)に基づく異議申立書は、様式 14 によるものとし、同条(1)に基づく申請の公告の日から 2 月
以内に、これを長官に送付しなければならない。

(2) (1)にいう異議申立書には、異議申立人が申請人に対して許諾する用意がある実施権の条件(ある場合)を含み、かつ、当該異議申立を支持する証拠を添付しなければならない。
(3) 異議申立人は、自己の異議申立書及び証拠の写し
各 1 通を申請人に送達し、かつ、当該送達を実施した
時を長官に通知しなければならない。
(4) 追加の陳述書又は証拠は、長官の許可又は要求がある場合を除き、何れの当事者もこれを送達してはならない。
(5) 長官は、当該事件についての聴聞の日時を直ちに定め、10 日以上前に当該聴聞について全当事者に通知しなければならない。
(6) 規則 62(2)から(5)までに規定の手続は、異議手続における聴聞に対して適用するのと同様に、本条規則による聴聞についての手続に対しても可能な限り適用する。

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特許侵害の例外としての医薬品販売承認申請(特許法第 107A 条)‖Ref.1-27
概要
最高裁判所は、1970 年特許法(以下、「本法」という)第 107A 条(a)を解釈し、特許権満了直後に上市することを目的に、医薬品特許の存続期間中に、当該特許医薬品のジェネリック製品の規制認可を得ることは特許権の侵害にならないと判示した。

I.成文法規定
本法第 107A 条(a)に基づき、インド又はインド以外の国で何らかの製品を製造、組立、使用、販売又は輸入することを規制する法律に基づく規制認可の際に求められる、必要な情報の開発(development)及び提出のみに関係して、特許発明を製造、組立、使用、販売又は輸入による形態で実施(use)することは、特許権の侵害とみなされない。
本法第 48 条に基づき、特許権者は、特許権者の承認を得ていない第三者が、インドにおいて当該特許製品、もしくは特許方法により直接製造される製品を製造し、使用し、販売の申出をし、販売し、又は輸入する行為を防止する権利を有している。
1940 年医薬品化粧品法(Drugs and Cosmetics Act；以下、「DCA」という)第 2 条に基づき、DCA の規定は、1930 年危険薬物法(Dangerous Drugs Act, 1930)、ならびに現に有効ないかな
る法に対しても追加的なものであって、その範囲から逸脱してはならないとされている。これは、DCA の規定が、インドのいかなる法律に対しても違反すべきでないことを意味すると解釈することができる。

II.判例法分析
以下は、本法第 107A 条(a)の規定について、司法機関が議論した判例法に関する考察である。
Bayer Corporation & Anr Vs. Union Of India & Ors1 [最高裁]a. 事実の要約
本件では、上訴人である製薬会社の Bayer 社は、腎臓癌及び肝臓癌の治療に使用される医薬品、
トシル酸ソラフェニブ(Sorafenib Tosylate)について、2008 年 3 月に物質特許を取得した。2008
年 7 月、被上訴人であるインドを本拠としている製薬会社の Cipla 社が、インド医薬品規制当局(Drug Controller General of India；以下、「DCGI」という)に対し、「soranib」の名称でトシル酸ソラフェニブのジェネリック製品の製造、販売及び流通の許諾を求めて申請を行った。この医薬品は、上訴人により販売される医薬品の価格の 10 分の 1 で販売されることが意図されていた。
上訴人は、医薬品「soranib」を販売しようとする被上訴人の意図を知った後、soranib を製造、販売する認可を DCGI が被上訴人に付与することを防止するために、2008 年 10 月にデリー高裁に対し、令状の請願(writ petition)を提出した。上訴人は、DGCI が医薬品 soranib の販売申請を承認した場合、被上訴人が特許権侵害の責任を負うと主張した。この主張を裏付けるため、上訴人
は、DCA 第 2 条、及び本法第 48 条を根拠とした。上訴人は、DCA 第 2 条及び本法第 48 条の規定から、DCGI に対し、販売承認の付与に関するその決定は、医薬品の特許が有効である時のいかなる法からも逸脱すべきでないことを確保するという、法的義務を課されており、もし販売承認す1

Civil Appeal No. 6540-2010 of 2010 (2010 年 12 月 1 日判決)

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ると、それはパテント・リンケージ制度に従い、特許権侵害に対して責任を負うことになるだろうと主張した。パテント・リンケージとは、医薬品に対する特許が既に存在する場合には、ジェネリ
ック医薬品に対する販売承認の付与を、医薬品規制当局が拒絶することができる制度である。
被上訴人は、単なる販売承認の付与は、特許権侵害にならないと反論した。被上訴人はさらに、
DCGI の役割は、販売承認が求められている医薬品の評価に基づき、医薬品販売を承認するか拒絶するかのみであり、販売承認が求められていた薬剤が、特許製品を侵害しているかどうかを判断するものではないと主張した。また、被上訴人は、特許法第 107A 条(a)は、なんらかの製品を製造、組立、使用、販売又は輸入することを規制する DCA のような現在有効なあらゆる法によって要求される情報の開発又は提出に関する合理的な使用のみを理由とした特許発明品の製造、組立、使用、販売又は輸入といった行為を、特許権侵害から明白に除外していると主張した。さらに、被上訴人
はインドにはパテント・リンケージの概念がないと主張し、上訴人はインドに新しいシステム、すなわち立法的改正によってのみ可能となるパテント・リンケージを導入しようとしていると上訴人を非難した。
2010 年 2 月、デリー高裁は、DCA と本法とは目的が異なっているとして、インドにパテント・
リンケージ制度を導入することを意図する上訴人の訴えを却下した。また、同高裁は、インドにはパテント・リンケージ制度はなく、DCGI は、本法から逸脱することなく、特許医薬品のジェネリック製品に対し、DCA に基づき販売承認を付与することができることを確認した。その後、上訴人は、同高裁の判決に対し、インド最高裁に特別許可申立(special leave petition)を提出した。
b. インド最高裁の判決
最高裁も、DGCI が医薬品「Soranib」の販売承認申請を承認すると、被上訴人は特許権侵害の責任を負うという上訴人の主張を棄却した。
c.分析及び導かれる原則
本件では、上訴が棄却されたが、最高裁は、デリー高裁による判決と異なることを望んでいないと述べ、特許法第 107A 条(a)の条項の目的は、必要な規制認可を得るための長いプロセスを、特許権の満了／無効後になって始めるのではなく、特許発明品のジェネリック製品が、特許権が満了／無効になった直後に市場で販売されうるよう、必要な規制認可を得て、準備されうることを保証することであると述べた。さらに、最高裁は、パテント・リンケージに対する上訴人の申立が承認されたなら、インドの本法の規定に含まれる公衆衛生保護条項の効力が弱まることを指摘した。

III.結論
著者の見解では、最高裁は、DGCI が特許医薬品のジェネリック製品の販売承認の申請を承認しても、申請者は特許権侵害の責任を負わないことを明確に判示した。さらに、最高裁は、ヨーロッパなどの多くの先進国は、パテント・リンケージの考えに反対していることも述べた。著者の見解
では、他の多くの国と同様に、インドの裁判所は、パテント・リンケージが特許医薬品のジェネリック版の早期実施の効果を弱め、ジェネリック医薬品を販売する余地を否定すると考えているようである。

著 者：Nidhi Verma
肩 書：アソシエイト
所 属：Lakshmikumaran & Sridharan
執筆日：2014 年 2 月 20 日
初回掲載：第 2 版
113
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(参考)1970 年特許法(最終改正:2005 年)
Section 48 Rights of patentees
Subject to the other provisions contained in thisAct and the conditions specified in section 47, a
patent granted under this Act shall confer upon thepatentee—(a) where the subject matter of the patent is a
product, the exclusive right to prevent third
parties, who do not have his consent, from theact of making, using, offering for sale, sellingor importing for those purposes that productin India;(b) where the subject matter of the patent is aprocess, the exclusive right to prevent third
parties, who do not have his consent, from theact of using that process, and from the act ofusing, offering for sale, selling or importing for
those purposes the product obtained directlyby that process in India:

第 48 条 特許権者の権利
本法の他の規定及び第 47 条(一定の条件に基づく権利付与)に規定された条件に従うことを条件として、本法に基づいて付与された特許は、特許権者に、次に掲げる権利を与える。
(a) 特許の対象が物である場合は、特許権者の承認を得ていない第三者がインドにおいて当該物を製造し、使用し、販売の申出をし、販売し又はこれらの目的で輸入する行為を防止する排他権

Section 107A Certain acts not to be considered
as infringement
For the purposes of this Act,—(a) any act of making, constructing, using, sellingor importing a patented invention solely foruses reasonably related to the development
and submission of information required under
any law for the time being in force, in India, orin a country other than India, that regulates
the manufacture, construction, use, sale orimport of any product;(b) importation of patented products by any
person from a person who is duly authorised
under the law to produce and sell or distributethe product, shall not be considered as ainfringement of patent rights.

第 107A 条 侵害とみなされない所定の行為

1940 年医薬品化粧品法(最終改正:2008 年)
Section 2 Application of other laws not barred.
The provisions of this Act shall be in addition toand not in derogation of, the Dangerous Drugs Act,
1930 (2 of 1930), and any other law for the time
being in force.

(b) 特許の対象が方法である場合は、特許権者の承認を得ていない第三者がインドにおいて、同方法を使用する行為、及び同方法により直接得られた製品を使用し、販売の申出をし、販売し又はこれらの目的で輸入する行為を防止する排他権

本法の適用上、(a) 何らかの製品の製造、組立、使用、販売又は輸入を規制する法律であってインド又はインド以外の国において現に有効なものに基づいて必要とされる情報の開発及び提出に適切に関係する使用のためのみに特許発明を製造、組立、使用、販売又は輸入する行為、及び(b) 当該製品を製造及び販売又は頒布することを法律に基づいて適法に許可された者からの何人かによる特許製品の輸入については、特許権の侵害とはみなされない。

第 2 条 他の法の適用の非除外
本法の規定は、1930 年危険薬物法及び現に有効ないかなる法に対しても追加的なものであり、その範囲から逸脱してはならない。

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審査管理官による所定期間の延長(特許規則 138)‖Ref.1-28
概要
2003 年特許規則(以下、「本規則」という)の規則 138 に基づき、審査管理官は、あらゆる行為を完了するために、所定の期間を 1 ヶ月間延長する権限を有する。本規定の司法解釈により、上記期間延長申請は、1 ヶ月の延長期間内であれば所定の期間満了後であっても申請できる旨明らかにされた。

I. 成文法規定
本規則 138 に基づき、いくつか別段の定めがある場合を除いて、審査管理官は、1970 年インド
特許法(以下、「本法」という)の規則(本規則)に基づく行為を行うため、又は本規則に基づく何らかの手続を行うため、1 ヶ月の期間延長を行う権限を有する。さらに、本規則 138(2)は、本法の本規則に基づくいかなる期間延長の申請も、所定の期間の満了前に行わなければならないと定めている。

II. 判例法分析
以下は、司法機関が本規則 138 の規定について解釈を行った判例法についての議論である。
Nokia Corporation Vs. Deputy Controller of Patents and Designs1 [チェンナイ高裁]
a. 事実概要
Nokia Corporation(以下、「Nokia 社」という)は、2009 年 8 月 18 日に、インドで PCT 出願の国内移行出願を行った。本願の優先日は 2007 年 1 月 11 日であった。本規則 20 に規定される優先日から 31 ヶ月、すなわち 2009 年 8 月 11 日という成文規定によるインド国内移行出願のための期限は、本件国内移行出願の 1 週間前にすでに徒過していた。
インド特許局(以下、「IPO」という)は、31 ヶ月の期限内に出願されなかったとして 2009 年 8月 21 日に Nokia 社に出願書類を差し戻した。
Nokia 社は、2009 年 9 月 10 日、本規則 137 及び 138 に基づく、国内移行出願に関する遅延の認容及び延長の請願書とともに、同じ国内移行出願書類を IPO のオンラインポータルサイトを通して提出した。Nokia 社はまた、請願書に関し、聴聞を行うよう求めた。
IPO は、Nokia 社に聴聞の機会を与えた。聴聞において Nokia 社は、本規則 138 に基づく 1 ヶ月延長願を提出することにより、国内移行出願は 31 ヶ月後にも提出できると主張した。Nokia 社
はまた、本規則 138 に基づき、審査管理官には、あらゆる行為について 1 ヶ月の期間延長を認め、本願の本案を決定するという実質的正義(substantial justice)を行使する裁量権が与えられていると主張した。このため、審査管理官は、国内移行出願に 1 ヶ月の期間延長を認め、本件国内移行
出願を受理すべきであると主張した。
審査管理官は、Nokia 社の主張を認めず、何らかの行為を行うための 1 ヶ月の延長は事件の重要な事実の分析に基づいてのみ提供できると述べて、裁量権を行使しなかった。本件の場合、案件管理ミス(docketing error)の結果出願の遅延が生じたとする Nokia 社の主張する理由では、延長を認めるという裁量権を審査管理官が行使するのを正当化するものとは認められなかった。さらに審査管理官は、本規則 138 は、所定の期間の満了前に期間延長願を提出することを要求していると
1

W.P. no. 2057 of 2010 and M.P. no. 1 of 2010 (2011 年 1 月 24 日判決)

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b. チェンナイ高裁の判決
チェンナイ高裁は、本規則 138 に基づき国内移行出願の期間延長願を承認する事は、概して公益上弊害をもたらすものであって誤った先例であるとの審査管理官の判断は誤りであると指摘した。さらに同高裁は、提示された理由付けに基づく、審査管理官による請願書の拒絶は適切でないと指摘した。このようにして、同高裁は、所定期間の満了から最長 1 ヶ月後まで当該所定期間の延長申請を行う事ができると判示した。
c. 分析及び導かれる原則
同高裁は、実質的正義の原則について強調し、本規則 138 の目的は、いかなる所定の期間も、十分な根拠を示す事で、最大 1 ヶ月まで延長され得る事であると述べた。適切な理由が出願人によって提示された場合、審査管理官は当該申請を承認し 1 ヶ月までの期間延長を認めるべきであるとした。さらに、この延長は、たとえ所定の期間満了後に延長願が提出された場合であっても、当該期間満了から 1 ヶ月以内であれば、承認され得るとした。
同高裁は、所定の期間を延長するか否かは、案件の事実及び状況に基づく審査管理官の裁量権ではあるが、本規則 138 に基づく請求が、所定の期間である 31 ヶ月を経過していたという理由のみ
によって拒絶したことについては、審査管理官は適切ではなかったであろうと述べた。
事実上、同高裁は、本規則 138(2)で規定される「所定の期間の満了」という節の明確な解釈を提示した。すなわち、本規則 138 が「本規則に基づいてなされる期間延長の請求は、所定の期間の満了前に行わなれければならない」と規定しているにも拘わらず、本件によって、「本規則 138(2)における「所定の期間」が 1 ヶ月の延長期間を含む」という明確な解釈が行われた事を意味する。
従って、十分な遅延理由がある事が示されれば、出願人は、本規則 20 に規定されている、国際出願の最も早い優先日から 31 ヶ月よりも後であっても、31 ヶ月満了から 1 ヶ月以内であれば、国内移行出願の所定期間の延長願を提出することができる。
従って、同高裁によると、本規則 138 に基づく請願書を添えた国内移行出願は、国際出願の最も早い優先日から 31 ヶ月経過後 1 ヶ月以内に行う事ができる。

III. 結論
上記で述べたケースにおける同高裁の判決から導き出す事ができる結論として、1 ヶ月の延長は、十分な遅延理由が立証できる場合には、出願人の権利として利用可能であろう。著者の見解では、所定期間の満了後 1 ヶ月以内に提出されるあらゆる延長願を承認すべきというのは、本規則 138
に対する司法の寛大な解釈である。
本規則 138 に対し司法の寛大な解釈がなされたものの、審査管理官の期間延長する権限は本質的に自由裁量であり、審査管理官は案件の実体と法に従って同権限を行使することができることから、著者は、出願人には本規則 138 に基づく救済を請求する際には注意するよう推奨している。

著 者：Ankur Garg
肩 書：シニア・アソシエイト/インド弁理士
所 属： Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys
執筆日：2014 年 2 月 20 日
初回掲載：第 2 版
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(参考)2003 年特許規則(最終改正:2014 年)
Rule 20 International applications designating
or designating and electing India(1) 省略(2) The Patent Office shall not commence
processing of an application filed corresponding tointernational application designating India before
the expiration of the time limit prescribed under
sub-rule (4)(i).
(3) An applicant in respect of an international
application designating India shall, before the time
limit prescribed in sub-rule (4)(i),(a) pay the prescribed national fee and other feesto the patent office in the manner prescribedunder these rules and under the regulations
made under the Treaty;(b) and where the international application waseither not filed or has not been published in
English, file with the patent office, atranslation of the application in English, duly
verified by the applicant or the person duly
authorised by him that the contents thereof
are correct and complete.
(4)(i) The time limit referred to in sub-rule (2)shall be thirty one months from the priority
date as referred to in Article 2(xi);(ii) Notwithstanding anything contained in clause(i), the Patent Office may, on the express
request filed in Form 18 along with the fee
specified in First Schedule, process or examine
the application at any time before thirty one
months.
(5)-(7) 省略
Rule 137 Powers of Controller generally
Any document for the amendment of which no
special provision is made in the Act may beamended and any irregularity in procedure whichin the opinion of the Controller may be obviatedwithout detriment to the interests of any person,
may be corrected if the Controller thinks fit andupon such terms as he may direct.
Rule 138 Power to extend time prescribed(1) Save as otherwise provided in the rules 24B,
sub-rule (4) of rule 55 and sub-rule (1A) of rule
80, the time prescribed by these rules for doing of
any act or the taking of any proceeding thereunder
may be extended by the Controller for a period of
one month, if he thinks it fit to do so and uponsuch terms as he may direct.
(2) Any request for extension of time made underthese rules shall be made before the expiry ofprescribed period.

規則 20 インドを指定する国際出願又はインドを指定
し、かつ、選択する国際出願(1) 省略(2) 特許局は、インドを指定する国際出願に対応してされた出願の処理を、(4)(i)に定める期限の満了前に開始してはならない。

(3) インドを指定する国際出願に係る出願人は、(4)(i)に定める期限前に、(a) 本規則に基づく、及び条約に基づいて制定された規則に基づく所定の方法で、特許局に所定の国内手数料及びその他の手数料を納付しなければな
らず、(b) また当該国際出願が英語により出願されず公開もされていないときは、出願人又は当該人により適法に委任された者がその内容が正確かつ完全である旨を適法に証明した英語による出願の翻訳文を特許局に提出しなければならない。

(4)(i) (2)にいう期限は、条約第 2 条(xi)にいう優先日
から 31 月とする。
(ii) (i)の如何なる規定にも拘らず、特許局は、第 1附則に規定された手数料と共に様式 18 により提出された明示の請求により、31 月前の如何なる時
点でも当該出願を処理し又は審査することができる。
(5)-(7) 省略
規則 137 長官の権限一般法において補正についての特別規定がない書類は、補正することができ、また長官が何人の権利も害することなく取り除くことができると認める手続上の不備については、長官が適切と認めるとき、かつ、長官が指示することがある条件により、これを訂正することができる。
規則 138 所定の期間を延長する権限(1) 規則 24B、規則 55(4)及び規則 80(1A)に別段の規定がある場合を除き、本規則に基づく何らかの行為をするため又は何らかの手続をとるために本規則に規定される期間は、長官が適切と認めるとき、かつ、長官が指示することがある条件により、長官はこれを 1 月
延長することができる。
(2) 本規則に基づいてされる期間延長の請求は、所定の期間の満了前にしなければならない。

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2．商標
名字の商標としての登録可能性及び権利行使可能性(商標法第 2 条(1)(m))‖Ref.2-1
概要
概要
1999 年商標法(以下、「本法」という)の下では、人の氏名又は名字の自身による善意の使用又は登録は禁止されていないが、実際の状況は異なる。獲得した／二次的識別力が適切な証拠によって裏付けられない限り、名字を含む商標は、それ自体登録可能でなく権利行使できないと考えられる。

I. 成文法規定
本法第 2 条(1)(m)は、「標章」を、とりわけ人名又は名字をも示し得る「名称(name)」を含むとして定義している。

II. 判例法分析
以下に述べる事件は、本法における、インドのカースト／階層の名称又は名字の登録可能性及び権利行使可能性について考察している。
1. Rajinder Kumar Aggarwal Vs. Union of India & Anr.1 [デリー高裁]
a. 事実概要:
原告である、Aggarwal Sweets India の商標の所有者は、同一商品についての被告の 2 つの商標「AGGARWAL」(被告の名字)及び「AGGARWAL SWEET CORNER」に対して異議申立を行った。商標登録官は、原告の提出した異議申立を採用せず、被告の商標の登録手続を進めることを認めた。原告は、知的財産審判委員会(以下、「IPAB」という)に審判請求したが、棄却された。これを不服とする原告は、デリー高裁に請願書を提出し、AGGARWAL という用語は名字なので、1958 年商標商品標章法(Trade & Merchandise Marks Act, 1958)の下では登録することができないと主張した。
b. デリー高裁の判決:
デリー高裁は、名字である AGGARWAL という用語は、その標章の識別力を被告が証明しない
限り、登録することができないとして、IPAB の命令を破棄した。同高裁は、名字 AGGARWAL が、十分な識別力を獲得しているかどうかを判断するために、事件を IPAB に差し戻した。
c. 分析及び導かれる原則
1958 年商標商品標章法の規定を解釈し、同高裁は、用語が登録を受けるためには、まず、商品の特徴や品質に対するいかなる直接言及もしていないとのテストに合格しなければならないと判示した。このテストに合格すると、二番目のテストも通過しなければならない。すなわち、とりわ
けインドのいかなる階層／カーストの名称又は名字であってはならない。1958 年の法律は、但し
1(2008) 147 DLT 104、デリー高裁(2005 年 7 月 9 日判決)

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書きとして、インドの階層／カーストの名称又は名字となる用語は、識別力を有することの証拠が示されない限り、商標として登録することができないと規定されていた。
上記判示にあたり、裁判所は、AGGARWAL という名字の単なる使用は、商業的使用の明らかな証拠が示されない限り、識別力を確立するものではないことも判示した。言い換えると、当該商標を付された商品を公衆の間で識別できるように、商標が使用されていることを立証することが必要である。

2. Goenka Institute of Education & Research Vs. Anjani Kumar Goenka & Anr.1 [デリー高裁]
a. 事実概要:
控訴人は、1995 年から、MOHINI DEVI GOENKA MAHILA MAHAVIDALAYA という名称で教育機関を経営してきており、この教育機関は、名字が GOENKA である役員が管理してきた。また、控訴人は、2000 年に GOENKA PUBLIC SCHOOL という学校の経営を開始した。一方、被控訴人
は、1994 年から、デリーで G.D. GOENKA PUBLIC SCHOOL という名称で学校を経営しており、
2003 年から、GOENKA という商標を登録していた。被控訴人は、GOENKA という用語についての独占的権利を主張し、デリー高裁(単独審)に対し、控訴人が、その学校の名称の一部として
GOENKA という用語を使用することを禁止する、差し止め命令を求めた。差し止めを認めたデリー高裁(単独審)の決定を不服とする控訴人は、デリー高裁(控訴審)に上訴した。
b. デリー高裁(控訴審)の判決:
デリー高裁(控訴審)は、上訴を認め、被控訴人に対するデリー高裁(単独審)の差し止め命令を無効とした。侵害の主張に関し、被控訴人は商標’GOENKA’の登録所有権者ではあるものの、控訴人
は自身が先使用者であることを立証した旨、同高裁は判示した。同高裁はさらに、被控訴人はGOENKA それ自体を使用しておらず、当該標章についての所有権(ownership)を主張できないた
め、侵害の主張をする権原がないと判示した。また、同高裁は、2 つの商標は、同一でもなく、一見類似してもいないと判示した。更に、同高裁は、被控訴人の使用のずっと前から、施設の名称中に、その商標／商号の一部として、同一のものを使用している第三者がいたため、被控訴人はGOENKA という用語の独占的な所有者であることを主張することはできないと判示した。このよ
うな事情に鑑み、同高裁は、わずかな条件及び限定を課した上で、控訴人が、その学校について
GOENKA PUBLIC SCHOOL の名称を使用することを認めた。
c. 分析及び導かれる原則:
同高裁は、名字に関し、識別力が獲得され、又は二次的意味が獲得された場合、他の組織又は法人のために、他人がその名字を使用すると、欺瞞(deception)を助長するため、そのようなことはできないという、確立された法原則を適用した。これが許容されると、商売における全ての競争相
手は、時間をかけて他人が獲得した商業上の評判及び信用に乗じて儲ける目的で、類似の名字を有する起業家を連想させようとすることになる。

1

2009 (40) PTC 393 (Del.) (DB)、デリー高裁(控訴審) (2009 年 5 月 29 日判決)

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このような事情に鑑みて、同裁判所は、被控訴人はデリー周辺の地域に限っては GOENKA という彼らの名称に関して識別力を獲得したかもしれないが、他人または他の組織が全く異なる州の全
く異なる地域において GOENKA という用語の使用を開始することが、詐称通用(passing off)もし
くは権利侵害となるような、インド全土に通用する程の識別力又は二次的意味を短期間で獲得したということはできないと判示した。

III. 結論
インドにおける商標としての名字の登録可能性及び権利行使可能性の論点についての判例の上記分析を考慮し、著者は、名字は、公衆の大部分にわたって識別力又は二次的意味が獲得されたという説得力のある証明が示されることによってのみ登録可能性又は権利行使可能性があると判断されうるという見解である。更に、国の一部又は州において商標として使用されている名字は、第三者による異なる州での同商標の使用の禁止に必要な二次的識別力としては、十分な証拠を構成しないであろう。

著 者：Jasneet Kaur
肩 書：アソシエイト/インド弁護士
所 属： Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys
執筆日：2014 年 4 月 11 日
初回掲載：第 2 版

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(参考)1999 年商標法(2013 年最終改正)
Section 2 Definitions and interpretation.
(1) In this Act, unless the context otherwise
requires,(a)-(l) 省略(m) “mark” includes a device, brand, heading,label, ticket, name, signature, word, letter,numeral, shape of goods, packaging or
combination of colours or any combination
thereof;(n)-(zg) 省略(2)-(4) 省略

第 2 条 定義及び解釈(1)本法において、文脈上他の意味を有する場合を除き、(a)-(l) 省略(m) 「標章」とは、図形、ブランド、ヘディング、
ラベル、チケット、名称、署名、語、文字、数字、商品の形状、包装、若しくは色彩の組合せ、又はそれらの組合せを含む(n)-(zg) 省略(2)-(4) 省略

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3．意匠(追って補充)122
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4．著作権(追って補充)123
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5．植物新品種
植物品種登録の関連書類を取得又は調査する権利‖Ref.5-1
概要
インド 2001 年植物品種及び農民の権利保護法(以下、「本法」という)第 84 条は、登録機関にある全ての事項又は本法に基づき手続が係属するその他のいかなる書類についても、何人もその認証謄本を調査および取得する絶対的権利が与えられる旨規定していると裁判所によって解釈された。
当局または場合により登録機関は、同様の許可を行わなければならない。

I.成文法規定
本法第 84 条は、法に定められた費用を支払うことにより、登録機関にある全ての事項又は本法に基づき当局若しくは登録機関に係属するその他のいかなる書面についても、その認証謄本を取得
または調査する権利を与えている。

II.判例法分析
Maharashtra Hybrid Seeds Co. Ltd Vs. UOI & Ors1 [デリー高裁]
a. 事実概要
2011 年 11 月 30 日付けの本判決で、デリー高裁は、本法第 84 条に基づく権利範囲について解釈を行った。ニューデリー植物品種登録機関登録局長(registrar)の命令2に対し異議を唱えて、イ
ンド憲法第 226 条に基づく令状の請願(writ petition)が提起された。原告 Maharashtra Hybrid
Seeds Co. Ltd 社は、本法に基づき数件の植物品種登録出願を行った。これらの出願は、第 2 被告である植物品種及び農民の権利保護当局(以下、「当局」という)により受理され、異議申立を受け付けるため公告された。第 3 被告である Nuziveedu Seeds Pvt. Ltd.社は、これらの出願に対し異議申立を提出した。そのヒアリングにおいて、第 3 被告は様式 PV-33 で申請したにもかかわらず、
原告は、本願出願書類の認証謄本や登録にあたり当局に提出した写真や通信記録を含む添付書類を提供しなかったと述べた。2003 年植物品種及び農民の権利保護規則第 76 条(以下、「規則」という)が、植物品種出願の抜粋のみを提供すべきであり出願の全情報を提供する必要はないと述べていることを根拠に、原告は全ての情報を提供するのに反対した。登録局長は、登録機関に対し、様式 PV-33 に基づく原告の出願書類のみ認証謄本を提供するよう指示した。この結果、この令状の請願がなされた。
上述のように、本件の争点は、本法第 84 条に基づく権利が、提供されるべき情報の観点から絶対的かどうか、又は、そのような情報が対外秘であるとして、登録機関が出願人に開示の回避を認めてもよいかどうかであった。
b. デリー高裁の判決
デリー高裁(単独審)は、本法第 84 条に基づく権利は絶対であり、当局または登録機関は、調査
1
2

AIR 2012 Del 87 (2011 年 11 月 30 日判決)
2011 年 11 月 17 日付命令

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を行うために、登録機関にある全ての事項又は本法に基づき当局若しくは登録機関に係属するその他のいかなる文書についても、その認証謄本を提供しなければならないとした。本法に基づく植物
品種登録について責任を負う登録局長は、当局によって任命されており、当該当局の職権上のメン
バー(当局長;secretary)でもある。
c. 分析および導かれる原則
原告は、本法第 84 条及び規則第 76 条を根拠に、全出願書類を提供する必要はなく本法および規則で規定された限られた情報のみの提供が求められている旨主張している。原告はさらに、願書とともに提出された情報は秘密情報を含み得るものであり、これらの情報の競合者への開示は、リ
バース・エンジニアリングを用いた不当な先使用の主張につながる可能性があると論じている。
これに対し第 3 被告は、本法第 84 条は、全ての者に対し、登録機関にある全ての事項又は本法に基づき当局若しくは登録機関に係属するその他のいかなる文書についても、その認証謄本を取得
又は調査する絶対的権限を与えている点について強調した。
デリー高裁は、第 84 条の解釈および背景にある根拠を明らかにした。その根拠は、特許制度と類似し、本法で定められた期間に植物品種に対して付与される保護は、一旦保護期間が満了すれば当該植物品種は全ての者が生産できるパブリックドメインとなるよう、出願人はその権利を請求した植物品種の詳細を全て完全に公開する義務を伴う、というものである。従って、いかなる者にも、願書および出願人が提供した全情報を精査し、植物品種の登録への異議に利用可能な理由に基づき出願人の請求に異議を申立てるため同情報を使用する権利が与えられる。同高裁は、第 3 被告の主張に同意し、秘密性または機密性を確保する余地は与えられず、植物品種の不当な請求を防ぐた
めに透明性が求められると述べた。

III.結論
インドにおいて植物品種に関連する法律は初期段階にある。著者らの見解では、第 84 条に関するこの解釈は理にかなっており、知的財産制度の一般的な考えに基づいていると思われる。しかし、
上記の解釈が出願人の利益を効果的に保護することになるかどうかは不明である。

著 者：Vindhya Srinivasamani
肩 書：アソシエイト
所 属：Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys
執筆日：2013 年 9 月 13 日
初回掲載：初版

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(参考)2001 年植物品種及び農民の権利保護法
Section 84 Document open to public
inspection
Any person may, on an application to the Authority
or the Registrar, as the case may be, and on
payment of such fees as may be prescribed, obtaina certified copy of any entry in the Register or any
other document in any proceedings under this Act
pending before such Authority or Registrar or may
insect such entry or document.

第 84 条 公衆審査のための文書の公開
何人も、当局又は場合により登録機関への申請に基づき、及び、別途定める所定の手数料を支払うことにより、登録機関へのいかなる登録事項若しくは本法に基づき当局若しくは登録機関に係属するいかなる手続におけるその他のいかなる文書についても取得することができ、又は、当該登録事項若しくは文書を調査することができる。

2001 年植物品種及び農民の権利保護規則(最終改正:2013 年)
Rule 76 Manner of issuing certified copy under
section 84
Any interested person may, under section 84,
make an application in Form PV-33 of the First
Schedule, along with fee specified in the Second
Schedule, to the Authority or Registrar for
obtaining certified copies of any entry in theRegister, certificates or extracts of plant variety
application or other records maintained by the
Authority and any documents required in any
proceedings under this Act and pending before
such Authority or Registrar; and he may make arequest in similar manner and for similar purpose
to inspect such entry or document.
インド憲法(最終改正:2013 年)
Article 32 Remedies for enforcement of rights
conferred by this Part
(1) The right to move the Supreme Court byappropriate proceedings for the enforcement of
the rights conferred by this Part is guaranteed.
(2) The Supreme Court shall have power to issue
directions or orders or writs、 including writs in thenature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo
warranto and certiorari, whichever may beappropriate, for the enforcement of any of therights conferred by this Part.
(3) Without prejudice to the powers conferred on
the Supreme Court by clauses (1) and (2),Parliament may by law empower any other court
to exercise within the local limits of its jurisdiction
all or any of the powers exercisable by theSupreme Court under clause (2).
(4) The right guaranteed by this article shall not besuspended except as otherwise provided for bythis Constitution.

規則 76 公衆審査のための文書の公開
いかなる利害関係人も、84 条に基づき、登録機関のいかなる登録事項に関する認証謄本、登録証並びに植物品種出願の抜粋又は当局で保持されているその他の記録及び本法に基づき当局若しくは登録機関に係属するいかなる手続におけるその他のいかなる文書を入力するために、第二表で規定する手数料とともに、第一表の様式 PV-33 に基づき、申請をすることが出来る。；
さらに、いかなる利害関係人も、同様の方法及び目的により、当該登録事項若しくは文書を調査する申請を行うことができる。

第 32 条 本編(第 3 編)によって与えられた権利(基本的人権)を実施するための救済(1) この編が与える権利の実施を求めて、適切な手続きにより最高裁判所に提訴する権利が保障される。
(2) 最高裁判所は、命令、指令、又は人身保護令状、職務執行令状、禁止令状、権限開示令状、及び事件移送令状の性質を有する令状を含む令状であって、この編によって与えられたすべての権利を実施するために適切であろうものについて、発給する権限を有する。
(3) (1)及び(2)で最高裁判所に与えられた権限を侵すことなく、(2)に基づき最高裁判所が行使可能な全て又はいずれかの権限について、国会は、法律に基づき、その他の如何なる裁判所に対しても、その地域管轄制
限内において行使する権限を与えることができる。
(4) この編によって保障される権利は、この憲法で別段規定される場合を除き、停止されない。

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Article 226 Power of High Courts to issue
certain writs(1) Notwithstanding anything in article 32 every
High Court shall have power, throughout the
territories in relation to which it exercises
jurisdiction, to issue to any person or authority,
including in appropriate cases, any Government,
within those territories directions, orders or writs,
including writs in the nature of habeas corpus,
mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari,or any of them, for the enforcement of any of therights conferred by Part III and for any otherpurpose.
(2) The power conferred by clause (1) to issue
directions, orders or writs to any Government,
authority or person may also be exercised by any
High Court exercising jurisdiction in relation to theterritories within which the cause of action, wholly
or in part, arises for the exercise of such power,
notwithstanding that the seat of such Government
or authority or the residence of such person is notwithin those territories.
(3) Where any party against whom an interim
order, whether by way of injunction or stay or in
any other manner, is made on, or in any
proceedings relating to, a petition under clause(1), without—(a) furnishing to such party copies of such
petition and all documents in support of theplea for such interim order; and(b) giving such party an opportunity of being
heard,
makes an application to the High Court for thevacation of such order and furnishes a copy of suchapplication to the party in whose favour such orderhas been made or the counsel of such party, theHigh Court shall dispose of the application within aperiod of two weeks from the date on which it isreceived or from the date on which the copy ofsuch application is so furnished, whichever is later,or where the High Court is closed on the last day ofthat period, before the expiry of the next day
afterwards on which the High Court is open; and if
the application is not so disposed of, the interim
order shall, on the expiry of that period, or, as thecase may be, the expiry of the said next day, standvacated.
(4) The power conferred on a High Court by thisarticle shall not be in derogation of the power
conferred on the Supreme Court by clause (2) ofarticle 32.

第 226 条 高等裁判所の一定の令状発給権(1) 32 条の文言に関わらず、すべての高等裁判所は、その裁判管轄権を行使する領域全域において、何人またはいかなる機関に対しても、適切な場合には、政府も含めて、その領域内で命令、指令、人身保護令状、職務執行令状、禁止令状、権限開示令状、及び事件移送令状の性質を有する令状を含む令状であってを含む、またはそれらのうちのいずれをも、第三編によって与えられた権利を実施するため、及びその他のいかなる目的のためにも、発給する権限を有する。

(2) (1)で与えられた、いかなる政府、機関又は個人に対し、命令、指令又は令状を発給できる権限は、政府又は機関の中心地又は個人の居所がその領域内に存在しなくとも、その領域内で当該権限を行使するための訴因の全部または一部が生じていれば、いかなる高等
裁判所も行使できる。

(3) (1)に基づく申請に対して、以下の事項がなされずに、差止若しくは停止又は他のいかなる方法かに関わらず、自身に対する仮命令が発給され、又は関連する手続にある当事者が、高等裁判所に当該命令の猶予を求める申請をし、かつ、有利な形で当該命令を発給された当事者またはその弁護士に対し、当該申請の写しを提供した場合、その高等裁判所は、それを受け取った日若しくはその申請の写しが提供された日のいずれか遅い日から 2 週間以内、又は当該期間の最終日に高等裁判所が休廷している場合には高等裁判所が開廷す
る次の日の終了までに、当該申請を処理しなければならない。
；そして、仮にその申請が処理されなかった場
合、その仮命令は、当該期間の終了時に、又は適切な場合は、上記次の日の終了時に、猶予となる。
(a) 当該申請及び仮命令を求める嘆願を支持する全ての文書の写しの当該当事者への提供；及び(b) 当該当事者への聴聞の機会の提供(4) 本条により高等裁判所に与えられた権限は、32 条(2)で最高裁判所に与えられた権限を制限してはならない。

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［特許庁委託事業］
インド知財判決・審決分析集(2014 年第 2 版)
2014 年 1 月
2014 年 5 月

初 版発行
第 2 版発行[著者]
各論点レポートの文末に記載[発行・編集]独立行政法人 日本貿易振興機構
ニューデリー事務所
知的財産権部TEL:+91-11-4168-3006
FAX:+91-11-4168-3003

2014 年 5 月発行

禁無断転載

本報告書は、日本貿易振興機構が各論点レポートの文末に記載の執筆日現在入手している情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは著者及び当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこの通りであることを保証するものではないことをあらかじめお断りします。
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