I弁護士法人内田・鮫島法律事務所
Ｎｅｗｓｌｅｔｔｅｒ

Ｖｏｌ.11 2015ーション創出につながることが期待された。他方で，2013 年に発生したいわゆる Suica 事件（JR 東日本が乗降履歴データを第三1.

移転のご挨拶

2.

パーソナルデータの利活用と個人情報保護法者に販売していたことが問題となった事件）に代表されるように，[伊藤雅浩]

事業者は，どこまで何を行うことができるのか不明確だという声も改正への疑問
3.

4.

挙がっていた。今回の改正は，個人情報やプライバシーの保護

Overview of Trademark Protection in Regards[永里佐和子]と，イノベーションの促進を両立させるとともに，世界規模でのデto Trademark Infringement in Japanータ流通を可能にするために米国・欧州を中心とする海外の法最近の出来事規制との調和を図ることを目的としている。

活動2 今，どうなってる？
本来ならば，2015 年の通常国会で個人情報保護法の改正法は弊所は，7 月 27 日より，新オフィスにて営業を行うこととなりました。

成立する予定だった。5 月に衆議院を通過し，順調にいけば 6 月

8/7～8/8 にかけて，法曹業界恒例の「オフィス開き」も無事に執り行には参議院でも可決されて，今ごろは成立しているはずだった。

わせていただき，140 名を超えるお客様に新オフィスをご覧いただく

しかし，今年の 6 月に日本年金機構から基礎年金番号が大量にことができました。

流出するという問題が起きたため，いわゆるマイナンバー法の改新オフィスには七つの個性あふれる内装の会議室を備え，メイン正審議がストップしてしまった。マイナンバー法と個人情報保護

会議室には会議やセミナー終了後にお客様とグラスを片手にオフ・法は別の法律だが，改正内容が関連することから改正法としてコミュニケーションを楽しませていただけるスペースも確保しました。

は 1 本にまとめられており，年金番号問題のあおりを食らって個日本の法律事務所としては半歩先を行く試みではございますが，人情報保護法の改正も本稿執筆時点において（7 月 24 日時点），時代が進展する中で，弁護士業は，単なる法律相談所ではなく，よまだ成立していない。ただし，今通常国会は，安保法案の関係り深くお客様のビジネスに向き合うことが求められるようになっているで大幅に延長することが決まっているため，今国会で成立する可ことを日々実感しております。この新たな環境作りが，一線を画した能性は残っている。

満足のご提供につながると確信しております。
多角化する技術法務のニーズにお応えすべく，弊所一丸となり尽

3 改正法案の問題点

力して参りますので，今後とも倍旧のお引き立てを賜りますよう，よろ

現時点での改正法案にはいくつかの問題があり，このまま成立ししくお願い申し上げます。

た場合にはイノベーションの促進どころか，事業者への過剰な規弁護士法人内田・鮫島法律事務所制がかかってしまうことを懸念している。紙幅の関係で詳細には延べられないが，ここでは 2 つの問題について指摘おきたい。
(1) 問題点その 1（匿名加工情報）
問題点の一つ目は「匿名加工情報」である。プライバシーの保護

1 なぜ個人情報保護法を改正するのかを維持しつつ，データの流通や利用を促進するための施策であ

個人情報保護法が 2004 年に施行されて以来，る「匿名加工情報」は，今回の改正の目玉とされていた（山口大はじめて改正されようとしている。この 10 年間に，臣の答弁でも「イノベーションを生み出す突破口になる」とされて情報処理技術はさらに進展し，「ビッグデータ」いた。）。上記の Suica 事件のようなデータを仮名化して第三者にというバズワードの下で，データ収集，流通，分析が新たなイノベ

譲渡することは，現行法では違法であることを前提に，こうしたケ
1

ースを適法に処理するための道筋が定められるはずだった。とこある「本人」にしっかり向き合うことを忘れてはならない。

ろが，改正法案で定める「匿名加工情報」の定義と，匿名加工情事業者としては，できるだけより多くのデータを集め，利用し，活報にかかる義務内容を見ると，これまで何らの規制がかからなか用していきたいところだ。しかし，データ取得，活用を優先するあった「個人情報ではない」情報に対する新たな規制が加わるだけまりに，個人情報，プライバシーの問題を軽視した事業者がこれであるように読み取れる。事業者が期待していたものは，個人情までいくつも炎上しており，現在も「炎上予備軍」となっているサ報であっても，一定の加工，処理を施せば，法律上は個人情報ービスは相当数あることが予想される。の定義に含まれるものであったとしても（本人の同意なく）第三者企業間の契約交渉であれば，ときに重要な内容をなるべく気づに提供することができるようになることだった。しかし，現実に出てかれにくいように契約条項として押し込むということが行われる。

きた案は，「加工，編集して個人情報ではないものにすれば，第しかし，これと同じ論理で「なるべくユーザに都合の悪いことは気三者に提供できる。ただし，一定の義務は生じるけど。」というもづかれないように広く同意を取ったことにしたい」という考え方はのである。前段部分は，現行法の下でも可能なものであって，規危険だ。同意を取るところは分かりやすい説明を行った上で，同制緩和とはいえない。後段部分に至っては，新たな規制が追加意を得る必要がある。概括的，抽象的な表現でごまかしたりするされただけということになってしまう。

ことは，炎上の火種となる。

(2) 問題点その 2（第三者提供時の記録義務）

ユーザ，消費者の理解を得られないサービスは，いつか淘汰さもう一つは，「第三者提供時の記録義務」に関する規定である。

れても仕方ないことを念頭に置く必要がある。

これにより，個人情報を第三者に提供する場合には，提供側も，(文責) 弁護士 伊藤雅浩

受領側も，一定の記録を作成し，保存する義務が課されることとなった。ところが，改正法案の内容を見ると，本来は名簿屋のように本人からの同意を得ない流通（オプトアウト方式による流通）だけでなく，本人からの同意を得て流通する場合でも，義務が課されることになっている。また，データベース単位ではなく，レコード＊注：本稿は，日本における商標権侵害に対する救済，商標権侵単位での提供でも，記録義務が生じることになっている。具体的

害の判断基準，商標権侵害に対する抗弁等の概要について，外国にどんな情報を記録するのかは，委員会規則等によって定めらのお客様を念頭に置きつつ記したものです。

れるのだが，明らかに過剰な規制であるように思われる。
今回の改正法案は，パーソナルデータに関する検討会において

As with many countries overseas, trademark

平成 25 年 9 月から平成 26 年 6 月に渡って検討された結果に基infringement is also unlawful in Japan, with the

づいて作られているが，その結果でまとめられた「パーソナルデJapanese Trademark Act, Civil Code and otherータの利活用に関する制度改正大綱」には，この規制について

laws providing remedies to holders of trademarkは挙げられていない。しかし，その直後の 7 月に発生したベネッ

rights among criminal penalties as well.

セ事件（ベネッセから大量の個人情報が持ち出され，名簿屋をThis article gives a brief overview on remedies against trademark

経由して競合会社の手に渡っていた事件）の影響で，急きょ，改infringement, how infringement is assessed by the court, types of acts

正法案に追加されたという経緯がある。こうした経緯に照らせば，

that are considered to be infringement and defenses against claims of

本人の同意を得て第三者に提供する場合にまで規制をかける必infringement.

要があるのか疑問がある。
1. Remedies
4 パーソナルデータの利用における心がけ

To begin with, what kind of remedies can a holder of a trademark

個人情報保護法が今国会で改正されるのか，また，改正される

right expect when their trademark is being infringed?

内容が最終的にどうなるかは現時点ではまだわからないが，今(1) Injunction

後も，消費者の購買情報，閲覧情報，移動情報などのパーソナFirst of all, the holder has the right to demand injunction, which is

ルデータをビジネスに生かしていくという流れは止まらないだろう。

an order by the court to make the alleged infringer stop using the

こうした流れの中で，改正法の内容にも注目する必要はあるのだ

alleged infringing mark1. The intent or negligence of the allegedが，改正内容いかんにかかわらず，原則どおり，データの主体で

1

2

Trademark Act Article 36(1)infringer is unnecessary for grant of injunction.

causes a likelihood of confusion among consumers with the infringed

When filing for such injunction, the holder of a trademark right may

trademark.

also demand the alleged infringer “to take measures necessary for themust be found to be identical or similar (referred to hereafter only asprevention of such infringement, including the destruction of articles“similar” or “similarity”) to the infringed trademark and must also be

which constitute the act of infringement and the renewal of

used for similar goods/services (referred to hereafter only as

2

In order to determine this, the alleged infringing markequipment used for or contributing to the act of infringement” .

“goods”) as the designated goods of the trademark.

This is ancillary to the injunction demand and so cannot bealleged mark in a “trademark-sense” must also be established.

demanded by itself.

(1) Similarity of the Marks

The holder may also file a provisional

Usage of the

injunction under urgent circumstances.

Similarity between the infringed trademark and the alleged(2) Damages

infringing mark are usually assessed by comparing the appearance,

Second type of remedies is making monetary claims by either

concept and pronunciation of the marks.

3

demanding a claim for damages or demanding a return of “unjustIn a leading case (“Hyouzan case8”) for determining similarity ofenrichment”4.

trademarks, the Supreme Court established the following test;

In order to be granted damages, the holder of a trademark right must

“The similarity between the marks shall be decided by assessing

argue and prove (i) the existence of infringement, (ii) intent orwhether there is misdirection or confusion caused about the origin ofnegligence of the alleged infringer, (iii) existence of damages andthe goods when the marks being compared are used for identical oramount of damage and (iv) the causal relationship between

similar goods and in order to decide this, the impression, memory,infringement and damages.

However, providing evidence for theseassociation, etc. given to consumers by the appearance, concept,

matters is often times difficult, resulting in judgements against thepronunciation, etc. of the marks used for the said goods shall beholder.

In order to cure this difficulty at least to a certain degree,

generally observed and furthermore, provided that the actual

the Japanese Trademark Act provides rules for presumption ofsituation surrounding the transaction of the goods may be made clear,5

negligence of the alleged infringer and for presumption of thethe specific situation of the transaction shall also be considered.”amount of damages6.

The Hyouzan case also points out that when only one of appearance,

The demand to return “unjust enrichment” requires the alleged

concept and pronunciation is similar and the other remaining points

infringer to return the amount that they have benefited without legal

are considerably different and depending on other situations

cause which in turn has caused the holder’s losses.

However, sincesurrounding the transaction, if the trademark is unlikely to cause any

this remedy is a monetary demand as is the claim for damages, it

confusion about the origin of the goods, the marks are not considered

would be more reasonable for the holder to claim the latter due to thesimilar.

fact that rules of presumption of negligence and amount of damages

such as the Daishinrin case9 and Kozo-sushi case10 and is widely

may be applied.

accepted as the test for assessment of similarity of trademarks.

(3) Restoration of Credibility(2) Similarity of Goods

Finally, if the alleged infringer has harmed the credibility of theRegarding the similarity of goods, the “Tachibana Masamune case 11”

holder of a trademark right by intentionally or negligently infringing

points out that if the goods are usually manufactured or sold by thethe trademark right, the holder may demand measures to restore theirsame business entity and if it can be said that using a similar mark for

credibility7.

these goods causes the likelihood of confusion that the goods are

Hyouzan case is cited in subsequent infringement cases

manufactured or sold by the same business entity, the goods which
2. Assessment of Trademark Infringement

the marks are used on may be found similar even without theTrademark infringement occurs when the alleged infringing marklikelihood of confusion of the goods itself.
(3) Usage of Marks in a “Trademark-Sense”

2

Trademark Act Article 36(2)Civil Code Article 709
4
Civil Code Article 703
5
Trademark Act Article 39 referencing Patent Act Article 103
6
Trademark Act Article 38
7
Trademark Act Article 39 referencing Patent Act Article 106
38

Supreme Court Judgment February 27, 1968, Minshuu22/2/399
Supreme Court Judgment September 22, 1992, Hanrei Jihou
1437/139
10
Supreme Court Judgment March 11, 1997, Minshuu51/3/1055
11
Supreme Court Judgment June 27, 1961, Minshuu15/6/1730
93

As explained above, using a similar mark for similar goods is(2) Use in a Common Mannerconsidered to constitute infringement according to the Japanese

If a trademark indicates, in a “common manner, one's own portrait,

Trademark Act. Furthermore, what is considered to be “use” of aname, famous pseudonym, professional name, pen name or famous

trademark is stipulated in detail in Article 2(3).

abbreviation thereof14”, this does not constitute infringement.

However, according to case law, even when an act seems to be “use”

example, if a company's name is indicated on a product in a font thatat first sight, the marks needs to be used in a “trademark-sense” inis unique and large in size so as to attract attention to that name, thisorder for that particular act to be deemed infringement against awould not be regarded as indication in a “common manner”.

trademark right.

(3) Parallel Importation

This has to do with the essential functions of a trademark;Importing goods that indicate the trademark in respect to the samedifferentiating one’s goods with the others’ and indicating the origin

designated goods as registered constitutes infringement. Howeverof goods (latter function is derived from the former function). If theunder certain circumstances (legitimate indication of trademark

alleged infringing mark is not used in a “trademark-sense”, thisoverseas, identicality of both the holder of overseas and domesticmeans that the mark does not contain the essential functions of a

trademark rights and identicality of quality), importing such products

trademark, thus not obstructing the essential functions of the holder’s

is not considered to be infringement.

trademark.

the essential functions of a trademark (indication of origin andIn such case, the non “trademark-sense” use of a markserves as a defense against claims of infringement.

For

This is because in such case,quality guarantee) are not obstructed.
(4) Invalidation

3. Acts of Infringement

As in patent infringement cases, the defendant may argue that theIn order to fully enforce protection of a trademark right, acts that

trademark right is invalid15. The defendant may choose to file an

are considered indirect infringement are stipulated in the Japanese

invalidation trial16 or only argue invalidity within the infringement

Trademark Act as well as direct acts of infringement that we havetrial.

studied in the prior paragraph.

(5) Abuse of Right17

For example, having possession of agoods affixed with a registered trademark for the purpose ofThis defense is relatively common in trademark infringement cases

12

assignment, delivery or export is an act of indirect infringement .

and there are many judgements that find in the favor of the defendant

Other acts of indirect infringement are stipulated in Article 37(4)based on this defense.

through (8) of the Japanese Trademark Act.
5. Conclusion
4. Defenses against Claims of Infringement

There are many options to choose from when enforcing a trademark

When sued for trademark infringement, there are several defenses

right against infringement in Japan. Whether it’s starting with awhich the defendant may argue.

warning letter or a law suit, the holder should always keep in mind toOne has already been covered; use of the mark in a non

carefully study all possible strategies, including any defenses the“trademark-sense”.

other party may argue.

Below are other major defenses often seen in trademark

Business culture in Japan differs greatly from that of other parts ofinfringement cases.

the world.

(1) Prior Use13

essential for full enforcement of trademark rights in Japan.

If the defendant has been using its alleged infringing mark for a

A consult with an experienced Japanese attorney is(Sawako Nagasato, Attorney)

substantial period of time and if the mark is well-known on its ownright, the defendant may argue the defense of prior use.

Thedefendant must have had started using the mark without intent of
unfair competition before the application of the infringed trademark

13

Trademark Act Article 32(1)Trademark Act Article 26
15
Trademark Act Article 39 referencing Patent Act 104.3(1)16Trademark Act Article 46
17
Civil Code Article 1(3)14was filed.
12

Trademark Act Article 37(2)41 日目は 140 名を超えるお客様に，2 日目は所員の家族を招待して，日頃どんなところで仕事をしているのか，実際に見ていただくことができました。

活動【幸谷泰造弁護士】

弁理士受験新報（発行元：法学書院）vol.114 に執筆の巻頭言が掲載されました。
（8/21）【高瀬亜富弁護士】

日本テレビの”ZIP”に，「東京オリンピックのエンブレム」についてインタビューを受けました。
（8/17放送）【高瀬亜富弁護士】

NHK の”ニュースウォッチ 9”に，「東京オリンピックのエンブレム」についてインタビューを受けました。
（8/13 放送）【柳下彰彦弁護士】

MONOist（ITmedia）に「いまさら聞けない NDA の結び方（1）：オープンイノベーションとはいうけれど，大手と組んで秘密は守れる？」の執筆記事が掲載されました。
（8/6）

【山本真祐子弁護士】

Fashion Studies 主催，ファッションビジネスにおける模倣品対策

Fashion Biz Study 006 ファッションビジネス法律講座シリーズセミナーにて，講師をいたしました。
（8/2）
【山本真祐子弁護士】

WWD ジャパン（INFAS パブリケーションズ） vol.1870 にコメント記事が掲載されました。
（7/13）【小栗久典弁護士】

一般財団法人ソフトウェア情報センター（SOFTIC）主催，「ソフトウェアの知的財産権連続講座」第 1回【鮫島正洋弁護士】

知財概論にて，講師をいたしました。(7/9）

日経ものづくり主催，知財戦略理論とその限界（技術のコモディティ化）～特許分析から見る研究開発
テーマ，事業戦略の立て方～セミナーにて，講師をいたしました。
（7/3）

【鮫島正洋弁護士】

2015 年 1 月 14 日大阪国際サイエンスクラブ

特別懇談会の講演録が大阪国際サイエンスクラブ会報

243 号に掲載されました。
（7/1）
【伊藤雅浩弁護士】

レクシスネクシス・ジャパン株式会社主催，プロマネとエンジニアのための法律勉強会～弁護士が教える本当にあった怖い話～にて講師をいたしました。
（6/30）【山本真祐子弁護士】

日経産業新聞ビジネスＱ＆Ａ「店舗デザイン保護難しく小売りや飲食，ブランドめぐる紛争の実態は」にて，回答コメントが掲載されました。
（6 月 23 日発行）
【伊藤雅浩弁護士】

システム開発紛争ハンドブック―発注から運用までの実務対応（発行元：レクシスネクシス・ジャパン）を執筆いたしました。
（共著）（6 月 9 日発行）

【鮫島正洋弁護士】

一般社団法人

知的財産教育協会主催，知財マネジメントと人材育成に関するセミナーにて，モデレータを務めました。
（6/9）
【伊藤雅浩弁護士】

レクシスネクシス・ジャパン株式会社／ビジネスロー・ジャーナル主催，「Business Law Journal BOOKS
出版記念セミナー（書籍付き）システム開発紛争ハンドブック～発注から運用までの実務対応～」にて講師をいたしました。
（6/3）
【伊藤雅浩弁護士】

ヤフーニュース（弁護士ドットコム）に『ゲームの「不正プログラム」販売で摘発――なぜ「チートツール」が横行するのか？』のコメント記事が掲載されました。
（5/26）【溝田・篠田弁護士】

特許ニュース 5 月 19 日号（発行元：一般財団法人経済産業調査会）に溝田弁護士・篠田弁護士の論文が掲載されました。
（共著）（5/19）【宅間仁志弁護士】

理化学研究所 横浜事業所にて，ヒトゲノム・遺伝子解析研究に係る実地調査を行いました。
（1/22）

5内田・鮫島法律事務所(USLF)は，知財法務を含む技術系企業ための企業法務の専門家グループです。 IT，エレクトロニクス，材料工学などのテクノロジーに関する専門知識だけでなく，知財実務・IT 実務・ファイナンス法務など多岐にわたる法務経験を兼ね備えた弁護士が，「技術」の本質的理解を基に法律論にとどまらないビジネス的な見地からのアドバイスをいたします。知財系，IT 系の法律問題は，私たちにお任せください。

〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目 10 番 1 号 虎ノ門ツインビルディング東棟 16 階
03-5561-8550(代表) 03-5561-8558(FAX) http://www.uslf.jp/ＵＳＬＦ6