I弁護士法人内田・鮫島法律事務所
Ｎｅｗｓｌｅｔｔｅｒ

Ｖｏｌ.2 ２０１３
Ｉｎｄｅｘ
Ｉｎｄｅｘ

新規加入弁護士のご挨拶

す。今 後 とも御 指 導 ，御 鞭 撻 のほど，宜 しくお願 い申 し上 げま

２．

鮫島弁護士によるセミナーのお知らせ

す。

３．

ＵＳＬＦ知財塾の開講のお知らせ

４．

判例解説① 『商品等表示に該当し得る商品形態に関する１．

先 端 テクノロジー・エデュケーション・センター

実務上の一検討』５．

判例解説② 『商標の類否が争われた事例』

６．

最近の出来事月 例 研 究 会 のご案 内【演 題 】「中 小 企 業 が日 本 の技 術 競 争 力 を担 うために
-知 財 戦 略 と技 術 法 務 のススメ」

活動【日 時 】2013 年 7 月 5 日 （金 ）14:30～17:00【会 場 】早 稲 田 大 学 大 学 院 日 本 橋 校
新 緑 の候 ，皆 様 におかれましては，益 々ご清 栄 のこととお慶【参 加 料 】10,000 円 （弊 所 と顧 問 契 約 の企 業 ・法 人 様 はび申 し上 げます。

ご招 待 させて頂 きます）

さて，弊 所 では，高 瀬 亜 富 弁 護 士 （新 61 期 ）を新 たに迎 え【お問 い合 わせ先 】入 れることとなりました。 高 瀬 弁 護 士 は ，北 大 ・田 村 善 之 教 授

TEL：03-5371-8940のもとで知 的 財 産 法 を学 び ，このたび ，その知 見 を実 務 に生【お申 し込 み方 法 】

かし，お客 様 のお役 に立 ちたいという高 志 をもって，弊 所 に入

FAX：03-5371-8940

所 致 しました。

※詳細は，別紙をご覧下さい。

E-mail：atec_intl@yahoo.co.jp

E-mail：atec_intl@yahoo.co.jp

多 角 化 する技 術 法 務 のニーズにお応 えすべく ，弊 所 一 丸 となり尽 力 して参 りますので，何 とぞ，倍 旧 のお引 き立 てを賜 りま

この度，内田・鮫島法律事務所にて，知財渉外業務の一層の強すよう，宜 しくお願 い申 し上 げます。

化を目的としたセミナー（USLF 知財塾）を昨年に続き，今年度も開弁護士法人内田・鮫島法律事務所講することとなりました。6 月より，月 1 回（全 8 回）にて開講予定です。
詳細な内容は，追ってご連絡させていただきますが，概ね以下の内アソシエイト弁 護 士 高 瀬 亜 富

容を含みます。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

新 緑 の候 ，皆 様 におかれましては益 々ご清 栄 の

戦略的ライセンス契約論

こととお慶 び申 し上 げます。

特許権の技術的範囲の解釈と最新判例の紹介



審決取消判例に見る特許要件と判例紹介

私 は，このたび，平 成 25 年 5 月 1 日 から，弁 護士 法 人 内 田 ・鮫 島 法 律 事 務 所 の一 員 として勤 務 させて頂 くこととなりました。
平 成 20 年 12 月 の弁 護 士 登 録 以 来 ，一 般 民 事 事 件 を中 心 に～知財高裁平成 25 年 2 月 6 日判決平成 24 年（ネ）10069 号

弁 護 士 業 務 を行 って参 りましたが ，この間 ，著 作 権 法 や不 正（眼鏡ルーペ事件）～

競 争 防 止 法 に関 する訴 訟 にも従 事 し，また，著 作 権 法 を中 心第 1 ポイントに知 的 財 産 法 についての研 鑽 を積 んで参 りました。今 後 は ，こ本件の最大のポイントは，商品形態が特別顕著性及び周知性をれまで以 上 に知 的 財 産 法 ・知 的 財 産 実 務 についての研 鑽 に具備する場合には，不正競争防止法 2 条 1 項 1 号にいう「商品等励 み，お客 様 のご期 待 に沿 うべく，日 々の業 務 に励 む所 存 で1

表示」に該当すると判断したことである。

…（中略）…

また，原告側が証拠として提出したアンケート調査結果の証拠力

なお，控訴人は，眼鏡タイプのルーペのカテゴリーにおいて控訴についても，実務上興味深い判断がされている。

人商品 3 がほぼ 100％のシェアを有すると主張し，電話聞き取りのこれらの 2 つの点について，判決に触れながら若干の考察を加え結果としてこれに沿う甲 6（控訴人取締役Ａの陳述書）を提出する。

たい。

しかし，電話聞き取りの相手方が全国の 32 の控訴人の取引先であり，控訴人商品を取り扱う膨大な数の店舗数に比べ，その割合が多第 2 事案

いとはいえないし，現に甲 6 の別紙 2 には，他社の眼鏡タイプのル

本件は，控訴人（原告）が，被控訴人（被告）に対して，被控訴人ーペが掲載されていることからも，甲 6 を商品のシェアに係る控訴人が老眼用拡大鏡を販売する行為が控訴人が販売するペアルーペとの上記主張を裏付ける証拠として，直ちに採用することはできない。

混同を生じさせるものであり，不正競争防止法 2 条 1 項 1 号所定のイ 以上によれば，控訴人商品の共通形態のうち，耳と鼻に掛け不正競争行為に該当すると主張して，同法 3 条 1 項に基づき，被控る眼鏡タイプの形態からなるルーペであり，そのレンズ部分は一対訴人商品の製造，販売等の差止めを求める事案である。のレンズを並べた形態であり，眼鏡に重ね掛けができるという点については，従前，他社製品にもみられたものであるということができ，控訴人が販売するペアルーペは，①耳と鼻に掛ける眼鏡タイプ客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しているというこの形態からなるルーペであり（特徴①），②そのレンズ部分は眼鏡のとはできない。

重ね掛けができる程度に十分大きい一対のレンズを並べた略長方…（中略）…

形状の形態（特徴②）という共通形態を備えている1。
第 5 若干の考察
第 3 争点

商品の形態についての模倣等の行為は，不正競争防止法 2 条 1

原告商品の商品形態の商品等表示性の有無

項 3 号における不正競争行為に該当する場合があり，裁判上もその主張がされるのが通常である。もっとも，3 号による主張には制限

第 4 判決抜粋がある。それは，期間の制限（同法 19 条 5 号イ）と対象行為の制限…（中略）…

（同法 2 条 1 項 3 号の「模倣」につき，実質的同一2と解釈されてい第 4 当裁判所の判断る。）である。

…（中略）…

したがって，同項 3 号による主張が制限されてしまう場合には，そ2 争点 1（控訴人商品の商品形態の商品等表示性の有無）につの商品の形態につき，同項 1 号の「商品等表示」に該当するとして，いて不正競争防止法上の責任を追及するのが一般的である。

（1） 商品の形態と商品等表示性

もっとも，商品形態そのものを差し止める場合には，商品そのもの商品の形態は，商標等と異なり，本来的には商品の出所を表示すを差し止めることと等しく，この場合，その商品形態がその商品の実る目的を有するものではないが，商品の形態自体が特定の出所を質的な機能と関係がなければ，商品形態を変更することによって，表示する二次的意味を有するに至る場合がある。そして，このように同一機能の商品を販売等することが可能となるが，その商品形態が商品の形態自体が特定の出所を表示する二次的意味を有し，不正商品の実質的な機能を達成するための構成に由来するときは，そ競争防止法 2 条 1 項 1 号にいう「商品等表示」に該当するためには，の形態，構成による同一機能の商品の販売等が禁圧されることにな①商品の形態が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴をる3。

有しており（特別顕著性），かつ，②その形態が特定の事業者によしかし，商品の形態が，永年使用により，出所識別力をもつに至って長期間独占的に使用され，又は極めて強力な宣伝広告や爆発ったとき，そのセカンダリー（第 1 次は本来機能的なもの，ここで問的な販売実績等により（周知性），需要者においてその形態を有す題になるのはそれ以外の第 2 次的なものであるからセカンダリーとる商品が特定の事業者の出所を表示するものとして周知になっていわれる）の意味を有するに至った部分に化体された信用の冒用いることを要すると解するのが相当である。
2

大阪高裁平成 18 年 4 月 19 日判決／平成 17 年（ネ）第 2866 号、知的財産権侵害要論 不正競業編（第 3 版）136 頁～140 頁 竹田稔著等 発明協会
3
折りたたみコンテナ事件Ⅱ 東京地裁平成 6 年 9 月 21 日判決／
平成 4 年（ワ）第 10866 号

1

ペアルーペについては、例えば、下控訴人ウェブサイトを参考にされたい。
http://www.agport.co.jp/products/houseware/pairloupe.html
2が許されるべきでない4。

った（甲 295），②年齢 15 歳から 34 歳までの男女で，過去 1 年以内

では，いかなる場合にセカンダリーの意味を有するに至った部分に，いずれかのブランドのジーンズを自分で購入（購入してもらったに信用が化体されたといえるのだろうか。

者も含む。）した者で，その出所を明確に答えられた者を対象にし

5

この点について，これまでの裁判例 においては，①特別顕著性，た調査では，原告標章 2 を確かに見た，見たような気がする者の割及び，②周知性という要件を充足する場合に，「商品等表示」に該合は 86 パーセントであり，そのうち，37 パーセントが出所をリーバイ当すると判断されており，本判決も，基本的には上記裁判例に沿うスと正しく答えた（甲 300），③ジーンズメーカー，アパレルメーカー

形で，「商品等表示」該当性を判断した。に本人，家族が勤務している者等を除いた一般消費者を対象とし本判決の意義は，「商品等表示」該当性について判示した点にた調査で，原告標章 2 のみを示されてリーバイスと正しくブランド名あるが，実務的には，アンケート調査結果の証拠力について判断さを答えた者の割合が，18．3 パーセントに上る（乙 174）という結果をれている点が興味深い。

示している。

周知性については，商品の宣伝広告の度合いなどで立証可能以上認定した事実によれば，原告標章 1，2 は，原告の商品又はであろうし，そのような立証が客観的で望ましいといえる。

営業表示として需要者に広く認識され，周知となっているものと認め他方，特別顕著性については，需要者を基準とした識別力の程られる。」

度により判断される。それ故，いきおいアンケート調査などを証拠とと認定している。

して提出することが考えられる。

このように，上記①乃至③に示すようにサンプルの取り方次第でこの点につき，本判決では，原告が証拠として提出したアンケーはアンケート調査も一定の証拠力を有する証拠となり得るといえる。

トの結果につき「控訴人の上記主張を裏付ける証拠として，直ちにとはいえ，アンケート調査をメインの証拠とするのはリスクを伴うので，採用することはできない。」と判断されている。

従たる証拠として提出するのが妥当であろう。

特別顕著性を認定する事実を立証するに際してアンケート調査

本事例におけるアンケート調査について，上記判決文で認定されの結果を用いるのは，通常考えられることであるが，他方で恣意的た以上の情報は不明であるが，上記①乃至③に示すサンプルの取と思われてしまうきらいも否めない。では，アンケート調査結果の証り方と対比して考えると，従たる証拠であるアンケート調査を実施・拠力はどの程度強いのだろうか。

提出する際の実務上の指針になり得るのではないか。

例えば，前掲「マグライト事件 大阪地裁平成 14 年 12 月 19 日判

以上のように，本判決には，商品形態であっても，①特別顕著性，決／平成 13 年（ワ）第 10905 号」は，商品形態につき「商品等表示」②周知性という要件を充足する場合，「商品等表示」に該当するとに当たるとした数少ない事例であるが，対象となったマグライトと他判示した点に一種の先例的意義があるが，実務上も興味深い認定の懐中電灯を対比し，要部認定し，他の懐中電灯とは異なる独自をしており，参考にしたい。の特徴的なものであって，こうした形態が，他の商品と識別できる独（文責） 弁護士・弁理士 溝田宗司

特の特徴として商品表示性を有している点について主張立証されており，恣意的になりがちなアンケートという証拠に依っていない。
平成 25 年 4 月 18 日判決／知的財産高等裁判所第 2 部

もっとも，ジーンズ刺繍事件（東京地裁平成 12 年 6 月 28 日判決／平成 8 年（ワ）第 12929 号）は，特別顕著性と周知性を分離して判

平成 24（行ケ）10360 号

断したものではないが，「各種調査においても，原告標章 1，2 は，（原告インテル・コーポレーション対被告株式会社インテルグロー）需要者の間において，強い出所表示機能を有しているとの結果をポイント示している。すなわち，①過去 6 か月間にジーンズを購入した者を標準文字からなる被告登録商標「インテルグロー」（第 19 類及び第対象とした調査で，原告標章 2 を示されて，出所をリーバイスと正し37 類）（以下「本件商標」という。）に対して，原告が原告登録商標「Ｉく答えた者の割合は，15 歳から 29 歳までの層で 46 パーセントであＮＴＥＬ」等（以下「引用商標」という。）を引用商標として商標法 4 条

り，右層を含む 15 歳から 69 歳までの全年齢層で 31 パーセントであ

1 項 7 号，8 号，11 号，15 号，19 号違反を理由に商標登録無効審
判を請求したが不成立となった審決に対し，本件商標は引用商標

4と類似しない等の理由により，審決を維持して原告の請求を棄却し新・不正競争防止法概説（初版）108 頁～109 頁 小野昌延・松村信夫著 青林書院
5
マグライト事件：大阪地裁平成 14 年 12 月 19 日判決／平成 13 年（ワ）第 10905 号、ギブソンギター事件：東京地裁平成 10 年 2 月 27日判決／平成 5 年（ワ）第 19613 号、折りたたみコンテナ事件Ｉ：東京
地裁平成 5 年 12 月 22 日判決／平成 3 年（ワ）第 16402 号などがある。

た事例

キーワード3

商標法 4 条 1 項 7 号，8 号，11 号，15 号，19 号

きない。

商標の類否，出所の混同
解説
事案の概要

1 審決取消訴訟における商標の類否判断について

本件は，原告が，原告の本件商標に対する商標登録無効審判請

商標の類否に関する判例としては氷山印事件（最判昭 43．2．27）

求について特許庁が同請求は成り立たないとした本件審決の取消が有名であり，以降の判決では多数引用がなされている。当該事件しを求めた事案である。

において最高裁は「商標の類否は，対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に，商品の出所につき誤認混同を1 本件商標生ずるおそれがあるか否かによつて決すべきであるが，それには，被告は平成 18 年 1 月 19 日，「インテルグロー」という標準文字かそのような商品に使用された商標がその外観，観念，称呼等によつらなる商標（以下本件商標という。）につき，指定商品を第 19 類及て取引者に与える印象，記憶，連想等を総合して全体的に考察すび第 37 類として商標登録出願をし，平成 18 年 8 月 18 日に設定登べく，しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり，その具録がなされた。

体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする」として，商標

2 特許庁における手続の経緯の類似を，外観，観念，称呼等によって取引者に与える印象，記憶，原告は，本件商標について平成 23 年 8 月 18 日，本件商標の連想等を総合して全体的に考察するとしている。

登録無効審判を請求したところ，特許庁は，これを無効 2011－

最近の商標の類否に関する最高裁判決としてはつつみのおひ890072 号事件として審理し，平成 24 年 7 月 20 日，「本件審判の請なっこや事件（最判平 20．9．8）が記憶に新しいところであるが，この求は，成り立たない。」との本件審決をし，その謄本は，同月 27 日，中で最高裁は「複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解され原告に送達された。

るものについて，商標の構成部分の一部を抽出し，この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは，その争点部分が取引者，需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として商標法 4 条 1 項 7 号，8 号，11 号，15 号，19 号該当性強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や，それ以外の部紙面の都合上，11 号に絞って紹介する。

分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないと認められる場合などを除き，許されないというべきである」（最判昭 37．12．5）を引判旨抜粋用し，分離観察は原則として許されないとした。当該事件において本件商標は，「インテルグロー」の片仮名を標準文字で同書，同は「各文字の大きさ及び書体は同一であって，その全体が等間隔大，等間隔に書され外観視覚上極めてまとまりよく一体に表されてに 1 行でまとまりよく表されているものであるから，「つつみ」の文字いるものである。

部分だけが独立して見る者の注意を引くように構成されているという

また，本件商標は，これより生ずると認められる「インテルグロー」ことは出来ない」「「つつみ」の文字部分が本件指定商品の取引者の称呼も冗長でなく無理なく一気一連に称呼し得るものである。

や需要者に対し引用各商標の商標権者である被上告人が本件指そうすると，本件商標は，その構成全体をもって一体不可分の造定商品の出所である旨を示す識別標識として強く支配的な印象を語として認識し把握されるとみるのが自然であり，その構成文字全与えるものであったということはできない」「本件商標の構成中の「お体に相応し一連して「インテルグロー」の称呼を生じさせ，特段の観ひなっこや」の文字部分については，これに接した全国の本件指定念を生じない。

商品の取引者需要者は，ひな人形ないしそれに関係する物品の製本件商標より一体不可分に生ずる「インテルグロー」の称呼と引用造，販売等を営む者を表す言葉と受け取るとしても，「ひな人形屋」商標より生ずる「インテル」の称呼とは，「インテル」の部分においてを表すものとして一般に用いられている言葉ではないから，新たに共通するものの，構成音数若しくは音構成において相当の差異を造られた言葉として理解するのが通常であると考える。そうすると，有するものであるから，明確に聴別することができ，本件商標と引用上記部分は，土人形等に密接に関連する一般的，普遍的な文字で商標とは，称呼上，明らかに区別し得るものである。

あるとはいえず，自他商品を識別する機能がないということはできな

また，本件商標と引用商標とは，外観上，判然と区別し得るものでい」として，「つつみのおひなっこや」と「つつみ」「堤」は類似しないあり，また，・・・観念において共通するところがない。としている。

そうすると，本件商標と引用商標とは，類似するものということはで
4

2 本件における判断について

最判平 20．9．8 における「つつみ」とは異なり，世界的に著名な本件の主な争点のうちの一つは，本件商標の称呼「インテルグロ

半導体メーカーである「インテル」の文字を含む称呼であっても分離ー」と引用商標の称呼「インテル」が類似するか否かである。

観察を認めなかった本判決は，今後の商標の類否判断において少知財高裁は，まず，本件商標について「インテルグロー」は一体なからず影響を与えるものと思われる。

不可分に生ずる称呼であると認定した。そのうえで，引用商標の称（文責） 弁護士 幸谷泰造

呼である「インテル」の部分において共通するものの，構成音数若し
くは音構成において相当の差異を有するものであるから，明確に聴別することができ，本件商標と引用商標とは，称呼上，明らかに区別し得るものであると認定した。情報科学分野出身の当職からする

3 月 29 日に六本木ヒルズにて，法人設立の祝賀会と歓送迎会を総と「インテル」は相当に支配的な印象を与えるものであり，分離観察

勢 32 人で行い，賑やかな会とを認めないことに若干の違和感を覚えることは否めないが，知財高なりました。

裁は，「インテル」が支配的な印象を与えるか否かというよりも，「インテルグロー」がまとまりよく一体に表されているということを重視しており，結合商標における分離観察の可否の判断要素として，知財高裁においてどのような点が重視されるかにつき，今後の参考になる。

【鮫島弁護士】先端テクノロジー・エデュケーション・センターの月例研究会に講師として参加致します。（7/5）
【鮫島弁護士】東工大ＣＵＭＯＴ知的財産戦略コースが 5/18 より開講致します。
【髙見弁護士】日本弁理士会主催のセミナーに講師として参加致します。（5/8，5/16，5/17）【伊藤弁護士】LEC 東京リーガルマインドセミナーに講師として参加致しました。（5/1）
【栁下弁護士】月刊「事業構想」5 月号にコラム掲載【溝田弁護士】「THE INDEPENDENTS 2013 年 4 月号」にコラム掲載【伊藤弁護士】株式会社金融財務研究会／株式会社経営調査研究会のセミナーにて講師として参加致しました。（3/27）【伊藤弁護士】｢ビジネスロー・ジャーナル｣2 月号にブックレビュー掲載〒105-0003 東京都港区西新橋 1-20-3 虎ノ門法曹ビル 701
03-5511-6211（代表）03-5511-6220（FAX）

http://www.uslf.jp/ＵＳＬＦ
5別紙

先端テクノロジー・エデュケーション・センター
代表 大原康永
http://www.geocities.jp/atec_intl/

先端テクノロジー・エデュケーション・センター
月例研究会のご案内
経済のグローバル化が進展し、国際競争力が激化する中、わが国の経済が低迷して久しい。わが国の産業構造及び競争力が再び輝きを取り戻すためには、その担い手である高度な技術力をもち、技術分野及び地域に偏ることのない中小・ベンチャー企業の一層の活性化こそが急務であると考えられます。しかし、これらハイテク中小・ベンチャー企業の多くは、知財戦略・技術法務についての意識が薄いため、技術流出・模倣品問題等により、その成長要因を阻害されているのが現状であります。
このような視点から、このたびは、弁護士法人内田・鮫島法律事務所の協賛により、知財戦略・技術法務に詳しく、中小企業の支援に長年携わっている前記法律事務所代表の鮫島正洋先生をお招きして、具体的な事例を交えて、上記の点について、弊センターの「知的財産戦略推進プログラム」の一環として、下記の要領で月例研究会を開催することにいたしました。皆様方にはご多用中とは存じますが、是非ご参加下さいますよう、ここに謹んでご案内申し上げます。
なお、月例研究会終了後、鮫島正洋先生を囲む懇親会を予定しており、月例研究会ご参加の皆様をご招待いたしたく存じますので、ここに併せてご案内申し上げます。
日時：2013年 7月 5日（金）講演：14:30～17:00

記
懇親会：17：10～

会場：早稲田大学大学院日本橋校
東京都中央区日本橋1－4－1 コレド５階（旧東急百貨店跡） TEL：03－3272－6782
地下鉄銀座線、東西線、都営浅草線「日本橋駅」直結、出口B12、C1、C2

講師：鮫島正洋氏
弁護士法人内田・鮫島法律事務所代表 弁護士・弁理士

1985年東京工業大学金属工学科卒業。藤倉電線株式会社（現:株式会社フジクラ）、日本アイ・ビー・エム株
式会社勤務。1991年弁理士試験合格。1996年司法試験合格、1999年弁護士登録。
2004年内田・鮫島法律事務所開設。
公職：東京工業大学特任教授、金沢工業大学教授などを歴任。現在、特許庁中小企業知的財産戦略プロジェク
ト統括委員長。
著作物：「知的財産の証券化」（日本経済新聞社）2004/10/24［共著］、「新・特許戦略ハンドブック」(商事法務)2006/10/16［編著］など多数。2012年知財功労経済産業大臣賞受賞。
2011年直木賞受賞作池井戸潤氏著「下町ロケット」に登場する神谷弁護士のモデル。

演題：「中小企業が日本の技術競争力を担うために-知財戦略と技術法務のススメ」
参加料：10,000 円（但し、内田・鮫島法律事務所と顧問契約をもつ企業・法人はご招待）
お問い合わせ先
お申し込み方法

TEL：03-5371-8940
FAX：03-5371-8940

E-mail：atec_intl@yahoo.co.jp
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先端テクノロジー・エデュケーション・センター行

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