I弁護士法人内田・鮫島法律事務所
Ｎｅｗｓｌｅｔｔｅｒ

Ｖｏｌ.10 2015
している。そして，なによりもの競争力，それは，弁護士と違って「無Ｉｎｄｅｘ料」だということである。

1.

2015 USLF 知財塾 開講のお知らせ

2.

「知財と経営のリンク」を標榜して （鮫島正洋）

3.

判例解説 （高橋正憲）

しかし，彼らにも弱点がある。クライアントに対するヒアリングができないことだ。彼らは一般論しか語れないから，クライアントの置かれている状況に対して，クライアントが採るべき戦略，戦術論を語ること『先使用権「事業の準備」について判断した事例』
4.

はできない。

最近の出来事

たとえば，「模倣品が出始めたときの対策」という記事に「特許訴活動訟を提起しましょう」という戦術論が記載されていたとしよう。しかし，そんな抽象的な情報で動くことができるクライアントがいるだろうか。

昨年に続き，知財渉外業務の一層の強化を目的としたセミナー

アドバイスが正しいかどうかも検証はできないし，なによりも，「訴訟を，今年度も開講致します。皆様のご参加を心よりお待ちしておりまをしろ，とインターネットに書いてあったからそうしました」では，社内す。の説明も通らないだろう。

http://www.uslf.jp/blog/2015/04/uslf-1-1121579.html

そこで，弁護士の出番。弁護士は勝訴確率を予測して，勝てると思ったら訴状を書くことができるから，インターネットよりは幾分ましである。しかし，その程度のレベルでは，今度は弁護士間の競争に■セミナースケジュール
第1回

8/26

「技術的範囲 1」

栁下彰彦

巻き込まれるだけだ。インターネットはもちろん，弁護士間の競争に

第2回

9/16

「技術的範囲 2」

栁下彰彦

勝つためにはどうすればいいのか。これが私の永遠のテーマであ

第3回

10/21

「侵害訴訟の最新裁判例紹介」

和田祐造

る。

第4回

11/19

「進歩性」

髙見憲

クライアントの最終ゴールは訴訟を提起することでも，訴訟に勝つ

第5回

12/10

「記載要件／補正・訂正」

髙見憲

ことでもなく，ビジネスで勝つことである。そうだとしたら，ビジネスを

第6回

1/12

「審決取消訴訟の最新裁判例紹介」

小栗久典

学ばずしてクライアントに有益なアドバイスができるのか。

第7回

2/10

「ライセンス契約 1」

鮫島正洋

第8回

3/1

「ライセンス契約 2」

鮫島・栁下

そのような発想から，早い段階から「知財と経営のリンク」を標榜し，取り組んできた。2002 年には「パテントサイエンス研究会」を立ち上げ，知財に関心のあるビジネスマンなど，異業種交流の場とした。
折しも「知財立国」華やかなりし小泉政権時代。経済産業省出身の伊原智人氏（現 Green Earth Institute 株式会社代表）を通じて，当このニュースレターを配信してはや 10 回。ちょうど私の番が回っ時，特許庁長官を退官されたばかりの荒井寿光氏にもご参画いたてきた。若手の弁護士は最近の裁判例のコメントなど実務的なことだき，会は大いに盛り上がった。

を取り扱うことが多いようなので，私は打って変わって，弊所の起源

やがて，荒井氏は知財を法律以外の視と競争力について述べてみようと思う。

点から捉えよう，というコンセプトの日本知財学会設立の立役者になられるが，パテ弁護士にとって最大のライバルは何か。

ントサイエンス研究会が一つの動機付け

それは公認会計士でも弁理士でも，ましてや，医者でもクライアンになったのではないだろうか。私はというと，トでもない。

この会で多くの知己を得，2004 年に「特許「インターネット」である。彼らの情報量は膨大である。彼らはありと戦略ハンドブック」の出版にこぎ着けた。こあらゆる分野の法律情報を，弁護士が書く「ブログ」という形で保有
1

の本，今から思えば時期尚早だったかもしれないが，当時はまだ知は到底思えなかったから。それよりも，ここに我々がいて，こういうサられざる概念だった「知財と経営のリンク」というコンセプトを世の中ービスができるのだ，ということを発信したかった。に伝えることはできた。

今は，これを後進に伝えるステージに入った。日本は広い。多様

やがて，それまで相互に異なる分野であると考えられていた知財なものづくり企業が膨大な数存在する。私一人では到底まかなえなと技術経営（MOT）が融合し始める。その中で企画運営のご依頼をいから，同志たる弁護士の育成が必要である。弊所が採用する弁いただいたのが 2010 年にスタートした東工大の CUMOT 知財戦略

護士の多くは社会人を経験し，この業界に夢と気概をもって，リスクコース。ご参画いただいた講師陣の顔ぶれは豪華である。受講生を取りながら入ってきた連中である。そういう人たちは細かい指導やは異口同音に「どうやって，こんな講師陣を集めたのですか？」と質規制をするのではなく，活躍する場を与えることによって自然に伸問するのだが，何のことはない，講師陣は皆 10 年，20 年間，「知財びていく。個々人のレベルに合わせて必要なスキル管理やアドバイと経営のリンク」を標榜し，ライフワークとしてきた同志なのである。そスをしつつも，弊所では入所時から自分の戦略と判断の下に仕事れ以外に秘訣はない。

を行うことが求められる。うまくこなしたらもっと大きな仕事が与えられ2004 年に弊所を設立した当初，ほとんどのクライアントは中小企るし，失敗したら分析と反省はさせるが，責任は上が取る。だから若業であった。今になってみると，それは「知財と経営のリンク」を追究

手の弁護士は自由な発想のもとで仕事ができるし，もっと大きな場するためには絶好の環境だった。なぜならば，相談に見えるクライが欲しければ自分で考えていい仕事をすればいいのである。

アントの多くは，知財に興味と悩みを持つ，中小・ベンチャー企業の経営者，まさに，「知財と経営のリンク」に日々ご苦労されている「勇気をもってチャレンジする人材にチャンスを与える自由な大地方々だったのである。15 年余りの弁護士生活で，知財と経営を語りであれ」

合った経営者の数は 1000 人を優に超える。つまり，弁護士生活 15年間で，1000 とおりの「知財と経営のリンク」を見ることができたわけ

それが，創業者である内田が提唱した弊所設立の理念であり，基であるから，これが絶好の環境でなくして何なのだろうか。

本的な人材育成の考え方でもある。その結果，人材流動の激しい中小企業の知財法務はビジネス論そのものである。中小企業で業界でありながら，直近 5 年間は誰一人として脱落せず，人員が純は，知財法務を一つ間違えると，技術が盗まれ，資金調達ができな増し，弁護士 20 名体制に王手をかけた（ちなみに，2016 年 1 月に 3くなり，最悪の場合は事業を断念する事態も生じうる。そのプレッシ名の内定者を出しているので，来年をもって 20 名体制が実現すャーの中で，交渉相手から出されてきた契約案に記載されている債

る）。

権債務をビジネス的な利害関係に翻訳し，相手方の意図を探り，採かつて一人で叫んでいた「知財と経営のリンク」が浸透し，自由闊るべき方策を法務のみならず経営的見地からアドバイスする。技術

達な風土の中，技と気持ちを併せ持った優秀な弁護士が育ち始めのヒアリングをし，何を特許とし何を特許とせざるを峻別し，コスト的た。今は創業理念を推し進め，「公正な競争環境を創る」というのがにもスレスレで，バーを揺らしながら一番広い特許を取得する。その創業経営者である私に与えられたミッションであり，弁護士やスタフように知財と法務に投資することに経営上どのような意味があるのか。

を含めた人材がいきいきと弊所で活動し，自分の夢を目指す場を経営者からのそういう質問には，知財と法務によるリターンを常に理形成していく。弊所人材の持つこのバイタリティがクライアントにも伝解していなければ，即時かつ明確には回答できない。「知財と経営わり，結果として，サービスに対する満足度が上がるはずである。のリンク」を地でいくのが中小企業の知財法務なのである。

本年夏，虎ノ門に新たなベースキャンプを構築する。心機一転，この数年，大企業のクライアントも増えてきたが，「知財と経営のリ「知財と経営のリンク」を標榜しつつ，社是である「技術法務によってンク」という軸は変わらない。折しも，技術のコモディティ化によって，日本の競争力に貢献する」というテーマに取り組んでいければ，弊今まで以上に経営的な存在になることが求められている大企業知所がこの時代に日本に存在した意義があるのではないかと拙察し

財部からは，「知財活動をより事業密着型にする」ことに関する多くている。クライアント，パートナー，従業員を始めとし，弊所の全てのの質問や講演依頼が寄せられるようになった。

ステークホルダに感謝しつつ，筆を置くこととする。

すなわち，これが勝ち抜くための方策である。そして，弊所 10 周(文責) 弁護士・弁理士 鮫島正洋

年を記念して 2014 年に出版した「技術法務のススメ」にそのエキスをまとめた。ノウハウの出し惜しみは一切しなかった。少々のノウハウを出したからといって，15 年間で 1000 人以上の経営者と話をして得た「知財と経営のリンク」に対する経験値や世界観を模倣されると2

同等性試験のための動物の入手をしたことが認められる。
このように，メルクは，本件特許の優先日までに，ＫＫ－1，ＫＫ－2 及びＫＫ－3 の 3 つのサンプルを製造し，これらすべて
東京地方裁判所 平成 21 年 8 月 27 日判決について，規格及び試験方法に関する試験を実施するととも（平成 19(ワ)3494「肝疾患治療又は予防剤」）に安定性試験に着手しており，被告らの主張するとおりの事実が認められる。

【事案の概要】ウ

しかしながら，前記認定事実のとおり，ＫＫ－1 とＫＫ－2 及び本件は，経口投与用吸着剤並びに腎疾患治療又は予防剤及びＫＫ－3 とでは，その賦活時間において，ＫＫ－1 が 29 時間で肝疾患治療又は予防剤についての特許権(特許 3835698 号)を有あるのに対し，ＫＫ－2 及びＫＫ－3 が 21 時間（ＫＫ－2）又はする原告が，被告製品は原告の特許権に抵触すると主張して，被21．5 時間（ＫＫ－3）であって，7．5 時間から 8 時間の違いが告製品の製造販売差し止め等を求めた事案である。

あり，賦活のための温度が●（省略）●もの高温であることに本件では，多数の争点が問題とされたが，紙面の都合上，主とし鑑みると，この違いは製造コストにおいて大きな差異をもたらて先使用権の「事業の準備」該当性に絞って説明することとする。

すものと考えられる。また，この賦活時間の違いから，活性炭の吸着性能に影響を及ぼす重要な指標であると認められる比【判旨】

表面積及び充填密度について下記のとおりの違いを生じてい本判決は，被告の行為によって被告に先使用権を認めるかにつる。

いて，以下のように判示した。

比表面積（ＢＥＴ法）「これらの認定事実を前提として，メルクが本件特許の優先日である

ＫＫ－1 1542ｍ2／ｇ

平成 14 年 11 月 1 日の際，発明の実施である事業の準備をしていＫＫ－2 1362ｍ2／ｇる者（特許法 79 条）に該当するかどうかにつき，以下検討する。

ＫＫ－3 測定されていない

ア

特許法 79 条にいう発明の実施である「事業の準備」とは，特充填密度

許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明

ＫＫ－1 0．52ｇ／ｍｌをした者又はこの者から知得した者が，その発明につき，いまＫＫ－2 0．61ｇ／ｍｌ

だ事業の実施の段階には至らないものの，即時実施の意図をＫＫ－3 0．61ｇ／ｍｌ有しており，かつ，その即時実施の意図が客観的に認識されこれらの点に照らすならば，ＫＫ－1 とＫＫ－2 及びＫＫ－3 とる態様，程度において表明されていることを意味すると解するを実質的に同一であると認めることはできない。のが相当である（最高裁昭和 61 年 10 月 3 日第二小法廷判

そして，ＫＫ－1 とＫＫ－2 及びＫＫ－3 とを実質的に同一で決・民集 40 巻 6 号 1068 頁参照）。そして，特定の発明を用いあると認めることができない以上，これらのサンプルが製造さたある事業について，即時実施の意図を有しているというためれた段階では，被告製品の内容が一義的に確定しておらず，には，少なくとも，当該事業の内容が確定していることを要す事業の内容が確定したとはいえない。

るものであると解すべきである。

したがって，これらの 3 つのサンプルを製造し，これらが規格前記認定事実のとおり，メルクは，本件特許の優先日であるに適合することを確認し，安定性試験に供したことにより事業

平成 14 年 11 月 1 日より前において，被告製品の原末となるの即時実施の意図が表明されたとする被告らの主張は採用べき球状活性炭の試作サンプルとしてＫＫ－1 を製造し，これすることができない。」

イと原告製品との物理的性質及び吸着特性の比較試験に着手し，●（省略）●の各試験を実施したこと，ＫＫ－1 より賦活時【検討】間を短縮した試作サンプルのＫＫ－2 及びＫＫ－3 を製造し，1 はじめにＫＫ－1，ＫＫ－2 及びＫＫ－3 のそれぞれについてカプセル

本判決は，先使用権の発生要件のうち，「事業の準備」について製剤及び細粒製剤のサンプルを製造し，これらの製剤につい判断した点に特徴を有する。そこで，本稿では，先使用権の発生要て，規格及び試験方法に関する試験及び安定性試験に着手

件のうち，「事業の準備」について，従来の裁判例における本判決し，細粒製剤についての規格及び試験方法に関する試験にの位置づけの検討を行い，本判決を考察する。

ついてはこれを了したこと，ＫＫ－1 のみについて，生物学的3

2 裁判例1についてされる。裁判例の傾向は，特許法の趣旨にも適合的で妥当なもの

特許法 79 条の「事業の準備」について，どの程度，実施の用意をであろう。

していると「事業の準備」に該当するのであろうか。
最判昭和 61・10・3 民集 40 巻 6 号 1068 頁［ウォーキングビーム

3 本判決の分析

炉］は，「事業の準備」について，「いまだ事業の実施の段階に至ら（1） 裁判例との比較ないものの，即時実施の意図を有しており，かつ，その即時実施の本判決も，「事業の準備」の判断につき前掲［ウォーキングビーム

意図が客観的に認識される態様，程度において表明されていること

炉］を引用した。

を意味する」とし，工業用加熱炉の大型プラントの事例で見積もり仕問題は，その具体的あてはめである。

様書等が引合いの相手方に提出されたのみで受注に至らず，した

従来の裁判例では，「事業の準備」に該当するためには，特許出がって具体的な製品ができあがっていない段階で先使用権の成立願前に，①発明が完成しており，②試作品が完成している等，当該を認めた。ただし，この事件で問題となったのは受注生産品であっ発明に特有の投資がなされていることが必要であるとしていた。従て，しかも相当高額なものであったから，見積もり仕様書の作成自って，これに照らし本判決を検討する。

体に相当の費用が掛かっていたのであろう。そうだとすれば，79 条

ア

発明は完成していたか。

で保護すべき資本の投下という点では，大量生産で低廉な製品に本件は発明完成につき明示していないが，被告が特許出願ついて具体的に製品が完成されている状態に双肩しうる準備がなさ

前にＫＫ－1，ＫＫ－2，ＫＫ－3 の 3 種類のサンプルを完成さ2れると判断しやすい事案であり ，当該発明に特有の投資(関係特殊せたこと，原告の特許発明は物質特許であること，優先日以的投資)がなされているがゆえに事業の準備があったと評価できる

降に製造された被告製品は原告特許の技術的範囲に属するであろう。と判断されていること，優先日以降に製造された被告製品と，以降の裁判例をみても，試作品が完成している等，当該発明にＫＫ－1，ＫＫ－2，ＫＫ－3 のサンプルは，いずれも同一の材特有の投資(関係特殊的投資)がなされている場合に，事業の準備料・製造過程で作成されていることに鑑みると，優先日前に被があると認められている(東京地判平成 11・11・4 判タ 1019 号 238

告は，発明を完成させていたといえる。

頁［芳香性液体漂白剤組成物］，東京地判平成 17・2・10 判時 1906

イ

試作品が完成している等，当該発明に特有の投資がなされて号 144 頁[分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒製剤とその製造方法]，大いたか。

阪地判平成 17・7・28 平成 16(ワ)9318[モンキーレンチ]，東京地判

本件をみると，ＫＫ－1，ＫＫ－2，ＫＫ－3 の 3 種類のサンプル

平成 3・3・11 判例工業所有権法〔2 期版〕6558 頁［汗取バンド］，東は合計して 6500 個製造しており，上記試作品完成のため，「1京地判平成 19・3・23 判タ 1294 号 183 頁[溶融金属供給用容器]，

億 3000 万円以上の費用をかけて球状活性炭…の製造を目

大阪地判平成 7・7・11 判例工業所有権法〔2 期版〕2041 頁［アンカ的とした焼却炉を建設し」ており，被告は，試作品を完成させ，ーの製造方法］)。また，試作品が完成していなくとも，一定の関係当該試作品の完成に特有の投資を行っていたというべきであ

特殊的投資があれば，「事業の準備」は肯定される(東京地判平成る。よって，被告は，当該発明に特有の投資をなしていたとい

18・3・22 判時 1987 号 85 頁[生理活性タンパク質の製造法] )。

える。

以上の通り，当該発明に特有の投資(関係特殊的投資)がなされている場合に，事業の準備があると認められうる。

（2） 評価

また，製品が未完成段階で「事業の準備」が認められうるとしても，上述の通り，従来の裁判例の考え方でいくと，本件は，①発明が79 条の先使用権が成立するためには，発明が完成されている必要完成しており，②当該発明に特有の投資もなされており，「事業のがあるとされる(東京地判昭和 39・5・26 判タ 162 号 164 頁［八ミリ撮準備」が肯定されるべき事案であると評価できる。

影機］，名古屋地判平成元・12・22 判例工業所有権法〔2 期版〕

しかしながら，本判決は，ＫＫ－1，ＫＫ－2，ＫＫ－3 の 3 種類のサ2371 頁［炉］)

ンプルが実質的に同一でないことをもって，「これらのサンプルが製以上の通り，裁判例の傾向からすると，特許出願前に，①発明が造された段階では，被告製品の内容が一義的に確定しておらず，完成しており，②試作品が完成している等，当該発明に特有の投事業の内容が確定したとはいえない。したがって，これらの 3 つのサ資(関係特殊的投資)がなされている場合には，事業の準備が肯定ンプルを製造し，これらが規格に適合することを確認し，安定性試験に供したことにより事業の即時実施の意図が表明された」とは言1

増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド』[第 5 版]( 2012 年・有斐閣)225 頁～230 頁。
2
田村義之『知的財産法』[第 5 版](2010 年・有斐閣)283 頁

えないとして，「事業の準備」該当性を否定した。

4この理由を考察すると，本件は，前掲［ウォーキングビーム炉］の用いた「即時実施の意図」との文言を過度に重要視したのではないかと考えられる。つまり，前掲［ウォーキングビーム炉］は，「事業のスタッフの歓送迎会を焼肉おくうにて開催致しました。

準備」を「いまだ事業の実施の段階に至らないものの，即時実施の意図を有しており，かつ，その即時実施の意図が客観的に認識される態様，程度において表明されていることを意味する」と判示したもので，この文言のみを重視すると，「即時実施の意図」とは今すぐにも製品を出荷できる状態であり，即事業化可能な状態とも読めなくもない。本判決が「即時実施の意図」を「当該事業の内容が確定していることを要する」と解釈したことからも，本判決が前掲［ウォーキングビーム炉］の文言に引きずられてしまったことを伺わせる。

南桜公園にて，お花見を開催致しました。

したがって，本件は，前掲［ウォーキングビーム炉］を引用するものの，従来の裁判例の潮流とは異なる判断をしたものであり，特許法 79 条で保護すべき資本の投下の観点からも妥当ではないと考える。

4 実務上の留意点
実務においては，本件判決が，先使用権による保護を受けるた
めには，特許出願前に「事業の内容が確定していることを要する」と判示したことに留意を払う必要があろう。
具体的には，複数サンプルを作成した際に，いかなるサンプルを事業で用いるかを決定したことを示す，事業計画書，事業開始決定書，

4 月 24 日-25 日， ロ ン ド ン で 開催さ れ ま し た ， LawExchange

技術成果報告書等の書面を収集・保管することが有用となる(確定International の会合に小栗弁護士と栁下弁護士が出席して参りました。

日付・タイムスタンプも日付の立証に有効である)。

（LEI：日本，アジア，オセアニア，アメリカ，ヨーロッパの中規模クラ(文責) 弁護士・弁理士 高橋正憲

スの法律事務所（各国 1 事務所が原則）間の連携を図る組織）5

活動【 幸 谷 泰 造 弁 護 士 】

THE INDEPENDENTS（発行元：株式会社インディペンデンツ）1～5 月号に『知財を活用した 中小企業のブランド戦略（1）～（4）』の連載コラムが掲載されました。

【 鮫 島 正 洋 弁 護 士 】

日刊工業新聞「発明の日」特集に『日本の特許訴訟議論は大丈夫か』の執筆記事が掲載されました。（4/17）【鮫島・和田・栁下弁護士】

一般財団法人 経済産業調査会主催の経済産業調査会セミナー「事業戦略に資する特許の取り方・権利行使の考え方」にて講師をいたしました。（4/10）【 鮫 島 正 洋 弁 護 士 】

5/9 より開講いたします，東工大 CUMOT 知財戦略コースのコーディネータを務めます。（4/8）

【 鮫 島 正 洋 弁 護 士 】「ビジネス法務」（発行元：中央経済社）4 月号に『知的財産権の一元管理と法的スキーム』を執筆いたしました。

【 鮫 島 正 洋 弁 護 士 】

一般社団法人 発明推進協会主催のセミナー「小説『下町ロケット』に見る知財戦略と事業競争力のリンク」にて講演いたしました。（3/19）【 伊 藤 雅 浩 弁 護 士 】

弁護士ドットコムトピックスに『パリ市民を不安にさせた無人飛行機「ドローン」報道目的で「空撮」するときの問題は？』のコメント記事が掲載されました。（3/15）【 溝 田 宗 司 弁 護 士 】「特許ニュース」（発行元：一般財団法人経済産業調査会）3 月 12 日号に『「製造会社と販売会社の共同不法行為」―平成 26 年 12 月 17 日知財高裁判決（平成 25 年（ネ）10025 号）―』の論文を執筆いたしました。

【 鮫 島 正 洋 弁 護 士 】

広域関東圏知的財産戦略本部（関東経済産業局）・特許庁主催の戦略的知財マネジメント促進事業 知的財産セミナー「知財コンサル人材発掘・養成セミナー～中小企業の経営課題に応える知的財産活動のポイントと支援のあり方～」にてモデレータをいたしました。（3/10）【 高 瀬 亜 富 弁 護 士 】

ねとらぼに『ネットの「物乞い配信」で書類送検，これって Amazon の「ほしい物リスト」もアウトなの？ 弁護士に聞いてみた』のコメント記事が掲載されました。（2/26）

内田・鮫島法律事務所(USLF)は，知財法務を含む技術系企業ための企業法務の専門家グループです。 IT，エレクトロニクス，材料工学などのテクノロジーに関する専門知識だけでなく，知財実務・IT 実務・ファイナンス法務など多岐にわたる法務経験を兼ね備えた弁護士が，「技術」の本質的理解を基に法律論にとどまらないビジネス的な見地からのアドバイスをいたします。知財系，IT 系の法律問題は，私たちにお任せください。

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