I弁護士法人内田・鮫島法律事務所
Ｎｅｗｓｌｅｔｔｅｒ

Ｖｏｌ.9 2015
開設 10 周年を迎えましたが，本年は次の 10 年に向けて新たな一歩Ｉｎｄｅｘを踏み出す時期になります。私も微力ながら，毎日の研鑽を重ねて

1.

パートナー就任・新規加入弁護士のご挨拶

2.

判例解説

皆様のお力となり，弊所がこれまで以上の信頼を獲得できるよう，努力して参る所存です。

『機能的クレームの充足論が争われた事例』

3.

今後とも，一層のご指導・ご鞭撻を賜りますよう，宜しくお願い申し最近の出来事上げます。

活動

パートナー弁護士 髙見憲

立春の候，皆様におかれましては，ますますご清立春の候，皆様におかれましては，ますますご清栄のこととお慶栄のこととお喜び申し上げます。

び申し上げます。

さて，私こと，このたび司法修習を終了し，弁護士

この度，弊所では，髙見憲弁護士(新 61 期)を 5 人目のパートナ

法人内田・鮫島法律事務所において，弁護士としてーに迎え，関裕治朗，永里佐和子，高橋正憲，篠田淳郎(ともに 67の第一歩を踏み出すことになりました。

期)の 4 名の弁護士を新たに採用しました。

特許庁において，14 年間にわたり，運輸，車両制御および冷却

髙見弁護士は，製紙会社研究職を経て弁理士登録，特許事務機器という機械分野の特許審査に携わって参りました。その間に培所にて特許出願・中間処理等の特許実務に携わった後に弁護士った特許審査の経験および機械系の知識に加え，これからは，弁登録，弊所入所後は，主として化学関係の特許案件においてその護士として，今まで以上に研鑽を重ね，鋭意努力していく所存でご能力を発揮して参りました。4 名の新人弁護士も，それぞれ，知財分ざいます。

野における社会人経験と専門性を有し，「技術法務で日本の競争今後ともご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

力を向上させる」という弊所理念に必ず貢献するものと期待しておりアソシエイト弁護士 関裕治朗ます。
今回の弁護士加入により，本年から弁護士 19 名体制で業務を行立春の候，皆様におかれましては，ますますご清うことになりました。ここまで順調に発展できたことは，ひとえにお客栄のこととお慶び申し上げます。

様皆様のお引き立てのお陰であると深く感謝するとともに，多角化

さて，私こと，この度，司法修習を終了し，弁護士する技術法務のニーズにお応えすべく，弊所一丸となり尽力すると法人内田・鮫島法律事務所において弁護士としていう決意をここに表明し，ご挨拶に代えさせていただきます。の第一歩を踏み出すこととなりました。

代表弁護士 鮫島正洋

東京都内の特許事務所において約 7 年間，国内外企業の特許出願などに関する海外事務に従事して参りました。今後は，この経立春の候，皆様におかれましては，ますますご験及び米国居住経験によって培った英語力とグローバルな視点を清栄のこととお慶び申し上げます。

活かし，依頼者様のご期待に沿える弁護士になれるように，鋭意努

さて，私こと，この度，弊所のパートナーに就任力していく所存でございます。

させていただくこととなりました。これまでの皆様何卒ご指導ご鞭撻を賜りますよう，よろしくお願い申し上げます。のご支援に改めて感謝申し上げます。

アソシエイト弁護士 永里佐和子

知財の世界では，日々，技術が進歩し，法律が変わり，実務もそれに対応していくことが求められています。その中で，弊所は昨年
1

2 事案の概要
立春の候，皆様におかれましては，ますますご清被控訴人(一審被告)の盗難防止装置が，控訴人(一審原告)の保栄のこととお慶び申し上げます。

有する特許発明「パソコン等の器具の盗難防止用連結具」に係る発さて，この度，弁護士法人内田・鮫島法律事務所

明の技術的範囲に属するなどとして，販売・輸入・販売の申出の差にて弁護士／弁理士として仕事を開始することとな止め，製品の破棄および損害賠償請求等を行ったところ，原審は，りました。これまで，大学・大学院での技術研究，日被控訴人の盗難防止装置は，控訴人の特許発明の技術的範囲に立製作所での知財業務(平成 19 年弁理士登録)，及び大学院での属しないとして，控訴人の請求をいずれも棄却した。

特許訴訟に関する判例研究業務を経験し，経営に資する知財活動

そこで，控訴人がこれを不服として控訴したところ，控訴審は，原を提供できるよう研鑽を続けて参りました。今後は，依頼者様のニー審の判断を維持し，本件控訴をいずれも棄却した。

ズに迅速かつ適切に応えられるよう，これまで以上に研鑽を重ね，最善を尽くして参ります。

3 争点

何卒ご指導ご鞭撻を賜りますよう，よろしくお願い申し上げます。

本件の争点は多岐にわたるが，以下では，被控訴人の製品(以アソシエイト弁護士 高橋正憲

下「被告製品」)が控訴人の保有する特許発明の請求項 1 に係る発明(以下「本件発明」)の構成要件Ｂ(下記下線部)を充足するのか否

立春の候，皆様におかれましては，ますますご清かの判断についてのみ扱う。

栄のこととお慶び申し上げます。

「パソコン等の器具の本体ケーシングに開設された盗難防止用のス

さて，私こと，この度，司法修習を終了し，弁護士リットに挿入される盗難防止用連結具であって，主プレートと補助プ

法人内田・鮫島法律事務所において弁護士としてレートとを，スリットへの挿入方向に沿って相対的にスライド可能にの第一歩を踏み出すこととなりました。

係合し且つ両プレートは分離不能に保持され，主プレートは，ベー特許事務所において，バイオテクノロジー，高分子化学，材料等ス板と，該ベース板の先端に突設した差込片と，該差込片の先端にの技術分野に関する国内外の特許出願，中間処理，鑑定書作成

側方へ向けて突設された抜止め片とを具え，補助プレートは，主プ業務などに弁理士として従事しながら，筑波大学法科大学院におレートに対して，前記主プレートの差込片の突出設方向に沿ってスいて，科学技術に強い弁護士を目指し，鍛錬を積んで参りました。

ライド可能に係合したスライド板と，該スライド板を差込片の突出方

この経験を礎とし，さらなる研鑽を重ね，技術法務のニーズにお応向にスライドさせたときに，差込片と重なり，逆向きにスライドさせたとえできるよう鋭意努力して参ります。

きに，差込片との重なりが外れるように突設された回止め片とを具え，今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう，宜しくお願い申し上げま

主プレートと補助プレートには，補助プレートを前進スライドさせ，差す。

込片と回止め片とを重ねた状態で，互いに対応一致する位置に係アソシエイト弁護士 篠田淳郎止部が形成されていることを特徴とするパソコン等の器具の盗難防止用連結具。」

4 原審の判断
原審は，まず，構成要件Ｂに対して文理解釈を行い，被告製品が知的財産高等裁判所平成 25 年 6 月 6 日判決(平成 24 年(ネ)第構成要件Ｂを充足しないと判断した。

10094 号 特許権侵害差止等請求控訴事件)

さらに，原審は，本件発明の構成要件Ｂについて，本件明細書の1 はじめに発明の詳細な説明の記載から検討した結果，前述の文理解釈が正機械分野における機能的クレームに対する解釈について述べら当であるとし，加えて，「スライド可能に係合」および「分離不能に保れた事例を紹介する。

持」という記載から，いわゆる機能的クレームにあたるとして，本件発本判決は，機械分野において，頻繁に見られるクレームの表現を明の技術的範囲について検討を行い，被告製品が構成要件Ｂを充機能的クレームと判断した事例として，権利行使の段階のみならず，足しないとした。

特許出願の段階においても参考になるものと思われる。

2

5 控訴審の判断づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきである。ただし，（1） 控訴人の主張

このことは，発明の技術的範囲を明細書に記載された具体的当該争点に関し，控訴人の主張のうち，特に機能的クレーな実施例に限定するものではなく，実施例としては記載されてムに対するものは，概略以下のとおりである。

いなくても，明細書に開示された発明に関する記述の内容か・「スライド可能に係合」ないし「分離不能に保持」の文言は，ら当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有す機能的クレームに当たらないる者(当業者)が実施し得る構成であれば，その技術的範囲に複数の部材をピン等で枢結し，回動させる構成は，技術含まれるというべきである。」

分野を問わず汎用される慣用技術であり，当業者が容易「これを本件についてみると，「スライド可能に係合」とのクレーに実施し得る構成に含まれる

ムについて本件明細書で開示されている構成は，従来技術自明の課題および技術分野を問わず汎用される慣用技及び実施例のいずれにおいても，差込片をスリットへ挿入する術によれば，本件明細書に触れた当業者が被告各製品方向(ないし差込片の突出方向)に向かって，直線的に互いにの構成を実施することは容易である

前後移動(スライド)する構成のみであり，また，「スライド可能に・・係合」し，かつ「分離不能に保持」とのクレームについて本件（2） 判旨

明細書で開示されている構成は，一方のプレートにスライド方控訴審では，まず，向に延びた長孔を開設し，他方のプレートにピンを固定し，当「スリットへの挿入方向に沿って相対的にスライド可能」との構

該ピンが当該長孔にスライド可能に嵌められる構成しかなく，成は「差込片と回止め片の重なりが生じている間」だけを問題

それ以外の構成について具体的な開示はないし，これを具体にすれば足りるとの控訴人の上記主張は，本件明細書に開示的に示唆する表現もない。したがって，本件各特許発明の「スされておらず，その意味で本件明細書に基づかない技術構ライド可能に係合」及び「分離不能に保持」とのクレームにつ成を主張するものであって理由がない。」

いては，上記のとおり，本件明細書に開示された構成及び本と判断し，その後，機能的クレームに関し，次のように判断し件明細書の発明の詳細な説明の記載から当業者が実施し得た。

る構成に限定して解釈するのが相当である。」「仮に・・・原告の主張を前提としても，本件各特許発明の「スリットへの挿入方向に沿って相対的にスライド可能に係合し且

6 検討

つ両プレートは分離不能に保持され」とのクレームのうち，「ス（1） 本判決で示された機能的クレームの解釈論についての注意ライド可能に係合」及び「分離不能に保持」との機能的・抽象点的な記載では，係合手段及び保持手段について，本件各特機能的クレームとは，機能を用いて物を特定しようとする記許発明の目的及び効果を達成するために必要な具体的な構載があるクレームをいい，物の発明において，クレームを作成成を明らかにするものということはできない。このように，特許するにあたり，明細書で開示されている実施例を抽象化・上位請求の範囲に記載された構成が機能的，抽象的な表現で記概念化する際に見られるものである。

載されている場合において，当該機能ないし作用効果を果たところで，特許性の有無を判断する際になされる発明の要し得る構成であればすべてその技術的範囲に含まれると解す

旨の認定と，権利行使の際になされる発明の技術的範囲の認ると，明細書に開示されていない技術思想に属する構成まで

定では，同じクレーム解釈でも，認定される内容に差が生じるもが発明の技術的範囲に含まれることになりかねない。しかし，とする見解が有力であるところ，機能的クレームについて，どそれでは当業者が特許請求の範囲及び明細書の記載から理のように考えるべきか。

解できる範囲を超えて，特許の技術的範囲を拡張することとな

この点，特許庁の審査基準によれば，新規性・進歩性等のり，発明の公開の代償として特許権を付与するという特許制度判断において，機能的クレームは，「原則として，その記載は，の目的にも反することとなる。したがって，特許請求の範囲がそのような機能・特性等を有するすべての物を意味していると上記のような表現で記載されている場合には，その記載のみ解釈する。」とされており，広く解釈されることになる。本件の控によって発明の技術的範囲を明らかにすることはできず，上訴人(原告)も，同様の解釈論に基づき，本件発明の技術的範記記載に加えて明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌し，囲について主張している。

そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基

3しかし，本判決によれば，発明の技術的範囲の認定(＝権利行使)の場面では，機能的クレームは，明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌し，そこに開示された具体的な構成に六本木ヒルズにて，忘年会を開催致しました。山本弁護士が示されている技術思想に基づいて発明の技術的範囲が決定

2014 年を彩った「アナと雪の女王」のエルサに扮し，司会を致しましされることになる1。その結果，機能的クレームは，発明の技術た。

的範囲の認定の場面において，発明の要旨の認定の場面よりも狭く解釈される場合があることになる。
では，本判決で示された機能的クレームの解釈論は，機能的クレーム一般に適用される解釈論といえるのだろうか。
本判決は，被告製品が「主プレートと補助プレートとを，スリットへの挿入方向に沿って相対的にスライド可能に係合」していない，すなわち，被告製品の「主プレートと補助プレート」は，それぞれ相対的に回転移動するものであるから，「スリットへの挿入方向に沿って相対的にスライド可能に係合し」ないという判断を大前提としている。本判決は，この判断に加え，機能的クレームの解釈論を述べているにすぎない点に注意が必要である。

（2） 望ましい対応
先述のとおり，本件では，クレーム文言からストレートに非充足という判断も下すことができた事例であるようにも思える。とはいえ，本判決を踏まえ，機能的クレームの解釈において，必要以上に発明の技術的範囲が狭く解釈されるのを回避するために，明細書の発明の詳細な説明において，考えられる実施例を豊富に記載したり，適用可能と思われる周知技術・慣用技術をあらかじめ記載しておくことが望ましいといえよう。

鮫島弁護士主催，スタッフ慰労会を今年も開催致しました。

(文責) 弁護士 関裕治朗in クッチーナジアンニ http://www.cucina-gianni.com/restaurant.html

1

東京地裁平成 10 年 12 月 22 日判決(磁気媒体リーダー事件)も同
旨

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活動
【 髙 見 憲 弁 護 士 】

神奈川科学技術アカデミー主催の平成 26 年度ＫＡＳＴ知的財産セミナー「ＩＴ時代における著作権法の基礎知識」にて講師をいたします。(3/17)【 鮫 島 正 洋 弁 護 士 】

中部経済産業局主催の「知的財産経営講座(全 5 回)」にて，コーディネータ・講師をいたします。(2/19・3/3)【 鮫 島 正 洋 弁 護 士 】

一般社団法人知的財産教育協会主催の「知的財産アナリスト認定講座(特許)第 10 期」にて講師をいたします。
(2/28)【 伊 藤 雅 浩 弁 護 士 】

一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)主催の「契約セミナー」にて講師をいたしました。(1/30)【鮫島・柳下弁護士】

中部経済産業局主催の「中小企業のための知的財産活用セミナー」にて講師をいたしました。(1/29)【 鮫 島 正 洋 弁 護 士 】

特許庁・独立行政法人工業所有権情報・研修館主催 「グローバル知財戦略フォーラム 2015～明日のグローバ
ル知財活用戦略を考える～」におけるパネルディスカッションにてモデレーターをいたしました。(1/26)【 伊 藤 雅 浩 弁 護 士 】

ヤフーニュース(弁護士ドットコム)に『結婚式で撮った友人たちの「集合写真」 フェイスブックに勝手に投稿してもいいの？』のコメント記事が掲載されました。(1/25)【 伊 藤 雅 浩 弁 護 士 】

金融財務研究会主催のセミナーにて講師をいたしました。(1/20)【 鮫 島 正 洋 弁 護 士 】

日本ライセンス協会主催の「第 386 回関西月例研究会セミナー」にて講師をいたしました。(1/15)【 鮫 島 正 洋 弁 護 士 】

大阪国際サイエンスクラブの特別懇談会にて講演をいたしました。(1/14)【 鮫 島 正 洋 弁 護 士 】

美波はな氏のインタビュー配信，「美波はなのあの人の夢の種」に登場しました。(1/5)

【 鮫 島 正 洋 弁 護 士 】「中小企業・地域における知的財産支援の現状と課題」の新春座談会に参加し，特許ニュース 2015 年 1 月 5 日号(発行元：一般財団法人経済産業調査会)に掲載されました。

【 伊 藤 雅 浩 弁 護 士 】

AIU 損害保険株式会社主催の「個人情報保護法改正とパーソナルデータ活用の為のリスクマネジメント」セミナーにて講師をいたしました。(12/12)【 溝 田 宗 司 弁 護 士 】「特許ニュース」(発行元：一般財団法人経済産業調査会)12 月 3 日号に『ノウハウ化のリスクとそのリスクヘッジ－先使用管理体制と技術の公知化－』の論文を執筆いたしました。

【 伊 藤 雅 浩 弁 護 士 】

株式会社セミナーインフォ主催の「パーソナルデータの保護と個人情報保護法改正の論点」セミナーにて講師をいたしました。(11/18)【伊藤・高瀬弁護士】『Q&A インターネットの法的論点と実務対応 第 2 版』(発行元：株式会社ぎょうせい)を執筆いたしました。(共著)(10/31 発行)

内田・鮫島法律事務所(USLF)は，知財法務を含む技術系企業ための企業法務の専門家グループです。 IT，エレクトロニクス，材料工学などのテクノロジーに関する専門知識だけでなく，知財実務・IT 実務・ファイナンス法務など多岐にわたる法務経験を兼ね備えた弁護士が，「技術」の本質的理解を基に法律論にとどまらないビジネス的な見地からのアドバイスをいたします。知財系，IT 系の法律問題は，私たちにお任せください。

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