シリーズ判決紹介− 平成19年度第4四半期の判決について −ある。また、引用発明、先願発明の無理な認定は避け、

1.はじめに相違点として抽出したうえで、相違点の評価、判断を行うことを検討すべきである。

前号に引き続き、平成19年度第4四半期に言い渡しの意匠の敗訴事例（1件）は、査定系における類否判断（法された判決について、概要を紹介する。
当期における判決総数は、特実78件（査定系51件、当9条）に誤りがあるとされたものである。共通点、差異点

事者系27件）、意匠4件（査定系3件、当事者系1件）であり、のいずれが、類否判断に及ぼす影響が大きいかは、結論

審決取消件数（取消率）は、それぞれ、12件（15.4％）、1を大きく左右することになるため、影響が大きいとする件（25.0％）であった。

根拠を具体的に説示するとともに、細部にわたっての、敗訴事例の内訳を見てみると、特実では、当事者系の共通点、差異点の抽出、検討が必要となると思われる。

件数比率（全敗訴件数の50％）、取消率（16.7％）が高く、以下に、敗訴事例を中心に、判示内容を簡単に紹介すまた、第3四半期に比べれば低下したものの、依然として、るが、前号同様、紹介する内容（特に、所感）には、私見無効Y審決の取消率（28.6％）は高いままである。当期にが含まれていることをご承知願いたい。

おいて目立ったのは、相違点判断の誤りを指摘された事例である（事例③、⑤、⑥、⑩）。事例③（無効Y）、事例

2. 敗訴事例1）⑩（不服Z）においては、請求項に係る発明の技術的意義（数値限定、関係式による数値範囲の規定）を十分に把握（1）特実系敗訴事件

していなかったことを、事例⑤（無効Y）においては、引敗訴要因別に分けると以下のとおりである（重複有り）。

用発明に必須ではない構成を必須のものとして認定したことを、それぞれ、誤りの原因として指摘された。また、（ i ）本願発明認定の誤り（⑧（Y））

事例⑥（不服Z）においては、副引用例の適用により、引（ii）引用発明認定の誤り（①、⑪（Z））

用発明の必須の構成要件の機能を喪失させるとの阻害事（iii）
相違点判断の誤り

由を指摘された。いずれの事例においても、明細書、引（a）本願発明の技術的意義の誤認（③（Y）、⑩）

用例の読み込み不足が原因と考えられ、明細書、引用例（b）引用発明の必須構成の誤認（⑤（Y））の記載を十分に検討しておくことの必要性を再認識すべ（c）阻害要因の存在（⑥）（iv）明細書記載不備判断の誤り（④、⑦）きである。

（ v ）手続き違背（⑨）

また、本願発明、引用発明の認定誤りを指摘された事（iv）その他例も目立っている（事例①、⑧、⑪）。事例⑧（無効Y）においては、相違点の容易想到性の判断をするに当たり、（a）訂正要件判断の誤り（⑦）

本件発明の要旨について、特許請求の範囲の記載と異（b）事実認定の誤り（②（Y）、⑫（Z））

なった形で認定していると指摘された。事例①（訂正Z）（c）公然知られた事実の認定誤り（①（Z））（注；Yは特許維持、Zは特許無効審決）においては、引用発明は、引用例に記載の事項、記載されているに等しい事項から認定すべきであると、また、

以下に、上記（i）〜（iii）の中から、いくつかの事例を

事例⑪（無効Z）においては、先願明細書には、審決認定紹介する。

の配置構成が実質的に記載されていると理解すべき事情があるとはいえないと指摘された。当然のことながら、相違点を認定、判断するにあたっては、要旨認定した発①平成18年（行ケ）第10346号（放射線感光材料用樹脂の明の内容を前提とし、矛盾のないように説示する必要が

製造方法）

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−審決が記載されているとした特定の共重合体は、刊行物に記載されていると認めることができないとされた事
例−（刊行物 1）（一般式（1）；ビニル基含有単量体）

請求項；「【請求項1】加熱された溶媒中に、極性基含有脂環式官能基を有するモノマー（C）であるヒドロキシアダマンチ
ル（メタ）アクリレート及び酸によりアルカリ可溶基を生じる官能基を有するモノマー（D）及びラジカル重合開始剤を添加し、共重合させることを特徴とするヒドロキ
シアダマンチル基及び酸によりアルカリ可溶基を生じる
官能基を1分子中にそれぞれ少なくとも1つ以上有する半（一般式（2）；ビニル基含有重合体）

導体集積回路用遠紫外線感光材料用樹脂（A）の製造方法。
【請求項2】樹脂（A）がアクリル樹脂であることを特徴とする請求項1に記載の半導体集積回路用遠紫外線感光材
料用樹脂（A）の製造方法。」

判示事項；
・取消事由1（引用発明の認定の誤り）について
刊行物1に、審決が認定したような、当該樹脂が「単量体（1）において、R1が水素原子でR2がアダマンタンジイ（実施例 18 の樹脂）

ル基の（メタ）アクリレートと、共重合単量体としての（2−テトラヒドロピラニル）（メタ）アクリレート」を共重合させて得られる共重合体に係る感光性樹脂組成物に用いられる樹脂及びその製造方法の発明が記載されていると認めることはできない。−中略−

本件実施例 1（R2 及び R4 の例）

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刊行物1には、①審決が認定した特定の単量体を共重定の共重合体に係る発明が記載されているというために合させて得られる特定の共重合体は具体的に記載されては、一般式（2）で示される重合体において、R2及びR4が「アいないし、実施例に記載されたものは化学構造が異なる

ダマンタンジイル基」であるとともに、添え字aが付されこと、②刊行物1の請求項2等に記載された一般式（2）でた繰返し単位であってR1が水素原子でないものが存在せ示されるビニル基含有重合体は、無数の高分子化合物をず、添え字aが付された繰返し単位であってR1が水素原包含する上位概念であり、審決が認定した特定の単量体子であるもの及び添え字bが付された繰返し単位の少なを共重合させて得られる特定の共重合体は、その1つにくとも一方が存在し、添え字cが付された繰返し単位がすぎないこと、③仮に、上記①の一般式（2）の重合体に存在しかつR6がテトラヒドロピラン−2−イル基であり、ついて、置換基その他について、より好ましいとされ、添え字dが付された繰返し単位が存在しないこと等の条又はより具体化された態様に限られるとしても、刊行物件により特定した、具体的な共重合体が記載されている1における開示内容は、式中R2及びR4で示される「有橋環ことを要するというべきである。」

式炭化水素基を有する炭素数7ないし12の炭化水素残基」

確かに、「一般式（2）（定義した置換基によるものを指を表1に記載の「トリシクロ……デカンジイル基」……又す。）で示されるビニル基含有重合体は、無数の高分子化

は「アダマンタンジイル基」から選択できるという程度の合物を包含する上位概念」であり、審決が認定した、特限定がされたにすぎず、具体的な開示がされたとはいえ定の共重合体は、「一般式（2）で示された無数の共重合体

ないことから、刊行物1にはそのような特定された共重の一つにすぎない」といえるから、審決のように、想定①、合体の記載はないと解すべきである。

②を前提として、刊行物1に特定の共重合体が記載されていると認定するのは無理があると考えられる。
ただ、審査基準は、刊行物に記載された発明を認定す

所感：
本事例においては、審決が、①刊行物1に記載された、るにあたり、「刊行物に記載されている事項及び記載され一般式（2）のビニル基含有重合体において、a＋c＝1、bているに等しい事項から当業者が把握することができな＝d＝0の場合を想定し、そのうえで、②a成分（一般式（1）い発明は「刊行物に記載された発明」とはいえず、「引用発のビニル基含有単量体からの成分）において、R1が水素明」とすることができない。例えば、「刊行物に記載され原子、R2がアダマンタンジイル基、R3が水素原子あるいている事項」がマーカッシュ形式で記載された選択肢のはメチル基であり、c成分において、R6がテトラヒドロ一部であるときは、当該選択肢中のいずれか一のみを発

ピラン−2−イル基、R7が水素原子あるいはメチル基で明を特定するための事項とした発明を当業者が把握するある場合には、a成分が、本件訂正発明の「極性基含有脂ことができるか検討する必要がある。」（第Ⅱ部第2章、

環式官能基を有するモノマー（C）」（ヒドロキシアダマ

1.5.3

ンチル
（メタ）アクリレート）に対応し、c成分が、「酸によ

明（引用発明）の認定、（3）刊行物に記載された発明、①）

りアルカリ可溶基を生じる官能基を有するモノマー

としており、具体的に記載されている事項だけではなく、（D）（」テトラヒドロピラニル基等の官能基を有する、（メ記載されているに等しい事項からも発明を把握することタ）アクリル酸をベースとする単量体）に対応するとしたができるとしている。

第29条第1項各号に掲げる発明として引用する発ところ、判決は、刊行物1にはそのような特定された共判示されるように、「具体的な共重合体が記載されてい重合体は記載されていないとして、審決の刊行物1発明ることを要する」、「置換基その他について、より好まし認定の誤りを指摘した。

いとされ、又はより具体化された態様に限られる（筆者

ところで、判決は、以下のように判示したうえで、上注；無数ではなくなる。）としても、刊行物1における開記判示事項の項で示した①〜③の理由により、刊行物1

示内容は、式中R2及びR4で示される「有橋環式炭化水素にはそのような特定された共重合体は記載されていない基を有する炭素数7ないし12の炭化水素残基」を表1に記としている。

載の「トリシクロ……デカンジイル基」……又は「アダマ「刊行物1に、特定の単量体を共重合させて得られる特ンタンジイル基」から選択できるという程度の限定がさ

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れたにすぎず、具体的な開示がされたとはいえない」と本件出願前に、これをカタログに記載された用途に適すいうのであれば、「当該選択肢中のいずれか一のみを発明る「ランプ」が製造された可能性があるとしても、上記のを特定するための事項とした発明を当業者が把握するこ証拠のみでは、本件出願前に、「石英ガラスF310使用のとができるか」について検討する余地はなくなってしま

誘電体バリア放電ランプ」が製造されたうえ、公然販売

うのではないかとも思われる。判決は、審査基準におけ又は使用されたとまでは認めるには十分でないというべる刊行物に記載された発明の認定手法を否定したわけできである。

はないと思われるが、「化学物質では一般に化学構造が異・取消事由2（1）（相違点2に係る25時間点灯することになれば物性が異なることが技術常識である」ことを前提

よって本件発明に至る容易想到性の判断の誤り）につとするのなら、化学分野において、刊行物に「記載されいてているに等しい事項」を認定するには、より慎重な検討

前記取消事由1に係る製造認定ができない以上、本件が必要といえる。

出願前に「石英ガラスF310使用の誘電体バリア放電ランプ」を25時間程度点灯又はエージングを行うことを、当③平成17年（行ケ）第10506号（誘電体バリア放電ランプ、業者が容易になし得たということはできない。
・取消事由2（2）（相違点2に係る本件発明の特定OH基割

および照射装置）−非水素結合性OH基の割合を限定したことによる作用合の数値の意義との関係に係る容易想到性の判断の誤効果（技術的意義）は認められないとされた事例−

り）について
甲14の表によればいずれの合成石英ガラスにおいても請求項；

ラ ン プ 照 射 後 特 定OH基 の 割 合 は 徐 々 に 減 少 し、「石英ガラスからなる放電容器の内部に誘電体バリア放SUPRASIL F310では25時間照射後に0.353となってお電によってエキシマ分子を形成する放電用ガスが充填さり、本件発明で特定される0.36以下の範囲のものとなっれ、この放電容器の少なくとも一部に光透過性部分が形ていることが認められる。本件発明1は、放電容器が石成されている誘電体バリア放電ランプにおいて、前記光英ガラスからなる誘電体バリア放電ランプであるから、透過性部分における非水素結合性OH基の割合が全体のXe（キセノン）を放電ガスとして使用すれば、石英ガラ

OH基に対して、0.36以下であることを特徴とする誘電

スがXe誘電体バリア放電ランプからの紫外線を照射さ

体バリア放電ランプ。」

れることになる。そうすると、使用当初の特定OH基の割合が0.36以上か否かにかかわらず、数10時間程度の照射で0.36以下という本件発明1の要件を満たすことになるので、本件発明を特定するに当たり、特定OH基の割合を0.36以下と規定したことは、使用につれて変化する
特定OH基の割合について、単に、使用中のある時点（寿命約1000時間と対比して、使用開始から相当短い時点）の数値を特定したにすぎないことになり、真空紫外光の石英ガラス自身による吸収を良好に抑えるとともに紫外線照射によるダメージを軽減することができるといっ
本件発明た、本件明細書記載の格別の技術的意義を生ずるような特定とはいえず、単なる設計的事項以上のものということはできない。

判示事項；
・取消事由1（公知技術に係る認定の誤り）について「石英ガラスF310」が平成6年発行の製品カタログに掲所感：載され、本件出願前に市販されていたことからすれば、

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本事例においては、審決が、石英ガラス中のOH基のtokugikon

濃度に依存する、紫外線によるダメージの軽減と所望

空紫外光の石英ガラス自身による吸収を良好に抑えるとの放射量の持続性という相反する課題を、石英ガラス

ともに、紫外線照射によるダメージを軽減することがで中の非水素結合性OH基の濃度が0.36より小さいというきるという作用効果を奏するものである。そして、後者構成を採用することにより解決することは想到容易では、非水素結合性OH基の濃度が前者と異なるものであはないと判断したところ、判決は、本件明細書の記載

り、また後者には石英ガラスに含まれる非水素結合性から、特定OH基の割合を0.36以下であると特定するこ

OH基の割合を0.36以下とした点（筆者注；相違点2）の上とにより、真空紫外光の石英ガラス自身による吸収を記のような意義に関して、記載も示唆もなく、この点が良好に抑えることができるとともに、紫外線照射によ公然知られたものであるとも公然実施されていたともいるダメージを軽減できるようにするとの作用効果（技術えない。そして、前者は、この点の構成により、明細書的意義）が生ずると解することはできず、また、特定記載の効果を奏するものであるから、この点は、当業者

OH基の割合を0.36以下と規定したことは、使用につれが容易に想到しうる程度のものとすることはできない。」て変化する特定OH基の割合について、単に、使用中のと判断している。

ある時点（寿命と対比して、使用開始から相当短い時点）

これに対して、判決は、審決の公然実施発明の認定にの数値を特定したにすぎないから、上記構成の採用は、は誤りはないとし、また、「25時間点灯することによって単なる設計的事項以上のものとはいえない旨判示して、本件発明に係る技術に至る」との原告主張も、「本件出願審決の作用効果（技術的意義）の認定に誤りがあると指前に、「石英ガラスF310」を放電ランプの光透過性部分又摘した。

は照射装置の窓部材に使用して「F310使用の誘電体バリ

もう少し、詳細に見ていくと、審決は、「合成石英ガラ

ア放電ランプ」ないし「F310使用の照射装置」が製造され

スの非水素結合性OH基の割合が紫外線照射により低下たことを認定することができない以上、本件出願前に、するとの特性が知られていない時点でそのような特性を「F310使用の誘電体バリア放電ランプ」ないし「F310使考慮した上で、非水素結合性OH基の割合を0.36以下と用の照射装置」を25時間程度点灯又はエージングを行う

した誘電体バリア放電ランプに使用される合成石英ガラことを、当業者が容易になし得たということはできなスを得ることは困難であり、また、そのような合成石英い。」として排斥したものの、以下のように、審決の作用

ガラスが公然実施されていたことを裏付ける証拠も示さ

効果（技術的意義）の認定には誤りがある旨、判示した。

れていない。」として、公然実施発明を、「非水素結合性

誤りとする理由は、①明細書記載の作用効果は、特定のOH基の割合が0.48程度であり、真空紫外から赤外まで

条件下におけるものであって、条件が特定されていないの透過率特性に優れ、UVランプ材として適している石本件発明の作用効果とは認められない、②特定OH基の英ガラス」（石英ガラスF310）と認定したうえで、「従来周割合を0.36以下とする点は、使用中のある時点の数値を知の構成の放電ランプの放電容器の石英ガラスとして、特定したにすぎない、というものである。

……「真空紫外から赤外までの透過率特性に優れ、UV①「本件明細書の特許請求の範囲の請求項1及び2におい

ランプ材として適している」石英ガラスを使用することては、放出される光の波長について何ら記載がない。ま

（筆者注；相違点1）は、当業者が格別の推考力を要する

た、発明の詳細な説明欄には、本件発明において、特定ことなくなし得る程度のことと認められる。」とする一

OH基の割合を特定するに当たり、透過率をみる波長と方、「本件特許発明1は、紫外線によるダメージを軽減す

して図4に示される160nmに着目することに何らかの意るためには、石英ガラスにOH基を含ませる方が良いが、義があることを示した記載を見いだすことはできない

その含有量があまりに多くなるとOH基自体による紫外し、160nm以外の波長について、特定OH基の割合を低線吸収によって早期に所望の放射量が得られなくなると下させれば、図4記載のように透過率が大きくなるとすいう問題を解決することを技術的課題として、石英ガラる根拠を見いだすこともできない。

ス中の非水素結合性OH基の濃度が0.36より小さいといそうすると、特定OH基の割合を低下させれば波長う構成を採用したものであって、この点の構成により真160nmの真空紫外光の透過率が大きくなる関係が理解さ

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れるにしても、本件明細書の記載上放出される光の波長

合成石英ガラス……F310を所定の温度範囲で所定時間に つ い て 何 ら 特 定 さ れ な い 本 件 発 明 に お い て、 波 長

紫外線照射を行った後に得られた加工後の合成石英ガラ

160nmの真空紫外光の透過率が大きくなることによっスではなく、加工前のもの」との説示も見られる。
）。なお、て、格別の技術的意義が生じるものと認めることはでき

被告（特許権者）も、「25時間点灯することによって本件発ない。

明に係る技術に至る」と主張しており、加工後の石英ガしたがって、本件明細書の記載から、特定OH基の割ラスを念頭に置いていたようである。確かに、審決の認合を0.36以下であると特定することにより、真空紫外光

定するとおり、「合成石英ガラスの非水素結合性OH基のの石英ガラス自身による吸収を良好に抑えることができ割合が紫外線照射により低下する」という特性は、本件るとともに、紫外線照射によるダメージを軽減できるよ

出願前に公知でなかったものであり（甲4刊行物（論文）

うにするとの作用効果（技術的意義）が生ずると解するこ（審判甲2）には、かかる特性について記載されているが、とはできない。」、「波長160nmの真空紫外光の透過率に基論文の受理日は、本件出願前であるものの、頒布日は、づいて特定OH基の割合を特定したことの技術的意義を

本件出願後である。）、本件発明が、その特性を反映した、いう被告主張は、放電ガス、あるいは中心波長について、新規の合成石英ガラスを用いるというものであるなら、何ら特定のない、本件発明の「誘電体バリア放電ランプ」

問題なく、進歩性は肯定されるものと考えられる。しかないし「照射装置」について、被告主張に係る技術的意義

し、公然実施の石英ガラスであっても、時間が経つにつが存在するものということはできない。」

れて、非水素性OH基の割合が0.36以下となるのであれ②「仮にXeを放電ガスとして中心波長 172nmのエキシマ

ば、「非水素結合性OH基の割合を0.36以下とした石英ガ光を得るエキシマランプについて、本件明細書の図4にラス」なる規定では、公然実施の石英ガラス（経時変化が示されるような、特定OH基の割合の相違に基づく透過伴ったもの）を排除しているとはいえないから、本件発率の相違が生ずるとしても、次のとおり、特定OH基の明の数値限定に格別の技術的意義はなく、「単なる設計的割合を0.36以下とする点に格別の技術的意義があるとは事項」（公然実施の石英ガラスには、経時変化によるOH

認められない。」、「誘電体バリア放電ランプの寿命が約基の割合が異なった、種々のものが存在することにな

1000時間とされる……ところ、使用当初の特定OH基のる。）以上のものではないとする、上記判示②はやむを割合が0.36以上か否かにかかわらず、数10時間程度の照得ないものと思われる。

射で0.36以下という本件発明1の要件を満たすことにな

本事例は、新たな知見に基づいた発明であるといっるので、本件発明を特定するに当たり、特定OH基の割ても、請求項の規定振りによっては、単なる発見として

合を0.36以下と規定したことは、使用につれて変化する

扱われる可能性があることを示したものといえる。上記

特定OH基の割合について、単に、使用中のある時点（寿判示①で指摘された点を含め、常に、請求項の記載に基命と対比して、使用開始から相当短い時点）の数値を特づいた、本件発明の正確な理解が必要である。

定したにすぎないことになり、真空紫外光の石英ガラス（なお、上記判示①で指摘されたとおりであるとして自身による吸収を良好に抑えるとともに紫外線照射によも、公然実施された石英ガラス以外のものから、相違点

るダメージを軽減することができるといった、本件明細2が容易想到であるとの論理づけはできず、結局、上記書記載の格別の技術的意義を生ずるような特定とはいえ判示②に従って、相違点2の容易想到性を論ずるほかにず、単なる設計的事項以上のものということはできなないと思われる。）

い。」
察するところ、審決は、本件発明でいう、非水素結合⑤平成19年（行ケ）第10255号（杭埋込装置及び基礎用杭性OH基の割合を0.36以下とした石英ガラスとは、所定の埋込方法）

時間紫外線照射を行った、加工後の「石英ガラスF310」−「チャツクに穿孔装置の嵌挿部材15を嵌挿するとともであって、加工前の「石英ガラスF310」ではないと考えに、穿孔装置の上部両端部に設けた係合装置を用いて穿たようである（「市販された合成石英ガラス……F310は、孔装置を取り付ける」ことに代えて、「嵌合部に、自在継2008.8.22. no.250

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手を介して穿孔装置を取り付ける」ことに阻害要因はなるための嵌合部（15）』として構成し……ているのに対し、

いと判示された事例−

甲1発明は、杭保持部を（油圧シリンダ11により強固に固定する）『杭保持用のチャック9』として構成し……ている請求項；点。」を「相違点2」とした点は誤りであるというべきであ「基礎用杭を地盤に埋め込むための杭埋込装置であって、る。

油圧ショベル系掘削機（9）、当該油圧式ショベル系掘削機

・取消事由2（相違点2についての判断の誤り）について（9）のアーム先端部に取り付けてあり、振動装置（2）と杭係合装置18は、オーガ13とチャック9の嵌挿について、上部に被せるための嵌合部（15）を有する埋込用アタッチ

これを「より確実に一体化が図れるようにし」たものであメント（A）と、当該埋込用アタッチメント（A）の上記嵌合ることが明らかであり、甲第1号証の2には、係合装置18部（15）に自在継手を介して着脱可能に取り付けられる穿に関する上記記載以外の何らの記載もないことからする孔装置（4）と、を備えており、上記穿孔装置（4）は、油圧モーと、係合装置18がオーガ13とチャック9の嵌挿に必須のター（21）と、当該油圧モーター（21）により回転駆動さ構成ということはできないから、オーガ13とチャック9

れる穿孔ロッド（44）と、を備えており、上記穿孔装置（4）の嵌挿に際し、係合装置18がない場合をも十分想定すると上記嵌合部（15）は、穿孔時と杭埋込時において選択的ことができるのであり、この場合においては、甲1発明に使用されることを特徴とする、杭埋込装置。
」に甲第3号証の「筒状部（11）」を適用することにより「杭上（なお、「油圧モーター（21）」は、「油圧モーター（43）」の部に被せるための嵌合部」を備える構成とすることがで誤記。
）

きるというべきであるから、この点について、「相違点2に係る本件発明1の構成は得られないこととなる」とした審決の判断は誤りである。

所感：
本事例においては、
本件発明1と甲1発明との相違点2（①「杭保持部」が、「杭上部に被せるための嵌合部」であるか、「杭の嵌挿部を、油圧シリンダ11により強固に固定する、杭保持用のチャツク9」であるかの点、および、②「杭保持部」と「穿孔装置」との着脱構造が、「嵌合部に、自在継手を介して「穿孔装置」
を取り付ける」か、「チャツク9に「穿孔装置」の嵌挿部材15を嵌挿するとともに、「穿孔装置」の上部

本件発明

両端部に設けた係合装置18を用いて「穿孔装置」を取り付
判示事項；

ける」かの点。なお、上記①、②は、筆者により整理し直・取消事由1（本件発明1と甲1発明の相違点の認定の誤り）したもの。
）
について、審決が、甲1発明の「杭保持用のチャ

について

ツク9」
に代えて、甲3「筒状部11（嵌合部）」
を用いること特段の事情のない限り、本件発明における「嵌合」の意（上記①）は、容易に想到し得るものの、このような変更

義についても、上記の一般的な語義に従い、「軸がくぼんをすると、「杭保持用のチャツク9」に「穿孔装置」の嵌挿部だ所にかたくはまり合ったり、滑り動くようにゆるくは

材15を嵌挿するとともに、「穿孔装置」の「係合装置18」をまり合ったりする関係」を意味し、本件発明1の「嵌合部」「杭保持用のチャツク9」に係合させるという、甲1発明のとは、そのようにして軸がはまる「穴」、すなわち、「くぼ

着脱構造（上記②）を実現できないから、結果として、相んだ所」のことを意味するものと理解することができ、こ

違点2の構成は得られないと判断したところ、判決は、「本

れを別異に解すべき特段の事情を認めることはできない。

件発明1は「杭上部に被せるための嵌合部」と規定するもの

審決が、「……本件発明1が、杭保持部を『杭上部に被せではあるが、「嵌合部」の形状や嵌合の状況について特段限

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定していない」としつつ、本件発明における「嵌合」の意義

れば、「嵌挿部を、油圧シリンダ11により強固に固定する」

について、「軸がくぼんだ所にかたくはまり合ったり、滑必要性はさらに高まる。
）、「穿孔装置」の軸方向を変えるこ

り動くようにゆるくはまり合ったりする関係」を意味し、とはそもそも想定されていないといえそうであり、そう

本件発明1の「嵌合部」とは、そのようにして軸がはまるであれば、本件発明における、「穿孔する際、例えば穿孔「穴、すなわち「くぼんだ所」のことを意味する」と判示し装置の穿孔ロッドなどが地中の石やコンクリート片など

た上、甲1発明の「チャック9」は、「杭上部に被せるためのの障害物に接触したときには、自在継手の作用により穿嵌合部」を有しており（上記①は、相違点ではない。
）、「係

孔ロッドの軸方向が変わり、逃がすことができるので、合装置18」が「オーガ13」と「チャック9」の嵌挿に必須とは穿孔装置各部の損傷を防止できる。
」（本件明細書段落

いえないから、甲1発明に甲3「筒状部（11）」を適用し得る【0010】）という技術課題は、甲1発明に存在しないから、し、自在継手を介してアームに取り付けるアースオーガ

仮に、上記①が想到容易であるとしても、
「嵌合部」
である

は、周知であり、その取付位置をアームの先端とするこ「筒状部（11）」と「穿孔装置」とは、軸方向を変えないようとはごく自然に選択され、アームの先端部に嵌合部が取な嵌合態様とされることが想起できるだけであり、自在り付けられている場合において、アースオーガをその嵌継手を介して「穿孔装置」を取り付けることの（上記②）、合部に取り付けることに阻害事由はないから、同嵌合部

動機づけには欠けることになると思われる。
「ピン状の部に穿孔装置を自在継手を介して取り付けることは適宜選材により自在継手を介して油圧式ショベル系掘削機の択される事項である旨、判示した。

アームに取り付けるアースオーガは、本件特許出願時にところで、審決は、上記①は想到容易であるが（「甲1発

おいて、周知であった」（判決）としても、甲1発明に、「穿明における「杭保持用のチャツク9」に代えて、甲第3号証孔装置」の軸方向を変えるという発想がない以上、甲1発に記載の埋込用アタッチメント［ハンマー部材（4）
］の嵌合

明の「杭（
「穿孔装置」）の嵌挿部を、油圧シリンダ11により部である「筒状部（11）」、すなわち、杭上部に被せるため強固に固定する、杭（「穿孔装置」）保持用のチャツク9」にの「嵌合部」を用いるものと単に変更することは、当業者

代えて、甲3「筒状部（11）」および周知技術を採用するこが容易に想到し得たことということができる。
」と説示しとは想到容易であるとの論理づけはできないと考える。

ている。
）、甲3「筒状部11（嵌合部）」を用いた場合には、

なお、被告（特許権者）
は、「甲1発明においては、アース

甲1発明の着脱構造（上記②）を実現できないと判断し、甲オーガを自在継手を介して取り付けた場合、アースオー

1発明に甲3「筒状部11（嵌合部）」を適用することに阻害ガが障害物に接して抵抗を受けたときに自在継手の部分事由がある旨を説示しているが、なぜ、甲1発明の着脱構が前後左右方向に傾斜し、リーダー又はガイドを傷つけ造が実現できないのかについて詳細な理由を示していな

るおそれがある。
」との阻害事由を主張したが、
「クレーン

い。
「筒状部11（嵌合部）」に、「穿孔装置」の「嵌挿部材」を嵌においてアースオーガを自在継手を介して取り付ける」も挿するようにしても、「穿孔装置」の「係合装置」を「筒状部のが存在するという理由で、この主張は排斥されている。

11（嵌合部）」に係合できるようなものとすることも、こ

進歩性検討会報告書（平成19年3月）
は、「阻害要因とは動れらの形状、構造を工夫すれば可能ではないかと思われ、機づけの不存在といった消極的な要因ではなく、引用発阻害要因が存在するとする審決の論理には無理があると明どうしを組み合わせると、その技術的な前提条件が破思われる。

綻してしまう、組み合わせると取り返しのつかないデメ

むしろ、審決は、甲1発明における「杭の嵌挿部を、油リットが生じることが技術常識として知られている、あ圧シリンダ11により強固に固定する」点の技術的意義につるいは技術課題の解決方向が逆になるというような引用

いて、十分な考察を加えるべきであったと思われる。甲1

発明どうしを組み合わせることが当業者にとって想定さ発明が、「穿孔装置」
を取り付ける際にも、「嵌挿部を、油圧れ得ないものをいうものである。
」（132〜133頁）、としてシリンダ11により強固に固定する」というものであるならいる。本事例において、審決は、まさに、「引用発明どう（判示されるとおり、「係合装置18がオーガ13とチャック9

しを組み合わせると、その技術的な前提条件が破綻しての嵌挿に必須の構成ということはできない」というのであしまう」と考えたのであるが、破綻してしまうかどうかは、

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149

tokugikon

引用発明の構成（本事例においては、甲1発明の「係合装置

判示事項；

18」
）が有する技術的意義についての十分な考察が不可欠

・取消事由4（（バインダー層の着色）の容易想到性判断である。上述したように、審決は、なぜ、甲1発明の着脱の誤り）について構造が実現できないのかについて、詳細な理由を示して本願発明の意義ないし技術的特徴に鑑みれば、……着いない。
「「係合装置18」
が「オーガ13」と「チャック9」の嵌挿色バインダー層が透明ないし光透過性のものであることに必須とはいえない」との判示に対抗できるような説得力は予定されていないと認められる。そうすると、引用発のある理由が示されていない以上、審決は、「係合装置18」

明の光透過部分を本願発明の着色バインダー層のようにの技術的意義について、十分な考察を欠くといわれても、

蛍光色を典型とする目立つ色で着色し、光透過性でない

反論できないと思われる。

ものにすることは、引用発明の必須の構成である光透過部分の光透過性を喪失させることにほかならないから、相違点1の構成を引用発明から容易想到ということはで⑥平成19年（行ケ）第10095号（再帰反射製品、その製造きない。

方法、及びそれを含む衣服製品）−引用発明の光透過部分を光透過性でないものにするこ・取消事由5（（バインダー層及び微小球の層が、昼間のとは、引用発明の必須の構成である光透過部分の光透過

照明条件下で見た場合に実質的に異なる再帰反射度を性を喪失させることにほかならず、容易想到とはいえな示し、且つ、顕著に異なる色を呈する）及び効果の容いとされた事例−

易想到性判断の誤り）について
引用発明の再帰反射シートは、……光反射層ないし光請求項；

透過部分の形状は極めて微細で、しかも一様な分布を有「a）第1及び第2主要表面を有する着色バインダー層；及びするものであるから、これを観察する者が通常の照明下b）前記着色バインダー層の第1主要表面に部分的に埋めにおいて光反射層と光透過部分の再帰反射度ないし色を込まれた部分を有し、且つ、そこから部分的に突き出た異なるものとして認識することは不可能といわざるを得部分を有するガラスまたはセラミック微小球の層；を含ない。…引用発明に被告が挙げる引用例2、周知例を適む微小球が露出している再帰反射製品であって、前記バ用することを考慮したとしても、引用例2及び周知例のインダー層及び前記微小球の層が、昼間の照明条件下で記載は、引用発明における接着剤層に相当する部分を着見た場合に実質的に異なる再帰反射度を示し、且つ、顕色することを内容とするものにすぎず、光反射層と光透著に異なる色を呈する第1及び第2セグメントに分けられ

過部分の形状を変更するものではない。……引用発明にており、前記第1セグメントが微小球の層の埋め込まれた

おける光反射層と光透過部分の再帰反射度ないし色を区部分に配置された反射性金属層を有し、そして前記第2セ別して認識することが可能となるものではないから、相グメントが微小球の層の埋め込まれた部分の後方に機能違点2の構成が引用発明から容易想到ということはでき的に配置された反射性金属層を有しないことを特徴とすない。

る、微小球が露出している再帰反射製品。
」
所感：
本事例においては、審決が、引用発明のバインダー層を着色バインダー層とすることは、引用例2等に基づいて容易に想到でき、その結果、バインダー層、微小球の層、及び反射性金属層の関連構成が、本願発明と同様となり、バインダー層及び微小球の層の見え方も、本願発明と同様になると推察される旨、認定判断したのに対し、

30：製品 32：第1セグメント 34，34’：第2セグメント36：微小球 38：反射性金属層 42：着色バインダー層

判決は、引用発明の光透過部分を本願発明の着色バイン
ダー層のように光透過性でないものにすることは、引用

本願発明

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150

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発明の必須の構成である光透過部分の光透過性を喪失さる」ものであるから、引用発明の光透過部分を、蛍光色せることにほかならないから、容易想到とはいえず、まを典型とする目立つ色で着色して、光透過性でないもの

た、光反射層と光透過部分の形状を変更するのではないとすると、引用発明の光透過部分の光透過性を喪失させから、引用発明における光反射層と光透過部分の再帰反ることになってしまうため、引用発明の光透過部分を着射度ないし色を区別して認識することが可能となるもの

色して光透過性でなくすることには、阻害事由があるとではない旨、判示した。

いえる。

本事例においては、審決が、相違点1（本願発明は、また、「昼間の照明条件下で見た場合に実質的に異なる

バインダー層が着色バインダー層であるのに対し、引用

再帰反射度を示し、且つ、顕著に異なる色を呈する第1発明では、そのような限定がない点）につき、「 バイン及び第2セグメントに分けられており、前記第1セグメン

ダー層を着色バインダー層とすることは、引用例2……

トが微小球の層の埋め込まれた部分に配置された反射性及び周知例……に記載されており、引用発明において、金属層を有し、そして前記第2セグメントが微小球の層

上記相違点1に係る本願発明の構成を限定することは、の埋め込まれた部分の後方に機能的に配置された反射性

当業者にとって容易である。」と、相違点2（本願発明は、金属層を有しない」との構成からすると、判示されるとバインダー層及び微小球の層が、昼間の照明条件下で見おり、「本願発明における着色バインダー層の構成は、蛍た場合に実質的に異なる再帰反射度を示し、且つ、顕著

光色を典型とする目立つ色で着色されることを予定してに異なる色を呈するのに対し、引用発明では、そのようおり、しかも第2セグメント部分において従来技術のもな限定がない点）につき、「バインダー層を着色バインのよりも高い再帰反射性を有することが期待されているダー層とすることは、上記……したように、当業者にとっことからすれば、少なくとも着色バインダー層が透明なて容易である。すると、バインダー層、微小球の層、及いし光透過性のものであることは予定されていない」と

び反射性金属層の関連構成が、本願発明と同様となり、解されるから、仮に、引用発明の光透過部分の光透過性

バインダー層及び微小球の層の見え方も、本願発明と同をなくさないように着色するとしても、着色バインダー

様になると推察される。結局、引用発明に引用例2及び

層が透明ないし光透過性を有さないという本願発明に至周知例に記載された周知技術を適用したものに、上記相ることはないと考えられる。

違点2に係る本願発明の機能的構成を限定することは、

なお、相違点1が容易想到でなければ、容易想到であ格別のことではない。」と判断したところ、判決は、引用ることを前提とする、審決の相違点2の判断も誤りとい発明の光透過部分を本願発明の着色バインダー層のよううことになってしまうが、判決は、念のためとして、次に光透過性でないものにすることは、引用発明の必須ののように判示している。

構成である光透過部分の光透過性を喪失させることにほ「引用発明の再帰反射シートは、光反射層（3）においかならないから、容易想到とはいえず、また、引用例2（甲ては強い再帰反射を得ることができるのに対し、光透2）及び周知例（甲3）の記載は、接着剤層に相当する部分

過部分（4）では実質的に再帰反射を観察することができを着色することを内容とするものであって、引用発明のないか、これがあるとしてもごくわずかというもので光反射層と光透過部分の形状を変更するものではないかあり、かつ、両者の色は、光反射層（3）は光反射層の色（銀ら、引用発明における光反射層と光透過部分の再帰反射

色）ないし光線の色であり、光透過部分は透明というも

度ないし色を区別して認識することが可能となるものでのであるが、これら光反射層ないし光透過部分の形状はない旨、判示して、審決の相違点1、2についての判断は極めて微細で、しかも一様な分布を有するものであの誤りを指摘した。

るから、これを観察する者が通常の照明下において光確かに、引用発明は、判示されるとおり、「光反射層の反射層と光透過部分の再帰反射度ないし色を異なるも前方からの再帰反射光及び後方からの透過光をいずれものとして認識することは不可能といわざるを得ない。」、観察できるように、光反射層（例えばアルミニウム層）に「引用例2（甲2）及び周知例（甲3）の記載は、……引用発

所定パターン（例えば市松模様）の光透過部分を形成す

明における接着剤層に相当する部分を着色することを2008.8.22. no.250

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tokugikon

内容とするものにすぎず、上記のような光反射層と光

1H 地図データ作成方法。」

透過部分の形状を変更するものではない。」、「そうすると、これらにより引用発明における光反射層と光透過

判示事項；

部分の再帰反射度ないし色を区別して認識することが・取消事由1（本件特許発明の認定の誤り）について可能となるものではないから、相違点2の構成が引用発

審決では本件特許発明1について、請求項1に記載され明から容易想到ということはできない。」

たとおりのものと一応認定しているが、進歩性の判断にこの判示は、審決が、「（引用発明のバインダー層を着おいて、異なる認定をしていると解釈できる部分が認め色すれば）バインダー層、微小球の層、及び反射性金属られる。

層の関連構成が、本願発明と同様となり、バインダー層「不連続となる始点及び終点を報知表示」することにつ及び微小球の層の見え方も、本願発明と同様になると推いて、審決では閉ループとして抽出されなかった図形

察される」と認定している点は、光反射層ないし光透過（「始点と終点が一致しないときはそれらの線分からなる部分の形状は極めて微細（市松模様を形成する正方形の面データを自動的に作成して」）と関連付けている。しか一辺の長さは0.5mm）であることを見落としていることしながら、「不連続となる始点及び終点」をどのように発を指摘しているともいえる。本願発明と引用発明の実施

見するかが、特許請求の範囲に一義的に直接、記載され品を比べて見る機会があれば、審決の結論も、異なったているものではないし、発明の詳細な説明においてもそものになったかもしれない。

の具体的な手法の記載はなく、第2の実施例では、点に接続する線分の数により孤立点を検出することが記載されている。これによれば、本件特許発明1は、閉ループ⑧平成19年（行ケ）第10185号（地図データ作成方法及びとして抽出されなかった図形と孤立点（始点及び終点）のその装置）−審決には、相違点判断をするに当たり、本件発明の要チェックを関係づけることまで規定したものと限定する

旨について、特許請求の範囲の記載と異なった形で認定ことはできない。

していると解釈される部分があると指摘された事例−

このように、審決は、実質的に本件特許発明1の要旨の認定を誤っている。

請求項；
「1A

地形図等の原図を読み取って得られるラスター

所感：

データからベクトルデータを作成した後、1B

本事例においては、審決が、本件特許発明1の要旨は、該ベクトルデータを線端を示す点データを含む二特許請求の範囲に記載された事項により特定されると認次元の線データに変換し、定したところ、判決は、審決には、相違点3に係る本件

1C それらの二次元線データを座標上の線分に変換し、特許発明1の構成の容易想到性の判断をするに当たり、

1D

該線分を所定方向に接続し、終点が始点と一致し

本件特許発明1の要旨について、特許請求の範囲の記載

たときはそれらの線分からなる面データの閉領域データと異なった形で認定していると解釈できる部分があり、を自動的に作成し、終点が始点と一致しないときはそれ審決は、実質的に、本件特許発明1の要旨を誤って認定

らの線分からなる面データを自動的に作成して、している旨判示して、審決を取り消した。

1E

該面データの前記不連続となる始点及び終点を報審決の相違点3についての認定、判断は次のとおりの知表示し、ものである。

1F（相違点3の認定）

該不連続点から任意の点又は線へ接続する線デー

タを入力に基づいて生成することにより該面データに対「本件特許発明1が「（1D）線分を所定方向に接続し、終点応する閉領域データを作成し、が始点と一致したときはそれらの線分からなる面データ

1Gの閉領域データを自動的に作成し、終点が始点と一致し上記各閉領域データに属性データを付与可能にして該閉領域データを記憶、表示又は印刷する

tokugikon

ないときはそれらの線分からなる面データを自動的に作

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成して、（1E）該面データの前記不連続となる始点及び終た 図 形 で あ る か 否 か と は 無 関 係 に、 全 て の 孤 立 点 が点を報知表示し、（1F）該不連続点から任意の点又は線へチェックされ報知表示され、その後編集処理がされるこ

接続する線データを入力に基づいて生成することによりととなり、本件特許発明1の構成とは異なるものとなる

該面データに対応する閉領域データを作成」する構成をことは明らかである。

有するのに対し、甲2号証記載の発明は、フィーチャー（オ）甲2号証のDRAWENVIRONMENT における孤立点を定義してトポロジーを生成し、トポロジーエラーを発すなわちダングリングノードは、単一のアークのみの端見して訂正するものであるが、その具体的な処理につい点になっているノードであり、必ずしも本件特許発明1て甲2号証には記載されていない点。」の不連続となる始点及び終点（詳細な説明における「孤立（相違点3の判断）点」、「不連続点」）と一致しない。

「（ア）複数の線分からなる図形について、線分を隣接関（カ）また、本件特許発明1の、線分を所定方向に探索し係に基づいて右回り等の所定の向きで追跡し、閉ループて孤立点を求めることについても甲2号証には記載されを構成する線分群を求めることは、甲7−9号証に記載さていない。

れているように、図形処理の分野において周知である。

（キ）甲2号証のエラーノードについては、ノードに接続

また、甲2号証の2には、ダングリングエラーのノードをされるアーク（線分）の数に注目していることからみて表示することについて記載されている。ダングリングエ（甲2号証、NODEERRORS notes:Dangling nodes-nodes

ラーとは単一のアークのみが接続されているノードであthat are not shared with any other arc. Pseudo Nodes-

り、本件明細書の孤立点に相当する概念である。そして、

nodes that are shared by only two arcs.）ノードのデー

図形編集において、閉じているべき図形が閉じていな

タを検索して接続されるアークの数をカウントしてかった際に、閉じた図形となるよう編集する課題は、一チェックしているに留まると考えるのが自然である。」

般的にあるといえる。

と判断した。

（イ）しかしながら、具体的手段として、線分を所定方

これに対して、判決は、本件発明の構成要件1E（「該向に接続し、終点が始点と一致しないときはそれらの面データの前記不連続となる始点及び終点を報知表示

線分からなる面データを自動的に作成して、面データ

し、」）について、「不連続となる始点及び終点」は、点デーの不連続となる始点及び終点を報知表示し、不連続点

タから出る線データが一本のみである孤立点と一致すから任意の点又は線へ接続する線データを入力するこるものと一応認められる。」ものの、「報知表示するためとを促す構成については、甲2号証、甲2号証の2、甲7にどのように「不連続となる始点及び終点」を発見する−9号証のいずれにも記載されておらず、示唆も認めらか」は、請求項には記載されていないと認定したうえで、れない。

次の理由から、上記審決の認定、判断は、本件特許発（ウ）仮に、甲2号証記載の発明に、上述した周知技術、

明1の要旨の認定を誤っていると判示した。

技術常識、甲2号証の2に記載の発明を組み合わせると、（要旨認定の誤りの理由）

複数の線分が接続されてループというトポロジーを構成「上記イ（エ）（筆者注；「上記イ」は、上記審決の「相違したフィーチャーとして閉ループを抽出する機能、トポ

点3の判断」）において、審決は、孤立点のチェック、報ロジーエラーとして孤立点を抽出して表示する機能、閉知表示について、閉ループとして抽出されなかった図形

じているべき図形が閉じていなかったときに編集するたであるか否かと無関係に孤立点がチェックされるものをめの機能が個々に設けられることとなる。

本件特許発明1の構成と異なると記載していて、本件特（エ）そして、この組合せによって得られた発明において

許発明1について、閉ループとして抽出されなかった図は、まず、閉ループの抽出を行い、孤立点のチェックと形と孤立点のチェックを関係付けている。しかし、前記

報知表示を行い、閉じるべき図形を閉じるように編集す（8）（筆者注；下記（構成要件1Eについての認定））のとおる処理を行うことが想定されるが、孤立点のチェックとり、報知表示するためにどのように「不連続となる始点報知表示を行う際には、閉ループとして抽出されなかっ及び終点」を発見するかが、特許請求の範囲に一義的に2008.8.22. no.250

153

tokugikon直接、記載されているものではないし、発明の詳細な説

すなわち、線分の組合せの作成に係る構成であるが、構明においてもその具体的な手法の記載はなく、第2の実成要件1Eは、そのように作成された線分の組合せにつ施例とされているものにおいては、不連続部の修正作業

いて、始点と終点が一致していないときに、これを「不に関連し、点データへ接続する線分の本数を検出して孤連続となる始点及び終点」として、報知表示することを立点を検出することが記載されている。これらによれば、規定しているのであって、構成要件1Dが規定している、

本件特許発明1は、閉ループとして抽出されなかった図

線分を「所定方向に接続」するという工程とは別個の工程

形と孤立点のチェックを関係付けることまで規定したもである。報知表示するためにどのように「不連続となるのと限定することはできない（なお、原告は、報知表示

始点及び終点」を発見するかが、特許請求の範囲においの対象となる孤立点の検索方法がいかなる方法であってて一義的に直接、記載されているものではないし、そのも、閉じていない面データの中に存在している不連続点発見のために、線分の「所定方向の接続」などの作業を規ないし孤立点を報知表示すれば、当該構成要件は充足さ定するものではない。

れるとし、補助参加人も、何らかの方法で孤立点を検索

そして、本件訂正明細書の第1の実施例には、「不連続とし、閉じていない面データの不連続点を報知表示すればなる始点及び終点」を発見するための具体的な手法につ足りる旨主張する。
）。」、

いての記載はなく、第2の実施例とされているものにお「また、上記イ（オ）において、審決は、甲2文献のダン

いては、不連続部の修正作業に関連し、点データへ接続

グリングノードと本件特許発明1の不連続となる始点及する線分の本数を検出して孤立点を検出することが記載

び終点が一致しないことを述べている。ここで、本件特されている（段落【0042】）。

許発明1の不連続となる始点及び終点については、必ずイ

しも明確ではないのであるが、前記（8）イのとおり、本て、具体的に特許請求の範囲には、「終点と始点が一致し件特許発明1において、「不連続となる始点及び終点」は、ない」としか規定せず、そもそも、始点と終点をどのよ

点データから出る線データが一本のみである孤立点と一うな方法で決定するかが明らかでないので、どのような致するものと一応認められ、そうすると、これは、単一点を「不連続となる始点及び終点」とするかが、必ずしものアークのみのノードとなっているものであるから、甲

一義的かつ明確に決まるものではない。

2文献のダングリングノードと同じものとなる。」

構成要件1Eの「不連続となる始点及び終点」についしかし、本件訂正明細書の実施例において、ステップ「さらに、上記イ（カ）においては、審決は、本件特許

S55で、他の線データへの接続がなく、点データから出

発明1が、孤立点を求めるために線分を所定方向に探索

る線データが一本のみである「孤立点」であれば、ステッすることを前提としていると解釈できるが、前記（8）のプS56に進むとしていること（前記（2）シ）、第2の実施例

とおり、構成要件1Eにおいて、不連続となる始点及びとされているものにおいて、「検出された孤立点（不連続

終点の報知表示に当たり、線分を所定方向に接続するこ点）座標）」（段落【0038】）として、孤立点を不連続点と記とによって、不連続点を求めることが規定されているも載していること、他方、「分岐点（接点）」（前記（2）コ）としのではない。」て挙げられている点を「不連続となる始点及び終点」とす（構成要件1Eについての認定）

ることについての記載、示唆はないし、「分岐点」のよう「ア

本件特許発明1は、「座標上の線分」をあらかじめに複数の線分に接続する点を不連続となる始点、終点と定められた一定の接続方向に接続していって、その始点するような始点、終点の決定方法をあえて想定する根拠と終点が一致しないときでも、それらの線分の組合せをが実施例も含めた本件訂正明細書に記載されているもの

面データとして作成するのであるが、構成要件1Eは、でないことに照らすと、「不連続となる始点及び終点」は、そのような線分の組合せにおいて、不連続となる始点と点データから出る線データが一本のみである孤立点と一終点について、知らせるための表示を行うものであると致するものと一応認められる。」

認められる。

確かに、判決が、指摘するとおり、本件請求項1の記

本件特許発明1において、構成要件1Dまでが面データ、

tokugikon

154

載は、必ずしも、明確とはいえず、審決が、本願発明の2008.8.22. no.250

要旨を、本件特許発明1及び2は、請求項1及び2に記載さこれらの主張も、審決の認定、判断に誤りがあることのれた事項により特定されるとおりのものであると、請求根拠としている。

項の記載どおり形式的に認定した点は、リパーゼ判決になぜ、このような、齟齬が生じたかをみてみると、そ反するものともいえ、慎重さを欠いていると批判されての理由が、審決の説示不足にあることは明らかである。

も致し方ないものである。

審決は、本件発明の構成要件1D〜1Fと、周知技術等（「孤ただ、判決が、審決の要旨認定の誤りを指摘した点に立点のチェックと報知表示を行う際には、閉ループとし関しては、審決の考え方が裁判所に十分に伝わっていなて抽出されなかった図形であるか否かとは無関係に、全

いのではないかと思われる。

ての孤立点がチェックされ報知表示され、その後編集処審決は、請求項に、「該面データの前記不連続となる理がされる」）とを対比したのであるが、本件発明の構成

始点及び終点を報知表示し（1E）」と記載されていること

要件1D〜1Fと、周知技術等における処理との対応関係から、本件発明は、「面データ」において「不連続となるを示しておらず、表現上からは、審決が、両者の違いを

始点及び終点」を報知表示するものであるところ、周知

どの点に求めたのかがよく解らない。仮に、本件発明の技術等は、「面データ」とは無関係に「不連続となる始点

構成要件1D〜1Fの技術的意義について、見解を示して及び終点」を報知表示するものにすぎず、甲2発明に、いたなら、周知技術等との違いが浮かび上がったと思わ周知技術等を適用しても、本件発明に至ることはない

れるが、周知技術等は、本件発明の構成要件1D〜1Fとという趣旨の判断をしたものと思われる。審決が、「孤異なると説示するだけである。

立点のチェックと報知表示を行う際には、閉ループと

なお、本件に先行する異議事件、無効事件において、して抽出されなかった図形であるか否かとは無関係に、

すでに、「それらの二次元線データを座標上の線分に変全ての孤立点がチェックされ報知表示され、その後編換し、該線分を所定方向に接続し、終点が始点と一致

集処理がされる」（上記（エ））と説示しているところからしたときはそれらの線分からなる面データの閉領域

すれば、審決が、構成要件1Eでいう「面データ」とは、「閉データを自動的に作成し、終点が始点と一致しないとループとして抽出されなかった図形」と考えていること

きはそれらの線分からなる面データを自動的に作成」すは明らかである（なお、請求項の記載からすると、「面る構成を備えておらず、また、これを示唆する記載もデータ」としては、「閉領域データ」と「非閉領域データ」

認められない。そして、本件発明1は、上記構成を備えとが想定されるから、「面データ」を「図形」とする見方もることにより、「地形図等の原画を読み取って自動的に是認されるのではないかと思われる。）。つまり、審決は、作成されたベクトル線データを面データに変換し、そどこに、「不連続となる始点及び終点」を報知表示するかの不連続部を修正して閉領域データを作成することがを問題とし、本件発明は、「面データ」（図形）において、迅速かつ容易にできるので、地図の各部を特定して属報知表示するものであるのに対し、周知技術等は、「面性を与える地図情報の制作が容易となるため、地図情

データ」（図形）とは無関係に、「不連続となる始点及び終報制作の費用を大幅に削減することが可能となる。さ点」を報知表示するものであることをいったと考えられらに、地図情報を短期間に作成することができるため、る。

地図情報を変化に即応できる管理資料として十分に活これに対して、判決は、「報知表示するためにどのよう用可能となる。」という顕著な効果を奏するものである」に「不連続となる始点及び終点」を発見するかが、特許請との認定、判断がなされている。そのため、審決は、求の範囲において一義的に直接、記載されているもので本件発明の構成要件1D〜1Fの技術的意義について、格はない」としており、どのようにして「不連続となる始点

別の説示を行わなかったものと推察されるが、本件発及び終点」を発見するかについて、審決が、誤った認定、明において、「面データ」の「不連続となる始点及び終点」

判断をなしていると解したようである。そのせいか、原を報知表示することにより、なぜ、上記の効果が奏さ

告、補助参加人の主張は、むしろ、審決の認定、判断（上れるのかを説示しておけば、上記のような齟齬は生じ

記趣旨のもの）に沿うと考えられるのに対し、判決は、なかったように思える。

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⑩平成19年（行ケ）第10298号（電磁弁用ソレノイド）

判示事項；−数値限定には技術的意義があり、単に臨界的意義を見・取消事由1（相違点1に対する判断誤り）について出すことはできないとのみすることは妥当ではないと指ア摘された事例−

本願発明は、コイルにおける短軸側の巻外径Wを一定にした場合に、固定鉄心及び可動鉄心の断面形状は
円よりも長円または略長方形にしたほうが同じ鉄心断面請求項；積であっても吸引力が大きくなる点に注目し、その観点「【請求項1】コイルを巻いたボビンと、該ボビンの中心孔から相違点1に係るd＝（0.4〜0.8）Wとの式を求めたもに装着した固定鉄心と、該ボビンの中心孔に摺動可能にのであるから、この点に関し上記引用例には記載も示唆挿入され該ボビンの中心孔内に吸引力作用面を有し該コもなされていないことからして、周知技術の内容から本イルへの通電により吸引される可動鉄心と、これらを囲願発明の相違点1に係る構成を容易に想到できたとする

む磁気枠とを有し、ボディ幅がボディ奥行より短い電磁ことはできないというべきである。

弁用ソレノイドにおいて、イ

上記固定鉄心、可動鉄心及びボビンの中心孔の断面形

本願発明は、長円にした際に、単に吸引力を発揮することを目的としたものではなく、コイルの巻外径W状を長円または略長方形にすると共に、が一定であることを前提として、かつ同じ鉄心断面積で該ボビンに巻かれた断面が長円または略長方形のコイあっても円よりも吸引力が大きくなるようにしたもので

ルの短軸側または短辺側の巻外径Wと、コイルの内側のあり、単に鉄心の断面形状を円から長円にしたものでは断面積Sと同じ断面積の仮想円柱鉄心の直径dとの間に、なく、また（1）d＝（0.4〜0.8）Wとの点、（2）1.3≦a ／ b

d＝（0.4〜0.8）Wの関係を持たせ、≦3.0との点のいずれの数値限定についても、既に検討

上記固定鉄心及び可動鉄心の断面における長軸またはしたとおりそれなりの技術的意義を有するものであるか

長辺の長さaと短軸または短辺の長さbとの比率を、1.3≦

ら、単に臨界的意義を見出すことができないとのみする

a ／ b≦3.0とした、ことは妥当ではない。

ことを特徴とする電磁弁用ソレノイド。
」

本願発明

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誤りがあると指摘されるのも致し方がないところである。

所感：
本事例においては、審決が、「ボビンに巻かれた断面がしかし、本願発明において、上記①、②の点が、どの長円または略長方形のコイルの短軸側または短辺側の巻ように求められたかを見てみると、上記①（同じ大きさの外径Wと、コイルの内側の断面積Sと同じ断面積の仮想コイルの巻外径Wに対し大きな吸引力を得られる鉄心断

円柱鉄心の直径dとの間に、d＝（0.4〜0.8）Wの関係を持面積の範囲）は、「コイル7の固定鉄心5と可動鉄心6の間にたせ」る点（相違点1）、「固定鉄心及び可動鉄心の断面にお働く吸引力Fは、コイル7の巻数をN、コイル7を流れる電

ける長軸または長辺の長さaと短軸または短辺の長さbと流をI、固定鉄心5及び可動鉄心6の断面積をS、空気の透の比率を、1.3≦a ／ b≦3.0とした」点（相違点2）は、い磁率をμ、固定鉄心5と可動鉄心6の間の距離をχ、定数

ずれも、数値限定に臨界的意義はなく、適宜選定し得るをKとし、該固定鉄心5と可動鉄心6の間の距離χを一定ものである旨、判断したところ、判決は、本願発明は、とすると、F＝K（NI）2S（但し、K＝μ／ 2χ2）で表され長円にした際に、単に吸引力を発揮することを目的としる。
」（本件明細書【0020】）ことから、Wを一定にする等のたものではなく、コイルの巻外径Wが一定であることを条件をおいて、代数計算により求められたものであり、前提として、かつ同じ鉄心断面積であっても円よりも吸上記②（投下コストの割に大きな吸引力を得る範囲）も、引力が大きくなるようにしたものであり、単に鉄心の断

上記①を前提とした上で、上記式等を用い、a、bを変数

面形状を円から長円にしたものではなく、また①d＝（0.4とした計算によって求められたものである。他方、巻外〜0.8）Wとの点、②1.3≦a ／ b≦3.0との点のいずれの径Wが一定なら、固定鉄心及び可動鉄心の扁平度が高い

数値限定についても、それなりの技術的意義を有するもほど、すなわち、a ／ bの値が大きいほど、コイルの巻数のである旨、判示して、審決の相違点1、2の判断は誤り

Nが多くなり、吸引力Fも大きくなることは、上記式によであることを指摘した。

り明らかである。そうすると、Wを一定にする等の条件（コ判示されるように、「本件明細書（甲3、4）には、コイル

イルの奥行き長さを含む。
）が定まりさえすれば、大きなにおける短軸側の巻外径Wを一定にした場合、固定鉄心吸引力を得ることができる、固定鉄心および可動鉄心の及び可動鉄心の断面形状は円よりも長円または略長方形

断面積および形状は、自ずと定まるともいえそうであり、にしたほうが、同じ鉄心断面積であっても吸引力が大き

審決が、上記①、②の点について、数値限定には臨界的くなる点を、
まず（13）の式であるF＝K4（W−dn）d2 ／〔W

意義はなく、適宜選定し得るものである旨判断したこと＋d2 ／ dn〕として求め、その巻外径Wを1とし、d、dnをも、あながち、誤りではないとも思えてくる。

巻外径に対する比で表すと、式（14）F ／ K＝（1−dn）d2

もっとも、上記②には、「投下コスト」というパラメー／〔1＋d2 ／ dn〕を得ることから、仮想円柱鉄心の直径をタが反映されているが（なお、審決は、この点について

d＝dnとした時（円又は正方形）の式（15）F ／ K＝（1−d）の評価を加えていない。）、これにより、吸引力が向上す

d ／〔1＋d〕
により吸引力が大きい領域（範囲：d＝（0.4 ～

るわけではないから、このパラメータを反映させること0.8）W）を定め、更にその仮想円柱鉄心の面積と同じくには格別の技術的意義はなく、上記②が適宜選定し得るなる条件で長円又は長方形の形状（a ／ bの比の範囲）をコとの判断に何ら影響はないものと思われる。

2

ストの面を考慮して特定することが記載され、Wが一定

ところで、上記①は、コイルの内側の断面積Sと同じならdを小さくするとコイル巻数及び巻線の幅（W−b）が断面積の仮想円柱鉄心の直径dとの間の関係を示すもの

増えて吸引力が増加しかつ鉄心断面積を奥行き方向を長であるから、長円または略長方形の、固定鉄心、可動鉄

くして確保し、吸引力を増大させた形状の電磁弁用ソレ

心の断面積Sは、上記①から導かれることになる。しかノイドの発明が記載されていることになる。
」（注；仮想円も、固定鉄心及び可動鉄心の断面積Sと、固定鉄心及び柱鉄心の直径d、固定鉄心及び可動鉄心の長円の短軸の長可動鉄心の断面における長軸または長辺の長さaと短軸さdn）というのであれば、上記①、②の点については、そまたは短辺の長さbとは、一定の関係にあるといえるか

れなりの技術的意義があるといえそうであり、これらのら、請求項における、①d＝（0.4〜0.8）W、②1.3≦a ／点について、臨界的意義はないなどとする審決の判断に

b≦3.0との規定は、結局、巻外径Wを変数として一定の2008.8.22. no.250

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数値範囲となる、固定鉄心及び可動鉄心の断面積S（関①平成19年（行ケ）第10344号（自動二輪車用タイヤ）係A）と、その断面積Sにおける長軸の長さaまたは短軸−基本的な構成において共通する点を有するが、具体的の長さbの関係（関係B）を規定することと同じ義であるな構成や配置において、見る者に異なる美感を与えていと考えられる。また、関係①は、仮想円柱鉄心の直径dると判示された事例−を決定するためのものであり、電磁弁用ソレノイドの形
状、構造として直接現れてくるものではない（形状、構判示事項；

造として現れるのは、巻外径W、固定鉄心及び可動鉄心・取消事由1（類否判断の誤り）についての断面積（コイルの内側の断面積）S、固定鉄心及び可（あ）本願意匠は、溝のすべてが直線で構成され、主傾斜

動鉄心の断面における長軸または長辺の長さaと短軸ま溝に突出溝が設けられていること、主傾斜溝における突たは短辺の長さbだけである。）。そうすると、上記①は、出溝が、副傾斜溝における「へ」ないし「逆へ」文字と対応

いわば、“隠れパラメータ”といえるものである。

するように配置されていること、側面視において主傾斜

このような“隠れパラメータ”を、本願発明の構成要件

溝と副傾斜溝とは交互に等間隔で平行に伸びていることとして考慮することになると、次のような問題が生じる等を総合すると、全体として、「ゴツゴツ」とした、荒削ことになり、好ましいとはいえない。すなわち、巻外径

りで、男性的な印象を与えているとともに、規則的な模Wのコイルにおいて、長円または略長方形の、固定鉄心様であるとの美的な印象を生じさせている。

及び可動鉄心の断面積S、および、その断面積Sにおけ（い）引用意匠は、溝のすべてが、細く柔らかい曲線で構成る長軸の長さaまたは短軸の長さbが、上記関係A、Bをされ、先端がすぼまり、最先端が尖っていること、主傾斜満たしているものが存在する場合、これらの数値が、「d溝は副傾斜溝より長く伸びて、その傾斜角度が同一でない

0

0

0

＝（0.4〜0.8）Wの関係を持たせ」ることにより、定めらために、伸びる方向が不揃いであること等を総合すると、れているかどうかが判らないため、本願発明との対比が全体として、柔らかく、繊細で洗練されていて、女性的なできないことになってしまう。

印象と与えているとともに、不揃いで、不規則的で、より

仮に、上記のものの存在が公知である場合は、審査基

自由な模様であるとの美的な印象を生じさせている。

準でいう、「請求項に係る発明の機能・特性等が他の定義（う）本願意匠と引用意匠とは、中央溝、主傾斜溝及び副又は試験・測定方法によるものに換算可能であって、そ

傾斜溝の配置ないし相互の位置関係という基本的な構成の換算結果からみて同一と認められる引用発明の物が発において共通する点を有するが、具体的な中央溝、主傾

見された場合」ないしは「出願後に請求項に係る発明の物

斜溝及び副傾斜溝の構成や配置において、見る者に異なと同一と認められる物の構造が判明し、それが出願前にる美感を与えているものというべきである。

公知であることが発見された場合」に該当し、新規性を（え）本願意匠と引用意匠の差異点はいずれも微弱であっ欠く合理的な疑いありとして出願を拒絶することができて、両意匠に共通する溝全体の態様に吸収されてしまうるであろうが、公知でない場合は、そうはいかず、上記

程度のわずかな差にすぎないとする被告の主張は、採用の問題は解決されない。

することができない。

本事例では、審決は、上記①、②の数値限定が設計事項であるか否かについて判断しているが、上記①、②のような記載が許されるか否かについても、検討を加える必要があったのではないかと思われる。

（2）意匠系敗訴事件
敗訴要因は以下のとおりである。
（ i ）類否判断の誤り（①）

本願意匠（正面図）

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る者に異なる美感を与えているものというべきである。

所感：
本事例においては、審決が、共通点として、「全体が断したがって、本願意匠は、引用意匠に類似しない。
」と判

面形状を概略半円弧状とした環状体の外側周面に溝を設示して、審決の類否判断の誤りを指摘した。

けたものであり、トレッド部中央について、周方向に鈍ところで、判決は、「本願意匠と引用意匠の共通点及び角で交互に屈曲したジグザグ状の細溝を設け（以下、「中差異点は、おおむね審決の認定した……とおりである」

央溝」という）、その各屈曲角部の外側からサイド部側へとしながらも、「（ただし、以下の認定と異なる部分を除

各ジグザグ構成溝を分岐するように、各構成溝の延長方く。）」として、本願意匠と引用意匠それぞれの特徴（特徴

向より僅かに外側へ角度を付けてサイド部付近まで細溝を対比すると、差異点に相当している。）として、以下のを設け（以下、「主傾斜溝」という）、さらに、各主傾斜溝点を挙げている。

間の中央に、中央溝からやや離れた位置からサイド部付（本願意匠）

近まで、主傾斜溝とほぼ平行状に細溝（以下、「副傾斜溝」①中央溝は、すべてが直線で構成され、全体としてジグという）を設けた点」を、差異点として、（ア）中央溝の各ザグ形状を示していること、

ジグザグ構成溝について、本願意匠は、直線状としてい②副傾斜溝は、直線で構成され、1対2に内分した部分でるのに対して、引用意匠は、湾曲方向を交互に変えた緩屈曲されているため、全体として「へ」の字ないし逆「へ」やかな弧状としている点、（イ）副傾斜溝の形状についの字状形状を示していること、その先端部分は直線で切て、本願意匠は、中央寄りで僅かに屈曲した略「へ」の字り取られているため、細長い長方形状（棒状）のものを連状としているのに対して、引用意匠は、両先端部を僅か結した形状を示していること、に湾曲した直線状としている点、（ウ）主傾斜溝の長さ幅③主傾斜溝は、直線で構成され、先端部分は直線で切りのほぼ中央に、本願意匠は、僅かに突出する溝を設けて取られているため、細長い一本の棒状のものが、中央溝いるのに対して、引用意匠は、そのような溝がない点、から枝分かれしたような形状を示し、また主傾斜溝のほを認定し、共通点について、「両意匠において共通する態

ぼ中央に、同一方向に小さく突出した溝が設けられてい様は、両意匠の骨格をなすとともに、大部分を占めるもること、のであって、それらが相まって形態全体のまとまりを形④中央溝、主傾斜溝及び副傾斜溝は、いずれも溝の中央成し、そのまとまりが看者に強い共通感を与えるもので最深部が直線状に刻まれ、直線で囲まれた棒状形状からあるから、両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きいものなり、全体は木の枝状の模様を形成していること、である。」と、差異点について、「これに対して、各差異点⑤側面視で、主傾斜溝は、副傾斜溝より長く伸び、かつ、は、いずれも微弱な差異に止まるものであって、類否判

傾斜溝の突出溝が視認され、主傾斜溝と副傾斜溝とは交断に及ぼす影響は小さいものである。」と評価し、そのう

互に等間隔で現れ、平行に伸びているとの印象を与えてえで、「両意匠は、意匠に係る物品が共通し、形態においいる点て、共通する態様が相まって形成するまとまりが強い共（引用意匠）

通感を与えるものであり、類否判断に及ぼす影響が大き①中央溝は、湾曲方向を交互に変化させた円弧状の細いいのに対し、各差異点はいずれも微弱なものであって、曲線で構成されていること、それらを総合し相まった視覚的効果を考慮しても、類否②副傾斜溝も、全体が細い曲線で構成されており、両端判断を左右するには至らず、両意匠の共通感を凌駕する部は細くすぼまり、最先端が尖っており、「S」字を縦方

もとはいえないから、本願意匠は、引用意匠に類似する

向に細長くのばした湾曲形状を呈していること、ものである。」と総合判断したところ、判決は、「本願意匠③主傾斜溝も、全体が細い曲線で構成され、先端部は、と引用意匠とは、……前記中央溝、主傾斜溝及び副傾斜

細くすぼまり、最先端が尖っており、副傾斜溝の湾曲方

溝の配置ないし相互の位置関係という基本的な構成にお向と同一の方向に湾曲していること、

いて共通する点を有するが、具体的な中央溝、主傾斜溝④中央溝、主傾斜溝及び副傾斜溝は、いずれも、細い曲及び副傾斜溝の構成や配置において、上記のとおり、見線で構成されていること、

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⑤側面視で、主傾斜溝は副傾斜溝より長く伸び、両者（a）図2に示すアミノ酸配列からなるタンパク質；  

が交互に等間隔で現れているが、その傾斜角度が同一（被告注：ラットGAD65）でないため、不揃いに伸びているという印象を与えて（b）図3に示すアミノ酸配列からなるタンパク質；いる点（被告注：ヒトGAD65）

これによれば、判決は、溝の断面形状（④）、側面視形（c）図2又は図3に示すアミノ酸配列において1もしくは数状（⑤）をも差異点として捉えたうえで、上記判示事項

個のアミノ酸が欠失、置換もしくは付加されたアミノ酸（あ）〜（う）のとおりに、総合判断している。

配列からなる（a）もしくは（b）由来のタンパク質であっ

意匠審査基準は、意匠の類否判断の観点として、（ア）て、かつグルタミン酸デカルボキシラーゼ活性を有する

対比する両意匠の意匠に係る物品の認定及び類否判断、タンパク質。

（イ）対比する両意匠の形態の認定、（ウ）形態の共通点及【本願発明6】図2又は図3に示すアミノ酸配列からなる

び差異点の認定、（エ）形態の共通点及び差異点の個別評

GAD65に対する自己抗体のためのエピトープを少なく価、（オ）意匠全体としての類否判断、を挙げており、（エ）とも1個有する、アミノ酸配列を有するポリペプチドをを行うには、「各共通点及び差異点における形態に関し、コードするcDNA配列から本質的になるcDNA配列。」

以下の（ⅰ）その形態を対比観察した場合に注意を引く部
分か否かの認定及びその注意を引く程度の評価と、（ⅱ）

判示事項；

先行意匠群との対比に基づく注意を引く程度の評価を行・取消事由1（引用発明1は引用発明としての適格性を欠う。各共通点及び差異点における形態が（ⅰ）及び（ⅱ）のく）について観点からみてどの程度注意を引くものなのかを検討する

引用例1は、ラット59kDaGAD（グルタミン酸デカル

ことにより、各共通点及び差異点が意匠全体の美感に与ボキシラーゼ）の部分的なアミノ酸配列を特定して、そえる影響の大きさを判断する。」という手法によるとしてれを既知のネコGADcDNAから導かれるアミノ酸配列といるところ、判決は、上記（エ）に関して、明確な評価を比較し、それらは異なる遺伝子の産物である可能性があ

示していないが、審決が、見落としていた差異点④、⑤り、その解明のために対応するcDNAのさらなる解析がを含めると、類否判断に及ぼす影響は、共通点よりも差必要であると述べているから、当業者に対し、ラット

異点の方が大きいと判断したことは明らかである。上記

59kDaGAD全体のアミノ酸配列及び対応するcDNAを解（エ）の評価を行うにあたっては、正しく、共通点、差異析する動機付けとなるということができる。そして、引点を抽出することを心掛けるべきである。

用例1の記載から周知技術を用いてラット59kDaGAD全体のアミノ酸配列及び対応するcDNAを解析することができたと認められる。したがって、引用発明1は引用発

3. 勝訴事例

明としての適格性を欠いているとの原告の主張は理由が以下に、参考となりそうな、勝訴事例 について、判

ない。

2）

示事項等を紹介する。

・取消事由2（本願発明1及び6は引用発明1から容易に発明することができたものではない）について
本願発明1において、GAD65のアミノ酸配列及び対応

特実

するcDNAを解析した手法は、一般的に用いられていた方法によったもので、当業者が容易に想到することがで①平成18年（行ケ）第10490号（発明の名称；クローン化きる程度のものであると認められる。

グルタミン酸デカルボキシラーゼ）

・取消事由3（本願発明1及び6の格別の効果の看過）につ
請求項；

いて

「
【本願発明1】以下の（a）−（c）のいずれかから選択される

引用例2及び引用例3の記載によると、将来、糖尿病をタンパク質をコードするcDNA：  

発病する患者は、GADである分子量64Kの膵島β細胞自tokugikon

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己抗原に対する自己抗体をもっているということができものとなる。

るから、GADを用意できれば、患者が自己抗体をもっ・取消事由8（本件訂正発明における容易想到性の判断ているかどうかを容易に検査できることは、当業者に自の誤り）について明である。引用例1から出発してアミノ酸配列及び対応事由8：刊行物1には方法1、方法2いずれにも中空孔ポするcDNAが解析されたラットGADが、ヒトのIDDMのリマー粒子と成膜性を有する水性ポリマーの割合に関す診断又は予知に使用できることは、当業者が予測できる

る記載がないし、相違点2①について本件訂正発明と引範囲の事項と認められる。

用発明1とが実質的に同一といえないから、相違点2②の構成のみを取り上げてその臨界的意義の有無を検討する②平成19年（行ケ）第10106号（発明の名称；記録紙）

ことを要するものではない。

請求項；④平成19年（行ケ）第10270号（発明の名称；ジヒドロエ「（1）下記（A）と（B）の重量比が1から3の範囲の組成物か

ルゴタミン、アポモルヒネ及びモルヒネを鼻腔内へ投らなる着色原紙の色調を隠蔽する隠蔽層（5）が1から20与するための薬剤

ミクロンの膜厚で着色原紙（1a）、（1b）の表面に形成され、室温の尖針の記録ペンによって前記着色原紙の色調が現請求項；出するものであることを特徴とする、タコグラフ用記録「鼻内投与用のパウダー状の薬剤組成物であって、アポ紙。

モルヒネ又はアポモルヒネ塩と賦形剤とを含有してお（A）隠蔽性を有する水性の中空孔ポリマー粒子

り、前記賦形剤が糖類または糖アルコールを含んでいる、（B）
成膜性を有する水性ポリマー」

薬剤組成物。｣

判示事項；

判示事項；

・取消事由1（拘束力違反、職権審理通知の手続上の違法）・取消事由1（相違点1の判断の誤り）についてについて

鼻腔アモルフィン投与に関し……のような副作用の存

特許庁に差し戻された後の審判では、本件特許の特許

在が認められるとしても、当業者において上記副作用の請求の範囲を減縮する本件訂正を、審決が認め、本件訂発生する蓋然性と薬剤の有用性や安定性その他の事情を正発明について無効理由の有無を判断しているのである

考慮し、その上でパウダー状のアポモルヒネ薬剤組成物から、本件訂正が適法で、かつ、本件訂正により新たなの製剤化を検討することは優に考えられるところであっ相違点が生じている限り、判決の判断の拘束力は及ばなて、これが阻害要因になるということはできない。

い。

・取消事由2（相違点2の判断の誤り）について特許庁の審判手続が職権探知主義を原則とし、職権探本願の優先日前において糖又は糖アルコールの賦形剤

知によって得られた無効理由によって特許を無効とする自体が一般的であったと認められるのであるから、賦形ことができる……この場合に無効理由の内容には何ら制剤として他に多くの物質が既知であるからといって、そ限はないから、前審決が審理した無効理由以外の無効理のことから直ちに糖又は糖アルコールを賦形剤として用由も許容される。

いることが困難となるものではない。

・取消事由5（訂正要件違反の看過）について

・取消事由3（本願発明の効果に関する判断の誤り）につ「室温の尖針の記録ペンによって前記着色原紙の色調いてが現出する」という特定の記録機構及び記録器具によ

甲4〜6実験の内容は本願明細書に開示されておらず、り、本件記録紙の構造、機能、性質等が限定されるもいずれも本願の出願後に公表ないし実験されたものであのということができる。また、「タコグラフ用」と用途をるから……同実験の結果をもって本願発明についての効

限定することにより、本件記録紙の性質が限定される果を論ずることは失当といわなければならない。

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⑥平成19年（行ケ）第10155号（発明の名称；情報処理シスを可能にするものである。他方、引用発明1の商品検索

ステム及びその方法、並びにコンピュータ上で動作すシステムにアクセスする消費者のほとんどが、同種商品

る情報処理プログラムを記録した記録媒体間における価格の比較、すなわち、同種商品中の最安値に係る情報を求めていることもまた、社会通念に照らし、請求項；自明の事項である。

「複数の販売者に関し、各商品について各販売者が採用（2）ア 引用発明1に本件要請（消費者が最安値の最新の状する販売価格を販売者の情報に対応づけて記憶する価格

況を常に把握できるようにするという要請）が内在する記憶手段と、ことは明らかであるとの審決の判断に誤りはないから、販売者からの入力に基づいて当該販売者の情報に対応

原告の主張は、その前提を欠く。

づけて記憶されている販売価格を更新する販売者対応手イ 引用発明1には、本件要請が内在するものであるから、段と、引用例2に開示された、任意の通知時期に、任意の通知

商品ごとに低価格順における上位所定数内に含まれる方法により、顧客に対し商品情報を通知するとの構成を、販売価格及び対応する販売者の情報を抽出し、価格順位

その「任意の通知時期」を「販売価格の最安値が変更され情報として記憶し更新する価格順位記憶手段と、たとき」として、引用発明1に適用し、「通知手段」を得る

ユーザからの入力に基づいて価格順位情報を読み出ことは、当業者であれば、容易に想到することができた

し、当該ユーザに対し出力するユーザ対応手段と、ものである。

ユーザが指定した商品について、販売価格の最安値が本願発明の要旨には、「第2のファイル」についての規定変更された場合、販売価格の最安値の変動率が所定値をは全くない。また、「通知手段」を、引用発明1について設超える場合、又は販売価格の最安値が所定値以下となっ

けて機能させるために、「第2のファイル」を設けることた場合に、当該ユーザに対し通知する通知手段と、を備が、技術上必須であるとの事実を認めるに足りる証拠はえることを特徴とする情報処理システム。

ない。

⑩平成19年（行ケ）第10159号（発明の名称；プラズマ処
理装置及びプラズマ処理方法）
請求項；「気密な処理容器内に配置された被処理体に対してプラ
ズマ処理を施すプラズマ処理装置において、前記処理容器の外に設けられたアンテナ部材と、
前記アンテナ部材に接続された高周波電源と、前記被処理体を保持する載置台と、複数の処理ガス供給通路を備え、前記処理ガス供給通

本願発明

路と連通する処理ガス噴出孔から前記処理容器内に処理ガスを供給するためのガス供給部と、判示事項；

前記処理容器内を排気するための排気口と、を備え、・取消事由（相違点3についての判断の誤り）について

前記ガス供給部は、前記被処理体面より上側に配置さ（1）
引用発明1は、販売者から、「常に最新の商品情報」
を受れ、前記処理ガス供給通路と連通する前記処理ガス噴出

け取り、受け取った「常に最新の商品情報」に対し、各商孔の位置が、前記処理容器の周方向に位置し、略均等に品の種類ごとに低価格順にソートするなどの加工を加え配置されて、前記処理容器内の中心部に向かって処理ガてインターネット上に公開し、消費者端末からのアクセスを放出するようになされると共に、前記ガス噴射孔とtokugikon

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前記被処理体との間の垂直方向の距離が65mm以上に設

ジェット用のインクタンクにおいて、定されていることを特徴とするプラズマ処理装置。」

前記インクタンク本体と、前記インクタンクの使用状態で底となる部分に配さ

判示事項；

れ、前記インク取り込み管を介して（訂正事項c）
前記ヘッ・取消事由1（本件補正についての判断の誤り）についてドに対して前記インクを供給するための供給口と、「明りょうでない記載の釈明」を目的とする補正は、法前記インクタンク内を大気と連通する大気連通部と、律上、審査官が拒絶理由中で特許請求の範囲が明りょう

前記インクタンクの一側面の一部に設けられた、前記でない旨を指摘した事項について、その記載を明りょう

ホルダに形成された第1係止部と係合する第1係合部と、にする補正を行う場合に限られており、原告の主張する

前記第1係合部が設けられた側面に対する他側面に対「新規事項の追加状態を解消する」目的の補正が特許法17

して弾性的に設けられた、前記ホルダに形成された第2条の2第4項4号に該当する余地はない。

係止部に係合する第2係合部を備えたラッチレバーと、・取消事由2（一致点の誤認による相違点の看過）について

前記供給口の周囲に立設された筒状の支持部と、「好ましくは……分配リングの半径方向から外れた方

前記支持部に挿入されて支持されたインク供給部材と、向へ向けられても良い。」とされているのであるから、ノ（訂正事項d）を備え、ズルが分配リングの半径方向に向けられたものが前提と

前記第2係合部は、前記ラッチレバーの外側に配設され、されていることは明らかである。

かつ、前記インクタンクの装着状態で、前記第1係合部よ・取消事由3（相違点についての判断の誤り）についてりも相対的に上方になるよう設けられ、（訂正事項e）

審決は、刊行物の第2図のみに基づいて……結論を導

前記第1係合部と前記供給口と前記第2係合部とが、いたわけではなく、周知例1及び2をも勘案したことが明

前記インクタンクを前記ホルダに装着する際、前記第らかである。

1係合部が前記第1係止部に係合した状態で前記インクタ

プラズマ薄膜形成装置において、ノズルと支持載置面

ンクを下方に押し込むことで生じる前記インクタンクのとの間の距離は、一般に100mm程度の範囲であり、それ回転によって、前記インク取り込み管が前記供給口に挿から大きく離れることはないと考えれるから、第2図か入されて前記フィルタが前記インク供給部材の下端面にら読み取った「約0.25倍」との値が不正確であったとして当接し、前記インク供給部材からの前記インクの取り込も、刊行物記載発明において、ノズルと支持載置面とのみが可能となると共に前記第2係合部と前記第2係止部と間の垂直方向の距離が約112.5mmとなっているとした審が係合するように配置され、（訂正事項f）

決の設定に誤りはない。

前記ラッチレバーは、以上の検討結果からすれば、50mmから100mm程度の

その上端部に設けられた操作部と、その下端部との間数値範囲において、膜形成に好適な条件を調べることは、に前記第2係合部が配され、当該下端部が前記インクタ

当業者に普通に期待することのできる創意工夫の範囲内

ンクの前記底となる部分に近い領域において前記他側面のものということができる。

に一体的に形成されて当該下端部を支点として弾性変位可能に構成されており（訂正事項g）、かつ、
前記第2係合部と前記第2係止部とが係合状態にあると⑫平成18年（行ケ）第10439号（発明の名称；インクタン

きは内側に弾性変位した状態となる一方、前記操作部がクおよびインクタンクホルダ）
請求項；

前記インクタンク本体側に押されて前記第2係合部と前「インクジェットヘッドと該ヘッドにインクを供給する

記第2係止部との係合が解除されると、前記ラッチレバー

インク取り込み管と該インク取り込み管の開口端に設けの復元力で前記第2係合部と前記下端部との間の部分がられたフィルタと（訂正事項a）を備えたホルダに対して

前記ホルダの内壁に当接して装着する際とは逆の方向に

上下方向に（訂正事項b）着脱自在にされ、該ヘッドに供

前記インクタンクを回転させ、前記インクタンクの前記給される記録に使用されるインクを貯留可能なインク

他側面側が持ち上がった状態となるよう前記下端部から2008.8.22. no.250

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外側上方に向かって傾斜していること（訂正事項h）を特訳の訂正を目的とする訂正、又は明瞭でない記載の釈明徴とするインクタンク。」（訂正箇所に下線を付した。）。

を目的とする訂正ということもできない。本件訂正を許されないとした審決の判断に誤りはなく、本件特許の請
求項1、6に係る発明は、本件訂正前の本件発明1、6として特定されることとなる。

⑬平成19年（行ケ）第10287号（発明の名称；研磨剤粒子を含むスラリーにより基板を化学機械研磨するために使用される研磨パッド）
請求項；「研磨粒子と分散剤とを備えたスラリーの存在のもとに基板を研磨する研磨パッドであって、以下の構成を有す
る研磨パッド：研磨面と裏打ち面とを有する第1の層であって、前記第1の層はポリマーマトリックス成分に封入または埋設される繊維質成分から形成され、かつ前記繊維質成分は、
前記スラリーに溶解して前記研磨面に十分なるボイド構造を付与する繊維からなるものであり、前記ボイド構造
により形成される複数の穴は前記研磨粒子を一時的に滞留させる領域として作用するものである。」
本件発明 1（訂正発明 1）

判示事項；
・取消事由1（本件発明と刊行物1記載発明との相違点の判示事項；認定誤り）について・取消事由1（本件訂正の訂正要件充足性の判断を誤り、刊行物1記載発明では、製造工程では短繊維が存在し本件特許の請求項1、6に係る発明の内容を、訂正発明1、たが完成品の段階では溶解・除去されており、本願発明

6ではなく本件発明1、6と特定した点の誤り）についての「ウレタン樹脂に埋設される短繊維から形成され、」と訂正事項hは、記載自体が明確でないのみならず、発の構成を満たしていない。審決は繊維質成分を溶解・除明の詳細な説明欄における実施例に関する記載及び図面

去する溶媒が異なることを挙げているのみで、溶解・除を参照してみてもなお、ポップアップ機能を実現する事

去の時期の点を相違点として摘示していないから、刊行項に係る構成を明確に示したものと解することはできな

物1との対比についての認定は誤り。しかし、審決は刊

い。したがって、訂正事項hにおいて、ホルダとの相互

行物2について、本願発明と同様に（高分子微小エレメン

関係ないし協働関係を不明確なまま要素として含んだこトが）研磨パッドの使用過程で溶解・除去される構成をとによって、本件訂正は全体として、インクタンクの発認定した上で、相違点2の検討で溶解・除去の時期が異明であるにもかかわらず、特許請求の範囲の記載（請求なる点をも実質的に考慮した認定判断しており、審決の項1）を不明確にするものとなったから、特許請求の範囲

結論に影響するような瑕疵があるとはいえない。

の減縮に当たるか否かを判断することすらできないもの

・取消事由2（刊行物2記載事項の認定誤りと、これに基であって、結局、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂づく相違点についての判断誤り）について正ということはできない。また、本件訂正は、誤記、誤刊行物2に「高分子微小エレメントは、前記スラリーに

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溶解して作業面に空隙スペースを生じるもの。」が記載さとができるか否かの差異を生ずるとはいえない。

れているとした審決の認定に誤りはない。

・取消事由2（全体的観察の誤り）について

・取消事由3（刊行物同士の組み合わせ容易性について

他の差異点も、審決認定のとおり、看者の注意を引かの判断誤り）についてず、全ての差異点が相俟って奏する視覚的な印象を考慮

刊行物1記載発明と刊行物2記載事項とはともに「研磨しても、両意匠の共通点によって起こさせる一つのまとパッド」という限定されたごく狭い技術分野に属し、技まった独特の共通の美感とは異なった格別な美感を与え術課題も共通していることを考慮すると、組み合わせるるものとは認められないから、類似するとした審決の判ことは当業者が容易に想到し得る。相違点2による本願断に誤りはない。

発明の作用効果は、顕著なものではない。
・取消事由4（審理不尽；上申書による補正案の不採用）について②平成18年（行ケ）第10388号（物品の名称；発光ダイオード付き商品陳列台）

原告が前置報告書に接して上申書により提示した補正案は特許法の予定する補正手続ではない以上、審判合議

判示事項；

体がこれを取り上げるべき義務はない。

・取消事由1（引用刊行物の公知性の認定の誤り）について同一業者において、型番が同じである以上、特段の事情のない限り、同一商品であるのが通常であり、これを意匠覆すような特段の事情は認められない。
①平成19年（行ケ）
第10324号（物品の名称；ハンドバッグ）

本件出願日前に我が国へ輸入されたという主張事実
は、意匠法3条1項2号を前提とする同条1項3号に基づく

判示事項；

無効原因を構成する事実として主張立証されたもので、・取消事由1（差異点（a）（鞄本体の縦横の比率の差異）の

同条1項1号を前提とする同条3号に基づく無効原因を構評価の誤り）について成する事実として主張立証されたものではないから、縦横の比率の差異が、異なる形状であるとの強い印象……手続き上の問題はない。この点について、被告は、を与えることはない。また、側面形状における差異は、

同条1項1号、3号によって、本件登録は無効であるとも美観の相違を引き起こすものとはいえない。そして、①

主張するようであるが、本件訴訟において、本件審判手

両意匠は、全体として一つの意匠的なまとまりを形成し、続の経緯からして、同条1項1号、3号に基づく無効原因

需要者（消費者、取引者）に視覚を通じて一つのまとまっを主張立証して、本訴請求の棄却を求めることは許された独特の共通の美感を与えていること、②鞄本体上部にない。

設けられたハンドル、蓋部及びベルトの構成態様は、ほ・取消事由2（本件登録意匠と引用意匠との類否に関す

とんど同一といえる程度に共通しているといえること、る審決の認定判断の誤り）について③本願意匠の鞄本体の縦横の比率は、格別目新しいもの

外部から視認できない部品の意匠は、視覚を通じて美とはいえないことに照らすならば、共通の美感と異なる感を起こさせる余地がない。

格別な美感を与えるものとは認められない。

引用意匠は、引用刊行物の写真及びその説明を併せて・取消事由2（差異点（b）（ハンドルの突出と鞄本体部分

理解することは当然に許されるものと解すべきである。

の高さとの比率の差異）の評価の誤り）について
両意匠はともに全体としてハンドルの長く突出した鞄

4. 雑談と認識され、差異は、計測しない限り認識されることはない程度のものであるから、異なる美感を引き起こすも審決取消訴訟では、原告から、しばしば、「不意打ち」のとはいえない。なお、両意匠に実寸が示されていないの違法（手続き違背）が主張される。審決は、拒絶査定の以上、意匠に係るハンドバッグを肩にかけて使用するこ

理由とは異なる理由でもって判断している（法153条2

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項、159条2項違反）、審査官は、拒絶理由と異なる理由

原告が甲第18（筆者注；意見書）及び第24号（筆者注；で拒絶査定をしている（法50条違反）などが典型的なもの

審判請求書における請求の理由）証において甲1発明とである。それでは、審決が、主引用例を差し換えた場合

補正発明4との相違点を指摘していることを挙げる。し（主引用例を差し換えて拒絶査定を支持した場合、主引

かし、甲第18及び第24号証によれば、原告は、いずれ用例を差し換えた拒絶査定をそのまま支持した場合なの機会においても甲2刊行物との対比判断に対する意見

ど）は、「不意打ち」に当たるのであろうか。当期においてを中心にして検討していることは明らかであり、甲1刊

は、「不意打ち」に「当たる」とするものと、「当たらない」と行物についての意見は付随的なものにすぎないものとするものとの、結論において、相反する二つの判決が見認められるのであって、主たる引用例記載の発明と周られた（担当した知財部は異なる。）。

知技術の組合せを検討する場合に、周知例として挙げ「当たる」とするもの（事例⑨。審決が、拒絶査定におられた文献記載の発明と補正発明4との相違点を検討す

ける周知例を、主引用例とし、拒絶査定における主引用

ることはあり得るから、甲1発明と補正発明4との相違

例を、副引用例（相違点3）ないしは周知例（相違点1）とし点を指摘しているからといって、甲1刊行物を主たる引たもの。）
は、次のように判示している。

用例としたときの相違点の検討と同視することはでき「一般に、出願に係る発明と対比する対象である主た

ない。したがって、被告の主張する②の事情（筆者注；る引用例が異なれば、一致点及び相違点の認定が異な

甲1刊行物は原告本人による特許出願に係る刊行物であることになり、これに基づいて行われる進歩性の判断

り、原告はその技術を熟知しているうえ、甲第18号及の内容も異なることになる。したがって、審決において、

び甲第24号証中で、甲1発明と補正発明4との相違点を拒絶査定における主たる引用例と異なる刊行物を主た指摘していることからみて、周知例としてであってもる引用例として判断しようとするときは、原則として、

甲1刊行物が通知されているから、原告は、甲2発明の特許法159条2項で準用する50条本文の定めに従い、拒みならず、甲1刊行物に記載された技術内容についても絶理由を通知して、出願人に対し意見書を提出する機検討を行い、意見を述べる機会があった。）も、特段の会を与えるべきであり、出願人の防御権を奪うものと事情といえるほどのものではない。以上のとおり、本はいえない特段の事情がない限り、通知を懈怠してさ件において、拒絶理由通知の懈怠があっても、出願人れた審決の手続は違法である。」、「補正発明4と甲1発明の防御権を奪うものとはいえない特段の事情があると及び甲2発明の属する技術分野が同一であっても、甲1

認めるに足りる証拠はない。」

発明と対比するか、甲2発明と対比するかによって一致（なお、判決は、被告が引用した、平成5（行ケ）29号判

点及び相違点は異なり得ることは明らかである。また、決について、「判決は、拒絶理由通知の懈怠があっても、主たる引用例は、その性質上、同一又は類似の技術分

出願人の防御権を奪うものとはいえないときは、審判手

野のものであることは当然であり、技術分野が同一で続に違法があるとはいえないことを判示している。しかあることから、直ちに一致点及び相違点の認定が「容易し、出願人の防御権を奪うものか否かは、個々具体の事に判断」されるものではない。したがって、被告の主張案において判断されることであり、上記判決が周知技術

する①の事情（筆者注；甲1、甲2発明とともに、補正発として引用した文献を改めて拒絶理由を通知することな

明4と同一の技術分野に属し、補正発明4との一致点及く主たる引用例として用いても出願人の防御権を害しなび相違点はその記載から容易に判断することができ

いと一般的に判示したものではないことは明らかである。）は、特段の事情となり得るものではない。被告は、る。」との見解を示している。）

甲1刊行物が原告本人による特許出願に係る刊行物であ他方、「当たらない」とするもの（平成18（行ケ）10538

ることを挙げるが、発明の内容を熟知しているからと号。審決が、拒絶査定における副引用例を、主引用例といって、直ちに審判官の視点に立って甲2刊行物を主たし、拒絶査定における主引用例を、周知例（相違点3）とる引用例とした場合の一致点及び相違点の違いまで認したもの。）は、次のように判示している。

識することができるとする根拠はない。また、被告は、「審査段階では、引用文献2（引用刊行物）の「衝撃吸tokugikon

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収シート片3」が補正前発明の「衝撃吸収シート」に相当

引用文献2（引用刊行物）との比較検討もしており、本件し、補正前発明の「空気封入弾性片」に相当するものが引における原告の取消事由2、3に関する主張と比較検討し用文献4に記載されていると認定していたところ、審決ても、実質的に必要なところは論じ尽くしているとみる

では、引用刊行物（引用文献2）の「クッションシート4」、ことができ、原告に具体的な不利益が生じていたとは認「衝撃吸収シート片3」がそれぞれ本願発明の「衝撃吸収部

められない。のみならず、原告の主張は、本願発明の「衝材」、「空気封入弾性片」に相当するとしているのであっ

撃吸収シート」が格別の衝撃吸収機能を有していることて、引用文献2（引用刊行物）から把握される技術内容をなどを根拠とするものであるが、……原告の主張する根変更したものである。このように、引用例としては同一

拠が認められないことから考えても、拒絶理由通知に記であっても、そこから把握する技術内容を変更すること載された拒絶理由と拒絶査定で用いられた拒絶理由とは、その限りにおいて、本願発明と対比されるべき公知

は、基本的に近似した関係にあると認められるから、原技術の内容を変更するものであり、出願人である原告に告の主張は、この点からも失当である。以上によれば、

は、新たな引用発明を前提として、意見陳述の機会を与審決の上記違法は本件の具体的な事情の下において審決えなければならなかったものというべきであるから、拒を取り消すべき違法はないということができる」

絶理由通知を行うことなくされた審決は、特段の事情が二つの判決は、主引用例を差し換えた場合は、新たなない限り、特許法159条2項の準用する同法50条の規定

拒絶理由を発見した場合に該当するから、原則（特段のに違反するものというべきことになる。」、「本件拒絶査定

事情がない限り）、意見陳述の機会を与える（「不意打ち」

においては、引用文献2（引用刊行物）について何ら言及とならないようにする）必要がある旨を判示するものですることなく、備考欄でも引用文献3（周知例1）を中心あり、特段の事情の有無は、個別事例に応じて判断されとして拒絶すべき理由を説明していることなどをみるることを示したものといえる。

と、審査段階では、引用文献2（引用刊行物）を引用文献

ただ、いずれの事例においても、主引用例を差し換えてとして掲げながらも、審査官は、引用文献2（引用刊行物）

いる（その結果として、一致点、相違点が異なるものとなを実質的には拒絶理由としておらず、このため、引用文る。
）だけでなく、審決が主引用例とした引用例の認定内容

献2（引用刊行物）を主引用例とする審決については、出は、差し換えの前後（審決と拒絶査定）で異なっており、そ願人である原告に意見・反論等の機会が実質上十分に与の限りにおいては、二つの事例における事情は同じである

えられなかったなど、具体的な不利益を生じている疑念といえる。また、審決が主引用例とした引用例との相違にが生じる」、「本願発明の構成についてみると、……底部

ついて、その内容はともかくとして、意見を述べていた（述に衝撃吸収シート、これと接地底との間に空気封入弾性

べる機会はあった）点でも、事情は変わらないようである。

片を介在させ、かつ、アッパー爪先部にクッション材をそうすると、結論において相反する結果が生じたのは、ど装填すること等という簡素なものであり、……材質等にのような「特段の事情」によると考えたらよいのであろう

格別のものが使用されているというわけでもなく、また、か。
（なお、いずれの審決においても、主引用例を差し換え発明の効果も、「……祭用地下たびとして要求される軽快

たのは、前者において、「主たる引用例は、その性質上、同性、軽量性及び外観を維持しつつ、底部の衝撃吸収性及一又は類似の技術分野のものであることは当然」と判示さ

び踵の弾力性を十分発揮させ、かつ、爪先部の保護も同れているとおり、本願発明の技術分野と同一のもの（拒絶時に可能としたもの」……であるところ、拒絶理由通知

査定時のものは、類似の技術分野）を主引用例として選定に掲記された引用文献1〜4も、程度の差こそあれ、いずすべきと考えたことによると推察される。
）

れも類似した構成の履物であって、各構成について比較

そこで、審決時と拒絶査定時とで、進歩性を否定する

対比するについて、格別の困難があるとは考えられない。

論理づけがどのように変わったのかを見てみると、後者

しかも、原告は、……本件意見書……において、引用文

において、引用文献2（審決の主引用例）は、審決時にお献2（引用刊行物）に関して意見・反論をしており、また、

いても、拒絶査定時においても、「祭用地下たび」の底部

審判請求書……においても同様であるほか、本願発明との衝撃吸収性を向上させるための公知技術として引用さ2008.8.22. no.250

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れており、把握する技術内容が変更されているとはいえ、相変わらず、特実の当事者系（特に、Y審決（無効審判

差し換えの前後で、引用の趣旨は変更されておらず、技不成立））での審決取消しが目立っている。年度を通して術内容を把握するに際して参照する引用例の記載部分もみると、当事者系の敗訴率は、27.0％にも達し、査定系異ならない。引用文献1（拒絶査定の主引用例）
も、同様に、の敗訴率（11.8％）に比して、著しく高く、中でも、Y審

審決時においても、拒絶査定時においても、「地下たび」の決の敗訴率は、55.9％と、極めて高い値となっている。

爪先保護を目的とする公知技術として引用されている。

件数ベースでみても、全敗訴案件（49件）の半分以上を、当事者系が占めている（27件。なお、そのうちの7割が、他方、前者においては、甲1（審決の主引用例）が、拒Y審決の敗訴）。

絶査定時には、周知の「ケースの吹き出し口からマイナ
スイオンとオゾンとを含む空気流を放出するオゾン発生

当事者系の敗訴率の高さは、「イノベーションと知財政器」の一例として引用され（オゾン発生器の具体的構造に策に関する研究会」においても、問題点として指摘されついて引用しているわけではない。）、具体的構造2を有ており、敗訴要因を分析し、必要な対策を講じることがする、甲2（拒絶査定の主引用例）記載の、「マイナスイオ

求められている（イノベーションと知財政策に関する研ンを放出する空気浄化装置」を、本願の「マイナスイオン究会 検討資料（第2回 ワーキンググループ）56頁）。
19年度Y審決敗訴事例を取消事由別に見てみると、おとオゾンとを含む空気流を吹き出し口から放出する空気清浄装置」へと変更することの想到容易性を根拠づける

およそ、以下のとおりである。

ものとされているのに対し、審決時には、甲1（審決の①本件発明の認定の誤り（クレームの記載と離れた要旨

主引用例）
が、具体的構造1を有する、「マイナスイオンと認定）2件、②引用発明の認定の誤り（主引用例記載内容

オゾンとを含むマイナスイオン風の気流が開口から放出の解釈の誤り）3件、③相違点の判断の誤り10件（内訳、されるオゾン発生装置」として引用され、甲2（拒絶査定

本件発明の評価の誤り2件、副引用例（周知技術）の認定の主引用例）は、具体的構造1を本願構造とすることの想誤り3件、適用容易性判断の誤り5件）、④判断違脱（独立到容易性を根拠づけるものとされている。つまり、後者

特許要件）1件、⑤その他事実認定の誤り3件。

においては、甲1、甲2の引用の趣旨も、技術内容を把握

この結果を見ると、本件発明の認定、解釈の誤り、引するに際して参照する記載部分も、差し換えの前後で、用発明（副引用例を含む）の認定の誤りが多数を占め、必全く異なっているといえる。

ずしも、裁判所の判断が厳しくなっているとはいえない

そうすると、「特段の事情」があるとして、主引用例のように思える。むしろ、敗訴は、適用容易性（動機づけを差し換えが許されるのは、差し換えの前後で、それぞなど）判断の誤りも含め、本件明細書、引用例の読み込れの引用の趣旨、技術内容を把握するに際して参照する

み不足に起因するところが大であるといえる。なお、Z記載部分に変わりがないような場合に限られると解すべ

審決においても、認定誤りが高い比率を占める点に変わきではなかろうか。その意味で、巷間、よく言われる、りはない。

書き易い方を主引用例とする、相違点の少ない方を主引

そうすると、敗訴率を減らす一番の対策が、読み込み用例とするという姿勢は、必ずしも妥当とはいえないよ

不足をなくすことにあることは明らかであり、これは、うである。査定不服審判では、そもそも拒絶理由の妥当今すぐにでも実行できるものである。

性が問われるのであるし、また、最近、裁判所は、手続具体的にいえば、本件明細書の記載に基づき、本件発き違背を厳しく見る傾向にあるから、主引用例の差し替

明の構成要件の技術的意義を十分に分析しておくこと、えは避けた方が無難かもしれない。

引用例に、本願発明の構成要件と対比すべき記載部分があるか否かを適確に把握したうえで、その記載部分に基づいて引用発明を認定するように心掛けること、相違点

5. おわりにの想到容易性を論ずる場合は、論理づけが可能か否かを十分に検討すること、特に、引用例に、動機づけを否定

以上、平成19年度第4四半期に言い渡しのあった判決するような記載がある場合、阻害要因ともとれる記載がを紹介した。

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ある場合には、より慎重に検討することなどが求められるといえる。
要するに、まずは、審決の理由（論証）を、分かり易く、
正確かつ過不足のないように示すことが大事であり、それなくしては、敗訴率の低減はおよそ困難ということになる。Y審決の勝訴事例をみてみると、副引用例は相違点にかかる構成を示唆するものではないこと、主引用例と副引用例とを組み合わせる動機づけは働かないことなど、「何故引用文献を組み合わせて本件発明とすることができないか」（「進歩性の審理の充実化について」参照）についての論理づけが、明確、丁寧になされている。論理的かつ当事者、裁判所に分かり易い起案を心掛け、今年
こそは、永年の課題であるY審決の敗訴率の低減を実現させたいものである。
1）（特実）①平成18年（行ケ）第10346号（放射線感光材料用樹脂の製造方法）
訂正2005−39193、特許3421328②平成18年（行ケ）第10369号（車間距離保持不足違反の違反
証拠作成システムとその車間距離の測定方法）
無効2005−80270、特許3437101③平成17年（行ケ）第10506号（誘電体バリア放電ランプ、および照射装置）無効2004−80158、特許3346291④平成19年（行ケ）第10181号（並列して起立している刷紙に対して垂直方向で指向して堆積体を形成するための装置）
不服2003−13892、特開平07−69510⑤平成19年（行ケ）第10255号（杭埋込装置及び基礎用杭の埋込方法）
無効2006−80193、特許2814356⑥平成19年（行ケ）第10095号（再帰反射製品、その製造方法、及びそれを含む衣服製品）
不服2005−2087、特表平10−500230⑦平成19年（行ケ）第10237号（弾塑性ポリオレフィン組成物）
訂正2006−39154、特許3385274⑧平成19年（行ケ）第10185号（地図データ作成方法及びその装置）無効2006−80175、特許2770097⑨平成19年（行ケ）第10074号（空気清浄装置）
不服2006−12364、特開2006−34986⑩平成19年（行ケ）第10298号（電磁弁用ソレノイド）
不服2004−19165、特開2002−188745⑪平成19年（行ケ）第10279号（整畦機）
無効2006−80200、特許3796592⑫平成19年（行ケ）第10358号（貫流容積測定装置）
無効2006−80183、特許2793133
不服2003−11174、特開平9−169538【意匠】①平成19年（行ケ）第10324号（ハンドバッグ）
不服2005−21907、意願2004−24357②平成18年（行ケ）第10388号（発光ダイオード付き商品陳列台）
無効2005−88008、意匠1194646

profile梅田 幸秀（うめだ ゆきひで）
昭和48年4月 入庁
平成14年4月 審判部第15部門長
平成15年4月 東京高等裁判所（現知的財産高等裁判所）
調査官
平成18年4月 審判部第13部門長
平成18年7月 首席審判長
平成20年7月 辞職（意匠）①平成19年（行ケ）第10344号（自動二輪車用タイヤ）
不服2006−9504、意願2005−317

2008.8.22. no.250

2）【特実】①平成18年（行ケ）第10490号（クローン化グルタミン酸デカ
ルボキシラーゼ）
不服2001−9191、特表平05−503220②平成19年（行ケ）第10106号（記録紙）
無効2002−35464、特許2619728③平成19年（行ケ）第10138号（気泡含有ホットメルト型粘着剤）
無効2006−80149、特許3476248④平成19年（行ケ）第10270号（ジヒドロエルゴタミン、アポ
モルヒネ及びモルヒネを鼻腔内へ投与するための薬剤
不服2005−8178、特表平08−508472⑤平成19年（行ケ）第10294号（通信ネットワークを用いた商品販売方法における販売者の商品データの入力方法）
不服2002−20938、特開2002−150072⑥平成19年（行ケ）第10155号（情報処理システム及びその方法、並びにコンピュータ上で動作する情報処理プログラムを記録した記録媒体
不服2003−12181、特開2001−256356⑦平成18年（行ケ）第10478号（バーコード付与方法および認証方法）
無効2005−80167、特許3641271⑧平成19年（行ケ）第10133号（屈曲水晶振動子）
無効2006−80063、特許3477618⑨平成19年（行ケ）第10194号（ネットワーク・コンピュータ
に関する汎用のユーザ認証方法）
不服2003−19006、特開2000−508153⑩平成19年（行ケ）第10159号（プラズマ処理装置及びプラズ
マ処理方法）
不服2005−19696、特開2002−118104⑪平成19年（行ケ）第10029号（使捨ておむつ）
無効2005−80101、実用新案登録2511428⑫平成18年（行ケ）第10439号（インクタンクおよびインクタ
ンクホルダ）
無効2004−80168、特許2801149⑬平成19年（行ケ）第10287号（研磨剤粒子を含むスラリーに
より基板を化学機械研磨するために使用される研磨パッド）
不服2005−12492、特開2001−47357

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