寄稿１

米国の記述要件と日本のサポート要件・発明完成要件
特許審査第二部生産機械

上田 真誠

抄録

本稿では、近年、米国の記述要件に関して「発明の所持」という判断基準を肯定したアリアド判決に注目して、日米両国の「発明」に対する考え方を整理するとともに、日本のサポート要件及び「発明の所持」と関連が深いと思われる発明完成要件を米国の記述要件と比較して、日米の制度の違いを探っていきます。

本稿では、これらの点に注目して、アリアド判決で示さ

1. はじめにれた記述要件における「発明の所持」と、その背景となる「発

筆者は、2009 年から 2 年間、米国ワシントン州にある明」に関連するトピックを紹介するとともに、日本の関連

ワシントン大学に在籍して研究活動を行う機会を得まし

する制度、
特に
「発明」
の定義や発明完成要件、
そしてサポーた。その間に米国では、先願主義の採用を含む米国特許法

ト要件をあわせて紹介することで、日米の制度の違いを検改正の議論や、ビジネス方法の特許対象性が問題となった討することにします。発明完成要件というと、実施可能要

ビルスキ事件等特許関係で多くの注目すべきトピックがあ件と結びつくことが多いかもしれませんが、本稿では、サりました。その中の一つに、2010 年 3 月に連邦巡回控訴

ポート要件と発明完成要件との関係について探っていきた

裁判所（CAFC）によって下されたアリアド判決がありま

いと思います。なお、昨年、米国特許法の改正法案が成立す。アリアド判決は、米国特許法 112 条の記述要件（written

しましたが、本稿では改正前の法に基づいて米国の制度を

description requirement）が、出願当初のクレームにも適紹介していくことにし、必要に応じて脚注で改正法による用されることを改めて認めたことで注目されました。記述

影響を補足していきます。

要件は、日本国特許法 36 条のサポート要件に対応する要また、以下の内容のうち意見に係る部分は私見であり、件で、伝統的には補正されたクレームが出願当初明細書に特許庁の見解を述べるものではないことを予めお断りしてよりサポートされるかどうかを判断するための要件でした

おきます。

が、近年、明細書の開示に対し広すぎる出願当初のクレームを制限する趣旨でも記述要件が適用されており、この運2. 日本用を是認したことになります。また、CAFC は、記述要件について、「発明の所持（possession of the invention）」と

2.1 発明と未完成発明（発明完成要件）

いう判断基準をこの判決で改めて示しました。
この記述要件における「発明の所持」という考え方は、最初に日本において「発明」がどのように解釈されてき日本の特許法を考える際に示唆を与えます。一つには、日たのかを整理します。詳しくは脚注に挙げている論文・書本の特許法には比較的厳格な「発明」の定義が存在し、裁籍等をご参照ください。

判所はその発明に至っていない「未完成発明」は特許を受

日本の特許法においては、「発明」は、「自然法則を利用

けられないことを打ち出している点、そして、2005 年にした技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されてい知財高裁によって示されたサポート要件の考え方とどのよます。この定義規定は、ドイツの法学者コーラーの説の影

うな関係になるのかという点です。

響を受けたものともいわれており 1）、1959 年（昭和 34 年）1）玉 井克哉、「発明の概念−特に進歩性との関連について−」、紋谷暢男教授還暦記念論文集刊行会編「紋谷暢男教授還暦記念 知的財産権法の現代的課題」139-166（2006）（このなかで、コーラーは、「客観的意義の発明とは、自然の新たな側面を解明し、自然力を利用して人間社会の要求を充足するような、技術的に表現された人間精神の思想的創作（Ideenschöpfung）をいう）」とその著書で述べたことを紹介している。

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野における通常の知識・経験をもつ者であれば何人で権法逐条解説によると、この定義規定は「幾分でも法文上もこれを反覆実施してその目的とする技術効果をあげ明瞭なものとして争いを少なくしようという趣旨」2）で設ることができる程度にまで具体化され、客観化されたけられたとのことです。このように「発明」の枠が決めらものでなければならない。従つて、その技術内容がこれていることから、この枠内にあてはまらないものは、特の程度に構成されていないものは、発明としては未完

許法上発明としては認められず、特許による保護を受けら成であり、もとより旧特許法一条にいう工業的発明にれないことになります 3）。

該当しないものというべきである。
・・・
 その発明が技術的に完成されたものかどうかも、明然法則を利用」の点については、発明の定義規定が導入さ細書の記述によつて判断されるのである。
・・・発明

れるより前に、最高裁が解釈を示しています。欧文字単一の技術内容が十分具体化、客観化されておらず、その電報隠語作成方法事件最高裁判決 において、最高裁は、技術分野における通常の知識を有する者にとつて容易

欧文字、数字等を適当に組み合わせて電報用の暗号を作成に実施可能とは認めがたいとすれば、その発明の実体する方法について、「本願発明は結局何等装置を用いず、は技術的に未完成のものとして発明を構成しないと判

また、自然力を利用した手段を施していないから、特許に断して妨げないのである。

4）

値する工業的発明であるとはいえない」と判示しました。
この判決は、現行法においても「発明」の解釈において参この判決で最高裁は、発明が完成されているかどうかは、考になるであろうと思われます 5）が、現代のような情報社

明細書の記述により判断されると判示しました。上告人は、会においては、この判決の位置づけが難しいとの指摘もな

明細書の開示の問題と発明の完成の問題とを混同しておりされています 。

不当であると主張しましたが、最高裁はこれを受け入れま6）

上記の判決は発明とはなり得ない「非発明」に関するもせんでした。

のでしたが、この他に、本稿と関係あるものとして、特許

この事件は、特許法全面改正前の法律が適用される事例

法上の「発明」には至っていない「未完成発明」という考えでしたが、後に最高裁は、獣医用組成物事件 8）において、方が存在します。「未完成発明」のリーディングケースは、

上記原子力エネルギー発生装置最高裁判決を引用したうえ

原子力エネルギー発生装置事件最高裁判決 です。この事

で、特許法 2 条 1 項の「発明」とはいえないという理由で案は、原子炉の基本原理に関する発明についてのものでし

拒絶することは特許法上妥当であると述べています。そのたが、最高裁は、「原子核分裂に不可避的に伴う多大の危後、発明が未完成とされるものとして裁判所が判断したも険を抑止するに足りる具体的な方法の構想は、その技術内のの例としては、（1）実施の際に必要不可欠な事項が明細

容として欠くことのできないもの」であり、これを明細書書に開示されていない場合 9）、（2）優先権の根拠となる先に記載していない本件装置は、技術的に未完成であるとし、の特許出願に、後の出願でクレームされた製法についての

以下のように述べて、本件の拒絶査定を維持した高裁の結実施例が存在しない場合 10）、
（3）明細書の記載の真実性に論を維持しました。

疑いがあり、特許権者がその真実性を立証できない場合 11）7） 発明は自然法則の利用に基礎づけられた一定の技術等があります。過去の裁判で問題となったクレームは、現に関する創作的な思想であるが、特許制度の趣旨にか

在では実施可能要件違反やサポート要件違反とされるもの

んがみれば、その創作された技術内容は、その技術分も多いと思われます 12）。

2）特許庁編工業所有権法（産業財産権法）逐条解説（第 18 版）14 頁
3）日本国特許法 29 条 1 項。
4）最高裁昭和 28 年 4 月 30 日第一小法廷判決（昭 25（オ）80 号）、民集 7 巻 4 号 461 頁
5）特許庁編工業所有権法（産業財産権法）逐条解説（第 18 版）14 頁。現在、特許庁の特許・実用新案審査基準には、「発明」の定義にあてはまらないものとして、万有引力の法則等の自然法則自体、永久機関等の自然法則に反するもの、ビジネスを行う方法それ自体等の自然法則を利用していないもの、情報の単なる提示等技術的思想でないもの等が挙げられている（特許・実用新案審査基準第 II 部第 1 章）
6）相澤英孝、「自然法則の利用の意義」別冊ジュリスト No.170

4-5（2004）

7）最高裁昭和 44 年 1 月 28 日第三小法廷判決（昭 39（行ツ）92 号）、民集 23 巻 1 号 54 頁
8）最高裁昭和 52 年 10 月 13 日第一小法廷判決（昭 49（行ツ）107 号）、民集 31 巻 6 号 805 頁
9）平成 2 年（行ケ）54 号（電子レンジ）10）平成 13 年（行ケ）219 号（イミダゾール）11）平成 15 年（行ケ）166 号（アトピー性皮膚炎治療剤）
12）未完成発明の判決例については、神谷惠理子「拒絶査定不服審判及び無効審判における発明未完成の意義」パテント Vol.58 No.5 33-39 が詳しい。また、吉藤幸朔「特許法概説（第 13 版）」（有斐閣）には、発明未完成の類型として、（i）単なる問題もしくは着想の提出又は願望の表明にとどまるもの、（ii）解決手段が漠然としており、どのようにして具体化するのかの詳細が明らかでないもの、（iii）解決手段は示されているが、その手段のみをもってしては目的を達成することができないもの、（iv）
現在の技術水準をもってしては実現不可能であり、将来の実現可能性も不明であるもの、等が挙げられている。

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米国の記述要件と日本のサポート要件・発明完成要件

この発明の定義のうち、最もその意義が問題となる「自寄稿１の特許法全面改正時に導入されました。特許庁編工業所有

の実施例のみが記載されている場合であって、当該上位概2.2 審査基準上の未完成発明念に含まれる他の部分について、当業者が容易にその実施
次に特許庁の審査基準上で未完成発明がどのように扱わをすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効れてきたのかについて見ていきます 。1972年（昭和47年）

果が記載されていない場合」等が追加されました。この変に公表された特許庁の一般審査基準「発明の成立性」には、更の理由は、
法改正により補正の制限が厳しくなったため、特許法 29 条 1 項柱書の発明として成立していない「不成立また未完成発明という概念が諸外国にないことから国際的発明」として、「未完成発明」が類型化されていました。目な制度調和のためであるといわれています 14）。特許庁の審的達成のための手段は示されているが自然法則から見て目査基準からは未完成発明という記載はなくなりましたが、的の達成が著しく疑わしいもの、目的達成のための手段の裁判所においては、未完成発明による特許無効の主張が今

全部又は一部を欠くもの、が未完成発明の類型として挙げでも多くなされています。

13）

られていました。

後述しますが、現在の審査基準は、2003 年 10 月にサポー

1993 年（平成 5 年）6 月公表の特許・実用新案審査基準（旧ト要件の運用を改訂した際に、実施可能要件で判断される審査基準）では、「不成立発明」や「未完成発明」という用ことになった未完成発明の考え方が一部取り入れられてい語は削除され、「未完成発明」の類型とされたものは、そます。

の多くが特許法 36 条 4 項の発明の詳細な説明の記載要件（実施可能要件）で判断されることになり、記載要件の重2.3 発明と発明者

要性が高まりました（記載要件の経緯と審査基準の関係については表をご参照ください。）。具体的には、旧審査基準

日本では、出願（特許）の発明者に関する争いが、職務の「『発明』に該当しないものの類型」は、「目的達成のた発明の対価請求訴訟や、共同出願違反による特許無効の主めの手段をすべて欠くもの、又は手段は示されているもの

張等においてしばしば問題となります。しかしながら、日のその手段によっては、当該目的を達成することが明らか

本の特許法では、発明者となるための基準は明記されていに不可能なもの」と、より限定的になり、36 条 4 項違反のません 15）。裁判所は、かつて最高裁が発明の解釈を示した類型として、目的・構成・効果の記載不備に加えて「請求原子力エネルギー発生装置判決や、獣医用組成物判決を引項に記載された事項に他の構成要素を加え又は削除した事用する等して、発明者の決定に関していくつかの基準を示項に対応する目的、構成及び効果が発明の詳細な説明に記しています。

載されている場合であって、請求項に記載された事項に対ウエーハ用検査装置事件 16）においては、特許を受ける権応する目的、構成及び効果が、発明の詳細な説明から読み利が原告及び被告従業員の共有であるにもかかわらず、共取れない場合」や、「請求項に上位概念の事項が記載され有者が共同で特許出願をしなかったため特許は無効であるており、発明の詳細な説明に当該上位概念に含まれる一部とした審決の是非が問題となりました。知財高裁は、上記

日本における記載要件に関連する法と審査基準の経緯（抜粋）
詳細な説明
昭和 50 年改正
（S51.1 施行）
昭和 60 年改正
（S60.11 施行）

昭和 62 年改正
（S63.1 施行）

・・・その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない。

特許請求の範囲
・・・発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事
項のみを記載しなければならない。

平成 6 年改正（H7.7 施行）

・・・その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がそ
平成 10 年改正
（H10.6 施行） の実施をすることができる程度に明
確かつ十分に、記載しなければならない。
平成 14 年改正
（H15.7 施行）

一般審査基準「明細書」（S53）○特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
○特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項に区分してあること。

平成 2 年改正（H2.12 施行）

審査基準
一般審査基準「発明の成立性」（S47）（旧）特許・実用新案審査基準（H5）（昭和 62 年法対応）
平成 6 年法改正特許法等における審査及び審判の運用○特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
○特許を受けようとする発明が明確であること。

（新）改訂特許・実用新案審査基準（H12）（平成 6 年法対応）（サポート要件については、H15,H23 に改訂）

13）詳しくは、斉藤真由美・井上典之「発明の未完成」（竹田稔監修「特許審査・審判の法理と課題」を参照。
14）斉藤真由美・井上典之「発明の未完成」（竹田稔監修「特許審査・審判の法理と課題」（2002））
15）なお、米国特許法 116 条には、共同発明者の判断基準が示されている。
16）平成 19 年（行ケ）10278 号（ウエーハ用検査装置）

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獣医用組成物最高裁判決を引用し、以下のように述べ、審ラブルが生じない、錠剤の使用者が指で押して分割することのできる分割錠剤の形状がクレームされていました。裁判所

 発明は、その技術内容が、当該の技術分野における通は、フィルムコーティング工程時に、ツウィンニング、コア

常の知識を有する者が反復実施して目的とする技術効果

エロージョン、エッジチッピング等のトラブルが生じないこを挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとを本件発明の目的とすることを考慮すれば、錠剤の形状にとして構成されたときに、完成したと解すべきである・
・・

ついての着想のみでは、実験を経ていない以上発明が具体したがって、発明者とは、自然法則を利用した高度な技化したとはいえず、原告は実験にかかわっていないことから、術的思想の創作に関与した者、すなわち、当該技術的思

共同発明者とはいえないと判示しました。裁判所は「単なる想を当業者が実施できる程度にまで具体的・客観的なも着想」は発明者と認められるには十分でない場合が多く、発のとして構成するための創作に関与した者を指すという明の具体化が重要であると考えているようです。
このように、日本では、発明の定義や過去の発明の解釈

課題を解決するための着想及びその具体化の過程におに関する最高裁判決が、発明者の基準に大きな影響を及ぼ

いて、発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与したことしています。特に、課題解決手段に対応する構成を着想なを要する。そして、発明の特徴的部分とは、特許請求のいし具体化することで、発明の完成に貢献したかどうかを、範囲に記載された発明の構成のうち、従来技術には見ら発明者を決定する際に裁判所は重視しています。

れない部分、すなわち、当該発明特有の課題解決手段を基礎付ける部分を指すものと解すべきである 17）。

2.4 サポート要件

この判決では、最高裁の発明に対する解釈をふまえたう

特許法 36 条 6 項 1 号では、クレームの記載は、「特許をえで、発明者は、その発明における新規な課題解決手段に受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したもの」

対応する構成を着想ないし具体化することで、その発明のであることを要求しています。この規定は、1987 年（昭和完成に貢献した者であるという基準を示しています。その62 年）の特許法改正時に、改善多項制とともに導入され他に、発明者かどうかの基準としてよく用いられるものに、ました。1993 年 6 月に公表された旧審査基準では、この以下のようなものがあります。

規定は形式的なものであり、クレームに記載された事項と 共同発明者となるためには、課題を解決するための対応する事項が、発明の詳細な説明に記載されていないこ

着想と具体化の過程において両者間の一体的連続的なとが明らかな場合等の限定した事例に適用されるものとさ協力関係のもとに、それぞれが重要な貢献をなすことれていました。

が必要であり、具体的着想を示さずに単に研究テーマ

この運用は、2003 年 10 月の審査基準改訂により、このを与えたり、一般的な助言を行ったにすぎない者や、規定を「請求項に係る発明」と、「発明の詳細な説明に発明

指示に従い単に実験等を行った者、単なる資金提供者として記載したもの」との実質的な対応関係について審査は発明者ではないするとしたこと、そして 2005 年 11 月の偏光フィルムの製18）

造法知財高裁大合議判決 22）において、新審査基準に記載の基本的な考え方を追認したことで大きく変わりました。ここの考え方は、後述する米国の判例法の考え方に近いものとなっています。

の判決で問題となったクレームは、2 つのパラメータと 2

また、米国における発明者の決定の際のキーワードであつの不等式により特定される製造方法に関するもので、発る「conception」 の日本語訳に相当する「着想」という言

明の詳細な説明には 2 つの実施例と 2 つの比較例が記載さ葉が日本の裁判所で使われることがあります。しかし、これていました。判決では、まずサポート要件の判断手法とれは日本の特許法に基づく用語ではなく、また米国の判例して、「特許請求の範囲に発明として記載して特許を受け法で確立している厳格な「conception」よりも広い概念でるためには、明細書の発明の詳細な説明に、当該発明の課使われることが多いようです 。

題が解決できることを当業者において認識できるように記

19）

20）

分割錠剤事件載しなければならないというべきである」と述べました。

では、フィルムコーティング工程時にト21）17）同趣旨の判決として、平成 19 年（ワ）31700 号（ビリルビンの測定方法）等。
18）平成 14 年（ワ）8496 号（写真用支持体）; 三村量一「発明者の意義」金融・商事判例 No.1236 122 ページ ; 横山久芳「発明者の権利」法学教室 No.322 142 ページ
19）後記 3.3.2 参照。
20）平成 13 年（ワ）7196 号（細粒核）; 平成 16 年（ワ）14321 号（分割錠剤）; 平成 18 年（行ケ）10369 号（違反証拠作成システム）; 東京高判昭和51.4.27（麻雀ルールパチンコ）;21）平成 16 年（ワ）14321 号（分割錠剤）
22）平成 17 年（行ケ）10042 号（偏光フィルムの製造法）

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米国の記述要件と日本のサポート要件・発明完成要件

べきである。
・・・複数の者が共同発明者となるためには、

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決を支持しました。

また、サポート要件により特許請求の範囲の記載を制限す

一番目、二番目の類型は、形式的な対応関係を判断するる趣旨を、「発明の詳細な説明に記載していない発明を特ものです。三番目、四番目の類型は、改訂を行った際に追許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明につい

加 さ れ た 実 質 的 な 対 応 関 係 を 判 断 す る も の で、 ま た、て独占的、排他的な権利が発生することになり、一般公衆

1993 年に公表された旧審査基準において、実施可能要件

からその自由利用の利益を奪い、ひいては産業の発達を阻で判断することになった類型にも対応します。三番目の類

害するおそれを生じ」るためであると述べています。続い

型は、化学・バイオテクノロジー等の技術分野でよく問題て、問題となっているクレームについて、明細書に記載のとなる、包括的なクレームの記載に関するもの 24）です。四2 つの実施例と 2 つの比較例だけでは、クレーム中の不等番目の類型は、明細書に記載された課題の解決手段に対応式で示される範囲において、従来技術が有する課題を解決する構成がクレームにおいて特定されていない結果、サし、当業者が製造時の安定性に優れた性能を有する偏光

ポート要件違反となるもので、後述するように米国と比べフィルムを製造することが可能であることを当業者においるとより厳格に判断されています。

て認識することができないと判断し、特許庁の特許取り消し決定を支持しました。

近年、サポート要件について、裁判所は以下のような解サポート要件については、明細書の記載に比べて広すぎ釈を示しています。

るクレームの記載が実施可能要件違反となる場合が、結果無鉛はんだ合金事件 25）では、優先権主張日前に Sn（スズ）としてクレームの記載が明細書によって支持されていないとを主として、これに、Cu（銅）と Ni（ニッケル）を加える

いう表裏一体の関係であるという考え方がありましたが、ことによって金属間化合物の発生が抑制され、流動性が向2010 年 1月に、知財高裁は、医薬用途発明においては、医上した発明が存したとは認められないから、本件発明 26）の薬品と用途との関連性を示したデータが記載されていないと特徴的な部分は、Sn を主として、これに、Cu と Ni を加え

きは、実施可能要件を満足しない場合が多いであろうと述ることによって金属間化合物の発生が抑制され、流動性がべながらも、用途の有用性を裏付けるための薬理データ又は向上したことにあり、Cu と Ni の数値限定は、望ましい数

それと同視すべき程度の記載がされていないことのみを理

値範囲を示したものにすぎないから、数値範囲に特徴があ由として 36 条 6 項 1 号違反とすることは許されないとして、る発明とは異なり、その数値に臨界的な意義があることを

36 条 4 項の実施可能要件と、36 条 6 項 1 号のサポート要件

示す具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はなの判断基準は区別されると判示しました 23）。

いというべきとして、サポート要件違反による特許無効審
決を取り消しました 27）。

2003 年 10 月に改訂・公表された新審査基準では、サポー

レベルシフタ事件では、クレームで特定されている「レベト要件違反の類型として以下のものが挙げられています。

ルシフト抵抗」、「高耐圧ピンチ抵抗領域」及び「N チャネル・請求項に記載された事項と対応する事項が、発明の詳

電界効果トランジスタ領域」は、電気的接続関係が特定され細な説明に記載も示唆もされていない場合。

ているのみで、空間的配置は特定されていませんでした。一・請求項及び発明の詳細な説明に記載された用語が不統方、発明の詳細な説明に記載の課題は、電界効果トランジス

一であり、その結果、両者の対応関係が不明りょうとタをレベルシフト抵抗及び高耐圧ピンチ抵抗等の高電位部なる場合。

から引き離して配置することとしたために解決されるもので・出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明のあり、また、発明の詳細な説明に記載された各実施例をみて範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張も、それらはいずれも、高電位部と分離され、又は高電位部

ないし一般化できるとはいえない場合。

から隔てられた領域ないし位置に電界効果トランジスタを配・請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発置する構成であったため、裁判所は、互いに近接配置され明の課題を解決するための手段が反映されていないた

たものを含む本願発明について、サポート要件を充足するもめ、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許をのと認めることはできないと判示しました 28）。

請求することとなる場合。

このように、明細書の記載から、発明が解決しようとす

23）平成 21 年（行ケ）10033 号（性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用）
24）平成 20 年（行ケ）10304 号（樹脂配合用酸素吸収剤）（発明の詳細な説明に、エチレン−ビニルアルコール共重合体以外の樹脂一般について、
本件発明が本件作用効果を奏することを裏付ける程度の記載がされているものと認めることはできず、その他、そのように認めるに足りる証拠はない。）
25）平成 20 年（行ケ）10484 号（無鉛はんだ合金）
26）問題となったクレームは以下のようなものである。「Cu0.3 〜 0.7 重量％、Ni0.04 〜 0.1 重量％、残部 Sn からなる、金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上したことを特徴とする無鉛はんだ合金。
」
27）同旨平成 21 年（行ケ）10246 号（容器）28）平成 20 年（行ケ）10357 号（レベルシフタ）

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3 人の委員会 31）により、申請された発明が、「新規で有用な」レームに存在しない場合に、サポート要件違反とする判断

ものかどうかを審査していましたが、その負担が重くなって手法は、欧州特許庁のサポート要件の判断手法と類似してきたことから、1793 年には実体審査を行わず、形式上の審います 。ただし、欧州特許庁の審査基準では、サポート

査のみで特許を付与する新法が制定されました。1836 年に要件と実施可能要件の区別は重要ではないと述べられておは、再度実体審査が導入されました。現行法は、1952 年にり、またサポート要件違反は特許異議申立理由になってい

全面改正された特許法が基礎となっています 32）。

29）

ないといった点で、日本との相違点も存在します。なお、

米国特許制度は、先発明主義を採用し 33）、出願後の公知

2011年10月にサポート要件に関する審査基準が改訂され、文献による新規性喪失に1 年間の猶予期間（グレースピリオ

出願時の技術常識を考慮して発明の課題を把握すること等

ド）を設けている 34）点で日本の制度と比べると特徴的なものが明確化されました。

となっています。この他にも、発明や発明者という観点でみ

3.米国

明者は、特許出願に記載した発明について、自らが元来、最3.1 米国特許法の概要

で、日本の制度とは異なっています。このことは、米国では初の発明者であると信じる旨を宣誓しなければいけない点 36）
発明者が明細書及びクレームの記載に責任を持たなければ米国における発明や記述要件について述べる前に、簡単にならないことを意味します。特許あるいは特許出願の発明者

米国特許法の概要について紹介します。米国憲法は、「著作に誤りがある場合は、訂正をしなければなりません 37）。

者および発明者に対し、一定期間その著作および発明に関する独占的権利を保障することにより、学術および有益な技

3.2 テレグラフ・ケースとテレフォン・ケース

芸の進歩を促進する権限」を連邦議会に与えています 。こ30）の憲法の定めを受けて制定されているものの一つが特許法

続いて、最高裁のテレグラフ・ケース（The Telegraphです。最初の特許法は1790 年に制定されました。はじめは、

Case38））と、テレフォン・ケース（The Telephone Cases39））（左上）モールスの発明した電信装置のうち送信機。支点ａを有するシ
グナルレバーが、軌道上にある三角歯bにより上下され、コネクターAが水銀カップに浸るか浸らないかにより、電気のオンオフを制御するもの。
（左下）モールスの発明した独立したバッテリを用いて遠くまで電磁力のオンオフ信号を送るための装置。
（右上）ベルの発明した音声伝達装置。人間の声等で膜ａが震えると、同時にアーマチュアcも振動し、それにより回路E-b-e-f-gに振動電流が生じて、アーマチュアhにアーマチュアcの振動と同じものが再生される。

モールスの電信装置（再発行特許117号）とベルの音声伝達装置（特許174,465号）
29）欧州特許庁審判部では、欧州特許条約 84 条のサポート要件を満たすために、発明の課題を解決するために必要な「essential features」（必須の構成）がクレームされていなければならないと判示している（T 1055/92）。
30）米国憲法第 1 章第 8 条第 8 項
31）国務長官、司法長官及び陸軍長官の 3 名。
32）米国特許法の歴史及び 1952 年の全面改正における議論については、P.J. Federico, Commentary on the New Patent Act, 75 J. Pat. &Trademark Off. Soc'y 161（1993）が詳しい。
33）米国特許法 102 条（a）,（g）。この先発明の規定は、改正法では削除されている。
34）米国特許法 102 条（b）。グレースピリオドの規定は、改正法においても存在する。
35）改正法では、譲受人による出願の要件が緩和されている（改正法 118 条）。
36）米国特許法 115 条
37) 米国特許法 116 条、256 条
38）O'Reilly v. Morse, 56 U.S.（15 How.）62（1853）39）The Telephone Cases, 126 U.S. 1（1888）

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米国の記述要件と日本のサポート要件・発明完成要件

ると、発明者による出願が原則として必要である点 35）や、発寄稿１

る課題を把握し、その把握された課題に対応する構成がク

について紹介します。米国は判例法の国で、先の判決が裁ことになる。
・・・そればかりではない。モールスは、判所を拘束する点で日本とは大きく異なります。この 2 つ

他人の発明に対しての扉を閉じる一方、科学者が明らの事件は、現在の科学技術において欠くことのできない基かにした電磁力の特性についての新たな発見を利用で本発明に関する特許訴訟（前頁の図を参照。
）であるとともきることになってしまう。
・・・もし、モールスが現に、判例法上も重要な判決で、明細書に何を記載すべきか

在のクレームにより排他的使用を確保することができにつき、100 年以上も前に最高裁が判示したものです。

るなら、彼はあらゆる新発見や科学の発展に伴いそれを変えることができ、特許庁の記録の上に、その新方法、プロセスや機械の記載を必要としないのである。

3.2.1 テレグラフ・ケース
サミュエル・モールス教授は、電磁力を用いた電信装置

そして、彼の特許が失効したときに、公衆はそれがどやモールス符号の発明者です。当時遠方に信号を送るためのようなものであるのかを学ぶために、彼に問い合わにガルバニック電流（直流電流）が用いられていましたが、せなければならない。結局、彼は、彼が記載せず、実ガルバニック電流は、その通信距離が長くなると弱くなり、際に発明していなかった方法やプロセスの使用につい遠方の場合、その電流を用いて機械的動作を行うのが困難て排他権を主張しており、それゆえに彼は特許を取得になるという課題がありました。彼は、独立したバッテリーした時にそれを記載できなかったのである。裁判所は、とリレーを用いて、遠方でも、ガルバニック電流による電そのクレームは過度に広範であり、法により保障され磁力により機械的動作の可能な電信装置を開発しました。

ていないと判断する。

彼の発明は、1840 年に特許となり、1848 年に再発行特許（第117 号）がなされましたが、この特許で彼は 8 つのクレー

モールスのクレームは、単に原理をクレームしただけ

ムをしていました。第 1 から第 7 クレームは、彼の発明しであり、そのようなものは特許の対象とはならないことた電磁力を利用して印刷記録を行う電信装置やシステムのを最高裁が示したとも言われていますが、それと同時に、クレームでした。この事件で問題となったのは第 8 クレー

特許が発明の公開の代償として付与されるものであるこムで、それは以下のようなものです。

と、したがって特許の明細書には、彼が発明したものを

8. 私は、上述の明細書及びクレームに記載された特定

記載しなければならず、第 8 クレームの特許を維持するたの機械や機械部品に限定することを計画していない。

めには、彼の明細書は十分でないということも詳細に論じ

私の発明の本質は、どのような距離であっても文字やています。

言葉を記録し、印刷するために開発された、私が電磁力と呼ぶ、電気もしくはガルバニック電流の原動力の3.2.2 テレフォン・ケース

使用であり、この原動力の応用であり、これらについ

最高裁は、モールスの抽象的で広範なクレームの特許性て私が最初に発明もしくは発見したことを主張する

を否定しましたが、その後、電話の発明者で有名なグラハ
ム・ベルの特許について、モールスの特許とは対照的な判

特許権侵害で訴えられた被告オレイリー氏は、このモー断を下しました。

ルスの特許に対し、モールスはこの発明の発明者ではない

1876 年 3 月 7 日、電話の発明者で有名なグラハム・ベル

こと、また特許は無効であること等を主張しました。

氏は特許（174,465 号）を取得しました。その後、特許訴訟

最高裁は、モールス教授が電磁力を用いた電信装置等ににおいて問題となったクレームは、以下のようなものです。

ついての最初の発明者であることは認めました。しかし、

 ここに記述されるように、声や他の音を伴う空気のこの第 8 クレームについて、最高裁は、以下のように述べ振動と同様の方法で、電気的アンジュレーション（振動）て、それが無効であると判断しました。

を引き起こすことによる音声や他の音を電信で伝達す もしこのクレームが維持される場合、どのようなプる方法及び装置

ロセス又は機械によりその結果が実現されるかは関係がなくなってしまう。おそらくは、将来の発明者は、

最高裁は、特許は無効であるという被告の主張を退け、科学の進展に伴い、モールスが自身の明細書で説明さ以下のように判示し、特許の有効性を維持しました。

れている方法や組み合わせを利用せず、電気もしくは この技術に関する特許は、必ずしもそれを使用する

ガルバニック電流により遠くで文章や印刷する方法をための特定の手段を具備するための特許を含むもので発見するかもしれない。その発明は、より複雑でなく、はない。実際、特許の明細書や記述部分におけるあらより故障しにくく、より製造コストが少ないかもしれ

ゆる手段の言及は、技術が利用可能であることを示す

ない。しかし、もしこの特許によりカバーされる場合、ことが必要なだけである。
・・・ベルがクレームする

その発明者はその発明を使用できないし、公衆は、モー

ものは、声その他の音を伴う振動によって引き起こさ

ルスの許可がない限りその利益を得ることができない

れる空気の密度変化に正確に相当する連続的な電流のtokugikon

120

2012.1.30. no.264

能であるという見解を持つ中で、一つの手段を発明したの

気状態の使用は電信的に発声を送信し受信するためにに対し、ベルの発明前には、誰も電流のアンジュレーショ作り上げられるものである。1876 年の彼の特許は、

ンを、音声の伝達に用いるというアイデアを持っていな

われわれの意見では維持されるだろう。

かったという背景の差も、特許の有効・無効の差につながっ

寄稿１

強さの変化を作りあげる技術であり、したがって、電たともいわれています 40）。いずれにせよ、両事件とも、発また、被告は、特許が発行された時に、ベルが実際にそ明としてクレームされるものと、明細書に記載されるべきの発見を完成させていなかったと主張しましたが、これにもののあり方を詳細に議論しており、現在の記述要件の解ついても以下のように述べて、その主張を退けました。

釈の参考にもなっています。

 被告は、ベルが正しい原理に従って行動しており、真実の理論を採用したことを認めているものの、その3.3 米国における「発明」

発が不足していたと主張する。・・・ベルが特許を出

3.3.1 発明と特許対象性願したときに、彼は一度も電信的に話し言葉を、それ話を現在の特許法に戻します。現行の米国特許法 100 条らが遠くの受信者側で聞こえ、理解できる程度に伝達では、「『発明』とは、発明又は発見」であるとその定義ができたことはなかったことはまったく正しい。しかし、定められています。この定義規定は、自分自身を反復して彼の明細書では、彼は正確に、賞賛すべき明らかさで、規定しているようなもので、それ自体ほとんど意味をなし

彼のプロセス、つまり彼の目的を成し遂げるために作

ません 41）。裁判所は、クレームが特許法で保護される客体

られなければならない正確な電気状態と、十分な正確かどうかを判断するにあたっては、この規定よりはむしろさをもって、当業者が実現可能とするような、装置の特許法 101 条の規定を重視し、発明が、同条に列挙されて形式であって、指摘された方法で使用されるならば、いる特許の対象、すなわち「新規かつ有用な方法、機械、必要とされる効果を生み出し、言葉を受信し、それら製造物若しくは組成物、又はそれについての新規かつ有用を割り当てられた場所に運ぶことができるように記載

な改良」に該当するかをどうか判断してきました 42）。最高していた。・・・法は、発見者や発明者が、プロセス

裁は 1952 年の現行特許法制定後、数学的アルゴリズム自の特許を取得するために、彼の技術を高度の完璧の程体、自然界に存在しない組み換え微生物等の特許対象性を度にもたらす程度に成功しなければならないことは要判断してきました。

求していない。もし彼が彼の方法を十分な明らかさや2010 年に米国で注目されたビルスキ最高裁判決 43）では、正確さをもって、当業者がそのプロセスがどんなもの

ビジネス方法の特許対象性が争われました。この中で最高かを理解することができる程度に記載し、もし彼がそ裁は、「自然法則」（laws of nature）、「物理現象」（physical

れを動作に変換するための実践的方法を指摘している

phenomena）及び「抽象的アイデア」（abstract idea）が特許ならば、それは十分である。

法 101 条における特許の対象から除外されると過去最高裁が示してきた点は、「新規かつ有用な」という特許法 101

テレフォン・ケースでは、特許を取得するためには、明条の文言と矛盾しないと述べ、問題となったビジネス方法

細書に第三者が発明を利用するために十分な記載があれは、「抽象的アイデア」であり、特許を受けることができ

ば、発明の完全な実施化が必要ではないことを指摘していないと判示しました。一方で最高裁は、ビジネス方法といる点が注目されます。

うカテゴリーを特許の対象から除外することはしませんでモールスのクレームと、ベルのクレームはどうして異なした。一般的に米国では、日本より特許の対象となる範囲

る結末を迎えることになったのでしょうか。ベルのクレーは広いと考えられています。

ムは、電気のアンジュレーションを利用した音声の伝達という点でモールスのクレームよりも具体的で、この差が特3.3.2 発明者の決定許の有効・無効の差につながったとも考えられます。また、

しかし、「発明」の概念が米国において重要でないとい

モールスは、科学団体がガルバニック電流による伝達が可うわけではありません。先発明主義を採用していた米国で40）Chisum on Patents § 1.03
41）強いて意味を挙げるとすれば、すでに自然界に存在しているものを「発見」したとしても特許の対象となり得るということであろうか。
（Schering Corp. v. Geneva Pharms., Inc., 348 F.3d 992（Fed. Cir. 2003）を参照）
42）Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218（U.S. 2010）（純粋なビジネス方法特許の特許対象性を否定した事例）;Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S.
303（U.S. 1980）（自然界に存在しない組み換え微生物は特許対象性を満たすと判断した事例）;Parker v. Flook, 437 U.S. 584（1978）（数学的アルゴリズムの特許対象性について判断した事例）;Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63（U.S. 1972）（数学的アルゴリズム自体の特許対象性を否定した事例）.
43）Bilski v. Kappos, 130 S. Ct. 3218（U.S. 2010）2012.1.30. no.264

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米国の記述要件と日本のサポート要件・発明完成要件

発見は、それを特許可能とするために必要な実用的開は、当事者間で争いとなっている同一の発明について、イとを発見しました。訴訟では、ブローダーらが `750 特許

ンターフェアレンス手続

により先に「発明した」ことをの共同発明者であるかどうかが争点となりました。CAFC

立証することにより、相手の特許を無効にすることが可能

は、バロウス社はブローダー氏らと接触した時点で、すでで し た。 先 発 明 者 の 決 定 の 問 題 で は、 発 明 の 着 想に目的の化合物を手に入れていたこと等を理由として、ブ（conception）という概念が重要になります 。特許法 102

ローダー氏を共同発明者とは認めませんでした 51）。CAFC条（g）（2）項 46）には、特許を喪失する要件として、他の発は、この事件で以下のような発明の着想に関する重要な基明者によって先に同一の発明が行われ、かつ、他の発明者

準を挙げています。

がこれを放棄、隠匿若しくは隠蔽していなかったことを証・着想は、発明者性（inventorship）の試金石であり、発明

44）

45）

明できたときが挙げられていました。同条は続けて、このの精神的部分の完成である

発明の優先性の決定は、「それぞれの発明の着想日及び実・発明者が、抽象的なリサーチプランではなく、具体的、施化の日のみならず、その発明を最初に着想し最後に実施解決されたアイデア、手元の特定の解決策を持ったとすることになった者による、前記他人による着想の日前かきに、考えは明確で永遠となるらの合理的精励」が考慮されると規定されていました。こ・も し続く一連の実験、特に実験の失敗、が、発明者のの条文は、過去の裁判例 47）をもとに 1952 年の改正時に導アイデアの具体性を埋没させ、実施化されていないた

入されたものです。なお、特許出願をすると、記載要件をめそれはまだ明確で永遠の完全な発明の反映ではない満たすことを条件に発明の実施化が擬制されるという不確かさを明らかにするなら、着想は完成され

ので、先

48）

に出願された発明について先発明性を主張する際は、他者ていないの出願より前の着想及びその後実用化までの勤勉さを証明しなければならないことになります。裁判において着想あシュウォル事件 52）では、CT スキャナ装置の画像処理装るいは勤勉さを立証する際には、発明者以外の第三者によ置について、処理方法の考案者ウォルターズと、チップのる補強証拠（corroboration evidence）が重要となります。

設計者シュウォルとが、インターフェアレンス手続において発明者性を争いました。問題となった発明のポイントは、発明の着想については、その解釈について多くの裁判例

CT スキャナから受け取った生データのひずみを補償するが存在します。

手段にありました。USPTO のインターフェアレンス部

バロウス事件 49）では、エイズ治療薬の開発過程で、いつ（BPAI）は、ウォルターズがシュウォルにチップの設計に発明が着想されたかが問題となりました。原告バロウス社

ついて相談する前に発明を完全に着想していたとして、は、3- アジトチミジン（AZT：エイズ治療薬）を用いたエウォルターズが唯一の発明者であるとしました。この決定

イズの治療方法に関する 6 つの特許の特許権者でした。そのなかで、BPAIは、問題となっているクレーム 53）はシュウォのうちの一つ米国特許第 4,818,750 号では、AZT を用いてルによってデザインされたような集積回路を使用すること

エイズウイルス（HIV）に感染したヒトの T リンパ球のは要求されておらず、またクレームがそのように制限され50）数を増加させる方法に関するものでした。国立衛生研究所ていたとしても、当業者であればウォルターズの着想をチッ（NIH）の科学者であるブローダーらは、バロウス社からプの形にすることは可能であっただろうと述べています。

AZT を用いた HIV に対するテストを行っていましたが、CAFC は、BPAI の判断を支持しました。その中で CAFC

食品医薬品局（FDA）の承認を得るための臨床試験のなかは以下のように述べています。

で、ブローダーらは、実際に T リンパ球の数が増加するこ・着 想は、クレーム主題のすべての特徴を含む作用する44）米国特許法第 135 条。改正法では、先発明主義から先願主義への移行に伴い、この条項は冒認手続（Derivation proceedings）に置き換わり、その特許出願に記載された発明者が真の発明者かどうかを争うことになる。
45）改正法により先発明主義でなくなったとはいえ、新たな冒認手続や後述の新規性喪失の判断においては、発明の着想等が引き続き重要な概念になると思われる。
46）改正法ではこの規定は削除されている。
47）Christie v. Seybold, 55 F. 69（6th Cir. 1893）（この中で、裁判所は先発明に関する基本的なルールとして、最初に発明を実用化した者が原則として最初の発明者であるが、最初に着想し、2 番目に実用化した者が、少なくとも他者の着想時の直前から、自己の実用化の時点までの合理的な勤勉さを証明した時は、その者が最初の発明者であると述べた。
）
48）Pfaff v. Wells Electronics Inc., 525 U.S. 55, 61（U.S. 1998）;Hybritech Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc., 802 F.2d 1367, 1376（Fed.
Cir. 1986）
49）Burroughs Wellcome Co. v. Barr Lab., 40 F.3d 1223, 1227（Fed. Cir. 1994）.
50）T リンパ球は、エイズウイルスによって破壊される。
51）なお、CAFC は、AZT により T リンパ球の数が増加することは自明だと述べている。
52）Sewall v. Walters, 21 F.3d 411（Fed. Cir. 1994）
53）インターフェアレンス手続では、問題となるクレームの部分をカウント（count）と呼ぶが、ここでは便宜上クレームという用語を用いる。

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122

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発明の明確で永遠の考えが知られたときに存在する 54）。

を争うときは、提出された証拠や証言をもとに、どちらが先に発明を「着想」したかを争うことになります。

当業者であればその発明を、過度の研究や実験なしに実施化できるときに完成する。

寄稿１

・着想は、その考えが発明者の心の中で明確に定義され、3.3.3 新規性の喪失と発明新規性喪失事由や記載要件といった、特許の実体的要件

では、「ヒト EPO をエンコードするの判断においても、「発明」の概念が問題となってくること

DNA 配列を実質的に含む純化し、単離した DNA」に関す

アムジェン事件があります。パフ最高裁判決 61）では、半導体チップキャリ

る特許について、ある状況では、発明者は、成功実験を通アを搭載・除去するためのソケットの特許権者パフ氏が出

55）

56）

願前、顧客にそのソケットのデザイン図面を見せた行為が、すると述べ、発明者として認められるには単なる推測では

米国特許法 102 条（b）62）に規定される、特許出願日より 1なく、実施化が必要と判示しました。

年以上前の販売による法定禁止事由（on sale bar）にあた
るかどうかが問題となりました。最高裁は、はじめに、「『発

以上のような着想の考え方に加えて、共同研究等の結果明』という語は、『完成（complete）』した『着想（conception）』

発生した発明の真の発明者が争われるケースでは、純粋にを指す」と述べ、発明の実施化は、一般的に発明が完成し先発明を争う場合とは異なり、以下のような事情も考慮さていることの最良の証拠であるが、すべてのケースにおいれます。

て、発明の実施化が発明の完成の証拠として必要なわけで・発 明者は、「（1）それらの者が物理的に一緒に又は同時はないと指摘しました。続いて、最高裁は、米国特許法第に仕事をしていなかった場合、（2）各人がした貢献の種

102 条（b）の販売による法定禁止事由（on sale bar）を適用

類又は程度が同じでない場合、又は（3）各人がした貢する際は、（ⅰ）出願日（あるいは優先日）より 1 年以上前に、献が特許に係る全てのクレームの主題に及んではいな

発明を含む製品の販売の申し出があり、
（ⅱ）
その発明が
「特

い場合であっても」共同発明者となり得る 57）。

許を受ける準備（ready for patenting）」ができている必要・具 体的手段でなく、達成すべき結果のアイデアを提案があると述べました。さらに、「特許を受ける準備」というしただけの者は、共同発明者とはならない 。

条件は、発明の「実施化」の証拠か、あるいは当業者がそ

58）

・単 に周知の原理を提供するか、全体としてクレーム発の発明を実施可能とする程度に具体的な発明に関する図面

明の明確なアイデアなしに技術常識を説明した者は、その他の描写による証拠によって満たされると述べ、パフ共同発明者とは認められない 59）。

氏の出願日より一年以上前の販売行為は、すでに問題と・先 行技術の要素の非自明の組み合わせを提案しなけれなっている発明について「特許を受ける準備」ができていば、その者は共同発明者とはならない 60）。

たから、法定禁止事由を構成すると結論づけました。発明が「完成」している、あるいは「特許を受ける準備ができて以上のように、米国ではクレームされた発明を「着想」いる」という点が、出願された発明が公知であったかどう

したかどうかが発明者を決定するための基準であり、「着かの判断に影響を与えることになるといえます。

想」の基準は、技術分野の特性等を考慮しつつ、事案ごとに裁判所が判断していくことになります。着想の立証のた

3.4 記述要件

めには、クレームされた構成すべてについての着想を第三者の証言等により証明しなければならず、発明の実施化は

3.4.1 伝統的な記述要件とその転機

着想の有無とは基本的に無関係となります。また、先発明

特許法 112 条 1 パラグラフ 63）において規定される明細書

54）他に、Applegate v. Scherer, 51 C.C.P.A. 1416（C.C.P.A. 1964）（特定の化合物（3- トリフルオロメチル -4- ニトロフェノール）を水に添加してヤツメウナギを統制する方法の発明がいつ完成したかが問題となり、その方法の着想者が、実験協力者にレターを送った時点で、発明は完成しており、実験協力者は発明者ではないと判示した。
）
55）Amgen, Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co., 927 F.2d 1200（Fed. Cir. 1991）56）エリスロポエチン（erythropoietin）のことで、赤血球生成を促進するホルモンである。
57）米国特許法 116 条
58）Garrett Corp. v. United States, 422 F.2d 874, 881（Ct. Cl. 1970）.
59）E thicon, Inc. v. United States Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 1460（Fed. Cir. 1998）;O'Reilly v. Morse, 56 U.S. 62, 111, 14 L. Ed. 601（1853））
60）Nartron Corp. v. Schukra U.S.A., Inc., 558 F.3d 1352, 1358（Fed. Cir. 2009）.
61）Pfaff v. Wells Elecs, 525 U.S. 55（U.S. 1998）62）米国特許法第 102 条（b）は、「その発明が、合衆国における特許出願日前 1 年より前に、... 合衆国において公然実施され若しくは販売された場合」は、その発明について特許を受けることはできないと規定する。
63）「明細書は、その発明の属する技術分野又はその発明と極めて近い関係にある技術分野において知識を有する者がその発明を製造し、使用することができるような完全、明瞭、簡潔かつ正確な用語によって、発明並びにその発明を製造、使用する手法及び方法の記述を含まなければならず、また、発明者が考える発明実施のベストモードを記載していなければならない。
」

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米国の記述要件と日本のサポート要件・発明完成要件

じて実施化するまで、着想を成し遂げられない場合が存在

の記載要件では、「発明の記述」（記述要件）、「それを製造し、要件であり、両者が表裏一体の関係ともいわれる日本とは使用することができるような完全、明瞭、簡潔かつ正確な明らかに異なったものでした。

用語による、発明を製造、使用する手法及び方法の説明」（実
施可能要件）及び「発明者が考える発明実施の最良の方式」

この流れに大きな変化があったのが、1996 年のイーライリ（ベストモード）の 3 つが定められています。実施可能要件

リー事件です。この事件では、原告カリフォルニア大学が保は、日本と同様、クレームされた発明を、当業者が実施で有する、脊椎動物のインシュリンをエンコードするcDNAをきるように明細書に記載することを要求します。また、実含む組み換え原核微生物（脊椎動物には当然ヒトが含まれ、施可能要件は、明細書の開示と、（出願当初）クレームさクレームの一つはヒトインシュリンを特定していました）にれた発明の範囲が相応しているかどうかの判断にも用いら関する特許クレームが、出願当初明細書に記述されていたかれます。ベストモード要件は、発明者が考える発明の最良どうかが問題となりました。明細書には、ラットインシュリの実施の形態を記載することを要求する、米国特許法特有

ンの cDNA が開示されているほか、ヒトインシュリンのアミの要件です。

ノ酸配列と、一般的なヒトcDNAを入手するための方法が開

これらに対し、記述要件は、主に出願当初のクレームが示されているのみでした。裁判所は、ロックウッド事件の判補正によって拡張され、明細書の記述より不当に広い範囲決に従い、この明細書の記載は、実施可能要件を満たすかのクレームを要求することを防ぐ役割で用いられてきまし

どうかにかかわらず、ヒトインシュリンをエンコードする

た。言い換えれば、補正されたクレームが出願日の利益を

cDNAを記述していないから、無効であると判示しました。

享受することができるかどうか、出願当初の明細書によってイーライリリー判決以降、特にバイオテクノロジーの分支持されているかどうかという観点で議論されてきました。

野において、出願当初のクレームが記述要件違反により無

日本ではクレームの新規事項の追加に相当する拒絶理由は、効とされる事件が相次ぎました 69）。さらに、リザードテッ

米国では明細書の記述要件で判断されてきたのです 64）。継ク事件 70）では、ソフトウェアの分野において、出願当初に続出願や分割出願、パリ条約上の優先権等先の出願の日の記載されたクレームが、記述要件違反とされました。この利益を受けることができるかどうかについても、記述要件に事件では、デジタル画像データを圧縮する際に有効な離散

従い、後の出願のクレームが先の出願の明細書によって支

ウェーブレット変換（DWT）技術、特にシームレス DWT

持されているかどうかが判断されることになります 。

に関する特許の有効性が問題となりました。明細書には、

65）

ロックウッド事件 66）では、販売提示から顧客による商品・

シームレス DWT を実現するための一つの方法、「DWT 係サービスの注文までが自動化された販売端末に関する特許数の合計を更新し続ける」ことしか記載されていませんでが、先の出願の日の利益を得ることができるかどうか、そしした。しかし、問題となったクレーム 21 は、その具体的て、先の出願の発行された特許によって新規性を喪失するな方法の限定がないもので、シームレス DWT 一般を言及（anticipation）かどうかについて争われました。CAFC は、しているものでした。CAFC は、明細書にはそのような広先の出願を起源とする一連の後の出願が、先の出願の日のいクレームに対するサポートが存在しないとして、問題と利益を得るためには、後の出願でクレームされたすべての限なった特許は無効であると判断しました。

定を先の出願の明細書に記述することによって発明を所持しこのような出願当初のクレームが記述要件を満たさないていることを示さなければならず、先の出願の明細書の記述という結論は、変更・補正等されたクレームに対して記述から、後の出願のクレームが自明（obvious） というだけでは、要件を判断してきた従来の運用とは異なっているもので、記述要件を充足することにはならないと判断しました 68）。

明細書の開示の十分性を要求する実施可能要件とどのよう

67）

出願当初から存在しているクレームについては、実施可に区別されるのか等の点で大きな議論を呼びました。

能要件違反になることはありますが、記述要件違反かどうかは問題とされませんでした。このように、米国特許法

3.4.2 アリアド判決

112 条の記述要件は、実施可能要件とは明確に区別される

CAFC は、裁判官全員が参加するアリアド判決 71）にお64）In re Rasmussen, 650 F.2d 1212（Fed. Cir. 1981）。明細書の新規事項は、特許法 132 条に従い判断される。
65）米国特許法 119,120 条 ;Tronzo v. Biomet, Inc., 156 F.3d 1154, 1158（Fed. Cir. 1998）; Enzo Biochem, Inc. v. Gen-Probe Inc., 323 F.3d
956, 969（Fed. Cir. 2002）
66）Lockwood v. American Airlines, Inc., 107 F.3d 1565（Fed. Cir. 1997）.
67）自明（obvious）という用語は、日本の進歩性に相当する米国特許法 103 条で用いられている用語である。
68）同様の判例として、Tronzo v. Biomet Inc., 156 F.3d 1154（Fed. Cir. 1998）参照。
69）Enzo Biochem, Inc. v. Gen-Probe Inc., 323 F.3d 956（Fed. Cir. 2002）; University of Rochester v. G.D. Searle & Co., Inc., 358 F.3d 916（Fed. Cir. 2004）; Carnegie Mellon Univ. v. Hoffmann-La Roche Inc., 541 F.3d 1115（Fed. Cir. 2008）70）LizardTech, Inc. v. Earth Resource Mapping, Inc., 424 F.3d 1336（Fed. Cir. 2005）71）Ariad Pharms., Inc. v. Eli Lilly & Co., 598 F.3d 1336（Fed. Cir. 2010）

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持」は、実際の実施化の説明や、発明が完成していること

アリアド事件では、過剰な免疫反応を抑えるために、免疫を示す化学構造式の開示等、発明が「特許を受ける準備」

反応において重要な役割を果たす NF- κ B 活性を減少すができていることの説明、または出願人がクレーム発明をる単一のステップを含む方法の特許が問題となりました。

所持していることを十分に示すような特定する特徴を示す

どのような分子を用いてそのようなクレームを実現するのことにより、示すことができます 73）。また裁判所は、発明の概念が人間の精神活動に由来することから、発明の所持る能力を持つ 3 種類の分子を仮説しただけでした。アリア

は、発明の実施化が必須ではないことを強調しています 74）。

ド社は明細書の記載から、当業者であれば優先日において現在の特許審査手続マニュアル（MPEP）では、出願時に発明を所持していたことが明らかであることを主張しましはクレームされた発明の適切な記述が存在するという強いたが、裁判所はこれを認めず、記述要件違反により特許は推定が働くものの、（1）クレームにおいて必須かつ重要な無効であると判断しました。

特徴とされているものが、当業者にとって慣用的な技術とこの判決の中で、CAFCは、明細書における発明の記述（aは言えないにもかかわらず明細書に記載のない場合、（2）written description of the invention）の要件が、実施可能要発明のものが、その機能と結びついた製造方法によっての件から独立した要件であることを確認するとともに、補正さみ特定されており、発明のものの構造と機能との間の相関れていない出願当初のクレームに対しても、補正されたクや関係が記載されていないか技術的に認識できない場合レームと同様に、記述要件が適用されることを再確認しま

は、クレームされた発明は適切に記述されているとはいえした。また、CAFC は、記述要件は、発明者がその発明をないとしています 75）。

所持していたことを当業者が理解できるように明細書にお一方、アリアド判決では、発明の所持を示す基準と、着想

いて示すことを要求していると述べています。逆にいえば、を示す基準はほぼ同様であることが示唆されています 76）。発

明細書の外で、実際に発明が実施化され、発明を所持して明の着想も、発明の所持も、クレームのすべての限定（発明いたことを証明することは、記述要件を立証するのに十分

特定事項）についてその所持や着想を示し、着想は補強証拠ではないということです。このことは、
「
『発明』
、すなわち

により、所持は明細書によりそれを示すことになります。

すべてのクレームの限定を備える完成しかつ最終的な発明の着想、という困難な仕事を実際に遂行した者であり、そ3.4.3 記述要件と課題解決手段の努力の産物を公衆に開示した者」に対して特許保護を与

日本では、明細書全体の記載から、課題との関係でクレーえるという特許制度ポリシーに沿ったものであると CAFC

ムに記載すべき事項が欠けている場合に、サポート要件違は述べています。さらに、記述要件は、その実施にあたり反と判断されることがありますが、米国においてもその点

過度の実験は必要ないが、発明していないものをクレームに関する判決があるので紹介します。

することを抑制可能であり、多くの技術分野では、記述要ジェントリーギャラリー事件 77）では、ユニット式のリク件と実施可能要件の適用にそれほど差はないが、化学発明

ライニングソファーにおいて、調整装置を備えるためのコ

ではあてはまらないこともあるとCAFCは述べています 。

ンソールと、調整装置の配置場所が問題となりました。被

アリアド判決により、イーライリリー事件以来の記述要

告は、原告の補正された特許クレームは、調整装置の位置件に関する論争は決着をみました。イーライリリー事件のがコンソール上に限定されていないため、記述要件を満た

結論は、その後の欧州や日本のサポート要件の審査基準のさないと主張しました。明細書には、コンソール上に調整変更に影響を与えたのですが、イーライリリー判決の法理装置を備えたソファーを開示しているのみで、発明が解決が CAFC の全員法廷判決で改めて認められたことは、審査

しようとする課題との関係でも、調整装置をコンソール外

基準の調和という意味では大きな意義があると思われます。

に配置することが想定されるとはいえないものでした。さ72）

らに、原告側の証人が、明細書に記載された場所以外に調アリアド判決でもその重要性が強調された、「発明の所整装置を備えることを思いつかなかったと証言していたこ

72）例えば、明細書が化合物 A のみについて言及しており、それを拡張一般化するような言及がなかったとする。このことは、当業者が別の化合物 B、C を製造し、使用することができるように明細書が記載され、実施可能要件を満たすかもしれないが、化合物 A、B 及び C を含む類は記載されておらず、広いクレームは記述要件を満たさない可能性がある（In re DiLeone, 436 F.2d 1404, 1405 n.1（C.C.P.A.
1971））
73）特許審査手続マニュアル第 8 版（MPEP）§ 2163（2010 年 7 月改訂）
74）Falkner v. Inglis, 448 F.3d 1357, 1366（Fed. Cir. 2006）.
75）MPEP § 2163
76）他に In re Jolley, 308 F.3d 1317, 1323（Fed. Cir. 2002）（着想の立証のための基準は、本質的に実施化を証明したり、クレームのサポー
トの適切性を証明する際に必要とされるものと本質的に異ならない）
77）Gentry Gallery v. Berkline Corp., 134 F.3d 1473（Fed. Cir. 1998）

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米国の記述要件と日本のサポート要件・発明完成要件

か、明細書に具体的な開示はなく、NF- κ B 活性を減少す寄稿１

いて、記述要件に関する重要な解釈をいくつか示しました。

とも考慮され、調整装置の位置に関する限定のないクレー

う発明者の判断基準の一つと共通性があり、発明完成要件

ムは記述要件違反とされました。

と同様、「発明」の考え方と密接な関係にあるといえます。

この事件は、出願人が当初明細書において必須または重一方で、発明が解決しようとする課題に対応する構成を要な発明の特徴であると示した構成をクレームから削除し重視する偏光フィルムの知財高裁大合議判決及びその後のた場合には、記述要件違反となるという法理（必須構成要

裁判所の考え方は、あくまで、記述要件における「発明の件（essential elements）テスト）を CAFC が示したという所持」を判断する際の一つの材料にすぎないという米国の点で注目されました。しかし、後の CAFC の判決におい考え方とは異なっているようにも思われます。この点は、ては、ジェントリーギャラリー判決は記述要件に関する新

歴史的に「発明」を厳格に考え、明細書に目的、構成及びたなテストを作り上げたわけではないと軌道修正していま

効果の記載を求めてきた日本と、発明者の宣誓を求め、発す 78）。また、近年の CAFC 判決においては、明細書に記明者に記載内容に対する責任を求めたうえで明細書やク載された先行技術に対する改良点（発明が解決する課題にレームを解釈する米国との歴史的・文化的な違いを反映し対応する構成）が複数存在し、相互が多少関連している場ているのかもしれません。ただ、日本のサポート要件と米合であっても、それら改良点をすべてクレームしなければ国の記述要件は法律の条文上はほぼ同内容で、ともに明細ならないわけではないと判示しています 79）。

書に開示した範囲に比して広いクレームを防ぐ役割を果たしていることから、多くのケースでは同様の結論になるものと思われます。

4. 私見

モールス教授の特許クレームを認めず、ベル氏の特許ク

このように見てみると、日本における発明完成要件の考

レームを認めた米国最高裁の判決が異なったものであった

え方と、米国の記述要件の考え方は、ともに「発明」と関場合、歴史は大きく変わっていたことでしょう。このよう連している点で類似性のあることがうかがえます。米国でに考えると、明細書の開示に対してどこまでの特許クレー

は、発明は完成した着想であると考えられ、アリアド判決

ムを認めるかの判断は、とても繊細で、難しいものです。

は、記述要件に関して発明の所持という判断基準を示しまだからこそ、各国の判断基準について今後も議論を深めてした。そして、発明の所持を明細書中で示す必要があるといく必要があるのだと思います。

述べています。また、発明者の決定には、発明の「着想」を証明することが必要になってくるのですが、発明の所持

5. さいごにと発明の着想の基準はほぼ同様であるといえます。一方、日本の判例で示された発明完成要件は、明細書中で発明が歴史的な経緯や司法制度の違い等もあり、特許法の目指完成していることを示さなければならないことを要求してすところは同じでも、具体的な法の運用は世界各国で異おり、また、発明者の基準と、発明完成の基準は、ともになっています。一方で、国境を超える経済活動が当然のこ「発明」の定義から出発していることから、米国の記述要とになっている現在、特許制度や審査基準の調和を進めて件と日本の発明完成要件とは共通する部分が存在していまいくことはますます重要になっています。日本のサポートす。さらに、記述要件と発明完成要件とは、それぞれの国要件及び発明完成要件と、米国の記述要件を題材にとりあの裁判所が示すように、発明したものを明細書に開示するげましたが、拙稿を通じて日米の制度の違いを感じていたことを要求するというポリシーで共通しています。

だくことができれば幸いです。最後になりますが、本稿をまとめるにあたり、多くの方にご指導・アドバイスをいた

日本のサポート要件は、条文としてはクレームに対するだきました。この場を借りて御礼申し上げます。

要件ですが、実質的には明細書の開示内容が問題となりま

profileす。先に述べたような審査基準の改正経緯や、偏光フィル
ムの知財高裁大合議判決における判示事項をみると、現在

上田 真誠（うえだ まさのぶ）のサポート要件は発明完成要件の考え方を取り入れているようにも思われます。また、クレームに記載された「発明平成 15 年 4 月入庁
平成 19 年 4 月審査官昇任
平成 20 年 4 月企画調査課の課題が解決できることを当業者において認識できるよう」に明細書に記載するというサポート要件の考え方は、

平成 21 年 7 月米国ワシントン大学
平成 23 年 7 月より現職

発明の定義から裁判所が導いている、「発明特有の課題解
決手段を基礎付ける部分」の完成に貢献したかどうかとい78）Amgen Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc., 314 F.3d 1313（Fed. Cir. 2003）
79）Revolution Eyewear, Inc. v. Aspex Eyewear, Inc., 563 F.3d 1358, 1365（Fed. Cir. 2009）

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