寄稿２

訂正による発明の要旨の変更と取消判決の拘束力との関係についての小考審査第一部分析診断

東松 修太郎抄録

近年の裁判例を題材として、訂正による発明の要旨変更と、訂正前にされた取消判決における進歩性の判断についての拘束力の関係について検討・考察した。その結果、前訴判決後に、訂正により請求項に記載された発明の要旨が変更された場合であっても前訴判決の相違点についての判断が審決を拘束する裁判例があること、また、その裁判例については、行政事件訴訟
法上の拘束力が及ぶとする裁判例と、拘束力は及ばないが訴訟上の信義則に基づく蒸し返し禁止の法理によって拘束力に準ずる効力が及ぶとする裁判例に分類できることを明らかにした。
また、前訴判決後に、訂正により請求項に記載された発明の要旨が変更された場合に、前訴判決の拘束力（又は拘束力に準ずる効力）が及ぶ場合について整理することを試みた。

とは認められないとして審決が取り消された場合、

1. はじめに再開した審判手続で、再度同じ引用例を用いて対象
発明の進歩性を否定することは許されないとされて審決取消訴訟において取消判決が確定すると、審いる 2 ）。

決等はなかったことになるため、特許庁において審判等が再開し、審判官はさらに審理を行い、審決等

一方で、無効審判の審決に対する取消訴訟（ 前訴 ）をしなければならない（ 特許法 181 条 2 項前段 ）。取において、対象発明の進歩性の判断を理由として取消判決には、行政庁に対する拘束力、すなわち、同消判決がされた後、特許庁での審理手続において再一事情の下で、同一の理由により、同一人に対し、度審決がされる前に、訂正により請求項に記載され同一内容の処分をしてはならないという拘束力があた発明が変更されることがある。請求項の訂正がさるため、審判官は取消判決の拘束力に反する審決等れると、通常、発明の要旨が変更されることとなる。

をすることができない（ 行政事件訴訟法 33 条 1 項 ）。

前述のように、拘束力は、「 同一の事情 」である場合

そして、その拘束力の範囲は、判決主文のみならずに働くものであることを考えると、発明の要旨が変「 判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び更されると、「 同一の事情 」といえるかどうか疑問が法律判断 」に及ぶ 。このような拘束力が発生するある。そうすると、訂正後の再度の審決における進結果、例えば、特定の引用例から対象発明が容易に

歩性の判断を、前訴判決の進歩性の判断が拘束する推考できるとの無効審決がされた場合の審決取消訴場合はあるのだろうか。この問題は、知財高裁の判訟で、当該引用例から本件発明が容易に推考できる事による書籍で論じられているものの 3 ）、近年の裁

1）

1）最三小判平成 4 年 4 月 28 日民集 46 巻 245 頁、［高速旋回式バレル研磨法事件］。
2）高林龍「判解」最判解民事篇平成 4 年度 145 頁。
3）髙
 部眞規子『実務詳説とした。

特許関係訴訟

第 3 版』（一般社団法人金融財政事情研究会、2016）380-382 頁であり、本稿の執筆にあたり参考

tokugikon

88

2018.1.25. no.288

3. 裁判例の検討

そこで、本稿では、近年の無効審決に対する審決取消訴訟において拘束力が争われた裁判例を検討す（1）知財高判平成 20 年 11 月 27 日（平成 20 年（行ることにより、上述の問題に対する小考を行うこと

ケ）10110 号）
・裁判所 HP［裁判例 1］を目的とする。なお、本稿は，著者の私見に基づく

ア . 事件の経緯ものであり，著者所属の組織の見解とは一切関係が平成 15 年 6 月 13 日

無い。

寄稿２

判例を対象とする判例研究はなされていない。

本件特許設定登録（ 特許 3439569 号，「 圧胴又は中間胴 」）
平成 17 年 11 月 29 日
無効審判請求（ 無効 2005-80343 号 ）平成 18 年 5 月 9 日

知的財産高等裁判所が平成 20 年 4 月〜28 年 9 月

第一次審決（ 請求不成立 ）に判決した裁判例（ HP 掲載のもの ）の中から、無効

平成 19 年 9 月 10 日

審判の審決に対する審決取消訴訟において、第一次判決による進歩性の判断の拘束力が争われたもの知 財高裁第一次判決（ 平成 18 年（ 行ケ ）10273

で、前訴判決の確定日から当該訴訟が提起されるま号、第一次審決取消 ）平成 19 年 10 月 26 日での間に、請求項の内容が変更されるような訂正が訂正請求（ 本件訂正 ）行われたものを検討対象とした。

平成 20 年 2 月 20 日

審決取消訴訟では、審決の結論に影響する実体上

第二次審決（ 本件訂正認容、請求不成立 ）または手続上の瑕疵の有無が争われるため、裁判例

平成 20 年 11 月 27 日

ではそれらの様々な論点が検討されることとなるが、知財高裁第二次判決（ 本件判決、請求棄却 ）本稿では、 テーマに関連する事項に絞って検討を行った。
また、無効審判の審決に対する審決取消訴訟で拘イ . 本件特許発明等

束力が問題となる事件は、通常、第一次審決→第一

本件特許発明は、インキの付着汚染が少なく，洗次判決（ 第一次審決取消 ）→請求項の訂正（ 第二次

浄が容易で耐久性が高く、両面印刷時における裏汚審決と同時のこともある。 他の訂正と区別するた

れ，片面印刷時における被印刷物幅変更に起因するめ、「 本件訂正 」ということがある。）→第二次審決→

印刷物汚れといった問題の発生が少ないオフセット

第二次判決という経緯をたどる。そこで、第二次審印刷機用の圧胴及び中間胴を提供することを目的と

決・第二次判決（ 事例によっては、第三次審決・第するものである。その表面性状がセラミックス溶射三次判決 ）のみならず第一次審決・第一次判決（ 前の長周期的な凹凸を概ね維持するようにして表面粗

訴判決ということもある ）も検討対象とした 。な

度 Rmax が 20〜40 μ m で滑らかな凹凸表面を有する

お、第一次審決・第一次判決で認定された引用発明

ことにより、圧胴又は中間胴が被印刷体と接触するや相違点については、第二次審決、第二次判決での際に、ローラ表面全体で接触することなく、滑らか

引用発明、相違点と区別するために、便宜上、例えな突起においてのみ接触すること（ 点接触 ）を可能

ば第一次審決・第一次判決において「 相違点 1 」とさならしめる等の作用効果を有する。

4）

れているものを「 相違点 1′」等と「 ′」をつけて表記

訂正前の請求項 1 に記載された発明（ 以下、「 訂正

することとする。また、本件訂正前の対象発明（ 進

前発明 」という。）と、本件訂正後の請求項 1 に記載

歩性判断がされた発明 ）を「 訂正前発明 」、本件訂正された発明（ 以下、「 訂正後発明 」という。）を対比し後の対象発明を「 訂正後発明 」ということとする。

て記すと、次のとおりである（ 訂正によって変更された箇所に、下線を施した ）。

4）当事者の変更や特許権の移転等については、本稿のテーマとは関連ないため、事件の経緯等の欄で記載していない。

2018.1.25. no.288

89

tokugikon

訂正による発明の要旨の変更と取消判決の拘束力との関係についての小考

2. 検討の手法について

訂正前発明訂正後発明

印刷装置において，印刷要素に対して被印刷体を圧印刷装置において，印刷要素に対して被印刷体を圧着し，その後移送する被印刷体圧着・移送系に配置

着し，その後移送する被印刷体圧着・移送系に配置される圧胴または中間胴であって，される圧胴または中間胴であって，脱脂，ブラスト処理された金属製ローラ基材上に， 脱脂，ブラスト処理された金属製ローラ基材上に，気孔率 5〜20％を有する多孔質のセラミックス溶射

気孔率 5〜20％を有する多孔質のセラミックス溶射

層を溶射して非常にシャープな突起を形成する短周層を溶射して非常にシャープな突起を形成する短周

期的な凹凸と，さらにより長周期的な凹凸とが複合期的な凹凸と，さらにより長周期的な凹凸とが複合して形成した粗面を形成し，して形成した表面粗度 Rmax30〜50 μ m の粗面を形成し，更に前記多孔質セラミックスの凹凸表面層上および更に前記多孔質セラミックスの凹凸表面層上および孔部内を実質的に全面的に覆うがセラミックス溶射孔部内を実質的に全面的に覆うがセラミックス溶射層の長周期的な凹部には厚く，一方長周期的な凸部層の長周期的な凹部には厚く，一方長周期的な凸部には薄く付着するように低表面エネルギー樹脂をには薄く付着するとともに，0.5〜20 μ m の厚さにおコーティングした複合被覆皮膜が形成されており， いて付着して，前記長周期的な凹凸が完全に埋没しかつその表面性状がセラミックス溶射の長周期的なてしまうものでないように低表面エネルギー樹脂を凹凸を概ね維持するようにして表面粗度 Rmax20〜

コーティングした複合被覆皮膜が形成されており，

40 μ m で，滑らかな凹凸を有するものであることをかつその表面性状がセラミックス溶射の長周期的な特徴とする

凹凸を概ね維持するようにして表面粗度 Rmax20〜
40 μ m で， 滑らかな凹凸を有し， 該凹凸の凸部によってのみ被印刷体と接触するものであることを特徴とする
圧胴または中間胴。

圧胴または中間胴。

そして、相違点 3′に係る構成（ セラミック溶射層

ウ . 第一次審決
第一次審決では、訂正前発明と主引用発明（ 実公の気孔率や表面突起 ）は、公知のセラミックス溶射平 5-12203 号公報（ 甲 1 ）に記載された発明 ）とは，法を用いることにより， 自ずと形成され得るセラ相違点 1′〜4′において相違するとした。そして、相ミックス溶射層の態様にすぎず、主引用発明から容違点 3′及び相違点 4′について，当業者が容易にな

易想到であるとした。また、相違点 4′（ セラミック

し得たものとすることはできないから，相違点 1′及溶射層の凹凸における厚み等 ）については、セラミッ

び 2′について検討するまでもなく，訂正前発明は当

クス溶射層の表面に，低表面エネルギー樹脂を普通業者が容易に発明をすることができたものとするこにコーティングする場合、目的とする点接触効果をとはできないとして，無効審判請求を不成立とした。

奏する態様（ ①の態様 ）になる場合もあり、所期の点接触効果を奏さない態様（ ②の態様 ）等もありえるところ、訂正前発明は所期の点接触効果を奏さな

エ . 知財高裁第一次判決
これに対して、第一次判決は、次のように相違点

い②の態様をも含むものであり、また、低表面エネ3′と相違点 4′の容易想到性を肯定して第一次審決

ルギー樹脂をコーティングした複合被覆皮膜の表面を取り消した。

粗度を Rmax20〜40 μ m と規定している点にも、格第一次判決は、訂正前発明は、滑らかな突起の別な技術的意義があるとは認められないから，相違

密度及び低表面エネルギー樹脂の厚さが，具体的に

点 4′に係る構成は，点接触効果を得るという技術思

特定されていないため，その目的とする点接触効果

想とは関係なく，甲 1 発明を普通に実施することにが奏されるとは限らない態様を含む発明である、とよって形成され得る態様の一つであるということがした。

できるとした。

tokugikon

90

2018.1.25. no.288

し，これを普通にコーティングすることにより得ら

発明においては、溶射層の表面粗度やコーティング

れる態様（ 目的とする点接触効果が奏されるとは限層の厚さが限定されたところ、第二次審決は、訂正らない態様 ）が含まれることを前提に、相違点 3′及後発明と主引用発明（ 実公平 5-12203 号公報（ 甲 1 ）び 4′の判断を行っているが、訂正後発明では、溶射に記載された発明 ）とを対比して、第一次審決・判

層の表面粗度やコーティング層の厚さが限定され、決の相違点 1′〜4′に対応する相違点 1〜4 を認定し目的とする点接触効果が奏される態様に限定される

た上で、相違点 3 及び 4 については、いずれも容易こととなったため、第二次判決は、第一次判決の拘に想到できたものでではないから、相違点 1〜2 を検束力が訂正後発明の進歩性判断に及ばないと判断さ討するまでもなく、訂正後発明は当業者が容易に発れたものである。このように、訂正後発明が、前訴明をすることができたものとすることはできないとし判決（ 第一次判決 ）が前提としていた態様を除くもて，無効審判請求を不成立とした。

のとなった場合には、第一次判決の判断の拘束力が及ばなくなるものと考えられる。
また、本判決では、拘束力を認める根拠を実質的

カ . 知財高裁第二次判決（ 本判決 ）第二次審決に対する審決取消訴訟では、訂正後発に論じており、訂正後発明の進歩性の判断について

明の進歩性の判断にあたり、第二次審決が第一次判第一次判決の「 拘束力 」又は拘束力に準じる効力が決の拘束力に反する認定判断をした違法があるかど及ぶことがあることを否定するものではない。しかうかが争われた。第二次判決では、次のように判示し、それが、行政事件訴訟法 33 条 1 項の拘束力であして、第二次審決に拘束力違反は無いとした。

るのか、拘束力に準じる効力であるのかは、本判決

第一次判決は，訂正前発明が、「『 ②の態様 』，すからは明らかでない。

なわち，『 その目的とする点接触効果が奏されるとは限らない態様 』を含むという前提の下で，前審決（ 執（2）知財高判平成21年5月21日（平成20年（行ケ）

筆者注：第一次審決 ）の認定判断に誤りがあるとの10262 号）
・裁判所 HP［裁判例 2］

判断を示したもの 」であるが、本件訂正により，訂

ア . 事件の経緯

正発明 1（ 執筆者注：訂正後発明 ）は『 その目的とす

平成 10 年 8 月 28 日

る点接触効果が奏されるとは限らない態様を含む発本件特許設定登録（ 特許 2138035 号，「 トンネル明 』ではなくなったから，前判決（ 執筆者注：第一次断面のマーキング方法 」）

判決 ）が判断の基礎とした事実は，訂正によって変平成 16 年 3 月 11 日

更したものというべきである。」。そして、訂正後発

無効審判請求（ 無効 2004-35133 号 ）明では、「 溶射層の表面粗度やコーティング層の厚さ

平成 16 年 8 月 12 日が限定されており，前判決が，これらの構成を含む

第一次審決（ 請求不成立 ）相違点 3 及び 4 に係る訂正発明 1 の構成の容易想到

平成 19 年 1 月 18 日

性について，判断したものでないことは明らかであ知財高裁第一次判決（ 第一次審決取消・平成 16る。そして，本件訂正により，訂正発明 1 は『 その年（ 行ケ ）403 ）目的とする点接触効果が奏されるとは限らない態様

平成 19 年 5 月 7 日

を含む発明 』ではなくなったから，前判決が前審決訂正請求（ 本件訂正 ）について指摘した点は，訂正発明について直ちに妥

平成 20 年 6 月 3 日

当するものではない。したがって，本件審決におけ第二次審決（ 本件訂正認容、請求項 1 無効 ）る容易想到性の判断は，前判決の拘束力に反するも

平成 21 年 5 月 21 日のではない。」。

知財高裁第二次判決（ 本判決・請求棄却 ）キ . 検討イ . 本件特許発明等第一次判決では、訂正前発明に一般的なセラミッ2018.1.25. no.288

本件特許発明は、トンネルを掘削する際、ある切

91

tokugikon

訂正による発明の要旨の変更と取消判決の拘束力との関係についての小考

第二次審決により、本件訂正が認められ、訂正後

寄稿２

クス溶射方法によってセラミックス溶射層を形成

オ . 第二次審決

羽断面において発破孔などの多数の作業基準点を

トンネル断面のマーキング方法に関するものである。

マーキングする方法に関するもので、切羽断面状態

当初の請求項 1 に記載された発明（ 以下、「 訂正前

やトンネル形状に影響されることなく、曲線区間に発明 」という。）と、本件訂正後の請求項 1 に記載さおいても、切羽断面に正確な作業基準点をマーキンれた発明（ 以下、
「 訂正後発明 」という。）を対比してグすることができるとともに、別途測量機器を必要

記すと、次のとおりである（ 訂正によって変更されとせず、一台のレーザー光投射装置によって測距、た箇所に、下線を施した ）。

測角およびレーザー光投射を実現することができる
訂正前発明

訂正後発明

（ A ）レーザー光を投射するレーザー発振器と光波に （ A ）レーザー光を投射するレーザー発振器と光波によって距離を測定する光波測角測距儀とを， レー

よって距離を測定する光波測角測距儀とを， レー

ザー光の光軸と光波の光軸とが平行になるように一ザー光の光軸と光波の光軸とが平行になるように，体としたレーザー光投射装置と；前記光波測角測距儀の鏡筒部に前記レーザー発振器を搭載して，一体としたレーザー光投射装置と；（ B ）このレーザー光投射装置を支持して，鉛直方向 （ B ）このレーザー光投射装置を支持して，鉛直方向
および水平方向に駆動する駆動装置と；および水平方向に駆動する駆動装置と；（ C ）前記光波測角測距儀からの測角測距データとト （ C ）前記光波測角測距儀からの測角測距データとトンネル形状情報に基づいて前記駆動装置を作動させンネル形状情報に基づいて前記駆動装置を作動させてレーザー光投射装置を鉛直方向および水平方向にてレーザー光投射装置を鉛直方向および水平方向に移動させる演算制御装置と；を有し，移動させる演算制御装置と；を有し，（ D ）前記レーザー光投射装置および前記駆動装置を （ D ）前記レーザー光投射装置および前記駆動装置を
切羽断面手前の位置に設置するとともに，予めその切羽断面手前の位置に設置するとともに，予めその設置座標を知っておき，

設置座標 P を知っておき，（ E ）座標が既知の別の基準点を前記光波測角測距儀 （ E ）座標が既知の別の基準点 O を前記光波測角測距により視準し，この視準による前記設置座標からの儀により視準し，この視準による前記設置座標 P か

測角測距データを得て，らの測角測距データを得て，（ F ）他方で，前記演算制御装置に与えられた計画ト （ F ）他方で，前記切羽断面に前記光波の反射体を置
ンネル線形および計画トンネル断面形状に基づいて， き，前記光波測角測距儀から投光され前記反射体により反射された光波を受光することにより前記切羽

前記切羽断面上における作業基準点を設定し，断面までの距離を測距し測距データを得て，前記演算制御装置に与えられた計画トンネル線形および計
画トンネル断面形状と前記測距データとに基づいて，
前記切羽断面上における複数の作業基準点を設定し，（ G ）前記演算処理装置で前記測角測距データに基づ （ G ）前記演算制御装置で前記測角測距データに基づいて前記作業基準点に向けての前記設置座標からのいて前記複数の作業基準点に向けての前記設置座標

鉛直角度および水平角度を演算し，その鉛直角度おP からの鉛直角度および水平角度を演算し，その鉛よび水平角度で前記駆動装置を作動させてレーザー

直角度および水平角度で前記駆動装置を作動させて光投射装置を振って，前記作業基準点にレーザー光

レーザー光投射装置を振って， 前記作業基準点にを投射させ，

レーザー光を投射させ，（ H ）順次切羽断面上に作業基準点をレーザー光の照 （ H ）順次切羽断面上に複数の作業基準点をレーザー射によるマーキングを行う

光の照射によるマーキングを行う（ I ）ことを特徴とするトンネル断面のマーキング方法。 （ I ）ことを特徴とするトンネル断面のマーキング方法。

tokugikon

92

2018.1.25. no.288

第一次審決では、訂正前発明と甲 1 発明（ 特開昭

許出願当時の周知技術を考慮すれば，甲 2 記載の光61-262611 号公報 ）とを対比し、構成（ A ）における波距離計付きレーザートランシットがトンネル断面「 レーザー光投射装置 」が、訂正前発明は光波によっのマーキングに使用するものではなく，また甲 1 発て距離を測定する光波測角測距儀をレーザー光の光

明の装置がレーザー光照射ガンであるとしても，甲軸と光波の光軸とが平行になるようにレーザー発振

2 記載の光波距離計付きレーザートランシットを甲 1器と一体としたものであるのに対し，甲 1 発明は，光発明に適用し，トンネル断面のマーキングに用いる

波測角測距儀を有していない点（ 相違点 1′）を認定しことについて阻害事由はないというべきである。」とた。そして、甲 2（トンネルと地下 第 17 巻 9 号（ 71〜した。

旋回駆動機構や光波距離計などを搭載したレーザー

オ . 第二次審決

トランシット（ レーザー光投射装置 ）が記載されてい第二次審決により、本件訂正が認められた。第二るが、「 このレーザートランシットは，……レーザー光

次審決は、訂正後発明について、相違点 1 として、を投射するレーザー発振器と光波によって距離を測訂正後発明は「 レーザー光を投射するレーザー発振

定する光波距離計とを，レーザー光の光軸と光波の器と光波によって距離を測定する光波測角測距儀と光軸とが平行になるように一体としたものかどうかもを，レーザー光の光軸と光波の光軸とが平行になる不明である。むしろ，甲 2 の『 写真 -1 』を拡大した

ように，光波測角測距儀の鏡筒部にレーザー発振器……によれば，少なくとも，鉛直方向に駆動する駆を搭載して，一体とした 」ものであるのに対して、動装置はレーザー発振器と光波距離計とでそれぞれ

引用発明 1（ 甲 1：特開昭 61-262611 ）では、
「 光波に別個に設けられているすなわちレーザー発振器と光よって距離を測定する光波測角測距儀を備えていな

波距離計とは一体となってはいないとみるのが相当いから，レーザー光の光軸と光波の光軸とが平行にである。」とした。そして、相違点 2′（ 構成（ C ）につなるように，光波測角測距儀の鏡筒部にレーザー発

いての相違点 ）、相違点 3′（ 構成（ E ）についての相振器を搭載して，一体としたものでない 」点を認定

違点 ）も含め、甲 1、甲 2 等によっては容易に発明した。

をすることができないとして、訂正前発明の進歩性

そして、相違点 1 について、引用発明 1、引用発を肯定した。

明 2（ 甲 2：トンネルと地下第 17 巻 9 号（ 71〜78 頁，
昭和 61 年 9 月発行 ））及び周知の事項から、当業者が格別の技術的困難性を要することなく容易になし

エ . 知財高裁第一次判決
知財高裁は、相違点 1′について、次のように判示得たものと判断した。

し、第一次審決を取り消した。
訂正前発明の構成要件（ A ）における「 一体としカ . 知財高裁第二次判決（ 本判決 ）た 」とは、光波測角距儀にレーザー発振器が取り付

第二次審決の相違点 1 の判断が第一次判決の拘束けられているなどしてひとまとまりの装置を構成し力に従っているかが争われたところ、第二次判決でていれば足りると解すべきであるから、引用例 2（ 甲は、次のように判示して、第二次審決に拘束力違反

2 ）記載の光波距離付きレーザートランシットは、は無いとした。

「 レーザートランシットと光波距離計を一体とした「 ア .……相違点 1 に係る本件発明の構成中，前訴

レーザー光投射装置 」であるとし、甲 2 のレーザー

相違点 1（ 執筆者注：相違点 1′）に係る本件訂正前

トランシットの「 レーザー発振器と光波距離計とは発明の構成に相当する部分につき，『 引用発明 1，引一体となってはいないとみるのが相当である 」との用発明 2 及び周知の事項から，当業者が格別の技術

審決の判断は是認し得ない、とし、仮に、上記「 一的困難性を要することなく容易になしえた 』旨の本体とした 」が、レーザー発振器と光波測角測距儀が件審決の判断は，前判決の認定判断に従ったものと

水平及び鉛直方向の駆動軸を共有することを意味すいうことができるから，本件審決の当該判断に違法ると解したとしても、当該駆動軸を同一にすることはない。

2018.1.25. no.288

93

tokugikon

訂正による発明の要旨の変更と取消判決の拘束力との関係についての小考78 頁，昭和 61 年 9 月発行 ））には、 訂正前発明の、

寄稿２は、単なる設計事項であるとした。そして、「 本件特ウ . 第一次審決

イ . また，相違点 1 に係る本件発明の構成中，ア（3）知財高判平成23年9月8日（平成22年（行ケ）の部分を除くその余の部分，すなわち，本件訂正後10404 号）
・判時 2137 号 111 頁［裁判例 3］の『 光波測角測距儀の鏡筒部にレーザー発振器を搭

ア . 事件の経緯

載して 』との構成（ 以下『 鏡筒部に搭載するとの本件

平成 17 年 10 月 7 日

発明の構成 』という。）の容易想到性についてみても，

本件特許設定登録（ 特許 3727445 号 ,「 パンチプ

前判決は，本件訂正前発明のレーザー発振器と光波レス機における成形金型の制御装置 」）

測角測距儀の水平及び鉛直方向の駆動軸……を同一

平成 19 年 1 月 25 日にすることが単なる設計事項であると判断している

無効審判請求（ 無効 2007-800014 号 ）ものである。そして，2 つの機器の水平及び鉛直方

平成 19 年 8 月 27 日

向の駆動軸を同一にすることは，その具体的な態様

第一次審決（ 請求不成立 ）として，一方の機器を他方の機器上に搭載するとの

平成 19 年 10 月 5 日

態様を当然に含むものであるから，前判決は，当然第 一次審決取消訴訟（ 知財高裁平成 19 年（ 行に，鏡筒部に搭載するとの本件発明の構成を採用す

ケ ）10338 号 ）ることが単なる設計事項であると判断したものとい平成 20 年 6 月 30 日える。そうすると，……本件審決は，前判決の上記

知財高裁第一次判決（ 第一次審決取消 ）判断に従ったものと評価し得るから，本件審決の当

平成 20 年 10 月 14 日

該判断にも違法はない。」

第二次審決（ 第一次訂正を認めた上で、本件特許無効の審決 ）平成 20 年 12 月 15 日

キ . 検討

第二次審決取消訴訟（ 平成 20 年（ 行ケ）10464 号 ）本判決では、相違点 1 について第一次判決におけ

平成 21 年 9 月 16 日

る相違点 1′が具備する構成について拘束力が及ぶとした上で、訂正前発明が含まなかった「 光波測角測第二次訂正（ 本件訂正 ）を認容する審決確定（ 訂

距儀の鏡筒部にレーザー発振器を搭載して 」との構

正 2009-390020 号 ）平成 21 年 10 月 29 日

成（ 訂正後発明の構成 ）の容易想到性について、①

知財高裁第二次判決（ 第二次審決取消 ）本件訂正前発明のレーザー発振器と光波測角測距儀

平成 22 年 11 月 24 日の水平及び鉛直方向の駆動軸を同一にすることが単

第三次審決（ 本件特許無効の審決 ）なる設計事項であると判断していること、及び、②

平成 23 年 9 月 8 日

第一次判決が設計的事項としている「 2 つの機器の知財高裁第三次判決（ 本判決・第三次審決取消 ）水平及び鉛直方向の駆動軸を同一にすること 」は、その具体的な態様として一方の機器を他方の機器上に搭載するとの態様を当然に含むものであること、

イ . 本件特許発明等を理由に、第一次判決では、訂正後発明の構成を採本件特許発明は、加工対象としての被加工物の材用することが単なる設計事項であると判断したもの

質や板厚に変更が生じても、金型の調整や交換などといえる、とし、この点に行政事件訴訟法 33 条 1 項の段取り作業を不要にした、制御装置を具備するパに規定する拘束力を認めた。

ンチプレス機についての発明である（［ 図 3-3 ］）。な

訂正後の発明が、前訴判決が明示的に判断していお、実施例においては、パンチ（ 上金型 ）2 とダイ（ 下ない構成を含むようになったことにより、引用発明

金型 ）の双方を具備するパンチプレス機が開示されとの間の相違点に変化があったとしても、当該構成ている（［ 図 3-2 ］）。第一次訂正後の請求項 1 に記載が前訴判決の示した判断の具体的な態様として当然された発明（ 以下、「 訂正前発明 」という。）と、第二に含まれる場合には、前訴判決における相違点の認

次訂正後の請求項 1 に記載された発明（ 以下、「 訂正

定判断について拘束力が及ぶものと判断した事例で後発明 」という。）を対比して書くと、次のとおりである。

ある（ 訂正によって変更された箇所に、下線を施した ）。

tokugikon

94

2018.1.25. no.288

寄稿２［図 3-2］

訂正前発明

訂正後発明

ストローク量に応じて被加工物の成形加工量が変更

パンチおよびダイを備え，ストローク量に応じて被可能な成形金型を用いて被加工物の成形加工を行う

加工物の成形加工量が変更可能な成形金型を用いてパンチプレス機における成形金型の制御装置であっ

被加工物の成形加工を行うとともに，打抜加工も可て，能なパンチプレス機における成形金型の制御装置であって，（ a ）加工プログラムから読み取られる被加工物の材 （ a ）加工プログラムから読み取られる被加工物の材
質データおよび板厚データをそれぞれ記憶する材質

質データおよび板厚データをそれぞれ記憶する材質

メモリ部および板厚メモリ部，メモリ部および板厚メモリ部，（ b ）加工プログラム中の金型番号に対応するプレス （ b ）加工プログラム中の金型番号に対応するプレス
モーション番号を記憶する金型情報メモリ部，モーション番号を記憶する金型情報メモリ部，（ c ）各プレスモーション番号毎に被加工物の材質・ （ c ）各プレスモーション番号毎に被加工物の材質お板厚に無関係なプレスモーションの詳細設定データ

よび板厚に無関係なプレスモーションの詳細設定を記憶する共通データメモリ部，

データであって，前記パンチおよびダイのいずれかの成形位置を含むプレスモーションの詳細設定データを記憶する共通データメモリ部，（ d ）各プレスモーション番号毎に被加工物の材質・ （ d ）各プレスモーション番号毎に被加工物の材質お板厚により変更するプレスモーションの詳細設定

よび板厚により，前記パンチおよびダイのいずれか

データを記憶する変更データメモリ部，の成形位置を変更する材質・板厚の補正データを記憶する変更データメモリ部，（ e ）前記加工プログラムによる加工時に，前記金型 （ e ）前記加工プログラムによる加工時に，前記金型
情報メモリ部から装着金型に対応するプレスモー

情報メモリ部から装着金型に対応するプレスモー

ション番号を参照し，ション番号を参照し，

このプレスモーション番号毎に，前記共通データメ

このプレスモーション番号毎に，前記共通データメ

モリ部から被加工物の材質・板厚に無関係なプレス

モリ部から被加工物の材質および板厚に無関係なプ

モーションの詳細設定データを生成するとともに，レスモーションの詳細設定データであって，前記パンチおよびダイのいずれかの成形位置を含むプレス
モーションの詳細設定データを生成するとともに，2018.1.25. no.288

95

tokugikon

訂正による発明の要旨の変更と取消判決の拘束力との関係についての小考［図 3-3］

訂正前発明訂正後発明

前記変更データメモリ部から被加工物の材質・板厚

前記変更データメモリ部から転送された，参照されにより変更するプレスモーションの詳細設定データ

たプレスモーション番号毎の材質・板厚の補正デーを生成し，これらの詳細設定データに基づきプレス

タに基づく被加工物の材質および板厚に該当する設軸を駆動するための駆動データを生成するプレス駆

定値データにより，前記パンチおよびダイのいずれ

動データ生成部およびかの成形位置を補正し，補正された成形位置を含む
プレスモーションの詳細設定データに基づきプレス
軸を駆動するための駆動データを生成するプレス駆動データ生成部および（ f ）このプレス駆動データ生成部において生成され （ f ）このプレス駆動データ生成部において生成された駆動データに基づいてプレスの駆動制御を行うプ

た駆動データに基づいてプレスの駆動制御を行うプ

レス駆動制御部

レス駆動制御部を備えることを特徴とするパンチプレス機におけるを備えることを特徴とするパンチプレス機における成形金型の制御装置。

成形金型の制御装置。

ウ . 第一次審決

た，相違点 1′についても，格別の困難性があるとは第一次審決では、訂正前発明等に係る特許を無効いえないと判断した。

にすることはできないとした。その際、甲 1′（ 特開
平 3-294135 号公報 ）に記載されている穴明機の工具

オ . 第三次審決の制御装置を引用発明′として認定した上で、相違第一次判決後、第二次審決（ 無効審決 ）がされ、

点 1′（ パンチプレス機により成形加工を行うものか

第二次取消訴訟が提起されたものの、 第二次訂正否か ）についての容易想到性は認めつつも、相違点（ 本件訂正 ）がされ、対象発明が訂正後発明となっ2′（ 金型番号に対応するプレスモーション番号を記たため、第二次判決により審決が取り消された。

憶する金型情報メモリ部を備えていない点等 ）に係

第三次審決では、 訂正後発明は特許法 29 条 2 項

る構成とすることについて，甲 1′～4′には、「 金型番により無効であると判断した。同審決では、引用例

号に対応するプレスモーション番号を記憶する金型

1（ 特開平 3-294135 号公報、第一次審決における甲情報メモリ部 」について記載ないし示唆は存在しな

1′に同じ ）に記載されている穴明機の工具の制御装いなどとして、訂正前発明に係る特許を無効とする

置を引用発明として認定した。そして、相違点 1（ 加ことはできないとした。

工機及び加工具が、パンチおよびダイを備え，ストローク量に応じて被加工物の成形加工量が変更可能
な成形金型を用いて被加工物の成形加工を行うととエ . 知財高裁第一次判決
これに対して、知的財産高等裁判所は、第一次審

もに，打抜加工も可能なパンチプレス機における成決を取り消した。その際、引用発明′において，相形金型であるか否か ）については、引用発明の制御

違点 2′に係る「 金型情報メモリ部 」を備えるように装置を，工作機械の数値制御装置として共通するパ

構成することは，当業者が容易に想到し得たことでンチプレス機の制御装置に適用することに，格別のあり，相違点 2 ’のうち，「 加工のためのデータとし困難性があるものということはできないとした。まて，共通データと変更データとを別のメモリ部に記た、相違点 2（ 金型番号に対応するプレスモーショ

憶しておき，加工プログラムによる加工時に，被加ン番号を記憶する金型情報メモリ部を備えていない

工物の材質・板厚に応じて，共通データのうち所定点等 ）については、プレス機における加工のためののデータを変更して駆動データを生成する 」構成とデータとして「 パンチおよびダイのいずれかの成形位することは，当業者が容易に想到し得るとした。ま置 」があり，被加工物の材質及び板厚に応じて当該

tokugikon

96

2018.1.25. no.288

データと変更データとを別のメモリ部に記憶してお術にすぎないと認定判断した上，引用発明に上記周き，加工プログラムによる加工時に，被加工物の材知技術を適用して相違点 2 に係る本件発明のように質・板厚に応じて，共通データのうち所定のデータ構成することは当業者が容易にし得たことであるとを変更して駆動データを生成する 」という部分、及判断した。

び、相違点 1′に関する第一次判決の認定判断につい寄稿２

成形位置を変更すべきであることは，従来周知の技て、拘束力又は拘束力に準ずる効力を認めなかった。
カ . 知財高裁第三次判決（ 本判決 ）第三次判決（ 本判決 ）は、相違点 1 及び相違点 2

キ . 検討についての判断に誤りがあるとして、第三次審決を本判決では、訂正によって発明の要旨が変更された場合には、「 訂正前の特許請求の範囲に基づく発第一次判決では、引用発明′（ 第三次審決におけ明の要旨を前提にした取消判決の拘束力は遮断さる引用発明にほぼ同じ ）から相違点 2′に係る「 金型れ、再度の審決に当然に及ぶということはできない 」

情報メモリ部 」を備えるように構成することは当業とし、発明の要旨が変更された場合には原則として者が容易に想到し得た旨判示していたため、本訴訟

前訴の拘束力は原則として及ばないこと、また、「訂においては、 第三次審決が第一次判決の拘束力に正によっても影響を受けない認定判断については格従ったものかが問題となった。本判決では、「 取消判

別 」という留保を付け、訂正によって影響を受けな

決の確定後、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂い認定判断については、 再度の審決に対し拘束力

正審決が確定した場合には、減縮後の特許請求の範（ 又は拘束力に準ずる効力 ）が及びうること、が示

囲に新たな要件が付加され、発明の要旨が変更されされた 5 ）。ただし、「 訂正によって影響を受けない認るのであるから、当該訂正によっても影響を受けな

定判断 」に及ぶ「 拘束力 」が、行政事件訴訟法 33 条

い範囲における認定判断については格別という余地

1 項に規定する拘束力であるのか、それとは異なるがあるとしても、訂正前の特許請求の範囲に基づく「 拘束力に準ずる効力 」であるのかについては、本判発明の要旨を前提にした取消判決の拘束力は遮断さ

決では明らかにされていない。

れ、再度の審決に当然に及ぶということはできない 」

また、本判決では、訂正により「 金型情報メモリ（ 下線は、執筆者が追加した。）、との判断枠組みを部 」の減縮等はされなかったにもかかわらず、第一示した。そして、発明がいくつかの構成要件が有機

次判決の相違点 2′に係る「 金型情報メモリ部 」を備

的かつ不可分に結合して構成されるものであることえることは容易との判断について、「 相違点のうちのに照らすと、相違点のうちのさらに細かい要素ごと

さらに細かい要素ごとに検討することが相当であるに検討することが相当であるとはいえないとして、とはいえない 」などとして、拘束力を有することが相違点 2′のうちの「 金型情報メモリ 」の部分の判断否定された。拘束力は、相違点のうちのさらに細かについて、拘束力又は拘束力に準ずる効力を認めなな要素ごとには発生しないことを示したものである

かった。また、訂正後発明がパンチとダイという複と理解することができる。

数の成形金型を制御の対象とし、パンチのみならず

また、訂正後発明においては、パンチ及びダイのダイの成形位置を変更，補正し、パンチとダイとの双方の金型を制御の対象とすることが明らかにさ相対的な制御タイミングを制御パラメータとして規れ、実質的にも形式的にも発明の要旨が変更された

定することを明らかにする訂正がされ、実質的にもとして、第一次判決における拘束力を否定しており、形式的にも発明の要旨が変更されているとして、相発明の要旨が実質的に変更された場合には拘束力が違点 2′のうちの「 加工のためのデータとして，共通

及ばないことを明らかにした。

5）同様の判断枠組みは、知財高判平成 21 年 10 月 29日（平成 20 年（行ケ）10464）
・裁判所 HP（本事件の第二次判決）においても示されている。

2018.1.25. no.288

97

tokugikon

訂正による発明の要旨の変更と取消判決の拘束力との関係についての小考取り消した。

年（ 行ケ ）10152 号 ）（4）知財高判平成27年1月28日（平成26年（行ケ）平成 26 年 2 月12日

6）10068 号）・判時 2270 号 23 頁［裁判例 4］

第三次審決（ 第二次訂正認容、請求不成立等 ）ア . 事件の経緯

平成 27 年 1 月 28日

平成 19 年 4 月 27 日

知財高裁第三次判決（ 本判決、第三次審決取消 ）本件特許設定登録（ 特許 3949889 号，「 ポリウレタンフォームおよび発泡された熱可塑性プラス
チックの製造 」）

イ . 本件特許発明等

平成 22 年 3 月 8日

本件は、ポリウレタン硬質フォームまたは発泡され無効審判請求（ 無効 2010-800040 号 ）た熱可塑性プラスチックの製造方法に用いる発泡剤

平成 23 年 5 月 6日

組成物についての発明である。このような発泡剤とし第一次審決（ 第一次訂正認容、請求不成立 ）て、従来 HCFC の 1 種である HCFC-141b が用いられ

平成 24 年 2 月 28日てきたが、HCFC 類はオゾン層に与える影響から将知 財高裁第一次判決（ 第一次審決取消、平成 23

来的に全廃することが求められており、HCFC 類の年（ 行ケ ）10191 号 ）代替となる発泡剤が多く検討されているところ、本発

平成 25 年 1 月 16 日

明もそのような代替発泡剤の一種である。

第二次審決（第二次訂正認容、請求項1,11等無効）

本件訂正前の請求項 11 に記載された発明（ 以下、

平成 25 年 8 月 26日「 訂正前発明 」という。）と、本件訂正後の請求項 1

本件訂正認容（ 訂正 2013-390122 号 ）に記載された発明（ 以下、「 訂正後発明 」という。）を

平成 25 年 10 月15日

対比して記すと、次のとおりである（ 本件訂正によっ知 財高裁第二次判決（ 第二次審決取消、平成 25て変更された箇所に、下線を施した ）。

訂正前発明

訂正後発明

a ）1，1，1，3，3- ペンタフルオルブタン50 質量％未満a ）1，1，1，3，3- ペンタフルオルブタン（ HFC-

（ HFC-365mfc ）および

365mfc ）30 質量％以下およびb ）……；ペンタフルオルプロパン；……を含む群から

b ）1，1，1，3，3- ペンタフルオルプロパン（ HFC-

選ばれた少なくとも1つの他の発泡剤を含有するか

245fa ）を含有するかまたは該 a ）および b ）から成る発泡剤組成物（ 但し， または該 a ）および b ）から成る発泡剤組成物（ 但し，
HFC-134a 又は HCFC-141bを含まない）。

HFC-134a 又は HCFC-141b を含まない ）。

分として，代替物である『 HFC-245fa 』及び『 HFC-

ウ . 第一次審決
訂 正 前 発 明 と 甲1

365mfc 』とともに『 HCFC-141b 』を依然として含有（“ POLYURETHANES WORLD CONGRESS ”にするものであって，この発泡剤組成物から，さらに熱掲載された論文 ）発明（ 引用発明′）とを対比し、引的性能、防火性能に優れる『 HCFC-141b 』を完全に用発明′
は「 HF-134a 又は HCFC-141b を含まない 」

除去できるとは、当業者が予測できるとはいえない。」

ことの記載がないことを相違点′として認定した。そ等として、相違点′についての容易想到性を否定した。

第 一 次 審 決 は、して、甲 1 には、「 硬質ポリウレタンフォーム用発泡剤
を，HCFC-141b から，HFC-245fa，HFC-365mfc なエ . 知財高裁第一次判決

どに代替していく方向性は示されている 」といえる

これに対して、第一次判決では、当該相違点′にが、「 具体的に示されている発泡剤組成物は，その成ついて、「 甲 1……には，オゾン層に悪影響を与える

6）本判決の評釈として、塩月秀平＝都野真哉「判批」判例評論 688 号 19 頁があり、本稿の執筆にあたり参考にした。

tokugikon

98

2018.1.25. no.288

HFC-365mfc（ 特に，HFC-365mfc ）を発泡剤として去することは当業者が予測できないとの第 1 次審決の使用が提案されていることが認められる。なお，の判断は合理的理由に基づくものではなく，誤りでHCFC-141b を，その熱的性能，防火性能を理由とあるとしたもの 」であり，かかる認定判断部分が「 同して，依然として含有させるべきであるとの見解が判決の判決主文が導き出されるのに必要な事実認定

示されているわけではないと解される。そうすると，

及び法律判断を成すもの 」であり、拘束力が及ぶ部

甲 1……において，HCFC-141b の代替物質として分であるとした。その上で、「 第 1 次取消判決の認定

HFC-245fa 及び HFC-365mfc が好ましいとの記載か判断は，第 1 次審決が特にその使用目的を限定する

ら，混合気体から HCFC-141b を除去し，その代替ことなく甲 1 文献に開示されているとした甲 1 混合物として HFC-245fa ないし HFC-365mfc を使用した

気体について，これが放散比較調査に用いられた旨

発泡剤組成物を得ることが，当業者に予測できないの甲 1 文献の記載内容を踏まえた上で，同混合気体とした審決の判断は，合理的な理由に基づかないもから HCFC-141b を完全に除去することは当業者がのと解される。」として、甲 1 に記載された混合気体

予測できるとはいえないとの第 1 次審決の判断が誤から，本件訂正前発明を，当業者といえども容易にりであるというものである。 なお， 第 1 次審決は，想到できないとした審決の判断は誤りであるとし、

甲 1 混合気体の使用目的については特に認定してい第一次審決を取り消した。

ないものの，甲 1 文献の記載内容に照らして，これが放散比較調査に用いるためのものであることは明らかであり，同審決が，かかる使用目的を甲 1 混合

オ . 第三次審決
本件訂正後の第三次審決では、訂正後発明と引用

気体の使用目的から積極的に排斥する趣旨であった

発明（ 甲 1 発明 ）とは、HF-365mfc の含有割合が「 30とは認め難い。」とした。

質量％以下 」と特定されているか否か（ 相違点 1 ）、

訂正と前訴判決の拘束力との関係については、訂及び「 HFC-134a 又は HCFC-141b を含まない 」との正後発明について「 a ）の 1，1，1，3，3- ペンタフル

特定事項を有しているか否か（ 相違点 2。第一次審

オルブタン（ HFC-365mfc ）の含有量を「 50 質量％未決の相違点′に対応。）で相違するとした。

満 」から「 30 質量％以下 」に限定するとともに，b ）そして、甲 1 の記載内容に照らして、甲 1 発明はに係る物質を，ペンタフルオルプロパンに属する 1，「 HFC-245fa 及び HFC-365mfc の HCFC-141b に対

1，1，3，3- ペンタフルオルプロパン（ HFC-245fa ）する放散を比較調査する 」ためのものであると認定に限定し，もって，特許請求の範囲を減縮したもの

した上で、HCFC-141b を除去すると比較調査がでであり，『（ 但し，HFC-134a 又は HCFC-141b を含まきなくなるため、相違点 2 に係る訂正後発明の構成ない ）』との記載については，全く相違がない。」としに格別の技術的意義を見いだすことはできないもの

た上で、「 第 1 次審決が判断の対象とした発明は，本の、甲 1 発明から HCFC-141b を除去することには件審決が判断の対象とした発明を包含しており，い阻害要因があるとして、相違点 2 に係る構成の容易

ずれも HCFC-141b を含まない点で……甲 1 発明と相想到性を否定した。

違することは共通するから，かかる相違点についての判断に関する第 1 次取消判決は，本件訂正発明を対象とする審判官の判断を拘束するというべきであカ . 知財高裁第三次判決（ 本判決 ）第三次審決取消訴訟では、第三次審決における相る。」として、第一次判決の拘束力を認めた。

違点 2 の判断が、相違点′について容易とする第一次審決の判断の拘束力に違反しないかが争点となっキ . 検討た。 本 判 決 で は、 第 一 次 判 決 は「 甲 1 文 献 に，本事件では、訂正後の発明に行政事件訴訟法 33

HCFC-141b の 代 替 物 質 と し て HFC-245fa 及 び

条の拘束力が及ぶとしている。その理由として、①

HFC-365mfc が 好 ま し い と の 記 載 が あ る こ と，

第一次審決が判断の対象とした発明と本件審決が判

HCFC-141b を熱的性能，防火性能を理由に依然と断対象とした発明が包含関係にある点、及び、②両して含ませるべきとの見解は示されていないことを者で相違点（ HCFC-141b を含まない点 ）が共通する

2018.1.25. no.288

99

tokugikon

訂正による発明の要旨の変更と取消判決の拘束力との関係についての小考理由に，甲 1 混合気体から HCFC-141b を完全に除

寄稿２

HCFC-141b の 代 替 物 質 と し て HFC-245fa 及 び

ことを挙げている。

平成 25 年 8 月 23 日

訂 正 後 発 明 は、 訂 正 前 発 明 に 対 し て、HFC-

第二次訂正請求365mfc の含有量の数値範囲を狭く限定し、 また、

平成 25 年 10 月 7 日（ b ）の選択肢を、一部の物質に限定したものである知 財 高 裁・第二次 判決（ 平 成 25 年（ 行ケ ）第といえる。相違点′と相違点 2 については実質的に同10153 号・第二次審決取消 ）じであるといえ、第一次判決における「 甲 1 混合気

平成 26 年 6 月 3 日

体から HCFC-141b を完全に除去することは当業者

第三次審決（ 第二次訂正認容、請求項 1 等無効 ）が予測できない 」という判決理由中の認定判断につ平成 28 年 6 月 23 日

いては、訂正によっても影響を受けない範囲におけ

知財高裁・第三次判決（ 本判決、請求棄却 ）る認定判断であるといえる。
イ . 本件発明等
本件は、大量の図書をそれらの内容とは無関係に（5）知財高判平成28年6月23日（平成26年（行ケ）

サイズのみによって分類・保管するフリーロケー

10166 号）・裁判所 HP［裁判例 5］
ア . 事件の経緯ション方式による図書の保管管理手段において、書

平成 10 年 11 月 13 日

庫内における図書の収容効率を向上させるととも本件特許設定登録（ 特許 2851237 号、「 図書保管に、自動化による図書の取り出し及び返却作業の能管理装置 」）

率も効果的に向上させうる図書管理装置に関する発明である。

平成 23 年 1 月 19 日

本件では、 第一次審決・第一次判決と第三次審

本件無効審判請求（ 無効 2011-800009 号 ）決・第三次判決との間に、第二次訂正がされている。

平成 23 年 12 月 21 日

そこで、第二次訂正前の請求項 1に記載された発明第一次審決（ 第一次訂正認容、請求不成立 ）（ 以下、「 訂正前発明 」という。）と、第二次訂正後の

平成 24 年 12 月 11 日知
 財高裁・第一次判決（ 平成 24 年（ 行ケ ）10038

請求項 1に記載された発明（ 以下、「 訂正後発明 」とい号・第一次審決取消 ）う。）を対比して書くと、次のとおりである（ 第二次訂正後に変更された箇所に下線を施した。なお、本稿

平成 25 年 4 月 23 日の検討に無関係の部分は、省略して記載している。）。

第二次審決（ 第一次訂正認容・請求項 1 等無効 ）
訂正前発明

訂正後発明

図書の寸法別に分類された幅及び高さがそれぞれ異な図書の寸法別に分類された幅及び高さがそれぞれ異る複数の棚領域を有する書庫と，なる複数の棚領域を有する書庫と，この書庫の各棚領域に収容されるもので，それぞれがこの書庫の各棚領域に収容されるもので，それぞれ収容された棚領域に対応した寸法を有する複数の図書が収容された棚領域に対応した寸法を有する複数のを収容する複数のコンテナと，図書を収容する複数のコンテナと，

……，

……，

取り出しが要求された図書の図書コードを入力するこ取り出しが要求された図書の図書コードを入力するとにより，……，該要求図書が収容されているコンテ

ことにより，……，該要求図書が収容されているコナを前記書庫から取り出してステーションに搬送する

ンテナを前記書庫から取り出してステーションに搬とともに，返却が要求された図書の寸法情報を入力す

送するとともに，返却が要求された図書の寸法情報

ることにより，該返却図書の寸法に対応する複数の前を入力することにより，該返却図書の寸法に対応す

記コンテナの中から空きのあるコンテナを前記書庫からる複数の前記コンテナの中から空きのあるコンテナ

取り出して前記ステーションに搬送する搬送手段と， を前記書庫から取り出して前記ステーションに搬送……とを具備し，する搬送手段と，……とを具備し，前記書庫の複数の棚領域には，前記搬送手段によって前記書庫の複数の棚領域には，前記搬送手段によっtokugikon

100

2018.1.25. no.288

てコンテナを取り出す間口に対して，奥行き方向にのコンテナが収容され，前記搬送手段には，前記コン

2 個のコンテナが収容され，前記搬送手段には，前テナを取り出す間口に対して，手前側のコンテナを取記コンテナを取り出す間口に対して，手前側のコン

り出してから奥側のコンテナを取り出す移載手段が備テナを取り出してから奥側のコンテナを取り出す移

えられていること

載手段が備えられていることを特徴とし，

寄稿２

コンテナを取り出す間口に対して，奥行き方向に複数

前記奥行き方向に 2 個収容されたコンテナのうち，手前側のコンテナを前記空きのあるコンテナとして優先的に使用することを特徴とする図書保管管理装置。

ウ . 第一次審決

オ . 第三次審決

第 一 次 審 決 で は、 訂 正 前 発 明 と 甲 4（ 特 開 平

第一次判決後、第二次審決（ 無効審決 ）がされた

5-151233 号公報 ）発明とを対比して、相違点 1′〜2′

ものの、第二次訂正（ 本件訂正 ）がされたために、に加えて、「 書庫の複数の棚領域には，搬送手段に第二次判決により第二次審決が取り消された。

よってコンテナを取り出す間口に対して，奥行き方第三次審決では、訂正後発明（ 本件訂正後の請求向に複数のコンテナが収容され，前記搬送手段には，

項 1 の発明 ）と甲 4 発明とを対比し、第一次審決とほ前記コンテナを取り出す間口に対して，手前側のコ

ぼ同じ一致点、及び、第一次審決の相違点 1′〜3′とンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出す

ほぼ同じ相違点 1〜3 を認定した。 相違点 3,3′につ移載手段が備えられている 」か否か（ 相違点 3′）をいては、奥行き方向に収容されるコンテナの数が、相違点として認定した上、相違点 1′〜3′に係る訂相違点 3'（ 第一次審決 ）では「 複数 」とされているの

正前発明の構成について、いずれも甲 4 発明等からに対して、相違点 3（ 第二次審決 ）では「 2 個 」と特当業者が容易に想到し得たものであるとはいえない

定されている点のみが異なっていた。相違点 3 につとした。

いて、第三次審決では、第一次判決の相違点 3′の判断と同様に、甲 4 発明、甲 5 発明等に基づいて容易であるとした。

エ . 知財高裁第一次判決
これに対して、第一次判決は、相違点 1′〜3′は、いずれも甲 4 発明等から当業者が容易に想到し得た

カ . 知財高裁第三次判決（ 本判決 ）ものであると判断し、この点についての誤りを理由と第三次審決取消訴訟では、第三次審決における相して、第一次審決を取り消した。相違点 3′
について

違点 3 の判断について、相違点 3′を容易とする第一は、「 物品等を載置するパレットなどの容器を取り出次判決の拘束力が及ぶかが争われた。本判決では、

す間口に対して，奥行き方向に複数の容器が収容さ訂正前発明から変更された構成は，①書庫の複数のれている場合の容器の取り出し方として，容器を取棚領域に，搬送手段によってコンテナを取り出す間

り出す間口に対して，間口を塞いでいる手前側の容口に対して奥行き方向に収容されるコンテナの数に器を取り出してから奥側の容器を取り出すことは，ついて，「 複数 」とされていたのを「 2 個 」と特定する

甲第 5 号証（ 執筆者注：特開昭 49-80780 号公報 ）に点，及び②「 前記奥行き方向に 2 個収容されたコン記載され，審決でも認定しているように，倉庫の分

テナのうち，手前側のコンテナを前記空きのあるコ

野では慣用的に行われている従来周知の技術的事項

ンテナとして優先的に使用するとの構成を付加したである。そして，甲 4 発明と甲 5 発明とは，コンテナ

点のみであり，第一次判決における相違点 3′に係る等を用いて収容物を棚空間に収容する発明である点

容易想到性の判断は，これらの訂正によって影響をで共通するから，この周知の技術的事項を甲 4 発明

受けるものではないというべきであるから，当該判に適用することは，当業者が容易になし得たことであ断の拘束力は，第二次審決の判断にも及ぶものと考る。」等と説示して、容易想到性を肯定した。

えられる、とした。

2018.1.25. no.288

101

tokugikon

訂正による発明の要旨の変更と取消判決の拘束力との関係についての小考を特徴とする図書保管管理装置。

平成 23 年 11 月 4 日

キ . 検討
本判決では、第一次判決の相違点 3′の判断につい第一次審決（ 第一次訂正認容、請求不成立 ）て、行政事件訴訟法 33 条 1 項を引用しつつ、取消判

平成 25 年 1 月 10 日

決の拘束力が及ぶと判断した。その理由として、本

知財高裁第一次判決（ 第一次審決取消・平成 23

判決では、問題となる前訴判決の容易想到性の判断

年（ 行ケ ）10414 号 ）が、本件訂正によって影響を受けないことを挙げて

平成 26 年 4 月 24 日

おり、裁判例 3 で示された判断枠組みを踏襲してい第二次審決（ 第二次訂正認容、請求項 1 につきるものと考えられる。

無効審決 ）

訂正前発明と訂正後発明では、奥行き方向のコン

平成 26 年 11 月 11 日

テナの数が「 複数 」から「 2 個 」へと変更されている

知財高裁第二次判決（ 第二次審決取消・平成 26（ ①の構成 ）。しかし、奥行きのコンテナの数が 2 個

年（ 行ケ ）10136 号 ）のものは、奥行き方向のコンテナの数が複数個のも

平成 27 年 6 月 26 日のの一形態であり、第一次判決においてもそのよう

第三次審決（ 本件訂正認容、請求項 1 につき無な形態が含まれることを前提に相違点 3′の判断をし効審決 ）ているといえる。訂正により第一次判決が明示的に

平成 28 年 8 月 10 日

判断していない構成を含むようになったとしても、

知財高裁第三次判決（第三次審決取消・本件判決）

第一次判決が示した判断の具体的な態様として当然に含まれる場合には、拘束力が及ぶものと判断した

イ . 本件特許発明等事例の一つと考えることができる。

本件特許発明は，港湾，河川，湖沼等の浚渫時において，①ヘドロ，土砂等の掴み物の切取面積を大（6）知財高判平成28年8月10日（平成27年（行ケ）

きくして作業能率を高めるとともに水の含有量を低減させ，含水比の高い掴み物をバケット内に密閉す

10149 号）裁判所 HP［裁判例 6］
ア . 事件の経緯

ることにより，掴み物の撹乱や水中移動時及び運搬

平成 18 年 11 月 24 日

船への積込み時の濁り・飛散を効果的に防止し，か本件特許設定登録（ 特許 3884028 号、「 平底幅広つ，②バケットの容量を超えた掴み物をオーバーフ

浚渫用グラブバケット 」）

ローさせることにより，内圧上昇に起因する変形・破損を引き起こすことがないようにした平底幅広浚

平成 22 年 12 月 14 日
本件無効審判請求（ 無効 2010-800231 号 ）渫用グラブバケットに関するものである（ 正面図［ 図［図 6-1］［図 6-2］

tokugikon

102

2018.1.25. no.288

次訂正後の請求項 1に記載された発明（ 以下、「 訂正

第一次訂正後（ 第一次審決時点 ）の請求項 1に記載

後発明 」という。）を対比して書くと、次のとおりであされた発明（ 以下、「 訂正前発明 」という。）と、第二る（ 訂正によって変更された箇所に、下線を施した。）
。

訂正後発明

吊支ロープを連結する上部フレームに上シーブを軸支

吊支ロープを連結する上部フレームに上シーブを軸し，左右一対のシェルを回動自在に軸支する下部フ支し，側面視において両側 2 ケ所で左右一対のシェ

レームに下シーブを軸支するとともに，左右 2 本のタイ

ルを回動自在に軸支する下部フレームに下シーブをロッドの下端部をそれぞれシェルに，上端部をそれぞ軸支するとともに，左右 2 本のタイロッドの下端部

れ上部フレームに回動自在に軸支し，上シーブと下をそれぞれシェルに，上端部をそれぞれ上部フレーシーブとの間に開閉ロープを掛け回してシェルを開閉

ムに回動自在に軸支し，上シーブと下シーブとの間可能にしたグラブバケットにおいて，に開閉ロープを掛け回してシェルを開閉可能にしたグラブバケットにおいて，シェルを爪無しの平底幅広構成とし，シェルの上部にシェルを爪無しの平底幅広構成とし，シェルの上部

シェルカバーを密接配置するとともに，にシェルカバーを密接配置するとともに、前記シェルカバーの一部に空気抜き孔を形成し，該空気抜き孔に，シェルを左右に広げたまま水中を降下する際には上方に開いて水が上方に抜けるとともに、シェルが掴み物を所定容量以上に掴んだ場合にも内圧の上昇に伴って上方に開き，グラブバケットの水中での移動時には，外圧によって閉じられる開閉式のゴ
ム蓋を有する蓋体を取り付け，

シェルを軸支するタイロッドの軸心間の距離を 100と正面視におけるシェルを軸支するタイロッドの軸心した場合，シェルの幅内寸の距離を60 以上とし，かつ， 間の距離を 100 とした場合，側面視におけるシェル
側面視においてシェルの両端部がタイロッド及び下部の幅内寸の距離を 60 以上とし，かつ，側面視におい

フレーム並びに下部フレームとシェルを軸支する軸のてシェルの両端部がタイロッドの外方に張り出すと外方に張り出している

ともに， 側面視においてシェルの両端部が下部フ
レームの外方に張り出し， 更に， 側面視においてシェルの両端部が下部フレームとシェルを軸支する
軸の外方に張り出してなり，薄層ヘドロ浚渫工事に使用することを特徴とする平底幅広浚渫用グラブバケットことを特徴とする平底幅広浚渫用グラブバケット（ なお，前記正面視はシェルと下部フレームを軸支する軸の軸心方向から視たものであり，前記側面視はシェルと下部フレームを軸支する軸を軸心方向の側方から視たものとする ）なお、本稿では、議論の便宜上、引用発明 1′（特比して、相違点 3′（タイロッドの軸心間の距離とシェ

開平 9-151075 号公報 ）を主引用発明とする容易性

ルの幅内寸の距離の比 ）、相違点 4′（ 側面視においての判断の拘束力に絞って検討する。

シェルの両端部がタイロッド及び下部フレーム並びに下部フレームとシェルを軸支する軸の外方に張り出していること）を含む、相違点 1′〜5′があると認定した。

ウ . 第一次審決
第一次審決では、訂正前発明と引用発明 1´とを対2018.1.25. no.288

その上で、浚渫用のグラブバケットである引用発明

103

tokugikon

訂正による発明の要旨の変更と取消判決の拘束力との関係についての小考

訂正前発明

寄稿２

6-1 ］と、側面図［ 図 6-2 ］を参照 ）。

1´と荷役用のグラブバケットである引用例 3′（ 実願

そして、 相違点 3′及び相違点 4′に係る構成は，

平 4-49043 号（ 実開平 6-1457 号 ）の CD-ROM ）に記

引用発明 1′に引用例 3′に記載された発明を組み合載された発明の組み合わせることは、使用態様に基づわせることにより，当業者が容易に想到し得たもの

いて要求される特性の相違から，当業者が容易に想というべきであるとして、第一次審決を取り消した。

到することができたものとはいえない等とし、相違点
3´、相違点 4´についての容易想到性を否定した。

オ . 第三次審決
第二次審決では、相違点 3 と相違点 4 が存在するとした。そして、相違点 3、4 は、いずれも、引用発エ . 知財高裁第一次判決
第一次判決では、グラブバケットは，荷役用又は明 1 に引用例 2（ 第一次判決の引用例 3′と同じ ）に

浚渫用のいずれの用途であっても，重量物を掬い取記載された発明を組み合わせることにより容易であり，移動させる用途に用いられるものであるから，ると判断した。

技術常識に照らし，ある程度の強度が必要となることは明らかであって、荷役用のグラブバケットに係

カ . 知財高裁第三次判決（ 本判決 ）る技術を浚渫用のグラブバケットに適用する際に第三次訴訟では、相違点 3 及び相違点 4 の容易想は，対象物を掬い取って移動させるという両目的に到性についての判断が争われ、第一次判決の相違点共通する用途に係る技術について，一律に適用を否

3 ’及び 4 ’についての判断の拘束力が及ぶかどうか定することは相当ではないとした。

が問題となった。

第一次判決

第三次判決

相違点

本件発明（ 執筆者注：訂正前発明 ）においては， 本件発明
（ 執筆者注：訂正後発明 ）においては，

3′，3「シェルを軸支するタイロッドの軸心間の距離を 「 正面視におけるシェルを軸支するタイロッド
100とした場合，シェルの幅内寸の距離を60 以の軸心間の距離を 100 とした場合，側面視に上とし」ているのに対して，おけるシェルの幅内寸の距離を 60 以上とし 」ているのに対して，

引用発明1（ 執筆者注：引用発明1′）において引用発明 1 においては，そのように構成されては，そのように構成されているか否か不明であいるか否か不明である点。

る点。
相違点

本件発明（ 執筆者注：訂正前発明 ）においては， 本件発明
（ 執筆者注：訂正後発明 ）においては，

4′，4「 側面視においてシェルの両端部がタイロッド及 「 側面視においてシェルの両端部がタイロッド
び下部フレーム並びに下部フレームとシェルをの外方に張り出すとともに，側面視において軸支する軸の外方に張り出している」のに対しシェルの両端部が下部フレームの外方に張りて，出し，更に，側面視においてシェルの両端部が下部フレームとシェルを軸支する軸の外方に張り出して 」いるのに対して，

引用発明1においては，側面視においてシェル

引用発明 1 においては， 側面視においてシェ

部 A，Bの両端部が下部フレームの外方に張りル部 1A，1B の両端部が下部フレーム 2 の外「 側面視において出しているものの，「 側面視においてシェル部 A， 方に張り出しているものの，Bの両端部が連結杆 A，B（ 本件発明におけるシェル部 1A，1B の両端部が連結杆 4A，4B「タイロッド」に相当する。）並びに下部フレー （ 本件発明における「 タイロッド 」に相当す
ムとシェル部 A，Bを軸支する軸の外方に張りる。）の外方に張り出すとともに，更に，側面出している」か否か不明である点

視においてシェル部 1A，1B の両端部が下部
フレーム 2 とシェル部 1A，1B を軸支する軸の外方に張り出している 」か否か不明である点。

tokugikon

104

2018.1.25. no.288

本判決では、訂正の前後で相違点が実質的に同じ場

本件訂正により発明の要旨が変更されたことから，合、前訴におけるその容易想到性の判断を再度争う

本件訂正後の本件発明を審理対象とする第二次審決

ことは蒸し返しになり許されないと判断したものとにおいて，確定した前訴判決の拘束力（ 行政事件訴

いえよう。

寄稿２

本判決では、相違点 3 について、第一次判決後、

訟法 33 条 1 項 ）が及ぶものとはいい難いとした。その上で、「 引用発明 1 ’は，引用発明 1 と実質的に同4. 結果と考察一のものであり、……相違点 3 ’も，相違点 3 と実質的に同一のものである。したがって，相違点 3 につ

（1）前訴判決の拘束を認める場合の理論構成

いては，本件訂正の前後で実質的に変更はないので

ア . 問題の所在
3. で見てきたように、検討したいずれの裁判例も、判断は尊重されるべきであり，本件において……相訂正により発明の要旨が変更された場合に、前訴判

違点 3 の容易想到性を争うこと自体，訴訟上の信義決が行った進歩性の判断について、前訴判決の進歩則に反する 」とした。

性の判断が再度の審決を拘束する場合があることを相違点 4 についても、同様に、拘束力を否定しつ前提とするものであった。しかし、いかなる理由でつ、引用発明 1´ が引用発明 1 と実質的に同一であ拘束を認めるかについては、裁判例は分かれており、ること、相違点 4′が相違点 4 と実質的に同じである（ A ）請求項の訂正がされた場合には行政事件訴訟法

ことを理由に、相違点 4 の容易想到性を争うこと自の拘束力は及ばないとしつつ、拘束力に準ずる効力

体、訴訟上の信義則に反するとした。

を議論する裁判例［ 裁判例 6 ］、
（ B ）請求項の訂正がされた場合であっても行政事件訴訟法の 33 条 1 項に規定する拘束力を議論する裁判例［ 裁判例 2，4，

キ . 検討
本判決は、第一次判決後、訂正により発明の要旨

5 ］、
（C）
（A）
（ B ）どちらの立場とも矛盾しない裁判が変更されたことから、第二次審決に対して行政事

例［ 裁判例 1、3 ］に分類することができる。では、件訴訟法 33 条 1 項の拘束力が及ぶものとはいいがた

なぜ、裁判例が、拘束力を議論するもの（ B ）と、拘いとして、拘束力そのものは及ばないとする。前訴

束力に準ずる効力を議論するもの（ A ）に分かれるの取消判決後に訂正により発明の要旨が変更された場であろうか。この問題には、訂正により発明の要旨

合は、原則として、訂正前発明を対象とする前訴判が変更された場合に、 前訴判決の行政事件訴訟法

決の拘束力は及ばなくなるとする点で、裁判例 2，33 条 1 項における拘束力が認められるかという論点

4-5 とは異なる考え方を採用している。

（ 論点 1 ）と、仮に行政事件訴訟法 33 条 1 項の拘束

しかし、本判決の相違点 3′と相違点 3、及び相違力が認められない場合に、拘束力に準ずる効力が認点 4′と相違点 4 については、表現上の差異があるもめられるかという論点（ 論点 2 ）が内在しているため、のの、事実上同一であるといえ、このような場合に

以下、考察する。

前訴判決の拘束力が及ばないとすると、拘束力の制度趣旨（ 同一過誤の反復禁止 ）に反することとなろ

イ . 行政事件訴訟法 33 条 1 項の拘束力（ 論点 1 ）う。 そこで、 本判決では、 相違点 3′、4′と実質的前述のように、訂正により発明の要旨が変更されな変更のない相違点 3、4 については、相違点 3′、4た場合に、 前訴判決が行った進歩性の判断につい′の確定した第一次判決の判断は尊重されるべきとて、行政事件訴訟法 33 条 1 項における拘束力を認めし、そのことを争うことは訴訟上の信義則に反する

るかについては、裁判例が分かれている。

と判示した。後訴における主張が前訴の主張の蒸しこの問題の前提として、特定の引用発明からの進返しにすぎない場合には、後訴における主張は信義歩性の判断における「 判決主文が導き出されるのに則に照らして許されないとするのが判例

必要な事実認定や法律判断 」についてどのように考

であり、

7）

7）最
 三小判平成 52 年 3 月 24日金商 548 号 39 頁。なお、特許関係訴訟では、知財高判平成 25 年 12 月19日（平成 24 年（ネ）10054）判時 2228
号 109 頁が、構成要件の解釈に関して前訴の蒸し返しにあたる主張をしたものを、訴訟上の信義則に反するものとして排斥している。

2018.1.25. no.288

105

tokugikon

訂正による発明の要旨の変更と取消判決の拘束力との関係についての小考あるから，相違点 3 ’についての確定した前訴判決のえるかが問題となる。すなわち、実務上、特定の引決の拘束力を認めるか否かについて、裁判例におい用発明からの対象発明の容易想到性を議論する際にて考え方が分かれるのではないかと考えられる。

は、対象発明と引用発明との一致点及び相違点を認定した上で、個々の相違点についての論理付けを検ウ . 拘束力に準ずる効力について（ 論点 2 ）討することが行われている。しかし、第一次審決取行政事件訴訟法 33 条 1 項の拘束力が認められない

消判決において、対象発明と引用発明の一致点及び場合、次に、拘束力に準ずる効力が認められるかと相違点が認定された上で、個々の相違点についてのいう問題がある。しかし、前述の（ A ）の考え方をと論理付けが検討された上で、対象発明の容易想到性

り、訂正により発明の要旨が変更された場合に再度が判断された場合、 その判決が拘束力を有する範の審決に対して前訴判決の拘束力が及ぶことを否定

囲、すなわち、「 判決主文が導き出されるのに必要なする場合でも、相違点が実質的に同じ場合には、前事実認定及び法律判断 」については、（ a ）特定の引用

訴判決に拘束力に準ずる効力を認めるのが、裁判例発明からの対象発明の容易想到性自体であるのか、の考え方である。
［ 裁判例 6 ］では、訂正の前後で相（ b ）特定の引用発明と対象発明と一致点又は相違点違点などが実質的に同じ場合には、第一次判決の判の認定や、個々の相違点についての判断であるのか

断は尊重されるべきとし、そのことを争うことを訴訟は、明確でない 。

上の信義則によって制限した。たとえ、制度的効力

8）

ここで、
（ b ）のように、一致点・相違点の認定やである拘束力そのものは認めないとしても、実質的個々の相違点の判断であると考えるのであれば、訂に同じ相違点の論理付けについて再度争うことがで

正により発明の要旨が変更されたとしても、訂正にきるとすると、行政庁による同一過誤の反復を禁止

よる影響を受けない一致点又は相違点の認定や相違する拘束力制度の趣旨に反することになろう。そこ

点の判断については、前訴判決の拘束力が生じていで、実質的に同じ相違点の論理付けについて再度争ると考えることが可能である。
（ B ）の裁判例、すな

うことを蒸し返しにあたるものとして制限することにわち、請求項の訂正がされた場合であっても行政事より、訂正の前後で実質的に変更のない相違点には、件訴訟法の拘束力が及ぶことがあるという結論にな

拘束力に準ずる効力を認めたものと考えられる 10 ）。

るとする裁判例は、 そのような考え方がベースになっているものと推測できる。

（2）拘束力等が及ぶ場合について

一方、（ a ）のように、特定の引用発明からの容易訂正によって発明の要旨が変更された場合であっ想到性自体が「 主文が導き出されるのに必要な事実たとしても、再度の審決に対して拘束力又は拘束力認定及び法律判断 」であるとすれば、訂正により発に準ずる効力が及ぶ場合も及ばない場合もある。行

明の要旨が変更された場合、原則として、訂正前の政事件訴訟法 33 条 1 項に規定する拘束力が発生す

発明の要旨を前提とした取消判決の拘束力は及ばなると、その後の審判においては、審判官の判断を拘いこととなる。請求項の訂正がされた場合には、行束するとともに、審判当事者もそれに反する主張が政事件訴訟法の拘束力は及ばないとの（ A ）の結論を許されなくなるため、審判官による拘束力が及ぶかとる裁判例は、こちらの立場に立つものといえるの否かの判断の誤りを防ぐ観点から、また、当事者のではないだろうか 9 ）。

手続保障の充足の観点から、訂正によって発明の要

このように、「 判決主文が導き出されるのに必要な旨が変更された際に前訴判決の拘束力（ 又は拘束力事実認定や法律判断 」についてどのように考えるかに準ずる効力 ）が及ぶのはいかなる場合であるかを、について未だに実務上の考えが定まっていないため明らかにする必要がある。私見では、次のように整に、訂正により発明の要旨が変更された際に前訴判理できると考える。

  8）髙部・前掲注 3・380 頁。
  9）髙
 部・前掲注 3・380-381 頁は、拘束力の範囲について、本文中の（a）の考え方に立つことを明らかにしつつ、「取消判決の確定後、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定した場合には、訂正前の特許請求の範囲に基づく発明の要旨を前提にした取消判決の拘束力は遮断され、再度の審決に対し当然に拘束力が及ぶということはできない。」としている。
10）髙
 部・前掲注 3）381-382 頁。

tokugikon

106

2018.1.25. no.288

ない 12 ）。第二に、無効審判において前訴判決の拘束た場合でも、前訴判決時点の相違点と第二次審決時力が発生するためには、前訴において当事者に対す点で相違点に実質的な変更が無い場合（ 又は、実質る手続保障が充足されていることが必要であると解的に同じ相違点である場合 ）には、当該相違点につするべきである 13 ）。しかし、訂正前後で相違点に変いての認定判断には前訴判決の拘束力（ 又は拘束力更がない場合には、前訴判決の段階で当該相違点のに準ずる効力 ）が及ぶとする判例法理が定着してい判断について十分に主張・立証が尽くされていること

るように思われる［ 裁判例 2，4，6 ］。そして、ここが想定されるから、拘束力（ 又は拘束力に準ずる効でいう「 実質的な変更が無い場合 」には、訂正前の力 ）を認めたとしても、手続保障上の問題は無い。

寄稿２

前訴判決の後に訂正により発明の要旨が変更され「 相違点′」と訂正後の「 相違点 」とが全く同じであ

5. おわりに同一といえる場合や［ 裁判例 6 ］、
「 相違点′」と「 相違点 」とで異なっている部分が具体的な態様として

本稿では、近年の裁判例を題材として、訂正によ当然に想定できる関係にある場合も含まれる［ 裁判

る発明の要旨変更と、訂正前にされた取消判決にお例 2，5 ］
。また、訂正によっても影響を受けない認

ける進歩性の判断についての拘束力の関係について

定判断については前訴判決の拘束力又は拘束力に準検討・考察した（ 3. ）。その結果、前訴判決後に、訂ずる効力が及ぶとする裁判例もあるが［ 裁判例 3，

正により請求項に記載された発明の要旨が変更され

5］、これらについても相違点ごとに拘束力の議論をた場合であっても前訴判決の相違点についての判断行っているため、訂正の前後で実質的に変更がないが審決を拘束する裁判例があること、また、その裁判相違点についての認定判断については前訴判決の拘例については、行政事件訴訟法上の拘束力が及ぶと束力（ 又は拘束力に準ずる効力 ）が及ぶとする判例

する裁判例と、拘束力は及ばないが訴訟上の信義則法理と同様であると理解できる。

に基づく蒸し返し禁止の法理によって拘束力に準ず

前述の判事の書かれた書籍においても、前訴判決る効力が及ぶとする裁判例に分類できることを明らか

後の訂正の前後で相違点の変更がなかった場合、当にした（ 4.（ 1 ））。また、前訴判決後に、訂正により請該相違点について前訴判決の判断の論争はもはやで求項に記載された発明の要旨が変更された場合に、きないとの考えが示されており、これらの裁判例

前訴判決の拘束力（ 又は拘束力に準ずる効力 ）が及ぶ

は、そのような考え方と軌を一にするものといえよう。

場合について整理することを試みた（ 4.（ 2 ））。拙稿で私見としては、前訴判決後の訂正の前後で相違点あるが、実務家や研究者の方々からのご批判をいただに変更が無い場合には、以下のような理由から、前き、更に研究を進めることができれば幸いである。

11 ）訴判決の拘束力又は拘束力に準ずる効力を認めるべきであると考える。第一に、このような場合に拘束力※本研究の一部は、執筆者が一橋大学国際企業戦略等が認められないとすると、再度特許庁が当該相違研究科に所属している期間に行われたものである。

点につき裁判所と異なる判断をすることを許容するこ

profileとになる。通常、容易想到性が相違点ごとに検討されることを考えると、引用例や相違点が変わらなけれ

東松 修太郎（とうまつ しゅうたろう）

ば、当該相違点についての判断は変わらないはずであ

平成 14 年 4 月 特許庁入庁（応用光学）
平成 29 年 4 月 審査第一部分析診断 審査官
その間、総務課制度改正審議室（当時）、調整課審査基準室、
一橋大学（出向）を経験

り、特許庁は裁判所の判断を尊重するべきであろう。
したがって、拘束力等を認めないことは、同一過誤の反復禁止という拘束力の制度趣旨からは望ましく11）髙
 部・前掲注 3・382 頁。
12）髙
 部・前掲注 3・381-382 頁。

13）無 効審判では、前訴の判断に行政事件訴訟法 33 条 1 項に規定する拘束力が発生すると、その後の審判においては、審判官がそれを前提に判断しなければならなくなるとともに、審判当事者もそれに反する主張が許されなくなるため、前訴判決における進歩性の判断に拘束力が発生すると、審判当事者にとって有利にも不利にも働く場合があるといえる。このような観点からは、無効審判において前訴判決の拘束力が発生するためには、前訴において当事者に対する手続保障が充足されていることが必要であると解するべきであろう。

2018.1.25. no.288

107

tokugikon

訂正による発明の要旨の変更と取消判決の拘束力との関係についての小考る場合に加えて、表現上の差異はあるものの事実上