平成 31 年

4 19月日 （金）No. 14916 １部370円（税込み）目次☆米国外における販売を米国内で申し出る
ことの特許権侵害の成否について………… ⑴☆知的財産関連ニュース報道（韓国版）…… ⑻☆特許庁人事異動……………………………… ⑾

米国外における販売を米国内で申し出る
ことの特許権侵害の成否について（TAOS v. Intersil事件）
弁理士 奈良１．はじめに大地否かが争われている。本事件の帰趨次第では日本

米国の特許訴訟における損害賠償認容額は、他国企業も大きな影響を受け得るので、以下に紹介する。

における認容額に比して高い傾向にあることが知らなお、第一審および控訴審では上記の点以外の点に１れている 。高額な請求認容判決を得るためまたはついても議論されていることに留意されたい。

避けるためには、どのような行為が米国特許権の侵害になるかを把握しておく必要があるといえる。

２．提訴までの経緯３「米国外における販売」を「米国内本事件２では、TAOS社は環境光センサのメーカーである。環で申し出る」ことが米国特許権の侵害行為となるか

境光センサはスマートフォンに搭載され、ディス

三 好 内 外 国 特 許 事 務 所
東京 虎ノ門会長
弁理士 三好副会長

秀和

弁理士 髙橋所長 兼 CEO俊一

知的財産フロンティア研究所 所長

弁 理 士
理学博士

伊藤副所長 兼 COO
弁理士 高松副所長
弁理士 豊岡知的財産戦略研究所

正和俊雄
靜男理事長

弁理士 澤井敬史

弁理士 原
所長代理
弁理士 葊瀬裕子

グローバル知的財産センター センター長文雄

情報社会の魁となるスマート知財を開発します

京都所員数

弁理士 橋本 浩幸
弁理士 河原 正子
弁理士 工藤 理恵
弁理士 松本 隆芳
弁理士 森太士
弁理士 渡邊富美子
弁理士 西澤 一生
弁理士 大渕 一志
特別相談役
弁理士 寺山 啓進

桜井
弁理士 須永弁理士 木村弁理士 細川
弁 理 士
税 理 士

隆浩子
達哉
覚

約200名
在籍弁理士 54名
www.miyoshipat.co.jp
顧問
弁理士 堀
弁理士 魚路恵里子
雅弁理士 池田 清志
弁理士 加藤 浩二
弁理士 松永 宣行（中小企業診断士）
弁理士 宮㟢 智弘
弁理士 鹿又 弘子
弁 理 士
弁理士 山ノ下勝広太郎
理学博士 松波弁理士 大坂 雅浩
弁理士 大森弁理士 安立 卓司
拓
弁理士 辻
徹二
弁 理 士
弁理士 山本 光紀
二良理学博士 安原弁理士 奥山 雄毅
弁 理 士
弁理士 加藤 澄恵
理恵
農学博士 洗顧問
弁理士 高島 信彦
弁理士 山中 裕子
インド弁理士
理学博士 バパット・ヴィニット
弁理士 垣内 茂晴
弁理士 橋元 成央
弁理士 安藤弁理士 洞井
弁理士 望月弁理士 古岩弁理士 山本

直行
美穂重樹
信嗣
貴士

弁理士 中村弁理士 栗原弁理士 鈴木弁理士 山本弁理士 小西

富代
康浩
吉治
哲朗
絵美

知的財産戦略研究所 所長
顧問
弁 護 士
弁 理 士

棚橋祐治

（2）（第三種郵便物認可）

特 許 ニ ュ ー ス

平成31年４月19日（金曜日）

プレイの輝度調整に用いられる。TAOS社の環境

む）、合計9000万米ドル近い請求を認容する評決を

光センサはApple社のiPhoneなどの数多くのデバイ下した６。なお、陪審はIntersil社の特許権侵害行為

スに供給されている。TAOS社は2002年に出願されは故意になされたものであると認定した。

た光センサについての米国特許権（U.S. Patent No.

トライアルの後、TAOS社は販売の差止めおよび6,596,981、以下「 ’981特許」という。
）を有している。

故意侵害に基づく請求額の拡張を申し立てた。一方一方のIntersil社は、少なくとも2000年代前半にのIntersil社は、陪審ではなく裁判官による判決およおいて同様の環境光センサを開発していた。しかし、び再審理を申し立てた。しかし、両社の申立てはほTAOS社の主張によればIntersil社のセンサ開発は好ぼ認められなかった７。

調とは言い難かった。

その後、TAOSは最終判決を求める申し立てを

そ こ で2004年、Intersil社 は、TAOS社 の 所 有 す行った。その申し立てに対してIntersil社は、上記る特許権と営業秘密についてのライセンス契約を①〜④の主張は重複したものであるから、いずれかTAOS社に持ち掛けた。TAOS社がこれを断ったた１つの主張のみに制限されるべきであると反論した。

め、Intersil社は続いてTAOS社の買収について検討

2016年６月、地裁は上記③および④の主張についてを開始した。2004年６月に両社間の秘密保持契約がは上記②の主張と重複しているが、上記①および②締結されて買収について交渉がなされたが、条件がの主張は重複せず両立すると判断し、約5000万米ド折り合わず、2004年８月に買収は破談となった。

ルの損害があったと認定した８。

この交渉の最中に、新開発の環境光センサの構造本判決を受け、両社が控訴した。

および費用に関する秘密情報がTAOS社からIntersil社に向けて開示されていた。開示された情報には、

４．CAFC判決９（2018年５月）

環境光センサをプラスチックではなくガラスでパッ（１）Intersil社の主張についてケージングすることで、原価は高くなるが性能は向上することが含まれていた。

Intersil社は（Ａ）営業秘密の不正使用について責任はないこと、（Ｂ）賠償額が過大すぎること、

TAOS社の主張によれば、Intersil社は買収交渉の（Ｃ）営業秘密の不正流用事案においては陪審で破談後すぐに当該情報に基づいて自社の環境光センはなく裁判所による審理が必要であること、（Ｄ）

サを再設計した。再設計によって模倣された環境光特許権侵害の立証が不十分であることおよび（Ｅ）

センサはiPodおよびiPhone３Ｇの部品としてApple特許権侵害による損害賠償請求は営業秘密の不正社に対して納入された。

使用による損害賠償請求と重複することを主張し2008年にTAOS社は、Intersil社の上記の行為が①た。

特許権侵害②営業秘密の不正使用③契約違反およびCAFCは地裁の判決を一部支持し、一部破棄10④契約関係４に対する不法行為的干渉であるとしてしたうえで地裁に差し戻した。より詳細には、営テキサス東部地裁に提訴した。

業秘密の不正使用および特許権侵害があったことについての地裁の判断は支持され（ただし、不正５

３．地裁判決 （2016年６月）

使用の存否についてはごく限られた部分が支持さトライアルに先立ち、Intersil社の環境光センサのれた）、賠償額についての地裁の判断は破棄差し

売り上げの98.8%は米国内での行為に基づく売り上戻しの対象となった。具体的な内容は以下のとおげではないため、審理から除外されるべきとのサマりである。

リ・ジャッジメントが認められた。

（Ａ）営業秘密の不正使用についてトライアルを経て、陪審は上記①の主張についてCAFCはIntersil社の主張を一部認めつつも、約７万米ドル、上記②の主張について約5900万米ド

営業秘密の不正使用は存しているという地裁のル（1000万米ドルの懲罰的賠償額を含む）、上記③判断を覆さなかった。の主張について1200万米ドル、上記④の主張につい本件で問題になっている秘密情報は（Ｉ）環て1800万米ドル（1000万米ドルの懲罰的賠償額を含

境光センサのパッケージングについての情報、