本資料は、日本在住のインド国特許弁理士バパット・ヴィニット氏が代表取締役を務めるサンガム IP が、インドの知財関連ニュースを紹介するものです (執筆：サンガム IP 及び同社提携先、翻訳：発明推進協会、監修：サンガム IP)。
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世界的に有名か否か―国際的に名声のある商標1
Kumudavalli Seetharaman2
バパット・ヴィニット3
国際的な名声とは、その言葉通り、本件商標あるいは登録商標が使用されていない地域へも波及されていることを意味する。インドにおける一般的な解釈としては、国際的な名声は、インドの市場に参入していない場合でも、その商品の世界的な名声を重視するものである。
近年、デリー高裁の裁判官合議体（第二審4）は、Prius Auto Industries 社（以下、Prius 社）対トヨタ自動車株式会社（以下、トヨタ）の訴訟において、国際的な名声の概念を取り扱った。2009
年にトヨタの提訴により始まった Prius 社の侵害、パッシングオフの案件について、Prius 社に対して、同社により出願され、「TOYOTA」、「TOYOTA INNOVA」およびトヨタのロゴの使用を控えるように一方的な中間差止命令が下された。この命令に対して Prius 社が不服申し立てを行ったた
め、この命令が無効になった。この判断に対してトヨタが裁判官合議体へ不服申し立てを選択した。
裁判官合議体は、上記商標の使用に関して所定の条件を設定したうえで、トヨタを支持し、再検討のために訴訟は単独裁判官（第一審）に戻した。デリー高裁の単独裁判官は、トヨタを支持し、Prius社に対して、Prius 社が「TOYOTA」、「TOYOTA INNOVA」の商標とトヨタのロゴを侵害、Priusの商標のパッシングオフ行為をしないように終局的差止命令を下した。さらに、損害賠償請求を認めた。この判決に対して不服があった Prius 社は裁判官合議体に上訴した。裁判官合議体は、トヨタが「PRIUS」の国際的名声を立証したかどうか、上訴人である Prius 社が権利放棄／遅延について抗弁が可能かどうかが大きな問題となった。

概略
原告／被告であるトヨタは、自動車の製造・販売の国際的に著名な企業である。世界での売上は2,200 億米ドル以上と言われており、インドと他の様々な国における「TOYOTA」、「TOYOTA

Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所発行, 2017 年 1 月号
Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所
3 株式会社サンガム IP、東京・日本、インド国登録特許弁理士
4 インドの高等裁判所では、第一審は単独の裁判官によって、第二審は二人の裁判官によって合議で行われる。
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INNOVA」やトヨタのロゴの登録所有権者である。
1994 年には、トヨタはハイブリッドエンジンを設計し、東京モーターショーで展示した。1997 年に初のハイブリッド自動車 PRIUS が日本で販売され、環境汚染問題に対処する低燃費のハイブリッド車であると世界的なニュースになった、とトヨタは主張した。

一方、被告／上訴人（Prius 社）は、自身で登録した「PRIUS」という商標を使い、他のブランドの部品を販売していた。Prius 社（被告 No.3）は、Mr. Deepak Mangal（被告 No.1）および Mr.
Sandeep Verma（被告 No. 2）により 2001 年に、合資会社として設立された。
Prius 社は、自動車部品の包装材料に「TOYOTA」および「INNOVA」という単語を使用していることを認めた。しかし、商標として使用したのではなく、消費者がトヨタが製造・販売する自動車の特定のブランドに適切な部品であることを知らせるために使用していたと主張した。さらに、
PRIUS の商標は、2001 年 7 月から使用され、2002 年に Prius 社が登録した。それ故、Prius 社が不誠実であり、「PRIUS」の商標が持つトヨタの国際的な名声に影響された使用であることを示すのであれば、2001 年以前に「PRIUS」という商標によりトヨタの国際的名声が立証されているべきだと主張した。Prius 社は、同一の雑誌『Auto Car』に両社の広告が掲載されていた 2004 年からトヨタが Prius 社に警告しなければならなかったが、（訴訟が起きた）2009 年まで手続きを取らず、黙諾したと述べた。
2009 年、デリー高裁の第一審は、自動車部品とその付属品に関する「TOYOTA」、「INNOVA」、「PRIUS」およびトヨタのロゴの Prius 社による使用について、一方的中間差止命令を下した。命令は 2010 年に無効となった。トヨタは裁判官合議体（第二審）に上訴し、単独裁判官（第一審）に差し戻され、Prius 社が TOYOTA と INNOVA の商標を、その車種に使用する製品である場合を除いて、使用しないように制限するという暫定措置を課した。Prius 社が、TOYOTA と INNOVAについて、トヨタと同じフォントで表記せず、ロゴの使用を禁止し、「正規の付属品」という言葉を「Prius 社の正規の付属品」という言葉に置き換えるように求めた。
審議および両社のヒアリングが完了後、単独裁判官は Prius 社にトヨタの上記商標の侵害およびパッシングオフ行為を制止する判決を下した。これに対し、Prius 社は上訴した。

両社の主張トヨタが、初のハイブリッド車を売り出したニュースが活字メディアによって世界中に広まり、他の地域での名声が国境を越えインドまで広まったことを述べるべきであったと主張した。様々なニュース記事、出版物を提出することにより立証できるとした。また、トヨタは、Prius 社の被告 No.1
及び 2 は、No.2 の被告の父と共に自動車取引に数年間従事し、1997 年にトヨタが PRIUS の商標でハイブリッド車を売り出したことを知っていたので、その商標を使用したことは不誠実であると主張した。PRIUS という言葉には明確な意味はなく、ラテン語で先の／前のという意味を持つ、とも述べた。
一方、Prius 社は、クロームメッキの自動車部品をインドに最初に導入し、「Pehla prayeas」というヒンディ語が思い浮かんだので、商標をよりスタイリッシュでキャッチーにするために、辞書を2/3調べて、PRIUS という言葉を偶然見つけ、PRIUS を使用したと主張した。さらに、自動車の PRIUSの販売が国際的であることを示す出版物および刊行物は、Prius 社が設立された時期である 2001
年 4 月より前にあるべきだったと考えると主張した。
トヨタが導入した他の車はインドの消費者が聞いたことがないので、PRIUS が国際的な名声を得ているという主張はとても弱いと述べた。海外の様々な国で販売されている全ての自動車がインドで周知されているわけではなく、トヨタが海外で販売した自動車がインドで国際的な名声があるとは言えない。さらに、トヨタにより提出された証拠である 1997 年に発行された PRIUS に言及した記事はたった一つであり、単独のニュース記事は国際的な名声を得ているという十分な証拠にはならないと示した。

裁判所の判決
裁判官合議体（第二審）は、国際的な名声が存在するかどうかが事実認定に関する争点であり、検討すべき証拠を必要としているとした。単独裁判官（第一審）は、Prius 社が商標を使用した 2001
年 4 月以降の証拠は検討されたが、その時期より前の唯一の証拠は、この問題を議論する上では的外れであったと見解を述べた。
裁判官合議体は、国際的な名声に関する訴訟は、二つの事実が立証される必要があると示した。一つは、商標の海外での名声。もう一つは、海外での名声に起因する国内での商標の認識。トヨタはPRIUS の販売が国際的な出版物で報告されたと証明できたが、その情報の性質は、一般の注目を集めるほどではなかった。さらに、記事の性質上出版物は証拠となる最小限の価値しかない。トヨタは 2010 年以前に PRIUS についてインド国内で広告費を費やしたという証拠を持っていないので、商品の国民からの名声と商標と商品の供給元が関連付けられていないとした。
裁判官合議体はさらに、Prius 社が市場における最近の参入者である一方で、予防的行動或いは、混乱の可能性を試すには十分だったと見解を述べた。しかし、両者は何年も事業を行っており、可能性ではなく、実際の混乱の証拠があるはずである。トヨタまで苦情が届いていなかったので、裁判所は PRIUS の商標のついた Prius 社の製品を販売しても、トヨタの自動車或いは部品の消費者には混乱がなかったと推定した。
裁判官合議体は、トヨタは国際的な名声を立証できず、PRIUS の商標の使用に関して Prius 社の主張は十分に信憑性があると判示した。その結果、上訴は却下されたが、Prius 社へのトヨタの他の商標を使用しないという制限は継続された。損害賠償命令は、裁判官合議体により却下され、結果としてトヨタの損害賠償増額のための交差上訴は、2017 年 1 月 12 日の命令により却下された。
国際的名声の主張という考えは広まっているが、証拠に基づいて立証する必要がある。

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