大野総合法律事務所

vol.61目

2021 年 10 月 29 日発行

C ontents

次

◦論

文

弁護士 盛田コーポレートガバナンス・コードの改訂と知的財産 ◦ 商 標 N e w s 「六本木通り特許事務所」事件

真智子

弁理士 中村知財高裁令和3年4月27日判決（令和2年（行ケ）第10125号）

1

仁

6

◦海外 N e w s

欧州統一特許裁判所の創設と協定批准を巡る英独の動き 

弁護士 山口

裕司

7

◦特

許

入

門



弁理士 今野

智介

9

◦判

例

紹

介

11



論文
Thesisコーポレートガバナンス・コードの改訂と知的財産
弁護士

１．はじめに盛田

真智子

２．CGC とは2021 年６月 11 日、コーポレートガバナンス・コード（以下、「コーポレートガバナンス」とは、会社が、株主をはじめ顧客・「CGC」）が改訂され、初めて知的財産に関する記載が追加された。

従業員・地域社会等の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・

その追加内容は、上場会社は知的財産への投資等について情報開果断な意思決定を行うための仕組みを意味する 2。

示すべきであること、取締役会は知的財産への投資等をはじめと

CGC は、上場企業のコーポレートガバナンスのガイドラインする経営資源の配分等について実効的に監督を行うべきであることなる原則・指針であり、2015 年に金融庁と東京証券取引所と等である。

によって策定された。東京証券取引所は、上場企業にガバナンス

上場会社は、改訂後の CGC を踏まえ「コーポレートガバナン

報告書の提出を義務付けている。CGC は、上場会社に各原則をスに関する報告書」（以下、「ガバナンス報告書」）の更新を遅く実施するか、または実施しない場合にはその理由を説明するかをとも 2021 年 12 月末日までに行う必要がある 。

選択させる「コンプライ・オア・エクスプレイン」の手法を採用

1しているため、各原則を実施しない場合に直ちに罰則が適用されることはない。もっとも、各原則を実施しない場合には、その理
〈脚

注〉 

https://faq.jpx.co.jp/disclo/tse/web/knowledge8315.html
2
https://www.jpx.co.jp/news/1020/nlsgeu000005ln9r-att/nlsgeu000005lnee.pdf
11Oslaw News Letter vol.61（2021.10）
由をガバナンス報告書で説明することが上場規則で求められてお「コロナ禍を契機とした企業を取り巻く環境の変化の下で新り、実施しない理由の説明を行わない場合には、公表措置等の対たな成長を実現するには、各々の企業が課題を認識し変化を先象となる可能性がある 。

取りすることが求められる。そのためには、持続的成長と中長

3

CGC は基本原則、原則、補充原則の３種の項目で構成されて期的な企業価値の向上の実現に向け、取締役会の機能発揮、企おり、５つの基本原則は株主との対話、取締役会等の責務、適業の中核人材の多様性の確保、サステナビリティを巡る課題へ

切な情報開示と透明性の確保、株主以外のステークホルダーとの取組みをはじめとするガバナンスの諸課題に企業がスピーの適切な協働、株主の権利・平等性の確保からなる。東証第一

ド感をもって取り組むことが重要となる。
」

部・第二部の上場会社は CGC の全原則について、マザーズ及び「中長期的な企業価値の向上に向けては、リスクとしてのみ

JASDAQ の上場会社は基本原則について、実施または実施しなならず収益機会としてもサステナビリティを巡る課題へ積極い理由の説明が求められる。

的・能動的に対応することの重要性は高まっている。また、サステナビリティに関しては、従来より E（環境）の要素への注

３．CGC の改訂内容

目が高まっているところであるが、それに加え、近年、人的資

主な改訂は以下に関するものである 。
4

本への投資等の S（社会）の要素の重要性も指摘されている。

１．取締役会の機能発揮

人的資本への投資に加え、知的財産に関しても、国際競争力の２．企業の中核人材における多様性の確保強化という観点からは、より効果的な取組みが進むことが望ま

３．サステナビリティを巡る課題への取組み

しいとの指摘もされている。
こうした点も踏まえ、取締役会は、中長期的な企業価値の向改訂で追記された知的財産に関する以下の補充原則 3-1 ③及上の観点から、自社のサステナビリティを巡る取組みについてび 4-2 ②は、上記のうち「サステナビリティを巡る課題への取基本的な方針を策定することが求められる。加えて、上場会社組み」に関連する。

は、例えば、サステナビリティに関する委員会を設置するなどの枠組みの整備や、ステークホルダーとの対話等も含め、サス補充原則 3-1 ③

テナビリティへの取組みを全社的に検討・推進することが重要

上場会社は、経営戦略の開示に当たって、自社のサステナビとなる。
」

リティについての取組みを適切に開示すべきである。また、人的資本や知的財産への投資等についても、自社の経営戦略・⑵ 2021 年 １ 月 26 日 開 催 の フ ォ ロ ー ア ッ プ 会 議（ 第 23

経営課題との整合性を意識しつつ分かりやすく具体的に情報「米回） では、島崎征夫金融庁企画市場局企業開示課長から、を開示・提供すべきである。

国では市場価値に占める無形資産 7 の割合が増加しており、ま6

た ESG 投資においては特に知財及び知財情報の役割が重視さ

補充原則 4-2 ②

れつつあり、
株価に影響するとの試算も存在している」ことや、取締役会は、中長期的な企業価値の向上の観点から、自社の「資本コストについては、その的確な把握等の重要性が従来か

サステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針を策定

ら指摘されてきたところ、コロナ禍において、……人材（従業すべきである。

員）の負う役割や知的財産の重要性の更なる高まり等を踏まえまた、人的資本・知的財産への投資等の重要性に鑑み、これた将来投資」の視点からも検討を行うべきとの指摘があるといらをはじめとする経営資源の配分や、事業ポートフォリオにう説明がなされており、知財情報が株価に影響するという点か関する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、実らも重要性が高まっていると言える。

効的に監督を行うべきである。

また、2021 年２月 15 日開催のフォローアップ会議（第8では、以下のように、小林喜光株式会社三菱ケミカル
24 回）

ホールディングス取締役会長（以下「小林喜光三菱ケミカル会

４．改訂の背景長」）が、「今後のソリューション、イノベーションを語る上で、⑴ スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・

知的財産というものがすごく重要になってくると思うのです

コードのフォローアップ会議（以下、「フォローアップ会議」）

が、その知的財産の表現の仕方というか、そもそも無形資産とが 2021 年４月６日に公表した「コーポレートガバナンス・

しての知財の活用の重要性とその開示ということに対して、こ5
コードと投資家と企業の対話ガイドラインの改訂について」の事務局資料でも目配りが少し足りないのではないかと感じには、以下のように、中長期的な企業価値の向上や国際競争力ます。株主価値、
従業員価値、
顧客価値、取引先価値、社会コミュの強化のために知的財産が重要であることが指摘されている。

ニティ価値と記載されているのですが、それらの源泉である非

〈脚

注〉 

https://faq.jpx.co.jp/disclo/tse/web/knowledge6921.html
4https://www.jpx.co.jp/news/1020/20210611-01.html
5https://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq0000008jdy-att/nlsgeu000005lnv6.pdf
6https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/gijiroku/20210126.html
7
人的資本や知的財産が無形資産に含まれる。
8
https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/gijiroku/20210215.html
32

大野総合法律事務所

財務資本、無形資産の中でかなり重要な部分というのは、知財向上を図るサスティナブルな経営が一層求められ、知的財産へのや商標、そしてそれらの投資、活用戦略です。ここに関する充投資も経営戦略・経営課題を見据えて行うべきであると考えられ実した開示がなされないと、……マネジメント・オブ・テクノ

るようになったことが CGC の改訂の背景にあるといえる。

ロジーとマネジメント・オブ・サステナビリティに係る重要な

５．対応

情報が欠けてしまうのではないかなという気がします。カーボ

では、
CGC の改訂を受け、上場企業は具体的にどのような開示・

ンニュートラルや循環経済をリアルに生み出すのが知財なの監督を行えばよいのかを検討する。

で、何らかの形でやはり記述すべきではないかなというのが１つの論点かと思います。
」と発言しており、知財戦略が企業価⑴ 開示について値の源泉となりうることが指摘されている。

ア 経営戦略に関する開示⑶ 2021 年８月６日開催の「知財投資・活用戦略の有効な開

前述の「ガバナンス検討会」事務局説明資料は、「知的財産推示及びガバナンスに関する検討会（第１回）
」
（以下、
「ガバナ

進計画 2021」の以下の記載を抜粋し、価値協創ガイダンスのンス検討会」）の内閣知的財産戦略推進事務局作成の事務局説

全体像（次頁図）を紹介している。

明資料（資料４） によれば、コーネル大学、INSEAD（欧州「ここで重要な点は、開示・発信されるべき内容は、保有して経営大学院）及び世界知的所有権機関（WIPO）が共同で公表いる知財の単純なリストなどではなく、その企業が、どのようなしているグローバルイノベーション指数（Global Innovation

社会的価値創出を行おうとしているのか、そのためにどのようなIndex (GII）） において、2020 年の日本の総合順位は 16

知財を活用して、どのようなビジネスモデルで価値提供とマネタ

位にとどまっている。

イズを実現することを目指すのかという戦略的意思の表明であ

9

10

また、事務局説明資料は、企業価値の源泉が有形資産からる。開示・発信内容は将来キャッシュフローをイメージさせるも無形資産に変わってきている中、日本では依然として有形資のでなくてはならない。その上で、現有の知財を何のために活用

産投資の割合が高く、日本の企業価値に占める無形資産の割するのか、足らざる知財をどのように獲得していくのかを明らか

合は欧米に比べて格段に低いことを指摘している。すなわち、にすることが重要である。
」

Ocean Tomo「Intangible Asset Market Value Study」 に「こうした企業による知財投資・活用戦略の開示・発信を促す

よれば、S&P 500（Standard & Poor’s 500 Stock Index）

ためには、企業がそれぞれの知財投資・活用戦略をどのような形

における市場価値では、無形資産の割合が 90% を占めるので開示・発信すれば、投資家や金融機関から適切に評価されるかに対し、Nikkei 225 における市場価値では、無形資産の割合

について分かりやすく示すことが有効である。無形資産投資につは 32% にとどまるとされる。

いては、経済産業省が公表している『価値協創ガイダンス』13 に

11

そして、一般社団法人生命保険協会「企業価値向上に向けた

おいて、価値創造ストーリーの中に位置づけられるべきことが記

12に取り組みに関するアンケート集計結果（2019 年度版）」

載されているが、これに沿った形で、特に、知財投資・活用戦略

よれば、中長期的な投資・財務戦略の重要項目として企業のの開示・発信の在り方について、深堀をした形でガイドライン等

60.7% が設備投資を、40.0% が研究開発投資を、37.4%として示すことが必要である。
」

が人材投資を、23.3% が IT 投資を挙げている。これに対し

そして、「価値協創ガイダンスにおける無形資産 関連記載」と投資家は、中長期的な投資・財務戦略で重視すべき項目としして、2017 年５月に公表された「価値協創のための統合的開示・て 19.6% が設備投資を挙げるにとどまり、むしろ投資家の対話ガイダンス -ESG・非財務情報と無形資産投資 -（価値協創64.1% が研究開発投資を、62.0% が人材投資を、50.0%14の関連する記載を、以下のように紹介している。
ガイダンス）」が IT 投資を挙げていることを事務局説明資料は紹介している。

「企業の中⻑期的な戦略投資を投資家が適切に評価するため、投資家は知財投資を含む無形資産投資を重視するにもかかわこれらの投資の規模や内容を定量的、定性的に⽰すとともに、そらず、企業は無形資産投資を軽視しがちであることを示し、国れがどのように持続的な企業価値に貢献するか、評価の指標や⽅際競争力を高めるには無形資産、特に知財戦略が重要であるこ法とともに伝えることが重要である。その際、投資家から⾒て、とが強調されている。

これらの投資（費⽤）が資産として捉えられ、それぞれの回収期間等を想定して『投資収益率（Return on Investment）』の考⑷ 以上から、知的財産への投資は企業価値の向上に重要であり、え⽅が⽰されることは有⽤である。
」

株価にも影響することから、国際競争力を高めるためにも、より「特に無形資産やそれに対する投資について、有形資産や⾦融資

効果的な取り組みが必要とされることが理解できる。そして、コ産のように定量化、可視化が進んでいないことは、企業の資源・資ロナ禍による変化の下で、持続的成長と中長期的な企業価値の本配分の最適化を阻害（過⼩、過⼤投資）する要因となり得る。特

〈脚

注〉 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/dai1/siryou4.pdf
10
https://www.globalinnovationindex.org/gii-2020-report#
11
https://www.oceantomo.com/INTANGIBLE-ASSET-MARKET-VALUE-STUDY
12
https://www.seiho.or.jp/info/news/2020/pdf/20200417_4-5.pdf
13
経済産業省が発表した、企業にとって、投資家に伝えるべき情報（経営理念やビジネスモデル、戦略、ガバナンス等）を体系的・統合的に整理し、情報開⽰や投資家との対話の質を⾼めるための⼿引（https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/kigyoukaikei/ESGguidance.html）。
14
https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/kigyoukaikei/Guidance.pdf
93

Oslaw News Letter vol.61（2021.10）にこれらを中⻑期的な企業価値向上への投資として位置づけるた

16と は、 内 閣 府 知 的 財 産 戦 略 推 進「 経 営 デ ザ イ ン シ ート 」

めには、財務上、当期の費⽤として計上されている活動を新たな時事務局によって公開された思考補助ツールである。その目的

間軸、測定⽅法で認識し直すことが必要となる。その上で、投資対は「 環 境 変 化 に 耐 え 抜 き 持 続 的 成 長 を す る た め に、自 社 や効果を評価することができれば、企業の戦略策定や遂⾏上、ある事 業 の A 存 在 意 義 を 意 識 し た 上 で、 B『 こ れ ま で 』 を 把 握

いはこれら活動に対する投資家の理解を得る上でも有益である。
」

し、C長期的な視点で『これから』の在りたい姿を構想する。

したがって、今後は、投資対効果や、知財と事業の価値を客観

Dそれに向けて今から何をすべきか戦略を策定する。
」ことであ的に表す指標が求められると考えられる。
「監督について」の項るとされる。シートには「これまで」、「移行戦略」、「これから」

で述べる通り、投資家に代わって専門的な知見に基づき客観的にの欄があり、書き込めるようになっている。シート作成のポイン

知財の評価・分析をする調査会社の活用が進む可能性もある。

トについて、これまでの延長線で考えるのではなく、存在意義、また、東京証券取引所の上場会社向けナビゲーションシステム

ありたい姿（未来）からバックキャストして移行戦略を考えるこは、「コーポレートガバナンス・コードの補充原則３-1 ③の「人とや、①提供する価値は何か ? →②どのようにして価値を生み出的資本や知的財産への投資等」について、どのような観点から開す ? →③必要な資源は ? という「価値→ビジネスモデル→資源」

示する必要がありますか。また、開示にあたって参考となる情報の順に考えることなどが説明されている。また、「『経営デザイン』

に対し、「コード改訂に係るフォをスムーズにする Key Questions」が挙げられている（「誰に価

ローアップ会議において、企業価値の向上の観点から人的資本へ

値（喜び、幸せ）をもたらしたい ?」、「価値の提供のための活動の投資の重要性や国際競争力の観点から知的財産への投資の重要の肝は ?」、「活動を可能にするためのあなたのリソースは ?」等）。

はありますか。
」という質問

15

性が多く指摘されたため、本補充原則においてこれらが特筆され

経営戦略・経営課題との整合性を意識した知的財産への投資等を、ています。人的資本・知的財産への投資についても、各社の業種ストーリー性をもって開示する際に、参考になると考えられる（後や事業特性等を踏まえ、経営資源の配分について適切に情報開示

述「イ 社会への寄与に関する開示」とも重なる内容である。
）。

されることが期待されます。
」と回答し、「知的財産への投資等をご検討いただく際に、『経営デザインシート』（知的財産戦略本部、

イ 社会への寄与に関する開示2018 年５月公表）等をご活用いただくこと」を推奨している。
〈脚

前述のフォローアップ会議（第 23 回）では、小林喜光三菱ケ

注〉 https://faq.jpx.co.jp/disclo/tse/web/knowledge8347.html
16
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/keiei_design/siryou01.pdf
15

4

大野総合法律事務所

ミカル会長が、「企業価値なんですけれども、私自身は、法人と門的な知見に基づき評価・分析する調査会社の機能の活用により、しての会社の存在が『誰に裁かれるか』という観点がポイントだ

企業の知的財産の投資・活用が進む可能性」を指摘している。資と思っています。その意味では、やはり資本効率、リターン・オ

料によれば、知的財産専門調査会社は「弁理士 + コンサル機能」

ン・エクイティからコスト・オブ・エクイティを引いたエクイティ・を有し、企業に対し、知的財産の投資・活用戦略を開示する。こスプレッドだけではなくて、社会に対してどういうテクノロジー

れにより、企業の知的財産の投資・活用が促進され、知的財産にやイノベーションを提供するかも企業価値を構成する重要な要素

基づく新たな資金獲得が可能になることが期待される。また、専であって、GAFA のようなデジタルトランスフォーメーション、

門調査会社は、投資家に対しては知的財産の評価分析情報を提供

バーチャル系のテック企業がこれだけ時価総額を上げているのするとされている。

は、まさにその表れだと思います。それらに加えて、やはり社会

また、2021 年３月９日開催のフォローアップ会議（第 25性、公共性といいますか、かつての CSR、今でいう ESG 投資や

18では、小林喜光三菱ケミカル会長が、「カーボンニュート回）

SDGs、そして今後はカーボンニュートラル、そういった課題へ

ラル、デジタル・トランスフォーメーション、パンデミック対応の具体的な寄与がかなり重要なポイントになってくるんじゃないという３つの大きな流れの中で、日本の各企業がどうポートフォ

かと思います。したがって、統合報告書的なナラティブなストー

リオを果断に変えていくかが問われている。そういう中で、企業リーで総合的な企業価値を明示できることが極めて重要な時代が価値に占める無形資産、特にテクノロジーや知財の重要性がか来ているんではないかと実感しています。
」と意見を述べている。

つてない程に高まっていることを考えますと、日本でも CEO とこのように、社会への寄与が企業価値を高めるために重要であ

CFO だけでなく、CTO も本当の意味の当事者として、投資家とることが指摘されている。世界で ESG 投資（環境、社会、企業統のエンゲージメントに直接的に貢献する必要があるのではない

治の３分野に重きを置く企業に行う投資）が拡大し、サステナビリか。
」と述べ、CTO（技術的経営方針の策定等を行う最高技術責

ティに関しては従来から E（環境）に配慮した企業が投資家に選ば任者）の必要性を強調している。

れるようになっているところ、知的財産に関しても社会への寄与が今回の CGC の改訂では、独立社外取締役の増員、各取締役の求められる。投資家は、環境に優しい技術や、生活を便利にする

スキルへの着目、管理職の多様性の確保について言及しており、革新的な技術など、社会へ貢献できるような知的財産を有する企

これらの観点からも CTO や社外取締役に知財専門家として弁護業に魅力を感じると考えられる。どのような知的財産により、いか士や弁理士を選任して活用することは望ましいと言える。

に社会に貢献できるかを、投資家にとって分かりやすく説得力の６．今後の課題あるストーリーで、具体的に開示することが必要であろう。
技術面についても、投資家が分析・選択が可能な程度にその意

2021 年３月 31 日開催のフォローアップ会議（第 26 回）19

義を分かりやすく説明することが重要であり、技術者が投資家等、では、補充原則４-2 ②には知的財産への投資等の経営資源の配社外に対して説明する機会を設けたり、後述の知財専門調査会社、分と事業ポートフォリオに関する戦略の実行という（時に相反す

CTO、知財専門の社外取締役を活用したりすることも考えられる。

ることもある）２つの内容が含まれることから、知的財産への投資が現状の体制維持の口実に使われ、必要な事業譲渡、撤退が抑制されては困る旨の問題提起が三瓶裕喜アストナリング・アドバ⑵ 取締役会の監督

イザー合同会社代表からなされている。

取締役会が知的財産への投資等の戦略を立て、実効的に監督することが求められることになったことから、経営陣が自社・他社

また、前述の事務局説明資料では、東京証券取引所が 2021の知的財産について理解する必要がある。知的財産を戦略的に分年６月 11 日に公表した「フォローアップ会議の提言を踏まえた析する手法として、2017 年に特許庁が公表した「知財人材ス

コーポレートガバナンス・コードの一部改訂に係る上場制度の整キル標準（version 2.0）
」 で戦略スキルとして定義された「IP備について（市場区分の再編に係る第三次制度改正事項）」に寄ランドスケープ」が注目されている。IP ランドスケープは、
「パ

20
において、
「具
せられたパブリック・コメントの結果について」

テントマップとは異なり、自社、競合他社、市場の研究開発、経体的・詳細な知的財産戦略を開示することによって、例えば、パ営戦略等の動向及び個別特許等の技術情報を含み、自社の市場ポ

テント・トロールの対象になりやすくなるなど、経営戦略上の阻ジションについて現状の俯瞰・将来の展望等を示すものである」

害要因となる懸念もある」という意見が出されていたことも紹介とされる。

されている。

17

企業はどのようにすれば企業価値を高める開示・監督ができる

前述の「ガバナンス検討会」の事務局説明資料は、「企業によのか、今後も検討が必要である 21。

る知的財産の投資・活用戦略の開示を促し、投資家に代わって専
〈脚

注〉 

https://www.jpo.go.jp/support/general/chizai_skill_ver_2_0.html
https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/gijiroku/20210309.html
19https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/gijiroku/20210331.html
20
https://www.jpx.co.jp/rules-participants/public-comment/detail/d1/nlsgeu000005hprf-att/nlsgeu000005lo50.pdf
21
なお、令和３年９月２４日、ガバナンス検討会により「今後の知財・無形資産の投資・活用戦略の構築に向けた取組について ～改訂コーポレートガバナンス・コードを踏まえたコーポレート・ガバナンス報告書の提出に向けて～」（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/tousi_kentokai/pdf/corporate_governance.pdf）が公表された。ガバナンス検討会が本年中に、企業の知財・無形資産の投資・活用戦略の開示やガバナンスの構築の在り方について分かりやすく示したガイドラインを策定する旨が記載されている。また、「実施」または「実施していない理由を説明」する際、本格的な開示等に至っていないにもかかわらず「実施」したと判断すれば、不誠実な姿
勢とみなされ、投資家からかえってネガティブな評価をされる可能性が高いと指摘されている。戦略の構築に当たっては、
どのような投資を行う必要があるのか（顧客ネットワー
クの維持・強化、研究開発による自社創造、Ｍ＆Ａによる外部からの調達など）、自社の資産を守るためにどのような方策をとるべきか（他社による侵害への対応など）について検討する必要があるとしている。
17
18

5

商標
News

Oslaw News Letter vol.61（2021.10）

Trademark News

「六本木通り特許事務所」事件
知財高裁令和 3 年 4 月 27 日判決（令和 2 年（行ケ）第 10125 号） 弁理士 中村 仁ては、街や通りの名称にもブランド的価値がある（例えば、
「飲

事案の概要

食物の提供」について「銀座」、アパレル関係について「表参道」商標「六本木通り特許事務所」は識別力がないとして商標法 3など）といえるでしょう。しかし、需要者が新規に特許事務所を条 1 項 6 号を適用した拒絶審決に対する取消訴訟において、知探す際には、所在地も考慮されるかもしれませんが、所属弁理士

財高裁は、「六本木通りに近接する場所において本願商標の指定の評判や料金の方がはるかに重要と思われます。
また、「六本木通り」は「起点を東京都千代田区霞が関 2 丁目、役務を提供している者を一般的に説明しているにすぎ」ないとし終点を渋谷区渋谷 2 丁目とする道路」で約 6㎞の距離があり事て識別力を否定して請求を棄却した。

務所所在地を特定できないし、「六本木通りに近接する場所」は、

判決要旨

霞が関（官庁街）、六本木（繁華街、ビジネス街）、西麻布（飲食① 「特許事務所」は本願商標の指定役務を提供する者の一般的店街）、渋谷（繁華街、ビジネス街）など様々な業種について有名称を意味すると理解され、「六本木通り」は長きに渡り広く名な街が多く、特許事務所との結びつきを想起させるとは思われ一般に親しまれている道路の通称であるから指定役務の提供のません。
そうすると、需要者は、本願商標から役務提供地などを認識す

場所を意味すると理解される。
② 本願商標は両語を結合させたものであるから、需要者はこれるのではなく、単に固有名詞である特許事務所名称を認識するにを「通称を六本木通りに近接する場所に所在する特許に関する過ぎないとも考えられ、そうであれば、本願商標は識別力をする

手続の代理等を行う者」を意味するものと認識するというべきと考えても良いのかもしれません。

である。
⑵ 独占適応性③ 以上からすると、「六本木通り特許事務所」との文字は、六本木通りに近接する場所において本願商標の指定役務を提供し本願商標「六本木通り特許事務所」のように、「通り名称」と「特ている者を一般的に説明しているにすぎず、本願商標の指定役

許事務所」という構成からなる商標に登録を認めることにより競務に使用されるときは、自他役務の出所識別機能を有しないも業者や需要者に不利益が生じるでしょうか。もちろん、既に同一のと認められる。

又は類似の名称の特許事務所が存在する場合には、その特許事務所に不利益が生じるので、そのような場合は除きます。

④ 「〇〇通り□□事務所」の文字が広く採択、使用されているとの事実の有無や、……「〇〇通り法律事務所」という名称の本願商標に登録を認めても、競業者には、地名を含め特許事務

法律事務所が多数あるとの事実の有無等が、本願商標の自他役

所名称の選択肢は多数あり、不当な不利益を与えるとは思われま

務の出所識別機能の有無の判断に当たって必要な前提事実となせん。また、需要者からすれば、「六本木通り特許事務所」が複るものではない。

数存在して依頼先や書類の送付先を間違えるなどの不都合が生じるより、本願商標に登録を認めてしまった方が誤認混同を防止で⑤ 「○○通り」と「特許事務所」との組合せとしたとしても、格別、きるとも思われます。

新規なものとは認識し得ないといえ、その構成に意外性もない。

したがって、独占適応性の観点からも、本願商標の登録を認めコメント

るべきとも思われます。

商標法 3 条 1 項 6 号の審査基準に「商標が、事業者の設立地・⑶ 商標法 3 条 1 項 4 号とのバランス

事業所の所在地……地理的名称として認識される場合は、本号に該当すると判断する。
」とあります。
「六本木通り」が地理的名称

商標法 3 条 1 項 4 号の審査基準によれば、「行政区画名に業に該当するかはともかく、事業所の所在地を表しているとはいえ種名が結合したものに、更に会社の種類名を表す文字を結合してると思われ、この語と一般名称「特許事務所」の結合からなるこなるものについては、他に同一のものが現存しないと認められるとが一見して明らかな本願商標が、商標法 3 条 1 項 6 号に該当ときは」登録を認めるとされています。例えば、「東京製薬株式するとの判断は妥当とも思われます。

会社」のようなものです。
これを特許事務所に当てはめると、「特許業務法人東京特許事

しかしながら、筆者としては、以下 3 点において、判決の判断には疑問を感じます。

務所」のような商標の登録も認められると考えられます。

⑴ 生来的な識別力

称を含む本願商標「六本木通り特許事務所」にも、登録を認める

そうであれば、行政区画名より場所の特定がされづらい通り名べきとも思われます。

需要者から見て、特許事務所が提供するサービスと街や通りとのつながりはどれほど強く重要なのでしょう。商品や役務によっ

6

海外
News

Oslaw News Letter vol.61（2021.10）

Overseas News

欧州統一特許裁判所の創設と協定批准を巡る英独の動き
弁護士

山口

裕司

定されている。2013 年 2 月 19 日にスペイン、ポーラン

１．はじめにド、クロアチアを除く EU 加盟国により署名された UPC 協

欧 州 統 一 特 許 裁 判 所（Unified Patent Court（UPC））

定 89 条 1 項は、2014 年 1 月 1 日、又は UPC 協定の署という新しい裁判所の創設がいよいよ現実のものになろうと名が行われた年の前年に最も多くの欧州特許が有効になったしている。欧州統一特許裁判所については、2017 年 4 月

3 つの加盟国（ドイツ、フランス、英国（英国の EU 脱退後発行の本ニュースレター第 43 号の海外ニュース「欧州知はオランダ 1））を含む 13 番目の批准書又は加盟書の寄託的財産制度における英国の EU 脱退の影響」において、英国から 4 か月目の初日、又は UPC 協定との関係に関する規則

政府が 2016 年 11 月 28 日に統一特許裁判所に関する協(EU) No 1215/2012（ブリュッセル I 規則）の改正の発定（Agreement on a Unified Patent Court（UPC 協定））

効日（2014 年 5 月 30 日）から 4 か月目の初日のいずれ

批准の準備を進める意向を表明し、欧州統一特許裁判所準備

か遅い日に発効する旨が規定された。

委員会が、2017 年 12 月に欧州統一特許裁判所が活動を

英国は UPC 協定の批准を撤回したが、オーストリア、フ始める前提で動いているところまで報告した。しかし、現実

ランス、スウェーデン、ベルギー、デンマーク、マルタ、ルには、UPC 協定発効が 5 年近く遅れている状況にあり、本クセンブルク、ポルトガル、フィンランド、ブルガリア、オ

稿では、これまでの紆余曲折と現時点での状況を紹介する。

ランダ、イタリア、エストニア、リトアニア、ラトビアの

欧州特許条約（European Patent Convention（EPC））

15 か国が既に UPC 協定の批准を終えており、ドイツからに基づいて、ドイツ・ミュンヘンの欧州特許庁（European

UPC 協定の批准書の寄託がなされれば、UPC 協定の発効

Patent Office） に 出 願 す れ ば、EPC 締 約 国（38 カ 国 ）の条件が揃うことになる。

等において国内特許の束としての効力を有する欧州特許

２．英国による UPC 協定批准の撤回（European Patent）を取得できるが、一部の国にしか設定

テリーザ・メイ首相の下で、 英国政府は、2016 年 11

登録がなされないことが多く、権利行使を各国ごとに行わざ

月 28 日に UPC 協定批准の準備を進める意向を表明してるを得ない問題点もあった。
そのため、欧州特許条約の公用語（英語、フランス語、ドい て 2、2017 年 統 一 特 許 裁 判 所（ 免 責 及 び 特 権 ） 令 がイツ語）以外の言語への翻訳を要せずに取得でき、欧州にお2017 年 12 月 4 日に下院で、2017 年 12 月 12 日に貴いて単一の効力を有する欧州単一特許（Unitary Patent）と、族院でそれぞれ採択された。そして、英国は、2018 年 4欧州特許（但し、移行期間中に適用除外を選択可能）および

月 26 日に UPC 協定批准を行った 3。

欧州単一特許について裁判管轄権を有する欧州統一特許裁判

しかし、2019 年 7 月 24 日にボリス・ジョンソンが首所を創設することが構想された。単一特許保護の創設の分野相となり、2020 年 1 月 31 日に英国は EU を脱退（離脱）における強化された協力を実施する 2012 年 12 月 17 日

した（Brexit）。その後、2020 年 2 月 27 日に、英国政府

付欧州議会及び理事会規則（(EU) No 1257/2012）と単の報道官が、「英国は、単一特許／統一特許裁判所制度への一特許保護の創設の分野における強化された協力を実施す

関与を求めないとはっきり言うことができる。EU 法が適用る適用可能な翻訳の取決めに関する 2012 年 12 月 17 日

される裁判所に参加して、欧州連合司法裁判所（CJEU）に付理事会規則（(EU) No 1260/2012））という欧州単一拘束されることは、独立した自治国家になる我々の目的と合特許に関する 2 つの規則は、2014 年 1 月 1 日又は UPC

致しない」と述べたことが報じられた 4。欧州統一特許裁判協定の発効日のいずれか遅い日から適用開始となる旨が規所に深く関与していた英国の法律家は少なくなかっただけ

〈脚

注〉 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/596800/IPOL_IDA(2019)596800_EN.pdf
https://www.gov.uk/government/news/uk-signals-green-light-to-unified-patent-court-agreement3
https://www.gov.uk/government/news/uk-ratifies-the-unified-patent-court-agreement4
https://www.iam-media.com/law-policy/uk-no-upc
127Oslaw News Letter vol.61（2021.10）に、英国政府の方針変更は驚きをもって迎えられた。結局、これに対し、連邦憲法裁判所に 2 件の憲法異議が申し立2020 年 7 月 20 日に、英国は UPC 協定批准を撤回した。

てられたが、 連邦憲法裁判所は、2021 年 6 月 23 日 に、

英国は UPC 協定の発効に備えた立法を行っていたが、そUPC 協定関連法に対する仮差止命令の申立てを斥ける決定を下した 7。

れらの立法は、2021 年 4 月 12 日に発効した 2021 年特憲法異議では、欧州統一特許裁判所の裁判官が 6 年の任許（単一の効力を有する欧州特許及び統一特許裁判所）（廃止及び撤回）規則によって廃止された 。

期で任命され、再任が可能で、解任に異議を申し立てる適切5

な救済がないことから、「裁判官は独立であり、法律にのみ

３．ドイツ連邦憲法裁判所の 2020 年 2 月 13
日決定従う」と規定する基本法 97 条 1 項及び公平な裁判について規定する欧州人権条約 6 条 1 項、並びに基本法 20 条 3

ドイツでは、（第 1 次）UPC 協定関連法案が 2017 年 3項に基づく法の支配の原則に反すると主張されたが、民主主

月 9 日に連邦議会で、2017 年 3 月 31 日に連邦参議院で、義の原則にどの程度影響するかについては主張されなかっそれぞれ全会一致によって採択された。

た。結論として、UPC 協定を批准することが、法の支配のしかし、ドイツ弁護士が連邦憲法裁判所に憲法異議を申し

原則違反、基本的権利の侵害、又は EU 法の違反となる可能立てたことから、大統領による法律への署名はなされず、執性を十分に立証していないと判断された。

行は停止された。この憲法異議に対して、連邦憲法裁判所は、

この決定により、 大統領による法律への署名がなされ、2020 年 2 月 13 日に、UPC 協定関連法を無効と判断する

2021 年 8 月 12 日付の連邦官報に UPC 協定関連法が公決定を下した 。

布された 8。そして、ドイツは、UPC 協定の暫定適用に関

6

UPC 協定関連法は、司法権を超国家的な欧州統一特許裁

す る 議 定 書（Protocol to the Agreement on a Unified

判所に移譲し、欧州連合の統合プログラムの補充等に密接にPatent Court on provisional application（PPA）） の 批関係し、実質的な憲法改正になると判断された。ドイツの憲

准書を 2021 年 9 月 27 日に寄託した。今後、スロベニア法に当たる基本法（Grundgesetz）23 条 1 項 3 文は、「欧とオーストリアが、UPC 協定の暫定適用に関する議定書を州連合の設立について、並びに基本法の内容が改正若しくは批准する見込みである。

補充され、又は改正若しくは補充が可能になるような、欧５．今後の見通し

州連合の契約上の根拠及びこれと同等の規則の改正については、79 条 2 項及び 3 項が適用される」と規定しており、

欧州統一特許裁判所は、第 1 審裁判所のうち主に特許取基本法 79 条 2 項は、連邦議会構成員の 3 分の 2 及び連邦

消訴訟が係属する中央部をパリに置き、ロンドンとミュンヘ

参議院の投票の 3 分の 2 の同意を要求している。UPC 協定

ンに支所を設け、主に侵害訴訟が係属する地方部と地域部を関連法案は連邦議会の第 3 読会で全会一致により採択され締約国の要請によりその締約国に又は複数の締約国のためにたが、第 3 読会に出席したのは 35 名ぐらいの議員で、連設け（UPC 協定 7 条）、控訴裁判所をルクセンブルクに設

邦議会は定足数を満たしていることの確認手続をとらず、連ける（UPC 協定 9 条 5 項）という構成になっている。しかし、邦議会議長は、要件を満たす多数により採択されたことの宣英国が UPC 協定批准を撤回したため、ロンドンに設ける支言もしていなかったため、無効と判断された。

所の機能はパリに戻されるとする意見もある一方で、ミラノにロンドンに代わる支所を置くことを求めるイタリアの要求

４．ドイツ連邦憲法裁判所の 2021 年 6 月 23
日決定もあり、未確定となっている。
以上のように、欧州統一特許裁判所の創設にあたり、未確

連 邦 憲 法 裁 判 所 2020 年 2 月 13 日 決 定 で、（ 第 1 次 ）定な点は残っているが、2022 年半ばには活動を開始する

UPC 協定関連法案の連邦議会における採択が、議員の 3 分

ことが見込まれており、欧州における特許権の行使の新たなの 2 以上の賛成を得て可決されたものではなく無効と判断枠組みとして大いに注目される。

されたことから、（第 2 次）UPC 協定関連法案が提出され、2020 年 11 月 26 日に連邦議会で議員の 3 分の 2 以上の賛成を得て採択され、2020 年 12 月 18 日に連邦参議院
で全会一致によって採択された。
〈脚

注〉 

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2021/355/pdfs/uksi_20210355_en.pdf
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/02/rs20200213_2bvr073917.html
7
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/06/rs20210623_2bvr221620.html
8
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl221s0850.pdf
5
6

8

特許
入門

Oslaw News Letter vol.61（2021.10）

Patent Intro

弁理士

今野

智介

における条件面だけでなく、特許法上の規定や、特許庁に対すQ．特許を受ける権利の譲渡に関する留意点について教えてください。

る手続等の観点から留意すべき事項がありますので、本稿ではそのような留意事項について説明することにいたします。

１．はじめに２．特許を受ける権利の譲渡契約「特許を受ける権利」は、発明者が発明を完成することによ

特許を受ける権利は、原則としては発明が完成した時点で発り発生し、特許出願をすることにより国に対して特許権の付与

明者に原始的に帰属しますが、「職務発明」に関する契約や勤を請求することができる権利です。特許を受ける権利を有する

2
務規則（職務発明規程）による定めにより、発明者の所属先（企者は、特許出願後は出願人として、出願審査をしたり、特許査

業、大学等）に原始的に帰属させる旨を定めることもできます。

定を得るために必要な対応を執ったりすること、例えば、拒絶「職務発明」とは、従業者、法人の役員、国家公務員または地理由通知があったときは、それを解消するために、特許請求の方公務員（従業者等）がした発明であって、その性質上、使用者、

範囲を補正するための手続補正書や拒絶理由に反論するための法人、国、地方公共団体等（使用者等）の業務範囲に属し、かつ、意見書を提出することができます。また、出願人は、特許出願

その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者のの明細書等に記載した事項の範囲内で、他人に仮専用実施権を3。
現在または過去の職務に属する発明を指します（35 条 1 項）

設定したり、仮通常実施権を許諾したりして（特許法 34 条の

近年では職務発明規程を制定している使用者等が増加してきて1、実務上、実施料を得ること
2 第 1 項、34 条の 3 第 1 項 ）いるとはいえ、必ずしも全ての使用者等が職務発明規程を制定

や、特許出願の出願公開後に、警告をしても、特許出願に係るしているわけではなく、また職務発明規程の内容も一律なもの

発明を許諾を得ることなく業として実施した者に対して、そのではなく使用者等により相違することがあります。特許を受け発明が特許発明である場合に警告後特許権の設定登録前の間のる権利を譲り受けたい者は、発明者が所属する企業、大学等（使実施料相当額に相当する補償金請求権を、特許権の設定登録後用者等）が職務発明規程を制定しているか、制定している場合に行使することができます（65 条）。

は「職務発明」の「特許を受ける権利」の帰属についてどのよ

特許を受ける権利は、契約により、その保有者（譲渡人）のうに定めているか、そして発明が「職務発明」に該当するかど

持分の全部または一部を、他者（譲受人）に譲渡することがでうかを確認した上で、適切な譲渡契約を結ぶことが重要です。

きます。譲受人は、持分の全部が譲渡された場合は譲渡人に代

なお、特許を受ける権利の譲渡契約は、通常は詳細な条件等をわって、また持分の一部が譲渡された場合は譲渡人と共同で、記載した契約書（特許を受ける権利の譲渡契約書）を作成しま出願をすることができます。例えば、共同開発において一方当すが、口頭で約束する場合でも、後述するように、特許出願後事者に発明者となり得るような従業員がおらず（したがって、であれば、特許庁への提出書類として譲渡証書が必要になりま

後述する職務発明規程によって特許を受ける権利が帰属した

す。

り、承継したりできない）、他方当事者の単独発明となる発明（2-1）特許出願前の権利の譲渡契約について、資金面、営業面などから発明の事業化に初期の段階

Ⅰ使用者等が職務発明規程を制定していない場合から貢献できる一方当事者が、特許を受ける権利を有する発明特許を受ける権利は、原則とおり発明者が原始的に有します

者またはその所属先である他方当事者と交渉し、契約を結ぶこので、発明者の所属先の職務発明に当たる発明の特許を受けるとにより、特許を受ける権利の全部または一部を譲り受け、出権利を譲り受けたい者は、従業者等（発明者本人）との間で、願をすることが可能です。

特許を受ける権利の譲渡契約を結ぶ必要があります。なお、職しかしながら、特許を受ける権利の譲渡の際には、譲渡契約〈脚

務発明について特許を受けたときに、使用者等には無償の法定注〉 

以下、括弧書きにおいて法律名が記載されていない条項はすべて特許法のものです。
中小企業用の職務発明規程は、例えば特許庁ウェブサイト（https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/shokumu/document/shokumu_cyusyou/10.pdf）
参照。また、そのような職務発明規程については、本ニュースレター No.49（2018 年 10 月発行 http://www.oslaw.org/newsletter/049.pdf）の特許入門でも解説しています。
3
職務発明については、本ニュースレター No.46（2018 年 1 月発行 http://www.oslaw.org/newsletter/046.pdf）の特許入門でも解説しています。
1
2

9

Oslaw News Letter vol.61（2021.10）
通常実施権が認められ、譲受人にも対抗できることに留意が必

特許庁に対して特許出願をすることにより、出願人としての地要です。

位を得ることができます。

Ⅱ使用者等が職務発明規程を制定している場合

特許法は、特許を受ける権利の承継は、その承継人（譲受職務発明規程では、例えば、（1）従業者等が発明を完成さ人）は特許出願をしなければ第三者に対抗することができない

せた場合は、知的財産部等に発明の届出をすること、（2）知（34 条 1 項）と規定しているため、もしも特許を受ける権利

的財産部等は、発明が職務発明に該当するかどうかを判断するを有する者（譲渡人）が、同一の権利について複数の相手と譲と共に、その発明に係る特許出願をするかどうかを決定するこ

渡契約を結んだ場合に、先に特許出願した者が第三者に対してとのほか、（3）職務発明に該当する場合に、（3a）使用者等特許を受ける権利を対抗でき、出願人としての地位を主張できに原始的に特許を受ける権利が帰属するか、または（3b）従ます 5。なお、同日に複数の承継人（譲受人）それぞれが特許業者等に特許を受ける権利が帰属するが、あらかじめ使用者等出願をした場合は、協議により定めた者以外の者の承継は第三に承継されるかといった特許を受ける権利の帰属や（4）従業者に対抗することはできません（34 条 2 項）。

者等に対して与える相当の利益（本稿では解説を省略します。
） （3-2）特許出願後に譲渡契約を結んだ場合の手続
特許出願後に特許を受ける権利が譲渡された場合は、特許庁に関して規定します。
ⅰ特許を受ける権利が使用者等に帰属し、又は承継されてい長官に届け出なければ、その譲渡契約の効力は生じません（33る場合、特許を受ける権利を譲り受けたい者は、使用者等

条 4 項）。すなわち、当事者間で譲渡契約を結ぶだけでなく、との間で、特許を受ける権利の譲渡契約を結ぶ必要があり譲受人またはその代理人が、「権利の承継を証明する書面」や、ます。使用者等以外の者との間で譲渡契約を結んでも、当他の共有者がいる場合はさらに「同意書」を添付して、所定の該者が使用者等から特許を受ける権利を譲り受けられな書式に沿った「出願人名義変更届」を特許庁に提出する必要がければ、債務不履行となります。

「権利の承継を証明する書面」としては、譲渡人あります 6。

ⅱ特許を受ける権利が従業者等（発明者本人）に帰属したまが譲受人に、特定の出願番号に係る特許を受ける権利の全部ままである場合、特許を受ける権利を譲り受けたい者は、従たは一部を譲渡したことに相違ない旨を記載した「譲渡証書」

業者等（発明者本人）との間で、特許を受ける権利の譲渡

または「一部譲渡証書」を提出すればよく、譲渡契約書そのも契約を結ぶ必要があります。この場合、発明者が複数人いのを提出する必要はありません。譲渡証書または一部譲渡証書て、特許を受ける権利が共有に係るとき、各共有者は他のには、譲渡人の押印のみ必要であり、譲受人の押印は不要です。

共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することがで「同意書」も、他の共有者の押印のみ必要です。なお、同一のきませんので（33 条 3 項）
、特定の共有者から持分の譲者（譲渡人）から承継した同一の特許を受ける権利の承継につ渡契約を結ぶ場合には、他の共有者の同意を得る必要があいて、同日に複数の届出があった場合は、届出をした者同士のり、前記特定の共有者に他の共有者の同意を得たことを契協議により定めた者以外の者の届出は、効力を生じません（34約で保証させることが行われます。

条 6 項）。

（2-2）特許出願後の権利の譲渡契約

４．結び

特許出願後に特許を受ける権利を譲り受ける場合は、出願人との間で譲渡契約を結ぶ必要があります。出願後にすでに権以上のように、特許を受ける権利の譲渡に関しては、特許法

利が譲渡されたり、当初の出願人であった企業が合併・会社分上の規定を考慮した譲渡契約を結ぶ必要があることや、譲渡契割されたりして、出願人が公開特許公報に記載されている出約を結んだ後に特許庁に対して所定の手続をする必要があるこ

願人と異なる場合がありますので、契約を結ぼうとする時点とに留意すべきであり、本稿がその参考になれば幸いです。事での出願人を確認する（例えば、特許情報プラットフォーム案に則した譲渡契約書の作成や特許庁への手続については、弁（J-PlatPat）の「特許・実用新案番号照会」 から出願番号を護士、弁理士等の専門家に詳細を相談することもご検討下さい。

4

検索し、出願人および経過情報を閲覧する）必要があります。

３．特許庁に対する手続（3-1）特許出願前に譲渡契約を結んだ場合の手続
特許出願前に特許を受ける権利を譲り受けた者（譲受人）は、
〈脚

注〉 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/p0000
5
ただし、知財高裁平成 22 年 2 月 24 日判決（平成 21 年（ネ）第 10017 号：特許を受ける権利の確認等請求控訴事件 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_
jp/500/038500_hanrei.pdf）のような例外的なケースもあります。当該事件では、Ａ社（控訴人）の従業員Ｘが職務発明を完成させ、職務発明規程により特許を受ける
権利がＡ社に承継され（ただしＡ社は特許出願を中止した）、退職の際に秘密保持の誓約書を提出した後で、従業員Ｘが同業他社のＢ社（被控訴人）に転職し、B 社は上記の経緯を知った上で当該特許を受ける権利を従業員Ｘから譲り受け、特許出願を行った場合に、Ｂ社は「背信的悪意者」に該当するから、先に特許出願したからといって、それをもってＡ社に対抗することができるとするのは、信義誠実の原則に反して許されず、Ａ社は特許を受ける権利の承継をＢ社に対して対抗することができること等が判示されています。
6
出願人名義変更届、（一部）譲渡証書、同意書の見本は、例えば工業所有権情報・研修館のウェブサイト（https://faq.inpit.go.jp/industrial/faq/search/result/10405.
html）参照。
4

10

判例
紹介

大野総合法律事務所

Case Law

特   

ソフトウェア関連発明にて均等侵害が認められた事案 大阪地裁令和3年3月25日判決（平成31年（ワ）第3273号 差止請求権不存在確認請求事件）>>請求棄却

被告の特許権に係る発明（本件発明）は、原画／第一の関

酌して、本件発明の「一の組画の画像データを選択する画像

連画 / 第二の関連画からなる組画（下図参照）の画像データ

選択手段」とは、他の組画の画像データと区別して一つの組が複数個記録された組画記録媒体と、当該複数個の組画の画

画の画像データを選択することができるものであり、二つ以

像データから一の組画の画像データを選択する画像選択手段

上の組画の画像データを同時に選択することしかできない構を備えていた。また、出願手続において、「組画を逐次又は成は含まれないと解釈し、原告製品がインストールされたコ

一斉に表示して」とする構成を削除し、「一の組画の画像デー

ンピュータは都道府県単位での選択ができないため、文言侵タを選択する画像選択手段」を付加する補正を行っていた。

害を否定した。一方で、特許明細書及び先行文献の記載に照らし、かかる相違点は本質的部分ではないとして、均等侵害を認定した。
第 5 要件（意識的除外）については、人間が行う作業であって、物の発明としての「学習用具」の構成をなしていな
いといった明確性要件に対応するために手続補正がなされたと認定した。その上で、当該補正により、人為的作業を示す部分としての「逐次又は一斉に表示」という行為態様は意識

原告製品（学習用 DVD）では、都道府県形状画／イラス

的に除外しているものの、物及び方法の構成として、逐次又ト画／形状・イラスト画からなる組画の画像データが記録さは一斉に表示する構成を一般的に除外する旨を表示したとはれているが、当該画像データは地方毎に読み出され、都道府

いえない、客観的、外形的に見て、複数の組画を選択する構

県毎に読み出されることはない。

成を意識的に除外する旨を表示したものとは見られないと述べて、第 5 要件も充足すると判断した。

裁判所は、特許請求の範囲の文言及び明細書の記載を斟

特   

クレーム文言の意義の解釈、自白の成否、時機に後れた攻撃防御方法 知財高裁令和3年6月28日判決（令和2年（ネ）第10044号 特許権侵害損害賠償請求控訴事件）>>一審被告敗訴部分取消

発明の名称を「流体供給装置及び流体供給方法及び記録審判により無効とされるべきであると判断した。本件控訴審

媒体及びプログラム」とする特許権の侵害訴訟で、第一審判

判決では、自白の成否も争われたが、「自白が成立している

決は、均等侵害を認めた。しかし、本件控訴審判決は、「発かどうかは、当事者の答弁の全体を踏まえて検討すべき」と明とは課題解決の手段としての技術的思想なのであるから、し、原審が、ある構成要件の充足につき単純に争いがないと発明の構成として特許請求の範囲に記載された文言の意義をして扱ったのは不相当であったと判断して、「自白の撤回に解釈するに当たっては、発明の解決すべき課題及び発明の奏当たり許されないとはいえない」と結論付けた。また、「時する作用効果に関する明細書の記載を参酌し、当該構成に機に後れた攻撃防御方法」該当性も問題となったが、「原審よって当該作用効果を奏し当該課題を解決し得るとされていの主張整理には、本来は、争いがあるものとして扱うべき論

るものは何かという観点から検討すべきである。
」と判示し、点を争いのないものとして扱ったという不備があったといわ本件発明の技術的意義に照らして、「媒体預かり」と「後引ざるを得ない。そして、無効論に関する主張の要否や主張の落し」との組合せによる決済を想定できる記憶媒体でなけれ時期等は、充足論における主張立証の推移と切り離して考えば、本件発明の構成によって課題を解決するという効果が発ることができないのであるから、充足論について、本来更に揮されたことにならないから、上記の組合せによる決済を想主張立証が尽くされるべきであったと考えられる本件におい定できない記憶媒体は、本件発明の「記憶媒体」には当たらては、無効主張が原審による心証開示後にされたという一事ないことなどの理由により、非侵害と判断した。さらに、仮をもって、時機に後れたものと評価するのは相当ではない。
」に、非接触式 IC カードも本件特許の「記憶媒体」に含まれとして無効主張の時機に後れた攻撃防御方法としての却下をること等を前提として、訂正がなされたとしても、特許無効

認めなかった。

11大野総合法律事務所

Oslaw News Letter vol.61（2021.10）
商    「十字型商標」の類否の判断（令和2年（ネ）第10060号

東京地裁令和3年4月21日判決
商標権侵害差止等請求事件）>>控訴棄却

本件は、商標権侵害差止等請求による侵害訴訟の控訴審② 商標法 4 条 1 項 4 号に基づく主張である。控訴人は、控訴人標章と被控訴人商標は類似しない

商標法 4 条 1 項 4 号は、赤十字の標章と同一又は類似のとして、商標法 70 条 1 項等の規定により、以下の補充主

商標について商標登録を受けることができないと定めてい張を行ったが、いずれの理由も認められないとし、原判決がる。

支持された。

赤十字の標章と同一又は類似の商標でなければ、十字部① 商標法 70 条 1 項（色違い類似商標）に基づく主張

分を含む商標の登録は認められる余地があり、同規定を根拠

商標法 70 条 1 項の規定は、色彩を登録商標と同一にすとして、十字部分を有する標章において特に十字部分の色彩るものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるもが類否に大きく影響するということはできない。

のは、登録商標に類似の商標にとどまるとするのではなく、③ 商標法 4 条 1 項 1 号に基づく主張

登録商標に含まれるとしている。

商標法 4 条 1 項 1 号は、国旗と同一又は類似の商標は商文字や図形が同一であって色彩のみが異なる商標は、登標登録を受けることができないと定めている。

録商標と同一の商標と認められる場合が多く、標章において被控訴人商標が登録されているのは、スイス国旗と類似色彩のみが類否に大きく影響するということはできない。色していないからであるとしても、十字部分以外の円弧からな

彩が識別性等の観点から大きな意味を有しており、色彩のみるループ状図形が要部であるとして、その部分の比較に基づが異なることにより全く違う商標となってしまうような例外

いて商標の類否を判断すべきであるとはいえない。類否判断的な場合には、同規定は適用されないとする余地はあるが、に当たっては、十字部分も含めて被控訴人商標と控訴人標章

控訴人標章には当てはまらない。

のそれぞれの全体を比較考察すべきである。

商    「蛸焼工房」
事件

大阪地裁令和3年4月26日判決（平成31年（ワ）第784号事件 商標権侵害差止等請求事件）>>請求一部認容

本件は、商標権侵害差止等請求による侵害訴訟である。

のフードコートにおける出店をメインの出店形態としていた

被告は平成 11 年頃から商号を「蛸焼工房」とし、ショッ

ところ、被告店舗への来客者は SC 内の他店での買い物客がピングセンター（SC）内でたこ焼き等の製造販売を行う事

買い物ついでに購入するものであり、被告店舗での購入を主業を展開し、たこ焼き等を被告標章「蛸焼工房」を付したビ

要な目的として来店する者は必ずしも多くはないことなどをニール袋（包装）等に入れ、販売していた。平成 27 年には理由として、被告標章の周知性を否定し、先使用権及び無効

42 店舗を愛知県及びその近接県で展開するまでとなっていの抗弁を認めなかった。

た。なお、平成 14 年には「飲食物の提供」（43 類）等を一方、損害賠償額の算定においては、上記出店形態によれ指定役務として商標「図形 + 蛸焼工房」を出願・登録してば来客者が被告標章に払う注意の程度は高くはないとして、いる。

被告標章の使用が被告の売上等に貢献する程度はかなり低い

これに対し、
平成 28 年に商標「たこ焼き工房」（標準文字）と見るのが相当と判断した。

を「たこ焼き」（30 類）等を指定商品として出願・登録しなお、本件においては、商標の類否及び原告商標の指定た原告が、被告標章をたこ焼きの包装等に付して販売する行商品（30 類「たこ焼き」）と包装に被告標章の付された被為等が商標権の侵害に当たるとして、差止や損害賠償を求め

告の商品（たこ焼き）とが同一であることは双方が認めるとた事案である。

ころであり争われなかった。また、被告は、たこ焼き（持ち争点は、先使用権の有無、（被告標章の周知性を理由とす帰り用）への被告標章の使用が被告商標権の範囲内である等

る）無効の抗弁の成否等であった。裁判所は、被告が SC 内の主張はしていない。

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「Oslaw News Letter」第61号■編 集・発行 / 大野総合法律事務所

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■発行日 2021年10月29日〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル21F（丸の内オアゾ内） TEL:03-5218-2330（代表）https://www.oslaw.org/

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