大野総合法律事務所

vol.47目

C ontents

次
欧州特許庁におけるDisclaimerの適法性判断と「開示」の概念 G 1/16審決（2017年12月18日）を契機として 

弁理士 松任谷優子

1◦商標 N e w s

不正競争防止法等の一部を改正する法律案 

弁理士 大塚啓生

6◦海外 N e w s

特許適格性の判断は事実問題を包含することを示したCAFC判決（Berkheimer事件）

弁護士 小林

英了

7

◦特

許

入

門



弁理士 津田

理

9

◦判

例

紹

介



◦論

文

11

論文
Thesis欧州特許庁における Disclaimer の
適法性判断と「開示」の概念

G 1/16審決（2017年12月18日）
を契機として
弁理士

松任谷

優子

問題を考察する。

2017 年 12 月 18 日、 欧 州 特 許 庁 は Disclaimer の 適法性に関する拡大審判部の新たな審決（G 1/16）を公表し１．Disclaimer の定義

た。Disclaimer については、当初明細書に開示されていない対象をクレームから除く「Undisclosed Disclaimer」に関す

EPO における Disclaimer は、クレームの範囲から特定のる G 1/03・G 2/03 と、当初明細書に実施例として開示さ事項を除外する消極的限定（例えば、「アルコールがメタノール

れた対象をクレームから除く「Disclosed Disclaimer」に関である場合を除く」のような限定）を意味し、日本の「除くクする G 2/10 の 2 つの拡大審判部の審決が既に存在する。Gレーム」と同義である。
「EPO における」と記載したのは、国

1/16 事件の争点は、異議申立に対する補正で導入された 2 つによっては Disclaimer は異なる意味で使われるからで、例えの Undisclosed Disclaimer の許容性にあり、その判断基準はば、ド イ ツ に お い て は、い わ ゆ る「Inescapable Trap」（新

既に G 1/03・G 2/03 に示されているから、あらためて拡大

規事項に該当する要件を含んだまま登録されたクレームが、拡審判部の判断を受ける必要はないように見える。

張補正の制限により、その要件を除く補正ができなくなる状

12

本稿では、G 1/16 が拡大審判部に付託された経緯について、

3
Disclaimer は権利放棄を意味し、
ⅰ Terminal Disclaimer （自過去の審決に遡って説明し、「開示」の概念から Disclaimer の〈脚況）を救済するための削除補正を意味する。米国においては、

注〉 

G 0001/03（Disclaimer/PPG）of 8.4.2004 EPO website http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g030001ex1.html 及びG 0002/03（Disclaimer/GENETIC SYSTEMS）of 8.4.2004 http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g030002ex1.html
２
G 0002/10（Disclaimer/SCRIPPS）of 30.8.2011 EPO website http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g100002ex1.html
３
CFR§1.321, MPEP804
１

1

Oslaw News Letter vol.47
明型ダブルパテントを回避するための特許期間の一部放棄）、ⅱ

こ う し た 状 況 の な か、 異 議 申 立 て に 係 る 2 つ の 事 件（TStatutory Disclaimer 4（権利の部分放棄）、ⅲ Prosecution

507/99（G 1/03）及び T51/99（G 2/03））では、先行

Disclaimer 5（審査経過における出願人の主張による権利の一

技術を避けるために導入された「Undisclosed Disclaimer」

部放棄）の 3 つがある。

の適否が争点となり 10、審判部は事件を拡大審判部に付託するDisclaimer は、Disclaimer により除外される対象が当初明ことを請求した。

細書等に開示されている「Disclosed Disclaimer」と、開示さ【付託された質問】

れていない「Undisclosed Disclaimer」に分けられる。2 つ1）
「Undisclosed Disclaimer」は EPC123 条⑵のもとで許の Disclaimer は、G 1/16 審決にも記載されるように、基本

容されるものか否か。

的性質が全く異なる。

2）許容されるとすれば、許容性を判断する基準はどのようなも

２．G 1/03 以前のプラクティス

のか。
【回答】

補正について規定する EPC123 条⑵は、「欧州特許出願又は

1．Disclaimer を 導 入 す る ク レ ー ム 補 正 は、 当 該

欧州特許は、出願時における内容を超える対象を含めるように補Disclaimer 及びそれによりクレームの範囲から排除さ

正してはならない。
」と規定している。しかし、この原則を貫徹れる主題のいずれもが、当初明細書に基づくものではなし、広いクレームから発明の一部の実施形態を除く補正を一切認いという理由のみで、EPC123 条⑵により拒絶される

めないとすると、クレームの範囲を過剰に限定しなければならなことはない。

くなったり、クレームの記載が複雑になり、明確さと簡潔さを

2．Undisclosed Disclaimer が許容されるか否かを判断損なう場合がある。一方で、特定の実施形態をクレームから除する際には、以下の基準が適用される

外しても、縮小補正であって、部分的な権利放棄と同様に出願

2.1 Disclaimer は以下の目的の際に許容される。

人を不当に利することにはならない（この考え方が正しいかど

・EPC54 条⑶、⑷のもとに、技術水準に対して範囲をうかは、後で議論する）。こうした理由で、新規性だけが問題と限定することにより新規性を回復するもの。

なる EPC54 条⑶の未公開先願 6 による新規性喪失、偶発的な・EPC54 条⑵のもとに、偶発的な新規性喪失に対して新規性喪失（Accidental Anticipation： 全く異なる技術分野

範囲を限定することにより新規性を回復するもの。偶で、偶然同じ構成が開示されているような場合）を回避したり、発的な新規性喪失とは、それが発明とあまりに無関係

治療方法などの不特許対象や機能しない実施例を除外するためので、発明からかけ離れているため、その発明を行う際

Disclaimer を導入する補正は EPC123 条⑵に反しないものとに当業者がそれを考慮しようがないような場合を言して、従前から許容されてきた。例えば、分子量 600-10000う。

を規定しているクレームに対し、分子量 240-1500 であるこ・EPC52 条～ 57 条のもとで、非技術的理由によりとを除けば同一の発明が EPC54 条⑶の未公開先願に開示され特許から除外される主題を除くためのもの。

ていた場合、新規性違反を解消するために重複部分を除外し、分2.2 Disclaimer は、新規性を回復させるためや、非技術

子量 1500-10000 と補正することが認められていた。

的理由により特許性から排除される主題を除く場合、必要以上の排除を行ってはならない。

３．G 1/03 及び G 2/03 審決（2004 年 4
月 8 日）

2.3 進
 歩性や明細書の開示要件の判断に関係するDisclaimer は、EPC123 条⑵に反して主題を付加

2002 年、「Undisclosed Disclaimer」に つ い て、従 前 のするものである。

プラクティスを否定し、当初明細書に記載されていない対象を除

2.4 Disclaimer を有するクレームは、EPC84 条の明確

く Disclaimer を全面的に否定する審決（T 323/97 7）が出た。

性や簡潔性を充足しなければならない。

審決は、消極的限定を導入する補正は、EPC123 条⑵⑶の補正



の一般原則に従って判断されなければならず、したがって当初明

（下線付加）

細書に開示がない Disclaimer を導入する補正は認められないと審決は、「Undisclosed Disclaimer」を許容するものではあっするものだった 。一方で、同時期に、条件付きで Disclaimer

たが、その目的を a）EPC54 条⑶の未公開先願に対する新規を認める審決（T 351/98

性喪失、b）偶発的新規性喪失、c）不特許対象の除外に制限し、89等）も出たため、EPO における

さらに 2.2-2.4 の限定を付すものであった。

Disclaimer の審査に混乱が生じた。
〈脚

注〉 

35USC 253 ⒜ , CFR§1.321
５
コモンローに基づく禁反言である。
６
日本の特許法の 29 条の 2 の未公開先願に該当するが、自己の先願も対象になる点で異なる（これを自己衝突（Self-collision）という）。
７
T 0323/97（Disclaimer/UNILEVER）of 17.9.2001 EPO Website http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t970323dp1.html
８
審決の判断は、優先権主張の要件に関する拡大審判部の審決 G 2/98（2001 年）に端を発する。G 2/98 は、公平性及び法的安定性の原則に適合し、かつ、新規性・進歩性評価と整合性を保つために、「同一の発明」は狭義に解釈すべきであり、クレーム中の発明の機能や効果に無関係な要件については、優先権書類中に開示されていなくてもよいとの広義の解釈は採用できない。したがって、「EPC87 ⑴に規定される「同一の発明」についての優先権は、当業者が技術常識を考慮して、先の出願の全体からクレームの主題を直接的かつ一義的に導き出せる場合にのみ認められる」と判示した。G 0002/98（Requirement for claiming priority of the "same invention"）of
31.5.2001 EPO Website http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g980002ex1.html
９
T 0351/98（HIV-I/CHIRON CORPORATION）of 15.1.2002 EPO Website http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t980351eu1.html
10
申立人は、いずれも上記 T 323/97 審決を引用して不適法な補正であると主張した。
４2

大野総合法律事務所「Undisclosed Disclaimer」は実務上重要であるため、本事G 1/03 は、Disclaimer も Disclaimer の対象も開示されてい件は当時日本でも話題になり、偶発的新規性喪失が適用される具ない場合を扱ったものであり、当初明細書に開示された実施例を体的場面や、出願人自身の開示について 2.1 の例外適用が否定

除く Disclaimer には適用されない、当初明細書に開示された発されるのではないかということを議論したのを筆者は覚えてい明から特定の実施例を除外しても、いずれも当初明細書に記載さる 11。

れている以上、第三者に不利益を与えるものではない、と主張した。審判部は事件を拡大審判部に付託した。

４．G 1/03 後の混乱【付託された質問】
Disclaimer によって除かれる主題が、当初明細書において「Disclosed Disclaimer」を導入する補正は、ⅰ Disclaimer
4 4 4 4 4 4 4による除外対象の不在が好ましいものとして、明細書に明示的に実施例（embodiment）として開示されていた場合に、当該開示されている場合（すなわち Disclaimer そのものの基礎が当

Disclaimer は EPC123 条⑵に違反するか否か。
G 1/03 審決は、Disclaimer も Disclaimer によって除かれ

初明細書に存在する場合）と、ⅱ Disclaimer による除外対象がる対象も当初明細書に開示されていない場合について回答したも発明の一部として、明細書に開示されている場合とがある。

ので、当初明細書に発明の一部として開示された主題を除く場合

前者の場合には、Disclaimer 自体が当初明細書に開示されて
4

4

4

4

4

いるため、通常の補正と同様に、Disclaimer により除かれた後について判断したものではないとして、G 1/03 審決の基準は4 4 4

本件には適用されないことを明確にした。

の発明が補正の要件を充足するか否かを検討すればよい。これに対し、後者の場合には、除かれる対象は当初明細書に開示されそのうえで、次のように判断し、付託された質問に回答した。

ていても、Disclaimer 自体は開示されていないため、この補正先願主義のもと、「開示」の概念は、優先権主張、分割出願、を「Disclosed Disclaimer」の基準にしたがって判断すべきか、補正において、同義に解されなくてはならず、先例（G 2/98

「Undisclosed Disclaimer」の基準にしたがって判断すべきか

等）で示されるように、「開示」されているか否かは、技術常識が問題となる。

を参考にして、先の出願の全体から、直接的かつ一義的に導かG 1/03 に示された基準は、「Undisclosed Disclaimer」をれるか否かにより判断される。したがって、発明の一部として導入する補正に関するものであり、「Disclosed Disclaimer」

開示された主題を除く補正も、EPC123 条⑵の要件を充足するに 関 す る も の で は な か っ た。 し か し、G 1/03 後 に は、

ものでなければならず、その判断には、他の補正と同様に Gold

Disclaimer 自体が開示されていないことを理由に、発明の一部

Standard（「開示テスト」）が適用される。

として開示された実施形態を除く Disclaimer を「Undisclosed

す な わ ち、 発 明 の 一 部 と し て 開 示 さ れ た 主 題 を 除 くDisclaimer」に関する G 1/03 の基準に基づいて否定するケー

Disclaimer は、出願時の技術常識を参考にして、当業者が当初

スが相次いだ（T 1050/99、T 1102/00、T 1559/05 な明細書から直接的かつ一義的に導くことができない技術情報を提ど）。

示する場合には、EPC123 条⑵に反する。

一 方 で、G 1/03 は Disclaimer も 除 外 対 象 も 開 示 さ れ て

広範なクレームから１つの実施例を除いても、通常残余の発明いない場合を扱ったものであり、当初明細書に開示された実が変わることはないが、残余の発明が、当初の発明のサブグルー

施形態を除外する Disclaimer は、先例（T 4/80）に照らしプを構成するような場合には、発明が変わることもある。
したがって、EPC123 条⑵に反しないとする審決（T 1107/06）もて、残余の発明が当初明細書に開示されているか否かは、個別の2008 年に出され、審査は混乱した 12。

判断が必要である。
【回答】

５．G 2/10 審決（2011 年 9 月 1 日）
こうした背景のもと、G 2/10（T 1068/07）において、

1a．出願に開示された主題をクレームから除く Disclaimer
補正は、Disclaimer 導入後の主題が、明示的または当初明細書において開示されている主題を除外する Disclaimer

黙示的に、当初明細書から直接的かつ一義的に開示さの許容性が、拡大審判部で判断されることになった。

れていないときに EPC123 条⑵に違反する。

G 2/10 は、他の核酸配列又は分子（特に RNA）を部位特

1b．上 記判断は、出願の開示の性質と程度、Disclaimer

異的に切断する触媒的 DNA に係る出願に関する事件で、出願により除外される主題の性質と程度、除外された主題

人の提出した補正案には、実施例として開示された対象を除くと補正後のクレームとの関係を考慮したうえで、個別

Disclaimer が含まれていたが、審査部は、これを「Undisclosed

案件の全体の技術的状況に対する技術的評価が求めら

Disclaimer」に関する G 1/03 の基準にしたがって判断し、
2.1

れる。

に規定されるいずれの条件も満たさないから不適法とした。



控訴人（出願人）は、「Undisclosed Disclaimer」に関する〈脚（下線付加）注〉 

その後の審決において、「偶発的新規性喪失」とは技術分野や解決課題が異なることであり、当業者が当該文献の入手が困難であるとか、比較例として開示されていることは「偶発的新規性喪失」を裏付けることにはならないことが確認されている。
（欧州特許庁審決の動向 第 5 版 発明協会 p297-298）。
12「Disclosed Disclaimer」を巡る対立は、2010 年の G 1/07 事件（http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g070001ex1.html）でも言及されている。この事件は、人体への物理的な介入を含む診断のための撮像方法の特許性が争点となったものであるが、不特許事由を解消するための Disclaimer 導入の可否も質問として付託されていた。審決には、明細書に開示された実施例を除く Disclaimer については、G 1/03 の基準と、これとは異なる判断（T 4/80、T 1107/06）があることを拡大審判部は認識しているが、本件での質問は、外科的実施態様を除くことで EPC54 ⒞の不特許事由が解消するか否かであって、（上記判断の対立とは）全く無関係であるため、それ以上の議論はしないと記載されている。
113

Oslaw News Letter vol.47
2．第 1 の質問の回答が Yes の場合、G 1/03 は、その回６．Gold Standard

答 2.1 で規定された Undisclosed Disclaimer に関す

G 2/10 で拡大審判部が採用した Gold Standard13 とは、「欧る例外についても、破棄されるのか？

州特許出願または特許（明細書、請求項および図面）に関するい

3．第 2 の 質 問 の 回 答 が No の 場 合、 す な わ ち、 も しかなる補正も EPC123 条⑵にしたがい、当業者が、出願時にG 1/03 の 回 答 2.1 で 規 定 さ れ た Undisclosed

客観的にみた技術常識に照らして、当初明細書全体から、直接的

Disclaimer に関する例外が、Gold Standard に追加

かつ一義的に導かれる範囲内でのみ行うことができる」という、して適用されるなら、この基準はこれらの例外に照らし先例で確立された補正の基準である（G 3/89、G 11/91、Gて修正されるのか？

2/10）。
Gold Standard の根底にあるのは、当初明細書に開示されて各質問に対する回答を下表に示す。質問 1 と質問 3 では回答いない主題を追加することで、出願人や特許権者がその立場を強が分かれたが、質問 2 については、アミカスブリーフを含めて、化することは、彼らに不当な利益を与え、当初明細書の内容を信G 1/03 に示された例外が破棄されるとする意見は皆無だった。

じた第三者の法的安全性を害することになるから認められるべきではないという考え方である。
G 2/10 審決には、EPC123 条⑵の“Gold Standard”が、「Disclaimer」を含めたあらゆる補正に適用されることを示唆する多くの記載があった。しかし、この Gold Standard に従う

申立人

EPO 長官

特許権者

第三者

質問 1

Yes

Yes

No

Yes/No（多数）

質問 2

No

No

回答不要 *

No

質問 3

Yes

No

回答不要 *

Yes（多数）/No* 質問 1 が No なら回答不要だが、敢えて言えば質問 2 は No、質問 3 は Yesと、当初明細書に根拠がない「Undisclosed Disclaimer」が許容される余地はほとんどなくなる。一方で、G 2/10 には G

G 2/10 は、Disclosed Disclaimer の許容性の唯一の基準は1/03 の 2.1 に列挙される条件を破棄するとの記載もなかった。

Gold Standard であるとしている。しかし、この Gold Standard

そのため、G 2/10 審決後、「Undisclosed Disclaimer」にを Undisclosed Disclaimer に 適 用 す る と、Undisclosed

関する多くの事件で、1）G 1/03 の基準に加えて G 2/10 のDisclaimer が許容される余地はほとんどなくなる。

Gold Standard を適用したり、2）G 2/10 の Gold Standard

Disclaimer の 許 容 性 を 評 価 す る 適 切 な テ ス ト の 選 択 は、が修正して適用したり、さらには、3）Gold Standard のみに基Disclosed Disclaimer と Undisclosed Disclaimer の 法 的

づいて審理された。一方で、4）G 1/03 の基準が引き続き適用性質における基本的相違により決定され、この相違により、そされる事件も相当数あった 14。

れぞれの Disclaimer には、EPC123 条⑵に適合するか否かを評価するための 1 つの特定のテストが与えられる。すなわち、

７．G 1/16 審決（2017 年 12 月 18 日）

Undisclosed Disclaimer には G 1/03 の基準が適切であり、G 1/16 は、 欧 州 特 許（EP1933 395） の 異 議 申 立 てDisclosed Disclaimer には G 2/10 の Gold Standard 開示

手 続 き に お い て、 特 許 権 者 に よ り な さ れ た「Undisclosed

テストが適切である。Undisclosed Disclaimer は、G 1/03

Disclaimer」の適否が問題となった事件である。関連特許は、の基準を満たせば EPC123 条⑵のもとで許容され、他の要件

有機 LED 用の蛍光有機錯体に関するもので、特許権者は先行を満たす必要はない。一方、G 1/03 の基準を満たさなければ、

技 術 文 献（D5 及 び D7） に 開 示 さ れ た 錯 体 を 除 く、2 つ のUndisclosed Disclaimer は認められない。

Disclaimer を導入したが、これらの化合物は本件特許には開示

どんな Disclaimer も技術情報の量的な変更を不可避的にされていなかった（Undisclosed Disclaimer）。

伴 う が、 重 要 な の は、Disclaimer の 導 入 が 出 願 人 ま た は 特

G 1/03 と G 2/10 の 関 係、「Undisclosed Disclaimer」の許権者の立場を有利にする質的変更をもたらすか否かである。

判断基準について明確にすべく、G 1/16 は拡大審判部に付託さDisclaimer が質的変更をもたらす場合、Disclaimer 導入後のれた。

残余の主題は当初明細書に開示された発明とは言えない。

【付託された質問】
1．EPC123 条 (2) の も と で、Disclosed Disclaimer

よって、付託された質問 1 に対する回答は以下の通りである。
【回答】の許容性について G 2/10 に述べられた基準（当業者

Undisclosed Disclaimer の導入によって補正されたクが、技術常識に照らして、Disclaimer 導入後の主題

レームが EPC123 条 (2) に基づき、許容されるか否かのが、明示的または黙示的に、直接的かつ一義的に当初検討において、Disclaimer は、G1/03 審決の決定 2.1 に明細書に開示されているかどうか）は、Undisclosed

規定された基準の 1 つを満たさなければならない。

Disclaimer を含むクレームにも適用されるのか？
〈脚

そのような Disclaimer の導入は、

注〉 

Case Law of the Boards of Appeal“1.2.1 Gold standard: directly and unambiguously derivable”EPO Website https://www.epo.org/law-practice/legaltexts/html/caselaw/2016/e/clr_ii_e_1_2_1.htm
14
関連する審判の番号は次のとおりである。
1）T 1870/08, T 2464/10, T 1176/09, T 748/09, T 336/12, T 2018/08, T 2102/09, T 1224/14, T 1872/14
2）T 1870/08, T 2018/08, T 1176/09, T 748/09, T 2464/10, T 1224/14, T 1872/14
3）T 1441/13, T 1808/13
4）T 1487/09, T 1695/07, T 1045/09, T 447/10, T 1836/10, T 74/11, T 2130/11, T 632/12, T 1297/12, T 75/14, T 287/14
13

4

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質的変更を無視した議論にすぎない。上記意見は、下記の図と同ⅰ当 初明細書に開示された主題に技術的貢献を提供するも様に、質的側面への考慮が欠けている。

のであってはならない。
ⅱ特に、進歩性の要件や開示要件に関係するものであってはならない。
ⅲDisclaimer は、新規性を回復するため、または非技術的Disclaimer

理由で特許性から除外された主題を除くために、必要以上に削除してはならない。
質問 1 の回答が No であるため、質問 2 以下に回答する必要はない。

９．開示の概念

８．Disclaimer の問題

G 2/10 は、先願主義のもとで、「開示」の概念は、優先権主張、
分割出願、補正において、同義に解されなくてはならないと述べ⑴技術的貢献Disclaimer について、一部の実施形態をクレームから除外している。つまり、優先権主張、分割出願、補正のいずれにおいてても、部分的な権利放棄と同様に、クレームを減縮するだけで、も、同一の発明が「開示」されているか否かは、「直接的かつ一

発明者を不当に利するものではないとの意見がある。しかし、こ義的に導かれるか」という厳しい基準“Gold Standard”によの意見は、Disclaimer 一般に対して言うなら正しくない。

り統一的に判断される。

Disclaimer と言うとき、多くの人は広範なクレームから１つ

この Gold Standard を維持するためには、「Undisclosedの実施形態をピンポイントで除くような補正を連想すると思う。

Disclaimer」 を、 ① 原 則 の 枠 内 で 判 断 し、「Undisclosed

確かに、そのような Disclaimer は、通常新規事項を導入するこDisclaimer」を導入する補正を実質的に否定するか、②例外ととも、発明の本質を変更することもない。

して別な基準で判断し、「Undisclosed Disclaimer」を導入する補正を許容するか、のいずれかを選択する必要であり、G

しかし、Disclaimer 導入後のクレームが特定のサブグループ

1/16 は後者を選択することを明確にしたと言える。

を構成することとなるような場合はどうか。そのサブグループが補正前の発明にはない特徴や効果を（不可避的に）共有する場合

日本においても、特許法に関する「開示（記載）」の概念は共はどうか。極端に言えば、残余の発明が選択発明を構成するよう通であり、優先権主張、分割出願、補正のいずれにおいても、「新

な場合を想定するなら、それはもはや補正前の発明と同一性を有たな技術的事項を導入しない」という基準で統一的に判断される。

するとは言えない。それゆえ、Disclaimer は技術的貢献を与え「新たな技術的事項」とは、「当業者によって、明細書又は図面のるものであってはならない。

すべての記載を総合することにより導かれる技術的事項」
である。

⑵必要な範囲での除外「除くクレーム」に関するソルダーレジスト大合議事件（知財

もうひとつ注意すべきことは、Disclaimer の導入は、問題と高判平20.5.30、平 18（行ケ）第10563 号）以 降、 日 本 で はなる未公開先願や先行技術文献を回避するだけでなく、不可避的「Undisclosed Disclaimer」が、例外ではなく、原則の枠内に、他の先行技術文献との距離も広げてしまう結果になりうるとで判断されることとなった。原則であろうと、例外であろういうことである。それゆえ、Disclaimer は必要な範囲を超えてと、「除くクレーム」の適用される範囲にさほど違いはないとの除外するものであってはならない。

意見もあろうが、通常の補正とは性質の異なる「Undisclosed⑶量的変更と質的変更

Disclaimer」を原則の枠内で扱おうとすると、当然のことながら、

さらに、Disclaimer により除かれる対象が開示されていれば、残余の発明も開示されていると言えるから、第三者に不測の不利

枠を広げざるを得ない。

10．私見

益はないとの意見がある。しかし、この意見も正しくない。
まず、Disclaimer で重要なのは、Disclaimer により除外さ補正について、厳格な Gold Standard を採用し、「Undisclosed

れる対象ではなく、Disclaimer 導入後の残余の発明である。こDisclaimer」を例外として判断する欧州に対し、日本は、「新たなれが補正後の発明であり、権利範囲であって、当初明細書から直技術的事項を導入しない」という曖昧な基準を採用し、その解釈

接的かつ一義的に導かれるように開示されていなければならなを緩めることで、「Undisclosed Disclaimer」を原則の枠内で判

い。

断する。

ここで、下記のような図を書くと、元の発明（大きな円）と最近、補正も訂正も優先権の判断も、日本では緩々である。

Disclaimer により除かれる対象（小さな円）が開示されている

例外は適用範囲が厳格に制限されていれば、原則を骨抜きにす場合、除かれた後の発明も開示されているかのような錯覚に陥る。

ることはない。法的性質が異なる「Undisclosed Disclaimer」

しかし、発明は技術思想であり、量的側面と質的側面を有する。

を無理に原則の枠内に押し込めることのほうが原則を損なうリス

G 1/16 で論じられるように、どんな Disclaimer も、残余のクは大きいのではないか。

発明に量的変更をもたらすが、必ずしも質的変更をもたらすものではない。Disclaimer により除かれる対象が開示されていれば、残余の発明も開示されているとの議論は、量的変更のみに着目し、

5

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Oslaw News Letter vol.47

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不正競争防止法等の一部を改正する法律案
商標・意匠編

弁理士

大塚

啓生

特許法 43 条 5 項では、電磁的方法によりパリ条約の同盟国

１． はじめにの政府や国際機関との間で交換できる場合として経済産業省で定平成 30 年 2 月 27 日付で、
「不正競争防止法等の一部を改正める場合には、優先権証明書をオンラインで提出することができする法律案」が閣議決定されたことが経済産業省のホームページ

る旨を定めている。平成 11 年 1 月 1 日施行の法改正で特許法で公表された 1。当該法律案は、第 196 回国会に提出される予43 条 5 項が新設されてから特許では優先権証明書のオンライン定である。

提出が認められており、約 20 年の時を経て意匠においても同様の手続が認められることになる。

閣議決定はあくまで内閣の意思決定がされたものに過ぎないが、上記改正案が国会で承認されることが予想される。そこで、実際の手続きとしては、特許と同様に、世界知的所有権機関の

本稿では、商標と意匠を中心に実務上の影響が大きいと思われる

デジタルアクセスサービス（いわゆる「DAS」）を利用して、優改正案について紹介する。

先権書類の電子的交換をするものと思われる 4。

2．商標法の改正案

4. コメント⑴商標登録出願の分割要件の厳格化（商標法 10 条）

今回の改正案が施行された場合、商標及び意匠の実務に与える

商標登録出願の分割の要件として、分割前の商標登録出願につ影響は大きいと思われる。商標に関しては、分割要件の厳格化がいて政令で定める出願手数料を納付している必要があることが条

当該改正案の目玉であろう。改正案の説明資料等には記載されて文に追記される。すなわち、当該出願手数料を支払わなければ分いないが、出願手数料を納付することなく大量に出願する行為を割の要件を満たさない出願として扱われ、出願の遡及効 2 が認め抑制する目的の改正案であることは明白である。出願手数料を納られないこととなる。

付していない状況で分割出願をしても新たな出願が遡及効を有さ⑵判定に係る証明等の交付請求の例外（商標法 72 条 1 項 2 号）

ないということは、出願日がずれることにより先行商標としての判定において、関係する書類に当事者から営業秘密が記載され引用適格を失う可能性があることを意味する。そのため、改正後
は、大量の分割出願が減少することが期待される 5。

ている旨の申し出があった場合には、原則として、その閲覧が制限されることになる。ただし、特許庁長官が秘密を保持する必要

もっとも、特許と意匠の分割出願については改正案がない。同があると認める場合に限られる。

じ分割出願であるにもかかわらず商標のみ改正されるというの

なお、特許と意匠も同様に改正される（特許法 186 条 1 項

は、制度としての整合性がとれていないようにも思わる。

2 号、意匠法 63 条 1 項 3 号）。

意匠に関しては、特にグレースピリオドの延長が大きな改正といえる。グレースピリオドが認められる期間が 6 か月から 1 年

3. 意匠法の改正案に延長されたことで、意匠登録を試みるチャンスが広がることは間違いない。自ら意匠を公開してしまったような場合でも、公開⑴新規性喪失の例外期間の延長（意匠法 4 条 1 項、2 項）
新規性喪失の例外の適用が認められる期間（いわゆるグレース

から 1 年以内であれば意匠登録が可能になることは留意すべきピリオド）が 6 か月から 1 年に延長される。すなわち、意匠登であろう。また、意匠の優先権書類についてオンライン交換制度

録を受ける権利を有する者が出願前に自ら意匠を公表するなどしが導入されれば、手続きが簡易なものとなり、出願人の負担が軽て当該意匠が公然知られた場合や、意匠登録を受ける権利を有す

減されることになる。
なお、これらの改正案の施行日については現時点では未定である者の意に反して意匠が公然知られた場合に、例外的にその意匠り、引き続き本改正案の動向を確認する必要がある。

の新規性が喪失されないとする期間が、公になった日から 1 年

以内前までになる。当該改正により、
例えば、出願前にホームペー

以上

ジや展示会等で意匠を公表した場合の救済期間が拡大されることとなる。
⑵意匠の優先権書類のオンライン交換制度の導入（意匠法 15 条

〈脚

1 項、60 条の 10）

注〉 

http://www.meti.go.jp/press/2017/02/20180227001/20180227
001.html
２
分割後の新たな出願が、もとの出願時にしたものとみなされること（商標法１０条
２項本文）
３ある国で最初にした意匠登録出願に基づいて他の国で意匠登録出願する場合に、最初の国の出願日を他の国での出願日とすることができる制度。
４
特許庁 HP「優先権書類の提出省略について（優先権書類の特許庁間における電子的交換について）」 参 照（https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/
shutsugan/yuusennkenn_das_tetsuduki.htm）
５
分割後の新出願は遡及効を有さないだけで、出願自体は残る点には注意が必要である。
１

パリ条約の優先権 3 を主張する場合、わが国での出願と同時にパリ条約優先権を主張する旨を願書に記載し、出願後 3 か月以内に優先権証明書を提出する必要がある。これまでは優先権証明書は紙で提出する必要があったが、改正後はオンラインでの提出が可能となる。改正案は、意匠法 60 条の 10 において、特許法 43 条 5 項を準用する内容になっている。

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海外
News

Oslaw News Letter vol.47

Overseas News

特許適格性の判断は事実問題を包含することを示した
CAFC 判決
1（Berkheimer 事件 ）

弁護士

小林

英了

に対して、米国特許 7,447,713 号（'713 特許）の侵害を

１．はじめに主張して、イリノイ州北部地区連邦裁判所に提訴した。マーク

特許適格性（米国特許法 101 条）に関する Alice 最高裁判

マンヒアリングの後、裁判所は、一部のクレームが不明確であ決 2 が出されて以降は、いわゆる２ステップテストにより特許り無効であると判断した 3。さらに、HP 社は、'713 特許の適格性の判断がなされるようになっている。すなわち、クレークレーム１～７及び９につき、特許適格性がないことを理由とムが特許適格性のないコンセプト（自然法則、物理的現象、抽してサマリージャッジメントを申し立て、地裁はこれを認容し象的アイデア）に向けられたものであるか否かを判断する（第た。

１ステップ）。これが Yes であれば、クレームの構成要素（単なお、'713 特許のクレーム１、４及び５（本稿に関連する

独又は組み合わせ）が、クレームの本質を特許適格性のある部分）は、次のとおり。

応用に変換しているか否かを分析し（第２ステップ）、これが１．コンピュータ処理システムにてアイテムをアーカイブす

No であれば特許適格性がないと判断される。

る方法であって、アイテムをパーサ 4 に提供すること；

この２ステップによる判断枠組みが定着して以降、多くのソフトウェア関連発明について、抽象的アイデアであり特許適格ア イテムを解析して複数のマルチパートオブジェクト構性がないとの判断がなされており、被疑侵害者側の効果的な防造にすることであり、当該構造には関連するサーチ可能な御手段の一つとなっている。

情報タグが含まれている；
ア ーカイブに保存済みのオブジェクト構造に従って、前記

ここで、米国での侵害訴訟では、事実関係に争いがない場合には、サマリージャッジメント（略式判決）を申し立てること

オブジェクト構造を評価すること；及びにより、費用や時間がかかるトライアル等を経ることなく判決

前 記オブジェクト、所定の基準及びユーザ定義ルールの間を受けることができる（米国民事訴訟規則 56 条）。そのため、に所定の相違がある場合に、マニュアル調整のために評価

被疑侵害者側としては、例えばソフトウェア関連発明に係る特された前記オブジェクト構造を提供すること。

許について侵害訴訟を提起された場合に、特許適格性が無いこ

４．クレーム１の方法は、実質的な冗長を伴うことなく調整とを理由に略式判決を申し立てることが、しばしば行われていされたオブジェクト構造を前記アーカイブに格納するる。ここで、上記の２ステップテストの判断枠組みが法律問題ことを含む。
５．クレーム１の方法は、他の構造にリンクされたオブジェ

であるかどうか（言い換えれば、事実関係に関する争いを包含クト構造を選択的に編集することを含み、これにより複するかどうか）が問題となりうる。

数のアーカイブされたアイテムに対して一対マルチの

この点に関して、CAFC は、第２ステップの判断枠組みは変更を行うことができる。

事実問題を包含しているとして、略式判決を出した地裁判決を⑵判旨破棄する判断がなされた。本稿では、この CAFC 判決につい

CAFC は、クレーム１～３及び９についての地裁の判断はて紹介するとともに、若干の検討を行う。

維持したが、クレーム４～７についての判断を破棄して地裁に

２．Berkheimer 事件

差し戻した。

⑴事案の概要

Alice の第１ステップ（特許適格性のないコンセプトに向け原告（控訴人）Berkheimer 氏は、被告（被控訴人）HP 社〈脚られたものであるか）について、CAFC は、クレーム１～３

注〉 Steven E. Berkheimer v. HP Inc., FKA Hewlett-Packard Company（February 8, 2018）
Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS bank Int’l, 134 S.Ct. 2347（2014）３
明確性の点については、控訴審である本判決でも判断されているが、本稿のテーマとは直接関係が無いため、これ以上は触れない。
４
一般的に、構文解析を行うためのプログラムを示す。
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Oslaw News Letter vol.47

及び９はパーサ（構文解析）及びデータ比較を対象としたもの

うかは事実問題に該当するから、この点を検討せずにサマリーであり、クレーム４はパーサ、データ比較及びデータ保存を対ジャッジメントにて特許適格性を否定した地裁の判断は誤りで象としたものであり、クレーム５～７はパーサ、データ比較及あるとした。

び編集を対象としたものであり、いずれも抽象的なアイデアに３．検討向けられたものであると判断した。
次に、CAFC は、Alice の第２ステップについて、発明の技本判決に従えば、クレームにおいてデータに何らかの変更を術分野において良く理解され、日常的かつ従来の手段を上回る

もたらす記載があり、明細書に何らかの効果を記載しておき、ものであるかどうか（involve more than performance of

当該効果に基づく構成がクレームアップされていれば、かかる

well-understood, routine and conventional activities

特徴が当業者においてよく理解され、日常的かつ従来の手段に

previously known to the industry）という観点から検討す

該当すること等を争うことにより、特許適格性なしとの理由にべきであるとした。

よるサマリージャッジメントを受けることなく、事実認定の手その上で、CAFC は、クレームが特許適格性を有するかど

続に進むことができるようになる。許可されたクレームには何うかは法律問題であるが、その前提となる、
クレームの要素（又らかの新規な特徴が含まれるのが通常であることから、かかるは複数の要素の結合）が当業者において良く理解され、日常的特徴が当業者においてよく理解され、日常的かつ従来の手段にかつ従来の手段に該当するかどうかは、事実問題に該当すると該当すること等を争うことにより、ほぼ全ての特許クレームにして、事実問題に関する争点がないとした地裁の判断は誤りで対して、特許適格性を理由としたサマリージャッジメントが封あるとした。

じられることになると思われる（明細書に記載の特徴をカバー

そして、'713 特許の明細書には、パーサ（構文解析）されしていない抽象的なクレームのみが、サマリージャッジメント

たデータを通常ではない態様で保存することにより、保存されの対象となり得るが、そのような場合は限られると思われる）。

たデータが重複されるのを避けること、オブジェクトを一回編

本判決により、Alice 判決による２段階ステップに基づく特集することにより、リンクされている他のドキュメントに対し許適格性の判断枠組みが否定されたわけではないから、明細書ても編集できることが記載されており、かかる明細書に記載さに記載の特徴が、当業者において良く理解され、日常的かつ従れた特徴を包含するクレームに関しては、当該特徴が当業者に来の手段に該当すると認定されれば、米国特許法 101 条に該おいて良く理解され、日常的かつ従来の手段に該当するかどう当しないとして特許無効の判断を得ることができる点には変わかは事実問題に該当すると述べた。

りは無い。しかしながら、そのような判断を得るためには、事次に、対象となるクレームが当該特徴を包含するかどうかを実に争いがある場合、事実認定の手続が必要となり、当事者（特検討した。クレーム１～３及び９に関しては、控訴人がパーサに被告側）に対する費用及び時間的な負担が増えることから、やパーサにより実行される機能が、'713 特許よりも数年前か実務に多大な影響をもたらすことが懸念される。

ら存在していたことを認めていることを前提とし、パーサ（構なお、本判決に対して、被告 HP より、下記のイシューに文解析）及びデータ比較を行い提示するだけであり、保存されついて大法廷（en banc）での審理の申立てが出されている。

たオブジェクトに何らの変更をもたらすものではないから、抽大法廷でどのような判断がなされるか、興味深いところである。

象的なアイデアを特許適格性を有する出願に変化させる程度の１．米国特許法 101 条の特許該当性は、サマリージャッジ

発明性（inventive concept sufficient to transform the

メントによる判断を妨げるであろう事実問題を生じさ

abstract idea into a patent eligible application）を有せない法律問題であるかどうか。
２．Alice 判決のステップ２は、クレームが抽象的アイデアするものではないから、特許適格性を有しないとした地裁の判から特許対象となる出願へと変化させるか否かである

断を支持した。

か、あるいは、単に発明が良く理解され、日常的かつ従一方、クレーム４は調整されたオブジェクト構造をアーカ来の手段に該当する否かであるか。

イブに保存することが規定されており、クレーム５は他の構造にリンクされたオブジェクト構造を選択的に編集することで一

３．米国特許法 101 条による特許適格性の判断に関して、対の編集を行うことが規定されており、これらは明細書に記載

発明が新規で従来技術を改良するものであると特許明の特徴を包含するものであるとした上で、かかる特徴が当業者

細書に記載されている場合に、サマリージャッジメント

において良く理解され、日常的かつ従来の手段に該当するかどを妨げる事実問題を生じさせるかどうか。

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特許
入門

Oslaw News Letter vol.47

Patent Intro

弁理士

津田

理

額になるロイヤリティスタッキングの問題を回避すQ1．パテントプールについて教えてください。

ることができます。

ある技術に複数の特許が存在するような場合に、一つ一つの特許について個別にライセンスを行うとすると、権利Ｑ 3．パテントプールのデメリットを教えてく

者・実施者ともに手続きが非常に煩雑です。そのような場ださい。

合に、複数の特許をまとめてライセンスすることができれば、権利者・実施者ともに上述の煩雑さから解放されます。
そのための仕組みがパテントプール です。

パテントプールのデメリットとしては、例えば以下の点があげられます。

1

パテントプールは、ライセンス管理会社等の管理組織に⑴パテントプールを形成した場合に、独占禁止法が適用

よって運営されます。パテントプールを形成する場合、特されるおそれがありますので注意が必要です。例え許権者は、複数の特許についてライセンス管理会社に再実

ば、パテントプールへの参加を合理的な理由なく拒否

施許諾権付きのライセンスを行います。ライセンス管理会

することにより、その技術を利用できないようにする社は、その複数の特許について一括して実施者にライセンと、独占禁止法上の問題となり得る場合があります。

ス（再実施許諾）を行い、実施者から得たライセンス料をしたがって、パテントプールへの参加の制限が、パテ特許権者に分配します。

ントプールの運営にとって合理的に必要な制限でなければなりません。
⑵ま た、標準必須特許でパテントプールを形成する場

Q2．パテントプールのメリットを教えてくだ合、そのパテントプールに標準必須特許でない特許がさい。

含まれる場合にも、独占禁止法上の問題となり得る場

パテントプールのメリットとしては、例えば以下の点が合があります。したがって、パテントプールに含まれあげられます。

る特許が標準必須特許であるか否かについて第三者による判定 2 を受ける必要があります。

⑴あ る技術に多数の特許が存在する場合でも、実施者
は、それら多数の特許について一括してライセンスを受けることができます。しかも、その場合に、実施者

Ｑ 4．標準必須特許とは何でしょうか。

は、個々の特許権者とライセンス交渉する必要はな

ある技術を市場に普及させる、あるいは、互換性を持た

く、ライセンス管理会社とのみライセンス交渉すればせるために、その技術に関して標準規格を定めることが、済みます。
⑵また、ある技術に複数の特許が存在する場合でも、実一般に行われています。その標準規格を実現しようとする

施者は、それら複数の特許について全体のライセンス

ときに必須となる技術（技術標準）について取得された特料を支払えば済みます。そのため、個別にライセンス

許が、標準必須特許です。
以前は、技術に対して独占排他権を与えてその技術を保料を支払った場合に累積のライセンス料が非常に高〈脚 注〉 1
公正取引委員会によれば「ある技術に権利を有する複数の者が、それぞれの所有する特許等又は特許等のライセンスをする権限を一定の企業体や組織体に集中し、当該企業体や組織体を通じてパテントプールの構成員等が必要なライセンスを受けるものをいう。」と定義されています。
2
平成 30 年 4 月 1 日から、特許庁で「標準必須性に係る判断のための判定」の運用が開始されました。

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Oslaw News Letter vol.47

護を図るための特許と、技術を広く市場で普及させてその以前は、標準化団体への参加者がいずれも標準規格に準技術の利用を促進するための標準規格は、互いに相反するじた製品を製造する事業者であったため、ある参加者が他ものと考えられていました。

の参加者に権利行使をしようとすると、当該他の参加者か

しかし、近年では、技術について標準規格を定めて市場

らも権利行使をされ、結果としてお互いにその標準規格にでの普及を図ると同時に、その技術を特許（標準必須特許）

準じた製品を製造できなくなることになる。そのため、上で保護することが行われるようになってきました。

述のような問題はほとんど生じていませんでした。

標準必須特許には、技術的に必須であるもの（標準規格

しかし近年、研究開発のみを行う事業者（自らは製品のに準じる場合に、その技術を必ず利用しなければならず、製造をしない事業者）が標準を策定するケースが増えてき

技術的に回避できないもの）と商業的に必須であるもの（技ているため、そのような事業者が他の事業者に対して権利術的には回避できるものの、費用等を考慮すると実質的に行使をすることがあり得ます。

回避できないもの）に大別されます。技術的に必須である

そのため、多くの標準化団体では、ホールドアップ問

ものは、さらに、実装が義務であるものと、実装に裁量が題を防止するためにパテントポリシーを設け、標準化団体認められるものに分けられます。

の参加者に対しては標準必須特許の権利行使を制限するな

また、技術標準は、製品化より先に標準化が行われるデど、特許権等の取扱いを定めています。

ジュール標準、製品化の後に標準化が行われるデファクト
標準、製品化と標準化が同時に進められるフォーラム標準Ｑ６．標準必須特許に関する知財戦略を教えに分けられます。近年では、これらの技術標準のうち、標てください。

準策定を柔軟かつ迅速に行うことができるフォーラム標準

まず、標準必須特許の取得についてですが、標準規格をの利用が増えています。
そして、フォーラム標準の場合には、１つの技術標準に策定する前、すなわち、標準規格の提案が行われている段複数の標準必須特許が存在することが多く、その場合には、階で、その標準規格に組み込まれる（と想定される）技術

上述のようにパテントプールが利用されます。

について特許出願をしておくことが必要です。その際、標しかし、１つの技術標準に多数の標準必須特許が存在す

準規格で用いられる用語を明細書中に用いることも有効でる場合には、標準必須特許１件あたりのライセンス料が低す。また、国際標準（ISO、ITU など）や地域標準（ETSI、

額になることがあり、標準必須特許の特許権者がパテント

CEN など）の標準化を目指している場合には、将来の市プールへの参加を望まないケースもあります。

場などを考慮して出願国を決定する必要があります。
また、
標準策定までに標準規格の内容が変わることがあれば、それに応じてクレーム補正を行う必要があります。

Ｑ５．標準必須特許に問題はあるのでしょう

一方、上述のように、１つの技術標準に多数の標準必須か。

特許が存在する場合には、特許１件あたりのライセンス料

標準規格に準じた製品を製造する事業者に対して、標準が低額になることが予想されますし、標準必須特許の権利

必須特許の特許権者が特許権を行使して、高額なライセン行使が制限される場合もあり得ます。

ス料を要求するというホールドアップ問題があります。標したがって、標準化にむけて自社で技術を開発する場合

準規格に準じた製品を製造するうえで標準必須特許は回避であっても、開発した技術すべてを標準化することが必ずすることができないため、他の代替技術への切替えもできしも得策とはいえず、自社で開発した技術のうち、どの技ないような場合には、その標準必須特許１つでその製品の術を標準化する部分（他者に開放してライセンスするオー

製造や販売をすべて差し止めることが可能です。そのようプンな部分）とし、どの技術を標準化しない部分（自社でな場合、標準必須特許の特許権者から高額なライセンス料秘匿してブラックボックス化するクローズな部分）とするを要求されるという事態が起こり得ます。

かを、十分に検討する必要があります。

10

判例
紹介

大野総合法律事務所

Case Law

商

地域団体商標における先使用権〔商標法32条の2第1項〕平成29年11月24日判決（横浜地裁小田原支部 平成28年（ワ）第154号 商標権侵害差止等請求事件）>>請求棄却

地域団体商標（第 29 類、指定商品は F 産のかまぼこ）

そして、本件では、本件商標の指定商品である F 産のを有する原告が、同商標と類似の標章を付した蒲鉾を製「F」とは、F 市の O 湾沿岸の地域のみならず、ここを中造、販売している被告らの行為が原告の商標権を侵害する心として自然、歴史、文化、社会等のつながりを有していと主張して差止め等を求めたところ、被告が先使用権等をる地域が含まれ、F 市の周辺の地域も「F」に含まれると主張して争った事案である。

認められると判示した。さらに、被告の本店や製造工場が裁判所は、地域団体商標制度では、地域名称と商品又存在する J 市を含む F 市周辺の地方自治体には、「F」のは役務の名称等からなる商標の登録要件が緩和されてお名称を付した業者名や店舗名が複数存在していることや、り、このような地域団体商標制度が導入された趣旨に照らJ 市は F 藩の支配領域にあったこと等も考慮し、被告が蒲せば、先使用者の不正競争の目的の有無を検討する前提と鉾を製造してきた場所は F 市の周辺の地域に含まれていして、当該指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又ると判示した。

は役務に当該地域の名称を付することのできる地域の範囲

さらに、被告を設立した G が、「F 産のかまぼこ」の製を判断する際には、先使用者の商品又は役務が、当該地域法に関する知見や技術を取得していること、F 市周辺で製と同様の自然、歴史、文化、社会等のつながりを有してい造された蒲鉾に対し他の地域の蒲鉾商品と区別して付加価るかを考慮すべきであり、これらのつながりは必ずしも行

値を高めようとしてきたことも考慮し、被告に他人の信用

政区分に限定されるものではないと解すべきであると判示を利用して不当な利益を得ようとする不正競争の目的はなした。

いと認められると判示した。

特

数値限定発明における進歩性 平成29年12月21日判決（知財高裁 平成29年（行ケ）第10058号 審決取消請求事件）>>請求認容

本件は、タイヤ側面に設けられた放熱用凹凸部の構造を満たさない実施例の方が、本件発明の数値範囲の全てを及び配設態様を定めるパラメータの関係を限定する発明に満たす実施例よりも耐久性が高いと明細書に示されていつき、その進歩性が争われた事案である。

る、③ p/h 及び（p-w）/w の両パラメータの充足と熱伝本件発明の要旨は、凸部中心間距離を p、凸部の幅を達率の関係は明細書に示されていない、④放熱効果は p、w、凸部の高さを h とし、凹凸の延在方向とタイヤ径方向

w、h の 3 者の相関関係に左右され、p と h 及び p と wとがなす角をθとしたときに、構造を定める p、w、h がという 2 つの相関関係のみの充足で効果が向上するとは「10.0 ≦ p/h ≦ 20.0、 か つ、4.0 ≦（p-w）/w ≦ 39.0

言えない、として、p/h 及び（p-w）/w を本件発明の数の関係を満足」し、配設態様を定めるθが「-45°≦θ≦

値範囲に特定することは、技術的意義が認められず、設計

45°の範囲」とする点にある。

事項である、とした。また、本判決は、前記引用発明の開本判決は、引用例 1（国際公開第 2004/013222 号）

示する「θ =0°」という配設態様は、本件発明の構成にに引用例 2（特開平 4-238703 号）を適用する動機付け

包含される、とした。その上で、θを一定の数値以上に大は十分にあり、その適用された発明（引用発明）が満たす

きくした場合、凹凸部を設けない場合よりも熱伝達率が低「5 ≦ p/h ≦ 20、かつ、1 ≦（p-w）/w ≦ 99」という構下することが明細書に示されており、θの技術的意義が不造は、本件発明の構成を包含する、とした。その上で、①

明である、とした。

本件発明の数値範囲特定の根拠は、明細書中「好ましくは」と好適化に留まる、② p/h のみ又は（p-w）/w のみ

11

以上から、本件発明は前記引用発明から容易想到として、本判決は審決を取り消した。

大野総合法律事務所

Oslaw News Letter vol.47
商「緑健青汁」事件 平成29年1月15日判決（知財高裁 平成30年（行ケ）第10108号事件

審決取消請求事件）＞＞請求棄却

本件は、原告の登録商標「緑健青汁／りょくけん青汁

しの効力は他の共有者にも及び（行政事件訴訟法 32 条

／リョクケン青汁／ RYOKUKEN AOJIRU」（以下、「本

1 項）、請求棄却の判決が確定した場合は他の共有者の件商標」という）について、不使用取消審判の請求成立

出訴期間の満了により取消審決が確定するため（商標法の審決がされたため、審決取消訴訟を提起したという事

54 条 2 項）、合一確定の要請に反する事態は生じない案である。争点は、本件訴えの適法性及び商標法 50 条

ことを理由として挙げたうえで、「商標権の共有者の 1の該当性である。

人は、共有に係る商標登録の取消審決がされたときは、本件商標の商標権は、原告を含めた 2 社共有である
ところ、原告が単独で本件審決の取消しを請求したた単独で取消審決の取消訴訟を提起することができると解するのが相当である。」と判断した。

め、被告は本件訴えが不適法であると主張した。これに商標法 50 条の該当性については、「緑健青汁」の文

対し、裁判所は、①本件取消訴訟の提起は商標権の消滅

字のみによる使用は、文字列 4 段の構成から成る本件を防ぐ保存行為に当たること、②訴訟提起について他の商標と社会通念上同一と認められる商標であると直ちに共有者の協力が得られない場合などの事態も考えられる

認めることはできないとし、本件商標の商標登録は、商ため、商標登録の取消審決に対する取消訴訟が固有必要

標法 50 条の規定により取り消されるべきものであると的共同訴訟であると解すると不当な結果になりかねない

結論付けた。

こと、③訴訟で請求認容の判決が確定した場合の取消

特置換基をマーカッシュ形式で規定した化合物発明における選択肢の削除訂正 平成30年1月22日判決（知財高裁 平成29年（行ケ）第10007号 審決取消請求事件）＞＞請求棄却

本件は、除草剤に用いられる 2- ベンゾイルシクロヘ

クレームの補正に関する審査基準）、明細書には 1 つのキサン -1,3- ジオン化合物をマーカッシュ形式により置換基を特定のいくつかの選択肢に限定する根拠となる各置換基の選択肢を多数規定することよって特定した化記載や他の置換基との関係で 2 以上の置換基を特定の合物発明について、マーカッシュの選択肢を削除する

いくつかの組み合わせに限定する根拠となる記載がない

訂正が、新規事項の追加に該当するか否か（特許法第ことから、本件訂正は新規な技術的事項を追加するもの

126 条第 1 項、同条第 5 項）等が争われたものである。

であるとの主張を行った。

特 許 第 4592183 号 の 無 効 審 判（ 無 効 2015-

裁判所は、2- ベンゾイルシクロヘキサン -1,3- ジオ

800065 号）において、実施可能要件に係る記載不備

ン化合物（シクロヘキサン -1,3- ジオンの 2 位がカルを指摘する審決予告を受けた特許権者（本件被告）は、ボニル基を介して中央のベンゼン環に結合した構造を基請求項に記載の化合物を、CAS REGISTRY 物質レコー

本骨格とする）が除草作用を有し、除草剤の有効成分とドに示され入手可能であることが明らかな原料物質によして有用であることが従来知られていたと認定した上り合成される化合物に限定することを目的として、マーで、⑴訂正後の化合物群が訂正前の基本骨格を共通して

カッシュ形式により規定した置換基の選択肢を削除する有するものであり、⑵訂正後の化学物質群が、訂正前の訂正（本件訂正）を行った。審決は、本件訂正を認めて化学物質群に比して顕著な作用効果を奏するとも認め難特許を維持した。

いことから、本件訂正は、明細書の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新た原告は、補正により選択肢を削除して特定の選択肢のな技術的事項を導入するものではないと判断した。

組合せを請求項に残すことにより新たな技術的事項を導入することとなる場合があり得ること（マーカッシュ・

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「Oslaw News Letter」第47号■編 集・発行 / 大野総合法律事務所

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