大野総合法律事務所

vol.42目

C ontents

次
米国でのウェアラブルデバイスの特許紛争に鑑みたIoT関連発明の権利化における留意点 

弁理士 野本裕史

1◦商標 N e w s

コンセント制度 

弁理士 大塚啓生

6◦海外 N e w s

Purdue Pharma v. Epic Pharma CAFC判決 

弁理士 梅田

慎介

7

◦特

許

入

門



弁理士 森田

裕

9

◦判

例

紹

介



◦論

文

11

論文
Thesis

米国でのウェアラブルデバイスの特許紛争に鑑みた
IoT関連発明の権利化における留意点
弁理士

野本

裕史

展したものの、迅速な審理が行われる ITC ３では 2016 年に、

１．はじめに権利行使に使用された全ての特許が無効であるという判断がな

あらゆるものがインターネットにつながる IoT（Internet

された。

Of Things）の研究開発およびビジネスへの適用が急速に進

本稿では、まず、米国の特許適格性に関する運用指針の概要

んでいる。総務省の平成 28 年版「情報通信白書」では、IoTを説明し、次に、ウェアラブルデバイスの市場における特許紛時代を象徴する新サービスとして、FinTech、シェアリング・争を題材にして、権利行使に使用された特許の内容と ITC のエコノミー、ウェアラブルデバイスおよびサービスロボット

判断の概要を説明する。最後に、IoT 関連発明を権利化する際が挙げられており、IoT、ビッグデータ、人工知能（AI）等のに留意すべき点を検討する。

ICT の進展による 2020 年時点の経済効果は約 33 兆円と推２．米国の特許適格性に関する運用指針

定されている１。
米国では企業価値 10 億ドル以上のユニコーン２が IoT の技

米国特許法 101 条は、特許適格性について、新規かつ有用

術分野において複数登場しており、早くも 2015 年にはウェな方法、機械、製造物もしくは組成物またはそれについての新アラブルデバイスの市場にて競合するユニコーン同士の争いが規かつ有用な改良を発明または発見した者は、本法の定める条

連邦地裁および米国国際貿易委員会（ITC）での特許紛争に発件および要件に従って、それについての特許を取得することが

〈脚

注〉 

「平成 28 年版 情報通信白書」（2016 年、総務省）http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/pdf/index.html
非上場にもかかわらず企業価値が 10 億ドルを超える有望ベンチャーは、めったに姿をみせないという意味合いを込め、伝説の生き物である「ユニコーン（一角獣）」と呼ばれる。
３
ITC の調査および関連する手続は、可能な限り迅速に進めるよう定められている (19 C.F.R. 210.2)
４
米国特許第 5,970,479 号、第 6,912,510 号、第 7,149,720 号および第 7,725,375 号
１２

1

Oslaw News Letter vol.42
できる旨規定している。

２Ａ：NO）、特許適格性があると判断される。一方、クレー2014 年には、Alice v. CLS Bank 事件において、当事者ムが判例法上の例外に向けられている場合（ステップ２Ａ：間において債務を交換する方法とそのシステムに関する Alice

YES）、ステップ２Ｂに移行する。

社の特許 のクレームは特許適格性がない抽象的アイデアに向ステップ２Ｂでは、クレーム中の何らかの構成要件または構

けられているとした連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）大法廷判

成要件の組み合わせが、クレームが全体として判例法上の例外

決が、最高裁により支持された５。

を著しく（significantly）超えることに達するのを確実にす

４

Alice 最高裁判決（以下「Alice 判決」）を受けて米国特許

るのに十分であるか否かが判断される。
十分でない場合（ステッ

商標庁（USPTO）により公表された、特許適格性に関する運

プ２Ｂ：NO）、特許適格性がないと判断される。一方、十分用指針６の概要は以下のとおりである。

である場合（ステップ２Ｂ：YES）、特許適格性があると判断クレームが特許適格性を有するか否かの分析は、参考図１にされる。

示すフローチャートに沿って行われる。

３．ウェアラブルデバイスの市場における特許紛争［参考図１］７⑴特許紛争の経緯
取得したデータをスマートフォン等の機器に送って処理する
タイプのウェアラブルデバイスであるアクティビティトラッカ（活動量計）の市場では、2007 年創業の Fitbit 社（以下「Fitbit」）
が、2009 年からクリップ型のアクティビティトラッ
カを先行して製造販売していた。
Jawbone と い う 商 標 で 事 業 展 開 す る 1999 年 創 業 のAliphCom 社（以下「Jawbone」）は、
2004 年からヘッドセットやコンパクトスピーカの製造販売を行って多くの支持を得ており、2011 年にはリストバンド型のアクティビティトラッ
カを製造販売し始めた。
2013 年、Fitbit は Jawbone の後を追う形でリストバン
ド型のアクティビティトラッカの製造販売を開始した。2013
年の時点では、アクティビティトラッカの市場全体で、Fitbit
が 70% のシェアを保有していたのに対し、Jawbone のシェ
アは 19% であった８。
2015 年に Fitbit は、NASDAQ に株式を新規公開（IPO）
ステップ１では、クレームが、方法、機械、製造物もしくはするのであるが、Fitbit の IPO の２週間前に、Jawbone は、組成物に向けられているか否かが判断される。このステップ

Fitbit が Jawbone の３件の特許を侵害しているとしてカリ

は、Alice 判決以前から変わっていない。クレームが方法、機フォルニア連邦地裁に提訴した９。さらに、Fitbit の IPO の械、製造物および組成物のいずれにも向けられていない場合（ス

３週間後に、Jawbone は、６件の特許侵害等を理由に Fitbit

テップ１：NO）、特許適格性がないと判断される。一方、クレー製品の輸入差し止めを ITC に申し立てた 10。
一方、Fitbit は、IPO の３か月後、Jawbone が Fitbit のムが方法、機械、製造物もしくは組成物に向けられている場合３件の特許を侵害しているとしてデラウェア連邦地裁に提訴（ステップ１：YES）、ステップ２に移行する。
ステップ２は、自然法則、物理的現象および抽象的アイデア

するとともに 11、Jawbone が Fitbit の別の３件の特許を侵（判例法上の例外）に向けられたクレームに関する Alice 判決

害しているとしてカリフォルニア連邦地裁に提訴した 12。さからの２段階分析である。

らに、その２か月後、Fitbit は、３件の特許侵害を理由に
Jawbone 製品の輸入差し止めを ITC に申し立てた 13。

ステップ２Ａでは、クレームが、判例法上の例外に向けられているか否かが判断される。ここで「向けられている」とは、迅速な審理が行われる ITC では 2016 年に両方の事件に対判例法上の例外がクレームに記載されていることを意味する。

する判断がなされたのであるが、その結果は、権利行使に使用クレームが判例法上の例外に向けられていない場合（ステップされた双方の特許が全て無効であるというものであった。以下

〈脚

注〉 

Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int’l, 573 U.S. __, 134 S.Ct. 2347, 110 USPQ2d 1976 (2014)
https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/2014-interim-guidance-subject-matter-eligibility-0
７2014 Interim Eligibility Guidance Quick Reference Sheet(2014 年 USPTO), p.3
８
http://www.mobihealthnews.com/28825/fitbit-jawbone-nike-had-97-percent-of-fitness-tracker-retail-sales-in-2013
９Case No.3:15-cv-02579
10
Inv. No. 337-TA-963
11
Case No.1:15-cv-00990
12
Case No.5:15-cv-04073
13
Inv. No.337-TA-973
５６2

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ユーザがデバイスを着用するときに「手動で」心拍数モニタに、特に争点となった Fitbit の特許２件の内容と ITC の判断

リング機能（すなわち心拍数の測定）をオンにすることの代わの概要を説明する。

りに、332 特許のクレームは、プロセッサが肌の接近を検出⑵ Fitbit の 332 特許（米国特許第 8,920，332 号）

するように心拍数モニタを動作させ、そのような接近が判定さ

イ特許の内容れるならば、プロセッサはユーザの心拍波形の１つまたは複数の特性を判定するように（すなわち心拍数を測定するように）

332 特許は、2014 年６月３日に出願され、2014 年 12

心拍数モニタを動作させる。……

月 30 日に登録された。332 特許の発明の名称は「ウェアラブル心拍数モニタ」である。明細書中の記載によれば、332

言い換えれば、クレームは、ユーザがデバイスを着脱すると特許は、ユーザの生理的な状態により行われる活動に関する

きの心拍数モニタリング機能のオン・オフの切り替えという人

データを集める生体モニタリングデバイスに関連する。

間の行動を単に自動化するだけである。そのような人間の行動
は、オンデマンドの心拍数モニタリング機能を有するウェアラ

332 特許のクレーム１は、以下のような記載である（著者訳）。

ブルデバイスのユーザと、患者に使用するときに心拍数モニタ

１．心拍数モニタと動き検出センサとを含む複数のセンサを備をオンにすることが予期される診療所での心拍数モニタのオペ

えたウェアラブルデバイスの心拍数モニタを動作させる方法

レータの両方により、バッテリの寿命を延ばすという目的で昔であって、から手作業で行われている。……
Alice 判決以降の判例に基づけば、人間の行動の単なる自動⒜動き検出センサを用いてウェアラブルデバイスの動きを検出化またはコンピュータ化は、抽象的な概念である。……

するステップと、⒝⒜における動きの検出に応答して、ユーザの肌に対するウェ

332 特許のクレームは、バッテリ電力を節約するという目

アラブルデバイスの接近を検出するように構成された着用検的で、「デバイスがユーザの肌の近くにあるときに心拍数モニ出モードで心拍数モニタを動作させるステップと、

タリング機能をオンにする」という抽象的アイデアに向けられ⒞ウェアラブルデバイスがユーザの肌に接近していることを、ていると判断される。……332 特許の背後にある概念は、本着用検出モードを介して判定すると、ユーザの心拍波形の１

質的に抽象的である。具体的には、人間は、バッテリが残ってつまたは複数の特性を判定するように構成された第１のモー

いる限りバッテリを節約するためにバッテリ駆動デバイスをオ

ドで心拍数モニタを動作させるステップと、フにしてきた。332 特許のする全てのことは、バッテリをオン・を備え、⒝および⒞の動作は、プロセッサにより実行される、オフするために人間の行動をプロセッサの動作による心拍数モニタに置き換えることである。……

方法。
ロ ITC の判断

Fitbit は、……人間はクレームに記載されたのと同じステッ

14

行政法判事（Administrative law judge）による判断の概プを手動で行っているという Jawbone の反論に対処してい要は以下のとおりである（下線付加）。

ない。Fitbit は「Jawbone が提案するような人間で実装されAlice 判決の２段階分析によれば、332 特許は、抽象的なる解決法は、特許された発明の背後にある原動力、すなわち、概念に向けられており、発明的概念を含むものではない。

デバイスが徐々に小型化していくウェアラブルデバイスにおけａ．Alice ステップ１

る電力の節約および正確性の改善に対処していない」と主張し

Fitbit によれば、332 特許は、「ユーザの動きと肌の接近ているが、そのような効率性および正確性の考慮により、
クレーに基づいて心拍数モニタを電力効率が良いやり方で動作させムされた発明の抽象性が弱まるわけではない。……

るための方法および装置を提供すること」により、従来技術

最後に、ユーザの肌に対するデバイスの接近を検出するよの「バッテリ消費」の問題を解決しようとする。……Fitbit

うに構成された着用検出モードで動作されるときに心拍数モ

は、「332 特許が発明された時点の既存デバイスは、接近をニタが「従来型でない」やり方で使用されるという Fitbit お検出するために他のセンサを使用するか、独立した「着用検出よ び ITC 委 員 会 調 査 弁 護 士（Commission Investigative

モード」を持たずに連続的に心拍数モニタを動作させるかのいAttorney、以下「Staff」）16 の主張も、誤りである。実際、ずれかであり、ユーザが手動で心拍数モニタリング機能をオン

引例 Ahmed では、「心拍数を測定するのに使用される同じセにすることを要求していた」ことを認めている。Fitbit は、まンサが、ユーザがウェアラブルシステムを着用しているか否か

た、332 特許の出願審査中に審査官が述べているように「引を示すのに使用され得る」と具体的に述べられている。
したがっが、動き検出モードと心拍検知モードとを有し、て、当該証拠は、心拍数の測定および肌の接近の検出のために動きの検出に応じて心拍検知モードを動作させる心拍数モニタ

同じセンサを使用することが、クレームされた発明の当時に公を教示している」ものの、「動き検出に応じて、クレームに記知であったことを示している。……

例 Ahmed15

したがって、Enfish 判決 17 で説示されたように「クレーム載されたような肌に対するデバイスの接近を判定することを教を、抽象的アイデアに向けられていると過去に判断されたク

示していない」ことを認識している。
〈脚

注〉 

Certain Wearable Activity Tracking Devices, Systems, and Components Thereof, Inv. No.337-TA-973, Order No.24, pp.15-31
15米国特許出願公開第 2014/0073486 号
16
Staff は 332 特許のクレームが特許適格な主題に向けられていると主張していた。
17
Enfish, LLC v. Microsoft Corp., No. 2015-1244, 2016 WL 2756255, at *4 (Fed. Cir. 2016)
14

3

Oslaw News Letter vol.42
レームと比較することにより、」332 特許のクレームは、抽動ポイントを算出し、活動ポイントはユーザの１つまたは複

象的アイデアに向けられていると判断される。

数の身体的活動の量に相関する、処理回路と、

ｂ．Alice ステップ２

 処理回路に結合され、活動ポイントを表すデータをユーザ

332 特許の好ましい実施形態では、ユーザの肌の接近を検に出力するためのディスプレイと、出するために光源からの光パルスが心拍数モニタで具体的に使を備えたポータブルデバイス。

用されると説明されているが、クレームでは、「ユーザの肌にロ ITC の判断 18
行政法判事による判断の概要は以下のとおりである（下線付

対するウェアラブルデバイスの接近を検出するように構成され加）。

た」着用検出モードが一般的に記載されている。……このようAlice 判決の２段階分析によれば、377 特許は、抽象的なに、クレームでは、ユーザの肌の接近を検出するために一般的概念に向けられており、発明的概念を含むものではない。

な「着用検出モード」で一般的な心拍数モニタを動作させる一ａ．Alice ステップ１

般的なプロセッサが広く記載されている。
言い換えれば、クレームは、ユーザの肌の接近を検出するた

Fitbit は、クレームされた発明は抽象的アイデアに向けられめの心拍数モニタの動作の個別かつ具体的なやり方に限定されておらず、「377 特許の中心は「活動ポイント」の算出だけておらず、バッテリ電力の節約という予測可能な目的のために、にあるのではなく、従来技術を超える改善された能力を持つ具

デバイスの着脱に応じて、心拍数モニタの心拍数モニタリング

体的で物理的なデバイスを提供することにもある」と主張して機能をオン・オフするためのユーザの予測可能な手動および／いる。……しかし、Fitbit は、装置を発明していないし、クレーまたは知的判定を、一般的なプロセッサの使用によって先取りムされた装置のいかなる物理的属性または構造的構成要素も発している。……

明していない。全体としてみれば、クレームされた装置は、ハ

クレームされた構成要素の「順序付けられた組み合わせ」も、ウジングと複数のセンサと３つの加速度計と処理回路とディス「発明的概念」
を含んでいない。全体として見て、クレームには、プレイとを含む、公知かつ従来型のものであった。Fitbit は、

単に、一般的なプロセッサにより実行されるような、デバイス

新規または従来型ではない装置のいかなる構造的構成要素もがユーザの肌に接近しているときに心拍数モニタを動作させる

特定しておらず、Fitbit は、なぜクレームされた物理的属性のという公知の抽象的概念が記載されている。……

組み合わせが従来型ではないのかを適切に説明してもいない。

Fitbit および Staff の全体的な立場は、ユーザの肌に対するFitbit は、「Jawbone は、従来技術が単一の装置で３軸加速

ウェアラブルデバイスの接近を検出するように構成された着用度計と高度センサと生理的センサとを組み合わせて 377 特許

検出モードで動作されるときに心拍数モニタが従来型ではない

により教示される改善を生み出すことを教示している証拠を示やり方で使用されるという誤った前提を基礎としている。……

していない」と断定的に主張している。しかし、これらのセン

よって、332 特許のクレームは、発明的概念を含まないと判サの各々は具体的かつ予測可能な目的を有しており、377 特断される。

許の明細書も Fitbit もクレームされた組み合わせから得られ
る予期しない利点を特定していない。たとえば、Jawbone に⑶ Fitbit の 377 特許（米国特許第 8,868,377 号）

より指摘されたように、３つの加速度計または３軸加速度計のイ特許の内容使用は「身体的活動を測定するという目的のためにそのような装置でありふれたものであった」。

377 特許は、2013 年 11 月 11 日に出願され、2014
年 10 月 21 日に登録された。377 特許の発明の名称は「ポー

Fitbit は、また、「クレームされた構成要素は、組み合わさ

タブルモニタリングデバイスおよびそれを動作する方法」であれることにより、ユーザに提示されるデータの収集および操作る。明細書中の記載によれば、377 特許は、ユーザの身体的での正確性の向上を提供する」と主張している。しかし、上述

活動に対応する活動ポイントを算出する複数のセンサを含むしたように、正確性の考慮により、クレームされた発明の抽象

ポータブル活動モニタリングデバイスに関連する。

性が弱まるわけではない。……
「あらゆる従来型の構成要素が取り去られた状態では、」ク

377 特許のクレーム１は、以下のような記載である（著者訳）。

レームは、ユーザの身体的活動の量および／または強さに対応

１．ユーザの身体的活動に対応する活動ポイントを算出する

する活動ポイントを算出するためのポータブルデバイスのむきポータブルデバイスであって、出しの抽象的アイデアにすぎない。明確に言うと、「101 条 ユーザの身体に結合するように適合された物理的なサイズに基づく適格性の分析と米国特許法 103 条に基づく非自明性

および形状を有するハウジングと、の調査との間には重なる部分があるが、103 条は、特定のク ユーザの活動を表すセンサデータを生成するためにハウジ

レームが従来技術に鑑みて自明であるか否かという範囲の狭い

ング内に配置された複数のセンサであって、少なくとも３つ

問いかけを行う。一方、101 条の調査は、より範囲が広くかの加速度計を含む複数のセンサと、つより本質的であり、クレームされた主題が、あらゆる従来型

 ハウジング内に配置され、複数のセンサに電気的に結合さの構成要素を取り去られた状態で、特許法が保護することを目れた処理回路であって、センサデータを使用してユーザの活的としている種類の発見であるか否かを問いかける。

〈脚
18

注〉 

Certain Wearable Activity Tracking Devices, Systems, and Components Thereof, Inv. No.337-TA-973, Order No.24, pp.35-44

4大野総合法律事務所からなる場合がある 23。

したがって、Enfish 判決 19 で説示されたように「クレームを、抽象的アイデアに向けられていると過去に判断されたク

ITC による 377 特許の判断で示されたように、米国では、

レームと比較することにより、」377 特許のクレームは、抽そのような場合には、抽象的な概念であり特許不適格であると

象的アイデアに向けられていると判断される。……

判断される傾向が見受けられる。また、そのような場合には、

ｂ．Alice ステップ２

なぜその組み合わせが従来型でないのかを適切に説明すべきで

Fitbit は、本質的には、「（明細書中に記載されたように）あり、その組み合わせから得られる予期しない利点を特定すべ

377 特許のクレームは、発明を実施するのに要求される物理きであることが、ITC による 377 特許の判断において示唆さ的装置を十分に記述している」から、クレームが特許適格性をれている。

有すると主張している。しかしながら、「具体的かつ有体の構

日本では、ソフトウエアによる情報処理がハードウエア資源

成要素の単なる記載は、抽象的なアイデアに特許適格性を授与を用いて具体的に実現されていれば自然法則を利用した技術

するのに不十分である」。

的思想の創作であって発明に該当すると判断されるところ 24、さらに、Fitbit の主張する正確性の利点は、生得的なもので377 特許は処理回路が加速度センサのデータを使用して活動あり、クレームされたセンサおよび処理回路の使用から予期さポイントを算出しディスプレイに出力するものであるから、発れ得る。
……
「少なくとも３つの加速度計は一般的なコンピュー

明該当性の要件を満たすと判断される可能性がある。

タの構成要素ではなく、従来型ではないやり方で使用されていなお、引用発明と比較した有利な効果は進歩性が肯定されるの主張は、Jawbone により提供された証方向に働く要素として参酌されるから 25、組み合わせから得拠と矛盾する。したがって、Fitbit の主張する正確性の利点は、られる予期しない利点を特定すべきことは、上記 ITC による発明的概念を提供するのに不十分であると判断される。

377 特許の判断における示唆と同様である。

る」という Staff

20⒞予測可能な利点の主張

このように、377 特許のクレームには、ユーザの身体的活
動の量および／または強さに対応する活動ポイントを算出する

ITC による 332 特許の判断と 377 特許の判断の両方で示ためのポータブルデバイスの「抽象的アイデアを実装するためされたように、米国では、消費電力の低減や正確性の向上などの従来型の電子的かつコンピュータ用の構成要素」が記載され予測可能な利点では、特許適格性の判断において、発明の抽象ている。したがって、クレームの構成要素は、単独または組み性のハードルを下げることはできない。
日本では、進歩性の判断において、コンピュータ化すること合わせで、本件特許が「非適格な概念上の特許を著しく超えるにより得られる「速く処理できる」、「誤りを少なくできる」なものに達するのを確実にするのに十分」ではない。

どの一般的な効果は、通常は、技術水準から予測できない効果

よって、377 特許のクレームは、発明的概念を含まないととはいえないとされている 26 ことに留意すべきである。

判断される。

⒟特許適格性の分析と非自明性の調査との間の重なり

４．IoT 関連発明を権利化する際に留意すべ
き点の検討

ITC による 377 特許の判断では、特許適格性の分析と非自明性の調査との間には重なる部分があることが明示されている。非⒜人間の行動の自動化について

自明性の調査では従来技術という明確な基準があるものの、特許

ITC による 332 特許の判断で示されたように、米国では、適格性の分析では超えるべき基準が明確にされていない点に留意

人間の行動の単なる自動化は抽象的な概念であり特許不適格ですべきである。USPTO は特許適格性に関する判例のリストを更あると判断され得る。

新し続けている 27 ので、随時研究していく必要がある。

一方、日本では、全体として自然法則を利用した技術的思想

５．おわりにの創作が発明に該当すると判断されるところ 21、332 特許はプロセッサが動き検出センサの検出に基づいて心拍数モニタのIoT は「モノ」に関連していることから、AI やビッグデータ等

動作を制御するものであるから、発明該当性の要件を満たすとと比較して、特許制度との親和性が高い。IoT に関連する発明を判断される可能性がある。

日本または米国で権利化する際に本稿での整理が役立てば幸いで

ただし、進歩性の判断では、人間が行っている業務やビジネある。

ス方法のシステム化が、当業者の通常の創作能力の発揮に当たると判断され得る 22 ことに留意すべきである。
⒝物理的構成が既存技術の組み合わせからなる場合

IoT 関連発明は、物理的構成としては既存技術の組み合わせ
〈脚

注〉 

前掲注 17）参照
20
Staff は 377 特許のクレームも特許適格な主題に向けられていると主張していた。
21
審査ハンドブック付属書 B 第 1 章 2.1.1.1(1)(i)22
審査ハンドブック付属書 B 第 1 章 2.2.3.2(4)23「FRONTIERS 2016」（2016 年、経済産業省）14 頁参照 http://www.kansai.meti.go.jp/2-7it/report/frontiers2016.pdf
24
審査ハンドブック付属書 B 第 1 章 2.1.1.2(1)(i)
25
審査基準 第 III 部 第 2 章 第 2 節 3.2.1(1)26
審査ハンドブック付属書 B 第 1 章 2.2.3.1(5)27
前掲注 6）参照
19

5

以上

商標
News

Oslaw News Letter vol.42

Trademark News

コンセント制度

弁理士

大塚

啓生

る４。しかし、当該手段は、先行商標の指定商品／役務と類似する商品

１． はじめに／役務のすべてについて取引の実情を説明・立証する必要があるうえに、「コンセント制度」とは、出願した商標と類似する先登録商標が存在し、当該説明書を提出したとしても結果的に拒絶理由が解消しないと判断さ特許庁の審査において拒絶されるような場合であっても、当該先登録商れる可能性があることから、同制度の利用はほとんど無いようである。

標の権利者から同意（consent）を得られれば、拒絶理由が解消した

４．コンセント制度のメリット・デメリット

ものとみなして後願商標の登録を認める制度のことである。
米国、EU、オーストラリアなど、諸外国においてはコンセント制度がアサインバックによりコンセントと同様の結果が得られる現状にあっ認められているが、日本では導入されておらず、その必要性についてはて、コンセント制度の導入は本当に必要なのだろうか。コンセント制度

度々議論されている。平成８年の商標法改正でコンセント制度の導入がの主なメリット・デメリットを以下に整理する。

見送られて以降、知的財産研究所によって調査・研究がなされ１、産業【メリット】

構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会２や日本弁理士会商標委

・アサインバックよりもユーザーの利便性が向上する（費用面や手続負

員会３等で検討が行われている。

担の軽減）
。

本稿では、その導入の是非が検討されているコンセント制度について・複数の権利者の先登録商標が引用されると、アサインバックでは対応

簡単に説明する。

し切れないが（一の権利者名義に統一することが事実上困難）、コン
セントであれば対応が可能となる。

２．コンセント制度の類型及び諸外国の導入状況

・商標制度の国際的な調和が図れる。

コンセント制度には大きく分けて２つの類型が存在する。
いわゆる「完・現実には出所の混同が生じない商標の併存を認めることで、取引の実

全型コンセント制度」と「留保型コンセント制度」である。

情に適した審査が期待される。

「完全型コンセント制度」は、コンセントがあれば相対的な拒絶理由は【デメリット】

解消する制度であり、審査官の判断を拘束するものである。

・コンセント制度は使用主義的な発想からなる制度であり、登録主義・

他方、「留保型コンセント制度」は、コンセントがあったとしても、審査主義を採用する日本の商標制度には根本的に馴染まない。

客観的に混同が生じるおそれがあると判断される場合は拒絶理由が解消→登録主義・審査主義の利点は、他人の権利の存否の確認が容易であっしない制度であり、審査官の裁量で判断される。

て、商標の使用可能性及び登録可能性が予見できる点や、安定した権

各国のコンセント制度の導入状況を大別すると以下のとおりである。
コンセント制度を導入している国
完全型コンセント制度

留保型コンセント制度

利を取得できる点にある。
 しかし、コンセント制度の導入により、類似商標の併存が多くなる

コンセント制度を導入していない国と、商標調査における類否の判断が難しくなり、使用可能性や登録可能性の予見が困難となることが懸念される。また、コンセントがあれ

EU、イギリス、スウェー アメリカ、カナダ、オー 日 本、 韓 国、 タ イ、 イ
デン、ニュージーラン ストラリア、中国、台 ンドネシア、など
ド、など
湾、香港、シンガポー
ル、インド、マレーシ
ア、ベトナム、ブラジ
ル、メキシコ、ロシア、など

ば登録が認められるとすれば、実質的には審査が機能しなくなり、権利の安定性も失われかねない。

５．まとめ
コンセント制度には一長一短があり、日本の商標制度への導入は慎重に検討すべきであるが、コンセント制度を推す意見は多い５。また、知３．コンセント制度を採用していないことによる商標実務の現状

的財産研究所が実施した国内企業アンケート調査によれば、日本においてもコンセント制度を設けるべきという回答が過半数を占めた６。

コンセントを活用する場面は、出願した商標に対して類似の先登録商

さらに、平成 29 年４月１日から施行される改訂審査基準では、出標が引用されて、特許庁の審査において拒絶された場合である。しかし、願人と引用商標の権利者が親会社と子会社である等、支配関係がある場

日本ではコンセント制度を採用していないことから、先行商標権者の同合は、引用商標権者の承諾があることを証明すれば商標法４条１項 11

意を得ても拒絶理由は解消しない現状にある。そのため、実務上は、コ号に該当しないものとして取り扱うことが予定されている。すなわち、ンセントの代替策として「アサインバック」が活用されている。

支配関係が認められる場合に限っては、コンセントを認める運用がされ「アサインバック」とは、後願商標の出願人を引用された先登録商標ることになる。

の権利者に譲渡し（assign）、登録査定がされた後に、後願商標の出願

コンセント制度の是非はさておき、ユーザーのニーズの高まりや、改人を元の出願人に再度譲渡する（back）手続きのことをいう。このよ

訂後の審査基準がコンセントを一部的に容認した運用になること等を考うな手続きをすることにより、結果的にはコンセントを認めた場合と同慮すると、コンセントを認める流れになりつつあることが窺える。コン様に、相互に類似する商標が併存して登録されることとなる。

セント制度が導入されれば、商標の実務に与える影響は大きいため、そなお、アサインバックの他に「取引実情説明書」を提出する手段もあ〈脚の動向には注目したい。

以上

注〉 

 成 13 ～ 16 年度、平成 27 年度の特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書で報告されている。
平２（旧）産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会の第３回、第
14 回～第 16 回で検討がされ、（新）産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会の第２回で検討された。
３
平成 15、23、24、27 年度に日本弁理士会商標委員会で検討された。
４
特許庁商標審査便覧 42.111.02
５
平成 27 年度日本弁理士会商標委員会の答申書では、「商標制度の利便性及び国際ハーモナイゼーションの観点から、コンセント制度の必要性を主張し、その導入は立法によるのが望ましい」とし、留保型コンセント制度の導入を提言している。
６「 平 成 27 年 度 商 標 制 度 に お け る コ ン セ ン ト 制 度 に つ い て の 調 査 研 究 報 告 書 」 の 35、38、64 頁 等 参 照（https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/
zaisanken/2015_08.pdf#search=%27%E5%95%86%E6%A8%99+%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%88%E5%88%B6%E
5%BA%A6%27）
７（新）産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会商標審査基準ワーキンググループの第
21 回及び第 22 回の配布資料参照（https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark_wg_new22shiryou/03.pdf）
１

6

海外
News

Oslaw News Letter vol.42

Overseas News

Purdue Pharma v. Epic Pharma CAFC 判決～プロダクトクレームにおけるプロセス限定の非自明性判断への考慮～ 弁理士梅田慎介

り、最終生成物中には副生成物である 14 －ヒドロキシコデイノ

１．はじめにン（以下「14-hydroxy」）が高濃度（1500ppm）で含まれていた。14-hydroxy は、毒性化合物であるα , β－不飽和ケトン

先発薬メーカーは、ときに方法的な発明特定事項をも含む（ABUKs）の１種である。

多様なプロダクトクレームのドラフトによって、自社製品の多面的な保護を図ってきた。これは、後発薬の医薬品簡略承認（Abbreviated New Drug Application： ANDA）申請に際しては、後発薬メーカーは、先発薬メーカーがオレンジブックに掲載する特許に対する特許証明書の提出が必要となるところ、オレ
ンジブックには製造方法のみに係る特許は掲載されないことも一因となっている。
Purdue Pharma は、自社製品 OxyContin® に関し、副生成14-hydroxy を低減するため、第２工程で水素化されきらな物が極低濃度とされた改良製剤に係るプロダクトクレームを、「副かった 14-hydroxy が最終生成物中にキャリーオーバーしてい

生成物の製造工程における由来」を特定することによって権利化るのではないかとの仮説のもと、第２工程の反応時間を延長すした。本事案は、ANDA 訴訟において、この「副生成物の製造ることが検討された。しかし、第２工程で 14-hydroxy を完工程における由来」が先行技術に対する自明性の判断に考慮され全にオキシコドン遊離塩基に変換したとしても、第３工程後に得るか否かが争われた。

14-hydroxy が再生成してしまうことが知られていた。

２．事件の概要-dihydrocodeinone（以下「8,14-dihydroxy」）の８β異性体（以

⑴経緯

下「8β」
）が生じることが分かっていたが、8βのジアステレオ

ま た、 第 １ 工 程 で 副 生 成 物 と し て 8,14-dihydroxy-7, ８マーである 8α,14-dihydroxy-7, ８-dihydrocodeinone（以下OxyContin® は、 ア ヘ ン に 含 ま れ る ア ル カ ロ イ ド の デ バ「8α」）が同工程で生成しているかどうかは不明であった。

イ ン（thebaine） か ら 合 成 さ れ る 半 合 成 麻 薬 オ キ シ コ ド ン（oxycodone）を成分とする鎮痛剤であり、がんの疼痛等の重⑶本件特許

度の痛みに有効に用いられている。一方で、錠剤を粉砕して鼻かPurdue は、第１工程で生成する 8αが、第３工程における酸ら吸引することでヘロインのような高揚感が得られるため、乱用

触媒脱水反応中に 14-hydroxy に変換されていることを明らかが社会問題ともなっている。
2011 年、OxyContin® を 販 売 す る Purdue Pharma（ 以にし、第３工程の最後に、8αから生成した 14-hydroxy をオ

下「Purdue」） は、OxyContin の 後 発 薬 を 申 請 し た Teva

キシコドン遊離塩基に変換する水素化工程を追加することによPharmaceuticals USA（ 以 下「Teva」） に 対 し て、 米 国 特り、最終生成物中の 14-hydroxy 濃度を 10ppm 未満に低減す

許 第 7,674,799 号、 第 7,674,800 号 及 び 第 7,683,072

ることに成功した。

®

号に基づき ANDA 訴訟を提起した。同様の訴訟を、2011 ～2013 年にかけて、Epic Pharma、Mylan Pharmaceuticals
及び Amneal Pharmaceuticals に対しても提起した。さらに、2012 年、OxyContin® を製造する Grunenthal GmbH（以下「Grunenthal」）と Purdue は、Teva に対して米国特許第8,114,383 号に基づく侵害訴訟を提起した。
これらの訴訟を併合審理したニューヨーク南部地区連邦地裁は、'072 特許は、14-hydroxy が極めて低濃度に抑えられたオキ

2013 年、まず Tava に対する２件について、Purdue の特許はシコドン塩酸塩の改良製剤に係る発明（低 ABUK 発明）である。

先行技術から自明であり無効との判断を示した 1。また、残る事件'072 特許のクレーム１を以下に示す（下線・訳は筆者が付した）。

については、コラテラル・エストッペルを適用して却下とした。

なお、'799 特許 2 及び '800 特許 3 も低 ABUK 発明に係るものである 4。
1．An oxycodone hydrochloride active pharmaceutical⑵先行技術

ingredient having less than 25 ppm

従来、オキシコドン塩酸塩は以下の３工程により製造されてお
〈脚
１

注〉 

Oxy Contin Antitrust Litig., 994 F. Supp. 2d 367, 377 (S.D.N.Y. 2014)C
 laim 1: An oral dosage form comprising particles, the particles comprising from about 5 mg to about 320 mg oxycodone hydrochloride active
pharmaceutical ingredient having less than 25 ppm 14-hydroxycodeinone, wherein at least a portion of the 14-hydroxycodeinone is derived from 8 α ,14dihydroxy-7,8-dihydrocodeinone during conversion of oxycodone free base to oxycodone hydrochloride, said particles being coated with an amount ofhydrophobic material effective to provide a sustained release of the oxycodone hydrochloride when the coated particles are exposed to an aqueous solution.

２

7

Oslaw News Letter vol.42
14-hydroxycodeinone, wherein at least a portion ofいう課題を解決するための手段（第３工程における水素化）をク

the 14-hydroxycodeinone is derived from 8α,

レームしておらず 8、単に低 ABUK である最終生成物をクレー

14-dihydroxy-7, ８-dihydrocodeinone.

ムしているに過ぎないから、４-hydroxy の由来の発見自体は非（14-hydroxy
が 25ppm 未満であって、14-hydroxy の少自明であったかもしれないが、そもそもクレーム発明に想到するなくとも一部が８α由来である、オキシコドン塩酸塩活性薬

ためにこの発見が必要であったとはいえず、Eibel Process 最剤成分）

高裁判決は適用されないとした 9。
また、CAFC は、14-hydroxy の由来が８αであるとの特定'072 特許のクレーム１は、14-hydroxy の上限濃度を規定し事項はプロセス限定であって低 ABUK 最終生成物の構造又は性たプロダクトクレームであるが、先行技術に対して 14-hydroxy

状になんら影響を与えるものでなく、また８α由来であろうと 8の製造工程における由来を 8αに限定する方法的な発明特定事項

β由来であろうと同一分子である 14-hydroxy をオキシコドンを含む 。

遊離塩基に変換するために水素化を適用できるのであるから、同

5

特定事項は自明性の判断に考慮されないとした。
⑷地裁判決

４．検討

'072 特許は、14-hydroxy の製造工程における由来を８βと推定していた従来技術に対して、8αであることを特定した点にCAFC は、８α由来であるとの特定は 14-hydroxy の構造を技術的特徴を有するものといえる。一方で、課題解決のための具規定するものでなくプロセス限定と解されるから、本件特許ク

体的な手段は第３工程における水素化であるから、本質的な技術

レームはプロダクトバイプロセスクレームとして、そのプロセス

的特徴はそのプロセスにあるといえる。

ではなくプロダクトの観点から検討されるべきである（別件判

地裁は、オキシコドン塩酸塩の製造３工程は公知であり、デバ

決 10 を引用）とした。

インの酸化により 14-hydroxy が生成し、水素化によって除去

この判断は、プロセス限定はプロダクトの構造又は性状を限定可能であることも周知であったから、当業者は、その由来によるするものでなければ非自明性の判断に考慮されていないとするもことなく 14-hydroxy を水素化によって除去できると認識したのである。そして、「従来のプロダクトを新たなプロセスで製造といえ、14-hydroxy の由来が 8αであるとの発見は、クレー11したとしても特許性はない」、「従来のプロダクトを特定のプロ

ム発明に想到するために必要ではないと判断した。

セスにより製造されるものとしてクレームして開示したとしてまた、地裁は、「14-hydroxy の少なくとも一部が 8α由来で12も新規性はない」、及び「プロダクトバイプロセスクレームにある」との発明特定事項はプロセス限定であって、非自明性の判係るプロダクトが、従来のプロダクトと同一であるかそれから断に影響を与えないと判断した。

自明である場合、従来のプロダクトが異なるプロセスで製造されるものであったとしても当該クレームは特許性がない」13 との３．判決の概要
本 CAFC 判 決

6

従来の取り扱いを踏襲するものであり妥当と考えられる。なお、
Purdue は最高裁に上訴している。

は、 地 裁 判 決 を 不 服 と す る Purdue 及 び

プロダクトクレームにおけるプロセス限定は、プロダクトを構

Grunenthal の控訴を棄却したものである。
Purdue は、「発明者が課題の非自明的な由来を発見し、解決造的又は機能的に限定するものでなければ米国の非自明性の判断手段を適用した場合には、たとえその解決手段がそれ自体一般に考慮されない点に留意が必要である。一方で、米国でのプロダ

的に公知技術のようであったとしても、その発明は非自明なもクトバイプロセスクレームの侵害判断にはプロセス限定をも充足のとして特許されるべきである。
」とする Eibel Process Co.

する必要があることから、本事案の「8α由来である」のように

v. Minnesota & Ontario Paper Cos 最高裁判決 7 を引用し、方法的な解釈（第３工程における水素化）がなされる可能性が高14-hydroxy の由来の発見は非自明であるから、オキシコドン

い発明特定事項はクレームドラフティングの際に避けるべきであ

塩酸塩の水素化という解決手段も非自明とされるべきであると主ろう。
また、新規な課題の発見が必ずしも特許性に結びつくものでな張した。

い点にも留意が必要である。

CAFC は、本件特許は最終生成物中の 14-hydroxy の除去と
〈脚

注〉 

C
 laim 1: A process for preparing an oxycodone salt substantially free of 14-hydroxycodeinone, which process comprises steps of: (a) preparing a mixture of
oxycodone free base, solvent and an acid, the oxycodone free base having an 8 α ,14-dihydroxy-7,8-dihydrocodeinone component; (b) incubating the mixture
under conditions suitable to convert the oxycodone free base to an oxycodone salt, wherein said conditions promote an acid catalyzed dehydration consistingof conversion of the 8 α ,14-dihydroxy-7,8-dihydrocodeinone component to 14-hydroxycodeinone; and (c) preferentially removing the 14-hydroxycodeinone
from the oxycodone salt.
Claim 30: Oxycodone salt prepared according to the process of claim 1.
４
4
 番目の '383号特許は、紙面の制約から割愛するが、乱用防止のために耐粉砕性を備えた錠剤に関するものとなっている。本事案では '383号特許も無効と判断された。
５日
 本でも類似のクレームが成立している（特許第 5378486 号）
６
P urdue Pharma L. P. v. Epic Pharma, LLC, 881 F. 3d 1345 (Fed. Cir Feb. 1, 2016)７E
 ibel Process Co. v. Minnesota & Ontario Paper Co., 261 U.S. 45, 68 (1923);“where an inventor discovers a non-obvious source of a problem and then applies a
remedy in response, the invention is nonobvious and worthy of a patent—even if the remedy, standing alone, would generally appear to be known in the art.”８T eva が実施する製造方法にも、「第３工程における水素化」は存在しない。Teva は、第２工程を２回繰り返すことによりオキシコドン遊離塩基を純化している。
９E
 ibel Process の発明は、上質紙を高速で製造する装置に関し、紙のシワという課題がペーパーストックの速度とワイヤーの速度の不一致に由来することを見出し、既存装置のワ
イヤーのピッチを微調整することにより両速度が同じになるようにしたというものである。最高裁は、「ペーパーストックの速度とワイヤーの速度の不一致」という課題の由来の発見が非自明であるから、その解決手段（ピッチ微調整）も非自明であるとした。
10G reenliant Sys., Inc. v. Xicor LLC, 692 F.3d 1261, 1268 (Fed. Cir. 2012); "[i]n determining validity o f a product-by-process claim, the focus is on the productand not the process of making it."11A
 mgen Inc. v. F. Hoffman-La Roche Ltd., 580 F.3d 1340, 1369 (Fed. Cir. 2009));“That is because of the . . . longstanding rule that an old product is notpatentable even if it is made by a new process.”
12S mithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp., 439 F.3d 1312, 1317 (Fed. Cir. 2006);“It has long been established that one cannot avoid anticipation by anearlier product disclosure by claiming ... the product as produced by a particular process.”
13
In re Thorpe, 777 F.2d 695, 697 (Fed. Cir. 1985);“If the product in a product-by-process claim is the same as or obvious from a product of the prior art, theclaim is unpatentable even though the prior product was made by a different process.”
３

8

特許
入門

Oslaw News Letter vol.42

Patent Intro

弁理士

森田

裕

権を主張して新しい出願をすることが可能です。特許権

Q．特許出願で、「優先権を主張して出願する」とは、出願から 20 年で満了するのですが、優先権主張出願いうことを良く聞きます。
「優先権を主張しの満了日は、先の出願の出願日ではなく、優先権主張出願て出願する」とはどういうことなのか教えての出願日から起算しますので、優先権を主張して新しい出ください。

願をすることで特許の満了日を最大で１年間遅らせる効果が期待できます。

１．優先権主張制度について

３．「優先権を主張して出願する」とは日本の特許法では、優先権制度を利用することで、基本的な発明の出願後に、その発明と、出願後の改良発明とをご質問の「優先権を主張して出願する」とは、この優先

包括的な発明としてまとめた内容で特許出願をさらに行う権制度を活用する際に、先の出願に記載した内容についてことができ、技術開発の成果を漏れのない形で円滑に特許は上記優先権制度の利益を受けながら、改良発明等を追加権として保護することが可能となっています。

して、または追加せずに新しい出願をするときに用いられる言葉です。

優先権制度が無い場合、改良発明は全く別の出願として別々に審査にかけて権利化手続をしなければならず、それ

４．優先権を主張して出願する態様の図解

ぞれの出願で管理面、手続面および費用面で負担が必要に以下では、上記で説明したことを図解したいと思います。

なりますが、優先権主張制度を利用すると、その基礎となった出願は一定の時期に取下げの扱いとなり、優先権主張を［優先権主張出願の基本的態様］

した出願のみが権利化手続に係属することになりますので複数の発明を一つの出願にまとまることとなり、管理面、
手続面および費用面での負担軽減を図ることができます。

２．優先権主張制度の特徴
優先権主張制度の最大の特徴は、先の出願の出願当初の

発明イについては出願１の出願日を基準に特許性が評価

明細書等に記載された発明についての特許性の審査は、先され、発明ロについては、出願２の出願日を基準に評価さの出願の日時を基準になされることであると言えます。これれます。特許権の満了は、出願２の出願日から 20 年となにより、先の出願と優先権の主張を伴う出願との間になさります。

れた他人の出願を排除し、その間に公知となった情報によっては「先の出願に記載された発明」は特許性を失わないと［優先権主張出願を複数の出願から行う態様例］

いう優先的な取扱いが出願人に認められることになります。
注意したいのは、審査は優先権を主張した後の出願に対し優先権主張は、複数の出願を基礎として行うこともできます。

てなされますので、後の出願にも「先の出願に記載された発明」の内容が記載されていなければならないことです。
つまり、先の出願にも優先権主張する出願にも記載した発明でなければ優先権の利益を受けることはできません。
ところで、優先権を主張する際には、必ずしも改良発明等を追加する必要は無く、何も記載を変更しなくても優先9Oslaw News Letter vol.42［優先権主張出願を複数の出願から行う態様例２］

７．実験科学における重要性「優先権を主張して出願する」ことにより、出願戦略はその幅が広がります。特に実験科学においては、出願日を早めつつも、実験をするための時間的猶予を確保するために優先権主張制度を利用することがあります。具体的には、最初のデータを得たところで直ぐに出願をして、様々なバリエーションで検証した結果を後から追加することが複数の出願を基礎として優先権主張をすることもできまでき、これにより、発明を一般化して、広い権利を得るとすが、この場合は、最先の出願日から１年以内に全ての出いうことが行われています。このような事情から、優先権願が含まれるようにすることが重要です。上記態様例１で制度は、特に材料系、医薬系、バイオ系技術分野においても態様例２でも、出願１と２それぞれを基礎として優先権多用され、特許戦略の幅を広げています。

の主張を行うことになります。また、１つの出願を基礎と

８．出願戦略と研究戦略

して優先権主張を複数の出願において行うことも可能であ

優先権を主張できるのは、先の出願日から１年間だけでり、上記態様例２では出願１を基礎として複数の出願（出すので、実験計画との関係を考慮して出願計画を検討する

願２と３）において優先権主張をしています。
上記以外の様々な優先権の主張方法もあります。具体的必要があります。この意味では、出願戦略は研究戦略と密事案に応じて戦略が変わりますので、専門家にご相談くだ接であり、出願戦略と研究戦略との両方を考慮して戦略をさい。

立案することが求められます。
弊所では、知財戦略および研究戦略の両方を考慮した戦

５．優先権主張制度を活用するための条件略立案に精通した人材が豊富におりますので、詳細はご相優先権制度を利用するためには、いくつかの条件を満た談ください。

す必要があります。最も重要な条件をいくつか紹介します

９．最後にが、先の出願の日から１年以内でなければ、優先権を主張して新しい出願をすることはできません。また、先の出願優先権主張制度を活用することで出願戦略の幅が大きくの出願人と後の出願人が後の出願の時点において同一の者

広がります。取得できる権利の広さが全く異なる結果となでなければ、優先権を主張することはできません。その他、ります。これを機に優先権主張制度の活用をご検討くださ

細かい条件をいくつか満たす必要がありますので、詳細はい。

専門家にご相談ください。

６．外国出願における優先権主張制度
外国出願を行うときにも、「優先権を主張して出願する」
ことができます。このときの優先権は、パリ条約という条約に基づく優先権ですが、考え方は上記とほとんど変わりません。改良発明を追加して、あるいは追加せずに海外に出願を行う際に、優先権を主張して出願することができ、これにより、お金のかかる外国出願の要否判断に十分な時間をかけることができます。改良発明を追加したり、特許の満了日を遅らせる効果もあります。

10

判例
紹介

大野総合法律事務所

Case Law

特

進歩性（引用発明の認定） 平成28年10月12日判決（知財高裁 平成27年（行ケ）第10178号 審決取消請求事件）＞＞請求棄却

本件は、原告が、特許第 4568828 号（以下「本件特許」

引用例における「透明」の意味として、バンドギャップエという。）の請求項１ないし６に係る発明について特許無ネルギーが大きいこと（望ましくは 3eV 以上）とされて効審判を請求したが、特許庁が請求不成立の審決（以下「本いること、請求項１及び２が組成を限定していないことな件審決」という。）をしたため、その取消しを求めた事件

どを指摘して、引用例１には、ITO に限られない酸化物薄である。本稿では、引用発明１の認定に関する裁判所の判膜に関するより上位の発明が記載されていると主張した。

断について紹介する。

しかし、本判決は、かかる主張に対し、引用例１の請求

本件特許の請求項１には、「スパッタ法、パルスレーザー

項１や請求項２は、「特定の金属元素を含む、エネルギバ

蒸着法のいずれかの気相成膜法で成膜され、In、Ga、Zn

ンドギャップが 3eV 以上であって、かつ電子キャリヤ濃及びＯの元素から構成される透明アモルファス酸化物薄度が 1018 個・㎝ －３ 以下である透明半導体酸化物薄膜を膜であって、該酸化物の組成は、結晶化したときの組成が具体的に記載するものではな」いこと、「膜中の酸素量を

InGaO3（ZnO）m（m は６未満の自然数）であり、不純物イ変化させることにより膜の導電率を変化させることができ

2

オンを添加することなしに、電子移動度が 1㎝ ／（V・秒）

る」などの記載は一般論としての説明に過ぎず、具体的な超、かつ電子キャリヤ濃度が 10／㎝ 以下である半絶縁成膜方法を開示するものではないこと、具体的な成膜方法性であることを特徴とする透明半絶縁性アモルファス酸化として ITO 膜以外の酸化物薄膜の成膜方法の開示がないこ物薄膜。
」と記載されていた。

と、及び ITO 膜以外の酸化物薄膜についても ITO 膜と同

163

これに対する引用発明１の認定に関して、原告は、特開

一の性質を示すということが、当業者の技術常識であった

平５－ 251705 号公報（引用例１）には、
ITO を一例として、ことを認めるに足りる証拠はないことなどを指摘して、引酸化物一般について「膜中の酸素量を変化させることによ

用例 1 に、ITO 膜以外の酸化物薄膜についても同一のこと

り膜の導電率を変化させることができる」として、その原が開示されているなどということはできないとして、原告因も説明され、その具体的な方法も開示されていること、の主張を排斥し、本件審決の引用発明１の認定を支持した。

特

進歩性における効果の顕著顕著性 平成28年11月28日判決（知財高裁 平成27年（行ケ）第10241号 審決取消請求事件）＞＞請求棄却

本件は、先行技術と、同一有効成分、同一用量、同一間

らすものではない。」と述べ、相違点２に関して実質的な隔で投与する骨粗鬆症治療剤について、進歩性の有無が判差異はないとした審決を批判した上で、各種の骨粗鬆症治断されたが、進歩性が認められなかった事例である。

療薬に関する文献に記載された腰椎 BMD 増加率と椎体骨審決では、引用文献との一致点は、「１回当たり 200

折の想定リスク値をプロットし、その回帰直線から本発明

単位の PTH（１－ 34）又はその塩が週１回投与されるの骨折抑制効果が引用文献から予想できない顕著な効果でことを特徴とする、PTH（１－ 34）又はその塩を有効成あると主張した。裁判所は、相違点２を実質的な相違点と分として含有する、骨粗鬆症治療ないし予防剤であって、認めたものの、「進歩性を検討するに当たり、効果の顕著

特定の骨粗鬆症患者に投与されることを特徴とする、骨粗性は、公知の引用発明とされた甲１発明との対比において鬆症治療ないし予防剤。」であり、相違点は、「特定の骨粗検討されるべきであるから、前記の他の文献との対比にお鬆症患者」の記載が異なる点（相違点１）と「骨粗鬆症治

ける効果を、進歩性を検討するに当たっての顕著な効果と療剤」ついて本願では「骨折抑制のための」という事項がみることはできない。……図『BMD 増加率と骨折相対リ追加されている点（相違点２）であるとされた。この点にスクとの関係（骨吸収抑制剤と本願発明）』の回帰直線も、

ついては、原告は引用文献の記載は「骨密度の増加」であ

甲１発明以外の文献に基づき、作成されたことが認められり「骨粗鬆症治療剤」ではないと主張した。

るから、前記の他の文献との対比における効果を、進歩性

上記相違点について発明の容易想到性が争われ、原告を検討するに当たっての顕著な効果とみることもできなは、「骨折の発生は、骨密度というよりも骨強度が関係しい」として効果の参酌をすべきでないと判断し、結論としているところ、骨密度の増加は、骨折抑制効果を直接もたて進歩性否定した。

11

大野総合法律事務所

Oslaw News Letter vol.42
商「“サクラサケ”／ひらけごま」事件 平成28年９月21日判決（知財高裁 平成28年（行ケ）第10077号 審決取消請求事件）＞＞請求棄却

本件は、原告の登録商標「『“サクラサケ”／ひらけご

た、文字部分の中で特に目立つように配された「ひらけま』の文字と図形から成る商標」（以下、「本件商標」とごま」が看者に強く支配的な印象を与えており、「ひらいう）が、「ひらけごま！／ OPEN SESAME 」（以下、「引

けごま」が独立して自他商品の識別標識として機能して用商標」という）に類似するとして被告が無効審判を請いるとした。

求したところ、請求成立の審決がされたため、審決取消訴訟を提起したという事案である。

他方、引用商標については、同一の意味を有する日英の語を上下段に分けて表記している点や、上下段を一連

裁判所は、本件商標について、その構成上「“サクラ一体とする「ヒラケゴマオープンセサミ」の連呼は取引

サケ”／ひらけごま」の文字部分と図形部分とが分離しにおいては冗長なものととらえられる点を理由に、一般て観察されるのは明らかであるとしたうえで、「サクラの取引者・需要者は、上下段のいずれかによって、引用

サケ」と「ひらけごま」が二段に書されている点や、そ商標を称呼及び観念するものであり、アリババの呪文をの書体と色彩を異にする点、「ひらけごま」の文字の大示す「ひらけごま！」の部分が独立して自他商品の識別

きさが「サクラサケ」の文字のおおむね倍程度に書され標識として機能していると判断した。

ている点、「サクラサケ」は「桜咲け」を想起するのに結論として、本件商標と引用商標とは、「ひらけごま」

対し「ひらけごま」はアリババの呪文を示すため、両者と「ひらけごま！」の文字部分において外観が近似し、の間に意味上の自然な関連性がない点などを理由に、「サ

称呼及び観念が共通する類似の商標であると判示した。

クラサケ」と「ひらけごま」が分離すると判断した。ま

著

自動公衆送信、インラインリンク 平成28年９月15日判決（東京地裁 平成27年（ワ）第17928号発信者情報開示請求事件）＞＞請求一部認容

原告が著作権を有する写真（本件写真）は、インター動的に設定され、同 URL からユーザーのパソコン等のネット上の短文投稿サイト「ツイッター」において、氏端末に直接画像ファイルのデータが送信されるためで

名不詳者（本件アカウント２）により無断で、本件写真あると認定し、本件アカウント３～５のタイムラインの画像を含むツイート（本件ツイート２）として用いらの URL に本件写真の画像データは保存等されないから、れた。また、氏名不詳者ら（本件アカウント３～５）に本件リツイートは、本件写真のデータを送信しまたは送より無断で、本件ツイート２のリツイート（本件リツイー

信可能化するものでないとして、公衆送信該当性を否定

ト）がなされ、これにより、本件アカウント３～５の各した。

タイムラインに本件写真が表示された。原告は、複製権、

また、裁判所は、ツイッターユーザーにとってリツイー

公衆送信権等が侵害されたと主張して、いわゆるプロバ

トは一般的な利用方法であり、本件リツイートにより本

イダ責任制限法に基づき、ツイッターを運営する被告ら件ツイート２は形式も内容もそのまま本件アカウント３

に対し、本件各アカウントに係る発信者情報の開示を求～５の各タイムラインに表示されてリツイートであるこめた。裁判所は、本件ツイート２に対して著作権侵害をとが明示されているとして、本件リツイートが本件アカ認めたが、本件リツイートについて著作権侵害を否定しウント２の使用者にとって想定外の利用方法であるとはた。

評価できないし、本件写真を表示させることによって利裁判所は、本件写真の画像が本件アカウント３～５の益を得たとも考え難いから、本件リツイートを行った者

タイムラインに表示されるのは、本件リツイートによりが自動公衆送信の主体であるとみることはできないと判

同タイムラインの URL に、リンク先の URL（本件写断した。

真の画像が保存されている）へのインラインリンクが自本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。
「Oslaw News Letter」第42号■編 集・発行 / 大野総合法律事務所

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■発行日 2017年1月31日〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル21F（丸の内オアゾ内） TEL:03-5218-2330（代表）

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