大野総合法律事務所

vol.27目

C ontents

次
特許法102条2項 特許権者の実施の要否について －知財高裁平成２５年２月１日大合議判決（紙おむつ処理容器事件）－ 

弁護士 成川

◦商標 N e w s

一国のみの使用ではCTM登録は維持できない？（続報）（ONEL v. OMEL事件 CJEU判決）

弁理士 中村◦中国 N e w s

北京十大知財判例の紹介 

弁護士 市橋

◦海外 N e w s

著作権の国際消尽を認めた最高裁判決（Kirtsaeng v. John Wiley事件）

弁護士 小林

◦特

許

入

門



弁理士 大谷

◦紛

争

実

務

秘密保持命令制度について 

弁護士 井上

◦判

例

紹

介



◦論

文

1
仁 5
智峰 6
英了 8
寛 10
義隆 11
12
弘樹

論文
Thesis

特許法102条2項 特許権者の実施の要否について－知財高裁平成２５年２月１日大合議判決（紙おむつ処理容器事件）－
弁護士

成川

弘樹 （監修 弁護士 井上義隆）て 102 条 1 項ないし 3 項が設けられており 1、2、特許法

１．はじめに上、特許権者の立証の負担の低減が図られている。

特許権侵害訴訟においては、相手方製品の製造販売等のここで、損害額の算定規定である 102 条 1 項は、譲渡差止めを求めるとともに、損害賠償請求も行われることがされた侵害物件の数量に特許権者の利益額を乗じた額を損通常である。相手方製品の製造販売等の差止めは、特許法害とし、同条 2 項は、侵害によって受けた侵害者の利益100 条 1 項（以下、本稿で条文番号のみを記した条文は額を損害額と推定する。そして、同条 3 項は、その特許特許法の条文である。）に規定されている。これに対して、発明の実施に対して受けるべき金銭の額に相当する額を損損害賠償請求は、特許法において格別の規定が設けられて害とすることを規定している。
特許権侵害訴訟においては、特許権者は 102 条 2 項のいないことから、民法 709 条に基づき行われることとな

推定規定を用いた損害賠償請求を行うことが多い。その理る。
したがって、民法 709 条の損害賠償請求を行うために由は、102 条 3 項は、最低限の損害額の算定を規定するは、①特許権の侵害、②①についての侵害者の故意又は過ものであり 3、より多くの損害賠償を求める特許権者の意

失、③損害の発生及び損害額、④特許権侵害と損害との因向に沿うものではなく、また、102 条 1 項による損害額

果関係の四要件を主張立証することが求められる。もっとの算定に際しては、特許権者の利益額を明らかにするためも、要件②については過失の推定規定（103 条）が、要に、自社製品の製造原価等の情報を自ら開示しなければな

件③（の一部）及び④については、損害額の算定規定とし

らないところ、これらの情報は、通常、社外秘として扱わ

1

Oslaw News Letter vol.27

れており、相手方への開示はできる限り回避されるべき情念することができない者に適用すべき規定ではないと解す報だからである。

るのが、右法条の趣旨や損害賠償制度の本質上相当である

このように、特許権者としては、102 条 2 項に基づくと考えられる」と判示していた。

請求を望むものの、102 条 2 項は「損害額」を推定する

また、近時の高裁判決である東京高裁平成 11 年 6 月

ものであり、不法行為の要件③のうちの「損害の発生」ま

15 日判決（平成 10 年（ネ）第 2249 号、平成 11 年（ネ）でをも推定するものではない。そこで、102 条 2 項に基第 1069 号）は、「特許権者が特許発明を実施していないづく請求を行うに際し、いかなる場合に、「損害の発生」（要場合には、特許法 102 条 2 項は適用されないと解すべき

件③）を肯定しうるかについて、これまで争われてきた。

ところ」等と判示し、実施必要説に立つことを明言してい具体的には、特許権者による特許発明の実施（製造・販売

た 5。

等）があって、初めて「損害の発生」を肯定できるとする

イ

競合製品十分説説（以下、「実施必要説」とする。）、又は、これがなくとも、

これに対し、特許権者による特許発明の実施は不要であ

特許発明と競合する技術の製品（以下、「競合製品」とす

り、競合製品の製造・販売があれば足りるとする説（競合る。）を製造・販売していれば足りるとする説（「競合製品製品十分説）は、厳密に特許権者が製造・販売している製十分説」とする。）があった。

品が特許製品でなくても、競合製品を製造・販売していれこの点に関する判断を示したのが本知財高裁判決であば、特許権者の取引の機会が失われ、特許権者の収益が減る。

少する関係にあることを根拠とするものである 6。

本稿では、従来から存在していた 102 条 2 項の適用要

近時の裁判例である東京地裁平成 21 年 10 月 8 日判件に関する学説・裁判例を概説した後、本判決の紹介・検決（平成 19 年（ワ）第 3493 号）は、「侵害行為による討を行う。

逸失利益が生じるのは、権利者が当該特許を実施している
場合に限定されるとする理由はなく、諸般の事情により、

2．問題の所在侵害行為がなかったならばその分得られたであろう利益が権利者に認められるのであれば、同項が適用されると解す

102 条 2 項に基づく損害額を主張するための条件（「損べきである」と判示している 7。

害の発生」）
ア

実施必要説

3．知財高裁平成 25 年 2 月 1 日大合議判決

特許権者による特許発明の実施（製造・販売等）を必要⑴事案の概要とする説（実施必要説）は、特許権者が特許発明の実施による利益を得ていないのであれば、特許権者に侵害者利益

原告は、英国に本拠地を有し、日本国外における幼児と同種同質の損害が発生しておらず、102 条 2 項で推定

用製品の製造等を業とする会社であり、我が国におけるされる逸失利益を観念することができないことを根拠とす

紙おむつ処理容器に関する本件特許権を有している（第るものである 。実用新案の事案であるが、大阪地裁昭和4402165 号）。原告は、販売代理店契約を締結している

55 年 6 月 17 日判決（昭和 52 年（ワ）第 1508 号）は、
「単

訴外 A8 に、自ら英国で製造した特許製品を販売しており、に権利を保有するだけでこれを実施していない不実施権者

訴外 A は、当該特許製品を輸入し、日本で販売をしていた。

のようにもともと前示のような消極的損害の発生自体を観

つまり、本件は、原告には（特許製品の日本国内における）

4〈脚 注〉 1
特許権侵害を理由とする損害賠償請求権の法的性質は民法 709 条に基づく不法行為による損害賠償請求であり、請求可能な損害は積極的財産損害（弁護士費用、調査費用）、消極的財産損害（逸失利益）及び無形損害（信用棄損等）である。102 条 1 項ないし 3 項は、このうちの逸失利益部分についての算定規定である。
2
本条 2 項、3 項及び 4 項が、旧本条 1 項、2 項及び 3 項として昭和 34 年特許法制定時に新設された。その後平成 10 年改正により、現行法
102 条 1 項が新設され、それに伴い、旧本条 1 項、2 項及び 3 項は、本条 2 項、3 項及び 4 項となった。
3
1 02 条 4 項は、102 条 3 項が最低限度の賠償額であることを注意的に規定している。（高林龍「標準特許法第 4 版」276 頁）
4
古城春実「損害論の現状と展望」金判 1236 号 79 頁、尾崎英雄「特許権侵害の損害賠償」東京弁護士会弁護士研修委員編「特許権侵害訴訟の実務」127 頁等、他多数
5
本文で紹介したものの他にも、実施必要説に立つ裁判例は、大阪地裁平成 21 年 10 月 29 日判決（平成 19 年（ワ）第 13513 号）、東京高裁
平成 3 年 8 月 20 日判決（平成 2 年（ネ）第 3130 号）、大阪地裁平成 13 年 10 月 18 日判決（平成 12 年（ワ）第 2091 号）等多数の裁判例がある。
6
田中成志「特許法 102 条 2 項（特に複数の発明の実施にかかわる場合）」日本弁理士会中央知的財産研究所研究報告第 24 号「損害賠償論」
63 頁、田村善之「特許法の理論」378 頁
7
本文で紹介したものの他には、名古屋高裁平成 12 年 4 月 12 日判決（平成 9 年（ネ）第 31 号、平成 9 年（ネ）第 115 号）、京都地裁平成 11
年 9 月 9 日判決（平成 8 年（ワ）第 1597 号）等の裁判例がある。
8
判決原文では固有の名称が記載されているが、本稿では「訴外Ａ」と記載する。

2

大野総合法律事務所「実施」を認めることができず、その販売代理店である訴ではないというべきである。」と判示した。

外 A が「実施」を行っていたという事案であった。

その上で、「原告は、訴外 A との間で本件販売店契約を原告は、本件特許権の侵害品である被告製品を日本国内締結し、これに基づき、訴外 A を日本国内における原告

で製造・販売していた被告に対し、本件特許権等に基づき、製品の販売店とし、訴外 A に対し、英国で製造した本件

被告製品の製造・販売の差止及び損害賠償を請求した。

発明 1 に係る原告製カセットを販売（輸出）していること、

本件では、原告自らが特許発明を日本国内で「実施」し訴外 A は、上記原告製品を、日本国内において、一般消ていないにもかかわらず、102 条 2 項の推定規定を適用費者に対し、販売していること、もって、原告は、訴外 A

できるかという点が、主な争点となった。

を通じて原告製カセットを日本国内において販売しているといえること、被告は、イ号物件を日本国内に輸入し、販⑵原判決（平成 21 年（ワ）第 44391 号［本訴］、売することにより、訴外 A のみならず原告ともごみ貯蔵平成 23 年（ワ）第 19340 号［反訴］特許権侵害

カセットに係る日本国内の市場において競業関係にあるこ差止等請求本訴事件）と、被告の侵害行為（イ号物件の販売）により、原告製品原判決は、「原告が我が国において本件特許権を実施しの日本国内での売上げが減少していることが認められる」ていたと認めることはできない。したがって、原告におから「原告には、被告の侵害行為がなかったならば、利益

いては、特許法 102 条 2 項の推定の前提を欠き、同条項が得られたであろうという事情が認められる」として、特に基づき損害額を算定することはできない」と判示し、2

許法 102 条 2 項の適用を認めた（認容額約 1 億 5000項の適用には特許権者による特許発明の実施が必要であ万円）。
そして、特許法 102 条 2 項は損害の発生自体を推定するとした上で、102 条 3 項に基づき、原告の損害額を約る規定ではないことや属地主義の見地から、特許法 102

2100 万円であると認定した。

条 2 項の適用の前提として、日本国内で特許法 2 条 3 項

原告は、102 条 2 項に基づき原告の損害額が算定されの「実施」を行っていることを要するという被告の主張にるべきであるとし、知的財産高等裁判所に控訴した。

対しては、「特許法 102 条 2 項には、特許権者が当該特⑶本判決（平成 24 年（ネ）第 10015 号）

許発明の実施をしていることを要する旨の文言は存在しな

本判決は、「特許法 102 条 2 項は、民法の原則の下でいこと、同項は、損害額の立証の困難性を軽減する趣旨では、特許権侵害によって特許権者が被った損害の賠償を求設けられたものであり、また、推定規定であることに照らめるためには、特許権者において、損害の発生及び額、こすならば、同項を適用するに当たって、殊更厳格な要件をれと特許権侵害行為との間の因果関係を主張、立証しなけ

課すことは妥当を欠くというべきであることなどを総合すればならないところ、その立証等には困難が伴い、その結れば、特許権者が当該特許発明を実施していることは、同果、妥当な損害の塡補がされないという不都合が生じ得る項を適用するための要件とはいえ」ず、「また、このようことに照らして、侵害者が侵害行為によって利益を受けてに解したとしても、本件特許権の効力を日本国外に及ぼすいるときは、その利益額を特許権者の損害額と推定するとものではなく、いわゆる属地主義の原則に反するとはいえして、立証の困難性の軽減を図った規定である。このようない。」等と述べて排斥した。

に、特許法 102 条 2 項は、損害額の立証の困難性を軽減4．検討する趣旨で設けられた規定であって、その効果も推定にすぎないことからすれば、同項を適用するための要件を、殊本判決は、102 条 2 項は、「侵害者による特許権侵害

更厳格なものとする合理的な理由はないというべきであ

行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情る。」（下線付加。以下、判決に付する下線は全て筆者によが存在する場合」に適用される規定であるとし、特許権者

るものである。）とした上で、「特許権者に、侵害者によるによる特許発明の実施が 102 条 2 項適用の必要条件とは特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろう

ならないことを明らかにした。これは、上記東京高裁平成という事情が存在する場合には、特許法 102 条 2 項の適

11 年 6 月 15 日判決（「特許権者が特許発明を実施して用が認められると解すべきであり、特許権者と侵害者の業いない場合には、特許法 102 条 2 項は適用されないと解

務態様等に相違が存在するなどの諸事情は、推定された損すべき」:実施必要説）の判断を明確に変更するものであり、害額を覆滅する事情として考慮されるとするのが相当であ

今後は、102 条 2 項に基づく損害額の請求を行う場合にる。」「特許法 102 条 2 項の適用に当たり、特許権者におは、上記基準（以下、「利益基準」という。）に則った主張

いて、当該特許発明を実施していることを要件とするもの

立証が求められる。

3

Oslaw News Letter vol.27

以下において、利益基準についての若干の検討を行う。

く、ライセンス料は上記利益基準における「利益」に該当

まず、①特許権者が特許発明を（日本国内において）「実施」

しないと解すべきである。このように解しても、特許権者している場合は、102 条 2 項が適用される原則的場面でがライセンスのみを行っている場合には、ライセンス料相あり、当然に利益基準を充たし、同条項の適用が肯定され当額を損害額とする 102 条 3 項により、特許権者はそのる。また、本事案、すなわち、②特許権者自身が特許発明

損失の填補を図ることが十分に可能である。なお、損害額を（日本国内において）「実施」していなくとも、日本国の推定を適宜覆滅させることにより、102 条 2 項を適用外において特許製品の製造・販売等を行っており、その取した場合であっても、損害の填補に相当する金額を認定す

引先（販売代理店）による「実施」（日本国内における当ることも可能と思われるが、侵害者の利益に関する情報（侵該特許製品の販売等）が認められる場合にも、上記利益基害者の製造原価等）を裁判上明らかにさせてまで、102

準は充たされ、102 条 2 項の適用が肯定される。

条 2 項に基づいた損害額の審理を行う必要性も認め難い。

次に、これまでしばしば争われてきた、③特許権者が競ところで、本判決は、特許権者と侵害者との間に、業務合製品のみを製造・販売等する場合（競合製品十分説は態様の差異が存する場合であっても、上記利益基準は充た102 条 2 項の適用を肯定）においても、やはり、上記利

され、102 条 2 項の適用が肯定されると判示している（「特益基準は充たされるものと解される。すなわち、この場合許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在するなどの諸事には、相手方による無断の実施がなかったならば、特許権情は、推定された損害額を覆滅する事情として考慮される

者は競合製品の製造・販売による利益を得ることができたとするのが相当である。」）。かかる「業務態様の差異」がという関係が認められるからである。

何を意味しているかは明らかではないが、侵害行為と認定

さらに、④特許権者が競合製品すら製造・販売等していされた被告の実施行為とこれに対応する原告の実施行為

ないものの、第三者に当該特許をライセンスすることによ（但し、国内外を問わない）の態様の差異を意味しておりり、所定の料率に基づくライセンス料を得ていた場合は、

11

上記利益基準を充たすであろうか。この場合であっても、権者によるライセンス業務の差異を意味するものではない

相手方による無断の実施がなかったならば、ライセンシーと解される。

による特許製品の販売台数の増加を通じて、特許権者が利、侵害者による侵害行為に係る製造販売等の業務と特許

5．おわりに益（ライセンス料）を得ることができたという関係を認めうる以上、上記基準を充たすと解する余地もある。

本判決は、102 条 2 項による損害額を請求するためにしかし、利益基準の「利益」を抽象的に捉えるべきではは、特許権者による特許製品の（日本国内における）「実施」

なく、かかる利益（ライセンス料）は、利益基準が述べるが不要であることを明らかにするとともに、102 条 2 項

ところの「利益」に該当せず、同基準を充たさないと解さによる損害額を主張するための要件（「侵害者による特許れるべきである（102 条 2 項は適用されない）。そもそも、権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうとい

民法 709 条が定める損害賠償は、権利者等が被った損失

う事情が存在する場合」）を明らかにした点に意義のあるの填補を図るものであり、また、損害額の推定等を規定す

大合議判決である。

9

もっとも、いかなる場合に上記「利益」を肯定し得るかる 102 条は、特許権者も侵害者と同額の利益を上げられに基づく規定である。損失は、今後の裁判例の蓄積を待たなければならない（なお、填補の範囲を超え、また、ラインセンスのみ行っている特本判決に対して被控訴人（原審被告）側から上告がなされ許権者もまた、（特許権の侵害行為を通じて）侵害者が得ている。）

たはずであるという経験則

10た製造・販売等の利益を上げられたという経験則は認め難〈脚 注〉 9
「Law&Technology

No.59 66 頁」は、102 条 3 項の存在等に照らすと、特許権者が実施料のみを得ているような場合には 102 条 2項の推定は及ばないと解されるとする。
10
特許法 102 条 2 項が推定する損害額は、「 侵害者が侵害品の販売等によって一定額の利益を上げている場合には、権利者も同額の利益を挙げられたはずであるという一応の経験則が存在することによるものと考えられる。」（ 牧野秋利・大野聖二ほか「知的財産法の理論と実務⑵」276 頁（吉川泉））
11
例えば、製造メーカである特許権者は特許製品等を製造販売し、侵害者は侵害品等をリース（「貸し渡し」）している場合は、上記利益基準を充たし、102 条 2 項が適用される。もっとも、特許権者の利益が非常に少なく（製造原価程度での販売）、侵害者がリースにより巨額の利益を上げている場合も想定され、「 業務態様の差異」の考慮を通じて、推定を適宜覆滅させることで妥当な損害額の認定が可能となる。

4

商標
News

大野総合法律事務所

Trademark News

一国のみの使用ではCTM登録は維持できない？
（続報）（ONEL v. OMEL事件 CJEU判決）
弁理士

中村

仁

ま た、 当 該 CTM が、 そ の 本 質 的 機 能 に 合 致 し、 当 該【はじめに】CTM でカバーされる商品又は役務の欧州共同体域内における市場シェアの維持又は創設を図る目的で使用されているとニュースレター 15 号（2010 年 4 月発行）で、ONEL v.

きには、同条における意味での「真正な使用」がなされていOMEL 事件のベネルクス知的財産庁の判断を紹介した。

る 3 とも判示した。

本件は、共同体商標（CTM）に対する不使用取消請求において、一国における使用のみを立証すれば足りるのか否か

そして、具体的な判断はヘーグ地域控訴裁判所が行うべきが争点となっている事件であり、実務への影響も大きく、注であるとして、その判断にあたっては、市場の性格、当該商目を集めている。

標によって保護される商品又は役務の性質並びに使用の地域

昨 年 12 月 に、 こ の 点 に つ い て の 欧 州 連 合 司 法 裁 判 所

範囲、規模、頻度及び規則性を含めたすべての関連する事（CJEU）の判決（C149/11）が出されたので、これを紹実及び事情（all the relevant facts and circumstances）

介する。

を考慮すべきであるとした。

【事案の概要】【コメント】

ベネルクスにおいて、Leno 社が商標「OMEL」について

CJEU は、一加盟国における CTM の使用が「真正な使用」

出願し、これが公告されたところ、Hagelkruis 社が自己の有に当たるか、という問いに直接的には回答してはいない。

する CTM 登録商標「ONEL」との混同のおそれがあること

単一の性格を備えた CTM 制度であるのだから、CTM はを理由に異議を申し立てた。これに対し、Leno 社は、当該EU 内のなるべく広い範囲で使用されるべきとし、真正な使CTM 登録商標の使用を立証するよう申立人に求めた（ベネ

用の判断について、加盟国の地理的な境界に重きを置くこと

ルクスの異議申立においては、被申立人から請求がある場合、は適当でないと判断していることからすると、商品役務の性申立人は引用登録商標の使用を立証しなければならない）。

質にもよるが、一加盟国における CTM の使用で不使用取消

Hagelkruis 社はオランダのみにおける使用を立証したが、に耐えられるかには大いに疑問があるといわざるを得ない。

ベネルクス知的財産庁は、CTM 登録商標「ONEL」が真正

CTM 制度は、導入当初から、「1 つの登録で EU 全域のに使用されていたことは証明できなかったとして異議申立を保護を取得でき維持も簡単」というのが大きなメリットとし棄却した。Hagelkruis 社は、これを不服としてヘーグ地域て説明され、この考えに従って、多くの CTM 登録の権利者

控訴裁判所に控訴した。

は、不使用取消対策として、EU 内の一国でもいいから使用

ヘーグ地域控訴裁判所は、「一加盟国における CTM の使事実があればよいと考えて対応しているが、CJEU の判断

用は、共同体商標理事会規則第 15 条⑴条 における共同体を考えると、今までの対策を変えなければならない。つまり、での「真正な使用」とは決して判断され得ないのか ?」等のCTM は一国のみの使用では不使用取消請求に耐えられない

質問を CJEU に付託した。

場合も多く、一国のみで使用する場合には国内登録を取得す1べきと考えられる。

【CJEU 判決】

一方、新規に CTM 登録を希望する者には、先に類似商標

共同体商標理事会規則第 15 条⑴条における「共同体におが存在した場合でも、その使用範囲が限られているような場

ける真正な使用」に当たるか否かの評価においては、加盟国

合、不使用により取り消せる可能性が高くなるので、併存交の地理的な境界は無視すべきである と判示した。

渉なども含めて、選択の余地が広がるとも考えられる。

2〈脚 注〉 1
「登録後

5 年の期間内に、所有者が登録されている共同体商標の対象である商品又はサービスについて共同体において共同体商標の真正な使用をしていなかった場合、又は 5 年の期間中継続してその使用を中止していた場合は、共同体商標は、本規則に定める制裁の対象になる。ただし、不使用について正当な理由があるときは、この限りでない。」
2
the territorial borders of the Member States should be disregarded in the assessment of whether a trade markhas been put to‘genuine use in the Community’within the meaning of that provision.
3
A Community trade mark is put to‘genuine use’within the meaning of Article 15(1) of Regulation No 207/2009
when it is used in accordance with its essential function and for the purpose of maintaining or creating market
share within the Community for the goods or services covered by it.

5

中国
News

Oslaw News Letter vol.27

China News

北京十大知財判例の紹介
弁護士

市橋

智峰

1. 北京十大知財判例2013 年 3 月 27 日、北京市高等裁判所（以下、「北京高裁」）が 2012 年十大知的財産権典型判例を発表した（以下、「本発表」）。中国有数の大都市であり、中央政府も位置する北京が知財実務の重要部分を担っていることは言
うまでもなく、北京で選定された十大判例を概観することには相応の意味がある。そこで、本稿では、北京高裁の発裁判所は、原告の請求を全面的に容れて、被告に対して

表内容に従い、それら十大判例を紹介する。（なお、中国侵害停止と 200 万元の損害賠償を命じた。北京高裁によ最高裁判所も例年、同様に十大判例を発表しているが、本れば、2012 年に北京市が扱った商標権侵害事件の中で稿執筆時点ではまだなされていない。こちらも要注目であ

最も損害賠償額が大きい事件である。また、北京高裁が本り、発表後に機会を改めてご報告したい。）

判決について、中国の裁判所は国内外の権利者を平等に保当該 10 件の判例の内訳は、著作権事件が 5 件、商標護することを表すものであると自ら論評している点も興味

又は不正競争事件が 4 件、特許事件が 1 件である。中国深い。

知財の 2012 年は概して、注目度の観点からは、著作権⑵百度（Baidu）文庫事件

や商標で目立つ事件が多かった一方で特許事件が低調で原告が、その代表作である書籍が百度文庫から無料で閲あったとの印象を受けてはいたが、北京市においてもそれ覧及びダウンロード可能とされているとして、被告（百度は同様に当てはまるといえそうである。
なお、本発表では、前置き部分で全体の総括を述べてい（Baidu）社）に対して、侵害の停止、Baidu 文庫の閉鎖、25.4 万元の損害賠償等を求めた事案である。

る。建前と自画自賛が大部分を占めてはいるが、それらについては割愛し、ここでは次の二点を指摘しておく。前置

裁判所は、被告が侵害を明らかに知っていたことは証拠き部分でも言及されている判例は、後掲の⑴、⑵及び⑶の上認定できないとしつつ、書籍の知名度、被告による予見

各事件であり、これらは北京高裁が特に強調しておきたい

可能性、事態の制御能力等の諸要素を考慮した上で、被告という意図が窺える。また、統計的側面に関してだが、北の注意義務違反を認め、約 44,000 元の損害賠償を認め

京市での知財事件（一審受理数）は 11300 件余であり、た。

その内、著作権事件が 6390 件余で全体の 56.5% を占

百 度（Baidu） と は、 中 国 版 Google と い う と 分 か り

めること、ネット及びブランド関連の事件の増加速度が最やすいであろう（もちろん、全く同じというわけではな

も大きいことが指摘されている。

い。ちなみに、当局の検閲を嫌った Google の中国撤退
以後、中国における百度の地位は盤石である）。百度文庫

2. 各判例の紹介とは、ユーザが文書をアップロードし、それを他のユーザ

以下、十大判例それぞれの要点を紹介する。紙面との関がダウンロードできるというサービスである。そこでの違係でかなり駆け足となる点はご容赦頂きたい。

法なアップロードは社会問題になり多数の訴訟も起こされたが、本判決はその中の典型的な事件の一つである。（ち⑴ BMW 商標侵害・不正競争事件

なみに、過去に被告の音楽（mp3）検索サービスも同様

原告（BMW 社）が、被告（服飾メーカ）に対して、商の問題を引き起こしている。）

標権侵害及び不正競争に基づいて侵害差止及び 200 万元⑶写真・油絵事件の損害賠償を求めた事案である。原告は中国では“宝馬”（発音は baoma。BMW の音による当て字であるが、意味

写真家である原告が、被告の油絵は原告の作品である写も洒落ている）というブランドで通っており、その商標登真を複製・改変したものであるとして、侵害（当該油絵の録を有し、また、例のプロペラマーク（BMW のエンブレ

展示、譲渡等）の停止、15,000 元の損害賠償等を求めム）についても商標登録を有している。被告は、“豊宝馬豊”た事件である。一審は、油絵の使用の停止と 15,000 元や次図左のマークをホームページや店舗に用いていた（次の損害賠償を認めた。二審では、和解が成立している。
本件は、写真に基づいて作成した油絵による著作権侵害

図右は BMW のエンブレムである）。

6

大野総合法律事務所（改変）を認めた点に意義があろう。北京高裁の論評によ

判所の裁量で定める損害額としては”という意味合いとはれば、その種の事件に関する最初の判例である。

思われるが、30 万元が比較的高額と捉えられているという点は（良し悪しはともかく）留意すべきであろう。

⑷舟山帯魚証明商標事件⑺マイクロソフト・ソフトウェア著作権事件原告である舟山水産協会（舟山とは地名である）は、「舟
山帯魚」（帯魚とはタチウオのことである）という証明商

原告（マイクロソフト）が、被告らが原告製ソフトウェ

標（品質・地名を保護する商標）の登録を有する。被告はアを違法に複製して社内（支店を含む）で使用しているとタチウオ袋詰めの包装に「舟山精選帯魚段」（「段」とは、して著作権侵害を主張し、侵害の停止及び損害賠償を求め

ここでは 1 セットといった意味）と記載していた。原告は、た事案である。
裁判所は、著作権侵害を認定し、被告らに対して、侵害被告の包装には「舟山帯魚」の文字を使用し、混同を生じの停止と約 200 万元の損害賠償を命じた。

るとして、侵害の停止と 20 万元の損害賠償を求めた。
裁判所は、被告標章により公衆は原産地が舟山であると本事件では、審理の過程で、証拠保全措置が採られてお認識するが、原産地が舟山であることを被告が証明していり、侵害判断においてはそれが有効に機能した事例である

ない情況下では、被告行為は商標権侵害を構成するとしと言えよう。

て、侵害の停止及び 35,000 万元の損害賠償を認めた。

⑻手品著作権事件

北京高裁は、本判決を、この種の証明商標に関する事件

手品師である原告が、自らが創作した手品の実演が含まについて立証責任分配の指針を与えたことで影響力のあるれる DVD を複製販売した被告らを著作権侵害で提訴した

重要判決であると論評している。

事案である。

⑸二つの途牛事件

裁判所は、本件では、手品に著作物性があること、及び原告（南京途牛科技有限公司）は、「途牛」、「途牛網」（網原告が著作権者であることを認めたが、本件においては、とはネットの意）等の登録商標を有する旅行サイトを運営

当該手品が DVD の一部分であり、被告らはそれを切り出する会社である。被告は、北京途牛天下信息技術有限公司

して利用したものではないとして、著作権侵害を否定しという名称の会社であるが、原告の支社であると自称してた。中国では、雑技や手品なども著作物として保護される業務を行うことがあった。原告は、被告のそうした行為をことが法規により規定されていることを指摘しておく（著

商標権侵害及び不正競争であるとして、会社名称における作権法実施条例 4 条 7 号）。

「途牛」の使用の停止、20 万元の損害賠償等を求めた。

⑼ラジオ体操振付事件

裁判所は、本件の事情の下で、被告が登録商標の同一又は類似のサービスについて「途牛」を含む企業名称に用い国家体育総局からその権利を得てラジオ体操の DVD をることは商標権侵害であるとして、「途牛」を含む企業名

販売していた原告が、当該ラジオ体操の同じ動作（振付）、称の使用停止と 5 万元の損害賠償を認めた。

同じ音楽を用いた DVD を製造販売していた被告らを、体操の動作（振付）、音楽の著作権侵害であるとして提訴し中国では他者の知名ブランドが企業名称に用いられるた事件である。

ケースは少なくないが、裁判所は企業名称の使用の停止及裁判所は、音楽の著作権侵害については認め、被告らにび変更を命じることができる。本判決はそのような事例と侵害の停止、10 万元の損害賠償を命じたが、ラジオ体操

して意義がある。

の動作（振付）については、著作物性を否定して、著作権⑹容器の蓋特許侵害事件

侵害を認めなかった。

容器の蓋に関する特許を有する原告が食品容器を販売す⑽ルコック事件る被告らを特許権侵害で提訴し、侵害停止及び約 85 万元

原告（株式会社デサント）が、共同購入サイトを通じての損害賠償を求めた事案である。

原告商標に類似する標章を付したスポーツシューズを販売

裁判所は特許権侵害を認定し、侵害の停止と 30 万元のする被告 A と当該共同購入サイトの運営者である被告 B

損害賠償を認めた。

とを商標権侵害で提訴した事案である。

北京高裁は、本件特許は小さい日用品に関するが、被告らは特許権者の警告後も侵害を停止せず、また、容器の蓋

裁判所は、被告らの共同不法行為を認定して、被告らにの販売量は多く、応用範囲も広いとして、30 万元という対して侵害の停止及び 11 万元の損害賠償を命じている。

比較的高額な賠償を認めたものであると論評している。
“裁

7

海外
News

Oslaw News Letter vol.27

Overseas News

著作権の国際消尽を認めた最高裁判決（Kirtsaeng v. John Wiley事件１）
弁護士

小林

英了

高裁判所は上記の論点について審理を行い、いわゆる

1. はじめにファーストセールドクトリンは米国外で適法に製造されアメリカ著作権法 109 条⒜は、著作物の適法な複製た著作物にも適用されるとの判断を示した。

物を所有する者等は、当該複製物を販売等しても著作権

2. 事案の概要

侵害を構成しないと規定しており、いわゆる権利消尽（ファーストセールドクトリン）を定めたものである。

上告人（被告）はタイ国籍を有する者であり、米国で109 条⒜は、具体的には、以下のとおり規定されている。

の留学中、タイの家族や友人に依頼して、英語の教科書
8 冊をタイで安価にて購入し、米国への送付を受けた。

「⒜第 106 条⑶の規定（注 : 著作物に対する排他的権利）

上告人は、これら教科書を米国内で販売して利益を得にかかわらず、本編に基づき適法に作成された特定のコ

た。

ピー若しくはレコードの所有者又は当該所有者から許諾被上告人（原告）は、当該教科書につき著作権を保有を得た者は、著作権者の許諾を得ることなく、当該コピーする会社であり、上告人に対して、同社が海外で製造・又はレコードを売却しその他占有の処分をすることがで販売したこれら教科書を無断で米国に輸入し、販売する

きる」

ことは著作権侵害にあたると主張して提訴した。上告人
は、ファーストセールドクトリンは海外で適法に製造さここで、109 条⒜には地域的制限が含まれるのか、れた著作物にも適用されると主張したが、連邦地裁はか言い換えれば、アメリカ国外にて適法に製造された著作かる主張を容れず、上告人の著作権侵害を認定するとと物につき国際消尽が適用され、当該著作物の米国内でもに、故意侵害を認定して、上告人に対し 60 万ドルのの販売につき権利行使が制限されるか否かについては、支払いを命じた 6。

109 条⒜の文言、特に、「本編に基づき適法に作成され連邦高裁もまた、アメリカ著作権法 109 条⒜は、アた」（原文は、“lawfully made under this title”）の文

メリカ国内で適法に製造された著作物にのみ適用される言からは明らかではなかった 2。

として、連邦地裁の判断を支持した。

上 記 に 関 連 す る 判 例 と し て、1998 年 に 出 さ れ た

かかる連邦高裁の判決に対して、上告人が最高裁判所

Quality King 判決 がある。この事件において、最高に上訴したのが本事件である。

3

裁判所は、アメリカ国外で販売された著作物を米国に逆3. 最高裁判決の概要

輸入した場合に、権利消尽が適用される旨判断しているが、この事件は、アメリカで適法に製造された後に国外最高裁判所は、6 対 3 の多数決により、アメリカ著に輸出された著作物を逆輸入した事案であり、アメリ

作権法 109 条⒜は地域的制限を定めておらず、よって、カ国外で製造された著作物について権利消尽が適用さ

海外で適法に製造され、その後に米国に輸入された著作れるか否かを判断したものではない。むしろ、Quality

物についても適用がある（したがって、被上告人の権利King 判決の賛成意見では、アメリカ国外で製造された行使は制限される）と判断して、上告人の著作権侵害を著作物については消尽が適用されないことを伺わせる意

認めた原判決を破棄し、審理を原審に差し戻した。

見が述べられていた 。

最高裁判所の法廷意見は、まず、アメリカ著作権法4

また、Omega 事件において、最高裁判所は著作権

109 条⒜の文言、特に、「本編に基づき適法に作成さの国際消尽を認めるか否かの論点について審理したが、れた」の文言は、「米国著作権法の要件に従って作成さ4 対 4 で意見が分かれたため、この論点に関する最高れ た 」（"made in accordance with the Copyright

裁判所の意見が形成されることはなかった。

Act"）という意味であって、そこには地域的制限を含5

このため、例えば、古本業者が米国外で書籍を安価でむように解釈できないと判断した。

購入し、それを米国に持ち込んで販売することで利益をそして、アメリカ著作権法 109 条⒜は地域的制限を得ると行ったビジネスについては、米国著作権法上適法含むとする被上告人の主張及び反対意見に対して、そのであるか否かは、判例上明らかではなかったところ、最ように解釈するには、当該文言を「米国著作権法が適用

8

大野総合法律事務所される地で米国著作権法の要件に従って」と解釈する必

その一方で、著作権者としては、米国外で安価で購入さ要があり、「本編に基づき適法に作成された」の文言のれた著作物について、米国で権利行使ができなくなるこ

平易な解釈からは無理があると述べた。

とから、物価が安い国での出版を差し控えるなどの萎縮次に、現行の 109 条⒜が制定される前の条文、及び、効果を生じさせるかもしれない。

ファーストセールドクトリン（権利消尽）に関するコモ

な お、 特 許 権 の 国 際 消 尽 に 関 す る 米 国 の 裁 判 例

ンロー上の原理につき検討し、いずれも地域的制限は含は、 上 記 と は 異 な っ て い る。 す な わ ち、Ninestar

まれていないと認定した。

Technology 事 件 7 に お い て、CAFC は、 米 国 外 で 製

そして、図書館、古本販売業者、消費財小売業者等の造販売された特許実施品を米国に輸入した場合には米国各団体により提出された主張について検討した。例え

特許権は消尽しないとした Jazz Photo 連邦高裁判決 8ば、アメリカ図書館協会は、多数の蔵書が、アメリカ国を引用して、中国で製造販売されたインクカートリッジ

外で出版されるか製造された図書を安価で購入したものを輸入する行為は、米国の特許権を侵害すると認定しであり、権利消尽に地域的制限が存在するならば、これた。この判決に対しては、最高裁に上告受理の申立てがらの蔵書につき著作権者の承諾を得る必要があるとこなされていたが、本判決の後に上告不受理の決定が出さろ、多数の蔵書につき個別に承諾をとることは事実上不れている 9。
なお、国際消尽の議論からは外れるが、ユーザが適法可能であり、図書館における蔵書の利用が妨げられてしに購入した楽曲ファイルを「売買」するシステムについまうと主張していた。
最高裁判所は、これら団体から提出された意見を容て、ニューヨーク州南部連邦地方裁判所は、楽曲の著作れ、著作権の消尽にあたり地域的制限を認めてしまうこ権は消尽しないと判断した 10。このシステムでは、ユーとにより、アメリカ国外との取引において生じうる問題

ザの選択により、楽曲ファイルがユーザ端末からサーバは非常に深刻であるとした。

に送られる（ユーザ端末内の楽曲ファイルは自動的に削除されないが、一定期間内に削除しなければシステムの4. 本判決の意義等

利用資格を喪失するようである）。当該サーバ内にスト

Quality King 事件では、米国で適法に製造された後アされた楽曲ファイルを他のユーザが「購入」すると、に逆輸入された著作物について権利消尽が認められてい当該サーバ内の楽曲ファイルは購入者のみが利用できたところ、本判決は、米国外で適法に製造された著作物る。

についても米国著作権が消尽することを明らかにし、消かかる楽曲ファイル売買システムについて、裁判所尽が認められる範囲を拡大したものと理解することがでは、サーバに楽曲ファイルが送られる際に、新たな楽曲

きる。

ファイルが生成されるのであり、もとのユーザが保有する楽曲ファイルとサーバに保管される楽曲ファイルは異本判決により、米国へ商品を輸入するにあたり、米国なるとして、被告による権利消尽の主張を斥けた。

著作権による権利行使のリスクが低くなることから、例
えば輸入業者にとっては望ましい結論であるといえる。

〈脚 注〉 １Supap Kirtsaeng, DBA Bluechristine99 v. John Wiley & Sons, Inc. (Mar. 19, 2013)２
日本法では、国外にて適法に譲渡を受けた著作物については譲渡権が消尽する（著作権法 26 条の 2 第 2 項第 4 号）。
３
Quality King Distributors, Inc. v. L’anza Research Int’l, Inc., 523 U.S. 135
４
Quality King 判決の Ginsburg 判事の賛成意見
５
Costco Wholesale Corporation v. Omega, S.A. (Dec. 13, 1010)
６
故意侵害が認められた場合、15 万ドルを超えない額の法定損害賠償が認められる（アメリカ著作権法 504 条⒞⑵）。本件では、被上告人の著作権を侵害した教科書は 8 冊であったが、1 冊あたり 7 万 5000 ドルの損害賠償が認められ、合計で 60 万ドルの損害賠償が命じられた。
７
Ninestar Technology Co., Ltd. v. ITC, 667 F.3d. 1373 (Fed. Cir. 2012)
８
Jazz Photo Corp. v. ITC, 264 F.3d. 1094 (Fed. Cir. 2001)９
http://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/032513zor_q86b.pdf から入手できる。
10
Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc. (SDNY, Mar.30, 2013)

9

特許
入門

Oslaw News Letter vol.27

Patent Intro

弁理士

大谷

寛

ます。特許出願を行っておき、将来権利化される可能性を他

Q. 新しいビジネスモデルです。特許出願した方がよいでしょうか？

社に感じさせるという牽制効果を目的とするのであれば、出願後三年間寝かせておき、三年後に審査請求をすることにな

A．ビジネスモデルについて特許権を取得することは、可ります。早期に権利化し、他社へのライセンス等を目的とす能です。特許出願をした方がよいか否かは、「そのビジネスモ

るのであれば、すみやかに審査請求を行い、必要に応じて、「早デルで実際に新規ビジネスを始めたら、他社が容易に模倣す期審査」という制度を用いて審査自体も迅速に進めることがることができるか」という観点で判断するのが基本となりま可能です。

す。答えがイエスであれば、新規ビジネスを始め、注目を浴

我が国において、「ビジネスモデル特許」という名称の制度

びると、同様のサービス・製品を提供する他社が間もなく現があるわけではありません。「ソフトウェア関連発明」と呼ばれてしまいますので、特許出願を行っておき、他社に対するれる類型の発明があり、ビジネスモデルをコンピュータを用

参入障壁を形成することが望まれます。たとえば、ウェブブ

いて実現した場合に、この類型の発明の一つとして特許化がラウザを用いたサービス・製品の場合、HTML のソースコー

可能となります。具体的には、ソフトウェアによる情報処理

ドを表示させることで、少なくとも一部は情報が知られてしが、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている場合まいます。答えがノーであれば、つまり、外部からは具体的に、そのソフトウェアは我が国の特許法上の「発明」に該当にどのようにそのサービス・製品を実現しているのかを知る

し、特許出願をすることができます。例として、「数式 y=F（x）

ことができない仕組みの新規ビジネスであれば、営業秘密とにおいて、a ≦ x ≦ b の範囲の y の最小値を求めるコンピュー

して厳重に情報の管理を行うことで、他社に対する優位性をタ。
」という情報処理は、どのようにハードウェア資源（CPU、維持することが可能です。

メモリ等）を利用しているのかが特定されていないため、「発特許出願をする場合、重要な点は、新規ビジネスの開始前に、明」ではないと判断されます。この情報処理を実現するにあ出願手続を終えることです。特許権は、出願時において、こたり、あらかじめ作成したテーブルがメモリに格納されておれまで知られていない技術を公開することの代償として一定

り、ユーザが入力した初期値に基づいて当該テーブルを参照

期間の独占排他権を付与することを基本的な理念としていまして複数の予測値を求め、これらの予測値に、あらかじめメ

すので、原則として、出願時において情報がパブリックになっモリに格納されたルールに従って演算を施して、最小値を求ていると、権利化の障害となります。

める、といった具体性が出てくると、特許法上の「発明」に

また、特許出願は、出願から三年以内に「出願審査請求」

該当することとなります。後は、新規性・進歩性という技術という手続を取らないと、特許庁は出願した内容について審の新しさが審査されることとなります。

査を行わないとともに、出願を取り下げたものとみなされま

ビジネスモデルについても同様で、どのような情報をシスす。逆に、「出願審査請求」は、出願から三年以内であればい

テムに入力し、CPU、メモリ等を具体的に用いながら、どのつでも出願人が行うことのできる手続ですので、権利化を急ような処理を施して、そしてどのような情報を出力するのかぐ場合には、たとえば出願と同時に行う場合もあります。どという観点から、記述することができれば「発明」というこのタイミングでこの手続を取るかは、特許出願の目的に依りとになります。

10

紛争
○○
実務

大野総合法律事務所

Dispute○○Practice

秘密保持命令制度について
弁護士

井上

義隆

をして、秘密保持命令の対象となった営業秘密を含む訴

１ . はじめに訟記録（閲覧等制限の対象にもなっている）の閲覧等の前回のニュースレターでは、訴訟記録の閲覧制限を紹

申請を行わせることにより、このような申立てに対抗す介しております。今回は、同じく秘密保護の観点からなることが可能です。これにより、Y 社は、結局、同人をされる秘密保持命令を取り上げたいと思います。

名宛人とした秘密保持命令の申立てを行わざるを得ない

秘密保持命令の制度は、訴訟の相手方からの秘密情報ことになります。
（Y 社がこの申立てを行わないと、X 社の漏洩を防止するために、平成 16 年改正法で導入され従業員丙は、秘密保持命令の制限を受けることなく、営た比較的新しい制度です（特許法 105 条の 4 から 105

業秘密部分を含む訴訟記録を閲覧することが可能となり

条の 6、200 条の 2）。

ます。
）

なお、秘密保持命令の申立ては、訴訟記録の閲覧制限

3. 取消手続き（105 条の 5）の申立てとは別の手続きです。したがいまして、秘密保持命令が発令されても、第三者による当該秘密情報を含

秘密保持命令の名宛人となった、X 社代理人弁護士甲む訴訟記録の閲覧を制限することはできませんので、別と X 社従業員乙（及び、申立人である Y 社）は、それぞ

途、閲覧等制限の申立を行うことが必要となります。

れ、同命令の取消しの申立てを行うことができます。秘以下においては、X 社が Y 社に特許権侵害訴訟を提起

密保持命令は、取消決定の確定を経て、初めてその効力したところ、Y 社から、X 社代理人弁護士甲と X 社従業が失われます。したがいまして、当該秘密情報が新聞等員乙を名宛人として秘密保持命令の申立てがなされ、両で公然のものとなり、客観的には営業秘密該当性が失わ

名を名宛人とした秘密保持命令が発令されたという事案れたとしても、直ちに秘密保持命令の効力が失われるもを前提として説明いたします。

のではないことに注意が必要です。
なお、X 社代理人弁護士甲と X 社従業員乙は、取消し

2. 発令手続き・要件（105 条の 4）の申立てを行う可能性がある限り、受領した秘密保持命

本事案の特許権侵害訴訟では、秘密保持命令の申立て

令決定（の副本）と当該秘密情報を含む準備書面等を保を行うことが可能です。もっとも、企業秘密を証拠とし管しておく必要があります。訴訟記録が裁判所に保管さて提出せざるを得ないことの多い職務発明訴訟では、申れる期間は事件の確定から 5 年間のみとなっております。

立てを行うことはできません（「特許権又は専用実施権の相当期間の経過後に取消しの申立てを行う際に、手元に侵害に係る訴訟」に非該当）。なお、本条の「訴訟」には、上記準備書面等がなければ、その対象情報すら特定しえ本案訴訟のみならず、民事保全事件も含むとされておりない事態となってしまいます。

ます（最高裁平成 21 年 1 月 27 日決定）。

4.閲覧等の請求に関する手続き（105条の6）

秘密保持命令の名宛人を誰にするかは、秘密保持命令の申立てに先立ち行われる事前協議に基づき、申立権限

前述のとおり、X 社が秘密保持命令の名宛人となってを有する Y 社が決めることになります。つまり、Y 社は、

いない X 社従業員丙をして営業秘密を含む訴訟記録（閲

名宛人を誰にするかについて、X 社の意向を無視した申覧等制限の対象にもなっている）の閲覧等の申請を行わ立てを行うことも可能ではありますが、そのような申立せた場合、Y 社としては、同人を名宛人とした秘密保持てを行っても Y 社にメリットはありません。X 社は、秘命令の申立てを行わざるを得ません。105 条の 6 は、

密保持命令の名宛人に含めたい者（例えば、X 社従業員丙）

この場合における手続きを規定しております。

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判例
紹介

大野総合法律事務所

Oslaw News Letter vol.27

Case Law

特臨界的意義、自明な課題 平成22年5月26日判決（知財高裁 平成21年（行ケ）第10319号）審決取消請求事件

拒絶審決>>請求棄却

第 1 の区画に毛髪トリートメント組成物、第 2 の区

いて両者が同じ発明を特定するための事項を有していた

画に圧縮ガスが含まれる二区画エアゾール装置に係る発としても、数値限定に臨界的意義を要しない。」と主張

明の出願人である原告が、引用例（甲 1）に記載されたした。

発明（以下「引用発明」）に周知例に記載された技術を裁判所は、本願発明と引用発明の課題につき、本願明組み合わせて当業者が容易に発明をすることができたと細書及び引用例に記載された課題を対比するとこれらはの進歩性欠如の判断がなされた拒絶審決（以下「本件審相違するものの、二区画エアゾール装置という技術分野決」）に対し、その取消しを求めた事案である。本件審において認められる自明な課題（均一に噴射すること）

決は、おおむね本願発明と引用発明は一致し、本願発明においてその共通性を認めて、臨界的意義は必要であ

は「圧縮ガスの圧力が、9 乃至 11 バールである」のにり、本願発明の数値限定にはそれがないと判示した。

対し、引用発明の圧縮ガスの圧力は不明である点を相違

本願発明と引用発明との課題の共通性を、明細書に記点として認定した。原告は、「数値限定を備える発明で載された、いわば主観的課題のみによって判断するのであれば当該数値範囲に必ず臨界的意義が必要であるといはなく、それらの技術分野における自明な課題という観うものではなく、数値限定の技術的意義が明細書に記載点から認定した点が注目に値する。実務上、課題・効果

されていなければならないのは、当該発明が公知技術のが異質であるから臨界的意義は求められないとの立場を延長線上にあるとき、すなわち、公知技術と解決すべき採る際には、いかに課題が認定されるかにつき慎重な検課題が共通する場合を前提とするものであって、課題が討が必要だろう。

異なり、有利な効果が異質である場合は、数値限定を除

商使用による識別性、標準文字 平成25年1月24日判決（知財高裁 平成24年（行ケ）第10285号） 拒絶審決>>審決取消

本件は、昭和 47 年から「あずきバー」という商品名

裁は、「本件商品は、アイス菓子ではあるものの、『あずの、あずき入り棒状アイス菓子を販売する原告（井村きを加味してなる菓子』であることに変わりはなく、…

屋）が、平成 22 年に「あずきバー」の標準文字からな

本願商標の指定商品を更にアイス菓子とそれ以外に区分

る商標につき、指定商品を第 30 類「あずきを加味してして判断すべき理由はない」と判示し、指定商品の更ななる菓子」とする商標登録出願を行ったところ、①商標

る限定を要求していない。

法 3 条 1 項 3 号に該当し、②使用に係る商標が本願商

なお、標準文字である出願商標と使用商標との同一

標と同一と認められず、また、実際に使用している商品性については、「使用商標と本願商標とは同一の範囲のが「あずきを原材料とする棒状のアイス菓子」のみであっ商標と認められる」として、3 条 2 項の適用が肯定さて、本願指定商品との同一性は認められないから、3 条

れたチョコボール事件（審決2 項は適用されない等を理由に拒絶審決を受けたため、

平成 20 年 6 月 2 日）に対し、その取消を求めて出訴した事案である。

本件では、原告商品の販売 / 宣

知財高裁は、本願商標は 3 条 1 項 3 号に該当すると

伝広告実績及びこれらを通じて認定した上で 3 条 2 項の適用を肯定し、審決を取り消得られた知名度によれば、標準した。

文字で表された本願商標が「取出願に係る商標の使用により識別力を獲得した商品

引書類等で全国的に使用されてが指定商品の一部に過ぎないものである場合に、3 条 2

きたことが容易に推認され」る項の適用を否定した裁判例があり（東京高判平成 3 年として、本願商標自体の使用が1 月 29 日

認定されている点に注意が必要

ダイジェスティブ事件）、特許庁の実務でも、指定商品の減縮等がされない限り登録は認められなである。

いのが一般的である。これに対し、本件において知財高原告商品に付された商標（登録第 5503451 号）

本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。
「Oslaw News Letter」第27号■編 集・発行 / 大野総合法律事務所

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■発行日 2013年4月30日〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル21F（丸の内オアゾ内） TEL:03-5218-2330（代表）

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