大野総合法律事務所

vol.59目

2021 年 4 月 30 日発行

C ontents

次

◦論

文

◦ 商 標 N e w s 「組立家屋」の事件からみる「建築物」の意匠

智介

1

麻衣子

6

弁理士 今野コロナ禍での特許出願の事例紹介

弁理士 井出

実務上の注意点◦ 海 外 N e w s 【米国特許】弁理士 梅田

慎介

7

◦特

許

入

門

弁理士 酒谷

誠一

9

◦判

例

紹

介

IPRで特許維持決定が出された場合CAFCへの控訴のためにIPR申請人に求められる控訴人適格とは？

11

論文
Thesisコロナ禍での特許出願の事例紹介
弁理士

今野

智介

として、図 1 に、過去３年間にわたる四半期ごとの、A日

１．はじめに

本国特許庁に対する特許出願、B日本国特許庁を受理官庁と2019 年に発生したといわれ、2020 年 1 月に世界保健する PCT 出願、C日本国特許庁を指定官庁とする PCT 出機関（WHO）が公式に発表した新型コロナウイルス感染症

願、それぞれの出願件数および前年同期比の推移を示す 1。

（COVID-19）は、世界の様相を一変させた。COVID-19 はAのグラフは、近年は前年同月比がマイナスの時期が続き、爆発的に世界中に広まり（パンデミック）、多数の感染者お漸減傾向を示していたが、2020 年 1-3 月以降にその減少

よび死亡者を生み出した。各国政府は COVID-19 を抑える

幅が拡大しているようにも見える。Bのグラフは、2020

ために、都市封鎖（ロックダウン）、外出や店舗営業の禁止

年 1-3 月 ま で は 前 年 同 月 比 が プ ラ ス で あ っ た が、2020

または制限など、様々な施策を講じた。COVID-19 は今な

年 4-6 月以降は比較的大きなマイナスに転じている。Cのお発生し続け、人々の生活や企業等の活動に大きな影響を与グ ラ フ で も、2020 年 4-6 月 以 降 は 前 年 同 月 比 が 落 ち 込

えており、いわゆる「コロナ禍」がいつ収束するかを見通す

んでいるように見える。このような出願件数の動向には、ことは困難である。

COVID-19 による国内外の企業活動の様々な変化が総体的に反映されている可能性がある。

知的財産に関する企業等の活動に、コロナ禍がどのような一方で、コロナ禍に立ち向かうための新たな技術を開発す

影響を及ぼしているかは、様々な見方があるだろう。一例
〈脚
1

注〉

特許出願等統計速報（https://www.jpo.go.jp/resources/statistics/syutugan_toukei_sokuho/index.html）に基づく。

1

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Oslaw News Letter vol.59（2021.04）
る企業活動も数多く報告、報道されている。大きな注目を集めているのは、COVID-19 の治療または予防に関する技術であり、例えば、新型コロナウイルス（SARS-CoV2）を標的とする新規のワクチンや抗体医薬を作製したり、他の疾患に対する薬剤の中から COVID-19 に対する薬剤に転用可能なものを見つけ出したりするための研究開発が、未曾有の勢いで推し進められている。出願件数のような数値的な指標からは必ずしも読み取れないかもしれないが、2020 年以降の特許出願の中には、コロナ禍に対応して新たに生み出された知的財産に基づくものが数多く存在しているはずである。
本稿では、表 1 に示す、国内の株式会社および学校法
人が出願人となっている、バイオ・化学の技術分野における 2 つの特許出願の事例を紹介し、コロナ禍という未曾有の状況下でどのような戦略で特許出願をすることができるのか、参考となるいくつかの気づきを示したいと思う。

２．事例１：特願 2020-540368 号
（特許第 6795720 号）
１ 件 目 の 事 例 は、PCT/JP2020/026757（ い わ ゆ
る ダ イ レ ク ト PCT 出 願 ） を 優 先 権 主 張 の 基 礎 と す る、
PCT/JP2020/027783（国際出願日＝ 2020 年 7 月
17 日、優先日＝ 2020 年 7 月 8 日）に基づく日本への移行出願である。国内段階への移行のための国内書面の提出と同時に、早期審査による出願審査請求を行い（2020年 7 月 20 日 ）、 拒 絶 理 由 通 知（2020 年 9 月 15 日 ）、
手続補正書および意見書の提出（2020 年 9 月 29 日）
を経て、特許査定の謄本が送達され（2020 年 10 月 20日）、特許が登録された（2020 年 11 月 16 日）。国際
公開および再公表公報が発行される前に特許公報が発行さ
れ て い る。PCT/JP2020/027783 に 基 づ く 日 本 以 外の国への移行出願の存在は確認できていない。
事例１の特許された特許請求の範囲において、請求項１には、「SARS コロナウイルス -2 不活化剤」に係る下記の発明が記載されている。

図1
表1

過去 3 年間の出願件数および前年同期比の推移

本稿で紹介する 2 つの事例

事例 No.
1
関連 PCT
出願
基礎出願
2
関連 PCT
出願
基礎出願

出願番号
特願
2020-540368
PCT/JP2020/
27783
PCT/JP2020/
26757
特願
2020-093252
PCT/JP2020/
21131
特願2019-100691

出願日
2020.
7.17
2020.
7.17
2020.
7.8
2020.
5.28
2020.
5.28
2019.
5.29

優先日
2020.
7.8
2020.
7.8

公開番号

登録番号
特許
6795720

－
－

－
2019.
5.29
2019.
5.29

特開
2020-196704
WO2020/241759－（未審査請求）

発明の名称

出願人

コロナウイルス不活性化剤

株式会社Ａ
学校法人Ｂ

（確認できず）（確認できず）インフルエンザウイルス感染症またはコロナウイルス感染症の予防
および／または治療剤
インフルエンザウイルス感染症の予防および／または治療剤

学校法人Ｂ
学校法人Ｃ
株式会社Ｄ

2

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大野総合法律事務所【請求項１】

を、Vero 細胞（Vero E6/TMPRSS2 株）が播種された培

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、並びに、アルキ地に添加した。培養後、顕微鏡観察によりウイルス性細胞変

ル基の炭素数が１２でエチレンオキサイド付加モル数が性効果が認められず、かつ、RT-qPCR により培養上清中に７であるポリオキシエチレンアルキルエーテル及びアルウイルスゲノムが検出されなかった場合に、SARS-CoV-2

キル基の炭素数が１２でエチレンオキサイド付加モル数が不活化したと判断した。その結果、上記 X および Y が、が８であるポリオキシエチレンアルキルエーテルからそれぞれ一定の濃度以上で、かつ両者が一定の関係式を満た選ばれる少なくとも１種のポリオキシエチレンアルキル

す場合に、SARS-CoV-2 不活性化効果が確認された。

エーテルを有効成分とするＳＡＲＳコロナウイルス－２

事例 1 では、発明が解決すべき課題において不活化の対不活化剤であって、象とするウイルス、すなわち発明の詳細な説明（特に実施

前記直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩の濃度Xが例）を通じて発明の作用効果が奏されることを具体的に記載

12.5ppm 以上、する必要があるウイルスが、最初から SARS-CoV-2 に限定

前記ポリオキシエチレンアルキルエーテルの濃度Yがされており、その他のウイルスにまで不活化の対象を広げよ4.0ppm 以上であり、且つ次式⑴を満たす SARS コロ

うとする意図は見受けられない。また、SARS-CoV-2 を効

ナウイルス－２不活化剤。

率的・効果的に不活化するための手段として、新規の化合物

Ｙ≧ 5000 ×Ｘ

-1.5

⑴

その他の物質を開発するのではなく、公知のウイルスの不活化手段の中から見つけ出そうとする方針が明確に表れてお請求項 1 の従属項である、請求項 2 では、直鎖アルキル

り、そのような方針の下に研究を進めた結果、成果が得ら

ベンゼンスルホン酸塩の濃度Xとポリオキシエチレンアルキれたことで事例 1 の特許出願がなされたものと見受けられルエーテルの濃度Yの関係式が減縮され（Y の下限値が高くる。界面活性剤は、インフルエンザウイルスなどのエンベ

なり）、請求項 3 では、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩

ロープウイルスを不活性化（消毒）するために、従来一般的の濃度Xおよびポリオキシエチレンアルキルエーテルの濃度に用いられてきた成分である。明細書の背景技術に非特許

Yそれぞれの範囲が減縮されている。また、請求項 4 には、

文献 1 として記載されているウェブサイト（https://www.

「SARS コロナウイルス -2 不活化剤」が、「SARS コロナウ

nite.go.jp/information/osirase20200626.html） に 記

イルス -2 感染症の予防剤」に置き換わったこと以外は請求載されているように、事例 1 の優先日前から、経済産業省

項 1 と同様の構成からなる発明が記載されている。

の要請を受けた独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）

2

事例 1 の拒絶理由通知では、「…SARS コロナウイルス

によって、品薄となっていたアルコール以外の消毒方法の選-2 の汚染が懸念される対象に接触させることを含む SARS

択肢を増やすため、界面活性剤等の代替消毒物質が SARS-

コロナウイルス -2 の不活化方法」という記載を含む出願当

Cov-2 の不活性化に有効であるかが検証され、その結果が初の請求項 5 について、「明細書の段落［0020］に『…，公表されていた。例えば、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸

SARS-CoV-2 の汚染が懸念される手や指、…に使用される

塩は「0.1%3 以上」、ポリオキシエチレンアルキルエーテル…』と記載されていることを考慮すると、人体を処置する方は「0.2% 以上」が、SARS-Cov-2 の不活化にとって有効法を含むものといえ、その場合、同請求項に係る発明は産業な濃度とされていた。事例 1 の発明者は、そのような先行上利用することができる発明に該当するものとは認められな技術に対する検討を深め、様々な界面活性剤の組み合わせのい。」という認定に基づく、産業上の利用可能性（特許法第候補があるところ、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩およ

29 条第 1 項柱書）に係る拒絶理由のみが挙げられている。

びポリオキシエチレンアルキルエーテルの 2 種類を選択し、出願人は、手続補正書により請求項 5 を削除する補正を行それぞれの濃度は上記の公表において有効とされた濃度以下

うことで、当該拒絶理由を解消した。したがって、特許されであっても、一定の関係式を満たすような濃度で併用した場

た請求項 1 ～ 4 に係る発明は、出願当初のままである。

合には、SARS-Cov-2 の不活性化にとって有効となること

事例 1 の明細書には、実施例として、次のような評価試を見出している。実施例では、直鎖アルキルベンゼンスルホ

験の手順および結果が記載されている。直鎖アルキルベンゼ

ン酸ナトリウムおよびポリオキシエチレンラウリルエーテル

ンスルホン酸塩の濃度Xおよびポリオキシエチレンアルキルの濃度は、例えばそれぞれ 100ppm および 6.25ppm（実エーテルの濃度Yを様々に変化させた評価液を調製した。評施例 1）、25ppm および 50ppm（実施例 3）などと、先価液と SARS-CoV-2（JPN/TY/WK-521 株）のウイルス

行技術の約 1/10 以下の濃度としても有効であったことが液とを混合し、室温で 10 分間反応させた。得られた混合液

記載されている。このような実施例の結果に基づく、請求項〈脚注〉

上記ウェブサイトでは、結果の概要（2020/6/26）ほか、「【委員会報告書】新型コロナウイルスに対する代替消毒方法の有効性評価（最終報告）」（2020/6/29）、「【委員会報告書のポイント】新型コロナウイルスを用いた代替消毒方法の有効性評価について（報告の概要）」（2020/7/6）などの発表資料が PDF としてダウンロード可能である。
30.1%(w/v) は約 1000ppm と換算できる
2

3

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Oslaw News Letter vol.59（2021.04）【化６】

１等に記載の構成を有する事例 1 の特許発明は、出願日（優先日）当時の当業者が予測できなかった顕著な効果を奏する
発明（臨界的意義を有する数値限定発明）に該当すると認定されたため、進歩性の拒絶理由は通知されなかったものと考えられる。事例１の特許発明は、２種類の界面活性剤それぞれの使用量を低減しても SARS-CoV-2 を不活化できるという作用効果を奏するため、SARS-CoV-2 の消毒用製品の需要が急速に高まったとしても、その需要に応えられる製品を供給しやすくなるという、コロナ禍の社会状況に臨機応変に対応できる発明といえる。
なお、事例 1 の共同出願人、株式会社Ａと学校法人Ｂは、本出願以外にも 2020 年に共同で特許出願を行っている。
その特許出願は、ノロウイルスの不活化剤の評価方法に関するものであり、事例 1 より前（2020 年 2 月 10 日）に出願され、早期審査による出願審査請求（2020 年 8 月 5 日）がなされた後、拒絶理由通知を受けることなく特許査定され一方、請求項 1 ～ 5 には、請求項 6 と同じく「化合物 1ている（2020 年 9 月 23 日）。時期が近接したのは偶然で～化合物 4 からなる群から選択される 1 種または 2 種以上あろうが、COVID-19 の不活化剤について共同で研究開発の 15 員環マクロライド化合物またはその塩もしくは水和し、成果が得られれば特許出願する機運を生み出す素地が物」を利用する、「抗インフルエンザウイルス剤」、「インフ整っていたかもしれない。

ルエンザウイルス感染症の予防および／または治療剤」、「インフルエンザウイルス感染症の予防および／または治療用医３．事例２：特願 2020-93252 号

薬組成物」、「インフルエンザウイルス感染症の予防および／2 件目の事例は、特願 2019-100691 号を優先権主張

または治療方法」、「インフルエンザウイルス感染症の予防おの 基 礎 と す る 国 内 優 先 出 願、 特 願 2020-93252 号（ 出よび／または治療剤の製造のための、……の使用」などの発

願 日 ＝ 2020 年 5 月 28 日、 優 先 日 ＝ 2019 年 5 月 29

明が記載されている。

日）である。なお、上記基礎出願に対する優先権を主張する

また、事例 2 の特許請求の範囲には、化合物 2 ～ 4 を包PCT/JP2020/021131 が、 特 願 2020-93252 号 と 同

含するよう一般式化した化学式⑴を用いて規定されている日に、別途出願されている。当該対応 PCT 出願に基づく日「化合物またはその塩もしくは水和物」に係る請求項 10、本以外の国への移行出願の存在は確認できていない。

ならびにこの請求項を直接的または間接的に引用する、「医事例 2 の特許請求の範囲において、請求項 6 には、「コロ薬」に係る請求項 11 ～ 13（このうち請求項 12 は「抗イナウイルス感染症の予防および／または治療剤」に係る下記

ンフルエンザウイルス剤」を規定し、請求項 13 は「抗コロの発明が記載されている。化合物 1（アジスロマイシン）は

ナウイルス剤」を規定している。）、「コロナウイルス感染症

公知の化合物であり、化合物 2 ～ 4 は公知ではない化合物の予防および／または治療剤」に係る請求項 14 ～ 15、お1 の誘導体（アジスロマイシン誘導体）とされている。請求よび「コロナウイルス感染症の予防および／または治療方

項 7 には、請求項 6 の従属項として、「前記コロナウイルス法」に係る請求項 16 ～ 17 も記載されている。

感染症が 2019 新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）感染事例 2 の優先権主張の基礎出願（特願 2019-100691

症である」ことを規定した発明が記載されている。また、請号）4 の特許請求の範囲には、事例 2 の請求項 1 ～ 5 および求項 8 および 9 には、請求項 6 および 7 に係る発明のカテ

10 ～ 12 に相当する請求項のみが記載されている。つまり、ゴリーを「コロナウイルス感染症の予防および／または治療

コロナウイルスの予防・治療等に関係する事例 2 の請求項方法」に変更した発明が記載されている。

6 ～ 9 および 13 等は、事例 2 の出願および関連 PCT 出
願をする際に追加された請求項である。
事例 2 の明細書の実施例には、まず化合物 2 ～ 4 を合成【請求項６】
下記の化合物１～化合物４からなる群から選択されるしたことが記載されている。続いて、化合物としては公知

１種または２種以上の 15 員環マクロライド化合物またであり別途入手した化合物 1 について、ヒトインフルエン

はその塩もしくは水和物を有効成分として含有する、感ザ A（H1N1）pdm09 ウイルスを対象として、宿主細胞を染症の予防および／または治療剤。

用いた in vitro の試験系およびマウスを用いた in vivo の試

〈脚
4

注〉

事例２の特許請求の範囲および明細書は、関連 PCT 出願（PCT/JP2020/021131）の優先権書類（Priority Document）として WIPO の Patentscope より入手可能なものを参照した。

4

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大野総合法律事務所

験系の結果から、当該ウイルスの感染予防のために化合物１度長い期間が必要となるところ、作用機序の共通性に基づいが有効であること、特に、化合物 1 は当該ウイルスの結合て対象とするウイルスを拡張可能であることを導き出してい活性には影響しないがウイルスの侵入の初期段階における内る。

部移行プロセスを阻害することが示唆されること、化合物 1

また、学校法人 B は、主に医薬としての用途が想定されがそのようなメカニズムを介してインフルエンザウイルスにる発明に係る事例 2 の共同出願人であると共に、主に洗浄

対して増殖抑制作用を示していることに鑑みると、同様のメ剤としての用途が想定される発明に係る事例 1 の共同出願

カニズムによってコロナウイルスの増殖も同様な機構により人となっている。どちらの出願の発明も、用途は少し相違

抑制されることが示唆されると記載されている。さらに、化するが、ウイルスに関する技術分野におけるものであり、

合物 2 ～ 4 と、陰性対照として類似の構造を有するが化学

SARS-CoV-2 およびその他のウイルスに対する深い専門知

式⑴には該当しない化合物とを用いて、化合物 1 と同様の識や、実施例として開示すべき試験への熟練が、発明者およ試験を行っており、その結果から、化合物 2 ～ 4 は、ウイ

び出願人に要求される。同時期に、異なる用途の発明に係るルスの内部移行（エンドサイトーシス）の段階を抑制するこ

特許出願を、異なる出願人と共同で行うことのできる、当該とに加えて、接着段階に対しても阻害作用を示しており、ヘ技術分野における学校法人 B の存在感の大きさを窺うこと

マグルチニンおよびシアル酸を介さないウイルス－宿主細胞ができる。

の結合を阻害するメカニズムを有している可能性があることが示唆されると記載されている。なお、事例 2 の実施例には、

４．むすび
本稿では、特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）を利SARS-CoV-2 またはその他のコロナウイルスを用いた試験

用した検索に基づき、2 つの事例を紹介することができた

結果は含まれていない。
事例 2 の出願審査請求はまだなされていないが、特許請

が、このような事例は必ずしも多く見出されるものではな

求の範囲の記載が事例 2 と同一である、対応 PCT 出願の国い。本稿執筆時点（2021 年 3 月）において、J-PlatPat

際調査報告（国際調査機関は日本国特許庁）によれば、請における検索により、公開公報、公表公報または特許掲載公求項 6 ～ 9 に係る発明に対しては X 文献 が 1 つ、PX 文報として検出可能な出願は、例外を除き、出願日が 2019

献 が 1 つ挙げられ、請求項 1 ～ 5 に係る発明に対しては

年 9 月以前である出願の公開公報 8、優先日が 2018 年 9

Ｙ文献 7 が 4 つ、PX 文献が 3 つ挙げられている。請求項

月以前である移行出願の公表公報 9、または出願日が 201910 ～ 17 に係る発明に対しては、A 文献は 2 つ挙げられ年 9 月以降もしくは優先日が 2018 年 9 月以降であってもているが、X、Y、PX 文献は挙げられていない。要するに、2021 年 3 月までに登録された特許公報 10 に限られる。

5

6

国際調査報告では、化合物 2 ～ 4 およびそれらを包含する

一般的に実施例に相当する実験データを取得するために時化学式⑴の化合物は、物質として新規性および進歩性を有す

間、人手、コストがかかる傾向にあるバイオ・化学の技術分ると考えられ、またその化合物を使用する限りでは、インフ野において、突然降りかかったコロナ禍に機敏に対処した特ルエンザウイルスの予防・治療用途およびコロナウイルスの許出願の事例を見つけ出せたことは幸いであった。いつまた予防・治療用途も新規性および進歩性を有すると考えられる

状況が変わるとも知れないコロナ禍の下でも、そしてコロナ旨の見解が示されている。

禍に限らず今後も予想もしない出来事が起こりうる世界の中事 例 2 の 優 先 日 当 時 に は COVID-19 お よ び SARS-

でも、知的財産に関する活動は途切れることなく続くはずで

CoV-2 は一般的に知られていなかったことや、当該出願とある。その時々の状況下に臨機応変に対応した特許出願が可

優先権基礎出願との特許請求の範囲および明細書の違いを鑑能であることが、本稿の事例紹介により多少なりともお伝え

みるに、基礎出願をした後の COVID-19 の感染拡大を受けすることができれば幸いである。

て基礎出願の発明を見直し、インフルエンザウイルスだけでなく SARS-CoV-2 を含むコロナウイルスを治療または予防できる可能性があることを見出し、用途を拡張して当該出願をしたものと思われる。優先権主張が可能な期間が 1 年間と限られているのに対し、医薬用途発明の実施例として要求される in vitro または in vivo の試験を行うためにはある程〈脚

注〉

X は、当該文献のみで発明の新規性または進歩性を否定できると考えられる文献であることを示す。
P は、国際出願日前、かつ優先権主張の基礎出願の出願日後に公表された文献であることを示す。PX 文献は、発明に優先権の主張の効果が認められれば、その発明の新規性
または進歩性を否定しない文献と考えられる。
7
Y は、当該文献と他の１以上の文献との組み合わせによって進歩性がないと考えられる文献であることを示す。
8
日本国特許庁に対する通常の出願は、原則として、出願日から 1 年 6 ヶ月が経過した後に公開公報が発行される。出願公開の請求がされた場合は、それよりも発行が早まる
ことがある。
9
PCT 出願に基づき日本に移行された出願（移行出願）は、原則として、優先日から 2 年 6 ヶ月の期間が経過した後に公表公報が発行される。国際公開がされており、かつ外
国語でなされた国際特許出願であればその翻訳文が提出されており、出願審査の請求がされた場合は、それよりも発行が早まることがある。
10
特許料を納付してから特許が登録されるまで１週間程度、特許が登録されてから特許公報が発行されるまで 2 週間程度である。
5
6

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商標
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Oslaw News Letter vol.59（2021.04）

Trademark News

「組立家屋」の事件からみる「建築物」の意匠
実務上の注意点
弁理士

麻衣子

おける差異であるものの、看者に起こさせる美観（左右の対象性

１．はじめにが欠ける形状が生み出す斬新さや独創性）に決定的な影響を与え

令和 2 年 4 月 1 日に、特許法等の一部を改正する法律（令和元年 5 月 17 日法律第 3 号）が一部を除き施行され、新たに画像、建築物、内装の意匠が保護対象となった。
令和 2 年 11 月には、これら新たな保護対象が初めて意匠登録されたとのニュースリリースが特許庁より出され 1、2、令和 3 年 1 月 4 日時点での出願件数は、画像 685 件、建築物
294 件、内装 172 件とのことである 3。
このうち、建築物については、不動産であって物品（有体物である動産）の形状等ではないとして保護が認められていなかったが、動産たる「組立家屋」としては、改正前より保護の対象であった。
本稿では、組立家屋について初めて意匠権侵害が認められた事件について概要を紹介した上で、新たに保護対象となった建築物の意匠に関して実務上注意すべき点についてコメン
トしたい。

る差異であるということはできない。よって、両者は類似すると認められる。

３．コメント
上記判例では、使用される時点では不動産として扱われるものであっても、それより前の時点において、規格化されたパーツを量産して運搬し、マニュアル化された施工方法によって組み立てるなど、動産的に扱うことができるものである限り「組立家屋」に該当すると認定された。改正前に登録された「組立家屋」の権利範囲がどこまで及ぶかは、今後の判例の動向などをみていく必要があるが、少なくとも本件と同様の工法による建築物について
は、「組立家屋」の権利侵害に注意が必要である。
また本件では、当該被告製品の除去までは認められなかった。
既に顧客に販売済の建物については、顧客に所有権が移転しており、建築中の建物については当該構成部分を除去する工事を完了しているとして、差止めの必要性が認められなかったからである。

２．平成 30 年（ワ）第 26166 号事件 4

しかし、例えば、賃貸住宅のような場合には、施主への所有権移転後でも、施主が業としての貸渡し行為（意 2 条 2 項 1 号、
2 号）

〈事案の概要〉原告意匠権
意匠登録第 1571668 号「組立家屋」（部分意匠）

井出を行うことになるため、施主が侵害主体として建物撤去を命じら被告製品れることも理論上は否定できない（同 37 条 2 項）。
新たに保護対象となった「建築物」の実施行為については、多くの関係者が絡むというその特性上、他人の権利を侵害した場合、建築業者だけではなく、商業的使用を目的とする建築物について
は、施主も不利益を被る可能性がある。そのため、事前に十分に調査を行う他、建築工事請負契約締結時には非侵害保証条項を設けたり、紛争が生じた場合の対応（デザイン変更や追加除去工事の費用負担等）について契約書に規定したりする等が重要と考え
る。

【正面図】

また、
「建築物」の調査においては、
「住宅」
、
「病院」
、
「オフィ
ス」など、人がその内部に入り一定時間を過ごすという点で、用〈裁判所の判断〉途及び機能に共通性があるものは、類似と判断される。
よって、「組⑴被告製品は、使用時点では不動産として扱われるが、構成部分

立家屋」を含め、広く調査の対象とする必要がある。さらに、意を量産し、運搬して組み立てるなど、動産的に取り扱うことが匠は、登録後にしか公報は発行されず、秘密意匠については内容できるものである限り、「組立家屋」に該当するというべきでを把握することができない。よって、設計時だけではなく、着工ある。よって、意匠に係る物品は同一であると認められる。

前など、段階ごとに調査を行うことが望ましいと考える。

⑵両意匠の需要者は、木造の戸建て住宅の購入に関心がある一般
消費者と認めるのが相当であり、家屋の性質、用途等を総合す
れば、需要者の注意を最もひく部分は、家屋の正面視の形状で

〈脚

ある。

注〉

https://www.meti.go.jp/press/2020/11/20201102003/2020110200
3.html2
https://www.meti.go.jp/press/2020/11/20201109002/2020110900
2.html3
https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/document/isyou_kaisei_2019/shutsugan-jokyo.pdf
4
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90077
1

両意匠は地面と垂直に設けられた柱部及び地面と平行に設けられた梁部によって略十字の模様が形成されているとの基本的構
成態様において共通する。
両意匠の差異点（柱部の位置が右寄りか左寄りか）は、要部に

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海外
News

Oslaw News Letter vol.59（2021.04）

Overseas News

【米国特許】IPR で特許維持決定が出された場合
CAFC への控訴のために IPR 申請人に求められる控訴人適格とは？
弁理士 梅田 慎介
はガスタービンエンジンとその設計方法に関するものであり、無１．はじめに効理由は非自明性の欠如である。PTAB は特許の非自明性を肯

当事者系レビュー IPR（Inter Partes Review）により特許定する決定を下し、GE はこれを不服として CAFC に控訴した。

庁審判部（PTAB）へ特許の無効を申し立てたものの、PTAB

Raytheon は、GE による当事者適格の欠如を理由に本件控訴が特許を維持する決定を下した場合、これを不服として連邦巡を却下するよう申し立てた。CAFC は、GE の当事者適格を認め、回区控訴裁判所（CAFC）に控訴する IPR 申請人には「控訴人 /PTAB 決定（非自明）も破棄して審理を差し戻した。

当事者適格（standing to appeal）」が求められる。
当事者適格を有するとされるためには、IPR 申請人（控訴人）
が特許権者の行為に起因した事実上の損害（injury in fact）を⑵判決 1
ⅰ当事者適格要件受けている必要があるとされるが、IPR 申請人がすでに特許権判 決 は、 合 衆 国 憲 法 が 求 め る 当 事 者 適 格 の 最 小 限 要 件

者から特許侵害訴訟を提起されていればともかく、IPR 申請（irreducible constitutional minimum of standing2） と し人が現時点では侵害行為を行っておらず先取り的な IPR 申請て以下のA - C 3 を挙げた。

（preemptive IPR）を行った場合には、「事実上の損害」の証明

A 控訴人が、事実上の損害（injury in fact）を受けたことのために「将来、特許権者からの侵害主張を発生せしめるようなB その損害が、被控訴人の行為に起因すること、かつ、行為に関しての具体的な計画を有していたこと」を主張すること

C 裁判所による有利な判断により救済される可能性があることが必要となる。しかし、このような主張は IPR 申請人にとってそして、要件BCは、行政手続き決定（PTAB 決定）に対す後の侵害訴訟において不利に作用する可能性があるため、どの程る控訴の権利が法によって定められている場合には緩和され得度に「具体的な計画」があったことを示せば主張に足るのかといる 4 としたうえで、本件の中心争点は要件A、すなわち GE が「事う問題が生じている。

実上の損害」を証明したか否か、であるとした。

2020 年 12 月 23 日 に CAFC 判 決 が 出 さ れ た General
Electric Co. v. Raytheon Technologies Corp 事件は、このⅱ「事実上の損害」の根拠問題について判断をし、GE の当事者適格を肯定した。同じ当事

次に、
判決は、
控訴人が現時点では侵害行為を行っておらず「侵者間で争われ、GE の当事者適格が否定された先行事例（2019

害責任を問われる可能性」を主張する場合、「事実上の損害」の年 7 月 10 日、CAFC 判決）、及び同様の問題がジェネリック

根拠として、
将来侵害が発生する実質的リスクを生み出すような、医薬メーカーと先発薬メーカーとの間で争われた Argentum

あるいは特許権者の侵害主張を発生せしめるような、将来の行為

Pharmaceuticals LLC v. Novartis Pharmaceuticals

に関する具体的な計画（concrete plan）5 の証明を求めた。

Corporation 事 件（2020 年 4 月 23 日、CAFC 判 決 ） と 併せて紹介する。

ⅲ GE の主張の認定
判決は、GE による以下の主張⒜ - ⒞等を「具体的な計画」の２．General Electric Co. v. Raytheon
Technologies Corp.

証明に足るものと認定し、GE が当事者適格を有すると結論した。
⒜ GE は、2019 年にはエンジンとその設計の開発に 1000-⑴事案の概要1200 万ドルを投じた。
⒝ GE は、エンジン設計を顧客（Airbus）の要請に応じて提General Electric Co.（GE）は、航空機エンジン市場で競合示した。

する Raytheon Technologies Corp.（Raytheon）の特許第⒞ GE の航空部門知財弁護士は、エンジンの顧客への販売によ

8,695,920 号に対して IPR を PTAB に申請した。
‘920 特許〈脚注〉

General Electric Co. v. Raytheon Technologies Corp., No. 2019-1319.
2
Amerigen Pharm. Ltd. v. UCB Pharma GmBH, 913 F.3d 1076, 1082 (Fed. Cir. 2019) (quoting Lujan v. De-fenders of Wildlife, 504 U.S. 555, 560(1992))
3
Spokeo, Inc. v. Robins, 136 S. Ct. 1540, 1547 (2016), as revised (May 24, 2016)
4
Consumer Watchdog v. Wis. Alumni Research Found., 753 F.3d 1258, 1261 (Fed. Cir. 2014)
5
JTEKT Corp. v. GKN Auto.LTD., 898 F.3d 1217, 1221(Fed.Cir. 2018)
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り、Raytheon から侵害訴訟が提起される実質的リスクが者適格を欠くとして控訴を却下した。

生ずることを予期していた。
⑵判決 7⑶先行判決との関係「 事 実 上 の 損 害 」 の 根 拠 とし て、Argentum は 以 下 の 主 張本件と同じ当事者間で争われた先の事案 では GE の当事者適

ア - ウを行った。判決は、主張ア及びイは推測的または仮説的格が否定されている。この点、本件判決は、「具体的な計画」の（conjectural or hypothetical）なものに過ぎないとした。また、

6証明という枠組みにおいて本件判決と先行判決とは結論が齟齬す

主張ウについては、控訴人が侵害訴訟提起の可能性のある具体的るものではないとし、先の事案での GE の主張が「具体的な計画」

な活動に従事していない場合 35 U.S.C. § 315 ⒠の禁反言条項の証明に不足した理由として以下を指摘した。

が事実上の損害を構成しないことは先に判断済み 8 であるとした。

・GE の 航 空 部 門 知 財 弁 護 士 の 供 述 は、1970 年 代 半 ば に'920 特許に類似するエンジンデザインを開発しおり、GEア  Novartis は Gilenya を保護するために複数のジェネリッがこのデザインを使うことができない場合、研究開発や設計

ク企業を訴えており、裁判所の救済を求める機会がなけれコストが増加することによって「競争上の被害（competitive

ば、ANDA の準備中である Gilenya のジェネリックにつ」を受けることになるとするが、GE はなお他のデザ
harm）

いて現実の真の差し迫った訴訟の脅威に直面する。

インも有していた。

イ 訴訟によりジェネリックの開発と 
ANDA の準備への投資は・GE は侵害可能性のあるデザインの開発や顧客への申し出がリスクにさらされるため、ANDA が承認された場合の年間あったことを具体的に示しておらず、侵害可能性のあるデザ

利益 1,000 万から 5,000 万ドルの重大な経済的損害を被インは「有効なオプション」としての言及にとどまっている。

ることになる。

・GE は Raytheon が特許ポートフォリオにより航空機産業

ウ 裁判所の救済がなければ、将来の侵害訴訟において特許性 

に脅威を与えてきたとするが、そのことは Raytheon が GEと有効性の問題を提起することに禁反言 9 が働いてしまう。

のエンジンデザインを侵害に問うであろうことを示すものと

４．コメントはならない。

GE/Raytheon の 2 判決は、
「具体的な計画」の証明には、

３．Argentum Pharmaceuticals LLC v.
Novartis Pharmaceuticals Corporation

侵害可能性のある製品の顧客への申し出があったこと及び侵害⑴事案の概要⑵ ⅲ ⒝ , ⒞）の主張が求められることを明らかにした。この訴訟が提起される実質的リスクを予期していたこと（上記 2.

2017 年 2 月、カナダ最大のジェネリック医薬メーカーであような踏み込んだ主張は、後の侵害訴訟の可能性を考慮するとる Apotex Inc. 及 び Apotex Corp.（ ま と め て Apotex） は、

preemptive IPR 申請人が控訴に踏み切るための高いハードル

Novartis Pharmaceuticals Corporation（Novartis） の 特になるといえ、preemptive IPR の申請自体にも抑制的に働く

許第 9,187,405 号に対して IPR を PTAB に申請した。'405

かもしれない。

特許は、新薬申請ホルダーである Novartis の多発性性硬化症

Argentum/Novartis の事案では、Argentum による ANDA

治療薬（製品名 Gilenya）を保護する用途特許である。Gilenya

に関する主張（上記 3. ⑵ ア）は「具体的な計画」に相当し得の 物 質 特 許（ 第 5,604,229 号 ） の 満 了（2019 年 2 月 18

るようにも思われる。この点、判決は、「ANDA はいまだ申請日）をにらんでジェネリックの簡易新薬承認申請（Abbreviated

されてはおらず 10、また Argentum は侵害訴訟が提起される

New Drug Application：ANDA）を行うにあたって '405 特リスクがあったこと又は ANDA のプロセスに関与していたこと

許の IPR が申請されたとみられる。審理開始後、Argentumの証拠も示していない」とした。ANDA の申請はみなし侵害行

Pharmaceuticals LLC（Argentum）を含む後発 7 社が参加

為（artificial act of infringement）11 とされるものであるかした。PTAB は、特許の有効性を確認する最終決定を下した。

ら、Argentum の ANDA への関与の程度がより具体的なもの

Apotex 及び Argentum を含む参加 7 社はこれを不服としてと認定され得るのであれば異なる結論が出される余地はあろう。

CAFC に控訴したものの、Argentum 以外は控訴を取り下げた。

Argentum は、CAFC の控訴却下を不服として、2020 年 12

Novartis は、Argentum による当事者適格の欠如を理由に本件

月 4 日に連邦最高裁に対し裁量上告の申立てを行っている。最

控訴を却下するよう申し立てた。CAFC は、Argentum が当事

高裁がこの裁量上告の申立てを受理するか否かが注目される。

〈脚注〉General Electric Co. v. United Technologies Corp., 928 F.3d 1349 (Fed. Cir. 2019)。United Technologies Corporation (UTC) と Raytheon Company が2020 年に合併して、Raytheon Technologies Corp となった。
7
Argentum Pharmaceuticals LLC v. Novartis Pharmaceuticals Corporation, 956 F. 3d 1374 (Fed. Cir. 2020)
8923 F.3d at 1362–63 (citing Phigenix, 845 F.3d at 1175–76)
935 U.S.C. § 315(e) (2) The petitioner in an inter partes review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under
section 318(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not assert either in a civil action arising in whole or in part under section
1338 of title 28 or in a proceeding before the International Trade Commission under section 337 of the Tariff Act of 1930 that the claim is invalid on
any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review.
10
ANDA は、Argentum の製造販売パートナーである KVK, Tech Inc. により申請予定であった。
11
35 U.S.C. § 271(e) (2) (A) ( ハッチマン－ワックス法 ) It shall be an act of infringement to submit an application under section 505(j) of the Federal Food,
Drug, and Cosmetic Act or described in section 505(b)(2) of such Act for a drug claimed in a patent or the use of which is claimed in a patent.
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特許
入門

Oslaw News Letter vol.59（2021.04）

Patent Intro

弁理士

Ｑ

酒谷

誠一

ることが難しい場合もあります。

今度、SaaS（Software as a Service）系

ここで SaaS 系サービスは、基本的にはサーバが処理をサービスを提供する予定ですが、知財戦略においしているのですが、ユーザ側のアプリや Web 画面でも特徴てどのような点を検討しておけばよいでしょうのある画面遷移、特徴的な入出力処理に関しては特許を取得

か？

できる可能性があります。新しいビジネスモデルであれば、ユーザ端末側のアプリや Web 画面でも新しい操作や画面遷

１．サーバ側の処理の特許保護移があるはずです。アプリや Web 画面の画面遷移は既存のSaaS 系サービスは多くの場合、サーバで処理をした結

画面遷移と似通ってしまう傾向があるかもしれませんが、新果を、ユーザ端末の Web ブラウザーやアプリ画面に表示すしいビジネスモデルの特徴に対応する新規な操作や新規な画ることによって提供されますが、新規な点はサーバの処理自面遷移を見出すことで特許取得は可能です。

体にある可能性が高く、サーバの処理を特許権利化することこのように、サーバ側の処理だけではなく、ユーザの端がよく行われています。しかし、サーバ内の処理は外部から末側の処理の特徴的な部分について画面表示にも絡めて特許は見えないため、競合他社が同じような処理を開発しても、権を押さえることが推奨されます。このような特許権を取得

特許権の侵害を立証することは容易ではありません。

しておけば、競合他社による回避が難しい上、競合他社の侵SaaS サービスでの特許係争事例としては、2017 年

害の立証が容易であるというメリットがあります。もしユーの Freee 株式会社と株式会社マネーフォワードの特許侵害

ザ端末側の処理に特徴が見出せなければ、何か特徴が出せな訴訟が有名です。このケースは、Freee 側のもつ勘定科目

いかを検討して、特許取得につなげてみてはいかがでしょうの自動仕訳に関する特許を侵害しているとして Freee がマか。

ネーフォワードを提訴したものですが、サーバ側の処理内容

特定のビジネス領域に特化した特徴的な処理の特許は、競が異なるとして Freee 側の請求は棄却され、Freee 側が敗合による模倣を未然に防止する効果があります。競合他社が訴しています（東京地裁平成 29 年７月 27 日判決・平成

似たサービスをアプリで提供する場合を想定して、アプリの28 年ワ第 35763 号）。

利便性を確保するために行わざるを得ない特徴的なステップ

このように見た目はよく似た機能であっても、サーバのを抽出して、その特徴的なステップについて特許権利化する

詳細な処理としては様々な方法を取り得るため、サーバの具とよいでしょう。具体的には、ボタンやメニューなどの UI

体的な処理を特許権利化しても回避されやすく、競合他社を部分に対するユーザの選択や操作またはユーザの入力によっ排除することは難しいのです。一方、サーバの詳細な処理にて、どのような結果が表示されるのかということについて、踏み込まずに特許権利化できれば回避が難しくなるので、まその特徴を発明として抽出して特許権利化するとイメージすずは、サーバの詳細の処理は記載せずに、その機能を実現するとよいでしょう。

る際には必ず実行する処理のみを権利範囲とする特許の取得

例えば、会計処理のアプリで特徴的な仕訳処理の機能でを目指すのがよいでしょう。

あれば、ユーザの取引項目の入力から仕訳結果が表示される部分を抽出して特許権利化することが挙げられます。
つまり、２．端末側の処理の特許保護

サーバの処理方法に関わらず、そのアプリ側の処理を検証す

一方、同じ分野で既に先行して他社が類似のサービスをるだけで特許権の侵害であるか否かがわかるような特許を取提供している場合において、これから自社が後発でサービス得するわけです。

を提供する場合などの状況では、先行技術との関係で、そのこのような特許は、競合による模倣から守ると同時に、自機能を実現する際には必ず実行する処理のみで特許を取得す社サービスの処理が競合とは差別化されており、特許取得に

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経路探索サービスについては、いくつものサービスがあより競合がこの処理を真似できないことを顧客にアピールすりますが、ヤフーは、使い勝手を向上させる独自の画像につることにも使えます。
特徴の探し方のヒントとしては、Web ブラウザー版で提いて意匠権を取得し、他社が類似の画像を使用できなくする供していたサービスのモバイルアプリ版を出す場合、小さなことで、他社アプリとの差別化を図っていると推測されます。

画面やタッチ操作に適したユーザインタフェース（UI）に

このように、SaaS 系サービスの場合には、いくつも似変更します。ここに特許化できるネタが出てくることがよくたようなサービスが乱立することがあります。そのときに、あるので、意識してみてはいかがでしょうか。弊所ではそのユーザに自社のサービスが選ばれて残っていくには、使い勝

ようなアイディア出しや特許取得の検討のお手伝いもしてお手やデザインがよいものであることが必要です。この使い勝りますので、お困りの際にはご相談ください。

手とデザインの良さに貢献している画像について、部分意匠
として意匠権を取得していくことによって、他社の模倣画像

３．画面画像の意匠保護

または類似画像を排除することができ、使い勝手やデザイン

SaaS 系サービスの場合、ユーザに対して、スマートの良さで、ユーザに選ばれるサービスになっていくでしょう。

フォンのアプリと連動してサービスを提供するものがありま

また 2020 年 4 月から改正意匠法が施行され、サーバかす。その際、機能と連動した画像が画面の一部に表示されら提供された画像（以下、サーバ提供画像）についても意匠ることがありますが、この画面の一部に表示される画像に権の保護対象になりました（意匠法 2 条 1 項）
。つまりアプついて部分意匠として意匠権を取得することが考えられま

リのプログラムで表示される画像だけでなく、サーバから提す。例えばヤフー株式会社は、意匠に係る物品を「経路案内

供される画像であっても、「ユーザが操作をするための画像」

機能付き電子計算機」とする下記の図の意匠権（意匠登録第または「操作の結果の画像」に該当する場合、意匠権の保護

1655444 号）を取得しています。下記の図で、点線で表対象になりました。このことから、SaaS 系サービスにお示された部分以外の部分が、部分意匠として意匠登録を受けいては、競合の模倣の抑止として意匠権の重要性が増していようとする部分です。この意匠権では、画面の一部に表示さます。今後は、ユーザ端末側の処理について特許権を押さえれた画像を保護するもので、その画像は、経路案内機能を発るとともに、Web サービスやアプリ画面に表示される特徴

揮する際に、経路を再設定するために必要な操作に用いられ的な画像について意匠権を押さえていくといいでしょう。
なお、すでに運用しているサービスであっても「新規性喪る画像です。

失の例外」という制度（意匠法 4 条）を利用して、過去 1
年前までさかのぼって意匠権を取れる可能性があります。直近 1 年以内にリリースしたアプリには限られてしまいます
が、他社に真似をされたくない画面については意匠権を取っておいた方がいいので、一度、精査してみてはいかがでしょ
うか。

４．まとめ
SaaS 系サービスの知財戦略としては、ビジネス全体の特徴的な処理形態について広く特許を取っていく戦略と、機能ごとに特許化する戦略の 2 つがあります。新しいビジネ
スとはいえ、ビジネスモデル全体をカバーする特許を取るのは難しい場合がありますが、個々の機能を権利化するのは比較的容易です。SaaS 系サービスは、
徐々に機能をアップデー
トしていくことが多いので、新しい機能をリリースする毎に、そのリリース前に、特許出願及び意匠出願を検討するといいでしょう。

（意匠登録第 1655444 号より抜粋）

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判例
紹介

大野総合法律事務所

Case Law

特   

不公正な取引方法に当たるとして権利濫用と判断された事案 東京地裁令和2年7月22日判決（平成29年（ワ）第40337号 特許権侵害差止等請求事件）>>請求棄却

原告が製造販売するプリンタでは、トナーカートリッジて競争上著しく不利益を受ける状況を作出した上で権利行使

内部の電子部品（メモリ）のデータ書換えしていない再生品に及んだと認定した。そして、原告と競争関係にある被告らを用いた場合、トナー残量が適切に表示されなかった。さらとそのユーザーの取引を不当に妨害し、公正な競争を阻害すに、特定のプリンタに適合するカートリッジについては、
デー

るものであって独占禁止法（一般指定１４項）と抵触するとタの書換制限措置が施されていた。

判断した。

被告らは、原告製カートリッジから電子部品を取り出しその上で、裁判所は、書換制限措置による競争制限の程て被告らの製造した電子部品に交換し、トナーを再充填して度が大きいこと、同措置を行う必要性や合理性の程度が低い

再生品（被告製品）を販売していた。

こと、同措置は使用済みの製品の自由な流通や利用等を制限

原告は、被告製品が「情報記憶装置」に係る３件の特許すること等から、本件各特許権に基づく権利行使は、特許法

発明（ただし、メモリの構成とは関係がない）の技術的範囲の目的である「産業の発達」を阻害し又は特許制度の趣旨をに属するとして、被告製品の製造販売等の差止め・廃棄と、逸脱するものとして、権利の濫用（民法１条３項）に当たる

損害賠償を請求した。

として、差止請求及び損害賠償請求のいずれも棄却した。

裁判所は、被告製品が本件特許発明の技術的範囲に含ま権利濫用を理由として特許権の行使が制限された事例とれると判断した上で、権利濫用について判断した。裁判所は、しては、明らかな無効理由が存在する場合の事例（１０４条

被告らが原告電子部品のメモリの書換えにより本件各特許のの３制定前）や、標準必須特許に基づく差止請求権の行使の侵害を回避しつつ、トナー残量の表示される再生品を製造、事例が挙げられるが、独禁法の適用により特許権の権利行使販売等することを制限し、その結果、被告らが当該特許権をが制限された裁判例は本件が初めてであると思われる。

侵害する行為に及ばない限りトナーカートリッジ市場におい特   

特許法29条の2にいう「発明」該当性 知財高裁令和2年11月10日判決（令和2年（行ケ）第10005号 審決取消請求事件）>>請求棄却

29 条の２違反を理由とする拒絶審決に対し、先願明細書業者の有する技術常識を参酌してもなお技術内容の開示が不に記載された発明の「発明未完成」の看過が争われた事件で十分であるような発明」や、「創作された技術内容がその技ある。本願は「ガラス板合紙用木材パルプ及びガラス板用合術分野における通常の知識・経験を持つ者であれば何人でも紙」に関する出願であり、先願と本願は「パルプを原料とす

これを反覆実施してその目的とする技術効果をあげることがるガラス板用合紙」という点で一致し、相違点はパルプが「木できる程度に構成されていないものは、『発明』としては未材パルプ」に特定されているか否かと言う点と、合紙中の有完成であり」、特許法 29 条の２にいう「発明」に該当せず、

機ケイ素化合物の含有量のみであり、出願人は先願の実施例

後願排除効を有しないと述べたうえで、先願明細書の記載をの矛盾や記載不備から、発明未完成を理由とする先願の地位

詳細に検討し、先願発明は未完成とはいえないとして、請求を争った。特許法 29 条の２の趣旨は、先願と同一内容の発を棄却した。現審査基準では、未完成発明に関する記載はな

明は、新しい技術をなんら公開するものではなく、このようくなり、効果等の記載が不十分な場合は、29 条１項、２項、な発明に特許権を与えることは、新しい発明の公表の代償と36 条４項１号、同条６項１号で拒絶される。しかし、先願して発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当での地位や引例適格性に関しては、
本件のように、「発明未完成」

ないという点にある。裁判所は、29 条の２の趣旨から、「当が主張されることはあり、その概念は重要と言える。

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著   

大野総合法律事務所

キャラクターの著作物性 知財高裁令和2年10月6日判決（令和2年（ネ）第10018号 損害賠償請求控訴事件）>>控訴棄却

有名なシリーズものの漫画又はアニメ（原著作物）の登得るものというべきで」、「原著作物に対する著作権侵害が認場人物と同一の名前の主役が登場するボーイズラブ同人誌のめられない場合はもちろん、認められる場合であっても、一漫画（本件各漫画）の著作権者が、本件各漫画を無料で閲覧

審原告が、オリジナリティがあり、二次的著作権が成立し得できるウェブサイトの運営者等に対し、公衆送信権侵害を主る部分に基づき、本件各漫画の著作権侵害を主張し、損害賠張して、損害賠償を請求した事件において、原判決は原告の償等を求めることが権利の濫用に当たるということはできな請求を一部認容した。控訴審の本判決は、「漫画の『キャラい」と結論付けた。そして、「本件各漫画をダウンロードしクター』は、一般的には、漫画の具体的表現から昇華した登て作成された複製物の数（法 114 条 1 項の計算の前提と場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現

なる数量）は、PV 数よりも相当程度少ないものと予想されそのものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現る上に、ダウンロードして作成された複製物の数の中にも、したものとはいえないから、著作物に当たらない」として、一審原告が販売することができなかったと認められる数量「本件各漫画のキャラクターが原著作物のそれと同一あるい（法 114 条 1 項ただし書に相当する数量）が相当程度含まは類似であるからといって、これによって著作権侵害の問題れることになるのであるから、これらの事情を総合考慮したが生じるものではない」と判断し、「仮に著作権侵害の問題

上、法 114 条 1 項の適用対象となる複製物の数量は、PVが生ずる余地があるとしても、それは、主人公等の容姿や服数の 1 割にとどまるとした原判決の判断は相当である。
」と装など基本的設定に関わる部分の複製権侵害に限られるもの

して、控訴を棄却した。

であって、その他の部分については、二次的著作権が成立し商    「リシュ活」
事件

大阪地裁令和3年1月12日判決（平成30年（ワ）第11672号事件 商標権侵害差止等請求事件）>>請求棄却

本件は、商標権侵害差止等請求による侵害訴訟である。争の外観及び観念は類似しないと判断した一方で、本件商標の点は、商標の類否であり、本件商標「Re 就活」と被告標章「リシュカツ」と被告標章１の「リシューカツ」の称呼は、「長

１「リシュ活」（や同じ称呼を含むロゴやドメイン名等の被音の有無が異なるに過ぎず、長音は他の明確な発音と比べて

告標章２～８）の類否が争われた。

比較的印象に残りにくいことから、離隔的に観察した場合、裁判所は、まず、本件の取引の実情を検討し、原告事業同一のものと誤認しやすい」として、称呼は極めて類似するの役務に係る需要者を「第二新卒を中心とする新卒以外の若と判断した。

年求職者である」と認定し、被告役務の需要者を「新卒の求そして、取引の実情を踏まえ、需要者に与える印象や記職者を採用するために広告や勧誘メッセージの送信を希望す

憶においては外観の差異よりも称呼の類似性の影響が大きい

る求人企業及び就職を希望する学生である」と認定した。そとしたうえで、「必ずしも事前に精査の上会員登録するわけのうえで、共通の需要者である学生について、本件商標に係ではない学生等の求職者において、被告標章１を本件商標にる役務と被告役務のいずれも、利用のための会員登録が簡易

係る役務の名称と誤認混同したり、本件商標に係る役務と被であって無料で利用できること等を理由に、「必ずしも役務

告役務とが、同一の主体により提供されるものと誤信するお内容を事前に精査して比較検討するのではなく、役務の名称それがあると認められる」として、本件商標と被告標章１はを見てとりあえず会員登録してみることがある」として、そ類似すると判断した。

の注意力は高くないと判断した。

なお、上記内容と同様の理由により、本件商標と被告標

次に、本件商標と被告標章１との対比において、両商標

章２～８の類否についても商標が類似すると判断した。

本ニュースレターの掲載内容を、当事務所の専門的な助言なしに具体的事案に適用した場合に関し、当事務所では一切の責任を負いかねます。
「Oslaw News Letter」第59号■編 集・発行 / 大野総合法律事務所

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■発行日 2021年4月30日〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル21F（丸の内オアゾ内） TEL:03-5218-2330（代表）https://www.oslaw.org/

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