RIN IP Partners NEWSLETTER

2024 年 6 月

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国内判決紹介国内審決紹介1. 国外のすし店をウェブページで紹介した行為が日 不使用取消審判において使用商標が独立した商標
本における商標の「使用」であるとして商標権侵害が ではないと説示された事例（商標「Compass」）
認められた事例（商標「すしざんまい」）
2. 商標法 37 条の該当性（商標権侵害の成否） 外国情報が争われた事例

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弁理士法人 RIN IP Partners
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日本橋木村ビル７階

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2024 年 6 月

中川弁理士、和田弁理士及びトーマス・マーティンが、2024 年
5 月 18 日から 22 日にかけて米国アトランタで開催された国際商標協会（INTA）年次総会に参加しました。日頃顔を合わせることの少ない各国の代理人と直接会話し、知識と交流を深める貴重な機会となりました。また、今まで取引のない複数の事務所ともミーティングを行うなど、各国代理人とのネットワークの拡充を図って参りました。この経験を今後の業務に役立たせて参ります。
※こちらに写真を掲載しております。

国内判決紹介１．国外のすし店をウェブページで紹介した行為が日本における商標の「使用」であるとして商標権侵害が認められた事例（商標「すしざんまい」）
判決言渡日：令和 6 年 3 月 19 日 事件番号：令和 3(ワ)11358

事案概要
被告が、ウェブページにおいて被告表示を掲載した行為は、日本における商標の「使用」であるとして、原告商標権に基づく差止等が認められた事案。

-被告とその関連会社-

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2024 年 6 月

判決要約（下線は筆者）
本件各ウェブページは、日本語によって記載された主に日本国内の取引者及び需要者に向けたウェブページであり、被告が管理していること等の事情からすれば、本件各ウェブページにおける被告各表示は、本件すし店を紹介するために掲載されたものであり、「すしを主とする飲食物の提供」と類似の役務に係るものといえる。
そして、被告が本件各ウェブページに被告各表示を掲載した行為は、「役務に関する広告…を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」（商標法２条３項８号）に該当するといえ、被告は原告各商標を「使用」したものと認められる。
被告各表示がマレーシアの本件すし店に係るものであったとしても、本件各ウェブページに被告各表示を掲載した行為は、日本における原告各商標の出所表示機能及び品質保証機能を害し、ひいては、商標法の目的にも反するものである。
被告各表示が被告自身の事業に関するものではなかったとしても、本件各ウェブページに被告各表示を掲載した行為は被告が行ったものと認められ、上記のとおり、そのような被告の行為によって日本における原告各商標の出所表示機能及び品質保持機能が害されている以上、被告が原告各商標を「使用」していないと評価することはできない。
寸評
被告は、日本及びマレーシアのいずれにおいても「すし店」を営んでいませんでしたが、ウェブページにおいてマレーシアのすし店「Sushi Zanmai」（被告の関連会社）を日本の消費者向けに紹介した行為が、商標の「使用」（商標法２条３項８号）に該当すると判断されました。本件すし店が被告の関連会社であること、ウェブページが日本国内の需要者向けであったこと、ウェブページの管理者が被告であったことなどが複合的に考慮された形ではありますが、日本国「外」において役務の提供に使用される商標を日本の需要者向けにウェブページで紹介した行為が、日本国「内」の使用に該当すると判断された点で特筆すべき事例だと思われます。
なお、損害賠償については、原告すし店（国内）と本件すし店（マレーシア）の市場が競合しないとして商標法 38 条 2 項（侵害者の利益額を損害額と推定する規定）の適用は認められませんでしたが、被告ウェブページにおいて「Sushi Zanmai」等の表示が平成 26 年 12 月頃から相当長期にわたり掲載されていたことや、商標権侵害があった場合に事後的に定められる使用料相当額が通常の使用料と比べて高額になることが考慮され、同 38 条 3 項（使用料相当額）は 3.8 パーセントが損害額として認められました。
所内では、国「外」の飲食店を日本の需要者向けに紹介する行為が日本の商標権侵害とされるのは妥当なのか、そもそも被告行為は商標的使用に該当するのか（単に被告の事業内容の紹介ではないか）、被告行為は具体的に特定されているといえるのか（「飲食物の提供」と「類似の役務」とはいかなる役務なのか）、被告行為により原告商標の出所表示機能・品質保証機能が害されたといえるのか、といった本判決の妥当性を疑問視する声が多数挙がりました。
（担当：宮田）3RIN IP Partners NEWSLETTER

2024 年 6 月

２．商標法 37 条の該当性（商標権侵害の成否）が争われた事例
判決言渡日：令和 6 年 4 月 18 日 事件番号：令和５年（ワ）第 691 号

事案概要
本件商標（原告登録商標）
1)

子どもとママの歯医者さん被告標章
1)（登録第 6229488 号）
2)

ママとこどものはいしゃさん

2)（登録第 5624872 号）
判決抜粋
２）原告商標１及び２と被告標章１の類否被告標章１のうち、「こどもとママの歯科医院」の部分は、母子を歯科治療の対象としている意味合いを伝えるにすぎないことに加え、同趣旨の商標又は歯科治療の対象となる特定の属性を表現した商標は、多くの歯科医院において使用されていることが認められる。そうすると、被告標章１のうち「こどもとママの歯科医院」の部分は、自他役務の識別力が弱いというべきであるから、同部分が、取引者又は需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるということはできず、同部分だけを抽出して本件各商標と比較して類否を判断することは相当でない。
そこで、本件各商標と被告標章１全体を比較して類否を判断するに、本件各商標と被告標章１の外観は、少なくとも「香椎照葉」の有無という明らかな相違がある。また、本件各商標からは「子供と母親のための歯医者さん」という観念が生じるのに対し、被告標章１からは「香椎照葉にある子供と母親のための歯科医院」という観念が生じる。そして、本件各商標は「コドモトママノハイシャサン」又は「ママトコドモノハイシャサン」という称呼が生じるのに対し、被告標章 1 は「カシイテリハコドモトママノシカイイン」という称呼が生じる。したがって、
本件各商標と被告標章 1 は、外観、観念及び称呼のいずれをみても、明確に相違をしており、取引の実情を考慮しても、需要者がその出所につき誤認混同を生じるおそれがあるとはいえない。
３）原告商標 1 及び 2 と被告標章２の類否被告標章２と被告標章 1 は、文字の配置やイラストの有無という相違があるものの、…被告標章２についても、「こどもとママの歯科医院」の部分が、取引者又は需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるということはできず、同部分だけを抽出して本件各商標と比較して類否を判断することは相当でない。
そうすると、…両者は、その外観、観念及び称呼のいずれをみても、明確に相違をしており、取引の実情を考慮しても、需要者がその出所につき誤認混同を生じるおそれがあるとはいえない。
寸評
本判決では、歯科医業の分野における取引実情を考慮し、被告標章中の「こどもとママの歯科医院」部分は識別力が弱いと判断され、その部分のみを抽出して要部観察すべきではないとして、被告による原告商標権の侵害の成立が否定されたものである。
それと関連して、被告は、以下の 3 件の商標登録（特に 3 は、今回問題となった被告標章１と同一である。）を取得したことが確認された。そして、原告は、被告名義の下記商標１に対し、無効審判（無効4RIN IP Partners NEWSLETTER

2024 年 6 月2023-890004）を請求したが、特許庁審判部は、法 4 条 1 項 11 号の適用に関し、被告名義の商標１は、その要部は恐竜と思しき図形部分であり、「こどもとママの歯科医院」の識別力は比較的弱いとして、原告名義の先行商標とは類似しないとして、請求棄却の審決を下した。
被告名義の商標登録
1.

2.

3.
香椎照葉こどもとママの歯科医院

登録第 6658178 号

登録第 6786244 号

登録第 6786245 号（担当：宮城）国内審決紹介不使用取消審判において使用商標が独立した商標ではないと説示された事例（商標「Compass」）
審決日：令和 6 年 4 月 11 日 事件番号：取消 2023-300129

事案概要
不使用取消審判において、サービスの紹介資料に記載された文字がキャッチフレーズであり独立した出所識別標識とは認められないと説示された事例。
登録商標
Ｃｏｍｐａｓｓ（標準文字）

使用商標
１「ＩＰランドスケープを経営の「コンパス」に」

２「「商標権の活用を経営の「コンパス」に！」

審決概要(1)本件使用商標 1（IP ランドスケープを経営の「コンパス」に）は、「コンパス（compass）」が、一般に「羅針盤」等の意味を有する語として知られていることから、「IP ランドスケープを経営の羅針盤にする」程の意味合いを有する一連のキャッチフレーズを表したものとみるのが相当である。そうすると、本件使用商標１は、「コンパス」の文字をその構成中に含むものの、それが独立した商標として表示されているとは認識し得ない。
(2)本件使用商標２（商標権の活用を経営の「コンパス」に！）は、上記（１）と同様に、「商標権の活用を経営の羅針盤にする」程の意味合いを有する一連のキャッチフレーズを表したものとみるのが相当であるから、本件使用商標２の構成中の「コンパス」の文字部分が、独立した出所識別標識として、請求に係る指定役務に関する広告又は取引書類に使用されたと認めることはできない。
寸評
使用商標がいわゆる「商標的使用態様ではない」として、登録商標の使用と認められなかった事例です。使用されている商標が、商品やサービスの出所識別標識として機能しない態様の場合、本件のように不使用取消審判において取り消されることがあるので注意が必要です。なお、本件では、請求人は弁駁していませんが、結果として請求人の望む審決がなされた形になりました。
（担当：宮田）5

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2024 年 6 月

外国情報香港 電子登録証の発行開始香港では 2024 年 6 月 28 日より電子登録証の発行が開始されることになりました。対象となる出願は以下の通りです。
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2024 年 3 月 15 日以降に公告された商標（電子出願された出願に限る）⚫

2024 年 6 月 28 日以降に公告された意匠（電子出願された出願に限る）

書面による登録証の発行を希望する場合は、所定期間※内に登録官に対して書面でその旨を申請する必要があります。（※商標…公告の通知日から 6 週間以内 意匠…公告の通知日から 2 週間以内）（担当：和田）ご意見・ご感想をお待ちしております
内容に関し、ご意見やご感想などがございましたら、お気軽に<rinip@rin.or.jp>までお寄せください。
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