RIN IP Partners NEWSLETTER

2024 年 6 月

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国内判決紹介国内審決紹介

外国情報

1. 実際には権利侵害ではないの 1. 登録商標に「類似する」商標 1. サウジアラビア 商標出願の局に EC サイトのフォームから侵害を故意に使用して混同を生じを申告する行為は虚偽の事実させたことにより登録が取り消 2. 中国 登録後の諸手続きに関の告知に該当すると判断されたされた事例

事例
2. 無効審判において非類似とされた審決が取り消され類似とさ通知に対する補正対応不可にする早期審査開始

2. 商標の類否が争われた事例 3. ミャンマー 最初の公告公報を（商標法 4 条 1 項 11 号）

発行
4. 台湾 商標出願の早期審査開れた事例

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2024 年 6 月

国内判決紹介１．実際には権利侵害ではないのに EC サイトのフォームから侵害を申告する行為は虚偽の事実の告知に該当すると判断された事例
判決言渡日：令和 6 年 3 月 18 日 事件番号：令和 5(ワ)893

事案概要

判決抜粋
１．本件各申告が「事実」の告知に当たるか
本件申告１には、商標権侵害であるとの断定的表現は含まれていないが、商標権侵害の事実を示唆する内容が含まれている。また、アマゾンの申告フォームを利用した権利侵害の申告は、権利侵害の事実を報告することが前提とされている。このような本件申告１の内容、アマゾンの申告フォームを利用した権利侵害申告の性質等に照らせば、本件申告１は、単なる主観的な意見の表明にとどまらず、事実の告知に当たると認められる。（本件申告２及び３同旨）
２．本件各申告の内容が「虚偽」であるか
原告標章１ないし同 10 の要部は「Qbit」と丸い絵柄の部分である。他方、被告商標の要部は赤ちゃん様の絵柄部分である。両者を比較すると、外観、称呼、観念のいずれにおいても類似しない。
原告標章 11 ないし同 15 の文字部分は、商品の使用の方法や効能を表示するものや普通名称であり、出所識別機能を有しているとはいえないから、商標法 26 条 1 項 2 号の商標に該当すると認められる。
よって、これらの標章に被告商標権の効力は及ばない。
したがって、原告各標章を付した商品の販売は、被告商標権を侵害する行為に当たらないから、これに反する本件各申告の内容は「虚偽」であると認められる。
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３．被告Ｐ１の故意又は過失競争者により自己の知的財産権が侵害されたとして取引先等にこれを告知するに際しては、告知者は、少なくとも非侵害品に基づく虚偽の告知とならないように調査を尽くすべき注意義務を負い、このことは告知の相手方が EC サイトやいわゆるプラットフォーマーであっても同様である。加えて、アマゾン所定の申告フォー
ムを利用した権利侵害申告においては、権利侵害の事実について十分調査検討すべき注意義務を負っていることが容易に理解できるところである。本件において、被告Ｐ１が本件各申告にあたって、上記注意義務を尽くしたと認めるに足りる証拠はなく、過失があったと認められる。
寸評
Amazon の申告フォームを利用した権利侵害の申告が（虚偽の）事実の告知に当たると判断された事案です。被告さんからすると、Amazon のあくまでも「見解」を求めてみたところ出品停止をしてもらえたので、だんだん語気が強くなってしまったのかもしれません。特許庁や裁判所による「類似」の判断と一般の方の思う「類似」は、結構隔たりがあります。専門家の見解を得ないまま商標権侵害を主張することは不競法上のリスクがありますし、さらに EC サイトの運営に対してテイクダウンを求めて相手方に損害が生じてしまうと予期せず損害賠償義務を負うおそれもあります。普段商標実務に携わっていない方は「これは絶対に侵害だ！」と思ってもご自身で具体的なアクションを取る前に事前にご相談頂くのが良いと思います。
（担当：和田）２．無効審判において非類似とされた審決が取り消され類似とされた事例
判決言渡日：令和６年３月 27 日 事件番号：令和５年（行ケ）第１００６８号

事案概要
本件商標

引用商標

原告が請求した無効審判においては本件商標と引用商標は非類似であると判断されたが、裁判所は、本件商標構成部分の一部である「O!Oi」の文字部分を抽出して当該部分だけを引用商標と比較して商標の類否を判断することも許されるとし、外観、称呼及び観念の点で極めて相紛らわしいものであって互いに類似するものとして、審決を取り消した。
判決要旨⑴本件商標の分離観察の可否①取引の実情被告はその商品（被服、帽子及びかばん類）に「OIOI」、「OiOi」、「O!Oi」等の標章を付してこれらの商品を小売販売し、また、そのウェブサイトに｢O!OiCOLLECTION｣等の標章を付してこれらの商品の宣伝・広告をしている。
②「O!Oi」部分「O!Oi」部分は、特定の意味合いを有しない一種の造語であり、平易な英単語のみからなる MAIN 部分との対比において視覚的に目立つものである。そして、前記の取引の実情を併せ考慮すると、O!Oi 部分は、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識としての印象を強く与えるものであると認めるのが相当である。

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2024 年 6 月③「MAIN」部分
MAIN 部分は、「MAIN」の語の通常の意味に照らしても取引の実情においても、商品の出所識別標識としての印象は、O!Oi 部分が与えるそれと比較して相当程度に弱いというべきである。
④分離観察の可否
本件商標の各構成部分は、それらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほどに不可分的に結合していると認められないから、本件商標については、その構成部分の一部である O!Oi 部分を抽出し、O!Oi 部分だけを各引用商標と比較して商標の類否を判断することも許されると解するのが相当である。
⑵本件商標の O!Oi 部分と引用商標の類否①外観
引用商標の「｜」の記号は、「Ｉ」の文字を図案化したものとして、両者は実質的には変わりのないものとの印象を与え得るものであり、また、「Ｉ」と「ｉ」は、互いにアルファベットの大文字・小文字の関係にあるにすぎないから、実質的には変わりのないものと理解され得るといえる。さらに、企業名、ブランド名等を表すロゴや文字列の中で、「Ｉ」又は「ｉ」に代えて「!」を用いる例が多数あるものと認められ、「!」もアルファベットの文字列の中に配されたときは、「I」又は「i」の文字と変わりのない文字であると理解され得るものである。加えて、「〇」の記号も、「Ｏ」の文字を図案化したものとして、両者は実質的には変わりのないものとの印象を与え得ることを踏まえると、その取引者、需要者からみれば、本件商標の構成中の 「O!Oi」の文字部分と引用商標の字体の相違（色彩の相違を含む。）が類否判断に当たって大きな意味合いを有するものとは認め難いことを併せ考慮すると、取引者、需要者は、本件商標の構成中の「O!Oi」の文字部分を見た場合、これが「〇|〇|」と実質的には変わりのないものを指すと理解し得るということができるから、本件商標の構成中の「O!Oi」の文字部分の構成と引用商標の構成との間に厳密には前記のような相違があるとしても、隔離観察を前提とすると、両者は、外観上極めて相紛らわしいものであると認めるのが相当である。
②称呼
引用商標からは、「マルイ」の称呼が生ずるものと認めるのが相当である。そして、本件商標の構成中の「O!Oi」の部分と引用商標とが外観上極めて相紛らわしいことを踏まえると、「O!Oi」の部分についても「マルイ」の称呼が生じ得るというべきである。
③観念
引用商標からは「丸井又はマルイのロゴマーク」などの観念が生ずるものと認めるのが相当である。そうすると、本件商標の構成中の「O!Oi」の文字部分が特定の意味合いを有しないとしても、当該部分は、引用商標と外観上極めて相紛らわしいから、当該部分からは、引用商標と同様の観念が生じ得るものということができる。
寸評
裁判所は、本件商標の O!Oi 部分は、特定の意味合いを有しない一種の造語であって平易な英単語のみからなる MAIN 部分との対比において視覚的に目立つとし、O!Oi 部分を抽出し、O!Oi 部分だけを引用商標と比較して商標の類否を判断することも許されると判断しました。
その上で、引用商標中の「!」の符号が「I」の文字又は「i」の文字と変わりのない文字であると理解され得るもので、「〇」の記号も、「O」の文字を図案化したものとして、両者は実質的には変わりのないものとの印象を与え得るとして、両商標が外観上極めて相紛らわしいものであるとしました。

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そして、本件商標の O!Oi 部分から「マルイ」の称呼、「丸井又はマルイのロゴマーク」の観念が生じるとして両商標が類似するとしています。
しかしながら、指定商品の需要者である一般的な需要者が本件商標に接した際に受ける印象は、符号を含め８文字からなる「オーオイメイン」の自然的称呼が生じる商標ではないかと思われます。
さらに、わずか８文字からなり全体として自然的称呼が生じ得る商標を造語の部分と既成語に分離判断し、造語部分を引用商標と「実質的には変わりのない」とした上で外観上極めて相紛らわしいものであるとした判断には疑問が残ります。
本件商標のように、全体について実質上文字商標と把握できるものであって滑らかな自然的称呼も生じ得る商標について分離判断を是とするには、「商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合していない」ことの積極的な理由が必要ではないかと考えます。
なお、本件に関連する判決として令和 5 年（行ケ）第 10067 号 審決取消請求事件があります。該事件では以下の商標が本件の引用商標と類似するとして、非類似とした審決を取り消しました。

この判決では「by 〇〇〇」が、「商品の出所が〇〇〇」であることを表すものとして広く用いられていることなどを理由に O!Oi 部分を分離した要部観察によって引用商標と類似と判断されました。
しかし、本件商標と上記商標とは、by の有無、O!Oi 以外の構成要素の相違、自然的称呼の性質などの差異があり、同一視すべきではないと考えます。
（担当：藤田）国内審決紹介１．登録商標に「類似する」商標を故意に使用して混同を生じさせたことにより登録が取り消された事例
審決日：令和 5 年 11 月 9 日 事件番号：取消 2022-300733

事案概要
登録商標：いいべさーホワイトライスパワー
引用商標：ライスパワー
使用商標①

使用商標②

使用商標③

使用商標④

類似

非類似

類似

非類似

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審決概要■本件商標と本件使用商標との類似性について
本件使用商標①及び③は、「ホワイトライスパワー」のみが他の文字と態様及び色彩が異なることから、必ずしも外観上一連一体の構成からなるものとして認識されるとはいえず、当該文字部分のみを抽出して他の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるべきである。そして、「ホワイト」は商品の色彩を表示するもの又は肌の美白効果を謳う品質や効能表示に用いられるものとして広く使用されている実情があり、商品の品質、効能、色彩を表示するものと理解し得るものであり、識別標識としての機能を有しないか、極めて弱いものである。そうすると、本件使用商標①及び③においては、「ライスパワー」の文字部分が識別標識として強く支配的な印象を与えるものといえる。
本件使用商標②及び④は、「いいべさー」及び「ホワイトライスパワー」が要部であるから、「イイベサーホワイトライスパワー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。（中略）本件使用商標②及び④と引用商標とは、商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標といえる。
■被請求人の故意について
被請求人は、５回にわたり請求人Ｂのもとを訪れ、被請求人の素材を使用した商品のＯＥＭ取引について打診を行った。その後、被請求人は本件商標の登録出願をし、登録を受けたうえで、本件使用商標①及び③を本件使用商品に付し、インターネットを通じて販売を行った。以上からすれば、少なくとも、その販売行為に当たっては、本件使用商標①及び③を使用した結果、請求人の業務に係る商品であるとの誤認、混同を生じさせることを認識していたものと認めるのが相当である｡
寸評
登録商標は登録されたそのままの態様（デザイン）で使用することが前提です。登録商標と「類似」する商標まで必ず使用が認められるわけではありません。そのような「類似」商標を使用してしまったことにより第三者の登録商標と混同を生じさせてしまったために登録自体が取り消されてしまった事案です。たとえ構成文字が同じでも登録を受けたものと異なる態様で使用するときは、注意が必要です。
（担当：和田）２．商標の類否が争われた事例（商標法 4 条 1 項 11 号）
審決日：令和６年３月２９日 事件番号：不服 2023-16538

事案概要
本願商標

引用商標

ＯＩＭＯ ＭＥＲＣＩ

メルシー、ＭＥＲＣＩほか（標準文字）
第 29 類「サブレ，クッキー，クレープ菓子，洋菓 第 30 類「菓子及びパンほか」
子，ケーキ，パン，菓子ほか」
審決概要
審決では、『本願商標の構成中「OIMO」の文字と「MERCI」の文字の間に１文字分のスペースはあるものの、外観上、一体的に看取し得るものであり、「OIMO」の文字は、それ自体は辞書類に掲載されている語ではなく、本願の指定商品を取り扱う分野では「芋」を丁寧語で表した「お芋」の語を想起させ得るといえ6

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るものの、本願商標のごとき構成態様においては、それに接する取引者、需要者において、その構成中の「OIMO」の文字が直ちに商品の原材料等を表示したに過ぎないものとは理解、認識されない。また、「MERCI」の文字は、「ありがとう。」を意味する相当平易なフランス語であって、自他商品の識別標識としての機能が強いとまではいえない。「OIMO MERCI」の文字より生じる「オイモメルシー」の称呼は、７音と冗長とはいえず、無理なく一連に称呼し得る。本願商標からは構成文字全体より生じる「オイモメルシー」の一連の称呼のみが生じ、また、特段の観念は生じない』と判断し、本願商標の構成中「MERCI」の文字部分を分離抽出して本願商標と引用商標とが類似するとした原査定を取り消しました。
寸評
原審では、構成中の「OIMO」の文字が、「芋」の語に、丁寧語の「お」を付した「お芋」を欧文字で表したものと容易に認識されるとし、指定商品を取り扱う業界において芋を使用した商品が広く取引されていて、そのような商品について、「OIMO」の文字又は「OIMO」に通じる「おいも」等の文字が広く使用されている実情があるとして「OIMO」が原材料等表示と認識され「MERCI」が要部であるとして類似とされました。
審決では『本願商標のごとき構成態様』においては直ちに原材料等表示と認識されるものではないと判断されており、結合商標の場合、どのような態様であればその構成要素が原材料等表示と認識されうるのか、という点については慎重な判断が必要（特に食品）であると思います。
（担当：藤田）外国情報１．サウジアラビア 商標出願の局通知に対する補正対応が不可に
サウジアラビアでは、商標出願の登録要件に不備がある場合、局通知が発せられ、出願人は⒜ 10 日以内に補正を行うか、⒝ 拒絶決定受領後 60 日以内に不服申立を行うことが認められていました。しかし、今般管理システムの効率性向上を目的とする実務改正が行われ、今後は前もって局通知が発せられることなく拒絶決定が発せられることになり、この際⒜の方法を取ることはできなくなりました。軽微な不備であっても不服申立が必要となるため、出願の際は不備のないようしっかりと確認するのが良さそうです。
２．中国 登録後の諸手続きに関する早期審査開始
2024 年 3 月 31 日、中国知的産権局は条件を満たす一部の商標登録について登録後の諸手続きに関する早期審査を行うことを発表しました。早期審査の対象となる手続と条件は以下の通りです。
■早期審査の対象となる手続
更新、移転、ライセンス登録、取消、訂正、登録証の再発行■早期審査の対象となる条件（下記のいずれか）⚫
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企業が上場を申請する場合
税関登録を行う場合
行政手続きにおける商標権の確認を審理する
場合
行政許可・届出等、行政手続上必要な場合⚫
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商標の担保融資を行う場合
商標権侵害に関する場合
司法手続上訴訟に必要な場合⚫

商品の発売等、事業活動上必要な場合
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その他合理的な理由がある場合申請は、所定の書類を知的産権局又は審査協力機関に提出して行います。印紙代の納付は求められません。早期審査が認められない場合は、電話で連絡があります。
３．ミャンマー 最初の公告公報を発行
2024 年 5 月 1 日､ミャンマー商業省知的財産局は公告公報の初号を発行しました。2023 年 4 月 26
日のグランドオープンから丸一年が経過し、いよいよ本格的に審査が開始されていることを意味します。当所の案件でも局通知の報告を受けたものがあり、審査が進行していることを実感しています。公告公報はこちらから閲覧することができます。ミャンマーにおける商標出願の審査は、絶対的拒絶理由のみが審査され、相対的拒絶理由は審査されていません。混同を生じる商標が併存登録されないようにするためには公告公報を監視して必要に応じて異議申立を行う必要があります。ウォッチングサービスをご検討の際はご遠慮なくご相談下さい。
4. 台湾 商標出願の早期審査開始
2024 年 5 月 1 日より施行された台湾商標法の一部改正により、商標出願について早期審査請求ができるようになりました（商標法第 19 条第 8 項）。早期審査請求には、（1）早期に権利を取得する必要性があることの説明（例えば、出願に係る商標を指定商品・役務全てについて使用又は使用の準備をしている場合や、出願に係る商標を指定商品・役務の一部について使用又は使用の準備をしており、且つ、商業上の必要性と緊急性を有する場合（第三者による無断使用や市場に投入するための特殊なニーズがある場合）など）、（2）前記（1）の事実を示す証拠資料の提出、（3）費用の納付（USD206/1 区分）、が必要です。
早期審査の対象として認められると審査期間が 2 か月程に短縮されると見込まれています。
台湾では、これまでも審査官に審査の促進を促す非公式の申請書の提出やファストトラック審査などにより審査期間の短縮を図ることが可能でしたが、今後、上記要件を満たす場合は、早期審査請求を試みてもよいかもしれません。
（担当：和田・宮田）
ご意見・ご感想をお待ちしております
内容に関し、ご意見やご感想などがございましたら、お気軽に<rinip@rin.or.jp>までお寄せください。
END

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