分割出願戦略と留意点（親子孫出願）
中村合同特許法律事務所
法律セクション
弁護士・弁理士・米国CAL州弁護士 高石 秀樹（2023年1月1日）

目次
１．出願統計（分割出願、諸外国移行）
２．親子孫（三世代）分割出願の留意点
３．明細書の記載追加と「新規事項追加」
４．新規事項追加の判断基準（一般論）
５．分割出願戦略が成功した事例紹介

＜統計＞分割出願、日本企業の米欧中韓出願 ※平成26年7月1日～令和1年8月31日の日本の判決統計～特許侵害訴訟件399件、うち分割出願 98件(24.6%) 。～侵害105件/399件(26.3%)。～通常出願で侵害75件/301件(24.9%)、分割出願で侵害30件/98件(30.6%) (出典：立花顕治弁理士の2022.11.13Twitter)3目次
１．出願統計（分割出願、諸外国移行）
２．親子孫（三世代）分割出願の留意点
３．明細書の記載追加と「新規事項追加」
４．新規事項追加の判断基準（一般論）
５．分割出願戦略が成功した事例紹介令和元年（ワ）23164【画像形成装置】＜田中＞Cf.令和2年（行ケ）10313＜大鷹＞※子出願が分割要件違反⇒孫出願の出願日は、子出願の現実の出願日までしか遡及しない。（親出願日まで遡及しない。） ＝大阪高判H14(ネ)2776、東京高判H15(行ケ)65同旨※明細書の追加記載が新規事項追加～【人工乳首事件】（平成14年（行ケ）539）以来!?
「本件出願２が分割出願された時点における本件出願１の明細書等…と，本件出願２の明細書等（本件出願２分割時明細書…）とを比較すると，本件出願２分割時明細書は，例えば，指定キープ指示部によって，電源ＯＦＦ後も加工条件をキープし，次回以降最初に表示される画面に表示することに関する記載が追加されている点（段落【０１００】），倍率を指示する「一つ上」や「一つ下」の表示によって，使用頻度の高い加工条件である倍率の設定数を減らし，メニューの設定数を減らすことに関する記載が追加されている点（段落【０１０５】），登録されたメニューを変更不可にロックする手段を設けることによって，安易なメニュー変更による誤指示を防止することに関する記載が追加されている点（段落【０１４５】），図７ないし図１５及びこれに関連する記載が追加されている点（段落【００４１】…）で，本件出願１査定時明細書の記載と相違しており，本件出願２分割時明細書は，本件出願１査定時明細書には存在しない記載事項を含むものであるから，本件出願１査定時明細書に記載された事項の範囲内であるとはいえない…。そうすると，本件出願２は，…②の分割要件を満たさない…」⇒親出願日後、子出願日前の引用発明に基づき進歩性欠如*優先権主張時は「部分優先」が有り得るが、分割出願時の明細書追記は百害利無（原明細書等に開示があれば追記不要、開示がなければ新規事項追加となる。）

目次
１．出願統計（分割出願、諸外国移行）
２．親子孫（三世代）分割出願の留意点
３．明細書の記載追加と「新規事項追加」
４．新規事項追加の判断基準（一般論）
５．分割出願戦略が成功した事例紹介

令和元年（ワ）23164【画像形成装置】＜田中＞Cf.令和2年（行ケ）10313＜大鷹＞※子出願が分割要件違反⇒孫出願の出願日は、子出願の現実の出願日までしか遡及しない。（親出願日まで遡及しない。） ＝大阪高判H14(ネ)2776、東京高判H15(行ケ)65同旨※明細書の追加記載が分割要件違反 ～【人工乳首事件】（平成14年（行ケ）539）以来!?
「本件出願２が分割出願された時点における本件出願１の明細書等…と，本件出願２の明細書等（本件出願２分割時明細書…）とを比較すると，本件出願２分割時明細書は，例えば，指定キープ指示部によって，電源ＯＦＦ後も加工条件をキープし，次回以降最初に表示される画面に表示することに関する記載が追加されている点（段落【０１００】），倍率を指示する「一つ上」や「一つ下」の表示によって，使用頻度の高い加工条件である倍率の設定数を減らし，メニューの設定数を減らすことに関する記載が追加されている点（段落【０１０５】），登録されたメニューを変更不可にロックする手段を設けることによって，安易なメニュー変更による誤指示を防止することに関する記載が追加されている点（段落【０１４５】），図７ないし図１５及びこれに関連する記載が追加されている点（段落【００４１】…）で，本件出願１査定時明細書の記載と相違しており，本件出願２分割時明細書は，本件出願１査定時明細書には存在しない記載事項を含むものであるから，本件出願１査定時明細書に記載された事項の範囲内であるとはいえない…。そうすると，本件出願２は，…②の分割要件を満たさない…」⇒親出願日後、子出願日前の引用発明に基づき進歩性欠如*優先権主張時は「部分優先」が有り得るが、分割出願時の明細書追記は百害利無（原明細書等に開示があれば追記不要、開示がなければ新規事項追加となる。）

令和元年（行ケ）10132【ブルニアンリンク作成デバイス】＜鶴岡＞「部分優先」～後の「出願に係る特許を無効とするためには，単に，その特許が，パリ優先権の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことが認められるだけでは足りず，当該構成部分が，引用発明に照らし新規性又は進歩性を欠くことが認められる必要がある。」（１）基礎出願の発明が１まとまりの完成した発明であり、かつ、（２）後の出願（本件出願）で加えた新たな構成が、基礎出願日と現実の出願日との間の引用発明により新規性・進歩性が否定されない※本判決は、原告（無効審判請求人）の主張に対応する形で、以下の順序で検討した。（一般化できないが、参考になる）(1) 原告（無効審判請求人）が基礎出願（米国仮出願）に含まれず後の出願（日本における本件出願）にて追加された新たな構成であると主張する構成（①ないし④）を含まない構成は、１まとまりの完成した発明である。
(2) 構成①ないし構成④も，それぞれ独立した発明の構成部分となり得るものであるから，引用発明に対する新規性・進歩性は，それぞれの構成について，別個に問題とする必要がある。
(3) 構成①ないし構成④のうち、基礎出願日と現実の出願日との間（優先期間中）に公知となった技術（甲１動画）により新規性・進歩性が否定されるのは、構成③のみである。
(4) 構成③は、基礎出願（米国仮出願）に含まれている。 ⇒パリ優先権が認められる。

⇒例えば、基礎出願（構成Ａ）、優先期間中の他人の出願（構成Ｂ）であった場合には、日本国の出願「構成Ａ＋Ｂ」は優先権×であるが、出願「構成Ａ＋Ｃ」は優先権〇。

目次
１．出願統計（分割出願、諸外国移行）
２．親子孫（三世代）分割出願の留意点
３．明細書の記載追加と「新規事項追加」
４．新規事項追加の判断基準（一般論）
５．分割出願戦略が成功した事例紹介

特許要件を踏まえた、「明細書に記載された発明の解像度」⇒分割出願戦略特許要件を踏まえた、「明細書に記載された発明の解像度」⇒分割出願戦略平成29年（行ケ）10089、10090【医療用軟質容器】事件＜高部＞★構成要件の削除と新規事項追加～発明の課題との関係で、本質的（必要不可欠な要素）でなければ、発明特定事項の削除OK!!
※補正事項: 指を挿入するための「貫通路」を削除した。
（判旨抜粋）「…課題解決手段として採用された開閉操作部の作用機能に関する本件当初明細書等の記載によれば，当業者は，開閉操作部は片方の端部のみが開放されていれば，本件出願に係る発明の課題解決手段として十分であることを容易に理解できる。さらに，本件当初明細書等に記載された貫通路は，右側「または」左側から指が「挿入」される旨説明されるにとどまり…，右側及び左側から指が挿入される必要があることや，挿入された指が他端から突出する必要があることを説明する記載はない。…
このように，本件当初明細書等の記載から，当業者は，開閉操作部の片方の端部のみが開放されている構成を容易に認識でき，このような構成でも，本件出願に係る発明の課題解決手段として十分であることを容易に理解でき，さらに，開閉操作部の双方の端部が開放された構成に限定されていないことも理解できる。
したがって，本件当初明細書等において，開閉操作部について貫通路と表現され，開閉操作部が貫通している実施例しか記載されていないとしても，当業者であれば，本件当初明細書等の記載から，片方の端部が閉じられた開閉操作部を有する医療用軟質容器の構成も認識できるというべきである。」＝平成26年（行ケ）第10087号【ラック搬送装置】事件＜設樂＞＝審査基準の附属書A「新規事項を追加する補正に関する事例集」・事例７

https://www.jpo.go.jp/…/handbook_…/document/index/app_a7.pdf

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審査基準 第II部第2章第2節 サポート要件
審査官は、発明の課題を、原則として、発明の詳細な説明の記載から把握する。
ただし、以下の(i)又は(ii)のいずれかの場合には、明細書及び図面の全ての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮して課題を把握する。
(i) 発明の詳細な説明に明示的に課題が記載されていない場合(ii) 明示的に記載された課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識からみて、請求項に係る発明の課題として不合理なものである場合（例えば、分割出願と原出願（「第VI部第1章第1節 特許出願の分割の要件」の1.参照）において、発明の詳細な説明に明示的に記載された課題が同じであり、その課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識からみて、分割出願の請求項に係る発明の課題としては不合理と認められる場合)「発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」の把握にあたっては、審査官は、明細書及び図面の全ての20記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮する。

※当初明細書中の実施例：構成A+B、B+C。構成Aが課題αを解決。
⇒新規事項追加でなく、 「構成B」というクレームを立てられるか？
構成課題

原出願

A＋B
（実施例の一つ）α（明細書記載あり）

第１世代

A

α

第２世代

B＋C
（実施例の一つ）

第３世代

B

備考
構成Aは、課題αの解決に必須。
構成Bは、課題αの解決とは無関係なので捨象OK。

構成B・Cは、課題αの解決とは無関係。⇒構成Bは、課題βの（出願時の技術常識） 課題解決に必須…。⇒発明の課題がβに変化するならば…。
β（明細書記載なし）

β構成Cは、課題βの解決とは無関係なので捨象OK。

21※「分割時に課題を変更可」＋「課題解決に直接関係しない構成は捨象可能」＝〇〇

平成29年（行ケ）10099【・・・トランジスタ】事件＜森＞*「36条適合のための訂正」と新規事項追加～明細書中に記載がない数値でも、実施可能な範囲に限定するときは新規事項追加でない。
第一次判決・平成27年（行ケ）10176＜清水＞は、 ４つの書証から、本件出願当時、当業者が「ｍが５以上の薄膜の作成は極めて困難と認識していた」と認定・判断した。
⇒差戻後・訂正請求して、「ＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）ｍ」の「ｍ」を、「1～49」⇒「1～4」と減縮した。
（本件判決）「（２）ア 原告は，本件明細書には，本件化合物のアモルファス薄膜を透明薄膜電界効果型トランジスタの活性層として用いることが，当業者が実施可能な程度にすら記載されておらず，このことが本件明細書から自明であるとはいえない，と主張する。しかし，上記主張が認められるかどうかにかかわらず，前記（１）のとおり，本件訂正により，新規事項を導入するものとはいえない…。」「原告は，本件化合物のアモルファス薄膜についてｍの値を５未満とした，新たな数値範囲の境界値が本件明細書に記載されていない，と主張する。しかし，…本件発明は，本件化合物を活性層として用いた透明薄膜電界効果型トランジスタの発明である。…本件訂正によって記載された『ｍ＝５未満』という数値は，実施可能な範囲に数値を限定したにすぎず，それを超える技術的意義（臨界的意義など）があるとは認められないから，上記値の意義について本件明細書に記載されていないからといって，新規事項を導入するものということはできない。」

東京地判令和1年（ワ）30991【…組成物】事件＜田中＞【請求項１】「ＨＦＯ－１２３４ｙｆと，ゼロ重量パーセントを超え１重量パーセント未満の，ＨＦＯ－１２４３ｚｆおよびＨＦＣ－２４５ｃｂと，を含む，熱伝達組成物，冷媒，エアロゾル噴霧剤，または発泡剤に用いられる組成物。」（判旨抜粋）「当初明細書においては，ＨＦＯ－１２３４ｙｆ，ＨＦＯ－１２４３ｚｆ，ＨＦＣ－２４５ｃｂは，それぞれ個別に記載されてはいるが，特定の３種類の化合物の組合せとして記載されているものではなく，当該特定の３種類の化合物の組合せが必然である根拠が記載されているものでもない。また，表６（実施例１６）については，８種類の化合物及び「未知」の成分が記載されているが，そのうちの『２４５ｃｂ』と『１２３４ｙｆ』に着目する理由は，当初明細書には記載されていない。」※明細書中で、２つの段落に独立に記載した事項を併せた追加を新規事項追加とした裁判例①知財高判平成25年（行ケ）第10346号【水晶発振器の製造方法】事件～「上記【００４１】と【００４３】の各記載に係る構成の態様は，それぞれ独立したものであるから，そこに記載されているのは，各々独立した技術的事項であ（る）…」②知財高判平成28年（行ケ）第10257号【携帯情報通信装置】事件～「段落【０１４３】には，段落【０１１７】，【０１１８】に記載されているような，ウェブページの閲覧やテレビ動画の表示の場合との関連性を示唆する記載はない…」
Cf.引用文献に要素A及びBが個別に記載されていても、当然には、A+Bの引用発明は認定されない（Cf.平成28年(行ケ)10182【ピリミジン誘導体】）。

＜長谷川寛ドイツ弁理士の講演資料参照＞EPO審決（T1511/07）
Cherry Picking（Combination of features pertaining to separate embodiments）×
出願当初のクレーム：AおよびBを有する組成物、 補正後のクレーム：A、B、CおよびDを有する組成物。
明細書：実施形態１：A+B+Cを有する組成物、実施形態２：A+B+Dを有する組成物
Singling Out×
出願当初のクレーム：a1、a2、a3またはa4であるAと、 b1、b2、b3またはb4であるBとを有する組成物
明細書：本発明の組成物は好ましくはa1とb4とを有する。 補正後のクレーム：a2とb1とを有する組成物

目次
１．出願統計（分割出願、諸外国移行）
２．親子孫（三世代）分割出願の留意点
３．明細書の記載追加と「新規事項追加」
４．新規事項追加の判断基準（一般論）
５．分割出願戦略が成功した事例紹介

東京地判平成２９年（ワ）
第３６５０６号＜佐藤裁判長＞「ＬＩＮＥふるふる裁判」の対象特許（JP6206897）（６８ページの明細書）
警告状送付⇒非充足反論⇒分割出願
分割特許で訴訟提起⇒非充足⇒更に分割出願⇒第７世代特許で侵害成立
特許権者：
株式会社フューチャーアイ

知財高判令和２年（ネ）第１００４２号＜本多裁判長＞「車両誘導システム」事件の対象特許（JP5769141）
１８ページの明細書で分割出願２０個⇒第４世代特許で侵害成立
特許権者：
有限会社ＰＸＺ

知財高判平成２９年（ネ）第１００４７号＜鶴岡＞「電気コネクタ組立体」事件の対象特許（JP5362931）
警告状送付⇒非充足反論
⇒分割出願
ロック突部

ロック溝部の寸法「Ａ＞Ｂ＞Ａ´」（青色の丸印）を削除した。
⇒ケーブルＣに上方向（赤矢印の方向）に不用意な力が加わっても、ロック突部と突出部とが物理的に干渉して、抜出を防止できる、という発明の課題に直接影響なし。

分割特許で訴訟提起⇒侵害成立

突出部28

ドワンゴ v. 米国ＦＣ２の対象特許（２件目、東京地判令和元年(ネ)25152＜國分＞）※別ツリーから分割出願⇒充足（システム特許の外国サーバ問題で知財高裁係属中）（１件目、平成30年(ネ)10077＜本多＞）⇒控訴審で逆転充足（プログラム特許で、外国サーバ問題クリア）
特許権者：
株式会社ドワンゴ

ドワンゴ v. 米国ＦＣ２控訴審判決（１件目、平成30年(ネ)10077＜本多＞）⇒国外のサーバーから国内の視聴者に「動画へのコメント表示用プログラム」を配信していた被告（米国FC2）は、「実質的かつ全体的にみて、配信は日本国内で行われたものと評価」した（※知財高裁判決が、ＦＣ２のプログラム配信について評価した事実）①日本国内の利用者がアクセスすることによって開始・完結し、日本国内と国外の部分を区別することが難しい。
②日本国内の利用者が制御している。 ③日本国内の利用者に向けられたものである。
④得られる効果が日本国内であらわれる。

令和2年（ネ）10059【エクオール含有抽出物及びその製造方法】事件＜本多裁判長＞※別のツリーから分割出願。
⇒104条推定で特許権者勝訴。

平成31年（ネ）10015【エクオール含有抽出物及びその製造方法】事件＜大鷹裁判長＞⇒一審、控訴審ともに文言非充足＜一審＞東地平成29年（ワ）35663⇒「大豆胚軸」のクレーム文言解釈は、親出願の出願経過における出願人の主張内容と同様に理解される。

特許権者：
大塚製薬株式会社

令和2年（ネ）10059【エクオール含有抽出物及びその製造方法】事件＜本多＞★特許法104条により生産方法が推定された事例。
※特許法104条（生産方法の推定）～「物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する」①「特許出願」日～優先権主張の基礎出願に開示あり。⇒優先権主張日。（一審を逆転した）②「公然知られた物」＝「その物が特許法１０４条の『公然知られた』物に当たるといえるには，基準時において，少なくとも当業者がその物を製造する手がかりが得られる程度に知られた事実が存すること…。」

レクシア特許法律事務所の立花顕治先生（弁理士）から許可を得て、引用させて頂きました。
*立花先生の同講演は、超有用です!!

33ご清聴有難うございました!!
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