海外サーバ問題（プログラムの提供、配信システム）（海外⇒国内）有体物の場合との対比
中村合同特許法律事務所
一部国外実施事案の諸外国判決
法律セクション
（2023年4月1日）
弁護士・弁理士・米国CAL州弁護士 高石 秀樹
1（一部）国外実施と特許権等侵害（海外⇒国内）有体物の場合（+商標）
中村合同特許法律事務所
一部国外実施事案の諸外国判決
法律セクション
（2023年4月1日）
弁護士・弁理士・米国CAL州弁護士 高石 秀樹
2目次

１．２つの特許の関係
２．第一訴訟（プログラム+表示装置の特許）（１）逆転充足～特定の場面で充足ならOK？
（２）属地論～国内ユーザへのプログラム配信（３）規範的侵害主体論（著作権の「カラオケ法理」）

３．第二訴訟（システム特許）～複数主体
４．分割出願戦略（一般）3ドワンゴ v. 米国ＦＣ２の対象特許（２件目、東京地判令和元年(ワ)25152＜國分＞）⇒１件目の非充足を見て、別ツリーから分割出願⇒充足（システム特許の外国サーバ問題で知財高裁係属中）（１件目、知財高判平成30年(ネ)10077＜本多＞）⇒控訴審で逆転充足
先行特許２ （プログラム特許で、外国サーバ問題クリア）後行特許
先行特許１
特許権者：
株式会社ドワンゴ

令和1年5月15日分割出願（先行地裁判決は平成30年9月19日）
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先行特許１（JP4734471）の請求項１（表示「装置」の発明）
１－１Ａ 動画を再生するとともに，前記動画上にコメントを表示する表示装置であって，
１－１Ｂ 前記コメントと，当該コメントが付与された時点における，動画の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間とを含むコメント情報を記憶する
コメント情報記憶部と，
１－１Ｃ 前記動画を表示する領域である第１の表示欄に当該動画を再生して表示する動画
再生部と，
１－１Ｄ 前記再生される動画の動画再生時間に基づいて，前記コメント情報記憶部に記憶されたコメント情報のうち，前記動画の動画再生時間に対応するコメント付与時間に対応する
コメントを前記コメント情報記憶部から読み出し，当該読み出されたコメントを，前記コメントを表示する領域である第２の表示欄に表示するコメント表示部と，を有し，
１－１Ｅ 前記第２の表示欄のうち，一部の領域が前記第１の表示欄の少なくとも一部と重なっており，他の領域が前記第１の表示欄の外側にあり，
１－１Ｆ 前記コメント表示部は，前記読み出したコメントの少なくとも一部を，前記第２の表示欄のうち，前記第１の表示欄の外側であって前記第２の表示欄の内側に表示する
１－１Ｇ ことを特徴とする表示装置。
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先行特許１（JP4734471）の請求項9,10（「プログラム」の発明）
１－９Ａ 動画を再生するとともに，前記動画上にコメントを表示する表示装置のコンピュータを，
１－９Ｂ 前記動画を表示する領域である第１の表示欄に当該動画を再生して表示する動画
再生手段，
１－９Ｃ コメントと，当該コメントが付与された時点における，動画の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間とを含むコメント情報を記憶するコメント
情報記憶部に記憶された情報を参照し，
１－９Ｄ 前記再生される動画の動画再生時間に基づいて，前記コメント情報記憶部に記憶されたコメント情報のうち，前記動画の動画再生時間に対応するコメント付与時間に対応する
コメントをコメント情報記憶部から読み出し，
１－９Ｅ 当該読み出されたコメントの一部を，前記コメントを表示する領域であって一部の領域が前記第１の表示欄の少なくとも一部と重なっており他の領域が前記第１の表示欄の外側にある第２の表示欄のうち，前記第１の表示欄の外側であって前記第２の表示欄の内側に表示するコメント表示手段，
１－９Ｆ として機能させるプログラム
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１－１０ 前記コメント表示手段は，前記コメントを移動表示させることを特徴とする請求項９記載のプログラム

先行特許２（JP4695583）の請求項１（表示「装置」の発明）
２－１Ａ 複数の端末装置から送信されるコメント情報を受信して各端末装置へ配信するコメント配信サーバと，前記コメント配信サーバに接続され動画を再生するとともに，前記動画上にコメントを表示する表示装置とを有するコメント表示システムにおける表示装置であって，
２－１Ｂ コメントと，前記コメントが付与された時点における，前記動画の最初を基準として動画の経過時間を表す動画再生時間をコメント付与時間として前記コメントに対応づけてコメント情報として記憶する
コメント情報記憶部と，
２－１Ｃ 前記コメント配信サーバが前記端末装置からコメント情報を受信する毎に当該コメント配信サーバ
から送信されるコメント情報を受信し，前記コメント情報記憶部に記憶する受信部と，２－１Ｄ 前記再生される動画の動画再生時間に基づいて，前記コメント情報記憶部に記憶されたコメント
情報のうち，前記動画の動画再生時間に対応するコメント付与時間が対応づけられたコメントを前記コメント
情報記憶部から読み出し，読み出したコメントを動画上に表示するコメント表示部と，
２－１Ｅ 前記コメント表示部によって表示されるコメントのうち，第１のコメントと第２のコメントとのうちいずれか一方または両方が移動表示されるコメントであり，前記第１のコメントを動画上に表示させる際の表示位置が，当該第１のコメントよりも先に前記動画上に表示される第２のコメントの表示位置と重なるか否かを判定する判定部と，２－１Ｆ 前記判定部がコメントの表示位置が重なると判定した場合に，前記第１のコメントと前記第２のコメント同士が重ならない位置に表示させる表示位置制御部と，２－１Ｇ を有することを特徴する表示装置。
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後行特許（JP6526304）の請求項１（「システム」の発明）
１Ａ サーバと、これとネットワークを介して接続された複数の端末装置と、を備えるコメント配信システムであって、
１Ｂ 前記サーバは、前記サーバから送信された動画を視聴中のユーザから付与された前記動画に対する第１コメント及び第２コメントを受信し、
１Ｃ 前記端末装置に、前記動画と、コメント情報とを送信し、１Ｄ 前記コメント情報は、前記第１コメント及び前記第２コメントと、前記第１コメント及び前記第２コメントのそれぞれが付与された時点に対応する、前記動画の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間
であるコメント付与時間と、を含み、１Ｅ 前記動画及び前記コメント情報に基づいて、前記動画と、前記コメント付与時間に対応する動画再生時間において、前記動画の少なくとも一部と重なって、水平方向に移動する前記第１コメント及び前記第２コメントと、を前記端末装置の表示装置に表示させる手段と、
１Ｆ 前記第２コメントを前記１の動画上に表示させる際の表示位置が、前記第１コメントの表示位置と重なるか否かを判定する判定部と、１Ｇ 重なると判定された場合に、前記第１コメントと前記第２コメントとが重ならない位置に表示されるよう調整する表示位置制御部と、を備えるコメント配信システムにおいて、
１Ｈ 前記サーバが、前記動画と、前記コメント情報とを前記端末装置に送信することにより、前記端末装置の表示装置には、前記動画と、前記コメント付与時間に対応する動画再生時間において、前記動画の少なくとも一部と重なって、水平方向に移動する前記第１コメント及び前記第２コメントと、が前記第１コメントと前記第２コメントとが重ならないように表示される、
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１Ｉ コメント配信システム。

後行特許（JP6526304）の請求項２（「システム」の発明）
２Ａ 動画配信サーバ及びコメント配信サーバと、これらとネットワークを介して接続された複数の端末装置と、を備える
コメント配信システムであって、２Ｂ 前記コメント配信サーバは、前記動画配信サーバから送信された動画を視聴中のユーザから付与された前記動画に対する第１コメント及び第２コメントを受信し、２Ｃ１ 前記端末装置にコメント情報を送信し、
２Ｃ２ 前記動画配信サーバは、前記端末装置に前記動画を送信し、２Ｄ 前記コメント情報は、前記第１コメント及び前記第２コメントと、前記第１コメント及び前記第２コメントのそれぞれが付与された時点に対応する、前記動画の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間と、を含み、
２Ｅ 前記動画及び前記コメント情報に基づいて、前記動画と、前記コメント付与時間に対応する動画再生時間において、前記動画の少なくとも一部と重なって、水平方向に移動する前記第１コメント及び前記第２コメントと、を前記端末装置の表示装置に表示させる手段と、
２Ｆ 前記第２コメントを前記１の動画上に表示させる際の表示位置が、前記第１コメントの表示位置と重なるか否かを判定する判定部と、２Ｇ 重なると判定された場合に、前記第１コメントと前記第２コメントとが重ならない位置に表示されるよう調整する表示
位置制御部と、を備えるコメント配信システムにおいて、
２Ｈ 前記コメント配信サーバが前記コメント情報を、前記動画配信サーバが前記動画を、それぞれ前記端末装置に送信することにより、前記端末装置の表示装置には、前記動画と、前記コメント付与時間に対応する動画再生時間において、前記動画の少なくとも一部と重なって、水平方向に移動する前記第１コメント及び前記第２コメントと、が前記第１コメントと前記第２コメントとが重ならないように表示される、
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２Ｉ コメント配信システム。

目次

１．２つの特許の関係
２．第一訴訟（プログラム+表示装置の特許）（１）逆転充足～特定の場面で充足ならOK？
（２）属地論～国内ユーザへのプログラム配信（３）規範的侵害主体論（著作権の「カラオケ法理」）

３．第二訴訟（システム特許）～複数主体
４．分割出願戦略（一般）10先行特許１の請求項９、１０（「プログラム」の発明）
当該読み出されたコメントの一部を，
前記コメントを表示する領域であって一部の領域が前記第１の表示欄の少なくとも一部と重なっており他の領域が前記第１の表示欄の外側にある
第２の表示欄のうち，
前記第１の表示欄の外側であって前記第２の表示欄の内側に表示する
コメント表示手段，として機能させるプログラム‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

段落【００１９】 表示欄１０４には、第１の表示部によって表示される
動画が表示される。
表示欄１０５には、第２の表示部によって表示される コメントが表示される領域であり、ここでは、表示欄１０４によって表示される動画上に コメントが表示される。

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先行特許１の請求項９、１０（「プログラム」の発明）‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

段落【００１９】・・・表示欄１０５は、表示欄１０４よりも大きいサイズに設定されており、オーバーレイ表示されたコメント等が、動画の画面の外側でトリミングするようになっており、
コメントそのものが動画に含まれているものではなく、動画に対してユーザによって書き込まれたものである
ことが把握可能となっている。
段落【００３４】
・・・コメント付与時間が９秒のコメントである「おいしそう～！」が、画面左側に移動しており、表示欄１０４の外側であって表示欄１０５ の内側にトリミングされた状態で「そう～！」の部分だけ表示されている（符号２００）。

12先行特許１の請求項９、１０（「プログラム」の発明）‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

段落【００１９】・・・表示欄１０５は、表示欄１０４よりも大きいサ イズに設定されており、オーバーレイ表示されたコメント等が、動画の画面の外側でトリミングするようになっており、
コメントそのものが動画に含まれているものではなく、動画に対してユーザによって書き込まれたものである
ことが把握可能となっている。
段落【００３４】
・・・コメント付与時間が９秒のコメントである「おいしそう～！」が、画面左側に移動しており、表示欄１０４の外側であって表示欄１０５ の内側にトリミングされた状態で「そう～！」の部分だけ表示されている（符号２００）。

13先行特許１の請求項９、１０（「プログラム」の発明）～一審判決
ア 「第１の表示欄」及び「第２の表示欄」の意義について…本件発明１は，コメントについて動画に含まれているものではなく，ユーザによって書き込まれたものであることを把握することができるようにするとともに，コメントの読みにくさを低減させるために，一部重なり合うものとして設定される，コメント表示領域である「第２の表示欄」及び動画表示領域である「第１の表示欄」について，あらかじめ，「第２の表示欄」を「第１の表示欄」よりも大きいサイズのものと設定して，コメントの少なくとも一部を「第２の表示欄」の内側ではあるものの「第１の表示欄」の外側に表示するというものである。そうすると，上記の作用効果を実現するためには，コメントは，
動画の大小やアスペクト比に関わらず，「第１の表示欄」の外側に表示され得る必要があるから，「第１の表示欄」は動画を表示するために確保された領域（動画表示可能領域），「第２の表示欄」はコメントを表示するために確保された領域（コメント表示可能領域）であり，「第２の表示欄」は「第１の表示欄」よりも大きいサイズのものであり，そうであれば，「第１の表示欄」及び「第２の表示欄」のいずれも固定された領域であるものと解するのが相当である。 ⇒プログラム上、「動画表示可能領域（第１の表示欄）」と「コメント表示可能領域（第２の表示欄）」は同一のサイズである。⇒非充足。 14

先行特許１の請求項９、１０（「プログラム」の発明）～控訴審判決（1）「第１の表示欄」及び「第２の表示欄」の意義について…本件発明１は、動画と共にコメントを表示する表示装置等に関するものであって、動画上に多数のコメントが書き込まれた場合であっても、コメントの読みにくさを低減させるため、動画を第１の表示欄において再生した上、コメントの少なくとも一部を第２の表示欄の内側であり、かつ、第１の表示欄の外側に表示するようにし、これにより、ユーザにおいて、コメントが動画に含まれるものではなく、ユーザが動画に書き込んだものであることを把握できるようにするものである。そして、動画が実際に再生される際の動画が再生されている領域とコメントが表示されている領域について、コメントの少なくとも一部が後者の内側であって、かつ、前者の外側に表示されるのであれば、ユーザは、コメントが動画に含まれるものではなく、他のユーザが書き込んだものであると把握することができるのであるから、本件発明１の上記作用効果を奏するといえる。
そうすると、本件発明１にいう「第１の表示欄」及び「第２の表示欄」に該当するか否かは、動画が実際に表示される位置・領域及びコメントが実際に表示される位置・領域を基準にして判断するのが相当である。⇒全画面表示のとき、各表示欄がずれる。⇒充足。
⇒先行特許１の請求項１（表示「装置」の発明）～間接侵害（特許法101①）成立。

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（参考）
ソレノイド事件
一審～非充足控訴審～充足16先行特許１（JP4734471）の請求項１（表示「装置」の発明） ～控訴審判決「ウ 被控訴人ら各装置の生産
被控訴人らは、被控訴人ら各サービスの提供に際し、インターネットを介して日本国内に所在するユーザの端末装置に被控訴人ら各プログラムを配信しており、また、被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトにアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものである…。そうすると、被控訴人らによる本件配信及びユーザによる上記インストールにより、被控訴人ら各装置…が生産されるものと認められる。
そして、被控訴人ら各サービス、被控訴人ら各プログラム及び被控訴人ら各装置の内容並びに弁論の全趣旨に照らすと、被控訴人ら各プログラムは、被控訴人ら各装置の生産にのみ用いられる物であると認めるのが相当であり、また、被控訴人らが業として本件配信を行っていることは明らかであるから、被控訴人らによる本件配信は、特許法１０１条１号により、本件特許権１を侵害するものとみなされる。」⇒先行特許１の請求項１（表示「装置」の発明）は、間接侵害（特許法101①）成立。
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目次

１．２つの特許の関係
２．第一訴訟（プログラム+表示装置の特許）（１）逆転充足～特定の場面で充足ならOK？
（２）属地論～国内ユーザへのプログラム配信（３）規範的侵害主体論（著作権の「カラオケ法理」）

３．第二訴訟（システム特許）～複数主体
４．分割出願戦略（一般）18先行特許１の請求項９、１０（「プログラム」の発明）～控訴審判決（平成30年(ネ)10077＜本多＞）＜論点＞米国FC2は、米国に所有するサーバーから、日本国内に所在するユーザに向けて、「プログラム」を配信していた。⇒日本国特許法にいう「提供」に該当するか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー…ネットワークを通じて送信され得る発明につき特許権侵害が成立するために、 …
形式的にも全て日本国の領域内で完結することが必要であるとすると、…サーバ等の一部の設備を国外に移転するなどして容易に特許権侵害の責任を免れることとなってしまうところ、…かかる潜脱的な行為を許容することは著しく正義に反する…。…
①当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか、②当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか、③当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか、④当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているかなどの諸事情を考慮し、当該提供が実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われたものと評価し得る
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ときは、日本国特許法にいう「提供」に該当すると解するのが相当である。

先行特許１の請求項９、１０（「プログラム」の発明）～控訴審判決（平成30年(ネ)10077＜本多＞）ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー…本件配信は、日本国の領域内に所在するユーザが被控訴人ら各サービスに係るウェブサイトにアクセスすることにより開始され、完結されるものであって… 、①本件配信につき日本国の領域外で行われる部分と日本国の領域内で行われる部分とを明確かつ容易に区別することは困難であるし、②本件配信の制御は、日本国の領域内に所在するユーザによって行われるものであり、また、③本件配信は、動画の視聴を欲する日本国の領域内に所在するユーザに向けられたものである。さらに、④本件配信によって初めて、日本国の領域内に所在するユーザは、コメントを付すな
どした…動画を視聴することができるのであって、本件配信により得られる本件発明
１－９及び１０の効果は、日本国の領域内において発現している。
これらの事情に照らすと、本件配信は、その一部に日本国の領域外で行われる部分があるとしても、これを実質的かつ全体的に考察すれば、日本国の領域内で行われた20ものと評価するのが相当である。⇒日本国特許法にいう（国内の）「提供」に該当する。

【日本】最決平成26年11月25日・平成25年(あ)574、510＜刑集68巻10号2707頁＞（わいせつ物頒布等）刑法第１７５条 「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布…した者…。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする」（本判決）「日本在住の被告人は，日本及びアメリカ合衆国在住の共犯者らとともに，日本国内で作成したわいせつな動画等のデータファイルをアメリカ合衆国在住の共犯者らの下に送り，同人らにおいて同国内に設置されたサーバコンピュータに同データファイルを記録，保存し，日本人を中心とした不特定かつ多数の顧客にインターネットを介した操作をさせて同データ
ファイルをダウンロードさせる方法によって有料配信する日本語のウェブサイトを運営していた…。所論は、…被告人らの行為といえる前記配信サイトの開設，運用は日本国外でされているため，被告人らは，刑法１条１項にいう「日本国内において罪を犯した」者に当たらないから，被告人にわいせつ電磁的記録等送信頒布罪は成立せず，したがって，わいせつな動画等のデータファイルの保管も日本国内における頒布の目的でされたものとはいえないから，わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管罪も成立しないという。…そこで検討するに，…被告人らが，同項後段の罪を日本国内において犯した者に当たることも，同条２項所定の目的を有していたことも明らかである。」⇒有罪＝大阪地判平成11年3月19日（判タ1034号283頁）も日本国内から海外サーバに送信・頒布で有罪※被告人が日本在住で、日本国内から海外サーバに送付して、頒布した事案であったから、
21
被告（FC2）が外国企業であったドワンゴ事件と較べて、国内犯と認めやすい事案ではあった。

【中国】最高人民法院2021年5月25日判決＜(2020)最高法知民終746号＞「最高人民法院情報ネットワーク伝達権侵害に係る民事紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する規定」
第15条=「…侵害行為地と被告の住所地が・・・外国にある場合，原告が侵害に係るコンテンツを発見したコンピューター端末などの機器の所在地は，侵害行為地と見なすことができる。」（本判決）「サーバーの所在地は，侵害行為地を判断するための唯一の要素ではなく，要素の一つにすぎない。侵害行為地には，侵害行為の実施地と侵害結果の発生地が含まれる。中国の法律で保護されている特許権については，特許権侵害行為の実質的な構成の一部または侵害結果の一部が中国の領土内にある場合，侵害行為地が中国の領土内であると判断できる。
・・・なお，侵害行為地をサーバーの所在地のみで判断すると，不足がある。インターネットのグローバル性から，ネットワークデータの送受信及び相互作用は国際的である。インターネットに係るコンピュータプログラムを含む方法・システム特許の場合，データキャリア，つまり，被疑侵害サイトのサーバーがどこにあるかということだけで被疑侵害行為の実施地を判断すると，
このような特許の権利範囲は厳しく制限され，このような特許を実質上実施した侵害者は侵害責任の回避が非常に容易になる。その結果，このような特許に対する法律の保護がなくなる
虞がある。よって，サーバーの所在地は，被疑侵害行為の実施地を判断するための唯一のまたは中心的な要素として考慮すべきではない。」⇒侵害成立（AIPPI会報（2023）Vol.68 No.2 P13の日本語訳引用）
22※判示理由と上掲規定が存在することから、有体物の中国内への送付は射程範囲外か。

【韓国】ソウル中央地方法院2007年9月7日＜2006ガ合73442＞≒ソウル中央地方法院2015年2月17日＜2013ガ合546931＞（本判決）韓国外企業の韓国子会社である被告が，海外に位置する国外企業所有のサーバを用いて韓国国内でサービスを提供していた事案において、「...①被告のウェブサイトを通じて提供されるサービスが韓国語で提供されているため，内国人を主な対象とする点，②被告が被告ウェブサイトのインターネット上の住所である被告ドメインネームを韓国インターネット振興院に登録して保有している点，③被告が国内で被告ウェブサイトと関連して広報，マーケティング，
ウェブサイトに掲載する広告の販売，技術開発等の業務を主導的に行い，それから利益を得ているという点，④本件サービスが，被告のウェブサイトを利用する使用者らに利用の便宜を提供することによって，被告のウェブサイトを通じて提供される全サービスの使用者を増やし，最終的には広告収益等の増大を目的としているため，被告が被告ウェブサイトに関連して行う業務と密接な関連があるという点を考慮すると，被告が，被告ウェブサイトを通じて提供される
本件サービスを『国内で使用』していると認める」⇒侵害成立。（AIPPI会報（2023）Vol.68 No.2 P22の日本語訳引用）※日本のドワンゴ先行訴訟の知財高裁判決（平成30年(ネ)10077）の要件①②③④と較べて、
外国サーバから国内ユーザに向けてサービス提供していても、必ずしも満たすわけではない。
主体が韓国企業である点は、ドワンゴ訴訟の「被告株式会社HPS」も同じ。
23

【英国】Menashe v. William Hill [2002] EWHC 397、[2002] EWCA Civ 1702
HE_Report_for_JETRO_Cross_Border_Infringement_of_Process_Patents_in_Germany_JP.pdf

William Hillは、CDに記録したコンピュータプログラムであって、コンピュータをインターネットを介してホストコンピュータと通信させる端末コンピュータに変えるものを顧客に提供していた。
William Hillのホストコンピュータは、英国外（オランダ領アンティル）に設置されていた。
本控訴審判決は、一審判決が示した、「効果」が英国内で発揮されていれば十分であるとの理由を（侵害を）確信させる理由とはみなさず、事実上、ホストコンピュータの場所は、ユーザには全く関連性がないとして、ゲームシステム全体を使用するという点で、ホストコンピュータが国外に設置されていたが、（英国内で）ホストシステムを使用していると判示した。
また、本控訴審判決は、 「ホストコンピュータがアンティグア島に、端末コンピュータが英国に設置されている場合、クレームされたゲームシステムのユーザは誰なのかを尋ねることが適切である。その回答は顧客となるはずである。顧客はそれをどこで利用するのか。顧客が端末を英国内で使用するのは間違いなく、顧客はホストコンピュータを英国内で使用していると言っても言葉の誤用ではない。」と判示した。 ⇒間接侵害成立（1977年英国特許法60条2項）。
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐【英国】 Illumina v. PremAItha Health [2017] EWHC 2930 (Pat) 2017.11.21
英国内で血液検査、配列決定を行い、情報を台湾に送り、予め定められた計算処理に基づく
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出力結果は英国に送り返され、英国内で使用されている。⇒検出方法の使用場所は英国内。

【ドイツ】デュッセルドルフ高裁（2009年）、プリペイドカード事件 2 U 51/08、InstGE11, 203
HE_Report_for_JETRO_Cross_Border_Infringement_of_Process_Patents_in_Germany_JP.pdf（本判決）「・・・国内においてこのために必要な手段の一部のみを実施する場合であっても、特許を侵害し得る…。…例えば、製造方法に国外で行われた第1の工程による一次製品の生産が含まれ、この中間製品が国内市場に持ち込まれ、最終製品の生産のための残りの工程が国内で行われる場合…には、使用者は自身（または第三者）がそれまでに国外で開始させた方法の使用が通常は自身に帰属することを受け入れなければならない。それは、使用者がこうした手段に依存し、国内でそれを利用し、自身のものとして採用するからである。…そうでなければ、使用者は難なく特許による保護を迂回することができてしまうだろう。使用者の行為は、いずれの国においても方法特許の侵害を構成しないことになってしまうだろう。…
…これを背景として、国外で行われた他の行為も国内の行為者に帰属する場合には、複数の必要な行為のいずれかが国内で行われれば、（ある方法）の実施行為を構成するのに十分となり得る…。国外で行われた行為の一部は、侵害者が国内において侵害の効果を有する自身の行為としてそれを採用している場合には、国内の行為として扱わなければならない。…ここで帰属を認めるために必要な関係は、問題とされる行為が国内市場に影響を与えることを目的とし、適合されていることである。」⇒侵害成立。
⇒デュッセルドルフ地裁は、オンライン視力検査判決（2020年）4a O 53/19でも、関連データは、ドイツ国外で被告がサーバーを利用して処理していた事案について、特許の対象である方法の技術効果は、患者がドイツ国内の自宅のコンピューター上で工程の最初の部分を実施した際25に生じていたとして、侵害成立とした。（デュッセルドルフ高裁（2009年）プリペイドカード事件を引用し、正しいと評価した。）

プログラムの「提供」と有体物の「譲渡」とは、パラレルであるか？
【特許法2条3項1号】＜実施行為＞物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、
電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為

米国FC２は、「プログラム」を、米国内のサーバーから、日本のユーザ向けに配信している。（米国のネットワーク、海底ケーブル（?）、日本のネットワーク経由）⇒プログラムの「提供」=「譲渡」が行われた場所は、…米国？日本？跨る？
商標のH17（行ケ）10817、H14（行ケ）346、特許のH28（ワ）25436とパラレルに考えるならば、（物理的にも契約上も）引渡し場所は米国内ではないか？
⇒物理的には、米国内のサーバーから配信した段階でFC2の手を離れる。
⇒日本ユーザに到着しないときに再配達することは、上掲商標事案も同じ。
※先行事件控訴審判決（ 平成30年(ネ)10077 ）は、①②③④の海外から日本ユーザに向けて配信すれば満たしやすい要件を立てて、日本国内の提供に該当すると評価した。⇒要件①②③④は、有体物の「譲渡」に妥当するか？
26⇒「提供」を認定し、「譲渡・貸渡し」を認定しなかったにも関わらず、主文で「譲渡・貸渡し」の差止めも認容した。裁判所はパラレルに考えた??

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【商標】平成17年（行ケ）10095「PAPA JOHN’S」事件＜中野＞

海外サーバ～日本からアクセス可能な英語ウェブサイト⇒国内使用×「・・・ウェブページは，米国サーバーに設けられたものである上，その内容もすべて英語で表示されたものであって，日本の需要者を対象としたものとは認められない。上記ウェブページは日本からもアクセス可能であり，日本の検索エンジンによっても検索可能であるが，このことは，インターネットのウェブページである以上当然のことであり，同事実によっては上記ウェブページによる広告を日本国内による使用に該当するものということはできない。・・・
上記雑誌は，日本国内において頒布されたとしても，日本国内で発行されたものとは認められない上，その内容もすべて英語で表示されたものであって，日本の需要者を対象としたものとは認められない。」⇒海外サーバ、海外雑誌は、日本語でないと、日本の需要者を対象としたと認められず、国内使用×。（雑誌は、国内頒布されても×。）
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【商標】令和2年（行ケ）10078「AROMA ZONE」事件＜鶴岡＞

海外サーバ～日本人向けの日本語オンラインショップに譲渡⇒国内使用「ランジュビオは，フランスに在住する日本人Ａが運営するオンラインショップ
であり，日本語で運営され，日本向けに商品販売を行っている。・・・
本件要証期間中・・・ランジュビオのウェブページには，原告製品である瓶やガラス製容器が販売商品として掲載され，日本円で価格が表示されている。
・・・原告は，ランジュビオに対し，日本において消費者に販売されることを認識しつつ本件商標を付して使用立証対象商品を譲渡し，ランジュビオは，本件要証期間中に，本件商標を付した状態で日本の消費者に対して本件使用対象商品を譲渡した事実を推認することができるし，少なくとも，ランジュビオが譲渡のための展示をしたことは明らかである。かかる事実によれば，本件商標は，
本件要証期間内に，商標権者である原告によって，日本国内で，使用立証対象商品に，使用されたものと評価することができる。」⇒譲渡場所が海外30であっても、日本向け販売であれば、「国内使用／展示」したと認められた!!

【商標】平成29年（行ケ）10071「COVERDERM」事件＜清水＞

海外サーバ～日本の需要者向けの日本語オンラインショップ⇒国内使用「・・・原告は，・・・本件ウェブサイトにおいて，日本の需要者に向けて原告の『ＣＯＶＥＲＤＥＲＭ』の商品に関する広告及び当該商品の注文フォームに本件商標を付して電磁的方法により提供していたことが認められる。したがって，
原告は・・・日本国内で商標法２条３項８号にいう使用をしたものといえる・・・。
本件ウェブサイトは，日本語で本件商標に関するブランドの歴史，実績等を紹介するとともに，注文フォーム及び送信ボタンまで日本語で記載されているのであるから，リンク先の商品の紹介が英語で記載されているという事情を考慮しても，本件ウェブサイトが日本の需要者を対象とした注文サイトである
ことは明らかである。・・・グーグルで検索する場合において，検索キーワードを『カバーダーム』，『COVERDERM化粧品』としたとき及び日本語のページを検索するように設定した・・・。」⇒サーバの所在地が海外であっても、日本の31需要者に向けた販売であれば、「国内使用」したと認められた!!

東京地判平成28年（ワ）25436「Ｌ－グルタミン酸の製造方法」事件＜矢野＞「（イ） 輸入・譲渡について…ＣＪインドネシア販売分については，その売買契約はＣＪインドネシアと日本の顧客との間で行われているところ，本件ＭＳＧの日本への輸送に当たってインボイスに記載されていたＣＩＦないしＣＦＲの貿易条件…からは，本件ＭＳＧの買主への引渡しは，インドネシアでの船積みの時点で行われていたものと認めるのが相当であり，これに反して，本件ＭＳＧの買主への引渡しが陸揚港での陸揚後に行われていたことや，日本への輸入手続を売主であるＣＪインドネシアが行っていたことを認めるに足りる証拠はない。
そうすると，ＣＪインドネシア販売分に係る本件ＭＳＧについては，その譲渡は日本国外において行われているものと認めるのが相当であり，被告らによる日本への輸入の事実も認められない。ＣＪインドネシア販売分に係る本件
ＭＳＧの日本国内への輸入については，本件ＭＳＧの引渡しを受けた買主側によって行われていたものというべきである。」 ⇒「（国内）譲渡」を否定した。
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プログラムの「提供の申出」も同じ⁉

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【⽶国商標】Playboy v. Chuckleberry(旧tattilo )939 F.Supp.1032 (S.D.N .Y.1996)

イタリアでウェブサイト運営⇒米国居住者からの申し込み受諾を禁止した<参照> NTTﾃﾞｰﾀ通信(株) 知的財産部内村（https://www.softic.or.jp/YWG/reports/uchimura.htm）

・被告は米国のユーザを歓迎していたし、それにより商品を米国内で頒布していた。希望者はTattiloにFAXすると、E-mailでパスワードとユーザネームが返送されるという手続きを踏むことにより、Tattiloは、米国内で商品を頒布した。
・インターネットはワールドワイドなものであり、地球上のどこからでもアクセスできる。単に商品が禁じられた国からもアクセスができるからというだけで、tattiloにsiteの動作を止めさせることはできない。
・本裁判所は世界中のインターネットサイトに対して裁判権をもっていないし、差止めるつもりもないが、この国のアクセスを禁ずることはできる。したがって、tattiloがsiteを動かしている間は、米国に居住する
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顧客の申込を受けてはならない。

目次

１．２つの特許の関係
２．第一訴訟（プログラム+表示装置の特許）（１）逆転充足～特定の場面で充足ならOK？
（２）属地論～国内ユーザへのプログラム配信（３）規範的侵害主体論（著作権の「カラオケ法理」）

３．第二訴訟（システム特許）～複数主体
４．分割出願戦略（一般）35先行特許１の請求項９、１０（「プログラム」の発明）～控訴審判決※規範的侵害主体論の否定。（著作権の「カラオケ法理」は、特許権に妥当しない。）⇒最判令和3年（受）1112は、生徒の演奏について音楽著作物の利用主体は音楽教室の運営者でないとした。著作権でも、カラオケ法理は崩れたか・・・？

「 エ 被控訴人ら各装置の使用…被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトにアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものであるし、被控訴人ら各装置を本件
発明１の作用効果を奏する態様で用いるのは、動画やコメントを視聴するユーザであるから、被控訴人ら各装置の使用の主体は、ユーザであると認めるのが相当である。控訴人が主張するように被控訴人ら各装置の使用の主体が被控訴人らであると認めることはできない。
オ 被控訴人ら各プログラムの生産（端末装置における複製）
控訴人は、本件配信によりユーザの端末装置上に被控訴人ら各プログラムが複製され、これをもって、被控訴人らは被控訴人ら各プログラムを生産していると主張する。しかしながら、…、
被控訴人ら各プログラムは、ユーザが被控訴人ら各サービスのウェブサイトにアクセスすることにより、ユーザの端末装置にインストールされるものであるから、ユーザの端末装置上において被控訴人ら各プログラムを複製している主体は、ユーザであると認めるのが相当である。控訴人
36の上記主張は、採用することができない。」

目次

１．２つの特許の関係
２．第一訴訟（プログラム+表示装置の特許）（１）逆転充足～特定の場面で充足ならOK？
（２）属地論～国内ユーザへのプログラム配信（３）規範的侵害主体論（著作権の「カラオケ法理」）

３．第二訴訟（システム特許）～複数主体
４．分割出願戦略（一般）37後行特許（JP6526304）の請求項1,2（「システム」の発明）「（2）被告ＦＣ２による被告システムの『生産』の有無について
・・・属地主義の原則・・・『生産』は、日本国内におけるものに限定される・・・。・・・上記の「生産」に当たるためには、特許発明の構成要件の全てを満たす物が、日本国内において新たに作り出されることが必要であると解すべきである。・・・・・・被告ＦＣ２が管理する・・・動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバは、・・・
令和元年５月１７日以降の時期において、いずれも米国内に存在しており、日本国内に存在しているものとは認められない。そうすると、被告サービス１により日本国内のユーザ端末へのコメント付き動画を表示させる場合、・・・それは、米国内に存在する
動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバと日本国内に存在するユーザ端末とを構成要素とするコメント配信システム（被告システム１）が作り出されるものである。
したがって、完成した被告システム１のうち日本国内の構成要素であるユーザ端末
のみでは本件発明１の全ての構成要件を充足しないことになるから、直ちには、本件発明１の対象となる『物』である『コメント配信システム』が日本国内において『生産』されていると認めることができない。」⇒「有体物」,「システム」,「プログラム」で同じ？
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方法の発明米国：複数主体侵害で単独直接侵害となる要件
BlackBerry事件⇒全工程が米国内で使用される必要あり
AKAMAI事件⇒指揮・管理、等で単独直接侵害＝東地H16(ワ)25576
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

物（システム）の発明～ 「control and beneficial use」が米国内ならば、一部が米国外でも単独直接侵害（BlackBerry事件）

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第一訴訟（平成30年(ネ)10077）と第二訴訟（令和元年(ワ)25152）との整合的理解
第一訴訟では、FC2のプログラムが、先行特許１（JP4734471）請求項
9,10の要件を全て充足していた。
⇒イ号が日米間に跨らない。「提供」場所の評価のみが問題となった。
（※プログラムの「提供」場所は、日米間に跨らず、日本国内であると評価された。）

第二訴訟では、FC2のシステムが、後行特許（JP6526304）の請求項１の全てを充足していなかった。
⇒イ号システムが日米間に跨っていることから、「生産」場所の評価は、「特許発明の構成要件の全てを満たす物が、日本国内において新たに作り出されることが必要」という、（第一訴訟では生じなかった）要件が41問題となり、これが否定された。

目次

１．２つの特許の関係
２．第一訴訟（プログラム+表示装置の特許）（１）逆転充足～特定の場面で充足ならOK？
（２）属地論～国内ユーザへのプログラム配信（３）規範的侵害主体論（著作権の「カラオケ法理」）

３．第二訴訟（システム特許）～複数主体
４．分割出願戦略（一般）42＜統計＞分割出願、日本企業の米欧中韓出願※平成26年7月1日～令和1年8月31日の日本の判決統計～特許侵害訴訟件399件、うち分割出願 98件(24.6%) 。～侵害105件/399件(26.3%)。～通常出願で侵害75件/301件(24.9%)、分割出願で侵害30件/98件(30.6%) (出典：立花顕治弁理士の2022.11.13Twitter)

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東京地判平成２９年（ワ）
第３６５０６号＜佐藤裁判長＞「ＬＩＮＥふるふる裁判」の対象特許（JP6206897）（６８ページの明細書）
警告状送付⇒非充足反論⇒分割出願
分割特許で訴訟提起⇒非充足⇒更に分割出願⇒第７世代特許で侵害成立
特許権者：
株式会社フューチャーアイ

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知財高判平成２９年（ネ）第１００４７号＜鶴岡＞「電気コネクタ組立体」事件の対象特許（JP5362931）
警告状送付⇒非充足反論
⇒分割出願
ロック突部

ロック溝部の寸法「Ａ＞Ｂ＞Ａ´」（青色の丸印）を削除した。
⇒ケーブルＣに上方向（赤矢印の方向）に
不用意な力が加わっても、ロック突部と突出部とが物理的に干渉して、抜出を防止できる、という発明の課題に直接影響なし。

分割特許で訴訟提起⇒侵害成立

突出部45

知財高判令和２年（ネ）第１００４２号＜本多裁判長＞「車両誘導システム」事件の対象特許（JP5769141）
１８ページの明細書で分割出願２０個⇒第４世代特許で侵害成立
特許権者：
有限会社ＰＸＺ

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令和2年（ネ）10059【エクオール含有抽出物及びその製造方法】事件＜本多裁判長＞※別のツリーから分割出願。
⇒104条推定で特許権者勝訴。

平成31年（ネ）10015【エクオール含有抽出物及びその製造方法】事件＜大鷹裁判長＞⇒一審、控訴審ともに
文言非充足＜一審＞東地平成29年（ワ）35663⇒「大豆胚軸」のクレーム文言解釈は、
親出願の出願経過における出願人の主張内容と同様に理解される。

特許権者：
大塚製薬株式会社

令和2年（ネ）10059【エクオール含有抽出物及びその製造方法】事件＜本多＞★特許法104条により生産方法が推定された事例。
※特許法104条（生産方法の推定）～「物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する」①「特許出願」日～優先権主張の基礎出願に開示あり。⇒優先権主張日。（一審を逆転した）②「公然知られた物」＝「その物が特許法１０４条の『公然知られた』物に当たるといえるには，基準時において，少なくとも当業者がその物を製造する手がかりが得られる程度に知られた事実が存すること…。」

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レクシア特許法律事務所の
立花顕治先生（弁理士）から許可を得て、引用させて頂きました。
*立花先生の同講演は、超有用です!!

49

ドワンゴ v. 米国ＦＣ２の対象特許（２件目、東京地判令和元年(ワ)25152＜國分＞）⇒１件目の非充足を見て、別ツリーから分割出願⇒充足（システム特許の外国サーバ問題で知財高裁係属中）（１件目、知財高判平成30年(ネ)10077＜本多＞）⇒控訴審で逆転充足
先行特許２ （プログラム特許で、外国サーバ問題クリア）後行特許
先行特許１
特許権者：
株式会社ドワンゴ

令和1年5月15日分割出願（先行地裁判決は平成30年9月19日）
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ドワンゴ v. 米国ＦＣ２控訴審判決（１件目、平成30年(ネ)10077＜本多＞）⇒国外のサーバーから国内の視聴者に「動画へのコメント表示用プログラム」を配信していた被告（米国FC2）は、「実質的かつ全体的にみて、配信は日本国内で行われたものと評価」した（※知財高裁判決が、ＦＣ２のプログラム配信について評価した事実）①日本国内の利用者がアクセスすることによって開始・完結し、日本国内と国外の部分を区別することが難しい。
②日本国内の利用者が制御している。 ③日本国内の利用者に向けられたものである。
④得られる効果が日本国内であらわれる。

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特許要件を踏まえた、「明細書に記載された発明の解像度」⇒分割出願戦略52

特許要件を踏まえた、「明細書に記載された発明の解像度」⇒分割出願戦略53

平成29年（行ケ）10089、10090【医療用軟質容器】事件＜高部＞★構成要件の削除と新規事項追加～発明の課題との関係で、本質的（必要不可欠な要素）でなければ、発明特定事項の削除OK!!
※補正事項: 指を挿入するための「貫通路」を削除した。
（判旨抜粋）「…課題解決手段として採用された開閉操作部の作用機能に関する本件当初明細書等の記載によれば，当業者は，開閉操作部は片方の端部のみが開放されていれば，本件出願に係る発明の課題解決手段として十分であることを容易に理解できる。さらに，本件当初明細書等に記載された貫通路
は，右側「または」左側から指が「挿入」される旨説明されるにとどまり…，右側及び左側から指が挿入される必要があることや，挿入された指が他端から突出する必要があることを説明する記載はない。…
このように，本件当初明細書等の記載から，当業者は，開閉操作部の片方の端部のみが開放されている構成を容易に認識でき，このような構成でも，本件出願に係る発明の課題解決手段として十分であることを容易に理解でき，さらに，開閉操作部の双方の端部が開放された構成に限定されていないことも理解できる。
したがって，本件当初明細書等において，開閉操作部について貫通路と表現され，開閉操作部が貫通している実施例しか記載されていないとしても，当業者であれば，本件当初明細書等の記載から，片方の端部が閉じられた開閉操作部を有する医療用軟質容器の構成も認識できるというべきである。」＝平成26年（行ケ）第10087号【ラック搬送装置】事件＜設樂＞＝審査基準の附属書A「新規事項を追加する補正に関する事例集」・事例７

54https://www.jpo.go.jp/…/handbook_…/document/index/app_a7.pdf

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審査基準 第II部第2章第2節 サポート要件
審査官は、発明の課題を、原則として、発明の詳細な説明の記載から把握する。
ただし、以下の(i)又は(ii)のいずれかの場合には、明細書及び図面の全ての記載
事項に加え、出願時の技術常識を考慮して課題を把握する。
(i) 発明の詳細な説明に明示的に課題が記載されていない場合(ii) 明示的に記載された課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識からみて、請求項に係る発明の課題として不合理なものである場合（例えば、分割出願と原出願（「第VI部第1章第1節 特許出願の分割の要件」の1.参照）において、発明の詳細な説明に明示的に記載された課題が同じであり、その課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識からみて、分割出願の請求項に係る発明の課題としては不合理と認められる場合)「発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」の把握にあたっては、審査官は、明細書及び図面の全ての60
記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮する。

※当初明細書中の実施例：構成A+B、B+C。構成Aが課題αを解決。
⇒新規事項追加でなく、 「構成B」というクレームを立てられるか？
構成

課題

原出願

A＋B
（実施例の一つ）α（明細書記載あり）

第１世代

A

α

第２世代

B＋C
（実施例の一つ）

第３世代

B

備考
構成Aは、
課題αの解決に必須。
構成Bは、課題αの解決とは無関係なので捨象OK。

構成B・Cは、課題αの解決とは無関係。⇒構成Bは、課題βの（出願時の技術常識） 課題解決に必須…。⇒発明の課題がβに変化するならば…。
β（明細書記載なし）

β

構成Cは、課題βの解決とは無関係なので捨象OK。

61※「分割時に課題を変更可」＋「課題解決に直接関係しない構成は捨象可能」＝〇〇

平成29年（行ケ）10099【・・・トランジスタ】事件＜森＞*「36条適合のための訂正」と新規事項追加～明細書中に記載がない
数値でも、実施可能な範囲に限定するときは新規事項追加でない。
第一次判決・平成27年（行ケ）10176＜清水＞は、 ４つの書証から、本件出願当時、当業者が「ｍが５以上の薄膜の作成は極めて困難と認識していた」と認定・判断した。
⇒差戻後・訂正請求して、「ＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）ｍ」の「ｍ」を、「1～49」⇒「1～4」と減縮した。
（本件判決）「（２）ア 原告は，本件明細書には，本件化合物のアモルファス薄膜を透明薄膜電界効果型
トランジスタの活性層として用いることが，当業者が実施可能な程度にすら記載されておらず，このことが本件明細書から自明であるとはいえない，と主張する。しかし，上記主張が認められるかどうかにかかわらず，前記（１）のとおり，本件訂正により，新規事項を導入するものとはいえない…。」「原告は，本件化合物のアモルファス薄膜についてｍの値を５未満とした，新たな数値範囲の境界値が本件明細書に記載されていない，と主張する。しかし，…本件発明は，本件化合物を活性層として用いた
透明薄膜電界効果型トランジスタの発明である。…本件訂正によって記載された『ｍ＝５未満』という数値
は，実施可能な範囲に数値を限定したにすぎず，それを超える技術的意義（臨界的意義など）があるとは認められないから，上記値の意義について本件明細書に記載されていないからといって，新規事項を62
導入するものということはできない。」

東京地判令和1年（ワ）30991【…組成物】事件＜田中＞【請求項１】「ＨＦＯ－１２３４ｙｆと，ゼロ重量パーセントを超え１重量パーセント未満の，ＨＦＯ－１２４３ｚｆおよびＨＦＣ－２４５
ｃｂと，を含む，熱伝達組成物，冷媒，エアロゾル噴霧剤，または発泡剤に用いられる組成物。」（判旨抜粋）「当初明細書においては，ＨＦＯ－１２３４ｙｆ，ＨＦＯ－１２４３ｚｆ，ＨＦＣ－２４５ｃｂは，それぞれ個別に記載されてはいるが，特定の３種類の化合物の組合せとして記載されているものではなく，当該特定の３種類の化合物の組合せが必然である根拠が記載されているものでもない。また，表６（実施例１６）については，８種類の化合物及び「未知」の成分が記載されているが，そのうちの『２４５ｃｂ』と『１２３４ｙｆ』に着目する理由は，当初明細書には記載されていない。」※明細書中で、２つの段落に独立に記載した事項を併せた追加を新規事項追加とした裁判例①知財高判平成25年（行ケ）第10346号【水晶発振器の製造方法】事件～「上記【００４１】と【００４３】の各記載に係る構成の態様は，それぞれ独立したものであるから，そこに記載されているのは，各々独立した技術的事項であ（る）…」②知財高判平成28年（行ケ）第10257号【携帯情報通信装置】事件～「段落【０１４３】には，段落【０１１７】，【０１１８】に記載されているような，ウェブページの閲覧やテレビ動画の表示の場合との関連性を示唆する記載はない…」
Cf.引用文献に要素A及びBが個別に記載されていても、当然には、A+Bの引用発明は認定されない（Cf.平成28年(行ケ)10182【ピリミジン誘導体】）。
＜長谷川寛ドイツ弁理士の講演資料参照＞EPO審決（T1511/07）
Cherry Picking（Combination of features pertaining to separate embodiments）×
出願当初のクレーム：AおよびBを有する組成物、 補正後のクレーム：A、B、CおよびDを有する組成物。
明細書：実施形態１：A+B+Cを有する組成物、実施形態２：A+B+Dを有する組成物
Singling Out×
出願当初のクレーム：a1、a2、a3またはa4であるAと、 b1、b2、b3またはb4であるBとを有する組成物
明細書：本発明の組成物は好ましくはa1とb4とを有する。 補正後のクレーム：a2とb1とを有する組成物

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ご清聴有難うございました!!
（本資料の電子データを所望される方は、下記emailにご連絡下さい。）

中村合同特許法律事務所
弁護士・弁理士・米国California州弁護士・米国Patent Agent試験合格、高石秀樹
Tel : 03-3211-3437（直通）、E-mail : h_takaishi@nakapat.gr.jp
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