【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３０２７２８９号発明「中通し釣竿とその製造方法」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　訂正を認める。
　特許第３０２７２８９号の請求項１に係る発明についての特許を無効とする。
　特許第３０２７２８９号の請求項２ないし５に係る発明についての審判請求は、成り立たない。
　審判費用は、その３分の２を請求人の負担とし、３分の１を被請求人の負担とする。
【理　由】
１．手続の経緯
　本件特許第３０２７２８９号の出願は、平成５年１２月１５日（優先権主張　平成５年９月３日）に特許出願され、平成１２年１月２８日にその発明について特許権の設定登録がなされた後、その特許について、平成１６年３月２３日に本件無効審判が請求され、平成１６年６月７日に答弁書と共に訂正請求書が提出され、これに対し平成１６年７月１６日に弁駁書が提出されたものである。
　
２．請求人の主張
　請求人は、下記の証拠方法を提示し、特許第３０２７２８９号の請求項１ないし６に係る発明の特許は、次の理由により特許法第１２３条第１項第１号、第２号又は第４号に該当し、無効とすべきものである旨主張する。
（１）本件請求項１、２及び５に係る発明は、甲第１号証に記載された発明、或いは、その発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、その特許は特許法第２９条の規定に違反してされたものである（以下、「無効理由１」という。）。
（２）本件請求項１、２及び５に係る発明は、本件の出願前に出願され、その後に公開された甲第２号証の発明と実質的に同一発明であるので、その特許は特許法第２９条の２の規定に違反してされたものである（以下、「無効理由２」という。）。
（３）本件の平成１０年２月２７日付の手続補正書（甲第４号証）による補正は、平成５年改正前特許法第４１条の要件を満たさない要旨変更にかかる補正であり、同法第４０条により本件出願日は補正日である平成１０年２月２７日に繰り下がる結果、本件請求項１ないし６の発明は、甲第３号証に記載された発明、或いは、同発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるので、その特許は特許法第２９条の規定に違反してされたものである（以下、「無効理由３」という。）。
（４）本件明細書の記載が不明瞭であるので、本件特許は、特許法第３６条第４項、第５項で規定する記載要件を満たしていない出願に対してされたものである（以下、「無効理由４」という。）。
　　　　　　　　　　　記
　甲第１号証：フランス特許第２１２３９６７号明細書
　甲第２号証：特願平５−１５８７３５号（特開平７−３９２７７号）の願書に最初に添付した明細書又は図面
　甲第３号証：本件出願（特願平５−３４３１０４号）の公開特許公報（特開平７−１１５８７８号公報）
　甲第４号証：本件出願における平成１０年２月２７日付け手続補正書
　
３．被請求人の反論
（１）「甲第１号証のテープ４は、単に、イグサを構成する糸の間に巻き付けられるもので、このテープの幅が２つの螺旋の間のスペースに等しく厚さがイグサの高さに等しいものであっても、それは単に配置されているという状態にとどまり、『釣糸案内部材とマンドレルとの隙間を充填するように或いは塞ぐように配置されている』ということはできないので、甲第１号証のようにテープ４を配置しても、樹脂強化プリプレグを巻回して加圧、加熱して成形する際に、テープとイグサとの間の隙間から樹脂がマンドレル側に流入し、本発明の効果を発揮し得ない。」（答弁書４頁２７行〜５頁６行）
（２）「甲第２号証の水溶性フィルム５は本件発明の樹脂流入阻止部材ではない。すなわち、甲第２号証には『相隣接するセラミックス間に水溶性樹脂層を形成する』、『セラミックスを捲回されていない個所には水溶性樹脂層が形成する。』と記載されているだけで、セラミックス（本発明の釣糸ガイド部材に対応）とマンドレルとの隙間に充填されるようにも、隙間を塞ぐようにも配置されてはいない。従って、甲第１号証のテープ４と同様に、樹脂強化プリプレグを巻回して加圧、加熱して成形する際に、微細な隙間から樹脂が流入し、本発明の効果を発揮できない。
　しかも、水溶性フィルム５は、焼成時には軟化せず、水洗時に溶出除去されるものである。従って、このことからも、水溶性フィルム５がセラミックスとマンドレルとの隙間に充填されるものでも隙間を塞ぐこともないことが理解できる。」（答弁書７頁１〜１１行）
（３）「訂正請求後の請求項４（訂正請求前の請求項５）記載の発明は、訂正請求後の請求項２又は３を引用している。本件明細書には訂正請求後の請求項２の発明に関し『請求項２によれば、弾性部材か又は粘土状部材の受け部材層を介してマンドレルに釣糸案内部材を装着するため、少なくとも釣糸案内部材の横断面の一部分が受け部材層に埋没し、この上にプリプレグを巻回して巻回プリプレグ層を形成して一体焼成すると、前記埋没部分にはバリの付着が防止され、成形後に受け部材層を除去すれば竿管内面から内方に突出し、釣糸を損傷させることなく円滑に案内して釣糸の挿通抵抗を小さくできる。成形時には、受け部材層の存在のために釣糸案内部材の存在によって巻回プリプレグ層に無理な押圧力が作用しないため、竿管が外に凸状態に形成されることが防止できる。即ち繊維の蛇行が防止され、高強度で高品質の釣竿が成形される。』と記載され（【００４０】）、訂正請求後の請求項３に関し『請求項３によれば、弾性部材チューブの外側に横断面の少なくとも一部分が埋没しつつ装着している釣糸案内部材を、該弾性部材チューブ内面に作用する均等圧力によって釣糸案内部材には適切な圧力が作用し、一体焼成すると一体化が確実になると共に、チューブを除去すれば、前記埋没部分が竿管内面から内方に突出する。また、外型の存在によって巻回プリプレグ層は外側に突出することがない。従って、成形時に繊維の蛇行が防止され、成形された竿管は高強度であると共に品質が向上する。また、釣糸案内部材の、少なくともその一部が弾性部材のチューブに埋没しているため、その埋没部にはバリの発生が防止され、釣糸を損傷させることなく円滑に案内して釣糸の挿通抵抗を小さくできる。』と記載されている（【００４１】）。
　引用した請求項２，３の発明に関する上記の記載から、訂正請求後の請求項４の発明は、釣糸案内部材がどの様な状態であればバリの発生が防止されているのか明確である。」（答弁書１０頁１２行〜１１頁７行）
　
４．当審の判断
４-1．訂正請求について
４-1-1．訂正の内容
　特許権者が求めている訂正の内容は、次のとおりである（下線部分が訂正個所である）。
（１）訂正事項ａについて
　特許明細書の特許請求の範囲に記載された「【請求項１】樹脂をマトリックスとして強化繊維によって強化形成された竿管内に釣糸を挿通させる中通し釣竿の製造方法であって、マンドレルに釣糸案内部材を装着すると共に、該釣糸案内部材の前後とマンドレルとの間に樹脂が流入することを防止する樹脂流入阻止部材を配設し、その後、前記釣糸案内部材の上に前記樹脂を含浸又は混合した繊維強化プリプレグを巻回して加圧、加熱して成形し、前記マンドレルを引き抜くと共に、前記樹脂流入阻止部材を除去することを特徴とする中通し釣竿の製造方法。」を、
　「【請求項１】樹脂をマトリックスとして強化繊維によって強化形成された竿管内に釣糸を挿通させる中通し釣竿の製造方法であって、マンドレルに釣糸案内部材を装着すると共に、該釣糸案内部材の前後とマンドレルとの間に
、
中通し竿の製造方法であって、前記樹脂流入阻止部材は、離型剤、シーリング剤及び緊締テープの群から選択され、装着された釣糸案内部材とマンドレルとの隙間に充填され又は該隙間を塞ぐように配設されている
（２）訂正事項ｂ
　特許明細書の特許請求の範囲に記載された請求項２を削除する。
（３）訂正事項ｃ
　特許明細書の特許請求の範囲に記載された「【請求項３】樹脂をマトリックスとして強化繊維によって強化形成された竿管内に釣糸を挿通させる中通し釣竿の製造方法であって、弾性部材のチューブの外側に釣糸案内部材を装着し、該釣糸案内部材の上から前記樹脂を含浸又は混合した繊維強化プリプレグを巻回し、該巻回プリプレグ層の上から外型を被せ、前記チューブ内に圧力を作用させて加熱成形し、前記外型を外すと共に、前記チューブを除去することを特徴とする中通し釣竿の製造方法。」を、
　「【請求項
２
軟質の
（４）訂正事項ｄ
　特許明細書の特許請求の範囲に記載された「【請求項４】」を「【請求項
３
（５）訂正事項ｅ
　特許明細書の特許請求の範囲に記載された「【請求項５】樹脂をマトリックスとして強化繊維によって強化形成された竿管内に釣糸を挿通させる中通し釣竿であって、」を、
　「【請求項
４
請求項２又は請求項３記載の方法によって製造された
（６）訂正事項ｆ
　特許明細書の特許請求の範囲に記載された「【請求項６】」を「【請求項
５
（７）訂正事項ｇ
　特許明細書の段落【０００７】の記載を、
　「【課題を解決するための手段】上記目的に鑑みて請求項１では、樹脂をマトリックスとして強化繊維によって強化形成された竿管内に釣糸を挿通させる中通し釣竿の製造方法であって、マンドレルに釣糸案内部材を装着すると共に、該釣糸案内部材の前後とマンドレルとの間に
、
中通し竿の製造方法であって、前記樹脂流入阻止部材は、離型剤、シーリング剤及び緊締テープの群から選択され、装着された釣糸案内部材とマンドレルとの隙間に充填され又は該隙間を塞ぐように配設されている
（８）訂正事項ｈ
　特許明細書の段落【０００８】の記載を、
　「【０００８】請求項
２
軟質の
（９）訂正事項ｉ
　特許明細書の段落【０００９】の記載を、
　「【０００９】また請求項
３
４
請求項２又は請求項３記載の方法によって製造された
５
（１０）訂正事項ｊ
　特許明細書の段落【００１１】の記載を、
　「【００１１】請求項
２
軟質の
軟質の
（１１）訂正事項ｋ
　特許明細書の段落【００１２】の記載を、
　「【００１２】請求項
３
４
５
（１２）訂正事項ｌ
　特許明細書の段落【００４０】の記載を、
　「【００４０】請求項
２
軟質の
（１３）訂正事項ｍ
　特許明細書の段落【００４１】の記載を、
　「【００４１】請求項
３
４
５
　
４-1-2．訂正の適否
（１）訂正事項aについて
　特許明細書には、「・・・該釣糸案内部材の前後とマンドレルとの間に樹脂が流入することを防止する樹脂流入阻止部材を配設し、・・・」（【請求項１】）、
　「・・・例えば前記離型剤をこれら釣糸案内部材１４’の前後であって、マンドレル１０との隙間に充填する。この充填した離型剤を２４で示す。離型剤の他、樹脂流入阻止部材としてはろー材、シリコン等のシーリング剤等も使用できる。」（段落【００２７】）、と記載されている。
　上記訂正事項aは、特許明細書の前記記載に基づいて、請求項１に係る発明において、「樹脂流入阻止部材は、離型剤、シーリング剤及び緊締テープの群から選択され、装着された釣糸案内部材とマンドレルとの隙間に充填され又は該隙間を塞ぐように配設されている」構成を付加して限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、そして、上記訂正事項aによる訂正は、特許明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであって新規事項を追加するものでなく、かつ、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
　この訂正について、請求人は、「『緊締テープ』を隙間に充填させる形態、『離型剤』により隙間を塞ぐ形態をも包含するものである。それらの形態については、願書に添付した明細書又は図面には記載されておらず、したがって、記載した事項の範囲内ではない。」（弁駁書３頁２６行〜４頁１行）と主張する。
　しかしながら、「充填」とは、物を詰めて欠けた所や空所を満たすことであり、形状の定まっていない「離型剤」、「シーリング剤」の場合には、「充填」の用語を用い、また、幅や厚さがあり形状が定まっている「緊締テープ」は「配設」の用語を用いるのが自然であるといえる。
　そして、本件特許明細書の発明の詳細な説明においても、
　「・・・例えば前記離型剤をこれら釣糸案内部材１４’の前後であって、マンドレル１０との隙間に充填する。」（段落【００２７】）、
　「・・・その前後のマンドレル１０との間に離型剤や他のワックス等を充填する等してもよい。」（段落【００３８】）、
　「・・・この緊締テープ２６に代えて、釣糸案内部材１４’の前後とマンドレル１０との隙間を型取った成形チューブを該釣糸案内部材の前後に配設して樹脂の流入を阻止しても良い。」（段落【００３７】）と、上記のように用語が使われている。
　また、仮に、「離型剤が隙間を塞ぐように配設されている」が含まれるとしても、これは「離型剤が隙間に充填され」と表現が異なるが実質的な構成が相違しているとは認められない。
　したがって、上記訂正事項ａによる訂正は特許明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり、請求人の主張は採用できない。
（２）訂正事項ｂについて
　上記訂正事項ｂは、請求項２を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
（３）訂正事項ｃについて
　上記訂正事項ｃにおいて、「【請求項３】」を「【請求項２】」とする訂正は、請求項２を削除したことに伴い、請求項の番号を整合させるものであるから、明りょうでない記載の釈明を目的とするものであり、また、「弾性部材」を「軟質の弾性部材」とする訂正は、「弾性部材」が「軟質の弾性部材」であるものに限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
　そして、「軟質の弾性部材」については、「軟質のゴムチューブ１２」と記載されているので、上記訂正事項ｃによる訂正は特許明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
（４）訂正事項ｄ及びｆについて
　上記訂正事項ｄ及びｆは、請求項２を削除したことに伴い、請求項の番号を整合させるものであるから、明りょうでない記載の釈明を目的とするものである。
（５）訂正事項ｅについて
　上記訂正事項ｅは、中通し釣竿が、「請求項２又は請求項３記載の方法によって製造された」ものであることに限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、特許明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであって実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
（６）訂正事項ｇ〜ｍについて
　上記訂正事項ｇ〜ｍは、発明の詳細な説明の記載を訂正後の特許請求の範囲の記載と整合させるための訂正であるから、明りょうでない記載の釈明を目的とするものである。
　そして、訂正事項ｇ〜ｍによる訂正は特許明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであって新規事項を追加するものでなく、かつ、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
４-1-3．むすび
　以上のとおりであるから、上記訂正は、平成６年改正前特許法第１３４条第２項ただし書きに適合し、特許法第１３４条の２第５項において準用する平成６年改正前特許法第１２６条第２項及び第３項の規定に適合するので、当該訂正請求を認める。
　
４-2．本件発明
　上記「４-1．訂正請求について」で示したように上記訂正が認められるから、本件特許第３０２７２８９号の請求項１ないし５に係る発明（以下、「請求項１の発明」・・・「請求項５の発明」という。）は、訂正後の特許明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１ないし５に記載された次のとおりのものである。
　「【請求項１】樹脂をマトリックスとして強化繊維によって強化形成された竿管内に釣糸を挿通させる中通し釣竿の製造方法であって、マンドレルに釣糸案内部材を装着すると共に、該釣糸案内部材の前後とマンドレルとの間に、樹脂が流入することを防止する樹脂流入阻止部材を配設し、その後、前記釣糸案内部材の上に前記樹脂を含浸又は混合した繊維強化プリプレグを巻回して加圧、加熱して成形し、前記マンドレルを引き抜くと共に、前記樹脂流入阻止部材を除去する中通し竿の製造方法であって、前記樹脂流入阻止部材は、離型剤、シーリング剤及び緊締テープの群から選択され、装着された釣糸案内部材とマンドレルとの隙間に充填され又は該隙間を塞ぐように配設されていることを特徴とする中通し釣竿の製造方法。
【請求項２】樹脂をマトリックスとして強化繊維によって強化形成された竿管内に釣糸を挿通させる中通し釣竿の製造方法であって、軟質の弾性部材か又は粘土状部材の受け部材層を介してマンドレルに釣糸案内部材を装着し、該釣糸案内部材の上から前記樹脂を含浸又は混合した繊維強化プリプレグを巻回して加圧、加熱して成形し、前記マンドレルを引き抜くと共に、前記受け部材層を除去することを特徴とする中通し釣竿の製造方法。
【請求項３】樹脂をマトリックスとして強化繊維によって強化形成された竿管内に釣糸を挿通させる中通し釣竿の製造方法であって、弾性部材のチューブの外側に釣糸案内部材を装着し、該釣糸案内部材の上から前記樹脂を含浸又は混合した繊維強化プリプレグを巻回し、該巻回プリプレグ層の上から外型を被せ、前記チューブ内に圧力を作用させて加熱成形し、前記外型を外すと共に、前記チューブを除去することを特徴とする中通し釣竿の製造方法。
【請求項４】請求項２又は請求項３記載の方法によって製造された中通し釣竿であって、竿管内部に一体的に加熱成形された釣糸案内部材がバリの発生を防止された状態で突出していると共に、該釣糸案内部材の前後に亘って竿管の強化繊維の蛇行が防止されていることを特徴とする中通し釣竿。
【請求項５】樹脂をマトリックスとして強化繊維によって強化形成された竿管内に釣糸を挿通させる中通し釣竿であって、竿管内部に突出するよう一体的に加熱成形された釣糸案内部材と竿管本体層との間に、樹脂材の層が介在していることを特徴とする中通し釣竿。」
　
４-3．無効理由１（特許法第２９条違反）について
　請求人は、特許査定時の請求項１、２及び５に係る発明が特許法第２９条の規定に違反して特許されたと主張する（上記「２．請求人の主張」参照。）が、上記訂正により特許査定時の請求項２が削除されたので、訂正後の請求項１及び４に係る発明が特許法第２９条の規定に違反して特許されたかについて検討する。
４-3-1．甲第１号証記載の発明
　甲第１号証（フランス特許第２１２３９６７号明細書）には、
（ａ）「本発明は、部材の製造後に付属品を追加することなく糸の滑りをよくできるように部材の製造時と同じ内部構造を持つ釣竿用補強プラスチック製筒状部材に関する。」（翻訳書２頁３〜５行）、
（ｂ）「釣竿用補強プラスチック製筒状部材は織られた布または不織布をマンドレルに巻付けるか、あるいは例えばガラス繊維の糸を適切に配置することによって一般的に得られる。布または糸全体の結合はしみこませた樹脂によって保証される。この製造方法はよく知られているので本願で記述する必要はない。部材の製造のベースはマンドレルであって、それは一般的に金属からなり、円筒形または円錐形をしている。筒状部材の内部の寸法を決めるのはこのマンドレルであり、マンドレルは部材の加熱後引き抜かれる。」（翻訳書２頁６〜１２行）、
（ｃ）「非常に長い部材もしくは直径が短い部材においては、上記製造方法を適用することは困難である。この場合以下に述べる別の技術を用いてもよい。平滑なマンドレルにイグサ（jonc）を構成する糸を巻き付けるのに同時にもしくは糸を取り付ける前に、幅が２つの螺旋の間のスペースに等しく厚さがイグサ（jonc）の高さに等しい柔軟なテープを巻き付ける。・・・イグサ（jonc）との同時巻き付けであってもなくても、テープの各端の間隔をイグサの幅と等しくする。図２はこの製造方法を示す。この図において、マンドレルは３で、テープは４で、イグサ（jonc）を実現するための取り付け部は５で示される。この巻き付けに関しては、筒状部材を作成する場合の通常の技術にしたがって実施される。使用されるテープはテフロンのような非接着性の物からなり、劣化することなく部材の加熱に必要な温度に耐えなければならない。従って引抜きは困難なしに行われ、部材とテープが共にマンドレル上を長手方向に滑ることが容易にわかる。部材が一旦引き出されると、単一成形のユニットすなわちロッド部材を得るためには（巻いた）テープを内部から繰り出すしかない。」（翻訳書３頁１０〜２４行）。
　上記記載によると、甲第１号証には、
　平滑なマンドレル３にイグサ（jonc）を構成する糸を巻き付けるのと同時に、もしくは、糸を取り付ける前に、幅が２つの螺旋の間のスペースに等しく厚さがイグサ（jonc）の高さと等しい柔軟なテープ４を巻き付け、それらの上に、樹脂をしみこませた、織られた布、不織布、又はガラス繊維の糸を適切に配置したものを、マンドレル３に巻付けて加熱し、加熱後マンドレルを引き抜くとともに、テープ４を取り出し、糸の滑りをよくできる内部構造を有する釣竿及びその製造方法（以下、「甲第１号証の発明」という。）が記載されていると認められる。
４-3-2．対比・判断
（１）請求項１の発明について
　請求項１の発明と甲第１号証の発明とを対比すると、甲第１号証の発明における「樹脂をしみこませた、織られた布、不織布、又はガラス繊維の糸を適切に配置もの」は、請求項１の発明における「樹脂を含浸又は混合した繊維強化プリプレグ」に相当し、また、甲第１号証の発明における「イグサ（jonc）」及び「糸の滑りをよくできる内部構造を有する釣竿」は、請求項１の発明における「釣糸案内環状体」及び「中通し竿」に対応し、さらに、請求項１の発明における「マンドレルに釣糸案内部材を装着すると共に、該釣糸案内部材の前後とマンドレルとの間に、樹脂が流入することを防止する樹脂流入阻止部材を配設し」と甲第1号証の発明における「イグサ（jonc）を構成する糸を巻き付けるのと同時に、もしくは、糸を取り付ける前に、幅が２つの螺旋の間のスペースに等しく厚さがイグサ（jonc）の高さと等しい柔軟なテープ４を巻き付け」とは、「マンドレルに釣糸案内部材とテープ等の部材を配設し」ということができる。さらに、マンドレルに樹脂を含浸した繊維強化プリプレグを巻回して焼成して釣竿を形成する際に加圧することは常套手段である。
　そうすると、請求項１の発明と甲第１号証の発明とは、
　樹脂をマトリックスとして強化繊維によって強化形成された竿管内に釣糸を挿通させる中通し釣竿の製造方法であって、マンドレルに釣糸案内部材とテープ等の部材を配設し、その後、前記釣糸案内部材の上に前記樹脂を含浸又は混合した繊維強化プリプレグを巻回して加圧、加熱して成形し、前記マンドレルを引き抜くと共に、前記テープ等の部材を除去する中通し竿の製造方法で一致し、次の点で構成が相違する。
　相違点（Ａ）
　マンドレルに釣糸案内部材とテープ等の部材を配設するのに、請求項１の発明では、マンドレルに釣糸案内部材を装着すると共に、該釣糸案内部材の前後とマンドレルとの間に、テープ等の部材（樹脂流入阻止部材）を配設しているのに対し、甲第１号証の発明では、マンドレル３に釣糸案内部材（イグサ）を構成する糸を巻き付けるのと同時に、もしくは、糸を取り付ける前に、テープ等の部材（テープ４）を巻き付けている点、
　相違点（Ｂ）
　マンドレルに配設されているテープ等の部材が、請求項１の発明では、「樹脂が流入することを防止する樹脂流入阻止部材」であり、「前記樹脂流入阻止部材は、離型剤、シーリング剤及び緊締テープの群から選択され、装着された釣糸案内部材とマンドレルとの隙間に充填され又は該隙間を塞ぐように配設されている」のに対し、甲第１号証の発明では、テープ４であり、釣糸案内部材（イグサ）とマンドレル３との隙間を塞ぐように配設されているのか不明である点。
　上記相違点（Ａ）及び（Ｂ）について検討する。
　甲第１号証の発明は、幅が２つのイグサ（jonc）の間のスペースに等しく厚さがイグサ（jonc）の高さに等しい柔軟なテープ４を、イグサ（jonc）を構成する糸を巻き付けるのと同時に、もしくは、糸を取り付ける前に、マンドレル３に巻き付けている、すなわち、甲第１号証の発明は、イグサ（jonc）２の高さに等しい柔軟なテープ４を、イグサ（jonc）を巻き付けるのと同時に、もしくは、イグサ（jonc）を取り付ける前に、イグサ（jonc）とテープ４とにスペース（隙間）が生じないようにマンドレル３に巻き付けている。
　しかしながら、甲第１号証の発明は、イグサ（jonc）を巻き付けるのと同時に、もしくは、イグサ（jonc）を取り付ける前に、テープ４を巻き付けることに必然性があるとはいえず、結局は、マンドレル３にイグサ（jonc）とテープ４とを隙間無く巻き付けばよいのであるから、甲第１号証の発明において、マンドレル３にイグサ（jonc）を配設すると共に、該イグサ（jonc）の前後とマンドレルとの間に、テープ４を配設することは当業者が容易に想到できることである。また、マンドレル３に巻き付けたテープ４は、柔軟なものであってイグサ（jonc）の間に隙間がが生じないようにマンドレル３に巻き付けられているから、プレプレグの樹脂がイグサ（jonc）の前後とマンドレル３との間に流入することを防止するものと認められる。
　そして、請求項１の発明が奏する効果は、甲第１号証に記載された発明から予測できる程度であって格別顕著なものではないから、請求項１の発明は、甲第１号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　なお、本件の特許明細書には、請求項１の発明が奏する効果として「釣糸案内部材の前後に空間が生じ、バリ状物によって囲まれることなく焼成竿管内面から釣糸案内部材が安定的に露出する。従って、釣糸が損傷すること無く円滑に案内され、釣糸挿通抵抗が小さくなる。」と記載されているが、釣糸案内部材の前後に生じる空間は、わずかの幅（図４における流入阻止部材24が設けられた部分）であり、竿管内面のほとんどの部分が釣糸案内部材の内面と同一面に位置しているから、釣糸と竿管内面との摩擦は、釣糸案内部材とその前後のわずかな空間の部分で軽減されるのみであり、請求項１の発明の釣糸案内部材は、釣糸案内部材としての格別の効果があるとはいえないものである。
　
（２）請求項４の発明について
　請求項４の発明と甲第１号証の発明とを対比すると、両者は、
樹脂をマトリックスとして強化繊維によって強化形成された竿管内に釣糸を挿通させる中通し釣竿であって、竿管内部に一体的に加熱成形された釣糸案内部材が突出している中通し釣竿で一致し、少なくとも、
　中通し釣竿が、請求項４の発明では、「軟質の弾性部材か又は粘土状部材の受け部材層を介してマンドレルに釣糸案内部材を装着し、該釣糸案内部材の上から前記樹脂を含浸又は混合した繊維強化プリプレグを巻回して加圧、加熱して成形し、前記マンドレルを引き抜くと共に、前記受け部材層を除去すること」、又は、「弾性部材のチューブの外側に釣糸案内部材を装着し、該釣糸案内部材の上から前記樹脂を含浸又は混合した繊維強化プリプレグを巻回し、該巻回プリプレグ層の上から外型を被せ、前記チューブ内に圧力を作用させて加熱成形し、前記外型を外すと共に、前記チューブを除去する」ことによって製造されたものであるのに対し、甲第１号証の発明ではそのような製造方法で製造されていない点で、構成が相違する。
　上記相違点について検討するに、上記相違点における請求項４の発明の製造方法は、公知とはいえず、そして、請求項４の発明は、特許明細書記載の効果を奏するものであるから、請求項４の発明が、甲第１号証の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。
　
４-4．無効理由２（特許法第２９条の２違反）について
　請求人は、特許査定時の請求項１、２及び５に係る発明が特許法第２９条の２の規定に違反して特許されたと主張する（上記「２．請求人の主張」参照。）が、上記訂正により特許査定時の請求項２が削除されたので、訂正後の請求項１及び４に係る発明が特許法第２９条の２の規定に違反して特許されたかについて検討する。
４-4-1．甲第２号証記載等の発明
（１）甲第２号証（特願平５−１５８７３５号（特開平７−３９２７７号）の願書に最初に添付した明細書又は図面（以下、「先願明細書」という。）には、以下の記載が認められる。
（ア）「芯金の外周に所定ピッチでセラミックスを装着する工程と、相隣接するセラミックス間に水溶性樹脂層を形成する工程と、この水溶性樹脂層およびセラミックスの外周にプリプレグシートを捲回する工程と、このプリプレグシートと上記セラミックスと上記水溶性樹脂層とを加熱焼成して管状体を成形する工程と、この管状体から上記芯金を引抜く工程と、上記管状体を水洗して上記水溶性樹脂層を溶出する工程とを包含することを特徴とする中通し竿の製造方法。」（特許請求の範囲の請求項２）、
（イ）「【従来の技術】・・・この中通し竿にあっては釣糸が内部に付着して操作性が悪化するのを防止するため、案内部材が形成されているものが従来より提案されている（特開平４−３４１１３３号）。この公報に記載された中通し竿の製造方法にあっては、マンドレルの外周面に案内環状体を巻き付け装着し、この外周に複数プリプレグを積層し、焼成するといったものである。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】ところが、上述の製造方法にあっては、焼成時にプリプレグ１０１が案内環状体１０２を包み込んでしまい（図１５参照）、案内環状体が竿管内周部に突出する構成が得られないといった問題点がある。
【０００５】本発明は上述のような問題点に鑑みてなされたものであり、釣糸の接触時の滑りが良好で、案内部材を竿管の内周面に確実に突出させることのできる中通し竿および中通し竿の製造方法を提供することを目的とする。」（２頁左欄３２行〜同頁右欄１行）、
（ウ）「図３において、芯金３にアルミナムオキサイド（Ａｌ２Ｏ３）撚糸４を所定ピッチ・・・で捲回する。そして、相隣接するアルミナムオキサイド撚糸４間に所定幅（例えば３ｍｍ、８ｍｍ）、厚さ８０μｍの水溶性フィルム５を捲回する。・・・さらに、図２に示すようにこれらアルミナムオキサイド撚糸４および水溶性フィルム５の外周にエポキシ樹脂を含浸した一方向引揃え炭素繊維プリプレグ６を周方向に捲回し、さらにその外周にエポキシ樹脂を含浸した一方向引揃え炭素繊維プリプレグ７を軸方向に捲回し、これらを複数回巻き付ける。その後、最外周に成形テープ・・・を巻き付け、加熱焼成する。」（３頁左欄１９〜３３行）、
（エ）「この加熱焼成時、一方向引揃え炭素繊維プリプレグ６，７中のエポキシ樹脂は８０℃付近から液状となり、芯金と成形テープとの間を流動する。そして、このエポキシ樹脂は約１００℃でゲル化し、アルミナムオキサイド撚糸４と一方向引揃え炭素繊維プリプレグ６とが一体化する。」（３頁左欄３４〜３９行）、
（オ）「その後、芯金３を引抜き、成形された管状体８を水洗すると、・・・水溶性フィルム５は溶出し、アルミナムオキサイド撚糸４の部分が、竿管内周面より突出し、案内部２として作用することとなる。」（３頁左欄４３〜４７行）、
（カ）「なお、上述実施例においては、水溶性フィルム５を使用したが、必ずしもフィルムである必要はなく、水溶性樹脂塗料を塗布するようにしても良い。」（３頁右欄１〜３行）、
（キ）「【００２２】図１４は本発明における他の実施例を示す図であり、芯金３の外周に複数個のセラミックスリング３１，３１，３１，…を嵌め込み、このセラミックスリング３１間に水溶性フィルム５を捲回するようにしたものである。」（３頁右欄４６〜５０行）、
（ク）「【発明の効果】本発明は上述のように構成したことにより、釣糸の滑りが良好であり、途中で切れたりするおそれがない。また、竿内面が摩耗することがない。さらに上述のように製造することにより、竿管の内周面に確実に案内部を突出成形させることができる等の効果を奏する。」（４頁左欄８〜１３行）。
　上記記載によると、先願明細書には、
　芯金３の外周に所定ピッチでセラミックスを装着し、相隣接するセラミックス間に水溶性樹脂層を形成し、この水溶性樹脂層およびセラミックスの外周に、エポキシ樹脂を含浸した一方向引揃え炭素繊維プリプレグ６を周方向に捲回し、さらにその外周にエポキシ樹脂を含浸した一方向引揃え炭素繊維プリプレグ７からなるプリプレグシートを軸方向に捲回し、これらを複数回巻き付け、このプリプレグシートと上記セラミックスと上記水溶性樹脂層とを加熱焼成して管状体を成形し、この管状体から上記芯金3を引抜き、上記管状体を水洗して上記水溶性樹脂層を溶出する中通し竿及びその製造方法（以下、「先願明細書の発明」という。）が記載されていると認められる。
　
４-4-2．対比・判断
（１）請求項１の発明について
　請求項１の発明と先願明細書の発明とを対比すると、先願明細書の発明の「中通し竿」、「芯金３」、「セラミックス」及び「エポキシ樹脂を含浸した一方向引揃え炭素繊維プリプレグ７からなるプリプレグシート」が請求項１の発明の「中通し釣竿」、「マンドレル」、「釣糸案内部材」及び「樹脂を含浸又は混合した繊維強化プリプレグ」に相当しており、また、請求項１の発明の「樹脂流入阻止部材」は釣糸案内部材が樹脂に埋もれることを防止するものであり、また、先願明細書の発明の「水溶性樹脂層」は釣糸案内部材（セラミックス）がプレプレグに埋没するのを防止するものであるから、両者は埋没防止部材ということができる。さらに、マンドレルに樹脂を含浸した繊維強化プリプレグを巻回して焼成して釣竿を形成する際に加圧することは常套手段である。
　そうすると、請求項１の発明と先願明細書の発明とは、
　樹脂をマトリックスとして強化繊維によって強化形成された竿管内に釣糸を挿通させる中通し釣竿の製造方法であって、マンドレルに釣糸案内部材を装着すると共に、該釣糸案内部材の前後とマンドレルとの間に、埋没防止部材を配設し、その後、前記釣糸案内部材の上に前記樹脂を含浸又は混合した繊維強化プリプレグを巻回して加圧、加熱して成形し、前記マンドレルを引き抜くと共に、前記埋没止部材を除去する中通し竿の製造方法で一致し、次の点で一応構成が相違する。
　相違点
　釣糸案内部材の前後とマンドレルとの間に配設されている埋設防止部材が、請求項１の発明では、「樹脂が流入することを防止する樹脂流入阻止部材」であり、「前記樹脂流入阻止部材は、離型剤、シーリング剤及び緊締テープの群から選択され、装着された釣糸案内部材とマンドレルとの隙間に充填され又は該隙間を塞ぐように配設されている」のに対し、甲第１号証の発明では、水溶性樹脂層であり、水溶性樹脂層がセラミックスとマンドレルとの隙間を塞ぐように配設されているのか不明である点。
　上記相違点について検討する。
　本件特許明細書には、樹脂流入阻止部材に関し、「【００２７】図３はその方法の１実施例としての途中過程を示しており、まずマンドレル１０の表面に焼成竿管との分離性能を向上させる離型剤を塗布する。・・・ここでは僅かに内径寸法の異なる３個の釣糸案内部材１４’を夫々の停止位置まで挿入した後、例えば前記離型剤をこれら釣糸案内部材１４’の前後であって、マンドレル１０との隙間に充填する。この充填した離型剤を２４で示す。」と記載されており、請求項１の発明は、マンドレル１０に塗布する離型剤によって樹脂流入阻止部材を構成している。
　一方、先願明細書には、水溶性樹脂層に関し、「なお、上述実施例においては、水溶性フィルム５を使用したが、必ずしもフィルムである必要はなく、水溶性樹脂塗料を塗布するようにしても良い。」（上記（カ）の記載参照）と記載されており、水溶性樹脂層を水溶性樹脂塗料を塗布して形成すると、水溶性樹脂塗料は釣糸案内部材の前後とマンドレル（芯金３）との間に流入し、釣糸案内部材の前後からマンドレル（芯金３）への樹脂が流れていくことを防止するといえる。
　そうすると、上記相違点には、実質的な構成の差異があるとは認められず、請求項１の発明は、先願明細書の発明と実質的に同一であると認められる。
　以上のとおり、請求項１の発明は、その出願の日前の出願であって、その出願後に出願公開された上記先願出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明と同一であると認められ、しかも、請求項１の発明の発明者が上記先願明細書等に記載された発明の発明者と同一であるとも、本件出願の時において、その出願人が上記先願出願の出願人と同一であるとも認められないので、請求項１の発明の特許は特許法第２９条の２第１項の規定に違反してされたものである。
（２）請求項４の発明について
　請求項４の発明と先願明細書の発明とを対比すると、両者は、
樹脂をマトリックスとして強化繊維によって強化形成された竿管内に釣糸を挿通させる中通し釣竿であって、竿管内部に一体的に加熱成形された釣糸案内部材が突出している中通し釣竿で一致し、
　中通し釣竿が、請求項４の発明では、「軟質の弾性部材か又は粘土状部材の受け部材層を介してマンドレルに釣糸案内部材を装着し、該釣糸案内部材の上から前記樹脂を含浸又は混合した繊維強化プリプレグを巻回して加圧、加熱して成形し、前記マンドレルを引き抜くと共に、前記受け部材層を除去すること」、又は、「弾性部材のチューブの外側に釣糸案内部材を装着し、該釣糸案内部材の上から前記樹脂を含浸又は混合した繊維強化プリプレグを巻回し、該巻回プリプレグ層の上から外型を被せ、前記チューブ内に圧力を作用させて加熱成形し、前記外型を外すと共に、前記チューブを除去する」ことによって製造されたものであるのに対し、先願明細書の発明ではそのような製造方法で製造されていない点で、少なくとも相違する。
　そして、上記相違点について検討するに、上記相違点における請求項４の発明における中通し釣竿の製造方法は、中通し釣竿の製造方法として周知・慣用技術とはいえないので、請求項４の発明が先願明細書の発明と同一とすることはできない。
　
４-5．無効理由３について
　請求人は、平成１０年２月２７日付の手続補正書による補正は、次の（１）及び（２）の理由により要旨変更であると主張する。
（１）本件請求項２に係る発明は出願当初明細書（甲第３号証）に記載されておらず、また請求項２に係る発明の作用の記載（本件明細書段落【００１１】）及び、効果の記載（本件明細書段落【００４０】）も出願当初明細書には記載されていない。
（２）本件請求項３における「弾性部材」は、出願当初明細書（甲第３号証）には「軟質の弾性部材」とされていたものを、本件の平成１０年２月２７日付の手続補正書（甲第４号証）により、上位概念である「弾性部材」に補正されたものであり、弾性部材の範疇に入る物質を拡張したものであり、明細書の要旨を変更するものである。
　しかしながら上記訂正請求により、請求項２並びに請求項２に係る発明の作用及び効果についての記載は削除され、また、「弾性部材」は「軟質の弾性部材」と訂正されたので、請求人が要旨変更であるとする上記（１）及び（２）の理由は解消されたので、本件出願日は、上記手続補正書が提出された平成１０年２月２７日に出願されたものとみなされず、平成５年１２月１５日（優先権主張　平成５年９月３日）に特許出願されたものである。
　そうすると、特開平７−１１５８７８号公報（甲第３号証）は本件出願前に頒布されたものではないから、甲第３号証によっては請求項１ないし５の発明の特許が特許法第２９条の規定に違反してされたものとすることはできない。
　
４-6．無効理由４（特許法第３６条第５項違反）について
　請求人は、次の（１）ないし（５）の点で特許明細書の記載が不備であると主張するので、各主張について検討する。
（１）特許査定時の本件請求項１における「該釣糸案内部材の前後とマンドレルとの間に樹脂が流入することを防止する樹脂流入阻止部材を配設し」の記載は、「該釣糸案内部材の前後とマンドレルとの間に」が「樹脂が流入する」に係るのか「樹脂流入阻止部材を配設し」に係るのかその構成が不明瞭であるとする点（請求書１７頁１３〜１６行）。
　前記記載は「該釣糸案内部材の前後とマンドレルとの間に、樹脂が流入することを防止する樹脂流入阻止部材を配設し、」と訂正され、不備は解消された。
（２）訂正後の請求項１における「前記樹脂流入阻止部材は、離型剤、シーリング剤及び緊締テ−プの群から選択され、装着された釣糸案内部材とマンドレルとの隙間に充填され又は該隙間を塞ぐように配設されている」の記載において、樹脂流入阻止部材（離型剤、シーリング剤、緊綿テープ）と、装着された釣糸案内部材とマンドレルとの隙間に充填され又は該隙間を塞ぐように配設されている」との組み合わせ関係が不明であるとする点（弁駁書４頁１６〜２１行）。
　上記点は、「４-1-2．訂正の適否」における「（１）訂正事項aについて」に記載した理由により不明瞭とはいえない。
（３）訂正後の請求項４における「……釣糸案内部材がバリの発生を防止された状態で突出している」及び「……竿管の強化繊維の蛇行が防止されていること」の記載は釣竿の構成ではなく作用効果の記載にほかならないもので、釣糸案内部材がどの様な状態であればバリの発生が防止されているのか、どの様な状態であれば強化繊維の蛇行が防止されていることになるのか不明であり、物品の構成を特定するための記載としては不明瞭であるとする点（弁駁書５頁３〜１６行）。
　訂正後の請求項４の発明は、「請求項２又は請求項３記載の方法によって製造された中通し釣竿であって、竿管内部に一体的に加熱成形された釣糸案内部材がバリの発生を防止された状態で突出していると共に、該釣糸案内部材の前後に亘って竿管の強化繊維の蛇行が防止されていることを特徴とする中通し釣竿。」である。
　そして、特許明細書には、
　「請求項２によれば、軟質の弾性部材か又は粘土状部材の受け部材層を介してマンドレルに釣糸案内部材を装着するため、少なくとも釣糸案内部材の横断面の一部分が受け部材層に埋没し、この上にプリプレグを巻回して巻回プリプレグ層を形成して一体焼成すると、前記埋没部分には
バリの付着が防止され
繊維の蛇行が防止され
　「請求項３によれば、弾性部材チューブの外側に横断面の少なくとも一部分が埋没しつつ装着している釣糸案内部材を、該弾性部材チューブ内面に作用する均等圧力によって釣糸案内部材には適切な圧力が作用し、一体焼成すると一体化が確実になると共に、チューブを除去すれば、前記埋没部分が竿管内面から内方に突出する。また、外型の存在によって巻回プリプレグ層は外側に突出することがない。従って、
成形時に繊維の蛇行が防止され
バリの発生が防止され
　そうすると、請求項４の発明における中通し釣竿は、請求項２又は請求項３記載の方法によって製造することにより、バリの発生が防止され、繊維の蛇行が防止された構成となるものであり、請求項４に記載された「一体的に加熱成形された釣糸案内部材がバリの発生を防止された状態で突出していると共に、該釣糸案内部材の前後に亘って竿管の強化繊維の蛇行が防止されている」は、その請求項の前段において請求項２又は請求項３を引用し、該記載の方法によって製造された中通し釣竿の構成を特定しているのであり、この記載が不明瞭であるとは認められない。
（４）特許請求の範囲の請求項１に記載された「該隙間を塞ぐように配設されている」の記載は、「ように」とはどの様な意味か不明瞭であり、また、明細書には記載されていないとする点（弁駁書４頁２２行〜５頁２行）。
　特許請求の範囲に記載された「該隙間を塞ぐように配設されている」に関し、発明の詳細な説明には、「このマンドレル１０に所定の釣糸案内部材１４’を套嵌させ、その状態のマンドレル１０に緊締テープ２６を巻回する。・・・次に、釣糸案内部材１４’の上部Ｚ２の緊締テープ２６等を除去すべくナイフ等でカットする。これによって釣糸案内部材１４’の前後とマンドレル１０との間は、残りの緊締テープによって塞がれる。」（明細書段落【００３５】）と記載されており、残りの緊締テープは釣糸案内部材１４’の前後とマンドレル１０との間を塞ぐように配設されているといえるから、特許請求の範囲に記載された「該隙間を塞ぐように配設されている」は明細書に記載されており、また、不明瞭な記載ともいえない。
（５）訂正後の本件明細書において、緊締テープ（ポリプロピレンテープ）を用いて釣糸案内部材とマンドレルとの隙間を塞ぐものは、焼成時に、緊締テープや外型によって加圧しつつ焼成するものであるので、当然、樹脂が漏れることになるし、緊締テープの綾が、釣糸案内部材１４’の上部Ｚ２の縁に掛かっていたとしても、圧力によりマンドレル側に押されることにより、はずれて樹脂が漏れることも当然であるので、本件発明の目的を達成できないとする点（弁駁書６頁１行〜７頁２行）。
　緊締テープを用いて釣糸案内部材とマンドレルとの隙間を塞ぐことについて、明細書には、「マンドレル１０に所定の釣糸案内部材１４’を套嵌させ、その状態のマンドレル１０に緊締テープ２６を巻回する。その後、セロハンテープのような接着剤を含むもので釣糸案内部材１４’の前後近くの緊締テープ２６の領域Ｚ１を仮固定し、次に、釣糸案内部材１４’の上部Ｚ２の緊締テープ２６等を除去すべくナイフ等でカットする。これによって釣糸案内部材１４’の前後とマンドレル１０との間は、残りの緊締テープによって塞がれる。」（明細書段落【００３５】）と記載されており、緊締テープ２６を、その切断面と釣糸案内部材とが密接するようにカットすれば樹脂の漏れを防止することが可能であるといえるので、緊締テープ（ポリプロピレンテープ）を用いたものが本件発明の目的を達成できないとはいえない。
　
４-7．結び
　以上、詳述したように、本件請求項１に係る発明の特許は、特許法第２９条第２項又は同法第２９条の２の規定に違反してされたものであり、特許法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とされるべきものである。
　本件特許の請求項２ないし５に係る発明の特許は、請求人の主張及び証拠方法によっては無効とすることができない。
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、その３分の２を請求人の負担とし、３分の１を被請求人の負担とする。
　よって、結論のとおり審決する。