【事件の表示】
　昭和６３年特許願第３３５７１３号「マラリア特異性ＤＮＡ配列物、それらの発現産物およびそれらの使用」拒絶査定不服審判事件〔平成　２年　１月　８日出願公開、特開平　２−　　２３５６〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続きの経緯・本願発明
　
　本願は、昭和６３年１２月２８日（パリ条約による優先権主張１９８７年１２月３０日、西ドイツ、１９８８年９月１５日、西ドイツ）の出願であって、その請求項１〜７５に係る発明（以下、「本願発明１〜７５」という。）は、平成９年１２月２４日付手続補正書により補正された明細書の請求項１〜７５の記載により特定されている。
　
２．特許法第３７条について
　
　これに対する原査定の理由は、本願は特許法第３７条に規定する要件を満たしていないというものである。
　当該理由に関しては、原審において、平成１０年４月２７日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何の応答もなかった。さらに、審判請求時にも、意見を提出し、必要であれば補正をすることができる機会があったにも関わらず、請求人は、補正をせず、当該理由に対して何の意見も提出しなかった。
　
３．特許法第３７条についての当審の判断
　
　そこで、原審の拒絶査定の理由が妥当であったか否かについて検討する。
　
　（１）　本願発明１〜７５はいずれも請求人が単離した１５種類のプラスモジウム・ファルシパルム由来タンパク質それぞれをもとにした１５組の発明に係るものである。そこで、まず、これら１５種類のタンパク質に係る発明である本願発明１〜１５について検討する。
　
　（２）　本願発明１〜１５は、いずれも「プラスモジウム・ファルシパルム(Plasmodium falciparum)のタンパク質、または抗原活性を有するその部分配列物(sequence)」であって、当該タンパク質のアミノ酸配列は、それぞれ、表１に記載されたもの（以下、「クローン４１−１」という。）、表２または表１６のいずれかに記載されたもの（以下、「クローン４１−２」または「クローンｐＵＣ４１−２ｇｅｎ」という。）、表３に記載されたもの（以下、「クローン４１−３」という。）、表４に記載されたもの（以下、「クローン４１−４」という。）、表５に記載されたもの（以下、「クローン４１−５」という。）、表６に記載されたもの（以下、「クローン４１−６」という。）、表７または表１８のいずれかに記載されたもの（以下、「クローン４１−７」または「４１−７遺伝子産物」という。）、表８に記載されたもの（以下、「クローン４１−８」という。）、表９に記載されたもの（以下、「クローン４１−９」という。）、表１０に記載されたもの（以下、「クローン４１−１０」という。）、表１１に記載されたもの（以下、「クローン４１−１２」という。）、表１２に記載されたもの（以下、「クローン４１−１３」という。）、表１３に記載されたもの（以下、「クローン４１−１４」という。）、表１４に記載されたもの（以下、「クローン４１−１５」という。）、表１５に記載されたもの（以下、「クローン４１−１７」という。）である。
　上記各クローンがどのようなものであるかについて検討すると、クローン４１−１〜４１−１０、４１−１２〜４１−１５及び４１−１７の計１５個のクローンは、発明の詳細な説明の実施例１及び２に記載されているとおり、プラスモジウム・ファルシパルムＳＧＥ２株からの４１ｋＤ抗原バンドに対する抗血清を用いて、プラスモジウム・ファルシパルムＴ９９６株のゲノムλｇｔ１１発現バンクをスクリーニングすることによって得られたものである。また、クローンｐＵＣ４１−２ｇｅｎ及び４１−７遺伝子産物は、それぞれクローン４１−２及び４１−７をプローブとしてプラスモジウム・ファルシパルムＦＣＢＲ株のゲノムＤＮＡバンクから得られたＤＮＡ断片であるので、それぞれクローン４１−２及び４１−７に相同性を有するものである。
　そして、クローン４１−１〜４１−１０、４１−１２〜４１−１５及び４１−１７の計１５個のクローンのアミノ酸配列には重複や相同性は全く認められなかった（実施例２）ので、当該１５個のクローン、クローンｐＵＣ４１−２ｇｅｎ及び４１−７遺伝子からなる本願発明１〜１５は、プラスモジウム・ファルシパルム由来のタンパク質であって、プラスモジウム・ファルシパルムＳＧＥ２株からの４１ｋＤ抗原バンドに対する抗血清に反応するものであるという点でのみ共通するものの、アミノ酸配列に重複や相同性は全く認められないし、明らかに別異のポリペプチドに係るものである。
　
　（３）　ところで、特許法第３７条各号のうち、同一カテゴリーの発明の間の関係を規定しているのは第１号及び第２号である。
　そうしてみると、本願が特許法第３７条に規定する要件を満たすためには、それぞれが当該１５種類のタンパク質のいずれか一つに係る発明である本願発明１〜１５において、そのうちのいずれかを特定発明とした場合に、その他の１４発明が当該特定発明と特許法第３７条第１号または同第２号の関係を満たすことが最低必要であるといえる。
　
　（４）　そして、特許法第３７条第１号で規定する出願の単一性の要件とは、特定発明と産業上の利用分野が同一であるのみでは足らず、解決しようとする課題が同一であることが要求されるが、ここで、解決しようとする課題とは、出願時まで未解決であった、発明が解決しようとする技術上の課題のことであるとするのが相当である（必要ならば、「改善多項制および特許権の存続期間の延長制度に関する運用基準」（昭和６２年１２月）参照）。
　なるほど、本願発明１〜１５においては、プラスモジウム・ファルシパルム由来のタンパク質であって、プラスモジウム・ファルシパルムＳＧＥ２株からの４１ｋＤ抗原バンドに対する抗血清に反応するものを提供することが一見共通する解決しようとする課題とはいえるとしても、本願明細書（公開公報第２頁第１８〜１９行）にも引用されており、原審の拒絶査定の理由においても挙げられている、PERRIN,LH et al., J.Clin.Invest., vol.75, pp.1718-1721 (1985)によれば、プラスモジウム・ファルシパルムＳＧＥ２株からの４１ｋＤ抗原バンドに対する抗血清自体は本願優先日前に既に公知であったといえる。すなわち、当該４１ｋＤ抗原バンドが当該抗血清に反応するプラスモジウム・ファルシパルム由来のタンパク質であるので、当該抗血清に反応するプラスモジウム・ファルシパルム由来のタンパク質を提供するという課題は本願出願時には既に解決されていたことに他ならないから、本願発明１〜１５のいずれを特定発明とした場合であっても、その他の１４発明は、当該特定発明と特許法第３７条第１号でいう解決しようとする課題が同一であるとは認められない。
　したがって、本願発明１〜１５において、そのうちのいずれを特定発明とした場合であっても、その他の１４発明は、当該特定発明と特許法第３７条第１号の関係を満たさない。
　
　（５）　また、特許法第３７条第２号で規定する出願の単一性の要件においては、特定発明と構成に欠くことができない事項の主要部が同一であることが要求されており、ここで、構成に欠くことができない事項の主要部とは、解決しようとする課題に対応した新規な構成にかかる事項のことである（必要ならば、「改善多項制および特許権の存続期間の延長制度に関する運用基準」（昭和６２年１２月）参照）。
　本願発明１〜１５において、プラスモジウム・ファルシパルム由来のタンパク質であって、プラスモジウム・ファルシパルムＳＧＥ２株からの４１ｋＤ抗原バンドに対する抗血清に反応するものである点が新規な構成とはいえないことは上記（４）で述べたとおりであり、各ポリペプチドのアミノ酸配列に共通部分がなく、それぞれ別異のポリペプチドに係るものであることも上記（２）で述べたとおりである。してみれば、本願発明１〜１５のいずれを特定発明とした場合であっても、その他の１４発明は、当該特定発明と特許法第３７条第２号でいう構成に欠くことができない事項の主要部が同一であるとは認められない。
　したがって、本願発明１〜１５において、そのうちのいずれを特定発明とした場合であっても、その他の１４発明は、当該特定発明と特許法第３７条第２号の関係を満たさない。
　
　（６）上記（４）及び（５）で述べたとおり、本願発明１〜１５において、そのうちのいずれを特定発明とした場合であっても、その他の１４発明は、当該特定発明と特許法第３７条第１号の関係も同第２号の関係を満たさないから、上記（３）で述べたとおり、その他の発明について検討をするまでもなく、本願は特許法第３７条に規定する要件を満たしていない。
　
４．特許法第２９条第２項について
　
　本件発明に対して、原審において、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない旨の拒絶理由を通知しており、請求人は平成９年１２月２４日付意見書及び平成１１年２月１５日付け審判請求書においては主にその点に対して反論しているので、当該特許法第２９条第２項違反に関する当審の判断も以下に述べる。
　
５．特許法第２９条第２項についての当審の判断
　
　（１）　原審の拒絶理由通知において引用した引用刊行物１（PERRIN,LH et al., J.Clin.Invest., vol.75, pp.1718-1721 (1985)）には、「プラスモジウム・ファルシパルムの分子量４１ｋＤのメロゾイトタンパク質で免疫されたサイミリ・モンキーは、対照モンキーにおいて劇症感染を引き起こす血液感染に対して耐性である。」（要約）、「この研究の目的は、４１ｋＤのメロゾイト表面構成要素を精製し、感染しやすいモンキーを免疫し、血液感染への耐性を評価することである。」（第１７１８頁右欄第１〜３行）、「これらの実験は、プラスモジウム・ファルシパルムのメロゾイトのrhoptoryに局在すると考えられる４１ｋＤタンパク質で免疫したサイミリ・モンキーは、対照モンキーにおいて劇症感染を引き起こす血液感染に対して、少なくとも部分的に耐性である。」（第１７２０頁右欄第２〜６行）、「４１ｋＤタンパク質での免疫によって誘導される防御効果は、いくつかの観察に基づけば、株特異的な決定要因によるものではないようである。第一に、免疫されたモンキーは、４１ｋＤタンパク質の精製に用いたＳＧＥ２株とは異なるパロ−アルト株によって侵襲された。第二に、モノクローナル抗体を用いて４１ｋＤ上に抗原の多様性は見出されなかった。第三に、免疫されたモンキーの両グループからの２つの血清は、試験された全てのプラスモジウム・ファルシパルム株のメロゾイトと反応した。これらの実験、及び、プラスモジウム・ファルシパルムのいくつかの可溶性タンパク質やシゾント、メロゾイトにそれぞれ特異的な２００ｋＤ、１４０ｋＤタンパク質を用いて部分的な防御効果が得られた他の研究によれば、ＤＮＡ組み換え技術によってすでに作成されている定義されたマラリア抗原は将来実用性があるかもしれない。」（第１７２０頁右欄第８〜１３行）の記載がある。
　また、同引用刊行物２（CHEUNG,A et al., The EMBO J., vol.4(4), pp.1007-1012 (1985)）には、「プラスモジウム・ファルシパルムの無性血中形態から単離されたｍＲＮＡから相補的ＤＮＡライブラリーが構築された。このライブラリーのメンバーの中から、我々は、無性サイクルの侵襲段階であるメロゾイトの表面に露出されたタンパク質をコードするプラスミド（ｐＭＣ３１−１）を同定した。このプラスミドは、直接発現において、２００ｋＤシゾントタンパク質であって、修飾を受けてメロゾイトの表面において８３ｋＤタンパク質として発現されるタンパク質に特異的なポリクローナル及びモノクローナル抗体を用いて同定された。ｐＭＣ３１−１プラスミドのｃＤＮＡ部分は、プラスモジウム・ファルシパルムの３種類の単離体からのＤＮＡにハイブリダイズした。ｐＭＣ３１−１を有する大腸菌の抽出液に対する抗血清は、試験したプラスモジウム・ファルシパルムのすべての単離体のメロゾイトの表面とシゾントの表面及び内部構造に反応した。これらの結果は、プラスミドｐＭＣ３１−１はマラリアに対するワクチンの開発に価値のある抗原をコードしていることを示唆している。」（要約）の記載がある。
　
　（２）　上記引用刊行物１の記載に接した当業者であれば、防御抗原としての有用性がある４１ｋＤタンパク質をコードする遺伝子を得ようとすることはごく自然な発想である。それを実現するのに際して、引用刊行物２に記載された、２００ｋＤタンパク質遺伝子をクローニングした手法を採用することに何ら困難性を見出すことはできない。
　本願発明１〜１５は、４１kDタンパク質をコードする遺伝子をクローニングすることを目的に、引用刊行物２に記載された手法を採用して実験を進める過程において、プラスモジウム・ファルシパルムのＤＮＡ発現ライブラリーを４１ｋＤ抗原バンドに対する抗血清でスクリーニングした段階で得られたＤＮＡクローンがコードするタンパク質断片にすぎない。
　
　（３）　次に、本願発明１〜１５の効果について検討する。
　まず、本願発明７の選択肢の一つであるクローン４１−７、及びもう一つの選択肢である４１−７遺伝子産物については、それぞれが、プラスモジウム・ファルシパルムＴ９９６株の４１ｋＤタンパク質の断片、及びプラスモジウム・ファルシパルムＦＣＢＲ株の４１ｋＤタンパク質の全長であることが示されている（実施例１２）にとどまる。４１ｋＤタンパク質精製物が引用刊行物１に記載されていることは上述したとおりであって、引用刊行物２に記載された手法によって、単にその全長あるいは断片のアミノ酸配列を決定しただけでは進歩性を認めることはできない。
　次に、本願発明１〜６及び８〜１５は、いずれもクローン４１−７と重複や相同性が全く認められないタンパク質断片であって（実施例２）、それら自身をそれぞれ単独で抗原として用いて得られた抗血清は、いずれも４１ｋＤタンパク質を認識できない（実施例９及び１０）。これらの実験結果によれば、本願発明１〜６及び８〜１５は、いずれも４１ｋＤタンパク質の部分断片であるとは認めることはできず、実際４１kDタンパク質をコードする遺伝子の同定に全く役に立っていない。その他にも本願発明１〜６及び８〜１５の有用性は何ら示されていないので、結局、本願発明１〜６及び８〜１５に進歩性を推認するに足りる格別顕著な効果があるとは到底認められない。
　
　（４）　なお、請求人は、上記意見書及び審判請求書において、いずれの引用刊行物もＳＧＥ２株由来の４１ｋＤバンドに対する抗血清を用いて、異なる株のゲノムＤＮＡバンクをスクリーニングすることにより本願発明のタンパク質及びこれをコードするＤＮＡが得られることを開示も示唆もしないことから、ＳＧＥ２株由来の４１ｋＤバンドに対する抗血清を用いて、異なる株であるＴ９９６株のゲノム発現バンクから本願発明タンパク質等を得ることは当業者が容易に想到し得ない旨を主張する。
　しかしながら、抗血清を作成するための抗原を得るのに用いた株と、スクリーニング対象となるゲノムＤＮＡバンクを調製するのに用いる株を同じにするか別にするかは、当業者が適宜なしうる程度の実験材料の選択にすぎない。さらに、引用刊行物１には、上述したとおり、４１ｋＤタンパク質での免疫によって誘導される防御効果は、株特異的な決定要因によるものではないと考えられることが具体的データとともに示されている（第１７２０頁右欄第８〜１３行）のであるから、別の株を用いても実験に支障がないであろうことは当業者であれば十分予測し得た程度のことである。
　よって、請求人の上記主張を採用することはできない。
　
　（５）　したがって、本願発明１〜１５は、引用刊行物１及び２の記載に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
６．結論
　
　以上のとおりであるから、本願は特許法第３７条に規定する要件を満たしておらず、かつ、本願発明１〜１５は、引用刊行物１及び２の記載に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明１６〜７５については検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
　
　よって、結論のとおり審決する。