【事件の表示】
　平成９年特許願第５４１１９８号「マイクロエレクトロニクスばね接触部品」拒絶査定不服審判事件〔平成９年１１月２０日国際公開、ＷＯ９７／４３６５４、平成１１年４月２７日国内公表、特表平１１−５０４７２５〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は、１９９７年５月１５日（パリ条約に基づく優先権主張１９９６年５月１７日米国）を国際出願日とする出願であって、平成１２年３月１７日付けで拒絶の理由が通知され、その指定期間内である平成１２年９月２８日付けで手続補正書が提出され、平成１３年５月２５日付けで特許法第１７条の２第１項第３号に規定する最後の拒絶の理由が通知され、その指定期間内である平成１３年１２月４日付けで手続補正書が提出され、平成１４年４月４日付けで平成１３年１２月４日付けの手続補正書の却下の決定がなされ、平成１４年４月４日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、同年７月９日付けで拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに、同日付けで手続補正がなされたものである。
　
第２　平成１４年７月９日付けの手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　　平成１４年７月９日付けの手続補正を却下する。
　
［理由］
　１　平成１４年７月９日付けの手続補正の内容
　本件補正は、補正前の平成１２年９月２８日付の手続補正書の特許請求の範囲の請求項１乃至４及び１９項乃至３６項（以下、同日付けの手続補正書の特許請求の範囲に記載の請求項を「補正前請求項」という。）を削除すると共に、補正前請求項５に補正前請求項６及び７に記載の発明特定事項を組み込み、新たな請求項１とし（以下、この補正事項を「請求項１に係る補正事項」という。）、補正前請求項８ないし１８を新たな請求項２ないし１２項としたものである。
　
　２　請求項１に係る補正事項について
　上記補正事項は、補正前の
「５　少なくとも１つの能動半導体デバイスと電子部品との間に電気接続を形成する方法であって：
  前記少なくとも１つの能動半導体デバイス上に直接ばね接触部品を組立て、該ばね接触部品はそれぞれ前記少なくとも１つの能動半導体デバイスの表面上から隔置される先端を有し；
  前記ばね接触部品の先端が、前記電子部品上の対応する端子と電気接触するように、前記少なくとも１つの能動半導体デバイスを前記電子部品と結び付けることからなることを特徴とする方法。
　６　前記少なくとも１つの能動半導体デバイスと前記電子部品との間に圧力が維持される、請求項５記載の方法。
　７　前記電子部品が試験基板であり；
　前記電子部品は、前記ばね接触部品の先端が前記試験基板の端子と電気接触を持続する間、前記能動半導体デバイスに電力を供給することを含む請求項５記載の方法。」を
「【請求項１】少なくとも１つの能動半導体デバイスと試験基板との間に電気接続を形成する方法であって：
  前記少なくとも１つの能動半導体デバイス上に直接ばね接触部品を組立て、該ばね接触部品はそれぞれ前記少なくとも１つの能動半導体デバイスの表面上から隔置される先端を有し；
  前記ばね接触部品の先端が、前記試験基板上の対応する端子と電気接触するように、前記少なくとも１つの能動半導体デバイスを前記試験基板と結び付け；
　前記少なくとも１つの能動半導体デバイスと前記試験基板との間に圧力を維持し；
　さらに前記ばね接触部品の先端が前記試験基板の端子と電気接触を持続する間、前記試験基板から前記能動半導体デバイスに電力を供給することからなることを特徴とする方法。」と補正するものである。
　
　３　補正の目的の適否
　補正前請求項６及び７は、いずれも補正前請求項５を引用する引用形式の請求項であるので、請求項１に係る補正事項は、請求項の削除を目的とするものには該当せず、さらに誤記の訂正又は明りょうでない記載の釈明にも該当しないことは明らかである。
　つぎに、補正後の請求項１に記載された発明特定事項の「前記少なくとも１つの能動半導体デバイスと前記試験基板との間に圧力を維持し」は、補正前請求項５に記載されている発明特定事項の何れかを限定するものであるとは認めることができず、また、補正前請求項７に記載されている発明特定事項の何れかを限定するものであるとも認めることができない。
　同じく、補正後の請求項１に記載された発明特定事項の「さらに前記ばね接触部品の先端が前記試験基板の端子と電気接触を持続する間、前記試験基板から前記能動半導体デバイスに電力を供給する」は、補正前請求項５に記載されている発明特定事項の何れかを限定するものであるとは認めることができず、また、補正前請求項６に記載されている発明特定事項の何れかを限定するものであるとも認めることができない。
　そうすると、請求項１に係る補正は、特許法第１７条の２第４項第２号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものとはいえない。
　したがって、請求項１に係る補正は、特許法第１７条の２第４項の各号のいずかに掲げる事項を目的とするものではない。
　
　４　補正後の請求項１に係る発明についての独立特許要件
　なお、念のため、補正後の請求項１に係る発明（以下、「補正後発明」という。）が、特許出願の際に独立して特許を受けることができるものであるか（特許法等の一部を改正する法律（平成１５年法律第４７号）附則第４条第１２項の規定によりなお従前の例によるものとされる同法による改正前の特許法（以下、「平成１５年改正前特許法」という。）第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第４項の規定に適合するか）について検討する。
　（１）補正後発明
　補正後発明は、平成１４年７月９日付けの手続補正書の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定されるつぎのとおりのものであると認める。
　「【請求項１】少なくとも１つの能動半導体デバイスと試験基板との間に電気接続を形成する方法であって：
  前記少なくとも１つの能動半導体デバイス上に直接ばね接触部品を組立て、該ばね接触部品はそれぞれ前記少なくとも１つの能動半導体デバイスの表面上から隔置される先端を有し；
  前記ばね接触部品の先端が、前記試験基板上の対応する端子と電気接触するように、前記少なくとも１つの能動半導体デバイスを前記試験基板と結び付け；
　前記少なくとも１つの能動半導体デバイスと前記試験基板との間に圧力を維持し；
　さらに前記ばね接触部品の先端が前記試験基板の端子と電気接触を持続する間、前記試験基板から前記能動半導体デバイスに電力を供給することからなることを特徴とする方法。」　
　（２）刊行物に記載された事項
　原審において、平成１２年９月２８日に通知された拒絶の理由に引用された本願の優先日前に頒布された刊行物である米国特許第５４７６２１１号明細書（１９９５年、クラス２２８／１８０．５）（以下、「刊行物１」という。）には、図面とともに、以下の事項が記載されている。
　　（ａ）「 BACKGROUND OF THE INVENTION This invention relates in general to electronic assemblies and testing thereof. In particular, the invention relates to a method of manufacture of protruding, controlled aspect ratio and shape contacts for uses in interconnections of assemblies and testing thereof.」（【本発明の背景技術】この発明は、電子アセンブリ一般およびそれのテストに関する。特に、その発明は、アセンブリー相互接続とそのテストに使用される制御されたアスペクト比および形の突き出たコンタクトの製造の方法に関する。（第１欄第４行目〜第１０行目））
　　（ｂ）「A current trend in interconnections is toward face-to-face surface mounting of components to boards and semiconductor chips to substrates. This approach is best accomplished with protruding contact structures on top of (or otherwise protruding from) contact carrying conductive terminals or traces. Conductive terminal arrangements on facing components and substrates are increasingly being made of the area array type, as this allows for larger contact-to-contact separation as compared with components characterized by peripheral arrangement of interconnection contacts.」（相互接続の最近の傾向は、素子の基板への半導体チップの基板への直接の面実装の方向である。このアプローチは、導電終端あるいは導線へ伝える端子の上（あるいは、から突出した）突き出た端子構造と共に、最も良く完成される。表面実装素子と基板上の導電性終端の配列は、相互接続端子の周辺の配列により特徴づけられる素子と比較して、これが端子と端子の間隔をより大きくすることを許容するので、エリアアレイタイプでますます作られている。（第１欄第４３行目〜５２行目））
　　（ｃ）「Pins attached to either ceramic or plastic packages according to the traditional methods are, in general, not appropriate for mounting to patterns of surface contacts on circuit boards, due to pin length variation. For surface mounting, the pins would have to be planarized, which represents an additional expensive step subsequent to pin assembly. In addition, there is a significant cost penalty associated with production of pin-carrying packages with pin-to-pin separations of 50 mils, or lower.」（伝統的な手法による、セラミックあるいはプラスチックパッケージのいずれかに付けられたピンは、一般的に、ピン長さの変化に起因して、回路基板上の表面の端子への面実装には適切でない。面実装については、ピンは平面でなければならず、それはピン構造体のための後に続く付加的な高価な手順を意味する。さらに、５０ミルの、あるいはそれより小さなピン間の距離のピンを備えたパッケージの製造は、無視できないコストの損失がある。（第１欄第５２行目〜６１行目））
　　（ｄ）「There is currently an increasing need for a low cost method of attaching protruding contacts from conductive terminals, arising from proliferation of surface mountable area array contact packages. Stand-off height of protruding contacts is particularly important when coefficients of thermal expansion of components and of circuit board materials differ significantly. The same is true for attachment of un-packaged semiconductor chips to interconnection substrates. These expansive concerns call for a low cost, high volume method of manufacturing protruding, controlled aspect ratio or shape electrical contacts on top of (or otherwise protruding from) contact carrying conductive terminals, on top of any device or circuit bearing substrate, board material or component, and its applications to surface mount interconnections of devices, components and substrates.」（表面実装可能なエリアアレイコンタクトパッケージの増加から、導電端子から突出した端子を取り付ける低コストの手法への要求が最近増加している。素子間あるいは、回路基板の材料の熱膨張率が、著しく異なる場合には、突出下端子の離れている高さは、特に重要となる。相互連結基板へのパッケージにされていない半導体チップの取り付けについても同じことが言える。これらの拡張する関心は、任意のデバイス、あるいは、基板の露出した回路、基板材料あるいは素子上の導電終端に接続される端子の上（あるいは、から突出した）の突出した制御されたアスペクト比、あるいは形状の電気コンタクトの低価格で大量の製造方法を要求する。そして、それは、デバイス、素子、基板の表面実装相互接続に適用される。（第１欄第６２行目〜第２欄第１０行目））
　　（ｅ）「In the spirit of the present invention, but in yet an alternate embodiment, either the ball or a wedge bond of the wire stem can be formed outside the area of a contact carrying terminal. As shown in FIG. 6A, a wedge bond 29 completes a wire stem 61, and upon the severing step at the bond 29, resulting in formation of a wire skeleton 32. The wedge bond 29 is formed outside the area of the terminal 90 at a terminal 91. The terminal 91 is positioned on top of a sacrificial layer 80, or could optionally be sacrificial by being comprised of a dissimilar metal from that of terminal 90. In both cases, the sacrificial arrangement is temporarily used for electrical contact to an electrode, in that it is required for electroplating of a conductive coating 43, enveloping the skeletons 32 and the terminals 90 and 91, to complete protuberant conductive contacts 54, as illustrated in FIG. 6B. The sacrificial layer is also used for assuring a different Z-axis coordinate for the bonds 22 and 29. As illustrated in FIG. 6C after a coating deposition and a removal step for the sacrificial layer, one of the ends of the wire loop based contact ends up being suspended above the substrate 10. This suspension is especially important for formation of controlled geometry spring contacts, capable of resiliently engaging with mating terminals on a component or a substrate for testing, burn-in or demountable electrical interconnect in service. The variation of the Z-coordinate of an end of the wire-loop shaped contact allows for resilient Z-axis movement of a tip of the resulting spring when a force is applied thereto.」（本発明の精神中で、ボールあるいはワイヤステムのウェッジ・ボンドのいずれか）は、コンタクトを持ったターミナルのエリアの外で形成することができる。図６Ａの中で示されるように、ウェッジ・ボンド２９はワイヤステム６１を完成させる。そして、ボンド２９の切断ステップで、結果としてワイヤの骨組みの構造が完成する。ウェッジ・ボンド２９は、ターミナル９０のエリア外であるターミナル９１において形成される。ターミナル９１は犠牲層８０の上に位置するか、あるいは、ターミナル９０と相違する金属で構成されることにより自由に犠牲になりえる。両方の場合、犠牲の配置は、図６Ｂに示されるように、突出した導電性接触子５４を完成するために、骨組３２、ターミナル９０および９１を包む導電性皮膜４３の電気めっきに必要である電極として一時的に使用される。犠牲層は、ボンド２２と２９の異なるＺ軸座標の保証するためにも使用される。図６Ｃに示されるように、犠牲層の被覆の堆積及び削除のステップの後に、コンタクトに基礎付けられるワイヤループの１つの終端は、基板１０上に浮遊して終わっている。この浮遊は、素子あるいは試験、バーンインのための基板あるいは使用中の取り外し可能な電気的な相互接続上の対応する端子に弾力的な接続を可能とする弾性接点を幾何学的に制御する構造にとって特に重要である。接点を形成するワイヤループの一端のＺ座標の変化は、それに力が加えられた時に結果として生じるばねの先端の弾力的な動作を許容する。（第１０欄第６１行目〜第１１欄第１９行目））
　　（ｆ）「As illustrated in FIG. 12, terminals 90 and 92 lie on components 10 and 11 respectively, while the protuberant contacts 56 vertically terminate in a substantially identical plane. In the embodiment depicted in FIG. 12, the two components, 10 and 11, are optionally interconnected electrically by means of conductive masses 900. In this embodiment of the invention, component 11 can represent an interconnection substrate, while one or a plurality of components 11 can represent passive devices, like capacitors or resistors. The protuberant contacts may serve for interconnection of a bare, unpackaged semiconductor device (not shown in the FIG. 12) to the interconnection substrate 10. Such an electrical arrangement decreases the inductance value between critical contacts on the semiconductor device and a capacitor component, which improves electrical performance of semiconductor devices operating at high frequencies.」（図１２に示されるように、ターミナル９０および９２はそれぞれコンポーネント１０および１１の上にある。その一方で、突出した接触子５６は、垂直に本質的に同じ平面で終了しています。図１２に描かれた実施例においては、２つのコンポーネント１０と１１は、任意に導体９００により電気的に相互に接続する。この実施例では、コンポーネント１１は相互連結基板を意味してもよい。その一方で１つあるいは多くのコンポーネント１１は、コンデンサーまたは抵抗器のように、受動素子を意味しても良い。突出した接触子は、基板１０に相互接続される露出して、パッケージされなかった半導体素子（図１２の中で示されない）の相互接続のために役立つであろう。そのような電気的な配置は、半導体素子上の重大なコンタクトとコンデンサー素子との間のインダクタンスを減少させる。それは、高周波で作動する半導体素子の電気性能を改善する。（第１２欄第３３行目〜第４９行目））
　　（ｇ）「The method of forming wire skeletons described by means of ball bonding, shown in FIGS. 7A through 7C is appropriate for forming individual resilient contacts. Instead of forming vertical wires, the skeleton wires for spring contacts are formed with the shape which deviates from vertical. One preferred embodiment for forming spring contacts is illustrated in FIGS. 14 and 15. A single or multiple wire is ball bonded to a terminal, followed by a motion of the capillary which forms the wire into an S-shaped wire stem 63. The forming step is followed by a severing step performed by means of an electronic flame-off provided by the tool 3. The severing step defines a skeleton consisting of single or multiple S-shaped wire stems. The skeletons 35 and the resilient contact carrying terminals 90 are then overcoated by a conductive deposit 46, which possesses mechanical characteristics, which, along with the s-shape of the stems, ensures a resilient response of the resulting protuberant contacts 58 to a deflective force.」（ 図７Ａないし７Ｃ中で示されている、ボールボンディング手段により示されたワイヤ骨組を形成する方法は、個々の弾力のある接触子を形成するのに最適である。垂直のワイヤを形成することに代えて、ばね接触子のための骨組ワイヤーが垂直から離れた形に形成される。ばね接触子を形成するための好ましい実施例が、図１４および１５に示されている。単一あるいは複数のワイヤーは、Ｓ形のワイヤステム６３をワイヤーから作る毛状の動きによって端子にボールボンドされる。ツール３によって提供される電子トーチによって実行される切断ステップは成形ステップに続く。切断ステップは、単一あるいは複数のＳ−形のワイヤステムから成る骨組を定める。骨組３５およびターミナル９０に接続する弾力性接触子は、それから、ステムのｓ−形に加えて、たわみを起こさせる力に対する突出した接触子５８の弾力のある反応を保証するという機械的特徴を備える導電層４６により覆われる。（第１３欄第２９行目〜第４７行目）
　　（ｈ）「Protuberant contacts, as manufactured according to the present invention, are mounted on terminals on top of various interconnection substrates; such as laminate printed circuit boards, Teflon based circuit boards, multi-layer ceramic substrates, silicon based substrates, varieties of hybrid substrates, and other substrates for integration of electronic systems known to those skilled in the art. The contacts can also be put on top of terminals directly on semiconductor devices, such as silicon and gallium arsenide devices, for subsequent demountable or permanent attachment to interconnection substrates. ・・・The contacts could be put directly on top of passive devices, such as resistors and capacitors.」（本発明により製造される突出した接触子は、当業者に知られているラミネートプリント回路基板、テフロン回路基板、多層セラミック基板、シリコン基板、様々な複合基板そして、集積回路のためのその他の基板のような様々な相互接続される基板上のターミナルにつけられる。その接触子は、相互接続する基板に対して後に取り外すことが可能あるいは固定のために、シリコンとガリウムヒ素デバイスのような半導体デバイスの上のターミナルに直接置くこともできる。・・・接触子は、抵抗やコンデンサのような受動デバイス上に直接置くことができる。（第１４欄第４６行目〜６２行目））
　　（ｉ）図面の図６Cには基板１０上に突出した形状をもつ導電性接触子５４の一方の端部（９１）が、基板上に浮遊している点が見てとれる。
　　（ｊ）図面の図１５には、基板１０上のターミナル９０上に形成されたの一方の端部が基板上に浮遊したＳ−形状の突出した形状を持つ導電性接触子５８が見てとれる。　
　（３）補正後発明と刊行物１に記載された発明との対比
　　　ア　摘記事項（ｇ）より「ばね接触子（spring contact）」を形成するための好ましい実施例として、図１４及び図１５に示されている突出した接触子５８が示されていることが読み取れる。
　　　イ　摘記事項（ｊ）より、図１５には、基板１０上のターミナル９０上に形成された一方の端部が基板上に浮遊したＳ−形状の突出した形状を持つ導電性接触子５８が見てとれ、一方の端部が相互接続される対応する端子と接続するものであることは、当業者にとって明らかなことである。
　　　ウ　したがって、刊行物１には、「基板１０上のターミナル９０と当該ターミナル９０と接続される対応する端子間で相互接続を形成する方法であって、基板上のターミナル９０にばね接触子５８を組立て、該ばね接触子５８はぞれぞれ基板１０上から浮遊する一端を有し、前記ばね接触子５８の一端が当該ターミナル９０と接続される対応する端子と相互接続するようにすることからなることを特徴とする方法」の発明が記載されているものと認める。
　　　エ　補正後発明と刊行物１に記載された発明とを対比すると、刊行物１に記載された発明の「相互接続」、「ばね接触子５８（spring contact)」、「浮遊する一端」は、それぞれ、補正後発明の「電気接続」、「ばね接触部品」、「表面上から隔置される先端」に相当する。
　　　オ　そして、刊行物１に記載された発明の「基板１０上のターミナル９０と当該ターミナル９０と接続される対応する端子間で相互接続を形成する」と補正後発明の「少なくとも１つの能動半導体デバイスと試験基板との間に電気接続を形成する」とは、ともに相互に電気接続される部品間で電気接続を形成するものである点で共通し、刊行物１に記載された発明の「基板１０」と補正後発明の「能動半導体デバイス」は、ともに、相互に電気接続される部品の一方である点で共通する。また、刊行物１に記載された発明のターミナル９０と接続される対応する端子は、相互に電気接続される他方の部品上の端子であることは明らかである。
　　　カ　したがって、補正後発明と刊行物１に記載された発明とは、つぎの一致点（あ）で一致し、相違点ＡないしＣで相違する。
　
一致点（あ）
「相互に電気接続される部品間で電気接続を形成する方法であって、一方の部品上に直接ばね接触部品を組立て、該ばね接触部品はそれぞれ該部品の表面上から隔置される先端を有し、前記ばね接触部品の先端が、他方の部品上の対応する端子と電気接触するように部品間を結びつけることを特徴とする方法」
　
相違点Ａ　補正後発明が「能動半導体デバイス」と「試験基板」との間に電気接続を形成する方法であって、「能動半導体デバイス」上に直接ばね接触部品を組立てるものであるのに対して、刊行物１に記載された発明は「基板１０上のターミナル９０」と「ターミナル９０と接続される対応する端子」との間に電気接続を形成する方法であって、「基板１０上にばね接触子」を組み立てるものである点
　
相違点Ｂ　補正後発明が「少なくとも１つの能動半導体デバイスと前記試験基板との間に圧力を維持」するのに対して、刊行物１に記載された発明は、その点が不明である点
　
相違点Ｃ　補正後発明が「前記ばね接触部品の先端が前記試験基板の端子と電気接触を維持する間、前記試験基板から前記能動半導体デバイスに電力を供給する」のに対して、刊行物１に記載された発明は、その点が不明である点
　
　（４）判断
　（４−１）相違点Ａについて
　　　ア　相違点Ａについて検討すると、摘記事項（ａ）から、刊行物１に記載された相互接続のための突出した導電性接触子が試験のために用いられるものであることが、また、摘記事項（ｅ）の「This suspension is especially important for formation of controlled geometry spring contacts, capable of resiliently engaging with mating terminals on a component or a substrate for testing, burn-in or demountable electrical interconnect in service.（この浮遊は、素子あるいは試験、バーンインのための基板あるいは使用中の取り外し可能な電気的な相互接続上の対応する端子に弾力的な接続を可能とする弾性接点を幾何学的に制御する構造にとって特に重要である。）」 から、突出した導電性端子５４は、ばね接触子であり、試験のための基板上の対応する端子との弾性的な接続が可能となることが読み取れるから、刊行物１には、ばね接触子を試験のための基板上の対応する端子との弾性的接続に利用可能であることが示唆されている。
　　　イ　摘記事項（ｈ）の「Protuberant contacts, as manufactured according to the present invention, are mounted on terminals on top of various interconnection substrates; such as laminate printed circuit boards, Teflon based circuit boards, multi-layer ceramic substrates, silicon based substrates, varieties of hybrid substrates, and other substrates for integration of electronic systems known to those skilled in the art. The contacts can also be put on top of terminals directly on semiconductor devices, such as silicon and gallium arsenide devices, for subsequent demountable or permanent attachment to interconnection substrates.（本発明により製造される突出した接触子は、当業者に知られているラミネートプリント回路基板、テフロン回路基板、多層セラミック基板、シリコン基板、様々な複合基板そして、集積回路のためのその他の基板のような様々な相互接続される基板上のターミナルにつけられる。その接触子は、相互接続する基板に対して後に取り外すことが可能あるいは固定のために、シリコンとガリウムヒ素デバイスのような半導体デバイスの上のターミナルに直接置くこともできる。）」から、刊行物１には、突出した接触子が半導体デバイスの上のターミナルに直接形成することができる点が示唆されているといえる。
　　　ウ　そして、例えば特開平１−１５０８６２号公報及び特開平２−２２１８８１号公報（以下、それぞれ「周知例１」及び「周知例２」という。）に記載されているように、試験用の基板と能動半導体デバイスをばね接触部材で接続することは周知技術である。
　　　エ　そうすると、刊行物１に記載された発明の相互接続方法を、「能動半導体デバイス」と「試験基板」との間に電気接続を形成する方法として用い、「ばね接触子」を「能動半導体デバイス上」に直接組立てるようにすることは、当業者が容易になし得る程度のことである。
　　　オ　なお、請求人は、請求の理由において、「（３）引用例の説明 ・・・引用文献４（当審注：刊行物１）には、ボンディングワイヤを用いて接触部品を製造することが記載され、セラミック半導体パッケージとの接続例が記載されている（引用文献４、図１８、及び第１４欄第６２行〜第１５欄第３行参照）。 （４）本願発明と引用例との対比 本願請求項１の発明では、能動半導体デバイス上に直接ばね接触部品を形成している。・・・また、引用文献４は、ボンディングワイヤを用いて接触部品を製造する発明であり、構成例として、引用文献４の図１８においてセラミック半導体パッケージ１００との接続例が開示されている。しかしながら、引用文献４は能動半導体デバイスと試験基板との間で電気接続を行うことは開示しておらず・・・、ばね接触部品の先端が試験基板の端子と電気接触をする間、試験基板から能動半導体デバイスに電力を供給するようなことは開示していない。従って、本願請求項１の発明と引用文献・・・４とは区別されるべきである。 」と主張している。
　しかしながら、上記において説示したように、刊行物１には　試験のための基板との接続に用いること、及び、半導体デバイス上のターミナルに形成することが示唆されており、能動半導体デバイスと試験基板との間をばね接触子で接続することが周知であり、また、（４−３）において後述するように、試験基板から能動半導体デバイスに電力を供給するようにすることが周知である以上、上記請求人の主張は採用することができない。
　（４−２）相違点Ｂについて
　相違点Ｂについて検討するに、摘記事項（ｅ）の「The variation of the Z-coordinate of an end of the wire-loop shaped contact allows for resilient Z-axis movement of a tip of the resulting spring when a force is applied thereto.（接点を形成するワイヤループの一端のＺ座標の変化は、それに力が加えられた時に結果として生じるばねの先端の弾力的な動作を許容する。）」から、導電性端子５４と接続される対象との間に力が加えられることが読み取れること、上記周知例１及び２に記載されているように、ばね接触子で試験基板と能動半導体デバイスとの電気接触を形成する場合には、所定の圧力を維持することは当然のことであるので、相違点Ｂは、当業者であれば必要に応じて適宜なし得る程度の設計的事項に過ぎない。
　（４−３）相違点Ｃについて
　能動半導体デバイスを試験する方法として、例えば、上記周知例１及び２に記載されているように、試験基板から能動半導体デバイスに電力を供給することは周知の技術にすぎない。したがって、刊行物１に記載された発明を能動半導体デバイスと試験基板との接続に用いる際に、上記周知技術を適用して補正後発明のごとく試験基板から能動半導体デバイスに電力を供給するようにすることは、当業者であれば容易になし得ることにすぎない。
　（４−４）そして、補正後発明の効果は、刊行物１に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が予測可能なものであって格別のものではない。
　したがって、補正後発明は、刊行物１に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるので、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。
　（５）むすび
　以上のとおりであるから、補正後発明は、その出願の際独立して特許を受けることができないものであるので、本件補正は、平成１５年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第４項の規定に違反してされたものである。
　
　５　補正却下の決定についてのむすび
　以上のとおり、本件補正の請求項１に係る補正は、特許法第１７条の２第４項の各号のいずれかに掲げる事項を目的とするものとは認めることができず、また、仮に同項第２号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるとしても、補正後の請求項１に係る発明は独立して特許を受けることができないものであるので平成１５年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第４項の規定に違反するものであるから、本件補正は、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下されるべきものである。
　
第３　本願発明について
　１　本願発明
　平成１４年７月９日付けの手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願発明の請求項１ないし３６に係る発明は、平成１２年９月２８日付けの手続補正書により補正された明細書の記載からみて、その特許請求の範囲に記載された事項により特定されるとおりのものであり、そのうち請求項５に係る発明（以下、「本願発明」という。）はつぎのとおりのものであると認める。
「５　少なくとも１つの能動半導体デバイスと電子部品との間に電気接続を形成する方法であって：
  前記少なくとも１つの能動半導体デバイス上に直接ばね接触部品を組立て、該ばね接触部品はそれぞれ前記少なくとも１つの能動半導体デバイスの表面上から隔置される先端を有し；
  前記ばね接触部品の先端が、前記電子部品上の対応する端子と電気接触するように、前記少なくとも１つの能動半導体デバイスを前記電子部品と結び付けることからなることを特徴とする方法。」
　
　２　刊行物１に記載された事項
　原審において、平成１２年９月２８日に通知された拒絶の理由に引用された刊行物１（本願の優先日前に頒布された刊行物である米国特許第５４７６２１１号明細書（１９９５年、クラス２２８／１８０．５））の記載事項は、上記「第２」の「４（２）」に記載したとおりである。
　
　３　本願発明と刊行物１に記載された発明との対比・判断
　本願発明と刊行物１に記載された発明とを対比すると、上記「第２」の「４（３）及び（４）」と同様にして刊行物１に記載された発明の「相互接続」、「ばね接触子５８（spring contact)」、「浮遊する一端」は、それぞれ、本願発明の「電気接続」、「ばね接触部品」、「表面上から隔置される先端」に相当する。
　そして、刊行物１に記載された発明の「基板１０上のターミナル９０と当該ターミナル９０と接続される対応する端子間で相互接続を形成する」と本願発明の「少なくとも１つの能動半導体デバイスと電子部品との間に電気接続を形成する」とは、ともに相互に電気接続される部品間で電気接続を形成するものである点で共通し、刊行物１に記載された発明の「基板１０」と本願発明の「能動半導体デバイス」は、ともに、相互に電気接続される部品の一方である点で共通する。また、刊行物１に記載された発明のターミナル９０と接続される対応する端子は、相互に電気接続される他方の部品上の端子であることは明らかである。
　したがって、本願発明と刊行物１に記載された発明とは、つぎの一致点（い）で一致し、相違点Ｄで相違する。
　
一致点（い）
「相互に電気接続される部品間で電気接続を形成する方法であって、一方の部品上に直接ばね接触部品を組立て、該ばね接触部品はそれぞれ該部品の表面上から隔置される先端を有し、前記ばね接触部品の先端が、他方の部品上の対応する端子と電気接触するように部品間を結びつけることを特徴とする方法」
　
相違点Ｄ　本願発明が「能動半導体デバイス」と「電子部品」との間に電気接続を形成する方法であって、「能動半導体デバイス」上に直接ばね接触部品を組立てるものであるのに対して、刊行物１に記載された発明は「基板１０上のターミナル９０」と「ターミナル９０と接続される対応する端子」との間に電気接続を形成する方法であって、「基板１０上にばね接触子」を組み立てるものである点
　
　上記相違点Ｄについて検討するに、相違点Ｄは、上記「第２」の「４（３）」において示した相違点Ａと実質的に同じあるから、上記「第２」の「４（４−１）」において既に検討したように、当業者が容易になし得る程度の事項である。
　したがって、本願発明は、刊行物１に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
　４　むすび　
　以上のとおりであるから、本願発明は、刊行物１に記載された発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　そして、本願発明が特許を受けることができないものであるから、その他の請求項に係る発明について審理するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。