【事件の表示】
　平成１１年特許願第　８６８９６号「金属製造用還元ガス形成剤」拒絶査定不服審判事件〔平成１１年１１月２６日出願公開、特開平１１−３２３４１３〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
Ｉ．本願発明
　本願は、平成１１年３月２９日に、特願平７−５１７１６９号（国際出願日　平成６年１２月１７日：以下「原出願」という）の分割出願として出願されたものであって、その請求項１〜３に係る発明は、平成１４年３月２６日付け、平成１４年１０月２日付け、及び平成１７年１月６日付けの手続補正書により補正された明細書及び図面の記載からみて、特許請求の範囲の請求項１〜３に記載された次のとおりのものと認められる。
　
　「【請求項１】冶金学的竪型炉において、金属酸化物を含む鉱石用還元剤として用いられ、炉風の流れに注入され、流動化するプラスティック粒であって、その粒径が殆ど１から１０ｍｍの領域にある大きな比表面積を有する塊形状であり、該塊形状はプラスティックの粉砕粒子がねばねばするように熱的グラインドすることにより、機械的・熱的ストレスの組み合わせにより割れ目が入った状態に形成されることによって大きな比表面積に形成されたものであること（但し単なる粉砕１次粒子を除く）を特徴とする金属製造用還元ガス形成剤。」
【請求項２】上記プラスティック粒が少なくとも箔状プラスティックを含むプラスティック廃棄物を粉砕粒子がねばねばするよう熱的グラインドされて塊形状となったものである請求項１記載の金属製造用還元ガス形成剤。
【請求項３】上記プラスティック粒は箔状プラスティック廃棄物の粉砕粒子がねばねばするよう熱的グラインドされて塊形状となったものである請求項１又は２に記載の金属製造用還元ガス形成剤。」
（以下、上記請求項１〜３に係る発明を、それぞれ「本願発明１〜３」という。）
　
II．分割の適否について
　請求項１に記載された「該塊形状はプラスティックの粉砕粒子がねばねばするように熱的グラインドすることにより・・・形成されたものである」について、「ねばねばするように熱的グラインドする」という文言は、原出願の願書に最初に添付した明細書または図面（以下「原明細書」という。）には直接的に記載されていなかった事項であるので、「ねばねばするように熱的グラインドする」ことが、実質的に原明細書に記載されたに等しい事項であったかどうかについて、以下、検討する。
　
（１）「熱的グラインド」について
　「熱的」については、「熱または温度に関連した」ことを意味することが明らかであり、「グラインド」については、「グラインダー（grinder）」や、「グラインディング（grinding）」が、それぞれ、「微粉砕機や砥石車など、粉砕や研削用の装置や機械。」や、「材料を比較的小さな粒子にくだくこと。砥石車によって加工物を研削すること。」を意味することが、たとえば、「『マグローヒル　科学技術用語大辞典』　改訂第３版　日刊工業新聞社（２０００．３．１５）」に示されているように周知であるから、それらの英語における基幹語に相当する「グラインド（grind）」が、「細かく砕く（細かい粉にひく、粉砕する）」という意味を含むことは、上記周知事項から認めることができる。
　そうすると、上記「熱的グラインド」は、「『熱（温度）』に関連して『細かく砕く（細かい粉にひく、粉砕する）』」こと、すなわち「熱（温度）に関連した粉砕プロセス」と解することができるから、原明細書３頁２４〜２５行に記載された「細かく砕き、温度的にひいた」ことと実質的に同じものであるといえる。また、同じく４頁９〜１０行に記載された「粉に砕くプロセスにより、機械的・熱的ストレスの組み合わせにより」も、「粉砕プロセス」によって発生する機械的ストレスと、粉砕に伴う「熱的」ストレスの組み合わせといえるから、「熱的グラインド」といえる。
　よって、上記のように解される「熱的グラインド」は、実質的に原明細書に記載された事項であるといえる。
　
（２）「ねばねばするように熱的グラインドする」について
　「ねばねばするように」とは、「熱的グラインド」の程度を表したものといえるが、原明細書には、「熱（温度）に関連した粉砕プロセス」と解される本願発明１の「熱的グラインド」に該当する原明細書の記載は、前示の「細かく砕き、温度的にひいた」、及び「粉に砕くプロセスにより、機械的・熱的ストレスの組み合わせにより」だけであって、「熱的グラインド」の程度に関する直接的な記載はない。
　そこで、「ねばねばする」ような「熱的グラインド」の程度の意味について考察すると、原明細書の「特に熱可塑性のプラスティックを、そのような細かい粉にひくには、大変微細にひかれた時この材料はねばねばするので不可能である。このようなプラスティックを低温に冷却し、この材料はもろくなり、この状態でこれを引くことも考えられた。しかし、本方法は費用の理由から採用できない。」（３頁２０〜２３行）という記載によれば、「ねばねばする」とは、熱可塑性プラスティックを「大変微細」にひく（粉砕する）際に、低温冷却をしないためにその摩擦熱が熱可塑性プラスティックの軟化点以上の温度に至り、プラスティックが半溶融状態になり、くっつき合って凝集化し、それ以上微細に粉砕することができない状態を指すと推認される。また、その推認は、審判請求人が提出した甲第２号証（「合成樹脂−プラスティクス（Kunststoffe-Plastics）」２０巻、１２号、１９７３年、２１〜２６頁、訳文６〜７頁）、甲第１２号証（独国特許公開第２５４７４４０号公報、訳文７頁）の記載とも整合するものである。
　一方、原明細書に記載の「熱的グラインド」または「熱的ストレス」についてみるに、その「熱」とは、「低温冷却」をしないで粉砕工程が行われるときに発生する「摩擦熱」であるとまでは推認されるものの、その摩擦熱が「大変微細」にひくことによって「熱可塑性プラスティックの軟化点以上の温度」に至る程度の熱であるとか、「凝集体」が形成される程の「熱」であるというような記載は、一切ない。
　また、甲第２号証の「熱可塑性材料の軟化点未満まで加熱しつつ混合することを高温混合、その生成物をドライパウダー又はドライブレンドとそれぞれ称する。・・・軟化点より高い温度まで加熱しつつ混合することは凝集化と、またその生成物は凝集体（Agglomerat）とそれぞれ称される。・・・被混合物に移行させるべきエネルギーにその数及び形状が合致した高速回転ロータ（高速ロータ）を備えたミキサーが凝集化のために用いられる。」（訳文６〜７頁）という記載によれば、プラスティックを凝集させるためにはプラスティックの「軟化点以上」に加熱する摩擦熱の発生が必要であり、そのためには、それに適した高速回転ロータの種類や回転数の選択が必要であると認められ、単に摩擦熱が発生するという程度の「熱」だけでは、直ちにねばねばして凝集体が形成されるといえないことが裏付けられていることも、明らかである。
　そうすると、原明細書に記載された「熱的グラインド」の「熱」が粉砕工程が行われる時に発生する摩擦熱であると解したとしても、その「摩擦熱」の程度がプラスティックを「ねばねばするように」するものであるとする記載や示唆は原明細書には見当たらないというべきであるから、「ねばねばするように熱的グラインドする」という事項は、原明細書に記載された範囲内のものであるとはいえない。
　
（３）「塊形状」について
　さらに、審判請求人は、審判請求書、及び平成１７年１月６日付け意見書等において、「ねばねばするように熱的グラインドする」ことにより形成される「割られることにより、比表面積が増加され」たものは、「塊形状」であって、「塊形状」とは一般に「アグロメレート（凝集体、Agglomerat，agglomerate）」と呼ばれるものであることが原出願の出願当時周知であるから、「ねばねばするように熱的グラインドする」とは、「粉砕粒子がねばねばするように」して互いに凝集するようにして、「特定塊形状」の粒子、すなわち「凝集体」が形成される趣旨を明瞭にしたものであって、本出願は適法な分割出願である旨、主張している。
　しかしながら、原明細書には、「塊形状」に関連して、「粉状の石炭の完全なガス化といった良い結果は、０．１ｍｍより小さい粒径でのみ得られた。」（第２頁第５〜６行）、「炭素含有廃棄物が・・・微細粒または粉の形で高炉に注入することが提案され、・・・注入される物が微細粒であるべき必要性が強調された。」（第２頁第１１〜１４行）、「もし、石炭粒子の最大粒径が約０．１ｍｍでなくより大きければ、これは不十分な結果となる。」（第３頁第１２〜１３行）という従来技術に対して、「プラスティックが、主にほとんど１から１０ｍｍ、特に５ｍｍの領域の大きな粒径を有しても、・・・大変良好な結果が得られることが、驚くべきことに見出された。・・・特に、注入されるプラスティックが、大きな比表面性を有する塊形状の場合、良い結果が得られる。」（第３頁第２５行〜第４頁第４行）ことが記載されているのみであって、「凝集」や「アグロメレート（Agglomerat，agglomerate）」なる記載は、一切ない。
　しかも、審判請求人が原出願の出願時の当業者の技術レベルを参照するものとして、平成１５年１２月５日付け上申書に添付して提出した甲第１７号証（特開平７−２９０４５７号公報）には、プラスティック廃棄物の処理に関して「被処理物を１０ｍｍの面直径を有する破砕片に破砕するシュレッダから構成されていてもよい破砕装置に供給する。」（【００３３】）、「本発明による方法の次の主工程７では破砕したプラスティック材料の凝集を行う。・・・凝集は、摩擦力に基づき溶融させかつ同時に予め選択したメッシュ幅を有するシーブを通過させるロータカッターで行うことができる。」（【００３４】）と記載されており、これらの記載によれば、凝集工程とは区別される別個の破砕工程によって１０ｍｍ程度の粒径のプラスティック粒が製造できること、すなわち、凝集によらなくても本件発明で特定された粒径のものが粉砕工程によって得られることが認められるから、この点からもやはり、「塊形状」が「ねばねばするようにグラインドすることにより」形成された「凝集体（Agglomerat，agglomerate）」を意味すると断定することはできない。
　したがって、原明細書に記載された「塊形状」とは、従来の石炭や廃棄物に要求された、粒径の小さな「微細粒または粉」に対峙する概念であって、粒径が比較的大きい塊形状をした粒を意味すると解するのが相当であり、「ねばねばするように熱的グラインドする」ことにより、互いに凝集するようにして形成される「特定塊形状」の粒子、すなわち「凝集体」を意味するとまでは解することができないから、このような「凝集体」が原明細書に記載されていたとすることはできない。
　よって、審判請求人の主張は当を得たものではない。
　　　
（４）本件の原出願に係る無効審決取消請求事件に関する判決（平成１５年（行ケ）第１１３号）について
　上記判決は、原出願に係る特許の無効を判断するに当たって、「本件明細書の記載を検討するに、・・・本件発明における「粉砕プロセス」とは、「低温冷却」をしないで行われる粉砕工程であると解され、ある程度の摩擦熱が発生するものであることまでは推認されるものの、発生する摩擦熱がどの程度のものであるか、どのような装置を用いてプラスティックの粉砕をするのかに関して何も記載されておらず、他にもプラスティックの凝集を窺わせる記載は存在しないから、本件発明の「粉砕プロセス」が、プラスティックを可塑化温度以上にする程度の摩擦熱を発生させるものであると断定することはできず、したがって、審決がいうように、「ねばねばした（可塑化した）プラスティックの一次粒子がくっつき合う」とか、被告（注：審判請求人）の主張するように、凝集体、すなわちプラスティックの一次粒子が凝集して二次粒子が形成された塊状粒ができると断定することもできない。」と判示している。
　そして、上記判事事項における「粉砕プロセス」は、上記（１）に示すように、原明細書に記載されたに等しい事項である「熱的グラインド」に関する事項であるから、上記判決の趣旨からみても、本願発明１における「ねばねばするように熱的グラインドする」ことが原明細書に記載された事項といえないことは、明らかである。
　
（５）まとめ
　以上のとおり、この出願は、原明細書に記載されていない発明特定事項を含むので、特許法第４４条第１項の規定を満たしていないから、適法な分割出願であるとは認められない。
　したがって、この出願の出願日は、現実の出願日である平成１１年３月２９日である。
　
III．特許法第２９条第１項（新規性）、第２項（進歩性）違反について
（１）引用刊行物とその記載事項
　当審の拒絶理由に引用した米国特許第５７７２７２７号明細書（原出願対応米国特許明細書）は、この出願の出願日前の１９９８年（平成１０年）６月３０日に米国において頒布された刊行物であって、そこには以下の事項が記載されている。
　
（ア）「以下のステップから構成される金属酸化物を含む鉱石から金属を製造するプロセス。
炭素及び炭化水素の少なくとも一方を含む固体から炭素及び水素の少なくとも一方を含む還元性ガスを得るステップ、
鉱石を該還元性ガスとともに冶金学的高炉の反応域内に入れるステップ、
粉砕され、流動化されたプラスティック材料を高炉の炉床領域の炉風の流れに注入するステップ、該プラスティック材料は、（複数の）プラスティック粒子を含む凝集体（agglomerate）より構成され、本質的に１ｍｍ〜１０ｍｍの粒径を有する。」（請求項１）
　
（イ）「よって、この発明は、前述したプロセスにおいて、還元性ガス発生のために供給される炭素及び／又は炭化水素を含む物質の少なくとも一部は、冶金学的竪型炉、特に高炉の炉床の炉風の流れに注入される、粉砕され、流動化された形状のプラスティックであり、このプラスティック材料の粒径は殆どが１から１０ｍｍの範囲内であり、特に５ｍｍであるものを提供する。したがって、例えばプラスティック包装容器のごみ（その廃棄は未だ大きな未解決の課題である）が粉砕された形状で羽口領域に導入される。」（第２欄第８〜１８行）
　
（ウ）「プラスティック材料が冶金学的竪型炉の炉風の流れに注入される際に、粉砕、剪断、あるいは熱的グラインディング（thermal grinding）の後にこのプラスティック材料がより大きな粒径、すなわち、殆どが１から１０ｍｍの範囲内、特に５ｍｍを有する場合、このような粒径は高いコストを要さず得られるのであるが、大変良い結果が得られることが、驚くべきことに見出された。」（第２欄第５９〜６５行）
　
（エ）「特に注入されるプラスティック材料が大きな比表面積を有する凝集体（agglomerate）の形状にあるとき、良い結果が得られる。」（第３欄第３〜５行）
　
（オ）「・・・プラスティックの場合、粉砕プロセスにより、その比表面積は機械的・熱的ストレスの組み合わせにより、割れ目が入ることによって増加し、その材料は部分的な粉砕のみの後でさえも優れた反応性を示す。」（第３欄第１３〜１８行）
　
（２）刊行物発明の認定
　上記記載事項（ア）、（イ）によれば、引用刊行物には、高炉等の「冶金学的竪型炉」において、「金属酸化物を含む鉱石から金属を製造するプロセス」に用いられる「還元性ガス発生のために供給される炭素及び／又は炭化水素を含む物質」の少なくとも一部は、「炉風の流れに注入される、粉砕され、流動化された形態の・・・プラスティック材料」であり、該プラスティック材料は、複数のプラスティック粒子を含む「凝集体（agglomerate）」より構成され、「本質的に１ｍｍから１０ｍｍの粒径を有する」ことが記載されている。
　そして、記載事項（ウ）によると、該プラスティック材料は、「粉砕、剪断、あるいは熱的にグラインドする（thermal grinding）後に・・・より大きな粒径・・・を有する場合、・・・大変良い結果が得られる」ものであり、記載事項（オ）によると、「粉砕プロセスにより、その比表面積は機械的・熱的ストレスの組み合わせにより割れ目が入ることにより増加し、その材料は部分的な粉砕のみの後でさえも優れた反応性を示す」ものである。
　以上の記載事項を、本願発明１の記載に沿って整理すると、引用刊行物には、
「冶金学的竪型炉において、金属酸化物を含む鉱石の還元に用いられる物質であって、炉風の流れに注入され、粉砕され、流動化された形状のプラスティック粒であり、その粒径が殆ど１から１０ｍｍの領域にある大きな比表面積を有する凝集体（agglomerate）であり、該凝集体はプラスティックを粉砕、剪断、あるいは熱的にグラインドする（thermal grinding）ことにより、その比表面積は機械的・熱的ストレスの組み合わせによって割れ目が入ることにより増加したものである金属製造用の還元ガス形成剤。」の発明が記載されているといえる（以下、この発明を「刊行物発明」という。）。
　
（３）対比
　本願発明１（前者）と、刊行物発明（後者）とを対比すると、後者の「凝集体（agglomerate）」とは、１次粒子が凝集して「塊」の形状になったものであるから、前者の「塊形状（但し単なる粉砕１次粒子を除く）」の下位概念に相当する。
　よって、両者は、「冶金学的竪型炉において、金属酸化物を含む鉱石用還元剤として用いられ、炉風の流れに注入され、流動化するプラスティック粒であって、その粒径が殆ど１から１０ｍｍの領域にある大きな比表面積を有する塊形状であり、該塊形状はプラスティックを熱的グラインドすることにより、機械的・熱的ストレスの組み合わせにより割れ目が入った状態に形成されることによって大きな比表面積に形成されたものである（但し単なる粉砕１次粒子を除く）金属製造用還元ガス形成剤。」である点で一致し、以下の点で相違する。
　
相違点：前者は、プラスティック粒が、「プラスティックの粉砕粒子がねばねばするように熱的グラインドすることにより」形成された「塊形状（但し単なる粉砕１次粒子を除く）」であるのに対して、後者は、「熱的グラインドすることにより」形成された「凝集体（agglomerate）」であるものの、その熱的グラインドが「プラスティックの粉砕粒子がねばねばするよう」なものかどうか明らかでない点。
　
（４）判断
　上記相違点における本願発明１の「塊形状」は、「凝集体（agglomerate）」を含む上位概念であるから、この「凝集体（agglomerate）」を積極的に排除するような特段の事情がない限り、刊行物発明の「凝集体（agglomerate）」と実質的に相違がないというべきところ、そのような特段の事情は存在しないから、上記相違点は、本願発明１の「熱的グラインド」の程度が、粉砕粒子が「ねばねばするように」というものであるのに対して、刊行物発明の「熱的グラインド」がどの程度のものであるか明らかでない点であるといえる。
　そこで検討すると、審判請求人が審判請求書に添付して提出した甲第２号証、甲１２号証等の記載によれば、プラスティックを粉砕するとともに粉砕粒子を凝集させるためには、プラスティックの軟化点あるいは可塑化温度以上に加熱する摩擦熱を発生させる必要があると認められるから、刊行物発明においてもプラスティックの粉砕により「凝集体」を形成している以上、そのときの「熱的グラインド」は、「プラスティックの軟化点あるいは可塑化温度以上に加熱する摩擦熱が発生する程度のグラインド」に相当するものであると認められる。そして、この場合の摩擦熱は、プラスティックを半溶融状態とし、粉砕粒子をねばねばにするものであることは明らかであるから、刊行物発明における「熱的グラインド」も、「プラスティックの粉砕粒子がねばねばする」程度のものといえ、本願発明１の「熱的グラインド」と変わらないものといえる。
　したがって、上記相違点も、実質的な相違点であるとはいえず、本願発明１は、刊行物に記載された発明であるというべきである。
　また、仮にそうでないとしても、プラスティックの「凝集体」を形成するためには一次粒子が互いにくっつき合う必要があり、くっつき合うためには一次粒子を「ねばねばさせる」ことが必要であることが明らかであるから、刊行物発明の「熱的グラインド」を「粉砕粒子がねばねばするよう」なものとすることは、当業者が容易になし得たことといえる。
　
　本願発明２，３は、請求項１に係る発明に、「プラスティック粒」が少なくとも「箔状プラスティック廃棄物」を熱的グラインドしたものであるという限定を付加するものである。
　しかしながら、引用刊行物には、「プラスティック包装容器のごみが粉砕された形状」の「プラスティック粒」が記載されており（イ）、「プラスティック包装容器」は、自明的に「プラスティック箔」を含むから、本願発明２，３も、本願発明１についてと同様の理由により、刊行物に記載された発明であるか、刊行物発明に基づいて当業者が容易になし得た発明であるというべきである。
　　　
IV．むすび
　以上のとおりであるから、本願発明１〜３は、特許法第２９条第１項若しくは同法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。
　よって、結論のとおり審決する。