【事件の表示】
　特許第２８７６９８２号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　特許第２８７６９８２号に係る明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。
【理　由】
１．手続の経緯
（１）本件特許第２８７６９８２号の請求項１に係る発明（以下、「本件発明」という。）についての出願は、平成６年３月５日に出願され、平成１１年１月２２日にその発明について特許権の設定登録がされた。
（２）平成１５年８月２９日に、請求項１に係る特許に対して、日立工機株式会社より無効審判（無効２００３−３５３５５号）が請求され、これに対して、平成１５年１１月２５日付けで訂正請求がなされた後、平成１６年３月２９日付けで、「訂正を認める。特許第２８７６９８２号の請求項１に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決がなされた。
（３）平成１６年４月２８日付けで、上記の審決の取消を求める訴え（平成１６年（行ケ）第１８４号）が提起された。
（４）平成１６年６月２日に、設定登録時の願書に添付した明細書（以下、「本件特許明細書」という。）について訂正を求める審判（訂正２００４−３９１２２号）が請求され、平成１６年７月１５日付けで訂正の拒絶の理由が通知され、平成１６年９月２１日付けで意見書が提出された。
　
２．請求の要旨
　本件審判の請求の要旨は、本件特許明細書を審判請求書に添付した訂正明細書のとおり、すなわち、下記訂正事項１〜４のとおり訂正することを求めるものである。
〈訂正事項１〉
　本件特許明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載される「下部が」の後に、「、前記ガイド面の下端から下方に向かって徐々に内径を大径とする傾斜面を介して、」を追加する。
〈訂正事項２〉
　本件特許明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載される「該バンパ収容部内にバンパ収容部の内壁面とほぼ同形状の外形形状をなす中空円筒形のバンパを収容するとともに」の後に、「該バンパは前記バンパ収容部の前記傾斜面を設けた位置とほぼ同じ高さの位置に下方に向かって徐々に内径を大径とする傾斜面を有し」を追加する。
〈訂正事項３〉
　本件特許明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載される「該バンパの中空部下部の内径を上部内径より大径として空隙を形成し」の後に、「、バンパ上部の変形を下方に伝達して前記空隙に変形分を逃がすことによりバンパ組織に圧縮方向の変形を生じさせ、高圧で駆動された駆動ピストンの衝撃を有効に吸収する」を追加する。
〈訂正事項４〉
　本件特許明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載される「ことを特徴とする空気圧式衝撃工具の緩衝装置」を「ことを特徴とする高圧の圧縮空気用の空気圧式衝撃工具の緩衝装置」と訂正する。
　
３．訂正の目的の適否、新規事項の有無及び拡張・変更の存否についての判断
　上記訂正事項１は、特許明細書の段落【００１０】、第１図、第２図の記載に基づいて、「バンパ収容部」を「上部が駆動シリンダの内径とほぼ同一の内径のガイド面に形成され、下部が、前記ガイド面の下端から下方に向かって徐々に内径を大径とする傾斜面を介して」形成されたものに限定し、訂正事項２は、特許明細書の第１図の記載に基づいて、「バンパ」を「前記バンパ収容部の前記傾斜面を設けた位置とほぼ同じ高さの位置に下方に向かって徐々に内径を大径とする傾斜面を有」するものに限定し、訂正事項３は、特許明細書の段落【０００７】の記載に基づいて、「バンパ」を「バンパ上部の変形を下方に伝達して前記空隙に変形分を逃がすことによりバンパ組織に圧縮方向の変形を生じさせ、高圧で駆動された駆動ピストンの衝撃を有効に吸収する」ものに限定し、訂正事項４は、特許明細書の段落【０００７】、【００１３】の記載に基づいて、「空気圧式衝撃工具の緩衝装置」を「高圧の圧縮空気用の」ものに限定するものであるから、いずれの訂正事項も、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、願書に添付した明細書又は図面に記載された事項の範囲内のものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
　
４．独立特許要件についての判断
（１）訂正発明
　訂正後の請求項１に記載の発明（以下、「訂正発明」という。）は次のとおりのものである。
「駆動シリンダ内に駆動ピストンを摺動自在に収容するとともに、駆動シリンダ内に導入した圧縮空気により駆動ピストンを駆動するようにした空気圧式衝撃工具において、
　上記駆動シリンダの下部に、上部が駆動シリンダの内径とほぼ同一の内径のガイド面に形成され、下部が、前記ガイド面の下端から下方に向かって徐々に内径を大径とする傾斜面を介して、上部内径よりも大径に形成されたバンパ収容部を形成し、
　該バンパ収容部内にバンパ収容部の内壁面とほぼ同形状の外形形状をなす中空円筒形のバンパを収容するとともに該バンパは前記バンパ収容部の前記傾斜面を設けた位置とほぼ同じ高さの位置に下方に向かって徐々に内径を大径とする傾斜面を有し、該バンパの中空部下部の内径を上部内径より大径として空隙を形成し、バンパ上部の変形を下方に伝達して前記空隙に変形分を逃がすことによりバンパ組織に圧縮方向の変形を生じさせ、高圧で駆動された駆動ピストンの衝撃を有効に吸収することを特徴とする高圧の圧縮空気用の空気圧式衝撃工具の緩衝装置。」
　
（２）訂正拒絶の理由
　一方、平成１６年７月１５日付けで通知した訂正の拒絶の理由の概要は、次のとおりである。
「訂正発明は、実願平３−７０５０９号（実開平５−１６１６２号）のＣＤ−ＲＯＭ（以下、「刊行物１」という。）記載の発明及び実公昭５６−４０５３６号公報（以下、「刊行物２」という。）記載の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許出願の際、特許法第２９条第２項の規定により独立して特許を受けることができないものである。したがって、本件審判の請求は、特許法第１２６条第５項（「平成６年法改正前の特許法第１２６条第３項」の誤りである。）の規定に適合しない。」
  
（３）関連無効審判（無効２００３−３５３５５号）において無効審判請求人が主張した無効理由
　関連無効審判において、無効審判請求人が主張した無効理由は、上記訂正の拒絶の理由と実質上同一の無効理由に加えて、以下に示す無効理由である。
「本件の請求項１に係る発明は、実願昭６３−１１６２２０号（実開平２−３９８８７号）のマイクロフィルム（以下、「刊行物３」という。）記載の発明であるから、本件の請求項１に係る特許は、特許法第２９条第１項第３号の規定に違反してされたものである。」
　
（４）刊行物１〜３記載の発明（事項）
（ｉ）刊行物１記載の発明
　刊行物１には、次の事項が記載されている。
（イ）段落【０００１】
「本考案は打撃ピストンの駆動時の衝撃を緩衝させて衝撃音を減少させる釘打機の衝撃緩衝装置に関するものである。」
（ロ）段落【０００８】〜【００１０】
「以下、図面によって本考案の実施例について説明すると、図１は釘打機の要部を示すもので、この釘打機は、打撃シリンダ１と、その内部に摺動自在に収容された打撃ピストン２と、上記打撃シリンダ１の下方に延設されて上記打撃ピストン２と一体に結合した釘打撃用ドライバ３を案内するとともに釘供給機構から供給された釘を収容するノーズ部４とを備え、打撃シリンダ１の上方に設けられたヘッドバルブ（図示せず）の開閉作動により上記打撃シリンダ１の上方に圧縮空気が供給、排気されることにより、打撃ピストン２を駆動してノーズ部４内の釘を打撃して打ち出すものである。・・・ノーズ部４の上端には打撃時の打撃ピストン２を受けるバンパ５の収容部６が形成され、該収容部６内にバンパ５が配置されている。収容部６内のバンパ５の受け面は、バンパ５の下面を受ける受け面ａが平坦状に、その外側に連続する受け面ｂがテーパー状に形成されている。なお、テーパー状受け面ｂの上部でバンパ５の側面を受ける受け面ｃは段部７を介して打撃シリンダ１の下端に接続し、このためバンパ５は上記段部７に係合して収容部６から飛び出さないようになっている。・・・これに対し、バンパ５は弾性を有する合成ゴム、合成樹脂等から環状に形成され、外側周面には上記段部７に係合するように膨突部５ａが形成されている。」
（ハ）【図１】から、
「打撃シリンダ１の下部に、上部が打撃シリンダ１の内径とほぼ同一の内径のガイド面に形成され、下部が、前記ガイド面の下端から下方に向かって内径を大径とする段部７を介して、上部内径よりも大径に形成されたバンパ５の収容部６を形成し、該収容部６内に該収容部６の内壁面とほぼ同形状の外形形状をなす中空円筒形のバンパ５を収容した」事項が看取し得る。
　上記（イ）〜（ハ）の事項からみて、刊行物１には、
「打撃シリンダ１内に打撃ピストン２を摺動自在に収容するとともに、打撃シリンダ１内に導入した圧縮空気により打撃ピストン２を駆動するようにした釘打機において、
　上記打撃シリンダ１の下部に、上部が打撃シリンダ１の内径とほぼ同一の内径のガイド面に形成され、下部が、前記ガイド面の下端から下方に向かって内径を大径とする段部７を介して、上部内径よりも大径に形成されたバンパ５の収容部６を形成し、
　該収容部６内に収容部６の内壁面とほぼ同形状の外形形状をなす中空円筒形のバンパ５を収容し、圧縮空気で駆動された打撃ピストン２の衝撃を吸収する、釘打機の衝撃緩衝装置」の発明（以下、「刊行物１記載の発明」という。）が記載されていると認められる。
（ｉｉ）刊行物２記載の事項
　刊行物２には、次の事項が記載されている。
（ニ）第１欄第３１行〜第２欄第１０行
「本考案は、釘打機のピストンダンパに関するものである。第１図に示す従来のピストンダンパ１は、バネ常数が大きくピストンダンパ上部だけでピストン２の衝撃エネルギーを吸収してしまい、従つて上部のみの波壊が著しくこれをもつて寿命とせざるを得なかった。又、ピストンダンパ１側壁３の内部に変形するスペースが少ないため外側に変形してしまいダンパリング４及びシリンダ窓部で破損する欠点がある。５はピストンボス部である。本考案の目的は、上記した従来技術の欠点をなくし、この種のピストンダンパの寿命を長くすることである。本考案は、前述した釘打機において、ピストンダンパの寿命拡長の目的より、ピストンダンパ形状に着目し、ピストンダンパを内側に変形させるべく側壁内側にアンダーカツトを設けたものである。」
（ホ）第２欄１１行〜２７行
「第２図に本考案のピストンダンパの縦断面図を示す。釘の打込み時にピストン２が、ピストンダンパ６に衝突した際、ピストンダンパ６の側壁７内側にアンダーカツトテーパーをつけることで内側に変形させ、ピストンボス部５と、ダンパ６内壁との摩擦エネルギーを大きくし、衝撃エネルギーを吸収する。又、ピストンダンパ６の側壁７内側を減肉したことで、バネ常数が小さくなりピストンダンパ６全体で衝撃エネルギーを吸収する２点の特性を持つものである。ここで８は上部受圧面、９は基底部である。前述の実施例は、説明上ピストンダンパ側壁内側にアンダーカツトテーパーをつけたものにて説明したが、第３図に示すごとくピストンダンパ１０を内側に変形させ、バネ常数の小さい形状のものも含む。」
　上記（ニ）、（ホ）の事項及び第３図からみて、刊行物２には、
「基底部９を有する打込機のピストンダンパ１０の側壁７の下部の内径を上部内径より大径として空隙を形成することで、内側に変形させてピストンボス部５とピストンダンパ１０内壁との摩擦エネルギーを大きくし衝撃エネルギーを吸収するとともに、バネ常数を小さくしピストンダンパ全体で衝撃エネルギーを吸収するものとする」との事項（以下、「刊行物２記載の事項」という。）が記載されていると認められる。
（ｉｉｉ）刊行物３記載の発明
　刊行物３には、次の事項が記載されている。
（ヘ）明細書第２頁１７行〜１９行
「［考案の利用分野］本考案は空気圧駆動式打撃工具のピストン復帰機構に関するものである。」
（ト）明細書第６頁１５行〜第７頁１行
「この空気圧駆動式打撃工具１は機体内に打撃棒２が一体連結され、かつシリンダ３に沿い摺動されるピストン４とこのピストン４を復帰させ得る圧縮空気を蓄積する戻り空気室５と上位置、下位置に移動するメインバルブ６とこのメインバルブ６を作動させるためのトリガバルブ７等から構成されている。」
（チ）第１図から、
「シリンダ３の下部に、上部がシリンダ３の内径とほほ同一の内径のガイド面に形成され、段部を介して下部が上部内径よりも大径に形成されたバンパ収容部を形成し、該バンパ収容部内にバンパ収容部の内壁面とほぼ同形状の外形形状をなす中空円筒形のバンパを収容するとともに、該バンパの中空部下部の内径を上部内径より大径として空隙を形成する」事項が看取し得る。
　上記（ヘ）〜（チ）の事項からみて、刊行物３には、
「シリンダ３内にピストン４を摺動自在に収容するとともに、シリンダ３内に導入した圧縮空気によりピストン４を駆動するようにした空気圧駆動式打撃工具１において、上記シリンダ３の下部に、上部がシリンダ３の内径とほほ同一の内径のガイド面に形成され、下部が段部を介して上部内径よりも大径に形成されたバンパ収容部を形成し、該バンパ収容部内にバンパ収容部の内壁面とほぼ同形状の外形形状をなす中空円筒形のバンパを収容するとともに、該バンパの中空部下部の内径を上部内径より大径として空隙を形成した、圧縮空気用の空気圧駆動式打撃工具１の緩衝装置」の発明（以下、「刊行物３記載の発明」という。）が記載されていると認められる。
　
（５）特許法第２９条第２項違反についての判断
　訂正発明と刊行物１記載の発明とを対比すると、後者の「打撃シリンダ１」が前者の「駆動シリンダ」に、後者の「打撃ピストン２」が前者の「駆動ピストン」に、後者の「釘打機」が前者の「空気圧式衝撃工具」に、後者の「バンパ５の収容部６」が前者の「バンパ収容部」に、それぞれ相当することは明らかであるから、両者の一致点及び相違点は以下のとおりである。
〈一致点〉駆動シリンダ内に駆動ピストンを摺動自在に収容するとともに、駆動シリンダ内に導入した圧縮空気により駆動ピストンを駆動するようにした空気圧式衝撃工具において、上記駆動シリンダの下部に、上部が駆動シリンダの内径とほぼ同一の内径のガイド面に形成され、下部が、上部内径よりも大径に形成されたバンパ収容部を形成し、該バンパ収容部内にバンパ収容部の内壁面とほぼ同形状の外形形状をなす中空円筒形のバンパを収容し、圧縮空気で駆動された駆動ピストンの衝撃を吸収する、圧縮空気用の空気圧式衝撃工具の緩衝装置。
〈相違点１〉バンパ収容部の上部と下部とを、前者では、ガイド面の下端から下方に向かって徐々に内径を大径とする傾斜面を介して形成しているのに対して、後者では、段部を介するものであって、傾斜面を介して形成していない点。
〈相違点２〉バンパが、前者では、バンパ収容部の傾斜面を設けた位置とほぼ同じ高さの位置に下方に向かって徐々に内径を大径とする傾斜面を有し、該バンパの中空部下部の内径を上部内径より大径として空隙を形成し、バンパ上部の変形を下方に伝達して前記空隙に変形分を逃がすことによりバンパ組織に圧縮方向の変形を生じさせるものであるのに対して、後者では、そのようなものではない点。
〈相違点３〉前者は、高圧の圧縮空気用であるのに対して、後者は高圧の圧縮空気用であるとは特定されていない点。
　そこで、上記相違点について検討する。
〈相違点１、２について〉
　相違点１に係る訂正発明の構成、すなわち、バンパ収容部の上部と下部とをガイド面の下端から下方に向かって徐々に内径を大径とする傾斜面を介して形成するとの事項、及び、相違点２に係る訂正発明の構成のうち、バンパがバンパ収容部の傾斜面を設けた位置とほぼ同じ高さの位置に下方に向かって徐々に内径を大径とする傾斜面を有するとの事項について、刊行物２には記載も示唆もされていない。
　そして、訂正発明は、上記の事項を併せ備えることにより、「局所的な応力が集中してバンパの寿命を短くするような角を有するような段差を設けず、バンパの外周形状と対応した位置に傾斜面を設けることでバンパの中間部の肉厚が部分的に薄くなるような箇所を形成しないという技術的意義を有するものであり」（意見書第５頁１４行〜１７行）、「限られた少ない収容スペースで有効にピストンの衝撃を吸収しなければならないとの制約の下、衝撃緩衝に必要なバンパのボリウムを確保し、バンパ組織に寿命の低下につながるような局所的な応力の集中をさけ、破損に至るような引張り応力の発生を防ぐという機能を有するものである。」（意見書第１１頁２９行〜第１２頁３行）との作用効果を奏するものと認められる。
　また、相違点２に係る訂正発明の構成のうち、バンパの中空部下部の内径を上部内径より大径として空隙を形成し、バンパ上部の変形を下方に伝達して前記空隙に変形分を逃がすことによりバンパ組織に圧縮方向の変形を生じさせるものであるとの事項に関して、刊行物２には、バンパの側壁の下部の内径を上部内径より大径として空隙を形成することが示されていると認められる。しかしながら、刊行物２記載のバンパにおいて、バンパの側壁の下部の内径を上部内径より大径とすることの技術的意義は、バンパを内側に変形させてピストンボス部とバンパ内壁との摩擦エネルギーを大きくし衝撃エネルギーを吸収するとともに、バネ常数を小さくしバンパ全体で衝撃エネルギーを吸収することにある（上記の摘記事項（ホ）を参照）。そして、刊行物２記載のバンパは、訂正発明のような中空円筒形のものではなく、基底部を有する構造のものであることを勘案すると、訂正発明のバンパのような、バンパ上部の変形を下方に伝達して前記空隙に変形分を逃がすことによりバンパ組織に圧縮方向の変形を生じさせるものであるとまでは認めることができない。
　一方、訂正発明は、上記の事項を備えることにより、「従来のようにバンパの外側方向へ大きく変形することがないから、バンパ組織に大きな引っ張り力が作用しないため、外側表面部の割れが有効に防止され、高圧の圧縮空気で使用してバンパを大きく撓ませることがあっても、耐久性が損なわれることがない。」（訂正明細書の段落【００１３】参照）という顕著な作用効果を奏していると認められる。
　したがって、相違点３について検討するまでもなく、訂正発明は、刊行物１記載の発明及び刊行物２記載の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである、とすることはできない。
　
（６）特許法第２９条第１項第３号違反についての判断
　訂正発明と刊行物３記載の発明とを対比すると、後者の「シリンダ３」が前者の「駆動シリンダ」に、後者の「ピストン４」が前者の「駆動ピストン」に、後者の「空気圧駆動式打撃工具１」が前者の「空気圧式衝撃工具」に、それぞれ相当することは明らかであるから、両者の一致点及び相違点は以下のとおりである。
〈一致点〉駆動シリンダ内に駆動ピストンを摺動自在に収容するとともに、駆動シリンダ内に導入した圧縮空気により駆動ピストンを駆動するようにした空気圧式衝撃工具において、上記駆動シリンダの下部に、上部が駆動シリンダの内径とほぼ同一の内径のガイド面に形成され、下部が、上部内径よりも大径に形成されたバンパ収容部を形成し、該バンパ収容部内にバンパ収容部の内壁面とほぼ同形状の外形形状をなす中空円筒形のバンパを収容するとともに、該バンパの中空部下部の内径を上部内径より大径として空隙を形成した、圧縮空気用の空気圧式衝撃工具の緩衝装置。
〈相違点４〉バンパ収容部の上部と下部とを、前者では、ガイド面の下端から下方に向かって徐々に内径を大径とする傾斜面を介して形成しているのに対して、後者では、段部を介するものであって、傾斜面を介して形成していない点。
〈相違点５〉バンパが、前者では、バンパ収容部の傾斜面を設けた位置とほぼ同じ高さの位置に下方に向かって徐々に内径を大径とする傾斜面を有し、該バンパの中空部下部の内径を上部内径より大径として空隙を形成し、バンパ上部の変形を下方に伝達して前記空隙に変形分を逃がすことによりバンパ組織に圧縮方向の変形を生じさせるものであるのに対して、後者では、そのようなものではない点。
〈相違点６〉前者は、高圧の圧縮空気用であるのに対して、後者は単に圧縮空気用である点。
　ところで、相違点４、５及び６は、上記相違点１、２及び３と、それぞれ同一の相違点であり、相違点４、５については、〈相違点１、２について〉で既に検討したとおりである。
　してみると、訂正発明は、刊行物３記載の発明である、とすることはできない。
　
　さらに、他に、訂正発明が特許出願の際独立して特許を受けることができない発明であるとする理由を発見しない。
　
５．むすび
　以上のとおりであるから、上記訂正は、平成６年法改正前の特許法第１２６条第１項乃至第３項の規定に適合する。
  よって、結論のとおり審決する。