【事件の表示】
　上記当事者間の特許第２８６３１５１号「側溝構造」の特許無効審判事件についてされた平成１５年５月８日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決（平成１５年（行ケ）第２５２号平成１６年１２月２４日判決言渡）があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。
【結　論】
　訂正を認める。
　特許第２８６３１５１号の請求項１〜４に係る発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
【１】手続の経緯
平成　９年　７月１７日　出願 
　　　　　　７月１８日　手続補正 
平成１０年１１月２５日　特許査定 
　　　　　１２月１１日　設定登録 
平成１２年　９月３０日　無効審判請求 
平成１３年　１月１１日　答弁書 
　　　　　　４月２０日　弁駁書 
平成１４年　７月２５日　口頭審理 
　　　　　　８月３１日　上申書（請求人） 
　　　　　　９月　３日　回答書（被請求人） 
　　　　　１０月　９日　無効理由通知 
　　　　　１２月１３日　意見書・訂正請求 
　　　　　１２月２５日　審尋（請求人に対して）
平成１５年　３月　７日　回答書（請求人）
　　　　　　５月　８日　審決（訂正を認め、特許維持）
　　　　　　６月１４日　請求人が出訴
平成１６年１２月２４日　判決（上記審決を取消）
　
【２】訂正の適否についての判断
（２−１）明細書の訂正の内容は、以下（ア）〜（カ）のとおりである。
（ア）特許請求の範囲を次のとおり訂正。
「【請求項１】対向する側溝壁内面に形成された上部傾斜面部、該上部傾斜面部に連続して下方に延設された湾曲面部及び該湾曲面部に連続して下方に延設された下部垂直面部を有する側溝躯体と、上記上部傾斜面部に対し微小間隙を介して対峙される蓋上部傾斜面部、該蓋上部傾斜面部に連続して下方に延設されて、上記湾曲面部に対し線接触しながら対峙される蓋湾曲面部及び該蓋湾曲面部に連続して下方に延設されて、上記下部垂直面部に微小間隙を介して対峙される蓋下部垂直面部を有する側溝蓋と、を備え、上記側溝蓋の両側面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させることを特徴とする側溝構造。
　【請求項２】上記側溝蓋の上記湾曲は連続的であり且つ線対称を示す請求項１記載の側溝構造。
　【請求項３】対向する側溝壁内面に形成された上部垂直面部、該上部垂直面部に連続して下方に延設された傾斜面部及び該傾斜面部に連続して下方に延設された下部垂直面部を有する側溝駆体と、上記上部垂直面部に対し微小間隙を介して対峙される蓋上部垂直面部、該蓋上部垂直面部に連続して下方に延設されて、上記傾斜面部に対し線接触しながら対峙される蓋傾斜面部及び該蓋傾斜面部に連続して下方に延設されて、上記下部垂直面部に微小間隙を介して対峙される蓋下部垂直面部を有する側溝蓋と、を備え、上記側溝蓋の両側面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させることを特徴とする側溝構造。
　【請求項４】上記側溝蓋の上記湾曲は連続的であり且つ線対称を示す請求項３記載の側溝構造。」 
　
（イ）明細書の段落【０００１】を次のとおり訂正。
「【０００１】 
 【発明の属する技術分野】本発明は、一般道路の側部に埋設設置されて排水路として使用される側溝構造に関し、特に、車両等の走行重量に十分耐える強度を持ちながら、側溝蓋と側溝との嵌合状態をがたつきなく安定化させる側溝構造に関する。」 
　
（ウ）明細書の段落【０００４】〜【０００９】を次のとおり訂正。
「【０００４】本発明は、上記課題を解決しようとするものであり、車両の走行に対して十分な強度を確保しながら、側溝蓋のがたつきの発生防止、騒音防止及び側溝蓋の跳ね上り防止ができる側溝構造を提供することを課題とする。
　【０００５】
【課題を解決するための手段】本第１発明の側溝構造は、対向する側溝壁内面に形成された上部傾斜面部、該上部傾斜面部に連続して下方に延設された湾曲面部及び該湾曲面部に連続して下方に延設された下部垂直面部を有する側溝躯体と、上記上部傾斜面部に対し微小間隙を介して対峙される蓋上部傾斜面部、該蓋上部傾斜面部に連続して下方に延設されて、上記湾曲面部に対し線接触しながら対峙される蓋湾曲面部及び該蓋湾曲面部に連続して下方に延設されて、上記下部垂直面部に微小間隙を介して対峙される蓋下部垂直面部を有する側溝蓋とを備え、該側溝蓋の両側面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させることを特徴とする。
　【０００６】本第３発明の側溝構造は、対向する側溝壁内面に形成された上部垂直面部、該上部垂直面部に連続して下方に延設された傾斜面部及び該傾斜面部に連続して下方に延設された下部垂直面部を有する側溝躯体と、上記上部垂直面部に対し微小間隙を介して対峙される蓋上部垂直面部、該蓋上部垂直面部に連続して下方に延設されて、上記傾斜面部に対し線接触しながら対峙される蓋傾斜面部及び該蓋傾斜面部に連続して下方に延設されて、上記下部垂直面部に微小間隙を介して対峙される蓋下部垂直面部を有する側溝蓋とを備え、該側溝蓋の両側面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させることを特徴とする。上記各発明において、上記「略湾曲」とは、弓形に張られた形状のみならず、この変形形状、例えば、図１１に示す階段状弓張り形状及び図１２に示す傾斜状逆Ｖ字形状等をも含む意味に用いる。上記各発明において，上記湾曲は連続的であり且つ線対称を示すものとすることができる。尚、この湾曲を階段的という不連続的なものとすることもできるし、非対象とすることもできる。
　【０００７】上記側溝蓋は、蓋下部垂直面部を有する側溝蓋において、該側溝蓋の両側面を該側溝蓋の面端面 （側溝躯体と接触しない側の端面、即ち前後方向の端面をいう。）から中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させることを特徴とする。上記湾曲の程度は、所定の荷重（例えば自動車等）の負荷により接触することとなるものであればよく、例えば、０．５〜５ｍｍ程度、好ましくは１〜４ｍｍ程度、更に好ましくは１〜３ｍｍ程度である。
　【０００８】上記側溝蓋は、上記蓋下部垂直面部に連続して上方に延設される蓋湾曲面部、及び該蓋湾曲面部に連続して上方に延設される蓋上部部傾斜面部を備えるものとすることができる。また、上記側溝蓋は、上記蓋下部垂直面部に連続して上方に延設される蓋傾斜面部、及び該蓋傾斜面部に連続して上方に延設される蓋上部垂直面部を備えるものとすることができる。
　【０００９】
【発明の実施の形態】以下、本発明を実施例により図面に基づいて具体的に説明する。
 実施例１
　本実施例は、両端面から中央にかけて湾曲させた構造及び湾曲面を有する側溝蓋を用いた線接触型側溝構造に関するものである。図１は本側溝構造を示す縦断面図、図２は側溝蓋の正面図、図３は要部の部分拡大断面図、図４は側溝蓋の模式的底面図、図５は側溝蓋の模式的側面図、図６は両方向の湾曲状態を説明する説明図である。本実施例に係わる側溝構造は、側溝躯体１と側溝蓋８とからなる。」
　
（エ）明細書の段落【００２３】を次のとおり訂正。
「【００２３】尚、本発明においては、前記具体的実施例に示すものに限られず、目的、用途に応じて本発明の範囲内で種々変更した実施例とすることができる。即ち、上記実施例において、側溝蓋の蓋下部垂直面部及び接触予定部Ｐの湾曲形状は連続的で且つ線対称であるが、これに限らず、非連続的、例えば図１１に示すような階段状（４段）とすることができる。この階段形状はこの図に示す数、その各段の長さ及びその高さに限らず、目的等により種々変更できる。例えば、両端部の四隅のみ突出しており、他は凹部になったもの（即ち２段階段状といえる。）、この２段の場合でも両端部側の段長さを比較的長くしたり、又は４段以上の段数等とすることができる。また、図１２に示すように、中央にかけて傾斜状に窪む形状（傾斜状逆Ｖ字形状）とすることもできる。更に、この湾曲の深さ（Ｒ、Ｓ）も、１〜３ｍｍ以外のもの、例えば．０．５ｍｍ程度又は４〜６ｍｍ程度とすることもできる。尚、これが大きいと荷重が負荷されても接触しなくなる場合があり、また、あまり小さいと精度良く製作することが困難となるし、精度が悪い場合には四隅で接触せずに、中間部で接触することもありうるので、好ましくない。好ましくは、この湾曲深さ（Ｒ、Ｓ）は、１〜４ｍｍ程度、更に好ましくは１〜３ｍｍ程度である。また、湾曲の態様（種類）は、上記実施例１及び上記実施例２に示す場合以外とすることもできる。」
　
（オ）明細書の段落【００２５】を次のとおり訂正。
「【００２５】
【発明の効果】本第１乃至第４発明の各側溝構造によれば、まず、その側溝蓋の四隅の線接触部分が確実に接触するので、クサビ効果を有するとともに４点支持のため、側溝蓋がガタガタすることがない。更に、側溝蓋に荷重が負荷されると、全ての接触予定線部分で線接触となるので、同様にクサビ効果により、がたつき音を発生しない。また、本第１乃至第４発明の各側溝構造によれば、側溝躯体１の下部垂直面部４ａ，４ｂとの間に微小間隔Ｇ２を保っており、且つこの下部垂直面部４ａ，４ｂの角には角部があるので、車両の車輪がその側溝蓋上に乗り上げ、その一部に集中的に荷重が作用して、その蓋下部垂直面部の角部が対向する下部垂直面部に衝合することとなり、そのため、それ以上の跳ね上がりが防止される。」
　
（カ）明細書の段落【００２６】を削除。
　
（２−２）上記訂正事項（ア）は、訂正前の請求項（以下、「旧請求項」という。）１〜４を削除し、旧請求項５，７を、請求項１，３に繰り上げると共に、側溝蓋の構造に関して「側溝蓋の両側面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させること、及び該側溝蓋の底面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の上方側に向けて湾曲させたことの少なくとも一方を備える」という、３通りの要件が記載されていたものから、「及び該側溝蓋の底面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の上方側に向けて湾曲させたことの少なくとも一方を備える」を削除することにより、「側溝蓋の両側面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させる」（以下、「本件特徴要件」という。）という１通りの要件に限定したものであり、これらの訂正は、いずれも、特許請求の範囲の減縮を目的とした訂正に該当し、旧請求項６，８を、請求項２，４に繰り上げると共に、上記新たな請求項１，３と整合させるため「請求項５」及び「請求項７」という記載を「請求項１」及び「請求項３」に変更したものであり、これらの訂正は、いずれも明りょうでない記載の釈明を目的とした訂正に該当する。
　また、上記訂正事項（イ）〜（カ）は、明細書の発明の詳細な説明の記載を、上記特許請求の範囲の訂正に対応させるものであり、明りょうでない記載の釈明を目的とした訂正に該当するものである。そして、いずれの訂正も願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内であり、実質的に特許請求の範囲を拡張又は変更するものではない。
　
（２−３）したがって、当該訂正は、特許法第１３４条第２項ただし書き、及び、同条第５項において準用する同第１２６条第２，３項の規定に適合するので、当該訂正を認める。
　
【３】本件訂正発明
　本件訂正発明は、上記【２】（２−１）（ア）に記載したとおりのものである。
 　 
【４】請求人が主張する無効理由及び被請求人の反論の概要
（４−１）請求人は、審判請求書（以下、単に「請求書」という。）において、本件の旧請求項１〜８に係る特許発明は、以下の無効理由１〜５により無効とすべきものである旨主張し、証拠方法として甲第１〜１４号証を提示し、更に、補充の証拠として、弁駁書において甲第１５，１６号証、上申書において甲第１７，１８号証を提示した。
　
　無効理由１：旧請求項１，２，４〜６に係る特許発明は、本件特許の出願前に日本国内において公然実施された発明であり、特許法第２９条第１項第２号に該当し特許を受けることができないものであるから、特許法第１２３条第１項第２号により無効とすべきである。（参照証拠：甲第５〜１２，１５号証）
　
　無効理由２：旧請求項１〜８に係る特許発明は、本件特許の出願前に日本国内において公然実施又は公然知られた発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから、特許法第１２３条第１項第２号により無効とすべきである。（参照証拠：甲第３〜５，８，１１〜１４，１６〜１８号証）
　
　無効理由３：旧請求項１〜８に係る特許発明は、特許法第１７条の２第３項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願に対しされたものであるから、特許法第１２３条第１項第１号により無効とすべきである。（参照証拠：甲第１，２号証）
　
　無効理由４：旧請求項１〜８に係る特許発明は、明細書に、当業者が実施できる程度に明確かつ充分に記載されておらず、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されたものではなく、特許を受けようとする発明が明確でなく、特許法第３６条第４，６項の規定に違反しているから、特許法第１２３条第１項第４号により無効とすべきである。
　
　無効理由５：旧請求項１〜８に係る特許発明は、この特許の発明者でない者であってその発明について特許を受ける権利を承継しない者の特許出願について特許されたものであるから、特許法第１２３条第１項第６号により無効とすべきである。（参照証拠：甲第１１〜１４号証）
　
＜甲号各証（写真以外はいずれも原本等の「写し」）＞
　甲第１号証：本件特許公報
　甲第２号証：本件特許の出願当初の明細書及び図面
　甲第３号証：登録実用新案第３０３１０３５号公報
　甲第４号証：登録実用新案第３０２６６７８号公報
　甲第５号証：岐阜地方裁判所平成９年(ヨ)第１０８号（以下、「地裁事件」という。）の準備書面(二)（平成９年７月１８日提出）
　甲第６号証：地裁事件の書証乙第１３号証
　甲第７号証：地裁事件の上申書(一)（平成９年７月提出）
　甲第８号証：地裁事件の準備書面(九)（平成１０年３月２日提出）
　甲第９号証：地裁事件の書証乙第５３号証
　甲第１０号証：地裁事件の書証乙第５２号証の１（５〜６頁）
　甲第１１号証：岐阜県美濃加茂市の側溝工事に関する資料
　甲第１２号証：平成１２年９月１日撮影とされる上記工事の施工現場写真
　甲第１３号証：本件両当事者及び株式会社プロックス間で、平成８年１月１２日に締結された「リボーン側溝技術提供契約書」
　甲第１４号証：「週間ブロック通信(第2000号)」に掲載された「全国リボーン側溝工業会」の広告
　甲第１５号証：埼玉県北本市の「公文書任意的公開回答書（同市の市道2435号線道路補修工事における「使用材料承認願」）」
　甲第１６号証：株式会社コンテックが請求人に宛てた「確認書」（(株)コンテックによる「リボーン側溝蓋」用型枠図面、その型枠による側溝蓋の製造方法の説明、納入実績一覧）
　甲第１７号証：甲第１６号証中の図面の説明書面
　甲第１８号証：甲第１６号証が真正なものである旨記載された書面
　
（４−２）被請求人は、答弁書において、請求人の主張する上記無効理由にはいずれも理由がない旨主張し、証拠方法として、乙第１〜８号証を提示した。
　
 ＜乙号各証（写真以外はいずれも原本等の「写し」）＞
　乙第１号証：本件請求人が地裁事件で提出した主張書面（１頁，１３〜１５頁、平成１０年４月３日提出）
　乙第２号証：本件請求人が地裁事件で提出した主張書面(その二)（１頁，１０〜１３頁、平成１０年５月１１日提出）
　乙第３号証：株式会社丸治コンクリート工業所が作成したと思われる「リボーン側溝(Ｒ側溝)」書面
　乙第４号証：請求人会社の平田純一が作成したと思われる「「音」に関する統一見解書」
　乙第５号証：「広辞苑」（１３０３頁，１５１８頁、第２版第４刷、昭和４５年１１月１８日、株式会社岩波書店）
　乙第６号証：被請求人が平成９年１０月７日に作成したと思われる「クサビ型側溝と消音側溝との関連性についての証明実験」書面
　乙第７号証：平成９年審判第４００２１号審決
　乙第８号証：請求人が被請求人に宛てた、上記甲第１３号証に関連する「解約及び解除通知」（平成８年１２月１６日付）
　
【５】無効理由１，２についての判断 
（５−１）請求人は、旧請求項１，２，４〜６に係る特許発明が、本件特許の出願前に公然実施されたものである旨主張（請求書８頁下から３行〜１２頁１９行）し、また、旧請求項１〜８に係る特許発明が、本件特許の出願前に公然実施あるいは公知の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである旨主張（同１２頁下から９行〜１６頁１６行）するが、旧請求項１〜４については訂正により削除されたので、これらの請求項についての請求人の主張は理由がないものとなった。
　そこで、旧請求項５，６を訂正した新たな請求項１，２に係る発明（以下、「本件訂正発明１，２」という。）、及び、旧請求項７，８を訂正した新たな請求項３，４に係る発明（以下、「本件訂正発明３，４」という。）について、検討する。
　
（５−２）本件訂正発明１〜４に関し、上記判決では、以下のとおり、判示されている。（なお、本審決書では丸付き数字を表記できないので、下線付き数字に置き換えた。）
「第４　当裁判所の判断
　１　……
　２　取消事由４（本件訂正発明１，２の公然実施の有無）について
　原告（当審注：本件無効審判請求人）は，本件訂正発明１，２は，本件特許出願前に公然実施された発明であり，特許法２９条１項２号の規定により特許を受けることができないものである旨主張するので，以下検討する。
(1) 岐阜地方裁判所平成９年（ヨ）第１０８号不正競争行為差止等仮処分申請事件（以下「別件仮処分申請事件」という。）において，債務者である被告（当審注：本件無効審判被請求人）が提出した平成９年７月１８日付け準備書面（甲５）には，被告が現在，製造・販売している商品は同準備書面別紙イ号物件目録記載の物件であること，同物件は本件特徴要件１（側溝蓋の両側面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の内側に向けて湾曲させること）及び本件特徴要件２（上記側溝蓋の底面を該側溝蓋の両端面から中央にかけて該側溝蓋の上方側に向けて湾曲させること）を備えているが，それらは，被告のノウハウに係る所であり，そのため今まで公表しなかったものである旨，別紙イ号物件目録記載の物件は本件訂正発明１，２と同じ作用効果を有する旨の主張が記載され，また，別紙イ号物件目録には本件訂正発明１，２と同じ構成を有する物件が記載されている。
　甲５で引用されている乙１３（本訴甲６）のＮｏ．４の写真
８
16
(2) 別件仮処分申請事件において，債務者である被告が提出した平成１０年３月２日付け準備書面（甲８）には，
１
２
２
　そして，甲８が引用する乙５３（本訴甲９）には，埼玉県北本市の現場Ｎｏ．２における被告の製造販売に係る側溝を撮影した写真が掲載されており，これと甲１５とを併せてみれば，上記写真の側溝は，埼玉県北本市において，工期を平成８年９月２日〜平成９年１月１０日として施工された市道２４３５号線道路補修工事の側溝施工現場のものであると認められる。
　上記乙５３（本訴甲９）の現場写真についてみると，現場写真Ｎｏ．２
１
３
６
(3) 証拠（甲３５ないし３８）及び弁論の全趣旨によれば，原告は，被告を相手方として，本件特許出願日（平成９年７月１７日）の前である同年６月１７日，被告の製造販売に係る側溝が原告の特許権を侵害するなどとして，岐阜地方裁判所に特許権侵害差止等請求事件（平成９年（ワ）第３４８号。別件訴訟の一部として併合審理された。）を提起し，その訴状において被告の製造販売に係る側溝を同訴状添付イ号物件目録に特定して記載したところ，被告は同年８月４日付けの答弁書において，被告が側溝を製造・販売してきたことは認めるが，被告の製造販売に係る商品が訴状添付イ号物件目録記載のものであることは否認するとした上，被告の製造販売に係る側溝の構成要件，作用，効果について主張をし，その後に提出した準備書面においても同趣旨の主張をしていること，その構成，作用，効果は，まさに本件訂正発明１，２の構成，作用，効果と同一であることが認められる。
(4) 証拠（甲２１）及び弁論の全趣旨によれば，被告は，別件訴訟において，本件特許権に関して，「被告は，平成６年後半，試行錯誤の末，くさび効果により騒音を発生させない側溝を考案し，試作，実験を繰り返した結果，平成７年秋に製品を完成させ，工業所有権出願の準備にかかった。くさび効果とは，側溝躯体と側溝蓋が線接触し，側溝躯体の角部で側溝蓋を支えることによって，蓋の垂直加重の力線が分散されることなく，側溝躯体の角部上の線接触部でしっかり固定されるとともに，側溝蓋が側溝躯体の角部において下方側に若干沈下して，しっかりと食い込むという効果であり，これにより，騒音防止を図るものである。ところで，くさび形の場合，蓋と本体の接触部において最も荷重がかかるため，強度上，鉄筋を接触部の接点より外側に配筋する必要があったが，当初作成した傾斜面型は，側溝蓋と本体の接触部の接点により内側に鉄筋が配置されるため，強度の点で弱点があり，蓋と本体の傾斜面部を外側にふくらませる必要があった。そこで，被告は，平成７年１１月１６日と１７日に，傾斜面を連続した角の折り曲げでふくらませる図面を作成し，同月２８日と３０日に，被告が開発当初より型枠製作を依頼していた青影製作所にファクス送信したところ，同社はパイプを用いて鉄板を折り曲げることを提案し，同年１２月１６日付けで，蓋と本体の接触面部を曲面にした図面を持参した。被告は，以後，この型を原型として，蓋にしぼり（注：内側方向並びに上方向への湾曲）を入れる方法を３か月かけて考案し，ようやく，平成８年３月，現行の試作品を完成させ，実際に敷設したものである。」との主張をしたことが認められる。このことは，平成８年３月ころに本件訂正発明１，２の構成を有する試作品（側溝）が完成したことを意味するものと解される。
　そして，証拠（甲２９ないし３４）によれば，被告代表者のＡは，同訴訟における本人尋問（甲２９）において，埼玉県南埼玉郡（以下省略）のあやめ会館前で，工期を平成８年１月１２日〜同年３月３１日として行われた側溝施工工事及び埼玉県幸手市（以下省略）において，工期を平成８年５月７日〜同年６月１４日として行われた市道１１０８号線道路改良工事において，被告が製造販売した上記試作品（側溝）が敷設されたことを認めている。
(5) 特許法２９条１項２号にいう「公然実施」とは，その発明の内容を不特定の者が知り得る状況でその発明が実施されることをいうものであり，同法２条３項１号によれば，この場合の「実施」とは，物の発明にあっては，その物を生産し，使用し，譲渡し，貸し渡し，若しくは輸入し，又はその譲渡若しくは貸し渡しの申出（譲渡又は貸渡しのための展示を含む。）をする行為をいうものとされているところ，前記(1)ないし(4)の認定の事実によれば，被告は，本件特許出願前に本件訂正発明１，２の構成を有する側溝を製造して，これを側溝工事用として工事業者に販売譲渡し，それが現に上記各工事現場で敷設されたことが明らかである。
　本件のような物の発明の場合には，購入者が販売者からその発明の内容に関しその分析等の試験を行うことを禁じられているなど特段の事情がない限り，購入者は製品を自由に分解・分析してその発明の内容を知ることができるし，また，本件訂正発明１，２に係る側溝は屋外の公道で敷設されるものであるから，該側溝の工事業者等への販売，工事業者による該側溝の敷設により，本件訂正発明１，２は不特定の者が知り得る状況におかれたことになるというべきである。
　したがって，本件訂正発明１，２は，特許法２９条１項２号にいう「特許出願前に日本国内において公然実施された発明」に該当するというべきである……。
(6) ……
　３　取消事由５（本件訂正発明１ないし４の進歩性に関する判断誤り）について
(1) 本件訂正発明１，２が特許法２９条１項２号にいう「特許出願前に日本国内において公然実施された発明」に該当するというべきことは，前記２で説示したとおりである。
(2) そこで，進んで，本件訂正発明３，４が進歩性を有するか否かについて検討する。
ア　本件訂正発明１と本件訂正発明３とは，本件訂正発明１では，側溝躯体において，対向する側溝壁内面の上部に形成されるのが「上部傾斜面部」で，これに連続して下方に延設されるのが「湾曲面部」であり，また，側溝蓋において，上記「上部傾斜面部」に対し微小間隙を介して対峙されるのが「蓋上部傾斜面部」で，これに連続して下方に延設されて，上記「湾曲面部」に対し線接触しながら対峙されるのが「蓋湾曲面部」であるのに対し，本件訂正発明３では，側溝躯体において，対向する側溝壁内面の上部に形成されるのが「上部垂直面部」で，これに連続して下方に延設されるのが「傾斜面部」であり，また，側溝蓋において，上記「上部垂直面部」に対し微小間隙を介して対峙されるのが「蓋上部垂直面部」で，これに連続して下方に延設され，上記「傾斜面部」に対し線接触しながら対峙されるのが「蓋傾斜面部」である点において相違するだけであり，他の構成要件は一致している。
　しかして，本件訂正発明３の上記相違点に係る構成は，刊行物２（甲４）に記載されているとおり，公知の技術事項であり，本件訂正発明１の「上部傾斜部」ないし「蓋上部傾斜部」や「湾曲面部」ないし「蓋湾曲面部」に代えて，「上部垂直面部」ないし「蓋上部垂直面部」や「傾斜面部」ないし「蓋傾斜面部」の構成を採用することは，当業者が必要に応じて適宜選択することができる程度のことであり，当業者において本件訂正発明３の上記相違点に係る構成を想到することは容易であると認められる。
　また，本件訂正明細書（甲２０）には，本件訂正発明の効果として，「本第１乃至第４発明（注：本件訂正発明１ないし４）の各側溝構造によれば，まず，側溝蓋の４隅の線接触部分が確実に接触するので，クサビ効果を有するとともに４点支持のため，側溝蓋がガタガタすることがない。更に，側溝蓋に荷重が負荷されると，全ての接触予定線部分で線接触となるので，同様にクサビ効果により，がたつき音を発生しない。・・・」（段落【0025】）と記載されており，本件訂正発明１と本件訂正発明３とで作用，効果には差異がないとされている。
　したがって，本件訂正発明３に進歩性を認めることはできない。
イ　本件訂正発明４は，本件訂正発明３を引用し，これを「湾曲は連続的であり且つ線対称を示す」との構成により限定するものであるが，上記ア認定の本件訂正明細書の段落【0025】の記載のとおり，この限定事項の付加によっても発明が奏する作用，効果に変化はなく，その内容に照らしても，それは当業者が適宜選択できる単なる設計事項にすぎないと解される。したがって，本件訂正発明４にも進歩性を認めることはできない。
ウ　したがって，本件訂正発明３，４に進歩性は認められない。」
　
（５−３）上記のとおり、判決には、請求人提出の甲第１５号証に係る工事（埼玉県北本市で工期を平成８年９月２日〜平成９年１月１０日として施工された市道２４３５号線道路補修工事）において、本件訂正発明１，２が本件出願前に公然実施されたことが、判示されている。
　そして、上記判示事項は、いわゆる「拘束力」を有するから、本件訂正発明１，２は、本件出願前日本国内において公然実施された発明であり、また、本件訂正発明３，４は、該公然実施された発明に基づいて当業者が容易になし得た発明である、といわざるを得ない。
　
【６】むすび
　以上のとおりであるから、本件の請求項１，２に係る発明についての特許は、特許法第２９条第１項第２号の規定に該当し、請求項３，４に係る発明についての特許は、同法第２９条第２項の規定に違反してなされたものであるから、いずれも同法第１２３条第１項第２号の規定に該当し、無効とすべきものである。
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。
　よって、結論のとおり審決する。