【事件の表示】
　上記当事者間の特許第２７４６２６９号発明「化学ルミネセンス組成物」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理　由】
１．手続の経緯
　特許第２７４６２６９号の発明は、昭和６１年４月１４日（パリ条約による優先権主張　１９８５年４月１５日　米国）に出願され、平成１０年２月１３日にその発明について特許権の設定登録がなされた。
　その後当審においてなされた手続の経緯は以下のとおりである。
　
無効審判請求　　　　　　　　平成１４年２月１日
補正書（請求人）　　　　　　平成１４年２月２２日
答弁書（被請求人）　　　　　平成１４年６月６日
口頭審理陳述要領書（請求人）平成１４年８月２６日
口頭審理　　　　　　　　　　平成１４年９月１０日
第２答弁書（被請求人）　　　平成１４年１１月１１日
上申書（請求人）　　　　　　平成１５年１月２９日
　
２．本件特許発明
　本件特許第２７４６２６９号の特許請求の範囲第１項及び第１９項に係る発明は、特許明細書の記載からみて、その特許請求の範囲第１項及び第１９項に記載された次のとおりのものである。
「１．可視化学ルミネセンス光を発するために有機溶剤の存在において過酸化水素と反応させるための組成物であって、
（１）シュウ酸エステル、
（２）蛍光体、
および
（３）組成物の全重量に基いて、５×１０−４ないし５×１０−３重量パーセントの可溶性ペリレンジカルボキシイミド染料、
の溶剤溶液を含有し、かつ
該ペリレンジカルボキシイミド染料対該蛍光体のモル比が２．６８×１０−３ないし２．２５×１０−２対１であることを特徴とする組成物。」、
「１９．可視化学ルミネセンス光を発するために有機溶剤の存在において過酸化水素と反応させるための組成物であって、
（１）シュウ酸エステル、
（２）蛍光体、
および
（３）組成物の全重量に基いて、５×１０−４ないし５×１０−３重量パーセントの可溶性ペリレンジカルボキシイミド染料、
の溶剤溶液を含有し、かつ
該ペリレンジカルボキシイミド染料対該蛍光体のモル比が２．６８×１０−３ないし２．２５×１０−２対１である組成物に過酸化水素と塩基性触媒の溶液を添加することを特徴とする化学ルミネセンス光を生ぜしめるための方法。」
（以下、それぞれ「本件特許発明１」、「本件特許発明２」という。両者をまとめて、「本件特許発明」ということがある。）
　
３．請求人の主張
（１）無効理由の概要
　請求人は、本件特許発明に係る特許を無効とすることを求め、以下の無効理由イ及びロを主張している。
（イ）無効理由イ
　拒絶査定後にされた補正は、願書に最初に添付された明細書（以下、「当初明細書」という。）の要旨を変更するものであり、本件特許発明は、（昭和６３年改正前の特許法第４０条の規定により）最終の手続補正書を提出した日である平成９年１０月２３日に出願されたものとみなされる。したがって、本件特許発明は、甲第１号証（本願公開公報）に記載された発明と同一であり、特許法第２９条第１項第３号に該当するものであり、本件特許は本件出願当時の特許法（昭和６３年改正前の）第１２３条第１項第１号の規定により、無効とすべきである。
（ロ）無効理由ロ
　本件特許の特許請求の範囲第１項及び第１９項に記載された発明は、甲第２号証もしくは甲第７号証に記載された発明及び甲第３号証に記載された発明に基づいて、又は、甲第２号証ないし甲第９号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、本件特許は本件出願当時（昭和６３年改正前の）の特許法第１２３条第１項第１号の規定により、無効とすべきである。
　
（２）証拠方法
　請求人は、審判請求書とともに甲第１号証〜甲第２１号証を、口頭審理陳述要領書とともに甲第２２号証〜甲第２７号証を、さらに上申書とともに甲第２８号証を提出している。
　各甲号証は以下のとおりである。
（イ）甲第１号証　　特開昭６１−２５４６８８号公報
（ロ）甲第２号証　　特開昭５７−１５５５８３号公報
（ハ）甲第３号証　　Aldrichimica Acta，１６（３）（１９８３）、
　　　　　　　　　第５９〜６４頁
（ニ）甲第４号証　　米国特許第３９９４８２０号明細書
（ホ）甲第５号証　　米国特許第３８１６３２６号明細書
（ヘ）甲第６号証　　特表昭５８−５０００８４号公報
（ト）甲第７号証　　特公昭５３−４７７９８号公報
（チ）甲第８号証　　特開昭５９−８９３０２号公報
（リ）甲第９号証　　特開昭５７−１２５２６０号公報
（ヌ）甲第１０号証　米国特許出願第７２３５９０号明細書
（ル）甲第１１号証　平成７年７月２４日付け拒絶理由通知書
（ヲ）甲第１２号証　平成８年２月２８日付け意見書
（ワ）甲第１３号証　平成８年２月２８日付け手続補正書
（カ）甲第１４号証　平成８年５月８日付け補正の却下の決定書
（ヨ）甲第１５号証　平成８年１１月１２日付け拒絶査定書
（タ）甲第１６号証　平成９年４月１６日付け手続補正書
（レ）甲第１７号証　平成９年６月３日付け手続補正書（方式）
（ソ）甲第１８号証　平成９年８月８日付け拒絶理由通知書
（ツ）甲第１９号証　平成９年１０月２３日付け手続補正書
（ネ）甲第２０号証　平成１３年（ワ）第１５３３０号特許権侵害
　　　　　　　　　　差止等請求事件における平成１３年１２月２１日
　　　　　　　　　　付け準備書面（３）
（ナ）甲第２１号証　The Merck Index Eighth Edition（１９６８年）、
　　　　　　　　　第８００頁
（ラ）甲第２２号証　「化学大辞典」（１９８９年　東京化学同人発行）、　　　　　　　　　第７３６頁
（ム）甲第２３号証　Dyes and Pigments１１（１９８９）３０３−３１７
（ウ）甲第２４号証　米国特許第４６４０１９３号明細書
（ノ）甲第２５号証　特表２００２−５０２８９３号公報
（オ）甲第２６号証　特開平１０−１０１７３８号公報
（ク）甲第２７号証　特許第２６１２９５５号公報
（ヤ）甲第２８号証　東京高裁平成１３年（行ケ）第２３９号判決
　　　　　　　　　（平成１４年８月２９日言渡）
　
　そして、各甲号証の内容は以下のとおりである。
（イ）甲第１号証（特開昭６１−２５４６８８号公報）
　本件特許出願の公開公報である。
（ロ）甲第２号証（特開昭５７−１５５５８３号公報）
　甲第２号証には、透明又は不透明な容器中に液体のケミルミネッセンス混合物を含有して成る化学発光装置であって、「第一の蛍光物質が透明又は不透明の容器の内部に含まれ、第二の蛍光物質はこの容器の壁中に混入されているか或いはこの容器を取巻く取巻物中に含まれており、該第二の蛍光物質は第一の蛍光物質よりも長い波長の発光極大を有し、そしてその吸収スペクトルは第一の蛍光物質の発光スペクトルの大部分と重なり合っていることを特徴とするケミルミネッセンス混合物から成る化学発光装置」（特許請求の範囲第１項）が記載されており、上記の第一の蛍光物質と第二の蛍光物質との組み合わせとして、ペリレンと１−クロロ−９，１０−ビス（フエニルエチニル）アントラセンとの組み合わせ、ペリレンとジソジアムフルオレッセインとの組み合わせが記載されている（特許請求の範囲第７項、第３頁右上欄第７行〜左下欄最下行及び実施例８）。
　また、「典型的にはケミルミネツセンス性混合物はケミルミネッセンス発生化合物、例えば過酸化物、通常は過酸化水素と反応する蓚酸ジエステル、及びそのケミルミネッセンス発生化合物により活性化される蛍光化合物とから成っている。・・・化学発光装置が実用的に用いられる多くの場合に好適な赤色の発光を得るためには、ケミルミネッセンス混合物中に第二の蛍光物質を混合することができる。赤色の蛍光物質は第一の蛍光物質により賦活され赤色光を生じる。これらの混合物の効率は不当に低い。」（第２頁左上欄下から５行〜右上欄第８行）、「本発明によれば容器の壁の中に赤色の蛍光物質とのケミルミネッセンス混合物のための容器が提供され、容器の壁の中の赤色蛍光物質はケミルミネッセンス混合物の成分として蛍光物質を混入する必要がなく、ケミルミネッセンス混合物からの発光により賦活することができる。」（第２頁右上欄第１２〜１７行）と記載されている。
　実施例１のケミルミネッセンス性混合物は、シュウ酸エステルとしてビス（６−カルボペントキシ−２，４，５−トリクロロフエニル）オギザレート、第一の蛍光物質として１−クロロ−９，１０−ビス（フエニルエチニル）アントラセン、有機溶剤としてジブチルフタレート、及び過酸化水素を含有し、実施例８のケミルミネッセンス性混合物は、第一の蛍光物質としてペリレンを含有する。
（ハ）甲第３号証（Aldrichimica Acta）
　甲第３号証は、「化学ルミネセンス研究における新たな進歩（New Developments in Chemiluminescence Research）」に関する報文であり、シュウ酸エステル、過酸化水素、触媒、蛍光体及び有機溶剤からなる反応系を利用して化学ルミネセンス光を生じさせるシステムが記載されており（第５９頁の反応式）、「理想的には、蛍光体は、有機溶剤に可溶であり、ペルオキシドに対して安定で、かつ、効率的である（高い量子効率Φfluorescenceを有する）ことが必要である。公知の化合物のうち、ビス（フエニルエチニル）アントラセン類（ＢＰＥＡ，２）が特に好ましい。」（第５９頁中欄第９行〜右欄第１行）と記載されている。また、上記報文とは別の「Biochemical Tools」と表題が付されたページ（第６２頁）に、可溶性ペリレン蛍光染料として、Ｎ，Ｎ′−ビス（２，５−ジ−ｔ−ブチルフエニル）−３，４，９，１０−ペリレンジカルボキシイミドが記載されており、当該化合物のｔ−ブチル基は当該化合物を有機溶剤に可溶にすること、また当該化合物は蛍光において９９％の量子効率が得られることが記載されている。
（ニ）甲第４号証（米国特許第３９９４８２０号明細書）
　甲第４号証には、有機溶剤中にシュウ酸ビスエステル、有機蛍光体及び過酸化水素等を含有する液状溶液からなる化学ルミネセンス組成物が記載されており（請求項１）、上記有機蛍光体の具体例として、９，１０−ビス（フエニルエチニル）アントラセン、及びそのメトキシ−又はハロ−置換誘導体、ペリレン、置換ペリレン等が記載されている（請求項２、第３欄第２１〜４０行）、また、「これらの全てについての代表的な置換基としては、フエニル、低級アルキル（Ｃ１−Ｃ６）、塩素、臭素、シアノ、アルコキシ（Ｃ１−Ｃ１６）、及びここで意図する発光反応を妨げない他の類似の置換基が挙げられる。」（第３欄第３２〜３６行）と記載されている。
　さらに、「好ましい溶剤しては、フタル酸ジブチル、フタル酸ジメチル、及びこれらの混合物を、上記の成分を少なくとも一部分懸濁又は溶解するに十分な量用いる。一般に、活性化剤及びシュウ酸型エステルの存在下で安定で、約３３０ｍμ〜１２００ｍμの範囲の分光放出（spectral emission）を有し、そして選択した溶剤に少なくとも一部分溶解し得る如何なる蛍光化合物も、本発明に好適に用いられる。」（第３欄第１７〜２６行）と記載されている。
（ホ）甲第５号証（米国特許第３８１６３２６号明細書）
　甲第５号証には、過酸化水素と反応して可視化学ルミネセンス光を発するために適用される組成物であって、シュウ酸ジアリールエステル、有機蛍光体及び有機溶剤を含有する組成物が記載されており（請求項１、請求項７）、「本発明に用いる代表的な適切な蛍光化合物は、３３０ｍμ〜１，０００ｍμの範囲の分光放出（spectral emission）を有し、そして希釈剤を用いる場合にはその希釈剤に少なくとも一部分溶解し得るものである。これらの中には、アントラセン、置換アントラセン、・・・、ペリレン、置換ペリレン、・・・等が含まれる。これらの全てについての代表的な置換基としては、フエニル、低級アルキル、塩素原子、臭素原子、シアノ、アルコキシ（Ｃ１−Ｃ１６）、及び本発明の化学発光法が意図する発光反応を妨げない他の類似の置換基が挙げられる。上記の性質を有する他の多数の蛍光化合物は当該分野においてよく知られている。・・・代表的な蛍光化合物だけを上述したが、本発明はそのようなものに限定されず、類似の性質を有する他の多数の蛍光化合物が本発明に用いられることが意図されることは当業者が十分に知っている。」（第８欄第５２行〜第９欄第１２行）と記載されている。
（ヘ）甲第６号証（特表昭５８−５０００８４号公報）
　甲第６号証には、「対象とする生物的分析物に特異的な免疫種に複合させた、カプセル封入フルオレサー材料と、該フルオレサーを含有するカプセルを破壊する手段と、フルオレサーを活性化しうる電磁放射以外のエネルギー源とを含有する、対象とする生物的分析物を検出するためのシステム」（請求の範囲第１項）が記載されており、上記フルオレサー（蛍光体）として、３，４，９，１０−ペリレンテトラカルボン酸ジ無水物及びその誘導体が記載され（請求の範囲第１２項）、上記エネルギー源、又は当該システムに用いる化学試剤として、過酸化水素及びビス−オギザレートエステル化合物が記載されている（請求の範囲第１５項及び第４６項、第６頁右上欄下から４行〜左下欄第２行）。
（ト）甲第７号証（特公昭５３−４７７９８号公報）
　甲第７号証には、「過酸化水素との反応によって化学発光を生ずるに充分な濃度に存在する次の（ａ）乃至（ｃ）の成分よりなることを特徴とする化学発光を得るために過酸化水素と反応せしむべき化学発光性組成物。（ａ）次式によってあらわされるシュウ酸型エステル（式及び置換基の説明省略）、（ｂ）塩素、フッ素又は低級アルキルによって置換されたビス（フエニルエチニル）アントラセンより成る蛍光体、及び（ｃ）有機溶媒。」（特許請求の範囲）が記載され、置換アントラセンとして１−クロロ−９，１０−ビス（フエニルエチニル）アントラセン等が挙げられている（第９欄第３１〜第１０欄第７行）。
　また、「我々の発見によれば、クロロ、ブロモ又は低級アルキル置換フェニルエチニル置換芳香族化合物は一層高い効果を示す蛍光体で、且つ化学発光反応の溶媒系中に一層可溶性である。従って、これら化合物は一層高濃度に存在することができるので、化学発光反応中に放出される化学エネルギーを可能な限り最高に利用するに充分な量に存在しうる。」（第３欄第３４〜４１行）、「本発明の新規な組み合わせとしては、フエニルエチニル型蛍光体化合物の使用のみが必要であるが、もし望むならば例えば発光の色を変えるためにそれと共に他の蛍光体化合物を用いることもできる。」（第６欄第３５〜３９行）、「本発明の組成物の化学発光によって放出される光の波長、すなわち発光する光の色は上に述べた既知の蛍光性化合物のような任意の一つ又は二つ以上のエネルギー転移剤（蛍光体）の添加によって変化する。」（第７欄第４０〜４４行）と記載されている。
（チ）甲第８号証（特開昭５９−８９３０２号公報）
　甲第８号証には、蛍光染料を含有する透明プラスチックからなる集光体を製造する方法が記載されており（特許請求の範囲第１項）、蛍光染料としてペリレン誘導体が挙げられ、その具体例として、テトラクロロ−Ｎ−メチルペリレンテトラカルボン酸ジイミド、ペリレン−３，９−ジカルボン酸イソブチルエステル等のペリレンテトラカルボン酸ジイミド類が記載されている（特許請求の範囲第２項、第３頁右上欄第１２〜１４行、第３頁右下欄第７〜８行、実施例１、実施例４）。
（リ）甲第９号証（特開昭５７−１２５２６０号公報）
　甲第９号証には、ペリレン−３，４，９，１０−テトラカルボン酸ジイミド及びこれを合成樹脂の混合着色に使用する方法（特許請求の範囲第１項、第７項）。
　また、「この染料は、きわめて澄明で光沢ある蛍光を発する橙色着色を与え、その光堅牢性はきわめて良好である。この染料は他の染料と混合して合成樹脂の混合着色に使用することもでき、その場合きわめて澄明で光沢ある橙色着色が得られる。」（第２頁右下欄第１０〜１５行）、「この新規染料は、たとえば先にあげたビスアリールイミドよりも有機溶剤及び合成樹脂に本質的により良好に可溶である。」（第３頁右上欄第１４〜１６行）と記載されている。
（ヌ）甲第１０号証（米国特許出願第７２３５９０号明細書）
　本件特許出願の優先権主張の基礎となる米国特許出願の明細書であり、「可溶性ペリレン染料の使用する特定蛍光体に対するモル比は、約３．４５×１０−３〜８．１５×１０−３：１の範囲でなければならない。」（第２頁第３３〜３６行）と記載されている。
（ル）甲第１１号証（平成７年７月２４日付け拒絶理由通知書）
　本件特許出願に対し発せられた拒絶理由通知書
（ヲ）甲第１２号証（平成８年２月２８日付け意見書）
　平成７年７月２４日付け拒絶理由通知に対し提出された意見書
（ワ）甲第１３号証（平成８年２月２８日付け手続補正書）
　平成８年２月２８日付け意見書と同時に提出された手続補正書で、「ペリレンジカルボキシイミド染料対蛍光体のモル比が約３．４５×１０−３ないし８．１５×１０−１対１である」と補正する旨の記載がある。
（カ）甲第１４号証（平成８年５月８日付け補正の却下の決定書）
　平成８年２月２８日付け手続補正書でした補正を却下すべき旨の決定
（ヨ）甲第１５号証（平成８年１１月１２日付け拒絶査定書）
　平成７年７月２４日付け拒絶理由通知書に記載した理由により拒絶をすべき旨の査定
（タ）甲第１６号証（平成９年４月１６日付け手続補正書）
　拒絶査定に対する審判請求にあたり提出された手続補正書で、「ペリレンジカルボキシイミド染料対蛍光体のモル比が約２．６８×１０−３ないし２．２５×１０−２対１である」と補正する旨の記載がある。
（レ）甲第１７号証（平成９年６月３日付け手続補正書）
　審判請求書の請求の理由を訂正するもので、モル比について、「上記モル比の下限値２．６８×１０−３は当初明細書の実施例３に基いており、一方上記モル比の上限値２．２５×１０−２は当初明細書の実施例４に基くものである。」（第１０頁）と記載されている。
（ソ）甲第１８号証（平成９年８月８日付け拒絶理由通知書）
　特許請求の範囲の記載が不備である旨の拒絶理由通知書
（ツ）甲第１９号証（平成９年１０月２３日付け手続補正書）
　モル比を「２．６８×１０−３ないし２．２５×１０−２対１」と補正する旨の記載がある。
（ネ）甲第２０号証（平成１３年（ワ）第１５３３０号準備書面（３））
　本件特許に係る特許権侵害差止等請求事件における準備書面であり、本件明細書の実施例における可溶性ペリレンジカルボキシイミド染料対蛍光体のモル比の算出方法が示されている（第２頁〜第９頁）。また、可溶性ペリレン染料を可溶性ペリレンジカルボキシイミド染料と補正することは、単に明確化したにすぎない旨（第１０頁）が記載されている。
（ナ）甲第２１号証（The Merck Index Eighth Edition）
　「ペリレン」の項に、「二硫化炭素及びクロロホルムに極めて溶けやすく、ベンゼンに溶けやすく、エーテル、アルコール、アセトンにやや溶けやすく、石油エーテルに非常に溶けにくく、水に溶けない。」と記載されいる。
（ラ）甲第２２号証（「化学大辞典」、第７３６頁）
　「原子量」の項に、「炭素の質量数１２の同位体の原子量を厳密に１２と約束する」ことが記載されている。
（ム）甲第２３号証（Dyes and Pigments）
　甲第２３号証は、「蛍光コレクターのための新規なペリレン及びビオラントロン染料（New Perylene and Violanthrone Dyestuffs for Fluorescent Collectors）」と題する論文であり、使用されるペリレン染料、ビオラントロン染料として、「２．１　ペリレン染料」（第３０４頁）、「２．２　ペリルイミド染料」（第３０６頁）、「２．３　置換ペリルイミド染料」（第３０７頁）、「２．４　ビオラントロン及びイソビオラントロン染料」（第３０９頁）が挙げられており、ペリレン染料として、ペリレンジカルボン酸イソブチルエステル誘導体が示されている（第３０５頁）
　また、ペリレンジカルボキシイミド染料が置換基の相違により酢酸エチルに対する溶解性が大きく異なることが示されている（第３０７頁の表１）。
（ウ）甲第２４号証（米国特許第４６４０１９３号明細書）
　化学ルミネッセンス発光のための蛍光体溶液に含まれる蛍光体としてＮ，Ｎ′−ビス（２，５−ジ−ｔ−ブチルフェニル）−３，４，９，１０−ペリレンジカルボキシイミドが挙げられている（第２欄第６０〜６４行）。
（ノ）甲第２５号証（特表２００２−５０２８９３号公報）
　油溶性染料として、ペリレンの油溶性誘導体、アントラセン染料が挙げられている（特許請求の範囲請求項６、請求項１０）。
（オ）甲第２６号証（特開平１０−１０１７３８号公報）
　９，１０−ビス−（フェニルエチニル）−アントラセン類、９，１０−ジフェニルアントラセン類が蛍光染料として挙げられている（特許請求の範囲請求項２）。
（ク）甲第２７号証（特許第２６１２９５５号公報）
　化学蛍光用組成物として、オキサレート化合物とペリレンジカルボキシイミド誘導体からなるものが記載されている。
（ヤ）甲第２８号証（東京高裁平成１３年（行ケ）第２３９号判決）
　分割出願が原出願に包含されていない発明を包含するものであるから、もとの出願の一部を新たな特許出願とするものでない旨が判示されている。
　
４．被請求人の主張
　被請求人は、本件審判の請求は成り立たないとして、答弁書において乙第１号証を、第２答弁書において乙第１号証〜乙第１２号証を提出している。
　各乙号証及びその内容は以下のとおりである。
（イ）乙第１号証（「カラーケミカル事典」（１９８８年３月２８日　株式会社シーエムシー発行）、第４８１〜４８２頁）
　「ペリレン染料」の項に、１９１２年にペリレンテトラカルボン酸ジイミドが合成され、これがペリレン染料の最初のものであること、その後１９５０年頃まではバット染料として発展したこと、３，４，９，１０−ペリレンテトラカルボン酸ジイミドをメチル化して、Ｃ．Ｉ．　Ｖａｔ　Ｒｅｄ　２３が得られること、ペリレンテトラカルボン酸無水物に、種々の脂肪族アミン、芳香族アミンを作用させることにより、多くの重要な油溶染料が生産されていることが記載されている。
（ロ）乙第２号証（「化学大辞典」（株式会社東京化学同人、１９９４年４月１日発行）、巻末）                                  
　「元素の周期表」が記載されており、炭素（Ｃ）、水素（Ｈ）、酸素（Ｏ）の原子量がそれぞれ「１２．０１」、「１．００８」、「１６．００」であることが示されている。
（ハ）乙第３号証の１（「化学大辞典　４」（共立出版株式会社、昭和５６年１０月１５日発行）、第６１８頁）
　「元素の周期表（短周期型）」が記載されており、Ｃ、Ｈ、Ｏの原子量がそれぞれ「１２．０１１」、「１．００８０」、「１６」であることが示されている。
（ニ） 乙第３号証の１（「化学大辞典４」（同上）、第６１９頁）
　「元素の周期表（長周期型）」が記載されており、Ｃ、Ｈ、Ｏの原子量がそれぞれ「１２．０１１」、「１．００８０」、「１６」であることが示されている。
（ホ）乙第４号証（「化学大辞典」（株式会社東京化学同人、１９９４年４月１日発行）、第１６７０頁）
　「二酸化炭素」の項には、二酸化炭素（ＣＯ２）の分子量が４４．０１であることが示されている。
（ヘ）乙第５号証（米国特許第３７４９６７９号明細書）
　乙第５号証〜乙第１２号証は、本件特許明細書に従来の化学ルミネッセンス発光系の例が記載されているとして挙げられた米国特許であり、それぞれの明細書中に、使用される蛍光体が数多く例示されている。
（ト）乙第６号証（米国特許第３３９１０６８号明細書）
（チ）乙第７号証（米国特許第３３９１０６９号明細書）
（リ）乙第８号証（米国特許第３９７４３６８号明細書）
（ヌ）乙第９号証（米国特許第３５５７２３３号明細書）
（ル）乙第１０号証（米国特許第３５９７３６２号明細書）
（ヲ）乙第１１号証（米国特許第３７７５３３６号明細書）
（ワ）乙第１２号証（米国特許第３８８８７８６号明細書）
　
５．当審の判断
（１）無効理由イについて
　請求人が主張する無効理由イは、本件特許発明が本願公開公報（甲第１号証）に記載された発明と同一であるとするものであるが、その前提として、請求人は、本件特許発明は拒絶査定後の平成９年４月１６日及び平成９年１０月２３日の補正（甲第１６号証、甲第１９号証）を経て登録されたものであるが、（ｉ）可溶性ペリレンジカルボキシイミド染料対蛍光体のモル比についての補正、および、（ii）「可溶性ペリレン染料」を「可溶性ペリレンジカルボキシイミド染料」とした補正が当初明細書の要旨を変更するので、出願日が手続補正書を提出した日とみなされる旨を主張する。
　
　そこで、上記補正（ｉ）、（ii）が当初明細書の要旨を変更するものであるかどうかについて検討する。
（ａ）補正（ｉ）について
　補正（ｉ）は、形式的には、願書に最初に添付した明細書（以下、「当初明細書」という。）に記載される、「約３．４５〜１０−３〜８．１５×１０−３：１対１」との可溶性ペリレンジカルボキシイミド染料対蛍光体のモル比を、「２．６８×１０−３ないし２．２５×１０−２対１」とするものである。なお、当初明細書における「３．４５〜１０−３」は、優先権主張の基礎となる米国特許出願の明細書（甲第１０号証）を参酌すれば、「３．４５×１０−３」の誤記と認める。
　まず当初明細書の記載をみると、「ここに、過酸化水素及び溶媒の存在において活性化するときに、暗所で白色光を表わし、その白色光は人が色を正確に識別することを可能にするか、あるいは現在商業的に入手することができるものよりも高い強度の着色光を表わす化学ルミネッセンス組成物が開発された」（第４頁第１５〜２０行）、「暗所で白色光を表わすか又は高い強度の着色光を表わすという上記の組成物の能力は、可溶性ペリレン染料の存在に基づく。」（第５頁第８〜１０行）、「可溶性ペリレン染料の使用する特定蛍光体に対するモル比は、約３．４５×１０−３〜８．１５×１０−３：１の範囲でなければならない。」（第６頁第５〜７行）とある。
　上記記載からすると、暗所で白色光を表わすか、または高い強度の着色光を表わす本件特許発明において、可溶性ペリレン染料と蛍光体とのモル比は特定の範囲にあることが必要であることは明らかである。当初明細書の発明の詳細な説明にその範囲は「約３．４５×１０−３〜８．１５×１０−３：１でなければならない」と記載されているが、発明の実施例である実施例１〜５、９からは、可溶性ペリレン染料と蛍光体とのモル比は、それぞれ「４．３０×１０−３：１」、「１．６６×１０−２：１」、「２．６８×１０−３：１」、「２．２５×１０−２：１」、「１．０８×１０−２：１」、「５．３７×１０−３：１」と算出される（甲第２０号証第９頁参照）。そして、これらのモル比は、当業者であれば実施例の記載から容易に算出できるので、当初明細書に記載されていた事項であるといえる。
　そうしてみると、補正されたモル比「２．６８×１０−３ないし２．２５×１０−２対１」は、「下限値２．６８×１０−３は当初明細書の実施例３に基いており、一方上記モル比の上限値２．２５×１０−２は当初明細書の実施例４に基くものである。」（甲第１７号証）から、可溶性ペリレン染料と蛍光体とのモル比を特定の数値範囲とする補正は、当初明細書に記載した事項の範囲内の補正であり、当該補正は明細書の要旨を変更するとされるものではない。
　
　なお、実施例３は、高い強度の着色光を表わす組成物の実施例であり、実施例４は、白色光を表わす組成物の実施例に係るものであるが、実施例３におけるモル比を下限値とし、実施例４におけるモル比を上限値とする範囲内において、本件特許発明が「暗所で白色光を表わすか又は高い強度の着色光を表わす」という所期の効果を奏することは明らかである。
　また、請求人は、実施例３、実施例４から計算すると、モル比はそれぞれ２．６９×１０−３対１及び２．２４×１０−２対１であるから、本件特許明細書の実施例３、実施例４の記載は本件特許発明における上記モル比の数値範囲の根拠となり得ない旨、および、原子量の基準は炭素の原子量を１２として基準にすることが定められている（甲第２２号証）のに対し、モル比を計算するにあたり酸素の原子量を１６として基準としている（甲第２０号証第３頁）ので一般的方法ではない旨を主張する。しかし、計算の際の数値の丸め方等により多少の誤差はあり得ることなので、指摘される程度の数値の相違（「２．６８」と「２．６９」、「２．２５」と「２．２４」）により補正後の数値が実施例３、実施例４に基づくものでないとすることはできず、また、原子量の基準は「炭素の質量数１２の同位体の原子量を厳密に１２」とするものであるが、質量数の異なる同位体の存在により自然界での酸素の原子量は「１６．００」である（乙第２号証）から、モル比の計算にあたり酸素の原子量を１６とすることになんら問題はない。
　
（ｂ）補正（ii）について
　補正（ii）は、当初明細書における「可溶性ペリレン染料」を「可溶性ペリレンジカルボキシイミド染料」とするものである。
　ここで、乙第１号証の「ペリレン染料」の項によれば、１９１２年に製造されたペリレンテトラカルボン酸ジイミドがペリレン染料の最初のものであること、ペリレンテトラカルボン酸無水物に、種々の脂肪族アミン、芳香族アミンを作用させることにより、多くの重要な油溶性染料が生産されていることが記載されている。この記載からすれば、ペリレン染料は、ペリレンジカルボキシイミド骨格を有する一群の油溶性染料を含むものであることが当業者に理解される。なお、乙第１号証は、本件の出願後の１９８８年に発行された刊行物であるが、１９１２年に最初のペリレン染料が製造されたこと、および、その後の発展を記述した記載内容は、本件の出願当時の技術水準を知るにあたり参酌し得るものである。
　また、本件出願後（１９８９年）の刊行物であるが、甲第２３号証には、使用されるペリレン染料、ビオラントロン染料として、「２．１　ペリレン染料」、「２．２　ペリルイミド染料」、「２．３　置換ペリルイミド染料」、「２．４　ビオラントロン及びイソビオラントロン染料」が並列的に挙げられており、広義のペリレン染料には、狭義のペリレン染料、（置換）ペリルイミド染料が含まれることが示されている。ペリルイミドはその構造からみてペリレンジカルボキシイミドであるから、甲第２３号証からも広義のペリレン染料は、ペリレンジカルボキシイミド骨格を有する染料をその下位概念として包含していることが理解できる。
　そうしてみると、本件の当初明細書に、「本発明の組成物を製造するために用いる溶剤中に可溶な任意のペリレン染料を本発明において使用することができる。適当なペリレン染料はＮ，Ｎ−ビス（２，５−ジ−ｔ−ブチルフエニル）−３，４，９，１０−ペリレンジカルボキシイミドを包含する。」（第７頁第１５〜２０行）と記載され、実施例においても該化合物が使用されていることからすれば、該化合物に代表されるペリレンジカルボキシイミド骨格を有する一群の染料、すなわちペリレンジカルボキシイミド染料は、当初明細書に実質的に記載されていたというべきである。
　したがって、「可溶性ペリレン染料」を「可溶性ペリレンジカルボキシイミド染料」とするのは、当初明細書に記載した事項の範囲内の補正であるとすることができる。
　
　なお、請求人は、平成１５年１月２９日付け上申書とともに甲第２８号証（東京高裁平成１３年（行ケ）第２３９号判決）を提出し、これに基づき中位概念の導入が認められないとしている。しかし、甲第２８号証の判決は、金属酸化物成分を有する耐火素地の発明に係る原出願から、金属酸化物として酸化ジルコニウムを用いる発明を分割出願した事案において、原明細書に酸化ジルコニウムの粒度が特定値以下であることが明確に記載されていること、そして、耐火れんがの分野において、原料の粒度分布が重要な因子をなすことが技術常識であったことから、酸化ジルコニウムの粒度が特定値以下であることを要件としない分割出願の発明を原明細書に開示されているものと当業者が理解することはあり得ないと判断するものである（第５　裁判所の判断　１（５）参照）。すなわち、原明細書に開示されない概念の導入は許されないとするものであり、先に述べたように、具体的に示された化合物に代表されるペリレンジカルボキシイミド骨格を有する一群の染料が当初明細書中に実質的に記載されていたといえる本件事案に適用されるべき事例ではない。
　
（ｃ）まとめ
　以上のとおり、補正（ｉ）、（ii）は、当初明細書に記載された事項の範囲内でなされたものであるから、当初明細書の要旨を変更するものではない。したがって、補正（ｉ）、（ii）が当初明細書の要旨を変更することを前提とする請求人の無効理由イの主張は認めることができない。
　
（２）無効理由ロについて
　請求人は、本件特許発明１及び本件特許発明２が、（ｉ）甲第２号証及び甲第３号証に記載された発明に基づいて、（ii）甲第７号証及び甲第３号証に記載された発明に基づいて、または、（iii）甲第２号証ないし甲第９号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであることを主張する。
　以下、上記主張（ｉ）〜（iii）について検討する。
（ａ）主張（ｉ）について
　甲第２号証には、「第一の蛍光物質が透明又は不透明の容器の内部に含まれ、第二の蛍光物質はこの容器の壁中に混入されているか或いはこの容器を取巻く取巻物中に含まれ」る化学発光装置が記載されており、二種類の蛍光物質を併用することが記載されている。しかし、甲第２号証記載の発明は、従来赤色の発光を得るためにケミルミネッセンス混合物中に第二の蛍光物質を混合すると、赤色の蛍光物質は第一の蛍光物質により賦活され赤色光を生じるが、この混合物の効率が不当に低いので、第二の蛍光物質を容器の壁あるいはこの容器を取巻く取巻物中に混入するもので、二種類の蛍光物質を混合物として使用することを否定するものである。そうしてみると、甲第３号証にペリレンジカルボキシイミド誘導体が記載されているとしても、それを他の蛍光物質と混合物として使用することが甲第２号証、甲第３号証の記載から当業者が想到し得るものではない。
　したがって、蛍光物質とペリレンジカルボキシイミド染料の混合物からなる組成物及びそれを使用する方法の発明である本件特許発明１及び本件特許発明２は、甲第２号証及び甲第３号証記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとされるものではない。
　
（ｂ）主張（ii）について
　甲第７号証には、シュウ酸型エステル、置換されたビス（フエニルエチニル）アントラセンより成る蛍光体、有機溶媒とからなり過酸化水素との反応により化学発光する化学発光性組成物が記載され、さらに、「本発明の新規な組み合わせとしては、フエニルエチニル型蛍光体化合物の使用のみが必要であるが、もし望むならば例えば発光の色を変えるためにそれと共に他の蛍光体化合物を用いることもできる。」こと、および、「本発明の組成物の化学発光によって放出される光の波長、すなわち発光する光の色は上に述べた既知の蛍光性化合物のような任意の一つ又は二つ以上のエネルギー転移剤（蛍光体）の添加によって変化する。」ことが記載されている。
　しかしながら、甲第７号証には他の蛍光体化合物として具体的にどのようなものをどの程度使用するかについてはなんら記載されていないので、甲第３号証に特定のペリレンジカルボキシイミド誘導体が蛍光体化合物として記載されていたとしても、該蛍光体化合物を甲第７号証記載の発明における他の蛍光体化合物として選択し、さらにその配合比率を本件特許発明での特定範囲とすることは当業者に容易に想到し得るとされるものではない。
　そして、本件特許発明１及び本件特許発明２は、特定のペリレンジカルボキシイミド誘導体を特定量使用するという特許請求の範囲第１項及び第１９項記載の構成を採用することによって、甲第７号証、甲第３号証記載の発明からは予期し得ない本件明細書記載の格別の効果を奏するものである。
　したがって、本件特許発明１及び本件特許発明２は、甲第７号証及び甲第３号証記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとされるものではない。
　
（ｃ）主張（iii）について
　甲第４号証、甲第５号証には、シュウ酸エステル、有機蛍光体、有機溶剤を含有する組成物からなる化学ルミネセンス組成物が記載されており、有機蛍光体として「ペリレン、置換ペリレン」等が挙げられている。しかし、置換基としてが挙げられている、「フエニル、低級アルキル（Ｃ１−Ｃ６）、塩素原子、臭素原子、シアノ、アルコキシ（Ｃ１−Ｃ１６）、及びここで意図する発光反応を妨げない他の類似の置換基」との定義から、置換ペリレンとしてペリレンジカルボキシイミド誘導体が、当業者といえども容易に想到し得るものではない。
　甲第６号証には、フルオレサー材料（蛍光体）として、３，４，９，１０−ペリレンテトラカルボン酸ジ無水物及びその誘導体が記載されているが、これから当業者がペリレンジカルボキシイミドを容易に想到し得るものではない。
　甲第８号証には、蛍光染料を含有する透明プラスチックからなる集光体が記載されており、蛍光染料としてペリレン誘導体が挙げられ、具体例として、テトラクロロ−Ｎ−メチルペリレンテトラカルボン酸ジイミド類が記載されているが、これらを化学ミネッセンス光を発するための組成物の成分として適用することが容易に想到されるものであるとすることができない。
　また、甲第９号証には、ペリレン−３，４，９，１０−テトラカルボン酸ジイミドが記載されているが、これは合成樹脂の混合着色に使用されるものであるから、化学ミネッセンス光を発するための組成物の成分として適用することが容易に想到し得るものではない。
　さらに、甲第２号証ないし甲第９号証の記載を総合勘案しても、本件特許発明１及び本件特許発明２が、当業者に容易に想到し得るものとすることはできない。
　そして、本件特許発明１及び本件特許発明２は、特許請求の範囲第１項及び第１９項記載の構成を採用することによって、甲第２号証ないし甲第９号証記載の発明からは予期し得ない本件明細書記載の格別の効果を奏するものである。
　したがって、本件特許発明１及び本件特許発明２は、甲第２号証ないし甲第９号証記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとされるものではない。
　
（ｄ）まとめ
　以上のとおり、本件特許発明１及び本件特許発明２は、甲第２号証もしくは甲第７号証に記載された発明及び甲第３号証に記載された発明に基づいて、又は、甲第２号証ないし甲第９号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとする請求人の無効理由ロの主張は認めることができない。
　
６．むすび
　以上のとおりであるから、請求人の主張及び証拠方法によっては、本件の特許請求の範囲第１項及び第１９項に係る発明の特許を無効とすることができない。
　審判にかかる費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
　よって、結論のとおり審決する。