【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３４７１５５７号発明「磁気ディスク基板の製造方法及びその装置」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　訂正を認める。
　特許第３４７１５５７号の請求項１ないし２に記載された発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
　
１．手続の経緯
　本件特許第3471557号の請求項１、請求項２、及び請求項３に係る発明についての出願は、平成９年４月15日に特許出願され、平成15年９月12日にその発明について特許の設定登録がなされたものである。
　これに対し、平成16年３月４日付けで古河電気工業株式会社（以下、「請求人」という。）より特許無効審判の請求がなされ、平成16年６月11日付けで被請求人株式会社神戸製鋼所（以下、「被請求人」という。）より審判事件答弁書及び訂正請求書が提出されたものである。
　
２．訂正の適否について
　
〔2-1〕訂正の内容
　特許権者が平成16年６月11日付けの訂正請求で求めている訂正は、次のとおりのものである。
　
 (1) 訂正事項ａ
　特許査定時の明細書の特許請求の範囲の記載、
「【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アルミニウム合金板をダイス及びポンチにより円板状に打ち抜いてディスクブランクを作製する打抜工程と、前記ディスクブランクを空気圧を利用して反転させる反転工程と、前記ディスクブランクを打抜時のポンチ側の面同士を相対させ、またダイス側の面同士を相対させて積み重ねて焼鈍する焼鈍工程とを有することを特徴とする磁気ディスク基板の製造方法。
【請求項２】
　前記ディスクブランクは、スペーサ間に積み重ねられる1群のディスクブランクの厚さが総計で16乃至35mmであることを特徴とする請求項1に記載の磁気ディスク基板の製造方法。
【請求項３】
　前記ディスクブランクを湯洗する湯洗工程を有することを特徴とする請求項１又は２に記載の磁気ディスク基板の製造方法。
【請求項４】
　前記焼鈍工程に先立ち、複数個の前記ディスクブランクを２個のラインに分流する分流工程と、一方のラインにおいて分流された前記ディスクブランクを空気圧を利用して反転する反転工程とを有し、前記焼鈍工程は、分流された２個のラインから交互に前記ブランクディスクを取出しスペーサ間に積み重ねて焼鈍するものであることを特徴とする請求項１又は２に記載の磁気ディスク基板の製造方法。
【請求項５】
　アルミニウム合金板を打ち抜いて複数個のディスクブランクを作製するプレス加工器と、前記ディスクブランクを湯洗する湯洗器と、前記ディスクブランクを２個のラインに分流する分流器と、一方のラインにおいて前記ディスクブランクを空気圧を利用して反転する反転部と、一方のライン及び他方のラインから交互に前記ディスクブランクを取出し積み重ねる積層部とを有することを特徴とする磁気ディスク基板の製造装置。」
を、
「【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アルミニウム合金板をダイス及びポンチにより円板状に打ち抜いてディスクブランクを作製する打抜工程と、前記ディスクブランクを空気圧を利用して反転させる反転工程と、前記ディスクブランクを打抜時のポンチ側の面同士を相対させ、またダイス側の面同士を相対させて、スペーサ間に積み重ねられる１群のディデスクブランクの厚さが総計で21乃至35mmとなるように積み重ねて焼鈍する焼鈍工程とを有することを特徴とする磁気ディスク基板の製造方法。
【請求項２】
　前記ディスクブランクを湯洗する湯洗工程を有することを特徴とする請求項１に記載の磁気ディスク基板の製造方法。
【請求項３】
　前記焼鈍工程に先立ち、複数個の前記ディスクブランクを２個のラインに分流する分流工程と、一方のラインにおいて分流された前記ディスクブランクを空気圧を利用して反転する反転工程とを有し、前記焼鈍工程は、分流された２個のラインから交互に前記ブランクディスクを取出しスペーサ間に積み重ねて焼鈍するものであることを特徴とする請求項１又は２に記載の磁気ディスク基板の製造方法。
【請求項４】
　アルミニウム合金板を打ち抜いて複数個のディスクブランクを作製するプレス加工器と、前記ディスクブランクを湯洗する湯洗器と、前記ディスクブランクを２個のラインに分流する分流器と、一方のラインにおいて前記ディスクブランクを空気圧を利用して反転する反転部と、一方のライン及び他方のラインから交互に前記ディスクブランクを取出し積み重ねる積層部とを有することを特徴とする磁気ディスク基板の製造装置。」
と訂正する。
　
 (2) 訂正事項ｂ
　特許査定時の明細書の段落［0018］の【課題を解決するための手段】の記載
「【課題を解決するための手段】
　本発明に係る磁気ディスク基板の製造方法は、アルミニウム合金板をダイス及びポンチにより円板状に打ち抜いてディスクブランクを作製する打抜工程と、前記ディスクブランクを空気圧を利用して反転させる反転工程と、前記ディスクブランクを打抜時のポンチ側の面同士を相対させ、またダイス側の面同士を相対させて積み重ねて焼鈍する焼鈍工程とを有することを特徴とする。」
を、
「【課題を解決するための手段】
　本発明に係る磁気ディスク基板の製造方法は、アルミニウム合金板をダイス及びポンチにより円板状に打ち抜いてディスクブランクを作製する打抜工程と、前記ディスクブランクを空気圧を利用して反転させる反転工程と、前記ディスクブランクを打抜時のポンチ側の面同士を相対させ、またダイス側の面同士を相対させて、スペーサ間に積み重ねられる１群のディスクブランクの厚さが総計で21乃至35mmとなるように積み重ねて焼鈍する焼鈍工程とを有することを特徴とする。」
と訂正する。
　
 (3) 訂正事項c
　特許査定時の明細書の段落［0019］の記載を削除する。
　
〔2-2〕訂正の適否の判断
 (1) 訂正事項ａについて
　上記訂正事項ａについては、特許査定時の明細書の特許請求の範囲の請求項１において、「ディスクブランクを・・・・・積み重ねて焼鈍する」を、「ディスクブランクを・・・・・スペーサ間に積み重ねられる1群のディスクブランクの厚さが総計で21乃至35mmとなるように積み重ねて焼鈍する」に訂正するものである。
　この訂正は、先ず、請求項１と請求項２とを結合し、後続の請求項を順次繰り上げ、さらに、請求項２に記載されていた１群のディスクブランクの厚さが総計で16乃至35mmであるという規定を21乃至35mmに減縮するものである。
　この１群のディスクブランクの厚さの訂正は、本件明細書の実施例比較例のデータを根拠としたものである。即ち、本件明細書の表１(段落［0042］)において、実施例４の「スペーサ間のブランク厚さ」が21.0mmであり、実施例２、３、５は「スペーサ間のブランク厚さ」が21.0mmよりも厚いものである。そこで、この表１に記載の実施例の数値を根拠として、スペーサ間に積み重ねられる１群のディスクブランクの厚さの下限値を総計で21mmに訂正するものである。
　したがって、上記訂正事項ａは、1群のディスクブランクの厚さを16乃至35mmから21乃至35mmに減縮するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　また、上記訂正事項ａは、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
　よって、上記訂正事項aは、特許法第134条の２第１項ただし書、及び同条第５項で読み替えて準用する第126条第３、４項の規定に適合するものである。
　
 (2) 訂正事項ｂ、ｃについて
　上記訂正事項ｂについては、特許請求の範囲の訂正に伴い、課題を解決するための手段における相当箇所を訂正したものであり、また、上記訂正事項ｃについては、特許請求の範囲の訂正に伴い、課題を解決するための手段における相当箇所を削除したものであるから、何れも明りょうでない記載の釈明を目的とするものに該当する。
　したがって、上記訂正事項aは、特許法第134条の２第１項ただし書、及び同条第５項で読み替えて準用する第126条第３、４項の規定に適合するものである。
　
　また、訂正後の明細書の特許請求の範囲の請求項３、及び請求項４（訂正前の請求項４、及び請求項５に対応）については、無効審判の請求がされていない。
　
〔2-3〕訂正に対するむすび
　以上のとおりであって、上記訂正事項は、特許法第134条の２第１項ただし書、及び同条第５項で読み替えて準用する第126条第３項から第５項までの規定に適合するので、当該訂正を求める。
　
３．本件訂正発明
　上記「２．」で示したように、上記訂正が認められるので、本件訂正発明は、上記訂正請求に係る訂正明細書の特許請求の範囲に記載された請求項１〜４に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
　
「【請求項１】
　アルミニウム合金板をダイス及びポンチにより円板状に打ち抜いてディスクブランクを作製する打抜工程と、前記ディスクブランクを空気圧を利用して反転させる反転工程と、前記ディスクブランクを打抜時のポンチ側の面同士を相対させ、またダイス側の面同士を相対させて、スペーサ間に積み重ねられる１群のディデスクブランクの厚さが総計で21乃至35mmとなるように積み重ねて焼鈍する焼鈍工程とを有することを特徴とする磁気ディスク基板の製方法。
【請求項２】
　前記ディスクブランクを湯洗する湯洗工程を有することを特徴とする請求項１に記載の磁気ディスク基板の製造方法。
【請求項３】
　前記焼鈍工程に先立ち、複数個の前記ディスクブランクを２個のラインに分流する分流工程と、一方のラインにおいて分流された前記ディスクブランクを空気圧を利用して反転する反転工程とを有し、前記焼鈍工程は、分流された２個のラインから交互に前記ブランクディスクを取出しスペーサ間に積み重ねて焼鈍するものであることを特徴とする請求項１又は２に記載の磁気ディスク基板の製造方法。
【請求項４】
　アルミニウム合金板を打ち抜いて複数個のディスクブランクを作製するプレス加工器と、前記ディスクブランクを湯洗する湯洗器と、前記ディスクブランクを２個のラインに分流する分流器と、一方のラインにおいて前記ディスクブランクを空気圧を利用して反転する反転部と、一方のライン及び他方のラインから交互に前記ディスクブランクを取出し積み重ねる積層部とを有することを特徴とする磁気ディスク基板の製造装置。」
　
４．審判請求人の主張
　
〔4-1〕無効とすべき理由の概要
　本件審判請求人は、以下の証拠方法を提出するとともに、本件の請求項１、２、３に係る特許発明は、その出願の日前の特許出願であって、その出願後に出願公告または出願公開された甲第1号証（特願平8-193141号（特開平10-35861号公報参照)）の特許出願の願書に添付された明細書又は図面に記載された発明と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の特許出願に係る上記の発明をした者と同一でなく、またこの出願の時において、出願人が上記出願の出願人と同一でもないので、特許法第29条の２の規定により特許を受けることができないものであり、特許法第123条第１項第２号に該当し、本件特許は無効とすべきである旨、主張する。
　
 証拠方法
　甲第１号証： 特願平8-193141号（特開平10-35861号公報参照)
　甲第２号証： 特開平5-263201号公報
　甲第３号証： 特開昭62-240112号公報
　
〔4-2〕具体的無効理由
　請求人は、審判請求書において、具体的に本件特許を無効にすべき理由を概要以下のとおり主張する。
　
（１）本件特許発明
　本件の特許第3471557号の請求項１、２、３に係る各特許発明は、その願書に添付した明細書の特許請求の範囲の請求項１、２、３に記載されたとおりのものである。
　
（２）先行技術発明が存在する事実及び証拠の説明
　本件の出願の日前の特許出願であって、その出願後に出願公告または出願公開された特許出願の願書に添付された明細書又は図面に記載された発明である甲第1号証 (特願平8-193141号、特開平10-35861号公報参照)には、その明細書の段落[0003]に、「図７は、円形基板を打ち抜く工程を示す説明図である。円形基板34は、この図に示すように、例えば、所定巾のアルミニウム又はアルミニウム合金板を巻いたコイル39を巻き戻し、打抜装置29によって円形基板34を打ち抜き、更に、洗浄・乾燥装置30によって円形基板34表面を洗浄し乾燥することによって形成される。尚、参照番号40は打抜屑である。」、段落[0004]に、「しかし、この打ち抜いたままの円形基板34は凸状又は凹状にわん曲した形状をしており、磁気ディスク基板に用いるには平坦度が好ましくない。そこで、抜いたままの円形基板34を積層し、平坦な定盤で挟み、加圧焼鈍が行なわれている(特開平5-263201号公報、特開昭62-240112号公報等)。しかしながら、これらの方法でも平坦度は不十分であったので、この打ち抜いたままの円形基板34の歪を更に十分に矯正するため、発明者らは例えば、図５に示すように、円形基板34を１枚ずつ表37(凸面とする)と裏38(凹面とする)とを交互に積層し、或いは図６に示すように、円形基板34を所定枚数、例えば５枚ずつ表37と裏38とを交互に積層したものを、図示していない平坦な定盤で挟み、これを複数段重ね、上下方向に加圧しながら焼鈍する加圧焼鈍方法を出願した(特願平7-321564号)。」、段落[0005]に、「しかしながら、上記円形基板34を１枚ずつ又は所定枚数ずつ表37と裏38とを交互に積層することは、手作業で行なっていた。手作業による円形基板34の積層作業は、労力が大きいばかりでなく、表と裏の積層順番違い、積層枚数違いや円形基板の損傷等のおそれがあった。」、段落[0006］に、「本発明の目的は、上記課題を解決すべくなされたもので、円形基板を１枚ずつ又は所定枚数ずつを表と裏交互に容易、確実に、且つ円形基板に損傷を与えることなく反転、積層出来る円形基板の反転方法と反転積層方法及びこれらの装置を提供することである。」が記載され、また、段落[0023]に、「以上の構成を有する本実施の形態の円形基板の反転積層装置は、例えば次のように作用する。即ち、ベルトコンベア3で移送された円形基板34は、図2で示されるように、ベルトコンベア３上に設置されたガイド41a、41aで整列され、ベルトコンベア３上の一つ手前の円形基板34がセンサー21で検知され、ベルトコンベア３の速度を計算して、コンベアの一端６で移送方向先端部分35に、気体吹付手段10によって上方から空気が吹き付けられることにより反転する。この際、制御手段18は、１枚おきに又は所定枚数連続して気体吹付手段10に空気を吹き付ける開閉信号24を送るので、円形基板34は１枚おきに又は所定枚数連続して反転し、ローラコンベア７に受け渡される。」、段落[0026]に、「このような構成により、本実施の形態の円形基板の反転積層方法は、以下のように作用する。即ち、ベルトコンベヤ３からローラコンベア７に受け渡す際に、円形基板の移送方向先端部分35に、上方から１枚おきに又は所定枚数連続して空気を吹き付けることにより、円形基板は表と裏交互に容易、確実に、且つ円形基板に損傷を与えられることなく反転し、ローラコンベア７に受け渡される。更に、ローラコンベア７に渡し、ローラコンベア７の一端９まで移送した後、突起体25に落下させ、順次円形基板の貫通孔36を挿通、積層させることにより、１枚又は所定枚数ずつ表裏交互に確実に損傷を受けることなく積層される。」ことが記載されている。
　
（３）本件特許発明と先行技術発明との対比
　ア) 本件特許の請求項1に係る発明について
　本件特許の請求項1に係る発明の「アルミニウム合金板をダイス及びポンチにより円板状に打ち抜いてディスクブランクを作製する打抜工程」は、甲第1号証の段落[0003]に、「図７は円形基板を打ち抜く工程を示す説明図である。円形基板34は、この図に示すように、例えば、所定巾のアルミニウム又はアルミウム合金板を巻いたコイル39を巻き戻し、打抜装置29によって円形基板34を打ち抜き、」に相当するものである。なお、打ち抜きを「ダイス及びポンチ」で行うことは慣用技術であり、この点で相違するものではない。
　本件特許の請求項1に係る発明の「前記ディスクブランクを空気圧を利用して反転させる反転工程と、前記ディスクブランクを打抜時のポンチ側の面同士を相対させ、またダイス側の面同士を相対させて積み重ねて」は、甲第１号証の段落[0 023]の「気体吹付手段10によって上方から空気が吹き付けられることにより反転する。この際、制御手段18は、1枚おきに又は・・・・・気体吹付手段10に空気を吹き付ける開閉信号24を送るので、円形基板34は１枚おきに又は・・・・・反転し、」、及び、段落[0026]の「即ち、ベルトコンベヤ３からローラコンベア７に受け渡す際に、円形基板の移送方向先端部分35に、上方から１枚おきに又は・・・・・空気を吹き付けることにより、円形基板は表と裏交互に容易、確実に、且つ円形基板に損傷を与えられることなく反転し、」に相当するものである。
　また、本件特許の請求項1に係る発明の「前記ディスクブランクを打抜時のポンチ側の面同士を相対させ、またダイス側の面同士を相対させて積み重ねて焼鈍する焼鈍工程」は、甲第1号証の段落[0004]の「・・・図５に示すように、円形基板34を１枚ずつ表37(凸面とする)と裏38(凹面とする)とを交互に積層し、・・・焼鈍する・・・」に相当するものである。
　そして、甲第１号証の段落[0006］に記載のように、本発明の目的は、上記課題を解決すべくなされたもので、円形基板を１枚ずつ又は所定枚数ずつを表と裏交互に容易、確実に、且つ円形基板に損傷を与えることなく反転、積層出来る円形基板の反転方法と反転積層方法及びこれらの装置を提供することであり、甲第１号証の段落[0023]〜[0026]の反転工程は、段落[0003]〜［0005]の打抜工程、焼鈍工程と組み合わされるものである。
　してみると、本件特許の請求項1に係る発明は、甲第1号証に記載された発明と同一である。
　
　イ) 本件特許の請求項２に係る発明について
　本件特許の請求項２に係る発明の「前記ディスクブランクは、スペーサ間に積み重ねられる」は、甲第１号証の段落[0004]の「・・・・・平坦な定盤で挟み、加圧焼鈍が行なわれている」に相当するものであり、また本件の請求項２に係る特許発明の「１群のディスクブランクの厚さが総計で16乃至35mmである」点は、ディスクブランクの焼鈍において当業者が通常に行う周知慣用の範囲のものである。周知慣用の範囲であることについては、甲第２号証（特開平5-263201号公報)の段落[0009]には0.97 tのアルミニウムブランク材を20枚重ねること、甲第３号証（特開昭62-240112号公報)の第２頁左下欄第19〜20行にディスク(2)の50枚毎に端部及び中間にスペーサ(3)を置いて積重ね状態とすることが記載されている。本件特許の請求項２に係る発明の他の構成については上記ア)で説明したように甲第１号証と差違がなく、本件の請求項２に係る発明は、甲第１号証に記載された発明と同一である。
　なお、甲第２号証(特開平5-263201号公報)及び甲第３号証(特開昭62-240112号公報)は、甲第１号証の段落[0004]に示されている文献である。
　
　ウ) 本件特許の請求項３に係る発明について
　本件特許の請求項３に係る発明は、「前記ディスクブランクを湯洗する湯洗工程を有する」ものであるが、甲第１号証の段落[0004]の「洗浄・乾燥装置30によって円形基板34表面を洗浄し乾燥する」に相当するものであり、他の構成についても上記ア)イ)で説明したように差異がなく、本件特許の請求項３に係る発明は、甲第1号証に記載された発明と同一である。
　
５．被請求人の主張
　被請求人（特許権者）は、訂正請求書により特許請求の範囲を訂正するとともに、答弁書において、概要以下のとおり答弁している。
　
〔5-1〕答弁の概要
　本件特許の訂正後の請求項１及び２に係る発明は、甲第１号証の明細書又は図面に記載された発明ではなく、特許法第29条の２の規定に違反して特許されたものではなく、特許法第123条第１項第２号の規定に該当しない。
　よって、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。
　
〔5-2〕答弁の具体的理由
（１）本件特許発明　
　本件特許に係る発明は、本書（審判事件答弁書）と同日付けで提出された訂正請求書により補正された特許請求の範囲に記載されたとおりであり、以下に記載する。（以下省略）
（２）訂正請求について
　前述のごとく、本書と同日付けで訂正請求書を提出し、本件特許の特許請求の範囲を訂正した。
　即ち、本件特許の特許掲載公報に記載された特許請求の範囲の請求項１において、請求項２の内容を結合すると共に、１群のディスクブランクの厚さの総計を16乃至35mmから、21乃至35mmに訂正して、新請求項1とした。この訂正は、訂正請求書に記載のように、新規事項の追加ではなく、また特許請求の範囲の減縮に該当するものである。
　そして、本件特許の特許掲載公報に記載された特許請求の範囲の請求項３を請求項１に従属する新請求項２とした。
　よって、無効審判の対象となる請求項１乃至３は、上記訂正後において、請求項１及び２である。
　
（３）本件特許発明が無効理由を有しない理由
（本件特許の請求項1に係る発明について）
　ア）
　本件特許の請求項１に係る発明(以下、特許発明)は、スペーサ間に積み重ねられる1群のディスクブランクの厚さが総計で21乃至35mmであることを特徴とする。
　本件特許明細書の段落［0038］には、スペーサに挟まれるブランクの合計の厚さが35mmを超えると、ブランクの合計の厚さが厚くなり過ぎて、特に、スペーサ間の中央部分のブランクにおいて十分な平坦度矯正効果が得られず、合計の厚さが16mm未満であると、平坦度は低下するものの、生産性が低下すると記載されている。
　そして、上記訂正請求によりスペーサ間のブランクの合計厚さの下限値を21mmに訂正した。これは、本件特許明細書に記載の表１において、実施例４が21.0mmであり、実施例２、３、５が夫々 25.2mm、33.6mm、30.0mmであることを訂正の根拠としている。そして、この請求項1の訂正に伴い、実施例1はスペーサ間のブランクの合計厚さが16.8mmであるので、参考例となる。
　本件特許明細書の表２に記載のように、スペーサ間のブランクの合計厚さが21乃至35mmの実施例２乃至５は、16.8mmの参考例(実施例１)よりも生産性が優れている。
　イ) 
　これに対し、甲第1号証には、この本件特許発明の特徴は、開示されていない。よって、本件特許発明と、甲第1号証に記載の発明とは、その構成が相違する。そして、この本件特許発明の構成は、この構成を具備しないものに対して上述の効果を奏するものであり、この構成の相違は、実質的なものである。よって、本件特許発明と甲第1号証に記載された発明とは、その構成が実質的に相違し、この構成の相違により、本件特許発明は甲第1号証では得られない効果を奏するものであり、本件特許発明は特許法第29条の２に該当しない。
　ウ）
　本件無効審判請求人は、甲第２号証には、0.97 tのアルミニウムブランク材を20枚重ねることが記載され、甲第３号証には、ディスク50枚毎に端部及び中間にスペーサを置いて積重ねることが記載されているので、上記本件特許発明の構成要件は周知慣用の範囲のものであると主張している。
　しかし、甲第２号証及び甲第３号証に上記記載があるからといって、本件特許発明の構成要件「スペーサ間のブランクの合計厚さが21乃至35mmであること」が周知慣用であることまでは証明できておらず、従って、上記本件特許発明の構成要件は、決して周知慣用の範囲ではない。
　よって、甲第２号証及び甲第３号証はこのように上記構成要件が周知慣用であることを示す文献ではないので、本件特許発明が特許法第29条の２の規定に該当するか否かを判断する上において、甲第２号証及び甲第３号証に記載された事項を、甲第1号証に記載の事項に結合することは許されるべきではない。つまり、本件審判請求の趣旨は本件発明が甲第１号証に記載された発明と同一であることを要件とする特許法第29条の２の規定に該当するというものであるから、本件特許発明の構成要件が全て甲第1号証に記載されていなければならず、本件特許発明が特許法第29条の２の規定に該当するか否かを判断する上において、甲第２号証及び甲第３号証は参照されるものではない。　　　
　エ）　
　仮に、甲第２号証及び甲第３号証を参照するとしても、甲第２号証には、0.97 tのアルミニウムブランク材を20枚重ねることが記載されているだけで、この0.97tが0.97mmの厚さを示しているか否かは不明である。甲第２号証には、長さの単位として、インチとμmが出てくる。しかし、単位をmmとする数値は一切存在しない。このような甲第２号証において、0.97 tが0.97mmを明らかに示しているとは到底いえない。
　また、甲第３号証には、ディスク50枚毎に端部及び中間にスペーサを置いて積重ねることが記載されているが、甲第３号証にはディスクの厚さが記載されていない。よって、甲第３号証からは、「スペーサ間に積み重ねられる1群のディスクブランク」の厚さを知ることができない。
　オ)
　仮に、甲第２号証の0.97 tが0.97mmを示していると判断できたとしても、0.97 ×20＝19.4mmであり、本件特許発明の構成要件「スペーサ間に積み重ねられる１群のディスクブランクの厚さが総計で21乃至35mm」を満足するものではない。
　また、甲第３号証にはディスクの厚さが記載されていないが、甲第３号証の第２頁右下欄第４行目に、ディスクの直径が５(1/4)インチであると記載されており、本件特許明細書の表１に記載の実施例は、5inchディスクの場合は厚さが1.0mm(実施例５)であるので、甲第３号証のディスクも厚さが1.0mmであるとして計算すると、50×1.0=50.0mmとなる。従って、甲第３号証の場合も、本件特許発明の構成要件「スペーサ間に積み重ねられる１群のディスクブランクの厚さが総計で21乃至35mm」を満足するものではない。
　カ)
　以上のように、甲第２号証及び甲第３号証は、参酌されるべきものではないが、仮にこれを参酌したとしても、更に、甲第２号証及び甲第３号証の記載だけでは算出できない数値を上述のごとくして推定したとしても、甲第２号証及び甲第３号証に開示されているとする１群のディスクブランクの厚さは、本願発明に係る構成要件から外れるものである。
　キ)
　よって、本件特許発明と甲第１号証に記載された発明とは、その構成が実質的に相違するという結論は、甲第２号証及び甲第３号証を参酌したとしても、変わるものではない。
　したがって、本件特許発明は甲第１号証に記載された発明と同一ではなく、本件特許発明は特許法第29条の２に該当しない。
　
（本件特許の請求項２に係る発明について）
　本件特許の請求項２に係る発明は、ディスクブランクを湯洗する湯洗工程を有することを特徴とするものであるが、甲第１号証には、洗浄・乾燥装置は記載されているものの、湯洗することは開示されていない。そして、この湯洗の作用効果は本件特許明細書の段落［0037］に記載されており、打ち抜き時に塗布された潤滑油が除去されることにより、その後の焼鈍工程において、ブランク同士が密着することが防止されるという効果をもたらすものである。
　よって、本件請求項２に係る発明は甲第１号証に記載されたものではない。
　
６．当審の判断
　
〔6-1〕本件訂正発明
　本件訂正発明１、２は、上記「３．本件訂正発明」に示したとおり、訂正された明細書の特許請求の範囲の請求項１、２に記載された事項により特定されるとおりのものである。
　
〔6-2〕先願明細書等に記載された発明
　請求人が提出した、本願の出願の日前の特許出願であって、その出願後に出願公開された特許出願の願書に最初に添付された明細書又は図面（以下、「先願明細書等」という。）である甲第１号証（特願平8-193141号（特開平10-35861号公報参照））は、ディスク基板等に使用される円形基板を反転し積層する方法及び装置に関するもので、次の技術事項からなる発明が記載されている。
　
(i)「【発明の属する技術分野】
　本発明は、例えばコンピュータの磁気等を情報の伝達媒体とするディスク基板等に使用される円形基板、特にアルミニウム又はアルミニウム合金製の円形基板を反転する円形基板の反転方法、反転し積層する円形基板の反転積層方法及びこれらの装置に関するものである。」（段落［0001］）
(ii)「【従来の技術】
　中央に貫通孔の開いた、例えばアルミニウム又はアルミニウム合金製の磁気ディスク基板に用いる円形基板は、一般に圧延された板を環状の円板に打ち抜くことにより得られる。
　図７は、円形基板を打ち抜く工程を示す説明図である。円形基板34は、この図に示すように、例えば、所定巾のアルミニウム又はアルミニウム合金板を巻いたコイル39を巻き戻し、打抜装置29によって円形基板34を打ち抜き、更に、洗浄・乾燥装置30によって円形基板34表面を洗浄し乾燥することによって形成される。尚、参照番号40は打抜屑である。
　しかし、この打ち抜いたままの円形基板34は凸状又は凹状にわん曲した形状をしており、磁気ディスク基板に用いるには平坦度が好ましくない。そこで、抜いたままの円形基板34を積層し、平坦な定盤で挟み、加圧焼鈍が行なわれている（特開平5-263201号公報、特開昭62-240112号公報等）。しかしながら、これらの方法でも平坦度は不十分であったので、この打ち抜いたままの円形基板34の歪を更に十分に矯正するため、発明者らは例えば、図５に示すように、円形基板34を１枚ずつ表37（凸面とする）と裏38（凹面とする）とを交互に積層し、或いは図６に示すように、円形基板34を所定枚数、例えば５枚ずつ表37と裏38とを交互に積層したものを、図示していない平坦な定盤で挟み、これを複数段重ね、上下方向に加圧しながら焼鈍する加圧焼鈍方法を出願した（特願平7-321564号）。」（段落［0002］〜［0004］）
(iii)「【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、上記円形基板34を１枚ずつ又は所定枚数ずつ表37と裏38とを交互に積層することは、手作業で行なっていた。手作業による円形基板34の積層作業は、労力が大きいばかりでなく、表と裏の積層順番違い、積層枚数違いや円形基板の損傷等のおそれがあった。
　本発明の目的は、上記課題を解決すべくなされたもので、円形基板を１枚ずつ又は所定枚数ずつを表と裏交互に容易、確実に、且つ円形基板に損傷を与えることなく反転、積層出来る円形基板の反転方法と反転積層方法及びこれらの装置を提供することである。」（段落［0005］〜［0006］）
(iv)「【発明の実施の形態】
　以下、本発明に係る円形基板の反転方法、円形基板の反転積層方法及びこれらの装置について詳細に説明する。円形基板の反転方法は、円形基板の反転積層方法の一部と考えられ、又、円形基板の反転装置は、円形基板の反転積層装置の一部と考えられるので、先ず円形基板の反転積層装置について以下に示す図１〜４を用いて説明し、その後、円形基板の反転積層方法について説明する。尚、図１〜４において、同じ構造、作用部分には同じ参照番号をつけて示す。
　本実施の形態における円形基板34は、図４(A)、(B)に示すように、中央に貫通孔36が設けられた環状形をしており、コンピュータの磁気ディスク基板に使用され、アルミニウム又はアルミニウム合金から形成される。円形基板34の板厚としては、磁気ディスク基板の材質や直径にもよるが、0.4〜2.5mm程度である。
　図１は、本発明に係る円形基板の反転積層装置の一実施の形態を示し、反転部分の正面図、図２は図１の一部省略平面図で、円形基板を整列する装置（工程）を示している。本実施の形態の円形基板の反転積層装置１は、中央に貫通孔36（図４）が設けられた円形基板34を移送する上段の移送手段、例えばベルトコンベア３と、このベルトコンベア３から離れた側の円形基板の移送方向32先端部分35に、上方から気体である空気を吹き付けて反転させる気体吹付手段10と、ベルトコンベア３から受け渡された円形基板34を移送する下段の移送手段、例えばローラコンベア７と、円形基板34の位置を確かめて１枚おきに又は所定枚数連続して空気を吹き付ける信号23を気体吹付手段10に送る制御手段18とを備えている。
　気体吹付手段10は、円形基板34の先端部分35に空気を吹き付けるエアーノズル15及びこのエアーノズル15を保持するノズル保持体14を有するスライダー13と、このスライダー13が移動する複数本のレール12と、この複数本のレール12を支える支柱11とを有する。ノズル15は、スライダー13を複数本のレール12に沿って移動させ、円形基板34の先端部分35の真上に位置するように調整される。
　図２に示すように、円形基板34は、ベルトコンベア両側にガイド41aを設けることにより整列される。
　制御手段18は、ベルトコンベア３上を移送される円形基板34の位置を確認する検知センサー21と、このセンサー21が検知した検知信号23が入力されるシーケンサータイマカウンタ22と、シーケンサータイマカウンタ22からの開閉信号24を受ける電磁弁19とを有する。シーケンサータイマカウンタ22は、センサー21が検知した検知信号23に基づいて、予め設定された枚数、例えば１枚おきに或いは５枚分の円形基板34を連続して反転するように、電磁弁19に開閉信号24を間歇的に送る。電磁弁19は、この開閉信号24に基づいて開閉しエアーノズル15に１枚おきに、或いは５枚分のエアーを送り、ベルトコンベア３上を移送された円形基板34を、破線で示すように、例えば裏の状態に反転させる。因に、５枚分の反転を行なわせた後は、センサー21で次の５枚分をカウントし、その間電磁弁19に開閉信号24を送らない、即ち実線で示すように、５枚分の円形基板34を反転しない表の状態でローラコンベア７に受け渡す。
　尚、ベルトコンベア３及びローラコンベア７は、公知のものを使用することが出来るが、ベルトコンベア３のベルト及びローラコンベア７のローラ８は、円形基板34の表面傷、その他の損傷を防止するため軟らかい材料、例えば合成ゴム、軟質合成樹脂等で形成されている。
　図３は、図１の円形基板の反転積層装置の積層部分を示し、(A)は正面図、(B)は平面図である。ローラコンベア７によって一端９まで移送された円形基板34は、ローラコンベア上に設置されたガイド41b、41bで整列される。その後、ローラコンベア７の下流側近傍に設けられている突起体25上に落下する。ここで円形基板34は、その貫通孔36を突起体の先端部26に挿通され、垂直部27に積層される。突起体の先端部26は、先の細くなったテーパー形状に形成されている。突起体の垂直部27は、円形柱状で円形基板の貫通孔36の径に略等しくなっている。」（段落［0015］〜［0022］）
(v)「以上の構成を有する本実施の形態の円形基板の反転積層装置は、例えば次のように作用する。即ち、ベルトコンベア３で移送された円形基板34は、図２で示されるように、ベルトコンベア３上に設置されたガイド41a、41aで整列され、ベルトコンベア３上の一つ手前の円形基板34がセンサー21で検知され、ベルトコンベア３の速度を計算して、コンベアの一端６で移送方向先端部分35に、気体吹付手段10によって上方から空気が吹き付けられることにより反転する。この際、制御手段18は、１枚おきに又は所定枚数連続して気体吹付手段10に空気を吹き付ける開閉信号24を送るので、円形基板34は１枚おきに又は所定枚数連続して反転し、ローラコンベア７に受け渡される。
　更に、受け渡された円形基板34は、ローラコンベア７の下流側に設けられた突起体の先端部26にその貫通孔36が挿通されることにより、１枚ずつ又は所定枚数ずつを表裏交互に確実に損傷を受けることなく積層される。
　次に、円形基板の反転積層方法について先に示した図１〜４を用いて説明する。本実施の形態の円形基板の反転積層方法は、中央に貫通孔36が設けられた円形基板34（図４）を、図１、２に示したように、移送する上段の移送手段、例えばベルトコンベヤ３から、この円形基板34を受け渡されて移送する下段の移送手段、例えばローラコンベア７に受け渡す際に、ベルトコンベヤ３から離れた側の円形基板の移送方向先端部分35に、上方から１枚おきに又は所定枚数連続して気体である空気を吹き付けて、この円形基板34を反転させてローラコンベア７に受け渡す。そして、図３に示したように、このローラコンベア７の一端９まで移送した後、このローラコンベア７の下流側に設けられた突起体25に落下させ、順次円形基板の貫通孔36を挿通、積層させることにより、１枚ずつ又は所定枚数ずつを表裏交互に反転、積層させることである。」（段落［0023］〜［0025］）　
(vi)「このような構成により、本実施の形態の円形基板の反転積層方法は、以下のように作用する。即ち、ベルトコンベヤ３からローラコンベア７に受け渡す際に、円形基板の移送方向先端部分35に、上方から１枚おきに又は所定枚数連続して空気を吹き付けることにより、円形基板は表と裏交互に容易、確実に、且つ円形基板に損傷を与えられることなく反転し、ローラコンベア７に受け渡される。更に、ローラコンベア７に受け渡し、ローラコンベア７の一端９まで移送した後、突起体25に落下させ、順次円形基板の貫通孔36を挿通、積層させることにより、１枚又は所定枚数ずつ表裏交互に確実に損傷を受けることなく積層される。」（段落［0026］）
(vii)「【発明の効果】
　本発明の円形基板の反転方法によれば、円形基板は１枚又は所定枚数ずつ表と裏交互に容易、確実に、且つ損傷を受けることなく反転し、下段の移送手段に受け渡される。
　更に、本発明の円形基板の反転積層方法によれば、上記円形基板の反転方法と同様に反転すると共に、１枚又は所定枚数ずつ表裏交互に確実に損傷を受けることなく積層される。
　又、本発明の円形基板の反転装置によれば、円形基板は、１枚ずつ又は所定枚数ずつを表と裏交互に容易、確実に、且つ損傷を受けることなく反転し、下段の移送手段に受け渡される。
　更に、本発明の円形基板の反転積層装置によれば、上記円形基板の反転装置と同様に反転すると共に、１枚ずつ又は所定枚数ずつを表裏交互に確実に損傷を受けることなく積層される。」（段落［0027］〜［0030］）
　
〔6-3〕対比・判断
　
（１）本件訂正発明１について
　本件訂正発明１と先願明細書等に記載された発明とを対比する。
　先願明細書等における摘記事項(i)、及び(ii)によれば、先願明細書等に記載された発明は、磁気等を情報の伝達媒体とするディスク基板つまり「磁気ディスク基板」に用いられる円形基板の反転、積層方法に関するものであるから、本件訂正発明１の「磁気ディスク基板の製造方法」と、その対象は同じである。
　先願明細書等における摘記事項(ii)、(iv)によれば、先願明細書等に記載された発明においては、磁気ディスク基板に用いられる円形基板34（本件発明１の「ディスクブランク」に相当。）は、「所定巾のアルミニウム又はアルミニウム合金板を巻いたコイル39を巻き戻し、打抜装置29によって円形基板34を打ち抜」いて形成されるものであるから、本件訂正発明１と同様に「アルミニウム合金板を円板状に打ち抜いてディスクブランクを作製する打抜工程」を有するものである。
　先願明細書等における摘記事項(iv)、(v)、及び(vi)によれば、先願明細書等に記載された発明は、気体吹付手段10によって上方から空気を吹き付けて円形基板34（ディスクブランク）を反転させるものであるから、本件訂正発明１と同様に「ディスクブランクを空気圧を利用して反転させる反転工程」を有するものである。
　先願明細書等における摘記事項(ii)によれば、先願明細書等に記載された発明は、打ち抜いたままの円形基板34（ディスクブランク）は凸状又は凹状に湾曲した形をしているので、円形基板34を所定枚数ずつ表（凸面）37と裏（凹面）38とを交互に積層し、平坦な定盤（本件訂正発明１の「スペーサ」に相当。）で挟み、これを複数段重ね、上下方向に加圧しながら焼鈍する「焼鈍工程」を有するものである。
　さらに、先願明細書等における摘記事項(v)、(vi)によれば、上記「打抜工程」、「反転工程」、及び「焼鈍工程」が組み合わされて磁気ディスク基板が製造されるものである。
　
　そうすると、本件訂正発明１と先願明細書等に記載された発明とは、次の点で一致する。
 一致点
　アルミニウム合金板を円板状に打ち抜いてディスクブランクを作製する打抜工程と、前記ディスクブランクを空気圧を利用して反転させる反転工程と、前記ディスクブランクを打抜時の凹面同士を相対させ、また凸面同士を相対させて、スペーサ間に積み重ねられる１群のディスクブランクが所定枚数となるように積み重ねて焼鈍する焼鈍工程とを有する磁気ディスク基板の製造方法。
　
　そして、次の各点で一応相違する。
 相違点
(a) 打抜工程に関し、本件訂正発明１においては、ダイス及びポンチにより打ち抜くものであるのに対し、先願明細書等に記載された発明においては、このことが特に示されていない点（以下、「相違点ａ」という。）。
(b) ディスクブランクの積み重ねに関し、本件訂正発明１においては、ポンチ側の面同士、ダイス側の面同士を相対させてスペーサ間に積み重ねるものであるのに対し、先願明細書等に記載された発明は、円形基板（ディスクブランク）の表（凸面）同士、裏（凹面）同士を相対させて積み重ねるものである点（以下、「相違点ｂ」という。）。
(c) スペーサ間に積み重ねられるディスクブランクの厚さに関し、本件訂正発明１においては、総計で21乃至35mmとなるように積み重ねるものであるのに対し、先願明細書等に記載された発明においては、所定枚数となるように積み重ねるものである点（以下、「相違点ｃ」という。）。
　
　そこで、上記各相違点について検討する。
　相違点ａについて：
　金属板を打ち抜く際、ポンチとダイスを用いることは例示するまでもなく周知・慣用の技術であるから、先願明細書等に記載された発明においても、アルミニウム合金板からディスク用の円形基板（ディスクブランク）を打ち抜く際ポンチとダイスを用いることは、単なる周知技術の転換に過ぎない。
　
　相違点ｂについて：
　ポンチとダイスを用いて円形基板を打ち抜く際、ポンチ側が凹面、ダイス側が凸面となることは明らかであるから、先願明細書等に記載された発明においても、円形基板（ディスクブランク）の凹面がポンチ側の面、円形基板（ディスクブランク）の凸面がダイス側の面となり、該凹面（ポンチ側の面）同士、凸面（ダイス側の面）同士を相対させて積み重ねるものであって、この点で実質的に差違は見い出せない。
　 
　相違点ｃについて：
　先願明細書等の摘記事項(iv)、(v)、及び、図５、図６によれば、先願明細書等に記載された発明は、１枚ずつもしくは所定枚数（例えば５枚）ずつ円形基板（ディスクブランク）を連続して表裏交互に反転し積層するものであり、該円形基板（ディスクブランク）の板厚は0.4〜2.5mm程度である。とすると、先願明細書等に記載された発明は、スペーサ間に円形基板（ディスクブランク）を５枚ずつ連続して表裏交互に反転し積層する場合には、その厚さの総計は4.0（0.4×10）〜25.0（2.5×10）mmとなり、これは、21〜25mmの範囲で本件訂正発明１と重複することになるので、上記相違点ｃの構成を満たしていることは明らかである。
　また、先願明細書の摘記事項(iii)によれば、打抜時の湾曲歪をとるためには、円形基板（ディスクブランク）を１枚ずつ表裏交互に積層した方が最も効果的であることは当然のことであり、連続して積層する枚数は、手作業で行うときの労力、円形基板（ディスクブランク）の損傷等の程度を考慮して定められるべきものであるから、上記相違点ｃに係る本件訂正発明１における「１群のディスクブランクの厚さが総計で21〜35mm」という構成は、単に、許容される歪みとりの程度と作業性等との兼ね合いで定まる適宜選択可能な厚さを規定したものに過ぎない（なお、本願明細書中にも、上記構成による臨界的意義が特に示されている訳ではない。）。
　
　したがって、本件訂正発明１は、先願明細書等に記載された発明と実質的に同一である。
　
（２）本件訂正発明２について
　本件訂正発明２は、本件訂正発明１を引用するものであり、本件訂正発明１に対して「ディスクブランクを湯洗する湯洗工程」をさらに付加したものであるので、この点について検討する。
　先願明細書等の摘記事項(ii)によれば、打ち抜かれた円形基板34（ディスクブランク）は、さらに、洗浄・乾燥装置30によってその表面を洗浄・乾燥するものであり、これは本件訂正発明２における「湯洗工程」に相当する。
　
　したがって、本件訂正発明２は、先願明細書等に記載された発明と実質的に同一である。
　
〔6-4〕むすび
　以上のとおりであるから、本件訂正後の特許請求の範囲の請求項１及び請項２に係る発明は、先願明細書等に記載された発明と同一であり、しかも、訂正後の請求項１及び請求項２に係る発明の発明者が上記先願明細書等に記載された発明の発明者と同一であるとも、また、本願の出願時に、その出願人が上記他の出願の出願人と同一であるとも認められない。
　したがって、本件訂正後の請求項１及び請求項２に係る発明についての特許は、特許法第29条の２の規定に違反してなされたものであり、同法第123条第１項第２号の規定に該当し、無効とすべきものである。
　審判に関する費用については、特許法第169条第２項の規定で準用する民事訴訟法第61条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。
　
　よって、結論のとおり審決する。