【事件の表示】
　上記当事者間の特許第２０１３６９９号発明「軽量盛土」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　訂正を認める。
　特許第２０１３６９９号の請求項１、２に係る発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
１．手続の経緯
　
　　平成　５年　１月２２日　出願（特願平５−２６００２）
　　（特願昭６０−１８１１３５（昭和６０年８月２０日出願）の分割）
　　平成　６年　７月２７日　出願公告（特公平６−５６０１９）
　　平成　８年　２月　２日　特許登録（特許第２０１３６９９号）　
　　平成１６年　６月　３日　本件無効審判請求
　　平成１６年　８月１９日　審判事件答弁書、訂正請求書
　　平成１６年　９月２９日　審判事件弁駁書
　　平成１６年１１月１５日　特許庁審判廷で口頭審理
　　平成１６年１１月２９日　請求人の上申書
　　平成１６年１２月１５日　審判事件答弁書
　
２．当事者の主張
　
（１）請求人の主張の概要
　（ア）請求人は、請求書において、本件の請求項１、２に係る発明（以下、請求項１、２に係る発明を「本件発明１、２」という。）の特許を無効とする理由として次のように主張し、甲第１号証ないし甲第８号証を提出した。
　無効理由１：本件発明１、２は、甲第１号証ないし甲第８号証に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第１号、または同第２号、または同３号の規定により特許を受けることができないものであって、同法第１２３条第１項第２号により、無効とすべきである。
　無効理由２：本件発明１、２は、甲第１号証ないし甲第８号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明できたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであって、同法第１２３条第１項第２号により、無効とすべきである。
　（イ）また、平成１６年９月２９日付け審判事件弁駁書において、平成１６年８月１９日付け訂正請求書は、特許請求の範囲を拡張し、変更しているものであること、さらに、訂正後の請求項１、２に係る発明（以下、「本件訂正発明１、２」という。）は、甲第１号証ないし甲第８号証に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第１号、同第２号、同第３号の規定により特許を受けることができないものであり、また、本件訂正発明１、２は、甲第１号証ないし甲第８号証及び甲第１６号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明できたものであるから特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである旨主張し、甲第１１号証ないし甲第１６号証を提出した。
　
　甲第１号証：X ICSMFE, STOCKHOLM 1981, Soil Mechanics and Foundation Engineering Tenth International Conference VOLUME2, Polystyrene Foam for Lightweight Road Embankment, 247−252頁、その抄訳
　甲第２号証：Veglaboratoriet, Meddelalse nr 53 Februar 1981, Polystyrene foam for lightweight road embankment, 27-34頁、その抄訳
　甲第３号証、同の２：Civil Engineering-ASCE February 1974, Polystyrene foam is competitive, lightweight fill, 68-69頁、その抄訳
　甲第４号証、同の２：Engineering ＆ contract record, Vol.92,No.11, November 1979, Lightweight materials beat backfill problems, 60-62、その抄訳
　甲第５号証：HOVEDOPPGAVEN 1979   STUD. TECHN. ROALD  AABOE,
OPPGAVENS TEKST : BURK  AV  LETEE  FYLLMASSER  I  VEGBYGGUING, OSLO, 24, DESEMBER 1979 、その抄訳
　甲第６号証：STYROFOAM BULLETIN#94, USE OF STYROFOAM HI FOR LIGHTWEIGHT FILL, T.M. LOUIE, July 5, 1979、その抄訳
　甲第７号証、同の２：International Construction, November 1980, Norway banks on foam, 36-37頁
　甲第８号証：土と基礎33巻8号、「１日国際会議「道路盛土に用いるプラスチック材料−軟弱地盤問題の新しい解決法−」出席報告」、45-46頁、昭和６０年８月２５日発行
　甲第９号証：　　欠番
　甲第１０号証：　欠番
　甲第１１号証：ファクシミリ通信文書、その訳
　甲第１２号証：Advanced　Learner's　ENGLISH　DICTIONARY、1154-1155頁
　甲第１３号証：土木英和辞典、近代図書株式会社、220-221頁
　甲第１４号証：国際建設技術協会のウェブページ
　甲第１５号証：Concise　Dictionary, 758-759頁
　甲第１６号証：特開昭５７−１３０６３３号公報
　
（２）被請求人の主張の概要
　（ア）被請求人は、平成１６年８月１９日付けで訂正請求書と審判事件答弁書を提出し、同答弁書において、請求人の主張はいずれも理由がない旨次のように主張する。
　　(i)甲第５号証、甲第８号証は本件特許出願前に頒布された刊行物とはいえない。
　　(ii)仮に甲第５号証、甲第８号証が公知刊行物であるとしても、訂正後の発明１、２（本件訂正発明１、２）は甲第１号証ないし甲第８号証に記載されていない構成を有しそれに基づく顕著な作用効果を奏するので、請求人主張の無効理由はない。すなわち、甲第１号証、甲第２号証、甲第７号証には、ブロックを上下方向に連結していることを開示しているのみであり、上下方向と平面方向の二方向に連結することは開示されておらず、また、他の刊行物には、平面方向の連結はもとより、上下方向の連結すら開示されていない。
　（イ）また、平成１６年１２月１５日付け答弁書において、甲第１６号証記載発明の軽量フローティグコンクリートブロックは、本件訂正発明の硬質発泡プラスティックブロックとは技術的に全く異なる部材であり、本件訂正発明のような軽量盛土には適用できないと主張するとともに、各証拠について次のように主張する。
　　(i)甲第１号証の１ｍの掘削部分は樹皮で埋められており、地中には硬質発泡プラスチックブロックは積み重ねられていない。
　　(ii)甲第３号証からは、「地中から地盤面を越える高さに硬質発泡プラスチックブロックは積み重ねられ」という構造は不明である。
　　(iii)甲第４号証には、「地中から地盤面を越える高さに硬質発泡プラスチックブロックは積み重ねられ」という構造は開示されていない。
　　(iv)甲第６号証には、本件訂正発明の構成要件２Ａ、２ｂについて何ら開示されていない。
　　(v)甲第７号証は、発泡スチロールを埋め戻し土代わりとして使用することを開示しているにすぎない。
　
３．訂正請求について
　
（１）訂正事項
　平成１６年８月１９日付けの訂正請求書による訂正事項は次のとおりである。
　（ア）訂正事項１
　特許請求の範囲の
　「【請求項１】　地盤面上に硬質発泡プラスチックブロックが積み重ねられ、その上から覆土が施されていることを特徴とする軽量盛土。
　　【請求項２】　地盤面が掘り下げられていて、地中から地盤面を越える高さに硬質発泡プラスチックブロックが積み重ねられ、その上から覆土が施されていることを特徴とする軽量盛土。」を、
　「【請求項１】　地盤面上に硬質発泡プラスチックブロックが
、上下及び平面相隣接する硬質発泡プラスチックブロック同志が連結されて
　　【請求項２】　地盤面が掘り下げられていて、地中から地盤面を越える高さに硬質発泡プラスチックブロックが
、上下及び平面相隣接する硬質発泡プラスチックブロック同志が連結されて
　（イ）訂正事項２
　明細書の段落【０００９】を
　「【課題を解決するための手段】
　このために本発明で講じられた手段を図１で説明すると、請求項１の発明では、地盤面１上に硬質発泡プラスチックブロック２が
、上下及び平面相隣接する硬質発泡プラスチックブロック同志が連結されて
　（ウ）訂正事項３
　明細書の段落【００１０】を
　「また、請求項２の発明では、地盤面１が掘り下げられていて、地中から地盤面１を越える高さに硬質発泡プラスチックブロック２が
、上下及び平面相隣接する硬質発泡プラスチックブロック同志が連結されて
　
（２）訂正の適否
　訂正事項１は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、また、訂正事項２、３は、明りょうでない記載の釈明を目的とするものと認められる。
　そして、上記訂正事項はいずれも、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内であり、実質上特許請求の範囲を拡張し、変更するものでもない。
　したがって、上記訂正は、特許法第１３４条第２項ただし書き及び同条第５号で準用する特許法第１２６条第２項ないし第４項の要件を満たすので、訂正を認める。
　
４．無効理由について
　
　請求人主張の無効理由２について検討する。
４−１　請求人提出の甲第２号証刊行物に記載された事項
（１）本件特許出願前に外国において頒布されたことが明らかな甲第２号証には次の記載が認められる。
　（ア）２７頁の表題及び要約の欄
「表題：軽量な道路盛土のための発泡スチロール
　要約
　地盤（心土）の支持力が低い場合、沈下を軽減し、高い道路盛土の安定性を確保するために、軽量盛土骨材や樹皮が用いられてきた。1972年、発泡スチロール樹脂ブロックが同じ目的（地盤沈下を軽減し安定性を確保する）で導入された。そのコンセプトはさらに１０箇所の道路盛土において用いられ、ほぼ平均1000（の発泡スチロール樹脂）が使用された。その工法の主な利点は、発泡スチロールが超軽量の材料であるため、その盛土材の重量が、無視できる程度にまで軽減されることである。発泡樹脂の盛土は、橋の建設、或いは杭の使用が必要な場面で用いられる。
　その工法は、技術的に信頼でき、４ｍの高さまでの盛土に使用された。
　発泡樹脂は道路や基層の凍結防止材として、ノルウェーの建設業界でも長年使用されてきた。その超軽量性ゆえ、この素材は、２つの小さな橋の間で大きな沈下が頻発する問題のあった道路の盛土においてｌｍの厚みで試用された。沈下の割合（の減少）は、納得のいくものだった。この経験を弾みとして、発泡スチロールブロックを使用するアイデアは急速に普及した。」
　（イ）３０頁の４．１の項
「４．１　詳細と使用条件
　道路盛土においては、0.5ｍ×1.0ｍ×3.0ｍの発泡スチロールブロックが一般的に使用される。2.0ｍ長のブロックはより一般的に製造されているが、より大きなブロックが好まれる。今日ノルウェーで製造された最大のブロックは0.5ｍ×1.0ｍ×5.0ｍであるが、重量は50kgを超えず、即ち二人の人間によって容易に扱う事が出来る。ノルウェーで最も一般的な発泡スチロールの密度は20kg/m３から40kg/m３の範囲で圧縮強度100kN/m２　(1kg/cm２)と250kN/m２　(2.5kg/cm２)である。価格はおよそ４０＄から７０＄である。
　20kg/m３のタイプが満足できる性能を発揮できる事が証明されており、一般的に使用されている。押し出し発泡スチロールは必要とされる以上に高品質であるが、発泡スチロールに比較して非常に高価である。
　１９７７年には１５のノルウェーの発泡スチロール製造会社が約300,000の発泡スチロールを製造し、殆どが断熱材として使用された。およそ10,000は、道路盛土、橋台部、擁壁の裏込めに用いる軽量骨材として使用されたが、この分野での発泡スチロールの需要は急速に拡大している。
　ブロックは、平らな表面を得るため、かつ互いのブロックを平らにするために、０ないし50mmの水平の砂の基層上に設置されるべきことが条件である。図４に示されているとおり、各層は、ブロックが、他の層のブロックに対し、直角となるよう配置される事が望ましい。
　この超軽量盛土は最大高４ｍであるが、その高さに限定すべき明確な理由は無い。不安定さ、及び風力による浮きあがりの危険性は無い様に思える。また、事故や大型トラックによる衝撃の危険性も無いと思われる。
　ブロックが下の層の上を滑る事を防止するため、材木用の両面連結具（例えば、口径117mmのBulldog）を用いる。それらは簡単に足で下のブロックに押し込むことができ、上のブロックはその連結具に押し下げることが出来る。さらに、ｌｍ間隔で空きを作る。材木用連結具の使用は安全な工法と考えられている。ただし、それら（材木用連結具）が大きな力に対して十分な強度を持っているか否か、あるいは、それらが事実必要であるか否かについては不確定である。
　望むらくは、ブロックが、継ぎ目が千鳥格子（互い違い）となるパターンを使用して連結されるべきである。発泡スチロール盛土材は鉛直に積み上げる事ができるが、通常は、３：１、又は、１：１の傾斜をつける。それは、傾斜部の裏込め材の重量を軽減できるからでもある。
　発泡スチロールはガソリンや石油等との化学反応により溶解する。保護策としては、最初に現場で成形される100mm厚のポリウレタンフォームを用いる。ただし、ポリエチレンフォームは、高価であり、かつ天候に左右されやすく、現在では、この層には、舗装強度を増す100mm厚のコンクリート厚板が使用されている。コンクリート厚板の上部に、最小0.4ｍ厚の通常のたわみ性舗装が施工されるべきである。
　20cm厚しかない舗装が用いられたが、それは十分に機能した。ただし、薄い舗装は低い熱容量しか持たず、０℃前後で頻繁に道路凍結を起こしてしまうことを考慮すべきである。」
　（ウ）以上の記載及び図面を参酌すると、甲第２号証には次の発明が記載されていると認められる。
　「地盤面上に硬質発泡プラスチックブロックが、上下方向及び平面方向に積み重ねられた各ブロックの層が他の層のブロックに対して直角になるように積み重ねられ、上の層と下の層のブロックは材木用の両面連結具で連結され、その上にコンクリート板やたわみ性舗装が施されていることを特徴とする軽量盛土。」
　
（２）同じく甲第４号証には次の記載が認められる。
　（ア）６０頁の表題
　「軽量な材料が裏込め材の諸問題を解決」
　（イ）６０頁左欄１〜５行
　「ケベック州の５つの橋のアプローチ部において、押出し発泡スチロール（extruded　polystyrene　foam）の束が、軟弱な地盤の上の重い土に代わり、軽量盛土材として使用されている。」
　（ウ）６１頁中欄２行〜右欄末行
　「トレーラー２５台分のスタイロフォームHI-60がモントリオール近くのVarennesにあるDowの工場から工事現場に直送された。据え付けと取扱いを迅速にするため、10mm厚であり、2.4m×0.6ｍの３つのブロックを工場で接着し、18kgの束を作った。
　（中略）
　適正に配置した発泡スチロールは、230mmの砂で覆われ、次いで6mil（ミリインチ）の厚のポリエチレンシートで覆われる。これにより、起こりうるガソリンの流出による損傷から（発泡スチロールブロックを）保護する。最後に、裏込め材が、その軽量材（発泡スチロールブロック）の上と、側面の傾斜部に配置される。・・・」
　
４−２　本件訂正発明１と甲第２号証記載発明との対比、判断
（１）対比
　本件訂正発明１と甲第２号証記載発明とを対比すると、甲第２号証記載発明のコンクリート板やたわみ性舗装は、ブロックを覆う物で共通するから、両者は
「地盤面上に硬質発泡プラスチックブロックが、上下硬質発泡プラスチックブロック同志が連結されて積み重ねられ、その上からブロックを覆う物が施されていることを特徴とする軽量盛土。」
で一致し、次の点で相違する。
　相違点１：本件訂正発明１においては、硬質発泡プラスチックブロックは「上下及び平面相隣接する硬質発泡プラスチックブロック同志が連結されて積み重ねられ」ているのに対し、甲第２号証記載発明のブロックは上下方向には連結されているものの、平面相隣接するブロック同志は連結されていない点。
　相違点２：ブロックを覆う物が本件訂正発明１では「覆土」であるのに対し、甲第２号証記載発明は、コンクリート板やたわみ性舗装である点。
（２）判断
　上記相違点１については、本件訂正発明１において上記相違点１に係る構成としたことによって、「積み重ねた硬質発泡プラスチックブロック２が崩壊しにくくなる」（段落番号００２６）という作用効果を奏するものであるが、甲第２号証記載発明においても、上下方向及び平面方向に積み重なられた各ブロックの層が他の層のブロックに対して直角になるように積み重ねられ、上の層と下の層とは材木用の両面連結具で連結されていることから、上下のブロックの層は水平方向の移動が拘束されており、したがって、積み上げたブロックを崩壊しにくくしているといえ、ブロックの崩壊を防ぐために、特に本件訂正発明１の上記相違点１に係る構成のように、平面相隣接する硬質発泡プラスチックブロック同志をも連結することは、当業者が容易に想到できた事項にすぎない。
　次に相違点２については、本件訂正発明１の「覆土」は、硬質発泡プラスチックブロックを保護するもの（段落番号００３１）であり、甲第２号証記載発明のようにコンクリート板やたわみ性舗装としても硬質発泡プラスチックブロックを保護する点において同じであるから、特に本件訂正発明１のように「覆土」としたことに技術的意義はなく、単なる設計的事項にすぎない。
　なお、甲第４号証には、積み上げた硬質発泡プラスチックブロックの上を砂で覆うことが記載されているように、「盛土道路」において「覆土」を施工することは周知の技術にすぎない。
　また、本件訂正発明１が奏する作用効果は格別顕著とはいえない。
　したがって、本件訂正発明１は甲第２号証記載発明に基づいて当業者が容易に発明できたものであって、特許法第２９条第２項に該当する。
　
４−３　本件訂正発明２と甲第２号証記載発明との対比、判断
（１）対比
　本件訂正発明２と甲第２号証記載発明とを対比すると、甲第２号証記載発明のコンクリート板やたわみ性舗装は、ブロックを覆う物で共通するから、両者は
「硬質発泡プラスチックブロックが、上下硬質発泡プラスチックブロック同志が連結されて積み重ねられ、その上からブロックを覆う物が施されていることを特徴とする軽量盛土。」
で一致し、次の点で相違する。
　相違点１：本件訂正発明２は、地盤面が掘り下げられていて、地中から地盤面を越える高さに硬質発泡プラスチックブロックが積み重ねられているのに対し、
甲第２号証記載発明では、ブロックは、地盤面上に積み重ねられている点。
　相違点２：本件訂正発明２においては、硬質発泡プラスチックブロックは「上下及び平面相隣接する硬質発泡プラスチックブロック同志が連結されて積み重ねられ」ているのに対し、甲第２号証記載発明のブロックは上下方向には連結されているものの、平面相隣接するブロック同志は連結されていない点。
　相違点３：ブロックを覆う物が本件訂正発明２では「覆土」であるのに対し、甲第２号証記載発明は、コンクリート板やたわみ性舗装である点。
（２）判断
　上記相違点１については、本件訂正発明２は上記相違点１に係る構成としたことによって、「取り除いた土砂より硬質発泡プラスチックブロック２が軽い分、支持面４に加わる荷重を軽減できる」（段落番号００１１）という作用効果を奏するものであるが、地盤を掘り下げそこに硬質発泡プラスチックブロックを充填すれば、支持面に加わる荷重を少なくすることができるのは当然のことであり、甲第２号証記載発明も硬質発泡プラスチックブロックを用いたことによって、地盤（支持面）に加わる荷重を軽減しようとするものであるから、上記相違点１は当業者が必要により適宜採用できた事項にすぎない。
　次に相違点２、３については、本件訂正発明１についての相違点１、２と同じ判断である。
　また、本件訂正発明２が奏する作用効果は格別顕著とはいえない。
　したがって、本件訂正発明２は甲第２号証記載発明に基づいて当業者が容易に発明できたものであって、特許法第２９条第２項に該当する。
　
４−４　被請求人の主張に対して
　被請求人は、甲第２号証のブルドッグという両面連結具は、上下一方向にブロックを連結することを開示しているにすぎず、また、その３０頁２９行に「それらが事実必要であるか否かについては不確実である」との見解が示されており、上下のブロックを連結することの必要性が未だ定まっていなかったことが明らかである旨主張する（平成１６年８月１９日付け答弁書７頁〜９頁）。
　しかしながら、甲第２号証には、ブロックが下の層の上を滑る事を防止するため、材木用の両面連結具（例えば、口径117mmのBulldog）を用いることが明記されており、ただし書きとして、材木用連結具が大きな力に対して十分な強度を持っているか否か、あるいは、それらが事実必要であるか否かについては不確定であると記載されているにすぎないのであるから、積み重ねた上下のブロックを連結する技術思想が開示されていることに変わりはない。被請求人の主張は採用できない。
　
５．むすび
　
　以上のとおり、本件訂正発明１、２の特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものであり、特許法第１２３条第１項第２号により、無効とすべきである。
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により被請求人が負担すべきものとする。
　よって、結論のとおり審決する。