【事件の表示】
　上記当事者間の特許第２０３０９５５号発明「パン生地用米粉」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　
　訂正を認める。
　特許第２０３０９５５号の請求項１に係る発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
　
Ｉ．手続の経緯
　
　本件特許２０３０９５５号の請求項１乃至５に係る発明についての出願は、平成３年１０月７日（優先権主張　平成３年７月１５日）に特願平３−２８９２８２号として出願され、平成７年６月２８日に特公平７−５９１７３号として出願公告後、平成８年３月１９日に特許の設定登録がなされた。
　これに対して、新潟製粉株式会社より平成１６年６月２３日付で請求項１，２及び４について、本件無効審判の請求がなされ、指定期間内である平成１６年１１月１２日付で被請求人菅原則行より訂正請求がなされ、平成１７年２月２４日付で当審の職権審理による無効理由が通知された後、被請求人より平成１７年４月２８日付で意見書が提出されたものである。
　
II．訂正請求について
　
１．訂正の内容
　
（１）訂正事項１
　特許請求の範囲の【請求項４】に係る記載、
「【請求項４】米粒の細胞膜を加水分解したり又は軟化せしめるへミセルラーゼ、ペクチナーゼ、ペクチンエステラーゼ等の酵素含有水溶液に適宜時間米粒を浸漬した後、乾燥並びに微細粉化し、更に前記微細粉を乾式熱処理して澱粉の一部をデキストリンに加熱分解し、損傷デンプンの一部を修復すると共に吸水性を減少せしめ、しかる後所定量の活性グルテンを添加してなることを特徴とするパン生地用米粉。」を、
「【請求項１】米粒の細胞膜を加水分解したり又は軟化せしめるへミセルラーゼ、ペクチナーゼ、ペクチンエステラーゼ等の酵素含有水溶液に適宜時間米粒を浸漬した後、水切りしてジェット乾燥機による１〜２分間の乾燥並びに微細粉化し、更に前記微細粉を、数分間の乾式熱処理をして澱粉の一部をデキストリンに加熱分解するが、損傷デンプンの一部を修復すると共に、正常デンプンのミセルを堅牢として全体の吸水性を減少せしめ、しかる後メッシュ２００以上の前記微細粉に所定量の活性グルテンを添加してなることを特徴とするパン生地用米粉。」と訂正する。
　
（２）訂正事項２
　特許請求の範囲の【請求項１】乃至【請求項２】を削除する。
　
（３）訂正事項３
　特許請求の範囲の「【請求項３】」を「【請求項２】」に、「【請求項５】」を「【請求項３】」に訂正する。
　
（４）訂正事項４
　明細書の段落【０００５】の記載、
「【課題を解決するための手段】本発明に係るパン生地用米粉は、米粒の細胞膜を加水分解したり又は軟化せしめるヘミセルラーゼ、ペクチナーゼ、ペクチンエステラーゼ等の酵素含有水溶液に適宜時間米粒を浸漬した後、乾燥並びに微細粉化し、前記微細粉に所定量の活性グルテンを添加してなることを特徴とするものである。」を、
「【課題を解決するための手段】本発明に係るパン生地用米粉は、米粒の細胞膜を加水分解したり又は軟化せしめるへミセルラーゼ、ペクチナーゼ、ペクチンエステラーゼ等の酵素含有水溶液に適宜時間米粒を浸漬した後、水切りしてジェット乾燥機による１〜２分間の乾燥並びに微細粉化し、更に前記微細粉を、数分間の乾式熱処理をして澱粉の一部をデキストリンに加熱分解するが、損傷デンプンの一部を修復すると共に、正常デンプンのミセルを堅牢として全体の吸水性を減少せしめ、しかる後メッシュ２００以上の前記微細粉に所定量の活性グルテンを添加してなることを特徴とするものである。」と訂正する。
　
（５）訂正事項５
　明細書の段落【０００６】の記載、
「また米粒を微細粉化した後乾式熱処理を施し、澱粉の一部をデキストリンに加熱分解し、更に損傷デンプンの一部を修復すると共に吸水性を減少せしめ、しかる後所定量の活性グルテンを添加してなることを特徴とするものである。また更に米粒を微細粉化した後、オゾン濃度１５ＰＰＭ以下のオゾン雰囲気中で気中攪拌し、しかる後所定量の活性グルテンを添加してなることを特徴とするものでる。」を、
「また本発明は、米粒を微細粉化した後、オゾン濃度１５ＰＰＭ以下のオゾン雰囲気中で気中攪拌し、しかる後所定量の活性グルテンを添加してなることを特徴とするものでる。」と訂正する。 
　
（６）訂正事項６
　明細書の段落【０００８】の記載、
「また微細粉化した米粉を乾式熱処理すると、澱粉の加熱分解によって焙焼デキストリンが生成され、澱粉化の過程で生じた損傷デンプンを修復すると共に、正常デンプンもミセルが堅牢となって全体の吸水性が減少する。従ってこの熱処理した微細米粉に活性グルテンを添加し、この粉を用いて常法通りパンを製造すると、グルテンに十分な水が供給され、グルテンによる網状組織形成が完全になされ、ふっくらとしたパンを製出できることになる。」を、
「また微細粉化した米粉を、数分間の乾式熱処理を施すと、澱粉の加熱分解によって焙焼デキストリンが生成され、微細粉化の過程で生じた損傷デンプンを修復すると共に、正常デンプンもミセルが堅牢となって全体の吸水性が減少する。従ってこの熱処理した微細米粉に活性グルテンを添加し、この粉を用いて常法通りパンを製造すると、グルテンに十分な水が供給され、グルテンによる網状組織形成が完全になされ、ふっくらとしたパンを製出できることになる。」と訂正する。
　
（７）訂正事項７
　明細書の段落【００１２】の記載、
「前記の微細粉化工程で形成した微細粉に、活性グルテンを１５〜８％を添加する（グルテン添加工程）と、パン生地用粉が製出される。前記のパン生地は定形粒体の粉体のため、加水加塩して混練した際グルテンの網状組織が粉粒の包込むようになるため、通常の麦類の粉と同様にパン生地として使用が可能ととなるものである。」を、
「前記の微細粉化工程で形成した微細粉に、活性グルテンを１５〜８％を添加する（グルテン添加工程）と、パン生地用粉が製出される。前記のパン生地は定形粒体の粉体のため、加水加塩して混練した際グルテンの網状組織が粉粒の包込むようになるため、通常の麦類の粉と同様にパン生地として使用が可能となるものである。」と訂正する。
　
２．訂正の適否
　
（１）訂正事項１について　
　上記訂正事項１は、発明を特定する事項である「乾燥」、「乾式熱処理」、「吸水性」、および「微細粉」を夫々、これに含まれる事項である「水切りしてジェット乾燥機による１〜２分間の乾燥」、「数分間の乾式熱処理」、「正常デンプンのミセルを堅牢として全体の吸水性」、「メッシュ２００以上の微細粉」と限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　そして、本件特許明細書には、「・・・微細粉化工程の実施例を詳細に説明すると、精白米を水洗し、水に対して０．００５〜０．０１％の酵素（ペクチナーゼ）並びに酵素反応を助けるクエン酸ナトリウム０．１〜０．５％を溶かして酵素溶液を作り、水洗した米を米と同量の前記酵素溶液に６〜２４時間浸漬し、所定時間経過後米を取り出し水切りをした後ジェット乾燥機による１〜２分間のかるい乾燥を施し、微粉砕機（ジエット気流粉砕機）で微粉状（メツシュ：２００以上）とし、更に熱風乾燥で乾燥する。」（段落【００１１】）と、また「・・・中間処理工程は熱処理か或はオゾン処理を行うもので、熱処理は乾式で行うもので、約２００℃で数分間（米粉の含水量「一般に約２０％の水分を含む」によって多少異なる）加熱すると、一部は水を失いデキストリンに変化すると共に、損傷デンプンのミセル構造が修復されると共に、正常デンプンのミセル構造も堅牢となる。・・・」（段落【００１４】）と記載されているから、上記訂正事項は、願書に添付した明細書に記載された事項の範囲内のものである。
　また、上記訂正事項が、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
　
（２）訂正事項２について
　訂正事項２は、特許請求の範囲の請求項の一部を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、また、願書に添付した明細書に記載された事項の範囲内のものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
　
（３）訂正事項３について
　訂正事項３は、訂正事項２に伴うものであり、特許請求の範囲の請求項の一部を削除したことに伴う請求項の表示の訂正であるから、明りょうでない記載の釈明を目的とするものに該当する。
　そして、上記訂正事項が、願書に添付した明細書に記載された事項の範囲内のものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
　
（４）訂正事項４乃至６について　
　訂正事項４乃至６は、訂正事項１に伴うものであり、特許請求の範囲を訂正したことに伴い、発明の詳細な説明欄の記載を整合させるものであって、明りょうでない記載の釈明を目的とするものに該当する。
　そして、上記訂正事項が、願書に添付した明細書に記載された事項の範囲内のものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
　
（５）訂正事項７について
　訂正事項７は、誤記の訂正を目的とするものに該当し、願書に添付した明細書に記載された事項の範囲内のものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。
　
３．むすび
　
　以上のとおりであるから、上記訂正は、特許法第１３４条の２ただし書及び同条第５項において準用する同法第１２６条第３項、４項の規定に適合するので、当該訂正を認める。 　
                                                                            
III．当事者の主張及び当審による無効理由通知の概要
　
１．請求人の主張
　
　請求人は、「特許第２０３０９５５号の請求項１、請求項２及び請求項４に係る発明についての特許を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、証拠方法として以下の甲第１号証乃至甲第７号証及び参考資料１乃至４を提出し、その理由として、
（１）訂正前の本件請求項１に係る発明は、甲第３号証先願の出願当初の明細書に記載された発明と同一であって、しかも、この出願の発明者がその出願前の特許出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が上記特許出願の出願人と同一でもないので、特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができないものであるから、特許法第１２３条第１項第２号の規定により無効とすべきである、
（２）訂正前の本件請求項１に係る発明は、甲第４号証刊行物に記載された発明に基づいて、また、訂正前の本件請求項２及び４に係る発明は、甲第４及び６号証刊行物に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから、特許法第１２３条第１項第２号の規定により無効とすべきである、
（３）甲第７号証を斟酌すれば、訂正前の本件請求項２，４の記載は、特許法第３６条に規定する要件を満たしていないから、特許法第１２３条第１項第４号の規定により無効とすべきである、旨主張している。　　　　　　　　　　　　　　
　また、証人尋問を申請し、甲第５号証陳述書の内容を証人尋問により立証し、請求人が利害関係人であることを立証しようとしている。　
　
甲第１号証：特許第２０３０９５５号の原簿
甲第２号証：特公平７−５９１７３号公報
甲第３号証：特願平３−１３０７３０号（特開平４−２８７６５２号の願書及びそれに最初に添付された明細書及び図面）
甲第４号証：「新潟日報」平成２年１０月２９日付け第８面
甲第５号証：陳述書
甲第６号証：特開昭５１−４４６７０号公報
甲第７号証：二国二郎編「デンプンハンドブック」（昭和３９年３月１０日４版）  株式会社　朝倉書店　６０９〜６１１頁
参考資料１：特願平３−１３０７３０号の出願情報 
参考資料２：特願平３−１３０７３０号に係る平成７年３月２０日付け手続補正書
参考資料３：特公平４−７３９７９号公報
参考資料４：中村外１名編「澱粉・関連糖質実験法」（１９８６年１０月１０日初版）   株式会社　学会出版センター　２７３〜２７４頁
　
２．被請求人の主張
　
　一方、被請求人は、乙第１号証を提出して請求人の提出した証拠方法によっては、本件特許を無効にすることができないと主張している。
　
乙第１号証：実験結果報告書　　
　
３．当審による無効理由通知の概要
　
　平成１７年２月２３日付の当審の職権審理による無効理由通知の概要は、本件明細書の記載は、特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていないから、特許法第１２３条第１項第４号の規定により無効とすべきである、というものである。
　
IV．本件発明
　
　訂正後の本件請求項１乃至３に係る発明は、訂正後の明細書の特許請求の範囲の請求項１乃至３に記載された事項により特定されるものであるが、訂正後の本件請求項１に係る発明（以下、「本件発明１」という。）は、以下のとおりのものである。
「【請求項１】米粒の細胞膜を加水分解したり又は軟化せしめるへミセルラーゼ、ペクチナーゼ、ペクチンエステラーゼ等の酵素含有水溶液に適宜時間米粒を浸漬した後、水切りしてジェット乾燥機による１〜２分間の乾燥並びに微細粉化し、更に前記微細粉を、数分間の乾式熱処理をして澱粉の一部をデキストリンに加熱分解するが、損傷デンプンの一部を修復すると共に、正常デンプンのミセルを堅牢として全体の吸水性を減少せしめ、しかる後メッシュ２００以上の前記微細粉に所定量の活性グルテンを添加してなることを特徴とするパン生地用米粉。」
　
Ｖ．当審の判断
　
１．請求人適格について
　
　特許法第１２３条第２項によれば、特許無効審判は、何人も請求することができるから、証人尋問は不必要であり、証人尋問は行わない。
　
２．特許法第３６条第４項違反について　
　　　
　平成１７年２月２３日付の当審の職権審理による無効理由通知の概要は、以下のとおりのものである。　
　本件特許明細書の段落【００１４】には、「＜第二実施例＞　第二実施例は前記酵素前処理を行った微細粉化工程で製出した微細粉や、或は米粒を単に微細粉化して製出した微細粉に対して中間処理を施す。中間処理工程は熱処理か或はオゾン処理を行うもので、熱処理は乾式で行うもので、約２００℃で数分間（米粉の含水量「一般に約２０％の水分を含む」によって多少異なる）加熱すると、一部は水を失いデキストリンに変化すると共に、損傷デンプンのミセル構造が修復されると共に、正常デンプンのミセル構造も堅牢となる。次にグルテン添加工程を行うもので、前記熱処理を施した米粉に活性グルテンを１５％〜８％（１２％前後が望ましい）を添加する。」と、段落【００１５】には、「この様にして製出したパン生地用米粉は、第一実施例の粉と同様に、加水加塩し、必要に応じて補助剤（他の粉、多糖類、砂糖、油脂、牛乳、イーストワード、香味料）を加えて混捏し、而る後醗酵、焙焼と常法通りの製パンを行うものであるが、この混捏に際して、前記米粉は特に熱処理を施しているためデキストリンを含み、且つ損傷デンプンの修復がなされデンプンの吸水性を減少せしめているので、加水に於いて、グルテンにも充分水分が供給されグルテン形成が完全になされることになる。また特にデキストリンは食物繊維であって、消化酵素によって分解されないため製出されたパンはカロリーが低く、所謂ダイエット食品となり得るものである。」と記載されているから、本件明細書の発明の詳細な説明には、「数分間の乾式熱処理、具体的には約２００℃で数分間約２０％の水分を含むデンプンの熱処理をして、澱粉の一部をデキストリンに加熱分解するが、損傷デンプンの一部を修復すると共に、正常デンプンのミセルを堅牢として全体の吸水性を減少させる。」ことが記載されているといえる。
　一方、請求人の提出した甲第７号証には、「・・・まず、デンプンを粉砕し、１２０〜１３０°の温度で脱水乾燥した後、２００°前後の温度に上昇させる。・・・」（第６０９頁第２０〜２１行）また、「ａ．乾式製造法　（ｉ）無酸バイ焼法　水分の非常に少ないデンプンを無酸バイ焼してデキストリンを製造する場合の分解は明らかではないが，まず，熱によりデンプンの分子配列が崩され，次に分子鎖のひずみの大きい部分の崩壊が起こるものと考えられる。・・・」（第６０９頁第６〜９行）また、「デキストリン化がすすむにつれて粘度が低下し、冷水可溶成分が増加する。・・・」（第６０９頁第２２〜２３行）と記載されているから、甲第７号証には、「デンプンを粉砕し、１２０〜１３０°の温度で脱水乾燥した後、２００°前後に加熱すると、熱によりデンプンの分子配列が崩されて、デキストリン化が進み、粘度が低下し、冷水可溶成分が増加する。」ことが記載されているといえる。
　また、請求人の提出した参考資料４にも、デンプンの湿熱処理（２７％水分、１００℃、１６時間処理）による変化として、吸水率が上昇したこと（表VIII−２）が示されている。
　そうすると、甲第７号証、参考資料４及び技術常識を考慮すると、訂正後の本件請求項１及びそれに関連する本件明細書の記載には以下の点で不備がある。
（i）加熱によりデンプンの崩壊が進行し、損傷デンプンになるものと考えられるが、デンプンの崩壊は、不可逆的に進行するものと考えられるから、一度損傷したデンプンが修復するとは考え難い。
（ii）仮に、一度損傷したデンプンが修復するとしても、本件発明の２００℃というより高温での熱処理温度ではデキストリン化がより進み、本件発明の数分間というごく短時間の熱処理で一度損傷したデンプンが修復するとは考え難いし、また、本件発明のデキストリン化が進む２００℃という熱処理温度では、正常デンプンのミセルを堅牢化させることはできるものとは考え難い。
（iii）デンプンの乾熱処理により、デンプンの吸水率が上昇すると考えることが自然であり、デンプンの吸水性が減少するとは考え難い。
　
　これに対して、被請求人は、平成１７年４月２８日付で意見書において、「加熱による損傷デンプンの修復」及び「デンプンのミセルを堅牢化」との記載は、技術的に誤りであることを自認したが、訂正はなされなかった。
　そうすると、発明の詳細な説明に当業者がその実施をすることができる程度に本件発明１が記載されていないことになるから、本件明細書の記載は特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていない。
　なお、被請求人は同意見書において訂正案を提示し訂正の機会を求めているが、上記無効理由通知に対して訂正請求する機会があったにもかかわらず、被請求人は訂正請求をしなかったものであるし、また訂正案を認めたとしても、訂正案により訂正された発明は、依然として特許法第２９条の２及び特許法第２９条第２項に違反するものである。
　
３．特許法第２９条の２違反について     
　
３．１　本件発明１
　
　本件発明１は、米粒の細胞膜を加水分解したり又は軟化せしめるへミセルラーゼ、ペクチナーゼ、ペクチンエステラーゼ等の酵素含有水溶液に適宜時間米粒を浸潰した後、水切りしてジェット乾燥機による１〜２分間の乾燥並びに微細粉化し、更に前記微細粉を、数分間の乾式熱処理をして、しかる後メッシュ２００以上の前記微細粉に所定量の活性グルテンを添加してなるパン生地用米粉であって、米粉を微細粉化する前に酵素処理を施すことで、米粉のグルテンとの親和性が向上し、而もグルテンの網状組織形成が充分なされるようにしたもので、米粉を主体としても充分なガス保持力を有するパン生地を得ることができるものである。
　
３．２　先願発明
　
　これに対して、本件特許の出願前に出願され、本件特許の出願後に公開された甲第３号証先願：特願平３−１３０７３０号（特開平４−２８７６５２号）の願書に最初に添付された明細書及び図面には、以下の事項が記載されている。
　
（３−１）【請求項１】玄米、精白米、砕米等の原料米にマセレイティング酵素処理を行なった後、従来方式での製粉、及び気流粉砕することを特徴とする米粉の製造方法。
【請求項２】酵素処理前、又は処理後に水分を４〜１６％に調整し、１２０〜２００℃で熱処理を行なう請求項１の方法。
【請求項３】玄米、精白米、砕米等の原料米にマセレイティング酵素処理を行なった後、従来方式での製粉、及び気流粉砕後、さらに米粉以外の各種の粉末と混合することを特徴とする米粉調整品の製造方法。
【請求項４】米粉調整品が米粉に蛋白質、グルテン及びその分解物、デンプン及びセルロースを除く天然多糖類を単独あるいは複合して混合されたものである請求項３の方法。
【請求項５】米粉調整品が小麦粉等、原料粉を配合されたものである請求項３の方法。（特許請求の範囲）
（３−２）本発明はパン、菓子、麺等の加工に適した米粉及び米粉加工品の製造法に関する。（段落【０００１】）　　　　　
（３−３）本発明は原料米にマセレイティング酵素を作用させ細胞壁組織成分を低分子化させることにより微粉化をはかるものであり、特に原料米を気流粉砕、または圧扁後に気流粉砕することにより粒度のそろった微細な米粉を得るとともに、原料米・米粉の水分を４〜１６％に調整し、１２０〜２００熱処理を行なうことによって米粉特性の改質を行なうものである。（段落【０００９】）　　
（３−４）本発明の製粉手段により米粉の微粉化、糊化開始温度の低下、老化の遅延、付着性の低下、吸水率の減少、ヌレ特性の上昇等の改質効果が得られ、この改質により他資材との適合性が増大する。また改質した米粉単独の利用だけでなく蛋白質、グルテン、天然多糖類、小麦粉などの他資材と配合することにより小麦粉の代替品ではなく、小麦粉を用いた場合よりも一段と優れた外観、食感、物性等を有するように作用する。（段落【００１２】）　　　　
（３−５）実施例１　米粉の製造　原料米を水洗後、米粉を製造するときの方式を図１に示した。各製造方法を「米粉製造法１」、「米粉製造法２」、「米粉製造法３」、「米粉製造法４」、「米粉製造法５」、「米粉製造法６」、「米粉製造法７」とする。例えば「米粉製造法４」による米粉を製造する場合、精白米の水分を１４％に調製し密閉容器中で１５０℃、１時間保った後に放冷し、酵素処理を２５℃、１２時間行ない、その後、脱水、製粉を行なった。（段落【００１４】）　　　　　
（３−６）実施例２　パン加工性　図１の「米粉製造法２」で得た米粉（胴搗方式製粉）を用いパンを製造した。この米粉に活性グルテンを１５％になるように添加して米粉組成物Ａを、米粉組成物Ａにガムを１％になるように添加して米粉組成物Ｂを得た。また、対照として図１の「米粉製造法７」で得た米粉（胴搗方式製粉）に活性グルテンを１５％になるように添加した米粉組成物を用いた。次いで米粉組成物５００ｇ、イースト１５ｇ、食塩１０ｇ、砂糖２０ｇ、ショートニング３０ｇ、水適量の配合によりパンの製造を行なった。　この米粉組成物の７０％とイースト、水を均一に混ねりした後、４時間発酵させた。その後、残りの米粉組成物、食塩、砂糖、ショートニング、水を加えて混ねりし生地を作った。次いで、３０分のフロアータイムをとり仕上げを行ない、１時間ホロイで発酵させた。これをオーブンにて焼成した。表２に示したように、米粉組成物Ａ、Ｂから得られたパンは両者ともに食味、外観、作業性の優れたものとなった。　又、米の風味を残した独特のパンとなり、外皮はパリッとして内層は柔らかく、しっとりした食感であった。それと共に、従来米粉を用いたパンにみられる老化が早いという欠点がなく、かえって小麦粉のみを主原料としたパンよりも老化の遅い優れた品質となった。（段落【００１７】〜【００２１】）　　　　　
（３−７）本発明の方法によれば米粉の単粒化による極微細粉の製造が可能であり、それによってこれまでに得られなかった高品質の製品を得ることができるばかりでなく、小麦粉の代替原料としても米を使用できるため米需要の著しい増大に資するものということができる。（段落【００２９】）　　（３−８）米粉製造法２として、原料を酵素処理後、製粉して水分調整・熱処理するフローチャートが示されている。（図【１】）
　　
　上記記載事項、特に、（３−３）、（３−４）および（３−６）から、先願明細書には、「原料米にマセレイティング酵素処理して細胞壁組織成分を低分子化させることにより微粉化し、気流粉砕等により製粉し、水分を４〜１６％に調整し、１２０〜２００℃で熱処理を行なうことによって米粉の微粉化、糊化開始温度の低下、老化の遅延、付着性の低下、吸水率の減少、ヌレ特性の上昇等の米粉特性の改質を行ない、それにグルテンを添加したパン生地用米粉。」が記載されているといえる。（以下、「先願発明」という。）
　
３．３　対比・判断
　                                    
（１）一致点・相違点
　本件発明１と先願発明とを対比すると、後者の「マセレイティング酵素処理」は、前者の「酵素による処理」に相当するから、両者は、「米粒の細胞膜を加水分解したり又は軟化せしめる酵素により処理した後、微細粉化し、更に前記微細粉を熱処理して、この微細粉に所定量の活性グルテンを添加し製出してなるパン生地用米粉。」である点で一致しており、(ａ)前者が水切りしてジェット乾燥機による１〜２分間の乾燥をしているのに対して、後者にその旨記載されていない点、(ｂ)熱処理に関して、前者が数分間の乾式熱処理をして澱粉の一部をデキストリンに加熱分解するが、損傷デンプンの一部を修復すると共に、正常デンプンのミセルを堅牢として全体の吸水性を減少せしめているのに対して、後者は水分を４〜１６％に調整し、１２０〜２００℃で熱処理を行うとしている点、(ｃ)微細粉の粒度について、前者がメッシュ２００以上としているのに対して、後者にその旨記載されていない点、(ｄ)酵素処理について、前者が酵素含有水溶液に適宜時間米粒を浸漬しているのに対して、後者にその旨記載されていない点で、両者は一応相違している。
　
　そこで、これらの相違点について検討する。
　
（２）相違点(ａ)について
　本件発明１において、「水切りしてジェット乾燥機による１〜２分間の乾燥する」ことについては、本件明細書には、「・・・所定時間経過後米を取り出し水切りをした後ジェット乾燥機による１〜２分間のかるい乾燥を施し、微粉砕機（ジエット気流粉砕機）で微粉状（メツシュ：２００以上）とし、更に熱風乾燥で乾燥する。」（段落【００１１】）と記載されているだけで、その技術的意義は必ずしも明らかではないが、粉砕を容易にするためと解される。
　先願発明において、製粉前に乾燥する点は記載されていないが、浸漬米を製粉する際に米を乾燥することは周知のこと（必要なら、特開昭５２−９０６４６号公報参照。）であり、乾燥方法としてジェット乾燥機により短時間乾燥することも周知のことであるから、「水切りしてジェット乾燥機による１〜２分間の乾燥をする」ことは、周知技術の付加にすぎず、それにより新たな効果を奏するものでもないから、この点は、課題解決のための具体化手段における微差であるといえる。
　
（３）相違点(ｂ)について
　まず、「加熱による損傷デンプンの修復」及び「デンプンのミセルを堅牢化」との記載は、本件発明１の作用を技術的に説明したものであるが、前記２．に記載したとおり、技術的に誤りであり、この点は相違点とはいえない。
　本件発明１における「数分間の乾式熱処理」については、本件明細書には、「・・・熱処理は乾式で行うもので、約２００℃で数分間（米粉の含水量「一般に約２０％の水分を含む」によって多少異なる）加熱すると、米分は熱による変性（一部は水を失いデキストリンに変化して保水性が減少すると推測される）が生ずる。・・・」（段落【００１４】）と記載されており、乾式処理とはいえ水分を米粉の含水量程度即ち約２０％の水分を含むものであり、米粉特性を改質するためのものであると解される。
　一方、先願発明における「１２０〜２００℃」の熱処理は、上記記載事項（３−３）のとおり、米粉の水分を４〜１６％に調整し、１２０〜２００℃で熱処理を行うことによって米粉特性の改質を行なうものである。
　両者は水分を含む米粉を約２００℃で熱処理して米粉特性を改質する点で軌を一にしており、熱処理時間は、米粉特性の改質程度に応じて当業者が適宜選定するものであり、熱処理時間を「数分間」とすることにより、新たな効果を奏するものでもないから、この点も、課題解決のための具体化手段における微差であるといえる。
　被請求人は、平成１７年４月２８日付意見書において、先願発明においては、上記記載事項（３−５）のとおり、実施例１において、「１５０℃、１時間」の熱処理を示しているにすぎないから、本件発明１と相違する旨主張している。
　しかしながら、上記記載事項（３−１）のとおり、先願の請求項２に係る発明は「水分を４〜１６％に調整し、１２０〜２００℃で熱処理を行なう」ことを発明の特定事項としており、先願明細書を検討しても、実施例１以外に熱処理時間に言及するところはない。そして、実施例は具体例にすぎず、先願発明を実施例に限定して解釈する理由も見出せないから、請求人の主張は採用できない。
　
（４）相違点(ｃ)について
　本件発明１において、「微細粉の粒度をメッシュ２００以上」とすることについては、本件明細書には、「・・・所定時間経過後米を取り出し水切りをした後ジェット乾燥機による１〜２分間のかるい乾燥を施し、微粉砕機（ジエット気流粉砕機）で微粉状（メツシュ：２００以上）とし、更に熱風乾燥で乾燥する。」（段落【００１１】）と記載されているだけで、その技術的意義は必ずしも明らかではないが、パン生地原料として使用するための粒度調整であるものと解される。
　先願発明において、実施例２において「米粉製造法２」で得た米粉の粒度は記載されていないが、パンにするときの穀粉の平均粒径が３０〜５０μｍであることは周知のことであり（必要なら、甲第４号証、或いは本件明細書の段落【０００３】記載の特公昭６０−５５０９０号公報参照。）、先願発明においても、米粉をパン生地に使用しているのだから、米粉の平均粒径は「２００メッシュ超」即ち、粒径が７５μｍ以下としているものと解される。
　よって、この点は相違点とはいえない。
　
（５）相違点(ｄ)について
　酵素処理を水の存在下で行うことは周知のことであるし、先願発明においても、上記記載事項（３−５）のとおり、酵素処理後に脱水しているところ、酵素含有水溶液に適宜時間米粒を浸漬しているものと解されるから、この点は相違点とはいえない。
　
（６）総合的な判断
　上記のとおり、本件発明１に係るパン生地用米粉の製造方法と先願発明に係るパン生地用米粉の製造方法は、課題解決のための具体化手段における微差しか有しておらず、ましてや、その製造方法により製造される本件発明１に係るパン生地用米粉自体が、先願発明に係るパン生地用米粉自体と相違するものとは到底いえない。
　
　したがって、本件発明１は、甲第３号証先願の出願当初の明細書に記載された発明と同一である。
　そして、本件出願の発明者がその出願前の特許出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく、また本件出願の時において、本件出願人が上記特許出願の出願人と同一でもないから、本件発明１は、特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができない
　　
４．特許法第２９条第２項違反について
　
４．１　甲号証の記載事項 
　
　本件特許の出願前に頒布された刊行物である甲第４号証および参考資料４には、以下の事項が記載されている。
　
甲第４号証：「新潟日報」平成２年１０月２９日付け第８面
（４−１）従来の製粉技術ではどんなに細かくしても平均１００ミクロン粒子が限度だった。これを小麦粉並の３０−５０ミクロンにしようというもの。（第１段目７行〜第２段目２行）
（４−２）コメが細かくならないのはコメ粒が繊維のような組織でがっちり固められているためだ。粉にする前にこの組織を柔らかくしてやればよいわけだがここで登場するのが酵素。県食研ではペクチナーゼという酵素が徴粉化に有効なこと・・・を突き止めた。（第３段目３行〜第４段目２行）
（４−３）この酵素を米粉製造工程の水漬け段階で添加してやることで粒子の細かい粉が得られる。（第４段目７〜１０行）　　　　　　　　　　　　（４−４）小麦粉分野に参入するにはこれに加えて米粉に小麦粉の成分であるグルテンを添加しなければならないが、この手法も県食研で確立されている。（第４段目１０行目〜１５行）　
（４−５）これが実用化されるとパンをはじめケーキ、新しいめん類などに利用分野が広がる。米粉パンの場合、小麦粉パンより水分の多いものが作れ、刺し身をおかずにしてパンを食べるということもできる。（４段目１６〜２２行）
　
参考資料４：中村外１名編「澱粉・関連糖質実験法」（１９８６年１０月１０日初版）   株式会社　学会出版センター　２７３〜２７４頁
（５−１）湿潤状態で、澱粉粒子を損傷しないように加熱して、糊化特性などの物性を著しく変化させることができる。（第２７３頁３〜４行）
　
４．２　対比・判断　
　
（１）一致点・相違点
　本件出願の出願日前に頒布された甲第４号証刊行物（以下、「引用例」という。）には、上記記載事項から、「米粉の微粉化に有効な酵素を米粉製造工程の水漬け段階で添加することで粒子の細かい粉を得、この米粉に小麦粉の成分であるグルテンを添加し、米粉パンの製造などに利用する」ことが記載されているといえる。
　本件発明１と甲第４号証刊行物に記載された発明（以下、「引用例発明」という。）とを対比すると、両者は、「米粒の細胞膜を加水分解したり又は軟化せしめる酵素含有水溶液に適宜時間米粒を浸漬した後、微細粉化し、この微細粉に所定量の活性グルテンを添加し製出してなるパン生地用米粉。」である点で一致しており、(ｅ)前者が浸漬した後水切りしてジェット乾燥機による１〜２分間の乾燥をしているのに対して、後者にその旨記載されていない点、(ｆ)熱処理に関して、前者が数分間の乾式熱処理をして澱粉の一部をデキストリンに加熱分解するが、損傷デンプンの一部を修復すると共に、正常デンプンのミセルを堅牢として全体の吸水性を減少せしめているのに対して、後者にその旨記載されていない点、(ｇ)微細粉の粒度について、前者がメッシュ２００以上としているのに対して、後者にその旨記載されていない点で、両者は相違している。
　
そこで、これらの相違点について検討する。
　
（２）相違点(ｅ)について
　本件発明１において、「水切りしてジェット乾燥機による１〜２分間の乾燥する」ことについては、本件明細書には、「・・・所定時間経過後米を取り出し水切りをした後ジェット乾燥機による１〜２分間のかるい乾燥を施し、微粉砕機（ジエット気流粉砕機）で微粉状（メツシュ：２００以上）とし、更に熱風乾燥で乾燥する。」（段落【００１１】）と記載されているだけで、その技術的意義は必ずしも明らかではないが、粉砕を容易にするためと解される。
　引用例発明において、製粉前に乾燥する点は記載されていないが、浸漬米を製粉する際に米を乾燥することは周知のこと（必要なら、特開昭５２−９０６４６号公報参照。）であり、乾燥方法としててジェット乾燥機により短時間乾燥することも周知のことであるから、引用例発明において「水切りしてジェット乾燥機による１〜２分間の乾燥をする」ことは、周知技術の付加にすぎず、それにより予期し得ない効果を奏するものでもない。
　
（３）相違点(ｆ)について
　まず、「加熱による損傷デンプンの修復」及び「デンプンのミセルを堅牢化」との記載は、本件発明１の作用を技術的に説明したものであるが、前記２．に記載したとおり、技術的に誤りであり、この点は相違点とはいえない。　
　本件発明１の「数分間の乾式熱処理」については、本件明細書には、「・・・熱処理は乾式で行うもので、約２００℃で数分間（米粉の含水量「一般に約２０％の水分を含む」によって多少異なる）加熱すると、米粉は熱による変性（一部は水を失いデキストリンに変化して保水性が減少すると推測される）が生ずる。・・・」（段落【００１４】）と記載されており、乾式処理とはいえ水分を米粉の含水量程度含むものであり、米粉特性を改質するためのものであると解される。
　ここで、水分を含む米粉を熱処理して米粉特性を改質することは周知のことであり（必要なら、甲第７号証或いは参考資料４参照）、また、熱処理時間については、米粉特性の改質程度に応じて当業者が適宜選定するものであるから、引用例発明において、微粉化後数分間の乾式熱処理をすることに困難性は認められず、それにより予期し得ない効果を奏するものでもない。
　
（４）相違点(ｇ)について
　本件発明１において、「微細粉の粒度をメッシュ２００以上」とすることについては、本件明細書には、「・・・所定時間経過後米を取り出し水切りをした後ジェット乾燥機による１〜２分間のかるい乾燥を施し、微粉砕機（ジエット気流粉砕機）で微粉状（メツシュ：２００以上）とし、更に熱風乾燥で乾燥する。」（段落【００１１】）と記載されているだけで、その技術的意義は必ずしも明らかではないが、パン生地原料として使用するための粒度調整であるものと解される。
　引用例発明において、上記記載事項（４−１）のとおり、従来の製粉技術ではどんなに細かくしても平均１００ミクロン粒子が限度だった米粉を小麦粉並の３０−５０ミクロンにしパンに使用しようとするものであるから、引用例発明において、米粉の平均粒径を「２００メッシュ超」即ち、粒径が７５μｍ以下とすることに何ら困難性はない。
　
（５）総合的な判断
　本件発明１に係るパン生地用米粉の製造方法は、引用例発明と比較して予期し得ない効果を奏するものでもないから、本件発明１に係るパン生地用米粉の製造方法は、引用例発明に係るパン生地用米粉の製造方法から当業者が容易に発明をすることができたものである。
　そして、本件発明１に係るパン生地用米粉自体が、引用例発明のパン生地用米粉自体と比較して格別の効果を奏するものでもない。
　
　したがって、本件発明１は、甲第４号証刊行物に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
VI．むすび
　
　以上のとおり、本件請求項１に係る発明の特許は、特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていないから、特許法第１２３条第１項第４号の規定により無効とすべきものであり、本件請求項１に係る発明の特許は、甲第３号証先願の出願当初の明細書に記載された発明と同一であって、しかも、この出願の発明者がその出願前の特許出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が上記特許出願の出願人と同一でもないので、特許法第２９条の２の規定に違反してされたものであり、また、本件請求項１に係る発明の特許は、本件出願の出願日前に頒布された甲第４号証刊行物に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものであるから、本件請求項１に係る発明の特許は、同法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とすべきものである。
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。
　よって、結論のとおり審決する。