【事件の表示】
　平成　６年特許願第２８５８３６号「フィルムの製造法」拒絶査定不服審判事件〔平成　８年　５月１４日出願公開、特開平　８−１２０２２０〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は、平成６年１０月２６日の出願であって、平成１４年１１月７日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、同年１２月１９日に拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに、平成１５年１月２０日付けで手続補正がなされ、その後審尋が通知され、これに対し回答書が提出されたものである。
　
２．補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　平成１５年１月２０日付けの手続補正を却下する。
　
［理由］
（１）補正後の本願発明
　本件補正により、特許請求の範囲の請求項１は、
「ポリスチレン換算による重量平均分子量（Ｍｗ）が１００，０００以上である熱可塑性ノルボルネン系樹脂からなるフィルムの製造法であって、ノルボルネン系モノマーの開環重合とそれに続く水素添加反応によって得られる水素添加反応溶液、あるいはノルボルネン系モノマーの付加重合体の重合反応溶液から重合反応あるいは水素添加反応のために供した触媒成分を除去した後に、ペレット化・粉末化せずにそのまま樹脂溶液として使用することを特徴とするフィルムの製造法。」
と補正され、請求項２は削除された。
　上記補正は、補正前の請求項１に記載した発明の構成に欠くことのできない事項である「熱可塑性ノルボルネン系樹脂」について「ポリスチレン換算による重量平均分子量（Ｍｗ）が１００，０００以上である」との限定を付加するものであって、特許法第１７条の２第３項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするもの、及び、請求項２を削除するものであって、同条第３項第１号の請求項の削除を目的とするものに該当する。
　そこで、本件補正後の前記請求項１に記載された発明（以下、「本願補正発明」という。）が、特許法第１７条の２第４項において準用する同法第１２６条第３項の規定に適合する、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるかについて以下に検討する。
　
（２）引用例
　原査定の拒絶の理由に引用文献３として引用された特開平５−１４８４１３号公報（以下、「引用例」という。）には、
「（ａ）成分５０〜１００重量％および（ｂ）成分０〜５０重量％を含有する重合体を溶媒に溶解あるいは分散させた液をキャスト成形法により成形したフィルム」（特許請求の範囲）であって、（ａ）成分が、「ノルボルネン誘導体よりなる単量体・・・を開環重合させて得られる開環重合体を、さらに水素添加して得られる水素添加重合体」（同）であるものが記載されている。
　また、「水素添加重合体（ａ）の分子量は、ポリスチレン換算による重量平均分子量で、通常２０，０００から７００，０００、特に３０，０００から５００，０００であることが好ましい。」（段落【０００６】）こと、フイルムを製造する方法について、「水素添加重合体（ａ）を溶媒に溶解または分散させて適度の濃度の液にし、適当なキャリア上に注ぐかまたは塗布し、これを乾燥した後、キャリアから剥離させるキャスト成形法によりフィルムを製造する。」（段落【００１３】）こと、その際、「溶液中での水素添加重合体（ａ）の割合は通常０．０１〜３０重量％、好ましくは０．１〜２０重量％である。溶媒としては、ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族化合物、酢酸ブチル、テトラヒドロフラン、ジメトキシエタン、クロロホルム、二塩化メチレン、メチルエチルケトンなどの一般に溶媒として用いられているものが挙げられる。」（同段落）ことが記載されている。
　実施例１〜２において、（ａ）成分の水素添加重合体及び該重合体からなるフィルムは次のように製造されている。
　「窒素ガスで置換した反応容器内に、下記構造式（１）で示される特定単量体８−メチル−８−カルボキシメチルテトラシクロ〔４．４．０．１２，５ ．１７，１０〕−３−ドデセン５００ｇと、１，２−ジクロロエタン２００ｍｌと、分子量調節剤である１−ヘキセン３．８ｇと、触媒として、六塩化タングステンの濃度０．０５Ｍ／リットルのクロロベンゼン溶液９１．６ｍｌと、パラアルデヒドの濃度０．１Ｍ／リットルの１，２−ジクロロエタン溶液６８．７ｍｌと、トリイソブチルアルミニウムの濃度０．５Ｍ／リットルのトルエン溶液３７ｍｌとを加え、６０℃で１０時間反応させることにより、固有粘度（ηｉｎｈ ）０．５６ｄｌ／ｇ（クロロホルム中、３０℃、濃度０．５ｇ／ｄｌ）の開環重合体４５０ｇを得た。この開環重合体を９０００ｍｌのテトラヒドロフランに溶解し、パラジウム濃度が５重合％のパラジウム−アルミナ触媒４５ｇを加え、水素ガスを圧力が１００ｋｇ／ｃｍ２となるよう仕込んで、１５０℃で５時間水素添加反応させた。水素添加反応後、触媒を濾別し、濾液を塩酸酸性の大過剰量のメタノール中に注いで、水素添加された重合体ａ−１を製造した。・・・重合体（ａ−１）のシクロヘキサン溶液（濃度４重量％）をダイスに通し、均一厚みの液にし、これを６０℃で乾燥して厚み２５μｍのフィルムを製造した。また、ダイスの幅を変えて厚み２６０μｍのフィルムを製造した。」（段落【００１８】〜【００１９】）
　
　以上の記載からみて、引用例には、「ポリスチレン換算による重量平均分子量が特定された熱可塑性ノルボルネン系樹脂からなるフィルムの製造法であって、ノルボルネン系モノマーの開環重合とそれに続く水素添加反応によって得られる水素添加反応溶液から水素添加反応のために供した触媒成分を除去した後、水素添加重合体を単離し、再度溶解して樹脂溶液として使用するフィルムの製造法」なる発明（以下、「引用発明」という。）が記載されているといえる。
　
（３）対比・判断
　本願補正発明と引用発明とを対比すると、両者は、「ポリスチレン換算による重量平均分子量が特定された熱可塑性ノルボルネン系樹脂からなるフィルムの製造法」である点、「ノルボルネン系モノマーの開環重合とそれに続く水素添加反応によって得られる水素添加反応溶液から水素添加反応のために供した触媒成分を除去した溶液を使用する」点で一致し、
　本願補正発明では、熱可塑性ノルボルネン系樹脂が、「ポリスチレン換算による重量平均分子量（Ｍｗ）が１００，０００以上」とされるのに対し、引用発明では、分子量の範囲が「通常２０，０００から７００，０００、特に３０，０００から５００，０００であることが好ましい」とされる点（相違点１）、及び、フィルム化にあたり、本願補正発明では、反応溶液から触媒成分を除去した後、「ペレット化・粉末化せずにそのまま樹脂溶液として使用する」のに対し、引用発明では、水素添加反応溶液から触媒成分を除去した後、水素添加重合体を単離し、再度溶解して樹脂溶液として使用している点（相違点２）で相違している。
　
　上記相違点について検討する。
（ｉ）相違点２について
　引用発明では、実施例において、開環重合により得られた重合体４５０ｇをテトラヒドロフラン９０００ｍｌに溶解し、これに触媒を加えて水素添加反応を行い、反応後触媒を濾別し、濾液をメタノール中に注いで、水素添加重合体を得ており、フィルム化にあたり再度シクロヘキサンに溶解して樹脂溶液としている。
　しかし、テトラヒドロフランは、引用発明において、フィルム製造の際に使用される溶媒であること（引用例段落【００１３】）、上記重合体のテトラヒドロフラン溶液の濃度は約５重量％であり、引用発明において、フイルム製造の際の好ましいとされる０．１〜２０重量％（引用例同段落）の範囲内にあることから、上記の触媒を濾別後のテトラヒドロフラン溶液を、そのままフイルム製造に使用することは、当業者が容易に想到し得ることであるといえる。
　
　この点につき、審判請求人は、審尋の回答書において、「重合溶液をそのままフィルム化などの成形に用いることは、これまで、斯界において考えられなかったことである。その理由は、通常、樹脂の重合とフィルム化などの成形とは一連で行われるものではない場合が多いため、固体の方がハンドリングし易いというのが最大の理由である。そのほか、重合溶液そのままでは固形分濃度の変動などが起こりやすいことも挙げられる」と述べている。
　しかしながら、従来、樹脂の重合とフィルム化の成形とは一連で行われていなかったとしても、それはそれぞれの工程が分業化されている等の事情によるものであると考えられ、技術的に一連の工程で行うことがきわめて困難であるとの格別の事情を見出すことができないから、当業者が一連での製造を試みることが妨げられるものではなく、重合体を単離せずに、さらにはペレット化・粉末化することなく、水素添加反応後に触媒を濾別した溶液をそのままフィルム製造に使用することに格別の困難性があるとすることができない。
　そして、本願補正発明の、「ペレット化工程の省略により生産性の向上が期待でき、またペレット化の過程でかかる熱による熱劣化が避けられるので品質的にも優れた塗料やキャストフィルムとすることができる。」（段落【００２６】）との効果も、水素添加重合体を単離、さらにはペレット化・粉末化することなしにフィルム化を行うのであれば予想される効果にすぎない。
　
（ii）相違点１について
　本願補正発明において、樹脂の分子量の特定は、「重量平均分子量（Ｍｗ）が・・・１００，０００未満であると分子量が小さいため・・・キャストフィルムの強度が劣るものとなる。」（段落【００１４】）ことに基づくものであるが、引用発明においても、分子量の範囲は「通常２０，０００から７００，０００、特に３０，０００から５００，０００であることが好ましい。」（引用例段落【０００６】）とあることから、要求されるフィルムの強度を勘案して分子量を上記範囲内で適宜設定すること、例えば、本願補正発明における「１００，０００以上」と設定することに格別の創意は認められない。
　また、強度とともにペレット化の際の熱劣化との関係で、分子量が特定されているとも考えられるが（段落【０００２】参照）、樹脂溶液をそのまま使用するフィルム化では熱劣化の問題はないので、この点でも分子量の特定に格別の意味があるとすることができない。
　そうしてみると、相違点１に格別の意義は認められない。
　
　したがって、上記相違点１、２を考慮しても、本願補正発明は、引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができない。
　
（４）むすび
　以上のとおり、本件補正は、特許法第１７条の２第４項で準用する同法第１２６条第３項の規定に違反するものであり、特許法第１５９条第１項で準用する特許法第５３条第１項の規定により却下されるべきものである。
　
３．本願発明について
（１）本願発明
　平成１５年１月２０日付けの手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項１、２に係る発明（以下、「本願発明１、２」という。）は、平成１４年３月１２日付け手続補正書により補正された明細書の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１、２に記載された以下のとおりのものである。
「【請求項１】　ノルボルネン系モノマーの開環重合とそれに続く水素添加反応によって得られる水素添加反応溶液、あるいはノルボルネン系モノマーの付加重合体の重合反応溶液から重合反応あるいは水素添加反応のために供した触媒成分を除去した後に、ペレット化・粉末化せずにそのまま樹脂溶液として使用することを特徴とするフィルムの製造法。
【請求項２】　熱可塑性ノルボルネン系樹脂のポリスチレン換算による重量平均分子量（Ｍｗ）が１００，０００以上である請求項１記載のフィルムの製造法。」
　
（２）引用例
　原査定の拒絶の理由に引用された引用例（引用文献３）及びその記載事項は、前記「２．（２）引用例」に記載したとおりである。
　
（３）対比・判断
　本願発明１は、前記「２．補正却下の決定」で検討した本願補正発明における「熱可塑性ノルボルネン系樹脂」を限定する「ポリスチレン換算による重量平均分子量（Ｍｗ）が１００，０００以上である」との構成を省いたものである。
　そうすると、本願発明１の構成要件を全て含み、さらに他の構成要件を付加したものに相当する本願補正発明が、前記「２．（３）対比・判断」に記載したとおり、引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明１は、同様の理由により引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　また、本願発明２は、実質的に本願補正発明と同一であるから、同様に引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
（３）むすび
　以上のとおり、本願発明１、２は、引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　よって、結論のとおり審決する。