【事件の表示】
　上記当事者間の特許第１９５６８５４号「熱可塑性ポリエステル系樹脂発泡体の製造方法」の特許無効審判事件についてされた平成１５年　６月１０日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決（平成１５年（行ケ）第０３１５号平成１６年　９月３０日判決言渡）があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理　由】
I．手続の経緯 
　特許出願　　　　　　　　平成　１年１０月２０日
　特許出願公開　　　　　　平成　３年　６月　７日
　特許出願公告　　　　　　平成　５年１１月２６日
　特許異議申立　　　　　　平成　６年　２月２５日　
　答弁書及び
　手続補正書提出　　　　　平成　６年１０月２１日
　異議決定（理由なし）及び
　特許査定　　　　　　　　平成　６年１２月　５日
　設定登録　　　　　　　　平成　７年　８月１０日
　無効審判請求　　　　　　平成１４年　６月１０日
　答弁書及び
　訂正請求書　　　　　　　平成１４年  ９月１７日
　弁駁書　　　　　　　　　平成１４年１２月　３日
　口頭審理　　　　　　　　平成１５年　１月２２日
　第二答弁書　　　　　　　平成１５年　２月２１日
　第二弁駁書　　　　　　　平成１５年　３月１７日
　審決（無効）　　　　　　平成１５年　６月１０日
　審決取消訴訟提起　　　　平成１５年　７月１６日
　　　　　　　　　　（東京高裁　平成１５年（行ヶ）第３１５号）
　訂正審判請求　　　　　　平成１６年　３月　８日
　　　　　　　　　　　（訂正２００４−３９０４７号）
　訂正拒絶理由通知　　　　平成１６年　６月２３日
　意見書提出　　　　　　　平成１６年　７月２８日
　審決（訂正容認）　　　　平成１６年　８月　６日
 判決言渡し（平成１５年（行ヶ）第３１５号、審決を取り消す）
　　　　　　　　　　　　　平成１６年　９月３０日
II．本件発明
　本件の請求項１に係る発明（以下、「本件発明」という。）は、上記訂正審判（訂正２００４−３９０４７号）の審決が確定した結果、本件発明は、訂正審判の請求書に添付された訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される、次のとおりのものである。
「発泡剤として加熱すると熱可塑性ポリエステル系樹脂内で気化するブタンの液体を含む熱可塑性ポリエステル系樹脂を発泡させ、発泡した直後の高温の熱可塑性ポリエステル系樹脂発泡体を樹脂のガラス転移点以下に急冷して、結晶化度を３０％以下とし、その後このポリエステル系樹脂発泡体を６０℃以上に加熱して１３７％以上の倍率で二次発泡させることを特徴とする、熱可塑性ポリエステル系樹脂発泡体の製造方法。」
III．請求人の主張 
１．請求人は、甲第１〜７号証を提出して、本件発明の特許を無効とする、との審決を求め、その理由として、本件発明は、本件特許出願の日前の他の特許出願であって、本件特許出願後に出願公開がされた特願平２−８４７８９号（甲第１号証、特開平２−２８６７２５号公報）の願書に最初に添付した明細書に記載された発明と同一であり、本件発明の特許は、特許法第２９条の２第１項の規定に違反してされたものであるから、 
　また、本件発明の特許は、その特許明細書の記載に不備があり、特許法第３６条に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、特許法第１２３条第１項の規定により無効とされるべきものである旨主張する。 
２．証拠方法 
　請求人が上記主張事実を立証するために提示した証拠方法は、以下のとおりである。 
　甲第１号証　　特開平２−２８６７２５号公報 
　甲第２号証　　特開昭５９−１３５２３７号公報 
　甲第３号証　　米国特許第４１２７６３１号明細書及びその抄訳文 
　甲第４号証　　ＪＩＳ　Ｋ７１２１「プラスチックの転移温度測定方法」　　　　　　　　２４７頁−２５０頁 
　甲第５号証　　特開昭５９−６２６６０号公報 
　甲第６号証　　高分子学会編「高分子データハンドブック」［基礎編］株　　　　　　　　式会社培風館　昭和６１年１月３０日発行　５３２頁 
　甲第７号証　　伊藤公正編「プラスチックデータハンドブック」株式会社　　　　　　　　工業調査会　１９８０年７月５日発行　７２頁 
　参考資料　　　東京高裁昭和６０年（行ケ）第４３号、昭和６２年１月２　　　　　　　　８日判決 
　参考資料２　　東京高裁昭和５２年（行ケ）第７７号、昭和５３年１１月　　　　　　　　２２日判決 
　参考資料３　　東京高裁平成元年（行ケ）第１６９号、平成２年９月２５　　　　　　　　日判決 
　参考資料４　　高分子学会編「入門　高分子特性解析」共立出版株式会社　　　　　　　　１９８６年７月５日発行　１１頁（注；甲第８号証として　　　　　　　　提出されたものを参考資料４としたものである） 
　
IV．被請求人の主張 
１．被請求人は、訂正請求書及び審判事件答弁書及び第二答弁書を提出するとともに、証拠方法として乙第１〜１４号証及び参考資料１〜３を提出し、審判請求人の主張はいずれも妥当なものではない、旨主張している。 
２．証拠方法 
　乙第１号証　　　湯木和男編「飽和ポリエステル樹脂ハンドブック」日刊　　　　　　　　　工業新聞社　１９８９年１２月２２日発行　２２９頁−　　　　　　　　　２３２頁、２８６頁−２８７頁 
　乙第２号証　　　小川　伸著「英和プラスチック工業辞典」株式会社工業　　　　　　　　　調査会　１９８５年６月１０日発行　４２２頁 
　乙第３号証　　　（財）日本規格協会編「ＪＩＳ工業用語大辞典　第４版　　　　　　　　　　」（財）日本規格協会　１９９５年１１月２０日発行　　　　　　　　　３３１頁 
　乙第４号証　　　筏　義人他著「高分子事典」株式会社高分子刊行会　１　　　　　　　　　９８５年２月２５日発行　４４頁−４７頁 
　乙第５号証　　　高分子学会編「高分子辞典」株式会社朝倉書店　昭和５　　　　　　　　　３年５月１日発行　６６８頁−６６９頁 
　乙第６号証　　　実用プラスチック事典編集委員会編「実用プラスチック　　　　　　　　　事典」株式会社産業調査会　１９９３年９月２０日発行　　　　　　　　　３８８頁 
　乙第７号証　　　東京地裁昭４５（ワ）４２８号、東京地裁昭４８（ワ）　　　　　　　　　１５３８号、東京地裁昭４８（ワ）６９６５号特許権侵　　　　　　　　　害禁止等請求事件、昭和５９年１０月２６日判決
　乙第８号証　　　永井　進監修「実用プラスチック用語辞典　第三版」株　　　　　　　　　式会社プラスチックス・エージ　１９８９年９月１０日　　　　　　　　　発行　１４８頁 
　乙第９号証　　　大津隆行著「改訂高分子合成の化学」株式会社化学同人　　　　　　　　　１９７９年１月１０日発行　１２頁〜１３頁 
　乙第１０号証　　Ｌ・メンデルカーン著「高分子の科学」共立出版株式会　　　　　　　　　社　昭和６０年３月１５日発行　７７−７９頁 
　乙第１１号証　　ＡＳＴＭ　Ｄ３４１８−８２（Reapproved １９８８）　　　　　　　　　　３８０頁−３８４頁 
　乙第１２号証　　日本分析化学会編「高分子分析ハンドブック」株式会社　　　　　　　　　朝倉書店　１９８５年１月２５日発行　１４４頁 
　乙第１３号証　　日本化学会編「新実験化学講座（２）基礎技術１　熱・　　　　　　　　　圧力」　丸善株式会社　昭和５２年９月２０日発行　１　　　　　　　　　１８頁−１１９頁 
　乙第１４号証　　中島章夫他著「高分子化学序論」株式会社化学同人　１　　　　　　　　　９７５年８月３０日発行　１６２頁 
　参考資料１　　　特許第２６８４０７７号公報 
　参考資料２　　　特開平８−２３１７５１号公報 
　参考資料３　　　特許第２９２６６３５号公報 
V．特許無効に対する判断 
　請求人の主張について以下検討する。 
１．特許法第２９条の２第１項違反につて 
（１）甲第１号証として提出された特開平２−２８６７２５号公報に係る特願平２−８４７８９号（パリ条約による優先権主張　１９８９年３月３１日、米国）の願書に最初に添付した明細書（以下、「先願明細書」という、特開平２−２８６７２５号公報参照）には、以下の事項が記載されている。 
「２．（１）（ａ）約９４〜約９９重量％のポリエチレンテレフタレート及び（ｂ）約１〜約６重量％の少なくとも１種のポリオレフィンより成る熱可塑性樹脂組成物を押出機に供給し； 
（２）熱可塑樹脂組成物が溶融状態にある間に熱可塑性樹脂組成物に不活性ガスを混入し；そして 
（３）不活性ガスを含有する熱可塑性樹脂組成物をシート形成ダイから押し出して密度が約０．４〜約１．２５の範囲内にある実質的に非晶質の気泡質シートを与えるのに十分な量の不活性ガス気泡を含有する実質的に非晶質の気泡質シートを製造する； 
ことから成る、軽量薄肉物品に熱成形することが可能な非晶質の気泡質シートの製造法。
３．（１）（ａ）約９４〜約９９重量％のポリエチレンテレフタレート及び（ｂ）約１〜約６重量％の少なくとも１種のポリオレフィンより成る熱可塑性樹脂組成物を押出機に供給し； 
（２）熱可塑樹脂組成物が溶融状態にある間に押出機中の熱可塑性樹脂組成物に不活性ガスを混入し； 
（３）不活性ガスを含有する熱可塑性樹脂組成物をシート形成ダイから押し出して密度が約０．４〜約１．２５の範囲内にある実質的に非晶質の気泡質シートを与えるのに十分な量の不活性ガス気泡を含有する実質的に非晶質の気泡質シートを製造し； 
　そして 
（４）気泡質シートを加熱されたモールドの中で熱成形して軽量物品を製造する； 
ことから成る軽量物品の製造法。」（特許請求の範囲第２項及び第３項） 
「本発明は、具体的に述べると（ａ）約９４〜約９９重量％のポリエチレンテレフタレート、（ｂ）約１〜約６重量％の少なくとも１種のポリオレフィン及び（ｃ）密度が約０．４〜約１．２５の範囲内にある実質的に非晶質の気泡質シートを与えるのに十分な量の不活性ガス気泡より成る実質的に非晶質の気泡質シートを熱成形することから成る軽量薄肉物品の製造法を開示するものである。ほとんどの場合、熱成形は加熱されたモールドの中で物品に約５％乃至約４５％の範囲内の結晶化度を達成するのに十分な時間行われる。」（公報４頁左上欄３〜１３行） 
「本発明の方法を実施するとき、その熱可塑性樹脂組成物を用いて気泡質シートが作られる。このような気泡質シート材料は少なくとも１種の不活性ガスを溶融した熱可塑性樹脂組成物と押出機の中で混合することによつて作られる。これはシート形成ダイを備えた押出機中の溶融樹脂に不活性ガスを単に注入することによつて行われる。本発明の方法で用いられる不活性ガスは必要とされる昇温された加工温度で熱可塑性樹脂組成物と化学反応しないものであればどのような気体であつてもよい。使用可能な幾つかの代表的例に窒素、二酸化炭素、ヘリウム、ネオン、アルゴン及びクリプトンがある。コストを節約する目的からは窒素が不活性ガスとして通常使用される。 
　気泡質シートは可塑化押出機か溶融押出機により製造することができる。これらタイプのスクリュー押出機は不活性ガスのばらばらに分散した気泡を含有する溶融熱可塑性樹脂組成物を金属ダイから押し出し、シートを目的の形状に連続的に造形する。」（公報７頁左下欄１２行〜右下欄１１行） 
「製造された気泡質シートは典形的には対流冷却空気若しくは不活性ガスで、又は流体浴への浸漬で、あるいはチルドロールを通過させることで延伸することなしに冷却される。製造された気泡質シートの性質は一般に非晶質である。 
　気泡質シートは典形的にはシートに約０．４〜約１．２５の範囲内の密度を与えるのに十分な量の不活性ガス気泡を含有している。ほとんどの場合、気泡質シートはそれに０．７〜１．１５の範囲内の密度を与える量の不活性ガス気泡を含有する。気泡質シートは約０．９〜約１．１の範囲内の密度を有するのが一般に好ましい。」（公報８頁左下欄１〜１３行） 
「実施例１ 
　・・・調製された熱可塑性樹脂組成物はポリエチレンテレフタレートを約９７％、線状低密度ポリエチレンを約３重量％及び安定剤を約０．６重量％含有していた。樹脂組成物を６．３５ｃｍ（２．５インチ）のエガン（Ｅｇａｎ）押出機を用いて押し出した。押出機は約２８０〜約３３０℃の範囲のバレル温度を用いて運転した。押出機速度７０ｒｐｍを用い、その際計量ポンプにおける温度は約２７５℃に保つた。ダイの温度は約２６０℃に保持した。窒素ガスを圧力２．２×１０７パスカル（３，２００ｐｓｉ）で押出機に導入した。製造された気泡質シートは厚さ０．０７６ｃｍ（０．０３インチ）、密度約１．０ｇ／ｃｃであつた。この密度は２４％の密度低下率を表わす。 
　製造されたシート材料を標準的な熱成形機を用いてトレーに熱成形した。熱成形プロセスは予熱炉時間約１５秒、成形時間８〜１０秒、シート温度１５４℃、モールド温度１５４〜１３６℃、最高炉温度２９９℃及び最低炉温度１１６℃を用いて実施した。このプロセスを用いて製造したトレーは非常に満足すべきものであつた。これらトレーの密度を測定すると、０．８５ｇ／ｃｃであつた。これは同じ熱可塑性樹脂組成物を用いて作られる中実トレーに対して３７％の密度低下率を表わす。・・・ 
　製造されたこれらトレーの密度が気泡質シートの密度より１５％小さいことに注目すべきである。この更なる密度低下は熱成形プロセス中の窒素気泡の膨張によるものである。製造される熱成形物品は気泡質シートの密度より約８〜約２５％小さい密度を有するのが典形的である。気泡質の熱成形物品の密度はそれが作られる気泡質シートの密度より約１０〜約２０％小さいのが更に典形的である。」（公報９頁右下欄８行〜１０頁右上欄１２行）
 （２）対比・判断 
 　本件発明において採用される発泡剤は、「加熱すると熱可塑性ポリエステル系樹脂内で気化するブタンの液体」である。そして、ブタンは、有機化合物であって、しかも、わずかの低温（ノルマルブタンは沸点が、−０．５℃であり、イソブタンは、−１１．７℃である。）において液体である。 
 　一方、先願明細書に記載された発明において、気泡質シートを作るために使用される発泡剤について、先願明細書には、「不活性ガスは必要とされる昇温された加工温度で熱可塑性樹脂組成物と化学反応しないものであればどのような気体であつてもよい」と記載され、不活性ガスは昇温された加工温度で熱可塑性樹脂組成物と化学反応しない気体であればよいことが記載されている。さらに、先願明細書には、「使用可能な幾つかの代表的例に窒素、二酸化炭素、ヘリウム、ネオン、アルゴン及びクリプトンがある」とも記載されている。
　しかしながら、先願明細書に不活性ガスとして例示された窒素、二酸化炭素、ヘリウム、ネオン、アルゴン及びクリプトンは、いずれも無機化合物の範疇に入るものであり、しかも、かなりの低温（例えば、窒素は沸点が、−１９６℃であり、ヘリウムは−２６９℃である。）においても気体であって、したがって、気化温度は相当の低温である。
　そうすると、先願明細書に「不活性ガスは必要とされる昇温された加工温度で熱可塑性樹脂組成物と化学反応しないものであればどのような気体であつてもよい」と記載されている気体としての「不活性ガス」は、無機化合物で、かなりの低温で気化するものを意味しているというべきであり、たとえ、必要とされる昇温された加工温度で熱可塑性樹脂組成物と化学反応しない気体となるものであっても、有機化合物であるブタンのようなわずかな低温で気化する化合物まで意味しているとはいえず、先願明細書には、不活性ガスとして、無機化合物に係るものが開示されているに止まり、有機化合物であるブタンまで開示されているとはいえない。
　また、本件発明において採用される発泡剤は、「加熱すると熱可塑性ポリエステル系樹脂内で気化するブタンの液体」であることから、熱可塑性ポリエステル系樹脂内に混入されるブタンは液体状態であるのに対し、先願明細書に記載された発明においては、発泡剤は「不活性ガス」であることから、気泡質シートを作るために熱可塑性樹脂組成物に混入される発泡剤は気体状態である。
　そうすると、本件発明における熱可塑性ポリエステル系樹脂に混入される発泡剤と、先願明細書に記載された発明における熱可塑性樹脂組成物に混入される発泡剤とは、樹脂への混入時の形態がそれぞれ「液体状態」、「気体状態」と全く異なるものである。
　さらに、熱可塑性ポリエステル樹脂を発泡する際に採用する発泡剤としての不活性ガスが、当然に液体のブタンを含むものであるということが周知・慣用の技術であるといえる根拠もない。
　そして、本件発明は、「加熱すると熱可塑性ポリエステル系樹脂内で気化するブタンの液体」という液体状態の発泡剤を採用することにより、二次発泡倍率の高い熱可塑性ポリエステル系樹脂発泡体が得られるものである。
　そうであれば、気泡質シートを作るために採用する発泡剤について、本件発明は、気化するブタンの液体であり、先願明細書に記載された発明においては、前記のとおりの不活性ガスであるから、両者において採用する発泡剤は相違しているというべきである。
　したがって、先願明細書には、発泡剤として、本件発明が採用する、熱可塑性ポリエステル系樹脂内で気化するブタンの液体は、記載されているとはいえないから、本件発明は、先願明細書に記載された発明と同一であるとはいえない。
２．特許法第３６条違反について
（１）請求人の主張の概要
　本件発明は発泡体を樹脂ガラス転移点以下に急冷することを構成要件としているが、ここにいうガラス転移点とはいかなる測定方法により特定される数値であるのか明細書中に何ら説明がない。
　即ち、本件明細書には「ＰＡＴのガラス転移点はＰＡＴを構成するカルボン酸とアルコールとの種類によって異なるが、大雑把に云えば、３０−９０℃の範囲内にある。従って、通常は、一次発泡体を６０℃以下に急冷する。」と記載されているのみでガラス転移点の測定方法について何ら説明がない。
　甲第４号証（ＪＩＳＫ７１２１「プラスチックの転移温度測定方法」）によれば、ガラス転移温度には、中間点ガラス転移温度、補外ガラス転移開始温度、補外ガラス転移終了温度の３種があるが、どのガラス転移温度を採用するのかにつき説明がない。加えて、試験片の状態調節の仕方にも２種類あり、どの調節方法を適用するかについて説明がない。
　したがって、発明の詳細な説明には、当業者が発明を実施できる程度に構成が記載されていないので、明細書の記載には不備がある。
（２）判断
　本件の特許請求の範囲には、「発泡した直後の高温の熱可塑性ポリエステル系樹脂発泡体を樹脂のガラス転移点以下に急冷して、結晶化度を３０％以下とし」と記載され、特にガラス転移点の温度については記載がない。
　また、発明の詳細な説明においても、「ＰＡＴのガラス転移点はＰＡＴを構成するカルボン酸とアルコールとの種類によって異なるが、大雑把に云えば、３０−９０℃の範囲内にある。」との記載はあるが、特定のＰＡＴのガラス転移点については記載がされていない。
　しかしながら、本件発明は、特定の熱可塑性ポリエステル系樹脂に係るものではないから、すべての熱可塑性ポリエステル系樹脂についてガラス転移温度を示さなければならないというものではない。しかも、特許請求の範囲に記載されている「ガラス転移点」は、発明の詳細な説明の記載を参酌すれば、熱可塑性ポリエステル系樹脂を急冷して、発泡した直後の高温の熱可塑性ポリエステル系樹脂発泡体の結晶化度を３０％以下とするための温度としてガラス転移点が示されているといえるから、発明の詳細な説明中にガラス転移点について「大雑把に云えば、３０−９０℃の範囲内にある」との記載があれば、「結晶化度３０％以下」及びガラス転移点「３０−９０℃」を手がかりに当業者が本件発明を実施することは格別困難なことではないといえ、特にガラス転移温度について、明確な数値が示されていないと当業者が容易に本件発明を実施することができないとまではいえない。
　さらに、周知技術といえる甲第６号証には、ポリエステル系樹脂のガラス転移温度が記載されているのであるから、少なくとも甲第６号証に記載されている数値を、ポリエステル系樹脂の通常の意味でのガラス転移温度と理解することも何ら問題はないといえ、これらの周知技術を勘案すれば、本件明細書には、当業者が容易に実施できる程度に本件発明が記載されているといえる。
　したがって、本件特許明細書には、請求人が主張するような記載の不備があるとはいえない。
V．むすび 
 　以上のとおりであるから、請求人の主張及び証拠方法によっては、本件請求項１に係る発明の特許を無効とすることはできない。
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
　よって、結論のとおり審決する。