【事件の表示】
　平成１１年特許願第２３８３５０号「植物の遺伝物質の形質転換法」拒絶査定不服審判事件〔平成１２年　３月２１日出願公開、特開２０００−　７８９３６〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
Ｉ．手続の経緯・本願発明　　
　本願は、昭和６０年５月１１日に出願した特願昭６０−１００３６７号の一部を、平成１１年８月２５日に特許法第４４条第１項の規定により新たな特許出願（優先権主張　１９８４年５月１１日　スイス国、１９８５年２月１１日　スイス国、１９８５年４月１日　スイス国）としたものであって、その出願に係る発明は、平成１４年５月３０日付け手続補正書により補正された明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲に必須要件項として記載された請求項１、２及び１４に記載されたとおりのものと認められ、そのうちの請求項１に記載された発明は、以下のとおりのものである。
　
「【請求項１】　植物において発現される発現シグナルにより両端を挟まれた構造遺伝子からなる、植物ゲノムに安定に組み込まれた外来ＤＮＡを含む、ソラナシエ（Solanaceae）及びクルシフェレ（Cruciferae）科の双子葉植物またはそれから誘導された植物材料であって、該外来ＤＮＡが植物におけるアグロバクテリウム（Agrobacterium)属のＴｉ−プラスミドの導入、組込みまたは複製に必要である、上記Ｔｉ−プラスミドのＤＮＡ配列を伴わない、ソラナシエ（Solanaceae）及びクルシフェレ（Cruciferae）科の双子葉植物またはそれから誘導された植物材料。」（以下「本願発明」という）
　
II．当審における拒絶理由
　一方、当審において平成１６年５月２６日付けで通知した拒絶の理由の概要をまとめると以下の通りである。
　
理由１：
　本願発明は、
（１）出願前に頒布された引用文献１〜３に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるか、あるいは、
（２）引用文献４に記載された発明であるか、又は該発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである
から、特許法第２９条第１項第３号に該当し、または特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
理由２：
　本願発明には、発明の詳細な説明に記載されていない発明、または、当業者が容易に実施できない発明が含まれており、本願は、特許法第３６条に規定する要件を満たしていない。
　
III．当審の拒絶の理由２について
　本願の出願時の明細書の発明の詳細な説明に、本願発明の実施例として記載されている実施例１〜７のうち、プロトプラストの形質転換後に植物体を得、外来遺伝子が植物ゲノム中に組み込まれていることを確認したことが記載されているのは、ソラナシエ科のニコチアナ　タバクムについての実施例１のみである。他の実施例は植物体についてのものではなく、プロトプラストの形質転換の例であるし、また、すべて現在形で記載されている（なお、実施例４の末行に過去形で「成功を収めた」と記載されているが、本願の出願の直前の昭和６０年４月１日に出願された、本願の優先権の基礎となっているスイス国特許出願１３９８／８５−１の明細書では該当箇所は現在形の記載となっており、誤訳と認められる）。実施例が現在形で記載されている場合は、実際の結果を記載したものではなく仮想の実施例であると解するのが自然であるから、実施例１で用いられたニコチアナ　タバカム（ソラナシエ科）以外の植物種については、本願発明のような、植物ゲノムに安定に組み込まれた外来DNAを含む植物が実際に得られたことは、本願明細書には記載されていないと認められる。
　なお、請求人は、平成１６年１２月２日付けの意見書の（４）の「イについて」において、「実施例を現在形で記載すること（または過去形等の他の時制を用いて記載すること）は、明細書の草案を作成したものの好み、企業の方針等により所望に決定されるものであり、現在形で記載された実施例の全てが仮定のものであると結論付けることはできない。」と主張する。しかし、本願についての企業の方針がどのようなものであったのかは明らかにされておらず、また、明細書の解釈は、企業の方針や明細書作成者の意図に拘わらず、あくまでも当業者が出願時の技術常識を参酌してどのように理解できるのかという観点からなされるべきであるから、請求人のこの主張は採用することができない。
　そして、本願明細書の発明の詳細な説明において、ニコチアナ　タバクム（ソラナシエ科）を用いた実施例１において、植物ゲノムに安定に組み込まれた外来DNAを含む植物が得られたことが記載されているからといって、それにより、仮想実施例として記載されているのみで実際には形質転換が確認されていない別の特定の科（クルシフェレ科）の植物において実施可能であることにはならないし、そのような発明が十分な裏付けを以て発明の詳細な説明に記載されていることにもならない。
　形質転換植物の製造については、本願の６年後の１９９１年に刊行された「植物分子生物学実験法」（平3.7.30、丸善株式会社）においても、「直接DNAによって起こる形質転換系という方法の最大の欠点は、植物のプロトプラストが長期の熟練した組織培養を経て使用されなければならない点である。また、多くの種類の植物でこれらの細胞から成熟した植物体を再生できないために、この方法はあまり使われていない。」（151頁下から6〜3行）と記載されているように、本願から相当期間が経過した時点においても植物の種類によりその困難性が異なることが技術常識であり、ある特定の種の植物で本願発明のような植物が得られたからといって、それとは異なる特定の科の植物で成功したも同然であるといはいえない。
　また、そもそも生物関連分野においては一般に結果の予測が困難であり、特に、本願の出願日又は優先日における植物の遺伝子組換えの技術分野は、１９８４年にアグロバクテリウムを用いて初めて形質転換植物が得られたばかりであり、とりわけ予測が困難な状況にあったと認められる。
　このような技術水準においては、本願明細書の発明の詳細な説明にソラナシエ科の植物についての実施の結果が記載されているからといって、それをもって直ちに別の科であるクルシフェレ科の植物について同様の形質転換植物が確実に得られることの予測は困難であったといわざるを得ない。
　したがって、本願明細書の発明の詳細な説明に、当業者が容易に実施できる程度に、本願発明の目的、構成及び効果が記載されているということはできない。また、本願発明が発明の詳細な説明に十分な裏付けを以て記載されているともいえないから、発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみが特許請求の範囲に記載されているともいえない。
　
IV．当審の拒絶の理由１について
　当審において通知した拒絶理由通知のうち、引用文献４（The EMBO Journal, Vol.3, No.2 (1984) p.2717-2727、以下単に「引用例」という）に基づく新規性又は進歩性の欠如を根拠とした拒絶理由１について検討する。
　
１．優先権の判断
　上記III.で示したように、本願明細書において、唯一実際の実験結果を記載したと認められるのは、実施例１である。そして、実施例１においても、過去形を用いて実際に得られた結果として記載されているのは、ｅ）の部分のみであり、この部分は、優先権の基礎となる出願のうち、昭和６０年４月１日に出願されたスイス国特許出願１３９８／８５−１（以下「第３優先権基礎出願」という）の明細書のみに記載されている。そして、実施例１のａ）〜ｄ）については、他の優先権の基礎となる出願（昭和５９年５月１１日に出願されたスイス国特許出願２３３６／８４−０及び昭和６０年２月１１日に出願されたスイス国特許出願６０６／８５−０）の明細書中に記載はされているものの、それは現在形での記載であり、実際の実験結果を記載したものとは認められない。
そして、上記III.で示したような、本願の出願日又は優先日における本技術分野の予測の困難性からみて、本願発明については、少なくとも、第３優先権基礎出願に至るまでは、当業者が容易に実施できるように記載されていなかったものというべきである。
　また、請求人は、平成１６年１２月２日付けの意見書の（５）において、「本願請求項に係る発明が為された時点では、Ｔｉ−プラスミドおよび特にそのＴ−ＤＮＡ境界領域が、外来ＤＮＡの植物遺伝子ＤＮＡへの取込みの必要不可欠な達成要因であるというのが当業者の常識であり、形質転換したＤＮＡ中に必ず存在しなければならないと認識されていた。」とし、当審における拒絶理由通知で引用した文献１〜３について、例えば、「引用文献２はＤＮＡ構造物の組み立てについて提案しているが、組み立てられたＤＮＡ構造物は引用文献２の開示時点では依然として試験中であって、結果は開示されていない。」、「引用文献３も引用文献２同様、記載されたＤＮＡ構造物により植物の形質転換が可能であったことを記載していない。」及び「引用文献１−３は何れも植物に感染させる天然の系の不使用を開示しておらず、そして植物に感染させる天然の系を使用せずとも安定に植物を形質転換できることに関する記載および示唆はない。してみれば、たとえ当業者といえども、引用文献１−３の記載に基いて本願請求項に係る発明をなすことは決して容易であると言えず、特許法第２９条第２項の規定により拒絶されるべきでないと考える。」と主張している。
　しかしながら、このように本願発明が従来の技術常識を覆したものである、又は引用された文献には結果が示されていないということから本願発明の進歩性が否定できないということであれば、当然、本願発明についても、実際の結果が明確にならない限り、発明として実施可能なものとはいえないといわざるを得ない。
　以上のことから、本願発明について明細書中で当業者が実施可能な程度の十分な開示がされ、優先権が発生したのは第３優先権基礎出願が出願された時点であり、優先日はその出願日である昭和６０年４月１日であると認められる。
　以下、この前提で検討する。
　
２．引用例の記載事項　　
　上記１．で認定した本願発明の優先日である昭和６０（西暦１９８５）年４月１日以前の１９８４年に頒布された刊行物である引用例には、次の事項が記載されている。
（ａ）「直接的な遺伝子が介在する、ニコチアナ　タバクムの植物細胞の安定的遺伝子形質転換の証拠が示される。選択され得る雑種遺伝子は、Tn5のアミノグリコシドホスホトランスフェラーゼのタイプII遺伝子のタンパクコード領域を含み、カリフラワーモザイクウイルスの遺伝子VIの発現シグナルのコントロール下におかれ、植物プロトプラスト中にエセリシア　コリのプラスミドの一部として導入された。該遺伝子は安定的に植物ゲノムDNAに組み込まれ、選択された薬剤耐性プロトプラストから派生した細胞クローン中で持続的に発現した。植物ゲノムへの外来遺伝子組み込みの態様は、哺乳動物細胞のDNAトランスフェクションにおいてみられるものと似ていた。形質転換されたセルラインから再生した植物は、表現型的には正常で稔性であり、外来遺伝子を植物性の生殖器官の成長の間維持し、発現した。小胞子は、葯培養物中で成長し、抵抗性と感受性の半数体幼植物になった。遺伝的交雑分析が一つの形質転換植物について行われ、カナマイシン抵抗性に対する優性形質が存在し、メンデルの法則に従い、雑種第１代において分離することが明らかとなった。」（2717頁左欄冒頭の要約の部分）
（ｂ）「ここに我々は、A.ツメファシエンス非依存の、植物への直接的遺伝子転移と、該外来遺伝子の有性繁殖子孫へのメンデルの法則による伝達の証拠を提示する。」（2717頁左欄下から7〜4行）
（ｃ）「我々は、APH(3’)II遺伝子のタンパクコード領域を、カリフラワーモザイクウイルス（CaMV）の遺伝子VIの発現シグナルのコントロール下に置くことにより、機能的な雑種マーカー遺伝子を構築した。なぜならばこの遺伝子IVは、植物細胞中においてウイルス感染中に非常に高いレベルで発現するためである（Xiong et al., 1982）。遺伝子VIのmRNAのコード領域に隣接する配列は、典型的な真核細胞のプロモータと終止シグナルである（Hohn et al., 1982）。」（2717頁右欄10〜18行）
（ｄ）「雑種マーカー遺伝子をプロトプラストに導入することによる安定な植物細胞の遺伝子形質転換は、以下の基準に基づいて確認された：(i)選択されたセルライン及びそれから得られた植物のカナマイシン抵抗性、(ii)植物ゲノムDNAに導入された遺伝子のDNA配列の存在、(iii)形質転換セルライン、植物体及びその子孫における、導入された遺伝子の生産タンパクの酵素活性。これらの結果は、したがって、A.ツメファシエンスやTiプラスミド特有の機能が、機能的な遺伝子の転移及び植物ゲノムへの安定的組み込みのために必須のものではないことも示す。」（2721頁右欄7〜17行）
　
３．対比・判断
　そこで、本願発明１と、引用例に記載された発明とを比較すると、引用例の「ニコチアナ　タバクム」はソラナシエ（Solanaceae）科の双子葉植物であり、プロモータや終止シグナルという発現シグナルは発現する構造遺伝子の上流と下流にそれぞれ位置するものであるから、両発明は、「植物において発現される発現シグナルにより両端を挟まれた構造遺伝子からなる、植物ゲノムに安定に組み込まれた外来ＤＮＡを含む、ソラナシエ（Solanaceae）科の双子葉植物であって、該外来ＤＮＡが植物におけるアグロバクテリウム（Agrobacterium)属のＴｉ−プラスミドの導入、組込みまたは複製に必要である、上記Ｔｉ−プラスミドのＤＮＡ配列を伴わない、ソラナシエ（Solanaceae）科の双子葉植物」である点で一致しており、相違点はない。
　したがって、本願発明は引用例に記載された発明である。
　
Ｖ．むすび
　以上の通り、本願は、特許法第３６条第４項及び５項に規定する要件を満たしていない。また、本願の請求項１に記載された発明は、特許法第２９条第１項第３号の発明に該当し、特許を受けることができないものである。
　したがって、他の請求項に記載された発明については判断するまでもなく、本願は、当審で通知した拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。