【事件の表示】
　平成１０年特許願第１７８３００号「フォトマスク修復方法、検査方法、検査装置及びフォトマスク製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成１１年　３月１６日出願公開、特開平１１−　７２９０５〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯 
　本願は、平成１０年６月２５日の出願であって、平成１６年８月６日付けで拒絶査定がなされ、平成１６年９月９日付けで審判請求がなされるとともに、平成１６年１０月１２日付けで手続補正がなされたものである。
　
２．平成１６年１０月１２日付け手続補正についての補正却下の決定
[補正却下の決定の結論]
　平成１６年１０月１２日付け手続補正を却下する。
　
[理由］
（１）補正後の本願発明
　平成１６年１０月１２日付け手続補正（以下、「本件補正」という。）により、特許請求の範囲の請求項２９は、
「請求項１５の検査方法を含むステップを経て製造されたフォトマスク。」
と補正された。
　なお、請求項２９が引用する請求項１５は、
「複数の厚さを有するとともに、これらの厚さの差が、一定の間隔で増加するように設定された透光性板において、レーザ光を透過させて、その位相を連続的に変化させ、かつその明るさ分布を均一化した状態で、フォトマスクに照射する照明ステップと、前記レーザ光と前記フォトマスクとを相対的に移動させながら前記フォトマスクの像を蓄積型センサで検知すると共に、この蓄積型センサから出力信号を前記移動に連動させて取り出し、前記フォトマスクの画像を形成する画像取得ステップと、前記フォトマスクの画像に基づいて前記フォトマスクのパターンの欠陥を検出する欠陥検出ステップとを有することを特徴とするフォトマスク検査方法。」である。
　一方、補正前の請求項２９は、
「請求項１５の検査方法を含む工程を経て製造されたフォトマスク。」であり、補正前の請求項２９が引用する請求項１５は、
「レーザ光の位相を変化させ、このレーザ光の明るさ分布を均一化した状態で、このレーザ光をフォトマスクに照射する照明工程と、前記レーザ光とこのフォトマスクとを相対的に移動させながらこのフォトマスクの像を蓄積型センサで検知すると共に、この蓄積型センサから出力信号を前記移動に連動させて取り出し、前記マスクの画像を形成する画像取得工程と、このマスクの画像に基づいてマスクパターンの欠陥を検出する欠陥検出工程とを有することを特徴とするフォトマスク検査方法。」である。
　　
　したがって、上記本件補正は、出願当初の明細書及び図面の記載に基づいて、補正前の請求項２９の「工程」を「ステップ」と補正し、また、請求項２９が引用する請求項１５を「レーザ光の位相を変化させ、このレーザ光の明るさ分布を均一化した状態で、このレーザ光をフォトマスクに照射する照明工程」を「複数の厚さを有するとともに、これらの厚さの差が、一定の間隔で増加するように設定された透光性板において、レーザ光を透過させて、その位相を連続的に変化させ、かつその明るさ分布を均一化した状態で、フォトマスクに照射する照明ステップ」と補正（（以下、「補正１」という。）するとともに、「画像取得工程」及び「欠陥検出工程」をそれぞれ「画像取得ステップ」及び「欠陥検出ステップ」とする補正を含むものある。
　
　上記補正１の目的について検討するに、補正１は、フォトマスクを検査するためのレーザ光の位相を変化させる手段を具体的に限定するものであるので、請求項２９に対する補正は全体としてみれば、特許請求の範囲の限縮を目的とするものに該当するといえる。
　したがって、本件補正は、特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の限縮を目的とするものに該当する。
　
　そこで、本件補正後の請求項２９に係る発明（以下、「本願補正発明」という。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（特許法第１７条の２第５項において準用する特許法第１２６条第４項の規定に適合するか）について検討する。
　
（２）引用刊行物に記載された発明
　本願出願前に頒布され、原査定の理由に引用された特開平６−２９４７５０号公報（以下、「引用刊行物」という。）には、「光学的基板検査装置」の発明に関して、以下の事項が記載されている。
＜記載事項＞
「【００２１】図１は本発明に基づく光学式自動基板検査装置１０の概略図である。この装置は、レチクルや、フォトマスクや、半導体ウエハや、位相シフト型マスクなどの基板を自動的に検査するものである。」（第６ページ右欄第２５〜２８行）
　上記記載事項に基づけば、引用刊行物には、
「フォトマスク」の発明（以下、「引用発明」という。）が記載されている。
　
（３）対比
　本願補正発明と引用発明とを比較するに、両者は、「フォトマスク」の点で一致するが、以下の点でのみ一応相違する。
[相違点]
　フォトマスクが、本願補正発明においては、請求項１５の検査方法を含むステップを経て製造されたフォトマスク、即ち、複数の厚さを有するとともに、これらの厚さの差が、一定の間隔で増加するように設定された透光性板において、レーザ光を透過させて、その位相を連続的に変化させ、かつその明るさ分布を均一化した状態で、フォトマスクに照射する照明ステップと、前記レーザ光と前記フォトマスクとを相対的に移動させながら前記フォトマスクの像を蓄積型センサで検知すると共に、この蓄積型センサから出力信号を前記移動に連動させて取り出し、前記フォトマスクの画像を形成する画像取得ステップと、前記フォトマスクの画像に基づいて前記フォトマスクのパターンの欠陥を検出する欠陥検出ステップとを有することを特徴とするフォトマスク検査方法を含むステップを経て製造されたフォトマスクであるのに対し、引用発明においては、上記「複数の厚さを有するとともに、・・・フォトマスク検査方法を含むステップを経て製造された」なるフォトマスクの製造方法に関する事項（以下、単に「製造方法に関する事項」という。）を有しない点。
　
（４）当審の判断
　上記一応の相違点に係る上記製造方法に関する事項は、製造方法に関する発明特定事項により物の発明に関する発明特定事項を規定したいわゆる「プロダクト・バイ・プロセス」の「プロセス」に相当するものであり、上記一応の相違点について、以下の３つの観点から検討する。
イ．上記相違点の判断に関連して、特許庁の審査基準には、以下のように説明されている。
「１．５新規性の判断の手法
１．５．２特定の表現を有する請求項における発明の認定の具体的手法
（３）製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合（プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）
請求項中に製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合には、１．５．１（２）にしたがって異なる意味内容と解すべき場合を除き、その記載は最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解する（注）。　したがって、請求項に記載された製造方法とは異なる方法によっても同一の生産物が製造でき、その生産物が公知である場合は、当該請求項に係る発明は新規性が否定される。
※1.5.1　請求項に係る発明の認定
　請求項に係る発明の認定は、請求項の記載に基づいて行う。この場合においては、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に記載された発明を特定するための事項（用語）の意義を解釈する。
　請求項に係る発明の認定の具体的な運用は以下のとおり。
（中略）
（２）ただし、請求項の記載が明確であっても、請求項に記載された用語（発明特定事項）の意味内容が明細書及び図面において定義又は説明されている場合は、その用語を解釈するにあたってその定義又は説明を考慮する。なお、請求項の用語の概念に含まれる下位概念を単に例示した記載が発明の詳細な説明又は図面中にあるだけでは、ここでいう定義又は説明には該当しない。
　また、請求項の記載が明確でなく理解が困難であるが、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項中の用語を解釈すれば請求項の記載が明確にされる場合は、その用語を解釈するにあたってこれらを考慮する。」
　
　上記一応の相違点に係る上記製造方法に関する事項について、審査基準の「１．５．２」の項を踏まえて検討するに、上記製造方法に関する事項は、即ち、請求項１５に記載されたフォトマスク検査方法を含むステップを経て製造される点は、上記の項における「製造方法」に該当し、また、上記製造方法に関する事項は、上記「異なる意味内容と解す場合」でないことは明らかであるので、請求項２９の記載は、最終的に得られた生産物自体、即ち「フォトマスク」自体を意味することになる。
　したがって、上記一応の相違点は実質的な相違点とはいえないので、本願補正発明と引用発明とは同一である。
　
ロ．「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」に関して、例えば、以下の判示がなされている。
「プロダクト・バイ・プロセス・クレームという形による特定が認められるのは、発明の対象となる物の構成を、製造方法と無関係に、直接的に特定することが、不可能、困難、あるいは何らかの意味で不適当（例えば、不可能でも困難でもないものの、理解しにくくなる度合が大きい場合などが考えられる。）であるときは、その物の製造方法によって物自体を特定することに、例外として合理性が認められるがゆえである、というべきであるから、このような発明についてその特許要件となる新規性あるいは進歩性を判断する場合においては、当該製法要件については、発明の対象となる物の構成を特定するための要件として、どのような意味を有するかという観点から検討して、これを判断する必要はあるものの、それ以上に、その製造方法自体としての新規性あるいは進歩性等を検討する必要はないのである。」（平成１１（行ケ）４３７号の判決参照）
　
　上記判示事項を踏まえて本願補正発明を検討するに、本願明細書の記載からみて、本願補正発明に係る「フォトマスク」の構成が、製造方法と無関係に、直接的に特定することが、不可能、困難、あるいは何らかの意味で不適当であると言えないことは明らかである。
　したがって、上記製造方法に関する事項が仮に新規であったとしても、上記製造方法に関する事項自体としての新規性を検討する必要はないので、上記一応の相違点は実質的な相違点とはいえず、本願補正発明と引用発明とは同一である。
　
ハ．上記イ．及びロの点を踏まえつつ、上記事項について検討する。
　本願補正発明は、「フォトマスク」に関する物の発明であるから、上記一応の相違点を検討するにあたっては、上記相違点に基づく物の発明についての相違点を検討しなければならない。
　まず、上記本願補正発明において、レーザ光を用いて非接触でフォトマスクを検査することを考慮すると、レーザ光の強度はきわめて微弱であり、レーザ光を検査のためフォトマスクに照射しても、フォトマスクの形状、構造等が変化しないことは、本願の明細書及び技術常識に照らして明らかであるので、引用発明の「フォトマスク」と補正発明の「レーザ光を照射することにより検査されたフォトマスク」との間に構造等の差異はない。
　したがって、引用発明のフォトマスクと本願補正発明のようなレーザ光により検査されたフォトマスクとは、物の発明としての発明特定事項の差異はない
　よって、上記一応の相違点は実質的な相違点とはいえないので、本願補正発明と引用発明とは同一である。
　　
　以上のとおり、上記したイ．ロ．ハ．の観点から上記一応の相違点を検討した結果、本願補正発明は引用発明と同一であるとするのが相当であり、本願補正発明は、引用刊行物に記載された発明であるので、特許法第２９条第１項第３号に該当するから、特許出願の際独立して特許を受けることができない。
　
（５）むすび
　以上のとおり、本件補正は、平成１５年改正前特許法第１７条の２第５項で準用する同法第１２６条第４項の規定に違反するものであり、特許法第１５９条第１項で読み替えて準用する特許法第５３条第１項の規定により却下されるべきものである。
　
３．本願発明について
　平成１６年１０月１２日付け手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項２９に係る発明は、平成１５年１２月８日付けの手続補正書により補正された明細書及び図面の記載からみて、特許請求の範囲の請求項２９に記載された次のとおりのものと認める。（以下、「本願発明」という。）
「請求項１５の検査方法を含む工程を経て製造されたフォトマスク。」
　なお、上記請求項２９が引用する請求項１５は、
「レーザ光の位相を変化させ、このレーザ光の明るさ分布を均一化した状態で、このレーザ光をフォトマスクに照射する照明工程と、前記レーザ光とこのフォトマスクとを相対的に移動させながらこのフォトマスクの像を蓄積型センサで検知すると共に、この蓄積型センサから出力信号を前記移動に連動させて取り出し、前記マスクの画像を形成する画像取得工程と、このマスクの画像に基づいてマスクパターンの欠陥を検出する欠陥検出工程とを有することを特徴とするフォトマスク検査方法。」である。
　
４．引用刊行物に記載された発明
　原査定の拒絶の理由に引用された引用刊行物の記載事項は、上記「２．（２）」に記載したとおりであり、引用刊行物には、「フォトマスク」の発明（「以下、「引用発明」という。）が記載されている。
　
５．対比・判断
　本願発明と上記「２．（１）」で認定した本願補正発明とは、フォトマスクの製造方法に関する発明特定事項のみが相違するので、本願発明は、上記引用発明とは、フォトマスクの製造方法に関する事項でのみ一応相違することになる。
　そうすると、上記「２．（４）」で判断した理由と同様な理由により、本願発明は引用発明と同一である。
　したがって、本願発明は、原審において拒絶の理由に引用した引用刊行物に記載された発明と同一である。
　
６．むすび
　以上のとおり、本願発明は、引用刊行物に記載された発明と同一であり、特許法第２９条第１項第３号に該当するので、特許を受けることができない。
　よって、結論のとおり審決する。