【事件の表示】
　平成　１年特許願第５０３０８２号「可変数タンデム反復座のＤＮＡプローブを使用する遺伝的同定」拒絶査定不服審判事件〔平成　１年　８月２４日国際公開、ＷＯ８９／０７６５８、平成　５年　４月１５日国内公表、特表平　５−５０１９４６〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
［１］　手続きの経緯・本願発明
　
　本願は、１９８９年２月１７日（優先権主張１９８８年２月１８日米国、１９８８年１２月９日米国、１９８８年１２月２３日米国、及び１９８９年２月８日米国）を国際出願日とする出願であって、その請求項１〜１１に係る発明（以下、「本願発明１〜１１」という。）は、当審で提出された平成１３年９月２１日付手続補正書によって補正された明細書の特許請求の範囲の請求項１〜１１に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ、その請求項１の記載は以下のとおりである。
　
　「【請求項１】一般に縦列的に組織された単位の多コピーを含む核酸トラクトを含有するＤＮＡ配列であって、該単位は３塩基対ないし４０塩基対またはそれを越える長さであり得（ＶＮＴＲと略する）、かつ該ＤＮＡ配列はクローンの一部であり、該クローンはｐＣＭＭ６６（ＡＴＣＣ５９３７０）、ｐＪＣＺ１６．２（ＡＴＣＣ５７６５８）、ｐＪＣＺ６７（ＡＴＣＣ５９３６２）、ｐＣＭＭ１０１（ＡＴＣＣ５９３７２）、ｐＥＦＤ１２６．３（ＡＴＣＣ５７６２４）、ｃＹＮＡ１３（ＡＴＣＣ５９３６４）、ｐＲＭＵ３（ＡＴＣＣ５７５６４）、ｐＥＫＭＤＡ２Ｉ（ＡＴＣＣ５７５５４）、ｐＭＨＺ４７（ＡＴＣＣ５９３６６）、ｐＭＨＺ１３（ＡＴＣＣ５９２７８）およびＡＴＣＣに寄託し、寄託番号ＡＴＣＣ６７８８１を受けた試料中に含有される１４のクローンよりなる群から選択される該ＤＮＡ配列。」
　
［２］　当審の拒絶理由
　
　当審の平成１３年３月９日付拒絶理由通知書において、
　
　（１）本願発明１は、引用刊行物Ｃ（NAKAMURA,Y et al., SCIENCE, vol.235, pp.1616-1622 (1987)）に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。
　（２）明細書の記載不備のため、特許法第３６条第３項又は第４項及び第５項に規定する要件を満たしていないことから、本願は拒絶すべきものである。
　
旨が通知されている。
　
［３］　当審の判断
　
［３］−１．　特許法第２９条第１項第３号について
　
　引用刊行物Ｃは、本願発明者を含む研究グループにより発表された、ヒト遺伝子マッピングのためのＶＮＴＲマーカーに関する論文であって、その表３には、ＶＮＴＲマーカーであるＭＨＺ１３は制限酵素ＰｓｔＩによる切断で検出され、２．９〜４．５ｋｂのサイズの５種類のアレルが存在し、ヘテロ接合性が７８％であること、及び同マーカーであるＭＨＺ４７は制限酵素ＭｓｐＩによる切断で検出され、１．５〜３．２ｋｂのサイズの６種類のアレルが存在し、ヘテロ接合性が８３％であることが、それぞれ記載されている。
　
　一方、本願明細書においては「ｐＸＹＺ：ＸＹＺ座にハイブリダイズするプラスミドクローンについての指称。」（本願公開公報第９頁右上欄第２〜３行）と定義がされているので、本願請求項１の「ｐＭＨＺ４７（ＡＴＣＣ５９３６６）」及び「ｐＭＨＺ１３（ＡＴＣＣ５９２７８）」は、それぞれＭＨＺ４７座及びＭＨＺ１３座にハイブリダイズするプラスミドクローンである。そして、ＭＨＺ４７座及びＭＨＺ１３座はいずれもＶＮＴＲ座であるから（本願公開公報第５頁左上欄第１１〜１６行）、ＭＨＺ４７座及びＭＨＺ１３座の「ＤＮＡ配列」は本願発明１に係る「ＤＮＡ配列」に含まれる。（なお、本願発明１においては「ＤＮＡ配列」という用語で発明を表しているが、ＤＮＡの塩基配列を特定しているわけではないので、当該「ＤＮＡ配列」はＤＮＡ分子を意味すると解釈する。）
　
　そうしてみると、引用刊行物Ｃに記載されたＭＨＺ１３及びＭＨＺ４７は、本願発明１に含まれるＭＨＺ１３座及びＭＨＺ４７座の「ＤＮＡ配列」と相違するものではない。
　
　したがって、本願発明１は、引用刊行物Ｃにより新規性を有しないので、本願発明１は、特許法第２９条第１項第３号の規定により特許を受けることができない。
　
　なお、請求人は、平成１３年９月２１日付意見書１（４）（第９〜１０頁）において、引用刊行物Ｃは単に特許請求されたクローンの名称を与えるが、当業者が該特許請求されたクローンを得て使用すること、あるいは、該特許請求されたクローンを特許請求されていないものから識別できるように、それらの化学構造、生化学的特性または生物学的活性についての情報を提供しないことから、引用刊行物Ｃは、当業者が過度な実験を行うことなく該特許請求されたクローンを得られるようにするものとはみなされ得ない旨、主張する。
　しかしながら、学術雑誌に掲載される論文は、原則として追試可能であることが求められるから、公開された論文に記載されたプラスミドや微生物等の生物学的試料は、第３者から論文著者に追試目的等で分譲依頼があった場合には分譲されるのが当該技術分野における慣例であったといえる。とりわけ引用刊行物Ｃ（米国SCIENCE誌）のような著名な学術雑誌の場合は学会からの注目度も高く、分譲依頼が予測されることはなおさらである。
　さらに、引用刊行物Ｃは、ヒト遺伝子マッピングのためのＶＮＴＲマーカーを同定したことに特徴がある論文であり、その同定手法である低ストリンジェンシースクリーニングの不確実性は一貫して請求人（上述したとおり、本願発明者は、引用刊行物Ｃの著者の一部である。）が主張するところであるのだから（例えば、平成１３年９月２１日付意見書第９頁第５行〜第１０頁第１７行を参照のこと。）、著者は同定されたＶＮＴＲマーカークローンについては要求があれば分譲することを前提として引用刊行物Ｃに開示したと考えるのが当然である。この点は、引用刊行物Ｃにおける下記の記載からも明らかである。
　同第１６２２頁左欄第６〜１５行には「疾患関連座のマッピングのためのＶＮＴＲ座の有用性：我々は、ＶＮＴＲ座はヒト遺伝連鎖地図におけるアンカーポイントとして重要になり、疾患遺伝子座のマッピングに供されている少数の家系の中において情報を提供することができるであろうと期待する。それは、我々の研究において見出され評価されたヘテロ接合性の高い頻度は、どんな試料セットにおける減数分裂からでも遺伝子型に関する情報が得られるであろうことを示しているからである。そのような遺伝マーカーは、学会に提供されれば、ヒト遺伝連鎖地図の構築やヒトの遺伝病の原因遺伝子の位置決定に多大な貢献をするだろう。」と、記載されている。この記載は、表３に記載されたマーカーの分譲を直接表現するものではないが、マーカーが学会に提供されていくべきものであるとの著者の認識を教示するものである。
　また、同第１６２２頁右欄下から４〜１行には「繰り返し配列を含まない適当なサブクローンが作成されたら、研究者による自由な入手のために、アメリカン・タイプ・カルチャー・コレクション（ＡＴＣＣ）に加えられるであろう。」と記載されている。対照として使用されうる繰り返し配列を含まないクローンを学会に提供するという著者の意志が明らかにされている以上、繰り返し配列を含むクローン、すなわち表３に記載されたマーカーを含むクローンも学会に提供される用意があると解釈するのが自然である。
　
　以上により、請求人の上記意見書における主張を採用することはできない。
　
［３］−２．　特許法第３６条第３項又は第４項及び第５項について
　
　本願発明１は「一般に縦列的に組織された単位の多コピーを含む核酸トラクトを含有するＤＮＡ配列であって、該単位は３塩基対ないし４０塩基対またはそれを越える長さであり得（ＶＮＴＲと略する）、かつ該ＤＮＡ配列はクローンの一部であり、該クローンは・・（クローン名省略）・・よりなる群から選択される該ＤＮＡ配列。」であって、択一的に記載されたクローンの一つに「ＡＴＣＣに寄託し、寄託番号ＡＴＣＣ６７８８１を受けた試料中に含有される１４のクローン」がある。
　
　当該１４のクローンについて、当審では、上記拒絶理由通知において、明細書第４０，４１及び１０４頁にＭＣＴシリーズについて一般的な記載があるのみで、それぞれのクローンを識別する同定試料が存在しないから、これらの個々のクローンを区別することも、また個々のクローンが親子鑑定、法医学、遺伝的疾患等に利用できることも確認できない旨指摘した。
　
　それに対して、請求人は、平成１３年９月２１日付意見書３（１）（第１３〜１４頁）において、
　（１）寄託されたＤＮＡは本願の一部と適切にみなされるものであって、特別の制限酵素での消化により産生されたフラグメントのヌクレオチド配列またはサイズのごとき、該寄託されたクローンの特徴を確定して各クローンを他から識別するようにすることは、充分に当業者の技術の範囲内であること、
　（２）図１〜５に示されたオートラジオグラフは、ＤＮＡ多型性の検出に用い得る制限酵素（表４〜３５）の確定、検出され得る異なる対立遺伝子の数を指示するために収集された実験データを代表し、特許請求されたクローンに対応する遺伝子座が位置する染色体や染色体座の正確な位置が表３６に開示されていること、及び
　（３）当業者はゲノムＤＮＡを単離する分子生物学の方法に精通しているから、特許請求したＶＮＴＲ含有ＤＮＡ分子でプローブしてＤＮＡ多型性を検出できること
を主張する。
　
　上記（１）について検討すると、ＡＴＣＣ６７８８１は、１４種ものクローンがＥ．ｃｏｌｉ［４９０Ａ］株中に導入され、混在する形で寄託されているという点で、それぞれ１種のクローンが１株のＥ．ｃｏｌｉに導入されている請求項１記載の他のクローンとは異なっている。発明の詳細な説明には、当該１４種のクローンのそれぞれを識別するための制限酵素やそれによって産生されるフラグメントのヌクレオチド配列もサイズも開示されておらず、出願人の主張を採用することはできない。
　次に上記（２）については、発明の詳細な説明及び図面のうち「寄託番号ＡＴＣＣ６７８８１を受けた試料中に含有される１４のクローン」について記載されているのは、第３８頁の第４表（ＡＴＣＣ６７８８１には、ｃＭＣＴ４、ｃＭＣＴ１４、ｃＭＣＴ１５、ｃＭＣＴ３２、ｃＭＣＴ９６、ｃＭＣＴ１０３、ｃＭＣＴ１０５、ｃＭＣＴ１１３、ｃＭＣＴ１１７、ｃＭＣＴ１２７、ｃＭＣＴ１２９、ｃＭＣＴ１３６、ｃＭＣＴ１４４、ｃＭＣＴ１６４の１４クローンが含まれることが記載されている。）、及び第１０４頁の第３５表（当該１４クローンが「別のＧ及びＴ残基を含有するオリゴを用いて」得られたこと、「各クローンは各座で高レベルのヘテロ接合性を示した」こと、「標準的な条件下でＲＦＬＰが観察された。ＭＣＴシリーズのクローンは一般に２ｋｂ未満サイズの対立遺伝子を含有する座にハイブリダイズする」ことが記載されている。）のみである。出願人が主張するような、ＤＮＡ多型性の検出に用い得る制限酵素の種類や、異なる対立遺伝子数、遺伝子座に関する開示は、請求項１に記載された他のクローンに関してはあっても、ＡＴＣＣ６７８８１に関しては一切ないから、出願人の主張を採用することはできない。
　上記（３）については、前述したような発明の詳細な説明の開示では、当業者といえども、ＡＴＣＣ６７８８１に含まれるクローンについて、容易に実施をすることができるとは到底認めることができない。
　
　以上のとおり、請求人の意見書における主張を採用することはできない。
　
  なお、当審では、請求人に対して、平成１６年１１月１５日付で上記［２］の点を指摘すると共に、その他の記載不備を指摘し、新たな引用刊行物を提示して審尋を行ったが、指定期間を過ぎても請求人からは応答がなかった。
　
［４］　むすび
　
　以上のとおりであるから、本願発明１は、引用刊行物Ｃに記載された発明であるので、特許法第２９条第１項第３号の規定により特許を受けることができないものであり、かつ、本願明細書の発明の詳細な説明の記載は、本願発明１について、特許法第３６条第３項又は第４項及び第５項に規定する要件を満たしていないので、その余の本願発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
　
　よって、結論のとおり審決する。