【事件の表示】
　特許第５８８６１１９号発明「肌焼鋼鋼材」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第５８８６１１９号の請求項１ないし２に係る特許を維持する。
【理　由】
第１　手続の経緯
　特許第５８８６１１９号の請求項１及び２に係る特許（以下、「本件特許」という。）についての出願は、平成２４年　４月２５日に出願され、平成２８年　２月１９日にその特許権の設定登録がされ、その後、その特許に対し、特許異議申立人西川　晶子により特許異議の申立てがされたものである。
第２　本件発明
　特許第５８８６１１９号の請求項１及び２に係る発明（以下、それぞれ、「本件特許発明１」、「本件特許発明２」という。）は、その特許請求の範囲の請求項１及び２に記載された事項により特定される以下のとおりのものである。
「【請求項１】
　熱間加工した後に浸炭焼入を行う肌焼鋼鋼材（但し、浸炭焼入が行われる以前に球状化熱処理を行う場合を除く。）であって、
　質量％で、
Ｃ：０．１５〜０．２３％、
Ｓｉ：０．０１〜０．１５％、
Ｍｎ：０．６５〜０．９０％、
Ｓ：０．０１０〜０．０３０％、
Ｃｒ：１．６５〜１．７９％、
Ａｌ：０．０１５〜０．０６０％および
Ｎ：０．０１００〜０．０２５０％
を含有するとともに、
下記の〈１〉式、〈２〉式および〈３〉式で表されるｆｎ１、ｆｎ２およびｆｎ３が、それぞれ、２５≦ｆｎ１≦８５（但し、ｆｎ１＝６５を除く。）、０．９０≦ｆｎ２≦１．２０およびｆｎ３≧２．２０であり、
残部はＦｅおよび不純物からなり、
不純物中のＰ、ＴｉおよびＯ（酸素）がそれぞれ、
Ｐ：０．０２０％以下、
Ｔｉ：０．００５％以下および
Ｏ：０．００１５％以下であり、
面積割合で組織の２０〜７０％がフェライトであり、
上記フェライト以外の部分が、パーライトおよびベイナイトのうちの１種以上からなる組織であることを特徴とする肌焼鋼鋼材。
　ｆｎ１＝Ｍｎ／Ｓ・・・〈１〉
　ｆｎ２＝Ｃｒ／（Ｓｉ＋２Ｍｎ）・・・〈２〉
　ｆｎ３＝１．１６Ｓｉ＋０．７０Ｍｎ＋Ｃｒ・・・〈３〉
但し、〈１〉式、〈２〉式および〈３〉式中の元素記号は、その元素の質量％での含有量を表す。
【請求項２】
　Ｆｅの一部に代えて、質量％で、Ｃｕ：０．２０％以下およびＮｉ：０．２０％以下から選択される１種以上を含有することを特徴とする請求項１に記載の肌焼鋼鋼材。」
第３　申立理由の概要
　特許異議申立人西川　晶子（以下、単に「特許異議申立人」という。）は、証拠として、甲第１号証：特開２０１０−１６８６２８号公報、甲第２号証：特開２００９−１１４４８４号公報、甲第３号証：特開２００８−８８５３６号公報、甲第４号証：特開２００９−２４９６８５号公報、甲第５号証：特開２０１０−１９６０９４号公報を提出し、請求項１及び２に係る特許は特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものであるから、請求項１及び２に係る特許を取り消すべきものである旨主張している。
　すなわち、本件特許発明１及び２は、甲第１号証に記載された発明と甲第２〜５号証に記載された周知技術等に基づき、当業者が容易に想到することができた発明である旨主張している。
第４　甲各号証の記載事項
（１）甲第１号証：特開２０１０−１６８６２８号公報
（１ａ）
「【請求項１】
　質量％で、Ｃ：0.1〜0.35％、Si：0.01〜0.6％、Mn：0.3〜1.5％、Cr：1.35〜3.0％、Ｐ：0.018％以下、Ｓ：0.02％以下、Al：0.015〜0.05％、Ｎ：0.008〜0.025％およびＯ：0.0015％以下を、下記式(1)，(2)，(3)を満足する範囲で含有し、残部はFeおよび不可避的不純物の組成になり、かつ酸化物系非金属介在物の最大径が19μm 以下である組織の鋼素材を、1100℃以上に加熱後、総圧下率：70％以上かつ800〜950℃の温度域での圧下率：30％以上の条件で圧延を終了したのち、800〜500℃の温度域を0.1〜1.0℃/ｓの速度で冷却することを特徴とする冷間鍛造性に優れた浸炭用鋼の製造方法。
　　　　　　　　　　　　　　　　記
　　3.1 ≧｛（[%Si]／２）＋[%Mn]＋[%Cr]｝≧ 2.2           --- (1)
　　[%Ｃ]−（[%Si]／２）＋（[%Mn]／５）＋２[%Cr] ≧ 3.0  --- (2)
　　2.5 ≧ [%Al]／[%Ｎ] ≧ 1.7                            --- (3)
　　但し、[%Ｍ]は、元素Ｍの含有量（質量％）」
（１ｂ）
「【請求項３】
　請求項１または２において、鋼素材が、質量％でさらに、Cu：1.0％以下、Ni：0.5％以下、Mo：0.2％以下およびＶ：0.5％以下のうちから選んだ一種または二種以上を含有することを特徴とする冷間鍛造性に優れた浸炭用鋼の製造方法。」
（１ｃ）
「【０００５】
　また、棒材を冷間成形して製造される自動車等の部品素材は、高い冷間鍛造性が要求される。そのため、球状化熱処理を施して炭化物を球状化し、冷間鍛造性を高めることが行われる。
　しかしながら、熱処理前の部品素材の組織がフェライト−パーライト組織の場合は、層状セメンタイトを分断し難いため、球状化しにくいという問題がある。」
（１ｄ）
「【０００７】
　しかしながら、上述した特許文献１，２にはいずれも、以下に述べるような問題があった。
　特許文献１によれば、Siを低減することにより、粒界酸化層および不完全焼入れ層が低減するので、歯元での曲げ疲労亀裂発生を抑えることはできる。しかしながら、単純なSiの低減のみでは、逆に焼戻し軟化抵抗が低下して、破壊の発生が歯元から歯面側に移行する結果、歯面での摩擦熱による焼戻し軟化を抑えることができなくなって表面が軟化するため、ピッチングが発生し易くなるという問題があった。
【０００８】
　本発明は、上記の実状に鑑み開発されたもので、歯元の曲げ疲労強度が従来の歯車よりも高く、さらに面圧疲労特性にも優れた高強度歯車等の素材として好適で、しかも初期組織がフェライト−パーライト組織であっても炭化物の球状化が比較的容易で、冷間鍛造性に優れ、かつ量産化が可能な浸炭用鋼の有利な製造方法を提案することを目的とする。」
（１ｅ）
「【０００９】
　さて、発明者等は、上記の課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、以下に述べる知見を得た。
ａ）鋼材中のSi，Mn，Cr量を適正化することによって、焼戻し軟化抵抗を高めると共に、歯車接触面での発熱による軟化を抑えれば、歯車駆動時に生じる歯面の亀裂発生を抑制することができる。
ｂ）曲げ疲労および疲労亀裂の起点となり得る粒界酸化層については、Si，Mn，Crをある量以上添加することにより、粒界酸化層の成長方向が深さ方向から表面の密度増加方向に変わる。従って、起点となるような深さ方向に成長した酸化層がなくなるので、曲げ疲労および疲労亀裂の起点となり難くなる。
ｃ）上記ａおよびｂで述べたとおり、Si，Mn，Crは、焼戻し軟化抵抗の向上と粒界酸化層のコントロールに有効であるが、これらの効果を両立させるためには、Si，Mn，Crについて、その含有量を厳密に制御する必要がある。
ｄ）炭化物の球状化を促進し、冷間鍛造性を向上させるには、Ｃ，Si，Mn，Crの添加量を適正化することが有利である。特にCrの多量添加が有効である。
　本発明は上記の知見に立脚するものである。」
（１ｆ）
「【００１７】
Mn：0.3〜1.5％
　Mnは、焼入性に有効な元素であり、少なくとも0.3％の添加を必要とする。しかしながら、Mnは、浸炭異常層を形成し易く、また過剰な添加は残留オーステナイト量が過多となって硬さの低下を招くので、上限を1.5％とした。好ましくは0.3〜1.2％の範囲である。
・・・
【００１９】
Ｐ：0.018％以下
　Ｐは、結晶粒界に偏析し、浸炭層および心部の靭性を低下させるので、その混入は低いほど望ましいが、0.018％までは許容される。好ましくは0.016％以下である。
【００２０】
Ｓ：0.02％以下
　Ｓは、硫化物系介在物として存在し、被削性の向上に有効な元素である。しかしながら、過剰な添加は疲労強度の低下を招く要因となるので、上限を0.02％とした。」
・・・
【００２３】
Ｏ：0.0015％以下
　Ｏは、鋼中において酸化物系介在物として存在し、疲労強度を損なう元素である。低いほど望ましいが、0.0015％までは許容される。
（１ｇ）
「【００２６】
　以上、本発明の基本成分について説明したが、本発明では、その他にも必要に応じて、以下に述べる元素を適宜含有させることができる。
Cu：1.0％以下
　Cuは、母材の強度向上に有効に寄与するが、含有量が1.0％を超えると熱間脆性を生じ、鋼材の表面性状が劣化するので、1.0％以下に限定した。
【００２７】
Ni：0.5％以下
　Niは、母材の強度および靱性の向上に有効に寄与するが、高価であるので、0.5％以下で含有させるものとした。」
（１ｈ）
「【００３１】
　次に、本発明の製造条件について説明する。
　本発明では、上述した好適成分組成になる鋼素材を、1100℃以上に加熱後、総圧下率：70％以上かつ800〜950℃の温度域での圧下率：30％以上の条件で圧延を終了したのち、800〜500℃の温度域を0.1〜1.0℃/ｓの速度で冷却することが、またさらにはその後に加熱温度および熱間圧延温度または熱間鍛造温度を1050〜900℃とした後、800〜500℃の温度域を0.1〜1.0℃/ｓの速度で冷却することが必要である。
・・・
【００３６】
　本発明では、上記の冷却処理終了後、さらに熱間圧延や熱間鍛造を行うことができる・・・」
（１ｉ）
「【００４３】
 
」
（２）甲第２号証：特開２００９−１１４４８４号公報
（２ａ）
「【請求項１】
　質量％で、Ｃ：０．１０〜０．４５％、Ｓｉ：０．０５〜２．０％、Ｍｎ：０．１〜２．０％、Ｐ：０．０３０％以下、Ｓ：０．１０％以下、Ｃｒ：１．５〜３．０％、Ｎｉ：４．０％以下、Ｍｏ：２．０％以下、Ｃｕ：０．３０％以下、Ａｌ：０．００５〜０．０５％、Ｏ：０．００３０％以下、Ｎ：０．０３０％以下を含有し、残部Ｆｅおよび不可避不純物からなる鋼材料を用い、機械加工もしくは鍛造によって部品形状に成形した後、浸炭焼入れを行い、その後に１回以上の繰返し焼入れを行った後、これを焼戻し、その後に浸炭異常層を除去することにより浸炭部品を製造することを特徴とする衝撃強度および曲げ強度に優れた高強度浸炭部品の製造方法。」
（２ｂ）
「【００２２】
　Ｎｉ：≦４．０％
　Ｎｉは焼入性および靱性を向上させる元素である。しかし、Ｎｉは４．０％を超えて含有すると圧延あるいは鍛造後にベイナイトやマルテンサイト組織となり加工性を著しく低下させ、かつ、コストアップとなる。そこでＮｉは４．０％以下とする。
・・・
【００２４】
　Ｃｕ：≦０．３０％
　Ｃｕはスクラップから含有される不可避な元素であるが、時効性を有し強度を上昇させる。しかし、Ｃｕは０．３０％を超えると熱間加工性を低下する。そこで、Ｃｕは０．３０％以下とする。」
（２ｃ）
「【００３９】
　上記のφ６５ｍｍに鍛伸した実施例および比較例の鋼材に対し、次のａ．とｂ．の２種の処理をそれぞれ行った。すなわち、ａ．焼ならし処理として、鋼材を９００℃で３時間保持して焼ならした後に空冷した。また、ｂ．熱間鍛造および焼鈍処理を想定した処理として、鋼材を１２００℃に加熱して１時間保持した後、７００℃まで冷却して１時間保持した後、空冷する焼鈍を行った。次いで、これらのａ．とｂ．で処理した実施例および比較例の鋼材から、それぞれ２ｍｍ１０ＲＣノッチのシャルピー衝撃試験片および２ｍｍＶノッチの静曲げ試験片に粗加工した。これらの各試験片を９３０℃に加熱して０．５時間保持して予熱し、ガス浸炭を３時間行い、２．５時間の拡散処理後、８３０℃で０．５時間保持し、次いで６０℃の油に焼入れを行った。」
（３）甲第３号証：特開２００８−８８５３６号公報
（３ａ）
「【請求項１】
　生地が、質量％で、Ｃ：０．１０〜０．３０％、Ｓｉ：０．０５〜１．０％、Ｍｎ：０．３５〜１．５％、Ｐ：０．０３０％以下、Ｓ：０．００５〜０．０５０％、Ｃｒ：０．７０〜３．０％、Ａｌ：０．０１０〜０．０５０％、Ｎ：０．００５０〜０．０２５０％を含有し、残部がＦｅおよび不純物からなる化学成分の鋼で、表面硬さの最小値がビッカース硬さで７５０以上、粗さ曲線の最大高さ粗さＲｚの最大値が６μｍ以下、かつ不完全焼入層の最大値が１５μｍ以下であることを特徴とする浸炭部品または浸炭窒化部品。」
（３ｂ）
「【００８７】
　熱間鍛造では、直径が２０ｍｍで長さが１０００ｍｍ、直径が３０ｍｍ長さが１０００ｍｍおよび直径が１４０ｍｍで長さが１０００ｍｍの３種類の丸棒を作製した。なお、熱間鍛造後は大気中で放冷した。
【００８８】
　次いで、上記の直径が２０ｍｍの各丸棒に、９００℃で１時間保持して放冷する焼準を行なった後、その中心部から、鍛錬軸に平行に図１に示す切欠き付き小野式回転曲げ疲労試験片を切り出した。
【００８９】
　また、直径が３０ｍｍの各丸棒に、９００℃で１時間保持して放冷する焼準を行なった後、その中心部から、鍛錬軸に平行に図２に示すローラーピッチング小ローラー試験片を切り出した。
【００９０】
　さらに、直径が１４０ｍｍの各丸棒に、９００℃で３時間保持して放冷する焼準を行なった後、その中心部から、鍛錬軸に平行に図３に示すローラーピッチング大ローラー試験片を切り出した。
・・・
【００９４】
　上記の各試験片には、図４〜７に示す条件の「浸炭焼入−焼戻し」あるいは「浸炭窒化焼入−焼戻し」の処理を施した。」
（４）甲第４号証：特開２００９−２４９６８５号公報
（４ａ）
「【請求項１】
　質量％で、Ｃ：０．１５〜０．３０％、Ｓｉ：０．０２〜１．０％、Ｍｎ：０．３０〜１．０％、Ｓ：０．０３０％以下、Ｃｒ：１．８０〜３．０％、Ａｌ：０．０１０〜０．０５０％およびＮ：０．０１００〜０．０２５０％を含有するとともに、Ｓｉ、Ｍｎ、ＣｒおよびＳの含有量が、下記の（１）式および（２）式で表されるｆｎ１およびｆｎ２の値でそれぞれ、３０≦ｆｎ１≦１５０および０．７≦ｆｎ２≦１．１を満たし、残部はＦｅおよび不純物からなり、不純物中のＰ、ＴｉおよびＯ（酸素）がそれぞれ、Ｐ：０．０２０％以下、Ｔｉ：０．００５％未満およびＯ：０．００１５％以下であることを特徴とする肌焼鋼。
　ｆｎ１＝Ｍｎ／Ｓ・・・（１）
　ｆｎ２＝Ｃｒ／（Ｓｉ＋２Ｍｎ）・・・（２）
但し、（１）式および（２）式中の元素記号は、その元素の質量％での含有量を表す。」
（４ｂ）
「【００４９】
　ｆｎ１の値：３０以上１５０以下
　粗大なＭｎＳの生成によって、曲げ疲労強度およびピッチング強度の低下が生じるので、高い曲げ疲労強度および高いピッチング強度を確保するためには、粗大なＭｎＳの生成を抑制することが必要である。しかも、上記の粗大なＭｎＳは、熱間圧延や熱間鍛造などの熱間加工時の割れおよび冷間鍛造時の割れの起点ともなるため、熱間加工時の割れおよび冷間鍛造時の割れを抑制するためには粗大なＭｎＳを極力少なくすることが必要である。
【００５０】
　前記の（１）式で表されるｆｎ１の値が３０より小さい場合には、Ｓの含有量が過剰となって粗大なＭｎＳの生成が避けられず、一方、ｆｎ１の値が１５０より大きい場合には、Ｍｎの含有量が過剰となって中心偏析部において粗大なＭｎＳが生成する。そのため、いずれの場合にも、曲げ疲労強度およびピッチング強度の低下を招き、しかも、熱間加工時の割れおよび冷間鍛造時の割れを避け難い。したがって、前記の（１）式、つまり〔ｆｎ１＝Ｍｎ／Ｓ〕で表されるｆｎ１の値が、３０≦ｆｎ１≦１５０を満たすこととした。なお、ｆｎ１の値の好ましい下限は５０である。また、好ましい上限は１００である。
【００５１】
　ｆｎ２の値：０．７以上１．１以下
　ＮｉおよびＭｏを極力含有させることなく、高い曲げ疲労強度と高いピッチング強度を具備させるためには、焼入性を確保しつつ、浸炭異常層である粒界酸化層および不完全焼入層の深さを小さくする必要がある。そして、そのためには酸化性の元素のうちで、特に、Ｃｒ、ＳｉおよびＭｎの含有量を前記の範囲にしたうえで、これらの元素の含有量バランスとしての前記（２）式で表されるｆｎ２の値を０．７以上１．１以下とする必要がある。すなわち、前記の（２）式で表されるｆｎ２の値が０．７より小さい場合および１．１より大きい場合にはいずれも、浸炭異常層の深さが大きくなるので、曲げ疲労強度とピッチング強度が低下してしまう。したがって、前記の（２）式、つまり〔ｆｎ２＝Ｃｒ／（Ｓｉ＋２Ｍｎ）〕で表されるｆｎ２の値が、０．７≦ｆｎ２≦１．１を満たすこととした。なお、ｆｎ２の値の好ましい範囲は、０．８≦ｆｎ２≦１．１である。」
（４ｃ）
「【００５５】
　Ｔｉ：０．００５％未満
　Ｔｉは、Ｎとの親和性が高いので、鋼中のＮと結合して硬質で粗大な非金属介在物であるＴｉＮを形成し、曲げ疲労強度とピッチング強度を低下させ、さらに、被削性も低下させる。したがって、本発明においては、不純物中のＴｉの含有量を０．００５％未満とした。」
（５）甲第５号証：特開２０１０−１９６０９４号公報
（５ａ）
「【００１２】
　また、上記浸炭用鋼は、ミクロ組織をフェライト・パーライトとすることにより、歯切れ加工（ホブ切削）等の際の切削性を得ることができる。
　また、フェライト・パーライト組織においては、パーライト組織が切削性を悪化させる。そのため、通常肌焼鋼（ＳＣＲ４２０、ＳＣＭ２０）同等以上の切削性を確保するために、フェライト率を面積率で４５％以上確保することとした。」
（５ｂ）
「【００３０】
 
」
第５　判断
（１）甲第１号証記載の発明
　甲第１号証には、上記（１ａ）、（１ｃ）、（１ｄ）によれば、フェライト−パーライト組織を有する浸炭用鋼において、球状化熱処理による炭化物の球状化を比較的容易なものとして冷間鍛造性を高め、かつ量産化が可能なものとすることを課題とし、また、上記（１ｅ）、（１ｆ）によれば、Ｓｉ、Ｍｎ、Ｃｒ量の適正化による焼戻し軟化抵抗の向上と、曲げ疲労及び疲労亀裂の起点となりうる粒界酸化層のコントロール、被削性の向上を課題とすることが記載されている。そして、上記（１ｉ）によれば、実施例として、【表１】において鋼記号Ｇで示される化学組成を有する浸炭用鋼が記載されている。
　ここで、用途について検討すると、上記（１ｈ）によれば、鋼素材を熱間圧延又は熱間鍛造した後冷却することで製造された浸炭用鋼について、さらに、熱間圧延や熱間鍛造を行うことができることが記載されているから、浸炭用鋼は、熱間圧延や熱間鍛造に供される浸炭用鋼を含んでいるといえる。また、上述のとおり、球状化熱処理による炭化物の球状化を比較的容易なものとして冷間鍛造性を高めることを課題とするものであるから、球状化熱処理及びその後の冷間鍛造に供されることを前提とするものといえる。
　よって、甲第１号証には、熱間圧延や熱間鍛造に供される、鋼記号Ｇで示される浸炭用鋼に注目すると、
「熱間圧延や熱間鍛造を行い、球状化熱処理及び冷間鍛造を行った後、浸炭焼入を行う浸炭用鋼であって、質量％で、Ｃ：０．２０％、Ｓｉ：０．０７％、Ｍｎ：０．８５％、Ｐ：０．０１６％、Ｓ：０．０１３％、Ａｌ：０．０３１％、Ｎ：０．０１５４％、Ｃｒ：１．７４％、Ｏ：０．０００７％、残部はＦｅおよび不可避的不純物の組成からなり、フェライト−パーライト組織を有する、浸炭用鋼。」（以下、「甲１発明」という。）が記載されていると認められる。
（２）対比・判断
　本件特許発明１と甲１発明とを対比する。
（ア）「肌焼鋼」について、熱処理用語辞典（編集：（社）日本熱処理技術協会、発行：日刊工業新聞社、２００２年７月３０日発行）の３３９頁には、「はだ（肌）焼鋼・・・低炭素鋼，低炭素合金鋼など主として浸炭もしくは浸炭窒化・・・などによって表面を硬化させて使用する鋼材・・・＝浸炭鋼」と記載されていること、また、甲１発明の「浸炭用鋼」は、下記（ウ）で述べるとおり、本件特許発明１と同程度の炭素量であることから、甲１発明の「浸炭用鋼」は、本件特許発明１の「肌焼鋼鋼材」に相当する。
（イ）本件特許発明１の「熱間加工」について、本件特許の発明の詳細な説明には、【００８０】に記載される、肌焼鋼鋼材の製造工程での分塊圧延後に棒鋼を作製するための「熱間加工」と、【０１０３】に記載される、製造された肌焼鋼鋼材の棒鋼から得た試験片の熱間加工性を調査するための「熱間加工」とがあるところ、本件特許発明１の解決しようとする課題は、【００１４】、【００１５】の記載によれば、「素材鋼を所望の製品形状に熱間鍛造する際」の「熱間加工性も具備する・・・肌焼鋼鋼材を提供すること」にあるといえるから、本件特許発明１における発明特定事項としての「熱間加工」は、肌焼鋼鋼材の製造方法を特定するものではなく、肌焼鋼鋼材の用途を特定するものと認める。
　なお、本件特許発明１に係る特許出願の審査過程における平成２７年１１月１０日付け意見書で、出願人は、「・・・『熱間加工した後に浸炭焼入を行う』『浸炭焼入が行われる以前に球状化熱処理を行う』との記載は、本願発明に係る肌焼鋼鋼材の製造工程を規定したものではありません。・・・肌焼鋼鋼材とは浸炭部品の素材であり、その肌焼鋼鋼材が熱間加工、浸炭焼入等の工程を経ることによって、自動車部品などの浸炭部品となるのです。・・・本願請求項１において、『熱間加工した後に浸炭焼入を行う肌焼鋼鋼材（但し、浸炭焼入が行われる以前に球状化熱処理を行う場合を除く。）』と記載しているのは、その物の製造方法を記載するものではなく、その物の用途を限定するものです。」と主張しているところ、前記の認定はこの主張と整合する。
　そして、甲１発明における「熱間圧延や熱間鍛造」は、甲１発明の「浸炭用鋼」の用途を特定しているから、甲１発明の「熱間圧延や熱間鍛造を行い・・・浸炭焼入を行う浸炭用鋼」は、本件特許発明１の「熱間加工した後に浸炭焼入を行う肌焼鋼鋼材」に相当する。
（ウ）甲１発明において、上記（１ｆ）によれば、Ｐ、Ｏについては、いずれも「低いほど望ましい」とされており、不純物と解されるから、甲１発明の「質量％で、Ｃ：０．２０％、Ｓｉ：０．０７％、Ｍｎ：０．８５％、Ｐ：０．０１６％、Ｓ：０．０１３％、Ａｌ：０．０３１％、Ｎ：０．０１５４％、Ｃｒ：１．７４％、Ｏ：０．０００７％、残部はＦｅおよび不可避的不純物の組成からなり」は、それぞれの成分の質量％の数値からみて、本件特許発明１の「質量％で、Ｃ：０．１５〜０．２３％、Ｓｉ：０．０１〜０．１５％、Ｍｎ：０．６５〜０．９０％、Ｓ：０．０１０〜０．０３０％、Ｃｒ：１．６５〜１．７９％、Ａｌ：０．０１５〜０．０６０％およびＮ：０．０１００〜０．０２５０％を含有するとともに・・・残部はＦｅおよび不純物からなり、不純物中のＰ・・・およびＯ（酸素）がそれぞれ、Ｐ：０．０２０％以下・・・Ｏ：０．００１５％以下であり・・・」に相当する。
（エ）甲１発明の「フェライト−パーライト組織を有する」は、本件特許発明１の「組織・・・フェライトであり、上記フェライト以外の部分が、パーライトおよびベイナイトのうちの１種以上からなる組織である」に相当する。
　そうすると、本件特許発明１と甲１発明の一致点及び相違点は、次のとおりである。 
（一致点） 
　「熱間加工した後に浸炭焼入を行う肌焼鋼鋼材であって、
質量％で、Ｃ：０．２０％、Ｓｉ：０．０７％、Ｍｎ：０．８５％、Ｓ：０．０１３％、Ａｌ：０．０３１％、Ｎ：０．０１５４％、Ｃｒ：１．７４％を含有するとともに、
残部はＦｅおよび不純物からなり、
不純物中のＰおよびＯ（酸素）がそれぞれ、Ｐ：０．０１６％、Ｏ：０．０００７％であり、
組織がフェライトとフェライト以外の部分がパーライトからなる組織であることを特徴とする肌焼鋼鋼材。」
（相違点１）
　本件特許発明１では、「（但し、浸炭焼入が行われる以前に球状化熱処理を行う場合を除く。）」ものであるのに対して、甲１発明では、浸炭焼入前に球状化熱処理を行うことを前提としている点。
（相違点２）
　本件特許発明１では、「下記の〈１〉式、〈２〉式および〈３〉式で表されるｆｎ１、ｆｎ２およびｆｎ３が、それぞれ、２５≦ｆｎ１≦８５（但し、ｆｎ１＝６５を除く。）、０．９０≦ｆｎ２≦１．２０およびｆｎ３≧２．２０である。
ｆｎ１＝Ｍｎ／Ｓ・・・〈１〉
ｆｎ２＝Ｃｒ／（Ｓｉ＋２Ｍｎ）・・・〈２〉
ｆｎ３＝１．１６Ｓｉ＋０．７０Ｍｎ＋Ｃｒ・・・〈３〉
」とされるのに対して、甲１発明では、当該関係式について不明である点。
（相違点３）
　本件特許発明１では、不純物中のＴｉが「Ｔｉ：０．００５％以下」とされるのに対して、甲１発明では、不純物中のＴｉ量が不明である点。
（相違点４）
　本件特許発明１では、「面積割合で組織の２０〜７０％がフェライトであ」るのに対して、甲１発明では、フェライトの面積割合が不明である点。
　以下、相違点について検討する。
（相違点１）について
　上記「（１）甲第１号証記載の発明」で述べたとおり、甲１発明は、球状化熱処理による炭化物の球状化を容易なものとして冷間鍛造性を高めることを課題とするものであるから、用途として、球状化熱処理及びその後の冷間鍛造に供されることを前提とするものといえる。
　そうすると、甲１発明は、浸炭焼入が行われる以前に球状化熱処理を行わないことについて、阻害要因を有するものといえるから、甲第２号証の上記（２ａ）、（２ｃ）、甲第３号証の上記（３ａ）、（３ｂ）に、甲１発明に類似する鋼組成を有する鋼を、熱間加工後球状化熱処理を行わずに浸炭焼入することが記載されているとしても、甲１発明において、甲第２号証、甲第３号証に記載された技術的事項から、浸炭焼入が行われる以前に球状化熱処理を行わないとすることは、容易になし得たこととはいえない。
　
　特許異議申立人は、「そもそも、浸炭焼入が行われる前に実施する球状化熱処理は、浸炭焼入前の工程において行う加工を容易にするためのものであって、最終製品の特性を左右するものではない。浸炭焼入を行う場合には、球状化熱処理の有無にかかわらず、オーステナイトへの組織変態が行われる。そのため、それ以前に行われた球状化熱処理による組織特性は、殆どキャンセルされ、最終製品の特性には影響しない・・・浸炭焼入前の球状化熱処理は最終製品の特性に影響を与えないのであるから、実質的に生産性とコストのみを考慮して球状化熱処理の採用不採用を決定することができ、当業者にとってみれば、浸炭焼入前に行うべき加工が、それほど加工度が高くない場合には、コストのかかる球状化熱処理を省略することを考慮するのは当然のことと言える」と主張している。
　しかし、本件特許発明１及び甲１発明は、ともに、特許異議申立人がいうところの最終製品ではなく、浸炭焼入を行う前の素材についての発明である。そうすると、仮に、球状化熱処理が最終製品の特性を左右するものでないとしても、最終製品を得るための冷間鍛造に係る課題を解決するためになされた甲１発明において、用途として球状化熱処理及び冷間鍛造に供されることを前提としていることは明らかであるから、かかる主張は採用できない。
（相違点２）について
　本件特許の発明の詳細な説明の表１に基づき、ｆｎ１は小数点以下を、ｆｎ２、ｆｎ３は小数点以下第三位を四捨五入することで算出されるものとして、甲１発明において、ｆｎ１、ｆｎ２、ｆｎ３を算出すると、それぞれ、ｆｎ１＝６５、ｆｎ２＝０．９８、ｆｎ３＝２．４２となり、ｆｎ２及びｆｎ３については本件特許発明１で特定される数値範囲に含まれるものとなるから、ｆｎ２及びｆｎ３についての相違点は実質的なものではない。
　ｆｎ１について検討すると、本件特許発明は、「ｆｎ１＝６５」について、いわゆる「除くクレーム」として除外するものであり、この点は実質的な相違点である。
　ここで、上記甲第４号証の（４ｂ）によれば、肌焼鋼において、「ｆｎ１＝Ｍｎ／Ｓ」で定義される「ｆｎ１の値：３０以上１５０以下」とすることで、「高い曲げ疲労強度および高いピッチング強度を確保するためには、粗大なＭｎＳの生成を抑制すること・・・熱間加工時の割れおよび冷間鍛造時の割れを抑制するためには粗大なＭｎＳを極力少なくすること」が開示されている。
　しかし、甲１発明では、「ｆｎ１＝６５」として、「ｆｎ１の値：３０以上１５０以下」という甲第４号証に記載された数値範囲を既に達成していること、また、上記（４ａ）によれば、甲第４号証に記載された数値範囲は、Ｃｒ：１．８０〜３．０質量％という、甲１発明が含まれない組成を前提とすること、さらに、上記（１ｆ）によれば、甲１発明において、Ｍｎは、焼入性、浸炭異常層の形成の抑制、硬さの低下の抑制を課題としてその添加量が最適化され、Ｓは、被削性の向上、疲労強度の低下の抑制を課題としてその添加量が最適化されているといえること、を鑑みれば、甲１発明が、曲げ疲労強度等の課題を有していたとしても、Ｍｎ、Ｓの含有量を変化させる動機付け、すなわち、ｆｎ１＝６５の数値を変化させる動機付けを有するとは認められない。
　そうすると、甲１発明において、甲第４号証に記載された技術的事項に接した当業者が、ｆｎ１＝６５の数値を「３０以上１５０以下」の範囲内で変更することが容易になし得たこととは到底いうことができない。
　特許異議申立人は、ｆｎ１＝６５の場合にも当然に高い曲げ疲労強度の確保や熱間加工時の割れ、被削性に関する作用効果を奏するといえ、甲１発明におけるｆｎ１＝６５の場合に得られる鋼の特性がｆｎ１＝６５を若干超える範囲及び若干下回る範囲においても大きく変化しないことは当業者であれば当然に予想できることであり、また、合金の製造上において許容される化学成分の含有量の変動範囲を考慮すれば、ｆｎ１＝６５の条件で製造しても、ある程度狙いよりもずれることがあるということもいわば技術常識であるから、ｆｎ１＝６５の一点の条件を除いたとしても、ｆｎ１＝６５を若干超える範囲及び若干下回る範囲が甲１発明から容易に導かれる範囲であることは明らかであり、そして、ｆｎ１の値２５〜８５のうち、ｆｎ１＝６５の１点を除くことに、いわゆる臨界的意義や技術的意義は何ら存在しない、と主張している。
　しかし、仮に、特許異議申立人のいうとおり、「ｆｎ１＝６５の条件で製造しても、ある程度狙いよりもずれることがあるということもいわば技術常識」であるとしても、当該「狙いよりもずれ」たものは、もはや甲１発明とはいえない。そして、上述のとおり、甲１発明において、Ｍｎは、焼入性、浸炭異常層の形成の抑制、硬さの低下の抑制を課題としてその添加量が最適化され、Ｓは、被削性の向上、疲労強度の低下の抑制を課題としてその添加量が最適化されているのに対し、本件特許発明１では、粗大なＭｎＳの形成に着目し、ｆｎ１＝Ｍｎ／Ｓという関係式において、曲げ疲労強度の確保、熱間加工時の割れの抑制を課題としていることを鑑みれば、Ｍｎ及びＳの添加量についての両発明の技術思想は異なることから、ｆｎ１＝６５の１点を除くことの臨界的意義や技術的意義についての特許異議申立人の主張は、その前提を欠くものであり、採用できない。
　また、特許異議申立人は、「除くクレームの補正を行った後においても、甲１発明が引用発明から除外されるわけではない（例えば、平成２３年（行ケ）１０１９１号事件平成２４年２月２８日判決参照）」、と主張している。
　しかし、当該判決は、発明の名称を「ポリウレタンフォームおよび発泡された熱可塑性プラスチックの製造」とする発明に係るものであって、合金に係る発明ではないことから、直ちに参考とできるものではない。さらに付言すれば、当該判決では、「特許査定時の特許請求の範囲における・・・発泡剤としての組成物，・・・発泡剤組成物，・・・発泡剤混合物を，ＨＦＣ−１３４ａ（１，１，１，２−テトラフルオルエタン）又はＨＣＦＣ１４１ｂを含まないものとする」訂正がなされた発明について、主引用文献には、「オゾン層に悪影響を与えるＨＣＦＣ−１４１ｂの代替物質としてＨＦＣ−２４５ｆａ及びＨＦＣ−３６５ｍｆｃ（特に，ＨＦＣ−３６５ｍｆｃ）を発泡剤としての使用が提案されていることが認められる。なお，ＨＣＦＣ−１４１ｂを，その熱的性能，防火性能を理由として，依然として含有させるべきであるとの見解が示されているわけではないと解される。」と判示されており、「除くクレーム」として除かれた成分について、主引用文献に記載された発明において、当該成分を積極的に除去する動機付けがあったことから進歩性が否定されたものであるところ、上述のとおり、本件における甲１発明においてｆｎ１＝６５の数値を積極的に変更する動機付けがあったとはいえないことから、かかる主張は妥当でない。
（相違点３）について
　甲１発明には、Ｔｉについて何らの言及もないことから、不純物に含まれるものといえる。また、甲第４号証の上記（４ｃ）には、肌焼鋼において、Ｔｉについて、ＴｉＮを形成して曲げ疲労強度とピッチング強度を低下させ、さらに、被削性も低下させることから、不純物中のＴｉの含有量を０．００５％未満としたことが記載されている。
　ここで、甲第４号証の記載は、Ｃｒ：１．８０〜３．０質量％という、甲１発明が含まれない組成を前提とするものであるが、「不純物」としてのＴｉが、Ｃｒ量の大小によりその影響の程度は変化する可能性があるものの、曲げ疲労強度、ピッチング強度及び被削性に対して何らかの悪影響を及ぼす可能性が示唆されているといえる。
　そして、甲１発明は、上記（１ｄ）、（１ｆ）よれば、曲げ疲労強度、ピッチング強度、被削性のいずれも課題とするものであり、また、甲１発明においてＴｉが不純物である以上、Ｔｉの含有量を不可避な程度まで小さくしようとするものといえることから、甲１発明において、甲第４号証に記載される技術的事項に基づいて、不純物としてのＴｉの含有量をできるだけ小さくし、その上限を０．００５％未満とすることは、当業者が容易になし得たことである。
（相違点４）について
　甲１発明は、フェライト−パーライト組織を有するものである。また、甲第５号証の上記（５ａ）には、浸炭用鋼において、フェライト・パーライト組織とし、パーライト組織が切削性を悪化させることから、フェライト率を面積率で４５％以上としたことが記載され、上記（５ｂ）には、実施例として４５％、４６％、４８％、５４％、５５％の例が記載されている。
　そして、甲１発明は、上記（１ｆ）によれば、被削性を課題としていることから、甲１発明において、甲第５号証に記載される技術的事項に基づいて、フェライト面積率を４５％〜５５％とすることは、当業者が容易になし得たことである。
　したがって、上記（相違点１）、（相違点２）についての検討の結果から、本件特許発明１は、甲１発明及び甲第２号証ないし甲第５号証に記載された事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
　また、本件特許発明２は、本件請求項１を引用するものであるから、本件特許発明１についての判断と同様に、甲１発明及び甲第２号証ないし甲第５号証に記載された事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
第６　むすび
　以上のとおりであるから、特許異議の申立ての理由及び証拠によっては、本件請求項１及び２に係る特許を取り消すことはできない。
　また、他に本件請求項１及び２に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成２８年１１月１０日（２０１６．１１．１０）