【事件の表示】
　平成　４年特許願第３５５７５２号「古細菌からの組換え熱安定性ＤＮＡポリメラーゼ」拒絶査定に対する審判事件［平成　６年　１月１８日出願公開、特開平　６−　　７１６０］について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
〔１〕　本件出願は、1991年12月18日付米国出願811421号出願に基づく優先権を主張して平成4年（1992年）12月18日に出願された特願平4-355752号に係るものであって、本件の請求項１乃至１５に係る発明は、平成14年10月23日付で手続補正された明細書の請求項１乃至１５の記載により特定されており、そのうちの請求項１には以下のように記載されている。（以下、本件発明」という。）
　
【請求項１】　古細菌由来の組換え熱安定性DNAポリメラーゼをコードする単離されたDNAであって、該単離されたDNAが
(i)　Fig.6に示された配列番号1によって表示されるヌクレオチド配列、
(ii)　少なくとも20ヌクレオチドである、配列番号1のヌクレオチド配列の一部分、
(iii)　配列番号1のうち、1から1274までであるヌクレオチド、
(iv)　配列番号1のうち、1269から2856までであるヌクレオチド、
(v)　配列番号1のうち2851から4771までであるヌクレオチドからなる群から選択されたヌクレオチド配列によって特定されたDNAに対して以下のサザンブロット法の条件、
(a)ハイブリダイゼーション：0.75M　塩化水素、0.15M　トリス、10mM　EDTA、0.1％ピロリン酸ナトリウム、0.1％SLS、0.03％BSA、0.03％　Ficoll400、0.03％PVP及び100ug/mL　煮沸ウシ胸腺DNAで、ハイブリダイゼーションを50℃で12時間行い、
(b)洗浄：0.1×SET、0.1％　SDS、0.1％　ピロリン酸ナトリウム、0.1M　燐酸緩衝液で、45℃で洗浄を30分間を3回繰り返すことでハイブリダイズするが、
ただし、以下の特定されたDNAを除いた、該単離されたDNA。
(a)配列番号1で示される配列、
(b)配列番号1のDNA配列の変異体、
(c)活性化熱安定性DNAポリメラーゼをコードする配列番号1のフラグメント、
(d)WO92/09689に記載の熱安定性Pyrococcus　furiosusDNAポリメラーゼIをコードし、該WO92/09689で開示された配列番号1に示されるアミノ末端のアミノ酸1乃至775残基を有する、DNA配列、
(e)EP-A1-0　547359で開示された大腸菌NEB＃720（ATCC＃68723）から得られうる熱安定性Pyrococcus　spポリメラーゼであって、EP-A1-0　547359の図18に記載の核酸配列を有するDNA配列及びEP-A1-0　547359の図19に記載された推定アミノ酸部分配列。
　
〔２〕これに対する原審の拒絶査定の理由３は、本願請求項１乃至１５に係る発明は、下記の引用文献１に記載された発明に基いて当業者が容易になし得たものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない、というものである。
　
引用文献１：　欧州特許出願公開第４５５４３０号明細書 
　
〔３〕そこで、本件発明と引用文献１の記載を対比・検討してみると、引用文献１には、典型的な古細菌であるT.litoralis由来の、熱安定DNAポリメラーゼをコードする全配列（本件発明における「配列番号1」）およびその単離されたDNA断片であるヌクレオチド1〜1274、ヌクレオチド1269〜2856、ヌクレオチド2851〜4771が記載されており、そのクローニング過程も詳細に記載されている。
　なるほど、本件請求項１の記載からは「ただし」以下の記載により配列番号１のDNA配列、変異体及び配列番号１の１部フラグメントDNA自体は除かれているとはいえる。
  しかしながら、本件発明には、当該「ただし」以下で除かれたDNAと極めて類似性の高い天然に存在するDNA（いわゆる「ストリンジェントな条件でハイブリダイズするDNA」）については依然として包含されており、それらのDNAについては、本件優先日前の技術常識を勘案することで、引用文献１に記載される配列番号１及び各フラグメントに対応するDNAの配列情報に基づき当業者が容易に想到し得るものである。
　即ち、本件優先日当時の当業者にとって、当該配列番号１のDNA、各フラグメントDNAをそのままニックトランスレーション法などで全面的に標識し、当該標識プローブによるハイブリダイゼーション法を採用することもできる上に、引用文献１には、得られたT.litoralis属由来DNAポリメラーゼ全塩基配列中に「DNAポリメラーゼファミリー」に属する他の多数の公知配列と比較的保存性の高い配列が存在することが記載されている（同第7頁20行からの段落など）ので、配列番号１もしくはその上記フラグメント配列中の保存配列から設計したプローブもしくはプライマーを用いることもできるから、上記引用文献１の配列情報に基づき、T.litoralis以外の同属もしくは類似古細菌に由来する類似耐熱性DNAポリメラーゼ遺伝子をクローニングすることについては、何らの困難性を見出すことはできない。
　したがって、本件発明は、引用文献１から当業者が容易に想到し得ることであると認められ、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることはできない。
　他の請求項に記載された発明についても、同様の理由により引用文献１から当業者が容易に想到し得ることであると認められ、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることはできない。
  ところで、請求人は、T.litoralis由来の全塩基配列中に引用文献１に記載された介在配列(IVS1)以外にさらなる介在配列（IVS2）が存在したことを発見したこと、及び当該IVS2を除去することによって、発現量が3〜10倍増加することをもって予期せぬ効果である旨主張している。
　しかしながら、引用文献１には下記〔４〕で述べるように、当該IVS2介在配列については、その存在どころか、塩基配列上の位置、長さ、及びその介在配列内の制限酵素様エンドヌクレアーゼ配列の存在についてまでも具体的に記載されているといえる以上、当該介在配列を除去することによる発現量の増大も充分に予測される範囲内のことであって格別の効果として検討する余地はない。そもそも、上述の保存領域からプローブを作製するに際しては当該介在配列部分がプローブの候補からはずれることは明らかであることからみても、上記認定を左右するものではないことは明らかである。
　
〔４〕付記：回答書に記載された補正案について：
　請求人は、平成15年11月12日付回答書において、本件上記各請求項の記載を下記のように補正することを提案しているので、以下当該補正案について検討する。（以下、下記補正案の請求項１に記載された発明を「本件補正案発明」という。）
＜補正案＞
【請求項１】　以下の核酸配列のヌクレオチド291〜1775、ヌクレオチド3390〜3533、およびヌクレオチド4704〜5401からなるポリヌクレオチド：
【請求項２】　請求項１に記載のポリヌクレオチドを含むベクター。
【請求項３】　請求項１に記載のポリヌクレオチドを含む宿主細胞。
【請求項４】　好熱性古細菌由来の耐熱性DNAポリメラーゼを発現する方法であって、請求項３に記載の宿主細胞を培養する工程を包含する、方法。
　
　「本件補正案発明」は、請求人が主張する如く、IVS1およびIVS2の介在配列を除去した、T.litoralisのコード領域に対応するポリヌクレオチドであるといえる。
　請求人は、当該IVS2が本発明において初めて同定された介在配列である旨主張すると共に、当該IVS2除去により3〜10倍多いDNAポリメラーゼを産生するという、全く予測されなかった効果が奏せられた旨主張する。
　しかしながら、引用文献１の実施例3には、実際に同定し除去している介在配列（IVS1）（同第14頁）以外に、ヌクレオチド3534から開始される約35kDのエンドヌクレアーゼ相当、もしくはそれ以上の長さ（実測分子量と推定分子量の差からは37kD、ヒトpolαイントロンとの類推からは44kD程度）の介在配列、即ちIVS2領域の存在が明記されており、E.Coli宿主からのDNAポリメラーゼの発現に際し、自発的に当該エンドヌクレアーゼがスプライシングされることも記載されている（同第15頁〜第16頁）。
　そればかりか、実施例10（第25〜26頁）では、当該イントロンコード化エンドヌクレアーゼを精製し、λDNAやpBR322を用いたエンドヌクレアーゼ活性試験も行っており、その切断部位としていくつかの「迅速な切断部位」及び多数の「緩慢な切断部位」が存在することが記載され、「この酵素は種々のDNA上に好ましい切断部位を有する。」と結論付けている。ここで、図示された2種類の「迅速な切断部位」（第26頁）からみて、この迅速な活性は4塩基認識の制限酵素様の活性であるといえる。
　そうしてみると、IVS2介在配列中のエンドヌクレアーゼは、強い制限酵素様活性及び弱い非特異的エンドヌクレアーゼ活性を有するものと考えられるから、当該IVS2を有した状態のプラスミドを用いてE.Coli宿主で発現させた場合には、当該エンドヌクレアーゼ作用でE.Coli宿主細胞本来のDNAが損傷を受けるであろうと推論することは極めて自然である。
　そうであるから、引用文献１に接した当業者が組換え耐熱性DNAポリメラーゼを取得しようとする際には、配列番号１のDNAのうち、IVS1領域と共に、3534から開始される約35kDもしくはそれ以上の長さのもう１つの介在配列IVS2領域を除いたDNAを用いようとすることはむしろ当然のことである。
  なお、その際にIVS2領域の3'側を決定することも、ヒトpolαイントロンの両側の相同配列I、IIIなどとの対比により、引用文献１の実施例3（第14〜15頁）に記載されたIVS1領域除去の実施例に倣えば簡単にできるといえるから、その点に困難性を見出すこともできない。
　そして、当該IVS2除去により3〜10倍多いDNAポリメラーゼを産生するという結果も、DNAポリメラーゼ産生にとっては無駄な介在配列部分を除去した効果に加えて、エンドヌクレアーゼ発現による宿主細胞へのダメージが防げることを考えれば、この程度のDNAポリメラーゼ産生量の増加は、当業者が期待する範囲内のものであって格別のものとはいえない。
  したがって、「本件補正案発明」も依然として引用文献１の記載に基づいて当業者が容易に想到できる程度の発明であるから、補正する機会を与える必要を見出せない。