【事件の表示】
　特願２０１２−５１６７２０「潤滑用組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成２２年１２月２９日国際公開、ＷＯ２０１０／１４９７０６、平成２４年１２月　６日国内公表、特表２０１２−５３０８３０〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯 
　
　本願は、２０１０年６月２３日（パリ条約による優先権主張外国庁受理、２００９年６月２４日、欧州特許庁（ＥＰ）及び米国（ＵＳ））を国際出願日とする出願であって、出願後の手続の経緯は、概略、以下のとおりである。
　　　平成２４年　２月２４日　　翻訳文提出
　　　平成２６年　１年２２日付　拒絶理由通知 
　　　　　　同年　７月２３日　　意見書提出
　　　　　　同年　８月２３日付　拒絶査定
　　　平成２７年　１月　５日　　審判請求書・手続補正書提出 
　　　　　　同年　２月１３日　　手続補正書提出（方式：理由補充）
　　　　　　同年　４月　８日付　前置報告 
　　　　　　同年　５月２６日　　上申書提出
第２　平成２７年１月５日付け手続補正についての補正の却下の決定
　１　補正の却下の決定の結論
　平成２７年１月５日付け手続補正を却下する。
　２　理由
　(1) 請求項１についてする補正の内容
　　ア　平成２７年１月５日提出の手続補正書による手続補正（以下、「本件補正」という。）は、特許請求の範囲の請求項１についてする補正を含むところ、本件補正前後の請求項１の記載は次のとおりである（なお、下線は、補正箇所を示す。）。
　　・本件補正前の請求項１の記載
「【請求項１】
　基油と１種以上の添加剤とを含む、エンジンのクランクケースにおいて使用するための潤滑用組成物であって、
該基油が５０重量％より多いフィッシャー・トロプシュ誘導基油を含み、
該潤滑用組成物が、１００℃にて５．６ｃＳｔ未満の動粘度（ＡＳＴＭ　Ｄ４４５による）と、１５重量％未満のＮｏａｃｋ揮発性（ＡＳＴＭ　Ｄ５８００による）と、２．６ｃＰ未満の高温高せん断粘度（“ＨＴＨＳ”；ＡＳＴＭ　Ｄ４６８３による）を有する、上記潤滑用組成物。」
　　・本件補正後の請求項１の記載
「【請求項１】
　基油と１種以上の添加剤とを含む、エンジンのクランクケースにおいて使用するための潤滑用組成物であって、
該基油が
８０
該潤滑用組成物が、１００℃にて５．６ｃＳｔ未満の動粘度（ＡＳＴＭ　Ｄ４４５による）と、１５重量％未満のＮｏａｃｋ揮発性（ＡＳＴＭ　Ｄ５８００による）と、
２．０
　なお、上記【請求項１】には、「該基油が５０重量％より多いフィッシャー・トロプシュ誘導基油を含み」あるいは「該基油が８０重量％より多いフィッシャー・トロプシュ誘導基油を含み」という記載がみられるところ、当該「重量％」の数値は、本願明細書の段落【００２４】、【００２５】の記載（後記「第２　２(2)カ(ア)」参照）からみて、基油の総重量に対する割合である（潤滑用組成物の総重量に対する割合ではない。）と解される。
　　イ　上記請求項１についてする補正は、本件補正前の請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項であるフィッシャー・トロプシュ誘導基油の含有量を「５０重量％より多い」から「８０重量％より多い」に限定するとともに、高温高せん断粘度の数値範囲を「２．６ｃＰ未満」から「２．０ｃＰ未満」に限定するものであり、また、当該補正は、請求項１に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題を変更するものではないから、特許法第１７条の２第５項第２号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　(2) 独立特許要件の検討 
　　ア　上記のとおり、請求項１についてする補正は、特許法第１７条の２第５項第２号の場合に該当するから、本件補正後の請求項１に記載される発明（以下、「本願補正発明」という。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない（特許法第１７条の２第６項において準用する同法第１２６条第７項の規定（独立特許要件）に適合することを要する。）。
　そこで検討するに、当審は、本願補正発明は原査定にて引用された引用文献１に記載された発明及び周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである、と判断する。
　その理由は以下のとおりである。
　　イ　主となる引用刊行物とその記載事項
　原査定において引用文献１として引用された、本願の優先日前に頒布された刊行物である特開２００８−２４８４５号公報（以下、「引用刊行物」という。）には、以下の記載がある。
　　・「【特許請求の範囲】
【請求項１】
（Ａ）温度１５０℃、せん断速度１×１０６ｓｅｃ−１近傍におけるせん断粘度が１．５ｍＰａ・ｓ以上、２．９ｍＰａ・ｓ未満であり、且つ（Ｂ）温度１５０℃、せん断速度６×１０４〜９×１０４ｓｅｃ−１におけるせん断粘度が４．５ｍＰａ・ｓ未満であることを特徴とするエンジン油。
【請求項２】
エンジン油中のりん濃度が０．１質量％以下、又は硫黄濃度が０．４質量％以下であり、さらに有機モリブデン化合物を含み、モリブデン濃度で２００〜１０００ｐｐｍである請求項１に記載のエンジン油。
【請求項３】
エンジン油のＮＯＡＣＫ蒸発量が１５質量％以下に調整してなる請求項１又は２に記載のエンジン油。
【請求項４】
エンジン油のＳＡＥ粘度グレードが０Ｗ−２０又は５Ｗ−２０、或いはそれら以下の粘度特性を有する請求項１〜３のいずれかに記載のエンジン油。」
　　・「【技術分野】
【０００１】
　本発明は、優れた燃費低減効果を有するエンジン油に関する。」
　　・「【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者は、上記目的を達成するために鋭意検討を行った結果、特定のせん断速度領域でのせん断粘度を特定の範囲にすることで、流体潤滑領域での摩擦低減効果を発揮させ、優れた省燃費効果を発現できることを見出し、この知見に基づき本発明を完成するに至った。」
　　・「【００１０】
・・・さらに、本発明は、上記エンジン油において、ＳＡＥ粘度グレードが０Ｗ−２０、５Ｗ−２０又はそれら未満の粘度特性を有するエンジン油を提供するものである。
それら以下の粘度特性とはＳＡＥ　Ｊ３００規定の粘度グレード２０を下回る１００℃動粘度（ＡＳＴＭ　Ｄ　４４５における動粘度が５．６以下）、又はＨＴＨＳ粘度（ＡＳＴＭ　Ｄ　４６８３における粘度が２．６未満）を示すことをいう。」
　　・「【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明のエンジン油は、（Ａ）温度１５０℃、せん断速度１×１０６ｓｅｃ−１近傍におけるせん断粘度が１．５ｍＰａ・ｓ以上、２．９ｍＰａ・ｓ未満であり、好ましくは１．６ｍＰａ・ｓ以上、２．９ｍＰａ・ｓ未満であり、さらに好ましくは１．７ｍＰａ・ｓ以上、２．９ｍＰａ・ｓ未満である。このせん断粘度は、ＡＳＴＭ　Ｄ４６８３又はＡＳＴＭ　Ｄ５４８１によって得られるせん断速度１×１０６ｓｅｃ−１近傍でのせん断粘度である。なお、近傍とは、ＡＳＴＭ　Ｄ４６８３の場合は、好ましくは±３％以内であり、より好ましくは±２．５％以内であることを意味し、ＡＳＴＭ　Ｄ５４８１の場合は、好ましくは１．３５×１０６〜１．４５×１０６ｓｅｃ−１であり、より好ましくは１．３８×１０６〜１．４２×１０６ｓｅｃ−１であることを意味するものとする。特に、ＳＡＥ粘度グレードが０Ｗ−２０及び５Ｗ−２０未満の粘度特性を有するエンジン油においては、１．７ｍＰａ・ｓ以上、２．５ｍＰａ・ｓ未満が好ましく、さらに１．８ｍＰａ・ｓ以上、２．４ｍＰａ・ｓ未満が好ましい。」
　　・「【００２０】
　上記の本発明を達成する方法は、エンジン油の実用性能を確保するために基油に添加される各種添加剤による粘度増加をできるだけ少なくし、本発明の（Ａ）および（Ｂ）の範囲になるように粘度指数向上剤の添加量と基油の粘度によって調整すればよい。」
　　・「【００２２】
　本発明のエンジン油は、硫黄濃度（ＪＰＩ−５Ｓ−３８−２００３）が０．４質量％以下であるのが好ましく、０．０１質量％以上、０．４質量％以下であることがより好ましく、特に好ましくは０．０５質量％以上、０．３５質量％以下であり、さらに好ましくは０．１質量％以上〜０．３質量％以下である。また、りん濃度（ＪＰＩ−５Ｓ−３８−２００３）は０．１質量％以下であることが好ましく、より好ましくは、０．０１質量％以上、０．１質量％以下である。りん濃度、又は硫黄濃度が低いと耐摩耗性向上剤として機能する、例えばジアルキルジチオリン酸亜鉛などの硫黄系添加剤の配合量が制限され、耐摩耗性の低下が懸念される。また、りん濃度、又は硫黄濃度が高いと、排出ガス中のエンジン油由来の硫黄酸化物が多くなり、排出ガス浄化触媒への悪影響が懸念される。
【００２３】
本発明のエンジン油を上記好ましいりん濃度、硫黄濃度範囲にするための好適方法としては、たとえばジアルキルジチオリン酸亜鉛を耐摩耗性能が確保される適量に制限するとともに、硫黄分の少ない基油、例えば米国石油協会が定める基油カテゴリーにおけるグループＩＩ、グループＩＩＩ、グループＩＶおよびグループＶに分類される基油やＧＴＬ（Ｇａｓ ｔｏ Ｌｉｑｕｉｄ）などを１種、又は２種類以上を組み合わせて用いる方法が挙げられる。
【００２４】
また、例えばグループＩのような硫黄分の多い基油であっても、グループＩＩ、グループＩＩＩ、グループＩＶおよびグループＶやＧＴＬ基油の１種類以上と組み合わせて使用することで、上記の好ましい硫黄分範囲にすることができる。
また、排出ガス触媒への被毒となるりん、硫黄の排出量を可能な限り抑えるためにＮＯＡＣＫ（ＡＳＴＭ　Ｄ　５８００）蒸発量を１５質量％以下に抑えるように基油の選択をすることが好ましい。ＮＯＡＣＫ蒸発量を抑えるためには上記グループＩＩ、グループＩＩＩ、グループＩＶ、グループＶやＧＴＬ基油などを１種、又は２種以上を組み合わせて選択することで適正な範囲にすることができる。」
　　・「【００２５】
本発明のエンジン油で境界潤滑域の摩擦低減効果をも両立させるためには有機モリブデン化合物が好適であり、・・・エンジン油中のモリブデン濃度を２００質量ｐｐｍ以上、１０００質量ｐｐｍ以下になるように使用することが好ましい。・・・少なければ十分な摩擦低減効果が期待できず、多すぎればエンジン清浄性に悪影響を及ぼす懸念が生じる。また、摩擦を低減させるために長鎖脂肪族酸、長鎖脂肪族酸エステル、長鎖脂肪族アルコールなどの金属を含まない摩擦調整剤を使用することもできる。」
　　・「【００２６】
基油の粘度は、４０℃での動粘度（ＪＩＳ−Ｋ−２２８３−５）が、通常は５〜１００ｍｍ２／ｓであればよく、好ましくは１０〜８０ｍｍ２／ｓであり、特に好ましくは１２〜５０ｍｍ２／ｓである。また、１００℃での動粘度（ＪＩＳ−Ｋ−２２８３−５）が、２〜８ｍｍ２／ｓが好ましく、より好ましくは３〜７ｍｍ２／ｓであり、特に好ましくは３．５〜６ｍｍ２／ｓである。基油の粘度指数（ＪＩＳ−Ｋ−２２８３−６）としては、８０〜２５０が好ましく、特に好ましくは９０〜１８０である。
【００２７】
　基油としては、上記動粘度および粘度指数を有する種々の鉱油系潤滑油基油、合成系潤滑油基油、又はこれらの混合物からなる潤滑油基油を用いることができる。
　本発明におけるＳＡＥ粘度グレードとは、ＳＡＥ　Ｊ３００に規定される分類であり、油温が低い状態においても優れた省燃費効果を発揮するためには０Ｗ−２０又は５Ｗ−２０であることが好ましい。また、ＳＡＥ　Ｊ３００の０Ｗ−２０、５Ｗ−２０のＨＴＨＳの規定外である２．６以下であってもよい。
【００２８】
エンジン油としての動粘度は、４０℃での動粘度（ＪＩＳ−Ｋ−２２８３−５）が、通常は１０〜５５ｍｍ２／ｓであればよく、好ましくは１５〜５０ｍｍ２／ｓであり、特に好ましくは１８〜５０ｍｍ２／ｓである。また、１００℃での動粘度（ＪＩＳ−Ｋ−２２８３−５）が、３〜１０ｍｍ２／ｓが好ましく、より好ましくは３．５〜９．５ｍｍ２／ｓであり、特に好ましくは４〜９．３ｍｍ２／ｓである。エンジン油としての粘度指数（ＪＩＳ−Ｋ−２２８３−６）は、１００〜２５０が好ましく、特に好ましくは１２０〜２５０である。」
　　・「【００３０】
　本発明のエンジン油には、本発明の目的が損なわれない範囲で、必要に応じて各種公知の添加剤、例えば、・・・リン系、硫黄系、アミン系、エステル系などの各種摩耗防止剤・・・硫化オレフィン、硫化油脂、メチルトリクロロステアレート、塩素化ナフタレン、ヨウ素化ベンジル、フルオロアルキルポリシロキサン、ナフテン酸鉛などの極圧剤・・・などを１種単独で、又は２種以上組み合わせて適宜配合することができる。」
　　・「【実施例】
【００３２】
　次に、本発明を実施例と比較例によりさらに詳細に説明する。ただし、本発明はこれらの例によっては何等限定されるものではない。
実施例および比較例で用いる評価試験法は以下の通りである。
（１）温度１５０℃、せん断速度１×１０６ｓｅｃ−１におけるせん断粘度
　ＡＳＴＭ　Ｄ４６８３によってせん断粘度を測定した。
【００３３】
（２）温度１５０℃、せん断速度６×１０４〜９×１０４ｓｅｃ−１におけるせん断粘度
　ＡＳＴＭ　Ｄ５４８１によるＭｕｌｔｉｃｅｌｌ Ｃａｐｉｌｌａｒｙ 
Ｖｉｓｃｏｍｅｔｅｒを利用して測定した。使用したキャピラリーセルは、試料容量が８．８２３５ｃｍ３、キャピラリー管半径が０．００７５ｃｍ、キャピラリー管長が１．７２ｃｍのものを使用し、せん断速度が６×１０４〜９×１０４ｓｅｃ−１の範囲に入るよう、試料全量がキャピラリー管を通過する時間ｔを２９６〜４４４ｓｅｃの範囲になるように圧力を調整し測定した。せん断速度およびせん断粘度は、それぞれ前述の（１）式、（２）式により算出した。
【００３４】
（３）硫黄濃度
ＪＰＩ−５Ｓ−３８−２００３により、測定した。
（４）りん濃度
　ＪＰＩ−５Ｓ−３８−２００３により、測定した。
（５）モリブデン濃度
　ＪＰＩ−５Ｓ−３８−２００３により、測定した。
（６）ＮＯＡＣＫ蒸発量
　ＡＳＴＭ　Ｄ　５８００により、測定した。
（７）ＳＡＥ粘度グレード
ＳＡＥ　Ｊ３００に規定される分類により判定した。
【００３５】
（８）燃費試験
日本国内にある６６０ｃｃのエンジンを用いた。試験条件は次の条件を用いた。条件１はエンジン回転数２１００ｒｐｍ、油温８０℃とし、エンジントルクは２Ｎ・ｍとした。条件２はエンジン回転数２６００ｒｐｍ、油温８５℃とし、エンジントルクは３３Ｎ・ｍとした。条件３はエンジン回転数２９００ｒｐｍ、油温８５℃とし、エンジントルクは１３Ｎ・ｍとした。各試験条件において基準油の燃料消費率と比較して燃費低減率（％）を求めた。さらに各試験条件での燃費低減率から平均値を求めた。
【００３６】
（実施例１〜５）
　基油として、表２に示した４０℃の動粘度、１００℃の動粘度、粘度指数を有し、その基油に、粘度指数向上剤を表２に示した量を配合し、さらにその他の添加剤（Ｃａ系清浄剤、アルケニルこはく酸イミド系分散剤、耐摩耗性向上剤としてジアルキルジチオリン酸亜鉛、有機モリブデン化合物、および酸化防止剤など）を表２に示した量を配合して、エンジン油を製造した。
粘度指数向上剤は実施例１においてはポリメタクリレート、実施例２，３，４，５はポリメタクリレート及びエチレンプロピレン共重合体の混合タイプにより調整した。
【００３７】
・・・
　本発明の実施例と比較例のエンジン油の組成、性状および試験結果を表２及び表３に示す。燃費試験では比較例３を基準油として燃費低減率を求めた。　
【００３８】
【表２】
・・・
【００４０】
表２および表３から明らかなように、実施例１〜５のエンジン油は、基準油である比較例３のエンジン油とくらべ、条件１〜３の全ての燃費試験条件下において省燃費効果に優れることがわかる。一方、比較例１や比較例２のエンジン油のように、温度１５０℃におけるせん断速１×１０６ｓｅｃ−１および６×１０４〜９×１０４ｓｅｃ−１でのせん断粘度が本発明の範囲を外れると、実施例１〜５に示されるような大きな省燃費効果が見出せない。条件１〜３の平均でも実施例１〜５に劣ることが分かる。
以上のように本発明を満たすことにより初めて優れた省燃費効果が実現できるものである。」
　　ウ　周知文献とそこから理解できる周知技術
　　(ア) 周知文献
　　　・周知文献Ａ：特表２００４−５２８４２７号公報
　　　　　　（本願明細書の【００４９】において引用されているＷＯ０２　　　　　　　／０７０６３１の日本語パテントファミリー）
　　　・周知文献Ｂ：特表２００８−５３１８１３号公報
　　　　　　（原審における引用文献２）
　　　・周知文献Ｃ：特開２００８−２７４２３７号公報
　　　　　　（原審における引用文献４）
　　(イ) 周知技術
　本願明細書の段落【００４９】には、「“基油１”と“基油２”は、１００℃にて約４ｃＳｔ（ｍｍ２ｓ−１）の動粘度（ＡＳＴＭ　Ｄ４４５）を有する類似のフィッシャー・トロプシュ誘導基油（“ＧＴＬ４”）である。これらのＧＴＬ４基油は、例えば国際特許出願第ＷＯ０２／０７０６３１号（該特許出願の開示内容を参照により本明細書に含める）に記載の方法によって適切に製造することができる。」と記載されており、当該記載から明らかなとおり、１００℃にて約４ｃＳｔ（ｍｍ２ｓ−１）の動粘度を有するフィッシャー・トロプシュ誘導基油（ＧＴＬ基油）を製造する方法は当業者間においてよく知られていたものということができ、確かに、当該「ＷＯ０２／０７０６３１」の日本語パテントファミリーである周知文献Ａをみると、その【請求項１】、【請求項１２】、【００１６】及び【００３１】には、「１００℃での動粘度が３．５〜４．５ｃＳｔで、揮発度が１１重量％未満で、且つ流動点が−１５〜−６０℃である第一基油が製造され」（【請求項１２】）などの記載が認められることから、１００℃での動粘度（「Ｋ１００」）が約４（３．５〜４．５）であって揮発度及び流動点に関する特性に優れたフィッシャー・トロプシュ誘導基油（ＧＴＬ基油）の製造方法は、本願優先日前において既に確立されていたことを理解することができる。
　そして、具体例としては、周知文献Ｂの段落【０１２６】の【表５】に記載された「ＦＴ−４Ａ」及び周知文献Ｃの段落【０１２０】の【表６】に記載された「実施例３」には、それぞれ「Ｋ１００」が「３．９４」、「３．９００」（ともに３．９程度である。）であって、その「Ｎｏａｃｋ値」が１５質量％未満のフィッシャー・トロプシュ誘導基油（ＧＴＬ基油）が開示されている。
　なお、周知文献Ｂ、Ｃに記載された具体例の諸特性は、後記「カ(ア)」において整理した、引用発明における基油に求められている動粘度及び粘度指数の数値を満足するものである。
　さらに、周知文献Ｃの段落【００７１】に記載されるとおり、フィッシャー・トロプシュ誘導基油（ＧＴＬ基油）は、硫黄分を含まないものであることがよく知られている。
　　エ　引用発明
　　(ア) 引用刊行物には、優れた燃費低減効果を有するエンジン油の発明が記載されているところ（【０００１】）、当該エンジン油の特性につき、【特許請求の範囲】には、次の点が記載されている。
　　・（Ａ）温度１５０℃、せん断速度１×１０６ｓｅｃ−１近傍における
　　　せん断粘度が１．５ｍＰａ・ｓ以上、２．９ｍＰａ・ｓ未満であり、　　　且つ（Ｂ）温度１５０℃、せん断速度６×１０４〜９×１０４
　　　ｓｅｃ−１におけるせん断粘度が４．５ｍＰａ・ｓ未満であること（
　　　【請求項１】）。
　　・ＮＯＡＣＫ蒸発量が１５質量％以下であること（【請求項３】）。
　　・ＳＡＥ粘度グレードが０Ｗ−２０又は５Ｗ−２０、或いはそれら以下　　　の粘度特性を有すること（【請求項４】）。
　同じく【特許請求の範囲】には、当該エンジン油の組成につき、次の点が記載されている。
　　・エンジン油中のりん濃度が０．１質量％以下、又は硫黄濃度が０．４　　　質量％以下であり、さらに有機モリブデン化合物を含み、モリブデン　　　濃度で２００〜１０００ｐｐｍであること。
　そうすると、引用刊行物の【特許請求の範囲】には、次の事項が記載されているといえる。
「エンジン油中のりん濃度が０．１質量％以下、又は硫黄濃度が０．４質量％以下であり、さらに有機モリブデン化合物を含み、モリブデン濃度で２００〜１０００ｐｐｍであるエンジン油であって、次の特性を具備するもの。
　　・（Ａ）温度１５０℃、せん断速度１×１０６ｓｅｃ−１近傍における
　　　せん断粘度が１．５ｍＰａ・ｓ以上、２．９ｍＰａ・ｓ未満であり、　　　且つ（Ｂ）温度１５０℃、せん断速度６×１０４〜９×１０４
　　　ｓｅｃ−１におけるせん断粘度が４．５ｍＰａ・ｓ未満であること。
　　・ＮＯＡＣＫ蒸発量が１５質量％以下であること。
　　・ＳＡＥ粘度グレードが０Ｗ−２０又は５Ｗ−２０、或いはそれら以下　　　の粘度特性を有すること。」
　　(イ) ここで、引用刊行物には、上記したエンジン油の各特性の評価試験法（【００３２】ないし【００３４】）及び「ＳＡＥ粘度グレードが０Ｗ−２０又は５Ｗ−２０、或いはそれら以下の粘度特性」の意味（【００１０】）につき、以下のように記載されている（下線は当審が付したもの。）。
　　・「実施例および比較例で用いる評価試験法は以下の通りである。
（１）温度１５０℃、せん断速度１×１０６ｓｅｃ−１におけるせん断粘度
　
ＡＳＴＭ　Ｄ４６８３
・・・
（６）ＮＯＡＣＫ蒸発量
　
ＡＳＴＭ　Ｄ　５８００
（７）ＳＡＥ粘度グレード
ＳＡＥ　Ｊ３００に規定される分類により判定した。」
　　・「さらに、本発明は、上記エンジン油において、ＳＡＥ粘度グレードが０Ｗ−２０、５Ｗ−２０又はそれら未満の粘度特性を有するエンジン油を提供するものである。
それら以下の粘度特性とはＳＡＥ　Ｊ３００規定の粘度グレード２０を下回る１００℃動粘度（ＡＳＴＭ　Ｄ　４４５における動粘度が５．６以下）、又はＨＴＨＳ粘度（ＡＳＴＭ　Ｄ　４６８３における粘度が２．６未満）を示すことをいう。
　　(ウ) 以上を総合し、特に、ＳＡＥ粘度グレードが０Ｗ−２０又は５Ｗ−２０以下の粘度特性を有するものに着目すると、引用刊行物には、次の発明（以下、「引用発明」という。）が記載されているといえる。
「エンジン油中のりん濃度が０．１質量％以下、又は硫黄濃度が０．４質量％以下であり、さらに有機モリブデン化合物を含み、モリブデン濃度で２００〜１０００ｐｐｍであるエンジン油であって、次の特性を有するもの。
　　・（Ａ）温度１５０℃、せん断速度１×１０６ｓｅｃ−１近傍における
　　　せん断粘度（ＡＳＴＭ　Ｄ４６８３による）が１．５ｍＰａ・ｓ以上　　　、２．９ｍＰａ・ｓ未満であり、且つ（Ｂ）温度１５０℃、せん断速　　　度６×１０４〜９×１０４ｓｅｃ−１におけるせん断粘度が４．５
　　　ｍＰａ・ｓ未満であること。
　　・ＮＯＡＣＫ蒸発量（ＡＳＴＭ　Ｄ５８００による）が１５質量％以下　　　であること。
　　・ＳＡＥ　Ｊ３００規定の粘度グレード２０を下回る１００℃動粘度（　　　ＡＳＴＭ　Ｄ４４５における動粘度が５．６以下）、又はＨＴＨＳ粘　　　度（ＡＳＴＭ　Ｄ４６８３における粘度が２．６未満）を有すること　　　。」
　　オ　本願補正発明と引用発明との対比
　本願補正発明と引用発明を対比する。
　ここで、引用発明に係るエンジン油が、実際上想定ないし予定している（内包している）組成及び特性については、当該エンジン油を具現したもの、すなわち、引用刊行物の段落【００３８】の【表２】に記載された実施例４及び実施例５、を参酌して理解するのが合理的である。したがって、以下、当該実施例の各種指標の数値をも考慮しながら、本願補正発明と引用発明を対比していくこととする。
　　(ア) 用途について
　エンジン油（エンジンオイル）は、一般にエンジンのクランクケース内のオイルパンなどに溜められて使用される潤滑油組成物のことをいうから、引用発明におけるエンジン油は、本願補正発明における「エンジンのクランクケースにおいて使用するための潤滑用組成物」に相当し、両者の用途に差異はない。
　　(イ) 組成について
　引用発明に係るエンジン油は、その組成について、「りん濃度が０．１質量％以下、又は硫黄濃度が０．４質量％以下であり、さらに有機モリブデン化合物を含み、モリブデン濃度で２００〜１０００ｐｐｍである」ことを特定するものの、基油については明示していない。しかし、一般に、エンジン油が基油をベースにし、各種添加剤を加えて調整されるものであることは自明な事項であって、実際、引用発明に係るエンジン油を具現した、上記実施例４及び実施例５においても、エンジン油中、基油は８８．１質量％あるいは８９．１質量％配合されている。そうすると、両者は、基油と、有機モリブデン化合物などの添加剤を含む点において一致しているといえる。
　　(ウ) 特性について
　本願補正発明は、潤滑用組成物の「１００℃における動粘度（ＡＳＴＭ　Ｄ４４５による）」、「Ｎｏａｃｋ揮発性（ＡＳＴＭ　Ｄ５８００による）」及び「高温高せん断粘度（“ＨＴＨＳ”；ＡＳＴＭ　Ｄ４６８３による）」の３つの特性（以下、これらの指標をそれぞれ「Ｋ１００」、「Ｎｏａｃｋ値」及び「ＨＴＨＳ」と略して呼称することがある。）について特定するものであるから、これらの特性に着目して引用発明をみるに、引用発明は、エンジン油についてのこれら３つの特性について、「Ｋ１００」は５．６以下、「Ｎｏａｃｋ値」は１５質量％以下、「ＨＴＨＳ」は２．６未満、と特定している（なお、いずれも本願補正発明と同じ評価試験法によるものであり、単位も「mm2/s」=「cSt」、「mPa・s」=「cP」であるから、単純に本願補正発明の数値との比較が可能である。以下、これらの単位を省略して数値のみ記載することがある。）。
　ここで、「ＨＴＨＳ」について、引用発明は「２．６未満」と特定しているが、上記実施例４、５の数値のとおり、実際上、「１．９１」あるいは「１．７０」といった「２．０未満」の数値範囲をも想定（内包）していることは明らかである。
　そうすると、両者は、潤滑用組成物の特性につき、「１００℃にて５．６ｃＳｔ未満の動粘度（ＡＳＴＭ　Ｄ４４５による）と、１５重量％未満のＮｏａｃｋ揮発性（ＡＳＴＭ　Ｄ５８００による）と、２．０ｃＰ未満の高温高せん断粘度（“ＨＴＨＳ”；ＡＳＴＭ　Ｄ４６８３による）を有する」点において一致していると解するのが相当である。
　　(エ) 一致点・相違点
　上記(ア)ないし(ウ)の点を踏まえると、両者の一致点及び相違点は次のように整理することができる。
　　・一致点
『基油と１種以上の添加剤とを含む、エンジンのクランクケースにおいて使用するための潤滑用組成物であって、
該潤滑用組成物が、１００℃にて５．６ｃＳｔ未満の動粘度（ＡＳＴＭ　Ｄ４４５による）と、１５重量％未満のＮｏａｃｋ揮発性（ＡＳＴＭ　Ｄ５８００による）と、２．０ｃＰ未満の高温高せん断粘度（“ＨＴＨＳ”；ＡＳＴＭ　Ｄ４６８３による）を有する、上記潤滑用組成物である点。』
　　・相違点
『本願補正発明は、「該基油が８０重量％より多いフィッシャー・トロプシュ誘導基油を含み」と特定しているのに対して、引用発明はこの点の明示がない点。』
　　カ　相違点についての検討
　　(ア) 引用発明の基油に求められている組成・特性について
　引用発明は、基油について特に限定するものではないから、当該基油に求められている組成・特性を把握すべく、引用刊行物を俯瞰して関連する記載を抄出してみると、段落【００２３】ないし【００２７】には次の記載がある。
　　・「【００２３】
本発明のエンジン油を上記好ましいりん濃度、硫黄濃度範囲にするための好適方法としては、たとえばジアルキルジチオリン酸亜鉛を耐摩耗性能が確保される適量に制限するとともに、硫黄分の少ない基油、例えば米国石油協会が定める基油カテゴリーにおけるグループＩＩ、グループＩＩＩ、グループＩＶおよびグループＶに分類される基油やＧＴＬ（Ｇａｓ ｔｏ Ｌｉｑｕｉｄ）などを１種、又は２種類以上を組み合わせて用いる方法が挙げられる。
【００２４】
また、例えばグループＩのような硫黄分の多い基油であっても、グループＩＩ、グループＩＩＩ、グループＩＶおよびグループＶやＧＴＬ基油の１種類以上と組み合わせて使用することで、上記の好ましい硫黄分範囲にすることができる。
また、排出ガス触媒への被毒となるりん、硫黄の排出量を可能な限り抑えるためにＮＯＡＣＫ（ＡＳＴＭ　Ｄ　５８００）蒸発量を１５質量％以下に抑えるように基油の選択をすることが好ましい。ＮＯＡＣＫ蒸発量を抑えるためには上記グループＩＩ、グループＩＩＩ、グループＩＶ、グループＶやＧＴＬ基油などを１種、又は２種以上を組み合わせて選択することで適正な範囲にすることができる。
【００２６】
基油の粘度は、４０℃での動粘度（ＪＩＳ−Ｋ−２２８３−５）が、通常は５〜１００ｍｍ２／ｓであればよく、好ましくは１０〜８０ｍｍ２／ｓであり、特に好ましくは１２〜５０ｍｍ２／ｓである。また、１００℃での動粘度（ＪＩＳ−Ｋ−２２８３−５）が、２〜８ｍｍ２／ｓが好ましく、より好ましくは３〜７ｍｍ２／ｓであり、特に好ましくは３．５〜６ｍｍ２／ｓである。基油の粘度指数（ＪＩＳ−Ｋ−２２８３−６）としては、８０〜２５０が好ましく、特に好ましくは９０〜１８０である。
【００２７】
　基油としては、上記動粘度および粘度指数を有する種々の鉱油系潤滑油基油、合成系潤滑油基油、又はこれらの混合物からなる潤滑油基油を用いることができる。」
　上記記載によると、引用発明における基油の好ましい組成・特性として、以下の点を挙げることができる。
　　・硫黄分の少ないもの（【００２３】）。
　　・エンジン油の「Ｎｏａｃｋ値」を１５質量％以下に抑えるもの、すな　　　わち、基油自体の「Ｎｏａｃｋ値」がこれに見合う低い値であるもの　　　（【００２４】）。
　　・基油の動粘度及び粘度指数が上記段落【００２６】に規定される範囲　　　内にあるもの（【００２７】）。
　そして、最終的には、上記の点を踏まえて、グループＩＩ、グループＩＩＩ、グループＩＶ、グループＶやＧＴＬ基油などを１種、又は２種以上を組み合わせて選択されるものであることが理解できる（【００２３】、【００２４】）。
　なお、上記に列記された「ＧＴＬ基油」は、本願補正発明におけるフィッシャー・トロプシュ誘導基油に相当するものであるところ、当該ＧＴＬ基油は、硫黄分がゼロである基油として知られており（上記「ウ(イ)」参照。なお、グループＩＶのＰＡＯ基油も同様）、グループＩの基油とは異なり、他のグループの基油と混合して硫黄分の低減を図る必要がないこと（ＧＴＬ基油を、単独で、すなわち、基油総重量の１００重量％として使用し得ること）はいうまでもない（【００２４】参照）。
　　(イ) 引用発明の基油の粘度特性について
　上記した基油に求められている組成・特性のうち、基油の粘度特性は、引用発明に係るエンジン油の特性を最適化する上で、重要な役割を果たしているといえる。すなわち、引用発明は特に高温せん断粘度に係る特性（Ａ）、（Ｂ）（「ＨＴＨＳ」等）を特定範囲にすることで所期の効果が発現することを見出し完成されたものであり（【０００７】参照）、いかにして当該高温せん断粘度特性（Ａ）、（Ｂ）の範囲内に調整するかが重要となるところ、引用刊行物の段落【００２０】には、「上記の本発明を達成する方法は、エンジン油の実用性能を確保するために基油に添加される各種添加剤による粘度増加をできるだけ少なくし、本発明の（Ａ）および（Ｂ）の範囲になるように粘度指数向上剤の添加量と基油の粘度によって調整すればよい。」と説明されていることから、当該特性（Ａ）、（Ｂ）（「ＨＴＨＳ」等）は、粘度指数向上剤の添加量と基油の粘度によって調整し得ること（当該特性は、粘度指数向上剤の添加量と基油の粘度に影響されやすいことということもできる。）を理解することができる。したがって、引用発明における基油の選定に際しては、エンジン油の高温せん断粘度「ＨＴＨＳ」に対して影響の大きい基油自体の粘度特性（特に高温側の動粘度「Ｋ１００」）に着目することが肝要であるといえる。
　なお、粘度指数向上剤の添加量の影響についても確認しておくと、実際に、引用刊行物の上記【表２】に記載された実施例４、実施例５、さらには同表中の実施例３の「粘度指数向上剤の配合量（質量％）」、「150℃、せん断速度１×１０６sec-1近傍におけるせん断粘度(mPa・s)」（ＨＴＨＳ）の項目の数値を突き合わせてみれば明らかなとおり、エンジン油の「ＨＴＨＳ」の数値は、粘度指数向上剤の添加量によって調整できることが見て取れ、これに連動して、同実施例におけるエンジン油の「１００℃の動粘度（mm2/s）」（「Ｋ１００」）が調整されていることも看取することができる。
　　(ウ) ＧＴＬ基油を使用することの動機付けについて
　上記「カ(イ)」を踏まえると、当業者は、引用発明において基油を選択するにあたって、まずは、引用発明が規定するエンジン油の高温せん断粘度特性（「ＨＴＨＳ」等）に影響のある、基油の粘度特性に傾注するものと解されるところ、その際には、一つの目安として、引用発明を具現した上記実施例４、５において使用されている基油の、「Ｋ１００」の数値（「３．９」）を考えるのが合理的である。
　さらに、上記「カ(ア)」のとおり、引用刊行物には、引用発明に使用する基油として硫黄分が少なく揮発特性に優れたものが求められていること、及び、そのためにグループＩＩ、グループＩＩＩ、グループＩＶ、グループＶ、ＧＴＬ基油といった基油の中から１種又は２種選択して調合し得ることが示唆されており、かつ、このＧＴＬ基油やグループＩＶのＰＡＯ基油は硫黄分がゼロであることが知られたものである。
　そして、上記「ウ(イ)」のとおり、本願優先日前において既に、「Ｋ１００」が３．５〜４．５であって、揮発度及び流動点に関する特性に優れたＧＴＬ基油の製造方法が確立されており、具体的に、当該「Ｋ１００」が３．９程度であり、引用発明における基油に求められている動粘度及び粘度指数の数値（上記「カ(ア)」参照）にも合致するものが周知である。
　してみると、上記引用刊行物には、上記周知技術を熟知する当業者が、硫黄分がゼロであって揮発特性に優れた、「Ｋ１００」が３．９程度であるＧＴＬ基油を、引用発明の基油として、単独（基油全体の１００重量％）で使用せしめる、強い動機付けが存するものということができる。
　　(エ) 容易想到性について
　以上を総合すると、引用発明における基油として、その「Ｋ１００」が３．９程度であるＧＴＬ基油を単独（基油全体の１００重量％）で使用することは、上記引用刊行物に存する強い動機付けに従って、当業者が容易に想到し得ることであるといえる。
　そして、このように上記ＧＴＬ基油に想到して得られたエンジン油の特性は、上記実施例４、５が示すエンジン油の「Ｋ１００」、「Ｎｏａｃｋ値」、「ＨＴＨＳ」の数値とおおよそ同程度の数値を有するもの（引用発明が規定するエンジン油特性を満たすもの）となることが予想される。なぜなら、当該ＧＴＬ基油は、上記「カ(ア)」にて整理した、基油に求められている組成・特性を満足しているし、上記「カ(イ)」のとおりエンジン油の「ＨＴＨＳ」に影響の大きい、当該ＧＴＬ基油の「Ｋ１００」の数値は、上記実施例４、５において使用されている基油のそれと同程度（３．９程度）である上、当該ＧＴＬ基油は、揮発度に関する特性が優れている（「Ｎｏａｃｋ値」が１５質量％未満である）からである。加えて、仮に、当該ＧＴＬ基油を用いたことによって、得られたエンジン油の特性が、当該実施例４、５の数値とは異なるものとなり、結果として、引用発明が規定する「Ｋ１００」、「Ｎｏａｃｋ値」、「ＨＴＨＳ」の数値範囲から多少外れてしまうとしても、そもそもこれらの数値は、上記「カ(イ)」のなお書きのとおり、粘度指数向上剤の添加量による調整によって、引用発明が規定する範囲内のものとすることが可能であることから、そのこと（数値のずれ）が当該ＧＴＬ基油の単独使用を妨げる要因とはならない。
　　(オ) 本願補正発明の効果について
　本願補正発明が「基油が８０重量％より多いフィッシャー・トロプシュ誘導基油を含」む旨特定することの技術上の意義（これによる有利な効果）について確認しておくと、本願明細書には、これに関し次の記載が認められる。
　　・「【００１７】
　本発明の潤滑用組成物中に使用される基油に関して特定の制限はなく（但し、基油が、少なくともフィッシャー・トロプシュ誘導基油を含んでいて、本発明の潤滑油組成物についての要件が満たされていれば）、種々の従来の鉱油や合成潤滑油だけでなく天然由来のエステル（例えば植物油）も適切に使用することができる。
　【００１８】
　本発明において使用される基油は、フィッシャー・トロプシュ誘導基油のほかに、１種以上の鉱油の混合物、及び／又は、１種以上の合成潤滑油の混合物を含むのが好都合である。したがって本発明によれば、“基油”という用語は、少なくとも１種のフィッシャー・トロプシュ誘導基油を含めて、２種以上の基油を含有する混合物を表わすことがある。・・・
　【００１９】
　本発明の潤滑油組成物に使用するための適切な基油は、グループＩ−ＩＩＩの鉱物基油（好ましいのはグループＩＩＩ）、グループＩＶのポリ−α−オレフィン（ＰＡＯ）、グループＩＩ−ＩＩＩのフィッシャー・トロプシュ誘導基油（好ましいのはグループＩＩＩ）、およびこれらの混合物である。
・・・
　【００２４】
　ＰＡＯの製造コストが高いことから、ＰＡＯ基油よりもフィッシャー・トロプシュ誘導基油のほうを使用することが強く好まれている。したがって、基油は、５０重量％より多いフィッシャー・トロプシュ誘導基油を含有するのが好ましく、６０重量％より多いフィッシャー・トロプシュ誘導基油を含有するのがさらに好ましく、８０重量％より多いフィッシャー・トロプシュ誘導基油を含有するのがさらに好ましく、９０重量％より多いフィッシャー・トロプシュ誘導基油を含有するのが最も好ましい。特に好ましい実施態様では、基油の５重量％以下（好ましくは２重量％以下）がフィッシャー・トロプシュ誘導基油ではない。基油の１００重量％が１種以上のフィッシャー・トロプシュ誘導基油をベースにしているのがより一層好ましい。
　【００２５】
　本発明の潤滑用組成物中に組み込まれる基油の総量は、潤滑用組成物の総重量を基準として６０〜９９重量％の範囲の量にて存在するのが好ましく、６５〜９０重量％の範囲の量にて存在するのがさらに好ましく、７０〜８５重量％の範囲の量にて存在するのが最も好ましい。
　【００２６】
　一般には、本発明にしたがって使用される基油（または基油ブレンド）は、１００℃にて３．０ｃＳｔより高くて５．６ｃＳｔより低い動粘度（ＡＳＴＭ　Ｄ４４５による）を有する。本発明の好ましい実施態様によれば、基油は、１００℃にて３．５〜４．５ｃＳｔの動粘度（ＡＳＴＭ　Ｄ４４５による）を有する。基油が、２種以上の基油のブレンドを含有する場合、該ブレンドは、１００℃にて３．５〜４．５ｃＳｔの動粘度を有するのが好ましい。」
　そうすると、本願補正発明における基油は、少なくともフィッシャー・トロプシュ誘導基油を含んでいて、潤滑油組成物についての要件（特性）が満たされていれば、特定の制限はないこと（【００１７】）、フィッシャー・トロプシュ誘導基油が基油全体に対して「８０重量％より多い」と規定しているのは、単にＰＡＯ基油と対比したコスト面からの要請によるものであること（【００２４】）、及び、本願補正発明において使用される基油（または基油ブレンド）は、「Ｋ１００」が３．５〜４．５であることが好ましいこと（【００２６】）を把握することができるものの、特にフィッシャー・トロプシュ誘導基油でなければならない根拠は見当たらない。
　また、本願明細書の段落【００６２】ないし【００６４】には、比較例１ないし４の基油について、「鉱物誘導グループＩＩＩ基油と１２．５重量％の性能添加剤パッケージ・トリートだけを使用して最終潤滑油を製造することは困難である（不可能ではないとしても）、ということを示している。」、「鉱物誘導グループＩＩおよびグループＩＩＩの基油と１２．５重量％の性能添加剤パッケージ・トリートだけを使用して最終潤滑油を製造することは困難である（不可能ではないとしても）、ということを示している。」と記載されており、鉱物誘導グループＩＩや鉱物誘導グループＩＩＩの基油を使用して最終潤滑油を製造することは困難であるとしながらも、「不可能ではない」とも説明されていることから、本願補正発明において、フィッシャー・トロプシュ誘導基油を、基油として採用しているのは、単に、鉱物誘導グループＩＩや鉱物誘導グループＩＩＩの基油を使用するよりも、本願補正発明に係る特性を得ることがたやすいという理由によるものと解するのが相当である。
　さらに、本願明細書の段落【００６０】の【表３】には、摩擦性能に関する実験結果が示されており、本願補正発明に係る潤滑用組成物の実施例は、従来の摩擦性能を保持していることを一応理解することができる。しかしながら、本願補正発明は、種々の添加剤を追加的に使用することを排除するものではない上、潤滑用組成物に占める基油の割合や添加剤の割合を何ら特定するものではないことから、上記実験結果にみられる摩擦性能の保持という作用効果は、耐摩耗性を向上させる公知の添加剤の使用により、いかようにも調整できるレベルのことというほかなく、引用発明においても当然に見込むことのできる事項というべきである。また、当該【表３】に記載された実験結果は、本願補正発明が規定する上記３つの特性を満足するか否かに起因して生じる結果とみるのが妥当であって、必ずしも、基油の種類をフィッシャー・トロプシュ誘導基油としたことに依拠するものとまではいえない（本願明細書の上記【００２４】の記載に照らすと、コスト面を考慮しなければ、ＰＡＯ基油を採用しても同様の効果を奏するものと解するのが妥当である。）。
　以上のとおり、本願明細書を仔細にみても、本願補正発明がフィッシャー・トロプシュ誘導基油でなければならないと理由（これによる有利な効果）を認めることはできない。
　　(カ) 相違点の検討のまとめ
　上記のとおりであるから、上記相違点に係る本願補正発明の技術的事項は、当業者の容易想到の範疇のことといえる。
　　キ　独立特許要件の検討の小括
　以上の検討のとおり、本願補正発明は、引用発明及び周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　３　補正却下についてのむすび
　以上のとおり、本件補正は、特許法第１７条の２第６項で準用する同法第１２６条第７項の規定に違反するものであるから、特許法第１５９条第１項において読み替えて準用する特許法第５３条第１項の規定により却下されるべきものである。
第３　本願発明
　平成２７年１月５日付けでなされた上記本件補正は、上記「第２」のとおり却下されたので、本願の請求項１ないし１０に係る発明は、平成２６年７月２３日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項１ないし１０に記載された事項により特定されるとおりのものである。そして、その請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、上記「第２　２(1)ア」に示した本件補正前のものであって、再掲すると次のとおりである。 
「【請求項１】
　基油と１種以上の添加剤とを含む、エンジンのクランクケースにおいて使用するための潤滑用組成物であって、
該基油が５０重量％より多いフィッシャー・トロプシュ誘導基油を含み、
該潤滑用組成物が、１００℃にて５．６ｃＳｔ未満の動粘度（ＡＳＴＭ　Ｄ４４５による）と、１５重量％未満のＮｏａｃｋ揮発性（ＡＳＴＭ　Ｄ５８００による）と、２．６ｃＰ未満の高温高せん断粘度（“ＨＴＨＳ”；ＡＳＴＭ　Ｄ４６８３による）を有する、上記潤滑用組成物。」
第４　原査定の拒絶理由
　原査定の拒絶の理由は、「平成２６年　１月２２日付け拒絶理由通知書に記載した理由１」であって、要するに、本願発明は、下記引用文献１に記載された発明及び引用文献２等に記載された周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない、というものである。
　＜＜引用文献＞＞
　　１.特開２００８−２４８４５号公報
　　２．特表２００８−５３１８１３号公報
　　　・・・・
　　４．特開２００８−２７４２３７号公報
　　　・・・・
第５　引用文献の記載事項
　原査定の拒絶の理由において引用された「引用文献１」は、上記「第２　２(2)イ」における「引用刊行物」であり、その記載事項についても、上記「第２　２(2)イ」に摘記したとおりである。
　また、原査定の拒絶の理由において引用された引用文献２及び４は、上記「第２　２(2)ウ(ア)」における「周知文献Ｂ」及び「周知文献Ｃ」であり、そこには、上記「第２　２(2)ウ(イ)」のとおりの、周知のフィッシャー・トロプシュ誘導基油（ＧＴＬ基油）が記載されている。
第６　当審の判断
　１　引用発明 
　上記引用文献１の摘記事項から認定し得る引用発明は、上記「第２　２(2)エ(ウ)」にて説示したとおりのものである。 
　２　対比・検討
　上記「第２　２(1)イ」にて説示したとおり、本願補正発明（上述の本件補正後の発明）は、本願発明（上述の本件補正前の発明）を特定するために必要な事項であるフィッシャー・トロプシュ誘導基油の含有量及び高温高せん断粘度の数値範囲を限定するものであることから、本願発明は、本願補正発明の数値範囲を包含するものということができる。
　そうすると、本願発明よりもさらに上記数値範囲を限定した本願補正発明が、上記「第２　２(2)」にて検討したとおり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないのであるから、本願発明も、同様の理由により、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　３　平成２７年５月２６日提出の上申書について
　請求人は、平成２７年５月２６日提出の上申書において、特許請求の範囲の補正案を示しているところ、その請求項１は次のとおりである。
「【請求項１】
　ＡＳＴＭ　Ｄ４１７２に従った測定にて６０ｋｇの荷重で１．０ｍｍ未満の摩耗傷あと（時間：６０分；速度：１５００ｒｐｍ；温度：７５℃）をもたらしつつ燃費経済性を向上させるための、エンジンのクランクケースにおける潤滑用組成物の使用であって、
　該潤滑油組成物が基油と１種以上の添加剤とを含み、
該基油が８０重量％より多いフィッシャー・トロプシュ誘導基油を含み、
該潤滑用組成物が、１００℃にて５．６ｃＳｔ未満の動粘度（ＡＳＴＭ　Ｄ４４５による）と、１５重量％未満のＮｏａｃｋ揮発性（ＡＳＴＭ　Ｄ５８００による）とを有し、該組成物が２．０ｃＰ未満の高温高せん断粘度（“ＨＴＨＳ”；ＡＳＴＭ　Ｄ４６８３による）を有する、該潤滑用組成物の使用。」
　ここで、上記請求項１に係る発明は、「エンジンのクランクケースにおける潤滑用組成物の使用（方法）」の目的につき、「ＡＳＴＭ　Ｄ４１７２に従った測定にて６０ｋｇの荷重で１．０ｍｍ未満の摩耗傷あと（時間：６０分；速度：１５００ｒｐｍ；温度：７５℃）をもたらしつつ燃費経済性を向上させるため」と特定したものと解される。
　しかしながら、「ＡＳＴＭ　Ｄ４１７２に従った測定にて６０ｋｇの荷重で１．０ｍｍ未満の摩耗傷あと（時間：６０分；速度：１５００ｒｐｍ；温度：７５℃）をもたら」すという事象は、あくまで試験装置におけるものであって、潤滑用組成物をエンジンのクランクケースにおいて使用している状況下での事象ではないから、当該試験装置における事象を、上記「エンジンのクランクケースにおける潤滑用組成物の使用（方法）」の目的とすることは適切ではなく、その意味するところを正確に把握することはできないというほかない。そのため、当該補正案に係る発明が、直ちに特許し得るものとは判断できない。加えて、エンジン内部に摩耗傷あとが生じないようにすることは、エンジン油の主目的ともいうべき事項であるから、引用発明に係るエンジン油（あるいはそこから容易想到とされたもの）をエンジンのクランクケースにおいて使用するにあたり、当該主目的をかんがみ、耐摩耗性を向上させる添加剤（引用刊行物の【００２５】、【００３０】参照）を所望量添加する程度のことは当業者が容易に想到し得ることといえ、結果として、上記補正案に係る請求項１が規定する試験条件をも満足するものになると考えるのが妥当である。
第７　むすび
　以上のとおりであるから、本願の請求項１に係る発明は、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。 
　したがって、本願のその他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。