【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３３１０３０１号発明「ビタミンＤおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　請求のとおり訂正を認める。
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本件は，１９９７年９月３日（パリ条約による優先権主張　外国庁受理　１９９６年９月３日　米国（ＵＳ））を国際出願日とし，ザ・トラスティーズ・オブ・コロンビア・ユニバーシティ・イン・ザ・シティ・オブ・ニューヨーク及び中外製薬株式会社（以下「被請求人」という。）を出願人として，名称を「ビタミンＤおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」とする発明について特許出願（特願平１０−５１２７９５号）がされ，平成１４年５月２４日に，特許第３３１０３０１号として設定登録がなされた（請求項の数３０。以下，その特許を「本件特許」といい，その明細書を「本件特許明細書」といい，特許請求の範囲を「本件特許請求の範囲」という。）。
　
　本件特許について，ＤＫＳＨジャパン株式会社，岩城製薬株式会社，高田製薬株式会社及び株式会社ポーラファルマ（以下「請求人」という。）から，本件特許請求の範囲の請求項１，２，４，６〜１４，１６，１８〜３０に係る発明の特許を無効にすることを求める旨の無効審判の請求がなされた。その手続の経緯は以下のとおりである。
　
平成２５年１２月１０日　　審判請求書・甲第１〜１８号証提出（請求人）
平成２６年　１月１０日　　上申書（請求人）
　　　同年　４月３０日　　答弁書・乙第１〜１７号証提出（被請求人）
　　　　　　　　　同日　　訂正請求書（被請求人）
　　　同年　６月１３日　　審判事件弁駁書・甲第１９〜２１号証提出
　　　　　　　　　　　　　（請求人）
　　　同年　８月　１日　　審理事項通知書
　　　同年　８月２７日　　上申書（請求人）
　　　同年　９月　５日　　上申書（請求人）
　　　同年　９月１０日　　口頭審理陳述要領書・甲第２２〜２８号証提出
　　　　　　　　　　　　　（請求人）
　　　　　　　　　同日　　口頭審理陳述要領書・乙第１８号証提出
　　　　　　　　　　　　　（被請求人）
　　　同年　９月２４日　　口頭審理
　　　同年１１月２８日　　審理終結通知書
　
第２　訂正の可否についての当審の判断
１　訂正の内容
　被請求人は，審判長が審判請求書の副本を送達（送達日：平成２６年１月３０日）し，被請求人が答弁書を提出するために指定した期間内である平成２６年４月３０日に訂正請求書を提出して，本件特許明細書を，訂正請求書に添付した訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおり一群の請求項ごとに訂正することを求めた（以下「本件訂正」という。）。
　訂正の内容は，以下のとおりである。
　
（１）請求項１〜１２及び２９からなる一群の請求項に係る訂正
ア　訂正事項１
　本件特許明細書の特許請求の範囲の請求項１である，
「【請求項１】　下記構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中、ｎは１〜５の整数であり;R1およびR2は各々独立に、所望により置換されたC1−C6アルキルであり;WおよびＸは各々独立に水素またはC1−C6アルキルであり;YはＯ、ＳまたはNR3であり、ここでR3は水素、C1−C6アルキルまたは保護基であり；そしてＺは、式
のCD環構造、式
のステロイド環構造、または式
のビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）
（ａ）下記構造：
（式中、Ｗ、Ｘ、ＹおよびＺは上記定義の通りである）
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
　または
（式中、ｎ、R1およびR2は上記定義の通りであり、そしてＥは脱離基である）
を有する化合物と反応させて化合物を製造すること；並びに
（ｂ）かくして製造された化合物を回収すること、
を含む方法。」を，
「【請求項１】　下記構造を有する化合物の製造方法であって：
（審決注：化学式は訂正前と同じであるので省略する。）
（式中、ｎは１であり;R1およびR2はメチルであり;WおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり;YはＯであり；そしてＺは、式
（審決注：化学式は訂正前と同じなので省略する。）
のステロイド環構造、または式
（審決注：化学式は訂正前と同じなので省略する。）
のビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）
（ａ）下記構造：
（審決注：化学式は訂正前と同じなので省略する。）
（式中、Ｗ、Ｘ、ＹおよびＺは上記定義の通りである）
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
（審決注：化学式は訂正前と同じなので省略する。）
　または
（審決注：化学式は訂正前と同じなので省略する。）
（式中、ｎ、R1およびR2は上記定義の通りであり、そしてＥは脱離基である）
を有する化合物と反応させて化合物を製造すること；並びに
（ｂ）かくして製造された化合物を回収すること、
を含む方法。」に訂正する。
　
イ　訂正事項２
　本件特許明細書の特許請求の範囲の請求項２である，
「【請求項２】　Ｚが
，または
（式中、R4、R5、R8、R9、R10、R11、R12、R13、R14、R15、R16およびR17は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、または保護されたヒドロキシルであり；そしてR6およびR7は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、保護されたヒドロキシルであるか、または一緒になって二重結合を形成する）
である請求の範囲第１項記載の方法。」を，
「【請求項２】　Ｚが
（審決注：化学式は訂正前の請求項２のステロイド環構造と同じなので省略する。）
　または
（審決注：化学式は訂正前の請求項２のビタミンＤ構造と同じなので省略する。）
（式中、R4、R5、R8、R9、R10、R11、R12およびR13は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、または保護されたヒドロキシルであり；そしてR6およびR7は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、保護されたヒドロキシルであるか、または一緒になって二重結合を形成する）
である請求の範囲第１項記載の方法。」に訂正する。
　
ウ　訂正事項３
　本件特許明細書の特許請求の範囲の請求項２９を削除する。
　
（２）請求項１３〜２８及び３０からなる一群の請求項に係る訂正
ア　訂正事項４
　本件特許明細書の特許請求の範囲の請求項１３である，
「【請求項１３】　下記構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中、ｎは１〜５の整数であり;R1およびR2は各々独立に、所望により置換されたC1−C6アルキルであり;WおよびＸは各々独立に水素またはC1−C6アルキルであり;YはＯ、ＳまたはNR3であり、ここでR3は水素、C1−C6アルキルまたは保護基であり；そしてＺは、式
（審決注：化学式は訂正前の請求項１のＣＤ環構造と同じなので省略する。）
のCD環構造、式：
（審決注：化学式は訂正前の請求項１のステロイド環構造と同じなので省略する。）
のステロイド環構造、または式：
（審決注：化学式は訂正前の請求項１のビタミンＤ構造と同じなので省略する。）
のビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）
（ａ）下記構造：
（式中、Ｗ、Ｘ、ＹおよびＺは上記定義の通りである）
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
　または
（式中、ｎ、R1およびR2は上記定義の通りであり、そしてＥは脱離基である）
を有する化合物と反応させて、下記構造：
を有するエポキシド化合物を製造すること；
（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；および
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること；
を含む方法。」を，
「【請求項１３】　下記構造を有する化合物の製造方法であって：
（審決注：化学式は訂正前と同じなので省略する。） 
（式中、ｎは１であり;R1およびR2はメチルであり;WおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり;YはＯであり；そしてＺは、式：
（審決注：化学式は訂正前と同じなので省略する。）
のステロイド環構造、または式：
（審決注：化学式は訂正前と同じなので省略する。）
のビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）
（ａ）下記構造：
（審決注：化学式は訂正前と同じなので省略する。）
（式中、Ｗ、Ｘ、ＹおよびＺは上記定義の通りである）
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造： 
（審決注：化学式は訂正前と同じなので省略する。）
　または
（審決注：化学式は訂正前と同じなので省略する。）
（式中、ｎ、R1およびR2は上記定義の通りであり、そしてＥは脱離基である）
を有する化合物と反応させて、下記構造：
（審決注：化学式は訂正前と同じなので省略する。）
を有するエポキシド化合物を製造すること；
（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；および
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること；
を含む方法。」に訂正する。
　
イ　訂正事項５
　本件特許明細書の特許請求の範囲の請求項１４である，
「【請求項１４】　Ｚが
（審決注：化学式は訂正前の請求項２のステロイド環構造と同じなので省略する。）
（審決注：化学式は訂正前の請求項２のビタミンＤ構造と同じなので省略する。）
，または
（審決注：化学式は訂正前の請求項２のＣＤ環構造と同じなので省略する。）
（式中、R4、R5、R8、R9、R10、R11、R12、R13、R14、R15、R16およびR17は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、または保護されたヒドロキシルであり；そしてR6およびR7は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、保護されたヒドロキシルであるか、または一緒になって二重結合を形成する）；
である請求の範囲第13記載の方法。」を，
「【請求項１４】　Ｚが
（審決注：化学式は訂正前の請求項２のステロイド環構造と同じなので省略する。）
，または
（審決注：化学式は訂正前の請求項２のビタミンＤ構造と同じなので省略する。）
（式中、R4、R5、R8、R9、R10、R11、R12およびR13は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、または保護されたヒドロキシルであり；そしてR6およびR7は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、保護されたヒドロキシルであるか、または一緒になって二重結合を形成する）；
である請求の範囲第13記載の方法。」に訂正する。
　
ウ　訂正事項６
　本件特許明細書の特許請求の範囲の請求項３０を削除する。
　
２　判断
　上記訂正事項の適否について検討する。
　
２−１　訂正の目的，新規事項及び実質上特許請求の範囲の拡張・変更について
（１）訂正事項１
　訂正事項１は，請求項１において，
「
」における「ｎ」の「１〜５」を「１」に，「R1およびR2」の「Ｃ1〜Ｃ6アルキル」を「メチル」に，「WおよびＸ」の「Ｃ1〜Ｃ6アルキル」を「メチル」に，「Y」の「Ｏ、ＳまたはNR3」を「Ｏ」にするとともに，「Ｚ」の選択肢から「ＣＤ環構造」を削除するものであるから，いずれも，特許法第１３４条の２第１項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。
　そして，訂正事項１は，明らかに，願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてしたものであって，また，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではなく，特許法第１３４条の２第９項で準用する第１２６条第５項及び第６項の規定に適合するものである。
　
（２）訂正事項２
　訂正事項２は，請求項２において，「Ｚ」の選択肢の一つである
「
 」（以下「ＣＤ環構造」という。）を削除するものであるから，特許法第１３４条の２第１項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。
　そして，訂正事項２は，明らかに，願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてしたものであって，また，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではなく，特許法第１３４条の２第９項で準用する第１２６条第５項及び第６項の規定に適合するものである。
　
（３）訂正事項３
　訂正事項３は，請求項２９を削除するものであるから，特許法第１３４条の２第１項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。
　そして，訂正事項３は，明らかに，願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてしたものであって，また，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではなく，特許法第１３４条の２第９項で準用する第１２６条第５項及び第６項の規定に適合するものである。
　
（４）訂正事項４
　訂正事項４は，請求項１３において，
「
」における「ｎ」の「１〜５」を「１」に，「R1およびR2」の「Ｃ1〜Ｃ6アルキル」を「メチル」に，「WおよびＸ」の「Ｃ1〜Ｃ6アルキル」を「メチル」に，「Y」の「Ｏ、ＳまたはNR3」を「Ｏ」にするとともに，「Ｚ」の選択肢から「ＣＤ環構造」を削除するものであるから，いずれも特許法第１３４条の２第１項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。
　そして，訂正事項４は，明らかに，願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてしたものであって，また，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではなく，特許法第１３４条の２第９項で準用する第１２６条第５項及び第６項の規定に適合するものである。
　
（５）訂正事項５
　訂正事項５は，請求項１４において，「Ｚ」の選択肢の一つであるＣＤ環構造を削除するものであるから，特許法第１３４条の２第１項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。
　そして，訂正事項５は，明らかに，願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてしたものであって，また，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではなく，特許法第１３４条の２第９項で準用する第１２６条第５項及び第６項の規定に適合するものである。
　
（６）訂正事項６
　訂正事項６は，請求項３０を削除するものであるから，特許法第１３４条の２第１項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。
　そして，訂正事項６は，明らかに，願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてしたものであって，また，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではなく，特許法第１３４条の２第９項で準用する第１２６条第５項及び第６項の規定に適合するものである。
　
２−２　一群の請求項について
　本件請求は，二以上の請求項が記載された特許請求の範囲の訂正を請求するものであるので，本件請求が，特許法第１３４条の２第３項に規定する要件を満たすものであるかを検討する。
　
（１）訂正事項１〜３について
　訂正事項１に係る訂正後の請求項１〜１２及び訂正事項２に係る訂正後の請求項２については，訂正後の請求項２〜８，１０，１２が訂正事項１に係る訂正後の請求項１の記載を引用して記載され，請求項９が請求項１の記載を引用する請求項８を引用し，請求項１１が請求項１の記載を引用する請求項１０を引用するものであるから，特許法施行規則第４６条の２第１号又は第２号に掲げる関係に該当する。
　なお，訂正事項３によって，訂正前の請求項２９は削除されている。
　
（２）訂正事項４〜６について
　訂正事項４に係る訂正後の請求項１３〜２８及び訂正事項５に係る訂正後の請求項１４については，訂正後の請求項１４〜２０，２２，２４〜２６が訂正事項１に係る訂正後の請求項１３の記載を引用して記載され，請求項２１が請求項１３の記載を引用する請求項２０を引用し，請求項２３が請求項１３の記載を引用する請求項２２を引用し，請求項２７が請求項１３の記載を引用する請求項２６を引用し，請求項２８が請求項１３の記載を引用する請求項２６を引用する請求項２７を引用するものであるから，特許法施行規則第４６条の２第１号又は第２号に掲げる関係に該当する。 
　なお，訂正事項６によって，訂正前の請求項３０は削除されている。
　
（３）一群の請求項のまとめ
　以上のとおり，訂正後の請求項１〜１２，及び訂正後の請求項１３〜２８は，それぞれ，特許法施行規則第４６条の２第１号又は第２号に掲げる関係に該当する一群の請求項であるから，本件請求は，特許法第１３４条の２第３項に適合するものである。
　
２−３　請求項３，５，１５，１７に係る発明について
　本件特許請求の範囲の請求項３，５，１５，１７に係る発明の特許については，無効審判の請求がなされていないが，請求項３，５については訂正事項１で訂正された請求項１を引用し，請求項１５，１７に係る発明については，訂正事項４で訂正された請求項１３を引用しているので，さらに検討する。
　
（１）訂正後の請求項３，５，１５，１７に係る発明について
　訂正後の請求項３は，請求項１を引用して記載されているところ，文言上は訂正されていないが，上述の訂正事項１により，請求項１が訂正されたので，請求項３も同様の訂正がなされたものであって，請求項１を引用せずに記載すると次のとおりとなる。
「【請求項３】下記構造を有する化合物を製造するための方法であって：
（式中、ｎは１であり;R1およびR2はメチルである）
（ａ）下記構造：
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
　または
を有する化合物と反応させて化合物を製造すること；並びに
（ｂ）かくして製造された化合物を回収すること、
を含む、方法。」
　そうすると，請求項３については，訂正事項１によって，式中の「ｎ」，「R1およびR2」を減縮する訂正がされたものと認められる。
　
　訂正後の請求項５は，請求項１を引用して記載されているところ，文言上何ら訂正されておらず，請求項１を引用せずに記載すると次のとおりとなる。
「【請求項５】下記構造を有する化合物を製造するための方法であって：
（ａ）下記構造：
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
　または
を有する化合物と反応させて化合物を製造すること；並びに
（ｂ）かくして製造された化合物を回収すること、
を含む方法。」
　そうすると，請求項５については，訂正前と訂正後で特許請求の範囲の発明特定事項に変わりはないから，訂正事項１によっては何ら訂正がされなかったものと認められる。
　
　訂正後の請求項１５については，請求項１３を引用して記載されているところ，文言上は訂正されていないが，上述の訂正事項４により，請求項１３が訂正されたので，請求項１５も同様の訂正がなされたものであって，請求項１３を引用せずに記載すると次のとおりとなる。
「【請求項１５】下記構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中、ｎは１であり;R1およびR2はメチルである）
（ａ）下記構造：
（審決注：化学式は，請求項３の対応する出発化合物と同じなので省略する。）
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
（審決注：化学式は，請求項３の対応する反応化合物（エポキシド）と同じなので省略する。）
　または
（審決注：化学式は，請求項３の対応する反応化合物（アルコール）と同じなので省略する。）
を有する化合物と反応させて、下記構造：
（審決注：化学式は，請求項３の対応するエポキシド化合物と同じなので省略する。）
を有するエポキシド化合物を製造すること；
（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；および
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること；
を含む方法。」
　そうすると，請求項１５については，訂正事項４によって，式中の「ｎ」，「R1およびR2」を減縮する訂正がされたものと認められる。
　
　訂正後の請求項１７は，請求項１３を引用して記載されているところ，文言上何ら訂正されておらず，請求項１３を引用せずに記載すると次のとおりとなる。
「【請求項１７】下記構造を有する化合物の製造方法であって：
（ａ）下記構造：
（審決注：化学式は，請求項５の対応する出発化合物と同じなので省略する。）
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
（審決注：化学式は，請求項５の対応する反応化合物（エポキシ）と同じなので省略する。）
　または
（審決注：化学式は，請求項５の対応する反応化合物（アルコール）と同じなので省略する。）
を有する化合物と反応させて、下記構造：
（審決注：化学式は，請求項５の対応するエポキシド化合物と同じなので省略する。）
を有するエポキシド化合物を製造すること；
（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；および
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること；
を含む方法。」
　そうすると，請求項１７については，訂正前と訂正後で特許請求の範囲の発明特定事項に変わりはないから，訂正事項４によっては何ら訂正がされなかったものと認められる。
　
（２）無効審判請求がなされていない請求項についての目的要件及び独立特許要件について
ア　請求項５，１７に係る発明について
　本件の請求項５，１７に係る発明については，上記（１）で述べたとおり，それぞれ引用する請求項１，１３について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正がされてはいるが，実質的な訂正がされなかったものであるから，特許法第１３４条の２の規定により読み替えて準用する同法第１２６条第７項の「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第１項ただし書第１号又は第２号に掲げる事項を目的とする訂正」であって「訂正後における特許請求の範囲に記載された事項により特定される発明」には，該当しない。
　そうすると，本件の請求項５，１７に係る発明については，目的要件及び独立特許要件の適否について判断すべきものではない。
　
　ここで，特許法第１３４条の２第３項との関係について検討すると，請求項５，１７については，被請求人が一群の請求項として訂正を請求する請求項１〜１２又は請求項１３〜２８に含まれており，上記２−２では，一群の請求項であるかについて訂正の適否を判断しているが，請求項５，１７は，仮に形式的に訂正されていると解し得るとしても，特許請求の減縮を目的とするものでも，誤記又は誤訳の訂正を目的とするものでもないことは明らかである。
　そもそも，特許法第１３４条の２第３項の規定は，「一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係」にある請求項等を一群の請求項として扱うことで，特許請求の範囲の一覧性の欠如の発生を防止することを趣旨として設けられたものであるから，訂正の対象となった請求項について，それぞれに実質的な訂正があるか又はそれらの訂正の目的が何であるかには関係なく，訂正に係る一群の請求項が「一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係」にあるか否かを判断すれば足り，またそれで十分であると解される。
　その一方，特許法第１２６条第７項は，「訂正後における特許請求の範囲に記載された事項により特定される発明」が，特許出願の際独立して特許を受けことができるものであるかを，実体的に請求項ごとに判断するものであるから，「訂正後における特許請求の範囲に記載された事項により特定される発明」とは，実質的な訂正があった「特許請求の範囲の減縮がされた後の発明」又は「誤記又は誤訳の訂正がされた後の発明」であって，本件の請求項５，１７に係る発明のように，実質的に訂正がなされていない発明は含まれないと解すべきである。
　このことは，以下の論証からも裏付けられる。すなわち，仮に，被請求人が請求項５，１７について，請求項１，１３を引用する形式で記載せず，いわゆる独立項となるように訂正をし，一群の請求項の対象から外した場合も，本件訂正と実質的に同じ特許請求の範囲となるが，この場合は，特許法第１５３条第３項の規定による「請求人が申し立てない請求の趣旨」に当たるものとして，請求項５，１７に係る発明について審理することはなく，実質的な訂正もないから，訂正の適否の対象にもならないことは明らかである。そうすると，請求項５，１７に係る発明については，特許請求の範囲について実質的に同じ内容の訂正をした場合であっても，引用形式で記載するか独立形式で記載するかによって，前者の場合には，当該請求項の訂正が目的外のものであること又は独立特許要件を充足していないことを理由として，一群の請求項の訂正を全体として認めず，また，後者の場合には，そもそも訂正の適否すら判断しないとの異なった結論が生じ得ることとなり，単なる請求項の訂正の態様の違いがあるだけで，不合理な効果の差異を生じることからも明らかである。
　以上のとおりであるから，請求項５，１７に係る発明については，目的要件及び独立特許要件の適否について判断すべきものではない。
　
イ　請求項３，１５に係る発明について
　訂正後の請求項３，１５に係る発明については，上記（１）で述べたとおり，訂正前の請求項３，１５に係る発明において，その特許請求の範囲を減縮する訂正がされているといえるので，独立特許要件について検討する。
　訂正後の請求項３，１５に係る発明について，訂正前の請求項１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８に係る発明の特許に対して，請求人が主張している本件無効審判に係る無効理由（「第５　１　（１）〜（５）」において後述する無効理由１〜５である。）を含めて検討したが，当審は，当該発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しない。
　そして，請求人も，訂正前の本件の請求項３，１５に係る発明の特許に対しては無効審判を請求しておらず，訂正後の本件の請求項３，１５に係る発明について，独立特許要件を満たさないとの主張もしていない。
　
（３）まとめ
　上記（２）アで述べたとおり，請求項５，１７に係る発明については，目的要件及び独立特許要件を判断すべきものではない。また，上記（２）イで述べたとおり，訂正後の請求項３，１５に係る発明は，特許出願の際独立して特許を受けることができるものといえるので，特許法第１３４条の２第９項の規定で準用する同法第１２６条第７項の規定に適合するものである。
　
３　小括
　以上のとおり，本件訂正は，特許法第１３４条の２第１項，第３項の規定に適合し，同法第１３４条の２第９項の規定によって準用する同法第１２６条第５項，第６項の規定に適合するとともに，無効審判の請求がされていない訂正後の請求項３，１５に係る発明については，同法第１３４条の２第９項の規定で準用する同法第１２６条第７項の規定に適合するので，訂正を認める。
　
第３　本件発明
　上記「第２」で述べたとおり，本件訂正が認められたので，本件特許の請求項１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８に係る発明（以下「本件発明１」，「本件発明２」，「本件発明４」，「本件発明６」〜「本件発明１４」，「本件発明１６」，「本件発明１８」〜「本件発明２８」といい，合わせて「本件発明」という。）は，訂正後の特許請求の範囲の請求項１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８に記載された事項によって特定される以下のとおりのものと認める。
「【請求項１】　下記構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中、ｎは１であり;R1およびR2はメチルであり;WおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり;YはＯであり；そしてＺは、式
のステロイド環構造、または式
のビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）
（ａ）下記構造：
（式中、Ｗ、Ｘ、ＹおよびＺは上記定義の通りである）
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
　または
（式中、ｎ、R1およびR2は上記定義の通りであり、そしてＥは脱離基である）
を有する化合物と反応させて化合物を製造すること；並びに
（ｂ）かくして製造された化合物を回収すること、
を含む方法。
【請求項２】　Ｚが
　または
（式中、R4、R5、R8、R9、R10、R11、R12およびR13は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、または保護されたヒドロキシルであり；そしてR6およびR7は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、保護されたヒドロキシルであるか、または一緒になって二重結合を形成する）
である請求の範囲第１項記載の方法。
【請求項４】下記構造を有する化合物を製造するための方法であって： 
（ａ）下記構造：
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
　または
を有する化合物と反応させて化合物を製造すること；並びに
（ｂ）かくして製造された化合物を回収すること、
を含む、請求の範囲第１項記載の方法。
【請求項６】下記構造を有する化合物を製造するための方法であって：
（ａ）下記構造：
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
　または
を有する化合物と反応させて化合物を製造すること；並びに
（ｂ）かくして製造された化合物を回収すること、
を含む、請求の範囲第１項記載の方法。
【請求項７】化合物の回収が濾過またはクロマトグラフィーを含む、請求の範囲第１項記載の方法。
【請求項８】脱離基がハロゲン、メシル、トシル、イミデート、トリフルオロメタンスルホニル、またはフェニルスルホニルである、請求の範囲第１項記載の方法。
【請求項９】ハロゲンが臭素である、請求の範囲第８項記載の方法。
【請求項１０】塩基がアルカリ金属水素化物、アルカリ金属水酸化物、またはアルカリ金属アルコキシドである、請求の範囲第１項記載の方法。
【請求項１１】アルカリ金属水素化物がNaHまたはKHである、請求の範囲第10項記載の方法。 
【請求項１２】塩基がNaOR20、KOR20、R20Li、NaN（R21）２、KN（R21）２、またはLiN（R21）２であり;R20はアルキルであり；そしてR21はイソプロピルまたは（CH3）3Siである、請求の範囲第１項記載の方法。
【請求項１３】　下記構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中、ｎは１であり;R1およびR2はメチルであり;WおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり;YはＯであり；そしてＺは、式：
（審決注：化学式は，請求項１のステロイド環構造と同じなので省略する。）
のステロイド環構造、または式：
（審決注：化学式は，請求項１のビタミンＤ構造と同じなので省略する。）
のビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）
（ａ）下記構造：
（審決注：化学式は，請求項１の対応する出発化合物と同じなので省略する。）
（式中、Ｗ、Ｘ、ＹおよびＺは上記定義の通りである）
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
（審決注：化学式は，請求項１の対応する反応化合物（エポキシ）と同じなので省略する。）
　または
（審決注：化学式は，請求項１の対応する反応化合物（アルコール）と同じなので省略する。）
（式中、ｎ、R1およびR2は上記定義の通りであり、そしてＥは脱離基である）
を有する化合物と反応させて、下記構造：
（審決注：化学式は，請求項１の対応するエポキシド化合物と同じなので省略する。）
を有するエポキシド化合物を製造すること；
（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；および
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること；
を含む方法。
【請求項１４】　Ｚが
（審決注：化学式は，請求項２のステロイド環構造と同じなので省略する。）
，または
（審決注：化学式は，請求項２のビタミンＤ構造と同じなので省略する。）
（式中、R4、R5、R8、R9、R10、R11、R12およびR13は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、または保護されたヒドロキシルであり；そしてR6およびR7は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、保護されたヒドロキシルであるか、または一緒になって二重結合を形成する）；
である請求の範囲第13記載の方法。
【請求項１６】下記構造を有する化合物の製造方法であって：
（ａ）下記構造：
（審決注：化学式は，請求項４の対応する出発化合物と同じなので省略する。）
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
（審決注：化学式は，請求項４の対応する反応化合物（エポキシ）と同じなので省略する。）
　または
（審決注：化学式は，請求項４の対応する反応化合物（アルコール）と同じなので省略する。）
を有する化合物と反応させて、下記構造：
（審決注：化学式は，請求項４の対応するエポキシド化合物と同じなので省略する。）
を有するエポキシド化合物を製造すること；
（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；および
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること；
を含む請求の範囲第13項記載の方法。
【請求項１８】下記構造を有する化合物の製造方法であって：
（ａ）下記構造：
（審決注：化学式は，請求項６の対応する出発化合物と同じなので省略する。）
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
（審決注：化学式は，請求項６の対応する反応化合物（エポキシ）と同じなので省略する。）
　または
（審決注：化学式は，請求項６の対応する反応化合物（アルコール）と同じなので省略する。）
を有する化合物と反応させて、下記構造：
（審決注：化学式は，請求項６の対応するエポキシド化合物と同じなので省略する。）
を有するエポキシド化合物を製造すること；
（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；および
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること；
を含む請求の範囲第13項記載の方法。
【請求項１９】化合物の回収が濾過またはクロマトグラフィーを含む、請求の範囲第13項記載の方法。
【請求項２０】脱離基がハロゲン、メシル、トシル、イミデート、トリフルオロメタンスルホニル、またはフェニルスルホニルである、請求の範囲第13項記載の方法。
【請求項２１】ハロゲンが臭素である、請求の範囲第20項記載の方法。
【請求項２２】塩基がアルカリ金属水素化物、アルカリ金属水酸化物、またはアルカリ金属アルコキシドである、請求の範囲第13項記載の方法。
【請求項２３】アルカリ金属水素化物がNaHまたはKHである、請求の範囲第22項記載の方法。
【請求項２４】塩基がNaOR20、KOR20、R20Li、NaN（R21）２、KN（R21）２、またはLiN（R21）２であり;R20はアルキルであり；そしてR21はイソプロピルまたは（CH3）3Siである、請求の範囲第13項記載の方法。
【請求項２５】還元剤が、LiAlH4、Li（ｓ−Bu）3BH、またはLiEt3BHである、請求の範囲第13項記載の方法。
【請求項２６】上記工程（ｂ）が工程（ａ）の反応生成物から工程（ａ）で生成したエポキシド化合物を分離することなく行われる、請求の範囲第13項記載の方法。
【請求項２７】上記工程（ａ）および（ｂ）が溶媒としてのテトラヒドロフランの存在中で行われる、請求の範囲第26項記載の方法。
【請求項２８】上記還元剤が、リチウムトリ−sec−ブチルボロハイドライド、カリウムトリ−sec−ブチルボロハイドライド、リチウムトリエチルボロハイドライド、およびリチウム９−BBNハイドライドから成る群から選択される、請求の範囲第27項記載の方法。」
　
第４　請求の趣旨並びにその主張の概要及び請求人が提出した証拠方法
１　審判請求書，審判事件弁駁書，口頭審理陳述要領書に記載した無効理由の概要
　請求人が主張する請求の趣旨は，
「特許第３３１０３０１号の特許請求の範囲の請求項１，２，４，６〜１４，１６，１８〜３０に係る発明についての特許を無効にする。審判請求費用は被請求人の負担とする。との審決を求める。」であると認める（審判請求書第３頁「６．請求の趣旨」，第１回口頭審理調書「請求人　１」参照）。
　そして，請求人が主張する無効理由１〜５は，本件訂正を踏まえると，概略以下のとおりである（審判請求書第３頁第６行〜第１８頁第９行，第１８頁第２１行〜第１９頁下から第２行，第５０頁末行〜第９５頁第２２行，審判事件弁駁書第２頁下から第４行〜第３１頁第２０行，審理事項通知書「第２　３（１），４（１），５（１），６（１），７（１）」，口頭審理陳述要領書第３頁第１０〜２５行，第２５頁第３〜１８行，第２７頁第９〜２３行，第３０頁第６〜１１行，第１回口頭審理調書「請求人　３」，「請求人　５　別紙１（４）」参照）。
　
（１）無効理由１
　無効理由１は，以下に示すとおりである。
　
　本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８は，本件優先日前に頒布された甲第１号証（主引用例）に記載された発明並びに甲第２号証，甲第４〜８号証，甲第１０〜１４号証，甲第１６，１７号証，甲第２１〜２８号証に記載された事項から導かれる本件優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　よって，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８の特許が，特許法第２９条の規定に違反してされたものであるから，同法第１２３条第１項第２号に該当し，無効とすべきものである。
　
（２）無効理由２
　無効理由２は，以下に示すとおりである。
　
　本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８は，本件優先日前に頒布された甲第７号証（主引用例）及び甲第１号証に記載された発明並びに甲第２号証，甲第４〜６号証，甲８号証，甲第１０〜１４号証，甲第１６，１７号証，甲第２１〜２８号証に記載された事項から導かれる本件優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　よって，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８の特許が，特許法第２９条の規定に違反してされたものであるから，同法第１２３条第１項第２号に該当し，無効とすべきものである。
　
（３）無効理由３
　無効理由３は，以下に示すとおりである。
　
　本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８は，本件優先日前に頒布された甲第４号証（主引用例）及び甲第１号証に記載された発明並びに甲第２号証，甲第５〜８号証，甲第１０〜１４号証，甲第１６，１７号証，甲第２１〜２８号証に記載された事項から導かれる本件優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　よって，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８の特許が，特許法第２９条の規定に違反してされたものであるから，同法第１２３条第１項第２号に該当し，無効とすべきものである。
　
（４）無効理由４
　無効理由４は，以下に示すとおりである。
　本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８は，
「下記構造：
」において，「Ｚ」が「ビタミンＤ構造」であるものを含んでいるが，発明の詳細な説明には，Ｚが「ステロイド環構造」のものしか実施例が記載されておらず，Ｚが「ビタミンＤ構造」の場合には，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８を当業者が実施して，ステロイド環構造と同様に反応するかどうかを確認するために，過度の試行錯誤を強いられるから，発明の詳細な説明には，当業者が本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていない。
　よって，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８の特許が特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから，同法第１２３条第１項第４号に該当し，無効とすべきものである。
　
（５）無効理由５
　無効理由５は，以下に示すとおりである。
　本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８は，
「下記構造：
」において，「Ｚ」が「ビタミンＤ構造」であるものを含んでいるが，発明の詳細な説明には，Ｚが「ステロイド環構造」のものしか実施例が記載されておらず，Ｚが「ビタミンＤ構造」の場合についてまで，拡張ないし一般化できないから，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８のうち「Ｚ」が「ビタミンＤ構造」のものについては，発明の詳細な説明に記載されていない。
　よって，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８の特許が特許法第３６条第６項第１号に適合するものでなく，同法第３６条第６項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから，同法第１２３条第１項第４号に該当し，無効とすべきものである。
　
２　請求人の提出した証拠方法
　請求人の提出した証拠方法は，以下のとおりである。
　
（１）審判請求書とともに提出した証拠方法
甲第１号証　　　Chemistry of Heterocyclic Compounds, 
　　　　　　　　Vol.17, No.7, pp.642-644, 1982
甲第２号証　　　有機合成化学，　第４８巻，　第１２号，
　　　　　　　　第１０８２−１０９１頁（第２−１１頁），　１９９０年
甲第３号証　　　平成２５年（ワ）第４０４０号特許権侵害差止請求事件
　　　　　　　　原告第１準備書面，　平成２５年６月２８日付け
甲第４号証　　　有機合成化学協会誌，　第５４巻，　第２号，
　　　　　　　　第１３９−１４５頁（第７３−７９頁），　１９９６年
甲第５号証　　　Chem. Pharm. Bull., Vo.40, No.6, pp.1494-1499, 1992
甲第６号証　　　国際公開第９０／０９９９１号
甲第６号証の２　特表平４−５０３６６９号公報（甲第６号証の訳文）
甲第７号証　　　国際公開第９０／０９９９２号
甲第７号証の２　特表平４−５０４５７３号公報（甲第７号証の訳文）
甲第８号証　　　国際公開第９３／２１２０４号
甲第９号証　　　Tetrahedron Letters, Vol.45, pp.1347-1350, 2004
甲第１０号証　　特開平５−１６３２６０号公報
甲第１１号証　　特開昭６１−２０７３８１号公報
甲第１２号証　　特開昭６０−１２６２７７号公報
甲第１３号証　　Synthesis, pp.117-119, 1983
甲第１４号証　　Synthetic Communications, Vol.24, No.21,
　　　　　　　　pp.3021-3030, 1994
甲第１５号証　　国際公開第２０１２／１２２４５１号
甲第１６号証　　日本化学会編，　第４版　実験化学講座，　第２０巻，
　　　　　　　　有機合成ＩＩ　アルコール・アミン，　第１４〜１７頁，
　　　　　　　　丸善株式会社，平成４年７月６日
甲第１７号証　　Tetrahedron Letters, Vol.35, No.47, 
　　　　　　　　pp.8727-8730, 1994
甲第１８号証　　平成２５年（ワ）第４０４０号特許権侵害差止請求事件
　　　　　　　　原告第３準備書面，　平成２５年１０月３１日付け
　
（２）審判事件弁駁書とともに提出した証拠方法
甲第１９号証　　清水仁著，　プロセス化学の現場−事例に学ぶ製法開発の
　　　　　　　　ヒント−，　第１７９〜１８９頁，
　　　　　　　　「プロセス化学における温故知新」，
　　　　　　　　株式会社化学同人，　２００９年７月２０日
甲第２０号証　　再公表特許ＷＯ０２／０１７９３２号公報
甲第２１号証　　Bioorganic  Medicinal Chemistry Letters,
　　　　　　　　Vol.4, No.5, pp.753-756, 1994
　
（３）平成２６年９月１０日付けの口頭審理陳述要領書とともに提出した証拠方法
甲第４号証　　　再提出（マスキングのないもの）
甲第２１号証　　訳文とともに再提出
甲第２２号証　　日本薬学会第１１２年会講演要旨集２，　第６２頁，
　　　　　　　　平成４年３月５日
甲第２３号証　　特公平３−７４６５６号公報
甲第２４号証　　有機合成化学協会編，　有機合成実験法ハンドブック，
　　　　　　　　第１０７５〜１０８２頁，　丸善株式会社，
　　　　　　　　平成２年３月３１日
甲第２５号証　　Chem. Pharm. Bull., Vo.40, No.3, pp.609-611, 1992
甲第２６号証　　Chemistry and Physics of Lipids, Vol.84,
　　　　　　　　pp.13-20, 1996
甲第２７号証　　Indian Journal of Chemistry, Vol.33B,
　　　　　　　　pp.415-427, 1994
甲第２８号証　　有機合成化学協会編，　有機合成実験法ハンドブック，
　　　　　　　　第１１４０，１１４７〜１１４９頁，　丸善株式会社，
　　　　　　　　平成２年３月３１日
　
第５　答弁の趣旨並びにその主張の概要及び被請求人が提出した証拠方法
１　答弁の趣旨並びにその主張
　被請求人が主張する答弁の趣旨は，「訂正を認める。本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。との審決を求める。」であると認める（審判事件答弁書第３頁「７．答弁の趣旨」，第１回口頭審理調書「被請求人　１」参照）。
　そして，被請求人は請求人が主張する上記無効理由１〜５は，審判事件答弁書，口頭審理陳述要領書において，いずれも理由がない旨の主張をしていると認める。
　
２　被請求人が提出した証拠方法
（１）審判事件答弁書とともに提出した証拠方法
乙第１号証　　　化学大辞典編集委員会編，化学大辞典，第４巻，
　　　　　　　　共立出版株式会社，第６７５〜６７６頁「収率」，
　　　　　　　　昭和４９年３月１０日，
乙第２号証　　　化学大辞典編集委員会編，化学大辞典，第６巻，
　　　　　　　　共立出版株式会社，第２３７頁「転化率」，
　　　　　　　　昭和４９年３月１０日，
乙第３号証　　　特許庁審査基準，第Ｉ部第１章，第１〜３，２０〜２４頁
乙第４号証　　　Chemical Reviews, Vol.95, No.6, pp.1877-1952, 1995
乙第５号証　　　特表平４−５０４５７３号公報
乙第６号証　　　国際公開２０１２／１２２４５１号
乙第７号証　　　Tetrahedron Letters, Vol.32, No.24,
　　　　　　　　pp.2813-2816, 1991
乙第８号証　　　Tetrahedron Letters, Vol.35, No.2,
　　　　　　　　pp.275-278, 1994
乙第９号証　　　J. Chem. Soc., Perkin Trans 1, pp.834-837, 1978
乙第１０号証　　Tetrahedron Letters, Vol.25, No.31, 
　　　　　　　　pp.3347-3350, 1984
乙第１１号証　　J. Chem. Soc., Chem. Commun., pp.1113-1115, 1989
乙第１２号証　　J. Chem. Soc., Perkin Trans 1, pp.2608-2612, 1977
乙第１３号証　　J. Chem. Soc., Perkin Trans 1, pp.2111-2116, 1982
乙第１４号証　　J. Org. Chem., Vol.51, pp.1264-1269, 1986
乙第１５号証　　Tetrahedron Letters, Vol.24, No.41, 
　　　　　　　　pp.4477-4480, 1983
乙第１６号証　　中外製薬株式会社　羽石剛作成，比較実験報告書，
　　　　　　　　平成２６年１月２４日
乙第１７号証　　中外製薬株式会社　羽石剛作成，実験報告書，
　　　　　　　　平成２６年１月２８日
　
（２）口頭審理陳述要領書とともに提出された証拠方法
乙第７号証　　　訳文とともに再提出
乙第８号証　　　訳文とともに再提出
乙第９号証　　　訳文とともに再提出
乙第１０号証　　訳文とともに再提出
乙第１１号証　　訳文とともに再提出
乙第１２号証　　訳文とともに再提出
乙第１３号証　　訳文とともに再提出
乙第１４号証　　訳文とともに再提出
乙第１５号証　　訳文とともに再提出
乙第１８号証　　平成２５年（ワ）第４０４０号特許権侵害差止請求事件
　　　　　　　　原告第１２準備書面，　平成２６年８月２９日付け
　
第６　無効理由についての当審の判断
　当審は，以下に示すとおり，無効理由１〜５は，いずれも理由がないものと判断する。
　
１　無効理由１について
（１）刊行物の記載事項
ア　甲第１号証の記載事項
　本件優先日前に頒布された刊行物である甲第１号証には，日本語にして以下の事項が記載されている。なお，訳文は請求人が提出したものに一部当審訳を加えた。
（１ａ）「１−ブロモ（又はクロロ）−３−メチル−２，３−エポキシブタンとアルコール類とをアルカリ金属アルコキシドの存在下で反応させるとエポキシ環の関与なしにハロゲン原子の直接置換によりエポキシエーテルが生成する。
　α−エピハロヒドリン類と求核試薬とを反応させるとハロゲンが置換された生成物となることが知られている。これらの反応のほとんどはハロヒドリンの生成に伴う付加反応と、それに続く脱離とエポキシド基の生成により進行するものである［１］。ハロゲン原子の直接置換はまれにしか観察されない。［２］」（第６４２頁第４〜１１行）
　
（１ｂ）「この研究で得られた１−ブロモ（又はクロロ）−３−メチル−２，３−エポキシブタンとアルコール類との反応の研究により得られたデータはこの点に関して非常に興味深いものである。アルカリ金属アルコキシドを用いて反応が進行し、その結果、エポキシエーテルＩが好収率で得られる（表１）。ビスエポキシ化合物Ｉｊがエチレングリコールを２当量のブロミド化合物との反応により生成する。
」（第６４２頁第１２行〜第６４３頁第３行，第６４２頁Ｔａｂｌｅ１，第６４３頁第３行直下の反応式）
　
（１ｃ）「
４−ブトキシ−２−メチル−２−ブタノール（ＩＩＩ）．
３０ｍｌの無水エーテル中で３．９ｇ（２５ｍｍｏ１）の４−ブトキシ−２−メチル−２，３−エポキシブタン（Ｉｅ）と１．０ｇ（２６ｍｍｏｌ）のリチウム・アルミニウム・ハイドライドの混合物を３時間加熱還流し、その後に５ｍｌの水を加えて混合物をろ過し、エーテルで洗浄して乾燥し，蒸留して沸点８３−８４℃（１０ｍｍ）のＩＩＩ（２．１ｇ，５２．４％）を得た。ｎＤ２０　１．４２９３，及びｄ４２０　０．９６０１｛ｂｐ８２−８５℃（１０ｍｍ），ｎＤ２０１．４２９７，及びｄ４２０　０．９６０３［４］｝」（第６４３頁下から第５行〜第１行）
　
イ　甲第２号証の記載事項
　本件優先日前に頒布された刊行物である甲第２号証には，以下の事項が記載されている。
（２ａ）「ビタミンＤ誘導体は古くはくる病治療薬として，最近は骨粗鬆症や白血病，乾癬などの治療薬として注目を集め、多くのグループにより合成研究がさかんに行われている。特に代謝研究の進歩１）により活性中心がＤ３＊１の代謝産物１α，２５（ＯＨ）２Ｄ３であることが示されて（１９７１年）からは，生化学者や医学者との協力のもと多数の代謝産物が単離・合成され，その生理作用の解明が行われてきた。現在の興味の中心は，より効率のよい限りなく実用的に近い合成法の開発と，作用の分離やさらに新しい作用の検討のための誘導体の合成２，３）である。」（第１０８２頁左欄の第２〜１１行）
　
（２ｂ）「
」
「後に中外グループは，８を用いた２２−ｏｘａ−ｌα，２５（ＯＨ）２Ｄ３９の合成１０を報告した。側鎖導入の後に光反応，熱異性化，脱保護により９が得られている。」（第１０８４頁左欄第１５〜１８行，Ｆｉｇ．５）
　
ウ　甲第４号証の記載事項
　本件優先日前に頒布された刊行物である甲第４号証には，以下の事項が記載されている。
（４ａ）「当初，ＯＣＴの合成を行っていた工程を図５に示した９）。この方法の欠点はアルコール（８）のアルキル化の際に副生成物（９）を生成する点にある。９は次のＷａｃｋｅｒ酸化の際，未反応物として分離されるが，ロスとして痛手であった。この副生成物（９）の生成は８の水酸基の立体障害に起因する反応性の低さから生じている。８のアルキル化反応を数十系統の反応で検討した結果，図６に示すようにＭｉｃｈａｅｌ付加反応−メチル化反応を経由する改良法が効率的であることが判明し，現在はこの方法を採用している１２）。しかしこのメチル化反応においても，ＣｅＣｌ３・７Ｈ２Ｏを２５０℃のオーブンで脱水・無水化して用いており，実験室レベルでは何ら問題はないが，大量合成には不利なことからさらに改良が検討されている。その他の従来法からの改良点としては，いろいろな副生物が生成し，精製のやっかいな５．７−ｄｉｅｎｅの導入の工程を，できるだけ小スケールでの精製となるように，合成過程の後に配した１２）。しかし改良法においても，微生物酸化体（７）からの総収率が低く，これは最終工程の光照射−熱異性化反応の効率の悪さが大きく影響しているので，この点の改良を目指して現在でもさらに検討が続けられている。」
「
」（第１４１頁右欄第４行〜第１４２頁左欄第１６行，第１４１頁Ｆｉｇ．５，Ｆｉｇ．６）
　
（４ｂ）「さらに２６−ｈｙｄｒｏｘｙｌａｔｅｄ　ＯＣＴ（１２）および（１３）は図９に示すようにｋｅｙ　ｓｔｅｐにＫａｔｓｕｋｉ−Ｓｈａｒｐｌｅｓｓ反応を用いてｅｐｏｘｉｄｅ（１８）および（１９）を得，それぞれ２５位がＲ配位（１２）およびＳ配位（１３）の２６−ｈｙｄｒｏｘｙｌａｔｅｄ　ＯＣＴに導いた。最後にｐｅｎｔａｎｏｒＯＣＴ（１５）はＯＣＴ合成の中間体であるアルコール（８）より合成した（図９）１３）。」
「
」（第１４２頁右欄第１６行〜第１４３頁左欄第２行，第１４３頁Ｆｉｇ．９）
　
エ　甲第５号証の記載事項
　本件優先日前に頒布された刊行物である甲第５号証には，日本語にして以下の事項が記載されている。なお，訳文は請求人が提出したものに一部当審訳を加えた。
（５ａ）「２０（Ｓ）アルコール（１１）は、エチルアクリレートと、テトラ−ｎ−ブチルアンモニウムヒドロキシドを触媒とした相間移動反応でアルキル化し、４１％の原料回収を伴い５６％の収率でエステル（１２）へと導いた。」
「
」（第１４９４頁右欄第１７行〜２１行，第１４９５頁Ｃｈａｒｔ２）
　
（５ｂ）「
」（第１４９６頁Ｃｈａｒｔ３，枠は請求人が記入したものである。）
　
（５ｃ）「１α，３β−ビス（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−２０（Ｓ）−（５，５−エチレンジオキシヘキシルオキシ）プレグナ−５，７−ジエン（１９ｂ）
　１１（１．２０ｇ，　２．１４ｍｍｏ１）、水素化ナトリウム（６０％，２９５ｍｇ，　７．３８ｍｍｏｌ）と１８ｂ１２）（１．６６ｇ，　７．４４ｍｍｏ１）をキシレン（６０ｍｌ）中で、１９ａの合成と同様の操作で処理した。粗生成物をフラッシュカラムクロマトグラフィーにてｎ−ヘキサン／酢酸エチル（５．７：１）の溶出部分で精製し、無色プリズム晶として、１９ｂ（１．４８ｇ、９９％）を得た。」（第１４９８頁左欄第１〜７行）
　
（５ｄ）「２０（Ｓ）アルコール（１１）は、１００℃でジベンゾ−１８−クラウン６の存在下、ｔ−ブトキシカリウムとイソブチレンオキシド（１５）でアルキル化し、４７％の収率でアルコール（１６）を与え、次いで、脱シリル化し７５％の収率でトリオール（１７）を得た。」（第１４９５頁左欄第２４〜２８行）
　
オ　甲第６号証の記載事項
　本件優先日前に頒布された刊行物である甲第６号証には，日本語にして以下の事項が記載されている。なお，翻訳は請求人が提出したものによった。
（６ａ）「１．式Ｉ
［式中、Ｒは、要すれば水酸基で置換した炭素原子数４〜１２のアルキル基を表わす。］
で示される化合物：および１個またはそれ以上の水酸基が−Ｏ−アシルまたは−Ｏ−グリコシルまたはリン酸エステル基に変換されており、そのようなマスクされた基はインビボで加水分解可能である式Ｉの化合物の誘導体。
２．Ｒが式ＩＩ
［式中、ｎは１〜７の整数であり；Ｒ１およびＲ２は、同一または異なって、水素、Ｃ１−Ｃ５−アルキル、Ｃ３−Ｃ７−シクロアルキルを表わすか、またはＲ１およびＲ２は、基Ｘを有する炭素原子（式ＩＩ中、星印）と共にＣ３−Ｃ６炭素環を形成し得；Ｘは水素またはヒドロキシを表わす。］
で示される基である請求項１記載の化合物。」（特許請求の範囲第１項，第２項）
　
（６ｂ）「５．下記工程を用いて、請求項１の式Ｉの化合物を製造する方法
ａ）１（Ｓ），３（Ｒ）−ビス−（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−２０（Ｓ）ホルミル−９，１０−セコ−プレグナ−５（Ｅ），７（Ｅ），１０（１９）−トリエンを塩基性触媒の存在下に酸素で酸化して、１（Ｓ），３（Ｒ）−ビス−（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−９，１０−セコ−プレグナ−５（Ｅ），７（Ｅ），１０（１９）−トリエン−２０−オンを生成し：
ｂ）１（Ｓ），３（Ｒ）−ビス−（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−９，１０−セコ−プレグナ−５（Ｅ），７（Ｅ），１０（１９）−トリエン−２０−オンを、例えば水素化ホウ素ナトリウムにより還元して、１（Ｓ），３（Ｒ）−ビス−（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−９，１０−セコ−プレグナ−５（Ｅ），７（Ｅ），１０（１９）−トリエン−２０（Ｒ）−オールを生成し；
ｃ）１（Ｓ），３（Ｒ）−ビス−（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−９，１０−セコ−プレグナ−５（Ｅ），７（Ｅ），１０（１９）−トリエン−２０（Ｒ）−オールを、式Ｚ−Ｒ３［式中、Ｚは脱離基、例えばハロゲン、ｐ−トルエンスルホニルオキシまたはメタンスルホニルオキシである。］で示される側鎖形成ブロックで塩基性条件下にアルキル化して、式ＩＩＩ
［式中、Ｒ３は前記Ｒもしくはその類似体、または要すればＲに変換し得る基である。］
で示される化合物を生成し；
ｄ）上記式ＩＩＩの化合物を三重項増感光異性化並びに要すればＲ３からＲへの変換および脱保護に付して、請求項１の所望の式Ｉの化合物またはその類似体を生成する。」（特許請求の範囲第５項）
　
（６ｃ）「図式ｌの注釈
ａ）例えばＣｕ（ＡｃＯ）２、２，２’−ビピリジルおよび１，４−ジアザビシクロ［２，２，２］オクタンを触媒とするＯ２による酸化。
ｂ）還元（例えばＮａＢＨ４による）。
ｃ）溶媒、例えばＴＨＦ中、触媒［例えば１８−クラウン（Ｃｒｏｗｎ）−６］を用いて、または用いずに、塩基（例えばＫＯＨ，ＫＯＢｕｔまたはＫＨ）の存在下に行う側鎖フラグメントＲ３−Ｚによるアルキル化。
ｄ）側鎖中の官能基の任意の変更。
ｅ）ｈν−三重項増感剤、例えばアントラセンを用いる異性化。」（第８頁第１〜１３行）
　
（６ｄ）「例示の化合物Ｉを第１表に挙げる。製造例に記載の図式Ｉの中間体は、第２表中の番号および対応する式によって識別される。・・・
第２表
」（第１２頁第２４〜２７行，第１４頁Ｔａｂｌｅ２）
　
（６ｅ）「
製造例１１
１（Ｓ），３（Ｒ）ビス−〔ｔ−ブチル（ジメチルシリル）オキシ］−２０（Ｒ）−（３−メチルブタ−２−エン−１−イルオキシ）−９，１０−セコプレグナ−５（Ｅ），７（Ｅ），１０（１９）−トリエン（化合物４）
　乾燥ＴＨＦ（１０ｍｌ）中の化合物３（０．６１ｇ）の溶液に、水酸化カリウム粉末（１．２ｇ）、１８−クラウン−６（８０ｍｇ）および３，３−ジメチルアリルブロミド（２．２ｇ）を加えた。室温で２４時間撹拌後、混合物をエーテルおよび水に分配した。エーテル相を塩水で洗い、乾燥し、減圧下に濃縮して、油状物を得た。クロマトグラフィー（シリカゲル：溶出剤は石油エーテル中の２％〜５％のエーテル）により精製し、次いでメタノールから結晶化して、４を針状物として得た。」（第２２頁第１〜１４行）
　
カ　甲第７号証の記載事項
　本件優先日前に頒布された刊行物である甲第７号証には，日本語にして以下の事項が記載されている。なお，翻訳は請求人が提出したものによった。
（７ａ）「１．式Ｉ
［式中、Ｒは、要すれば水酸基で置換した炭素原子数７〜１２のアルキル基を表わす。］
で示される化合物；および１個またはそれ以上の水酸基が−Ｏ−アシルまたは−Ｏ−グリコシルまたはリン酸エステル基に変換されており、そのようなマスクされた基はインビボで加水分解可能である式Ｉの化合物の誘導体。
２．Ｒが式ＩＩ
［式中、ｎは１〜７の整数であり；Ｒ１およびＲ２は、同一または異なって、水素、Ｃ１−Ｃ５−アルキル、Ｃ３−Ｃ７−シクロアルキルを表わすか、またはＲ１およびＲ２は、基Ｘを有する炭素原子（式ＩＩ中、星印）と共にＣ３−Ｃ８炭素環を形成し得；Ｘはヒドロキシまたは水素を表わす。］
で示される基である請求項１記載の化合物。」（特許請求の範囲第１，２項）
　
（７ｂ）「５．下記工程を用いて、請求項１の式Ｉの化合物またはその類似体を製造する方法：
ａ）１（Ｓ），３（Ｒ）−ビス−（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−２０（Ｓ）ホルミル−９，１０−セコ−プレグナ−５（Ｅ），７（Ｅ），１０（１９）−トリエンを塩基性触媒の存在下に酸素で酸化して、１（Ｓ），３（Ｒ）−ビス−（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−９，１０−セコ−プレグナ−５（Ｅ），７（Ｅ），１０（１９）−トリエン−２０−オンを生成し；
ｂ）１（Ｓ），３（Ｒ）−ビス−（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−９，１０−セコ−プレグナ−５（Ｅ），７（Ｅ），１０（１９）−トリエン−２０−オンを、例えば水素化ホウ素ナトリウムにより還元して、１（Ｓ），３（Ｒ）−ビス−（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−９，１０−セコ−プレグナ−５（Ｅ），７（Ｅ），１０（１９）−トリエン−２０（Ｓ）−オールを生成し；
ｃ）１（Ｓ），３（Ｒ）−ビス−（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−９，１０−セコ−プレグナ−５（Ｅ），７（Ｅ），１０（１９）−トリエン−２０（Ｓ）−オールを、式Ｚ−Ｒ３［式中、Ｚは脱離基、例えばハロゲン、ｐ−トルエンスルホニルオキシまたはメタンスルホニルオキシである。］で示される側鎖形成ブロックで塩基性条件下にアルキル化して、式ＩＩＩ
［式中、Ｒ３はＲ（Ｒは前記と同意義またはその類似体である）、または要すればＲに変換し得る基である。］で示される化合物を生成し；
ｄ）上記式ＩＩＩの化合物を三重項増感光異性化並びに要すればＲ３からＲへの変換および脱保護に付して、請求項１の所望の式Ｉの化合物またはその類似体を生成する。」（特許請求の範囲第５項）
　
（７ｃ）「化合物
３
８
　
（７ｄ）「例示の化合物Ｉを第１表に挙げる。製造例に記載の図式１および２の中間体は、第２表中の番号および対応する式によって識別される。・・・
第２表
」（第１５頁第３〜６行，第１６頁Ｔａｂｌｅ２）
　
（７ｅ）「前記のような既知の２２−オキサ化合物は、側鎖（Ｃ−１７上の置換基、式Ｉ参照）の大きさ（全炭素原子数）が１，２５−（ＯＨ）２Ｄ３自体における側鎖の大きさ（すなわち炭素原子数８）を越えないことによって特徴付けられる。我々は、驚くべきことに、基Ｒ中に少なくとも７個の炭素原子を有する（すなわち、側鎖中の全炭素原子数少なくとも９の）タイプＩの類似体が、代謝安定性、種々のレセプターへの結合親和性に関する好ましい選択性、および低いカルシウム血症作用を併せ持ち、それ故、既知の２２−オキサ化合物よりも顕著に優れていることを見出した。」（第４頁第４〜１５行）
　
キ　甲第８号証の記載事項
　本件優先日前に頒布された刊行物である甲第８号証には，日本語にして以下の事項が記載されている。なお，翻訳は請求人が提出したものによった。
（８ａ）「
」（第１３頁反応式）
　
（８ｂ）「好適な還元剤は、例えば、水素化リチウムアルミニウム（“ＬＡＨ”）、水素化ジイソブチルアルミニウム（“ＤｉＢＡＬ”）、Ｒｅｄ−Ａｌ（登録商標）（水素化ビス（２−メトキシエトキシ）アルミニウムナトリウムのトルエン溶液、アルドリッチ・ケミカル・カンパニー、ミルウォーキィー、ウィスコンシンから入手可能）などである。水素化リチウムアルミニウムが特に好ましい。」（第１４頁第１〜４行）
　
（８ｃ）「実施例４
・・・
手順：ディールスアルダーエポキシド体（１２．９ｇ、２３．１ｇ（審決注：「ｍｍｏｌ」の誤記と認める。））をテトラヒドロフラン（２７５ｍｌ）に溶解し、（０−５℃）に冷やした溶液に、１Ｍ水素化アルミニウムリチウムの１Ｍテトラヒドロン溶液（９０ｍｌ，９０ｍｍｏｌ）を撹拌下で滴下した。反応溶液は６０℃で３０分加熱された。（反応は２段階で進む：初めに保護基が外れ、次にエポキシドが開環される。）反応溶液は０−５℃に冷やされ、飽和塩化アンモニウム水溶液がゆっくり加えられた（過剰のＬＡＨ（水素化アルミニウムリチウム）が分解されるまで〜２５ｍｌ）。反応溶液は０−５℃で３０分撹拌され、セライトろ過された。フィルターベッドは少量のテトラヒドロフランで洗浄された。減圧下で溶媒留去し粗生成物を与えた。粗生成物はメタノールより再結晶され、収率６．４９ｇ（７０．２％）で、融点１８３−１８５℃の化合物を与えた。２度目の再結晶で融点を１９０−１９３℃に上げた。ＮＭＲ、ＩＲ、ＭＳスペクトルはすべて、提案された構造式（ＸＸＶＩＩ）を支持した。」（第２２頁第１〜２６行）
　
ク　甲第１０号証の記載事項
　本件優先日前に頒布された刊行物である甲第１０号証には，以下の事項が記載されている。
（１０ａ）「【０００７】すなわち、本願発明によるグリシジルエーテル類の製造方法は、アルコール類とエピクロルヒドリンを、アルカリ金属水酸化物の存在下、反応系中の水を溶剤と共に共沸除去しながら、反応させるに当たり、共沸溶剤として、共沸温度が３０〜９０℃である溶剤を用いることを特徴とするものである。」
　
（１０ｂ）「【０００８】本発明方法における一方の原料アルコール類としては、メチルアルコール、エチルアルコール、ｎ−プロピルアルコール、イソプロピルアルコール、ｔ−ブチルアルコール、２−エチルヘキシルアルコール、ベンジルアルコール、アリルアルコール、メタリルアルコールなどの飽和ないし不飽和の１価アルコール類；エチレングリコール、プロピレングリコール、ブタンジオール、ヘキサンジオール、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコールなどの２価アルコール類；トリメチロールプロパン、グリセリン、ペンタエリスリトール、ソルビトール、ジペンタエリスリトールなどの多価アルコール類が例示される。」
　
ケ　甲第１１号証の記載事項
　本件優先日前に頒布された刊行物である甲第１１号証には，以下の事項が記載されている。
（１１ａ）「１．　炭素数１〜８からなるアルコール類とエピハロヒドリンをアルカリ金属水酸化物の存在下に反応させ、グリシジルエーテル類を製造するに際し、下記一般式にて示されるポリアルキレングリコール誘導体を共存させることを特徴とするグリシジルエーテル類の製造方法。
〔ここに、Ｒ１、Ｒ２は水酸基、同じか異なる炭素数１〜４のアルコキシ基、又は低級アルキル置換あるいは未置換のアミノ基を示し、Ｒ３は水素原子又はメチル基を、ｎは４〜２０の正数を示す。〕」（特許請求の範囲第１項）
　
（１１ｂ）「アルコール類とエピハロヒドリンから該当するグリシジルエーテル類を製造するに当り、従来から
（イ）　酸触媒の存在下、開環付加して該当するクロルヒドリンとなし、そのあと、アルカリの存在下分子内閉環させ、グリシジルエーテルを得る方法。（これを２段法とよぶ。）
（ロ）　アルカリ触媒の存在下、直接にグリンジルエーテルを得る方法。（これを１段法とよぶ。）が採用されてきた。しかしながら、両方法共に多種の副生物が生成し目的とするグリシジルエーテル類の分離・精製がむずかしく、更に１段法に於いては、その収率が極めて低くなるため通常２段法を採用してグリシジルエーテル類が製造されてきた。一方、１段法は製造プロセス上有利であることから、収率の向上をはかるべく種々の触媒の使用が提案されている。」（第１頁右下欄第９行〜第２頁左上欄第５行）
　
（１１ｃ）「以上の事情に鑑み、本発明者らは１段法を用いても前述の如き大量のアルカリ水溶液を用いることなく、効率的に、且収率よくグリシジルエーテル類を得るべく検討した。」（第２頁右上欄第１〜４行）
　
（１１ｄ）「本発明方法に使用されるアルコール類とは炭素数が１〜８であるものが好ましく、これらのものには水酸基が１〜３コ含まれていてよい。これらのもののうち、１価アルコールとしては、メチルアルコール、エチルアルコール、ｎ−プロピルアルコール、イソプロピルアルコール、ｔ−ブチルアルコール、２−エチルヘキサノール等の飽和脂肪族アルコール、アリルアルコール、メタリルアルコール、などの不飽和アルコール等をあげることが出来る。又、エチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリノールモノブチルエーテル、１，４−ブタンジオールモノメチルエーテルなどへテロ原子を含む低級ジオールのモノアルコキン置換体等も本発明のアルコール類の範疇に含まれる。２価のアルコールとしては、エチレングリコール、プロピレングリコール、１，４−ブタンジオール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、などを例示出来、更に３価のアルコールとしてはグリセリン、トリメチロールプロパン等を例示出来る。」（第２頁左下欄第５行〜右下欄第５行）
　
コ　甲第１２号証の記載事項
　本件優先日前に頒布された刊行物である甲第１２号証には，以下の事項が記載されている。
（１２ａ）「アルコール類とエピハロヒドリンおよびアルカリを反応させてグリシジルエーテル類を製造するに際して、アルカリとして固形アルカリを用いることを特徴とするグリシジルエーテル類の製造方法」（特許請求の範囲）
　
（１２ｂ）「従来、アルコールのグリシジルエーテルの製造方法としては、アルコールとエピハロヒドリンを硫酸、三フッ化ホウ素、四塩化錫等の酸性触媒の存在下に反応させて、ハロヒドリンエーテルを製造し、ついで、このハロヒドリンエーテルをアルカリと反応させて閉環せしめる２段階法、または、アルコールとエピハロヒドリンとをアルカリ水溶液を使用して一挙にアルコールのグリンジルエーテルを１段階法により製造する方法が知られている。」（第１頁左下欄第１４行〜右下欄第４行）
　
（１２ｃ）「本発明者等は、従来技術の問題点を解決する方法を鋭意検討した結果、アルコール類とエピハロヒドリンをアルカリで反応する１段階法に関し、アルカリとしてアルカリ金属またはアルカリ土類金属の酸化物、水酸化物、炭酸塩等の固形アルカリを用いて固相−液相系で反応させることにより、グリシジルエーテル類を良好な収率で製造できることを見出し、本発明を完成させた。」（第１頁右下欄末行〜第２頁左上欄第７行）
　
（１２ｄ）「本発明方法に使用されるアルコール類は脂肪族飽和アルコール又は脂肪族不飽和アルコールであり、例えば、メチルアルコール、エチルアルコール、ｎ−プロピルアルコール、イソプロピルアルコール、ｎ−ブチルアルコール、ｓｅｃ−ブチルアルコール、ｎ−アミルアルコール、ｎ−オクチルアルコール、２−エチルヘキシルアルコール、アリルアルコール、クロチルアルコール、エチレングリコール、プロピレングリコール等があげられる。」（第２頁左上欄第１７行〜右上欄第６行）
　
サ　甲第１３号証の記載事項
　本件優先日前に頒布された刊行物である甲第１３号証には，日本語にして以下の事項が記載されている。なお，翻訳は請求人が提出したものに一部当審訳を加えた。
（１３ａ）「
−無水、塩基性媒体でナトリウムアルコキシドとの縮合によるエピクロロヒドリン２のエーテル化。塩基性の媒体中、一工程で製造される。しかし、これまでは無水の溶媒を使用しなければならなかった。」（第１１８頁右欄第１〜５行）
　
（１３ｂ）「表　製造されたグリシジルエーテル３ａ−ｘ
」（第１１８頁Ｔａｂｌｅ）
　
（１３ｃ）「このデメリットを回避するため、我々は相間移動触媒の技術を用いて１工程で行う新しいエピクロロヒドリン２のエーテル化を開発した。アルコール１はエピクロロヒドリン２と水酸化ナトリウム水溶液中、テトラブチルアンモニウム硫酸水素塩（Ｂ法）などの四級アンモニウムタイプの触媒を使い、エーテル化が行われ、グリシジルエーテル３を高収率で与えた（表参照）。」（第１１９頁左欄第１〜７行）
　
シ　甲第１４号証の記載事項
　本件優先日前に頒布された刊行物である甲第１４号証には，日本語にして以下の事項が記載されている。なお，翻訳は請求人が提出したものに一部当審訳を加えた。
（１４ａ）「我々は、エピクロロヒドリン（ａ）あるいはエピブロムヒドリン（ａ”）と有機溶媒中、アルカリ性水酸化物（固体の塩基として使用）と少量の水の存在下で反応させる７つの脂肪族アルコール（１−７）を選んだ。
」（第３０２３頁第１〜４行，その直下の反応式）
　
（１４ｂ）「３ａの最適化した収率は９０％で、副生成物は生成していない。
　他の６つのアルコールにこれらの条件で行った概要（表Ｉ）としては、試したアルコールのタイプによらずエピブロモヒドリンはエピクロロヒドリンより反応性が高い。グリシジルエーテルの収率は、炭素鎖が８から１１炭素のものが高い収率を保った。１１炭素以上のものは収率が下がった。炭素鎖が長くなると、エポキシ環の安定性が改善され、結果として収率が下がる。使用したハロゲン試薬や、炭素鎖の長さ、二重結合の存在によらず、反応は高い選択性を維持している。」（第３０２３頁下から第６行〜第３０２４頁第６行）
　
ス　甲第１６号証の記載事項
　本件優先日前に頒布された刊行物である甲第１６号証には，以下の事項が記載されている。
「
」（第１５頁）
　
セ　甲第１７号証の記載事項
　本件優先日前に頒布された刊行物である甲第１７号証には，日本語にして以下の事項が記載されている。なお，翻訳は請求人が提出したものによった。
（１７ａ）「要旨
　Ｌ−セレクトライド又はスーパーハイドライドの還流ＴＨＦ溶液でメチルフェニルエーテル類が効率的に脱保護される。Ｌ−セレクトライドがより効果的な試薬であり、電子欠乏性のアレン類が最もよく反応する。他のハイドライド供給源とは異なり、これらの試薬はアリールハライド類を還元することなくエーテルを開裂できる。」（第８７２７頁Ａｂｓｔｒａｃｔ）
　
（１７ｂ）「以上をまとめると、Ｌセレクトリドとスーパーハイドライドはメチルフェニルエーテル類の求核的脱保護に有用な試薬であることが示された。分子中に還元を受ける他の官能基が存在するときにはこの方法が制限されることは明らかではあるが、それを利用することもできる１１。」（第８７３０頁第４行〜第６行）
　
（１７ｃ）「１１．例えば
」（第８７３９頁脚注１１）
　
ソ　甲第２１号証の記載事項
　本件優先日前に頒布された刊行物である甲第２１号証には，日本語にして以下の事項が記載されている。なお，翻訳は請求人が提出したものに一部当審訳を加えた。
（２１ａ）「次に、２６−水酸化ＯＣＴ（５及び６）を合成するために、我々は（Ｒ）一又は（Ｓ）−シトラジンゴ酸（１４）の両エナンチオマーから合成した完全な官能基導入を完了したブロマイド（１３）を用いて２０（Ｓ）−アルコール（９）のアルキル化を試みたがうまくいかなかった１３。いくつかの反応条件下で試みたが２０（Ｓ）−アルコール（９）の回収とブロマイド（１３）の分解に終わってしまった。しかしながら、２０（Ｓ）−アルコール（９）とブロマイド（１５）１４とを水素化カリウムの存在下に反応させると、
９
１６
１７
１８ａ
１８ｂ
１９ａ
１９ｂ
　最終の目的化合物はペンタノルＯＴＣ（７）であり、この化合物は代謝実験において２３−ヒドロキシヘミアセタール（８）から得られるかもしれない。それゆえ２０（Ｓ）−アルコール（９）に光照射し、熱異性化及び脱シリル保護してペンタノルＯＣＴ（７）１８を２５％の収率で得た。」（第７５４頁第１２〜３６行）
　
（２１ｂ）「
」（第７５５頁反応式）
　
（２１ｃ）「
」（第７５４頁反応式）
　
タ　甲第２２号証の記載事項
　本件優先日前に頒布された刊行物である甲第２２号証には，以下の事項が記載されている。
（２２ａ）「【実験・結果】５−ｅｎｅ体（
１
２
５
１
２
３
３
３
１
４
４
５
」（第６２頁左下欄第９〜１８行，その直下の反応式）
　
チ　甲第２３号証の記載事項
　本件優先日前に頒布された刊行物である甲第２３号証には，以下の事項が記載されている。
（２３ａ）「実施例  ６
ａ）「１α，３β−ビス（tert−ブチルジメチルシリルオキシ）−５，７−プレグナジエン−20α−オールの製造
　１α，３β−ビス（tert−ブチルジメチルシリルオキシ）−５，７−アンドロスタジエン−17−オンを出発物資とし、以下実施例１ｂ），ｃ）に記載の方法と同様に順次処理し、目的化合物を得る。」（第１７頁右欄第３８行〜第１８頁左欄第１行）
　
（２３ｂ）「実施例  ７
ａ） １α，３β−ビス（tert−ブチルジメチルシリルオキシ）−20α−（３−オキソブチルオキシ）−５，７−プレグナジエンの製造
　実施例６ａ）で得た１α，３β−ビス（tert−ブチルジメチルシリルオキシ）−５，７−プレグナジエン−20α−オール300mgを10mlのキシレンに溶かし、水素化ナトリウム500mgおよび１−ブロム−３−プロペン6.0ｇを加えて18時間加熱還流する。次いで200μの水を加えて撹拌した後シリカゲルカラムクロマトグラフイー（溶媒：酢酸エチル）に付し固体を除く。次いで溶媒を留去し残渣を分取用薄層クロマトグラフイー（溶媒：４％酢酸エチル−ヘキサン）に付し、20α−（３−ブテニルオキシ）−１α，３β−ビス（tert−ブチルジメチルシリルオキシ）−５，７−プレグナジエンを含む混合物200mgを得る。」（第１８頁左欄第２４〜４０行）
　
ツ　甲第２４号証の記載事項
　本件優先日前に頒布された刊行物である甲第２４号証には，以下の事項が記載されている。
（２４ａ）「有機合成において特定化合物の合成に次いでよく行なわれるものに，特定化合物の合成デザインがある。その際には，特定化合物タイプの合成ルートの文献調査とか，ある化合物タイプから他の化合物タイプを合成する反応の文献調査などを行なう。具体的にいえば，前者は，例えば酸とかアルコールを合成するにはどんな方法があるか調べるもので，後者は，例えば二重結合を酸化してジケトンを合成する反応にどんな方法があるか調べるものである。」（第１０７８頁第１１〜１５行）
　
テ　甲第２５号証の記載事項
　本件優先日前に頒布された刊行物である甲第２５号証には，以下の事項が記載されている。なお，翻訳は請求人が提出したものに一部当審訳を加えた。
（２５ａ）「エピブロモヒドリンをナトリウムベンジルオキシドで処理してエポキシエーテル（±）−５を得て、それをアジドアルコール（±）−６を経由してアミノアルコール（±）−７に変換する。
」（第６０９頁右欄下から第３行〜末行，第６１０頁左上の反応式）
　
（２５ｂ）「２−（ベンジルオキシメチル）オキシラン［（±）−５］
　ベンジルアルコール（１．２０ｇ、１１．１ｍｍｏｌ）のＮ，Ｎ−ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ，４ｍｌ）溶液を、水素化ナトリウム（５５％　鉱油混合物、４８９ｍｇ、１１．２ｍｍｏｌ、ヘキサンで洗浄済）のＤＭＦ（２ｍｌ）懸濁溶液に加えた。水素ガスの発生が終了した後、エピブロモヒドリン（３．０ｇ、２２ｍｍｏｌ）のＤＭＦ（５ｍｌ）溶液を氷冷下に撹拌しながら加え、続いて室温で１０分撹拌した。混合溶液をベンゼンと水で分液した。有機層を水，食塩水で順次洗浄した。抽出液を硫酸ナトリウムで乾燥し、溶媒を減圧留去し、残った油状残渣をカラムクロマトグラフィー（４０ｇ、ベンゼン）で精製して（±）−５（１．３１ｇ、７２％）を油状物質として得た。」（第６１１頁左欄下から第５行〜右欄第６行）
　
ト　甲第２６号証の記載事項
　本件優先日前に頒布された刊行物である甲第２６号証には，以下の事項が記載されている。なお，翻訳は請求人が提出したものに一部当審訳を加えた。
（２６ａ）「化合物２はエピブロモヒドリンからの合成を設計した（Ｆｉｇ３）。ハライドをオレイルアルコールのナトリウム塩で置換して、得られたオキシラン９をルイス酸触媒を用いてステアリルアルコールで開環した。」（第ｌ５頁左欄第３〜７行）
（２６ｂ）「
」（第１６頁Ｆｉｇ．３）
　
（２６ｃ）「２．１０．　３−オレイロキシメチル　オキシラン（９）
　オレイルアルコール（２６．８ｇ、１００．０ｍｍｏｌ）を、水素化ナトリウム（６０％　鉱油混合物、６．０ｇ、１５０．０ｍｍｏｌ）とＨＭＰＡ（ヘキサメチルリン酸トリアミド、２５ｍｌ）のテトラヒドロフラン（２５０ｍｌ）溶液に加える。混合溶液を２時間加熱還流し、エピブロモヒドリン（１０．３ｍｌ，１２０．０ｍｍｏｌ）を加える前に０℃に冷却する。得られた懸濁溶液を１６時間加熱還流し、０℃で飽和塩化アンモニウム水溶液を加え中和する。反応混合物をジエチルエーテルで抽出し、有機層を合わせ、硫酸ナトリウムで乾燥して濃縮する。粗残渣をクロマトグラフィー（ｎ−ヘキサン／ジエチルエーテル　９０：１０）で精製し、９を淡黄色油状物質（２７．６ｇ、８５％）として得る。」（第ｌ８頁左欄下から第９行〜右欄第５行）
　
ナ　甲第２７号証の記載事項
　本件優先日前に頒布された刊行物である甲第２７号証には，以下の事項が記載されている。なお，翻訳は請求人が提出したものに一部当審訳を加えた。
（２７ａ）「１−ＴＢＤＭＳ−７−デアセチルフォルスコリン２をテトラヒドロフラン中あるいはジオキサン中で水素化ナトリウムの存在下にエピブロモヒドリンと反応させると対応する７β−エポキシメチル−７−デアセチルフォルスコリン誘導体２ａ（スキームＩ）を与える。」（第４１５頁右欄下から第１１〜６行）
　
（２７ｂ）「
」（第４１６頁ＳｃｈｅａｍＩ）
　
（２７ｃ）「
」（第４１７頁ＳｃｈｅａｍＩＩ）
　
（２７ｄ）「８，１３−エポキシ−７β−（２’，３’−エポキシプロピルオキシ−６β−ヒドロキシ−ラブド−１４−エン−１１−オン（１ａ）
　水素化ナトリウム（６．１２ｇ；５０％）を無水トルエン（２×１０ｍｌ）、続いて無水テトラヒドロフラン（ＴＨＦ、１０ｍｌ）で洗浄し、最後に無水テトラヒドロフラン（２００ｍｌ）で懸濁させた。１，９−ジデオキシ−７−デアセチルフォルスコリン（１）（１２ｇ；３５．７ｍｍｏｌ）を、激しく撹拌した懸濁液に（窒素雰囲気下で）ゆっくり加えた。水素ガスの激しい発生が終了したら、エピブロモヒドリン（１２．８ｍｌ；１５５．５ｍｍｏｌ）を℃（審決注：温度の記載がない。）で撹拌下に滴下した。滴下後、氷浴を除き、混合溶液を室温で一晩撹拌した。テトラヒドロフランを留去し、残渣をエーテルで抽出した。溶液を砕いた氷と硫酸水素ナトリウムに注いだ。エーテル層を水洗し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒を留去し、残査をフラッシュクロマトグラフィーで精製し、３％アセトニトリル−クロロホルム溶液で溶出した。」（第４２０頁左欄下から第８行〜右欄第１１行）
　
（２）甲第１号証に記載された発明
　甲第１号証には，「１−ブロモ（又はクロロ）−３−メチル−２，３−エポキシブタンとアルコール類とをアルカリ金属アルコキシドの存在下で反応させるとエポキシ環の関与なしにハロゲン原子の直接置換によりエポキシエーテルが生成する」反応が記載され（摘記１ａ参照），そのアルコール「ＲＯＨ」として「Ｒ＝ｉ−Ｃ３Ｈ７」であり，エポキシエーテルの構造が
「
」のものが記載されている（摘記１ｂ参照）。
　そうすると，甲第１号証には，
「１-ブロモ（またはクロロ）-3-メチル-2,3-エポキシブタンとアルコールＲＯＨとをアルカリ金属アルコキシドの存在下で反応させ、下記のエポキシエーテルを生成する方法。
　ただし、Ｒ＝ｉ−Ｃ３Ｈ７である」の発明（以下「甲１発明」という。）が記載されているといえる。
　
（３）対比・判断
（３−１）本件発明１に対して
ア　対比
　本件発明１と甲１発明とを対比する。
　甲１発明の「アルコールＲＯＨ」で「Ｒ＝ｉ−Ｃ３Ｈ７である」ものは，ｉ−Ｃ３Ｈ７−ＯＨ（以下「イソプロパノール」ということもある。）であるから，本件発明１の
「下記構造：
（式中、ＷおよびＸが水素またはメチル、ＹはＯである、Ｚはメチルである）を有する化合物」に対応する。
　甲１発明の「１-ブロモ（またはクロロ）-3-メチル-2,3-エポキシブタン」は，その１位のブロモ（またはクロロ）が脱離して，アルコールと反応するので，本件発明１の
「下記構造：
を有する化合物（式中、ｎは１であり、Ｒ１およびＲ２はメチルであり、Ｅは脱離基である）」に相当する。
　甲１発明の「アルカリ金属アルコキシド」は本件発明１の「塩基」に相当する。
　甲１発明の「エポキシエーテル
」は，本件発明１の「下記の構造を有する化合物
（式中、ｎは１であり、Ｒ１およびＲ２はメチルであり，ＷおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり；ＹはＯである；そしてＺは、メチルである）」に対応する。
　そうすると，本件発明１と甲１発明とは，
「下記の構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中、ｎは１であり、Ｒ１およびＲ２はメチルであり，ＷおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり；ＹはＯである）
（ａ）下記構造：
（式中、Ｗ、Ｘ、Ｙは上記定義の通りである）を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
を有する化合物（式中、ｎ、Ｒ１およびＲ２は上記定義の通りであり，そしてＥは脱離基である）と反応させて化合物を製造すること；
（ｂ）かくして製造された化合物を回収すること、
を含む方法」で一致し，以下の点で相違している。
（１−ｉ）「Ｚ」が本件発明１では，「式
のステロイド環構造（以下「ステロイド環構造」という。）、または式
のビタミンＤ構造（以下「ビタミンＤ構造」という。）であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい」であるのに対して，
　甲１発明では，「メチル」である点
　
イ　相違点の検討
（ア）相違点の整理
　上記相違点（１−ｉ）は，上記「Ｚ」の構造のみが異なるものではあるが，発明全体としてみると，出発化合物では，本件発明１は「
（式中、WおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり;YはＯであり；そしてＺは、ステロイド環構造、またはビタミンＤ構造である」（ステロイド環構造又はビタミンＤ構造の２０位に水酸基が置換したアルコールなので，以下「ステロイド環構造の２０−アルコール」又は「ビタミンＤ構造の２０−アルコール」という。）であるのに対して，甲１発明は，「ｉ−Ｃ３Ｈ７ＯＨ」である点で異なる。また，目的化合物では，本件発明１は，
「
（式中、ｎは１であり;R1およびR2はメチルであり;WおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり;YはＯであり；そしてＺは、ステロイド環構造、またはビタミンＤ構造である」（ステロイド環構造又はビタミンＤ構造の２０位に２，３−エポキシ−３−メチルブチルオキシ基が置換したエーテルであるので，以下「２，３−エポキシ−３−メチルブチル−ステロイド環構造の２０−エーテル」，「２，３−エポキシ−３−メチルブチル−ビタミンＤ構造の２０−エーテル」という。）であるのに対して，甲１発明は，
「
Ｒ＝ｉ−Ｃ３Ｈ７」（以下「２，３−エポキシ−３−メチルブチル−イソプロピル−エーテル」という。）である点で異なっている。
　そして，甲第１号証には，「
式中、WおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり;YはＯである」というアルコールの構造に着目して，その「Ｚ」の置換基を変えてみて反応を検討するという技術思想が開示されているわけでもない。
　そうすると，化合物どうしの相違点としては，化合物の部分構造である「Ｚ」の違いではあるが，本件発明１のような化合物の製造方法においては，用いる出発化合物及び目的化合物自体が相違するのであるから，無効理由１で，本件発明１の容易想到性を論ずる際は，出発化合物及び目的化合物自体の置換が容易であるかについて検討すべきものと認められる。
　よって，この観点で相違点を検討する。
　
（イ）動機付けについて
　甲第１号証には，ＲＯＨ（アルコール）を，「１-ブロモ（またはクロロ）-3-メチル-2,3-エポキシブタン」を使用してエーテル化する反応が記載され，Ｒとしては，甲１発明の「ｉ−Ｃ３Ｈ７」のほか「ＣＨ３」，「Ｃ２Ｈ５」，「Ｃ３Ｈ７」，「Ｃ４Ｈ９」，「ｉ−Ｃ５Ｈ１１」，「ＣＨ２Ｃ６Ｈ５」，「ＣＨ２＝Ｃ（ＣＨ３）ＣＨ２ＣＨ２−」，「Ｃ６Ｈ５」，
「
」が記載されているが，「ＲＯＨ」として，「ステロイド環構造又はビタミンＤ構造の２０−アルコール」を選択することについて記載はないし，上述の記載されたアルコール以外にどのようなアルコールに適用できるのかについても示唆するところがない。
　甲第１号証に，「α−エピハロヒドリン類と求核試薬とを反応させる・・・反応のほとんどはハロヒドリンの生成に伴う付加反応と、それに続く脱離とエポキシド基の生成により進行するものである。ハロゲン原子の直接置換はまれにしか観察されない。」と記載され（摘記１ａ参照），「１−ブロモ（又はクロロ）−３−メチル−２，３−エポキシブタンとアルコール類とをアルカリ金属アルコキシドの存在下で反応させるとエポキシ環の関与なしにハロゲン原子の直接置換によりエポキシエーテルが生成する。」と記載される（摘記１ａ参照）ように，α−エピハロヒドリン類とアルコールとの反応においては，それまで，エポキシ環が開裂してアルコールに付加し，ハロヒドリンを生成し，その後エポキシ環を生成する反応が知られていたところ，甲１発明では，エポキシ環の関与なしにハロゲンの直接置換によりエポキシエーテルを得る新たな反応方法を提供することを目的としたものといえ，本件発明１のように，最終目的物であるステロイド環構造又はビタミンＤ構造を有する特定の化合物を得るための中間体として，特定のエポキシエーテル化合物を得ることを目的にしたものではない。
　そして，本件発明１と甲１発明とは，上述のように出発化合物がアルコールという点，及び目的化合物が「２，３−エポキシ−３−メチルブチルオキシ」で置換されたエーテルである点では共通するが，「Ｚ」の部分構造が「メチル」と「ステロイド環構造」又は「ビタミンＤ構造」とでは，置換基の大きさも全く異なり，構造的に類似する化合物ということはできない。
　そうすると，甲１発明において，出発化合物の「ＲＯＨ」を「Ｒ＝ｉ−Ｃ３Ｈ７」の「イソプロパノール」から「ステロイド環構造又はビタミンＤ構造の２０−アルコール」に置き換えて，目的化合物として，「２，３−エポキシ−３−メチルブチル−ステロイド環構造又はビタミンＤ構造の２０−エーテル」を得ようとする動機付けがそもそも存在するとはいえない。
　
　一方，請求人は周知の技術課題が記載されているとして，甲第２，４，２２号証を引用しているので，その記載について検討する。
　甲第２号証には，「ビタミンＤ誘導体」である「１α、２５（ＯＨ）２Ｄ３」や「２２−ｏｘａ−ｌα，２５（ＯＨ）２Ｄ３」の合成方法が検討されていることや，上記「２２−ｏｘａ−ｌα，２５（ＯＨ）２Ｄ３」が化合物８からステロイド構造の２０−アルコールを経て得られることが記載されている（摘記２ａ，２ｂ参照）。
　甲第４号証にも，「ＯＣＴ」の合成においてステロイド環構造の２０−アルコールである「アルコール（８）」の「アルキル化の際に副生成物（９）を生成する点」で課題があることやこのアルコール（８）の「Ｍｉｃｈａｅｌ付加反応−メチル化反応を経由する改良法」においても「大量合成には不利なこと」が記載されている（摘記４ａ参照）。
　さらに，甲第２２号証には，ステロイド環構造の２０−アルコールである「５−ｅｎｅ体（
１
２
５
　甲第２号証の「２２−ｏｘａ−ｌα，２５（ＯＨ）２Ｄ３」，甲第４号証の「ＯＣＴ」，甲第２２号証の「２５−ｏｌ体（
５
「
（式中、ｎは１であり;R1およびR2はメチルであり;WおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり;YはＯであり；そしてＺは、ステロイド環構造、またはビタミンＤ構造である）」に相当するものである。
　これらの記載からみて，本件発明１の出発化合物である「ステロイド環構造又はビタミンＤ構造の２０−アルコール」から，本件発明１の目的化合物をさらに還元して得られる最終的な目的化合物とする合成方法については種々検討され，これらの合成方法には工業的な製造方法を提供することに関する技術課題があったことは一応理解できるといえる。
　しかしながら，このことは，本件発明１の出発化合物である「ステロイド環構造又はビタミンＤ構造の２０−アルコール」から，最終的な目的化合物である上記の化合物を得る合成方法における技術課題であって，無効理由１の主引用例である甲１発明における技術課題ではないから，甲第２，４，２２号証の記載から，甲１発明において，「ＲＯＨ」を，「イソプロパノール」から「ステロイド環構造又はビタミンＤ構造の２０−アルコール」に置き換えて，目的化合物として，「２，３−エポキシ−３−メチルブチル−ステロイド環構造又はビタミンＤ構造の２０−エーテル」を得ようとする動機付けがあったということはできない。
　また，請求人が提出したその他の証拠をみても，甲１発明において，そのような動機付けを示唆するに足る記載は認められない。
　
（ウ）構成の容易想到性について
　上述のとおり，甲１発明において，「ＲＯＨ」を「イソプロパノール」から「ステロイド環構造又はビタミンＤ構造の２０−アルコール」に置き換えて，目的化合物として，「２，３−エポキシ−３−メチルブチル−ステロイド環構造又はビタミンＤ構造の２０−エーテル」を得る動機付けがあるとは認められないが，念のため，相違点（１−ｉ）に係る構成の容易想到性についても検討する。
　
ａ　周知技術の証拠として請求人が提出した甲号証の記載内容
　請求人が周知技術の証拠として提出した甲号証の記載内容を要約すると以下のとおりである。
　
　甲第２号証には，化合物８からステロイド環構造の２０−アルコールを生成し，その後，そのアルコールをエーテル化する反応が記載され（摘記２ｂ参照），甲第４号証にも，ステロイド環構造の２０−アルコールである化合物（８）の２０位水酸基をエーテル化する反応が記載され（摘記４ａ，４ｂ参照），甲第２２号証にも，ステロイド環構造の２０−アルコールである「５−ｅｎｅ体（
１
２
　甲第５号証には，ステロイド構造の２０−アルコールである「２０（Ｓ）アルコール（１１）」を「エチルアクリレート」と反応させることが記載され（摘記５ａ参照），さらに，「２０（Ｓ）アルコール１１」は，
「
（ａ：Ｘ＝Ｃｌ，ｎ＝３　ｂ：Ｘ＝Ｂｒ，ｎ＝４）と反応してエーテル化合物（１９ａ，１９ｂ）を合成することが記載されている（５ｂ，５ｃ参照）。
　甲第２１号証には，「２０（Ｓ）−アルコール（９）（ステロイド環構造の２０−アルコール）とブロマイド（１５）（上記「ＢｒＣＨ２ＣＨ＝ＣＨ（Ｍｅ）ＣＨ２−ＯＴＨＰ」である。）とを水素化カリウムの存在下に反応させ」，「エーテル（１６）」を生成する反応が記載されている（摘記２１ａ，２１ｂ参照）。
　甲第２３号証にも，「1α，3β−ビス（tert−ブチルジメチルシリルオキシ）−５，７−プレグナジエン−20α−オール」（ステロイド環構造の２０−アルコールである。）を「水素化ナトリウム」および「１−ブロム−３−プロペン」（審決注：プロペンは炭素数３であり，二重結合が３位にはならないし，生成物が「20α−（３−ブテニルオキシ）−1α，3β−ビス（tert−ブチルジメチルシリルオキシ）−５，７−プレグナジエン」であることから，「１−ブロム−３−ブテン」の誤記と認める。）とを反応させてエーテルを合成する方法が記載されている（摘記２３ｂ参照）。
　
　甲第６，７号証には，いずれも，「１（Ｓ），３（Ｒ）−ビス−（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−９，１０−セコ−プレグナ−５（Ｅ），７（Ｅ），１０（１９）−トリエン−２０−オール」（ビタミンＤ構造とは二重結合の位置が異なる異性体構造（以下「５Ｅ−セコステロイド構造体」ということがある。）の２０−アルコールである。）を，「式Ｚ−Ｒ３［式中、Ｚは脱離基、例えばハロゲン、ｐ−トルエンスルホニルオキシまたはメタンスルホニルオキシである。］で示される側鎖形成ブロックで塩基性条件下にアルキル化」，すなわち，エーテル化する反応が記載されている（摘記６ａ〜６ｃ，７ａ，７ｂ参照）。しかしながら，反応剤である「Ｚ−Ｒ３」は，甲第６号証では，「Ｒ３」が「ＣＨ２−ＣＨ＝ＣＭｅ２」，「（ＣＨ２）４−ＣＨＭｅ２」，「ＣＨ２−ＣＨ［ＯＳｉ（Ｍｅ２）Ｂｕｔ］ＣＨＭｅ２」などが示され（摘記６ｄ参照），甲第７号証では，「（ＣＨ２）４−Ｃ（Ｏ−ＴＨＰ）Ｍｅ２」，「（ＣＨ２）３Ｃ（ＯＳｉＭｅ３）Ｅｔ２」などが示されているにすぎない（摘記７ｄ参照）。
　
　甲第１０，１１，１２号証には，アルコールとエピハロヒドリンをアルカリ金属水酸化物存在下で反応させてグリシジルエーテルを製造する方法が記載されている（摘記１０ａ，１１ａ，１２ａ参照）。甲第１１，１２号証には，アルコールとエピハロヒドリンとを酸性触媒化で反応してエポキシ環が開裂してハロヒドリンエーテルとなり，その後，アルカリと反応させて閉環させる２段階法とグリシジルエーテルが一挙に生成する１段階法があり，甲第１１，１２号証に記載される反応が１段階法に属するものであることが記載されている（摘記１１ｂ，１１ｃ，１２ｂ，１２ｃ参照）。しかしながら，これらの反応で使用するアルコールは，「メチルアルコール」，「イソプロパノール」，「ベンジルアルコール」，「アリルアルコール」などが例示されているにすぎない（摘記１０ｂ，１１ｃ，１２ｄ参照）。
　甲第１３号証には，「ナトリウムアルコキシドとの縮合によるエピクロロヒドリン２のエーテル化」として，さまざまなアルコールから「グリシジルエーテル」を製造することが記載されている（摘記１３ａ〜ｃ参照）が，この中に「ステロイド環構造又はビタミンＤ構造の２０−アルコール」は記載されていない。
　甲第１４号証には，「エピクロロヒドリン（ａ）あるいはエピブロムヒドリン（ａ”）と有機溶媒中、アルカリ性水酸化物（固体の塩基として使用）と少量の水の存在下で反応させる７つの脂肪族アルコール（１−７）を選んだ」と記載されるように（摘記１４ａ，１４ｂ参照），アルコールとエピハロヒドリンとをアルカリ性水酸化物の存在下で反応させて，エーテルを製造する方法は記載されているが，選択されるアルコールは脂肪族アルコールである。
　甲第２５号証には，「エピブロモヒドリン」と「ベンジルアルコール」を「水素化ナトリウム」と共に反応させて，エポキシエーテルである「２−（ベンジルオキシメチル）オキシラン」を合成する方法が記載されている（摘記２５ａ，２５ｂ参照）。
　甲第２６号証には，「エピブロモヒドリン」と「オレイルアルコール」を「水素化ナトリウム」と共に反応させて，エポキシエーテルである「３−オレイロキシメチルオキシラン」を合成する方法が記載されている（摘記２６ａ〜２６ｃ参照）。
　甲第２７号証では，「１，９−ジデオキシ−７−デアセチルフォルスコリン」を「水素化ナトリウム」の存在下でエピブロモヒドリンと反応させて，「８，１３−エポキシ−７β−（２’，３’−エポキシプロピルオキシ−６β−ヒドロキシ−ラブド−１４−エン−１１−オン」を合成する方法が記載されている（摘記２７ａ〜２７ｄ参照）。
　
　なお，甲第８，１６，１７号証には，還元剤でエポキシ環を還元してアルコールを合成する反応方法が記載されているにすぎず（摘記８ａ〜８ｃ，１６ａ，１７ａ参照），甲第２４号証は，有機合成では特定化合物の合成する場合に文献調査を行うことが記載されているにすぎない（摘記２４ａ参照）。
　
ｂ　容易想到性の判断
　上記ａで述べたとおり，甲第４，５号証，甲第２１〜２３号証には，ステロイド環構造の２０−アルコールと特定の反応剤とを反応させてエーテルを合成する反応が記載され，甲第６，７号証には，ビタミンＤ構造と類似する５Ｅ−セコステロイド構造の２０−アルコールと特定の反応剤を反応させて，エーテルを合成する反応が記載されているものの，反応剤はいずれもエポキシ環構造を有さない化合物であって，甲第１号証に示される「１-ブロモ（またはクロロ）-3-メチル-2,3-エポキシブタン」とは構造の異なる反応剤である。
　そして，例えば，甲第４号証の「８の水酸基の立体障害に起因する反応性の低さから生じている」（摘記４ａ参照）との記載にもあるように，ステロイド環構造の２０−アルコールの水酸基は立体障害のために反応性が低く，この立体障害は反応する水酸基が置換している２０位炭素原子に水素原子，メチル基のほかにステロイド環のような大きな置換基が存在することによるものであることは当業者であれば当然理解することであって，特定の反応剤で，ステロイド環構造又はビタミンＤ構造類似構造の２０−アルコールと特定の反応剤とを反応させてエーテルを合成することができたからといって，甲１発明のイソプロパノールに代えて，立体障害が大きいステロイド環構造又はビタミンＤ構造の２０−アルコールにおいても，イソプロパノールと同様に「１-ブロモ（またはクロロ）-3-メチル-2,3-エポキシブタン」が反応することができると当業者が理解するとはいえない。
　一方，甲第１０〜１４号証，甲第２５〜２７号証には，上記ａで述べたとおり，様々なアルコールとエピハロヒドリンとを反応させて，エポキシエーテル（グリシジルエーテル）を合成する方法が記載されている。しかしながら，これらの例示されたアルコールには，ステロイド環構造又はビタミンＤ構造の２０−アルコールは含まれていない。これらの例示されたアルコールの中には，甲第１３号証の化合物３ｔ，３ｕ（摘記１３ｂ参照）や「１，９−ジデオキシ−７−デアセチルフォルスコリン」（摘記２７ａ参照）のように，ステロイド環構造又はビタミンＤ構造の２０−アルコールと同様，縮合した環構造を含む２級アルコールもあるが，これらの化合物では反応する水酸基は環構造の炭素原子に直接置換しており，ステロイド環又はビタミンＤ環と，さらにメチル基も置換されている２０位炭素に水酸基が置換している２０−アルコールとは，反応する水酸基の周辺の置換基の配置が異なっており，これらが同様に反応することを示す具体的な証拠もない。
　また，甲第５号証には，ステロイド環構造の２０−アルコールである２０（Ｓ）−アルコール１１とイソブチレンエポキシド１５とを反応させると，エポキシ環が開裂した下記のアルコール１６
「
」が生じることが記載され（摘記５ｂ，５ｄ参照），また，甲第５号証では，２０（Ｓ）−アルコールと環構造を有する以下の反応剤（１８ａ，１８ｂ）
「
」とが反応してエーテルを合成することが記載されているものの（摘記５ｂ，５ｃ参照），甲第２１号証には，この反応剤（１８ａ，１８ｂ）のｎが２となった臭化物１３とステロイド環構造の２０（Ｓ）−アルコール（９）とは反応しないことが記載されており（摘記２１ａ，２１ｂ参照），環構造を有する反応剤では環構造が反応部位により近い位置に存在すると，ステロイド環構造又はビタミンＤ構造の２０（Ｓ）−アルコールと反応させても，反応が進行しない可能性があることが理解できる。
　そして，甲１発明の「１-ブロモ（またはクロロ）-3-メチル-2,3-エポキシブタン」は，この反応しなかった甲第２１号証の臭化物１３よりも反応部位に近い位置にエポキシ環が存在し，同じエポキシ環を持つイソブチレンエポキシド１５を反応剤として反応させるとエポキシ環が開裂する付加反応が生じていることからすれば，ステロイド環構造又はビタミンＤ構造の２０（Ｓ）−アルコールと甲１発明の「１-ブロモ（またはクロロ）-3-メチル-2,3-エポキシブタン」を反応させて，実際にエポキシエーテルを合成できるかは当業者といえども直ちに予測できるものではなかったと認められる。
　そうすると，甲１発明のイソプロパノールに代えてステロイド環構造又はビタミンＤ構造の２０−アルコールと，甲１発明の「１-ブロモ（またはクロロ）-3-メチル-2,3-エポキシブタン」とを反応させて，同様にエポキシエーテルを合成できると当業者が容易に想到し得たとは認めることができない。
　
ウ　本件発明１の効果
　上述のとおり，本件発明１は，甲１発明から当業者が容易になし得たものということができないが，念のため，本件発明１の効果についても検討する。
　本件発明１の効果は，本件特許明細書の「本発明は、以下の式Ｉの構造を有する化合物の製造方法であって：
・・・
　を含む方法を提供する。」との記載（訂正明細書第１６頁第１５行〜第１８頁第２行）からみて，本件発明１に係る新たな製造方法を提供することにあるものと認める。
　そして，上記イで検討したとおり，本件発明１に係る構成とすることを当業者が容易に想到し得なかったものであるから，本件発明１の効果も同様に当業者が予測し得なかったものと認められる。
　
エ　請求人の主張について
（ア）請求人の主張
　請求人は，無効理由１に関して，要約すると以下の主張をしている（口頭審理陳述要領書第６頁第１０行〜第２３頁第７行）。
　甲第２，４，２２号証の記載からみて，マキサカルシトール（本件発明１の目的化合物をさらに還元する等して得られる最終目的化合物である。）を工業的に効率的に合成する方法を提供することは当業者にとって周知の技術課題である。そして，この技術課題を解決するために，当業者であれば，甲第４，５，２１，２３号証の記載から，ステロイド環構造の２０−アルコールを出発化合物として，ウィリアムソン・エーテル合成反応によるアルコールの２２位水酸基のアルキル化が適用できることを理解するし，甲第１０〜１４，２５〜２７号証の記載からアルコールとエピハロヒドリンがウィリアムソン・エーテル合成反応で高い反応性を示すことは周知技術であるから，エピハロヒドリンと類似の構造である甲第１号証の「１-ブロモ（またはクロロ）-3-メチル-2,3-エポキシブタン」を使用することを見出すことができたはずである。
　さらに，エポキシ化合物を還元剤で開環してアルコールにすることも甲第１６，１７号証に記載されるように周知技術で，甲第１号証にもエポキシエーテルを開環して，マキサカルシトールと同じ側鎖構造となることも記載されているから，甲第１号証の「１-ブロモ（またはクロロ）-3-メチル-2,3-エポキシブタン」をマキサカルシトールの側鎖導入のためにのアルキル化試薬として使用することを当業者は強く動機付けられていた。
　また，甲第１号証には，いろいろなアルコール化合物を反応させた結果が示されているが，そのうちでイソプロパノールは，反応点となる水酸基の周りに２個のメチル基を有し比較的立体障害が大きいアルコールにもかかわらず，高い収率が得られることが記載されているので，反応点である水酸基の立体障害の類似性を認識した当業者であれば，甲第１号証のイソプロパノールの反応を参考にして，ステロイド環構造の２０−アルコールも同様に「１-ブロモ（またはクロロ）-3-メチル-2,3-エポキシブタン」を用いて同様にウィリアムソン・エーテル合成反応が進行することを理解するはずである。このことは甲第１９号証からも裏付けられている。
　そうすると，当業者は，ステロイド環構造の２０−アルコールを「１-ブロモ（またはクロロ）-3-メチル-2,3-エポキシブタン」でアルキル化してエポキシエーテルを合成することを強く動機付けられていたといえる。
　
（イ）請求人の主張の検討
　上記の請求人の主張を，動機付けに関するものと構成の容易想到性に関するものに整理して検討する。
　
ａ　動機付けについて
　上記イ（イ）で述べたとおり，請求人が主張する周知の技術課題は，マキサカルシトールの合成方法における技術課題であって，イソプロパノールから対応するエポキシエーテルを合成する反応方法である甲１発明の技術課題ではないから，甲１発明において，イソプロパノールをステロイド環構造又はビタミンＤ構造の２０−アルコールに置き換えて，対応するエポキシエーテルを合成する動機づけにはならない。
　また，甲第１号証には，甲１発明であるイソプロパノールを出発化合物とした発明以外にも，別のアルコールを出発化合物とした場合が記載されているが，イソプロパノールの構造に注目して，その他の２級アルコールに同様に適用できるという趣旨の記載はされていないし，その他の証拠をみても，ウィリアムソン・エーテル合成反応における「イソプロパノール」と「ステロイド環構造又はビタミンＤ構造の２０−アルコール」の反応類似性を具体的に示唆する記載は認められない。
　なお，甲１９号証は，本件優先日後に頒布された刊行物であって，その記載も本件特許の発明者の一人（清水仁氏）がその開発経緯を述べたにすぎす，本件優先日前に本件発明１を着想することが容易であったことの証明にはならない。
　よって，動機付けに関する請求人の主張は採用できない。
　
ｂ　構成の容易想到性について
　請求人の主張のとおり，ステロイド環構造の２０−アルコールを出発化合物として，ウィリアムソン・エーテル合成反応によるアルコールの２２位水酸基のアルキル化が適用できること，並びに特定のアルコールとエピハロヒドリンを反応させてエポキシエーテルの合成が可能であることは本件優先日前の周知技術となっていたとはいえる。
　しかしながら，上記イ（ウ）でも述べたとおり，これらの周知技術から，ステロイド環構造又はビタミンＤ構造の２０−アルコールと「１-ブロモ（またはクロロ）-3-メチル-2,3-エポキシブタン」とが反応してエポキシエーテルを合成することを当業者が直ちに想到するということはできない。
　また，甲第１号証には，生成したエポキシエーテルを還元し，エポキシ環を開環してアルコールとする方法も記載されている（摘記１ｃ参照）が，得られたエーテルの部分構造が結果的にマキサカルシトールの側鎖構造と一致するというだけであって，この反応をマキサカルシトールの合成に用いることを具体的に示唆する記載は，甲第１号証のみならず，その他の証拠にも認められない。
　よって，請求人の構成の容易想到性に関する主張も採用できない。
　
オ　本件発明１に対しての対比・判断のまとめ
　以上のとおり，甲１発明において，甲第１号証，甲第２号証．甲第４〜８号証，甲第１０〜１４号証，甲第１６，１７号証，甲第２１〜２８号証の記載から，本件優先日前に上記相違点（１−ｉ）に係る構成を備えたものとすることが当業者にとって容易になし得たものとはいえないから，本件発明１は，本件優先日前に頒布された甲第１号証（主引用例）に記載された発明並びに甲第２号証，甲第４〜８号証，甲第１０〜１４号証，甲第１６，１７号証，甲第２１〜２８号証に記載された事項から導かれる本件優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。
　
（３−２）本件発明２，４，６〜１２に対して
　本件発明２，４，６〜１２は，本件発明１を，さらに限定したものであるから，本件発明２，４，６〜１２も本件発明１と同様に，本件優先日前に頒布された甲第１号証（主引用例）に記載された発明並びに甲第２号証，甲第４〜８号証，甲第１０〜１４号証，甲第１６，１７号証，甲第２１〜２８号証に記載された事項から導かれる本件優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。
　
（３−３）本件発明１３に対して
ア　対比
　本件発明１３と甲１発明とを対比する。
　本件発明１３と甲１発明とは，上記（３−１）アで述べた本件発明１と甲１発明１と同様の対応関係がある。
　そうすると，本件発明１３と甲１発明とは，
「（ａ）下記構造：
（式中、ＷおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり；ＹはＯである）を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
を有する化合物（式中、ｎは１、Ｒ１およびＲ２はメチルであり，そしてＥは脱離基である）と反応させて、下記構造：
を有するエポキシド化合物を製造すること；
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること、
を含む方法」で一致し，以下の点で相違している。
（１−ｉ’）「Ｚ」が，
　本件発明１３では，「ステロイド環構造、またはビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい」であるのに対して，
　甲１発明１では，「メチル」である点
（１−ｉｉ）本件発明１３が「（ｂ）エポキシド化合物を還元剤で処理して下記構造
（式中、ｎは１であり、Ｒ１およびＲ２はメチルであり，ＷおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり；ＹはＯである）の化合物を製造すること」を含んでいるのに対して，
　甲１発明では，この工程を含んでいない点
　
イ　相違点の検討
　相違点（１−ｉ’）は，上記（３−１）イで検討した相違点（１−ｉ）と実質的に同じであるから，上記（３−１）イで述べたのと同様の理由により，甲１発明において，本件優先日前に，相違点（１−ｉ’）に係る構成を備えたものとすることが当業者にとって容易になし得たものとはいえない。
　
　なお，相違点（１−ｉｉ）について，念のため検討する。
　甲第１号証には，エポキシエーテルである「４−ブトキシ−２−メチル−２，３−エポキシブタン」を「リチウム・アルミニウム・ハイドロキサイド」によって還元し，「４−ブトキシ−２−メチル−２−ブタノール」を合成する方法が記載されている（摘記１ｃ参照）。甲１発明で得られたエポキシエーテルは，「４−イソプロポキシ−２−メチル−２，３−エポキシブタン」である点で，この方法と相違しているが，還元されるエポキシ環部分は全く同じ構造であるから，甲１発明で得られた「４−イソプロポキシ−２−メチル−２，３−エポキシブタン」においても同様に還元できると当業者が容易に理解し得るものといえる。
　よって，甲１発明において，本件優先日前に，相違点（１−ｉｉ）に係る構成を備えたものとすることに関しては，当業者が容易になし得たものということができるが，上述のとおり，相違点（１−ｉ’）に係る構成を備えたものとすることが当業者にとって容易になし得たものとはいえないのであるから，甲１発明から本件発明１３を当業者が容易に想到し得たとはいえない。
　
ウ　本件発明１３の効果
　上述のとおり，本件発明１３は，甲１発明から当業者が容易になし得たものということができないが，念のため，本件発明１３の効果についても検討する。
　本件発明１３の効果は，上記１（３−３）ウで述べたとおり，本件発明１３に係る新たな製造方法を提供することにあるものと認める。
　そして，上記イで検討したとおり，本件発明１３に係る構成とすることは当業者が容易に想到し得なかったものであるから，本件発明１３の効果も同様に当業者が予測し得なかったものと認められる。
　
エ　本件発明１３に対しての対比・判断のまとめ
　以上のとおり，甲１発明において，甲第１号証，甲第２号証．甲第４〜８号証，甲第１０〜１４号証，甲第１６，１７号証，甲第２１〜２８号証の記載から，本件優先日前に上記相違点（１−ｉ’）に係る構成を備えたものとすることが当業者にとって容易になし得たものとはいえないから，本件発明１３は，本件優先日前に頒布された甲第１号証（主引用例）に記載された発明並びに甲第２号証，甲第４〜８号証，甲第１０〜１４号証，甲第１６，１７号証，甲第２１〜２８号証に記載された事項から導かれる本件優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。
　
（３−４）本件発明１４，１６，１８〜２８に対して
　本件発明１４，１６，１８〜２８は，本件発明１３を，さらに限定したものであるから，本件発明１４，１６，１８〜２８も本件発明１３と同様に，本件優先日前に頒布された甲第１号証（主引用例）に記載された発明並びに甲第２号証，甲第４〜８号証，甲第１０〜１４号証，甲第１６，１７号証，甲第２１〜２８号証に記載された事項から導かれる本件優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。
　
（４）小括 
　以上のとおり，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８は，本件優先日前に頒布された甲第１号証（主引用例）に記載された発明並びに甲第２号証，甲第４〜８号証，甲第１０〜１４号証，甲第１６，１７号証，甲第２１〜２８号証に記載された事項から導かれる本件優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。
　そうすると，上記理由及び証拠によっては，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８についての特許は特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものとはいえない。
　
２　無効理由２について
（１）刊行物の記載事項
　上記１（１）に記載したとおりである。
 　 
（２）甲第７号証に記載された発明
　甲第７号証には，「１（Ｓ），３（Ｒ）−ビス−（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−９，１０−セコ−プレグナ−５（Ｅ），７（Ｅ），１０（１９）−トリエン−２０（Ｒ）−オールを、式Ｚ−Ｒ３［式中、Ｚは脱離基、例えばハロゲン、ｐ−トルエンスルホニルオキシまたはメタンスルホニルオキシである。］で示される側鎖形成ブロックで塩基性条件下にアルキル化して、式ＩＩＩ（審決注：式は省略する。）
［式中、Ｒ３は前記Ｒもしくはその類似体、または要すればＲに変換し得る基である。］
で示される化合物を生成」する方法（摘記７ｂ参照）が記載され，
　この「Ｒ」は「要すれば水酸基で置換した炭素原子数７〜１２のアルキル基」であって，
「式ＩＩ（審決注：式は省略する。）
［式中、ｎは１〜７の整数であり；Ｒ１およびＲ２は、同一または異なって、水素、Ｃ１−Ｃ５−アルキル、Ｃ３−Ｃ７−シクロアルキルを表わすか、またはＲ１およびＲ２は、基Ｘを有する炭素原子（式ＩＩ中、星印）と共にＣ３−Ｃ６炭素環を形成し得；Ｘは水素またはヒドロキシを表わす。］」（摘記７ａ参照）ものである。
　そうすると，甲第７号証には，
「１（Ｓ），３（Ｒ）−ビス−（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−９，１０−プレグナ−５（Ｅ），７（Ｅ），１０（１９）−トリエン−２０（Ｒ）−オールを、式Ｚ−Ｒ３［式中、Ｚは脱離基、例えば、ハロゲン、ｐ−トルエンスルホニルオキシ、メタンスルホニルオキシである。Ｒ３は、Ｒもしくはその類縁体、または要すればＲに変換し得る基であり、
　Ｒは要すれば水酸基で置換した炭素原子数７〜１２のアルキル基であって，式ＩＩ
［式中、ｎは１〜７の整数であり；Ｒ１およびＲ２は、同一または異なって、水素、Ｃ１−Ｃ５アルキル、Ｃ３−Ｃ７−シクロアルキルを表すか、またはＲ１およびＲ２は、基Ｘを有する炭素原子（式ＩＩ中、星印）と共にＣ３−Ｃ６炭素環を形成し得；Ｘは水素またはヒドロキシを表わす。］である。］で示される側鎖形成ブロックで塩基性条件下にアルキル化して、式ＩＩＩ
で示される化合物を生成する方法。」の発明（以下「甲７発明１」という。）が記載されているといえる。
　
　さらに，甲第７号証には，「上記式ＩＩＩの化合物を三重項増感光異性化並びに要すればＲ３からＲへの変換および脱保護に付して、・・・式Ｉの化合物」を生成することが記載され（摘記７ｂ参照），
「式Ｉ」の化合物とは，
「式Ｉ（審決注：化学式は省略する。）
で示される化合物」（摘記７ａ参照）である。
　そうすると，甲第７号証には，
「１（Ｓ），３（Ｒ）−ビス−（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−９，１０−プレグナ−５（Ｅ），７（Ｅ），１０（１９）−トリエン−２０（Ｒ）−オールを、式Ｚ−Ｒ３［式中、Ｚは脱離基、例えば、ハロゲン、ｐ−トルエンスルホニルオキシ、メタンスルホニルオキシである。Ｒ３は、Ｒもしくはその類縁体、または要すればＲに変換し得る基であり、Ｒは要すれば水酸基で置換した炭素原子数７〜１２のアルキル基であって，式ＩＩ（化学式は甲７発明１と同じなので省略する。）
［式中、ｎは１〜７の整数であり；Ｒ１およびＲ２は、同一または異なって、水素、Ｃ１−Ｃ５アルキル、Ｃ３−Ｃ７−シクロアルキルを表すか、またはＲ１およびＲ２は、基Ｘを有する炭素原子（式ＩＩ中、星印）と共にＣ３−Ｃ６炭素環を形成し得；Ｘは水素またはヒドロキシを表わす。］である。］で示される側鎖形成ブロックで塩基性条件下にアルキル化して、式ＩＩＩ（化学式は甲７発明１と同じなので省略する。）で示される化合物を生成し、
式ＩＩＩで示される化合物を三重項増感光異性化並びに要すればＲ３からＲへの変換および脱保護に付して、式Ｉ
で示される化合物を製造する方法」の発明（以下「甲７発明２」という。）が記載されているといえる。
　
（３）対比・判断
（３−１）本件発明１に対して
ア　対比
　本件発明１と甲７発明１を対比する。
　甲７発明１の「１（Ｓ），３（Ｒ）−ビス−（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−９，１０−プレグナ−５（Ｅ），７（Ｅ），１０（１９）−トリエン−２０（Ｒ）−オール」は，本件発明１の
「
」において，Ｗ及びＸは水素とメチルであり，ＹはＯであり，Ｚは，「ビタミンＤ構造」であるものに相当する。
　甲７発明１の「Ｚ−Ｒ３」は，本件発明１の
「
または
」において，「Ｅ」が「Ｚ」で脱離基であり，
「
または
（式中、ｎは１であり；Ｒ１およびＲ２はメチルである）
」の部分（以下「Ｂ」構造という。）が，「Ｒ３」で，
「要すれば水酸基で置換された炭素原子数７〜１２のアルキル基であって，式ＩＩで表されるＲ
（式中、ｎは１〜７の整数であり；Ｒ１およびＲ２は、同一または異なって、水素、Ｃ１−Ｃ５アルキル、Ｃ３−Ｃ７−シクロアルキルを表すか、またはＲ１およびＲ２は、基Ｘを有する炭素原子（式ＩＩ中、星印）と共にＣ３−Ｃ６炭素環を形成し得；Ｘは水素またはヒドロキシを表わす。）もしくはその類縁体、または要すればＲに変換し得る基」であるものに対応する。
　甲７発明１の
「
」は，本件発明１の
「
」において，Ｗ及びＸは水素とメチルであり，ＹはＯであり，Ｚは，
「
」であり，
「
」の部分（以下「Ａ」構造という。）が，「Ｒ３」で，
「要すれば水酸基で置換された炭素原子数７〜１２のアルキル基であって，
式ＩＩで表されるＲ
（式中、ｎは１〜７の整数であり；Ｒ１およびＲ２は、同一または異なって、水素、Ｃ１−Ｃ５アルキル、Ｃ３−Ｃ７−シクロアルキルを表すか、またはＲ１およびＲ２は、基Ｘを有する炭素原子（式ＩＩ中、星印）と共にＣ３−Ｃ６炭素環を形成し得；Ｘは水素またはヒドロキシを表わす。）もしくはその類縁体、または要すればＲに変換し得る基」であるものに対応する。
　
　そうすると，本件発明１と甲７発明１とは，
「下記の構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中、ＷおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり；ＹはＯである）
（ａ）下記構造：
（式中、Ｗ、Ｘ、Ｙは上記定義の通りである）を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
Ｅ−Ｂ
を有する化合物（式中、Ｅは脱離基である）と反応させて化合物を製造すること；
（ｂ）かくして製造された化合物を回収すること、
を含む方法」で一致し，以下の点で相違している。
（２−ｉ）「
」の「Ａ」，「Ｚ」に対応する部分構造が，
　本件発明１では，「Ａ」が「下記構造：
（式中、ｎは１であり；Ｒ１およびＲ２はメチルである）」であり，
「Ｚ」が，「ステロイド環構造、またはビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい」であるのに対して，
　甲７発明１では，「Ａ」が
「要すれば水酸基で置換された炭素原子数７〜１２のアルキル基であって，式ＩＩで表されるＲ
（式中、ｎは１〜７の整数であり；Ｒ１およびＲ２は、同一または異なって、水素、Ｃ１−Ｃ５アルキル、Ｃ３−Ｃ７−シクロアルキルを表すか、またはＲ１およびＲ２は、基Ｘを有する炭素原子（式ＩＩ中、星印）と共にＣ３−Ｃ６炭素環を形成し得；Ｘは水素またはヒドロキシを表わす。）もしくはその類縁体、または要すればＲに変換し得る基」であり，
「Ｚ」が「式
（以下「１，３−ビス−（ｔ−ブチルジメチルシリル）−５Ｅ−セコステロイド構造」という。）」である点
（２−ｉｉ）「
」の「Ｚ」に対応する部分構造が，
　本件発明１では，「ステロイド環構造またはビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい」であるのに対して，
　甲７発明１では，「１，３−ビス−（ｔ−ブチルジメチルシリル）−５Ｅ−セコステロイド構造」である点
（２−ｉｉｉ）「Ｅ−Ｂ」の「Ｂ」に対応する部分構造が，本件発明１では，
「下記構造：
　または
（式中、ｎは１であり；Ｒ１およびＲ２はメチル、Ｅは脱離基である）」（以下「２，３−エポキシ−３−メチル−ブトキシ基」，「２−脱離基−３−メチル−３−ヒドロキシ−ブチル基」という。）であるのに対して，甲７発明１では，
「要すれば水酸基で置換された炭素原子数７〜１２のアルキル基であって，式ＩＩで表されるＲ（審決注：化学式は省略する。）
（式中、ｎは１〜７の整数であり；Ｒ１およびＲ２は、同一または異なって、水素、Ｃ１−Ｃ５アルキル、Ｃ３−Ｃ７−シクロアルキルを表すか、またはＲ１およびＲ２は、基Ｘを有する炭素原子（式ＩＩ中、星印）と共にＣ３−Ｃ６炭素環を形成し得；Ｘは水素またはヒドロキシを表わす。）もしくはその類縁体、または要すればＲに変換し得る基」である点
　
イ　相違点の検討
（ア）相違点の整理
　相違点（２−ｉ），相違点（２−ｉｉ），相違点（２−ｉｉｉ）について検討すると，相違点（２−ｉｉｉ）における「Ｅ−Ｂ」の「Ｂ」構造を，
「要すれば水酸基で置換された炭素原子数７〜１２のアルキル基であって，式ＩＩで表されるＲ（審決注：化学式は省略する。）
（式中、ｎは１〜７の整数であり；Ｒ１およびＲ２は、同一または異なって、水素、Ｃ１−Ｃ５アルキル、Ｃ３−Ｃ７−シクロアルキルを表すか、またはＲ１およびＲ２は、基Ｘを有する炭素原子（式ＩＩ中、星印）と共にＣ３−Ｃ６炭素環を形成し得；Ｘは水素またはヒドロキシを表わす。）もしくはその類縁体、または要すればＲに変換し得る基」から，「２，３−エポキシ−３−メチル−ブチル基」または「２−脱離基−３−メチル−３−ヒドロキシ−ブチル基」にすることによって，
　相違点（２−ｉ）における「Ａ」も，必然的に，「要すれば水酸基で置換された炭素原子数７〜１２のアルキル基であって，式ＩＩで表されるＲ（審決注：化学式は省略する。）
（式中、ｎは１〜７の整数であり；Ｒ１およびＲ２は、同一または異なって、水素、Ｃ１−Ｃ５アルキル、Ｃ３−Ｃ７−シクロアルキルを表すか、またはＲ１およびＲ２は、基Ｘを有する炭素原子（式ＩＩ中、星印）と共にＣ３−Ｃ６炭素環を形成し得；Ｘは水素またはヒドロキシを表わす。）もしくはその類縁体、または要すればＲに変換し得る基」から，「２，３−エポキシ−３−メチル−ブチル基」になる。
　また，相違点（２−ｉｉ）において，「Ｚ」が「１，３−ビス−（ｔ−ブチルジメチルシリル）−５Ｅ−セコステロイド構造」から「ビタミンＤ構造（Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基を有していてもよい）」にすることによって，
　相違点（２−ｉ）における「Ｚ」は，必然的に，「１，３−ビス−（ｔ−ブチルジメチルシリル）−５Ｅ−セコステロイド構造」から「ビタミンＤ構造（Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基を有していてもよい）」となる。
　そうすると，甲１発明において，相違点（２−ｉｉｉ），相違点（２−ｉｉ）に係る構成を備えることで，必然的に相違点（２−ｉ）に係る構成も備えることになるので，以下，相違点（２−ｉｉｉ），（２−ｉｉ）の順で検討する。
　
（イ）相違点（２−ｉｉｉ）について
ａ　動機付けについて
　甲第７号証には，「Ｂ」構造に対応する「Ｒ３」としては，
「要すれば水酸基で置換された炭素原子数７〜１２のアルキル基であって，式ＩＩで表されるＲ（審決注：化学式は省略する。）
（式中、ｎは１〜７の整数であり；Ｒ１およびＲ２は、同一または異なって、水素、Ｃ１−Ｃ５アルキル、Ｃ３−Ｃ７−シクロアルキルを表すか、またはＲ１およびＲ２は、基Ｘを有する炭素原子（式ＩＩ中、星印）と共にＣ３−Ｃ６炭素環を形成し得；Ｘは水素またはヒドロキシを表わす。）もしくはその類縁体、または要すればＲに変換し得る基」，すなわち，水酸基を有する炭素原子数７〜１２のアルキル基であって式ＩＩで表されるＲになり得るものが含まれるが，具体的には，第２表の「種類（図式Ｉ参照）」の「ＩＩＩ」に対応する「Ｒ３」で示されるもの（摘記７ｄ参照）であって，これらの中には，「２，３−エポキシ−３−メチル−ブチル基」，「２−脱離基−３−メチル−３−ヒドロキシ−ブチル基」に相当するものは記載されていないし，エポキシ環を含むものについても何ら記載されていない。
　また，甲７発明１の目的化合物は，「Ｂ」構造に対応する「Ｒ３」が「要すれば水酸基で置換された炭素原子数７〜１２のアルキル基又はこれに変換し得る基」であるから，本件発明１の目的化合物あるいはこれをさらに還元して得られる最終的な目的化合物であるアルコールの「Ｂ」である「
（式中、ｎは１であり；Ｒ１およびＲ２はメチルである）」とは，炭素原子数が異なっており，甲第７号証には，基Ｒ中に炭素原子数が少なくとも７個以上あると既知の炭素原子数８を超えない化合物よりも優れた代謝安定性，種々のレセプターへの結合親和性に関する好ましい選択性，低いカルシウム血症作用を有することが記載されている（摘記７ｅ参照）ことからすれば，甲７発明１において，「Ｂ」構造に対応する「Ｒ３」を，本件発明１のように炭素原子数５のものとすることは，甲７発明１の目的から外れるものといえる。
　そうすると，上記１（３）（３−１）イ（イ）で述べたように，甲７発明１の出発化合物である「５Ｅ−セコステロイド構造の２０−アルコール」から，本件発明１の目的化合物をさらに還元して得られる最終的な目的化合物を合成する方法が，工業的な製造方法として技術課題があることを当業者が認識し得たとしても，甲７発明１の目的からはずれて，「Ｂ」構造に対応する「Ｒ３」を，「要すれば水酸基で置換された炭素原子数７〜１２のアルキル基」から，「２，３−エポキシ−３−メチル−ブチル基」，「２−脱離基−３−メチル−３−ヒドロキシ−ブチル基」とする動機付けがあるとはいえない。
　なお，甲第７号証には，本件発明１の目的化合物をさらに還元して得られる最終的な目的化合物である「２２−オキサ−１，２５−（ＯＨ）２Ｄ３」を，甲７発明１と同様の方法を使用して合成できることが記載されている（摘記７ｃ参照）が，これは対照サンプルとして合成されているものであって，上述のとおり，甲７発明１の最終目的化合物よりも効果の劣る「２２−オキサ−１，２５−（ＯＨ）２Ｄ３」を最終目的化合物とする動機付けが，甲７発明１にあるということはできない。
　また，その他の証拠にも，甲７発明１において，「Ｂ」構造に対応する「Ｒ３」を，「要すれば水酸基で置換された炭素原子数７〜１２のアルキル基」から，「２，３−エポキシ−３−メチル−ブチル基」，「２−脱離基−３−メチル−３−ヒドロキシ−ブチル基」とすることを動機付けるに足る記載は認められない。
　
ｂ　構成の容易想到性について
　上記ａで述べたように，甲７発明１において，「Ｂ」構造に対応する「Ｒ３」を「２，３−エポキシ−３−メチル−ブチル基」，「２−脱離基−３−メチル−３−ヒドロキシ−ブチル基」とする動機付けがあるとは認められないが，念のため，各証拠を適用すると仮定した場合の構成の容易想到性についてもさらに検討する。
　
　甲第１号証には，ＲＯＨ（アルコール）を，「１-ブロモ（またはクロロ）-3-メチル-2,3-エポキシブタン」を使用してエポキシエーテルを合成する反応が記載されている（摘記１ａ，１ｂ参照）が，Ｒとしては，「ｉ−Ｃ３Ｈ７」のほか「ＣＨ３」，「Ｃ２Ｈ５」，「Ｃ３Ｈ７」，「Ｃ４Ｈ９」，「ｉ−Ｃ５Ｈ１１」，「ＣＨ２Ｃ６Ｈ５」，「ＣＨ２＝Ｃ（ＣＨ３）ＣＨ２ＣＨ２−」，「Ｃ６Ｈ５」，「
」が記載されているだけで，「ＲＯＨ」として，ビタミンＤ構造や５Ｅ−セコステロイド構造の２０−アルコールを選択することについて記載はないし，上述の記載されたアルコール以外にどのようなアルコールに適用できるのかについても示唆するところがない。
　また，上記１（３）（３−１）イ（ウ）で述べたとおり，甲第４，５号証，甲第２１〜２３号証には，ステロイド環構造の２０−アルコールと特定の反応剤とを反応させてエーテルを合成する反応が記載され，甲第６，７号証には，５Ｅ−セコステロイド構造の２０−アルコールと特定の反応剤を反応させて，エーテルを合成する反応が記載されているものの，反応剤はいずれもエポキシ環構造を有さない化合物であって，甲第１号証に示される「１-ブロモ（またはクロロ）-3-メチル-2,3-エポキシブタン」とは構造の異なる反応剤である。
　そして，例えば，甲第４号証に記載されるように，ステロイド環構造の２０−アルコールはその立体障害によって水酸基と反応する反応剤との反応性が低いことが知られているところ，類似の構造を有する５Ｅ−セコステロイド構造の２０−アルコールを使用する甲７発明１において，反応剤「Ｚ−Ｒ３」（Ｚは脱離基である）のＲ３が「（ＣＨ２）４−Ｃ（Ｏ−ＴＨＰ）Ｍｅ２」，「（ＣＨ２）３Ｃ（ＯＳｉＭｅ３）Ｅｔ２」などの化合物と反応したからといって，構造の異なる「１-ブロモ（またはクロロ）-3-メチル-2,3-エポキシブタン」も同様に反応することができると当業者が理解するとはいえない。
　また，上記１（３）（３−１）イ（ウ）で述べたとおり，甲第１０〜１４号証，甲第２５〜２７号証には，様々なアルコールとエピハロヒドリンとを反応させて，エポキシエーテル（グリシジルエーテル）を合成する方法が記載されているが，これらのアルコールの中には，ステロイド環構造，ビタミンＤ構造又は５Ｅ−セコステロイド構造の２０−アルコールは示されておらず，これらの証拠に記載されたアルコールのなかで，反応する水酸基が置換する炭素原子にメチル基とビタミンＤ構造のような大きな置換基が置換した２０−アルコールは記載されていない。
　その一方で，上記１（３）（３−１）イ（ウ）で述べたとおり，甲第５，２１号証の記載からは，同じ環構造を有する反応剤でも環構造が反応部位に近い位置に存在すると，ステロイド環構造又はビタミンＤ構造の２０（Ｓ）−アルコールとは，反応が進行しない可能性があることが理解でき，甲第１号証に記載される「１-ブロモ（またはクロロ）-3-メチル-2,3-エポキシブタン」は，反応しなかった甲第２１号証の反応剤よりも反応部位に近い位置にエポキシ環が存在し，同じエポキシ環を持つイソブチレンエポキシド１５ではエポキシ環が開裂する付加反応が生じているから，ステロイド環構造又はビタミンＤ構造のような大きな置換基を持つ２０（Ｓ）−アルコールと甲第１号証の「１-ブロモ（またはクロロ）-3-メチル-2,3-エポキシブタン」を反応させて，実際にエポキシエーテルを合成できるかは当業者といえども直ちに予測し得なかったものと認められる。
　また，甲第１号証のみならず，その他の証拠をみても，ウィリアムソン・エーテル合成反応における「イソプロパノール」等のアルコールと「ステロイド環構造又はビタミンＤ構造（５Ｅ−セコステロイド構造）の２０−アルコール」の反応類似性を具体的に示唆する記載は認められない。
　そうすると，ビタミンＤ構造に類似する５Ｅ−セコステロイド構造の２０−アルコールを特定の反応剤でエーテル化させる反応が周知技術であり，また，特定のアルコールとエピハロヒドリンのようなエポキシ環を有する反応剤とを反応させてエポキシエーテルを合成することが周知技術であったとしても，甲７発明１において，「Ｅ−Ｂ」に対応する「Ｚ−Ｒ３」として，甲第１号証に記載される「１-ブロモ（またはクロロ）-3-メチル-2,3-エポキシブタン」とを反応させて，エポキシエーテルを合成できると当業者が容易に想到し得たとは認めることができない。
　
（ウ）相違点（２−ｉｉ）について
　相違点（２−ｉｉ）について検討すると，甲第７号証には，「上記式ＩＩＩの化合物を三重項増感光異性化」することが記載されており（摘記７ｂ参照），この異性化によって「５Ｅ−セコステロイド構造」が「ビタミンＤ構造」に変換されている。
　そして，式ＩＩＩの「５Ｅ−セコステロイド構造」と本件発明１の「ビタミンＤ構造」は，環に置換している二重結合の置換位置が対称になっているだけの異性体構造で，化学構造の類似性からみて「ビタミンＤ構造」であっても「５Ｅ−セコステロイド構造」の２０−アルコールと同様に，Ｚ−Ｒ３と反応することを予測して，甲７発明１において，「５Ｅ−セコステロイド構造」に換えて，最終的に製造する「ビタミンＤ構造」の２０−アルコールを用いて，「Ｚ−Ｒ３」と反応させることは当業者が容易に想到し得たことと認められる。
　しかしながら，甲７発明１において，上記相違点（２−ｉｉｉ）に係る構成を備えたものとすることについては当業者が容易になし得たものではないのであるから，たとえ相違点（２−ｉｉ）に係る構成を備えたものとすることが容易であったとしても，甲７発明１から本件発明１とすることが当業者にとって容易であったとは認められない。
　
ウ　本件発明１の効果
　上記１（３）（３−１）ウで述べたとおり，本件発明１の効果は，本件発明１に係る新たな製造方法を提供することにあるものと認められるところ，上記イで検討したとおり，本件発明１に係る構成とすることは当業者が容易に想到し得なかったものであるから，本件発明１の効果も同様に当業者が予測し得なかったものと認められる。
　
エ　請求人の主張について
（ア）請求人の主張
　請求人は，口頭審理において，無効理由２においても無効理由１で述べた技術常識の内容を援用するとしており（第１回口頭審理調書　別紙１（８）参照），審判請求書８第７８頁下から第３行〜第８０頁第１３行），審判事件弁駁書（第１１頁第２１行〜第１３頁第１４行）で述べていた無効理由２の主張を要約すると以下のとおりと認める。
　甲７発明１において，２０−アルコールをアルキル化するに際して，甲７発明１における周知の技術課題（甲第２，４，２１号証）を当業者が認識し，この技術課題を解決するために，アルコールとエピハロヒドリンがウィリアムソン・エーテル合成反応で高い反応性を示すという周知技術（甲第１０〜１４，２５〜２７号証）を前提に，甲７発明１のビタミンＤ構造の２０−アルコールと構造的に類似している甲第１号証の「イソプロパノール」とエピハロヒドリンと類似の構造である甲第１号証の「１-ブロモ（またはクロロ）-3-メチル-2,3-エポキシブタン」との反応を参考にして，「１-ブロモ（またはクロロ）-3-メチル-2,3-エポキシブタン」を使用することは当業者が容易になし得たことである。甲第９，１９号証によれば，被請求人の研究者もこのことが容易に想到できたと述べている。
　また，甲第７号証には，５Ｅ−セコステロイド構造の２０−アルコールが，甲第７号証の化合物Ｉ以外の類似の２２−オキサ−１，２５−（ＯＨ）２Ｄ３（マキサカルシトール）の合成中間体となることが記載されているから，甲７発明１において，甲第１号証の「１-ブロモ（またはクロロ）-3-メチル-2,3-エポキシブタン」を用いる動機付けもある。
　
（イ）請求人の主張の検討
　上記イ（イ）ａで述べたとおり，甲７発明１は，「Ｂ」の構造を，「要すれば水酸基で置換された炭素原子数７〜１２のアルキル基」の化合物を得ることを目的とした発明であるから，甲第７号証に甲７発明１の出発化合物である５Ｅ−セコステロイド構造の２０−アルコールが，本件発明１の最終的な目的化合物である２２−オキサ−１，２５−（ＯＨ）２Ｄ３（マキサカルシトール）の出発化合物になることも開示されていたとしても，甲７発明１の目的を変えて別の化合物を製造する動機付けがあるとはいえない。
　また，甲７発明１において，その技術課題を当業者が認識したとしても，甲７発明１の目的に照らして，甲第１号証の「１-ブロモ（またはクロロ）-3-メチル-2,3-エポキシブタン」を用いる動機付けがあったということはできない。
　さらに，甲第１号証のイソプロパノールと甲７発明１の５Ｅ−セコステロイド構造の２０−アルコールとが，ウィリアムソン・エーテル合成反応において反応類似性があることを示す具体的な証拠は何ら示されておらず，甲７発明１において，甲第１号証の示されるアルコールのように，エポキシ環を含む反応剤と反応するといえないことは上記イ（イ）ｂで述べたとおりである。
　なお，甲第９，１９号証は，いずれも，本件優先日後に頒布された刊行物であって，甲第９号証には臭化ブレニル構造とエポキシ構造の類似性を述べる記載があり，甲第１９号証には本件特許の発明者が甲第１号証を参考にした旨の記載があるが，これらの記載事項が本件優先日前に当業者の技術常識となっていたことを証明するものではない。
　よって，請求人の主張は採用できない。
　
オ　本件発明１に対しての対比・判断のまとめ
　以上のとおり，甲７発明１において，甲第１号証，甲第２号証．甲第４〜８号証，甲第１０〜１４号証，甲第１６，１７号証，甲第２１〜２８号証の記載から，本件優先日前に上記相違点（２−ｉｉｉ）に係る構成を備えたものとすることが当業者にとって容易になし得たものとはいえないから，本件発明１は，本件優先日前に頒布された甲第７号証（主引用例）及び甲第１号証に記載された発明並びに甲第２号証，甲第４〜６号証，甲８号証，甲第１０〜１４号証，甲第１６，１７号証，甲第２１〜２８号証に記載された事項から導かれる本件優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。
　
（３−２）本件発明２，４，６〜１２対して
　本件発明２，４，６〜１２は，本件発明１を，さらに限定したものであるから，本件発明２，４，６〜１２も本件発明１と同様に，本件優先日前に頒布された甲第７号証（主引用例）及び甲第１号証に記載された発明並びに甲第２号証，甲第４〜６号証，甲８号証，甲第１０〜１４号証，甲第１６，１７号証，甲第２１〜２８号証に記載された事項から導かれる本件優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。
　
（３−３）本件発明１３に対して
ア　対比
　本件発明１３と甲７発明２とを対比する。
　本件発明１３と甲７発明２とは，上記（３−１）アで述べた本件発明１と甲７発明１と同様の対応関係がある。
　そうすると，本件発明１３と甲７発明２とは，
「下記の構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中、ＷおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり；ＹはＯである）
（ａ）下記構造：
（式中、Ｗ、Ｘ、Ｙは上記定義の通りである）を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
　Ｅ−Ｂ
を有する化合物（式中、Ｅは脱離基である）と反応させて下記構造：
を有する化合物を製造すること；
（ｂ）その化合物をさらに反応させて化合物を製造すること；および
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること、
を含む方法」で一致し，以下の点で相違している。
（２−ｉ’）「
」の「Ａ」，「Ｚ」に対応する部分構造が，本件発明１３では，
「Ａ」が「下記構造：
（式中、ｎは１であり；Ｒ１およびＲ２はメチルである）」であり，
「Ｚ」が「ステロイド環構造またはビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい」であるのに対して，
　甲７発明２では，「Ａ」が「要すれば水酸基で置換された炭素原子数７〜１２のアルキル基であって，式ＩＩで表されるＲ
（式中、ｎは１〜７の整数であり；Ｒ１およびＲ２は、同一または異なって、水素、Ｃ１−Ｃ５アルキル、Ｃ３−Ｃ７−シクロアルキルを表すか、またはＲ１およびＲ２は、基Ｘを有する炭素原子（式ＩＩ中、星印）と共にＣ３−Ｃ６炭素環を形成し得；Ｘは水素またはヒドロキシを表わす。）もしくはその類縁体、または要すればＲに変換し得る基」であり，
「Ｚ」が「１，３−ビス−（ｔ−ブチルジメチルシリル）−５Ｅ−セコステロイド構造」である点
（２−ｉｉ’）「
」の「Ｚ」に対応する部分構造が，
　本件発明１３では，「ステロイド環構造またはビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい」であるのに対して，
　甲７発明２では，
「１，３−ビス−（ｔ−ブチルジメチルシリル）−５Ｅ−セコステロイド構造」である点
（２−ｉｉｉ’）「Ｅ−Ｂ」の「Ｂ」に対応する部分構造が，本件発明１３では，「２，３−エポキシ−３−メチル−ブチル基」または「２−脱離基−３−メチル−３−ヒドロキシ−ブチル基」であるのに対して，
　甲７発明２では，
「要すれば水酸基で置換された炭素原子数７〜１２のアルキル基であって，式ＩＩで表されるＲ（審決注：化学式は省略する。） 
（式中、ｎは１〜７の整数であり；Ｒ１およびＲ２は、同一または異なって、水素、Ｃ１−Ｃ５アルキル、Ｃ３−Ｃ７−シクロアルキルを表すか、またはＲ１およびＲ２は、基Ｘを有する炭素原子（式ＩＩ中、星印）と共にＣ３−Ｃ６炭素環を形成し得；Ｘは水素またはヒドロキシを表わす。）もしくはその類縁体、または要すればＲに変換し得る基」である点
（２−ｉｖ）「
」の「Ａ’」，「Ｚ」に対応する部分構造が，本件発明１３では，
「Ａ’」が「下記構造：
（式中、ｎは１であり；Ｒ１およびＲ２はメチルである）」であり，
「Ｚ」が「ステロイド環構造またはビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい」であるのに対して，
　甲７発明２では，「Ａ’」が
「要すれば水酸基で置換された炭素原子数７〜１２のアルキル基であって，式ＩＩで表されるＲ（審決注：化学式は省略する。）
（式中、ｎは１〜７の整数であり；Ｒ１およびＲ２は、同一または異なって、水素、Ｃ１−Ｃ５アルキル、Ｃ３−Ｃ７−シクロアルキルを表すか、またはＲ１およびＲ２は、基Ｘを有する炭素原子（式ＩＩ中、星印）と共にＣ３−Ｃ６炭素環を形成し得；Ｘは水素またはヒドロキシを表わす。）」であり，
「Ｚ」が「１，３−ビス（ｔ−ブチルジメチルシリル）−５Ｅ−セコステロイド構造」である点
（２−ｖ）「（ｂ）」の工程の「
をさらに反応させる」工程が，
　本件発明１３では，「還元剤で処理」するのに対して，
　甲７発明２では，「三重項増感光異性化並びに要すればＲに変換し得る基からＲへの変換および脱保護に付して」いる点
　
イ　相違点の検討
（ア）相違点の整理
　上記相違点（２−ｉ’），（２−ｉｉ’），（２−ｉｉｉ’）は，それぞれ，上記（３−１）アで述べた相違点（２−ｉ），（２−ｉｉ），（２−ｉｉｉ）と実質的に同じであるから，上記（３−１）イ（ア）で述べたとおり，甲７発明２において，相違点（２−ｉｉｉ’），相違点（２−ｉｉ’）に係る構成を備えることで，必然的に相違点（２−ｉ’）に係る構成も備えることになる。
　また，相違点（２−ｉｖ）は，相違点（２−ｉ’）に係る構成を備え，かつ相違点（２−ｖ）に係る構成を備えれば，必然的にその構成を備えることになるので，これらをまとめて検討する。
　
（イ）相違点（２−ｉｉｉ’）の検討
　相違点（２−ｉｉｉ’）は，上記（３−１）イ（イ）で検討した相違点（２−ｉｉｉ）と実質的に同じであるから，上記（３−１）イ（イ）で述べたのと同様の理由により，甲７発明２において，本件優先日前に，相違点（２−ｉｉｉ’）の構成を備えたものとすることが当業者にとって容易になし得たものとはいえない。
　
（ウ）相違点（２−ｉｉ’）の検討
　相違点（２−ｉｉ’）は，上記（３−１）イ（ウ）で検討した相違点（２−ｉｉ）と実質的に同じであるから，上記（３−１）イ（ウ）で述べたのと同様の理由により，甲７発明２において，本件優先日前に，相違点（２−ｉｉ’）に係る構成を備えたものとすることは当業者が容易になし得たものと認められるものの，相違点（２−ｉｉｉ’）に係る構成を備えたものとすることができない以上，本件発明１３を甲７発明２から当業者が容易に発明をすることができたものとは認められない。
　
（エ）相違点（２−ｉ’），相違点（２−ｉｖ），相違点（２−ｖ）の検討
　上記（イ）で述べたとおり，甲７発明２において，本件優先日前に，相違点（２−ｉｉｉ’）に係る構成を備えたものとすることが当業者にとって容易になし得たものとはいえない以上，相違点（２−ｉ’）に係る構成を備えたものとすることも当業者にとって容易になし得たものということができない。 
　なお，甲第１号証に，エポキシエーテルを還元剤で還元してエポキシ環を開環してアルコールにすることが記載され（摘記１ｃ参照），甲第１６号証にもエポキシ環の還元反応によるアルコールの合成方法が記載され（摘記１６ａ参照），甲第２１号証にも「エポキシド化合物（１８ａまたは１８ｂ）の・・・エポキシ環の込み合っていないほうのＣ−２４位側で水素化ジイソブチルアルミニウムにより位置選択的に開裂して、トリオール化合物（１９ａおよび１９ｂ）」にすることが記載され（摘記２１ａ，２１ｂ参照），この反応は還元剤である「水素化ジイソブチルアルミニウム」でエポキシド化合物をアルコールにする反応であり，さらに，甲第８号証にも同様のステロイド構造のエポキシド化合物を還元剤でアルコールにする反応が記載され（摘記８ａ〜８ｃ参照）ているから，相違点（２−ｖ）に係る構成を備えることについては，当業者が容易に想到し得たものと認められる。しかしながら，相違点（２−ｉ’）に係る構成を備えたものとすることが当業者にとって容易といえない以上，相違点（２−ｉｖ）に係る構成を備えたものとすることも当業者が容易に想到するものとは認められない。
　
ウ　本件発明１３の効果
　上記１（３）（３−３）ウで述べたとおり，本件発明１３の効果は，本件発明１３に係る新たな製造方法を提供することにあるものと認められるところ，上記イで検討したとおり，本件発明１３に係る構成とすることは当業者が容易に想到し得なかったものであるから，本件発明１３の効果も同様に当業者が予測し得なかったものと認められる。
　
エ　本件発明１３に対しての対比・判断のまとめ
　以上のとおり，甲７発明２において，甲第１号証，甲第２号証．甲第４〜８号証，甲第１０〜１４号証，甲第１６，１７号証，甲第２１〜２８号証の記載から，本件優先日前に上記相違点（２−ｉｉｉ’）に係る構成を備えたものとすることが当業者にとって容易になし得たものとはいえないから，本件発明１３は，本件優先日前に頒布された甲第７号証（主引用例）及び甲第１号証に記載された発明並びに甲第２号証，甲第４〜６号証，甲８号証，甲第１０〜１４号証，甲第１６，１７号証，甲第２１〜２８号証に記載された事項から導かれる本件優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。
　
（３−４）本件発明１４，１６，１８〜２８に対して
　本件発明１４，１６，１８〜２８は，本件発明１３を，さらに限定したものであるから，本件発明１４，１６，１８〜２８も本件発明１３と同様に，本件優先日前に頒布された甲第７号証（主引用例）及び甲第１号証に記載された発明並びに甲第２号証，甲第４〜６号証，甲８号証，甲第１０〜１４号証，甲第１６，１７号証，甲第２１〜２８号証に記載された事項から導かれる本件優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。
　
（４）小括 
　以上のとおり，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８は，本件優先日前に頒布された甲第７号証（主引用例）及び甲第１号証に記載された発明並びに甲第２号証，甲第４〜６号証，甲８号証，甲第１０〜１４号証，甲第１６，１７号証，甲第２１〜２８号証に記載された事項から導かれる本件優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。
　そうすると，上記理由及び証拠によっては，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８についての特許は特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものとはいえない。
　
３　無効理由３
（１）刊行物の記載事項 
　上記１（１）に記載したとおりである。
　
（２）甲第４号証に記載された発明
　甲第４号証には，図９に反応式が記載されている（摘記４ｂ参照）。
　この反応式中の「２０（Ｓ）−アルコール（８）」は，図５（摘記４ａ参照）からみて以下の化合物
「
」であり，当該化合物中の「ＴＢＳ」は，甲第４号証の脚注１３で引用する甲第２１号証の記載から「ｔ−ブチルジメチルシリル」を意味するものである（摘記２１ｃ参照）。
　この反応式中の
「
」の「ＴＨＰ」は，甲第２１号証の記載から「テトラヒドロピラニル」を意味するものである（摘記２１ｂ参照）。
　この反応式中の２０（Ｓ）−アルコール（８）をエーテル化する反応は，甲第２１号証に「水素化カリウム存在下での２０（Ｓ）−アルコール化合物（９）と臭化物（１５）１４の反応」と記載されている（摘記２１ａ参照）ことから「水素化カリウム」の存在下で反応させていたことが理解できる。
　そして，この記反応式中の
「
」は，甲第２１号証の「１６のＴＨＰ部分を・・・ピリジニウムｐ−トルエンスルホネートを用いて切断し、Ｃ−３位の脱シリル化を伴ってアリルアルコール化合物（１７）が・・・生成した。」との記載（摘記２１ａ参照）及び甲第２８号証の「ＰＰＴＳ」の項の記載からして，エーテル化合物のＲ１のＴＨＰ部分と，Ｒ２のＴＢＳ部分をピリジニウムｐ−トルエンスルホネートで切断する工程を意味するものと理解できる。
　さらに，この反応式の「Ｋａｔｓｔｕｋｉ−Ｓｈａｒｐｌｅｓｓ　ｅｐｏｘｉｄａｔｉｏｎ」は，甲第２１号証の「ｔｅｒｔ−ブチルハイドロパーオキシドを用いた香月−シャープレスエポキシ反応１５によりエポキシ体（１８ａまたは１８ｂ）が・・・得られた」（摘記２１ａ参照）との記載から，ｔｅｒｔ−ブチルハイドロパーオキシドによりエポキシ化して，
下記のエポキシド化合物（１８，１９）
「
（環構造はエーテル化合物と同じである。）」を得ていることが理解できる。
　
　そうすると，甲第４号証には，その記載の根拠となった甲第２１号証の記載を参酌して理解すれば，
「下記の２０（Ｓ）−アルコール（８）
（式中、ＴＢＳは、ｔ−ブチルジメチルシリルである。）
と，下記臭化物
（式中、ＴＨＰはテトラヒドロピラニルである。）
とを水素化カリウムの存在下に反応させて，下記のエーテル化合物
（式中、Ｒ１＝ＴＨＰ，Ｒ２＝ＴＢＳ）を生成し，エーテル化合物のＲ１のＴＨＰ部分と，Ｒ２のＴＢＳ部分をピリジニウムｐ−トルエンスルホネートで切断して下記アリルアルコール化合物
（式中、Ｒ１＝Ｒ２＝Ｈ）
を生成し，引き続き，ｔｅｒｔ−ブチルハイドロパーオキシドにより上記化合物をエポキシ化して，
下記のエポキシド化合物（１８または１９） 
（環構造は反応前と同じである。）を得る方法。」の発明（以下「甲４発明１」という。）が記載されているといえる。
　
　さらに，この反応式の上記エポキシド化合物（１８，１９）から「ＤＩＢＡＨ」で反応させる工程については，甲第２１号証の「１８ａ及び１８ｂのジイソブチルアルミニウムハイドライドを用いたエポキシ環の位置選択的開裂は・・・トリオール（１９ａ及び１９ｂ）を与えた。」との記載（摘記２１ａ参照）から，エポキシド化合物１８，１９をジイソブチルアルミニウムハイドライド（「ＤＩＢＡＨ」のことである（甲第２８号証参照）。）でエポキシ環を開裂して
「
（式中、Ｒ１＝ＣＨ３，Ｒ２＝ＯＨ，Ｒ３＝ＴＢＳ）
（式中、Ｒ１＝ＯＨ，Ｒ２＝ＣＨ３，Ｒ３＝ＴＢＳ）
」を得ることを意味しているものと理解できる。
　そうすると，甲第４号証には，甲第２１号証の記載を参酌して理解すれば，
「２０（Ｓ）−アルコール（８）（審決注：甲４発明１と同じなので化学式は省略する。）と，
臭化物（審決注：甲４発明１と同じなので化学式は省略する。）
とを水素化カリウムの存在下に反応させて，
エーテル化合物（審決注：甲４発明１と同じなので化学式は省略する。）を生成し，
エーテル化合物のＲ１のＴＨＰ部分と，Ｒ２のＴＢＳ部分をピリジニウムｐ−トルエンスルホネートで切断してアリルアルコール化合物（審決注：甲４発明１と同じなので化学式は省略する。）を生成し，
　引き続き，ｔｅｒｔ−ブチルハイドロパーオキシドにより上記化合物をエポキシ化して，
エポキシド化合物（１８または１９）（審決注：甲４発明１と同じなので化学式は省略する。）を得て，
エポキシド化合物（１８）及び（１９）をジイソブチルアルミニウムハイドライドでエポキシ環を開裂し，
下記のトリオール化合物
（式中、Ｒ１＝ＣＨ３，Ｒ２＝ＯＨ，Ｒ３＝ＴＢＳ）
（式中、Ｒ１＝ＯＨ，Ｒ２＝ＣＨ３，Ｒ３＝ＴＢＳ）
を得る方法。」の発明（以下「甲４発明２」という。）も記載されているといえる。
　
（３）対比・判断
（３−１）本件発明１に対して
ア　対比
　本件発明１と甲４発明１とを対比する。
　甲４発明１の「エポキシド化合物（１８または１９）（審決注：化学式は省略する。）」は，本件発明１の「下記構造：
（式中、ｎは１であり；ＷおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり；ＹはＯであり；そしてＺは、ステロイド環構造、またはビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）」において，Ｒ１およびＲ２が「メチル」と「ヒドロキシメチル（水酸基が置換したメチル）」である場合に対応するので，訂正前の請求項１に記載されていた「所望により置換されたＣ1〜Ｃ6アルキル」に相当する。
　甲４発明１の「２０（Ｓ）−アルコール（８）（審決注：化学式は省略する。）」は，本件発明１の「下記構造：
（式中、Ｗ、Ｘ、ＹおよびＺは上記定義の通りである）」に相当する。
　甲４発明１の「臭化物（審決注：化学式は省略する。）」は，本件発明１の
「
」において，「Ｅ」が「Ｂｒ」で脱離基であり，
「
または
（式中、ｎは１であり；Ｒ１およびＲ２はメチルである）
」の部分（以下「Ｂ」構造という。）が，「
」であるものに対応する。
　
　そうすると，本件発明１と甲４発明１とは，
「下記の構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中、ｎは１であり；Ｒ１およびＲ２は各々独立に、所望により置換されたＣ1〜Ｃ6アルキルであり；ＷおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり；ＹはＯであり；そしてＺは、ステロイド環構造、またはビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）
（ａ）下記構造：
（式中、Ｗ、Ｘ、ＹおよびＺは上記定義の通りである）を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
Ｅ−Ｂ
を有する化合物（式中、Ｅは脱離基である）と反応させて化合物を製造すること；
（ｂ）かくして製造された化合物を回収すること、
を含む方法」で一致し，以下の点で相違している。
（３−ｉ）「Ｒ１およびＲ２」が，
本件発明１では，ともに「メチル」であるのに対して，
甲４発明１では，「メチルとヒドロキシメチル」である点
（３−ｉｉ）「Ｅ−Ｂ」の「Ｂ」に対応する部分構造が，本件発明１では，
「２，３−エポキシ−３−メチル−ブチル基」または，「２−脱離基−３−メチル−３−ヒドロキシ−ブチル基」であるのに対して，甲４発明１では，
「
（式中、ＴＨＰはテトラヒドロピラニルである。）」（以下「３−メチル−４−テトラヒドロピラニルオキシ−２−ブテニル基」という。）である点
（３−ｉｉｉ）工程（ａ）が，
　本件発明１では，
「Ｅ−Ｂ」と反応させて化合物を得ているのに対して，
　甲４発明１では，
「Ｅ−Ｂ」と反応させた後，「得られたエーテル化合物（審決注：化学式は省略する。）をピリジニウムｐ−トルエンスルホネートで処理して，アリルアルコール化合物（審決注：化学式は省略する。）を生成し，引き続き，ｔｅｒｔ−ブチルハイドロパーオキシドによりアリルアルコール化合物をエポキシ化して」化合物を得ている点
　
イ　相違点の検討
（ア）相違点の整理
　相違点（３−ｉ），相違点（３−ｉｉ），相違点（３−ｉｉｉ）について検討すると，相違点（３−ｉｉ）における「Ｅ−Ｂ」の「Ｂ」構造を，
「３−メチル−４−テトラヒドロピラニルオキシ−２−ブテニル基」から，「２，３−エポキシ−３−メチル−ブチル基」または「２−脱離基−３−メチル−３−ヒドロキシ−ブチル基」にすること（「Ｂ」構造の置換）によって，相違点（３−ｉ）における「Ｒ１およびＲ２」も必然的に「メチル」になる。
　また，相違点（３−ｉｉ）における上記「Ｂ」構造の置換をすることによって，直接エポキシ化合物が得られるので，「得られたエーテル化合物をピリジニウムｐ−トルエンスルホネートで処理して，アルコール化合物を生成し，引き続き，ｔ−ブチルヒドロキシペルオキシドにより化合物（１７）をエポキシ化」する工程が不要となるから，必然的に相違点（３−ｉｉｉ）に係る構成も備えることになる。
　そこで，相違点（３−ｉｉ）について検討する。
　
（イ）相違点（３−ｉｉ）について
ａ　動機付けについて
　甲４発明１は，出発化合物である２０（Ｓ）アルコール（８）を反応させて，目的化合物であるのエポキシ化合物（１８，１９）を合成するものであるが，このエポキシ化合物は，本件発明１の目的化合物である
「
（式中、ｎは１であり；Ｒ１およびＲ２はメチルである）
」とは，Ｒ１およびＲ２の一方がメチルではなくヒドロキシメチルである点で異なり，また，このエポキシド化合物を還元して得られる最終的な目的化合物も，本件発明１（本件発明１３）では，
「
（式中、ｎは１であり；Ｒ１およびＲ２はメチルである）」であるのに対して，甲４発明１（甲４発明２）では，このＲ１およびＲ２の一方がメチルではなくヒドロキシメチルである点で異なる化合物である。
　甲第４号証には，甲４発明１のほかに，出発化合物である「２０（Ｓ）アルコール（８）」を反応させて，上記の本件発明１（本件発明１３）と同じ最終的な目的化合物を得る合成方法は記載されている（摘記４ａ参照）が，この合成方法は中間体として，甲４発明１のようにエポキシ化合物を経由するものではなく，甲４発明１の反応方法が，
「
（式中、ｎは１であり；Ｒ１およびＲ２はメチルである）
」のエポキシ化合物を合成する方法として適用可能であることを示唆する記載も見当たらない。
　そうすると，甲第４号証の記載から，甲４発明１において，目的化合物であるエポキシ化合物の構造を変更する動機付けがあると，直ちに認めることができない。
　また，甲第２号証及び甲第２１号証には，上記１（３）（３−１）イ（イ）で述べたとおり，本件発明１のエポキシド化合物をさらに還元して得られる上記最終的な目的化合物の合成方法が記載されているが，これらの合成方法も中間体としてエポキシド化合物を経由するものではないから，甲４発明１の中間体の構造を代える動機付けを示すものとはいえない。
　さらに，甲第２１号証には，「２６−水酸化ＯＣＴ（５及び６）を合成する（本件発明１のエポキシド化合物を還元して得られる最終的な目的化合物とは異なる。）ことを目的として，以下の構造を有する臭化物（１３）
「
」を使用しても２０（Ｓ）−アルコールのアルキル化ができなかったために，以下の構造を有する臭化物
「
」を用いたところアルキル化に成功したものであって（摘記２１ａ参照），反応が成功した反応剤に代えて別の反応剤を使用する具体的な動機付けがあると認めることはできない。
　また，その他の証拠にも，甲４発明１において，目的化合物であるエポキシ化合物の「ＯＴＨＰ」の構造部分を変える動機付けについて具体的に記載されたものは認められない。
　よって，甲４発明１において，「Ｅ−Ｂ」の「Ｂ」を「３−メチル−４−テトラヒドロピラニルオキシ−２−ブテニル基」から，「２，３−エポキシ−３−メチル−ブチル基」または「２−脱離基−３−メチル−３−ヒドロキシ−ブチル基」に置換する動機付けがあると認めることはできない。
　
ｂ　構成の容易想到性について
　上記ａで検討したとおり，甲４発明１において，「Ｅ−Ｂ」の「Ｂ」構造に対応する「３−メチル−４−テトラヒドロピラニルオキシ−２−ブテニル基」を代える動機付けがあるとは認められないが，甲４発明１の目的化合物を甲第４号証に開示のある本件発明１（本件発明１３）と同じ最終的な目的化合物に対応する中間体としてのエポキシ化合物に代える動機付けがあり，その際，甲４発明１は，工程が多段階であるから，工程の簡素化（側鎖のエポキシ化を二段階から一段階にすること）という当業者に自明の技術課題から，甲４発明１において，一段階の反応を採用しようとする動機付けがあると仮定して，各証拠からの構成の容易想到性についてさらに検討する。
　
　甲第１号証には，ＲＯＨ（アルコール）を，「１-ブロモ（またはクロロ）-3-メチル-2,3-エポキシブタン」を使用してエポキシエーテルを合成する反応が記載されている（摘記１ａ，１ｂ参照）が，「ステロイド環構造又はビタミンＤ構造の２０−アルコール」を選択することについて記載はないし，これを示唆する記載もない。
　また，上記１（３）（３−１）イ（ウ）で述べたとおり，甲第４，５号証，甲第２１〜２３号証には，ステロイド環構造の２０−アルコールと特定の反応剤とを反応させてエーテルを合成する反応が記載され，甲第６，７号証には，ビタミンＤ構造の異性体である５Ｅ−セコステロイド構造の２０−アルコールと特定の反応剤を反応させて，エーテルを合成する反応が記載されているものの，反応剤はいずれもエポキシ環構造を有さない化合物であって，甲第１号証に示される「１-ブロモ（またはクロロ）-3-メチル-2,3-エポキシブタン」とは構造の異なる反応剤である。
　そして，例えば，甲第４号証に記載されるように，ステロイド環構造の２０−アルコールは立体障害によって水酸基と反応剤反応性が低いことが知られている（摘記４ａ参照）ところ，甲４発明１において使用されている，
「
」以外の構造の異なるエポキシ環を含む反応剤を使用して同様に反応が進行することは当業者が容易に想到し得たこととは認められない。
　また，上記１（３）（３−１）イ（ウ）で述べたとおり，甲第１０〜１４号証，甲第２５〜２７号証には，上記（ａ）で述べたとおり，様々なアルコールとエピハロヒドリンとを反応させて，エポキシエーテル（グリシジルエーテル）を合成する方法が記載されているが，これらのアルコールの中には，ステロイド環構造又はビタミンＤ構造の２０−アルコールは示されておらず，これらの証拠に記載されたアルコールのなかで，反応する水酸基が置換する炭素原子にメチル基とステロイド環構造のような大きな置換基が置換したアルコールは記載されていない。
　その一方で，甲第５号証，甲第２１号証によれば，２０（Ｓ）−アルコールと環構造を有する臭化物とのエーテル化反応が進行しない場合もあることは上記１（３）（３−１）イ（ウ）で述べたとおりであって，環構造を有する反応剤を，ステロイド環構造の２０（Ｓ）−アルコールと反応させて，エーテル合成反応が進行するとは，当業者といえども直ちに予測することができないといわざるを得ない。
　そして，甲第１号証のみならず，ウィリアムソン・エーテル合成反応における「イソプロパノール」等のアルコールと「ステロイド環構造の２０−アルコール」との反応類似性を具体的に示唆する記載は認められない。
　そうすると，ステロイド環構造の２０−アルコールをエーテル化させる反応が周知技術であり，また，特定のアルコールとエピハロヒドリンのようなエポキシ環を有する反応剤とを反応させてエポキシエーテルを合成することが周知技術であったとしても，甲４発明１において，「Ｂ」構造において，「３−メチル−４−テトラヒドロピラニルオキシ−２−ブテニル基」から，「２，３−エポキシ−３−メチル−ブチル基」とするために，甲第１号証に記載される「１-ブロモ（またはクロロ）-3-メチル-2,3-エポキシブタン」を使用することを当業者が容易に想到し得たとは認めることができない。
　
ウ　本件発明１の効果
　上記１（３）（３−１）ウで述べたとおり，本件発明１の効果は，本件発明１に係る新たな製造方法を提供することにあるものと認められるところ，上記イで検討したとおり，本件発明１に係る構成とすることは当業者が容易に想到し得なかったものであるから，本件発明１の効果も同様に当業者が予測し得なかったものと認められる。
　
エ　請求人の主張について
（ア）請求人の主張
　請求人は，口頭審理において，無効理由３においても無効理由１で述べた技術常識の内容を援用するとしており（第１回口頭審理調書　別紙１（８）参照），審判請求書（第８３頁末行〜第８５頁下から第２行），審判事件弁駁書（第１３頁第１６行〜第１５頁第１８行），口頭審理陳述要領書（第２９頁下から第１５行〜第３０頁第５行）で述べていた無効理由３の主張を要約すると以下のとおりと認める。
　甲４発明１は，本件発明１と２０−アルコールの水酸基をアルキル化するという点で技術課題も共通し，この技術課題を解決するために，アルコールとエピハロヒドリンがウィリアムソン・エーテル合成反応で高い反応性を示すという周知技術（甲第１０〜１４，２５〜２７号証）を前提に，当業者であれば，わざわざ二重結合を有するブレニル基を導入してさらに二重結合をエポキシ化することなく，甲４発明１のステロイド構造の２０−アルコールと構造的に類似している甲第１号証の「イソプロパノール」とエピハロヒドリンと類似の構造である甲第１号証の「１-ブロモ（またはクロロ）-3-メチル-2,3-エポキシブタン」との反応を参考にして，「１-ブロモ（またはクロロ）-3-メチル-2,3-エポキシブタン」を使用することを容易に想起し得たはずである。
　また，甲４発明１は，反応剤である４−ブロモ−２−メチル−２−ブテンにＯ−ＴＨＰ残基が付加されたものは９４％という高収率でエーテル化合物が得られ，Ｏ−ＴＨＰ残基がない４−ブロモ−２−メチル−２−ブテンを使用すればさらに反応性が高くなることが期待でき，この反応剤は，４−ブロモ−２，３−エポキシ−２−メチルブタンとは立体的にも電子的に類似するものであり（甲第９，１９号証参照），同様の反応性が想定されるものである。
　
（イ）請求人の主張の検討
　甲４発明１は本件発明１と２０−アルコールの水酸基をアルキル化するという点で共通する技術ではあるが，上記イ（イ）ａで述べたとおり，甲４発明１では，本件発明１とでは得ようとする目的化合物が異なっており，そもそも，本件発明１のエポキシ化合物の合成に甲４発明１が適用できるとする具体的な動機付けを指摘する記載はいずれの証拠にもない。
　また，二重結合を有するブレニル基を導入して二重結合をエポキシ化するよりも，１段階ですむ４−ブロモ−２，３−エポキシ−２−メチルブタンを導入するほうが工程が簡素化される点で確かに有利ではあるが，４−ブロモ−２，３−エポキシ−２−メチルブタンが４−ブロモ−２−メチル−２−ブテンにＯ−ＴＨＰ残基が付加されたものと同様に反応するといえないことは上記イ（イ）ｂで述べたとおりであるから，１段階で４−ブロモ−２，３−エポキシ−２−メチルブタンを導入するほうが必ずしも有利になるとはいえない。
　さらに，甲第１号証のイソプロパノールと甲４発明１のステロイド環構造の２０−アルコールとが，ウィリアムソン・エーテル合成反応において反応類似性があることを示す具体的な証拠は何ら示されておらず，甲４発明１において，甲第１号証の示されるアルコールのように，４−ブロモ−２，３−エポキシ−２−メチルブタンと同様に反応すると直ちにはいえないことは上記イ（イ）ｂで述べたとおりである。
　請求人は，４−ブロモ−２−メチル−２−ブテンと，４−ブロモ−２，３−エポキシ−２−メチルブタンとは立体的にも電子的に類似すると主張し，その根拠として甲第９，１９号証の記載を引用しているが，これらは本件優先日より後に頒布されたものであって，４−ブロモ−２−メチル−２−ブテンと４−ブロモ−２，３−エポキシ−２−メチルブタンがウィリアムソン・エーテル合成反応において反応類似性を示すことが本件優先日前の技術常識となっていたと認めることができない。
　よって，請求人の主張は採用できない。
　
オ　本件発明１に対しての対比・判断のまとめ
　以上のとおり，甲４発明１において，甲第１号証，甲第２号証．甲第４〜８号証，甲第１０〜１４号証，甲第１６，１７号証，甲第２１〜２８号証の記載から，本件優先日前に上記相違点（３−ｉｉ）に係る構成を備えたものとすることが当業者にとって容易になし得たものとはいえないから，本件発明１は，本件優先日前に頒布された甲第４号証（主引用例）及び甲第１号証に記載された発明並びに甲第２号証，甲第５〜８号証，甲第１０〜１４号証，甲第１６，１７号証，甲第２１〜２８号証に記載された事項から導かれる本件優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。
　
（３−２）本件発明２，４，６〜１２対して
　本件発明２，４，６〜１２は，本件発明１を，さらに限定したものであるから，本件発明２，４，６〜１２も本件発明１と同様に，本件優先日前に頒布された甲第４号証（主引用例）及び甲第１号証に記載された発明並びに甲第２号証，甲第５〜８号証，甲第１０〜１４号証，甲第１６，１７号証，甲第２１〜２８号証に記載された事項から導かれる本件優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。
　
（３−３）本件発明１３に対して
ア　対比
　本件発明１３と甲４発明２とを対比する。
　本件発明１３と甲４発明２とは，上記（３−１）アで述べた本件発明１と甲４発明１と同様の対応関係がある。
　また，甲４発明２の「エポキシド化合物（１８）及び（１９）をジイソブチルアルミニウムハイドライドでエポキシ環を開裂」することは，本件発明１３の「エポキシド化合物を還元剤で処理」することに相当する。
　そうすると，本件発明１３と甲４発明２とは，
「下記の構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中、ｎは１であり；Ｒ１およびＲ２は各々独立に、所望により置換されたＣ1〜Ｃ6アルキルであり；ＷおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり；ＹはＯであり；そしてＺは、ステロイド環構造、またはビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）
（ａ）下記構造：
（式中、Ｗ、Ｘ、ＹおよびＺは上記定義の通りである）を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
Ｅ−Ｂ 
を有する化合物（式中、Ｅは脱離基である）と反応させてエポキシド化合物を製造すること；
（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；および
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること、
を含む方法」で一致し，以下の点で相違している。
（３−ｉ’）「Ｒ１およびＲ２」が，
本件発明１３では，ともに「メチル」であるのに対して，
甲４発明２では，「メチルとヒドロキシメチル」である点
（３−ｉｉ’）「Ｅ−Ｂ」の「Ｂ」に対応する部分構造が，本件発明１３では，
「２，３−エポキシ−３−メチル−ブチル基」または，「２−脱離基−３−メチル−３−ヒドロキシ−ブチル基」であるのに対して，甲４発明２では，
「３−メチル−４−テトラヒドロピラニルオキシ−２−ブテニル基」である点
（３−ｉｉｉ’）工程（ａ）が，
　本件発明１３では，
「Ｅ−Ｂ」と反応させて化合物を得ているのに対して，
　甲４発明２では，
「Ｅ−Ｂ」と反応させた後，「得られたエーテル化合物（審決注：化学式は省略する。）をピリジニウムｐ−トルエンスルホネートで処理して，アリルアルコール化合物（審決注：化学式は省略する。）を生成し，引き続き，ｔｅｒｔ−ブチルハイドロパーオキシドによりアリルアルコール化合物をエポキシ化して」化合物を得ている点
　
イ　相違点の検討
（ア）相違点の整理
　相違点（３−ｉ’），相違点（３−ｉｉ’），相違点（３−ｉｉｉ’）について検討すると，相違点（３−ｉｉ’）における「Ｅ−Ｂ」の「Ｂ」構造を，
「３−メチル−４−テトラヒドロピラニルオキシ−２−ブテニル基」から，「２，３−エポキシ−３−メチル−ブチル基」または「２−脱離基−３−メチル−３−ヒドロキシ−ブチル基」にすること（「Ｂ」構造の置換）によって，相違点（３−ｉ’）における「Ｒ１およびＲ２」も必然的に「メチル」になる。
　また，相違点（３−ｉｉ’）における上記「Ｂ」構造の置換をすることによって，直接エポキシ化合物が得られるので，「得られたエーテル化合物をピリジニウムｐ−トルエンスルホネートで処理して，アルコール化合物を生成し，引き続き，ｔ−ブチルヒドロキシペルオキシドにより化合物（１７）をエポキシ化」する工程が不要となるから，必然的に相違点（３−ｉｉｉ’）に係る構成も備えることになる。
　そこで，相違点（３−ｉｉ’）について検討する。
　
（イ）相違点（３−ｉｉ’）について
　相違点（３−ｉｉ’）は，上記（３−１）イ（イ）で検討した相違点（３−ｉｉ）と実質的に同じであるから，上記（３−１）イ（イ）で述べたのと同様の理由により，甲４発明２において，本件優先日前に，相違点（３−ｉｉ’）に係る構成を備えたものとすることが当業者にとって容易になし得たものとはいえない。
　
ウ　本件発明１３の効果
　上述のとおり，本件発明１３は，甲４発明２から容易になし得たものということができないが，念のため，本件発明１３の効果についても検討する。
　本件発明１３の効果は，上記１（３−３）ウで述べたとおり，本件発明１３に係る新たな製造方法を提供することにあるものと認める。
　そして，上記イで検討したとおり，本件発明１３に係る構成とすることは当業者が容易に想到し得なかったものであるから，本件発明１３の効果も同様に当業者が予測し得なかったものと認められる。
　
エ　本件発明１３に対しての対比・判断のまとめ
　以上のとおり，甲４発明２において，甲第１号証，甲第２号証．甲第４〜８号証，甲第１０〜１４号証，甲第１６，１７号証，甲第２１〜２８号証の記載から，本件優先日前に上記相違点（３−ｉｉ’）に係る構成を備えたものとすることが当業者にとって容易になし得たものとはいえないから，本件発明１３は，本件優先日前に頒布された甲第４号証（主引用例）及び甲第１号証に記載された発明並びに甲第２号証，甲第５〜８号証，甲第１０〜１４号証，甲第１６，１７号証，甲第２１〜２８号証に記載された事項から導かれる本件優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。
　
（３−４）本件発明１４，１６，１８〜２８対して
　本件発明１４，１６，１８〜２８は，本件発明１３を，さらに限定したものであるから，本件発明１４，１６，１８〜２８も本件発明１３と同様に，本件優先日前に頒布された甲第４号証（主引用例）及び甲第１号証に記載された発明並びに甲第２号証，甲第５〜８号証，甲第１０〜１４号証，甲第１６，１７号証，甲第２１〜２８号証に記載された事項から導かれる本件優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。
　
（４）小括 
　以上のとおり，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８は，本件優先日前に頒布された甲第４号証（主引用例）及び甲第１号証に記載された発明並びに甲第２号証，甲第５〜８号証，甲第１０〜１４号証，甲第１６，１７号証，甲第２１〜２８号証に記載された事項から導かれる本件優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。
　そうすると，上記理由及び証拠によっては，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８についての特許は特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものとはいえない。
　
４　無効理由４について 
（１）特許法第３６条第４項について
　特許法第３６条第４項は，「前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に、明確かつ十分に記載しなければならない。」と規定している。特許法第３６条第４項は，明細書のいわゆる実施可能要件を規定したものであって，物の製造方法の発明では，その物を製造する具体的な記載が発明の詳細な説明にあるか，そのような記載がない場合には，明細書及び図面の記載及び出願時の技術常識に基づき，当業者が過度の試行錯誤や複雑高度な実験等を行う必要なく，その物を製造することができる程度にその発明が記載されてなければならないと解される。
　よって，この観点に立って，本件の実施可能要件の判断をする。
　
（２）発明の詳細な説明の記載
　訂正後の本件特許明細書の発明の詳細な説明に，以下の事項が記載されている。
　
（ａ）「１α,25−ジヒドロキシ−22−オキサビタミンD3（OCT）、即ち、１α,25−ジヒドロキシビタミンD3の22−オキサアナログ体は、強力なインビトロ分化誘導活性を有する一方、低いインビボカルシウム上昇作用（calcemicliability）を有する。OCTは、続発性上皮小体機能亢進症および幹癬の治療の候補として臨床的に試験されている。
　日本特許公開公報平成６−072994（1994年３月15日発行）は、22−オキサコレカルシフェロール誘導体およびその製造方法を開示している。この公報は、20位に水酸基を有するプレグネン誘導体をジアルキルアクリルアミド化合物と反応させてエーテル化合物を得て、次いで得られたエーテル化合物を有機金属化合物と反応させて所望の化合物を得ることを含む、オキサコレカルシフェロール誘導体の製造方法を開示している。
　日本特許公開公報平成６−080626号（1994年３月22日発行）は、22−オキサビタミンＤ誘導体を開示している。この公報はまた、出発物質としての１α,3β−ビス（tert−ブチルジメチルシリルオキシ）−プレグネ−5,7−ジエン−20（Ｓ又はＲ）−オールを塩基の存在下でエポキシドと反応させて20位からエーテル結合を有する化合物を得ることを含む方法を開示している。
　さらに、日本特許公開公報平成６−256300号（1994年９月13日発行）およびKubodera他（Bioorganic ＆ Medicinal Chemistry Letters,4（５）:753−756,1994）は、１α,3β−ビス（tert−ブチルジメチルシリルオキシ）−プレグナ−5,7−ジエン−20（Ｓ）−オールを４−（テトラヒドロピラン−２−イルオキシ）−３−メチル−２−ブテン−１−ブロミドと反応させてエーテル化合物を得て、それを脱保護し、そして脱保護されたエーテル化合物をシャープレス酸化することを含む、エポキシ化合物を立体特異的に製造する方法を開示している。しかし、上記方法は、ステロイド基の側鎖にエーテル結合およびエポキシ基を導入するのに１工程より多くの工程を必要とし、従って所望の化合物の収率が低くなる。
　さらに、上記文献のいずれにも、アルコール化合物を末端に脱離基を有するエポキシ炭化水素化合物と反応させて、それによりエーテル結合を形成する合成方法は開示されていない。また、上記文献には、側鎖にエーテル結合およびエポキシ基を有するビシクロ［4.3.0］ノナン構造（本明細書中以下においてCD環構造と称する）、ステロイド構造またはビタミンＤ構造は開示されていない。」（訂正明細書第１５頁第１９行〜第１６頁第１３行）
　
（ｂ）「本発明は、以下の式Ｉの構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中、ｎは１〜５の整数であり;R1およびR2は各々独立に、所望により置換されたC1−C6アルキルであり;WおよびＸは各々独立に水素またはC1−C6アルキルであり;YはＯ、ＳまたはNR3であり、ここでR3は水素、C1−C6アルキルまたは保護基であり；そしてＺは、
，または
であり、R4、R5、R8、R9、R10、R11、R12、R13、R14、R15、R16およびR17は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、または保護されたヒドロキシルであり；そしてR6およびR7は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、保護されたヒドロキシルであるか、または一緒になって二重結合を形成する）；
（ａ）以下の式IV: 
（式中、Ｗ、Ｘ、ＹおよびＺは上記定義の通りである）
を有する化合物を塩基の存在下で以下の式ＶまたはV':
（式中、ｎ、R1およびR2は上記定義の通りであり、そしてＥは脱離基である）
の構造を有する化合物と反応させて式Ｉの化合物を製造すること；並びに
（ｂ）かくして製造された化合物を回収すること、
を含む方法を提供する。」（審決注：化学式の後の番号は省略した。（訂正明細書第１６頁第１５行〜第１８頁第２行））
　
（ｃ）「本発明はさらに、以下の式VIの構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中、ｎは１〜５の整数であり;R1およびR2は各々独立に、所望により置換されたC1−C6アルキルであり;WおよびＸは各々独立に水素またはC1−C6アルキルであり;YはＯ、ＳまたはNR3であり、ここでR3は水素、C1−C6アルキルまたは保護基であり；そしてＺは、
（審決注：化学式は上記摘記（ｂ）と同じなので省略する。）
であり、R4、R5、R8、R9、R10、R11、R12、R13、R14、R15、R16およびR17は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、または保護されたヒドロキシルであり；そしてR6およびR7は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、保護されたヒドロキシルであるか、または一緒になって二重結合を形成する）；
（ａ）以下の式IV:
（審決注：化学式は上記摘記（ｂ）と同じなので省略する。）
（式中、Ｗ、Ｘ、ＹおよびＺは上記定義の通りである）
を有する化合物を塩基の存在下で以下の式Ｖまたは式V':
（審決注：化学式は上記摘記（ｂ）と同じなので省略する。）
（式中、ｎ、R1およびR2は上記定義の通りであり、そしてＥは脱離基である）
の構造を有する化合物と反応させて式I:
（審決注：化学式は上記摘記（ｂ）と同じなので省略する。）
の構造を有するエポキシド化合物を製造すること；
（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して式VIの化合物を製造すること；および
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること；
を含む方法を提供する。
」（訂正明細書第１９頁第２行〜第２０頁第８行（化学式は行数として数えない。以下同様に数える。）） 
 　 
（ｄ）「本発明に関するCD環構造、ステロイド構造およびビタミンＤ構造は各々、特には下記する構造を意味し、これらの環は何れも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい。ステロイド構造においては、１個または２個の不飽和結合を有するものが好ましく、５−エンステロイド化合物、5,7−ジエンステロイド化合物、またはそれらの保護された化合物が特に好ましい。
・・・
　CD構造、ステロイド構造、またはビタミンＤ構造であるＺ上の置換基は特に限定されず、水酸基、置換または未置換の低級アルキルオキシ基、置換または未置換のアミノ基、置換または未置換のアルキル基、置換または未置換のアルキリデン基、カルボニル基およびオキソ基（＝Ｏ）などを例示することができ、水酸基が好ましい。これらの置換基は保護されていてもよい。」（訂正明細書第２６頁第４行〜第２７頁第５行）
　
（ｅ）「本発明による式Ｉで表される化合物の最も好ましい例は、上記式II AおよびII Bで表される。
　式Ｉの化合物の製造について本明細書に開示した反応の概略を以下の反応図Ａに示す。
　本発明による上記方法で出発化合物として使用される化合物の幾つかは、公知化合物である。例えば、「Ｙ」がＯである場合、以下のものを出発化合物として使用することができる：日本特許公開公報昭和61−267550号（1986年11月27日発行）に記載された１α,3β−ビス（tert−ブチルジメチルシリルオキシ）−プレグナ−5,7−ジエン−20（Ｓ）−オール；日本特許公開公報昭和61−267550号（1986年11月27日発行）および国際特許公開公報WO90−09991（1990年９月７日）およびWO90/09992（1990年９月７日）に記載された所望により水酸基が保護されている9,10−セコ−5,7,10（19）−プレグナトリエン−１α,3β,20β−トリオール;J.Org.Chem.,57,3173（1992）に記載されたオクタヒドロ−４−（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−７−メチル−1H−インデン−１−オール；並びにJ.Am.Chem.Soc.,104,2945（1982）に記載されたオクタヒドロ−４−（アセチルオキシ）−７−メチル−1H−インデン−１−オール。」（訂正明細書第２９頁下から第４行〜第３０頁第１０行）
　
（ｆ）「本発明による上記反応（図Ａ）は、塩基の存在下で実施される。使用できる塩基の例としては、アルカリ金属水素化物、アルカリ金属水酸化物およびアルカリ金属アルコキシドが挙げられ、アルカリ金属水素化物が好ましく、水素化ナトリウムが特に好ましい。
　反応は好ましく不活性溶媒中で実施される。使用できる溶媒の例としては、エーテル系溶媒、飽和脂肪族炭化水素系溶媒、芳香族炭化水素系溶媒、アミド系溶媒、およびそれらの組み合わせを挙げることができ、ジメチルホルムアミド（DMF）、テトラヒドロフラン（THF）、ベンゼン、トルエン、ジエチルエーテル、およびDMFとジエチルエーテルの混合物が好ましく、ジメチルホルムアミドおよびテトラヒドロフランがより好ましい。
　反応温度は適切に調節することができ、一般的には25℃から溶媒の還流温度、好ましくは40℃から65℃の範囲内である。
　反応時間は適切に調節することができ、一般的には１時間から30時間、好ましくは２時間から５時間の範囲内である。反応の進行は薄層クロマトグラフィー（TLC）で監視することができる。」（訂正明細書第３１頁第２〜１４行）
　
（ｇ）「本発明は、本明細書中上記した新規な中間体を経てビタミンＤまたはステロイド誘導体を製造する方法に関する。この反応の概略を以下の反応図Ｂに示す。
　本発明による上記２工程の反応の工程（１）の反応は、本明細書中に既に記載した反応図Ａの方法と同様に実施できる。
　工程（２）の反応は工程（１）で得られたエポキシ化合物中のエポキシ環を開環する反応であり、これは還元剤を使用して実施される。工程（２）で使用できる還元剤は、工程（１）で得られたエポキシ化合物の環を開環して水酸基を生成できるもの、好ましくは第３アルコールを選択的に形成できるものである。
還元剤の例を下記に列挙する：
・・・ 
　還元剤の特に好ましい例を下記に列挙する：
　リチウムトリエチルボロハイドライド［LiEt3BH、スーパーハイドライド］；
　リチウムトリ−sec−ブチルボロハイドライド［Li（ｓ−Bu）3BH、Ｌ−セレクトライド）；
　リチウム９−BBNハイドライド：
　例えば、ジイソブチルアルミニウムハイドライド（DIBAL−Ｈ）などの好適な還元剤を選択することによってビタミンＤ化合物の24位に水酸基を有する化合物を優先的に得ることもできる。
　工程（２）の反応は好ましく不活性溶媒中で実施される。使用できる溶媒の例としては、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン（THF）、ジメチルホルムアミド（DMF）、ベンゼンおよびトルエンが挙げられ、ジエチルエーテルおよびテトラヒドロフランが好ましい。
　工程（２）の反応温度は適切に調節することができ、一般的には10℃から100℃、好ましくは室温から65℃の範囲内である。
　工程（２）の反応時間は適切に調節することができ、一般的には30分から10時間、好ましくは１時間から５時間の範囲内である。反応の進行は薄層クロマトグラフィー（TLC）で監視することができる。」（訂正明細書第３９頁第５行〜第４１頁第２０行）
　
（ｈ）「以下の反応図Ｃは、本発明の化合物および方法を使用する反応経路を示す。対応するステロイド化合物からのビタミンＤ化合物の合成方法は、紫外線照射および熱異性化などの慣用的方法によって実施できる。対応するCD環化合物からのビタミンＤ化合物の合成方法もまた慣用的である。そのような方法は、例えば、E.G.Baggiolini他、J.Am.Chem.Soc,104,2945−2948（1982）およびWovkulich他、Tetrahedron,40,2283（1984）に記載されている。反応図Ｃに示した方法の一部または全部は本発明の範囲内であるものと理解すべきである。
（式中、Ｗ、Ｘ、Ｙ、Ｏ、R1およびR2は上記定義と同一であり、構造の環は何れも１または２個の不飽和結合を所望により有していてもよい）」（訂正明細書第４２頁第７行〜第４３頁第２行）
　
（ｉ）「実施例2:1α,3β−ビス（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−20（Ｓ）−2,3−エポキシ−３−メチルブチルオキシ）プレグナ−5,7−ジエンの合成
　氷水浴で冷却した20mlのDMF/ジエチルエーテル（1:1）の溶液中のアルコール化合物３（0.5g、0.89mmol）の激しく撹拌した溶液に、アルゴン下で水素化ナトリウム（60％オイル分散物、0.2g、5.0mmol）を添加した。一定の1:1DMF/ジエチルエーテル混合物を維持するために（蒸発のため）30分後に追加のジエチルエーテル（〜5ml）を添加した。１時間撹拌した後、反応混合物を室温まで暖め、強流のアルゴンを激しく撹拌した反応混合物上に吹き付け、ジエチルエーテルを除去した。ジエチルエーテルの除去後、アルゴン流を低レベルまで減少させ、実施例１で得た化合物２（1.5g、8.9mmol）を一度に添加した。反応混合物を50〜55℃の間に加熱した。30分後、さらに1gの化合物２を添加した。薄層クロマトグラフィー（TLC）は１時間後に反応の終結を示した。反応混合物を飽和NaCl水溶液に注入し、酢酸エチルで抽出し、有機層を無水MgSO4で乾燥した。溶媒を濃縮した後、ヘキサン：酢酸エチル（19:1）を使用するシリカゲルクロマトグラフィーにより0.58g（90％）の標題化合物（化合物４）が無色のオイルとして得られた（ジアステレオマーの混合物）。」（訂正明細書第５０頁第２〜１５行）
　
（ｊ）「実施例3:1α,3β−ビス（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−20（Ｒ）−（2,3−エポキシ−３−メチルブチルオキシ）プレグナ−５−エンの合成
　アルコール化合物５（5.0g、8.88mmol）、４−ブロモ−2,3−エポキシ−２−メチルブタン（2.2g、13.32mmol）、次いで水素化ナトリウム（乾燥95％、561mg、22.2mmol）を100mlの丸底ナス型フラスコに加えた。次いでTHF（20ml）をそれに添加した。反応を還流下で２時間行った。反応混合物を冷却後、反応を飽和NH4Cl水溶液の添加により停止した。混合物を酢酸エチルで抽出し、有機層をMgSO4で乾燥して濃縮した。ｎ−ヘキサン／酢酸エチル（20:1）を使用するシリカゲルカラムクロマトグラフィーによる単離および精製により、5.5g（95.7％）の標題化合物（化合物６）を白色粉末として得た。」（訂正明細書第５０頁下から第２行〜第５１頁第７行）
　
（ｋ）「実施例4:1α,3β−ビス（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−20（Ｓ）−（３−ヒドロキシ−３−メチルブチルオキシ）プレグナ−5,7−ジエンの合成
　20mLの乾燥ジエチルエーテル中のエポキシステロイド化合物４（実施例２で得たもの、200mg、0.3mmol）の撹拌溶液に、アルゴン下で室温でリチウムアルミニウム水素化物（LiAlH4、22mg、3.0mmol）を添加した。薄層クロマトグラフィー（TLC）は数時間後に出発物質（化合物４）の完全かつ明白な転換を示した。反応混合物を100mLの酢酸エチル／飽和NaCl水溶液（1:1）の間で分画した。有機層を分離し、無水MgSO4で乾燥した。濃縮およびヘキサン／酢酸エチル（9:1）を使用するシリカゲルクロマトグラフィーにより582mg（90％）の標題化合物（化合物７）が無色固体として得られた。」（訂正明細書第５１頁第１４行〜末行）
　
（ｌ）「実施例5:1α,3β−ビス（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−20（Ｓ）−（３−ヒドロキシ−３−メチルブチルオキシ）プレグナ−５−エンのワンポット合成
　容器にアルコール化合物８（0.5g、0.89mmol）、水素化ナトリウム（60％オイル分散物、71.2mg、1.78mmol）、THF（3ml）および４−ブロモ−2,3−エポキシ−２−メチルブタン（220mg、1.34mmol）を順番に添加した。混合物を50〜60℃の反応温度で４時間撹拌した。反応混合物を室温まで冷却した後、混合物を精製することなく、1.8ml（1.8mmol）のLi（ｓ−Bu）3BH（Ｌ−セレクトライド、THF中1.0M溶液）を添加し、反応を室温で２時間行った。反応を飽和NH4Cl水溶液の添加により停止した。有機層を飽和NaHCO3水溶液、次いで飽和NaCl水溶液で洗浄し、有機層を無水MgSO4で乾燥した。有機層の濃縮およびｎ−ヘキサン／酢酸エチル（8:1）を使用するシリカゲルカラムクロマトグラフィーによる精製により537mg（93％）の標題化合物（化合物９）が得られた。」（訂正明細書第５２頁第７〜１７行）
　
（ｍ）「実施例6:1α,3β−ビス（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−20（Ｓ）−（３−ヒドロキシ−３−メチルブチルオキシ）プレグナ−５−エンのワンポット合成
　容器に水素化ナトリウム（アッセイ95％、179.5g、7.10mol）、THF（8L）、アルコール化合物８（2kg、3.55mol）次いで４−ブロモ−2,3−エポキシ−２−メチルブタン（762g、4.62mol）を順番に添加した。反応を還流下で３時間行った。反応混合物を室温まで冷却した後、Li（ｓ−Bu）3BH（Ｌ−セレクトライド、9.9L、8.88mol）をこれに添加し、反応を還流下で３時間行った。次いで、3NのNaOH水溶液および35％の過酸化水素水溶液を反応混合物に順番に添加し、反応を室温で２時間行った。この反応混合物をNa2S2O3水溶液に注入し、反応を１時間行った。反応混合物を飽和NaHCO3水溶液、次いで飽和NaCl水溶液で洗浄した。洗浄後、有機層を濃縮し、メタノールから再結晶して標題化合物（2.16kg、収率93.7％）が得られた。」（訂正明細書第５２頁下から第２行〜第５３頁第９行）
　
（ｎ）「実施例7:1α,3β−ビス（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−20（Ｒ）−（３−ヒドロキシ−３−メチルブチルオキシ）プレグナ−５−エンのワンポット合成
　アルコール化合物５（25g、44.4mmol）、水素化ナトリウム（2.24g）、４−ブロモ−2,3−エポキシ−２−メチルブタン（9.5g）、次いでTHF（100ml）をナス型フラスコに添加し、混合物を2.5時間還流した。混合物を冷却した後、Ｌ−セレクトライド（THF中1.0M溶液、100ml）をこれに添加し、反応を還流下で２時間行った。反応混合物を冷却した後、3NのNaOH水溶液（50ml）をこれに徐々に添加し、次いで35％のH2O2溶液（150ml）を徐々に滴加した。添加後、混合物を１時間撹拌した。次いで20％Na2S2O3水溶液（100ml）を添加し、混合物を１時間撹拌した。
　混合物の分離後、有機層を飽和NaCl水溶液（100mlで３回）で洗浄し、無水MgSO4で乾燥した。MgSO4を濾去し、有機層を減圧下で濃縮した。アセトニトリル（300ml）をこれに添加した。混合物を還流し、次いで室温まで冷却し、結晶化させた。得られた結晶を濾過し、乾燥して25.0g（86.7％）の標題化合物（化合物10）を白色結晶として得た。」（訂正明細書第５３頁第１０〜２２行）
　
（ｏ）「実施例８−21:エポキシ化合物と各種還元剤との反応の試験
　実施例５と同様に、アルコール化合物８（0.5g、0.89mmol）、水素化ナトリウム（60％オイル分散物、71.2mg、1.78mmol）、THF（3ml）および４−ブロモ−2,3−エポキシ−２−メチルブタン（220mg、1.34mmol）を順番に容器に添加した。混合物を50〜60℃の反応温度で４時間撹拌した。反応を飽和NaCl水溶液の添加により停止した。反応混合物を酢酸エチルで抽出し、有機層を無水MgSO4で乾燥した。有機層の濃縮およびｎ−ヘキサン／酢酸エチル（20:1）を使用するシリカゲルカラムクロマトグラフィーによる精製により化合物8'が得られた。
　次いで、試験用の各還元剤を、上記で得たエポキシ化合物（化合物8'）（100mg、0.155mmol）を充填した容器に添加し、反応を以下の表１に記載した条件下で行った。反応混合物を後処理した後、生成物への転換率（％）および25−ヒドロキシ化合物（化合物９、最終生成物）および24−ヒドロキシ化合物（化合物11、副生物）の生成比を高速液体クロマトグラフィー（HPLC）により測定した。
　得られた結果を表１に示す。
ａ）所望化合物（化合物９）：副生物（化合物11）の生成比
ｂ）HPLCにより測定
ｃ）所望化合物９が約５％の収率で産生し、副生化合物11も僅かに産生した。
ｄ）副生化合物11が28.3％の収率で産生し、所望化合物９は産生しなかった。２種類の他の未知物質が産生した。
ｅ）副生化合物11は42％の収率で産生し、所望化合物９は産生しなかった。他の未知物質が31.2％の収率で産生した。
ｆ）シリカゲルカラムクロマトグラフィーによる単離および精製後に、得られた化合物が所望化合物９であることをNMR測定により確認した。
注:r.t.は室温を意味する。」（訂正明細書第５４頁第２行〜第５６頁第６行）
　
（ｐ）「実施例22:（1S,3R,20S）−1,3−ビス（tert−ブチルジメチルシリルオキシ）−（2,3−エポキシ−３−メチルブチルオキシ）プレグナ−５−エンの合成
　DMF:Et2O＝1:1（40ml）中のアルコール（８）（1.0g、1.78mmol）の溶液に、水素化ナトリウム（67mg、2.66mmol）および４−ブロモ−2,3−エポキシ−２−メチルブタン（3.5g、21.3mmol）を室温で添加した。反応混合物を激しく撹拌しながら５時間80℃で加熱し、次いでブラインで停止した。転換率を逆相HPLCで測定した（8';20.7％）。
　実施例23:（1S,3R,20S）−1,3−ビス（tert−ブチルジメチルシリルオキシ）−（2,3−エポキシ−３−メチルブチルオキシ）プレグナ−５−エンの合成
　DMF（5ml）中のアルコール（８）（1.0g、1.78mmol）の溶液に、水素化ナトリウム（67mg、2.66mmol）および４−ブロモ−2,3−エポキシ−２−メチルブタン（0.38g、2.31mmol）を室温で添加した。反応混合物を激しく撹拌しながら５時間80℃で加熱し、次いでブラインで停止した。転換率を逆相HPLCで測定した（8';15.1％）。
実施例24:（1S,3R,20S）−1,3−ビス（tert−ブチルジメチルシリルオキシ）−（2,3−エポキシ−３−メチルブチルオキシ）プレグナ−５−エンの合成
　DMF（5ml）中のアルコール（８）（1.0g、1.78mmol）の溶液に、水素化ナトリウム（90mg、5.34mmol）および４−ブロモ−2,3−エポキシ−２−メチルブタン（0.44g、2.67mmol）を室温で添加した。反応混合物を激しく撹拌しながら２時間80℃で加熱した。２時間後、追加量の４−ブロモ−2,3−エポキシ−２−メチルブタン（0.44g、2.67mmol）を添加した。さらに１時間後、0.88gの４−ブロモ−2,3−エポキシ−２−メチルブタン（5.34mmol）を80℃で添加した。さらに１時間後、1.76gの４−ブロモ−2,3−エポキシ−２−メチルブタン（10.7mmol）を80℃で添加した。反応混合物を激しく撹拌しながら２時間80℃に加熱し、次いでブラインで停止した。転換率を逆相HPLCで測定した（8';44.8％）。」（訂正明細書第５６頁第９行〜第５７頁第１８行）
　
（３）判断
　本件特許明細書の発明の詳細な説明には，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８において，
出発化合物の「下記構造：
」の「Ｚ」として，「ビタミンＤ構造」を「ステロイド環構造」と同様に使用することが記載されている（摘記ｂ，ｃ，ｄ，ｈ参照）。
　また，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８の「
」を製造する反応段階（工程（ａ））についても，また，その後の本件発明１３，１４，１６，１８〜２８の「
」を製造する反応段階（工程（ｂ））についても，それぞれ，「Ｚ」として，「ビタミンＤ構造」を「ステロイド環構造」と同様に使用することが記載されている（摘記ｅ，ｆ，ｇ参照）。
　また，「Ｚ」が「ビタミンＤ構造」である出発化合物として，「WO90/09992（1990年９月７日）に記載された所望により水酸基が保護されている9,10−セコ−5,7,10（19）−プレグナトリエン−１α,3β,20β−トリオール」が例示され（摘記ｅ参照）ているから，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８の原料化合物として「Ｚ」が「ビタミンＤ構造」のものも当業者が入手可能に記載されているといえる。
　そして，「Ｚ」が「ステロイド環構造」であるか「ビタミンＤ構造」のものであるかにかかわらず，本件発明１〜２８の工程（ａ）の反応条件として，使用できる塩基，溶媒，反応温度，反応時間が記載され（摘記ｆ参照），さらに，本件発明１３，１４，１６，１８〜２８の工程（ｂ）の反応条件として，使用できる還元剤，溶媒，反応温度，反応時間が記載され（摘記ｇ参照），この記載された範囲で当業者が反応条件を設定することで，「Ｚ」が「ステロイド環構造」であろうが「ビタミンＤ構造」であろうが，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８を実施することができると当業者であれば理解できるものと認められる。
　本件特許明細書の発明の詳細な説明には，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８において，
「下記構造：
」の「Ｚ」が「ステロイド環構造」の実施例（摘記ｉ〜ｐ参照）については，具体的な反応条件が明記されており，Ｚが「ビタミンＤ構造」の場合でも，この反応条件に沿って実施することで，当業者が本件発明１〜２８を実施できると当業者であれば理解できるといえる。
　
　実際に，乙第１６号証には，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８におけるＺとして，「ビタミンＤ構造」の（1S)-1-((1S,7aS,E)-4-((Z)-2-((3S,5R)-3,5-ビス((tert-ブチルジメチルシリル)オキシ)-2-メチレンシクロヘキシリデン)エチリデン)-7α-メチルオクタヒドロ-III-インデン-1-イル)エタノールを４-ブロモ-2,3-エポキシ-2-メチルブタンと水素化ナトリウムの存在下，溶媒THFで６５℃で１時間反応させ，その後，中間体を単離せずに，反応混合物を室温まで冷却してＬ−セレクトライドのTHF溶液を添加し，６５℃で１時間反応させ，NaOH水溶液と過酸化水素水溶液を添加し室温で１時間反応させ，4-(（1S)-1-((1S,7aS,E)-4-((Z)-2-((3S,5R)-3,5-ビス((tert-ブチルジメチルシリル)オキシ)-2-メチレンシクロヘキシリデン)エチリデン)-7α-メチルオクタヒドロ-III-インデン-1-イル)エトキシ)-2-メチルブタン-2-オールを製造する実験が記載されている（第５頁参照）。
　また，乙第１７号証には，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８におけるＺとして，「ビタミンＤ構造」の（1S)-1-((1S,7aS,E)-4-((Z)-2-((3S,5R)-3,5-ビス((tert-ブチルジメチルシリル)オキシ)-2-メチレンシクロヘキシリデン)エチリデン)-7α-メチルオクタヒドロ-III-インデン-1-イル)エタノールを４-ブロモ-2,3-エポキシ-2-メチルブタンと水素化ナトリウムの存在下，溶媒THFで６５℃で１時間反応させて，エポキシド化合物である(((1R,3S,Z)-5-((E)-2-((1S,7aS)-1-((1S)-1-(3,3-ジメチルオキシラン-2-イル)メトキシ)エチル)-7a-メチルヘキサヒドロキシ-1H-インデン-4(2H)-イリデン)-4-メチレンシクロヘキサン-1,3-ジイル)ビス(オキサ))ビス(tert-ブチルジメチルシアン)を精製する工程と，このエポキシド化合物とTHF溶媒に，Ｌ−セレクトライドのTHF溶液を添加し，６５℃で１時間反応させ，4-(（1S)-1-((1S,7aS,E)-4-((Z)-2-((3S,5R)-3,5-ビス((tert-ブチルジメチルシリル)オキシ)-2-メチレンシクロヘキシリデン)エチリデン)-7α-メチルオクタヒドロ-III-インデン-1-イル)エトキシ)-2-メチルブタン-2-オールを製造する工程の２段階の実験が記載されている（第２〜３頁）。
　そして，これらの実験における反応条件は，実施例５，６における本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８の「Ｚ」として，「ステロイド環構造」である1α,3β−ビス（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−20（Ｓ）−（３−ヒドロキシ−３−メチルブチルオキシ）プレグナ−５−エンを製造する反応条件と，使用する塩基，溶媒，反応温度が同じである（摘記ｌ，ｍ参照）から，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８において，Ｚが「ビタミンＤ構造」の場合でも，Ｚが「ステロイド環構造」の実施例の具体的な反応条件に沿って実施することで，当業者が本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８を実施できることを確認したものといえ，上述のＺが「ビタミンＤ構造」の場合でも，「ステロイド環構造」の場合の実施例の反応条件に沿って実施することで，同様に実施できるとの当業者の理解は事実に即したものということができる。
　
　さらに，甲第６号証においては，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８において「Ｚ」が「ビタミンＤ構造」とは二重結合の置換位置のみが異なる異性体である５Ｅ−セコステロイド構造の２０−アルコールである「１（Ｓ），３（Ｒ）−ビス−（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−９，１０−セコプレグナ−５（Ｅ），７（Ｅ），１０（１９）−トリエン−２０（Ｒ）−オール」とジメチルアリルブロミドとを塩基性の水酸化カリウムの存在下で反応させてエーテルを合成することが記載され（摘記６ｅ参照），また，甲第２１号証においては，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８において「Ｚ」が「ステロイド環構造」の２０−アルコール（９）と臭化物（１５）（ジメチルアリルブロミドのメチルに水酸基保護基であるＴＨＰが置換したもので，ジメチルアリルブロミドと実質的に同じ構造のアルキル化剤といえる。）を塩基性の水素化カリウムの存在下で反応させてエーテルを合成することが記載されている（摘記２１ａ，２１ｂ参照）。
　そうすると，本件出願日前に頒布された甲第６，２１号証の記載からも，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８の「Ｚ」がビタミンＤ構造でもステロイド構造でも，同じ構造のアルキル化剤であれば，同様に２０−アルコールと反応してエーテルを合成できることが示されていたということができ，このほかに，「Ｚ」が「ステロイド環構造」と「ビタミンＤ構造」の違いによって反応が同じように進行しないことを示す証拠も見当たらない。
　よって，この点からも，本件出願日時点において，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８において，「Ｚ」が「ステロイド環構造」のものが実施例のように４−ブロモ−2,3−エポキシ−２−メチルブタンと反応することが実際に確認されているのであれば，「Ｚ」が「ビタミンＤ構造」においても，同じ４−ブロモ−2,3−エポキシ−２−メチルブタンと同様に反応が進行すると当業者が理解することが自然であったといえる。
　
　そうすると，本件特許明細書の発明の詳細な説明には，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８において，「
」の「Ｚ」として，「ビタミンＤ構造」を使用した場合の実施例はないものの，その反応が進行することを確認するために，発明の詳細な説明の記載や本件出願日時点の技術常識を参酌しても当業者が過度の試行錯誤や高度複雑な実験を強いられるとまではいうことはできない。
　
（４）請求人の主張について
ア　請求人の主張
　請求人は，無効理由４に関して要約すると以下の主張をしているものと認める。
（ア）本件特許明細書における一般記載について（審判事件弁駁書第１８頁第４行〜第１９頁第２４行）
　本件特許明細書の発明の詳細な説明の反応図Ａ，Ｂの記載は，ステロイド環構造の出発化合物の反応工程をビタミンＤ構造の出発化合物に単に引き写しただけの抽象的な反応概念図にすぎず，このような反応概念図のみでは実際に反応が進むか当業者としても理解できない。
　本件発明におけるビタミンＤ構造の出発化合物については，本件特許明細書では，その合成方法を公知文献で紹介しているにすぎず，実際にそれを合成できると当業者が具体的に理解できない。
　本件特許明細書には，反応に使用可能な塩基，溶媒，反応温度や反応時間など一般的な製造条件が記載されているにすぎず（摘記ｆ参照），ビタミンＤ構造の原料化合物を反応させた場合の具体的な塩基や溶媒，反応温度や反応時間を特定しているわけではないし，高収率が得られるという効果も記載されていない。
　本件明細書において，具体的な反応の詳細や収率が記載されているのは，すべてステロイド環構造に限定されており，ビタミンＤ構造のものは全く具体的な記載がなく，本件優先日において，ビタミンＤ構造の出発化合物もステロイド環の出発化合物と同様に２２位の水酸基が塩基存在下におけるアルキル化反応においてほぼ同様の反応性を示すという当業者の技術常識はない。
　よって，本件特許明細書の記載から，当業者が，ビタミンＤ構造の出発化合物もステロイド環の出発化合物と同様の反応条件で実施できることを理解し得るとはいえない。
　
（イ）実施例の記載について（審判事件弁駁書第１９頁下から第８行〜第２０頁第１３行）
　実施例２では，1α,3β−ビス（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−20（Ｓ）−2,3−エポキシ−３−メチルブチルオキシ）プレグナ−5,7−ジエンを収率９０％で得ているのに対して，実施例２２〜２４においては，(1S,3R,20S）−1,3−ビス（tert−ブチルジメチルシリルオキシ）−（2,3−エポキシ−３−メチルブチルオキシ）プレグナ−５−エンが転換率１５〜４５％で得られている。両者はステロイド環の７位に二重結合があるかないかの構造であるにもかかわらず，収率が大きく異なるのであるから，ステロイド環とは全く構造の異なるビタミンＤ構造において，当業者が同様に反応が進行すると認識するはずがない。
　
イ　請求人の主張の検討
（ア）本件特許明細書における一般記載について
　上記（３）において検討したとおり，本件特許明細書の発明の詳細な説明には，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８において，「Ｚ」が「ステロイド環構造」でも「ビタミンＤ構造」でも，同様の反応条件で反応するように記載され，実施例では，「Ｚ」が「ステロイド環構造」の場合の具体的な反応条件が明記されているのであるから，「Ｚ」が「ビタミンＤ構造」の場合であっても，上記実施例の明記された反応条件に沿って実施すれば本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８を実施できると当業者ならば理解するといえる。
　また，ビタミンＤ構造の出発化合物については，本件特許明細書中で公知文献を紹介して入手可能であるとしている（摘記ｅ参照）点については，その公知文献の記載にしたがって出発化合物を合成して入手することに何ら困難性があるとは認められない。
　そして，上記（３）で述べたとおり，乙第１６，１７号証や本件出願日前に頒布された甲第６号証，甲第２１号証の記載からも，「Ｚ」が「ステロイド環構造」の場合でも「ビタミンＤ構造」の場合でも，２０−アルコールのエーテル合成反応は同様に進行すると当業者が理解するのが自然であったということができる。
　よって，請求人の主張は採用できない。
　
（イ）実施例の記載について
　実施例２２〜２４においては，(1S,3R,20S）−1,3−ビス（tert−ブチルジメチルシリルオキシ）−（2,3−エポキシ−３−メチルブチルオキシ）プレグナ−５−エンが低い転換率でしか得られていないが，反応条件が異なる実施例３においては，実施例２２〜２４と光学異性体である1α,3β−ビス（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−20（R）−2,3−エポキシ−３−メチルブチルオキシ）プレグナ−５−エンが収率９５．７％で，さらに，反応条件の異なる実施例５，６においても，1α,3β−ビス（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−20（S）−2,3−エポキシ−３−メチルブチルオキシ）プレグナ−5−エンをさらに反応させた1α,3β−ビス（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−20（S）−（３−ヒドロキシ−３−メチルブチルオキシ）プレグナ−５−エンが，それぞれ，収率９３％，９３．７％で得られることが記載されている。
　そうすると，実施例２２〜２４において，実施例２よりも転換率（収率）が低かったのは，ステロイド環における構造の差ではなく，反応条件の違いによるものと解するのが自然であって，反応条件を実施例３，５，６のようにすれば，実施例２と同様に高い収率で反応することが理解できるので，実施例２２〜２４と実施例２の対比が，「ステロイド環構造」と「ビタミンＤ構造」で同様に反応が進行すると当業者が認識できない根拠とはならない。
　そして，上記（３）で述べたとおり，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８の「Ｚ」として「ビタミンＤ構造」を使用した場合の実施例はないものの，その反応が進行することを確認するために，発明の詳細な説明の記載や本件出願日時点の技術常識を参酌しても当業者が過度の試行錯誤や高度複雑な実験を強いられるとまではいうことはできない。
　よって，請求人の主張は採用できない。
　
（５）小括
　以上のとおり，発明の詳細な説明には，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８を当業者が実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていないとはいえないから，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８の特許が特許法第３６条第４項の要件を満たさない特許出願に対してなされたものとはいえない。
　
５　無効理由５について
（１）特許法第３６条第６項第１号について
　特許法第３６条第６項は，「第三項第四号の特許請求の範囲の記載は，次の各号に適合するものでなければならない。」と規定し，その第１号において「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」と規定している。同号は，明細書のいわゆるサポート要件を規定したものであって，特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。
　以下，この観点に立って検討する。
　
（２）特許請求の範囲の記載
　上記「第３」に記載したとおりである。
　
（３）発明の詳細な説明の記載 
　上記３（２）に記載されたとおりである。
 　 
（４）本件発明の課題について
　本件特許明細書の発明の詳細な説明には，「本発明は、以下の式Ｉの構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中、ｎは１〜５の整数であり;R1およびR2は各々独立に、所望により置換されたC1−C6アルキルであり;WおよびＸは各々独立に水素またはC1−C6アルキルであり;YはＯ、ＳまたはNR3であり、ここでR3は水素、C1−C6アルキルまたは保護基であり；そしてＺは、
（審決注：化学式は省略する。）
であり、R4、R5、R8、R9、R10、R11、R12、R13、R14、R15、R16およびR17は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、または保護されたヒドロキシルであり；そしてR6およびR7は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、保護されたヒドロキシルであるか、または一緒になって二重結合を形成する）；
（ａ）以下の式IV:
（審決注：化学式は省略する。）
（式中、Ｗ、Ｘ、ＹおよびＺは上記定義の通りである）
を有する化合物を塩基の存在下で以下の式ＶまたはV':
（審決注：化学式は省略する。）
（式中、ｎ、R1およびR2は上記定義の通りであり、そしてＥは脱離基である）
の構造を有する化合物と反応させて式Ｉの化合物を製造すること；並びに
（ｂ）かくして製造された化合物を回収すること、
を含む方法を提供する。」と記載され（摘記ｂ参照），さらに，
「本発明はさらに、以下の式VIの構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中、ｎは１〜５の整数であり;R1およびR2は各々独立に、所望により置換されたC1−C6アルキルであり;WおよびＸは各々独立に水素またはC1−C6アルキルであり;YはＯ、ＳまたはNR3であり、ここでR3は水素、C1−C6アルキルまたは保護基であり；そしてＺは、
（審決注：化学式は省略する。）
であり、R4、R5、R8、R9、R10、R11、R12、R13、R14、R15、R16およびR17は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、または保護されたヒドロキシルであり；そしてR6およびR7は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、保護されたヒドロキシルであるか、または一緒になって二重結合を形成する）；
（ａ）以下の式IV:
（審決注：化学式は省略する。）
（式中、Ｗ、Ｘ、ＹおよびＺは上記定義の通りである）
を有する化合物を塩基の存在下で以下の式Ｖまたは式V':
（審決注：化学式は省略する。）
（式中、ｎ、R1およびR2は上記定義の通りであり、そしてＥは脱離基である）
の構造を有する化合物と反応させて式I:
（審決注：化学式は省略する。）
の構造を有するエポキシド化合物を製造すること；
（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して式VIの化合物を製造すること；および
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること；
を含む方法を提供する。」と記載されている（摘記ｃ参照）。
　そして，「本発明に関するCD環構造、ステロイド構造およびビタミンＤ構造は各々、特には下記する構造を意味し、・・・
　CD構造、ステロイド構造、またはビタミンＤ構造であるＺ上の置換基は特に限定されず・・・これらの置換基は保護されていてもよい。」（摘記ｄ参照）ので，上記製造方法において，「ＺはCD環構造、ステロイド構造またはビタミンＤ構造を示し、これらは各々、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよい）を有する化合物」が対象であるといえる。 
　そうすると，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８が解決しようとする課題は，それぞれ，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８に係る製造方法を提供することにあるものと認める。
　
（５）判断
　上記４（３）で述べたとおり，本件特許明細書の発明の詳細な説明には，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８において，
「下記構造：
」の「Ｚ」が「ステロイド環構造」であるか「ビタミンＤ構造」のものであるかにかかわらず，その反応条件として，各反応で使用できる塩基，還元剤，溶媒，反応温度，反応時間が記載され，また，「Ｚ」が「ステロイド環構造」である実施例では具体的な反応条件が明記されているのであるから，この反応条件に沿って実施することで，Ｚが「ビタミンＤ構造」の場合でも，同様に反応することが理解できるといえる。
　そうすると，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８の製造方法を提供するとの課題も解決できることは，発明の詳細な説明の記載から当業者が理解できるといえる。
　そして，このように当業者が理解することは，上記４（３）で述べたとおり，乙第１６，１７号証や甲第６，２１号証の記載からも自然であるということができる。
　よって，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８は，「Ｚ」が「ビタミンＤ構造」の場合でも，発明の詳細な説明には，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８の製造方法を実施できる（本件発明の課題が解決できる）と当業者が理解できる程度に記載されているといえ，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８が発明の詳細な説明に記載されたものでないということはできない。
　
（６）請求人の主張について
ア　請求人の主張
　無効理由５に関する請求人の主張は要約すると以下のとおりと認める（審判事件弁駁書第２７頁第１２行〜第２８頁下から２行）。
　本件特許明細書には，４−ブロモ−2,3-エポキシブタンを用いたアルキル化反応としては，ステロイド環構造の出発化合物を使用したものしか具体的に記載されておらず，ビタミンＤ構造の出発化合物を使用したもの全く具体的な記載がない。
　そして，本件優先日において，ビタミンＤ構造の出発化合物もステロイド環の原料化合物と同様に２２位の水酸基が塩基存在下におけるアルキル化反応においてほぼ同様の反応性を示すという当業者の技術常識はない。
　被請求人も収率が本件発明の解決すべき課題であると主張しているが，ビタミンＤ構造の出発化合物をアルキル化する場合でも同様に高収率が得られることは，本件特許明細書の記載及び技術常識から当業者が認識することができない。
　
イ　検討
　本件発明の解決すべき課題は，上記（４）で認定したとおり，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８に係る新たな製造方法を提供することにあり，従来技術よりも高い収率を得ることを必ずしも目的とするものではない。
　そして，上記（５）で述べたように，本件特許明細書の発明の詳細な説明から，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８において，「Ｚ」が「ステロイド環構造」でも「ビタミンＤ構造」でも，上記実施例の明記された反応条件に沿って実施すれば，同様に反応する（本件発明の課題が解決できる）と当業者ならば理解できるといえ，乙第１６，１７号証や甲第６，２１号証の記載からも，そのように解するのが自然であるといえる。
　よって，請求人の主張は採用できない。
　
（７）小括
　以上のとおり，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８は，特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されたものでないとはいえないから，本件特許請求の範囲の記載は，特許法第３６条第６項第１号に適合しないということはできない。
　よって，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８の特許が特許法第３６条第６項の要件を満たしていない特許出願に対してなされたということはできない。
　
第７　むすび
　以上のとおり，請求人が示した理由及び証拠によっては，本件発明１，２，４，６〜１４，１６，１８〜２８の特許を無効とすることはできない。
　審判費用については，特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により，請求人が負担すべきものとする。
　よって，結論のとおり審決する。