【事件の表示】
　特願２００８−５１２５４７「癌の予防及び治療のための、癌細胞におけるテロメア長の薬理学的調節」拒絶査定不服審判事件〔平成１８年１１月２３日国際公開、ＷＯ２００６／１２５１６６、平成２０年１２月１８日国内公表、特表２００８−５４５６５８〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は、２００６年５月１８日（パリ条約による優先権主張　２００５年５月１８日（ＵＳ）米国）を国際出願日とする出願であって、平成２４年５月１１日付けで拒絶理由が通知され、平成２４年１１月１４日に意見書と手続補正書が提出された後、平成２５年１月２２日付けで拒絶査定がなされ、これに対して平成２５年５月２９日に拒絶査定不服審判が請求されると同時に手続補正書が提出され、平成２６年２月２４日付けで前置報告書を用いた審尋がなされ、平成２６年８月２５日に回答書が提出され、平成２６年１１月６日付けで拒絶理由が通知され、平成２７年５月１１日に意見書と手続補正書が提出され、平成２７年６月３０日付けで最後の拒絶理由が通知され、平成２８年１月７日に意見書と手続補正書が提出されたものである。
　
　
　
第２　平成２８年１月７日付け手続補正についての補正の却下の決定
　
［補正の却下の決定の結論］
　平成２８年１月７日付け手続補正を却下する。
　
　
［理由］
（１）補正内容
　平成２８年１月７日付け手続補正（以下「本件補正」という。）は、特許請求の範囲について、 補正前（平成２７年５月１１日付け手続補正書参照）に、
「【請求項１】
　不適当に若しくは病理的に増殖する細胞又は不死化細胞の存在により生じる障害を治療するための、又は、前記障害若しくは癌に罹患している哺乳類若しくはヒトの癌を治療するための薬剤の製造における、テロメア伸長の調節、抑制又は阻害のために治療上有効量な１以上の非環状ヌクレオシドのアナログ若しくはかかるアナログの薬学的に許容できる塩を唯一の活性化合物として含む、治療上有効量の組成物の使用であって、
　前記増殖する細胞、不死化細胞又は前記癌の細胞は、テロメラーゼ陽性であるか、又はＬ−１（ＬＩＮＥ−１）逆転写酵素を発現し、
　前記組成物の使用は、テロメラーゼの存在又は不存在とは無関係に、前記増殖する細胞、不死化細胞又は前記癌の細胞において、累進的なテロメア損失、Ｇ２相停止、染色体異常及び最終的な細胞死を誘発し、
　前記非環状ヌクレオシドのアナログ若しくはかかるアナログの薬学的に許容できる塩は、アシクロビル、ガンシクロビル、ペンシクロビル、バラシクロビル、バルガンシクロビル及びファムシクロビルからなる群から選択される、使用。」
とあったのを、
「【請求項１】
　癌に罹患している哺乳類若しくはヒトの癌を治療するための薬剤の製造における、癌の細胞のテロメア伸長の調節、抑制又は阻害のために治療上有効量な１以上の非環状ヌクレオシドのアナログ若しくはかかるアナログの薬学的に許容できる塩を唯一の活性化合物として含む、治療上有効量の組成物の使用であって、
　前記組成物の使用は、テロメラーゼの存在又は不存在とは無関係に、前記癌の細胞において、累進的なテロメア損失、Ｇ２相停止、染色体異常及び最終的な細胞死を誘発し、
　前記非環状ヌクレオシドのアナログ若しくはかかるアナログの薬学的に許容できる塩は、アシクロビル、ガンシクロビル、ペンシクロビル、バラシクロビル、バルガンシクロビル及びファムシクロビルからなる群から選択される、使用。」
とし、
「【請求項８】
　ｉｎ　ｖｉｔｒｏでの、腫瘍細胞のテロメア伸長の妨害方法であって、前記腫瘍細胞中のテロメア伸長の調節、抑制又は阻害のために、非環状ヌクレオシドのアナログの有効量を唯一の活性化合物として含む組成物を細胞に投与することを含んでなり、
　前記非環状ヌクレオシドのアナログは、アシクロビル、ガンシクロビル、ペンシクロビル、バラシクロビル、バルガンシクロビル及びファムシクロビルからなる群から選択され、
　前記腫瘍細胞は、テロメラーゼ陽性であるか、又はＬ−１（ＬＩＮＥ−１）逆転写酵素を発現し、
　前記組成物の使用は、テロメラーゼの存在又は不存在とは無関係に、前記腫瘍細胞において、累進的なテロメア損失、Ｇ２相停止、染色体異常及び最終的な細胞死を誘発する妨害方法。」
とあったのを、
「【請求項８】
　ｉｎ　ｖｉｔｒｏでの、腫瘍細胞のテロメア伸長の妨害方法であって、前記腫瘍細胞中のテロメア伸長の調節、抑制又は阻害のために、非環状ヌクレオシドのアナログの有効量を唯一の活性化合物として含む組成物を細胞に投与することを含んでなり、
　前記非環状ヌクレオシドのアナログは、アシクロビル、ガンシクロビル、ペンシクロビル、バラシクロビル、バルガンシクロビル及びファムシクロビルからなる群から選択され、
　前記組成物の使用は、テロメラーゼの存在又は不存在とは無関係に、前記腫瘍細胞において、累進的なテロメア損失、Ｇ２相停止、染色体異常及び最終的な細胞死を誘発する妨害方法。」
とするものである。
　
　本件補正の前後の特許請求の範囲の請求項１の記載を対比すると、本件補正は、
「不適当に若しくは病理的に増殖する細胞又は不死化細胞の存在により生じる障害を治療するための、又は、前記障害若しくは癌に罹患している哺乳類若しくはヒトの癌を治療するための薬剤」を「癌に罹患している哺乳類若しくはヒトの癌を治療するための薬剤」に限定して特許請求の範囲を減縮すること、「テロメア伸長の調節、抑制又は阻害のために」を「癌の細胞のテロメア伸長の調節、抑制又は阻害のために」に限定して特許請求の範囲を減縮すること、「前記増殖する細胞、不死化細胞又は前記癌の細胞」を「前記癌の細胞」に限定して特許請求の範囲を減縮すること、「前記増殖する細胞、不死化細胞又は前記癌の細胞は、テロメラーゼ陽性であるか、又はＬ−１（ＬＩＮＥ−１）逆転写酵素を発現し」なる発明特定事項を削除すること、を目的とするものと認められる。
　
　本件補正前の請求項１に係る発明と、本件補正後の請求項１に係る発明とを対比すると、本件補正により、対象とする細胞は「増殖する細胞、不死化細胞又は癌の細胞のうち、テロメラーゼ陽性であるか、又はＬ−１（ＬＩＮＥ−１）逆転写酵素を発現」しているものに限られていたのが、「癌の細胞」であれば、いかなる細胞であってもよいものとされたと認められる。
　
　また、本件補正の前後の特許請求の範囲の請求項８の記載を対比すると、本件補正は、「前記腫瘍細胞は、テロメラーゼ陽性であるか、又はＬ−１（ＬＩＮＥ−１）逆転写酵素を発現し、」なる発明特定事項を削除することを目的とするものと認められる。
　
（２）判断
ア　当該補正により、対象とする「癌の細胞」について、「テロメラーゼ陽性であるか、又はＬ−１（ＬＩＮＥ−１）逆転写酵素を発現」している癌細胞から、あらゆる癌の細胞に拡張されていることから、本件補正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものとは認められない。
　
イ　また、本件補正前の請求項１の記載に不明りょうな点や誤記の存在は認められず、明りょうな記載の釈明ないし誤記の訂正を目的とするものとも認められない。
　
　なお、請求人は、平成２８年１月７日に提出した意見書の（３−３）において、
「本願の請求項１において、「前記増殖する細胞、不死化細胞又は前記癌の細胞は、テロメラーゼ陽性であるか、又はＬ−１（ＬＩＮＥ−１）逆転写酵素を発現し」を削除しました。
　この補正事項は、本願の請求項１に規定された「テロメラーゼの存在又は不存在とは無関係に」との技術的事項との間の、明瞭でない記載の釈明を目的とするものです。」
と主張している。
　しかしながら、「テロメラーゼ陽性であるか、又はＬ−１（ＬＩＮＥ−１）逆転写酵素を発現し」なる構成と、「テロメラーゼの存在又は不存在とは無関係に」なる構成との間に技術的な矛盾は存在せず、請求人が主張するような不明りょうな記載であるとは認められない。
　
　
（３）むすび 
　上記（２）に記載のとおり、本件補正の目的は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項各号に掲げるいずれの事項にも該当しないことから、本件補正は、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
　
　
第３　本願発明について
　本願の請求項１ないし２０に係る発明は、平成２７年５月１１日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項１ないし２０に記載されたとおりのものと認められるところ、その請求項１に係る発明（以下「本願発明」という。）は、以下のとおりのものである。 
「【請求項１】
　不適当に若しくは病理的に増殖する細胞又は不死化細胞の存在により生じる障害を治療するための、又は、前記障害若しくは癌に罹患している哺乳類若しくはヒトの癌を治療するための薬剤の製造における、テロメア伸長の調節、抑制又は阻害のために治療上有効量な１以上の非環状ヌクレオシドのアナログ若しくはかかるアナログの薬学的に許容できる塩を唯一の活性化合物として含む、治療上有効量の組成物の使用であって、
　前記増殖する細胞、不死化細胞又は前記癌の細胞は、テロメラーゼ陽性であるか、又はＬ−１（ＬＩＮＥ−１）逆転写酵素を発現し、
　前記組成物の使用は、テロメラーゼの存在又は不存在とは無関係に、前記増殖する細胞、不死化細胞又は前記癌の細胞において、累進的なテロメア損失、Ｇ２相停止、染色体異常及び最終的な細胞死を誘発し、
　前記非環状ヌクレオシドのアナログ若しくはかかるアナログの薬学的に許容できる塩は、アシクロビル、ガンシクロビル、ペンシクロビル、バラシクロビル、バルガンシクロビル及びファムシクロビルからなる群から選択される、使用。」
　
　
　
第４　当審による平成２７年６月３０日付け拒絶理由通知の概要
　平成２７年６月３０日付けで通知した拒絶理由は、本願の請求項１に係る発明は、特願２００６−５４９６４６号の請求項５に係る発明と同一であるから、特許法第３９条第１項の規定により特許を受けることができないという理由を含むものである。
　
　
　
第５　当審の判断
１　特願２００６−５４９６４６号について
　特願２００６−５４９６４６号（以下「先願Ａ」という）は、２００５年１月１８日（パリ条約による優先権主張　２００４年１月１５日（ＵＳ）米国）を国際出願日とする出願であり、平成２４年７月６日に特許第５０３２１２９号として登録され、その特許請求の範囲の請求項１および請求項５に係る発明は、特許明細書の特許請求の範囲の請求項１および請求項５に記載された事項により特定される以下のとおりのものであると認められる。
「【請求項１】
　癌に罹患した個体を治療するための医薬組成物の製造のための、ヌクレオシド類似体またはその製薬上許容しうる塩の使用であって、該癌が、該個体のテロメラーゼ陰性細胞中のL-1（LINE-1）レトロトランスポゾンによってコードされる逆転写酵素によって誘導又は仲介されるテロメアの代替的延長を示すテロメラーゼ陰性細胞に起因するものであり、また、該ヌクレオシド類似体が、3'-アジド-2',3'-ジデオキシチミジン（AZT）、2',3'-ジデオキシイノシン（ddI）、2',3'-ジデヒドロ-3'-デオキシチミジン（d4T）、ガンシクロビル若しくはバルガンシクロビル、又はそれらの組合せからなる群から選択され、該テロメラーゼ陰性細胞中でテロメアの延長を阻止するものである、上記使用。
　【請求項５】
　前記ヌクレオシド類似体がガンシクロビルである、請求項１に記載の使用。」
　
　
２　先願Ａ発明について
　上記１より、先願Ａの請求項５に係る発明は、
「癌に罹患した個体を治療するための医薬組成物の製造のための、ヌクレオシド類似体またはその製薬上許容しうる塩の使用であって、該癌が、該個体のテロメラーゼ陰性細胞中のL-1（LINE-1）レトロトランスポゾンによってコードされる逆転写酵素によって誘導又は仲介されるテロメアの代替的延長を示すテロメラーゼ陰性細胞に起因するものであり、また、該ヌクレオシド類似体が、ガンシクロビルであり、該テロメラーゼ陰性細胞中でテロメアの延長を阻止するものである、上記使用。」
と認められる（以下「先願Ａ発明」という。）。
　
　
３　対比・判断
（１）対比
　本願発明と先願Ａ発明を対比すると、先願Ａ発明における「癌に罹患した個体を治療するための医薬組成物の製造のための、使用。」は、本願発明１における「（不適当に若しくは病理的に増殖する細胞又は不死化細胞の存在により生じる障害を治療するための、又は、前記障害若しくは）癌に罹患している哺乳類若しくはヒトの癌を治療するための薬剤の製造における、使用。」に相当する。（当審注：括弧書きは、対応関係を分かりやすくするために、当審により加筆。）
　また、先願Ａ発明の「該癌が、該個体のテロメラーゼ陰性細胞中のL-1（LINE-1）レトロトランスポゾンによってコードされる逆転写酵素によって誘導又は仲介されるテロメアの代替的延長を示すテロメラーゼ陰性細胞に起因するものであり、」は、本願発明１における「前記癌の細胞はＬ−１（ＬＩＮＥ−１）逆転写酵素を発現し、」に相当する。（なお、「Ｌ−１逆転写酵素を発現する癌の細胞」に「テロメラーゼ陰性細胞中のL-1（LINE-1）レトロトランスポゾンによってコードされる逆転写酵素によって誘導又は仲介されるテロメアの代替的延長を示すテロメラーゼ陰性細胞に起因する癌」が含まれることは技術常識であるし、請求人自身も平成２６年８月２５日付け回答書において、「本審判請求人は、「Ｌ−１（ＬＩＮＥ−１）逆転写酵素を発現している細胞」とは、テロメラーゼ陽性細胞ではないことを付言します。」と述べていることからも明らかである。）
　さらに、先願Ａ発明の「ガンシクロビル」は本願発明１の「前記非環状ヌクレオシドのアナログ若しくはかかるアナログの薬学的に許容できる塩は、ガンシクロビルであり」に相当する。
　そして、先願Ａ発明の「該ヌクレオシド類似体が、テロメアの延長を阻止するもの」は、本願発明１の「テロメア伸長の阻害のために有効な１以上の非環状ヌクレオシドのアナログ若しくはかかるアナログの薬学的に許容できる塩」に相当し、かつ、その含有量が治療上有効量であることは明らかである。
　
　よって、本願発明と引用発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。
　
【一致点】
　両者はともに、
「癌に罹患している哺乳類若しくはヒトの癌を治療するための薬剤の製造における、テロメア伸長の調節、抑制又は阻害のために治療上有効量な１以上の非環状ヌクレオシドのアナログ若しくはかかるアナログの薬学的に許容できる塩を含む、治療上有効量の組成物の使用であって、
　前記増殖する細胞、不死化細胞又は前記癌の細胞は、Ｌ−１（ＬＩＮＥ−１）逆転写酵素を発現し、
　前記非環状ヌクレオシドのアナログ若しくはかかるアナログの薬学的に許容できる塩は、ガンシクロビルである、使用。」
である点。
　
【相違点１】
　本願発明は「非環状ヌクレオシドのアナログ若しくはかかるアナログの薬学的に許容できる塩を唯一の活性化合物として含む」と特定されているのに対し、先願Ａ発明は、そのような特定はなされていない点。
　
【相違点２】
　本願発明は「組成物の使用は、テロメラーゼの存在又は不存在とは無関係に、前記増殖する細胞、不死化細胞又は前記癌の細胞において、累進的なテロメア損失、Ｇ２相停止、染色体異常及び最終的な細胞死を誘発し」と特定されているのに対し、先願Ａ発明は、そのような特定はなされていない点。
　
（２）相違点の検討
ア　相違点１について
　先願Ａ発明において、ガンシクロビルが唯一の活性化合物であることは、明示的に特定されてはいないものの、他の有効成分を同時に含有することは構成要件とされておらず、実質的に唯一の活性化合物であると認められる。よって、相違点１は、実質的な相違点とは認められない。
　
イ　相違点２について
（ア）本願発明において、「組成物の使用は、テロメラーゼの存在又は不存在とは無関係に、前記増殖する細胞、不死化細胞又は前記癌の細胞において、累進的なテロメア損失、Ｇ２相停止、染色体異常及び最終的な細胞死を誘発する」とは、単に、組成物を使用すれば、テロメラーゼの存在又は不存在とは無関係に、前記増殖する細胞、不死化細胞又は前記癌の細胞において、累進的なテロメア損失、Ｇ２相停止、染色体異常及び最終的な細胞死を誘発するという「組成物」の性質を表すに過ぎず、薬剤の物としての構成や、薬剤の用途を特定するものとは認められない。
　
（イ）なお、請求人は、平成２８年１月７日付け意見書の（４−３）において、
「本願発明によって、アシクロビル、ガンシクロビル、ペンシクロビル、バラシクロビル、バルガンシクロビル及びファムシクロビルの使用に先だって、癌細胞が、テロメラーゼによってテロメア伸張を示すか又はＬ−１（ＬＩＮＥ−１）レトロトランスポゾンによってコードされる逆転写酵素によって誘導又は仲介されるテロメアの代替的延長を示すことが決定される必要なしに、癌細胞における累進的なテロメア損失、Ｇ２相停止、染色体異常及び最終的な細胞死を誘発することが可能になります。
　このことは、「組成物の使用」という両者の発明の構成及び効果における大きな相違であると思料致します。」
と主張している。
　しかしながら、本願発明は「不適当に若しくは病理的に増殖する細胞又は不死化細胞の存在により生じる障害を治療するための、又は、前記障害若しくは癌に罹患している哺乳類若しくはヒトの癌を治療するための薬剤の製造における、・・・組成物の使用」であり、「治療」に使用されるのは「薬剤」であって、組成物は「薬剤の製造」に使用されることが特定されているに過ぎない。このため、上記（ア）に示したとおり、「組成物の使用は、テロメラーゼの存在又は不存在とは無関係に、前記増殖する細胞、不死化細胞又は前記癌の細胞において、累進的なテロメア損失、Ｇ２相停止、染色体異常及び最終的な細胞死を誘発し」とは、薬剤の原料となる「組成物」が有する性質を特定したに過ぎず、先願Ａ発明と本願発明との間に、請求人が主張するような「組成物の使用」において差異が存在するとは認められない。
　
　また、請求人による上記主張を、対象となる細胞（癌）の種類が異なる旨を主張していると解するとしても、上記（１）に示したとおり、先願Ａ発明が対象とする「癌が、該個体のテロメラーゼ陰性細胞中のL-1（LINE-1）レトロトランスポゾンによってコードされる逆転写酵素によって誘導又は仲介されるテロメアの代替的延長を示すテロメラーゼ陰性細胞に起因するもの」は、本願発明が対象とする「癌の細胞はＬ−１（ＬＩＮＥ−１）逆転写酵素を発現し」に相当することから、請求人の主張は採用し得ない。
　
ウ　小括
　以上、ア、イに示したとおり、相違点１、相違点２は、いずれも実質的な相違点とは認められず、本願発明と先願Ａ発明との間に差異はない。
　
（３）まとめ
　以上、（２）ア〜ウに示したとおり、本願発明は、特願２００６−５４９６４６号に係る発明と同一であるから、特許法第３９条第１項の規定により特許を受けることができない
　
　
　
第６　むすび
　本願請求項１に係る発明は、上記したとおりの理由によって、特許法第３９条第１項の規定により特許を受けることができない。
　
　したがって、その余の請求項に係る発明について論及するまでもなく、本願は拒絶すべきである。
　
　よって、結論のとおり審決する。