【事件の表示】
　特願２０１３−２２４２７８「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成２６年　６月２６日出願公開、特開２０１４−１１３４６４〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本件に係る出願（以下「本願」という。）は，平成２４年１２月７日に出願した特願２０１２−２６８３５３号（以下，「原出願」という。）の一部を平成２５年１０月２９日に新たな特許出願としたものであって，平成２６年１０月２４日付けで拒絶理由が通知され（発送日：同年１０月２８日），同年１２月２４日付けで意見書が提出され，平成２７年５月２０日付けで拒絶査定がなされ（発送日：同年６月２日），これに対し，同年７月２９日に拒絶査定に対する審判の請求がなされたものである。
 
２．本願発明
　本願の請求項１〜５に係る発明は，本願の出願時における特許請求の範囲の請求項１〜５に記載された事項により特定されるところ，その請求項１に係る発明（以下，「本願発明」という。）は，次のとおりのものである。 
「表面に装飾面が形成された第一演出部材と，
前記第一演出部材の少なくとも一部と前後方向で重なる態様に変化可能な第二演出部材と，
を備え，
　前記第二演出部材にはその裏面側に後方に向けて光を照射する光源が設けられており，
前記第一演出部材と前記第二演出部材が前後方向で重なった状態にあるときには前記第一演出部材の装飾面側と前記第二演出部材の裏面側との間に空間が形成され，前記第二演出部材に設けられた光源がその裏面側から前記第一演出部材の装飾面に向けて光を照射するように構成されていることを特徴とする遊技機。」
３．原出願発明
　原査定の拒絶の理由に引用された，本願と同日の出願である本願の原出願に係る特願２０１２−２６８３５３号（特許第５４１１３４２号公報）の請求項１に係る発明（以下，「原出願発明」という。）は，その掲載公報の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
「表面に装飾面が形成された第一演出部材と，
前記第一演出部材の少なくとも一部と前後方向で重なる態様に変化可能な第二演出部材と，
を備え，
　前記第一演出部材における前記第二演出部材と前後方向で重なる範囲には光源が設けられていない一方，前記第二演出部材にはその裏面側に後方に向けて光を照射する光源が設けられており，
前記第一演出部材と前記第二演出部材が前後方向で重なった状態にあるときには前記第一演出部材の装飾面側と前記第二演出部材の裏面側との間に空間が形成され，前記第二演出部材に設けられた光源がその裏面側から前記第一演出部材の装飾面に向けて光を照射するように構成されていることを特徴とする遊技機。」
４．本願発明と原出願発明との対比
　本願発明と原出願発明とは，
「表面に装飾面が形成された第一演出部材と，
前記第一演出部材の少なくとも一部と前後方向で重なる態様に変化可能な第二演出部材と，
を備え，
　前記第二演出部材にはその裏面側に後方に向けて光を照射する光源が設けられており，
前記第一演出部材と前記第二演出部材が前後方向で重なった状態にあるときには前記第一演出部材の装飾面側と前記第二演出部材の裏面側との間に空間が形成され，前記第二演出部材に設けられた光源がその裏面側から前記第一演出部材の装飾面に向けて光を照射するように構成されていることを特徴とする遊技機。」
　である点で一致し，以下の点で相違する。
[相違点]
　本願発明は，「前記第一演出部材における前記第二演出部材と前後方向で重なる範囲には光源が設けられていない」という発明特定事項を備えていないが，原出願発明は，そのような発明特定事項を備えている点。
５．判断
　上記相違点について検討する。
（１）判断１
　原出願の出願前の遊技機の分野において，遊技者から見て前後方向で可動役物が重なる場合に，表面に装飾面が形成された，後側の役物において前側の役物と重なる範囲には光源を設けない構成は周知技術（特開２０１２−６５８２２号公報の段落【００１５】，【００２１】，【００２５】，図１，４，６には，パチンコ機に第２可動役物１５及び第４可動役物１７が前後方向に重なるように配置されており，前側の第２可動役物１５には発光部２７が設けられているが，後側のハートの右側部分の輪郭形状を有する第４可動役物１７には発光部が設けられていないことが示されている。特開２００９−２８０６０号公報の段落【００４６】〜【００４８】，【００５１】，【００５２】，図１〜４には，パチンコ機に左右にスライド可能な建物の扉を模した左扉部材２１４ａおよび右扉部材２１４ｂからなるシャッタ２１０と人間の腕のような可動人形２２０とが配置され，前側の可動人形２２０は照明装置２５０が設けられているが，後側のシャッタ２１０には照明装置が設けられていないことが示されている。）である。
　まず，原出願発明を先願とし，本願発明を後願とした場合について，検討する。
　原出願発明から前記周知技術が削除されることは，後側の演出部材（「第１演出部材」に相当する。）において前側の演出部材（「第２演出部材」に相当する。）と重なる遊技領域における光源の存否を問わないことになる。そして，後側の演出部材における前側の演出部材が重なる遊技領域は，後側の演出部材の表面における光源の存否に関係なく，前側の演出部材の重なっていない遊技領域に比べて相対的に暗くなることは自明である。このような演出部材が前後に重なっている場合において，本願発明は，前側の演出部材の裏側から後側の演出部材の装飾面に向けて光が照射されることにより，相対的に暗くなる遊技領域が暗くなるのを抑制するという効果を奏するものである。
　そうすると，演出部材が前後に重なることにより遊技領域が暗くなるのを抑制するという原出願発明の効果に対し，本願発明も同様に後側の演出部材の光源の存否に関係なく，演出部材が前後に重なることにより遊技領域が暗くなるのを抑制する効果を奏するものである。したがって，本願発明は原出願発明に対して，新たな効果を奏するものではないといえる。
　これらのことから，「前記第一演出部材における前記第二演出部材と前後方向で重なる範囲には光源が設けられていない」という発明特定事項を備える原出願発明から，当該発明特定事項を備えない本願発明とすることは，単に前記周知技術が削除されたに過ぎない。
　次に，本願発明を先願とし，原出願発明を後願とした場合について，検討する。
　本願発明に前記周知技術が付加されることは，後側の役物において前側の役物と重なる範囲には光源を設けないことに限定することであるから，上記原出願発明を先願とし，本願発明を後願とした場合と同様に，演出部材の重なりにより相対的に暗くなるのを抑制するという本願発明の効果に対し，新たな効果を奏するものではないことは，明らかである。
　このことから，「前記第一演出部材における前記第二演出部材と前後方向で重なる範囲には光源が設けられていない」という発明特定事項を備えない本願発明から，当該発明特定事項を備える原出願発明とすることは，単に前記周知技術が付加されたに過ぎない。
　よって，「前記第一演出部材における前記第二演出部材と前後方向で重なる範囲には光源が設けられていない」という周知の発明特定事項について，原出願発明から単に削除すること，あるいは，本願発明に単に付加することによって技術的意義は変わることがないことから，上記相違点は実質的な相違点とはいえない。
（２）判断２
　一方，別の見方をすれば，本願発明における「表面に装飾面が形成された第一演出部材」は，「前記第一演出部材における前記第二演出部材と前後方向で重なる範囲には光源が設けられていない」という発明特定事項を備えていない点で，原出願発明と一応相違する。
　このことから，本願発明の「表面に装飾面が形成された第一演出部材」は，「第二演出部材と前後方向で重なる範囲には光源が設けられていない」という構成を特定するものでないといえる。
　そして，本願発明の「表面に装飾面が形成された第一演出部材」は，「第二演出部材と前後方向で重なる範囲には光源が設けられていない」構成，「第二演出部材と前後方向で重なる範囲には光源が設けられている」構成等を含む各種可能性を有するものとなっている。
　ここで，本願の明細書の段落【００２８】には「このような構成の第一演出部材３における少なくとも第二演出部材５と前後方向で重なる可能性がある範囲には光源が設けられていない」こと，段落【００３８】には「第一演出部材３には光源が設けられていない」こと，段落【００４３】には「本実施形態にかかる遊技機１では，第一演出部材３は光源を備えていない」こと，段落【００４４】には「光源が設けられていない第一演出部材３」，段落【００４７】には「このように第一演出部材３が回転する場合，第一演出部材３自体に光源を設けることは極めて困難である。第一演出部材３に設けられた光源に電力を供給したり，制御信号を送る配線を，回転することがある（位置が変化する）第一演出部材３に沿って設けることは困難であるからである。特に，本願のように回転を支持する部分（本実施形態ではリング歯車４２に相当する部分）が中央ではなく第一演出部材３よりも外側に設けられる構成である場合，回転する各第一演出部材３に沿って配線を設けることは限りなく不可能に近いものと思われる。」ことが記載されている。
　そして，本願の明細書には，「第一演出部材３」における「光源」について，これら以外の記載はないから，本願の明細書の上記記載を参酌すると，本願発明の「表面に装飾面が形成された第一演出部材」は，「第二演出部材と前後方向で重なる範囲には光源が設けられていない」ものであると解することができる。
　そうすると，本願発明の「表面に装飾面が形成された第一演出部材」は，「第二演出部材と前後方向で重なる範囲には光源が設けられていない」構成，「第二演出部材と前後方向で重なる範囲には光源が設けられている」構成等を含む各種可能性を有するもののうち，「第二演出部材と前後方向で重なる範囲には光源が設けられていない」構成であると特定することができる。
　したがって，本願発明の「表面に装飾面が形成された第一演出部材」は，原出願発明の「第二演出部材と前後方向で重なる範囲には光源が設けられていない」「表面に装飾面が形成された第一演出部材」と，実質的には同じことを意味するものであり，上記相違点は実質的な相違点とはいえない。
　よって，本願発明と原出願発明とは，実質同一である。
６．請求人の主張について
　請求人の主張について，審判請求書の【請求の理由】に対応させて検討する。
（１）本願発明が事実上の選択肢を有するものであるとする判断について
　請求人は，審判請求書において，
「本願発明は，「表面に装飾面が形成された第一演出部材」を有するものであるが，かかる第一演出部材について，「光源が有る」ものと「光源が無い」ものの両方を含むように意図された記載は全くない。つまり，本願発明の「第一演出部材」を説明する記載として，「光源」に関するものが全く存在しないにも拘わらず，第一演出部材に関する記載が，光源に関し，「包括的な表現」となるように「意図された」記載であると判断するのは無理があると言わざるを得ない。 
 （原出願特許発明に「第二演出部材と前後方向で重なる範囲には光源が設けられていない第一演出部材」が記載されていることが念頭にあるからこそ，光源に関し全く言及されていない本願発明の「第一演出部材」について，光源の有無を問題としているのではないか。特許法第３９条第２項を適用するにあたり，原出願特許発明の記載を踏まえて，分割出願である本願発明の記載を上記のように選択肢を有する発明であると判断することが妥当であるとは言えない） 
　したがって，本願発明が，第一演出部材について，「光源が有る」ものと「光源が無い」ものを含む事実上の選択発明とするのは誤りであると解する。」（第３頁第２２行〜第４頁第８行）
　と主張している。
　しかしながら，上記判断２では，本願発明の「表面に装飾面が形成された第一演出部材」が事実上の選択肢を有するものとして捉えるのではなく，「第二演出部材と前後方向で重なる範囲には光源が設けられていない」構成，「第二演出部材と前後方向で重なる範囲には光源が設けられている」構成等を含む各種可能性を有するものとして捉え，本願の明細書全体の記載からみて，本願発明の「表面に装飾面が形成された第一演出部材」は，各種可能性を有する構成から「第二演出部材と前後方向で重なる範囲には光源が設けられていない」構成に特定されることを導いているのであって，本願発明を「光源が有る」ものと「光源が無い」ものを含む事実上の選択発明として認定するものではない。
　したがって，請求人の上記主張は採用できない。
（２）本願発明と原出願発明の関係性について
　請求人は，審判請求書において，
「本願発明の「表面に装飾面が形成された第一演出部材」は，原出願特許発明の「表面に装飾面が形成された・第二演出部材と前後方向で重なる範囲には光源が設けられていない第一演出部材」の上位概念であるということができる。」（第５頁第１２〜１５行）
　と主張している。
　本願発明の「表面に装飾面が形成された第一演出部材」は，原出願発明の「第二演出部材と前後方向で重なる範囲には光源が設けられていない」「表面に装飾面が形成された第一演出部材」から，「第二演出部材と前後方向で重なる範囲には光源が設けられていない」という技術事項を削除することによって，「第二演出部材と前後方向で重なる範囲には光源が設けられていない」という構成以外のものも含むことになった。
　しかしながら，「表面に装飾面が形成された第一演出部材」に関して，「第二演出部材と前後方向で重なる範囲には光源が設けられていない」という構成を単に削除することは，意味内容として上位である上位概念（同族的若しくは同類的事項を集めて総括した概念，または，ある共通する性質に基づいて総括した概念）化するものではない。
　したがって，本願発明の「表面に装飾面が形成された第一演出部材」は，原出願発明の「表面に装飾面が形成された・第二演出部材と前後方向で重なる範囲には光源が設けられていない第一演出部材」の上位概念とはいえず，出願人の上記主張は採用できない。
　また，本願発明と原出願発明とが実質同一か否かについての判断の根拠は，既に上記判断１で検討したとおり，本願発明と原出願発明との関係は単に周知技術を削除・付加するものであって，そのことにより新たな効果を奏しないものである。そして，本願発明と原出願発明との関係が単に周知技術を削除・付加するものであって，そのことにより新たな効果を奏しないことが判断されれば，本願発明と原出願発明との関係が上位概念・下位概念であるか否かにかかわらず，本願発明と原出願発明とは実質同一であるという判断ができるので，出願人の上記主張は上記５．（１）の判断１に影響しない。
（３）拒絶査定に至る手続の妥当性について
　請求人は，審判請求書において，
「拒絶理由通知における判断と，拒絶査定における判断は明らかに矛盾する。つまり，審査において，本願発明が，「光源が無い」構成であると判断されたのか，「光源が有る」ものと「光源が無い」ものという選択肢を含む構成であると判断されたのかが判然としない。 
　確かに，いずれの判断も，結果としては，特許法第３９条第２項を理由として本願が拒絶されるという判断になるものであるが，当該結論に至るまでの論理が全く異なるのであるから，審査段階において，どのような考えで，本願が特許法第３９条第２項の拒絶理由を包含するものであると判断するに至ったのかを明確にすべきであり，本願を拒絶に導く条文が同じであるとしても，新たな論理を展開するのであれば，それに対して出願人に意見を提出する機会を与えるべきである。
　また，拒絶査定における判断のように，本願が，「光源が有る」ものと「光源が無い」ものという選択肢を含む構成であると判断するのであれば，それは明らかにサポート要件違反（特許法第３６条第６項第１号）や，分割要件違反（特許法第４４条第１項）に該当するものである。よって，その旨の通知を行い，それに対して出願人に意見を提出する機会を与えるべきである。
　このように，本願に対する審査手続において手続違背があったことが認められるから，本願の拒絶査定は取り消されるべきである。」（第６頁第１６行−第７頁第６行）
　と主張している。
　しかしながら，審査官は，平成２６年１０月２４日付け拒絶理由通知書の理由において，「「第一演出部材における第二演出部材と前後方向で重なる範囲には光源が設けられていない」構成であると解すべき」であるとする一方，「仮に，出願人の主張を認め，一応の相違点として認める」場合，つまり，本願発明が「第一演出部材」について「第二演出部材と前後方向で重なる範囲には光源が設けられている」構成も含むものである場合についても，「遊技機における演出部材に光源を設けることも，設けないことも，従来から普通に行われているいわば周知技術であって，両発明の発明特定事項の相違点は，周知技術の付加，削除の関係に相当し，かつ，そのことによる相乗的な新たな効果を奏するものではないことは明らかであることから，この仮定においても，両発明は実質的に同一であるということができる」と実質的な判断を行っている。
　そして，このことは，平成２７年５月２０日付け拒絶査定における「「光源が有る」場合と「光源が無い」場合の２つの場合を請求項の発明特定事項として含むことになった」として，本願発明と原出願発明とが実質的に同一であると判断していることと，上記拒絶理由通知の理由において「仮に，出願人の主張を認め，一応の相違点として認める」場合において，本願発明と原出願発明とが実質的に同一であると判断していることとの間で，矛盾は生じない。
　そうすると，上記拒絶査定における特許法第３９条第２項の判断は，上記拒絶理由通知書に記載された理由の範囲のものである。
　したがって，上記拒絶理由通知書に記載された理由については，既に平成２６年１２月２４日付けで意見書が提出されているとおり，出願人には意見書を提出する機会が与えられていることから，本願に対する審査手続において手続違背があったとはいえないので，請求人の上記主張は採用できない。
７．むすび
　以上のとおり，本願発明は原出願発明と同一であり，かつ，原出願発明は既に特許されており協議を行うことはできないから，本願発明は特許法第３９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　したがって，その余の請求項について検討するまでもなく，本願は拒絶すべきである。
　よって，結論のとおり審決する。