【事件の表示】
　特願２０１３−５１０１８０号「マルテンサイト状態の形状記憶合金から作製される回転式歯内治療器具、及びそれを製造する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成２３年１１月１７日国際公開、ＷＯ２０１１／１４３０６３、平成２５年　７月１８日国内公表、特表２０１３−５２９１０８号〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本件出願は、２０１１（平成２３）年５月６日（パリ条約による優先権主張２０１０（平成２２）年５月１０日、アメリカ合衆国）を国際出願日とする特許出願であって、平成２５年１１月７日付けで拒絶の理由が通知され、平成２６年５月１２日に意見書とともに手続補正書が提出され特許請求の範囲について補正がなされたが、同年６月５日付けで拒絶をすべき旨の査定がなされた。 
　これに対し、平成２６年９月２４日に該査定の取消を求めて本件審判の請求がされると同時に手続補正書が提出され、特許請求の範囲についてさらに補正がなされ、その後、平成２７年７月１７日に上申書が提出されたものである。
　
第２　平成２６年９月２４日付けの手続補正について 
１　補正事項 
　平成２６年９月２４日付けの特許請求の範囲についての手続補正（以下「本件補正」という。）は、平成２６年５月１２日付けで補正された特許請求の範囲をさらに補正しようとするものであって、その補正事項は以下の補正事項ａないしｅのとおりである。
（１）補正事項ａ
　本件補正前の請求項１及び１５の「２５〜４００℃の温度に前記超弾性回転式ファイルを加熱する工程」との記載を「３７０〜５１０℃の温度に前記超弾性回転式ファイルを加熱する工程」に補正する。
（２）補正事項ｂ
　請求項５を削除する。
（３）補正事項ｃ
　補正事項ｂの請求項５の削除に伴い、補正前の請求項６ないし１７をそれぞれ請求項５ないし１６に繰り上げる。
（４）補正事項ｄ
　請求項１８を削除する。
（５）補正事項ｅ
　補正事項ｂの請求項５の削除及び補正事項ｄの請求項１８の削除に伴い、補正前の請求項１９及び２０をそれぞれ請求項１７及び１８に繰り上げる。
２　補正の適否 
（１）補正事項ａ
　まず、補正事項ａについて検討する。本件補正前の請求項１及び１５には、「２５〜４００℃の温度に前記超弾性回転式ファイルを加熱する工程」と記載されているところ、対応する明細書の記載としては、「【００２１】この方法は、少なくとも３００℃の温度で加熱する工程を有する後熱処理を含み得る。好ましくは、加熱する工程は、約３００℃〜約６００℃、より好ましくは約３７０℃〜約５１０℃の範囲の温度を含む。」と記載されているが、明細書の他の記載を参酌しても、「２５〜３００℃」の範囲の温度で加熱するとの記載はない。また、２５℃程度の温度で金属を加熱しても、その性状を変化させ得るものとは考え難く、請求人も審判請求書にて主張するとおり、誤記であると認められる。
　そうすると、補正事項ａは、「２５〜４００℃の温度に・・に加熱」という誤記を明細書段落【００２１】の「加熱する工程は、・・・より好ましくは約３７０℃〜約５１０℃の範囲の温度を含む。」との記載に基づいて正しく補正しようとするものであるから、特許法第１７条の２第５項第３号の誤記の訂正を目的とするものに該当し、また、同法同条第３項及び第４項の規定に違反するものではない。
（２）補正事項ｂ及びｄ
　次に、補正事項ｂ及びｄは、特許法第１７条の２第５項第１号の請求項の削除を目的とするものに該当し、また、同法同条第３項及び第４項の規定に違反するものではないことは明らかである。
（３）補正事項ｃ及びｅ
　補正事項ｃ及びｅは、補正事項ｂ及びｄの請求項の削除に伴い請求項の項番を繰り上げるもので、特許法第１７条の２第５項第４号の明りょうでない記載の釈明を目的とするものに該当する。また、同法同条第３項及び第４項の規定に違反するものではないことは明らかである。
（４）小括
　したがって、補正事項ａないしｅはいずれも適法な補正であるから、本件補正は適法である。 
第３　本願発明 
　本願の請求項１ないし１８に係る発明は、上記平成２６年９月２４日付けの手続補正書によって適法に補正された特許請求の範囲の請求項１ないし１８に記載された事項により特定されるとおりのものと認めるところ、その請求項１の記載は以下のとおりである。（以下請求項１に係る発明を「本願発明」という。）  
「　【請求項１】
　非超弾性回転式ファイルを製造する方法であって、
　オーステナイト終了温度を有する超弾性回転式ファイルを準備する工程と、
　５分以上の期間、３７０〜５１０℃の温度に前記超弾性回転式ファイルを加熱する工程であって、前記オーステナイト終了温度を変化させることによって前記非超弾性回転式ファイルを形成する、前記超弾性回転式ファイルを加熱する工程と、を含み、前記非超弾性回転式ファイルの変化させたオーステナイト終了温度が２５℃より高い、非超弾性回転式ファイルを製造する方法。」
第４　引用文献記載の発明 
　これに対して、原査定の平成２５年１１月７日付け拒絶の理由に引用された、本件の優先日前に頒布された刊行物である特開２００６−１４９６７５号公報（以下「刊行物１」という。）には以下の発明が記載されていると認められる。なお、下線は当審において付したものである。 
（１）刊行物１に記載された事項 
　刊行物１には、「根管治療器具」に関して、図面とともに、以下の事項が記載されている。
（ア）特許請求の範囲
「【請求項１】
先端から所定長さの作業部が形成されると共に該作業部に連続してシャンクが形成されたニッケル−チタン合金からなる軸状の根管治療器具であって、少なくとも作業部の一部又は全部に於いて回転疲労に対する耐久性に着目した熱処理が施されていることを特徴とする根管治療器具。」
（イ）「【０００７】
　上記特許文献１に係る根管治療器具では作業部の全長にわたって均等な
超弾性特性を有する
【０００８】
　本発明の目的は、根管成形の際に
回転させる
（ウ）「【００１４】
　上記根管治療器具を代表して
ファイルＡ
【００１５】
　針部１には先端３から所定長さ範囲にわたるテーパ状の
作業部４
【００１６】
　本実施例に於けるファイルＡでは、長方形の断面が作業部４に沿ってスパイラル状に形成されることで、溝４ａ，該溝４ａに沿った切刃４ｂが形成されている。」
　
（エ）「【００１９】
　針部１はニッケル−チタン（Ｎｉ−Ｔｉ）合金からなり且つファイルＡを構成する針部１の径に対応した径を有する線材を用いて形成されており、作業部４の一部である部分６に於いて回転疲労に対する耐久性に着目した熱処理（以下、「耐久熱処理」という）が施されている。
【００２０】
　尚、本実施例では、ファイルＡに対する耐久熱処理を作業部４に於ける先端３からの部分６に対してのみ行っているが、本発明に於いて作業部４の全部に対して耐久熱処理を行って良いことは当然である。」
（オ）「【００２３】
　作業部４に於ける部分６に対する耐久熱処理は、耐久熱処理すべき部位（部分６や作業部４の全部）を、後述する試験によって得られた温度に上昇させると共に、上昇させた温度を試験によって得られた時間保持することで行われる。この
耐久熱処理
ファイルの材料となるＮｉ−Ｔｉ合金のＡｆ温度を常温よりも高い温度とする
形状記憶機能を発揮し得る
【００２４】
　上記の如く構成されたファイルＡでは、治療に際し、医師が患者の根管の形状、或いは根尖口の形状に対応させて予め部分６を曲げておく（プレカーブ）ことが可能となる。このようにプレカーブを形成しておくことで、先端３を根管に挿入して治療を行う際に、先端３及び部分６が根管に対して高い追従性を発揮することが可能となる。そして治療が終了して根管から取り出した後、医師が力を加えて初期の形状に変形させることが可能であり、また耐久熱処理によって設定されたＡｆ温度以上に上昇させることで初期の形状を回復することが可能である。」
（カ）「【００３２】
　次に、材料１〜５によって作成したファイルＡを、熱処理を施さないもの（未処理）、３００℃で３０分保持して熱処理したもの（熱処理条件１）、
４００℃で３０分保持して熱処理したもの（熱処理条件２）
（キ）「【００３５】
　次に、捩じり試験の方法と結果について説明する。・・・（中略）・・・熱処理条件４の材料１〜５は最大トルク７０ｇｆーｃｍ〜９０ｇｆーｃｍ，角度；８００°〜１１００°の範囲、に入っており、熱処理条件４の試験結果は他の条件のものと比較して有利であるものの、他の熱処理条件では有意な差が生じているとは認められない、という結果を得た。」
（ク）「【００３６】
　次に、疲労破断試験の方法と結果について説明する。疲労破断試験は、針部１の全体を熱処理したものを用い、図２に示す装置を用いて行った。・・・（中略）・・・作業部４に於ける部分６を略４５度に曲げ、この曲げ状態を維持して毎分２００回転させて破断に至る時間を計測した。
【００３７】
　この疲労破断試験の結果、疲労破断に至る時間は熱処理条件に応じて大きく変化していることがわかった。即ち、未処理条件の場合最も耐久性の高い材料２でも約１８分であり、熱処理条件１の場合５分〜１０分の範囲、熱処理条件３の場合４分〜１１分の範囲、熱処理条件４の場合３分〜５分の範囲であるのに対し、
熱処理条件２（４００℃ー３０分）では、約８分〜約５６分の範囲と、他の熱処理条件の疲労破断に至る時間と比較して大幅に延長されている。
【００３８】
　即ち、
熱処理条件２の熱処理を施した場合
高い耐久性を発揮することが可能な熱処理
（ケ）「【００５２】
　上記の如き、ファイルＡを製造する方法は特に限定するものではないが、代表的な方法について簡単に説明する。第１の製造方法は、予
め超弾性特性を持たせた素材から金属除去加工を行って作業部を形成し、その後、作業部の先端側の一部又は作業部の全部を耐久熱処理した
【００５３】
　即ち、予め超弾性特性を持たせたＮｉ−Ｔｉ合金の線材であって目的のファイルの太さに対応する径を持った線材を、該ファイルの長さに対応させて切断することで軸棒状の素材を形成し、この素材に対し、テーパ加工、溝と切刃の加工、先端の加工、作業部及びシャンクの加工を行って、針部を形成する。このとき、素材が超弾性特性を有することから塑性加工を施すことが不可能であるため、素材に対する各加工は研削加工を含む金属の除去を伴う加工によって行われる。
【００５４】
　次いで、作業部の先端から所定の長さ範囲、又は作業部４全体に耐久熱処理を施した部分を形成する。・・・（中略）・・・
【００５５】
　上記の如くして作業部の先端から所定長さ範囲、又は作業部の全体に耐久熱処理を施した部分６を設けた針部のシャンクを柄に挿通すると共に両者を接着することで、目的のファイルを製造することが可能である。」
（コ）「【００５６】
　また第２の製造方法は、素材を形成した段階で一方側の端部から耐久熱処理を施した部分に対応する所定長さ範囲、又は作業部の全体に対応する部分に、耐久熱処理を施し、その後、素材に対して金属の除去を伴う加工を行って、溝，切刃を有する作業部を形成することで目的のファイルを製造するものである。
【００５７】
　上記第２の製造方法では、素材の段階で耐久熱処理を施した部位と、超弾性特性を有する部位とが形成され、この素材に対して金属除去加工を施して作業部を形成することになる。従って、耐久熱処理を施した部分には、直針状の形状が記憶されると共に、超弾性部と連続した溝，切刃が形成されることとなる。
【００５８】
　上記の如くして耐久熱処理を施した部分に対応する部位と、超弾性部に対応する部位を設けた素材に金属除去を伴う加工を施すことで作業部，シャンクからなる針部を形成し、その後、シャンクを柄に挿通して両者を接着することで、目的のファイルを製造することが可能である。」
（２）刊行物１発明 
（サ）上記記載事項（ケ）に「予め超弾性特性を持たせた素材から金属除去加工を行って作業部を形成し、その後、作業部の先端側の一部又は作業部の全部を耐久熱処理した」とあるところ、この工程を、上記記載事項（ウ）に記載されているように「作業部４」は「ファイルＡ」の一部であり、また「ファイルＡ」は「回転させる」ものであること（上記記載事項（イ））を勘案して整理すると、「予め超弾性特性を持たせた素材から金属除去加工を行って超弾性回転ファイルを準備する工程」ということができる。
（シ）上記認定事項（サ）の「超弾性回転ファイル」は「超弾性」である以上、技術常識を踏まえれば、Ａｆ温度（オーステナイト終了温度）を有するものと認められる。
（ス）上記記載事項（オ）に「
耐久熱処理
ファイルの材料となるＮｉ−Ｔｉ合金のＡｆ温度を常温よりも高い温度とする
形状記憶機能を発揮し得る
　そして、刊行物１の上記記載事項（ア）ないし（コ）及び上記認定事項（サ）ないし（ス）を、特に上記記載事項（カ）及び（ク）の高い耐久性が発揮可能とされる「熱処理条件２」に着目して、技術常識を踏まえて本願発明に照らして整理すると、刊行物１には以下の発明が記載されていると認められる。（以下「刊行物１発明」という。） 
「非超弾性回転式ファイルを製造する方法であって、
　予め超弾性特性を持たせた素材から金属除去加工を行ってＡｆ温度を有する超弾性回転ファイルを準備する工程と、
　３０分の期間、４００℃の温度に前記超弾性回転式ファイルを耐久熱処理する工程であって、前記ファイルの材料となるＮｉ−Ｔｉ合金のＡｆ温度を変化させることによって前記非超弾性回転式ファイルを形成する、前記超弾性回転式ファイルを耐久熱処理する工程と、を含み、前記非超弾性回転式ファイルの変化させたＡｆ温度が常温よりも高い温度である、非超弾性回転式ファイルを製造する方法。」 
第５　対比 
　本願発明と刊行物１発明とを対比すると以下のとおりである。 
　まず、刊行物１発明の「Ａｆ温度」が本願発明の「オーステナイト終了温度」に相当することは、技術常識から明らかであり、以下同様にそれぞれの機能及び技術常識を踏まえれば、「予め超弾性特性を持たせた素材から金属除去加工を行ってオーステナイト終了温度を有する超弾性回転ファイルを準備する工程」は「オーステナイト終了温度を有する超弾性回転式ファイルを準備する工程」に、「耐久熱処理する」は「加熱する」に、「ファイルの材料となるＮｉ−Ｔｉ合金のＡｆ温度を変化させる」は「オーステナイト終了温度を変化させる」に相当することも明らかである。 
　また、本願発明の「５分以上の期間、３７０〜５１０℃の温度に超弾性回転式ファイルを加熱する」ことと、刊行物１発明の「３０分の期間、４００℃の温度に超弾性回転式ファイルを耐久熱処理する」こととは、「３０分の期間、４００℃の温度に超弾性回転式ファイルを加熱する」点において一致する。
　したがって、本願発明と刊行物１発明とは、以下の点で一致しているということができる。 
＜一致点＞ 
「非超弾性回転式ファイルを製造する方法であって、
　オーステナイト終了温度を有する超弾性回転ファイルを準備する工程と、
　３０分の期間、４００℃の温度に前記超弾性回転式ファイルを加熱する工程であって、前記オーステナイト終了温度を変化させることによって前記非超弾性回転式ファイルを形成する、前記超弾性回転式ファイルを加熱する工程と、を含む、非超弾性回転式ファイルを製造する方法。」 
　そして、本願発明と刊行物１発明とは、以下の点で相違している。 
＜相違点＞ 
　本願発明は、非超弾性回転式ファイルの変化させたオーステナイト終了温度が２５℃より高いのに対し、刊行物１発明は、超弾性回転式ファイルの変化させたＡｆ温度（オーステナイト終了温度）が常温よりも高い温度であるものの、具体的な閾値温度は明らかでない点。
第６　相違点の検討 
１　＜相違点＞について 
　まず、本願発明が非超弾性回転式ファイルの変化させたオーステナイト終了温度を２５℃より高くしていることの技術的意義について検討するに、本願明細書には、「【００５１】 以下の組合せのうち１つ又は複数を参照して、本発明を記載することもできることを理解することができる。
・・・（中略）・・・超弾性回転式ファイルの変化させたオーステナイト終了温度が約２５℃より高い、非超弾性回転式ファイルを製造する方法。
Ｂ．  非超弾性回転式ファイルの変化させたオーステナイト終了温度が２７℃より高い、請求項１に記載の方法。
Ｃ．  非超弾性回転式ファイルの変化させたオーステナイト終了温度が３０℃より高い、請求項１又は２に記載の方法。
Ｄ．  非超弾性回転式ファイルの変化させたオーステナイト終了温度が３３℃より高い、前述の請求項のいずれか一項に記載の方法。
Ｅ．  非超弾性回転式ファイルの変化させたオーステナイト終了温度が３５℃より高い、前述の請求項のいずれか一項に記載の方法。
Ｆ．  非超弾性回転式ファイルの変化させたオーステナイト終了温度が３７℃より高い、前述の請求項のいずれか一項に記載の方法。」と記載されていることからして、本願発明における「２５℃」という閾値温度には格別臨界的意義はなく、２７℃から３７℃といった閾値温度も、本願発明の具体的実施形態として予定されていることが理解できる。
　次に、刊行物１発明は、Ａｆ温度（オーステナイト終了温度）が常温よりも高い温度であるものであるところ、（ｉ）一般に「常温」とは、５〜３５℃の温度範囲を指す（ＪＩＳ　８７０３参照）ものであり、（ｉｉ）室温は２０℃から２８℃の範囲であることが一般的であることに鑑みれば、合金の組成や熱処理の諸条件を調整することにより、閾値たる「常温」として２５℃という温度を選択することは、格別困難ではない。
　以上を総合すると、刊行物１発明において、「常温よりも高い温度」としてより具体的に「２５℃より高い」温度として閾値を設定することは、当業者が通常の最適化作業の中で格別困難なくなし得ることと解するのが相当である。　　
２　平成２７年７月１７日付けの上申書について
　請求人は、平成２７年７月１７日付け上申書において、本願発明を「超弾性回転式ファイルの製造工程前及び／又は中に、５分以上の期間、３７０〜５１０℃の温度に前記超弾性回転式ファイルを加熱すること」とさらに補正することを主とする補正案を提示しているので、念のため検討する。  
　上記補正案は、ファイルの製造工程（すなわち金属加工工程）前に加熱することを一つの選択肢として特定するものであるところ、そのようにファイルの製造工程前に加熱処理を行うことは、刊行物１に「第２の製造方法」として記載されている（上記記載事項第４（１）（コ））。よって、補正案のように補正したとしても、特許性を認めることはできず、結論に変わりはない。
３　小括
　したがって、本願発明は、刊行物１発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。　 
第７　むすび 
　以上のとおり、本願発明は、刊行物１発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないから、本願は拒絶されるべきものである。 
　よって、結論のとおり審決する。