【事件の表示】
　特願２００９−２０５９５８「二本鎖ＲＮＡによる遺伝子阻害」拒絶査定不服審判事件〔平成２１年１２月１７日出願公開、特開２００９−２９１２０９〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は、平成１０年１２月２１日を国際出願日（パリ条約による優先権主張外国庁受理１９９７年１２月２３日　米国、１９９８年１２月１８日　米国）とする特願２０００−５２５５３８号の一部を、特許法第４４条第１項の規定により平成２１年９月７日に新たな特許出願としたものであって、平成２４年１０月１７日付で手続補正がなされたが、平成２５年４月３日付で最後の拒絶理由が通知され、これに対して平成２５年１０月７日付で手続補正がなされたが、平成２６年５月７日付でこの補正の却下の決定と拒絶査定がなされ、これに対して、同年９月２２日に拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに、同日付で手続補正がなされたものである。
　
２．平成２６年９月２２日付の手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　平成２６年９月２２日付の手続補正を却下する。
［理由］
（１）補正後の本願発明  
　上記補正により、補正前の平成２４年１０月１７日付手続補正の特許請求の範囲の請求項１は、
「【請求項１】標的遺伝子の発現を
阻害するための
　センスおよびアンチセンスＲＮＡを、標的遺伝子を鋳型として用いて合成する工程、および
　該センスおよびアンチセンスＲＮＡをアニーリングする工程、
を含む、上記方法。」から、
「【請求項１】標的遺伝子の発現を
阻害する
ｄｓＲＮＡは分離したセンスおよびアンチセンスＲＮＡ鎖を含み、
　該分離した
　該分離したセンスおよびアンチセンスＲＮＡ鎖をアニーリングして
ｄｓＲＮＡを形成させ、そしてｄｓＲＮＡを精製する工程
　
（２）独立特許要件について
　上記請求項１に係る補正のうち、補正前の平成２４年１０月１７日付手続補正の請求項１に記載した「阻害するための」を「阻害する」とする補正は、「阻害するための」という二本鎖リボ核酸の用途を示す表現を、「阻害する」という二本鎖リボ核酸が持つべき性質であることを明確に表したものであり、明りょうでない記載の釈明を目的とするものである。
　また、「ｄｓＲＮＡは分離したセンスおよびアンチセンスＲＮＡ鎖を含み、該分離した」という特定を追加する補正は、センス鎖とアンチセンス鎖を別個に作成することを明確に表す表現であり、同じく明りょうでない記載の釈明を目的とするものである。
　
　さらに、「ｄｓＲＮＡを形成させ、そしてｄｓＲＮＡを精製する工程」という特定を追加する補正は、補正前の請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項である「二本鎖リボ核酸（ＲＮＡ）を製造する方法」について、さらに「ｄｓＲＮＡを形成させ、そしてｄｓＲＮＡを精製する工程」を付加して限定するものであり、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、請求項１についての上記補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　
　そこで、本件補正後の請求項１に記載された発明（以下、「本願補正発明」という。）が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか）について、以下に検討する。
　
（２−１）引用例
　本願優先日前の１９９５年６月２９日に頒布された刊行物である特表平７−５０５７６２号公報（以下、「引用例」という。）には、
(i)「同時に起こる転写が、
同じ反応混合物中に存在するＤＮＡ配列の２つの相補的な鎖について行われ、迅速なハイブリッド化が、２つの得られた転写物について行われる方法からなる二本鎖ＲＮＡの製法
(ii)「この発明を構成する方法の実施では、かくして得られたＤＮＡ鋳型は、これらの鋳型により保持されるプロモータを認識するＲＮＡポリメラーゼ（又はＲＮＡポリメラーゼ類）とリボヌクレオチド　三リン酸の存在下でインキュベートされる。反応条件は、選択されたＲＮＡポリメラーゼの型によって決められる。
　　・・・（途中省略）・・・
　これらの条件下で、形成されているＲＮＡの２つの相補鎖は直ちにハイブリッド化され、一本鎖ＲＮＡより安定でより不活性な二本鎖ＲＮＡを形成する。各鋳型ＤＮＡは少なくとも１００又はそのようなＲＮＡ鎖を生ずる。」（第４頁左上欄第２行〜第１５行）、
(iii)「この発明に従って上記のようにして得られた
二本鎖ＲＮＡは、ＤＮＡから分離し、任意に精製
　この発明による方法は、実施することが容易なため、多数の応用ができる。
　先行技術の方法ではできなかった、単一工程で、所定の長さと配列の二本鎖ＲＮＡフラグメントの大量を実際に得ることが可能となる。　
　　・・・（途中省略）・・・
　加えてこの発明による二本鎖ＲＮＡの合成法は、診断用の二本鎖ＲＮＡフラグメントの使用、特に生体サンプル中のターゲットの核酸配列の検出に関して、これまで示唆されていなかった完全に新しい応用ができる。この発明の目的に、ターゲット配列とは、分析すべきサンプル中で検出することが望まれる何れの核酸配列をも意味する。」（第４頁右欄第１行〜第１８行）、
(iv)「実施例２−支持体上での転写による二本鎖ＲＮＡの予備の合成
　二本鎖ＤＮＡ鋳型は、それぞれの鎖上にＲＮＡポリメラーゼに対するプロモータと鎖のうちの一つの５′にビオチン基を含むよう調製される。その後、この鋳型は、アビジンでコートされた支持体に付着され、この支持体上で転写は、直接に行われる。
１．ＤＮＡ鋳型の調製
　この例において調製された鋳型は、
ＨＰＶ６／１１のゲノムのフラグメント
ａ）生物学的試料による開始
　鋳型は、ＨＰＶ６／１１カラノＤＮＡフラグメントの増幅により調製される。
　　　・・・（途中省略）・・・
５．合成されたＲＮＡの単離と制御
　転写のための100マイクロリットルの反応培地は、回収され、400μlの冷エタノールと混合された。その後ＲＮＡは、−20℃で
沈殿され、遠心分離により単離された
　約50マイクログラムのＲＮＡ（260nmでのODの1ユニット）が、それぞれの反応中で合成された。」（第６頁左下欄第１１行〜第７頁左上欄最下行）、と記載されている。
　
　上記引用例記載事項(iv)に記載された、ＨＰＶ６／１１のゲノムのフラグメントから調製されたＤＮＡ鋳型から転写により形成された二本鎖ＲＮＡは、遠心分離により単離され、精製されているから、引用例には、「ＨＰＶ６／１１のゲノムのフラグメント由来のＤＮＡ鋳型の２つの相補的な鎖について同時に転写が行われ、２つの得られた転写物の迅速なハイブリッド化により形成された二本鎖ＲＮＡを、さらに精製することを含む、二本鎖ＲＮＡを製造する方法」の発明（以下、「引用発明」という。）が記載されていると認められる。
　　
（２−２）対比・判断
　本願補正発明の「標的遺伝子」について、本願明細書の段落【００２２】には、「標的遺伝子は、細胞由来の遺伝子（即ち、細胞性遺伝子）、内部遺伝子（即ち、ゲノムに存在する細胞性遺伝子）、導入遺伝子（即ち、細胞のゲノムの異所部位に挿入された遺伝子構造）、或いは感染後に細胞に存在する病原体の遺伝子である。」と記載されている。
　
　そこで、本願補正発明と引用発明とを対比すると、引用発明の「ＨＰＶ６／１１のゲノムのフラグメントから調製されたＤＮＡ鋳型」は、感染後に細胞に存在する病原体であるＨＰＶ６／１１の遺伝子の一部と同一であるから、本願補正発明の「標的遺伝子」に相当する。
　また、引用発明では、ＤＮＡ鋳型の２つの相補的なＤＮＡ鎖、即ちセンスＤＮＡ鎖とアンチセンスＤＮＡ鎖について同時に転写が行われ、得られた２つの転写物は、アンチセンスＲＮＡ鎖とセンスＲＮＡ鎖であり、これらは別個に合成されているから、このことは、本願補正発明における「分離したセンスおよびアンチセンスＲＮＡ鎖を、標的遺伝子を鋳型として用いて合成する工程」に相当し、また、引用発明における「２つの得られた転写物の迅速なハイブリッド化により形成された二本鎖ＲＮＡを、さらに精製することを含む」ことは、本願補正発明における「ｄｓＲＮＡは分離したセンスおよびアンチセンスＲＮＡ鎖を含み、該分離したセンスおよびアンチセンスＲＮＡ鎖をアニーリングしてｄｓＲＮＡを形成させ、そしてｄｓＲＮＡを精製する工程」に相当する。
　
　そうすると、本願補正発明と引用発明とは、「二本鎖リボ核酸（ｄｓＲＮＡ）を製造する方法であって、ｄｓＲＮＡは分離したセンスおよびアンチセンスＲＮＡ鎖を含み、該分離したセンスおよびアンチセンスＲＮＡ鎖を、標的遺伝子を鋳型として用いて合成する工程、および　該分離したセンスおよびアンチセンスＲＮＡ鎖をアニーリングしてｄｓＲＮＡを形成させ、そしてｄｓＲＮＡを精製する工程、を含む、上記方法」である点で共通し、両者は、二本鎖リボ核酸（以下、統一して「二本鎖ＲＮＡ」という。）が、本願補正発明では、「標的遺伝子の発現を阻害する」ものであるのに対して、引用発明では、そのような特定はされていない点で、相違する。
　
　しかしながら、上述の如く、引用発明の二本鎖ＲＮＡは、本願補正発明の標的遺伝子に該当する病原体の遺伝子の一部である、センスＤＮＡ鎖及びアンチセンスＤＮＡ鎖を鋳型として合成された２つの転写物からなるものであり、本願の発明の詳細な説明の記載を参酌すると、標的遺伝子の発現を阻害するという特性は、このような病原体の遺伝子の一部の転写物からなる二本鎖ＲＮＡが本来有している特性であると認められ、引用発明の二本鎖ＲＮＡも有する特性であるから、この点は実質的な相違ではない。　　　
　
　したがって、本願補正発明は引用発明と実質的に同一であり、引用例に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではない。
　　　
（３）むすび
　以上のとおり、本件補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
３．本願発明について
　平成２６年９月２２日付の手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、平成２４年１０月１７日付手続補正書の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。
　
「【請求項１】標的遺伝子の発現を阻害するための二本鎖リボ核酸（ＲＮＡ）を製造する方法であって、センスおよびアンチセンスＲＮＡを、標的遺伝子を鋳型として用いて合成する工程、および　該センスおよびアンチセンスＲＮＡをアニーリングする工程、を含む、上記方法。」
　
４．特許法第２９条第１項第３号について　
（１）引用例
　上記引用例に記載の事項及び引用発明は、上記２．（２−１）に記載のとおりのものである。
（２）対比・判断
　本願発明は、本願補正発明を一態様として包含するものである。
　そして、上記２．（２−２）に記載した理由により、本願補正発明は引用例に記載された発明であるから、本願発明も同様の理由により、引用例に記載された発明である、
　したがって、本願発明は、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。
　
５．むすび
  以上のとおりであるから、本願請求項１に係る発明は、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶をすべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。