【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３３１０３０１号発明「ビタミンＤおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　請求のとおり訂正を認める。
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本件は，１９９７年９月３日（パリ条約による優先権主張　外国庁受理　１９９６年９月３日　米国（ＵＳ））を国際出願日とし，ザ・トラスティーズ・オブ・コロンビア・ユニバーシティ・イン・ザ・シティ・オブ・ニューヨーク及び中外製薬株式会社（以下「被請求人」という。）を出願人として，名称を「ビタミンＤおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」とする発明について特許出願（特願平１０−５１２７９５号）がされ，平成１４年５月２４日に，特許第３３１０３０１号として設定登録がなされた（請求項の数３０。以下，その特許を「本件特許」といい，その明細書を「本件特許明細書」といい，特許請求の範囲を「本件特許請求の範囲」という。）。
　
　本件特許について，セルビオス−ファーマ　エス　アー（以下「請求人」という。）から，本件無効審判の請求がなされた。その手続の経緯は以下のとおりである。
　
平成２５年　５月　２日　　審判請求書・甲第１〜１３号証提出（請求人）
　　　同年　６月２０日　　手続補正書・甲第２，１２，１３号証再提出
　　　　　　　　　　　　　（請求人）
　　　同年　９月２５日　　答弁書・乙第１〜８号証提出（被請求人）
　　　　　　　　　同日　　訂正請求書（被請求人）
　　　同年１２月１８日　　審判事件弁駁書・甲第１４〜２０号証
　　　　　　　　　　　　　（請求人）
平成２６年　１月３０日　　審理事項通知書
　　　同年　３月２０日　　口頭審理陳述要領書（請求人）
　　　　　　３月２４日　　口頭審理陳述要領書・乙第９，１０号証提出
　　　　　　　　　　　　　（被請求人）
　　　同年　４月　４日　　口頭審理
　　　同年　４月１５日　　上申書・甲第１５号証再提出（請求人）
　　　同年　４月１８日　　上申書・乙第１１〜２１号証提出（被請求人）
　　　同年　５月１５日　　上申書・甲第２１〜２５号証提出（請求人）
　　　同年　７月１０日　　審理終結通知
　
第２　訂正の可否についての当審の判断
１　訂正の内容
　被請求人は，審判長が審判請求書の副本を送達し，被請求人が答弁書を提出するために指定した期間内である平成２５年９月２５日に訂正請求書を提出して，本件特許明細書を，訂正請求書に添付した訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおり一群の請求項ごとに訂正することを求めた（以下「本件訂正」という。）。
　訂正の内容は，以下のとおりである。
　
（１）請求項１〜１２及び２９からなる一群の請求項に係る訂正
ア　訂正事項１
　本件特許明細書の特許請求の範囲の請求項１である，
「【請求項１】　下記構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中、ｎは１〜５の整数であり;R1およびR2は各々独立に、所望により置換されたC1−C6アルキルであり;WおよびＸは各々独立に水素またはC1−C6アルキルであり;YはＯ、ＳまたはNR3であり、ここでR3は水素、C1−C6アルキルまたは保護基であり；そしてＺは、式
のCD環構造、式
のステロイド環構造、または式
のビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）
（ａ）下記構造：
（式中、Ｗ、Ｘ、ＹおよびＺは上記定義の通りである）
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
　または
（式中、ｎ、R1およびR2は上記定義の通りであり、そしてＥは脱離基である）
を有する化合物と反応させて化合物を製造すること；並びに
（ｂ）かくして製造された化合物を回収すること、
を含む方法。」を，
「【請求項１】　下記構造を有する化合物の製造方法であって：
（審決注：化学式は訂正前と同じであるので省略する。）
（式中、ｎは１であり;R1およびR2はメチルであり;WおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり;YはＯであり；そしてＺは、式
（審決注：化学式は訂正前と同じなので省略する。）
のステロイド環構造、または式
（審決注：化学式は訂正前と同じなので省略する。）
のビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）
（ａ）下記構造：
（審決注：化学式は訂正前と同じなので省略する。）
（式中、Ｗ、Ｘ、ＹおよびＺは上記定義の通りである）
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
（審決注：化学式は訂正前と同じなので省略する。）
　または
（審決注：化学式は訂正前と同じなので省略する。）
（式中、ｎ、R1およびR2は上記定義の通りであり、そしてＥは脱離基である）
を有する化合物と反応させて化合物を製造すること；並びに
（ｂ）かくして製造された化合物を回収すること、
を含む方法。」に訂正する。
　
イ　訂正事項２
　本件特許明細書の特許請求の範囲の請求項２である，
「【請求項２】　Ｚが
　
　，または
（式中、R4、R5、R8、R9、R10、R11、R12、R13、R14、R15、R16およびR17は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、または保護されたヒドロキシルであり；そしてR6およびR7は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、保護されたヒドロキシルであるか、または一緒になって二重結合を形成する）
である請求の範囲第１項記載の方法。」を，
「【請求項２】　Ｚが
（審決注：化学式は訂正前の請求項２のステロイド環構造と同じなので省略する。）
　または
（審決注：化学式は訂正前の請求項２のビタミンＤ構造と同じなので省略する。）
（式中、R4、R5、R8、R9、R10、R11、R12およびR13は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、または保護されたヒドロキシルであり；そしてR6およびR7は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、保護されたヒドロキシルであるか、または一緒になって二重結合を形成する）
である請求の範囲第１項記載の方法。」に訂正する。
　
ウ　訂正事項３
　本件特許明細書の特許請求の範囲の請求項２９を削除する。
　
（２）請求項１３〜２８及び３０からなる一群の請求項に係る訂正
ア　訂正事項４
　本件特許明細書の特許請求の範囲の請求項１３である，
「【請求項１３】　下記構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中、ｎは１〜５の整数であり;R1およびR2は各々独立に、所望により置換されたC1−C6アルキルであり;WおよびＸは各々独立に水素またはC1−C6アルキルであり;YはＯ、ＳまたはNR3であり、ここでR3は水素、C1−C6アルキルまたは保護基であり；そしてＺは、式
（審決注：化学式は訂正前の請求項１のＣＤ環構造と同じなので省略する。）
のCD環構造、式
（審決注：化学式は訂正前の請求項１のステロイド環構造と同じなので省略する。）
のステロイド環構造、または式
（審決注：化学式は訂正前の請求項１のビタミンＤ構造と同じなので省略する。）
のビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）
（ａ）下記構造：
（式中、Ｗ、Ｘ、ＹおよびＺは上記定義の通りである）
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
　または
（式中、ｎ、R1およびR2は上記定義の通りであり、そしてＥは脱離基である）
を有する化合物と反応させて、下記構造：
を有するエポキシド化合物を製造すること；
（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；および
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること；
を含む方法。」を，
「【請求項１３】　下記構造を有する化合物の製造方法であって：
（審決注：化学式は訂正前と同じなので省略する。）
（式中、ｎは１であり;R1およびR2はメチルであり;WおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり;YはＯであり；そしてＺは、式
（審決注：化学式は訂正前と同じなので省略する。）
のステロイド環構造、または式
（審決注：化学式は訂正前と同じなので省略する。）
のビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）
（ａ）下記構造：
（審決注：化学式は訂正前と同じなので省略する。）
（式中、Ｗ、Ｘ、ＹおよびＺは上記定義の通りである）
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
（審決注：化学式は訂正前と同じなので省略する。）
　または
（審決注：化学式は訂正前と同じなので省略する。）
（式中、ｎ、R1およびR2は上記定義の通りであり、そしてＥは脱離基である）
を有する化合物と反応させて、下記構造：
（審決注：化学式は訂正前と同じなので省略する。）
を有するエポキシド化合物を製造すること；
（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；および
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること；
を含む方法。」に訂正する。
　
イ　訂正事項５
　本件特許明細書の特許請求の範囲の請求項１４である，
「【請求項１４】　Ｚが
（審決注：化学式は訂正前の請求項２のステロイド環構造と同じなので省略する。）
（審決注：化学式は訂正前の請求項２のビタミンＤ構造と同じなので省略する。）
，または
（審決注：化学式は訂正前の請求項２のＣＤ環構造と同じなので省略する。）
（式中、R4、R5、R8、R9、R10、R11、R12、R13、R14、R15、R16およびR17は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、または保護されたヒドロキシルであり；そしてR6およびR7は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、保護されたヒドロキシルであるか、または一緒になって二重結合を形成する）
である請求の範囲第13記載の方法。」を，
「【請求項１４】　Ｚが
（審決注：化学式は訂正前の請求項２のステロイド環構造と同じなので省略する。）
　または
（審決注：化学式は訂正前の請求項２のビタミンＤ構造と同じなので省略する。）
（式中、R4、R5、R8、R9、R10、R11、R12およびR13は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、または保護されたヒドロキシルであり；そしてR6およびR7は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、保護されたヒドロキシルであるか、または一緒になって二重結合を形成する）
である請求の範囲第13記載の方法。」に訂正する。
　
ウ　訂正事項６
　本件特許明細書の特許請求の範囲の請求項３０を削除する。
　
２　判断
　上記訂正事項の適否について検討する。
　
（１）訂正事項１
　訂正事項１は，請求項１において，
「
」における「ｎ」の「１〜５」を「１」に，「R1およびR2」の「Ｃ1〜Ｃ6アルキル」を「メチル」に，「WおよびＸ」の「Ｃ1〜Ｃ6アルキル」を「メチル」に，「Y」の「Ｏ、ＳまたはNR3」を「Ｏ」にするとともに，「Ｚ」の選択肢から「ＣＤ環構造」を削除するものであるから，いずれも，特許法第１３４条の２第１項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。
　そして，訂正事項１は，明らかに，願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてしたものであって，また，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではなく，特許法第１３４条の２第９項で準用する第１２６条第５項及び第６項の規定に適合するものである。
　
（２）訂正事項２
　訂正事項２は，請求項２において，「Ｚ」の選択肢の一つである
「
」（ＣＤ環構造）を削除するものであるから，特許法第１３４条の２第１項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。
　そして，訂正事項２は，明らかに，願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてしたものであって，また，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではなく，特許法第１３４条の２第９項で準用する第１２６条第５項及び第６項の規定に適合するものである。
　
（３）訂正事項３
　訂正事項３は，請求項２９を削除するものであるから，特許法第１３４条の２第１項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。
　そして，訂正事項３は，明らかに，願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてしたものであって，また，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではなく，特許法第１３４条の２第９項で準用する第１２６条第５項及び第６項の規定に適合するものである。
　
（４）訂正事項４
　訂正事項４は，請求項１３において，
「
」における「ｎ」の「１〜５」を「１」に，「R1およびR2」の「Ｃ1〜Ｃ6アルキル」を「メチル」に，「WおよびＸ」の「Ｃ1〜Ｃ6アルキル」を「メチル」に，「Y」の「Ｏ、ＳまたはNR3」を「Ｏ」にするとともに，「Ｚ」の選択肢から「ＣＤ環構造」を削除するものであるから，いずれも特許法第１３４条の２第１項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。
　そして，訂正事項４は，明らかに，願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてしたものであって，また，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではなく，特許法第１３４条の２第９項で準用する第１２６条第５項及び第６項の規定に適合するものである。
　
（５）訂正事項５
　訂正事項５は，請求項１４において，「Ｚ」の選択肢の一つであるＣＤ環構造を削除するものであるから，特許法第１３４条の２第１項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。
　そして，訂正事項５は，明らかに，願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてしたものであって，また，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではなく，特許法第１３４条の２第９項で準用する第１２６条第５項及び第６項の規定に適合するものである。
　
（６）訂正事項６
　訂正事項６は，請求項３０を削除するものであるから，特許法第１３４条の２第１項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。
　そして，訂正事項６は，明らかに，願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてしたものであって，また，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではなく，特許法第１３４条の２第９項で準用する第１２６条第５項及び第６項の規定に適合するものである。
　
（７）一群の請求項について
　本件請求は，二以上の請求項が記載された特許請求の範囲の訂正を請求するものであるので，本件請求が，特許法第１２６条第３項に規定する要件を満たすものであるかを検討する。
　
ア　訂正事項１〜３について
　訂正事項１に係る訂正後の請求項１〜１２及び訂正事項２に係る訂正後の請求項２については，訂正後の請求項２〜８，１０，１２が訂正事項１に係る訂正後の請求項１の記載を引用して記載され，請求項９が請求項１の記載を引用する請求項８を引用し，請求項１１が請求項１の記載を引用する請求項１０を引用するものであるから，特許法施行規則第４６条の２第１号又は第２号に掲げる関係に該当する。
　なお，訂正事項３によって，訂正前の請求項２９は削除されている。
　
イ　訂正事項４〜６について
　訂正事項４に係る訂正後の請求項１３〜２８及び訂正事項５に係る訂正後の請求項１４については，訂正後の請求項１４〜２０，２２，２４〜２６が訂正事項１に係る訂正後の請求項１４の記載を引用して記載され，請求項２１が請求項１３の記載を引用する請求項２０を引用し，請求項２３が請求項１３の記載を引用する請求項２２を引用し，請求項２７が請求項１３の記載を引用する請求項２６を引用し，請求項２８が請求項１３の記載を引用する請求項２６を引用する請求項２７を引用するものであるから，特許法施行規則第４６条の２第１号又は第２号に掲げる関係に該当する。
　なお，訂正事項６によって，訂正前の請求項３０は削除されている。
　
ウ　一群の請求項のまとめ
　以上のとおり，訂正後の請求項１〜１２，及び訂正後の請求項１３〜２８は，それぞれ，特許法施行規則第４６条の２第１号又は第２号に掲げる関係に該当する一群の請求項であるから，本件請求は，特許法第１２６条第３項に適合するものである。
　
３　小括
　以上のとおり，本件訂正は，特許法第１３４条の２第１項，第３項の規定に適合し，特許法第１３４条の２第９項の規定によって準用する特許法第１２６条第５項，第６項の規定に適合するので，訂正を認める。
　
第３　本件発明
　上記「第２」で述べたとおり，本件訂正が認められたので，本件特許の請求項１〜２８に係る発明（以下「本件発明１」〜「本件発明２８」といい，合わせて「本件発明」という。）は，訂正後の特許請求の範囲の請求項１〜２８に記載された事項によって特定される以下のとおりのものと認める。
「【請求項１】　下記構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中、ｎは１であり;R1およびR2はメチルであり;WおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり;YはＯであり；そしてＺは、式
のステロイド環構造、または式
のビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）
（ａ）下記構造：
（式中、Ｗ、Ｘ、ＹおよびＺは上記定義の通りである）
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
　または
（式中、ｎ、R1およびR2は上記定義の通りであり、そしてＥは脱離基である）
を有する化合物と反応させて化合物を製造すること；並びに
（ｂ）かくして製造された化合物を回収すること、
を含む方法。
【請求項２】　Ｚが
　または
（式中、R4、R5、R8、R9、R10、R11、R12およびR13は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、または保護されたヒドロキシルであり；そしてR6およびR7は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、保護されたヒドロキシルであるか、または一緒になって二重結合を形成する）
である請求の範囲第１項記載の方法。
【請求項３】下記構造を有する化合物を製造するための方法であって：
（ａ）下記構造：
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
　または
を有する化合物と反応させて化合物を製造すること；並びに
（ｂ）かくして製造された化合物を回収すること、
を含む、請求の範囲第１項記載の方法。
【請求項４】下記構造を有する化合物を製造するための方法であって：
（ａ）下記構造：
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
　または
を有する化合物と反応させて化合物を製造すること；並びに
（ｂ）かくして製造された化合物を回収すること、
を含む、請求の範囲第１項記載の方法。
【請求項５】下記構造を有する化合物を製造するための方法であって：
（ａ）下記構造：
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
　または
を有する化合物と反応させて化合物を製造すること；並びに
（ｂ）かくして製造された化合物を回収すること、
を含む、請求の範囲第１項記載の方法。
【請求項６】下記構造を有する化合物を製造するための方法であって：
（ａ）下記構造：
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
　または
を有する化合物と反応させて化合物を製造すること；並びに
（ｂ）かくして製造された化合物を回収すること、
を含む、請求の範囲第１項記載の方法。
【請求項７】化合物の回収が濾過またはクロマトグラフィーを含む、請求の範囲第１項記載の方法。
【請求項８】脱離基がハロゲン、メシル、トシル、イミデート、トリフルオロメタンスルホニル、またはフェニルスルホニルである、請求の範囲第１項記載の方法。
【請求項９】ハロゲンが臭素である、請求の範囲第８項記載の方法。
【請求項１０】塩基がアルカリ金属水素化物、アルカリ金属水酸化物、またはアルカリ金属アルコキシドである、請求の範囲第１項記載の方法。
【請求項１１】アルカリ金属水素化物がNaHまたはKHである、請求の範囲第10項記載の方法。
【請求項１２】塩基がNaOR20、KOR20、R20Li、NaN（R21）２、KN（R21）２、またはLiN（R21）２であり;R20はアルキルであり；そしてR21はイソプロピルまたは（CH3）3Siである、請求の範囲第１項記載の方法。
【請求項１３】　下記構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中、ｎは１であり;R1およびR2はメチルであり;WおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり;YはＯであり；そしてＺは、式
（審決注：化学式は，請求項１のステロイド環構造と同じなので省略する。）
のステロイド環構造、または式
（審決注：化学式は，請求項１のビタミンＤ構造と同じなので省略する。）
のビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）
（ａ）下記構造：
（審決注：化学式は，請求項１の対応する出発化合物と同じなので省略する。）
（式中、Ｗ、Ｘ、ＹおよびＺは上記定義の通りである）
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
（審決注：化学式は，請求項１の対応する反応化合物（エポキシ）と同じなので省略する。）
　または
（審決注：化学式は，請求項１の対応する反応化合物（アルコール）と同じなので省略する。）
（式中、ｎ、R1およびR2は上記定義の通りであり、そしてＥは脱離基である）
を有する化合物と反応させて、下記構造：
（審決注：化学式は，請求項１の対応するエポキシド化合物と同じなので省略する。）
を有するエポキシド化合物を製造すること；
（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；および
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること；
を含む方法。
【請求項１４】　Ｚが
（審決注：化学式は，請求項２のステロイド環構造と同じなので省略する。）
　または
（審決注：化学式は，請求項２のビタミンＤ構造と同じなので省略する。）
（式中、R4、R5、R8、R9、R10、R11、R12およびR13は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、または保護されたヒドロキシルであり；そしてR6およびR7は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、保護されたヒドロキシルであるか、または一緒になって二重結合を形成する）
である請求の範囲第13記載の方法。
【請求項１５】下記構造を有する化合物の製造方法であって：
（ａ）下記構造：
（審決注：化学式は，請求項３の対応する出発化合物と同じなので省略する。）
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
（審決注：化学式は，請求項３の対応する反応化合物（エポキシド）と同じなので省略する。）
　または
（審決注：化学式は，請求項３の対応する反応化合物（アルコール）と同じなので省略する。）
を有する化合物と反応させて、下記構造：
（審決注：化学式は，請求項３の対応するエポキシド化合物と同じなので省略する。）
を有するエポキシド化合物を製造すること；
（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；および
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること；
を含む請求の範囲第13項記載の方法。
【請求項１６】下記構造を有する化合物の製造方法であって：
（ａ）下記構造：
（審決注：化学式は，請求項４の対応する出発化合物と同じなので省略する。）
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
（審決注：化学式は，請求項４の対応する反応化合物（エポキシ）と同じなので省略する。）
　または
（審決注：化学式は，請求項４の対応する反応化合物（アルコール）と同じなので省略する。）
を有する化合物と反応させて、下記構造：
（審決注：化学式は，請求項４の対応するエポキシド化合物と同じなので省略する。）
を有するエポキシド化合物を製造すること；
（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；および
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること；
を含む請求の範囲第13項記載の方法。
【請求項１７】下記構造を有する化合物の製造方法であって：
（ａ）下記構造：
（審決注：化学式は，請求項５の対応する出発化合物と同じなので省略する。）
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
（審決注：化学式は，請求項５の対応する反応化合物（エポキシ）と同じなので省略する。）
　または
（審決注：化学式は，請求項５の対応する反応化合物（アルコール）と同じなので省略する。）
を有する化合物と反応させて、下記構造：
（審決注：化学式は，請求項５の対応するエポキシド化合物と同じなので省略する。）
を有するエポキシド化合物を製造すること；
（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；および
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること；
を含む請求の範囲第13項記載の方法。
【請求項１８】下記構造を有する化合物の製造方法であって：
（ａ）下記構造：
（審決注：化学式は，請求項６の対応する出発化合物と同じなので省略する。）
を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
（審決注：化学式は，請求項６の対応する反応化合物（エポキシ）と同じなので省略する。）
　または
（審決注：化学式は，請求項６の対応する反応化合物（アルコール）と同じなので省略する。）
を有する化合物と反応させて、下記構造：
（審決注：化学式は，請求項６の対応するエポキシド化合物と同じなので省略する。）
を有するエポキシド化合物を製造すること；
（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；および
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること；
を含む請求の範囲第13項記載の方法。
【請求項１９】化合物の回収が濾過またはクロマトグラフィーを含む、請求の範囲第13項記載の方法。
【請求項２０】脱離基がハロゲン、メシル、トシル、イミデート、トリフルオロメタンスルホニル、またはフェニルスルホニルである、請求の範囲第13項記載の方法。
【請求項２１】ハロゲンが臭素である、請求の範囲第20項記載の方法。
【請求項２２】塩基がアルカリ金属水素化物、アルカリ金属水酸化物、またはアルカリ金属アルコキシドである、請求の範囲第13項記載の方法。
【請求項２３】アルカリ金属水素化物がNaHまたはKHである、請求の範囲第22項記載の方法。
【請求項２４】塩基がNaOR20、KOR20、R20Li、NaN（R21）２、KN（R21）２、またはLiN（R21）２であり;R20はアルキルであり；そしてR21はイソプロピルまたは（CH3）3Siである、請求の範囲第13項記載の方法。
【請求項２５】還元剤が、LiAlH4、Li（ｓ−Bu）3BH、またはLiEt3BHである、請求の範囲第13項記載の方法。
【請求項２６】上記工程（ｂ）が工程（ａ）の反応生成物から工程（ａ）で生成したエポキシド化合物を分離することなく行われる、請求の範囲第13項記載の方法。
【請求項２７】上記工程（ａ）および（ｂ）が溶媒としてのテトラヒドロフランの存在中で行われる、請求の範囲第26項記載の方法。
【請求項２８】上記還元剤が、リチウムトリ−sec−ブチルボロハイドライド、カリウムトリ−sec−ブチルボロハイドライド、リチウムトリエチルボロハイドライド、およびリチウム９−BBNハイドライドから成る群から選択される、請求の範囲第27項記載の方法。」
　
第４　請求の趣旨並びにその主張の概要及び請求人が提出した証拠方法
１　審判請求書，審判事件弁駁書，口頭審理陳述要領書に記載した無効理由の概要
　請求人が主張する請求の趣旨は，
「特許第３３１０３０１号の特許請求の範囲の請求項１〜３０に係る発明についての特許を無効にする。審判請求費用は被請求人の負担とする。との審決を求める。」であると認める（審判請求書第２頁「６．請求の趣旨」，第１回口頭審理調書「請求人　１」参照）。
　そして，請求人が主張する無効理由１〜４は，本件訂正を踏まえると，概略以下のとおりである（審判請求書第５頁第１行〜第２０頁第１５行，第６３頁第１０行〜第９６頁末行，審判事件弁駁書第３頁第９行〜第４３頁第１行，審理事項通知書「第２　３（１），４（１），５（１），６（１）」，口頭審理陳述要領書第３頁第１１〜１２行，第６頁下から第５〜４行，第８頁第２５〜２６行，第１０頁第１２〜１３行，第１回口頭審理調書「請求人　３」参照）。
　
（１）無効理由１
　無効理由１は，以下のア〜ウに示すとおりである。
　
ア　本件発明１〜１２は，本件優先日前に頒布された甲第１号証（主引用例）及び甲第２号証に記載された発明並びに甲第４〜１１号証に記載された事項から導かれる本件優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
イ　本件発明１３〜２５は，本件優先日前に頒布された甲第１号証（主引用例）及び甲第２，１２号証に記載された発明並びに甲第４〜１１号証に記載された事項から導かれる本件優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
ウ　本件発明２６〜２８は，本件優先日前に頒布された甲第１号証（主引用例）及び甲第２，１２号証に記載された発明並びに甲第４〜１１，１３号証に記載された事項から導かれる本件優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
　よって，本件発明１〜２８の特許が，特許法第２９条の規定に違反してされたものであるから，同法第１２３条第１項第２号に該当し，無効とすべきものである。
　
（２）無効理由２
　無効理由２は，以下のア〜ウに示すとおりである。
　
ア　本件発明１〜２４は，本件優先日前に頒布された甲第２号証（主引用例）及び甲第３号証に記載された発明並びに甲第４〜１１号証に記載された事項から導かれる本件優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
イ　本件発明２５は，本件優先日前に頒布された甲第２号証（主引用例）及び甲第３，１２号証に記載された発明並びに甲第４〜１１号証に記載された事項から導かれる本件優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
ウ　本件発明２６〜２８は，本件優先日前に頒布された甲第２号証（主引用例）及び甲第３，１２号証に記載された発明並びに甲第４〜１１，１３号証に記載された事項から導かれる本件優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
　よって，本件発明１〜２８の特許が，特許法第２９条の規定に違反してされたものであるから，同法第１２３条第１項第２号に該当し，無効とすべきものである。
　
（３）無効理由３
　無効理由３は，以下に示すとおりである。
　本件発明１〜２８は，
「下記構造：
」において，「Ｚ」が「ビタミンＤ構造」であるものを含んでいるが，発明の詳細な説明には，Ｚが「ステロイド環構造」のものしか実施例が記載されておらず，Ｚが「ビタミンＤ構造」の場合には，本件発明１〜２８を当業者が実施するには，適切に反応するかどうかを確認するために，過度の実験を強いられるから，発明の詳細な説明には，当業者が本件発明１〜２８の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていない。
　よって，本件発明１〜２８の特許が特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから，同法第１２３条第１項第４号に該当し，無効とすべきものである。
　
（４）無効理由４
　無効理由４は，以下に示すとおりである。
　本件発明１〜２８は，
「下記構造：
」において，「Ｚ」が「ビタミンＤ構造」であるものを含んでいるが，発明の詳細な説明には，Ｚが「ステロイド環構造」のものしか実施例が記載されておらず，Ｚが「ビタミンＤ構造」の場合についてまで，拡張ないし一般化できないから，本件発明１〜２８のうち「Ｚ」が「ビタミンＤ構造」のものについては，発明の詳細な説明に記載されていない。
　よって，本件発明１〜２８の特許が特許法第３６条第６項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから，同法第１２３条第１項第４号に該当し，無効とすべきものである。
　
２　請求人の提出した証拠方法
　請求人の提出した証拠方法は，以下のとおりである。
　
（１）審判請求書とともに提出した証拠方法
甲第１号証　　　特表平４−５０３６６９号公報
甲第２号証　　　Bioorganic  Medicinal Chemistry Letters, 
　　　　　　　　Vol.4, No.5, pp.753-756, 1994
甲第３号証　　　特開平７−２８２０号公報
甲第４号証　　　特開平６−２０７０４１号公報
甲第５号証　　　特開平７−１７９４４４号公報
甲第６号証　　　特開平６−７３０４４号公報
甲第７号証　　　特開平５−４３５２２号公報
甲第８号証　　　特開平５−１７０７１１号公報
甲第９号証　　　特開平６−６５１７７号公報
甲第１０号証　　特開平７−４１４７５号公報
甲第１１号証　　特開平７−１４５１０１号公報
甲第１２号証　　国際公開第９３／２１２０４号パンフレット
甲第１３号証　　Tetrahedron Letters, Vol.35, No.47,
　　　　　　　　pp.8727-8730, 1994
　
（２）審判事件弁駁書とともに提出した証拠方法
甲第１４号証　　再公表特許公報（ＷＯ０２／１７９３２号）
甲第１５号証　　乙第２号証（Chem. Pharm. Bull., Vol.34(10),
　　　　　　　　pp.4410-4413, 1986）の全訳文
甲第１６号証　　広島大学大学院教授　武田敬作成，陳述書，
　　　　　　　　平成２５年１２月１０日
甲第１７号証　　Chem. Pharm. Bull., Vol.40(6),
　　　　　　　　pp.1494-1499, 1992
甲第１８号証　　ボルハルト・ショアー著，現代有機化学（第３版）
　　　　　　　　（上），株式会社化学同人，１９９９年１１月１０日，
　　　　　　　　第３６３〜３６７頁
甲第１９号証　　特開２００８−５９６８３号公報
甲第２０号証　　Synthesis, Issue2, Volume 1983, pp.117-119
　
（３）平成２６年４月１５日付けの上申書とともに提出した証拠方法
甲第１５号証　　Chem. Pharm. Bull., Vol.34(10),
　　　　　　　　pp.4410-4413, 1986として再提出
　
（４）平成２６年５月１５日付けの上申書とともに提出した証拠方法
甲第２１号証　　ボルハルト・ショアー著，現代有機化学（第３版）
　　　　　　　　（上），株式会社化学同人，１９９９年１１月１０日，
　　　　　　　　第２２６〜２４１頁
甲第２２号証　　J. Org. Chem., Vol.53, pp.3450-3457, 1988
甲第２３号証　　J. Org. Chem., Vol.57, pp.33-39, 1992
甲第２４号証　　特開平８−４７３９８号公報
甲第２５号証　　ボルハルト・ショアー著，現代有機化学（第３版）
　　　　　　　　（上），株式会社化学同人，１９９９年１１月１０日，
　　　　　　　　第３１０〜３１１頁
　
第５　答弁の趣旨並びにその主張の概要及び被請求人が提出した証拠方法
１　答弁の趣旨並びにその主張
　被請求人が主張する答弁の趣旨は，「訂正を認める。本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。との審決を求める。」であると認める（審判事件答弁書第３頁「７．答弁の趣旨」，第１回口頭審理調書「被請求人　１」参照）。
　そして，被請求人は請求人が主張する上記無効理由１〜４は，審判事件答弁書，口頭審理陳述要領書，上申書において，いずれも理由がない旨の主張をしていると認める。
　
２　被請求人が提出した証拠方法
（１）審判事件答弁書とともに提出した証拠方法
乙第１号証　　　日本化学会編，第４版実験化学講座２０　有機合成ＩＩ
　　　　　　　　−アルコール・アミン−，丸善株式会社，
　　　　　　　　平成４年７月６日，第５３〜５６頁
乙第２号証　　　Chem. Pharm. Bull., Vol.34, No.10,
　　　　　　　　pp.4410-4413, 1986
乙第３号証　　　Synthetic Communications, Vol.27, No.14, 
　　　　　　　　pp.2363-2369, 1997
乙第４号証　　　Tetrahedron Letters, Vol.45, No.7, 
　　　　　　　　pp.1347-1350, 2004
乙第５号証　　　特許庁審査基準，第１部第１章，第１〜３，２０〜２４頁
乙第６号証　　　Chemical Reviews, Vol.95, No.6, pp.1877-1952, 1995
乙第７号証　　　特表平４−５０４５７３号公報
乙第８号証　　　国際公開２０１２／１２２４５１号
　
（２）口頭審理陳述要領書とともに提出された証拠方法
乙第９号証　　　中外製薬株式会社　羽石剛作成，比較実験報告書，
　　　　　　　　平成２６年１月２４日
乙第１０号証　　中外製薬株式会社　羽石剛作成，実験報告書，
　　　　　　　　平成２６年１月２８日
　
（３）平成２６年４月１８日付け上申書とともに提出された証拠方法
乙第１１号証　　Tetrahedron Letters, Vol.32, No.24, 
　　　　　　　　pp.2813-2816, 1991
乙第１２号証　　Tetrahedron Letters, Vol.35, No.2, pp.275-278, 1994
乙第１３号証　　J. Chem. Soc., Perkin Trans 1, pp.834-837, 1978
乙第１４号証　　Tetrahedron Letters, Vol.25, No.31, 
　　　　　　　　pp.3347-3350, 1984
乙第１５号証　　J. Chem. Soc., Chem. Commun., pp.1113-1115, 1989
乙第１６号証　　J. Chem. Soc., Perkin Trans 1, pp.2608-2612, 1977
乙第１７号証　　J. Chem. Soc., Perkin Trans 1, pp.2111-2116, 1982
乙第１８号証　　J. Org. Chem., Vol.51, pp.1264-1569, 1986
乙第１９号証　　Tetrahedron Letters, Vol.24, No.41, 
　　　　　　　　pp.4477-4480, 1983
乙第２０号証　　化学大辞典編集委員会編，化学大辞典，第４巻，
　　　　　　　　共立出版株式会社，昭和４９年３月１０日，
　　　　　　　　第６７５〜６７６頁「収率」
乙第２１号証　　化学大辞典編集委員会編，化学大辞典，第６巻，
　　　　　　　　共立出版株式会社，昭和４９年３月１０日，
　　　　　　　　第２３７頁「転化率」
　なお，乙第１１号証から１９号証には翻訳文が提出されていない。
　
第６　無効理由についての当審の判断
　当審は，以下に示すとおり，無効理由１〜４は，いずれも理由がないものと判断する。
　
１　無効理由１について
（１）刊行物の記載事項
ア　甲第１号証の記載事項
　本件の優先日前に頒布された甲第１号証には，以下の事項が記載されている。
（１ａ）「１．式Ｉ
［式中、Ｒは、要すれば水酸基で置換した炭素原子数４〜１２のアルキル基を表わす。］
で示される化合物：および１個またはそれ以上の水酸基が−Ｏ−アシルまたは−Ｏ−グリコシルまたはリン酸エステル基に変換されており、そのようなマスクされた基はインビボで加水分解可能である式Ｉの化合物の誘導体。
２．Ｒが式ＩＩ
［式中、ｎは１〜７の整数であり；Ｒ１およびＲ２は、同一または異なって、水素、Ｃ１−Ｃ５−アルキル、Ｃ３−Ｃ７−シクロアルキルを表わすか、またはＲ１およびＲ２は、基Ｘを有する炭素原子（式ＩＩ中、星印）と共にＣ３−Ｃ６炭素環を形成し得；Ｘは水素またはヒドロキシを表わす。］
で示される基である請求項１記載の化合物。」（特許請求の範囲第１，２項）
　
（１ｂ）「５．下記工程を用いて、請求項１の式１の化合物を製造する方法ａ）１（Ｓ），３（Ｒ）−ビス−（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−２０（Ｓ）ホルミル−９，１０−セコ−プレグナ−５（Ｅ），７（Ｅ），１０（１９）−トリエンを塩基性触媒の存在下に酸素で酸化して、１（Ｓ），３（Ｒ）−ビス−（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−９，１０−セコ−プレグナ−５（Ｅ），７（Ｅ），１０（１９）−トリエン−２０−オンを生成し：
ｂ）１（Ｓ），３（Ｒ）−ビス−（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−９，１０−セコ−プレグナ−５（Ｅ），７（Ｅ），１０（１９）−トリエン−２０−オンを、例えば水素化ホウ素ナトリウムにより還元して、１（Ｓ），３（Ｒ）−ビス−（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−９，１０−セコ−プレグナ−５（Ｅ），７（Ｅ），１０（１９）−トリエン−２０（Ｒ）−オールを生成し；
ｃ）１（Ｓ），３（Ｒ）−ビス−（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−９，１０−セコ−プレグナ−５（Ｅ），７（Ｅ），１０（１９）−トリエン−２０（Ｒ）−オールを、式Ｚ−Ｒ３［式中、Ｚは脱離基、例えばハロゲン、ｐ−トルエンスルホニルオキシまたはメタンスルホニルオキシである。］で示される側鎖形成ブロックで塩基性条件下にアルキル化して、式ＩＩＩ
［式中、Ｒ３は前記Ｒもしくはその類似体、または要すればＲに変換し得る基である。］
で示される化合物を生成し；
ｄ）上記式ＩＩＩの化合物を三重項増感光異性化並びに要すればＲ３からＲへの変換および脱保護に付して、請求項１の所望の式１の化合物またはその類似体を生成する。」（特許請求の範囲第５項）
　
（１ｃ）「
製造例および実施例
一般
　例示の化合物Ｉを第１表に挙げる。製造例に記載の図式Ｉの中間体は、第２表中の番号および対応する式によって識別される。
・・・
第２表：
第２表（続き：
」（第７頁左下欄第７行〜第８頁左下欄第２表まで）
　
（１ｄ）「
製造例３
化合物14（R
3
＝５−（テトラヒドロ−４−Ｈ−ピラン−２−イルオキシ）−５−メチル−１−ヘキシル）
　乾燥テトラヒドロフラン（10ml）中の化合物３（561mg、１ミリモル）の溶液に、水酸化カリウム（0.70g、10ミリモル）、18−クラウン−６（40mg）および２−（６−ブロモ−２−メチル−２−ヘキシルオキシ）−テトラヒドロ−4H−ピラン（製造例5a）（2.7g、10ミリモル）を加えた。混合物を週末の間、激しく撹拌し、反応混合物を濾過し、濾液を減圧下に蒸発させた。
　残渣をクロマトグラフィー（シリカゲル、溶出剤は石油エーテル中の10％エーテル）により精製して、
14
・・・
製造例４
1（Ｓ）,3（Ｒ）−ジヒドロキシ−20（Ｒ）−［５′−（テトラヒドロ−4H−ピラン−２″−イルオキシ）−５′−メチル−１′−ヘキシルオキシ］−9,10−セコ−プレグナ−５（Ｚ）,7（Ｅ）,10（19）−トリエン（化合物33）
　窒素雰囲気中、パイレックス（Pyrex）フラスコ内のジクロロメタン（15ml）中の化合物
14
　
（１ｅ）「
製造例１１
１（Ｓ），３（Ｒ）ビス−〔ｔ−ブチル（ジメチルシリル）オキシ］−２０（Ｒ）−（３−メチルブタ−２−エン−１−イルオキシ）−９，１０−セコプレグナ−５（Ｅ），７（Ｅ），１０（１９）−トリエン（化合物４）
　乾燥ＴＨＦ（１０ｍｌ）中の化合物３（０．６１ｇ）の溶液に、水酸化カリウム粉末（１．２ｇ）、１８−クラウン−６（８０ｍｇ）および３，３−ジメチルアリルプロミド（２．２ｇ）を加えた。室温で２４時間撹拌後、混合物をエーテルおよび水に分配した。エーテル相を塩水で洗い、乾燥し、減圧下に濃縮して、油状物を得た。クロマトグラフィー（シリカゲル：溶出剤は石油エーテル中の２％〜５％のエーテル）により精製し、次いでメタノールから結晶化して、４を針状物として得た。
・・・
製造例１２
1（Ｓ）,3（Ｒ）−ビス−［ｔ−ブチル（ジメチルシリル）オキシ］−20（Ｒ）−（３−ヒドロキシ−３−メチル−１−ブトキシ−9,10−セコプレグナ−5（Ｅ）,7（Ｅ）,10（19）−トリエン（化合物７）
NB:この製造例は、側鎖の官能基の効果的な変更を可能にするための、SO2−付加物としてのIIIのトリエン系の保護を説明するものである。
　数滴のエーテル中の化合物４（100mg）の溶液を、液体二酸化イオウ（3ml）により、−10℃で処理した。撹拌した混合物を穏やかな窒素気流中で自然に昇温させ、30分後、残留する揮発性物質を回転蒸発器で除去した。残渣をTHF（2ml）に溶解し、水（1ml）中の酢酸水銀II（100mg）の溶液にTHF（1ml）を加えることによって調製した混合物で処理した。反応混合物を５℃で18時間撹拌した後、3N−NaOH（3ml）および次いで3N−NaOH（2ml）中のNaBH4（0.05g）の溶液で処理した。酢酸エチルを加え、混合物をセライトで濾過した。有機相を塩水で洗い、乾燥し、減圧下に濃縮してゴム状物を得た。これを、炭酸水素ナトリウム（0.2g）と共に96％エタノール（4ml）中に溶解／懸濁させ、その撹拌した混合物を、窒素雰囲気中で80分間加熱還流した。冷却後、酢酸エチルを加え、混合物を水で抽出した。有機相を水洗した。有機相を塩水で洗い、乾燥し、減圧下に濃縮して残渣を得た。クロマトグラフィー（シリカゲル、溶出剤は石油エーテル中の５％〜30％エーテル）により精製して、７を得た。」（第１１頁右下欄第１４行〜第１２頁左下欄第９行）
　
（１ｆ）「本発明は、免疫調節作用を示し、癌細胞および皮膚細胞を含む細胞の分化の誘導および望ましくない増殖の抑制において強い活性を示す未知の種類の化合物、・・・に関する。
　本発明の化合物は、一般式Ｉ
・・・
で示される。」（第３頁左上欄第２行〜右上欄第２行）
　
イ　甲第２号証の記載事項
　本件の優先日前に頒布された甲第２号証には，日本語に訳して，以下の事項が記載されている。なお，翻訳は請求人が提出したものによった。
（２ａ）「次に、２６−水酸化ＯＣＴ（５および６）を合成するために、両方の鏡像異性型の(R)-または(S)-シトラマル酸（１４）から調製した１３、完全に機能化した臭化物（１３）を用いて２０（Ｓ）−アルコール化合物（９）のアルキル化を試みたが失敗に終わった。これらの努力では、幾つかの条件下で、２０（Ｓ）−アルコール化合物（９）の回収と臭化物（１３）の分解が生じたに過ぎなかった。しかしながら、水素化カリウム存在下での２０（Ｓ）−アルコール化合物（９）と臭化物（１５）１４の反応は、エーテル化合物（１６）を、化合物
９
１６
１８ａ
１８ｂ
１９ａ
１９ｂ
　
（２ｂ）「
」（第７５４頁）
　
ウ　甲第３号証の記載事項
　本件の優先日前に頒布された甲第３号証には，以下の事項が記載されている。
（３ａ）「【請求項１】　下記一般式(I-1) のシス−エポキシ化合物、またはその薬剤学的に許容可能な塩、水和物および溶媒和物。
・・・
Ｂは式：
【化４】
（ここで、Ｒ6 はＣ1 −Ｃ4 アルキル、アリールアルキルまたはアミド置換Ｃ1−Ｃ2 アルキル基であり、Ｒ7 はＣ1 −Ｃ3 アルコキシ、Ｃ1 −Ｃ3 アルキルアミノ、ベンジルアミノ、Ｃ1 −Ｃ3 アルコキシアミノ、２つのＣ1 −Ｃ3 アルキルで置換されたアミノ、酸素原子含有複素環式アミノ、または窒素含有芳香族複素環で置換された低級アルキルアミノ基であり、ｎは１または２である）の官能性アミノ基、式：
【化５】
（ここで、Ｒ8 とＲ9 は各々独立的に、非置換であるかまたは芳香族基で置換されたＣ1 −Ｃ4 アルキル、または芳香族基である）の官能性アミノ基、または芳香族環と融合したヒドロキシ置換シクロアルキルアミノ環である。」
　
（３ｂ）「【００２５】本発明の一般式（Ｉ−１）のシス−エポキシ化合物は、下記反応式１、２および３により製造できる。
【００２６】反応式１
【化３８】
（前記反応式において、Ｒ1 、ＡおよびＢは前記に定義したのと同じであり；Ｐはアミノ保護基であって、好ましくはベンジルオキシカルボニル基である）。
　前記反応式１によると、一般式（II）のエポキシ化合物を一般式（III ）の化合物とカップリング反応させて、一般式（IV）の化合物を得、この一般式（IV）の化合物から保護基を除去した後、一般式（Ｖ）の化合物とカップリング反応させて、一般式（I-1）の目的化合物を得る。
【００２７】反応式２
【化３９】
（前記反応式中、Ｒ1 、Ａ、ＢおよびＰは前記に定義したのと同じである）
　反応式２によると、一般式（VI）の化合物を一般式（III）の化合物とカップリング反応させて一般式（VII）の化合物を得た後、この一般式（VII）の化合物をエポキシ化して一般式（VIII）の化合物を得、この一般式（VIII）の化合物から保護基を除去した後、一般式（Ｖ）の化合物とカップリング反応させて、一般式（I-1）の目的化合物を得る。」
　
エ　甲第４号証の記載事項
　本件の優先日前に頒布された甲第４号証には，以下の事項が記載されている。
（４ａ）「【００７４】式（６）と式（９）の化合物は、それ自体知られている方法で製造できる。欧州特許公開公報（ＥＰ−Ａ−）第１４６２６９号と欧州特許公開公報（ＥＰ−Ａ−）第３９７１７０号の両方は、４−（２−ヒドロキシエトキシ）マンデル酸を得るための、下式（１１）（式中、Ｒ7 、Ｒ8 、Ｒ9 とＲ10は水素原子を表す。）の、塩基性条件下のブロモエタノールによるアルキル化を記載している。
【化８６】
【化８７】
　更に、上式（１１）の４−ヒドロキシマンデル酸の式（１２）のエポキシドとの反応は非常に容易に良い収率で進行して、式（６）と（９）の４−（２−ヒドロキシエトキシフェニル）マンデル酸を与えることが、今や見出された。
【００７５】従って、本発明は式（６）：
【化８８】
（式中、一般の記号は請求項１で請求したのと同じでありそして、Ｒ17とＲ19が水素原子を表す場合は、Ｒ18は追加して式（１０）：
【化８９】
の基を表す。）の化合物を製造するための方法であって；式（１１）：
【化９０】
（式中、基：Ｒ7 、Ｒ8 、Ｒ9 とＲ10は請求項１中の式（１）と同じ意味を持つ。）の４−ヒドロキシマンデル酸を、式（１２）：
【化９１】
 
（式中、Ｒ17、Ｒ18とＲ19は請求項１中の式（１）と同じ意味を持ち、そしてＲ17とＲ19が水素原子を表す場合は、式（１２）中のＲ18は追加して式（１０）の基又は式（１６）：
【化９２】
の基を表す。）のエポキシドと反応させて、式（６）の化合物を得ることからなる製造するための方法も提供する。」
　
（４ｂ）「【００８４】式（１２）のエポキシドは、文献既知であるか又は該当するオレフィンを過酸で酸化することにより容易に取得できる。特に好ましいエチレンオキシドは、大工業規模で製造できる。エピクロルヒドリン（１−クロロ−２，３−エポキシ−プロパン）でアルコール又はフェノールＲ218ＯＨをアルキル化して式：
【化９３】
 
（式中、−ＣＨ2ＯＲ218はＲ18の定義の範囲中に包含される。）のエポキシドを与えることも好ましい。」
　
オ　甲第５号証の記載事項
　本件の優先日前に頒布された甲第５号証には，以下の事項が記載されている。
（５ａ）「【００２１】本発明の化合物の製造法を以下に述べる。
　式（I）の化合物のうち、式（Ia）
【化７】
〔式中、Ｒ4は、Ｙで定義されるエステル化されたカルボキシル基のアルキル部分を示し、他の記号は前記と同意義〕は、以下の方法により製造することができる。
【化８】
〔式中、記号は前記と同意義〕
　式（II）と式（III）で示される化合物を反応させ、式（IV）で示される化合物を製造する方法は、アミノ基のアシル化反応であり、自体公知の方法で容易に製造することができる。すなわち、ジエチルエーテル，テトラヒドロフラン，ジオキサン等のエーテル系溶媒、ジクロロメタン，ジクロロエタン，クロロホルム，四塩化炭素等のハロゲン系溶媒、ベンゼン，トルエン，ヘキサン，ヘプタン等の炭化水素系溶媒、ジメチルホルムアミド，ジメチルスルホキシド等の溶媒中、必要により水及び塩基（例えば、４−ジメチルアミノピリジン，トリエチルアミン，トリエチレンジアミン，テトラメチルエチレンジアミン等の有機塩基や、例えば炭酸水素ナトリウム，炭酸水素カリウム，炭酸ナトリウム，炭酸カリウム，水酸化ナトリウム，水酸化カリウム等の無機塩基、水素化ナトリウム，水素化カリウム）等の存在下に行なうことができる。」
　
カ　甲第６号証の記載事項
　本件の優先日前に頒布された甲第６号証には，以下の事項が記載されている。
（６ａ）「【００２８】一般式（II）で示される化合物は、例えば次の反応工程式（Ａ）で示される方法により、製造することができる。反応工程中の各反応はいずれも公知の方法により行なわれる。
【００２９】
【化１３】
【００３０】
（式中、Ｘはハロゲン原子、トシルオキシ基またはメシルオキシ基を表わし、その他の記号は前記と同じ意味を表わす。）」
　
キ　甲第７号証の記載事項
　本件優先日前に頒布された甲第７号証には，以下の事項が記載されている。
（７ａ）「【０００８】
【化５】
（式中、Ｒ4 , Ｒ7 は前記と同じ、Ａｒはフェニル基を表わす。）
で示されるフェノール誘導体をカラムクロマト等で精製した後、これをフェノキシドに変換し、オキシラン誘導体を作用させ、下記化６式
【０００９】
【化６】
（式中、Ｒ4 , Ｒ7 , Ａｒは前記と同じ。）
【００１０】で示されるエポキシ誘導体を得、これに適当なアミンを反応させることにより得ることができる。」
　
ク　甲第８号証の記載事項
　本件の優先日前に頒布された甲第８号証には，以下の事項が記載されている。
（８ａ）「【００３１】前記一般式（Ｉ）で示されるジヒドロキシエーテルアミン、前記一般式（II）で示されるジヒドロキシエーテルアミンの酸付加塩および前記一般式（III）で示されるシッフ塩基の代表的な製造方法として以下の方法を挙げることができる。　即ち、アミノアルコールのシッフ塩基（下記一般式（IV）で示される化合物）をアルコラート（下記一般式（Ｖ）で示される化合物）とし、これにエピハロヒドリン（下記一般式（VI）で示される化合物）を反応させて 前記一般式（III）で表される化合物を製造し、次いで、酸触媒の存在下に加水分解し、アルカリにて中和して、前記一般式（Ｉ）で示される化合物を得、次いで酸で中和して前記一般式（II）で示される化合物を得る。
【００３２】
【化８】
」
　
ケ　甲第９号証の記載事項
　本件の優先日前に頒布された甲第９号証には，以下の事項が記載されている。
（９ａ）「【０００８】
【化５】
【０００９】
〔式中・・・Ｒ5 はヒドロキシイミノ基、Ｃ7 〜Ｃ10のアルキルアミノ基又は基−ＮＨＲ6 を示す。ここでＲ6 は水素原子、ハロゲン置換低級アルカノイル基又は基−Ａ−Ｂを示す。・・・Ｂは５又は６員環の飽和又は不飽和複素環基を示す。」
　
（９ｂ）「【００７２】
反応行程式−１０
【００７３】
【化１６】
【００７４】〔式中Ｘ1 、Ａ′、Ｚ及びＢは前記に同じ。〕化合物（１２）と化合物（５）の反応は、無溶媒又は適当な溶媒中、塩基性化合物の存在下行なわれる。ここで使用される塩基性化合物としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、水素化ナトリウム、金属ナトリウム、金属カリウム等の無機塩基、ピペリジン、ピリジン、トリエチルアミン、ＤＢＮ、ＤＢＵ、ＤＡＢＣＯ等の有機塩基等を例示できる。また使用される溶媒としては、アセトン、メチルエチルケトン等のケトン類、ジエチルエーテル、ジオキサン、ジエチレングリコールジメチルエーテル等のエーテル類、ベンゼン、トルエン、キシレン、等の芳香族炭化水素類、アセトニトリル、水等を例示できる。また化合物（１２）を溶媒として用いてもよい。化合物（１２）の使用量としては、化合物（５）に対して通常大過剰量、好ましくは５〜１０倍モル量とするのがよい。該反応は、通常０〜１５０℃、好ましくは５０〜１００℃にて行なわれ、一般に１〜１２時間程度にて終了する。」
　
コ　甲第１０号証の記載事項
　本件の優先日前に頒布された甲第１０号証には，以下の事項が記載されている。
（１０ａ）「【００７１】Ｈｅｔが２−モルホリニルまたは３−低級アルキル−２−モルホリニルであり、ｎが１である式ＩＩの化合物は２方法のうちの１つにより製造される。第１の方法においては、適宜なインドール類と１−ハロ−３−Ｒ5−２，３−プロピレンオキシド、すなわちハロヒドリンを、塩基、たとえばアルカリ金属炭酸塩または水酸化物の存在下に反応させ、得られた２−Ｒ2−Ｒ4−置換−１−（３−Ｒ5−２，３−エポキシ−１−プロピル）−１Ｈ−インドールとアンモニアまたは低級アルキルアミン、Ｒ6ＮＨ2、を有機溶剤中で反応させる。両反応に適した溶剤はＤＭＦ、ＤＭＳＯまたはＴＨＦであり、反応は周囲温度から用いる溶剤の沸点までの温度で行われる。次いで、得られた２−Ｒ2−１−（３−アミノ−３−Ｒ5−２−ヒドロキシプロピル）−１Ｈ−インドールとハロアセチルハライドを、塩基、たとえばトリ低級アルキルアミンの存在下に、不活性有機溶剤、たとえばＭＤＣ、ジエチルエーテルまたはＴＨＦ中で、−７０℃から周囲温度までの温度で反応させ、生成物２−Ｒ2−Ｒ4−置換−１−［（４−Ｒ6−５−オキソ−３−Ｒ5−２−モルホリニル）メチル］−１Ｈ−インドールをボランＴＨＦによって、適切な有機溶剤、たとえばＴＨＦ、ジエチルエーテルまたはジブチルエーテル中で、周囲温度から用いる溶剤の沸点までの温度で還元する。この方法は下記の反応式により表される：
【００７２】
」
　
サ　甲第１１号証の記載事項
　本件の優先日前に頒布された甲第１１号証には，以下の事項が記載されている。
（１１ａ）「【００３０】
【実施例２】
エポキシデヒドロジンゲロン（ＤＺＮ）の調製；実施例１で得られた、純化したデヒドロジンゲロン（ＤＺ） 20 g を適量の絶対アルコールに溶かして、等モル数の水酸化ナトリウムを加え、７０℃にて３０分間回流した後、５倍モル数のエピクロロヒドリン又はエピブロモヒドリンを加え、実施例と同じ条件で１時間反応し、冷却後濾過して、減圧濃縮すると、微黄色の沈殿物が得られる。絶対アルコールで再結晶を繰り返すことにより、純化した４−〔４’−２，３−エポキシ−３’−メトキシフェニル〕−３−ブテン−２−オン、即ち、エポキシデヒドロジンゲロン（ＤＺＥ）を得た、収率７５％。さらに無水アルコールで再結晶してエポキシデヒドロジンゲロン（ＤＺＥ）の微黄色結晶を得た、」
　
シ　甲第１２号証の記載事項
　本件の優先日前に頒布された甲第１２号証には，日本語に訳して以下の事項が記載されている。なお，翻訳は請求人が提出したものによった。
（１２ａ）「上記工程で単離された２４，２５−オキシドを、次に所定の還元剤で処理すると、ほぼ同時に３種類の別個の分子構造変換が起こる：
（１）ジエール−アルダール付加物の開裂による５，７−ジエン部分の再生；（２）２４，２５−エポキシド部分の変換による２５−水酸基の形成；及び（３）ジエール−アルダール付加物のＲ３が水素原子の場合には、Ｃ−３部分の水酸基への変換。この反応は以下のように表される：
　好適な還元剤は、例えば、水素化リチウムアルミニウム（“ＬＡＨ”）、水素化ジイソブチルアルミニウム（“ＤｉＢＡＬ”）、Ｒｅｄ−ＡＩ（登録商標）（水素化ビス（２−メトキシエトキシ）アルミニウムナトリウムのトルエン溶液、アルドリッチ・ケミカル・カンパニー、ミルウォーキィー、ウィスコンシンから入手可能）などである。水素化リチウムアルミニウムが特に好ましい。」（第１２頁第１２行〜第１４頁第４行）
　
ス　甲第１３号証の記載事項
　本件の優先日前に頒布された甲第１３号証には，日本語にして，以下の事項が記載されている。なお，翻訳は請求人が提出したものによった。
（１３ａ）「１１．例えば：２　
」（第８７３０頁脚注１１）
　
（２）甲第１号証に記載された発明
　甲第１号証には，「１（Ｓ），３（Ｒ）−ビス−（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−９，１０−セコ−プレグナ−５（Ｅ），７（Ｅ），１０（１９）−トリエン−２０（Ｒ）−オールを、式Ｚ−Ｒ３［式中、Ｚは脱離基、例えばハロゲン、ｐ−トルエンスルホニルオキシまたはメタンスルホニルオキシである。］で示される側鎖形成ブロックで塩基性条件下にアルキル化して、式ＩＩＩ（審決注：式は省略する。）
［式中、Ｒ３は前記Ｒもしくはその類似体、または要すればＲに変換し得る基である。］
で示される化合物を生成」する方法（摘記１ｂ参照）が記載され，
　この「Ｒ」は「式ＩＩ（審決注：式は省略する。）
［式中、ｎは１〜７の整数であり；Ｒ１およびＲ２は、同一または異なって、水素、Ｃ１−Ｃ５−アルキル、Ｃ３−Ｃ７−シクロアルキルを表わすか、またはＲ１およびＲ２は、基Ｘを有する炭素原子（式ＩＩ中、星印）と共にＣ３−Ｃ６炭素環を形成し得；Ｘは水素またはヒドロキシを表わす。］」（摘記１ａ参照）ものである。
　そうすると，甲第１号証には，
「１（Ｓ），３（Ｒ）−ビス−（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−９，１０−プレグナ−５（Ｅ），７（Ｅ），１０（１９）−トリエン−２０（Ｒ）−オールを、式Ｚ−Ｒ３［式中、Ｚは脱離基、例えば、ハロゲン、ｐ−トルエンスルホニルオキシ、メタンスルホニルオキシである。Ｒ３は、Ｒもしくはその類縁体、または要すればＲに変換し得る基であり、
　Ｒが式ＩＩ
［式中、ｎは１〜７の整数であり；Ｒ１およびＲ２は、同一または異なって、水素、Ｃ１−Ｃ５アルキル、Ｃ３−Ｃ７−シクロアルキルを表すか、またはＲ１およびＲ２は、基Ｘを有する炭素原子（式ＩＩ中、星印）と共にＣ３−Ｃ６炭素環を形成し得；Ｘは水素またはヒドロキシを表わす。］である。］で示される側鎖形成ブロックで塩基性条件下にアルキル化して、式ＩＩＩ
で示される化合物を生成する方法。」の発明（以下「甲１発明１」という。）が記載されているといえる。
　
　さらに，甲第１号証には，「上記式ＩＩＩの化合物を三重項増感光異性化並びに要すればＲ３からＲへの変換および脱保護に付して、・・・式１の化合物」を生成することが記載され（摘記１ｂ参照），
「式１」の化合物とは，
「式Ｉ（審決注：化学式は省略する。）
で示される化合物」（摘記１ａ参照）である。
　そうすると，甲第１号証には，
「１（Ｓ），３（Ｒ）−ビス−（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−９，１０−プレグナ−５（Ｅ），７（Ｅ），１０（１９）−トリエン−２０（Ｒ）−オールを、式Ｚ−Ｒ３［式中、Ｚは脱離基、例えば、ハロゲン、ｐ−トルエンスルホニルオキシ、メタンスルホニルオキシである。Ｒ３は、Ｒもしくはその類縁体、または要すればＲに変換し得る基であり、Ｒが式ＩＩ（審決注：化学式は省略する。）
［式中、ｎは１〜７の整数であり；Ｒ１およびＲ２は、同一または異なって、水素、Ｃ１−Ｃ５アルキル、Ｃ３−Ｃ７−シクロアルキルを表すか、またはＲ１およびＲ２は、基Ｘを有する炭素原子（式ＩＩ中、星印）と共にＣ３−Ｃ６炭素環を形成し得；Ｘは水素またはヒドロキシを表わす。］である。］で示される側鎖形成ブロックで塩基性条件下にアルキル化して、式ＩＩＩ（審決注：化学式は省略する。）で示される化合物を生成し、
式ＩＩＩで示される化合物を三重項増感光異性化並びに要すればＲ３からＲへの変換および脱保護に付して、式Ｉ
で示される化合物を製造する方法」の発明（以下「甲１発明２」という。）が記載されているといえる。
　
（３）対比・判断
（３−１）本件発明１に対して
ア　対比
　本件発明１と甲１発明１を対比する。
　甲１発明１の「１（Ｓ），３（Ｒ）−ビス−（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−９，１０−プレグナ−５（Ｅ），７（Ｅ），１０（１９）−トリエン−２０（Ｒ）−オール」は，本件発明１の
「
」において，Ｗ及びＸは水素とメチルであり，ＹはＯであり，Ｚは，
「
」であるものに対応する。
　甲１発明１の「Ｚ−Ｒ３」は，本件発明１の
「
または
」において，「Ｅ」が「Ｚ」で脱離基であり，
「
または
（式中、ｎは１であり；Ｒ１およびＲ２はメチルである）
」の部分（以下「Ｂ」構造という。）が，「Ｒ３」で，
「式ＩＩで表されるＲ
（式中、ｎは１〜７の整数であり；Ｒ１およびＲ２は、同一または異なって、水素、Ｃ１−Ｃ５アルキル、Ｃ３−Ｃ７−シクロアルキルを表すか、またはＲ１およびＲ２は、基Ｘを有する炭素原子（式ＩＩ中、星印）と共にＣ３−Ｃ６炭素環を形成し得；Ｘは水素またはヒドロキシを表わす。）もしくはその類縁体、または要すればＲに変換し得る基」であるものに対応する。
　甲１発明１の
「
」は，本件発明１の
「
」において，Ｗ及びＸは水素とメチルであり，ＹはＯであり，Ｚは，
「
」であり，
「
」の部分（以下「Ａ」構造という。）が，「Ｒ３」で，
「式ＩＩで表されるＲ
（式中、ｎは１〜７の整数であり；Ｒ１およびＲ２は、同一または異なって、水素、Ｃ１−Ｃ５アルキル、Ｃ３−Ｃ７−シクロアルキルを表すか、またはＲ１およびＲ２は、基Ｘを有する炭素原子（式ＩＩ中、星印）と共にＣ３−Ｃ６炭素環を形成し得；Ｘは水素またはヒドロキシを表わす。）もしくはその類縁体、または要すればＲに変換し得る基」であるものに対応する。
　そうすると，本件発明１と甲１発明１とは，
「下記の構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中、ＷおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり；ＹはＯである）
（ａ）下記構造：
（式中、Ｗ、Ｘ、Ｙは上記定義の通りである）を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
Ｅ−Ｂ 
を有する化合物（式中、Ｅは脱離基である）と反応させて化合物を製造すること；
（ｂ）かくして製造された化合物を回収すること、
を含む方法」で一致し，以下の点で相違している。
（１−ｉ）「
 」の「Ａ」，「Ｚ」に対応する部分構造が， 
　本件発明１では，「Ａ」が「下記構造：
（式中、ｎは１であり；Ｒ１およびＲ２はメチルである）」であり，
「Ｚ」が，「式
のステロイド環構造（以下「ステロイド環構造」という。）、または式
のビタミンＤ構造（以下「ビタミンＤ構造」という。）であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい」であるのに対して，
　甲１発明１では，「Ａ」が
「式ＩＩで表されるＲ
（式中、ｎは１〜７の整数であり；Ｒ１およびＲ２は、同一または異なって、水素、Ｃ１−Ｃ５アルキル、Ｃ３−Ｃ７−シクロアルキルを表すか、またはＲ１およびＲ２は、基Ｘを有する炭素原子（式ＩＩ中、星印）と共にＣ３−Ｃ６炭素環を形成し得；Ｘは水素またはヒドロキシを表わす。）もしくはその類縁体、または要すればＲに変換し得る基」であり，
「Ｚ」が「式
（以下「１，３−ビス−（ｔ−ブチルジメチルシリル）−５Ｅ−セコステロイド構造」という。）」である点
（１−ｉｉ）「
」の「Ｚ」に対応する部分構造が，
　本件発明１では，「ステロイド環構造またはビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい」であるのに対して，
　甲１発明１では，「１，３−ビス−（ｔ−ブチルジメチルシリル）−５Ｅ−セコステロイド構造」である点
（１−ｉｉｉ）「Ｅ−Ｂ」の「Ｂ」に対応する部分構造が，本件発明１では，
「下記構造：
　または
（式中、ｎは１であり；Ｒ１およびＲ２はメチル、Ｅは脱離基である）」（以下「２，３−エポキシ−３−メチル−ブチル基」，「２−脱離基−３−メチル−３−ヒドロキシ−ブチル基」という。）
であるのに対して，甲１発明１では，
「式ＩＩで表されるＲ（審決注：化学式は省略する。）
（式中、ｎは１〜７の整数であり；Ｒ１およびＲ２は、同一または異なって、水素、Ｃ１−Ｃ５アルキル、Ｃ３−Ｃ７−シクロアルキルを表すか、またはＲ１およびＲ２は、基Ｘを有する炭素原子（式ＩＩ中、星印）と共にＣ３−Ｃ６炭素環を形成し得；Ｘは水素またはヒドロキシを表わす。）もしくはその類縁体、または要すればＲに変換し得る基」である点
　
イ　相違点の検討
（ア）相違点の整理
　相違点（１−ｉ），相違点（１−ｉｉ），相違点（１−ｉｉｉ）について検討すると，相違点（１−ｉｉｉ）における「Ｅ−Ｂ」の「Ｂ」構造を，
「式ＩＩで表されるＲ（審決注：化学式は省略する。）
（式中、ｎは１〜７の整数であり；Ｒ１およびＲ２は、同一または異なって、水素、Ｃ１−Ｃ５アルキル、Ｃ３−Ｃ７−シクロアルキルを表すか、またはＲ１およびＲ２は、基Ｘを有する炭素原子（式ＩＩ中、星印）と共にＣ３−Ｃ６炭素環を形成し得；Ｘは水素またはヒドロキシを表わす。）もしくはその類縁体、または要すればＲに変換し得る基」から，「２，３−エポキシ−３−メチル−ブチル基」または「２−脱離基−３−メチル−３−ヒドロキシ−ブチル基」にすることによって，
　相違点（１−ｉ）における「Ａ」も，必然的に，「式ＩＩで表されるＲ（審決注：化学式は省略する。）
（式中、ｎは１〜７の整数であり；Ｒ１およびＲ２は、同一または異なって、水素、Ｃ１−Ｃ５アルキル、Ｃ３−Ｃ７−シクロアルキルを表すか、またはＲ１およびＲ２は、基Ｘを有する炭素原子（式ＩＩ中、星印）と共にＣ３−Ｃ６炭素環を形成し得；Ｘは水素またはヒドロキシを表わす。）もしくはその類縁体、または要すればＲに変換し得る基」から，「２，３−エポキシ−３−メチル−ブチル基」になる。
　また，相違点（１−ｉｉ）において，「Ｚ」が「１，３−ビス−（ｔ−ブチルジメチルシリル）−５Ｅ−セコステロイド構造」から「ビタミンＤ構造（Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基有していてもよい）」にすることによって，
　相違点（１−ｉ）における「Ｚ」は，必然的に，「１，３−ビス−（ｔ−ブチルジメチルシリル）−５Ｅ−セコステロイド構造」から「ビタミンＤ構造（Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基有していてもよい）」となる。
　そうすると，甲１発明において，相違点（１−ｉｉｉ），相違点（１−ｉｉ）の構成が満たされることで，必然的に相違点（１−ｉ）の構成も満たされることになるので，以下，相違点（１−ｉｉｉ），（１−ｉｉ）の順で検討する。
　
（イ）相違点（１−ｉｉｉ）について
ａ　動機付けについて
　甲第１号証には，「Ｂ」構造に対応する「Ｒ３」としては，
「式ＩＩで表されるＲ
（式中、ｎは１〜７の整数であり；Ｒ１およびＲ２は、同一または異なって、水素、Ｃ１−Ｃ５アルキル、Ｃ３−Ｃ７−シクロアルキルを表すか、またはＲ１およびＲ２は、基Ｘを有する炭素原子（式ＩＩ中、星印）と共にＣ３−Ｃ６炭素環を形成し得；Ｘは水素またはヒドロキシを表わす。）もしくはその類縁体、または要すればＲに変換し得る基」，すなわち，水酸基を有する式ＩＩで表されるＲになり得るものが含まれるが，具体的には，第２表の「種類（図式Ｉ参照）の「ＩＩＩ」に対応する「Ｒ３」で示されるもの（摘記１ｃ参照）や実施例に記載されるもの（摘記１ｄ，１ｅ参照）であって，これらの中には，「２，３−エポキシ−３−メチル−ブチル基」，「２−脱離基−３−メチル−３−ヒドロキシ−ブチル基」に相当するものは記載されていないし，エポキシ環（オキシラン）を含むものについても何ら記載されていない。
　なお，甲第１号証の第２表には，「Ｒ３」として「−（ＣＨ２）２−Ｃ（ＯＨ）Ｍｅ２」が記載されているが，これは，「２−脱離基−３−メチル−３−ヒドロキシ−ブチル基」に相当するものではなく，また，「Ｒ３」として「−（ＣＨ２）−ＣＨ＝ＣＭｅ２」である「ジメチルアリルブロミド」を水酸化カリウム存在下で反応させて，エーテル化した後に，二重結合に水酸基を付加してアルコールに変換することによって製造されるものである（摘記１ｅ参照）。
　一方，甲第２号証には，反応スキーム（摘記２ｂ参照）とそれに対応する説明（摘記２ａ参照）からみて，ステロイド構造の２０位炭素に水酸基が付いたアルコール（以下「２０−アルコール」という。）である
「２０（Ｓ）−アルコール化合物（９）
」を，
「Ｅ−Ｂ」に相当する「臭化物（１５）
（式中、ＴＨＰはテトラヒドロピラニルである。）」とを水素化カリウムの存在下に反応させて，エーテル化合物（１６）を得ることは記載されているが，やはり「Ｂ」として，「２，３−エポキシ−３−メチル−ブチル基」，「２−脱離基−３−メチル−３−ヒドロキシ−ブチル基」を使用することは記載されていないし，エポキシ環（オキシラン）を含むものも記載されていない。
　そして，甲第１号証の上記反応方法と甲第２号証に記載された上記反応方法とは，最終的にビタミンＤ誘導体を得ることを目的として，基本骨格が類似する５Ｅ−セコステロイド構造又はステロイド環構造の２０位炭素を側鎖部分とエーテル結合し，側鎖部分を処理して最終的にアルコール化合物を生成する点で共通しているものの，「Ｅ−Ｂ」としては，ともに二重結合を有する臭化アリル化合物を使用する点でしか共通するところはない。
　また，甲１号証は，そもそも，免疫調節作用がある「一般式Ｉ」で示される化合物の提供をその目的とするもの（摘記１ｆ参照）であって，甲１発明１は，その「一般式Ｉ」を製造する方法の一工程として記載されているものであり，甲１発明１の２０−アルコールの側鎖を形成する反応そのものに何らかの課題があることは記載されていない。さらに，甲第２号証は，最終的に「２６−水酸化ＯＣＴ（５および６）を合成するため」の方法を提供することを目的とする（摘記２ａ参照）ものであって，甲第２号証記載の方法は，他の反応しなかった方法に代えてこの方法を実施したら，出発物質である化合物９から中間体のエポキド化合物を相当の収率で得られたというものであるから，この反応を別反応に置き換える必要性について何ら示唆するところはない。
　
　甲第４号証，甲第６号証，甲第７号証，甲第８号証，甲第１１号証（以下「甲第４号証等」という。）には，エーテル合成のためのエポキシ環を含むアルキル化剤（以下「アルキルオキシラン試薬」という。）に当たるエピクロロヒドリン，エピブロモヒドリンなどの化合物を使用して，アルコール又はフェノールと反応させてエーテル結合を生成する反応が記載されているが，アルコール，フェノールは，以下に示すとおり，甲１発明１や甲第２号証に記載されるステロイド環構造又はセコステロイド構造の２０−アルコールではなく，このようなアルコールにも，アルキルオキシラン試薬を適用できることを示唆する記載は認められない。
　甲第４号証に記載されたアルコールは，「Ｒ２１８ＯＨ」であり（摘記４ｂ），「Ｒ２１８」は「−ＣＨ２−ＯＲ２１８」が「Ｒ１８」の定義に含まれ，「Ｒ１８」は
「
」の基である。
　甲第６号証に記載されたアルコールは，
「
」である。
　甲第７号証に記載されたアルコールは，
「
」である。
　甲第８号証に記載されたアルコールは，
「
（Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３は水素またはアルキル基，ｎは０〜２０」である。
　甲第１１号証に記載されたアルコールは，「デヒドロジンゲロン」，すなわち，「４−〔４’ヒドロキシ−３’メトキシフェニル〕−３ブテン−２オン」である。
　また，甲第５号証は，甲第９号証，甲第１０号証には，そもそも，アルコールとアルキルオキシラン試薬に当たる化合物との反応については記載されていない（摘記５ａ，９ａ，９ｂ，１０ａ参照）。
　そうすると，甲第４〜１１号証には，セコステロイド構造又はステロイド環構造の２０−アルコールに対して，アルキルオキシラン試薬を反応させて，エーテル合成をすることを動機付ける記載は認められない。
　よって，甲１発明１において，「Ｅ−Ｂ」の「Ｂ」に相当する「Ｚ−Ｒ３」の「Ｒ３」として，「２，３−エポキシ−３−メチル−ブチル基」，「２−脱離基−３−メチル−３−ヒドロキシ−ブチル基」とする動機付けがあると認めることはできない。
　
ｂ　構成の容易想到性について
　上記ａで述べたように，甲１発明１において，「Ｅ−Ｂ」の「Ｂ」として「２，３−エポキシ−３−メチル−ブチル基」，「２−脱離基−３−メチル−３−ヒドロキシ−ブチル基」とする動機付けがあるとは認められないが，仮に，化合物の製造方法の検討は当業者が普通に行うことであり，工程の簡素化（側鎖のエポキシ化を二段階から一段階にすること）が当業者に自明の技術課題であって，甲第２号証のエポキシド化合物を作るために，甲第４号証等に記載されるアルキルオキシラン試薬による一段階の反応を採用しようとする動機付けがあるとして，構成の容易想到性についてさらに検討する。
　
　上記ａで述べたとおり，甲第４号証等には，アルキルオキシラン試薬を使用して，アルコール又はフェノールと反応させてエーテル結合を生成する反応が記載されているが，反応するアルコール及びフェノールは，甲１発明１や甲第２号証に記載されるステロイド環構造又はセコステロイド構造の２０−アルコール化合物ではない。
　本件優先日前に頒布された乙第３号証に，「通常，Ｗｉｌｌｉａｍｓｏｎのエーテル合成7で示されるように，塩基の存在下でアルコールとハロゲン化アルキルを反応させることがエーテル結合をする形成する一般的な方法である。しかしながら，そのような反応の収率は，特に，立体的に込み合ったステロイドアルコールでは必ずしも満足のいくものではない8。」（第２３６３頁下から第９行〜第５行）と記載されるように，アルコール側にステロイド環のような立体障害があるとこの反応が必ずしも進行しないことが理解できる。
　また，アルコキシド（塩基性条件下でアルコールはアルコキシドになる）と第一級ハロアルカンとを反応させてエーテルを合成するＷｉｌｌｉａｍｓｏｎエーテル合成法においては，アルコールと反応するアルキル化剤（Ｅ−Ｂ）は，立体障害のない第一級のアルキル化剤との反応に限られ，その他の場合には別の反応生成物が生じるとされている（甲第１８号証第３６４頁式反応式の下第１〜３行）。
　実際，甲第２号証には，反応部位の臭素から３番目の炭素原子を含む５員環構造を有する「臭化物（１３）
」を，ステロイド環構造の２０（Ｓ）−アルコール化合物（９）と反応させてもアルキル化ができず，別反応が生じたことが記載され（摘記２ａ参照），立体障害の置換基である５員環構造が反応部位である臭素から３番目の炭素原子に存在すると反応が進行しないことが確認されている。
　そうすると，「Ｅ−Ｂ」化合物側の立体障害やアルコール側の立体障害によって，甲第４号証等に記載されるＷｉｌｌｉａｍｓｏｎエーテル合成反応は，反応が進行しない場合や別反応が生じることがあり得ることは当業者にとって技術常識であるので，甲第４号証等において，エピハロヒドリン等のアルキルオキシラン試薬とアルコールが反応しているからといって，立体障害の可能性がある反応部位の臭素から２番目と３番目の炭素原子を含むエポキシ環が存在するアルキルオキシラン試薬がステロイド環と同様の立体障害基をアルコールの反応部位である２０位炭素原子に有する甲１発明１のセコステロイド構造の２０−アルコールと反応することを当業者が容易に想到することができない。
　
（ウ）相違点（１−ｉｉ）について
　相違点（１−ｉｉ）について検討すると，甲第１号証には，「上記式ＩＩＩの化合物を三重項増感光異性化」することが記載されており（摘記１ａ参照），この異性化によって「５Ｅ−セコステロイド構造」が「ビタミンＤ構造」に変換されている。
　そして，式ＩＩＩの「５Ｅ−セコステロイド構造」と本件発明１の「ビタミンＤ構造」は，環に置換している二重結合の置換位置が対称になっているだけの異性体構造で，化学構造の類似性からみて「ビタミンＤ構造」であっても「５Ｅ−セコステロイド構造」の２０−アルコールと同様に，Ｚ−Ｒ３と反応することを予測して，甲１発明１において，「５Ｅ−セコステロイド構造」に換えて，最終的に製造する「ビタミンＤ構造」の２０−アルコールを用いて，Ｚ−Ｒ３と反応させることは当業者が容易に想到し得たことと認められる。
　しかしながら，そうであるとしても，上記（イ）で検討したとおり，相違点（１−ｉｉｉ）に係る構成が導けない以上，本件発明１を甲１発明１から当業者が容易に発明をすることができたものであるとは認めることができない。
　
ウ　本件発明１の効果
　上述のとおり，本件発明１は，甲１発明１から当業者が容易になし得たものということができないが，念のため，本件発明１の効果についても検討する。
　本件発明１の効果は，本件特許明細書の「本発明は、以下の式Ｉの構造を有する化合物の製造方法であって：
・・・
　を含む方法を提供する。」との記載（訂正明細書第１６頁第１５行〜第１８頁第２行）からみて，本件発明１に係る新たな製造方法を提供することにあるものと認める。
　そして，上記イで検討したとおり，本件発明１の構成は当業者が容易に想到し得なかったものであるから，本件発明１の効果も同様に当業者が予測し得なかったものと認められる。
　
エ　請求人の主張について
（ア）請求人の主張
　請求人は，無効理由１に関して，概略以下のような主張をしている。
　
ａ　動機付けについて（口頭審理陳述要領書第４頁第９行〜第５頁第６行）
　甲第２号証は，アルコールとＴＨＰ保護された臭化アルケンで反応させた後，脱保護反応を行い，その後香月−シャープレス反応でエポキシ化している。脱保護反応の収率は続く香月−シャープレス反応よりも収率が低いので，当業者であれば，アルキルオキシラン試薬を別途用意し，ＴＨＰ保護された臭化アルケンの代わりに用い，脱保護反応による損失を防止することを想起したはずである。また，当業者であれば，望ましくない副反応が起きないように，一連の反応の最中は保護基をつけたままとし，最後に脱保護基を外す反応を考えるはずである。
　そうすると，出発物質に側鎖の前駆体を付加した後に，側鎖部分を順次変換するよりも，調製可能なら当該側鎖ブロックを出発物質に直接付加したほうが損失を防止できると当業者なら考えるはずである。
　
ｂ　構成の容易想到性について（弁駁書第９頁第下から第２行〜第１２頁第１５行）
　当業者が，甲第１号証の前駆水酸基としてアルキルオキシラン試薬を用いるにあたり，当該２０位の付近の立体的な込合いはＷｉｌｌｉａｍｓｏｎエーテル合成に際して問題とならないことは以下に示すとおり予測できたのであるから，当業者であれば，甲第１号証の前駆水酸基としてアルキルオキシラン試薬を試みたはずである。
　甲第１５号証（乙第２号証）の「１−クロロ−４，４−エチレンジオキシペンタンによる１α，３β−ビス（テトラヒドロピラニルオキシ）−５−アンドロステン−１７β−オールのアルキル化は良好な収率で目的のエーテルを生成しました。この取組の失敗は、前のものに比べると、１−ハロ−３，３−エチレンジオキシブタンのかさ高さに起因する可能性があります。」との記載（第４４１３頁脚注１０参照）によれば，２０−アルコールと反応させるエーテル化試薬が嵩高くなければ，反応が進行することを示唆しているといえる。広島大学大学院の武田教授の陳述書（甲第１６号証）によれば，甲第１７号証には，甲第２号証の２０（Ｓ）−アルコール化合物である化合物１１と化合物１５（２−メチル−１，２−エポキシプロパン）とを反応させるスキームが記載されていることから，エポキシ化合物１５が立体障害に妨げられずに化合物１１に接近でき，また，甲第２号証の二重結合を持った臭化物（１５）がエポキシド化合物に変わると反応性が高まるから，通常の研究者であれば，エポキシ官能化されたアルキル化剤が２０（Ｓ）−アルコール化合物の２０位炭素の水酸基と反応できないとは考えないはずである。
　
（イ）請求人の主張の検討
ａ　動機付けについて
　甲第２号証において，臭化アルケン化合物にＴＨＰ保護基があるのは，最終的に２６位に水酸基を持つアルコールを生成するためで，この水酸基を持つアルコールを生成することを目的としない本件発明１においては，そもそも水酸基の保護基が不要である。そうすると，本件発明１の化合物を得るには，甲第１号証に記載されるように，ＴＨＰ保護基のない臭化アルケン化合物を使用すればよいだけであり，脱保護反応による損失を防止を理由として，甲第２号証において何ら示唆のないアルキルオキシラン試薬の使用を当業者が想起することにはならない。
　また，請求人は，当業者であれば，望ましくない副反応が起きないように，一連の反応の最中は保護基をつけたままとし，最後に脱保護基を外す反応を考えるとしているが，そうであれば，香月−シャープレス酸化と脱保護反応の順序を単に入れ替えればすむことであって，これも，アルキルオキシラン試薬の使用を想起する根拠とはなり得ない。
　そして，請求人は，出発物質に側鎖の前駆体を付加した後に，側鎖部分を順次変換するよりも，調製可能なら当該側鎖ブロックを出発物質に直接付加したほうが損失を防止できると当業者なら考えるはずと主張しているが，出発物質に側鎖の前駆体を付加する反応と側鎖ブロックを出発物質に直接付加する反応が同様に進行するとはいえない以上，必ずしも直接付加のほうが損失を防止できるとはいえない。
　よって，請求人の主張は採用できない。
　
ｂ　構成の容易想到性について
　甲１５号証に記載される「１α，３β−ビス（テトラヒドロピラニルオキシ）−５−アンドロステン−１７β−オール」は，甲第２号証の２０−アルコールではないところ，これと反応したとされる「１−クロロ−４，４−エチレンジオキシペンタン」は，２０−アルコールとの反応が進まなかったとされる「１−ハロ−３，３−エチレンジオキシブタン」と同じく５員環構造の置換基を有するが，５員環構造が反応部位からより遠くに存在するものである。
　ステロイド環構造の２０位炭素の水酸基があるアルコールと，立体障害のあるエーテル化試薬とがＷｉｌｌｉａｍｓｏｎ合成する場合においては，立体障害構造の５員環構造が反応部位である臭素から３番目の炭素原子に存在する臭化物（１３）と反応が進行せず（摘記２ａ参照），一方，このような５員環構造が反応部位である臭素から４番目の炭素原子に存在すると反応が進行している（甲第１７号証第１４９５頁左欄下から第８〜５行，第１４９６頁チャート３の化合物１１と化合物１８ａとを反応させ化合物１９ａとする反応を参照）ことから，同じ大きさの立体障害基が存在しても，これが反応部位からどれだけ離れているかによって反応の状況が変わることが理解できる。
　また，甲第１７号証において，２０−アルコール化合物と２−メチル−１，２−エポキシプロパンが反応することが記載されている（第１４９５頁左欄下から第１８〜１１行，第１４９６頁チャート３の化合物１１と化合物１５とを反応させ化合物１６とする反応を参照）が，この反応は，２−メチル−１，２−エポキシプロパンのエポキシ環が開裂してエーテル化と同時にアルコールを生じる反応であって，エポキシ環がその構造を維持してアルコールと反応する本件発明１とは反応を異にするから，この反応が進行したことから，４−ブロモ−２，３−エポキシ−２−メチルブタンなどエポキシ官能化されたアルキル化剤がエポキシ環を開裂させずに，２０−アルコール化合物と反応することができるとはいえない。
　また，広島大学大学院の武田教授の陳述書（甲第１６号証）は，あくまでも，「通常の研究者が，エポキシ官能化されたアルキル化剤（例えば前記４−ブロモ−２，３−エポキシ−２−メチルブタン）が甲第２号証の20(S)−アルコール化合物の２０炭素原子に結合した水酸基とは反応できないと判断することはなかった」（第２頁第８〜１０行）と陳述しているだけであって，通常の研究者である当業者であれば，当然に，４−ブロモ−２，３−エポキシ−２−メチルブタンと甲第２号証の20(S)−アルコール化合物の２０炭素原子に結合した水酸基と反応できると甲第２号証及び甲第４号証等の記載から想到し得たと述べているものではない。
　そして，上記イ（イ）ｂで述べたように，「Ｅ−Ｂ」化合物側の立体障害やアルコール側の立体障害によって，Ｗｉｌｌｉａｍｓｏｎエーテル合成反応は，反応が進行しない場合や別反応が生じることがあり得ることは当業者にとって技術常識であるので，立体障害がある２０−アルコールとの反応が進行することを示唆する証拠がない以上，このような反応を当業者が試みたはずであるということはできない。
　よって，請求人の主張は採用できない。
　
オ　本件発明１のまとめ
　以上のとおり，甲１発明１において，甲第２号証及び甲第４〜１２号証の記載に基いて，本件優先日出願前に，相違点（１−ｉｉｉ）を構成することが当業者にとって容易になし得たものとはいえないから，本件発明１は，甲第１号証（主引用例）及び甲第２号証に記載された発明並びに甲第４〜１１号証に記載された事項から導かれる本件優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。
　
（３−２）本件発明２〜１２に対して
　本件発明２〜１２は，本件発明１の構成を，さらに限定したものであるから，本件発明２〜１２も本件発明１と同様に，甲第１号証（主引用例）及び甲第２号証に記載された発明並びに甲第４〜１１号証に記載された事項から導かれる本件優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。
　
（３−３）本件発明１３に対して
ア　対比
　本件発明１３と甲１発明２を対比する。
　本件発明１３と甲１発明２とは，上記（３−１）アで述べた本件発明１と甲１発明１と同様の対応関係がある。
　そうすると，本件発明１３と甲１発明２とは，
「下記の構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中、ＷおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり；ＹはＯである）
（ａ）下記構造：
（式中、Ｗ、Ｘ、Ｙは上記定義の通りである）を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
　Ｅ−Ｂ
を有する化合物（式中、Ｅは脱離基である）と反応させて下記構造：
を有する化合物を製造すること；
（ｂ）その化合物をさらに反応させて化合物を製造すること；および
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること、
を含む方法」で一致し，以下の点で相違している。
（１−ｉ’）「
 」の「Ａ」，「Ｚ」に対応する部分構造が，本件発明１３では，
「Ａ」が「下記構造：
（式中、ｎは１であり；Ｒ１およびＲ２はメチルである）」であり，
「Ｚ」が「ステロイド環構造またはビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい」であるのに対して，
　甲１発明２では，「Ａ」が「式ＩＩで表されるＲ
（式中、ｎは１〜７の整数であり；Ｒ１およびＲ２は、同一または異なって、水素、Ｃ１−Ｃ５アルキル、Ｃ３−Ｃ７−シクロアルキルを表すか、またはＲ１およびＲ２は、基Ｘを有する炭素原子（式ＩＩ中、星印）と共にＣ３−Ｃ６炭素環を形成し得；Ｘは水素またはヒドロキシを表わす。）もしくはその類縁体、または要すればＲに変換し得る基」であり，
「Ｚ」が「１，３−ビス−（ｔ−ブチルジメチルシリル）−５Ｅ−セコステロイド構造」である点
（１−ｉｉ’）「
」の「Ｚ」に対応する部分構造が，
　本件発明１３では，「ステロイド環構造またはビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい」であるのに対して，
　甲１発明２では，
「１，３−ビス−（ｔ−ブチルジメチルシリル）−５Ｅ−セコステロイド構造」である点
（１−ｉｉｉ’）「Ｅ−Ｂ」の「Ｂ」に対応する部分構造が，本件発明１３では，
「２，３−エポキシ−３−メチル−ブチル基」または「２−脱離基−３−メチル−３−ヒドロキシ−ブチル基」であるのに対して，甲１発明２では，
「式ＩＩで表されるＲ（審決注：化学式は省略する。）
（式中、ｎは１〜７の整数であり；Ｒ１およびＲ２は、同一または異なって、水素、Ｃ１−Ｃ５アルキル、Ｃ３−Ｃ７−シクロアルキルを表すか、またはＲ１およびＲ２は、基Ｘを有する炭素原子（式ＩＩ中、星印）と共にＣ３−Ｃ６炭素環を形成し得；Ｘは水素またはヒドロキシを表わす。）もしくはその類縁体、または要すればＲに変換し得る基」である点
（１−ｉｖ）「
」の「Ａ’」，「Ｚ」に対応する部分構造が，本件発明１３では，
「Ａ’」が「下記構造：
（式中、ｎは１であり；Ｒ１およびＲ２はメチルである）」であり，
「Ｚ」が「ステロイド環構造またはビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい」であるのに対して，
　甲１発明２では，「Ａ’」が「式ＩＩで表されるＲ（審決注：化学式は省略する。）
（式中、ｎは１〜７の整数であり；Ｒ１およびＲ２は、同一または異なって、水素、Ｃ１−Ｃ５アルキル、Ｃ３−Ｃ７−シクロアルキルを表すか、またはＲ１およびＲ２は、基Ｘを有する炭素原子（式ＩＩ中、星印）と共にＣ３−Ｃ６炭素環を形成し得；Ｘは水素またはヒドロキシを表わす。）」であり，
「Ｚ」が「１，３−ビス−（ｔ−ブチルジメチルシリル）−５Ｅ−セコステロイド構造」である点
（１−ｖ）「（ｂ）」の工程の「
」の「処理」が，
　本件発明１３では，「還元剤で処理」するのに対して，
　甲１発明２では，「三重項増感光異性化並びに要すればＲに変換し得る基からＲへの変換および脱保護に付して」いる点
　
イ　相違点の検討
（ア）相違点の整理
　上記相違点（１−ｉ’），（１−ｉｉ’），（１−ｉｉｉ’）は，それぞれ，上記（３−１）アで述べた相違点（１−ｉ），（１−ｉｉ），（１−ｉｉｉ）と実質的に同じであるから，上記（３−１）イ（ア）で述べたとおり，甲１発明２において，相違点（１−ｉｉｉ’），相違点（１−ｉｉ’）の構成が満たされることで，必然的に相違点（１−ｉ’）の構成も満たされることになる。
　また，相違点（１−ｉｖ）は，相違点（１−ｉ’）の構成が満たされ，かつ相違点（１−ｖ）の構成が満たされれば，必然的にその構成が満たされることになるので，これらをまとめて検討する。
　
（イ）相違点（１−ｉｉｉ’）の検討
　相違点（１−ｉｉｉ’）は，上記（３−１）イ（イ）で検討した相違点（１−ｉｉｉ）と実質的に同じであるから，上記（３−１）イ（イ）で述べたのと同様の理由により，甲１発明２において，本件優先日前に，相違点（１−ｉｉｉ’）を構成することが当業者にとって容易になし得たものとはいえない。
　
（ウ）相違点（１−ｉｉ’）の検討
　相違点（１−ｉｉ’）は，上記（３−１）イ（ウ）で検討した相違点（１−ｉｉ）と実質的に同じであるから，上記（３−１）イ（ウ）で述べたのと同様の理由により，甲１発明２において，本件優先日前に，相違点（１−ｉｉ’）を構成することは当業者が容易になし得たものと認められるものの，相違点（１−ｉｉｉ’）に係る構成を導けない以上，本件発明１３を甲１発明２から当業者が容易に発明をすることができたものとは認められない。
　
（エ）相違点（１−ｉ’），相違点（１−ｉｖ），相違点（１−ｖ）の検討
　上記（イ）で述べたとおり，甲１発明２において，本件優先日前に，相違点（１−ｉｉｉ’）を構成することが当業者にとって容易になし得たものとはいえない以上，相違点（１−ｉ’）も当業者にとって容易になし得たものということができない。
　なお，甲２号証に，「エポキシド化合物（１８ａまたは１８ｂ）の・・・エポキシ環の込み合っていないほうのＣ−２４位側で水素化ジイソブチルアルミニウムにより位置選択的に開裂して、トリオール化合物（１９ａおよび１９ｂ）」にすることが記載され（摘記２ａ，２ｂ参照），この反応は還元剤である「水素化ジイソブチルアルミニウム」でエポキシド化合物をアルコールにする反応であり，また，甲第１２号証にも同様のステロイド構造のエポキシド化合物を還元剤でアルコールにする反応が記載され（摘記１２ａ参照）ているから，相違点（１−ｖ）については，当業者が容易に想到し得たものと認められるが，相違点（１−ｉ’）の構成を想到することが当業者にとって容易といえない以上，相違点（１−ｉｖ）も当業者が容易に想到するものとは認められない。
　
ウ　本件発明１３の効果
　上述のとおり，本件発明１３は，甲１発明２から容易になし得たものということができないが，念のため，本件発明１３の効果についても検討する。
　本件発明１３の効果は，本件特許明細書の「本発明はさらに、以下の式ＩＶの構造を有する化合物の製造方法であって：
・・・
　を含む方法を提供する。」との記載（訂正明細書第１９頁第２行〜第２０頁第８行（化学式は行数に数えない。）参照）からみて，本件発明１３に係る新たな製造方法を提供することにあるものと認める。
　そして，上記イで検討したとおり，本件発明１３の構成は当業者が容易に想到し得なかったものであるから，本件発明１３の効果も同様に当業者が予測し得なかったものと認められる。
　
　なお，本件特許明細書には，「工程（２）を工程（１）の後に生成物を精製することなく実施する方法は「ワンポット反応」と称され、この方法は操作上の冗長さがないので好ましい。
　比較的少量の式Ｖの反応物質並びに比較的少量の塩基を使用して、中間体化合物ＩＶを最初に精製することなく、化合物Ｉから直接化合物ＩＶを高い収率で得ることができる、非常に好ましく意外なほど優れたワンポット反応が見出された。」と記載され（訂正明細書第４１頁第２４〜２９行参照），「ワンポット反応」ができることも本件発明１３の効果であると被請求人は主張している（口頭審理陳述要領書第９頁第１８行〜末行参照）。
　しかしながら，本件発明１３には，ワンポット反応に対応する構成が発明特定事項として記載されていない上に，本件特許明細書の「工程（２）の反応は工程（１）の後に、より具体的にシリカクロマトグラフィーなどの適切な方法によって工程（１）の反応生成物を精製した後に実施でき」と記載されている（訂正明細書第４１頁第第２１〜２２行参照）ことからみて，本件発明１３には，中間体化合物ＩＶを精製しない態様が含まれているものと認められること，さらに，「この改良された方法はＴＨＦを溶媒として使用することによって得られる。ＤＭＦやＢＭＦとジメチルエーテルの組み合わせではワンポット転換は生じない。」（訂正明細書第４１頁第２４〜２６行）と記載されていることから，溶媒がＴＨＦに特定されていない本件発明１３ではワンポット反応の効果は必ず生じるものとは認められないから，本件発明１３の効果としてワンポット反応に関する効果までは認めることができない。
　
エ　本件発明１３のまとめ
　以上のとおり，甲１発明２において，甲第２号証及び甲第４〜１２号証の記載に基いて，本件優先日前に，相違点（１−ｉｉｉ’）を構成することが当業者にとって容易になし得たものとはいえないから，本件発明１３は，甲第１号証（主引用例）及び甲第２，１２号証に記載された発明並びに甲第４〜１１号証に記載された事項から導かれる本件優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。
　
（３−４）本件発明１４〜２５に対して
　本件発明１４〜２５は，本件発明１３の構成を，さらに限定したものであるから，本件発明１４〜２５も本件発明１３と同様に，甲第１号証（主引用例）及び甲第２号，１２号証に記載された発明並びに甲第４〜１１号証に記載された事項から導かれる本件優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。
　
（３−５）本件発明２６〜２８に対して
　本件発明２６〜２８は，本件発明１３において，「工程（ｂ）が工程（ａ）の反応生成物から工程（ａ）で生成したエポキシド化合物を分離することなく行われる」との発明特定事項により特定したものである。
　そして，甲第１３号証は，エポキシ環を開環する反応においてＴＨＦを溶媒とし，Ｌ−セレクトライドを還元剤として使用することが記載されている（摘記１３ａ参照）が，相違点（１−ｉｉｉ’）に関するものではないから，本件発明２６〜２８も本件発明１３と同様に，甲第１号証（主引用例）及び甲第２号，１２号証に記載された発明並びに甲第４〜１１，１３号証に記載された事項から導かれる本件優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。
　
（４）小括
　以上のとおり，本件発明１〜１２は，本件優先日前に頒布された甲第１号証（主引用例）及び甲第２号証に記載された発明並びに甲第４〜１１号証に記載された事項から導かれる本件出優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえず，また，本件発明１３〜２５は，本件優先日前に頒布された甲第１号証（主引用例）及び甲第２，１２号証に記載された発明並びに甲第４〜１１号証に記載された事項から導かれる本件優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものともいえず，さらに，本件発明２６〜２８は，本件優先日前に頒布された甲第１号証（主引用例）及び甲第２，１２号証に記載された発明並びに甲第４〜１１，１３号証に記載された事項から導かれる本件優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものともいえない。
　そうすると，上記理由及び証拠によっては，本件発明１〜２８についての特許は特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものとはいえない。
　
２　無効理由２について
（１）刊行物の記載事項
　上記１（１）に記載したとおりである。
　
（２）甲第２号証に記載された発明
　甲第２号証には，「水素化カリウム存在下での２０（Ｓ）−アルコール化合物（９）と臭化物（１５）１４の反応は、エーテル化合物（１６）を・・・形成した。・・・化合物１６のＴＨＰ部分を・・・ピリジニウムパラトルエンスルホン酸により開裂して、アリールアルコール化合物（１７）を・・・形成した。引き続き・・・ｔ−ブチルヒドロペルオキシドにより化合物１７を・・・エポキシ化して、エポキシド化合物（１８ａまたは１８ｂ）を・・・得た」（摘記２ａ参照）と記載され，反応スキーム（摘記２ｂ参照）にこれらの化合物の化学式が記載されているので，甲第２号証には，
「下記の２０（Ｓ）−アルコール（９）
（式中、ＴＢＳは、ｔ−ブチルジメチルシリルである。）
と，下記の臭化物（１５）
（式中、ＴＨＰはテトラヒドロピラニルである。）
 とを水素化カリウムの存在下に反応させて，下記のエーテル化合物（１６）
（式中、ＴＢＳとＴＨＰは前記のとおりである。）を形成し，エーテル化合物（１６）のＴＨＰ（テトラヒドロピラニル）部分を，ピリジニウムパラトルエンスルホン酸により開裂して，下記アリールアルコール化合物（１７）
（式中、ＴＢＳは前記のとおりである。）
を形成し，引き続き，ｔ−ブチルヒドロキシペルオキシドにより化合物（１７）をエポキシ化して，
下記のエポキシド化合物（１８ａまたは１８ｂ）
（環構造は化合物（１７）と同じである。）を得る方法。」の発明（以下「甲２発明１」という。）が記載されているといえる。
　さらに，甲第２号証には，「化合物１８ａおよび１８ｂ中のエポキシ環を・・水素化ジイソブチルアルミニウムにより位置選択的に開裂して、トリオール化合物（１９ａおよび１９ｂ）を得た。」と記載されている（摘記２ａ参照）ので，甲第２号証には，
「２０（Ｓ）−アルコール（９）（審決注：化学式は省略する。）と，
臭化物（１５）（審決注：化学式は省略する。）とを水素化カリウムの存在下に反応させて，
エーテル化合物（１６）（審決注：化学式は省略する。）を形成し，
エーテル化合物（１６）のＴＨＰ（テトラヒドロピラニル）部分を，ピリジニウムパラトルエンスルホン酸により開裂して，下記アリールアルコール化合物（１７）（審決注：化学式は省略する。）を形成し，
引き続き，ｔ−ブチルヒドロキシペルオキシドにより化合物（１７）をエポキシ化して，エポキシド化合物（１８ａまたは１８ｂ）（審決注：化学式は省略する。）を得て，
化合物（１８ａ）及び（１８ｂ）のエポキシ環を水素化ジイソブチルアルミニウムにより開裂して，下記のトリオール化合物（１９ａまたは１９ｂ）
を得る方法。」の発明（以下「甲２発明２」という。）も記載されているといえる。
　
（３）対比・判断
（３−１）本件発明１に対して
ア　対比
　本件発明１と甲２発明１とを対比する。
　甲２発明１の「エポキシド化合物（１８ａまたは１８ｂ）（審決注：化学式は省略する。）」は，本件発明１の「下記構造：
（式中、ｎは１であり；ＷおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり；ＹはＯであり；そしてＺは、ステロイド環構造、またはビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）」において，Ｒ１およびＲ２が「メチル」と「ヒドロキシメチレン（水酸基が置換したメチル）」である場合に対応するので，訂正前の請求項１に記載されていた「所望により置換されたＣ1〜Ｃ6アルキル」に相当する。
　甲２発明１の「２０（Ｓ）−アルコール（９）（審決注：化学式は省略する。）」は，本件発明１の「下記構造：
（式中、Ｗ、Ｘ、ＹおよびＺは上記定義の通りである）」に相当する。
　甲２発明１の「臭化物（１５）（審決注：化学式は省略する。）」は，本件発明１の
「
」において，「Ｅ」が「Ｂｒ」で脱離基であり，
「
または
（式中、ｎは１であり；Ｒ１およびＲ２はメチルである）
」の部分（以下「Ｂ」構造という。）が，「
」であるものに対応する。
　
　そうすると，本件発明１と甲２発明１とは，
「下記の構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中、ｎは１であり；Ｒ１およびＲ２は各々独立に、所望により置換されたＣ1〜Ｃ6アルキルであり；ＷおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり；ＹはＯであり；そしてＺは、ステロイド環構造、またはビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）
（ａ）下記構造：
（式中、Ｗ、Ｘ、ＹおよびＺは上記定義の通りである）を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
Ｅ−Ｂ
を有する化合物（式中、Ｅは脱離基である）と反応させて化合物を製造すること；
（ｂ）かくして製造された化合物を回収すること、
を含む方法」で一致し，以下の点で相違している。
（２−ｉ）「Ｒ１およびＲ２」が，
本件発明１では，ともに「メチル」であるのに対して，
甲２発明１では，「メチルとヒドロキシメチレン」である点
（２−ｉｉ）「Ｅ−Ｂ」の「Ｂ」に対応する部分構造が，本件発明１では，
「２，３−エポキシ−３−メチル−ブチル基」または，「２−脱離基−３−メチル−３−ヒドロキシ−ブチル基」であるのに対して，甲２発明１では，
「
（式中、ＴＨＰはテトラヒドロピラニルである。）」（以下「３−メチル−４−テトラヒドロピラニルオキシ−２−ブテニル基」という。）である点
（２−ｉｉｉ）工程（ａ）が，
　本件発明１では，
「Ｅ−Ｂ」と反応させて化合物を得ているのに対して，
　甲２発明１では，
「Ｅ−Ｂ」と反応させた後，「得られたエーテル化合物（１６）（審決注：化学式は省略する。）をピリジニウムパラトルエンスルホン酸により開裂して，アリールアルコール化合物（１７）（審決注：化学式は省略する。）を形成し，引き続き，ｔ−ブチルヒドロキシペルオキシドにより化合物（１７）をエポキシ化して」化合物を得ている点
　
イ　相違点の検討
（ア）相違点の整理
　相違点（２−ｉ），相違点（２−ｉｉ），相違点（２−ｉｉｉ）について検討すると，相違点（２−ｉｉ）における「Ｅ−Ｂ」の「Ｂ」構造を，
「３−メチル−４−テトラヒドロピラニルオキシ−２−ブテニル基」から，「２，３−エポキシ−３−メチル−ブチル基」または「２−脱離基−３−メチル−３−ヒドロキシ−ブチル基」にすること（「Ｂ」構造の置換）によって，相違点（２−ｉ）における「Ｒ１およびＲ２」も必然的に「メチル」になる。
　また，相違点（２−ｉｉ）における上記「Ｂ」構造の置換をすることによって，直接エポキシ化合物が得られるので，「得られたエーテル化合物（１６）をピリジニウムパラトルエンスルホン酸により開裂して，アリールアルコール化合物（１７）を形成し，引き続き，ｔ−ブチルヒドロキシペルオキシドにより化合物（１７）をエポキシ化」する工程が不要となるから，必然的に相違点（２−ｉｉｉ）の構成も満たされることになる。
　そこで，相違点（２−ｉｉ）について検討する。
　
（イ）相違点（２−ｉｉ）について
ａ　動機付けについて
　甲第２号証には，「Ｅ−Ｂ」の「Ｂ」構造として，「２，３−エポキシ−３−メチル−ブチル基」または「２−脱離基−３−メチル−３−ヒドロキシ−ブチル基」を使用することについて記載も示唆もなく，「３−メチル−４−テトラヒドロピラニルオキシ−２−ブテニル基」を使用する場合の課題についても記載されていない。
　また，甲第３号証には，下記のとおり，一般式（II）のエポキシ化合物を一般式（III ）の化合物とカップリング反応させて、一般式（IV）の化合物を得る反応式１と，
　一般式（VI）の化合物を一般式（III）の化合物とカップリング反応させて一般式（VII）の化合物を得た後、この一般式（VII）の化合物をエポキシ化して一般式（VIII）の化合物を得る反応式２
が記載されている（摘記３ｂ参照）。
　この反応式２は，甲２発明１における二重結合を含む臭化物（１５）を反応させた後，二重結合をエポキシ化する点で共通するものの，甲第３号証の反応は一般式（II)がカルボン酸で式(III)の化合物のＨ−Ｂの「Ｂ」が官能性アミノ基，アミノ環（摘記３ａ参照）であるから，アミンとカルボン酸を反応させてアミド結合を形成するものであって，甲２発明１のようにエーテル結合を形成するものではなく，甲第３号証記載の反応を甲２発明１に適用できる根拠も示されていない。
　さらに，甲第３号証には，上記反応式１と反応式２が並べて記載されているだけであって，甲２発明１における臭化物（１５）を反応させた後にエポキシ化する反応（上記反応式１に対応する。）の課題も反応式１を反応式２に置き換える必要性についても示唆するところは認められない。
　
　また，上記１（３）（３−１）イ（イ）ａで述べたように，甲第４号証等には，アルキルオキシラン試薬に当たるエピクロロヒドリン，エピブロモヒドリンなどの化合物を使用して，アルコール又はフェノールと反応させてエーテル結合を生成する反応が記載されているが，アルコール，フェノールは，甲２発明１におけるステロイド環構造の２０−アルコール化合物ではなく，このようなアルコールにも，アルキルオキシラン試薬を適用できることを示唆する記載は認められない。
　また，甲第５号証，甲第９号証，甲第１０号証には，そもそも，アルコールとアルキルオキシラン試薬との反応については記載されていない。
　そうすると，甲第２〜１１号証のいずれにも，甲２発明１のステロイド環構造の２０−アルコールに対してアルキルオキシラン試薬を反応させて，エーテル合成をすることを動機付ける記載は認められない。
　よって，甲２発明１において，「Ｅ−Ｂ」の「Ｂ」を「３−メチル−４−テトラヒドロピラニルオキシ−２−ブテニル基」から，「２，３−エポキシ−３−メチル−ブチル基」または「２−脱離基−３−メチル−３−ヒドロキシ−ブチル基」に置換する動機付けがあると認めることはできない。
　
ｂ　構成の容易想到性について
　上記ａで述べたように，甲２発明１において，「Ｅ−Ｂ」を本件発明１のものとする動機付けがあるとは認められないが，仮に，上記１（３）（３−１）イ（イ）ｂで述べたような動機付けがあるとして，構成の容易想到性についてもさらに検討する。
　
　上記１（３）（３−１）イ（イ）ｂで述べたのと同様に，甲２発明１では，反応するアルコールの反応部位である２０位炭素原子に，ステロイド構造が置換しているところ，甲第４号証等において，エピハロヒドリン等とアルコールが反応したからといって，この反応は，反応部位の炭素原子にステロイド環構造のような大きな置換基を有するアルコールに対するものではなく，「Ｅ−Ｂ」化合物側の立体障害やアルコール側の立体障害によって，甲第４号証等に記載されるＷｉｌｌｉａｍｓｏｎエーテル合成反応は，反応が進行しない場合や別反応が生じることがあり得ることは当業者にとって技術常識であるので，立体障害の可能性がある反応部位の臭素から２番目と３番目の炭素原子を含むエポキシ環が存在するアルキルオキシラン試薬がステロイド環と同様の立体障害基をアルコールの反応部位である２０位炭素原子に有する甲２発明１のステロイド構造の２０−アルコールと反応することを当業者が容易に想到することができない。
　
ウ　本件発明１の効果
　上記１（３）（３−１）ウで述べたとおり，本件発明１の効果は，本件発明１に係る新たな製造方法を提供することにあるものと認められるところ，上記イで検討したとおり，本件発明１の構成は当業者が容易に想到し得なかったものであるから，本件発明１の効果も同様に当業者が予測し得なかったものと認められる。
　
エ　請求人の主張について
（ア）請求人の主張
　請求人は，無効理由２に関して概略以下の主張をしている。
　
ａ　構成の容易想到性について（弁駁書第２９頁第１行〜１７行）
　上記１（３）（３−１）エ（ア）で述べたとおり，当業者であれば，アルキルオキシラン試薬とステロイド構造の２０−アルコールとの反応が進行し得ないとは判断しない。
　乙第４号証には，「臭化エポキシと臭化プレニルは、その大きさとエポキシ官能基のｓｐ２様性質１２を考慮すると、立体的にも電子的にも類似しているので、我々は、臭化エポキシが第２級アルコール４と反応して、エポキシ−エーテル１３を生成し得ると、容易に推測できた。」（第１３４８頁右欄第６〜１０行参照）と記載されているから，この記載からも当業者が２０−アルコール化合物とアルキルオキシラン試薬との反応を予測し得たことを裏付けている。
　
ｂ　甲第３号証に基づく動機付けについて（弁駁書第３０頁第９行〜第３１頁第２７行，口頭審理陳述要領書第７頁第１行〜第８頁第２３行）
　甲第３号証には，最初にアルケニル基を導入し，その後二重結合をエポキシ化する経路（反応式２）と直接アルキルオキシラン基を導入する経路（反応式１）が併記され，同じ効果を得られるという着想を記載しているから，そのような反応順序の変更を当業者が想起可能であって，このような反応経路の変更を当業者が動機付けられている。
　甲第３号証の反応式１は，本件発明１と同じ反応図式に属し，甲第３号証ではエポキシを含むペプチドを得る方法として反応式１と反応式２で同じ効果が得られることが記載されているのであるから，アルケニル基を導入し，その後二重結合をエポキシ化することに代えて直接アルキルオキシラン基を導入することが当業者にとって斬新な着想ではなかったことは明らかである。
　甲第３号証の反応式１は，カルボン酸アミドを形成する点で，甲第２号証記載のエーテル化反応と異なるが，エポキシ環を含む部分を化合物に導入することにおいて目的が共通しているので，甲第２号証と甲第３号証は組み合わせ得るものである。
　本件特許明細書でも，甲第２号証がエーテル基を導入した後での工程が多く，所望の化合物の収率が低くなるという問題点があることが指摘され（訂正明細書第１５頁末行〜第１６頁第８行），本件発明１の解決課題が収率の向上又は維持させたままの工程の簡素化にあることは明らかで，単なる工程の簡素化であれば，甲第３号証にその着想が示唆されているといえる。
　
（イ）請求人の主張の検討
ａ　構成の容易想到性について
　上記１（３）（３−１）エ（イ）で述べたとおり，「Ｅ−Ｂ」化合物側の立体障害やアルコール側の立体障害によって，甲第４号証等に記載されるＷｉｌｌｉａｍｓｏｎエーテル合成反応は，反応が進行しない場合や別反応が生じることがあり得ることは当業者にとって技術常識であるので，立体障害の可能性がある反応部位の臭素から２番目と３番目の炭素原子を含むエポキシ環が存在するアルキルオキシラン試薬がステロイド環と同様の立体障害基をアルコールの反応部位である２０位炭素原子に有する甲２発明１のステロイド構造の２０−アルコールと反応することを示唆する証拠がない以上，このような反応を当業者が試みたはずであるということはできない。
　乙第４号証は，２０−アルコール化合物に臭化プレニルと臭化エポキシを反応させる場合の類似性に関する記載があるが，乙第４号証は，本件優先日後に頒布されたものであり，本件優先日前に臭化プレニルと臭化エポキシの類似性から２０−アルコールへの臭化エポキシの導入を当業者が予測し得たことを示す証拠にはならない。
　よって，請求人の主張は採用できない。
　
ｂ　甲第３号証に基づく動機付けについて
　上記イ（イ）ａで述べたように，甲第３号証の反応はアミド結合を形成する反応であって，甲２発明１のようにエーテル結合を形成するものではなく，甲第３号証記載の反応を甲２発明１に適用できる根拠も示されていない。
　甲第３号証の反応式１と反応式２は，反応の結合部位を考慮しなければ，それぞれ，本件発明１の２０−アルコールとアルキルオキシラン試薬との反応と，甲２発明１の２０−アルコールと臭化物を反応させた後，二重結合をエポキシ化する反応との関係に類似しているということはできるが，反応の結合部位の違いにかかわらず，反応式１と反応式２とが置換可能であるとの前提がなければ，甲２発明１の２０−アルコールと臭化物を反応させた後，二重結合をエポキシ化する反応を２０−アルコールとオキシラン試薬との反応に置換できるということはできず，甲第３号証には，そのような前提について何ら示唆するところがない。
　また，本件特許明細書には，甲第２号証の工程が多いことによる収率の低下を問題点とする記載はあるが，上記問題点は，本件発明１〜２８の発明者がその発明時に認識した甲第２号証の課題を指摘したものであって，本件優先日前に当業者が甲第２号証の上記課題を認識していたものではないから，本件特許明細書の記載を用いて，甲２発明１には，上記課題を解決する動機付けがあったいうことはできない。
　よって，請求人の主張は採用できない。
　
オ　本件発明１のまとめ
　以上のとおり，甲２発明１において，甲第２号証及び甲第３〜１１号証の記載に基いて，本件優先日前に，相違点（２−ｉｉ）を構成することが当業者にとって容易になし得たものとはいえないから，本件発明１は，甲第２号証（主引用例）及び甲第３号証に記載された発明並びに甲第４〜１１号証に記載された事項から導かれる本件優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。
　
（３−２）本件発明２〜１２に対して
　本件発明２〜１２は，本件発明１の構成を，さらに限定したものであるから，本件発明２〜１２も本件発明１と同様に，甲第２号証（主引用例）及び甲第３号証に記載された発明並びに甲第４〜１１号証に記載された事項から導かれる本件優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。
　
（３−３）本件発明１３に対して
ア　対比
　本件発明１３と甲２発明２を対比する。
　本件発明１３と甲２発明２とは，上記（３−１）アで述べた本件発明１と甲２発明１と同様の対応関係がある。
　また，甲２発明２の「水素化ジイソブチルアルミニウム」は，本件発明１３の「還元剤」に相当する。
　甲２発明２の「トリオール化合物（１９ａまたは１９ｂ）
」は，本件発明１３の「下記構造：
（式中、ｎは１であり；ＷおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり；ＹはＯであり；そしてＺは、ステロイド環構造、またはビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）」において，Ｒ１およびＲ２が「メチル」と「ヒドロキシメチレン（水酸基が置換したメチル）」である場合に対応するので，訂正前の請求項１３に記載されていた「所望により置換されたＣ１〜Ｃ６アルキル」に相当する。
　
　そうすると，本件発明１３と甲２発明２とは，
「下記の構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中、ｎは１であり；Ｒ１およびＲ２は各々独立に、所望により置換されたＣ1〜Ｃ6アルキルであり；ＷおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり；ＹはＯであり；そしてＺは、ステロイド環構造、またはビタミンＤ構造であり、Ｚの構造の各々は、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく、Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）
（ａ）下記構造：
（式中、Ｗ、Ｘ、ＹおよびＺは上記定義の通りである）を有する化合物を塩基の存在下で下記構造：
Ｅ−Ｂ
を有する化合物（式中、Ｅは脱離基である）と反応させて、下記構造：
を有するエポキシド化合物を製造すること
（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；および
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること、
を含む方法」で一致し，以下の点で相違している。
（２−ｉ’）「Ｒ１およびＲ２」が，
本件発明１３では，ともに「メチル」であるのに対して，
甲２発明２では，「メチルとヒドロキシメチレン」である点
（２−ｉｉ’）「Ｂ」に対応する部分構造が，本件発明１３では，
「２，３−エポキシ−３−メチル−ブチル基」または「２−脱離基−３−メチル−３−ヒドロキシ−ブチル基」であるのに対して，
甲２発明２では，「３−メチル−４−テトラヒドロピラニルオキシ−２−ブテニル基」である点
（２−ｉｉｉ’）工程（ａ）が，本件発明１３では，「Ｅ−Ｂ」と反応させて，エポキシド化合物」を得ているのに対して，
　甲２発明２では，「Ｅ−Ｂ」と反応させた後，「得られたエーテル化合物（１６）（審決注：化学式は省略する。）をピリジニウムパラトルエンスルホン酸により開裂して，アリールアルコール化合物（１７）（審決注：化学式は省略する。）を形成し，引き続き，ｔ−ブチルヒドロキシペルオキシドにより化合物（１７）をエポキシ化して」「エポキシド化合物」を得ている点
　
イ　相違点の検討
（ア）相違点の整理
　相違点（２−ｉ’），相違点（２−ｉｉ’），相違点（２−ｉｉｉ’）について検討すると，実質的に相違点（２−ｉ），相違点（２−ｉｉ），相違点（２−ｉｉｉ）と同じであるから，上記（３−１）イ（ア）で述べたように，相違点（２−ｉｉ’）の構成を満たすことで，必然的に相違点（２−ｉ’），（２−ｉｉｉ’）の構成も満たされることになる。
　以下，相違点（２−ｉｉ’）について検討する。
　
（イ）相違点（２−ｉｉ’）について
　相違点（２−ｉｉ’）は，上記（３−１）イ（イ）で検討した相違点（２−ｉｉ）と実質的に同じであるから，上記（３−１）イ（イ）で述べたのと同様の理由により，甲２発明２において，本件優先日前に，相違点（２−ｉｉ’）を構成することが当業者にとって容易になし得たものとはいえない。
　
ウ　本件発明１３の効果
　上述のとおり，本件発明１３は，甲２発明２から容易になし得たものということができないが，念のため，本件発明１３の効果についても検討する。
　本件発明１３の効果は，上記１（３−３）ウで述べたとおり，本件発明１３に係る新たな製造方法を提供することにあるものと認める。
　そして，上記イで検討したとおり，本件発明１３の構成は当業者が容易に想到し得なかったものであるから，本件発明１３の効果も同様に当業者が予測し得なかったものと認められる。
　なお，本件発明１３の効果として，ワンポット反応に関する効果までは認めることができないことは，上記１（３−３）ウで述べたとおりである。
　
エ　本件発明１３のまとめ
　以上のとおり，甲２発明２において，甲第２号証及び甲第３〜１１号証の記載に基いて，本件優先日前に，相違点（２−ｉｉ’）を構成することが当業者にとって容易になし得たものとはいえないから，本件発明１３は，甲第２号証（主引用例）及び甲第３号証に記載された発明並びに甲第４〜１１号証に記載された事項から導かれる本件優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。
　
（３−４）本件発明１４〜２４に対して
　本件発明１４〜２４は，本件発明１３の構成を，さらに限定したものであるから，本件発明１４〜２５も本件発明１３と同様に，甲第２号証（主引用例）及び甲第３，１２号証に記載された発明並びに甲第４〜１１号証に記載された事項から導かれる本件優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。
　
（３−５）本件発明２５に対して
　本件発明２５は，本件発明１３において，還元剤を，「LiAlH4、Li（ｓ−Bu）3BH、またはLiEt3BH」に限定したものである。
　甲第１２号証は，本件発明２５のエポキシド化合物に対応する化合物の還元剤として，水素化リチウムアルミニウムが記載されている（摘記１２ａ参照）が，上記（３−３）で述べたとおり，本件優先日前に，相違点（２−ｉｉ’）を構成することが当業者にとって容易になし得たものとはいえないから，本件発明２５も，甲第２号証（主引用例）及び甲第３，１２号証に記載された発明並びに甲第４〜１１号証に記載された事項から導かれる本件優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。
　
（３−６）本件発明２６〜２８に対して
　本件発明２６〜２８は，本件発明１３において，「工程（ｂ）が工程（ａ）の反応生成物から工程（ａ）で生成したエポキシド化合物を分離することなく行われる」との発明特定事項により特定されたものである。
　そして，甲第１３号証は，エポキシ環を開環する反応においてＴＨＦを溶媒とし，Ｌ−セレクトライドを還元剤として使用することが記載されている（摘記１３ａ参照）が，相違点（２−ｉｉ’）に関するものではなく，本件発明２６〜２８も本件発明１３と同様に，甲第２号証（主引用例）及び甲第３，１２号証に記載された発明並びに甲第４〜１１，１３号証に記載された事項から導かれる本件優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものということはできない。
　
（４）小括
　以上のとおり，本件発明１〜２４は，本件優先日前に頒布された甲第２号証（主引用例）及び甲第３号証に記載された発明並びに甲第４〜１１号証に記載された事項から導かれる本件優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえず，また，本件発明２５は，本件優先日前に頒布された甲第２号証（主引用例）及び甲第３，１２号証に記載された発明並びに甲第４〜１１号証に記載された事項から導かれる本件優先日前の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものともいえず，さらに，本件発明２６〜２８は，本件優先日前に頒布された甲第２号証（主引用例）及び甲第３，１２号証に記載された発明並びに甲第４〜１１，１３号証に記載された事項から導かれる本件優先日の周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものともいえない。
　そうすると，上記理由及び証拠によっては，本件発明１〜２８についての特許は特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものとはいえない。
　
３　無効理由３について
（１）特許法第３６条第４項について
　特許法第３６条第４項は，「前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に、明確かつ十分に記載しなければならない。」と規定している。特許法第３６条第４項は，明細書のいわゆる実施可能要件を規定したものであって，物の製造方法の発明では，その物を製造する具体的な記載が発明の詳細な説明にあるか，そのような記載がない場合には，明細書及び図面の記載及び出願時の技術常識に基づき，当業者が過度の試行錯誤や複雑高度な実験等を行う必要なく，その物を製造することができる程度にその発明が記載されてなければならないと解される。
　よって，この観点に立って，本件の実施可能要件の判断をする。
　
（２）発明の詳細な説明の記載
　訂正後の本件特許明細書の発明の詳細な説明に，以下の事項が記載されている。
　
（ａ）「１α,25−ジヒドロキシ−22−オキサビタミンD3（OCT）、即ち、１α,25−ジヒドロキシビタミンD3の22−オキサアナログ体は、強力なインビトロ分化誘導活性を有する一方、低いインビボカルシウム上昇作用（calcemicliability）を有する。OCTは、続発性上皮小体機能亢進症および幹癬の治療の候補として臨床的に試験されている。
　日本特許公開公報平成６−072994（1994年３月15日発行）は、22−オキサコレカルシフェロール誘導体およびその製造方法を開示している。この公報は、20位に水酸基を有するプレグネン誘導体をジアルキルアクリルアミド化合物と反応させてエーテル化合物を得て、次いで得られたエーテル化合物を有機金属化合物と反応させて所望の化合物を得ることを含む、オキサコレカルシフェロール誘導体の製造方法を開示している。
　日本特許公開公報平成６−080626号（1994年３月22日発行）は、22−オキサビタミンＤ誘導体を開示している。この公報はまた、出発物質としての１α,3β−ビス（tert−ブチルジメチルシリルオキシ）−プレグネ−5,7−ジエン−20（Ｓ又はＲ）−オールを塩基の存在下でエポキシドと反応させて20位からエーテル結合を有する化合物を得ることを含む方法を開示している。
　さらに、日本特許公開公報平成６−256300号（1994年９月13日発行）およびKubodera他（Bioorganic ＆ Medicinal Chemistry Letters,4（５）:753−756,1994）は、１α,3β−ビス（tert−ブチルジメチルシリルオキシ）−プレグナ−5,7−ジエン−20（Ｓ）−オールを４−（テトラヒドロピラン−２−イルオキシ）−３−メチル−２−ブテン−１−ブロミドと反応させてエーテル化合物を得て、それを脱保護し、そして脱保護されたエーテル化合物をシャープレス酸化することを含む、エポキシ化合物を立体特異的に製造する方法を開示している。しかし、上記方法は、ステロイド基の側鎖にエーテル結合およびエポキシ基を導入するのに１工程より多くの工程を必要とし、従って所望の化合物の収率が低くなる。
　さらに、上記文献のいずれにも、アルコール化合物を末端に脱離基を有するエポキシ炭化水素化合物と反応させて、それによりエーテル結合を形成する合成方法は開示されていない。また、上記文献には、側鎖にエーテル結合およびエポキシ基を有するビシクロ［4.3.0］ノナン構造（本明細書中以下においてCD環構造と称する）、ステロイド構造またはビタミンＤ構造は開示されていない。」（訂正明細書第１５頁第１９行〜第１６頁第１３行）
　
（ｂ）「本発明は、以下の式Ｉの構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中、ｎは１〜５の整数であり;R1およびR2は各々独立に、所望により置換されたC1−C6アルキルであり;WおよびＸは各々独立に水素またはC1−C6アルキルであり;YはＯ、ＳまたはNR3であり、ここでR3は水素、C1−C6アルキルまたは保護基であり；そしてＺは、
，または
であり、R4、R5、R8、R9、R10、R11、R12、R13、R14、R15、R16およびR17は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、または保護されたヒドロキシルであり；そしてR6およびR7は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、保護されたヒドロキシルであるか、または一緒になって二重結合を形成する）；
（ａ）以下の式IV:
（式中、Ｗ、Ｘ、ＹおよびＺは上記定義の通りである）
を有する化合物を塩基の存在下で以下の式ＶまたはV':
（式中、ｎ、R1およびR2は上記定義の通りであり、そしてＥは脱離基である）
の構造を有する化合物と反応させて式Ｉの化合物を製造すること；並びに
（ｂ）かくして製造された化合物を回収すること、
を含む方法を提供する。」（なお，化学式の後の番号は省略した。（訂正明細書第１６頁第１５行〜第１８頁第２行））
　
（ｃ）「本発明はさらに、以下の式VIの構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中、ｎは１〜５の整数であり;R1およびR2は各々独立に、所望により置換されたC1−C6アルキルであり;WおよびＸは各々独立に水素またはC1−C6アルキルであり;YはＯ、ＳまたはNR3であり、ここでR3は水素、C1−C6アルキルまたは保護基であり；そしてＺは、
（審決注：化学式は上記摘記（ｂ）と同じなので省略する。）
であり、R4、R5、R8、R9、R10、R11、R12、R13、R14、R15、R16およびR17は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、または保護されたヒドロキシルであり；そしてR6およびR7は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、保護されたヒドロキシルであるか、または一緒になって二重結合を形成する）；
（ａ）以下の式IV:
（審決注：化学式は上記摘記（ｂ）と同じなので省略する。）
（式中、Ｗ、Ｘ、ＹおよびＺは上記定義の通りである）
を有する化合物を塩基の存在下で以下の式Ｖまたは式V':
（審決注：化学式は上記摘記（ｂ）と同じなので省略する。）
（式中、ｎ、R1およびR2は上記定義の通りであり、そしてＥは脱離基である）
の構造を有する化合物と反応させて式I:
（審決注：化学式は上記摘記（ｂ）と同じなので省略する。）
の構造を有するエポキシド化合物を製造すること；
（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して式VIの化合物を製造すること；および
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること；
を含む方法を提供する。
」（訂正明細書第１９頁第２行〜第２０頁第８行（化学式は行数として数えない。以下同様に数える。））
　
（ｄ）「本発明に関するCD環構造、ステロイド構造およびビタミンＤ構造は各々、特には下記する構造を意味し、これらの環は何れも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい。ステロイド構造においては、１個または２個の不飽和結合を有するものが好ましく、５−エンステロイド化合物、5,7−ジエンステロイド化合物、またはそれらの保護された化合物が特に好ましい。
・・・
　CD構造、ステロイド構造、またはビタミンＤ構造であるＺ上の置換基は特に限定されず、水酸基、置換または未置換の低級アルキルオキシ基、置換または未置換のアミノ基、置換または未置換のアルキル基、置換または未置換のアルキリデン基、カルボニル基およびオキソ基（＝Ｏ）などを例示することができ、水酸基が好ましい。これらの置換基は保護されていてもよい。」（訂正明細書第２６頁第４行〜第２７頁第５行）
　
（ｅ）「本発明による式Ｉで表される化合物の最も好ましい例は、上記式II AおよびII Bで表される。
　式Ｉの化合物の製造について本明細書に開示した反応の概略を以下の反応図Ａに示す。
　本発明による上記方法で出発化合物として使用される化合物の幾つかは、公知化合物である。例えば、「Ｙ」がＯである場合、以下のものを出発化合物として使用することができる：日本特許公開公報昭和61−267550号（1986年11月27日発行）に記載された１α,3β−ビス（tert−ブチルジメチルシリルオキシ）−プレグナ−5,7−ジエン−20（Ｓ）−オール；日本特許公開公報昭和61−267550号（1986年11月27日発行）および国際特許公開公報WO90−09991（1990年９月７日）およびWO90/09992（1990年９月７日）に記載された所望により水酸基が保護されている9,10−セコ−5,7,10（19）−プレグナトリエン−１α,3β,20β−トリオール;J.Org.Chem.,57,3173（1992）に記載されたオクタヒドロ−４−（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−７−メチル−1H−インデン−１−オール；並びにJ.Am.Chem.Soc.,104,2945（1982）に記載されたオクタヒドロ−４−（アセチルオキシ）−７−メチル−1H−インデン−１−オール。」（訂正明細書第２９頁下から第４行〜第３０頁第１０行）
　
（ｆ）「本発明による上記反応（図Ａ）は、塩基の存在下で実施される。使用できる塩基の例としては、アルカリ金属水素化物、アルカリ金属水酸化物およびアルカリ金属アルコキシドが挙げられ、アルカリ金属水素化物が好ましく、水素化ナトリウムが特に好ましい。
　反応は好ましく不活性溶媒中で実施される。使用できる溶媒の例としては、エーテル系溶媒、飽和脂肪族炭化水素系溶媒、芳香族炭化水素系溶媒、アミド系溶媒、およびそれらの組み合わせを挙げることができ、ジメチルホルムアミド（DMF）、テトラヒドロフラン（THF）、ベンゼン、トルエン、ジエチルエーテル、およびDMFとジエチルエーテルの混合物が好ましく、ジメチルホルムアミドおよびテトラヒドロフランがより好ましい。
　反応温度は適切に調節することができ、一般的には25℃から溶媒の還流温度、好ましくは40℃から65℃の範囲内である。
　反応時間は適切に調節することができ、一般的には１時間から30時間、好ましくは２時間から５時間の範囲内である。反応の進行は薄層クロマトグラフィー（TLC）で監視することができる。」（訂正明細書第３１頁第２〜１４行）
　
（ｇ）「本発明は、本明細書中上記した新規な中間体を経てビタミンＤまたはステロイド誘導体を製造する方法に関する。この反応の概略を以下の反応図Ｂに示す。
　本発明による上記２工程の反応の工程（１）の反応は、本明細書中に既に記載した反応図Ａの方法と同様に実施できる。
　工程（２）の反応は工程（１）で得られたエポキシ化合物中のエポキシ環を開環する反応であり、これは還元剤を使用して実施される。工程（２）で使用できる還元剤は、工程（１）で得られたエポキシ化合物の環を開環して水酸基を生成できるもの、好ましくは第３アルコールを選択的に形成できるものである。
還元剤の例を下記に列挙する：
・・・
　還元剤の特に好ましい例を下記に列挙する：
　リチウムトリエチルボロハイドライド［LiEt3BH、スーパーハイドライド］；
　リチウムトリ−sec−ブチルボロハイドライド［Li（ｓ−Bu）3BH、Ｌ−セレクトライド）；
　リチウム９−BBNハイドライド：
　例えば、ジイソブチルアルミニウムハイドライド（DIBAL−Ｈ）などの好適な還元剤を選択することによってビタミンＤ化合物の24位に水酸基を有する化合物を優先的に得ることもできる。
　工程（２）の反応は好ましく不活性溶媒中で実施される。使用できる溶媒の例としては、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン（THF）、ジメチルホルムアミド（DMF）、ベンゼンおよびトルエンが挙げられ、ジエチルエーテルおよびテトラヒドロフランが好ましい。
　工程（２）の反応温度は適切に調節することができ、一般的には10℃から100℃、好ましくは室温から65℃の範囲内である。
　工程（２）の反応時間は適切に調節することができ、一般的には30分から10時間、好ましくは１時間から５時間の範囲内である。反応の進行は薄層クロマトグラフィー（TLC）で監視することができる。」（訂正明細書第３９頁第５行〜第４１頁第２０行）
　
（ｈ）「以下の反応図Ｃは、本発明の化合物および方法を使用する反応経路を示す。対応するステロイド化合物からのビタミンＤ化合物の合成方法は、紫外線照射および熱異性化などの慣用的方法によって実施できる。対応するCD環化合物からのビタミンＤ化合物の合成方法もまた慣用的である。そのような方法は、例えば、E.G.Baggiolini他、J.Am.Chem.Soc,104,2945−2948（1982）およびWovkulich他、Tetrahedron,40,2283（1984）に記載されている。反応図Ｃに示した方法の一部または全部は本発明の範囲内であるものと理解すべきである。
（式中、Ｗ、Ｘ、Ｙ、Ｏ、R1およびR2は上記定義と同一であり、構造の環は何れも１または２個の不飽和結合を所望により有していてもよい）」（訂正明細書第４２頁第７行〜第４３頁第２行）
　
（ｉ）「実施例2:1α,3β−ビス（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−20（Ｓ）−2,3−エポキシ−３−メチルブチルオキシ）プレグナ−5,7−ジエンの合成
　氷水浴で冷却した20mlのDMF/ジエチルエーテル（1:1）の溶液中のアルコール化合物３（0.5g、0.89mmol）の激しく撹拌した溶液に、アルゴン下で水素化ナトリウム（60％オイル分散物、0.2g、5.0mmol）を添加した。一定の1:1DMF/ジエチルエーテル混合物を維持するために（蒸発のため）30分後に追加のジエチルエーテル（〜5ml）を添加した。１時間撹拌した後、反応混合物を室温まで暖め、強流のアルゴンを激しく撹拌した反応混合物上に吹き付け、ジエチルエーテルを除去した。ジエチルエーテルの除去後、アルゴン流を低レベルまで減少させ、実施例１で得た化合物２（1.5g、8.9mmol）を一度に添加した。反応混合物を50〜55℃の間に加熱した。30分後、さらに1gの化合物２を添加した。薄層クロマトグラフィー（TLC）は１時間後に反応の終結を示した。反応混合物を飽和NaCl水溶液に注入し、酢酸エチルで抽出し、有機層を無水MgSO4で乾燥した。溶媒を濃縮した後、ヘキサン：酢酸エチル（19:1）を使用するシリカゲルクロマトグラフィーにより0.58g（90％）の標題化合物（化合物４）が無色のオイルとして得られた（ジアステレオマーの混合物）。」（訂正明細書第５０頁第２〜１５行）
　
（ｊ）「実施例3:1α,3β−ビス（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−20（Ｒ）−（2,3−エポキシ−３−メチルブチルオキシ）プレグナ−５−エンの合成
　アルコール化合物５（5.0g、8.88mmol）、４−ブロモ−2,3−エポキシ−２−メチルブタン（2.2g、13.32mmol）、次いで水素化ナトリウム（乾燥95％、561mg、22.2mmol）を100mlの丸底ナス型フラスコに加えた。次いでTHF（20ml）をそれに添加した。反応を還流下で２時間行った。反応混合物を冷却後、反応を飽和NH4Cl水溶液の添加により停止した。混合物を酢酸エチルで抽出し、有機層をMgSO4で乾燥して濃縮した。ｎ−ヘキサン／酢酸エチル（20:1）を使用するシリカゲルカラムクロマトグラフィーによる単離および精製により、5.5g（95.7％）の標題化合物（化合物６）を白色粉末として得た。」（訂正明細書第５０頁下から第２行〜第５１頁第７行）
　
（ｋ）「実施例4:1α,3β−ビス（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−20（Ｓ）−（３−ヒドロキシ−３−メチルブチルオキシ）プレグナ−5,7−ジエンの合成
　20mLの乾燥ジエチルエーテル中のエポキシステロイド化合物４（実施例２で得たもの、200mg、0.3mmol）の撹拌溶液に、アルゴン下で室温でリチウムアルミニウム水素化物（LiAlH4、22mg、3.0mmol）を添加した。薄層クロマトグラフィー（TLC）は数時間後に出発物質（化合物４）の完全かつ明白な転換を示した。反応混合物を100mLの酢酸エチル／飽和NaCl水溶液（1:1）の間で分画した。有機層を分離し、無水MgSO4で乾燥した。濃縮およびヘキサン／酢酸エチル（9:1）を使用するシリカゲルクロマトグラフィーにより582mg（90％）の標題化合物（化合物７）が無色固体として得られた。」（訂正明細書第５１頁第１４行〜第５１頁末行）
　
（ｌ）「実施例5:1α,3β−ビス（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−20（Ｓ）−（３−ヒドロキシ−３−メチルブチルオキシ）プレグナ−５−エンのワンポット合成
　容器にアルコール化合物８（0.5g、0.89mmol）、水素化ナトリウム（60％オイル分散物、71.2mg、1.78mmol）、THF（3ml）および４−ブロモ−2,3−エポキシ−２−メチルブタン（220mg、1.34mmol）を順番に添加した。混合物を50〜60℃の反応温度で４時間撹拌した。反応混合物を室温まで冷却した後、混合物を精製することなく、1.8ml（1.8mmol）のLi（ｓ−Bu）3BH（Ｌ−セレクトライド、THF中1.0M溶液）を添加し、反応を室温で２時間行った。反応を飽和NH4Cl水溶液の添加により停止した。有機層を飽和NaHCO3水溶液、次いで飽和NaCl水溶液で洗浄し、有機層を無水MgSO4で乾燥した。有機層の濃縮およびｎ−ヘキサン／酢酸エチル（8:1）を使用するシリカゲルカラムクロマトグラフィーによる精製により537mg（93％）の標題化合物（化合物９）が得られた。」（訂正明細書第５２頁第７〜１７行）
　
（ｍ）「実施例6:1α,3β−ビス（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−20（Ｓ）−（３−ヒドロキシ−３−メチルブチルオキシ）プレグナ−５−エンのワンポット合成
　容器に水素化ナトリウム（アッセイ95％、179.5g、7.10mol）、THF（8L）、アルコール化合物８（2kg、3.55mol）次いで４−ブロモ−2,3−エポキシ−２−メチルブタン（762g、4.62mol）を順番に添加した。反応を還流下で３時間行った。反応混合物を室温まで冷却した後、Li（ｓ−Bu）3BH（Ｌ−セレクトライド、9.9L、8.88mol）をこれに添加し、反応を還流下で３時間行った。次いで、3NのNaOH水溶液および35％の過酸化水素水溶液を反応混合物に順番に添加し、反応を室温で２時間行った。この反応混合物をNa2S2O3水溶液に注入し、反応を１時間行った。反応混合物を飽和NaHCO3水溶液、次いで飽和NaCl水溶液で洗浄した。洗浄後、有機層を濃縮し、メタノールから再結晶して標題化合物（2.16kg、収率93.7％）が得られた。」（訂正明細書第５２頁下から第２行〜第５３頁第９行）
　
（ｎ）「実施例7:1α,3β−ビス（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−20（Ｒ）−（３−ヒドロキシ−３−メチルブチルオキシ）プレグナ−５−エンのワンポット合成
　アルコール化合物５（25g、44.4mmol）、水素化ナトリウム（2.24g）、４−ブロモ−2,3−エポキシ−２−メチルブタン（9.5g）、次いでTHF（100ml）をナス型フラスコに添加し、混合物を2.5時間還流した。混合物を冷却した後、Ｌ−セレクトライド（THF中1.0M溶液、100ml）をこれに添加し、反応を還流下で２時間行った。反応混合物を冷却した後、3NのNaOH水溶液（50ml）をこれに徐々に添加し、次いで35％のH2O2溶液（150ml）を徐々に滴加した。添加後、混合物を１時間撹拌した。次いで20％Na2S2O3水溶液（100ml）を添加し、混合物を１時間撹拌した。
　混合物の分離後、有機層を飽和NaCl水溶液（100mlで３回）で洗浄し、無水MgSO4で乾燥した。MgSO4を濾去し、有機層を減圧下で濃縮した。アセトニトリル（300ml）をこれに添加した。混合物を還流し、次いで室温まで冷却し、結晶化させた。得られた結晶を濾過し、乾燥して25.0g（86.7％）の標題化合物（化合物10）を白色結晶として得た。」（訂正明細書第５３頁第１０〜２２行）
　
（ｏ）「実施例８−21:エポキシ化合物と各種還元剤との反応の試験
　実施例５と同様に、アルコール化合物８（0.5g、0.89mmol）、水素化ナトリウム（60％オイル分散物、71.2mg、1.78mmol）、THF（3ml）および４−ブロモ−2,3−エポキシ−２−メチルブタン（220mg、1.34mmol）を順番に容器に添加した。混合物を50〜60℃の反応温度で４時間撹拌した。反応を飽和NaCl水溶液の添加により停止した。反応混合物を酢酸エチルで抽出し、有機層を無水MgSO4で乾燥した。有機層の濃縮およびｎ−ヘキサン／酢酸エチル（20:1）を使用するシリカゲルカラムクロマトグラフィーによる精製により化合物8'が得られた。
　次いで、試験用の各還元剤を、上記で得たエポキシ化合物（化合物8'）（100mg、0.155mmol）を充填した容器に添加し、反応を以下の表１に記載した条件下で行った。反応混合物を後処理した後、生成物への転換率（％）および25−ヒドロキシ化合物（化合物９、最終生成物）および24−ヒドロキシ化合物（化合物11、副生物）の生成比を高速液体クロマトグラフィー（HPLC）により測定した。
　得られた結果を表１に示す。
ａ）所望化合物（化合物９）：副生物（化合物11）の生成比
ｂ）HPLCにより測定
ｃ）所望化合物９が約５％の収率で産生し、副生化合物11も僅かに産生した。
ｄ）副生化合物11が28.3％の収率で産生し、所望化合物９は産生しなかった。２種類の他の未知物質が産生した。
ｅ）副生化合物11は42％の収率で産生し、所望化合物９は産生しなかった。他の未知物質が31.2％の収率で産生した。
ｆ）シリカゲルカラムクロマトグラフィーによる単離および精製後に、得られた化合物が所望化合物９であることをNMR測定により確認した。
注:r.t.は室温を意味する。」（訂正明細書第５４頁第２行〜第５６頁第６行）
　
（ｐ）「実施例22:（1S,3R,20S）−1,3−ビス（tert−ブチルジメチルシリルオキシ）−（2,3−エポキシ−３−メチルブチルオキシ）プレグナ−５−エンの合成
　DMF:Et2O＝1:1（40ml）中のアルコール（８）（1.0g、1.78mmol）の溶液に、水素化ナトリウム（67mg、2.66mmol）および４−ブロモ−2,3−エポキシ−２−メチルブタン（3.5g、21.3mmol）を室温で添加した。反応混合物を激しく撹拌しながら５時間80℃で加熱し、次いでブラインで停止した。転換率を逆相HPLCで測定した（8';20.7％）。
　実施例23:（1S,3R,20S）−1,3−ビス（tert−ブチルジメチルシリルオキシ）−（2,3−エポキシ−３−メチルブチルオキシ）プレグナ−５−エンの合成
　DMF（5ml）中のアルコール（８）（1.0g、1.78mmol）の溶液に、水素化ナトリウム（67mg、2.66mmol）および４−ブロモ−2,3−エポキシ−２−メチルブタン（0.38g、2.31mmol）を室温で添加した。反応混合物を激しく撹拌しながら５時間80℃で加熱し、次いでブラインで停止した。転換率を逆相HPLCで測定した（8';15.1％）。
実施例24:（1S,3R,20S）−1,3−ビス（tert−ブチルジメチルシリルオキシ）−（2,3−エポキシ−３−メチルブチルオキシ）プレグナ−５−エンの合成
　DMF（5ml）中のアルコール（８）（1.0g、1.78mmol）の溶液に、水素化ナトリウム（90mg、5.34mmol）および４−ブロモ−2,3−エポキシ−２−メチルブタン（0.44g、2.67mmol）を室温で添加した。反応混合物を激しく撹拌しながら２時間80℃で加熱した。２時間後、追加量の４−ブロモ−2,3−エポキシ−２−メチルブタン（0.44g、2.67mmol）を添加した。さらに１時間後、0.88gの４−ブロモ−2,3−エポキシ−２−メチルブタン（5.34mmol）を80℃で添加した。さらに１時間後、1.76gの４−ブロモ−2,3−エポキシ−２−メチルブタン（10.7mmol）を80℃で添加した。反応混合物を激しく撹拌しながら２時間80℃に加熱し、次いでブラインで停止した。転換率を逆相HPLCで測定した（8';44.8％）。」（訂正明細書第５６頁第９行〜第５７頁第１８行）
　
（３）判断
　本件特許明細書の発明の詳細な説明には，本件発明１〜２８において，
出発化合物の「下記構造：
 」の「Ｚ」として，「ビタミンＤ構造」を「ステロイド環構造」と同様に使用することが記載されている（摘記ｂ，ｃ，ｄ，ｈ参照）。
　また，本件発明１〜２８の「
」を製造する反応段階（工程（ａ））についても，また，その後の本件発明１３〜２８の「
」を製造する反応段階（工程（ｂ））についても，それぞれ，「Ｚ」として，「ビタミンＤ構造」を「ステロイド環構造」と同様に使用することが記載されている（摘記ｅ，ｆ，ｇ参照）。
　また，「Ｚ」が「ビタミンＤ構造」である出発化合物として，「WO90/09992（1990年９月７日）に記載された所望により水酸基が保護されている9,10−セコ−5,7,10（19）−プレグナトリエン−１α,3β,20β−トリオール」が例示され（摘記ｅ参照）ているから，本件発明１〜２８の出発物質として「Ｚ」が「ビタミンＤ構造」のものも当業者が入手可能に記載されているといえる。
　そして，「Ｚ」が「ステロイド環構造」であるか「ビタミンＤ構造」のものであるかにかかわらず，本件発明１〜２８の工程（ａ）の反応条件として，使用できる塩基，溶媒，反応温度，反応時間が記載され（摘記ｆ参照），さらに，本件発明の１３〜２８の工程（ｂ）の反応条件として，使用できる還元剤，溶媒，反応温度，反応時間が記載され（摘記ｇ参照），この記載された範囲で当業者が反応条件を設定することで，「Ｚ」が「ステロイド環構造」であろうが「ビタミンＤ構造」であろうが，本件発明１〜２８を実施することができると当業者であれば理解できるものと認められる。
　本件特許明細書の発明の詳細な説明には，本件発明１〜２８において，
「下記構造：
」の「Ｚ」が「ステロイド環構造」の実施例（摘記ｉ〜ｐ参照）については，具体的な反応条件が明記されており，Ｚが「ビタミンＤ構造」の場合でも，この反応条件に沿って実施することで，当業者が本件発明１〜２８を実施できると当業者であれば理解できるといえる。
　
　実際に，乙第９号証には，本件発明１〜２８におけるＺとして，「ビタミンＤ構造」の（1S)-1-((1S,7aS,E)-4-((Z)-2-((3S,5R)-3,5-ビス((tert-ブチルジメチルシリル)オキシ)-2-メチレンシクロヘキシリデン)エチリデン)-7α-メチルオクタヒドロ-III-インデン-1-イル)エタノールを４-ブロモ-2,3-エポキシ-2-メチルブタンと水素化ナトリウムの存在下，溶媒THFで６５℃で１時間反応させ，その後，中間体を単離せずに，反応混合物を室温まで冷却してＬ−セレクトライドのTHF溶液を添加し，６５℃で１時間反応させ，NaOH水溶液と過酸化水素水溶液を添加し室温で１時間反応させ，4-(（1S)-1-((1S,7aS,E)-4-((Z)-2-((3S,5R)-3,5-ビス((tert-ブチルジメチルシリル)オキシ)-2-メチレンシクロヘキシリデン)エチリデン)-7α-メチルオクタヒドロ-III-インデン-1-イル)エトキシ)-2-メチルブタン-2-オールを製造する実験が記載されている（第５頁参照）。
　また，乙第１０号証には，本件発明１〜２８におけるＺとして，「ビタミンＤ構造」の（1S)-1-((1S,7aS,E)-4-((Z)-2-((3S,5R)-3,5-ビス((tert-ブチルジメチルシリル)オキシ)-2-メチレンシクロヘキシリデン)エチリデン)-7α-メチルオクタヒドロ-III-インデン-1-イル)エタノールを４-ブロモ-2,3-エポキシ-2-メチルブタンと水素化ナトリウムの存在下，溶媒THFで６５℃で１時間反応させて，エポキシド化合物である(((1R,3S,Z)-5-((E)-2-((1S,7aS)-1-((1S)-1-(3,3-ジメチルオキシラン-2-イル)メトキシ)エチル)-7a-メチルヘキサヒドロキシ-1H-インデン-4(2H)-イリデン)-4-メチレンシクロヘキサン-1,3-ジイル)ビス(オキサ))ビス(tert-ブチルジメチルシアン)を精製する工程と，このエポキシド化合物とTHF溶媒に，Ｌ−セレクトライドのTHF溶液を添加し，６５℃で１時間反応させ，4-(（1S)-1-((1S,7aS,E)-4-((Z)-2-((3S,5R)-3,5-ビス((tert-ブチルジメチルシリル)オキシ)-2-メチレンシクロヘキシリデン)エチリデン)-7α-メチルオクタヒドロ-III-インデン-1-イル)エトキシ)-2-メチルブタン-2-オールを製造する工程の２段階の実験が記載されている（第２〜３頁）。
　そして，これらの実験における反応条件は，実施例５，６における本件発明１〜２８の「Ｚ」として，「ステロイド環構造」である1α,3β−ビス（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−20（Ｓ）−（３−ヒドロキシ−３−メチルブチルオキシ）プレグナ−５−エンを製造する反応条件と，使用する塩基，溶媒，反応温度が同じである（摘記ｌ，ｍ参照）から，本件発明１〜２８において，Ｚが「ビタミンＤ構造」の場合でも，Ｚが「ステロイド環構造」の実施例の具体的な反応条件に沿って実施することで，当業者が本件発明１〜２８を実施できることを確認したものといえ，上述のＺが「ビタミンＤ構造」の場合でも，「ステロイド環構造」の場合の実施例の反応条件に沿って実施することで，同様に実施できるとの当業者の理解は事実に即したものということができる。
　
　さらに，甲第１号証においては，本件発明１〜２８において「Ｚ」が「ビタミンＤ構造」とは二重結合の置換位置のみが異なる異性体である５Ｅ−セコステロイド構造の２０−アルコールである「１（Ｓ），３（Ｒ）−ビス−（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−９，１０−セコプレグナ−５（Ｅ），７（Ｅ），１０（１９）−トリエン−２０（Ｒ）−オール」とジメチルアリルブロミドとを塩基性の水酸化カリウムの存在下で反応させてエーテルを合成することが記載され（摘記１ｅ参照），また，甲第２号証においては，本件発明１〜２８において「Ｚ」が「ステロイド環構造」の２０−アルコール（９）と臭化物（１５）（ジメチルアリルブロミドのメチルに水酸基保護基であるＯＴＨＰが置換したもので，ジメチルアリルブロミドと実質的に同じ構造のアルキル化剤といえる。）を塩基性の水素化カリウムの存在下で反応させてエーテルを合成することが記載されている（摘記２ａ，２ｂ参照）。
　そうすると，本件出願日前に頒布された甲第１，２号証の記載からも，本件発明１〜２８の「Ｚ」がビタミンＤ構造でもステロイド構造でも，同じ構造のアルキル化剤であれば，同様に２０−アルコールと反応してエーテルを合成できることが示されていたということができ，このほかに，「Ｚ」が「ステロイド環構造」と「ビタミンＤ構造」の違いによって反応が同じように進行しないことを示す証拠も見当たらない。
　よって，この点からも，本件出願日時点において，本件発明１〜２８において，「Ｚ」が「ステロイド環構造」のものが実施例のように４−ブロモ−2,3−エポキシ−２−メチルブタンと反応することが実際に確認されているのであれば，「Ｚ」が「ビタミンＤ構造」においても，同じ４−ブロモ−2,3−エポキシ−２−メチルブタンと同様に反応が進行すると当業者が理解することが自然であったといえる。
　
　そうすると，本件特許明細書の発明の詳細な説明には，本件発明１〜２８において，「
」の「Ｚ」として，「ビタミンＤ構造」を使用した場合の実施例はないものの，その反応が進行することを確認するために，発明の詳細な説明の記載や本件出願日時点の技術常識を参酌しても当業者が過度の試行錯誤や高度複雑な実験を強いられるとまではいうことはできない。
　
（４）請求人の主張について
ア　請求人の主張
（ア）実施例の記載について（弁駁書第３６頁第１３行〜第３９頁下から第３行，口頭審理陳述要領書第９頁下から第１０行〜第１０頁第１０行）
　実施例２では，1α,3β−ビス（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−20（Ｓ）−2,3−エポキシ−３−メチルブチルオキシ）プレグナ−5,7−ジエンを収率９０％で得ているのに対して，実施例２２〜２４においては，(1S,3R,20S）−1,3−ビス（tert−ブチルジメチルシリルオキシ）−（2,3−エポキシ−３−メチルブチルオキシ）プレグナ−５−エンが転換率１５〜４５％で得られている。両者はステロイド環の７位に二重結合があるかないかの構造であるにもかかわらず，収率が大きく異なるのであるから，ステロイド環とは全く構造の異なるビタミンＤ構造において，当業者が同様に収率で反応が進行すると認識するはずがない。
　
（イ）本件特許明細書における一般記載について（平成２６年５月１５日付け上申書第２５頁末行〜第２７頁第８行）
　本件特許明細書の発明の詳細な説明には，反応図Ａ記載の反応に使用可能な塩基，溶媒，反応温度や反応時間が記載されている（摘記ｆ参照）が，いずれも使用可能なものを例示するだけであって，具体的な塩基や溶媒，反応温度や反応時間を特定しているわけではないから，これらの記載から，当業者が，ビタミンＤ構造の化合物もステロイド環と同様の反応条件で実施できることを理解し得るなどとはいえない。
　本件特許明細書の反応図Ｂ記載の反応条件も同様に使用可能な還元剤や還元反応の条件を例示するだけである（摘記ｇ参照）。
　よって，本件特許明細書には，当業者が，ビタミンＤ構造の化合物もステロイド環と同様の反応条件で実施できることを理解し得るような具体的な記載は存在しない。
　
イ　検討
（ア）実施例の記載について
　実施例２２〜２４においては，(1S,3R,20S）−1,3−ビス（tert−ブチルジメチルシリルオキシ）−（2,3−エポキシ−３−メチルブチルオキシ）プレグナ−５−エンが低い転換率でしか得られていないが，実施例３においては，実施例２２〜２４と光学異性体である1α,3β−ビス（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−20（R）−2,3−エポキシ−３−メチルブチルオキシ）プレグナ−５−エンが収率９５．７％で，さらに，実施例５，６においては，1α,3β−ビス（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−20（S）−2,3−エポキシ−３−メチルブチルオキシ）プレグナ−5−エンをさらに反応させた1α,3β−ビス（ｔ−ブチルジメチルシリルオキシ）−20（S）−（３−ヒドロキシ−３−メチルブチルオキシ）プレグナ−５−エンが，それぞれ，収率９３％，９３．７％で得られることが記載されている。
　そうすると，実施例２２〜２４において，実施例２よりも転換率（収率）が低かったのは，ステロイド環における構造の差ではなく，反応条件の違いによるものと解するのが自然であって，反応条件を実施例３，５，６のようにすれば，実施例２と同様に高い収率で反応することが理解できるので，実施例２２〜２４と実施例２の対比が，「ステロイド環構造」と「ビタミンＤ構造」で同様に反応が進行すると当業者が認識できない根拠とはならない。
　なお，この判断は，実施例２２〜２４の転換率が実施例２の収率と同じ意味であるか否かによって左右されるものではない。
　そして，上記（３）で述べたとおり，本件発明１〜２８の「Ｚ」として「ビタミンＤ構造」を使用した場合の実施例はないものの，その反応が進行することを確認するために，発明の詳細な説明の記載や本件出願日時点の技術常識を参酌しても当業者が過度の試行錯誤や高度複雑な実験を強いられるとまではいうことはできない。
　よって，請求人の主張は採用できない。
　
（イ）本件特許明細書における一般記載について
　上記（３）において検討したとおり，本件特許明細書の発明の詳細な説明には，本件発明１〜２８において，「Ｚ」が「ステロイド環構造」でも「ビタミンＤ構造」でも，同様の反条件で反応するように記載され，実施例では，「Ｚ」が「ステロイド環構造」の場合の具体的な反応条件が明記されているのであるから，「Ｚ」が「ビタミンＤ構造」の場合であっても，上記実施例の明記された反応条件に沿って実施すれば本件発明１〜２８を実施できると当業者ならば理解するといえる。
　そして，上記（３）で述べたとおり，乙第９，１０号証や甲第１，２号証からも，「Ｚ」が「ステロイド環構造」の場合でも「ビタミンＤ構造」の場合でも，２０−アルコールのエーテル合成反応は同様に進行すると当業者が理解するのが自然であったということができる。
　よって，請求人の主張は採用できない。
　
（５）小括
　以上のとおり，発明の詳細な説明には，本件発明１〜２８を当業者が実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていないとはいえないから，本件発明１〜２８の特許が特許法第３６条第４項の要件を満たさない特許出願に対してなされたものとはいえない。
　
４　無効理由４について
（１）特許法第３６条第６項第１号について
　特許法第３６条第６項は，「第三項第四号の特許請求の範囲の記載は，次の各号に適合するものでなければならない。」と規定し，その第１号において「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」と規定している。同号は，明細書のいわゆるサポート要件を規定したものであって，特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。
　以下，この観点に立って検討する。
　
（２）特許請求の範囲の記載
　上記「第３」に記載したとおりである。
　
（３）発明の詳細な説明の記載
　上記３（２）に記載されたとおりである。
　
（４）本件発明の課題について
　本件特許明細書の発明の詳細な説明には，「本発明は、以下の式Ｉの構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中、ｎは１〜５の整数であり;R1およびR2は各々独立に、所望により置換されたC1−C6アルキルであり;WおよびＸは各々独立に水素またはC1−C6アルキルであり;YはＯ、ＳまたはNR3であり、ここでR3は水素、C1−C6アルキルまたは保護基であり；そしてＺは、
（審決注：化学式は省略する。）
であり、R4、R5、R8、R9、R10、R11、R12、R13、R14、R15、R16およびR17は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、または保護されたヒドロキシルであり；そしてR6およびR7は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、保護されたヒドロキシルであるか、または一緒になって二重結合を形成する）；
（ａ）以下の式IV:
（審決注：化学式は省略する。）
（式中、Ｗ、Ｘ、ＹおよびＺは上記定義の通りである）
を有する化合物を塩基の存在下で以下の式ＶまたはV':
（審決注：化学式は省略する。）
（式中、ｎ、R1およびR2は上記定義の通りであり、そしてＥは脱離基である）
の構造を有する化合物と反応させて式Ｉの化合物を製造すること；並びに
（ｂ）かくして製造された化合物を回収すること、
を含む方法を提供する。」と記載され（摘記ｂ参照），さらに，
「本発明はさらに、以下の式VIの構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中、ｎは１〜５の整数であり;R1およびR2は各々独立に、所望により置換されたC1−C6アルキルであり;WおよびＸは各々独立に水素またはC1−C6アルキルであり;YはＯ、ＳまたはNR3であり、ここでR3は水素、C1−C6アルキルまたは保護基であり；そしてＺは、
（審決注：化学式は省略する。）
であり、R4、R5、R8、R9、R10、R11、R12、R13、R14、R15、R16およびR17は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、または保護されたヒドロキシルであり；そしてR6およびR7は各々独立に水素、置換または未置換の低級アルキルオキシ、アミノ、アルキル、アルキリデン、カルボニル、オキソ、ヒドロキシル、保護されたヒドロキシルであるか、または一緒になって二重結合を形成する）；
（ａ）以下の式IV:
（審決注：化学式は省略する。）
（式中、Ｗ、Ｘ、ＹおよびＺは上記定義の通りである）
を有する化合物を塩基の存在下で以下の式Ｖまたは式V':
（審決注：化学式は省略する。）
（式中、ｎ、R1およびR2は上記定義の通りであり、そしてＥは脱離基である）
の構造を有する化合物と反応させて式I:
（審決注：化学式は省略する。）
の構造を有するエポキシド化合物を製造すること；
（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して式VIの化合物を製造すること；および
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること；
を含む方法を提供する。」と記載されている（摘記ｃ参照）。
　そして，「本発明に関するCD環構造、ステロイド構造およびビタミンＤ構造は各々、特には下記する構造を意味し、・・・
　CD構造、ステロイド構造、またはビタミンＤ構造であるＺ上の置換基は特に限定されず・・・これらの置換基は保護されていてもよい。」（摘記ｄ参照）ので，上記製造方法において，「ＺはCD環構造、ステロイド構造またはビタミンＤ構造を示し、これらは各々、１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよい）を有する化合物」が対象であるといえる。
　そうすると，本件発明１〜２８が解決しようとする課題は，本件発明１〜２８に係る製造方法を提供することにあるものと認める。
　
（５）判断
　上記３（３）で述べたとおり，本件特許明細書の発明の詳細な説明には，本件発明１〜２８において，
「下記構造：
」の「Ｚ」が「ステロイド環構造」であるか「ビタミンＤ構造」のものであるかにかかわらず，その反応条件として，各反応で使用できる塩基，還元剤，溶媒，反応温度，反応時間が記載され，また，「Ｚ」が「ステロイド環構造」である実施例では具体的な反応条件が明記されているのであるから，この反応条件に沿って実施することで，Ｚが「ビタミンＤ構造」の場合でも，同様に反応することが理解できるといえる。
　そうすると，本件発明１〜２８の製造方法を提供するとの課題も解決できることは，当業者に理解できるといえる。
　そして，このように当業者が理解することは，上記３（３）で述べたとおり，乙第９，１０号証や甲第１，２号証の記載からも自然であるということができる。
　よって，本件発明１〜２８は，「Ｚ」が「ビタミンＤ構造」の場合でも，発明の詳細な説明には，本件発明１〜２８の製造方法を実施できる（本件発明の課題が解決できる）と当業者が理解できる程度に記載されているといえ，本件発明１〜２８が発明の詳細な説明に記載されたものでないということはできない。
　
（６）請求人の主張について
ア　請求人の主張
（ア）本件発明の課題について（弁駁書第３５頁第２１行〜第３６頁第１２行，口頭審理陳述要領書第１０頁第１６行〜１７行）
　本件特許明細書には，「日本特許公開公報平成６−256300号（1994年９月13日発行）およびKubodera他（Bioorganic ＆ Medicinal Chemistry Letters,4（５）:753−756,1994）は、１α,3β−ビス（tert−ブチルジメチルシリルオキシ）−プレグナ−5,7−ジエン−20（Ｓ）−オールを４−（テトラヒドロピラン−２−イルオキシ）−３−メチル−２−ブテン−１−ブロミドと反応させてエーテル化合物を得て、それを脱保護し、そして脱保護されたエーテル化合物をシャープレス酸化することを含む、エポキシ化合物を立体特異的に製造する方法を開示している。しかしステロイド基の側鎖にエーテル結合およびエポキシ基を導入するのに１工程より多くの工程を必要とし、従って所望の化合物の収率が低くなる。」との記載があるので，本件発明の課題は，より少ない工程によって，従来よりも高い収率でビタミンＤ誘導体等を製造することにある。
　
（イ）実施例の記載について（弁駁書第３６頁第１３行〜第３９頁下から第３行，口頭審理陳述要領書第１０頁第１８行〜末行）
　上記３（４）ア（ア）で述べたように，実施例２，２２〜２４の記載からみて，ステロイド環の７位に二重結合があるかないかの構造の違いでも収率が大きく異なるのであるから，ステロイド環とは全く構造の異なるビタミンＤ構造において，当業者が同様に収率で反応が進行すると認識するはずがない。
　
（ウ）発明の詳細な説明の一般記載について（平成２６年５月１５日付け上申書第２５頁末行〜第２７頁第８行）
　上記３（４）ア（イ）で述べたように，発明の詳細な説明には，本件発明１〜２８において，使用可能な塩基，還元剤，溶媒，反応温度や反応時間が記載されているが，いずれも使用可能なものを例示するだけであって，具体的な条件の特定しているわけではないから，これらの記載から，当業者が，ビタミンＤ構造の化合物もステロイド環と同様の反応条件で実施できることを理解し得るなどとはいえない。
　
イ　検討
（ア）本件発明の課題 について
　本件特許明細書には，請求人の主張するとおり，「Kubodera他（Bioorganic ＆ Medicinal Chemistry Letters,4（５）:753−756,1994）」（甲第２号証）を従来技術として，その問題点を指摘する記載はある（摘記ａ参照）が，本件特許明細書の「日本特許公開公報平成６−072994（1994年３月15日発行）は、22−オキサコレカルシフェロール誘導体およびその製造方法を開示している。この公報は、20位に水酸基を有するプレグネン誘導体をジアルキルアクリルアミド化合物と反応させてエーテル化合物を得て、次いで得られたエーテル化合物を有機金属化合物と反応させて所望の化合物を得ることを含む、オキサコレカルシフェロール誘導体の製造方法を開示している。
　日本特許公開公報平成６−080626号（1994年３月22日発行）は、22−オキサビタミンＤ誘導体を開示している。この公報はまた、出発物質としての１α,3β−ビス（tert−ブチルジメチルシリルオキシ）−プレグネ−5,7−ジエン−20（Ｓ又はＲ）−オールを塩基の存在下でエポキシドと反応させて20位からエーテル結合を有する化合物を得ることを含む方法を開示している。」などの記載（摘記ａ参照）をみれば，甲第２号証のみを本件発明の従来技術としているのではないと解される。
　そして，本件特許明細書の「上記文献のいずれにも、アルコール化合物を末端に脱離基を有するエポキシ炭化水素化合物と反応させて、それによりエーテル結合を形成する合成方法は開示されていない。」と記載されている（摘記ａ参照）ことからすれば，本件発明が解決しようとする課題は，上記（４）で認定したとおり，本件発明１〜２８に係る新たな製造方法を提供することにあり，従来技術よりも高い収率を得ることを必ずしも目的とするものではない。
　
（イ）実施例の記載について
　上記３（４）イ（ア）で述べたように，実施例２２〜２４において，実施例２より転換率（収率）が低かったのは，ステロイド環構造の違いではなく，反応条件の違いによるものと解するのが自然であって，反応条件を実施例３，５，６のようにすれば，実施例２と同様に高い収率で反応することが理解でき，実施例２２〜２４と実施例２の対比によって，ステロイド環構造とビタミンＤ構造で同様に反応が進行すると，当業者が認識できないことの根拠とすることはできない。
　そして，本件発明１〜２８において，「Ｚ」が「ステロイド環構造」でも「ビタミンＤ構造」でも同様に反応すると，本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載から当業者が理解できるといえることは，上記（５）で述べたとおりである。
　よって，請求人の主張は採用できない。
　　
（ウ）発明の詳細な説明の一般記載について
　上記（５）で述べたように，本件特許明細書の発明の詳細な説明から，本件発明１〜２８において，「Ｚ」が「ステロイド環構造」でも「ビタミンＤ構造」でも，上記実施例の明記された反応条件に沿って実施すれば，同様に反応すると当業者ならば理解できるといえ，乙第９，１０号証や甲第１，２号証の記載からも，そのように解するのが自然であるといえる。
　よって，請求人の主張は採用できない。
　
（７）小括
　以上のとおり，本件発明１〜２８は，特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されたものでないとはいえないから，本件特許請求の範囲の記載は，特許法第３６条第６項第１号に適合しないということはできない。
　よって，本件発明１〜２８の特許が特許法第３６条第６項の要件を満たしていない特許出願に対してなされたということはできない。
　
 第７　むすび
　以上のとおり，請求人が示した理由及び証拠によっては，本件発明１〜２８の特許を無効とすることはできない。
　審判費用については，特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により，請求人が負担すべきものとする。
　よって，結論のとおり審決する。