【事件の表示】
　上記当事者間の特許第１６９９２２４号発明「ソイル注列山留め工法」の特許無効審判事件について、併合のうえ、次のとおり審決する。
【結論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理由】
１．手続の経緯
（１−１）本件特許第１６９９２２４号発明（以下「本件発明」という。）は、昭和６１年１２月２２日に出願され、平成４年９月２８日に設定登録されたものである。
（１−２）審判請求
　これに対して、以下３件の無効審判が請求された。
　平成７年審判第５１３２号（請求人：トランキー工業株式会社）
　平成７年審判第１３９４０号（請求人：東洋ロックソイル株式会社）
　平成９年審判第１２９９号（請求人：日立建機株式会社）
　各請求人の主張は以下のとおりである。
（１−２−１）平成７年審判第５１３２号の請求人は、証拠方法として、
　甲第１号証（簗瀬　外１名，“アースオーガの現状”，及び簗瀬　外１名，“▲１▼ロックオーガ”，『基礎工』，総合土木研究所，１９８１年（昭和５６年）１０月，第９巻第１０号，ｐ．４３−４８及びｐ．６６−７２）（以下「刊行物１」という。）、
　甲第２号証（基礎設計・施工ハンドブック編集委員会編，「基礎設計・施工ハンドブック」，株式会社建設産業調査会，昭和５２年４月１５日，ｐ．７２２，ｐ．９６９−９７３）（以下「刊行物２」という。）、
　甲第３号証（社団法人日本建設機械化協会編，「地下連続壁工法　設計・施工ハンドブック」，株式会社技報堂，昭和５０年９月１日，ｐ．４１１−４１６，ｐ．４２７−４３１，ｐ−４３３−４３６）（以下「刊行物３」という。）、
　甲第４号証（社団法人日本建設機械化協会編，「仮設鋼矢板施工ハンドブック」，技報堂出版株式会社，昭和５３年６月２５日，ｐ．１４）（以下「刊行物４」という。）、
　甲第５号証（松沢，“ＭＬＴ・ＣＭＰ・ＥＸＬ工法”，『建設機械』，日本工業出版，１９８４年（昭和５９年）１０月，ｐ．５１−５９）（以下「刊行物５」という。）、
　甲第６号証（実願昭５９−１０６２２６号（実開昭６１−２３３３７号）のマイクロフィルム）（以下「刊行物６」という。）、
　甲第７号証（特公昭５４−２３１６４号公報）（以下「刊行物７」という。）、
　甲第８号証（特開昭５６−２８９３８号公報）（以下「刊行物８」という。）、
　甲第９号証（特開昭５６−２８９３０号公報）（以下「刊行物９」という。）、
　甲第１０号証（鈴江　外１名，“ＲＣ連続壁の最新の動向”，『基礎工』，株式会社総合土木研究所，１９８６年（昭和６１年）８月１５日，ｐ．２−５）（以下「刊行物１０」という。）
　を提出し、本件発明は、上記甲第１号証（刊行物１）に記載された発明であり、特許法第２９条第１項第３号の発明に該当し、その特許は特許法第２９条第１項の規定に違反してされたものであり、または、本件発明は、上記甲第１〜１０号証（刊行物１〜１０）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたもので、その特許は特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものである旨主張している。
（１−２−２）平成７年審判第１３９４０号の請求人は、証拠方法として、
　甲第１号証（上記刊行物１）、
　甲第２号証（『郵政建築』，第２６０号，昭和５４年１２月，郵政大臣官房建築部，ｐ．２６０−６）（以下「刊行物１１」という。）、
　甲第３号証（上記刊行物２）、
　甲第４号証（上記刊行物３）、
　甲第５号証（上記刊行物４）、
　甲第６号証（特開昭５４−７１８１１号公報）（以下「刊行物１２」という。）、
　甲第７号証（上記刊行物７）、
　甲第８号証（上記刊行物８）、
　甲第９号証（土質工学用語辞典編修委員会編，「土質工学用語辞典」，社団法人土質工学会，昭和６０年３月２０日，ｐ．２１７）（以下「刊行物１３」という。）、
　甲第１０号証（特開昭６１−２５０２３３号公報［昭和６１年１１月７日公開］）（以下「刊行物１４」という。）、
　甲第１１号証（上記刊行物５）、
　甲第１２号証（カタログ「ＳＡＮＷＡ　ＤＯＵＧＨＮＵＴ　ＡＵＧＥＲ」，三和機材株式会社）（以下「刊行物１５」という。）、
　甲第１３号証（特開昭６０−４７１１６号公報）（以下「刊行物１６」という。）、
を提出し、本件発明は、上記甲第１号証（刊行物１）に記載された発明であり、特許法第２９条第１項第３号の発明に該当し、その特許は特許法第２９条第１項の規定に違反してされたものであり、または、本件発明は、上記甲第１〜１３号証（刊行物１〜５，７，８，１１〜１６）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたもので、その特許は特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものである旨主張している。
（１−２−３）平成９年審判第１２９９号の請求人は、証拠方法として、
　甲第１号証（京牟禮，“巨れき岩盤掘削工法の実際”，『土木施工』，株式会社山海堂，１９８２年（昭和５７年）９月，第２３巻第１０号，Ｐ．２７−３８）（以下「刊行物１７」という。）、
　甲第２号証（谷藤，“４軸ソイルオーガー工法”，『建設機械』，日本工業出版株式会社，１９８０年（昭和５５年）５月，第１６巻第５号，Ｐ．６４−７１）（以下「刊行物１８」という。）、
　甲第３号証（上記刊行物３）、
　甲第４号証（カタログ「ＨＲＤ工法　硬質地盤掘削機」，杉崎基礎株式会社）（以下「刊行物１９」という。）、
　甲第５号証（パンフレット「ＦＯＲ　ＨＩＧＨ　ＱＵＡＬＩＴＹ　ＬＩＦＥ」，株式会社角藤）（以下「刊行物２０」という。）、
　甲第６号証（カタログ「ＰＤ１００日立油圧式パイルドライバ」，日立建機株式会社）（以下「刊行物２１」という。）、
　甲第７号証（カタログ「ＰＤ９０日立油圧式パイルドライバ」，日立建機株式会社）（以下「刊行物２２」という。）、
　甲第８号証（カタログ「日立回転式ケーシングドライバ、ＣＤ１５００／ＣＤ２０００、オールケーシング工法用」，日立建機株式会社）（以下「刊行物２３」という。）、
　甲第９号証（上記刊行物１４）、
　甲第１０号証（『基礎工』，株式会社総合土木研究所，１９９５年（平成７年）２月，第２３巻第２号）（以下「刊行物２４」という。）
　を提出し、本件発明は、上記甲第１〜３号証（刊行物１７，１８，３）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたもので、その特許は特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものである旨主張している。
（１−３）請求人適格
　被請求人は、平成９年審判第１２９９号の請求人である日立建機株式会社の当事者適格について争い、次のように主張している。
　「本審判の請求人である日立建機株式会社は建設機械の製造・販売を業とする会社であり、一方、本件特許の特許権者（被請求人）である株式会社アールエスジャパンリーダーは基礎工事の施工を業とする会社であって、両者は相異なる業界にそれぞれ属している。
　また、被請求人の認識では、日立建機株式会社が製造・販売している製品の中には本件特許発明を実施することができる機械（例えばケーシング及びスクリューを備えた穿孔機）は含まれていないし、日立建機株式会社の業務の性質から見て同社が本件特許発明を実施する可能性は全くない。
　したがって、請求人は本件特許に関する利害関係を全く有しておらず、本件審判を請求するための適格を欠いているものと思料する。」（平成９年５月６日付け答弁書第２頁第１４〜２４行）
　これに対し、日立建機株式会社は、平成９年８月４日付け弁駁書において、上記甲第４〜８号証（刊行物１９〜２３）の記載から、請求人が、本件特許発明の実施に利用できる装置であるケーシングとスクリューとを用いる穿孔機を製造販売していることは明らかである旨、及び、
　土木建設機械メーカである請求人は、基礎工事の施工に関する方法の発明についても過去に数々の特許出願をしており、一方、基礎工事の施工業者が施工に使用する装置を開発することも、上記刊行物１９，２０記載の例でみるように、しばしばあるから、建設機械を製造販売する請求人と基礎工事の施工を業とする被請求人とが相異なる業界に属する旨の被請求人の主張は当たらない旨、
　を反論している。
（１−４）訂正請求
　また、被請求人は、平成９年５月６日に訂正請求書を提出して訂正を求めた。
　その訂正の内容は、本件特許の明細書を訂正請求書に添付した訂正明細書のとおりに訂正しようとするものである。
　すなわち、
　▲１▼明細書の発明の名称を「ソイル柱列山留め工法」と訂正する。
　▲２▼明細書の特許請求の範囲について、「地上構築物除去後、地下構築物をそのままにして該地下構築物の破壊能力を有する穿孔機により穿孔、ソイル柱の打設及びその連結により山留めを構成することを特徴とするソイル注列山留め工法。」を、
　「地上構築物除去後、地下構築物をその山留め効果を維持しうるようにそのままにして該地下構築物の破壊能力を有しケーシングを備えた穿孔機により穿孔、ソイル柱の打設及びその連結により山留めを構成することを特徴とするソイル柱列山留め工法。」と訂正する。
　▲３▼明細書第３頁第１３〜１６行（特許公報第２欄第２２〜２５行）の「地上構築物除去後、地下構築物を・・・・・により山留めを構成することを特徴とする」を、
　「地上構築物除去後、地下構築物をその山留め効果を維持しうるようにそのままにして該地下構築物の破壊能力を有しケーシングを備えた穿孔機により穿孔、ソイル柱の打設及びその連結により山留めを構成することを特徴とする」と訂正する。
（１−５）訂正拒絶理由通知
　当審では、平成１０年５月１１日付けで、以下の内容の訂正拒絶理由を通知した。
　『上記訂正請求は、特許第１６９９２２４号の明細書を訂正請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを求めることである。
　そのうち、特許請求の範囲については、特許明細書の「地下構築物をそのままにして」との記載を、特許請求の範囲の減縮及び明りょうでない記載の釈明を目的として「地下構築物をその山留め効果を維持しうるようにそのままにして」と訂正するもの（以下「本件訂正１」という）がある。
　本件訂正１は、記載形式上、特許請求の範囲の減縮に該当するから、訂正の目的に係る要件に適合する。
　そこで、（１）本件訂正１は願書に添付された明細書及び図面に記載した事項の範囲内においてなされた訂正であるかどうか、及び（２）本件訂正１は実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないかどうかについて、以下に検討する。
（ａ）特許明細書の「地下構築物をそのままにして」の解釈
　一般に「そのままにして」とは『それまでの状態にしておくこと』を意味するから、特許明細書の特許請求の範囲に記載の「地上構築物除去後、地下構築物をそのままにして」は、『地上構築物を除去し、地下構造物は除去せずそれまでの状態にしておき』と解することが可能である。
　また、発明の詳細な説明における、
　「従来は山留めの構成に先立って、その部分の地下構造物を除去していた。したがって、仮りの山留めが必要となり、その構成及び撤去に手数を要するものであった。
　本発明では地下構造物をそのままにして最初の山留めが構成される。」（特許公報第３欄第６〜１１行）との記載からも、
　地下構造物が除去されていた従来との対比により、本件発明の「地下構造物をそのままにして」は『地下構造物は除去せずそれまでの状態にしておき』の意味であることが理解される。
　したがって、特許明細書の特許請求の範囲に記載の「地下構築物をそのままにして」とは、『地下構造物は除去せずそれまでの状態にしておき』という意味に解するのが相当である。
（ｂ）本件訂正１による「地下構築物をその山留め効果を維持しうるようにそのままにして」の解釈
　本件訂正１における「その山留め効果を維持しうるように」とは、山留め効果という地下構築物の機能に着目した表現であるから、訂正後の特許請求の範囲における「地下構築物をその山留め効果を維持しうるようにそのままにして」とは、以下の３つが含まれるものと解釈することができる。
　（ｉ）地下構築物は除去されずそれまでの状態にしていること（これは穿孔前であり、当然に山留め効果がある）。
　（ｉｉ）穿孔等による山留め構築中における地下構築物の状態（この状態では山留め効果が維持されなければならない）。
　（ｉｉｉ）山留め構築前において、山留め効果が維持できる限りで、地下構築物が部分的に除去されている状態（例えば、山留め効果の減退に影響しないスラブ部分を除去した状態）。
（１）新規事項追加の存否
　そこで、本件訂正１は新規事項を追加するものでないかどうかについて検討すると、本件特許の出願の願書に添付された明細書及び図面には、上記（ｉｉｉ）の『山留め構築前において、山留め効果が維持できる限りで、地下構築物が部分的に除去されている状態』の点は記載されておらず、またその示唆をみいだすこともできないから、本件訂正１は願書に添付された明細書及び図面に記載した事項の範囲内においてなされた訂正とは認めることができない。
　なお、審判被請求人は、本件訂正１は、発明の詳細な説明の「すなわち、適当間隔をあけた穿孔及びソイル柱の打設時には残されている地下構築物が山留めとして作用しており」の記載に基づくものであると主張するが、この記載は、上記（ｉｉ）『穿孔等による山留め構築中における地下構築物の状態』に関する根拠であるが、上記（ｉｉｉ）『山留め構築前において、山留め効果が維持できる限りで、地下構築物が部分的に除去されている状態』に関する根拠ということはできない。
（２）実質変更の存否
　次に、本件訂正１は実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないかどうかについても検討すると、特許請求の範囲に関して、特許明細書記載の「地下構築物をそのままにして」を、本件訂正１により「地下構築物をその山留め効果を維持しうるようにそのままにして」とすることにより、その技術事項を、上記（ｉｉｉ）『山留め構築前において、山留め効果が維持できる限りで、地下構築物が部分的に除去されている状態』を含まないものから、上記（ｉｉｉ）『山留め構築前において、山留め効果が維持できる限りで、地下構築物が部分的に除去されている状態』を含むものに実質的に拡張又は変更したものであるというべきである。
　よって、本件訂正１は実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものである。
　以上のとおりであるから、上記訂正請求は、特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号）附則第６条第１項の規定によりなお従前の例によるとされる、特許法（平成５年法律第２６号）第１３４条第２項ただし書の規定及び同法第１３４条第５項の規定により準用する同法第１２６条第２項の規定に違反するものである。』
（１−６）被請求人は、上記訂正拒絶理由通知に対して、平成１０年７月２７日付けで意見書を提出し、以下の主張を行った。
　『（２）まず、本件明細書の従来の技術の欄には、『しかしながら、地下構築物の除去時には隣接土地及び構築物を保護しながら行わなければならない。すなわち、隣接土地が崩れないように行わなければならない。従来は地下構築物の外側に矢板あるいはＨ鋼等を連続させて打ち込んで仮の山留めを構成し、該仮の山留めが内側に倒れることがないように斜辺梁あるいは支保工により支持した後、その内側の地下構築物を破壊及び除去し、その除去部分に必要とする山留めを構成した後、上記仮の山留めを除去する方法が採用されていた。』と記載されている。
　この従来技術に関する明細書の記載から明らかなように、従来の技術において矢板あるいはＨ鋼等で「仮の山留め」を構成するその理由は、地下構築物を除去する際に隣地の崩壊や隣接する構築物の倒壊等が起こらないようにするためである。逆に言えば、隣地の崩壊等の危険がない限りにおいて地下構築物を部分的に除去する場合には、従来の技術においても仮の山留めを予め構成する必要がないと言える。例えば、地下構築物の山留め効果の減退に影響しないスラブ部分や、地下構築物の内部空間を複数の部屋に仕切るための仕切壁等を除去する作業は、仮の山留めを設置する前に行える作業である。
　このように、地下構築物の山留め効果の減退に影響を与えない部分は、そもそも従来の技術においても仮の山留めを設けることなく除去することができたのであるから、このような部分をいつどのように除去しようと、それは、仮の山留めを不要とせんとする本件特許発明とは本来的に関係のないことであり、そのようなスラブ等は現場の状況を考慮して必要に応じて適宜除去すれば良いことである。
　本件特許の特許請求の範囲の解釈との関連でさらに説明すれば、特許請求の範囲における「地下構築物をそのままにして」を、同拒絶理由通知の項目（ａ）に示された如く『地下構築物は除去せずにそれまでの状態にしておき』と解釈した場合、この解釈の中の「それまでの状態」とは、「地下構築物それ自体が山留めとして機能している状態」のことを言うものと解釈できる。
　なぜなら、この「そのままにして」という要件は、従来技術において仮の山留めを設けなければ除去できなかった部分の地下構築物を対象としたものであることが、上述した本件明細書の従来の技術の説明から明らかだからである。
　したがって、訂正前の特許請求の範囲の「地下構築物をそのままにして」の解釈の中には、穿孔開始前に、地下構築物の山留め効果の減退に影響しない部分、例えばスラブや仕切壁等を除去する場合も含まれるものである。
　補足して説明すれば、従来の技術において、仮の山留めを構成する前に地下構築物の一部を除去することは珍しいことではなく、むしろ、地下構築物の一部を除去した後に仮の山留めを構成するのが一般的であった。例えば、仮の山留めを構成するために垂設したＨ鋼を地下構築物の内側から斜辺梁によって支持する際には、地下構築物のスラブ等を除去しなければ斜辺梁を地下構築物の内側に斜めに設置することができないので、このようなスラブ等は必要な範囲で除去していた。
　また、本書に添付した乙第１号証の第４６頁の図−８の上欄（「在来工法」）には、本件明細書に従来の技術として記載した工法に相当するものが示されている。同図にはソイル柱列山留めを構成するための作業手順が時系列的に示されており、地上構築物が既に破壊・除去された状態から始まる一連の作業手順が示されている。なお、乙第１号証は「東京生命本社ビル新築工事」に関するものであるが、この工事におけるソイル柱列山留め工事は本件特許の特許権者が実施したものである。
　同図に示された「在来工法」においては、まず初めに「周辺埋設物防護等の準備工事」が実施され、次に「地階解体、搬出」作業が行われ、しかる後に「山留めＨ鋼打ち、斜切梁架」を行っている。
　すなわち、この「在来工法」においては、「山留めＨ鋼打ち、斜切梁荷」に先だって「地階解体、搬出」作業が行われている。そして、ここで言うところの「山留めＨ鋼打ち、斜切梁架」は、本件明細書の［従来の技術］の欄に記載された「仮の山留め」に相当するものであると理解されるから、結局、同図には、「仮の山留め」を構成する前に地下構築物の一部を除去する工法が示されていることになる。
　以上述べたように従来の技術においては、仮の山留めを設置する前に地下構築物の一部の除去を必要に応じて適宜行っていたのであり、仮の山留めを不要とせんとする本件特許発明との関連で言えば、従来から仮の山留めを設けることなく除去できた部分、つまり地下構築物の山留め効果に寄与していない部分を、重機の設置、作業性などの点から本件特許発明における穿孔の開始前に破壊することは、本件特許発明においても必要に応じて適宜行われていた作業である。
　このように本件特許発明において穿孔開始前に山留め効果の減退に影響を与えない限りにおいて地下構築物の一部を必要に応じて除去することは、本件特許発明においても当然に予定されていることであって、逆に言えば、発明者及び当業者から見れば、穿孔開始前には地下構築物に一切手をつけないという工事の進め方は現実的には極めて考えにくく、改めて言及するまでもないと考えるものである。
　以上要するに、本件特許発明において、穿孔開始前に、山留め効果が維持できる限りで、必要に応じて地下構築物の一部を除去することは、本件明細書及び図面の記載に照らして発明者はもとより、当業者にとっては自明の事項である。』
　『上記（ｉｉｉ）の「山留め構築前において、山留め効果が維持できる限りで、地下構築物が部分的に除去されている状態」については、既に述べたように本件特許の明細書及び図面の記載に照らして、発明者はもとより、当業者から見て自明の事項であるから、本件訂正１の「地下構築物をその山留め効果を維持しうるようにそのままにして」が上記（ｉｉｉ）を含むことを理由として本件訂正１が新規事項であるとする審判長殿のご認定は失当であると言わざるを得ない。
　また、訂正前の特許請求の範囲の「地下構築物をそのままにして」は、上記（ｉｉｉ）の「山留め構築前において、山留め効果が維持できる限りで、地下構築物が部分的に除去されている状態」を含むものであることは、既に述べたように発明者を含む当業者から見て極めて自明であるから、「地下構築物をそのままにして」を「地下構築物をその山留め効果を維持しうるようにそのままにして」に訂正することにより、その技術的事項を、上記（ｉｉｉ）の「山留め構築前において、山留め効果が維持できる限りで、地下構築物が部分的に除去されている状態」を含まないものから、上記（ｉｉｉ）を含むものに実質的に拡張又は変更したものである、との審判長殿のご認定は、明らかに失当であると言わざるを得ない。』
２．請求人適格に関する当審の判断
　まず、上記（１−３）の請求人適格について検討すると、
　請求人の日立建機株式会社が提出した刊行物によれば、当該請求人は、本件発明の山留め工法の実施に利用できる穿孔機を製造販売していることが認められ、そして、当該請求人の業務は山留め工事の施工に密接に関連があるから、当該請求人が本件発明の工法を実施する可能性があるというべきである。
　したがって、本件発明に係る特許権の存在は、当該請求人による本件発明の工法の実施を妨げるおそれがあるから、当該請求人にとって、本件審判請求を行うことは利益があると認められる。
３．訂正の当否に関する当審の判断
　次に、特許請求の範囲についての上記本件訂正１（上記１．（１−４）▲２▼及び（１−５）参照）の当否について検討する。
（３−１）本件訂正１
　まず、本件訂正１における「その山留め効果を維持しうるように」とは、山留め効果という地下構築物の機能に着目した表現であるから、訂正後の特許請求の範囲における「地下構築物をその山留め効果を維持しうるようにそのままにして」には、下記（ｉ）〜（ｉｉｉ）が含まれると解釈され、この点については、被請求人も争わないところである。
　（ｉ）地下構築物は除去されずそれまでの状態にしていること（これは穿孔前であり、当然に山留め効果がある）。
　（ｉｉ）穿孔等による山留め構築中における地下構築物の状態（この状態では山留め効果が維持されなければならない）。
　（ｉｉｉ）山留め構築前において、山留め効果が維持できる限りで、地下構築物が部分的に除去されている状態（例えば、山留め効果の減退に影響しないスラブ部分を除去した状態）。
（３−２）判断
　上記（ｉ）（ｉｉ）の点については、本件特許の出願の願書に添した明細書又は図面に記載されていた事項と認められるが、上記（ｉｉｉ）の点は、願書に添付した明細書又は図面には少なくとも直接的な記載をみつけることができない。
　次に、上記（ｉｉｉ）の点が、願書に添付した明細書又は図面に記載された事項から直接的かつ一義的に導き出せる事項か否かについて検討する。
　被請求人は、上記１．（１−６）のように、
　（ａ）願書に添付した明細書の従来技術の記載にあるように、地下構築物除去時に隣接土地が崩れないように、仮の山留めを行うのであるから、逆にいえば、地下構築物の山留め効果の減退に影響を与えない部分は、山留め構築前に除去することができたということがいえ、よって、願書に添付した明細書記載の「地下構築物をそのままにして」とは「地下構築物それ自体が山留めとして機能している状態」のことをいう旨、及び、
　（ｂ）乙第１号証により、従来技術において仮の山留め用の斜辺梁の設置のために、地下構築物の一部（例えばスラブ等）を除去した後に仮の山留めを構築することが一般的であった旨を主張する。
　被請求人が主張するように、地下構築物を部分的に除去しても、隣接土地等が崩れないならば、仮の山留めを行う必要がないことは、技術的に考えられないことはないが、上記（ａ）に関して、願書に添付した明細書又は図面の記載に即して検討すれば、願書に添付した明細書記載の、『地下構築物除去時に隣接土地が崩れないように、地下構築物を除去する前に仮の山留めを行うこと』と、被請求人がいう、『仮の山留めを行う前に、隣接土地が崩れない程度に地下構築物を部分的に除去できること』とは、論理上、直接的な関連がなく、前者から後者を導くことはできないというべきである。
　また、上記（ｂ）に関して、被請求人が示す乙第１号証には、在来工法として、地下構築物の一部（例えばスラブ等）を除去した後に仮の山留めを構築する点が記載されているが、この乙第１号証は、本件特許の出願の後に発行されたものであり、また、上記在来工法が利用されるようになった時期すら乙第１号証には明示されていないから、乙第１号証に基づいて、本件特許の出願前に、上記在来工法が当業者にとり技術常識であり、地下構築物の一部を除去した後に仮の山留めを構築する点が自明であると認めることはできない。
　したがって、上記（ｉｉｉ）『山留め構築前において、山留め効果が維持できる限りで、地下構築物が部分的に除去されている状態』の点は、願書に添付した明細書又は図面に記載された事項から直接的かつ一義的に導き出せる事項ということはできない。
　よって、訂正後の特許請求の範囲における「地下構築物をその山留め効果を維持しうるようにそのままにして」に含まれる上記（ｉｉｉ）の点は、願書に添付した明細書又は図面に記載されておらず、また願書に添付した明細書又は図面に記載された事項から直接的かつ一義的に導き出せる事項でもないから、本件訂正１は願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてなされた訂正とは認めることができない。
（３−３）まとめ
　以上のとおりであるから、上記訂正請求は、特許法等の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号）附則第６条第１項の規定によりなお従前の例によるとされる、特許法（平成５年法律第２６号）第１３４条第２項ただし書の規定に違反するものであるので、上記訂正請求の訂正を認めることができない。
４．本件発明についての当審の判断
　そこで、本件発明についての検討を行う。
（４−１）本件発明
　本件発明は、特許明細書の記載からみて、その特許請求の範囲に記載された次のとおりのものと認める。
　「地上構築物除去後、地下構築物をそのままにして該地下構築物の破壊能力を有する穿孔機により穿孔、ソイル柱の打設及びその連結により山留めを構成することを特徴とするソイル柱列山留め工法。」
　なお、「ソイル注列」は、「ソイル柱列」の明らかな誤記と認められるから、上記ではそのように認定した。
　また、発明の詳細な説明の「本発明は上記のごとき欠点を除去したもので、仮りの山留めを構成する必要がなく、したがって、その撤去作業も不要であり、経済的な山留め工法を提供しようとするものである」（特許公報第２欄第１６〜１９行）との記載から、本件発明は、仮りの山留めを省略して山留めを構築するという技術課題を有するものであることが理解される。
　さらに、「地下構築物」としては種々の構造が考えられるが、本件発明における「地下構築物」の概念に関しては、発明の詳細な説明の「地下構築物は、それ自体で隣接土地及び建物を保護している。すなわち、地下構築物が残された状態においては隣接土地が崩れたりすることはない。したがって、除去すべき地下構築物はそれ自体が山留めとしての機能を有している。」（特許公報第２欄最下行〜第３欄第５行）との記載を参酌すれば、本件発明における「地下構築物」は、「山留め機能を有している地下構築物」を意味するということができる。なお、上記３．（３−２）で検討したように、この地下構築物は、山留め構築前には部分的に除去されていないものである。
（４−２）刊行物
　請求人が提出した上記刊行物には、以下の事項が記載されている。
（４−２−１）刊行物１
　本件特許発明の出願の前に頒布された刊行物１には、
　「（４）都市再開発工事
　表−６に都市再開発におけるロックオーガ使用例を示すが、▲１▼，▲２▼はいずれも古いビルをとり壊し建直しを行なった例で、旧構築物の上物を撤去したのち地下室などの床版や基礎杭をロックオーガにより破砕し、オールケーシングによる場所打杭や土留用のＰＩＰ連続壁などを施工したものである。」（第７０頁左欄第１〜７行）との記載、
　表−６（第７０頁）の▲２▼には、工事名称：第２野村証券ビル（東京）、工事種別：ビル建築用基礎工，施工年月日：昭和５４年８月，工事内容：土留用ＰＩＰ連続壁を施工するため１日（これは「旧」の誤記と認められる）構築物撤去後の地中鉄筋コンクリートを貫通穿孔し施工を行なった，ロックオーガ：Ｄ−１５０Ｈ型、との記載、
　「「ロックオーガ」は、アースオーガのもつもう一つの特長である高速穿孔を硬質地盤においても可能にすべく開発されたものであり」（第６６頁左欄第４〜６行）との記載、
　「（２）場所打杭工法
　アースオーガによる場所打杭工法としては、ＭＩＰ工法、ＣＩＰ工法、ＰＩＰ工法などがあげられるが、・・・・・。ＭＩＰ工法も・・・・・多軸オーガを使用したソイルパイル連続土留壁に多く用いられる」（第４６頁右欄第１６〜２２行）との記載がある。
　これら記載によれば、刊行物１には次の発明が記載されているものと認められる。
　「旧構築物の上物を撤去したのち、地下室などの床版や基礎杭をロックオーガにより貫通穿孔し、オールケーシングによる場所打杭や土留用のＰＩＰ連続壁などを施工した、都市再開発におけるビル建築用基礎工。」
（４−２−２）刊行物２
　本件特許発明の出願の前に頒布された刊行物２には、
　「ＰＩＰ工法は、オーガーで土を排出しながらモルタルを注入して孔壁の崩壊を防ぐとともに硬化後これがクイになるものである。ＭＩＰ工法は、地盤の土とモルタルを混合して地中でクイ体を形成する方法である。」（第７２２頁右欄下から第１２行〜同欄下から第８行）との記載、
　「柱列式地下連続壁工法とは、場所打ちぐい・・・を連続的に配置して、地下に柱列状の壁体を構築する工法であり、おもに土留壁・・・・を目的として利用されている。」（第９６９頁右欄第３０〜３３行）との記載、
　「場所打ちぐい方式に採用されるくいの配列および施工順序は、図１．８．７１にみられるように・・・直線オーバーラップ型などがあり、コンクリートの硬化時間を勘案した順序に従って施工される。」（第９７０頁右欄第１〜４行）との記載があり、図１．８．７１には、場所打ちぐいを一部オーバーラップしたものが記載されている。
（４−２−３）刊行物３
　本件特許発明の出願の前に頒布された刊行物３には、
　ＰＩＰぐい工法に関して、「連続したフライトをもつ・・・・・所定の深さまで掘削して、シャフト先端部よりプレパックドモルタルを圧入しながら徐々に引き上げるとモルタルぐいができる。・・・・・ＰＩＰぐいを完成する。」（第４２８頁第２〜１４行）との記載、
　ソイルパイル工法（竹中式Ｔ−ＳＰ工法）に関して、「この工法は、竹中式ソイルパイル造成装置により、地盤中に土壌とグラウト液を混合した柱状の物体（ソイルパイル）を造成し、その中に鋼、コンクリートなどの材料を柱状または板状に加工した構造材（心材）を組み合わせて、地下壁を形成する工法である。」（第４３３頁下から第１１行〜同頁下から第９行）との記載、
　ＭＩＰぐい工法に関して、「ＭＩＰ機は・・・・・プレパックドセメントペーストと土砂を攪拌混合する。・・・・・鉄筋篭を挿入する。」（第４３４頁下から第８行〜第４３５頁第２行）との記載があり、
　第４３５頁の図−１１．２９にはオーバーラップ式ＭＩＰ地下壁の断面が示されている。
（４−２−４）刊行物４
　本件特許発明の出願の前に頒布された刊行物４には、
「３．１．３山留め
　現在の地盤面以下に構造物を造るために掘削するときの土留め工法を通称山留めといい」（第１４頁下から第７行〜同頁下から第５行）との記載がある。
（４−２−５）刊行物５
　本件特許発明の出願の前に頒布された刊行物５の第５図（第５４頁）には、スクリューとケーシングが逆回転するドーナツオーガにより場所打ちぐいを施工することが記載されており、また、
　ＣＭＰ工法に関して、「ＣＭＰ工法は従来のドーナツオーガーを改良したものである。・・・・・ケーシング内の玉石・転石は完全に切り砕くことができる。・・・・・ＣＭＰ工法は柱列穿孔用として開発したので柱列式掘削には特に適している工法です。」（第５３頁右欄第４行〜第５５頁左欄第６行）との記載がある。
（４−２−６）刊行物６
　本件特許発明の出願の前に頒布された刊行物６には、オーガによりソイル柱を形成する点が記載されている。
（４−２−７）刊行物７
　本件特許発明の出願の前に頒布された刊行物７には、ソイル柱を連結した土留壁を形成する際にＨ型鋼等からなる応力抗材を挿入する施工法が記載されている。
（４−２−８）刊行物８
　本件特許発明の出願の前に頒布された刊行物８には、多軸掘削機によるソイル柱列の構成順序が記載されている。
（４−２−９）刊行物９
　本件特許発明の出願の前に頒布された刊行物９には、多軸掘削機によるソイル柱列の構成順序が記載されている。
（４−２−１０）刊行物１０
　本件特許発明の出願の前に頒布された刊行物１０には、地下連続壁の施工においてケーシングを備えたロックオーガを用いる点が記載されている。
（４−２−１１）刊行物１１
　本件特許発明の出願の前に頒布された刊行物１１には、山止め工法としてソイルセメント連続壁（Ｓ．Ｍ．Ｗ）で予定していたが、ソイルセメント柱列壁（Ｓ．Ｍ．Ｐ）で行った旨の記載がある。
（４−２−１２）刊行物１２
　本件特許発明の出願の前に頒布された刊行物１２には、ソイルセメント杭をつくること、隣り合うソイルセメント杭の接触部を重複させることが記載されている。
（４−２−１３）刊行物１３
　本件特許発明の出願の前に頒布された刊行物１３には、地下構造物を築造するために地盤を掘削する際、山留め壁や切ばりなどの支持構造物を設けて周囲の地盤の崩壊を防ぐことを山留めという旨が記載されている。
（４−２−１４）刊行物１４
　本件特許発明の出願の前に頒布された刊行物１４には、
　「この発明は、既存建物を解体して新規に新築工事を施工する際に、既存建物の地下構造部分及びその下の支持杭などを除去することなくいきなり新築工事用の山止めを構築する工法に関する。」（公報第１頁右下欄第１１〜１４行）との記載、
　「（発明の構成）
　上記目的を達成するために、この発明の地中に異なる２種以上の残存物がある場合の山止構築工法は、
　（イ）地表面側に残存する例えば既存建物のコンクリート基礎（その他一般構造物の地中構造部分を含む。以下同じ）について、コアーボーリング方式による穿孔（コアー抜き掘削）を行なう工程と、
　（ロ）前記コンクリート基礎等の下に残存するＰＣ杭、松杭等のいわゆる支持杭（前記コンクリート基礎等とは異なる穿孔方法の実施を余儀なくされる異種構造物。以下同じ）について、ケーシング付きアースオーガー掘削方式により前記（イ）工程の穿孔による孔と一連の孔を所要深さまで穿孔をする工程と、
　（ハ）ケーシング内の掘削物の全部又は一部地上に排除し、ソイルモルタル又はモルタル等を充填するとともに、剛性の要求が強くあるときはＨ形鋼落し込み及び／又はケーシング埋込み等の手順により、横矢板工法の山止杭又は柱列山止壁を形成する工程と、
　より成るものとされている。」（公報第２頁左下欄第１行〜同頁右下欄第３行）との記載、
　「かくして掘削した松杭２の破砕物１０は、第６図に示した如く、ケーシング９のみを地中に残して中のオーガー８を引き上げることにより地上に排除する。そして、ケーシング９内にはソイルモルタル又はモルタル１１を充填して両者の置換を行ない、その後ケーシング９を引き抜いて山止杭Ａを形成する。」（公報第３頁左上欄第１３〜１９行）との記載、
　「連続柱列壁工法の場合は第１０図に示した如く一部ラップした柱列を連続状態に施工して山止壁Ｃを形成する」（公報第３頁右上欄第１７〜１９行）との記載、及びこれに係る第１０図の記載、
　「仮山止め、仮山止スペースは全く必要としない。即ち、境界線３に近接した位置にいきなり新築工事用の山止めを施工でき、新築工事前に既存建物のコンクリート基礎１やその下に残存する松杭２…等の残存物撤去工事は一切行なわれないので、作業地盤、周囲地盤の乱れや沈下を防ぐことができる。」（公報第３頁右下欄第７〜１２行）との記載がある。
　これら記載によれば、刊行物１４には次の発明が記載されているものと認められる。
　「既存建物を解体して新規に新築工事を施工する際に、仮山留めを設けず、かつ、既存建物の地下構造部分及びその下の支持杭などを除去することなく、いきなり新築工事用の山止めを構築する工法において、
　地中に異なる２種以上の残存物がある場合に、
　（イ）地表面側に残存する既存建物のコンクリート基礎（その他一般構造物の地中構造部分を含む。）について、コアーボーリング方式による穿孔（コアー抜き掘削）を行なう工程と、
　（ロ）前記コンクリート基礎等の下に残存するＰＣ杭、松杭等のいわゆる支持杭（前記コンクリート基礎等とは異なる穿孔方法の実施を余儀なくされる異種構造物。）について、ケーシング付きアースオーガー掘削方式により前記（イ）工程の穿孔による孔と一連の孔を所要深さまで穿孔する工程と、
　（ハ）ケーシング内の掘削物の全部又は一部地上に排除し、ソイルモルタル又はモルタル等を充填する手順により、横矢板工法の柱列山止壁を形成する工程と、
　より成る山止めを構築する工法。」
（４−２−１５）刊行物１５
　刊行物１５には、
　「ドーナツオーガーは、互いに逆転する内側スクリューと外側スクリューにより掘進する二重スクリュー式の基礎ぐい用穿孔機です。二重スクリュー方式により穿孔するため、鉛直精度の高いくいが施工できます」（概要の欄）との記載がある。
（４−２−１６）刊行物１６
　本件特許発明の出願の前に頒布された刊行物１６には、外側ケーシングを使用して穿孔するため、鉛直精度が高い施工ができる旨が記載されている。
（４−２−１７）刊行物１７
　本件特許発明の出願の前に頒布された刊行物１７には、
　「（９）都市再開発の盲点
　都市再開発では、特に市街地における建物の建直しに問題がある。その理由としては、・・・・・▲２▼建物を解体し、その跡地に新たに建築する・・・・・などがあげられる。
　これらの改築にあたってはまず問題となるのが既存地下躯体と既存ぐいの撤去方法である。・・・・・
　既存の地下外壁の処理、既存ぐいの撤去工法については、現在わが国でも各種のものが用いられているが、ここにエクセル工法を採り上げて発表することとしたい。・・・・・
　ｉ）既存地下躯体の穿孔掘削工法
　地下に既存のコンクリートおよび鉄筋コンクリート躯体がある場合、これを撤去した後に、新設の地下連壁を施工するのが一般的である。エクセル工法では、既存の地下躯体を撤去することなく、そのままずばりと穿孔掘削する方法による。
　図−２３は、東京都大和生命本社ビル新築工事にあたって、鉄筋コンクリートとペデスタルぐいがあり、それを除去した実例である。エクセル工法では、このように鉄筋コンクリート、ペデスタルぐい、さらに場所打ちぐい、鉄筋コンクリートぐいでも破砕して掘削することが可能である。図−２４も、同じく厚さ６ｍの鉄筋コンクリートと、厚さ１ｍの栗石を破砕掘削した実例である。・・・・・図−２５は、既存基礎コンクリートと栗石を掘削して、そこにベノトぐいを施工するものである。
　図−１１で示した護岸改良工事は、鉄筋コンクリート擁壁のアンダーピニングの例である。この実績から（株）松沢基工では図−２６のように、オーバーラップの中心位置をさらに掘削して、これに鉄筋を建て込み本来の地下連壁として使用すべく、目下研究を進めている。」（第３４頁右欄第１行〜第３５頁右欄第８行）との記載があり、図−２３〜２６，図−１１には前記の点が描かれている。
　また、エクセル工法に関して、
　「（株）松沢基工では、たまたまエクセル工法・・・の１号機を作り、これを土台にベノト工法が持つ問題点を解決した。」（第２７頁左欄第１８〜２１行）との記載、
　「▲１▼ケーシングの先端に耐摩耗、耐衝撃性に富む超硬チップを用い（図−５）、ケーシングの回転により岩石を切削し、掘削中はケーシングを常に先行させる（図６参照）」（第３０頁右欄第１４〜１９行）との記載、
　「▲２▼ケーシングで掘削圧入した後、排土バケットがケーシングを反力に油圧シリンダで押し込まれ、バケット内に土砂を入れ、シェルを閉じて地上に排出する（図−８参照）。」（第３１頁左欄第１１〜１６行）との記載、
　「▲７▼鉄が切れる。この工法で旧鉄筋コンクリート構造物を切削し、鉄筋の切断も容易にできた。」（第３１頁右欄第１０〜１１行）との記載、
　「（７）施工方法
　施工方法を図−２１により説明する。
　▲１▼ケーシングを先行しながら、右全周回転により土との摩擦を切る。
　▲２▼転石が出る場合、ケーシングの先端刃先で切削する。切削されたものは油圧バケットによりつかみ出す。この繰り返しで所定の深さまで掘削する。
　▲３▼鉄筋建込み、スライム処理、トレミー建込み。
　▲４▼コンクリート打設。」（第３３頁右欄下から第３行〜第３４頁左欄第６行）との記載があり、図−５，６，２１には前記の点が図示されている。
　以上の記載によれば、刊行物１７には以下の発明が記載されているものと認められる。
　「都市再開発での建物の建直しにおいて、鉄筋コンクリート躯体などの既存の地下躯体を撤去することなく、鉄筋コンクリートを切削する能力を有する穿孔機によりそのままずばりと穿孔掘削し、コンクリートを打設し、くいを施工する工法。」
　なお、刊行物１７の上記（９）都市再開発の盲点の項において、
　（イ）「地下に既存のコンクリートおよび鉄筋コンクリート躯体がある場合、これを撤去した後に、新設の地下連壁を施工するのが一般的である。」という従来技術の記載、及び（ロ）「図−１１で示した護岸改良工事は、鉄筋コンクリート擁壁のアンダーピニングの例である。この実績から（株）松沢基工では図−２６のように、オーバーラップの中心位置をさらに掘削して、これに鉄筋を建て込み本来の地下連壁として使用すべく、目下研究を進めている。」という護岸工事に関連する記載のなかには、地下連壁についての言及があり、
　一方、地下連壁に言及せず、建物の既存地下躯体の穿孔掘削を説明した、（ハ）「エクセル工法では、既存の地下躯体を撤去することなく、そのままずばりと穿孔掘削する方法による。図−２３は、東京都大和生命本社ビル新築工事にあたって、鉄筋コンクリートとペデスタルぐいがあり、それを除去した実例である。エクセル工法では、このように鉄筋コンクリート、ペデスタルぐい、さらに場所打ちぐい、鉄筋コンクリートぐいでも破砕して掘削することが可能である。図−２４も、同じく厚さ６ｍの鉄筋コンクリートと、厚さ１ｍの栗石を破砕掘削した実例である。・・・・・図−２５は、既存基礎コンクリートと栗石を掘削して、そこにベノトぐいを施工するものである。」との記載もあるが、
　上記（イ）（ロ）（ハ）記載間の関係が明確でなく、上記（イ）（ロ）（ハ）の記載を総合して統一的な発明を把握することができないので、建物の既存地下躯体の穿孔掘削に関する記載である（ハ）に沿って、上記のように刊行物１７の発明を認定した。
　また、刊行物１７の記載（ハ）には、刊行物１７記載の発明における「くい」が山留め効果を奏する旨の記載がなく、その示唆もない。
（４−２−１８）刊行物１８
　本件特許発明の出願の前に頒布された刊行物１８には、柱状体を連結して山めを構成する場合、その柱状体を、固結材の液と土砂とを混合して形成する点が記載されている。
（４−２−１９）刊行物１９
　刊行物１９には、硬質地盤掘削機によるＨＲＤ工法（ＨＡＲＤＲＯＣＫ　ＤＲＩＬＬ　ＴＥＣＨＮＩＱＵＥ）について記載されている。この工法は、オーガーが互いに逆転する内側スクリューとケーシング先端の特殊チップで転石・岩盤を掘削するケーシング（外側スクリュー）とにより掘進する二重スクリュー式の掘削機によるものであり、硬質地盤が容易に掘削でき、柱列杭の施工等基礎工事の施工に用いるものである。
　そして、刊行物の４枚目の施工例−２（北陸自動車道場上工事）の項には、日立建機のＰＤ−１００が使用されたことが記載されている。
（４−２−２０）刊行物２０
　刊行物２０には、その基礎・土木工事の項の２枚目に、ＤＵＡＬ（デユアル）工法ＳＤ−２７０（硬質地盤掘削工法）について記載されており、この工法では外側のケーシングと内側のスクリューを独立した機構で互いに逆転させながら掘削することが記載されているとともに、この工法に関連してＨＩＴＡＣＨＩ　ＰＤ１００の写真が掲載されている。
（４−２−２１）刊行物２１
　刊行物２１には、日立建機株式会社製の日立油圧式パイルドライバＰＤ１００が示されている。
（４−２−２２）刊行物２２
　刊行物２２には、日立建機株式会社製の日立油圧式パイルドライバＰＤ９０が示されている。
（４−２−２３）刊行物２３
　刊行物２３には、日立建機株式会社製のオールケーシング工法用掘削機（ケーシングドライバ）が記載されている。
（４−２−２４）刊行物２４
　刊行物２４には、本件特許発明に関する広告が掲載されている。
（４−３）対比・判断
　そこで、本件発明と上記刊行物１〜１８記載の各発明とを対比する。
（４−３−１）刊行物１〜１３，１５〜１８記載の各発明には、いずれも、本件発明が有する『仮りの山留めを省略して山留めを構築する』という技術課題をみいだすことができない。
　例えば、刊行物１には、「旧構築物の上物を撤去したのち、地下室などの床版や基礎杭をロックオーガにより貫通穿孔し、オールケーシングによる場所打杭や土留用のＰＩＰ連続壁などを施工した、都市再開発におけるビル建築用基礎工。」が記載されていると認められるが、刊行物１には、仮りの山留めを形成するかどうかについては記載されていないし、しかも、仮の山留めを設けることが技術常識であっても、仮の山留めを省略することは技術常識ではないから、仮の山留めを省略することが刊行物１に記載されているに等しい事項ということもできない。
　また、刊行物１７には、「都市再開発での建物の建直しにおいて、鉄筋コンクリート躯体などの既存の地下躯体を撤去することなく、鉄筋コンクリートを切削する能力を有する穿孔機によりそのままずばりと穿孔掘削し、コンクリートを打設し、くいを施工する工法。」が記載されていると認められるが、刊行物１７には、仮りの山留めを形成するかどうかについては記載されていないし、しかも、仮の山留めを設けることが技術常識であっても、仮の山留めを省略することは技術常識でないから、仮の山留めを省略することが刊行物１７に記載されているに等しい事項ということもできない。
（４−３−２）次に、刊行物１４記載の発明は、「既存建物を解体して新規に新築工事を施工する際に、仮山止めを設けず、かつ、既存建物の地下構造部分及びその下の支持杭などを除去することなく、いきなり新築工事用の山止めを構築する工法」に関するものであり、本件発明が有する『仮りの山留めを省略して山留めを構築する』という技術課題を具備するものであるが、
　刊行物１４記載の発明の工法は、「（イ）地表面側に残存する既存建物のコンクリート基礎（その他一般構造物の地中構造部分を含む。）について、コアーボーリング方式による穿孔（コアー抜き掘削）を行なう工程」を含むものであって、
　「地表面側に残存する既存建物のコンクリート基礎（その他一般構造物の地中構造部分を含む。）」に関して、既存建物のコンクリート基礎は、技術的にみて、山留めが必要となるような箇所に設けたものではなく、また、その他一般構造物の地中構造部分も、垂直壁等の山留め効果を奏する具体的構造が示されておらず、山留め効果を有するかどうかが明らかでないから、
　結局、刊行物１４記載の発明には、本件発明における「地下構造物」、すなわち「山留め機能を有している地下構造物」（上記（４−１）参照）に相当するものが認められないといわざるを得ない。
（４−３−３）また、刊行物１記載の発明又は刊行物１７記載の発明において、刊行物１４記載の発明の『仮りの山留めを省略して山留めを構築する』という考え方を適用して、本件発明に到達することは、以下の理由から、当業者が容易に想到しうることということはできない。
　すなわち、刊行物１には、旧構築物の上物を撤去すること、及び旧構築物の地下構築物である地下室の床版や基礎杭が残されていることは明記されているが、山留め機能を果たす主要部分である、地下構築物の垂直壁（地下壁）部分が残されていることは明記されていないし、旧構築物の上物を撤去することと、旧構築物の地下構造物の垂直壁（地下壁）部分を残すことは、論理上、直接的な関連がないから、結局、刊行物１には旧構築物の地下構造物の垂直壁（地下壁）部分を残すことが認められないといわざるを得ないので、
　刊行物１記載の発明に、刊行物１４記載の発明の『仮りの山留めを省略して山留めを構築する』という考え方を適用しても、残された地下構造物の部分に山留め機能がないために、隣接土地が崩れるという事態が生じて、本件発明に到達することができない。
　また、刊行物１７記載の発明は、単にくい（杭）を施工する工法であって、そのくいは山留め効果を奏するものではないから、刊行物１７記載の発明に刊行物１４記載の発明を適用することは、両者を結びつける契機がみいだせないので、当業者が容易に想到しうるものということはできない。
（４−３−４）そして、本件発明は、上記（４−３−１）（４−３−２）で示した相違点に係る構成を有することにより、特許明細書記載の「山留め構成に先立って地下構築物を除去する必要がなく、したがって、従来のごとく仮の山留めを構成する必要がなく、したがって、その撤去作業も不要であり極めて経済的である効果が得られるものである」という、上記刊行物１〜１８記載の発明には期待することができない、特有の作用効果を奏するものである。
（４−４）むすび
　以上のとおりであるから、
　本件発明は、平成７年審判第５１３２号の請求人の主張するような、上記甲第１号証（刊行物１）に記載された発明ではなく、また、上記甲第１〜１０号証（刊行物１〜１０）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもなく、
　また、本件発明は、平成７年審判第１３９４０号の請求人が主張するような、上記甲第１号証（刊行物１）に記載された発明ではなく、また、上記甲第１〜１３号証（刊行物１〜５，７，８，１１〜１６）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもなく、
　さらに、本件発明は、平成９年審判第１２９９号の請求人が主張するような、上記甲第１〜３号証（刊行物１７，１８，３）に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
　したがって、各請求人の主張及び証拠方法によっては、本件発明の特許を無効にすることはできない。
　よって、結論のとおり審決する。