【事件の表示】
　平成７年特許願第３００３８２号「単純ヘルペスウイルスタンパク質をコードするＤＮＡ配列」拒絶査定に対する審判事件（平成８年１１月１２日出願公開、特開平８−２９４３９２）について、次のとおり審決する
【結論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理由】
Ｉ．出願の経緯及び本願発明
　本願は、昭和５８年７月２０日（パリ条約による優先権主張、１９８２年７月２０日、米国、及び１９８２年１０月２５日、米国）を出願日とする特願昭５８−１３１１５１号の一部を平成７年１０月１１日に新たな特許出願としたものであって、平成１０年８月６日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲には以下のように記載されている。
「次のＤＮＡ配列：
　【化１】
からなる単純ヘルペスウイルスタイプ１（ＨＳＶ−１）のｇＤ糖タンパク質のアミノ酸配列を有するポリペプチドをコードするＤＮＡ配列；
該ｇＤ糖タンパク質の少なくとも１つの免疫学的抗原決定基を有するポリペプチドをコードするＨＳＶ−ＩＤＮＡ配列の部分配列；
次のＤＮＡ配列：
　【化２】
からなる単純ヘルペスウイルスタイプ１（ＨＳＶ−２）のｇＤ糖タンパク質のアミノ酸配列を有するポリペプチドをコードするＤＮＡ配列；
および
該ｇＤ糖タンパク質の少なくとも１つの免疫学的抗原決定基を有するポリペプチドをコードするＨＳＶ−２ＤＮＡ配列の部分配列；
より成る群から選ばれる、単純ヘルペスウイルスｇＤ糖タンパク質のアミノ酸配列を有するポリペプチドをコードするＤＮＡ配列、または単純ヘルペスウイルスｇＤ糖タンパク質の少なくとも１つの免疫学的抗原決定基を有するポリペプチドをコードするＨＳＶ　ＤＮＡ配列の部分配列とハイブリダイズし、かつ単純ヘルペスウイルスｇＤ糖タンパク質の少なくとも１つの免系学的抗原決定基を有するポリペプチドをコードし、上記ポリペプチドをｇＤ糖タンパク質に対する少なくとも１つの抗体に反応させることによりポリペプチドの少なくとも１つの免疫学的抗原決定基の存在を決定することを特徴とする発現可能なＤＮＡ配列（ただし、化１及び化で表されるＤＮＡ配列を除く）。」
（【化１】及び【化２】は別紙参照）
　なお、括弧内の「化１及び化」は「化１及び化２」の誤記と認める。
ＩＩ．原査定の拒絶理由
　これに対する原査定の拒絶の理由の概要は、（１）特許請求の範囲第１項に記載された「ＨＳＶ　ＤＮＡ配列の部分配列とハイブリダイズし、かつｇＤ糖タンパク質の少なくとも１つの免疫学的抗原決定基を有するポリペプチドをコードする発現可能なＤＮＡ配列」を得たことについては発明の詳細な説明中に記載されておらず、また、（２）部分配列を作成しその中から免疫学的抗原決定基を有するものを選択することが容易であったとしても、更にそれにハイブリダイズするものを得てその中から免疫学的抗原決定基を有するものを選択することは容易であるとはいえず、さらに、（３）本願明細書にはｇＤ糖タンパク質の全配列のうちどの部分が免疫学的抗原決定基であるかについての示唆もなく、一般にアミノ酸配列の少しの変更であっても抗原決定基としての機能には大きな影響があるものと考えられるから、本願発明は当業者が容易に実施できるものといえないから、特許法第３６条第４項、第５項及び第６項に規定する要件を満たしていない、というものである。
（昭和６０年改正特許法附則第２条（昭和６０年法律第４１号）に従えば、上記拒絶の理由の「特許法第３６条第４項、第５項及び第６項」は、「特許法第３６条第３項、第４項及び第５項」の誤記である。）
ＩＩＩ．当審の判断
　特許請求の範囲第１項に記載されたＤＮＡ配列は、（１）【化１】及び【化２】で表されるｇＤ糖タンパク質をコードするＤＮＡ配列又はその部分配列とハイブリダイズする配列であり、かつ（２）ｇＤ糖タンパク質の少なくとも１つの免疫学的抗原決定基（以下「エピトープ」という）を有するポリペプチドをコードする配列である。これに対して、本願明細書には、ｇＤ糖タンパク質のＮ末端の１部であれば除去しても免疫学的抗原性を保持していることが記載されているのみで、上記（１）及び（２）の双方の要件を満たすＤＮＡ配列に関しては、その取得方法も含め全く記載されておらず、【化１】及び【化２】もしくはその部分配列以外に上記（１）及び（２）の要件を満たすＤＮＡ配列が存在する可能性すら示されていない。そこで、以下、本願の優先権主張日前の技術常識を参酌すれば本願明細書中に記載されているに等しいといえるか否かを請求人の主張に沿って検討する。
　請求人は、請求の理由において、「本願明細書第２０頁第１９行から第２１頁第５行に、ｇＤ遺伝子を含むＤＮＡフラグメントをハイブリダイゼーションにより同定することが記載されている」こと、及びこの同定方法を用いれば「ハイブリダイズするｇＤ配列を含むＤＮＡフラグメントを容易に同定することができ、得ることができる」ことを主張している。
　しかしながら、例え上記（１）の要件を満たすＤＮＡ配列（以下「ハイブリダイズ配列」という）が容易に同定でき、取得できるとしても、ハイブリダイズ配列がすべて上記（２）のエピトープを有するとはいえない。むしろ、本願の優先権主張日前の技術常識を参酌しても【化１】及び【化２】で表されるｇＤ糖タンパク質に係るアミノ酸配列からエピトープ部分が明白なわけではないので、クローニング用プローブに適した部分配列の決定方法やハイブリダイズ条件等の具体的な教示がない本願明細書に基づいて、ハイブリダイズ配列を取得すれば、上記（２）のエピトープを有さない配列が極めて多数含まれることとなり、無数に近いハイブリダイズ配列の中から上記（２）のエピトープを有する配列を同定し、取得しなければならないこととなる。
　また、請求人は、請求の理由において、本願明細書中に「ｇＤタンパク質の全配列のうちどの部分が免疫学的抗原決定基であるかが具体的に示されていなくても」「次のような簡便な機能試験を直接使用することによってＤＮＡフラグメントが免疫抗原性を有しているか否かが容易に判定できる。即ち、ｇＤ遺伝子を含むフラグメントを発現させ、免疫抗原決定基をもつか否かを判定するためにこのフラグメントの発現産物をｇＤタンパク質などに特異的な抗体と反応させる。特に、免疫抗原決定基のスクリーニングに適した手段は、第６．３．３節の実施例に記載されるようなＨＳＶ−１に対する市販の全ウサギ抗血清を含めた多価抗血清である（段落「０１１７」）」ことを主張している。
　しかしながら、そもそも抗原性タンパク質をコードするアミノ酸配列中の任意のフラグメントを合成し、その抗原性を検討すること自体が本願の優先権主張日前の技術常識といえるほどに広く行われていた技術であるか否かは不明であるが、例え【化１】及び【化２】で表されるＤＮＡ配列中の任意の部分配列の中から上記（２）のエピトープを有するものをスクリーニングすることが容易に実施できるとしても、エピトープを有する配列にハイブリダイズする配列が必ずしも当該エピトープの立体構造を保持する配列ではなく、配列を眺めただけでエピトープを有するか否かがわかるものではないから、結局、本願発明のＤＮＡ配列を得るためには、上記（２）のエピトープを有する配列にハイブリダイズする無数のＤＮＡ配列の中から、その抗原性を保持している配列をさらに選択しなければならない。
　したがって、特許請求の範囲第１項に記載されたＤＮＡ配列を得るためには、当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験（いわゆる「過度な実験」）を行う必要があると認められる。
　よって、本願は、優先権主張日前の技術常識を参酌しても、明細書中に上記（１）及び（２）の双方の要件を満たすＤＮＡ配列が記載されているに等しいとまではいえず、翻って当業者が容易に実施できる程度に明細書が記載されているとはいえない。
付記：請求の理由に添付された補正案について
　なお、請求人は、審判請求書の請求の理由の欄において、ｇＤ糖タンパク質の「１又は数個のアミノ酸が欠失、置換、挿入されたペプチド」をコードするＤＮＡ配列及びその部分配列に係る特許請求の範囲の補正案を提示している。
　一般に、抗原決定基（エピトープ）は、数個のアミノ酸によって構築されており、そのアミノ酸の１つが置換されてもその三次構造に大きな影響を与え、抗原決定基としての特性が失われるものと予測される。したがって、仮にこの補正案を採用しても、明細書中にｇＤ糖タンパク質の免疫学的抗原決定基がそのアミノ酸配列のどの部分に存在するかが教示されていない本願において、【化１】及び【化２】に係るアミノ酸の部分配列の「１又は数個のアミノ酸が欠失、置換、挿入されたぺプチド」の中から、ｇＤ糖タンパク質の「免疫学的決定基」を有するものを選択することも、当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験（いわゆる「過度な実験」）を行う必要があるので添付された補正案を勘案しても上記認定は左右されない。
ＩＶ．むすび
　以上のとおりであるから、本願は、特許法第３６条第３項及び第４項に規定する要件を満たしていないので、拒絶をすべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。