【事件の表示】
　平成２年特許願第２９０５８２号「有機体の同定および特徴づけ方法」拒絶査定に対する審判事件（平成４年４月２７日出願公開、特開平４−１２６１００）について、次のとおり審決する。
【結論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理由】
Ｉ．出願の経緯及び本願発明
　本願は、昭和５７年９月２２日（パリ条約による優先権主張、１９８１年９月２５日、米国）を出願日とする特願昭５７−５０３０５３号を原出願とする特許法第４４条第１項の規定による特許出願であるとして、平成２年１０月２６日に新たな特許出願としたものであって、その特許請求の範囲第１項には以下のように記載されている。
「前核生物のリボソールＲＮＡ情報を含む断片と検出可能に標識された前核ｒＲＮＡ情報を含むハイブリダイゼーションプローブを選択的にハイブリッド化させることを特徴とする、真核生物中に存在するか又はこれと共生する前核生物の検出方法。」
　なお、本願については、平成６年８月５日付けで手続補正がなされたが、これは平成６年９月２２日付けの補正の却下の決定により却下され、平成６年補正審判第５０１６７号審決（平成７年８月２９日）においてその決定が支持され、その審決が確定しており、また、本件審判請求後の平成８年９月２日付けでも手続補正がなされたが、これも平成８年１２月６日付けの補正の却下の決定により却下され、平成９年補正審判第５００１７号審決（平成９年８月１日）においてその決定が支持され、その審決も既に確定している。
ＩＩ．原審の拒絶の理由
　原審では、原出願（特願昭５７−５０３０５３号）の特許請求の範囲の請求項１に係る発明がその請求項２５、２６、２７、３２の記載からみて本願発明と同一であるから、本願が分割要件を満たしておらず出願日の遡及がみとめられない旨の通知をした上で、本願発明は、原出願の国内公表に係る特表昭５８−５０１４９６号公報に記載された発明と同一であるので、特許法第２９条第１項第３号の規定により特許を受けることができないとして、本願を拒絶する旨の査定をした。
　そこでまず原出願に係る発明について検討する。
ＩＩＩ．当審の判断
（原出願に係る発明）
　原出願（特願昭５７−５０３０５３号）は、特公平５−３０４４０号公報に記載された特許請求の範囲に基づいて平成６年５月１２日に特許第１８４３８６４号として登録されており、その特許請求の範囲の請求項１には、次のように記載されている。
「１（１）未知前核性又は真核性有機体の制限エンドヌクレアーゼ消化ＤＮＡに、既知プローブ前核性又は真核性有機体の又は既知プローブ前核性又は真核性有機体由来のリボソームＲＮＡ情報−含有核酸をハイブリダイゼーションさせたクロマトグラフパターンを得、
（２）（１）のクロマトグラフパターンと、当該未知有機体の種を決定するに十分な数の追加のクロマトグラフパターンであって、種の異なる既知の他の前核性又は真核性の有機体の前記（１）と同種の制限エンドヌクレアーゼによる消化ＤＮＡ、前記既知プローブ有機体の又は前記既知プローブ有機体由来のリボソームＲＮＡ情報‐含有核酸をハイブリダイゼーションさせた追加のクロマトグラフパターンとを比較し、次いで
（３）前記既知有機体のクロマトグラフパターン中に存在するリボソームＲＮＡ配列含有制限断片の組み合せであって、同種異株の間では保存されているが異種間では保存されていない組み合せを検出することによって当該未知有機体の種を同定することを特徴とする、未知有機体の種の同定方法。」
　また、請求項１の従属請求項である請求項２には、請求項１の「リボソームＲＮＡ情報−含有核酸」に関して次のように記載されている。
「２　リボソームＲＮＡ情報−含有核酸が検出可能なように標識化されたものである請求の範囲第１項の方法。」
　さらに、請求項１の従属請求項である請求項１３には、請求項１の「未知有機体」に関して次のように記載されている。
「１４　前核有機体と真核有機体の全ＤＮＡを抽出し、該真核有機体ＤＮＡ中に存在するリボソームＲＮＡ情報の存在下に該前核有機体ＤＮＡ中に存在するリボソームＲＮＡ情報を選択的に検出するものである請求の範囲第１３項の方法。」
　そしてまた、その従属請求項である請求項２５、２６、２７、３２には、請求項１の「未知有機体」に関して更に次のように記載されている。
「２５　未知細菌が真核組織の中、又は真核組織と共に存在する請求の範囲第２３項の方法。
　２６　細菌が動物又は植物細胞の中、又は細胞と共に存在する請求の範囲第２５項の方法。
　２７　当該細菌がヒト細胞の中、若しくはヒト細胞と共に存在するか、又は植物根細胞と共に存在する請求の範囲第２６項の方法。
　３２　未知細菌が植物又は動物に対して病原的である請求の範囲第２３、２４、２５又は２７のいずれかの方法。」
　したがって、原出願の請求項１に係る発明には、未知有機体である未知細菌（本願の「前核生物」に相当）のリボソームＲＮＡ情報を含む断片と、検出可能なように標識化された前核性有機体のリボソームＲＮＡ情報−含有核酸プローブ（本願の「検出可能に標識された前核ｒＲＮＡ情報を含むハイブリダイゼーションプローブ」）をハイブリッド化させることを特徴とする、真核生物中に存在するかこれと共生する未知細菌（本願の「前核生物」に相当）の検出方法、が包含されていると認められる。
（本願の特許請求の範囲第１項の記載と原出願の請求項１に係る発明の対比）
　原出願の請求項１に係る発明と本願の特許請求の範囲第１項の記載を対比すると、前者が、リボソームＲＮＡ情報を含む断片と標識化されたプローブをハイブリッド化したのち、そのクロマトグラフパターンを用いて未知細菌の検出を行っているのに対して、後者では、その工程が明示的に記載されていない点で相違する。
　そこで本願の特許請求の範囲第１項の記載に基づいて、本願に係る発明（以下、「本願発明」という）を決定するため、その明細書及び図面を以下に検討する。
（本願に係る発明）
　ハイブリダイゼーションプローブによる前核生物の検出方法に関して、出願当初の明細書等には、
（１）「例えば、感染物質を検出し、同定する目的で真核細胞（例えば動物又は植物）中に存在する前核細胞の種（例えば細菌）を検出する場合には、前核リボソームプローブを選び、小器官由来のＤＮＡは抽出されないか、最小限量抽出される条件で処理すればよい。このやり方を用いれば、小器官由来のＤＮＡと前核ＤＮＡとの干渉は最小であると確信することができる。」（第３０頁１５行〜第３１頁２行）、
（２）「前核ＤＮＡとハイブリッドを形成させるためには前核細胞リボソームプローブ（例えば細菌のリボソームプローブ）を用いるのが特に好ましい。このやり方で、前核有機体の属、種および株を検出し、定量しそして同定することができるだろう。最も好ましい前核リボソームプローブの１つは細菌から得られるもので、その中でも特に、使い易い、手に入り易いという点で大腸菌からのものがよい。大腸菌から得たリボソームプローブは、いかなる有機体にも、特にすべての前核有機体の同定に用いることができ、細菌のあらゆる属、種および菌株の同定のために最も好ましい。」（第３１頁１７行〜第３２頁９行）と記載されている。また、
（３）実施例４として、大腸菌リボソームプローブと、ストレプトコッカス・ニューモニエに感染させたスイスマウスの器官から抽出したＤＮＡ、ストレプトコッカス・ニューモニエから抽出したＤＮＡ、及びスイスマウスの器官から抽出したＤＮＡのそれぞれのＥｃｏＲＩ断片とをハイブリダイズさせたことが記載されており、その結果として、「細菌プローブは、哺乳類リボソームＲＮＡ遺伝子配列とはあまりよくハイブリッド化しないので、帯は強度がより小さく、細菌プローブおよび核哺乳類ＲＮＡの系は感度がより小さく、感染している前核細胞のＤＮＡに対する選択性がよりはつきりあらわれる。細菌プローブをレーン（ｌａｎｅ）当り１０μｇ消化細菌ＤＮＡにハイブリッド化させた実験で、細菌の帯は明らかに見えた時でも１レーン当り１０μｇ消化ヒト又はマウスＤＮＡに対するハイブリッド形成は発見されなかった。」（第８９頁第１〜１１行）という記載がある。
　前記記載（３）において用いた「細菌プローブ」は、第１２図に記載されているように（第９５〜９６頁には、「第１２図はプローブとして大腸菌からの１６Ｓ型および２３Ｓ型ｒＲＮＡに対するｃＤＮＡを用い、感染マウス組織から、ＥｃｏＲＩ消化ＤＮＡ中のストレプトコッカス・ニューモニエの検出を示す」と説明されている）、大腸菌の１６Ｓおよび２３Ｓ　ｒＲＮＡ全長に対応するｃＤＮＡの制限酵素消化物からなるプローブのセットであって、目的遺伝子とのみ特異的にハイブリダイズするハイブリダイゼーション法におけるプローブとは明らかに異なる。そして、前記記載（３）の「細菌プローブは、哺乳類リボソームＲＮＡ遺伝子配列とはあまりよくハイブリッド化しないので、帯は強度がより小さく、‥‥‥細菌プローブをレーン（ｌａｎｅ）当り１０μｇ消化細菌ＤＮＡにハイブリッド化させた実験で、細菌の帯は明らかに見えた時でも１レーン当り１０μｇ消化ヒト又はマウスＤＮＡに対するハイブリッド形成は発見されなかった。」という結果も、既知試料とハイブリダイズさせたクロマトグラフパターンとを比較して得た結果であり、上記プローブセットを用いると、哺乳動物由来の試料の場合と比べて、同じ前核生物由来の試料の場合は、クロマトグラフパターンの帯のうちのいくつかが強い反応性を示すことを表しているにすぎないものである。即ち、上記記載はあくまでも、プローブセットが形成するパターン中の帯としての認識に留まるものであって、その帯を構成している個々のＤＮＡ断片までを認識するものではなく、ましてや、特定のＤＮＡ断片に特異的にハイブリダイズしてこれを取得することについて示唆するものではない。
　してみれば、前記記載（３）から直ちに、前核生物のｒＲＮＡとのみ選択的にハイブリダイズするハイブリダイゼーション法のプローブが記載されているとはいえず、前記記載（１）を組み合わせてみても、前核生物のｒＲＮＡとのみ選択的にハイブリダイズするプローブを用いたハイブリダイゼーション法が示唆されているとは到底いえない。
　したがって、本願明細書等には、前核生物の検出のための完成した発明として、リボソームＲＮＡ情報を含む断片と標識化されたプローブをハイブリッド化したのち、その「クロマトグラフパターン」を用いて前核生物の検出を行なうものだけが記載されていると認められる。よって、本願の明細書等を考慮して特許請求の範囲第１項の記載を解釈すれば、本願発明は、この「クロマトグラフパターン」の対比の工程を伴うものであるとしか解しようがない。
　なお、こうした解釈を裏付けるように、出願人は、「クロマトグラフパターン」の対比の工程を特許請求の範囲第１項から削除する目的で、平成６年８月５日付けと平成８年９月２日付けで手続補正を行っているが、いずれの補正も却下され、その決定が審判部で支持され（平成６年補正審判第５０１６７号審決＜平成７年８月２９日＞及び平成９年補正審判第５００１７号審決＜平成９年８月１日＞）、いずれの審決についても出願人が争わなかったために既に確定している。
（分割要件違反）
　そうすると、本願の特許請求の範囲第１項の記載と原出願の請求項１に係る発明に一応の相違が見られるものの、本願の明細書等を考慮すれば、本願発明は原出願の請求項１に係る発明は同一であり、本願は、特許法第４４条第１項の分割要件を満たさないことから、出願日の遡及の適用が受けられず、現実の出願日（平成２年１０月２６日）を基準に特許性の判断を行なわざるをえない。
（拒絶の理由）
　してみると結局、本願発明は、原出願の国内公表に係る特表昭５８−５０１４９６号公報（昭和５８年９月８日公表）に記載された発明と同一である。
ＩＶ．むすび
　以上のとおりであるから、本願は特許法第４４条第１項に規定された分割要件を満たしていないことから出願日の遡及が認められず、本願発明は、原出願の国内公表に係る特表昭５８−５０１４９６号公報に記載された発明と同一であるので、特許法第２９条第１項第３号の規定により特許を受けることができない。
　よって、結論のとおり審決する。