【事件の表示】
　特許第６０９２９８６号発明「ゴム組成物及びタイヤ」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第６０９２９８６号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１−３〕について訂正することを認める。
　特許第６０９２９８６号の請求項１−３に係る特許を取り消す。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本件特許第６０９２９８６号の請求項１ないし３に係る特許についての出願は、平成２６年１１月２７日（優先権主張　平成２５年１１月２７日）を国際出願日とする日本語出願（特願２０１５−５３９９８６号）の一部を、平成２７年１１月５日に新たな特許出願としたものであって、平成２９年２月１７日にその特許権の設定登録がされ、同年３月８日に特許掲載公報が発行され、その後、その特許に対して、同年８月１４日に特許異議申立人　渡辺広基（以下、「申立人」という。）により特許異議の申立てがされたものである。  
　その後の経緯は以下のとおりである。
　平成２９年１１月３０日付け　取消理由通知
　平成３０年２月５日付け　　意見書及び訂正請求書の提出
　平成３０年５月１６日付け　　取消理由通知（決定の予告）
　平成３０年７月２３日付け　　意見書及び訂正請求書の提出
　なお、平成３０年２月５日付けで提出された訂正請求書による訂正の請求及び、同年７月２３日付けで提出された訂正請求書による訂正の請求に関し、申立人に対して特許法第１２０条５第５項に基く通知をしたところ、いずれについても、その指定期間内に申立人から意見書が提出されなかった。
第２　訂正の適否
　平成３０年７月２３日付けの訂正請求（以下、「本件訂正請求」という。）の適否について検討する。
　なお、同年２月５日付けの訂正請求は、特許法第１２０条の５第７項の規定により取り下げられたものとみなす。
１　訂正の内容
　本件訂正請求の趣旨は、特許第６０９２９８６号の特許請求の範囲を本訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項１ないし３について訂正することを求めるものであり、その訂正の内容は以下のとおりのものである。
（訂正事項１）
　特許請求の範囲の請求項１に、
「天然ゴムを７０質量％以上含むゴム成分（Ａ）を配合してなり、ゴム成分１００質量部に対して、Ｃ５系樹脂、Ｃ５〜Ｃ９系樹脂、Ｃ９系樹脂、テルペン系樹脂、テルペン−芳香族化合物系樹脂、ロジン系樹脂、ジシクロペンタジエン樹脂、及びアルキルフェノール系樹脂の中から選ばれる少なくとも１種の熱可塑性樹脂（Ｂ）を５〜５０質量部、並びにシリカ及びカーボンブラックを含む充填剤（Ｃ）を２０〜１２０質量部配合してなり、前記充填剤（Ｃ）中のシリカの含有量が９０質量％以上である、ことを特徴とするゴム組成物。」
と記載されているのを、
「天然ゴムを７０質量％以上含むゴム成分（Ａ）
（エポキシ化天然ゴムを含むゴム成分を除く）
、
３０
１００質量％未満
り、軟化剤（Ｄ）が配合されていない
２　訂正の目的の適否、新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更の存否、及び一群の請求項
（１）訂正事項１のうち「
（エポキシ化天然ゴムを含むゴム成分を除く）
　訂正事項１−１は、訂正前の請求項１の「天然ゴムを７０質量％以上含むゴム成分（Ａ）」という事項から、「エポキシ化天然ゴムを含むゴム成分」を除くものであり、請求項１の「天然ゴムを７０質量％以上含むゴム成分（Ａ）」を減縮するものであるから、当該訂正事項１−１は、特許法第１２０条の５第２項だたし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　そして、かかる訂正事項１−１は、申立人が提示した甲第２号証に記載の、「エポキシ化天然ゴム」を含むゴム成分を除くものであって、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内のものであって新たな技術的事項を導入するものではなく、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
（２）訂正事項１のうち、熱可塑性樹脂（Ｂ）を、「Ｃ５系樹脂、Ｃ５〜Ｃ９系樹脂、Ｃ９系樹脂
、
　訂正事項１−２は、訂正前の請求項１に記載の発明では、熱可塑性樹脂（Ｂ）として、「Ｃ５系樹脂、Ｃ５〜Ｃ９系樹脂、Ｃ９系樹脂、テルペン系樹脂、テルペン−芳香族化合物系樹脂、ロジン系樹脂、ジシクロペンタジエン樹脂、及びアルキルフェノール系樹脂の中から選ばれる少なくとも１種」と特定していたのに対して、訂正後の請求項１に記載の発明では、訂正前の請求項１において選択肢として択一的に記載されていたものの中から「テルペン系樹脂」及び「テルペン−芳香族化合物系樹脂」を削除することにより、熱可塑性樹脂（Ｂ）を限定し、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、当該訂正事項１−２は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 
　そして、かかる訂正事項１−２は、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 
  
（３）訂正事項１のうち、熱可塑性樹脂（Ｂ）の配合量を「５〜３０質量部」とする訂正（以下、「訂正事項１−３」という。」）について
　
　訂正事項１−３は、熱可塑性樹脂（Ｂ）の配合量について、訂正前の「５〜５０質量部」との数値範囲の上限値を引き下げ、「５〜３０質量部」とするものであるから、当該訂正事項１−３は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　また、係る訂正事項１−３について、明細書の【００２５】には、「上記の熱可塑性樹脂（Ｂ）は、ゴム成分（Ａ）１００質量部に対して５〜５０質量部、好ましくは１０〜３０質量部配合される。」と記載されているから、当該訂正事項は新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
（４）訂正事項１のうち、充填剤（Ｃ）中のシリカの含有量を「９０質量％以上１００質量％未満」とする訂正（以下、「訂正事項１−４」という。）について
　
　訂正事項１−４は、訂正前の請求項１に記載の発明では、充填剤（Ｃ）中のシリカの含有量として、「９０質量％以上」と特定していたのに対して、訂正後の請求項１に記載の発明では、当該範囲を「９０質量％以上１００質量％未満」とすることにより、充填剤（Ｃ）中のシリカの含有量を限定し、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 
　そして、当該訂正事項１−４について、明細書の【００２６】には、「充填剤（Ｃ）中には、シリカが５０〜１００質量部、好ましくは８０〜１００質量部、更に好ましくは９０〜１００質量部含まれる。」と記載されており、【００２９】には、「充填剤（Ｃ）としては、シリカの他に、カーボンブラック・・・当を適宜配合することができる。」と記載されていることから、当該「１００質量％未満」との上限値を設定することは、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内のものであって新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
　
（５）訂正事項１のうち、「り、軟化剤（Ｄ）が配合されていない」という事項を追加する訂正（以下、「訂正事項１−５」という。）について
　訂正事項１−５は、訂正前の「ゴム組成物」について、「軟化剤（Ｄ）」が配合されないことを追加するものであるから、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　また、係る訂正事項１−５について、明細書の【００３２】には、「本発明のゴム組成物は、更に軟化剤（Ｄ）を配合することができる。・・・ただし、湿潤路面における制動性能の観点から、本発明のゴム組成物には、軟化剤（Ｄ）を配合しないことが特に好ましい。」と記載されているから、軟化剤（Ｄ）が配合されないことを追加することは、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内のものであって新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
（６）一群の請求項
　訂正前の請求項２及び３は、訂正前の請求項１を引用しており、訂正事項１によって記載が訂正される請求項１に連動して訂正されるものであるから、請求項１ないし３は一群の請求項である。
　したがって、訂正事項１は、一群の請求項ごとにされている。 
  
 （７）独立特許要件について
　特許異議の申立ては、本件特許の全ての請求項について申し立てられているので、訂正後の請求項１ないし３に係る発明については、訂正を認める要件として、特許法第１２０条の５第９項において読み替えて準用する同法第１２６条第７項に規定する独立特許要件は課されない。
３　小括
　以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正は、特許法第１２０条の５第２項第１号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第４項及び同条第９項において読み替えて準用する同法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合する。
　したがって、本件訂正請求は適法なものであり、訂正後の請求項１ないし３について訂正することを認める。
第３　本件特許に係る発明
　上記第２のとおり、本件訂正請求による訂正は許容されるので、本件特許の請求項１ないし３に係る発明（以下、「本件発明１」ないし「本件発明３」という。）は、平成３０年７月２３日付けの訂正請求書に添付された特許請求の範囲の請求項１ないし３に記載された事項により特定される以下のとおりのものである。
「【請求項１】
　天然ゴムを７０質量％以上含むゴム成分（Ａ）（エポキシ化天然ゴムを含むゴム成分を除く）を配合してなり、ゴム成分１００質量部に対して、Ｃ５系樹脂、Ｃ５〜Ｃ９系樹脂、Ｃ９系樹脂、ロジン系樹脂、ジシクロペンタジエン樹脂、及びアルキルフェノール系樹脂の中から選ばれる少なくとも１種の熱可塑性樹脂（Ｂ）を５〜３０質量部、並びにシリカ及びカーボンブラックを含む充填剤（Ｃ）を２０〜１２０質量部配合してなり、前記充填剤（Ｃ）中のシリカの含有量が９０％以上１００質量％未満であり、軟化剤（Ｄ）が配合されていない、ことを特徴とするゴム組成物。
【請求項２】
　前記ゴム成分（Ａ）中にスチレン−ブタジエン共重合体ゴムが１０〜３０質量％含まれる、請求項１記載のゴム組成物。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のゴム組成物をトレッドゴムに用いたことを特徴とするタイヤ。」
第４　取消理由（決定の予告）の概要
　当審が、取消理由通知（決定の予告）で通知した取消理由の概要は以下の取消理由１に示すとおりである。
１　取消理由１
　本件発明１ないし３は、取消理由で通知した甲第２号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定に違反して特許されたものであって、同法第１１３号第２項に該当し、それらの特許は取り消すべきものである。
　甲第２号証：特開２００６−６３０９３号公報
　（異議申立人が提出した甲第２号証、以下、「甲２」という。）
第５　合議体の判断
１　甲２刊行物に記載された事項と甲２に記載された発明
（１）甲２に記載された事項
　甲２には、以下の事項が記載されている。
 
ア 「【請求項１】 
　天然ゴムおよび／またはエポキシ化天然ゴムを８０重量％以上含むゴム成分１００重量部に対して、８重量部以上のレジン、および白色充填剤８０重量％以上からなる充填剤を含有するトレッド用ゴム組成物。」 
  
イ 
「【００１５】
　ゴム成分としては、天然ゴムおよびエポキシ化天然ゴム以外にもスチレンブタジエンゴム、ブチルゴム、イソブチレンとｐ−メチルスチレンとの共重合体のハロゲン化物などのゴムを用いることができるが、石油外資源から得られることから、天然ゴムおよびエポキシ化天然ゴムからなることが好ましい。　
【００１６】 
　本発明のトレッド用ゴム組成物に使用される充填剤としては、シリカ、炭酸カルシウム、セリサイト、カーボンブラック、水酸化アルミニウム、クレーなどが挙げられる。本発明のトレッド用ゴム組成物としては、シリカ、炭酸カルシウム、セリサイトなどの白色充填剤を用いることが好ましい。これらの白色充填剤を用いることで、カーボンブラックなどの充填剤の場合と異なり、転がり抵抗が低減し、石油外資源の比率が上昇するという効果が得られる。 
【００１７】 
　充填剤中の白色充填剤の含有率は８０重量％以上、好ましくは９０重量％以上である。含有率が８０重量％未満では、石油外資源の比率が低下し、好ましくない。白色充填剤の含有率は１００重量％であることが好ましい。」
  
ウ 
「【００２２】 
　レジンとしては、芳香族系石油樹脂（Ｃ９留分による樹脂）、クマロンインデン樹脂（石炭クマロンインデン樹脂など）、テルペン樹脂、芳香族変性テルペン樹脂（天然芳香族テルペンなど）、ロジン樹脂、フェノール系樹脂、石油系レジン（Ｃ５留分による樹脂）などがあげられる。なかでも、天然芳香族テルペン、石炭クマロンインデン樹脂などの石油以外の天然資源をもとに得られる（天然由来の）レジンが好ましい。」 
  
エ　 
「【００２４】 
　レジンの含有量は、ゴム成分１００重量部に対して８重量部以上、好ましくは１０重量部以上である。含有量が８重量部未満では、グリップ性能の改善効果が小さくなる。また、含有量は５０重量部以下、好ましくは３５重量部以下である。含有量が５０重量部をこえると、硬度が増大する。」） 
  
オ 
「【００３３】 
　以下に実施例において使用した各種薬品を詳細に説明する。 
ＮＲ：ＲＳＳ＃１ 
ＳＢＲ：日本ゼオン（株）製のＮｉｐｏｌ　１５０２ 
ＥＮＲ−２５：GATHRIE POLYMER SDN. BHD社製のエポキシ化天然ゴム（エポキシ化率：２５モル％） 
カーボンブラック：昭和キャボット（株）製のショウブラックＮ２２０ 
シリカ：テグッサ社製のウルトラシル　ＶＮ３（ＢＥＴ比表面積：１７５ｍ２／ｇ） 
シランカップリング剤：テグッサ社製のＳｉ−６９ 
アロマチックオイル：（株）ジャパンエナジー製のプロセスＸ−１４０ 
ミネラルオイル：出光興産（株）製のダイアナプロセスＰＡ３２ 
植物油：日清製油（株）製の精製パーム油Ｊ（Ｓ） 
石油系レジン：新日本石油化学（株）製のネオポリマー１４０（軟化点：１４０℃） 
天然芳香族テルペン：ヤスハラケミカル（株）製のＴＯ１１５（軟化点：１１５℃） 
石炭クマロンインデン樹脂：新日鐵化学（株）製のエスクロンＧ９０（軟化点：９０℃） 
ワックス：大内新興化学工業（株）製のサンノックワックス 
老化防止剤：精工化学（株）製のオゾノン６Ｃ 
ステアリン酸：日本油脂（株）製のステアリン酸 
酸化亜鉛：三井金属鉱業（株）製の酸化亜鉛２種 
硫黄：軽井沢硫黄（株）製の粉末硫黄 
加硫促進剤ＴＢＢＳ：大内新興化学工業（株）製のノクセラーＮＳ 
加硫促進剤ＤＰＧ：大内新興化学工業（株）製のノクセラーＤ 
【００３４】 
　これら薬品のうち石油外資源は、ＮＲ、ＥＮＲ、シリカ、硫黄、シランカップリング剤、植物油、天然芳香族テルペン、石炭クマロンインデン樹脂、ステアリン酸、酸化亜鉛である。 
【００３５】 
　実施例１〜１０および比較例１〜４ 
　表１に記載する硫黄および加硫促進剤以外の各種薬品を（株）神戸製鋼所製の１．７Ｌバンバリーに充填し、７７ｒｐｍで１４５℃に到達するまで混練した。 
【００３６】 
　得られた混練物に対して、硫黄および加硫促進剤を表１に示す量配合し、オープンロールで８０℃で６分間混練し、未加硫物を得た。 
【００３７】 
　前記未加硫物をタイヤ成型機上でトレッド形状に成形し、他のタイヤ部材と貼りあわせて未加硫タイヤを作製した。それを１６０℃で２０分間加硫することにより、タイヤを製造した。得られたタイヤを使用して、以下の試験をおこなった。 
　【００３８】 
（制動テスト） 
　得られたタイヤを車に装着し、ドライアスファルト路面およびウェットアスファルト路面において、時速１００ｋｍからの制動停止距離を測定し、その測定値から、摩擦係数μを求めた。比較例１のμを１００として指数表示した。指数が大きいほど性能は良好である。 
【００３９】 
　結果を表１に示す。なお、表１のアセトン抽出分とは、ゴム組成物中におけるアセトン抽出分（石油系レジン、天然芳香族テルペン、石炭クマロンインデン樹脂、ワックスおよび老化防止剤）の含有率を示し、石油外比率とは、ゴム組成物中における石油外資源の含有率を示す。 
【００４０】 
【表１】 
　
」 
（２）甲２に記載された発明  
　甲２の摘記事項アないしオから、甲２には、以下の発明（以下「甲２発明」という。）が記載されているといえる。 
 　 
「天然ゴムおよび／またはエポキシ化天然ゴムを８０重量％以上含むゴム成分１００重量部に対して、１０〜３５重量部のレジンとして、芳香族系石油樹脂（Ｃ９留分による樹脂）、クマロンインデン樹脂（石炭クマロンインデン樹脂など）、テルペン樹脂、芳香族変性テルペン樹脂（天然芳香族テルペンなど）、ロジン樹脂、フェノール系樹脂、石油系レジン（Ｃ５留分による樹脂）、および白色充填剤としてのシリカ９０重量％以上からなる７５〜８５重量部の充填剤を含有するトレッド用ゴム組成物。」  
　
２　対比・判断
（１）　本件発明１について 
ア　対比　
　甲２発明の「天然ゴムおよび／またはエポキシ化天然ゴムを８０重量％以上含むゴム成分」と、本件発明１の「天然ゴムを７０質量％以上含むゴム成分（Ａ）（エポキシ化天然ゴムを含むゴム成分を除く）」とは、「天然ゴムを８０重量％以上含むゴム成分」の限りで重複する。
　甲２発明の、「レジンとして、芳香族系石油樹脂（Ｃ９留分による樹脂）、クマロンインデン樹脂（石炭クマロンインデン樹脂など）、テルペン樹脂、芳香族変性テルペン樹脂（天然芳香族テルペンなど）、ロジン樹脂、フェノール系樹脂、石油系レジン（Ｃ５留分による樹脂）」は、本件発明１の、「Ｃ5系樹脂、Ｃ5〜Ｃ9系樹脂、Ｃ9系樹脂、ロジン系樹脂、ジシクロペンタジエン樹脂、及びアルキルフェノール系樹脂の中から選ばれる少なくとも１種の熱可塑性樹脂（Ｂ）」に相当しする。
　甲２発明の、「白色充填剤としてのシリカ９０重量％以上からなる」「充填剤」は、本件発明１の「シリカ」を含む「充填剤（Ｃ）」であって、「シリカの含有量が９０質量％である」「充填剤」に、カーボンブラックを含まない点を除いて相当し、甲２発明における充填剤の「樹脂１００重量部に対して」「７５〜８５重量部」との配合量は、本件発明１の、「充填剤（Ｃ）」の「ゴム成分１００質量部に対して」「２０〜１２０質量部」との配合量と重複する。
　甲２発明の、「トレッド用ゴム組成物」は、本件発明１の「ゴム組成物」に相当する。
　そうすると、本件発明１と甲２発明とは、 
 「天然ゴムを７０質量％以上含むゴム成分（Ａ）を配合してなり、ゴム成分１００質量部に対して、Ｃ５系樹脂、Ｃ５〜Ｃ９系樹脂、Ｃ９系樹脂、ロジン系樹脂、ジシクロペンタジエン樹脂、及びアルキルフェノール系樹脂の中から選ばれる少なくとも１種の熱可塑性樹脂（Ｂ）を５〜３０質量部、シリカを含む充填剤（Ｃ）を２０〜１２０質量部配合してなり、前記充填剤（Ｃ）中のシリカの含有量が９０質量％以上であるゴム組成物。」
である点で一致し、以下の相違点で相違する。 
  
＜相違点１＞ 
　充填剤（Ｃ）について、本件発明１では、シリカと共に「カーボンブラックを含む」のに対し、甲２発明では、この点について特定されていない点。 
＜相違点２＞ 
　充填剤（Ｃ）におけるシリカの割合の上限値について、本件発明１では、「１００質量％未満である」と特定されているのに対し、甲２発明では、上限値が特定されていない点 
＜相違点３＞
　ゴム成分（Ａ）について、 本件発明１では、「エポキシ化天然ゴムを含むゴム成分を除く」と特定されているのに対して、甲２発明ではこの点についての特定がない点。
＜相違点４＞
　熱可塑性樹脂（Ｂ）の含有量について、本件発明１では、ゴム成分１００質量部に対して、「５〜３０質量部」であるのに対して、甲２発明では、ゴム成分１００重量部に対して、「１０〜３５重量部」である点。
＜相違点５＞
　ゴム組成物について、本件発明１では、「軟化剤を含まない」と特定されているのに対して、甲２発明ではこの点についての特定がない点。
イ　判断
　上記＜相違点１＞ないし＜相違点５＞について検討する。
　
＜相違点１＞及び＜相違点２＞について 
　甲２の段落【００１６】には、「本発明のトレッド用ゴム組成物に使用される充填剤としては、シリカ、炭酸カルシウム、セリサイト、カーボンブラック、水酸化アルミニウム、クレーなどが挙げられる。」と記載されている。そして、甲２の実施例１０では、配合割合は本件発明１の範囲内ではないものの、シリカと併用してカーボンブラックが用いられている。
　また、カーボンブラックはタイヤトレッドゴム用に用いられる普通の充填剤であり、カーボンブラックとシリカを併用して使用することも通常行われている周知技術である（要すれば、服部六郎「タイヤの話」昭和６３年１１月３０日株式会社　大成社、ｐ．１１８〜１１９の「８．４．２　カーボンブラック」の項、及び、株式会社　ブリヂストン「自動車用タイヤの基礎と実際」２００８年４月１０日、東京電機大学出版局、ｐ．２６６、２〜４行、ｐ．２８４下から８行〜下から３行、ｐ．２８５表５−１−１１）。
　これらの事項に鑑みれば、甲２発明において、白色充填剤としてのシリカ９０重量％以上からなる充填剤の一部として、カーボンブラックを配合してみる程度のことは、当業者が容易になし得ることである。そして、その具体的な配合割合についても、シリカ９０重量％以上とされていることから、残りの１０重量％未満の量でカーボンブラックを配合するとし、充填剤（Ｃ）におけるシリカの割合の上限値を１００質量％未満とすることは、当業者が適宜設定し得る程度の事項にすぎない。
　確かに、甲２の【００１６】には、「本発明のトレッド用ゴム組成物としては、シリカ、炭酸カルシウム、セリサイトなどの白色充填剤を用いることが好ましい。これらの白色充填剤を用いることで、カーボンブラックなどの充填剤の場合と異なり、転がり抵抗が低減し、石油外資源の比率が上昇するという効果が得られる。」と記載され、【００１７】には、「充填剤中の白色充填剤の含有率は、８０重量％以上、好ましくは９０重量％以上である。含有率が８０重量％未満では、石油外資源の比率が低下し、好ましくない。白色充填剤の含有率は１００重量％であることが好ましい。」と記載されている。しかし、これらの記載は、白色充填剤が好ましいことをいうに止まり、その他の代表的な充填剤であるカーボンブラックを何ら排除するものではない。のみならず、上記したように、カーボンブラックはタイヤトレッドゴム用に用いられる普通の充填剤であり、カーボンブラックとシリカを併用して使用することも通常行われている周知技術であることに照せば、充填剤におけるシリカ９０重量％以上との規定の範囲内で、転がり抵抗や石油外資源の比率を考慮し、シリカとカーボンブラックを併用することは当業者に格別困難な事項であるとはいえない。
　ここで、上記＜相違点１＞及び＜相違点２＞に係る事項により奏される効果について検討する。
　本件特許明細書には、シリカとともにカーボンブラックを使用すること、及び、シリカの含有量の上限値を１００質量％未満とすることによる効果については何ら記載がない。
　平成３０年２月５日に提出された意見書に記載された実験データ（追加実施例１ないし４、追加比較例１ないし５）と、本件特許明細書の実施例７、１２ないし１４を対比すると、充填剤中のシリカの含有率が９０質量％以上１００質量％未満である場合において、カーボンブラックを併用することで、乾燥路面での制動性能が若干向上することがみてとれる。
　しかしながら、当該効果は、実施例７、１２ないし１４及び追加実施例１ないし４の特定の組成物について確認されるのみであり、例えば、シリカが９９．９質量％とカーボンブラックが０．１質量％の配合割合の場合においては、追加比較例１ないし４に近い結果となると解されるのが自然であって、このような場合にも上記効果が奏されるとする根拠はない。
　してみると、上記乾燥路面での制動性能が若干向上するという効果が、本件請求項１全体にわたって奏される効果であるとすることはできない。
　したがって、上記＜相違点１＞及び＜相違点２＞に係る事項により、甲２発明から予測をすることのできない格別の効果が奏されるということはできない。
＜相違点３＞について
　甲２発明には、「天然ゴムおよび／またはエポキシ化天然ゴムを８０重量％以上含むゴム成分」とあり、これによれば、「ゴム成分」は、「天然ゴム」と「エポキシ化天然ゴム」のどちらか一方のみを含んでもよいし、両者を含んでもよいものといえる。
　また、甲２には、エポキシ化天然ゴムを含まない組成物も、実施例として具体的に記載されている（記載事項（オ）の表１）。
　そうであれば、甲２発明は、エポキシ化天然ゴムを含まない態様も包含するといえる。
　してみると、相違点３は、実質的な相違点ではない。
　また、上記＜相違点３＞に係る事項により奏される効果を検討するに、本件発明１が、「エポキシ化天然ゴムを含むゴム成分を除く」としたことにより、甲２発明から予測をすることのできない格別の効果を奏するということはできない。
＜相違点４＞  について
　ゴム成分１００質量部に対して、「５〜３０質量部」との数値範囲と、ゴム成分１００重量部に対して、「１０〜３５重量部」との数値範囲とは、「１０〜３０質（重）量部」の範囲で重複しており、相違点４は実質的な相違点ではない。
　また、もし仮に、本件発明１と甲２発明とが、＜相違点４＞において相違していたとしても、甲２発明において、レジンの配合量を、ゴム成分１００重量部に対して「１０〜３５重量部」の範囲内で適宜調整することは当業者が容易になし得る事項である。
　ここで、＜相違点４＞に係る事項により奏される効果を検討する。
　本件特許明細書の【００２５】には、「熱可塑性樹脂（Ｂ）の配合量が５質量部未満であると、湿潤路面での制動性能が十分に発揮されにくく、一方、５０質量部超であると、所望の耐摩耗性や破壊特性が得られにくくなるおそれがある。」と記載されている。
　また、実施例２と実施例３を対比すると、実施例２は実施例３に比して乾燥路面の制動性能に優れるといえなくもない。
　しかしながら、甲２発明におけるレジンの配合量は最大でもゴム成分１００重量部に対して３５重量部であり、上記所望の耐摩耗性や破壊特性が得られにくくなるおそれがある、「５０質量部超」との値や、実施例３における、ゴム成分１００質量部に対して「４５質量部」との値は、当該最大値に比して多量であることに鑑みれば、上記【００２５】の記載や実施例２と実施例３の比較をもって、本件発明１が甲２発明から予測をすることのできない格別の効果を奏するということはできない。
　よって、上記＜相違点４＞に係る事項により、本件発明１が、甲２発明から予測をすることのできない格別の効果を奏するということはできない。
＜相違点５＞について
　甲２発明は、「軟化剤」を必須成分とするものではない。そして、軟化剤を含まない組成物も、実施例として具体的に記載されている（記載事項（オ）の表１）ことから、甲２発明は、軟化剤を含まない態様も包含するといえる。
　してみると、相違点４は、実質的な相違点ではない。
　また、もし仮に、本件発明１と甲２発明とが、＜相違点５＞において相違していたとしても、当該＜相違点５＞に係る事項は、以下の理由により、当業者が容易に想到し得るものである。
　すなわち、ゴム組成物等のプラスチック組成物において、各種添加剤をその目的に応じて配合することは周知であり（要すれば、「便覧　ゴム・プラスチック配合薬品」、株式会社ポリマーダイジェスト、２００３年１２月２日、ｐ．６３、６７、９１、１０７、１２５、１４３、１７７、３１８、３９３、４０５には、各種添加剤の添加について記載されている）、各種添加剤の添加がその目的には合致するとしても当該添加剤を配合することにより目的以外の事項でマイナス面が存在することも周知である（例えば、前出の「便覧　ゴム・プラスチック配合薬品」のｐ．１７７には、各種添加剤の一つとして、ゴムの加工を容易にするための「軟化剤」が記載され、ある種の軟化剤は、これを配合することで、脆化温度が高いので低温用製品の場合には問題があり、また、加硫に影響を及ぼす懸念があることが記載されている）。
　してみれば、軟化剤が必須成分ではない甲２発明の「ゴム組成物」において、ゴムの加工を容易にする必要がない場合には、配合する悪影響を回避するために、軟化剤を配合しないようにすることは当業者が容易に想到し得ることである。
　ここで、＜相違点５＞に係る事項により奏される効果を検討する。
　本件特許明細書の【００３２】には、「ただし、湿潤路面における制動性能の観点から、本発明のゴム組成物には、軟化剤（Ｄ）を配合しないことが特に好ましい。」と記載されているものの、その作用機序については一切の記載がなく、当該作用機序が本件特許出願時の技術常識であるともいえない。
　本件特許明細書の、実施例７と、実施例１１、１５、１６とを対比すると、軟化剤を配合しないゴム組成物（実施例７）は、軟化剤を配合するゴム組成物（実施例１１、１５、１６）に比して鉄板湿潤路面の制動性能が高いことがみてとれるが、当該効果は、実施例に記載された特定の組成を有するゴム組成物において奏されることが確認できるにすぎず、当該効果がこれら特定の組成を有するもの以外のものであっても奏されるということの根拠は何ら見いだせない。
　してみると、上記湿潤路面における制動性能が向上するという効果が、本件請求項１全体にわたって奏される効果であるとすることはできない。
　したがって、上記＜相違点５＞に係る事項により、甲２発明から予測をすることのできない格別の効果が奏されるということはできない。
　以上のとおりであるから、本件発明１は、甲２発明及び周知の技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。
（２）本件発明２について 
　本件発明２における特定事項である「ゴム成分（Ａ）中にスチレン−ブタジエン共重合体ゴムが１０〜３０質量％含まれる」ことについては、甲２の段落【００１５】（記載事項イ）に記載されているから、甲２に記載された発明との関係において、本件発明１との対比で述べた、相違点以外の新たな相違点は存在しない。 
　仮に、この点において本件発明２と甲２発明が相違するとしても、甲２発明において、甲２の【００１５】の記載に基いて、さらにスチレンブタジエンゴムを配合することは、当業者であれば適宜なし得ることと認められ、その量範囲をゴム成分中１０〜３０重量％とすることは当業者が適宜なし得たことにすぎない。 
　したがって、本件発明２は、本件発明１で述べたのと同じ理由により、甲２に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから、その発明に係る特許は取り消すべきものである。 
（３）本件発明３について 
　本件発明３における特定事項である「請求項１または２に記載のゴム組成物をトレッドゴムに用いたことを特徴とするタイヤ。」については、甲２発明が「トレッド用ゴム組成物」に係るものであって、これをトレッドゴムとしたタイヤとすることは自明であるから、甲２に記載された発明との関係において、本件発明１との対比で述べた、相違点以外の新たな相違点は存在しない。 
　仮に、この点において本件発明３と甲２発明が相違するとしても、甲２発明において、当該トレッド用ゴム組成物をタイヤのトレッドゴムに使用することは、当業者であれば容易になし得たことと認められる。 
　したがって、本件発明３は、本件発明１で述べたのと同じ理由により、甲２に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから、その発明に係る特許は取り消すべきものである。 
 　 
第６　特許権者の主張について
１　特許権者は、平成３０年２月５日付けの意見書において、以下の主張をする。 
ア　カーボンブラックの併用について
　甲２の段落【００１６】には、「本発明のトレッド用ゴム組成物としては、シリカ、炭酸カルシウム、セリサイトなどの白色充填剤を用いることが好ましい。」との記載や、「これらの白色充填剤を用いることで、カーボンブラックなどの充填剤の場合と異なり、転がり抵抗が低減し、石油外資源の比率が上昇するという効果が得られる。」との記載があり、さらに、段落【００１７】には、「白色充填剤の含有量は１００重量％であることが好ましい。」との記載もされている。 
　そもそも、甲２発明は、スチレン−ブタジエンゴムやカーボンブラックなどの石油資源からなる原材料に代えて、天然ゴムやシリカ、炭酸カルシウム等の白色充填剤のような石油外資源を使用することを課題とする発明であるから、充填剤として、カーボンブラックよりも、シリカなどの石油外資源である白色充填剤が当然に選択されるものである。 
　そして、甲２の表１ではカーボンブラックを併用した例（実施例１０）があるものの、充填剤中のシリカの含有量が９０％未満であり、制動テストにおけるＤＲＹμ及びＷＥＴμの評価結果も良好ではないことから、甲２発明においてカーボンブラックの併用は、「ウェット路面およびドライ路面において充分な走行性能を示すタイヤのトレッド用ゴム組成物を提供する」という甲２の課題の解決を阻害するものである（以下、「主張１」という）。 
イ　実験データにで示されるデータについて
　本件特許明細書の実施例７、１２ないし１４と、追加実施例１ないし４、追加比較例１ないし５の対比により、本件発明１の構成により、乾燥路面での制動性能と鉄板湿潤路面での制動性能とを両立できる（以下、「主張２」という。）
２　特許権者は、平成３０年７月２３日付けの意見書において、以下の主張をする。
ウ　エポキシ化天然ゴムについて
　甲２の、段落【００１３】には、エポキシ化天然ゴムについて、「エポキシ化天然ゴムのエポキシ化率の平均は１２モル％以上であることが好ましく、１５モル％以上であることがより好ましい。エポキシ化率の平均が１２モル％未満では、ウェットおよびドライ路面における摩擦係数が低くなる傾向がある。」と記載されおり、ここで、甲２発明における天然ゴムは、エポキシ化率が０モル％の場合に相当するため、甲２は、天然ゴムよりもエポキシ化天然ゴムが好ましく、中でも、エポキシ化率の平均が１２モル％以上のエポキシ化天然ゴムが更に好ましいことを教示している（以下、「主張３」という）。
エ　レジン、軟化剤の含有量について
　甲２の、段落【００２１】には、「アセトン抽出分をある程度以上使用することで、グリップ特性を向上することができる」と、段落【００２４】には、レジンの含有量に関して、「含有量が８重量％未満では、グリップ性能の改善効果が小さくなる」と、段落【００２７】には、アセトン抽出分の含有率に関して、「含有率が８重量％未満では、ドライ路面およびウェット路面における走行性能が不十分となる傾向がある」と記載されており、ここで、アセトン抽出分について、甲２の段落【００２１】には、一般的にゴムの加工性を向上させるため、あるいはグリップ性能をさらに発揮させるために、ミネラルオイルや石油材料であるアロマチックオイル、パラフィンオイルなどの可塑剤を使用する。また、ゴム工業において通常使用される老化防止剤およびワックスの量を増量することでゴムを可塑化し、グリップ性能を向上することができる。可塑剤、老化防止剤およびワックスは、アセトン溶媒で抽出されるため、アセトン抽出分とされる。アセトン抽出分をある程度以上使用することで、グリップ特性を向上することができる。さらにアセトン抽出分としてガラス転移点を向上させることができるレジンを使用することで、大幅にドライ路面における走行性能を改善することができる。」と記載されており、また、段落【００２５】には、本発明のトレッド用ゴム組成物は、レジン以外の可塑剤としてアロマチックオイルやミネラルオイルなどの軟化剤を用いることができる。」と記載されている。これらの記載から、甲２は、甲２の課題であるウェット路面およびドライ路面における走行性能の観点からは・・・アセトン抽出分に包含される、レジンの量を多くしたり、或いは、レジン以外の可塑剤として教示されているアロマチックオイルやミネラルオイルなどの軟化剤を配合すること教示しているといえる（以下、「主張４」という）。
オ　ゴム組成物全体の組成について
　甲２の実施例をみるに、甲２には、ゴム成分が、エポキシ化天然ゴムを含まない場合、熱可塑性樹脂（Ｂ）の配合量が３０質量部以下である場合、軟化剤（Ｄ）を配合しない場合について、それぞれ記載はあるが、これらが、相互の関係なく自由に選択できるものではなく、エポキシ化天然ゴムも軟化剤も含まない場合は、レジンの配合量を３０重量部を超えて多くする必要があることを、エポキシ化天然ゴムを含まず、レジンの配合量が少ない場合は、軟化剤を配合する必要があることを、軟化剤を含まず、レジンの配合量が少ない場合は、エポキシ化天然ゴムを配合する必要があることを、併せて教示する（以下、「主張５」という）。
　
カ　本件発明が奏する効果について
　本件発明１によれば、本件特許明細書に開示の実施例２と実施例３との対比から分かるように、熱可塑性樹脂（Ｂ）の配合量を３０質量部以下とすることで、乾燥路面の制動性能が向上する効果が奏され、本件発明１によれば、本件特許明細書に開示の、軟化剤を含まない実施例７と、軟化剤を僅かに含む実施例１１、実施例１５、実施例１６との対比から分かるように、軟化剤（Ｄ）を配合しないことで、鉄板湿潤路面での制動性能が向上する効果が奏され、かかる本件発明１によって奏される効果は、当業者といえども、甲２からは予測できない（以下、「主張６」という）。
３　特許権者の主張に対する反論 
ア　主張１について 
　上記第５　２（１）イの、＜相違点１＞及び＜相違点２＞の検討で述べたとおり、甲２の、【００１６】及び【００１７】は、白色充填剤が好ましいことをいうに止まり、その他の代表的な充填剤であるカーボンブラックを何ら排除するものではない。
　そして、充填剤におけるシリカ９０重量％以上との規定の範囲内で、転がり抵抗や石油外資源の比率、及び、カーボンブラックとシリカを併用するという周知技術を考慮し、シリカとカーボンブラックを併用したことが当業者に格別困難であったとはいえないことも上記第５　２（１）イの＜相違点１＞及び＜相違点２＞の検討で述べたとおりである。
　また、甲２発明が、充填剤として、カーボンブラックを全く使用しないもののみを意図しているとの根拠はなんら存在しない。
　さらに、確かに、甲２の実施例１０では、制動テストにおけるＤＲＹμ及びＷＥＴμの評価結果も良好ではないが、当該実施例１０における、充填剤中のシリカの含有量は「９０重量％以上」ではない。
　以上のとおりであるから、甲２発明におけるカーボンブラックの併用は、「ウェット路面およびドライ路面において充分な走行性能を示すタイヤのトレッド用ゴム組成物を提供する」という甲２の課題の解決を阻害するものであるとまではいえない。 
　よって、特許権者の主張１は採用できない。
イ　主張２について
　本件特許明細書の実施例７、１２ないし１４と、追加実施例１ないし４及び追加比較例１ないし４を対比すると、充填剤中のシリカの含有率が９０質量％以上１００質量％未満である場合において、カーボンブラックを併用することで、乾燥路面での制動性能が若干向上することがみてとれるものの、当該効果は、実施例７、１２ないし１４及び追加実施例１ないし４の特定の組成物について確認されるのみであり、例えば、シリカが９９．９質量％とカーボンブラックが０．１質量％の配合割合の場合にも上記効果が奏されるとする根拠はなく、上記効果が、本件請求項１全体にわたって奏される効果であるとすることはできないことは、上記第５　２（１）イの、＜相違点１＞及び＜相違点２＞の検討で述べたとおりである。
　また、追加比較例５は、甲２の実施例１０に相当する例であるが、実施例７及び追加実施例１とは組成が異なる（実施例７、追加実施例１では、ゴム成分１００質量部に対してＣ９系樹脂を１５質量部、充填剤を８０質量部配合しているのに対して、追加比較例５では、ゴム成分１００質量部に対して、Ｃ９系樹脂を８質量部、充填剤を７５質量部配合している）ものであるから、実施例７及び追加実施例１と、追加比較例５とをそのまま比較することはできず、これらの対比をもって、本件発明が甲２発明に比して格別の効果を奏すると評価できるものではない。
　仮に、組成等の違いを無視して比較するのであれば、追加比較例５（甲２の実施例１０）に対して、追加実施例２及び３は格別な顕著効果を奏しているとはいえない。 
　また、乾燥路面での制動性能は、実施例７、１２ないし１４及び追加実施例１ないし４が、追加比較例１ないし４に比して、若干優れているといえなくもないが、鉄板湿潤路面での制動性能は、追加比較例１に対して、実施例７は、追加比較例２に対して、実施例１２及び追加実施例２は、追加比較例３に対して、実施例１３及び追加実施例３は、追加比較例４に対して、実施例１４は、それぞれ、劣っている。してみると、カーボンブラックを併用することで、乾燥路面での制動性能と鉄板湿潤路面での制動性能を両立できているとまではいえない。
　よって、特許権者の主張２は採用できない。
ウ　主張３について
　確かに、甲２の、段落【００１３】には、エポキシ化天然ゴムのエポキシ化率について、「エポキシ化天然ゴムのエポキシ化率の平均は１２モル％以上であることが好ましく、１５モル％以上であることがより好ましい。エポキシ化率の平均が１２モル％未満では、ウェットおよびドライ路面における摩擦係数が低くなる傾向がある。」と記載されている。
　しかしながら、当該記載は、甲２発明において、「天然ゴムおよび／またはエポキシ化天然ゴム」のうち「エポキシ化天然ゴム」を使用する場合には、特定のエポキシ化率のものが好ましいことを述べているのであって、当該記載をもって、天然ゴムよりもエポキシ化天然ゴムが好ましく、中でも、エポキシ化率の平均が１２モル％以上のエポキシ化天然ゴムが更に好ましいことを教示しているとまではいえない。
　よって、特許権者の主張３は採用できない。
エ　主張４について
　甲２の段落【００２１】をみると、「アセトン抽出分」は、「可塑剤、老化防止剤およびワックス」であり、「アセトン抽出分をある程度以上使用することで、グリップ特性を向上することができる。さらにアセトン抽出分としてガラス転移点を向上させることができるレジンを使用することで、大幅にトライ路面における走行性能を改善することができるものである。」と記載され、【００２５】には、「レジン以外の可塑剤としてアロマチックオイルやミネラルオイルなどの軟化剤を用いることができる。」と記載されている。
　また、【００２７】には、「トレッドゴム組成物中のアセトン抽出分（可塑剤、老化防止剤およびワックスの総量）の含有率は、ゴム組成物中において８重量％以上であることが好ましく、１３重量％以上であることがさらに好ましい。含有率が８重量％未満では、ドライ路面およびウェット路面における走行性能が不十分となる傾向がある。また、アセトン抽出分の含有率は、２５重量％以下であることが好ましく、２２重量％以下であることがより好ましい。含有率が２５重量％をこえると、耐摩耗性が悪化する傾向がある。」と記載されている。
　これらは要するに、ゴム組成物に、可塑剤、老化防止剤およびワックスであるアセトン抽出分をゴム組成物中１３重量％以上２２重量％以下で配合すること、アセトン抽出分のうち可塑剤として、レジンを使用することができること、レジン以外の可塑剤として軟化剤を用いることができることを記載するものであって、これらの記載に、レジンの量を多くしたり、軟化剤を必須の成分として配合することを意味すると解する根拠はみあたらない。
　してみると、これらの記載をもって、甲２が、アセトン抽出分に包含される、レジンの量を多くしたり、或いは、レジン以外の可塑剤として教示されているアロマチックオイルやミネラルオイルなどの軟化剤を配合すること教示しているとまではいえない。
　よって、特許権者の主張４は採用できない。
オ　主張５について
　甲２のいずれの箇所をみても、エポキシ化天然ゴムを含まないこと、レジンの配合量が３０質量部以下であること、軟化剤を配合しないことを自由に選択することができないとする根拠は何ら見当たらない。
　確かに、甲２の実施例には、エポキシ化天然ゴムを含まず、軟化剤を含まず、レジンの配合量が３０質量部以下であるものについての記載はないものの、このことのみをもって、エポキシ化天然ゴムを含まないこと、レジンの配合量が３０質量部以下であること、軟化剤を配合しないことを自由に選択することができないとまではいえないし、エポキシ化天然ゴムも軟化剤も含まない場合は、レジンの配合量を３０重量部を超えて多くする必要があることを、エポキシ化天然ゴムを含まず、レジンの配合量が少ない場合は、軟化剤を配合する必要があることを、軟化剤を含まず、レジンの配合量が少ない場合は、エポキシ化天然ゴムを配合する必要があることを、併せて教示するとまでもいえない。
　よって、特許権者の主張５は採用できない。
カ　主張６について
　本件特許明細書の実施例３における、ゴム成分１００質量部に対して「４５質量部」との熱可塑性樹脂（Ｂ）の含有量が、甲２発明におけるレジンの配合量の最大値に比して多量であることに鑑みれば、実施例２と実施例３との比較をもって、本件発明１が甲２発明から予測をすることのできない格別の効果を奏するということはできないことは、上記第５　２（１）イの、＜相違点４＞の検討で述べたとおりである。
　また、軟化剤を含まない実施例７と、軟化剤を僅かに含む実施例１１、実施例１５、実施例１６との対比から分かるように、軟化剤（Ｄ）を配合しないことで、鉄板湿潤路面での制動性能が向上する効果が奏されることについて、当該効果は、実施例に記載された特定の組成を有するゴム組成物において奏されることが確認できるにすぎず、当該効果が本件発明１全体にわたって奏される効果であるとすることはできないことは、上記第５　２（１）イの、＜相違点５＞の検討で述べたとおりである。
　よって、特許権者の主張６は採用できない。
　
４　小括 
 　以上のとおりであるから、特許権者の主張は採用できない。
第６　まとめ
　以上のとおりであるから、本件発明１ないし３は、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は同法第１１３条第２号に該当し、取り消すべきものである。
　よって上記結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成３０年９月２８日（２０１８．９．２８）
【訂正の要旨】
審決（決定）の【理由】欄参照。
（５７）【特許請求の範囲】
　【請求項１】
　天然ゴムを７０質量％以上含むゴム成分（Ａ）
（エポキシ化天然ゴムを含むゴム成分を除く）
、
３０
　前記充填剤（Ｃ）中のシリカの含有量が９０質量％以上
１００質量％未満
り、
　
軟化剤（Ｄ）が配合されていない
　【請求項２】
　前記ゴム成分（Ａ）中にスチレン−ブタジエン共重合体ゴムが１０〜３０質量％含まれる、請求項１記載のゴム組成物。
　【請求項３】
　請求項１または２に記載のゴム組成物をトレッドゴムに用いたことを特徴とするタイヤ。