【事件の表示】
　　上記当事者間の特許第１４５９０６１号発明「桃の新品種黄桃の育種増殖法」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結論】
　　本件審判の請求は、成り立たない。
　　審判費用は、請求人の負担とする。
【理由】
Ｉ．手続の経緯・本件特許発明の要旨
　本件第１４５９０６１号特許は、昭和５２年１０月２４日に出願され、特公昭５９−３４３３０号として出願公告された後、昭和６３年９月２８日に設定の登録がなされたものであって、その発明の要旨は、願書に添付した明細書（以下、特許明細書という）および図面の記載からみて、その特許請求の範囲に記載されたとおりの
「従来周知の缶詰専用桃品種タスカンを種子親とし、これに花粉親として桃品種エルバーターを交配せしめて本発明者が改良育成した桃品種タスバーターを種子親とし、本発明者が偶発実生の黄肉の桃品種晩黄桃を交配せしめ、得た種子より発芽した植物を選抜淘汰の結果
　本文に詳記し、図面に示すように葉縁がわずかに波立つが種子親タスバーター程には波立たない大きな披針形の葉を有し、花は、淡紅色の蘂咲きで、花粉多く自家受精の性質を有し、結実多く、果実は整った円形で、果皮強靭であり、色は黄色地に陽光面に紅量を現し、外観きわめて美麗であり、果肉は黄色で、肉質きわめて緻密で繊維少なく、粘核であり、核の周囲に着色が少なく、微酸を含む甘味を有し、果頂と底部との味の差がなく、芳香を有する桃の新品種黄桃を育成し、これを常法により無性的に増殖する方法。」
にあるものと認める。
ＩＩ．当事者の主張等
１．請求人の主張
　本件特許発明には、要点以下の通りの無効事由が存する。
〔１〕本件特許発明は、昭和５６年８月１７日付でなされた補正が要旨変更にあたり、特許法第４０条の規定により出願日が昭和５６年８月１７日に繰り下がる結果、その出願前日本国内において公然知られた技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許は特許法第１２３条第１項第１号により無効とすべきである。
〔２〕本件特許発明は、「特許請求の範囲」の記載が不備であり、特許法第３６条第５項（昭和５０年法）の規定に違反しているので、本件特許は特許法第１２３条第１項第２号により無効とすべきである。
〔３〕本件特許発明は、その「発明の詳細な説明」に当業者が容易にその実施をすることができる程度に発明の目的、構成、効果が記載されておらず、特許法第３６条第４項（昭和５０年法）の規定に違反しているので、本件特許は特許法第１２３条第１項第１号により無効とすべきである。
〔４〕本件特許発明は、その出願前日本国内において公然知られた、あるいは、公然実施された技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許は特許法第１２３条第１項第１号により無効とすべきである。
〔５〕本件特許発明は、物を生産する方法の発明であるところの、桃の新品種黄桃を育種する方法の発明に関するものであるが、その特許請求の範囲には育種方法とは異なる範疇の増殖に関する事項が構成要件として記載されており、発明の構成に欠くことができない事項のみを特許請求の範囲に記載することを要求する特許法第３６条第５項（昭和５０年法）の規定に違反しているので、本件特許は特許法第１２３条第１項第２号により無効とすべきである。
〔６〕本件特許発明は産業上利用することができる発明ではないから、特許法第２９条第１項柱書の規定により特許を受けることができないものであり、本件特許は特許法第１２３条第１項第１号により無効とすべきである。
２．請求人の提示した証拠方法
　甲第１号証：本件特許の願書及び願書に最初に添付した明細書（特願昭５２−１２７１９３号）
　甲第２号証：本件特許の公開公報（特開昭５４−６０１３２号公報）
　甲第３号証：昭和５６年８月１７日付手続補正書
　甲第４号証：本件特許の特許公報（特公昭５９−３４３３０号公報）
　甲第５号証：長澤勝雄著「果物のたどってきた道」昭和５１年１月２０日、日本放送出版協会発行、４５頁、４８〜４９頁、１２９〜１３１頁
　甲第６号証：「果樹園芸大辞典」昭和４７年５月２５日、株式会社養賢堂発行、６４４〜６５３頁
　甲第７号証：黒上泰著「果樹園芸各論」昭和３１年８月３１日、株式会社養賢堂発行、１６４〜１７１頁
　甲第８号証：「昭和１２年度業務功程」昭和１４年９月３０日、兵庫県立農事試験所発行、３１８〜３２５頁
　甲第９号証：「園芸作物の新品種」昭和４２年３月３１日、農林省農林水産技術会議事務局発行、７２〜７７頁
　甲第１０号証：昭和５８年審判第２４６９号審決
３．被請求人の答弁
　被請求人は、請求人の主張する無効理由〔１〕〜〔６〕はいずれも理由がない旨答弁している。
ＩＶ．当審の判断
１．無効理由〔１〕について
（１）請求人は、昭和５６年８月１７日付の手続補正が、明細書の要旨を変更するものであると主張するので、まずこれについて検討する。
　請求人が、昭和５６年８月１７日付の手続補正が明細書の要旨を変更するものであるとする理由は、「補正により特許請求の範囲に「これを常法により無性的に増殖する方法」の構成要素が追加されたが、この構成要素は、願書に最初に添付した明細書（以下、当初明細書という）には記載されていないし、かつ当初明細書には、当該増殖方法を支持するための明示的な記載は全く存在していない。因みに、当初明細書の３頁１０行に「切接して供試苗とした」との記載があるが、これはあくまでも育種過程に包含される一工程の説明に過ぎないものであるし、同明細書３頁１５行以下の記載にも、無性的に増殖するという増殖方法に関する技術的構成は記載されていない。」というものである。
（２）確かに、当初明細書の特許請求の範囲には、増殖法についての記載はないものの、新たに開発された品種は、増殖して利用しなければその意味がなく、当然新品種の開発は増殖を念頭に入れて行われるものであるし、当初明細書にも１３頁下から２行〜１４頁８行の「〔４〕栽培上の留意点」の項に「本品種の単植や家庭園での一本植えも可能である。」と記載され、これが新品種の黄桃の増殖を前提として記載されていることは明らかである。そして、本件特許出願前に桃の増殖が接木等の無性的繁殖手段により行われていたことを考えれば、特許請求の範囲に「これを常法により無性的に増殖する方法」を追加する補正は、当業者にとって当初明細書に記載された事項から自明の事項を明記したにすぎないものであるといえ、この点をもって昭和５６年８月１７日付の手続補正が、明細書の要旨を変更するものであるとはいえない。
（３）そして、請求人は、昭和５６年８月１７日付の手続補正が明細書の要旨を変更するものであることを前提として、繰り下がった出願日の昭和５６年８月１７日前に頒布された甲第２号証（本件特許の公開公報）に記載された発明から、本件特許発明が容易に発明をすることが出来たと主張しているものであるが、上記するとおり、昭和５６年８月１７日付の手続補正が明細書の要旨を変更するものであるとはいえない以上、本件特許の出願日が昭和５６年８月１７日に繰り下がることはなく、甲第２号証は本件特許出願後に頒布された刊行物に相当するものであるから、その内容について更に審究するまでもなく、本件特許発明が、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるということはできない。
（４）したがって、無効理由〔１〕により本件特許を無効とすることはできない。
２．無効理由〔２〕について
（１）請求人が、本件特許請求の範囲の記載が不備である、即ち本件特許請求の範囲に発明の構成に欠くことができない事項のみが記載されていないと主張する点は、「植物の新品種の作出方法の発明においては、特許請求の範囲に、作出の過程を順を追って明示すると共に作出過程の一つとして選抜を行なっている場合には、選抜する上で必要な特性（基準）などが記載されていなければならない。本件特許発明は交配により新品種を作出するというものであるが、その特許請求の範囲には「・・・、得た種子より発芽した植物を選抜淘汰の結果、・・・」との記載があるのみで、選抜の各段階における、選抜する上で必要な特性等の客観的指標（基準）が記載されておらず、特許請求の範囲の記載として不十分であると言わざるを得ない。因みに、本件特許請求の範囲には「葉縁がわずかに波立つが種子親タスバーター程には波立たない大きな披針形の葉を有し、花は、淡紅色の蘂咲きで、花粉多く自家受精の性質を有し、結実多く、果実は整った円形で、果皮強靭であり、色は黄色地に陽光面に紅暈を現し、外観きわめて美麗であり、果肉は黄色で、肉質きわめて緻密で繊維少なく、粘核であり、核の周囲に着色が少なく、微酸を含む甘味を有し、果頂と底部との味の差がなく、芳香を有する桃の新品種黄桃」との記載がなされているが、これは結果物（作出物）の特性を記載しているに過ぎず、選抜の基準としての特性を記載しているものではない。」というものである。
（２）そこで検討するに、まず、作出の過程であるが、特許請求の範囲には、種子親、花粉親が具体的に記載され、これらを交配せしめ、得た種子より発芽した植物を選抜淘汰の結果、桃の新品種を育成することが記載されているから、作出の過程は順を追って記載されている。また、選抜する上で必要な特性（基準）に関連する記載についてみると、特許請求の範囲には、「葉縁がわずかに波立つが種子親タスバーター程には波立たない大きな披針形の葉を有し、花は、淡紅色の蘂咲きで、花粉多く自家受精の性質を有し、結実多く、果実は整った円形で、果皮強靭であり、色は黄色地に陽光面に紅暈を現し、外観きわめて美麗であり、果肉は黄色で、肉質きわめて緻密で繊維少なく、粘核であり、核の周囲に着色が少なく、微酸を含む甘味を有し、果頂と底部との味の差がなく、芳香を有する桃の新品種黄桃」と作出物の特性が記載され、このような特性を有する黄桃を選抜淘汰によって得るものである以上、その選抜はこの作出物の特性を得るように行うことになり、選抜する上で必要な特性は、この作出物の特性であることは自明であるから、選抜する上で必要な特性等の指標（基準）が具体的に明記されていないからといって、特許請求の範囲に発明の構成に欠くことができない事項のみが記載されていないとすることはできない。
（３）したがって、無効理由〔２〕をもって、本件特許を無効とすることはできない。
３．無効理由〔３〕について
（１）請求人が、発明の詳細な説明に当業者が容易にその実施ができる程度に発明の目的、構成、効果が記載されていないと主張する点は、植物の育種方法の発明に関しては、親植物の種類、目的とする植物を客観的指標（基準）に基づいて選抜する方法などからなる作出過程が順を追って記載されることが必要であるところ、発明の詳細な説明には、選抜淘汰について当業者が容易に実施することができる程度に記載されていないというにあり、具体的には、
（ａ）発明の詳細な説明に交配育種の過程が記載されているが、昭和２８年（１９５３年）の欄には、「上記実生苗より、両親の中間形質を供えていると思われるもの約３種を選び」と記載されており、この記載では選抜の客観的指標（基準）が示されておらず、当業者といえども容易に選抜することはできない。また、「両親の中間形質を供えている」についても、種子親の特性と花粉親の特性を比較しても、「中間形質」の具体的内容は明らかではない。しかも、上記選抜は、実生苗の段階で行われるものであるから、この段階では果実は存在しないのである。従って、種子親の果実の特性と花粉親の果実の特性の中間形質を有するものを選抜することは不可能である。また
（ｂ）「昭和２９年（１９５４年）〜昭和３３年（１９５８年）の間、各系統の形質を比較し乍ら、前記両親の中間形質のものの選抜をくり返し行った。」とも記載されているが、種子親と花粉親の特性に照らし、どのような形質を比較し、どのようにして中間形質を認定したかが不明である。仮に、種子親と花粉親の果実の形質に着目してその中間形質を基準としょうとしても、発明の詳細な説明の種子親の特性、花粉親の果実の特性の記載からでは、両者を比較する客観的指標（基準）は明らかにされているとはいえない。
（２）以下検討するに、本件特許明細書には、新品種黄桃の育種過程として以下の記載がなされている。
「この新品種“黄桃”の育種は、昭和２７年（１９５２年）〜昭和４２年（１９６７年）にかけて、発明者の農場である東京都世田谷区上北沢１−１４−１８において実施した。
　昭和２７年（１９５２年）に、まず本件発明者が昭和１５年（１９４０年）に、当時朝鮮慶尚南道尉山郡長生浦に在住時代に、その土地において缶詰用果実の研究改良の一環として、黄桃の改良を志し、米国の缶詰専用黄桃品種“タスカン”にこれも米国の黄肉種の桃品種“エルバーター”を交配して育成し、本発明者が命名した“タスバーター”種を種子親として採用し、これに、やはり発明者が昭和１５年頃、上記朝鮮で発見した偶発実生より選抜淘汰し、発明者が命名した“晩生黄桃”を花粉親をして交配した。
　この両品種の採用理由は、種子親♀とした“タスバーター”は、酸味が強いが、果実が大きい特徴を有しており、これに花粉親♂として採用した“晩生黄桃”は、果実は甘いが外観が悪く、酸味が少ないという欠点があったので、この両者の優秀な形質を利用するのが目的である。
　同昭和２７年（１９５２年）に交配種子約１５０粒を得て、これを播種し、これより実生苗１３０本を得た。
　昭和２８年（１９５３年）
　上記実生苗より、両親の中間形質を供えていると思われるもの約３種を選び、２０本ずつ計６０本を実生砧木に切接ぎして供試苗とした。昭和２９年（１９５４年）〜昭和３３年（１９５８年）の間、各系統の形質を比較し乍ら、前記両親の中間形質のものの選抜をくり返し行った。
　昭和３５年（１９６０年）
にようやく希望にそったものが育成されたので、これについてさらにその均等性、安定性、永続性等について検討を加え、その確認に今日まで要したが、今回ようやくその理想とする要件を満足し、且つその特性の均等性、安定性及び永続性の確認が出来たので、本件の出願に踏み切ったのである。」（特公昭５９−３４３３０号公報（以下、公告公報という）１頁２欄１０行〜２頁３欄１４行）
　このように、発明の詳細な説明には、新品種黄桃の作出過程が順を追って、具体的に記載されている。
　ところで、発明の詳細な説明には、上記作出過程の記載の他に、育種目標、種子親の来歴並びに特性、花粉親の来歴並びに特性、交配により得られた新品種の特性並びに新品種の所在地が記載されており、さらに特許明細書の記載からみて、本件特許発明における交配後の選抜淘汰の手段については何ら特殊な方法を用いるものではないことは明白である。
　そうすると、本件特許発明を実施する過程、すなわち育種目標の設定→交配親の選定→交雑採種→播種育苗→主要形質の選定育成→増殖のうち、交雑採種から増殖の一連の過程は、果樹の育種における通常の手法により実施できるものであると解される。
（３）ところで、請求人は、上記新品種の作出過程の記載のうち、昭和２８年の記載について選抜の客観的指標が記載されていないので、その選抜が当業者が容易に実施しうる程度に記載されていないと主張している。請求人の指摘する昭和２８年の記載は、本件特許発明のいわゆる実施例あるいは実験例に相当するものであるが、実生苗の選抜の指標としてあげられた「両親の中間形質」についての具体的記載は特許明細書中にはない。しかし、中間形質に関連した記載としては、発明の詳細な説明には「〔Ｉ〕育種目標　本法は、果実が比較的大きく、甘酸適度であり品質の良い黄桃種の桃新品種を育成することを目標として出発した。」（公告公報、１頁２欄４〜７行）、「この両品種の採用理由は、種子親♀とした“タスバーター”は、酸味が強いが、果実が大きい特徴を有しており、これに花粉親♂として採用した“晩生黄桃”は、果実は甘いが外観が悪く、酸味が少ないという欠点があったので、この両者の優秀な形質を利用するのが目的である。」（公告公報１頁２欄２６〜３２行）との記載および作出された新品種の黄桃の特性の記載がみられる。確かに、上記のごとく実生苗の選抜の指標としての両親の中間形質については、それが果実のものであるかをも含め具体的に記載されてはいないが、中間形質を備えているものが作出された後は、最終的に作出すべき新品種の黄桃の特性を考慮しつつ選抜を行うことはできるのであり、しかも上記するように本件特許発明の選抜法、繁殖法は従来周知のものと異なるものでないことを考えれば、実生苗の選抜の指標としての両親の中間形質についての具体的記載がないからといって、本願特許明細書の記載から本願発明が当業者が容易に実施し得ないというほどのものではない。
　また、昭和２９年〜昭和３３年の記載における、中間形質に関する請求人の主張も、上記と同様であって、請求人の主張は採用できない。
（４）したがって、本件特許明細書の発明の詳細な説明には、当業者が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成、効果が記載されていないということはできず、無効理由〔３〕により、本件特許を無効とすることはできない。
４．無効理由〔４〕について
（１）請求人が、本件特許発明には進歩性が認めらず、本件特許は特許法第２９条第２項に違反してされたものであると主張している理由は、要するに、本件発明における桃の新品種黄桃の作出（育種）の方法は、甲第５号証にも記載されるように、桃の育種、品種改良において本件特許出願前から通常用いられている交雑育種によるありふれた方法にすぎず、種子親と花粉親の特性は共に桃の形質としてありふれているので、両親としての素材の選択に特段の困難性はないし、作出された桃の新品種黄桃の形質も例えば甲第５号証及び甲第６号証に記載されるようにありふれていて、桃の公知の形質の単なる組み合わせに過ぎないものであり、新品種として植物の奏する効果に特段のものがない、というものである。
（２）しかし、甲第５号証及び甲第６号証をみても、本件特許発明の構成要件である「晩黄桃」を花粉親として用いて交配を行うことについての記載はなく、この点が桃の育種、品種改良において本件特許出願前から通常用いられている交雑育種によるありふれた方法であるとはいえないうえ、これにより特許請求の範囲に記載される特性を有する黄桃を得、この桃は黄肉種の加工用にもなるが主として生食用の黄肉の桃であって、遠距離輸送に耐えるという効果を奏することは明細書の記載からみて明らかであることを考えれば、本件特許発明が、その出願前頒布された甲第５号証あるいは甲第６号証に記載されるような、日本国内において公然知られた、あるいは、公然実施された技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるということはできない。
　なお、請求人は、本件特許発明の作出方法により得られた黄桃については、審決（甲１０号証）において、植物の奏する効果に特段のものがないとしてその出願は拒絶されている旨述べているが、本件特許発明は新品種の黄桃自体の発明ではないから、このことをもって本件特許発明の方法が容易になしえたということはできない。
（３）したがって、無効理由〔４〕により本件特許を無効とすることはできない。
５．無効理由〔５〕について
（１）請求人が、特許請求の範囲には発明の構成要件に欠くことができない事項のみが記載されていないと主張する理由は、大略次のようなものである。
　１つの発明は、先行技術によっては解決されていない技術的課題を解決すべく有機的に協働する複数の構成要素の結合関係により定義するべきものであり、特許法第３６条第５項が「特許請求の範囲には・・・発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない」と規定するのは正にその趣旨に基づくものである。本件発明において発明者が解決した技術的課題は「新品種の育種」であって、増殖方法は先行技術によって解決済みの技術的課題である。そして、先行技術によって解決済みの技術的課題である増殖方法が、未解決の技術的課題である「新品種を育種すること」の達成に向けて、他の構成要件と有機的に協働することはないのである。因みに、産業別審査基準「植物新品種」では、品種に属する植物に関する発明を「品種に属する植物自体の発明」と「品種に属する植物を育種する方法の発明」としでおり、基準が特許権の対象として認める「品種に属する植物を育種する方法の発明」の他に、育種方法とは別の範疇の発明を構成するべき周知増殖法に関する事項が記載されていることになる。本件特許発明において、特許請求の範囲に「新品種の育種方法」の他に「常法により無性的に増殖する方法」を記載することは、「新品種の育種方法」の発明の構成要素の他に、これとは協働関係にない事項である「常法により無性的に増殖する方法」を「新品種の育種方法」の発明に不可欠の構成要素として記載することになるので、特許請求の範囲には発明の構成要件に欠くことができない事項のみを記載することを要求する特許法第３６条第５項の規定に違反するものである。
（２）ところで、本件特許明細書の発明の詳細な説明には「本発明は、桃の品種として甘酸適度で、果実が比較的大きく黄肉種の加工用にもなるが主として生食用の黄肉の桃黄桃を育成し、これを常法によって無性的に増殖することを目的とする。」と記載されている。このことからも分かるように、本件特許発明の技術的課題は、新品種の黄桃を育成し、その苗木を生産することであって、しかも該技術的課題が、本件特許明細書の特許請求の範囲に記載された構成全体により解決されることは明らかであるから、「常法によって無性的に増殖する方法」は、技術的課題の達成にとって付加的な要件ではなく、発明の不可欠な構成要件であると認められる。
　なお、産業別審査基準「植物新品種」においては、該基準の適用対象を、「品種に属する植物に関する発明」とし、「この審査基準の対象となる品種に属する植物に関する発明とは、品種に属する植物自体の発明および品種に属する植物を育種する方法の発明を意味する」と説明するのみであって、特許請求の範囲に育種増殖方法を記載することが、特許法第３６条第５項の規定に違反するものになるというものではない。
（３）したがって、本件特許請求の範囲に、発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみが記載されていないということはできず、無効理由〔５〕により本件特許を無効とすることはできない。
６．無効理由〔６〕について
（１）請求人が、本件特許発明が、特許法第２９条第１項柱書きに規定する「産業上利用することができる発明」でないとする理由は、大略次のとおりである。
　特許権によって保護される発明は、産業上利用することができる発明でなければならない。技術的価値がないか、または、極めて低いものは、仮に発明（自然法則を利用した技術思想の創作）であるとしても、産業上利用する価値を有しないので、産業上利用できる発明とはいえない。そして、果樹産業においては、品種を育種することと、これを増殖することとは別個のことと観念されている。甲第５号証に記載されるように、果樹の場合は、発見、突然変異、交雑（交配）によって、産業上利用価値のある個体（品種）が見出されれば、それを無性増殖（繁殖）の方法によって、同一の性質を有する個体を繁殖して利用するのである。したがって、本件特許発明によって作出（育種）された新品種の黄桃についても、これが産業上の利用価値を有し、利用される場合には、無性増殖によって行われる。本件特許発明は、桃の新品種の育種方法に関する特許であるから、仮に本件新品種黄桃が産業上利用されるものであるとしても、それは新品種黄桃が無性的に増殖されて産業上の利用に供されるということであって、本件特許発明である「タスカンとエルバーターとを交配し、選抜して得たタスバーターに、更に、晩黄桃を交配し、選抜して新品種黄桃を得る」という方法が繰り返されることはないのである。このことは、経済的観点からだけではなく、桃の遺伝構造が雑種性であることから技術的にも裏付けられている。つまり、桃においては、同じ形質を有しているとしても遺伝子構成が同一であるとは限らないから、同じ形質を有する種子親と花粉親を交配しても遺伝子学的に同一の子ができるとは限らないからである。このように、育種方法の発明の場合は育種方法自体が産業上利用されることが必要であり、育種方法により作出された植物が産業上利用されても、それは育種方法自体が産業上利用されたことにはならない。
（２）そこで検討するに、本件特許発明は、育種増殖法に関するものであって、育種方法そのものに関するものではないのであるから、育種方法のみをとりあげてする請求人の主張は当を得ていないものである。そして、本件特許発明が少なくとも増殖により産業上利用することができるものである以上、本件特許発明が産業上利用することができないものであるとはいえない。
　なお、請求人は、本件特許発明の再現性についてもふれているが、本件特許発明の育種に関する再現性は、本件特許請求の範囲で特定された形質を具備する黄桃が得られればよいのであって、実施例で特定された原木のものと全く同じ遺伝子構成を持つ黄桃を必ずしも得なければならないものではなく、また本件特許発明と同種の交配により理論的に一定の確率で目的とする品種を得ることはできるのであるから、本件特許発明の再現性がないとはいえない。
（３）したがって、無効理由〔６〕により本件特許を無効とすることはできない。
Ｖ．まとめ
　以上のとおりであるから、本件請求人の主張する理由及び証拠方法によっては、本件発明の特許を無効とすることはできない。
　よって、結論のとおり審決する。