【事件の表示】
　上記当事者間の特許第１８４３９３３号発明「カラー画像記録装置」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結論】
　特許第１８４３９３３号発明の特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理由】
（１）出願・設定登録
　本件特許第１８４３９３３号発明（以下「本件特許発明」という）は、昭和５６年１月２８日に出願された特願昭５６−１０２５５号（以下「原出願」という）に基づいて平成２年８月９日に分割出願として出願（特願平２−２０９１４６号）され、平成３年１１月２５日付け手続補正により明細書全文が補正され、平成４年６月５日に出願公告（特公平４−３４１５２号）された後、平成５年４月３０日付け手続補正により特許請求の範囲及び発明の詳細な説明が補正され、平成６年５月１２日に設定登録されたものである。
（２）請求人の主張
　これに対して、請求人は甲第１〜２号証を提出し、次の理由を挙げ、本件特許を無効にすべきであると主張している。
　すなわち、本件特許は、分割出願として、原出願の出願日である昭和５６年１月２８日に出願されたものとして特許されたものであるが、
　出願公告時明細書における「本実施例ではレジストマークの間の計測値の変化に対応して多針電極静電６の記録周期を変えることによって各色の記録画像位置合わせを行っているが、記録紙の搬送速度を変化させることによっても、同様な効果を達成できることは明らかである。」の記載は、出願公告された明細書である平成３年１１月２５日付の全文補正明細書において追加されたものであり、出願公告時明細書の特許請求の範囲に記載された、各色の潜像形成の記録位置合せを行うタイミング制御手段に関する新たな実施例の追加に当るものである。そして、この「記録紙の搬送速度を変化させる」手段は、原出願の出願当初の明細書、図面に記載された範囲を越えるものであることが明白であるから、明らかに明細書の要旨を変更するものである。
　また、出願公告時明細書における「この方式に限らずレジストマークのみを画像記録前に形成してもよいし、予めレジストマークが形成された記録紙を使用しても」よい旨の記載も、原出願の出願当初の明細書、図面に記載された範囲を越えるものであることが明白であり、出願公告時明細書の特許請求の範囲に記載の発明は予めレジストマークが形成された記録紙を使用する方式を包含する発明である。
　出願公告後補正された明細書においても、前記「本実施例ではレジストマークの間の計測値の変化に対応して多針電極静電６の記録周期を変えることによって各色の記録画像位置合わせを行っているが、記録紙の搬送速度を変化させることによっても、同様な効果を達成できることは明らかである。」の記載は依然残されたままであり、これは、出願公告後補正された明細書の特許請求の範囲に記載された、各色の潜像形成の位置合せを行うタイミング制御手段の実施例の追加に当たるものであり、原出願の出願当初の明細書、図面に記載された範囲を越えるものであることは上述のとおりである。
　また、出願公告後補正された明細書の特許請求の範囲に記載された「前記記録媒体上の画像記録領域外に連続的に略等間隔のレジスタマークに対応する潜像を形成する潜像形成手段」は、分割時に追加された「レジストマークのみを画像記録前に形成してもよい」とする実施例に基づいて規定したものであり、この点においても、本発明を原出願の出願当初の明細書に記載された範囲を越えたものとしている。
　従って、本願は特許法第４４条第１項の規定に違反し、同法同条第２項に規定する出願日の遡及は認められず、本願の出願日は、現実に出願した平成２年８月９日、または特許法第４０条の規定により、要旨変更の補正がなされた平成３年１１月２５日の出願として取り扱うべきである。
　更に、出願公告時の特許請求の範囲から把握される発明は、予めレジストマークが形成された記録紙を使用する方式に限定したカラー画像記録装置であるのに対し、出願公告後の補正による本件発明の要旨は、構成要件が補正されており、この補正は、出願公告時の特許請求の範囲に記載のない「レジスタマークの潜像形成手段」及び「その潜像現像手段」を、新たに発明の構成要件として追加することにより、レジストマークの形成方式を、出願公告時には包含されていない「レジストマークのみを画像記録前に形成する方式」に変更したものである。
　従って、この補正は特許請求の範囲を実質上変更するものであるから、特許法第６４条第２項で準用する同法第１２６条第２項の規定に違反し、同法第４２条の規定より、この補正はなかりしものとなる。
　そうすると、本願は、早くとも平成２年８月９日の出願として取り扱うべきであり、本件特許発明の要旨を、出願公告後補正された特許明細書の特許請求の範囲に基づいて認定しても、又は、出願公告時の明細書の特許請求の範囲に基づいて認定しても、本件特許発明は、特開昭５７−１２４７５３号公報（甲第１号証）及び特開昭６１−１７９４６３号公報（甲第２号証）に記載された発明から当業者が容易に考えられるものであって、特許法第２９条第２項の規定に該当し、本件特許は、特許法第１２３条第１項第２号の規定により無効とすべきである。
（３）被請求人の対応
　被請求人は答弁書を提出し、請求人が主張する公告後の補正の取扱、分割出願の要件違反、明細書の要旨変更の何れも理由がないものであり、本願を、早くとも平成２年８月９日の出願として取り扱うことを前提とした請求人の「本件特許の無効」の主張は失当である、と主張している。
　すなわち、出願公告後の補正により、出願公告時の構成要件である潜像形成手段及び現像手段について限定補正されている。しかしこれらの限定補正は、レジストマークの形成を限定、明確化するために、レジスタマークの形成に関して出願公告時の明細書に記載されている３方式から、予めレジストマークが形成された記録紙を使用する方式を除外したものであって、特許請求の範囲を実質上変更するものではなく、上記出願公告後の補正は適法なものである。
　従って、本件特許発明は、出願公告後に補正された明細書の特許請求の範囲に記載された発明であるから、出願公告時の明細書に記載された発明と原出願とを比較検討して、分割要件に言及している請求人の主張は失当である。
　また、本件特許明細書の「本実施例ではレジストマークの間の計測値の変化に対応して多針電極静電６の記録周期を変えることによって各色の記録画像位置合わせを行っているが、記録紙の搬送速度を変化させることによっても、同様な効果を達成できることが明らかである。」の記載は、本件特許明細書の特許請求の範囲に記載された「タイミング制御手段」の解釈に直接言及したものではない。上記記載は実施例との比較における技術事項を述べたにすぎず、特許請求の範囲の解釈に直接的影響を及ぼすものではなく、特許請求の範囲に記載された「タイミング制御手段」は、原出願の当初明細書に包含されていたものである。
　更に、出願公告後に補正された明細書の特許請求の範囲に記載の「前記記録媒体上の画像記録領域外に連続的に略等間隔のレジストマークに対応する潜像を形成する潜像形成手段」は、原出願の当初明細書に実質的に記載されている。
ＩＩ．出願公告後の補正の適否
（１）出願公告時の明細書の特許請求の範囲
「所定の搬送径路に沿って記録媒体を往復又は循環して搬送する搬送手段と、前記記録媒体の搬送路中に設けられ前記記録媒体上に記録画像に対応する潜像を形成する潜像形成手段と、この潜像形成手段により前記記録媒体上に形成された潜像をそれぞれ異なる色に可視像化する複数の現像手段と、前記搬送手段を作動し前記記録媒体の同一記録領域に潜像形成と現像とを各色毎に複数回繰り返すことにより合成カラー画像を形成する記録制御手段と、前記記録媒体上の画像記録領域外に形成されたレジストマークを検出する検知手段と、前記記録制御手段により潜像形成を行うに際し、前記検知手段による前記レジストマークの検出に基づいて各色の潜像形成を開始させるとともに、前記検知手段による隣接した前記レジストマークの検出結果に基づく前記レジストマークの間隔に基づいて前記記録媒体の搬送方向における各色の潜像形成の記録位置合わせを行うタイミング制御手段とを具備したカラー画像記録装置。」
（２）出願公告後に補正された明細書の特許請求の範囲
「所定の搬送経路に沿って記録媒体を往復して搬送する搬送手段と、前記記録媒体の搬送路中に設けられ前記記録媒体上の画像記録領域内に記録画像に対応する潜像を形成するとともに前記記録媒体上の画像記録領域外に連続的に略等間隔のレジストマークに対応する潜像を形成する潜像形成手段と、この潜像形成手段により前記記録媒体上に形成された記録画像に対応する潜像をそれぞれ異なる色で可視像化するとともに前記レジストマークに対応する潜像を単一色で可視像化する複数の現像手段と、前記搬送手段を作動し前記記録媒体の同一記録領域に潜像形成と現像とを各色毎に複数回繰り返すことにより合成カラー画像を形成する記録制御手段と、前記レジストマークを検出する検知手段と、前記記録制御手段により各色の潜像形成を行なうに際し、前記検知手段による前記レジストマークの検出に基づいて各色の潜像形成を開始させるとともに、前記検知手段による隣接した前記レジストマークの検出結果に基づく前記レジストマークの間隔に基づいて前記記録媒体の搬送方向における各色の潜像形成の記録位置合わせを行なうタイミング制御手段とを具備したカラー画像記録装置。」
（３）対比・判断
　出願公告時の明細書の特許請求の範囲（以下、「前者」という。）の記載と、出願公告後に補正された明細書の特許請求の範囲（以下、「後者」という。）の記載とを対比すると、
　後者は「前記記録媒体の搬送路中に設けられ前記記録媒体上の画像記録領域内に記録画像に対応する潜像を形成するとともに前記記録媒体上の画像記録領域外に連続的に略等間隔のレジストマークに対応する潜像を形成する潜像形成手段」を構成要件としているに対し、前者は「前記記録媒体の搬送路中に設けられ前記記録媒体上に記録画像に対応する潜像を形成する潜像形成手段」を構成要件としており、後者の構成要件である「記録媒体上の画像記録領域外に連続的に略等間隔のレジストマークに対応する潜像を形成する潜像形成手段」について記載されていない。
　また、後者は「この潜像形成手段により前記記録媒体上に形成された記録画像に対応する潜像をそれぞれ異なる色で可視像化するとともに前記レジストマークに対応する潜像を単一色で可視像化する複数の現像手段」を構成要件としているのに対し、前者は「この潜像形成手段により前記記録媒体上に形成された潜像をそれぞれ異なる色に可視像化する複数の現像手段」を構成要件としており、後者の構成要件である「レジストマークに対応する潜像を単一色で可視像化する現像手段」について記載されていない。
　そこで、出願公告後の補正により、出願公告時に構成要件となっていない上記した事項を新たに構成要件とすることが、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否か、検討するに、
　前者には「前記記録制御手段により潜像形成を行うに際し、前記検知手段による前記レジストマークの検出に基づいて各色の潜像形成を開始させるとともに、」の記載があり、
　出願公告時の明細書には、レジストマークを形成する方式として、（ａ）レジストマークを第１色目画像と同時に記録する方式、（ｂ）レジストマークのみを画像記録前に形成する方式、（ｃ）予めレジストマークが形成された記録紙を使用する方式、の３方式が記載され、かつ、上記（ａ）の方式が詳細に説明されていることから、
　上記した「各色の潜像形成を開始させる」における「各色」は、上記（ａ）の方式においては第２色目以降の各色を示し、上記（ｂ）、（ｃ）においては第１色目を含む各色を示しているものとして理解される。
　そして、前者には「潜像形成と現像とを各色毎に複数回繰り返すことにより合成カラー画像を形成する記録制御手段」、「各色の潜像形成の記録位置合わせを行うタイミング制御手段」の記載があり、この記録制御手段、タイミング制御手段における「各色」は、第１色目を含む各色を示しているとして理解されるが、このことをもって、上記した「各色の潜像形成を開始させる」における「各色」も同様に第１色目を含む各色でなければならないとする根拠は認められず、更に、前者にレジストマークの潜像形成手段及びその現像手段が記載されていないからといって、前者の発明が上記（ｃ）のレジスタマークの形成方式に限定された発明であるとする根拠も認められない。
　してみると、前者からは、上記３方式により形成されたレジストマークを包含する発明が把握され、後者における「記録媒体上の画像記録領域外に連続的に略等間隔のレジストマークに対応する潜像を形成する潜像形成手段」、「レジストマークに対応する潜像を単一色で可視像化する現像手段」は、前者の発明が包含する３方式により形成されたレジストマークを、上記「潜像形成手段」と「現像手段」により形成されたレジストマークに限定するものであり、
　また、出願公告時の明細書には、レジストマークに関し、レジストマークの潜像が記録媒体上の画像記録領域外に連続的に略等間隔に形成され、該潜像が単一色で可視像化される事項が開示されているから、
　上記出願公告後の補正は、特許請求の範囲の減縮に相当し、実質上特許請求の範囲を拡張・変更するものでない。
　従って、上記出願公告後の補正は、特許法第６４条及び同法第１２６条第２項の規定に違反するものではないから、本件特許明細書は、出願公告後に補正された特許明細書である。
ＩＩＩ．分割の適否
（１）本件特許発明
　本件特許発明は、本件特許明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲に記載された事項（上記、ＩＩ．（２）参照）を構成要件とするものである。
　そして、本件特許明細書の発明の詳細な説明には「さらに、本実施例ではレジストマーク１５を第１色目である赤色画像と同時に記録したが、この方式に限らずレジストマークのみを画像記録前に形成しても本発明によるカラー画像記録装置を実現できる。」と記載されており、
　この記載は、本件特許の当初明細書第２６頁第１３〜１８行、及び平成３年１１月２５日付け全文補正明細書第２７頁第３〜８行に記載の「さらに、本実施例ではレジストマーク１５を第１色目である赤色画像と同時に記録したが、この方式に限らずレジストマークのみを画像記録前に形成してもよいし、予めレジストマークが形成された記録紙を使用しても本発明によるカラー画像記録装置を実現できる。」を出願公告後の平成５年４月３０日付け手続補正により補正したものである。
　従って、本件特許発明が構成要件とする、「前記記録媒体上の画像記録領域内に記録画像に対応する潜像を形成するとともに前記記録媒体上の画像記録領域外に連続的に略等間隔のレジストマークに対応する潜像を形成する潜像形成手段」は、本件特許の当初明細書及び本件特許明細書に記載されている「レジストマークのみを画像記録前に形成」する方式を包含するものである。
（２）分割の適否の判断
　上記ＩＩＩ．（１）で記載したように、本件特許発明が構成要件とする潜像形成手段は「レジストマークのみを画像記録前に形成する方式」を包含するものであるから、該方式が原出願の当初明細書に記載の範囲内であるか否か以下検討する。
　原出願の当初明細書（特開昭５７−１２４７５３号公報参照）には、
「第１色目の画像記録に際しては紙送り量に比例するパルスを利用して被記録紙上に紙送り方向に等間隔にマークを同時に記録し」（同明細書第１頁第１５行〜同第１７行、同公報第１頁左下欄第１５行〜同第１７行参照）、
「第１色目の画像記録と同時に被記録紙１の通常画像記録領域を外れた部分に紙送り方向に等間隔に記録されたマーク」（同明細書第１０頁第１４行〜同第１６行、同公報第３頁右下欄第１４行〜同第１６行参照）、
「カウンタ１１’は駆動モータ３に直結されたＰＧ４からＰＧパルスｎ個受信するごとにタイミングパルスを発し、制御装置９’はこのタイミングパルスに同期して前記マーク画像信号を多針電極静電ヘッド６に送り、被記録紙１の側縁部付近に負の極性を有する静電潜像ドットを形成せしめる。」（同明細書第１３頁第８行〜同第１３行、同公報第４頁左下欄第８行〜同第１３行参照）、
　の記載があり、
　これらの記載からは、本件特許明細書の特許請求の範囲に記載された「前記記録媒体の搬送路中に設けられ前記記録媒体上の画像記録領域内に記録画像に対応する潜像を形成するとともに前記記録媒体上の画像記録領域外に連続的に略等間隔のレジストマークに対応する潜像を形成する潜像形成手段」に相当する事項が把握される。
　しかしながら、原出願の当初明細書及び図面には、上記した本件特許発明が包含する「レジストマークのみを画像記録前に形成する方式」に相当する事項は開示も示唆もされておらず、当業者にとって自明な事項であるとも認められない。
　してみると、本件特許発明は、原出願の当初明細書の記載事項の範囲を越える事項を包含するものであるから、本件特許出願は、特許法第４４条第１項に規定する「二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。」に違反する不適法な分割出願であって、特許法第４４条第２項に規定される出願日の遡及は認められない。
ＩＶ．要旨変更・出願日
　本件特許出願の平成３年１１月２５日付け手続補正による全文補正明細書、及び平成５年４月３０日付け手続補正による本件特許明細書に記載の発明は、各々
「前記検知手段による隣接した前記レジストマークの検出結果に基づく前記レジストマークの間隔に基づいて前記記録媒体の搬送方向における各色の潜像形成の記録位置合わせを行うタイミング制御手段」（上記ＩＩ．（１）参照）、
「前記検知手段による隣接した前記レジストマークの検出結果に基づく前記レジストマークの間隔に基づいて前記記録媒体の搬送方向における各色の潜像形成の記録位置合わせを行なうタイミング制御手段」（上記ＩＩ．（２）参照）、
　を構成要件としており、
　上記全文補正明細書、及び本件特許明細書には、共に
「本実施例ではレジストマークの間の計測値の変化に対応して多針電極静電６の記録周期を変えることによって各色の記録画像の記録位置合わせを行っているが、記録紙の搬送速度を変化させることによっても、同様な効果を達成できることは明らかである。」の記載がある。
　そこで、該記載と上記各発明の構成要件との関係について検討するに、
　該記載のうち「記録紙の搬送速度を変化させることによっても、同様な効果を達成できることは明らかである。」の記載は、「レジストマークの間の計測値の変化に対応して多針電極静電６の記録周期を変えることによって各色の記録画像の記録位置合わせを行っている」本実施例と共に、上記各発明の構成要件であるタイミング制御手段の他の実施の態様を開示しているものと認められのに対し、実施例との比較における技術事項を述べたものとする根拠は認められない。
　従って、上記各発明は、「各色の記録画像の記録位置合わせを、記録紙の搬送速度を変化させることによって行う」他の実施の態様を包含するものとして把握される。
　そして、上記他の実施の態様に相当する事項は、本件特許の当初明細書に開示も示唆もされておらず、当業者にとって自明な事項であるとも認められない。
　してみると、平成３年１１月２５日付け手続補正、及び平成５年４月３０日付け手続補正は、何れも本件特許の当初明細書の要旨を変更するものであり、上記各手続補正を要旨変更とする、上記「他の実施の態様に相当する事項」は、平成３年１１月２５日付け手続補正による全文補正明細書により新たに追加された事項であるから、
　本件特許出願の出願日は、現実の出願日ではなく、特許法第４０条の規定により、要旨変更の補正がなされた平成３年１１月２５日とみなされる。
Ｖ．本件特許発明と甲第１〜２号証の対比・判断
　本件特許の請求項１に係る発明は、本件特許明細書の請求項１に記載されているとおりのものである（上記、ＩＩ．（２）参照）。
　本件特許出願の出願前に国内において頒布された刊行物である特開昭５７−１２４７５３号公報（甲第号１証）は、本件特許出願が分割出願の基礎とする原出願の出願当初の明細書及び図面の公開公報であり、
　本件特許の請求項１に係る発明の各手段と同公報の記載を対比すると、
「所定の搬送経路に沿って記録媒体を往復して搬送する搬送手段」については、主として同公報第３頁右下欄第７行〜同欄第１０行「被記録紙・・中略・・構成され、」及び図面第３図の記載から、
「前記記録媒体の搬送路中に設けられ前記記録媒体上の画像記録領域内に記録画像に対応する潜像を形成するとともに前記記録媒体上の画像記録領域外に連続的に略等間隔のレジストマークに対応する潜像を形成する潜像形成手段」については、主として同公報第３頁右下欄第１０行〜同欄第１８行「被記録紙・・中略・・前方に設けてある。」、第４頁左下欄第８行〜右下欄第１行「カウンタ・・中略・・送る。」及び図面第３図の記載から、
「この潜像形成手段により前記記録媒体上に形成された記録画像に対応する潜像をそれぞれ異なる色で可視像化するとともに前記レジストマークに対応する潜像を単一色で可視像化する複数の現像手段」については、主として同公報第１頁左下欄第９行〜同欄第１４行「各色ごとに・・中略・・多色静電記録装置」、第４頁左上欄第１１行〜同欄第１３行「本装置・・中略・・記録する」、第４頁左下欄第８行〜右下欄第１行「カウンタ・・中略・・送る。」、第４頁右下欄第１３行〜同欄第１６行「被記録紙・・中略・・定着される。」及び図面第３図の記載から、
「前記搬送手段を作動し前記記録媒体の同一記録領域に潜像形成と現像とを各色毎に複数回繰り返すことにより合成カラー画像を形成する記録制御手段」については、主として同公報第４頁右上欄第１２行〜第６頁左下欄第２行「以下、・・中略・・完了させる。」の記載から、
「前記レジストマークを検出する検知手段」については、主として第４頁左上欄第１６行〜右上欄第５行「前記マークは・・中略・・設置してある。」の記載から、
「前記記録制御手段により各色の潜像形成を行なうに際し、前記検知手段による前記レジストマークの検出に基づいて各色の潜像形成を開始させるとともに、前記検知手段による隣接した前記レジストマークの検出結果に基づく前記レジストマークの間隔に基づいて前記記録媒体の搬送方向における各色の潜像形成の記録位置合わせを行なうタイミング制御手段」については、主として同公報第１頁左下欄第１７行〜右下欄第２行「第２色目以後・・中略・・多色静電記録装置。」、同公報第５頁左下欄第１２行〜第６頁左下欄第２行「次のマーク・・中略・・完了させる。」の記載から、各々把握される事項であり、
　上記した同公報の記載箇所を含め、同公報の特許請求の範囲の記載、第３頁右下欄第３行〜第６頁左下欄第２行の実施例の記載、及び図面の記載からは、レジストマークを第１色目画像と同時に記録する方式を包含するカラー画像記録装置として、本件特許の請求項１に係る発明に相当する構成が把握される。
　本件特許出願の出願前に国内において頒布された刊行物である特開昭６１−１７９４６３号公報（甲第２号証）の、第３頁右下欄第４行〜同欄第９行には、「本実施例においてはレジストレーションマーク１３は黒記録に先立って行われるか、又はあらかじめ記録されている場合について説明したが、レジストレーションマーク１３を黒記録と同時に行っても良く、その時には黒記録は一定周期の記録開始信号に従って行われる。」の記載があり、同公報に開示のカラー記録装置は、第１色目に黒記録が行われるものであるから、同公報からは、本件特許発明が包含する「レジストマークのみを画像記録前に形成する方式」に相当する事項と共に、「レジストマークを第１色目画像と同時に記録する方式」に換えて「レジストマークのみを画像記録前に形成する方式」とする事項が把握される。
　してみると、レジストマークを第１色目画像と同時に記録する方式と、レジストマークのみを画像記録前に形成する方式を包含する本件特許発明は、上記何れの方式を想定しても甲第１〜２号証の記載事項から当業者が容易に想到できたものである。
ＶＩ．むすび
　以上のとおりであるから、本件特許発明についてなされた特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものであり、特許法第１２３条第１項第２号の規定により無効とすべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。