【事件の表示】
　上記当事者間の特許第２７１２０１０号発明「管埋設機械」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結論】
　訂正を認める。
本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理由】
〔Ｉ〕手続きの経緯
　本件特許第２７１２０１０号発明は、昭和６２年６月３０日に出願した特願昭６２−１６１１４１号の一部を平成７年６月２３日に新たな特許出願として出願されたものであって、平成９年１０月３１日に特許権の設定の登録がなされ、平成１１年１月２６日に本件特許無効審判が請求され、答弁書の提出期間内に平成１１年５月１８日付けで訂正請求がされたものである。
〔ＩＩ〕当事者の主張
１．請求人の主張
　請求人は、甲第１〜第３号証を提出して、
本件特許第２７１２０１０号の明細書の特許請求の範囲の第１項に記載された発明（以下、「本件第１発明」という。）は、甲第１及び第２号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであり、同第４項に記載された発明（以下、「本件第４発明」という。）は甲第１及び第２号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件第１発明及び本件第４発明は、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものであり、それらの特許は、特許法１２３条１項２号の規定に該当し無効とすべきである旨主張している。
　甲第１号証：実願昭６０−１４８０５９号（実開昭６２−６０６９０号）のマイクロフィルム
　甲第２号証：特開昭６１−６０９９６号公報
　甲第３号証：実願昭５９−９１０６７号（実開昭６１−６５９８号）のマイクロフィルム
２．被請求人の主張
　被請求人は、本件第１発明は、甲第１号証又は甲第２号証に記載の発明とは、構成、作用・効果において明らかに相違するものであり、甲第１及び第２号証に記載の発明を組み合わせても得られるものではなく、甲第１及び第２号証から容易に想到し得たものではない旨、また、本件第４発明は、甲第１〜第３号証に記載のものから容易に想到し得たものではない旨主張している。
〔ＩＩＩ〕訂正請求について
１．訂正請求の趣旨及び訂正の内容
　訂正請求の趣旨は、特許第２７１２０１０号の明細書を訂正請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを求めるものである。
　そして、その訂正の内容は、以下（ａ）〜（ｇ）のとおりである。
（ａ）特許請求の範囲の第４項の「カッタヘッドの面板の」（本件特許公報２欄１３行）を、「カッタヘッドの面板に設けた」と訂正する。
（ｂ）特許請求の範囲の第４項の「カッタヘッドの面板に土砂取込口のカッタヘッドの掘削回転方向の後ろ側の縁に沿って切削カッタビットを設けた」（本件特許公報２欄１５行〜３欄２行）を、「前記開口におけるカッタヘッドの掘削回転方向の後ろ側の縁に沿って切削カッタビットを設けることにより、該開口を土砂取込口の１つとした」と訂正する。
（ｃ）段落【００１１】の「カッタヘッドの回転により面板の開口に」（本件特許公報５欄１２〜１３行）を、「カッタヘッドの面板に設けた開口に」と訂正する。
（ｄ）段落【００１１】の「カッタヘツドの面板に土砂取込口のカッタヘッドの掘削回転方向の後ろ側の縁に沿って切削カッタビットを設けた」（本件特許公報５欄１４〜１６行）を、「前記開口におけるカッタヘッドの掘削回転方向の後ろ側の縁に沿って切削カッタビットを設けることにより、該開口を土砂取込口の１つとした」と訂正する。
（ｅ）段落【００１２】の「このような管埋設機械においては土砂取込口の」（本件特許公報５欄１７〜１８行）を、「このような管埋設機械においては、ロータリディスクカッタを取付けた土砂取込用の開口における」と訂正する。
（ｆ）段落【００１２】の「また面板の開口に……取込口に」（本件特許公報５欄２０〜２３行）を、「また土砂取込口に」と訂正する。
（ｇ）段落【００１２】の「カッタヘッド内に取り込める。」（本件特許公報５欄２４〜２５行）を、「カッタヘッド内に容易に取り込める」と訂正する。
２．訂正の適否について
（１）訂正の目的等について
（１−１）訂正（ａ）について
　この訂正は、特許請求の範囲の第４項において、「開口」がカッタヘッドの面板に設けられたものであることを明瞭にするものであるから、明りょうでない記載の釈明を目的とするものであり、また願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、しかも実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
（１−２）訂正（ｂ）について
　この訂正は、特許請求の範囲の第４項において、切削カッタビットを設ける土砂取込口を、ロータリディスクカッタを設けた開口に限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
　そして、この訂正は明細書の段落【００１２】、【００１９】の記載、及び図２の記載に基づくものであって、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、しかも実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
（１−４）訂正（ｃ）〜（ｇ）について
　訂正（ｃ）〜（ｆ）は、特許請求の範囲の第４項の訂正に伴い、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との整合を図るために行う訂正であって、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、訂正（ｇ）も明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
　そして、これらの訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、しかも実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
（２）独立特許要件について
　▲１▼訂正後の本件第４発明の要旨
　訂正後の本件第４発明の要旨は、訂正明細書及び図面の記載からみて、特許請求の範囲の第４項に記載された次のとおりのものと認める。
「後方の推力手段により前方へ推進し、かつカッタヘッドの回転により面板に設けたディスクカッタによって掘削する管埋設機械において、カッタヘッドの面板に設けた開口に少なくとも１基のロータリディスクカッタを設け、かつ前記開口におけるカッタヘッドの掘削回転方向の後ろ側の縁に沿って切削カッタビットを設けることにより、該開口を土砂取込口の１つとしたことを特徴とする管埋設機械。」
　なお、「ディスタカッタ」は、「ディスクカッタ」の明らかな誤記と認められるので、上記のように認定した。
　▲２▼甲第１〜第３号証に記載された事項
　請求人が提出した、本件特許発明の特許出願前に国内において頒布された刊行物である甲第１〜第３号証に記載された事項は、以下のとおりである。
《甲第１号証》
　甲第１号証には、
「産業上の利用分野
　この考案は岩盤掘削が可能なセミシールド型のシールド掘進装置に関する。」（明細書１頁１５〜１６行）、
「図において１はセミシールド型シールド掘進機のシールド本体で、前部に気密構造のカツタヘツド２が回転自在に設けられている。上記カツタヘツド２は、シールド本体１内の上部に取付けられた回転駆動源３により歯車４を介して回転されるようになつていると共に、カツタヘツド２の前面板２ａは球面状をなしていて、前面に、複数組、例えば７組のデイスクカツタ５が取付けられている。」（同３頁１１〜１９行）、
「これらデイスクカツタ５により掘削された岩盤ズリは、前面板２ａに開口された土砂取入れ口２ｂよりカツタヘツド２内に取込まれるようになつている。」（同４頁２〜６行）の記載がある。
　そして、第１図には、球面状の前面板２ａに設けた開口にディスクカッタを設けたカッタヘッドを有するセミシールド型シールド掘進機、が記載され、第２図には、ディスクカッタを設けたカッタヘッドが記載されている。
　以上の記載からみて、甲第１号証には、
「カツタヘツドの回転により球面状の前面板２ａに設けたデイスクカツタ５によって掘削するセミシールド型シールド掘進機において、カツタヘツドの前面板２ａに設けた開口に複数のデイスクカツタを設けたセミシールド型シールド掘進機」
が記載されているものと認める。
《甲第２号証》
　甲第２号証には、
「塊破砕用のローラビットが複数個設けられたカッタヘッドの面板形状を平板状にすると共に、面板に形成される土砂取込用のスリットを、短辺が略３５０ｍｍ以上の塊を取込める大きさにしたことを特徴とするシールド掘進機」（実用新案登録請求の範囲）、
「１は泥漿式シールド掘進機で、そのシールド本体２内部には、内部に土砂取込用の圧力室３を存するカッタヘッド４が旋回軸受５を介して回転自在に支持され、またこのカッタヘッド４は・・・油圧モータ７により回転駆動される。そして、上記カッタヘッド４の面板４ｂ形状は平板状（フラット状）にされると共に、１２０°置きに放射状に複数個のローラビット８が設けられ、またこれらローラビット８間には、短辺が略３５０ｍｍ以上の大きさの巨塊を取込可能な大きさの土砂取込用スリット９が形成されている。・・・また、面板４ｂの外周近傍複数適所には、ゲージカッタ１０が、各スリット９の側縁にはカッタビット１１がそれぞれ複数個設けられている。」（１頁右下欄１９行〜２頁左上欄１６行）、
「一般に、カッタヘッドの形状として、第１０図に示すようなドーム型と、第１１図に示すようなフラット型とがある。ところで、ドーム型カッタヘッドは、特に、地山が流動化しやすい崩壊性地盤である場合に、ゆるみ領域の上部周辺土砂の崩落流入（第１０図矢印Ａで示す）が問題となる。即ち、崩壊性地山にドーム型カッタヘッドを採用した場合、下記のような問題がある。
　（Ｉ）地盤との接触面積が大きいため、周辺地山の乱し作用が大きく、地山が崩壊しやすい。
　（ＩＩ）カッタトルクが大きくなる。
　（ＩＩＩ）カッタヘッドの開口が前面のほかに周辺部にもあり、周辺部からゆるみ土砂が崩落流入しやすい。
　（ＩＶ）カッタヘッド外周部が丸くなっているため、地山に乗り上げて方向性が悪くなる。
　これに対して、フラット型カッタヘッドには、下記の利点がある。
　（Ｉ）上部ゆるみ領域の土砂の崩落流入が少ない。
　（ＩＩ）地盤との接触面積が小さいため、損失トルクが少ない。
　（ＩＩＩ）方向修正がしやすい。
　（ＩＶ）粘性土の場合でも、従来の泥漿式シールド掘進機と同様に、土砂の取込みがよい。」（３頁右上欄３行〜左下欄７行）の記載があり、第１図には、カッタヘッドの面板に設けた開口にローラビットが設けられた構造が記載され、第２図及び第１１図には、フラット型カッタヘッドが図示されている。
《甲第３号証》
　甲第３号証には、
「本考案はシールド掘進機のオーバーカッタ装置に関する。」（明細書１頁１５〜１６行）、
「（１）は泥漿式シールド掘進機で、そのシールド本体（２）前部には、内部に土砂取込用の圧力室（３）を有するカツタヘツド（４）が旋回軸受（５）を介して回転自在に支持され、またこのカッタヘツド（４）はその後部筒状部（４ａ）後端に取付けられたリングギア（６）を介して油圧モータ（７）により回転駆動される。そして、上記カツタヘツド（４）の面板（４ｂ）には１２０°置きに３本の放射状の溝部（８）と、これら溝部（８）間に位置する複数個の土砂取込用のスリット（９）とが形成されており、このうち所定の溝部（８）の外周縁には本考案に係るオーバーカッタ装置（１０）が設けられている。」（同３頁８〜１９行）、
「カツタヘツド（４）の溝部（８）には、上記の傾斜ローラビツト（１２）の他に、通常の掘削に使用されるローラビツト（１８）が複数個設けられ、また面板（４ｂ）のスリツト（９）周縁部にも、カツタビツト（１９）、ローラビツト（２０）が複数個設けられ」（同４頁１４〜１９行）の記載があり、第１図及び第２図にカツタヘツドが図示されている。
　▲３▼対比・判断
　訂正後の本件第４発明と甲第１号証に記載された発明とを対比する。まず、訂正後の本件第４発明の管埋設機械は、訂正明細書の「１７は内管で図示しない後方側に設けた推力装置によって前方側へ押し動かされる。」（段落【００１５】）との記載を参酌すると、立抗に配置した推進ジャッキにより推進するセミシールド型シールド掘進機を意味すると解され、甲第１号証に記載された発明の「セミシールド型シールド掘進機」は、訂正後の本件第４発明の「管埋設機械」に相当する。また、甲第１号証に記載された発明の「前面板」は、訂正後の本件第４発明の「面板」に相当するから、両者は、
「後方の推力手段により前方へ推進し、かつカッタヘツドの回転により面板に設けたディスクカッタによって掘削する管埋設機械において、カッタヘッドの面板に設けた開口に少なくとも１基のディスクカッタを設けた、管埋設機械」
である点で一致し、以下の点で相違する。
　訂正後の本件第４発明では、「カッタヘッドの面板に設けた開口にディスクカッタを設け、かつ前記開口におけるカッタヘッドの掘削回転方向の後ろ側の縁に沿って切削カッタビットを設けることにより、該開口を土砂取込口の１つとした」のに対し、甲第１号証に記載された発明は、そのような構成を備えていない点。
　上記相違点について検討する。
　甲第２号証には、カッタヘッド４の面板４ｂに設けた開口にローラビット８（訂正後の本件第４発明の「ディスクカッタ」に対応する。）を設け、土砂取込用のスリット９（訂正後の本件第４発明の「土砂取込口」に対応する。）の側縁にカッタビット１１を設け、カッタヘッド４の回転により面板４ｂに設けたローラビット８によって掘削するシールド掘進機、が記載されているが、土砂取込用のスリット９（訂正後の本件第４発明の「土砂取込口」に対応する。）は、ローラビット８を設けた開口とは別に設けられており、訂正後の本件第４発明のように、ローラビット８を設けた開口の縁に沿ってカッタビットを設け、該開口を土砂取込口の１つとしたものではない。
　また、甲第３号証にも、カッタヘッド４の面板４ｂに形成した溝部８にローラビット１８（訂正後の本件第４発明の「ディスクカッタ」に対応する。）を設け、土砂取込用のスリット９（訂正後の本件第４発明の「土砂取込口」に対応する。）の側縁にカッタビット１９を設け、カッタヘッド４の回転により面板４ｂに設けたローラビット８によって掘削するシールド掘進機、が記載されているが、訂正後の本件第４発明のように、溝部８を土砂取込口とすることの記載はなく、土砂取込用のスリット９が溝部８とは別に設けられており、溝部８の縁に沿ってカッタビットも設けられていない。
　以上のように、甲第２及び第３号証には、相違点で挙げた訂正後の本件第４発明の構成が記載されていないし、示唆もされていない。
　そして、訂正後の本件第４発明は、この構成を備えることにより、「土砂の取込みが容易となり、掘削効率も向上する。また土砂取込口に礫が噛み込んでもロータリディスクカッタの自転により、礫を破砕してカッタヘッド内に容易に取り込める。」（訂正明細書の段落【００１２】）という格別の効果を奏するものと認められる。
　したがって、訂正後の本件第４発明は、甲第１〜第３号証に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。
　また、他に訂正後の本件第４発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しない。
　よって、訂正後の本件第４発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
（３）まとめ
　以上のとおりであるから、訂正（ａ）〜（ｇ）は、特許法１３４条２項ただし書きの規定、並びに同条５項で準用する同法１２６条２項及び３項の規定に適合するので、本件訂正請求を認める。
〔ＩＶ〕請求人が主張する無効理由の検討
１．本件第１発明について
（１）本件第１発明の要旨
　本件第１発明の要旨は、訂正明細書及び図面の記載からみて、特許請求の範囲の第１項に記載された次のとおりのものと認める。
「後方の推力手段により前方へ推進し、かつカッタヘッドの回転により面板に設けたディスクカッタによって掘削する管埋設機械において、カッタヘッドの面板の開口に少なくとも１基のコーン形ロータリディスクカッタを設け、かつコーン形ロータリディスクカッタの刃先のうち、切羽側の最先端は推進方向に対してほぼ同一垂直面となるように配置し、さらにカッタヘッドの面板は全体的にほぼ平板状に設けたことを特徴とする管埋設機械。」
　なお、「ロータリディスタカッタ」は、「ロータリディスクカッタ」の明らかな誤記と認められるので、上記のように認定した。
（２）甲第１及び第２号証の記載事項
　甲第１及び第２号証に記載された事項は、上記〔ＩＩＩ〕（２）▲２▼に記載したとおりである。
（３）対比・判断
　本件第１発明と甲第１号証に記載された発明とを対比する。まず、本件第１発明の管埋設機械は、訂正明細書の「１７は内管で図示しない後方側に設けた推力装置によって前方側へ押し動かされる。」（段落【００１５】）との記載を参酌すると、立抗に配置した推進ジャッキにより推進するセミシールド型シールド掘進機を意味すると解され、甲第１号証に記載された発明の「セミシールド型シールド掘進機」は、本件第１発明の「管埋設機械」に相当する。また、甲第１号証に記載された発明の「前面板」は、本件第１発明の「面板」に相当するから、両者は、
「後方の推力手段により前方へ推進し、かつカッタヘッドの回転により面板に設けたディスクカッタによって掘削する管埋設機械において、カッタヘッドの面板の開口に少なくとも１基のロータリディスクカッタを設けた管埋設機械」
である点で一致し、以下の点で相違する。
　相違点
　本件第１発明では、ロータリディスクカッタが「コーン型ロータリディスクカッタ」であり、「かつコーン形ロータリディスクカッタの刃先のうち、切羽側の最先端は推進方向に対してほぼ同一垂直面となるように配置し、さらにカッタヘッドの面板は全体的にほぼ平板状に設けた」のに対し、甲第１号証に記載された発明では、ロータリディスクカッタはコーン型ではなく、カッタヘッドの面板は球面状である点。
　そこで上記相違点について検討する。
　甲第２号証には、本件第１発明のような、上・下水道、ガス管等の小口径管類を地下中に埋設するための小口径管埋設機械とは異なるシールド掘進機において、カッタヘッドの面板形状を平板状にすることが記載され、フラット型カッタヘッド、即ち、面板が平板状のカッタヘッドを採用すると、「（Ｉ）上部ゆるみ領域の土砂の崩落流入が少ない。（ＩＩ）地盤との、接触面積が小さいため、損失トルクが少ない。（ＩＩＩ）方向修正がしやすい。（ＩＶ）粘性土の場合でも、従来の泥漿式シールド掘進機と同様に、土砂の取込みがよい。」という利点があることが記載されている。しかしながら、上記相違点における本件第１発明の構成のうち、ロータリディスクカッタが「コーン型ロータリディスクカッタ」であり、「かつコーン形ロータリディスクカッタの刃先のうち、切羽側の最先端は推進方向に対してほぼ同一垂直面となるように配置し」た構成については、記載されていないし、示唆もされていない。
　そして、本件第１発明は、この構成を備えることにより、「先導管の自重が軽い場合でも礫によってカッタが蹴られたり、乗ったり、礫を敷き詰めたり、カッタが、礫に深く喰い込んだりしなく、また掘削口径内周を含む掘削域内の壁に全刃が同時に喰いついて自転、公転のうえ垂直壁を圧砕掘進形成するようにコーン形ロータリディスクカッタの刃が運動するので礫に対し掘進方向の圧砕作用を加えることができ、精度良く、効率的に推進できる。かつ直進性は良く、カッタヘッドの半径方向の分力も小さくなる。」（訂正明細書の段落【０００６】）という格別の効果を奏するものと認められる。
　したがって、本件第１発明は、甲第１及び第２号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。
２．本件第４発明について
（１）本件第４発明の要旨
　本件第４発明の要旨は、訂正明細書及び図面の記載からみて、特許請求の範囲の第４項に記載されたとおりのものと認める。（上記〔ＩＩＩ〕２．（２）▲１▼参照。）
（２）甲第１〜第３号証の記載事項
　甲第１〜第３号証に記載された事項は、上記〔ＩＩＩ〕２．（２）▲２▼に記載したとおりである。
（３）対比・判断
　上記〔ＩＩＩ〕２．（２）▲３▼で述べたのと同様の理由により、本件第４発明は、甲第１〜第３号証に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。
〔Ｖ〕請求人の主張に対して
　請求人は、審判請求書及び弁駁書において、甲第２号証の第１１図には、カッタヘッドの外周部に本件第１発明における「コーン状のディスクカッタ」と同様な「コーン状のゲージカッタ」が設けられ、その刃先の切羽側の最先端を推進方向に対してほぼ同一垂直面となるように配置した状態が図示されている旨主張している。
　しかしながら、「フラット型カッタヘッドの概略図」である、甲第２号証の第１１図をみても、カッタヘッドの外周に設けられているカッタがコーン状であるのか明瞭ではないし、その刃先の切羽側の最先端を推進方向に対してほぼ同一垂直面となるように配置しているのかも明らかではない。なお、第１図に、ゲージカッタがカッタヘッドの下部外周に設けられている状態が記載されているが、ゲージカッタがコーン状をなしている点は窺えるものの、刃先の切羽側の最先端を推進方向に対してほぼ同一垂直面となるように配置しているのかは、明らかではない。
　したがって、請求人の主張は採用できない。
〔ＶＩ〕むすび
　以上のとおりであるから、請求人が主張する理由及び提出した証拠方法によっては、本件第１発明及び第４発明の特許を無効とすることはできない。
　よって、結論のとおり審決する。