【事件の表示】
　昭和５８年特許願第２０７３４５号「腫瘍形成性の検出方法」拒絶査定に対する審判事件（平成７年４月５日出願公告、特公平７−２８７５９）について、次のとおり審決する。
【結論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理由】
Ｉ．本願は、昭和５８年１１月４日（優先権主張１９８２年１１月４日　アメリカ合衆国、１９８３年５月１９日　アメリカ合衆国）の出願であって、その発明の要旨は、平成８年１０月２日付けの手続補正書により補正された本願明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲第１項に記載された次のとおりのもの（以下「本願発明」という。）であると認める。
「ヒト宿主中の細胞の悪性の確率を評価する方法において、（１）細胞生成物に対して特異的なプローブ（但し、細胞生成物はｍＲＮＡ或いはその表現生成物であり、該ｍＲＮＡは正常細胞を悪性に形質転換することのあるレトロウイルスのＤＮＡ配列に相補的である）、及び（２）細胞生成物を含有すると疑われた該ヒト宿主からの試料源を密接に合体させ、そして細胞悪性の存在を示すものとしての該プローブの該細胞生成物に対する結合程度を測定する（但し、該結合程度は、正常細胞源における該プローブの結合とは異なる）ことを特徴とするヒト宿主中の細胞の悪性の確率を評価する方法。」
ＩＩ．これに対して、前置審査において特許異議申立人戸田親男が甲第１号証刊行物として提出した、本願出願前に頒布されたことの明らかな「代謝ｖｏｌ．１９臨時増刊号「癌’８２」」（株）中山書店（１９８２．９．１３）ｐ．１００３−１００９（以下、引用例１という。）には、ヒトのｏｎｃｏｇｅｎｅが腫瘍細胞内でＲＮＡに転写されているかという問題と取り組むために、レトロウイルスによりヒト以外の動物から取り出されたｓｒｃ、ａｂｌ、ｓｉｓ等各種のｏｎｃｏｇｅｎｅを材料として研究されたことが記載されており、「このレトロウイルスにより取り出された宿主になる動物のｏｎｃｏｇｅｎｅの塩基配列と似た遺伝子をヒトのＤＮＡはもっていることがわかった。」（第１００５頁右欄３２−３５行）とも記載されている。
　さらに、米国国立癌研究所のＲ．ＧａｌｌｏとＳ．Ａａｒｏｎｓｏｎのグループにより報告された「すでに分子クローニングされたレトロウイルスのｏｎｃｏｇｅｎｅをプローブにして、ヒト腫瘍細胞内でのｏｎｃｏｇｅｎｅの転写を調べた結果」（第１００６頁左欄１７−２０行）について記載され、その結果からの考察として、
「・・・ｏｎｃｏｇｅｎｅに関係した転写産物に関して２種類あることがわかる。
　１つはｓｉｓのように正常細胞や上皮性腫瘍には転写されないｏｎｃｏｇｅｎｅがあり、特別な分化形態、例えば間葉系腫瘍に限って転写される特異性の高いｏｎｃｏｇｅｎｅ、他は正常細胞にも、どの腫瘍細胞にも転写されているｏｎｃｏｇｅｎｅでｍｙｃ、ｂａｓ、ａｂｌなどがあげられる。間葉系腫瘍のみに特別のｏｎｃｏｇｅｎｅの転写産物が見られる場合、表現型の質的転換であり、マーカーとなり得るｏｎｃｏｇｅｎｅである。」（第１００６頁右欄下から１４−５行）と記載されている。
　ここで、上述の「レトロウイルスのｏｎｃｏｇｅｎｅをプローブにして、ヒト腫瘍細胞内でのｏｎｃｏｇｅｎｅの転写を調べた」ということは、レトロウイルスのｏｎｃｏｇｅｎｅのプローブを用いて、ヒト腫瘍細胞内で産生されたｍＲＮＡ試料とのＤＮＡ−ＲＮＡハイブリッド化を行い、該レトロウイルスのｏｎｃｏｇｅｎｅのＤＮＡ配列に相補的であるｍＲＮＡがヒト腫瘍細胞のｏｎｃｏｇｅｎｅが転写されたｍＲＮＡとして存在するか否かを測定したことに他ならない。
　そこで、本願発明と引用例１に記載された発明とを比較してみると、両者は、レトロウイルスのＤＮＡ配列に相補的なｍＲＮＡに対して特異的なプローブと、検査対象となるヒト宿主からの試料源のｍＲＮＡとを密接に合体させることにより、ヒト宿主中の細胞にｏｎｃｏｇｅｎｅが転写されたｍＲＮＡが存在するか否かを評価する方法である点で一致しており、（１）前者では、ヒト宿主中の細胞の「悪性の確率」を評価する方法であることが明記されているのに対し、後者では、このことが明記されていない点、（２）前者では、プローブのｍＲＮＡに対する「結合の程度」を測定するのに対して、後者ではプローブのｍＲＮＡに対する「結合の有無」を測定する点で一応相違している。
　そこで、次に相違点（１）、（２）について検討する。
　相違点（１）について：
　ここで、本願の特許請求の範囲の記載における「悪性の確率」という用語の意味は一義的に明らかではなく、「ヒト宿主中の細胞の悪性の確率を評価する」とはいかなることを意味しているのか明瞭でないから、これらに関して発明の詳細な説明中の記載を検討すると、本願発明の詳細な説明には、
「腫瘍細胞の存在を決定することが可能となるためには、正常細胞と腫瘍細胞の区別を行うことが可能である必要がある。従って、腫瘍細胞と診断すべく観察される性質は、正常細胞からの区別、・・・細胞の悪性の性質に共通のものでなければならない。」（第１２頁９−１７行）
「宿主中の悪性細胞の存在を診断することが可能である。」（第１５頁７−８行）、及び
「本発明は、一定の群の細胞、特に生体内のヒト細胞或いはヒト宿主から新たに取り出されたヒト細胞における悪性細胞の可能性或いは存在を評価するための方法及び組成物を提供する。」（第１５頁１６−１９行）
等と記載されている。
　これらの記載によれば、「悪性細胞」と「腫瘍細胞」とが同義語として用いられていることから「悪性」とは「腫瘍」を意味するといえ、また、「悪性の確率を評価する」とは、細胞が腫瘍細胞である確率を数値的に評価することを表すものではなく、単に、ヒト細胞が腫瘍細胞である可能性の有無を、また、ヒト細胞の一定の群を対象とする場合にはその中に腫瘍細胞が存在する可能性の有無を評価することを表しているものと認められる。
　ところで、上記したとおり、引用例１には、正常細胞では転写産物のｍＲＮＡは見られず、特定腫瘍細胞のみに特別のｏｎｃｏｇｅｎｅのｍＲＮＡが見られるという、特異性の高いｏｎｃｏｇｅｎｅのグループについて、「間葉系腫瘍のみに特別のｏｎｃｏｇｅｎｅの転写産物が見られる場合、表現型の質的転換であり、マーカーとなり得るｏｎｃｏｇｅｎｅである。」と記載されているが、このことは、該グループに対しては、レトロウイルスのｏｎｃｏｇｅｎｅのプローブをマーカーとして、検査対象のヒト細胞が産生するｍＲＮＡ中にレトロウイルスに相補的なｍＲＮＡが存在するか否かを測定することにより、該細胞が特定腫瘍細胞であるか否かを判定できることを教示するものであると認められる。
　してみれば、ヒト宿主中の細胞からのｍＲＮＡと、レトロウイルスのｏｎｃｏｇｅｎｅのプローブを密接に合体させることにより、該細胞が特定腫瘍細胞であるか否かを判定し、該細胞の腫瘍細胞の可能性の有無を評価することは、当業者であれば引用例１の記載に基づき容易に想到し得る事柄であり、その効果も当業者の予測できる程度のものであって、格別のものとは認められない。
　相違点（２）について：
　本願発明においてはプローブのｍＲＮＡに対する「結合程度」を測定するものであるが、「結合程度」に関して本願特許請求の範囲には、「細胞悪性の存在を示すものとしての」ものであり、かつ「正常細胞源における該プローブの結合とは異なる」ものであることが記載されている。
　即ち、特定プローブと対象細胞のｍＲＮＡに対する結合を正常細胞源における結合と比較して識別できる程度に異なるか否かを測定するものであるといえる。
　ところで、上記引用例１に記載される如く、ｏｎｃｏｇｅｎｅには、ｍｙｃ、ｂａｓ、ａｂｌなどの正常細胞にもどの腫瘍細胞にも転写されているグループも存在するが、ｓｉｓのように正常細胞で転写されず特定の腫瘍細胞に限って転写される特異性の高いグループも存在することが公知であると認められるから、前者の場合であれば、「正常細胞源における結合と異なる程度」として結合の量的な相違までを含めて考える必要があるとしても、正常細胞での転写が起こらない後者の場合は、結合が検出できさえすれば正常細胞源と識別できるので、この場合は、「正常細胞源における結合と異なる程度」を測定するとは、「結合の有無」を測定することに相当する。
　このことは、本願発明の詳細な説明中の実施例において、「残りの５つのケースのうち４つにおいて腫瘍及び正常細胞組織間に異なった表現が見られ、正常な組織においては低い或いは検出不可能な程度の表現が見られるのに対し、悪性においては、高い程度の表現が見られた。」（第４０頁５−９行）と記載されるように、悪性組織において高い程度の表現が見られるときに正常な組織において検出不可能な程度の表現が見られる（即ち、測定値からみればｍＲＮＡの表現が見られないことに等しい）場合も、「腫瘍及び正常細胞組織間に異なった表現が見られる」と表現されていることからも窺える。
　しかして、ｓｉｓ等の特異性の高いｏｎｃｏｇｅｎｅのグループの場合は、ヒト細胞が産生しているｍＲＮＡに対し該ｏｎｃｏｇｅｎｅをプローブとして用いて、その「結合の有無」を測定することにより、該ｏｎｃｏｇｅｎｅが特異的に結合するｍＲＮＡを産生する腫瘍細胞であるか否かを判定し、該細胞の腫瘍細胞の可能性の有無を評価することが引用例１の記載に基づいて当業者が容易になし得ることは上述の如くであるから、本願発明にこれら特異性の高いグループのｏｎｃｏｇｅｎｅを対象とする場合が明らかに含まれていると認められる以上、本願発明のうち少なくともこれらの場合については当業者が容易になし得る範囲を逸脱するものではない。
ＩＩＩ．したがって、本願発明は、引用例１に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明できたものと認められるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　よって、結論のとおり審決する。