【事件の表示】
　昭和５７年特許願第２８２５２号「酵母中でのポリペプチドの発現」拒絶査定に対する審判事件〔（平成７年６月２１日出願公告、特公平７−５７１９０）、特許請求の範囲に記載された発明の数（１）〕について、次のとおり審決する。
【結論】
　原査定を取り消す。
　本願の発明は、特許をすべきものとする。
【理由】
１．出願の経緯及び本願発明
　本願は、出願日が昭和５７年２月２５日（パリ条約による「優先権主張」１９８１年２月２５日　米国）の出願であって、平成７年６月２１日に出願公告されたところ、特許異議の申立があり、特許異議の申立てが理由あるものとする決定がなされ、その決定に基づいて拒絶査定されたものである。
　そして、本願発明の要旨は、特許法第１７条の３の規定により平成１０年５月２０日付け手続補正書で補正された明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲第１項に記載されたとおりの、
「酵母にとって通常外因性である生物学的反応性を有するポリペプチドの生産方法であって、
（ａ）細菌及び酵母の複製起源及び表現型選択のための遺伝子、すなわち該遺伝子で形質転換した細菌及び酵母の両方を選択するための遺伝子、を有するＤＮＡ移入ベクターをつくる工程、
（ｂ）該生物学的反応性を有するポリペプチドを暗号化している構造遺伝子を含有するＤＮＡ断片をつくる工程、
（ｃ）酵母の構造遺伝子の開始コドンに隣接しているＤＮＡ配列に由来する、上記（ｂ）の構造遺伝子とは遺伝学的に異なる、酵母の開始コドンおよび構造遺伝子を含まない様に、そのプロモーター活性を保持する限り該酵母の開始コドンから上流の任意の位置まで切り取られた酵母プロモーターを含有するＤＮＡ断片をつくる工程、
（ｄ）該複製起源及び表現型選択のための遺伝子を維持しながら、該ＤＮＡ移入ベクター中に、段階（ｂ）及び（ｃ）の断片を、該生物学的反応性を有するポリペプチドの構造遺伝子のために適切に配置した翻訳開始及び停止信号とともに挿入して該生物学的反応性を有するポリペプチドの構造遺伝子が該プロモーターの制御下にある発現ベクターをつくる工程、
（ｅ）得られた発現ベクターで酵母菌株を形質転換する工程、および
（ｆ）形質転換された酵母菌株の培養物から該ポリペプチドを分離する工程、
を包含する方法。」
にあるものと認める。
２．原査定の拒絶理由の概要
　原査定の拒絶理由となった特許異議の決定の理由の概要は、特許異議申立人　メルク　エンド　カンパニー　インコーポレイテツドが提出した
甲第１号証（Ｇｅｎｅ，ｖｏｌ．１１（１９８０）ｐ．１６３−１６７、以下、引用例４という。）、
甲第２号証（Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ，ｖｏｌ．７７（１９８０）ｐ．１０７８−１０８２以下、引用例５という。）、
甲第３号証（Ｔｅｎｔｈ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｆ　Ｙｅａｓｔ　Ｇｅｎｅｔｉｃｓ　ａｎｄ　Ｍｏｒｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ，ｐ．３２、以下、引用例１という。）、
甲第４号証（Ｐｒｏｃ．Ｎａｔｌ．Ａｃａｄ．Ｓｃｉ．ＵＳＡ，ｖｏｌ．７７（１９８０）ｐ．５４１−５４５、以下、引用例６という。）、
甲第５号証（Ｃｅｌｌ，ｖｏｌ．２０（１９８０）ｐ．２１５−２２２、以下、引用例２という。）及び
甲第７号証（Ｓｃｉｅｎｃｅ，ｖｏｌ．２０９（１９８０）ｐ．１４２８−１４３０、以下、引用例３という。）
を引用し、「本願発明は、引用例１に記載されている発明に引用例２又は３記載の技術的事項を適用することにより当業者が容易に発明し得たものなので、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。」というものである。
３．引用例記載の事項
［引用例１（甲第３号証）記載の事項］
▲１▼本文
細菌オペロンにおける遺伝子制御機構に関する研究が、β一ガラクトシダーゼをコードしているＥ．ｃｏｌｉのｌａｃＺにこれらオペロンを融合（連結）することにより非常に進んだ。私は、この方法を、Ｓ．ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ　由来のｉｓｏ−１−ｃｙｔｏｃｈｒｏｍｅＣ遺伝子（ＣＹＣＩ）の制御領域に関する研究に応用した。二種類のＣＹＣ１へのｌａｃＺの融合物を構築した。この構築物は、融合遺伝子の５′末端に、ＣＹＣ１の１又は５０コドンのいずれかを有しているＣＹＣ１の５′非翻訳領域を含有している（図参照）。これら融合物を含む自律複製プラスミドは、Ｅ．ｃｏｌｉ及びＳ．ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅにβ−ガラクトシダーゼを合成させる。Ｓ．ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅによるこれらプラスミドによるβ−ガラクトシダーゼの発現は、チトクロームＣに通常みられるような方法（グルコースにより抑制される）により調節されている。いまや、β−ガラクトシダーゼのレベルを測ることにより、ＣＹＣ１プロモーターの転写開始頻度が簡単に分析できるようになった。加えて、ＣＹＣ１プロモーターの活性を、酵母において、β一ガラクトシダーゼの発色基質ＸＧを用いた感度の良いプレート方法により調べることができるようになった。現在、上記融合遺伝子の発現を変化させるような変異を調べることにより、ＣＹＣ１の制御領域を特定しつつある。
［引用例２（甲第５号証）記載の事項］
▲１▼第２１５頁要約の項
「我々は、延長されたｍＲＮＡに沿った異なった位置からイソ−１−チトクロームｃの翻訳を開始する復帰変異株を得るために特別に構築した株、ＣＹＣ１−３４５を用いた。正常な量のイソ−１−チトクロームｃが、アミノ酸の位置に相当する正常な位置−１と同様、正常でない位置−３、−２、３及び５で翻訳が開始されても発現され、正常でない位置９から翻訳が開始されたときは、正常な量の２０％が発現された。これらのＣＹＣ１−３４５復帰変異株による結果は、２５ヌクレオチドに広がる領域のどこからも正常な効率でイソ−１−チトクロームｃの翻訳開始が行われることを示している。更に、位置９から翻訳を開始する変異株が、低い量の短いイソ−１−チトクロームｃを生産し、翻訳がされないことがなかったことから、我々は、翻訳開始は、３７ヌクレオチド領域のどこからも、そしておそらく正常な開始コドンの前後のどこからも、正常か正常に近い効率で行われると考える。これら結果は開始コドンに対し特定の５′側配列は必要条件でないことが確証され、そして、これらの結果は翻訳がｍＲＮＡの５′末端に最も近いＡＵＧコドンから開始されるという我々のこれまでの提案と一致する。」
［引用例３（甲第７号証）記載の事項］
▲１▼第１４３０頁の第３図説明
「Ｅ．ｃｏｌｉ内で発現された数種の真核生物由来の遺伝子におけるハイブリッドリボソーム結合部位をコードしている領域周辺のＤＮＡ配列（一本鎖）。最上段はｌａｃＺの対応領域の配列を示す。ｌａｃＺ　ＳＤ配列及び及び開始コドンをボックスで示す。垂直線右側の配列は表示されている真核生物由来遺伝子からのものであり、左側の配列はプロモーターからのものである。」
▲２▼第１４３０頁の第３図
　大腸菌の開始コドンおよび構造遺伝子を含まないプロモーターを含有するＤＮＡ断片に、外来遺伝子を融合させたものが記載されている。
［引用例４（甲第１号証）記載の事項］
▲１▼第１６３頁要約の項
「ニワトリオバルミンをコードするｃＤＮＡ配列が、Ｅ．ｃｏｌｉラクトースオペロンの開始点に連結され、Ｓ．ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅのいずれでも増幅できる混成ベクター中にｉｎ　ｖｉｔｒｏで組み込まれた。このプラスミドは両微生物中において、オバルブミン様蛋白質（ＯＬＰ）の合成を行う。おそらく、Ｅ．ｃｏｌｉ　ｌａｃ調節領域が酵母においてプロモーター活性を有するからであろう。」
［引用例５（甲第２号証）記載の事項］
▲１▼大腸菌由来のプロモーターを含むクロラムフェニコール耐性遺伝子を酵母のプラスミドに挿入し当該遺伝子を発現させる旨が記載されている。
▲２▼第１０８１頁右欄第１０〜２４行
また、その発現に使用される遺伝子制御配列は、以下の４つの可能性がある旨が記載されている。
（１）細菌の制御配列が使用される。
（２）細菌の制御配列近傍の配列が、酵母制御配列と類似しており、これが使用される。
（３）酵母のプラスミドのどこかにあるプロモーターが使用される。
（４）上述の可能性の２つ又はそれ以上の組み合わせ。」
［引用例６（甲第４号証）記載の事項］
▲１▼第５４４頁第３図
　酵母のイソ−１−チトクロームＣ遺伝子の配列、及び、その上流約１８０ｐｂ領域の配列が記載されている。
▲２▼第５４３頁右欄本文第１４〜１７行
「イソ−１−及びイソ−２−チトクロームＣ５′に近接する領域に共通するこれらの配列は、酵母ＲＮＡポリメラーゼによる転写開始の為の信号及びリボゾーム結合領域の為の信号を含むらしい。」
４．本願発明と引用例１記載の発明の対比
　引用例１においては、「現在、上記融合遺伝子の発現を変化させるような変異を調べることにより、ＣＹＣ１の制御領域を特定しつつある。」（引用例１摘記事項▲１▼）と記載されているように、イソ−１−チトクロームＣ遺伝子のプロモーターを含む領域は、調べている最中であり、未だ単離されていない。また、引用例１記載の「ｌａｃＺ」の発現産物は、本願発明における「外因性である生物学的反応性を有するポリペプチド」に相当する。
　そうすると、本願発明と引用例１記載の発明は、
相違点（１）
本願発明が、「酵母の開始コドンおよび構造遺伝子を含まない様に、そのプロモーター活性を保持する限り該酵母の開始コドンから上流の任意の位置まで切り取られた酵母プロモーターを含有するＤＮＡ断片をつくる工程」を有するのに対して、引用例１記載の発明は、未だ酵母プロモータを含有する断片が得られておらず、かつ、酵母の開始コドンおよび１又は５０コドンの酵母構造遺伝子を有する点
相違点（２）
本願発明が「形質転換された酵母菌株の培養物から該ポリペプチドを分離する工程」を有するのに対して、引用例１記載の発明は、該ポリペプチドを分離する工程を有していない点
で構成が相違し、その他の点で一致する。
５．相違点の検討
　そこで、相違点（１）について先ず検討する。
　最初に、引用例１〜６について、優先日当時の技術水準を考慮して何が記載されているか検討する。
（Ａ）「酵母のプロモータ」について
　引用例１には「ＣＹＣ１の５′非翻訳領域を含有している（図参照）。」「β−ガラクトシダーゼのレベルを測ることにより、ＣＹＣ１プロモーターの転写開始頻度が簡単に分析できるようになった。」とイソ−１−チトクロームＣのプロモータを含む領域についての記載は存在するが、具体的にどのようにその領域を単離するのか全く開示されておらず、プロモーターを含む領域を単離できるであろう手段が記載されているにすぎない。
　そこで、機能し得る酵母プロモーターが本優先日前得られていたかを検討する。
　引用例２は、酵母の突然変異体についてのものであってプロモーターについては何等記載されていないし、示唆もされていない。引用例３及び４は、細菌のプロモーターについてのものであり、酵母のプロモーターではない。引用例５は、細菌のプロモーターと酵母のプロモーターを両者含むものが記載されているが、酵母と細菌のどちらのプロモーターが機能しているのか解析しておらず（引用例５摘記事項▲２▼）、機能し得る酵母のプロモーターが単離されたとは認められない。
　引用例６には、酵母のイソ−１−チトクロームＣ遺伝子の上流１８０ｐｂ領域のＤＮＡ配列が記載（引用例６摘記事項▲１▼）されてはいるが、当該配列が転写開始の為の信号即ちプロモーターを含むらしいと推定している（引用例６摘記事項▲２▼）にすぎず、実際に機能するか否か不明である。
　そして、この他にも「機能することが確認された酵母のプロモータ」が単離されたという先行技術は発見し得ないので、本優先日前に当該プロモータは単離されていなかったものと認められる。
（Ｂ）開始コドン上流を切り取ることについて
　開始コドンについて原査定では、引用例２及び３を提示している。
　そこで、これらの引用例について順に検討する。
［引用例２について］
　引用例２記載の実験手法は、突然変異を使用し、その変異体が作る変異イソ−１−チトクロームＣの蛋白質のアミノ酸分析を行うものである。その結果本来の開始コドンの−３位、−２位にメチオニンで始まる変異イソ−１−チトクロームＣが発見され、このことから推定して、−３位、−２位に開始コドンが作成される変異が生じたのであろうと結論付けている。ただし、手法が突然変異を使用しているので、−３位や−２位に開始コドンが生じただけでなく、プロモーター等の構造遺伝子上流領域の変異が加わって３位、−２位から始まる変異イソ−１−チトクロームＣが作られた可能性も有り得る。このことから、引用例２は、酵母において−３位、−２位に開始コドンを作成するに際し、構造遺伝子上流領域を遺伝子工学的に削除した場合でも、「当該開始コドンから蛋白質が翻訳される」、及び、「プロモーターとしての機能に影響がない」ことを直接証明するものではない。
［引用例３について］
　引用例３は大腸菌の開始コドンに関するものであって、ここに記載された技術的事項を酵母に適用し得るか否かについては記載されておらず、また、その示唆もされていない。そして、酵母と大腸菌では、翻訳に関連するリボゾームの構造や、プロモーターに関連するＲＮＡポリメラーゼＩＩの構造が異なることが本優先日前には既に技術常識となっていたのであるから、大腸菌での知見を直ちに酵母に適用できると当業者が認識していたとも認められない。
　そして、この他に酵母の開始コドン上流を切り取ることで、「外因性ポリペプチドの開始コドンから蛋白質が翻訳される」、及び、「プロモーターとしての機能に影響がない」ことを確かめた先行技術は発見し得ない。
　よって、本優先日前には、酵母において開始コドンから上流の適当な位置まで切り取っても「プロモーターとして機能するか否か」及び「外因性のポリペプチドの開始コドンから翻訳が開始するか否か」は、直接証明されておらず不明であったと認められる。
　以上のことからすると、引用例１〜６に基づいて相違点（１）の如く構成するには、引用例１記載の事項から「酵母の機能し得るプロモーター領域」が得られることを前提とし、酵母において開始コドンから上流の任意の位置まで切り取っても「プロモーターとして機能するか否か」「外因性ポリペプチドの開始コドンから蛋白質が翻訳されるか否か」不明なので、引用例１に基づき得られるであろう「酵母の機能し得るプロモーター領域」を用いて、開始コドンから上流の任意の位置まで切り取り、「プロモーターが機能すること」及び「外因性のポリペプチドの開始コドンから翻訳が開始する」ことを確認しなくてはならない。もはや、引用例１〜６記載の発明に基づいて、当業者が相違点（１）の如く構成することは容易に想到し得たとは認められない。
　よって、相違点（２）について検討するまでもなく、本願発明は、引用例１〜６記載の発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものとはいえない。
　そして、本願発明は、上記相違点（１）及び（２）の構成を具備することにより、本願明細書記載の作用効果を奏するものである。
６．むすび
　以上のとおりであるから、本願発明については、原査定の理由によって特許を受けることができないものとすることはできない。
　また、他に、本願を拒絶すべき理由及び証拠方法を発見しない。
　よって、結論のとおり審決する。