【事件の表示】
　特許第６２１６１８０号発明「封止用シート、及び、当該封止用シートを用いた半導体装置の製造方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
【結　論】
　特許第６２１６１８０号の請求項１、２に係る特許を取り消す。
【理　由】
第１　手続の経緯
　特許第６２１６１８０号の請求項１、２に係る特許についての出願は、平成２５年８月１日に特許出願され、平成２９年９月２９日にその特許権の設定登録がされ、同年１０月１８日に特許掲載公報が発行された。本件特許異議の申立ての経緯は、次のとおりである。
平成３０年　４月１８日　　：特許異議申立人吉田和隆による特許異議の申
　　　　　　　　　　　　　　立て
平成３０年　６月２５日付け：取消理由通知書
平成３０年　８月２１日　　：特許権者による意見書の提出
平成３０年　９月２５日付け：取消理由通知書（決定の予告）
平成３０年１１月１３日付け（平成３０年１１月１５日受付）：
　　　　　　　　　　　　　　特許権者による意見書の提出及び訂正請求
平成３０年１１月２９日付け：手続補正指令書
平成３０年１２月１２日　　：特許権者による手続補正書の提出
平成３０年１２月２１日付け：訂正拒絶理由通知書
平成３１年　１月２９日　　：特許権者による意見書の提出
平成３１年　２月１２日付け：訂正拒絶理由通知書
平成３１年　３月　４日　　：特許権者による意見書の提出
第２　特許異議の申立ての概要
　特許異議申立人吉田和隆（以下「異議申立人」という。）による特許異議の申立ての概要は以下のとおりである。
・本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載には不備があり、請求項１ないし２に係る発明は、特許法第３６条第６項第１号および同条第４項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。
・請求項１ないし２に係る発明は、甲第１号証に記載の発明（以下「甲１発明」という。）と同一であるか、甲１発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
・請求項１に係る発明は、甲第２号証に記載の発明（以下「甲２発明」という。）と同一であるか、甲２発明および周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
・請求項２に係る発明は、甲２発明および甲１発明もしくは周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
　甲第１号証：特開２０１２−０５９７４３号公報
　甲第２号証：特開２０１３−１３５１４３号公報
第３　訂正の適否
１．訂正の内容
　平成３０年１２月１２日になされた手続補正により補正された、平成３０年１１月１３日付け（平成３０年１１月１５日受付）の訂正請求（以下「本件訂正請求」という。）は、特許第６２１６１８０号（以下「本件特許」という。）の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを求めるものであり、その訂正の内容は、以下の訂正事項１及び訂正事項２を含むものである（下線は、訂正箇所を示す。）。
ア．訂正事項１
　特許請求の範囲の請求項１に「電子デバイスの封止」とあるのを、「電子デバイスの封止
（アンダーフィルを除く）
イ．訂正事項２
　特許請求の範囲の請求項１に「封止」に「使用する熱硬化性の封止用シートであって、」とあるのを、「封止」に「
単独で
他のシートに積層されることなく使用されるシートであり、
２．訂正の目的の適否
（１）訂正事項１について
　訂正事項１は、訂正前の特許請求の範囲の請求項１について、電子デバイスの封止が、アンダーフィルを除くものであるという事項を追加する訂正である。
　しかし、請求項１に係る発明は「封止用シート」の発明であるところ、封止用シートによる電子デバイスの封止がアンダーフィルであるか否かによって、封止用シート自体の形状や構造や組成等（以下「構造等」という。）が規定されるわけではないため、封止用シートによる電子デバイスの封止が、アンダーフィルを除くものであるという事項を追加したところで、封止用シート自体の構造等が何ら限定されることはない。
　そうすると、訂正事項１の訂正の前後において、請求項１に係る発明の「封止用シート」自体の構造等は何ら変わることはないため、訂正事項１の訂正は、特許請求の範囲を減縮するものであるということはできない。
　したがって、訂正事項１は、特許法第１２０条の５第２項ただし書き第１号に掲げる事項を目的とするものとは認められない。
　また、訂正事項１が誤記の訂正及び明瞭でない記載の釈明を目的とするものにも該当しないことは明らかである。
　よって、訂正事項１は、特許法第１２０条の５第２項ただし書き各号に掲げる何れの事項を目的とするものとも認められない。
　なお、特許権者は、平成３１年３月４日提出の意見書において、「（２−１−２）しかしながら、アンダーフィルは、半導体チップと半導体チップを搭載している基板との間の間隙を樹脂封止するものであり（例えば、本件特許明細書の段落［００１９］、図２の符号２４等参照）、半導体チップに形成された電極（バンプ）の高さに相当する程度の薄いものである。つまり、訂正事項１では、アンダーフィルを除くものであるという事項を追加することによって、半導体チップに形成された電極（バンプ）の高さに相当する程度の薄いシートを除いており、封止用シート自体の構造等、特に、厚さを限定している。」との主張をしている。
　しかし、半導体チップの外側を封止（以下「オーバーモールド」という。）するための封止用シートであっても、半導体チップのサイズや形状、封止の度合によっては、薄い封止用シートを用いることがあるため、封止用シートを使用して行う電子デバイスの封止について、アンダーフィルを除いたとしても、封止用シートの厚さが薄いものを明確に除いたことにはならない。
　また、アンダーフィルを行うための封止用シートであっても、アンダーフィルとオーバーモールドの両方を同時に行うための封止用シートであれば、厚い封止用シートを用いることがあるため、封止用シートを使用して行う電子デバイスの封止について、アンダーフィルを除いたとしても、封止用シートの厚さが薄いもののみが除かれるわけではない。
　さらに、アンダーフィルを行うための封止用シートの厚さが半導体チップに形成された電極（バンプ）の高さに相当する程度のものであったとしても、電極（バンプ）の高さは半導体チップに応じて様々であり、かつ、電極（バンプ）は請求項１に係る発明の「封止用シート」の外部に存在するものであるため、請求項１に係る発明の「封止用シート」について、電極（バンプ）の高さに相当する程度の薄いシートを除くことが、どのような厚さのシートを除くことになるのかが定まらない。
　したがって、封止用シートを使用して行う電子デバイスの封止について、アンダーフィルを除くことによって、直ちに封止用シートの厚さが限定されたことにはならない。
　よって、訂正事項１では、アンダーフィルを除くものであるという事項を追加することによって、封止用シート自体の構造等、特に、厚さを限定しているという、特許権者の主張を採用することはできない。
（２）訂正事項２について
　訂正事項２は、訂正前の特許請求の範囲の請求項１について、「熱硬化性の封止用シート」は「単独で」使用するものである事項、及び、「熱硬化性の封止用シート」が、「他のシートに積層されることなく使用されるシート」であるという事項を追加する訂正である。
　しかし、請求項１に係る発明は「封止用シート」の発明であるところ、封止用シートが単独で使用されるか否か、及び、封止用シートが他のシートに積層されることなく使用されるか否かによって、封止用シート自体の構造等が規定されるわけではないため、封止用シートについて、単独で使用するものである事項、及び、他のシートに積層されることなく使用されるシートである事項を追加したところで、封止用シート自体の構造等が何ら限定されることはない。
　そうすると、訂正事項２の訂正の前後において、請求項１に係る発明の「封止用シート」自体の構造等は何ら変わることはないため、訂正事項２の訂正は、特許請求の範囲を減縮するものであるということはできない。
　したがって、訂正事項２は、特許法第１２０条の５第２項ただし書き第１号に掲げる事項を目的とするものとは認められない。
　また、訂正事項２が誤記の訂正及び明瞭でない記載の釈明を目的とするものにも該当しないことは明らかである。
　よって、訂正事項２は、特許法第１２０条の５第２項ただし書き各号に掲げる何れの事項を目的とするものとも認められない。
　なお、特許権者は、平成３１年３月４日提出の意見書において、「（２−２−２）しかしながら、訂正事項２では、『他のシートに積層されることなく』『単独で』使用するという事項を追加することによって、２層以上の積層された構成を除外しており、封止用シート自体の構造等、特に、積層数を限定している。」との主張をしている。
　しかし、「熱硬化性の封止用シート」は「単独で」使用するものである事項、及び、「熱硬化性の封止用シート」が「他のシートに積層されることなく使用されるシート」であるという事項は、請求項１に係る発明の「封止用シート」を使用する際に、他のシートに積層されて使用されるものではないということを意味するものであって、請求項１に係る発明の「封止用シート」自体が積層されて構成されるものではないということを意味するものではないため、請求項１に係る発明の「封止用シート」自体の積層数は何ら限定されていない。
　よって、訂正事項２では、「他のシートに積層されることなく」「単独で」使用するという事項を追加することによって、封止用シート自体の構造等、特に、積層数を限定しているという、特許権者の主張を採用することはできない。
３．小活
　以上のとおりであるので、本件訂正請求による訂正事項１、２は、特許法第１２０条の５第２項ただし書き第１号ないし第４号に掲げる事項を目的としているとはいえない。
　したがって、請求項〔１、２〕について訂正を認めない。
第４　本件特許発明
　上記「第３」のとおり、請求項〔１、２〕について訂正を認めないので、本件特許の請求項１、２の特許に係る発明は、特許公報に掲載された特許請求の範囲の請求項１、２に記載された事項により特定される次のとおりのもの（以下、それぞれ「本件特許発明１」、「本件特許発明２」という。）である。
「【請求項１】
　電子デバイスの封止に使用する熱硬化性の封止用シートであって、
　熱可塑性樹脂と、無機充填剤とを含み、
　前記無機充填剤の含有量が、封止用シート全体に対して７８〜９１重量％であり、
　一方の面の表面粗さ（Ｒａ）が、３μｍ以下であることを特徴とする封止用シート。
【請求項２】
　前記一方の面側に、着色剤が添加されていることを特徴とする請求項１に記載の封止用シート。」
第５　取消理由通知（決定の予告）で通知した取消理由の概要
　本件特許発明１、２に対して、当審が平成３０年９月２５日付け取消理由通知（決定の予告）で特許権者に通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。
　本件特許発明１、２は、引用文献１（特開２０１２−５９７４３号公報、異議申立人が証拠として提出した甲第１号証）に記載された発明であって、特許法第２９条第１項第３号に該当する。
　また、本件特許発明１、２は、引用文献１に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　よって、本件特許発明１、２に係る特許は、特許法第２９条の規定に違反してなされたものであり、同法第１１３条第２号の規定により取り消されるべきものである。
第６　当審の判断
１．引用文献１の記載
　平成３０年９月２５日付け取消理由通知（決定の予告）で引用された引用文献１には、図面とともに以下の事項が記載されている。なお、下線は当審で付与した。
ア．「【０００８】
　すなわち、本発明者らは、前記課題を解決するため鋭意研究を重ねた。その結果、上記のように、
電子部品封止用の熱硬化性樹脂組成物シートとして
シートＡ
を用いる
実装基板上の電子部品搭載エリアに合わせ、
シートＢを積載し、
その上に、
シートＡを積載し、
シートＡがシートＢおよび電子部品を被覆した状態となる
シートＢが溶融物となって、実装基板と電子部品のギャップに入り込み、電子部品のアンダーフィルがなされる
シートＡは、上記被覆により、
オーバーモールドとしての役割も果たす
イ．「【００３２】
　上記
シートＡを構成するエポキシ樹脂組成物
上記樹脂組成物には、
顔料
を適宜配合することができる
ウ．「【００６４】
〔無機質充填剤Ｉ〕
　
平均粒径５．８μｍ、最大粒径２４μｍの球状溶融シリカ（電気化学工業社製、ＦＢ−７ＳＤＣ）
【００６５】
〔無機質充填剤II〕
　
平均粒径１．５μｍ、最大粒径５．１μｍの球状溶融シリカ
【００６６】
〔無機質充填剤III〕
　
平均粒径０．５μｍ、最大粒径１．５μｍの球状溶融シリカ
エ．「【００７０】
〔可撓性付与剤〕
　
アクリル系共重合体
ブチルアクリレート：アクリロニトリル：グリシジルメタクリレート＝８５：８：７重量％からなる共重合体
オ．「【００７２】
〔樹脂シート１〜１５の作製〕
　上記
各成分材料を
分散混合し、
メチルエチルケトンを加えて、塗工用ワニスを調整した
上記ワニスを、
ポリエステルフィルム（三菱樹脂社製、ＭＲＦ−３８）の剥離処理面上に
塗工し、乾燥することにより、
樹脂組成物シートを得た
樹脂組成物シート（樹脂シート１〜１５）を得た
カ．「【００７３】
【表１】
」
キ．「【００８３】
【表３】
【００８４】
【表４】
【００８５】
【表５】
」
　上記アないしキから、引用文献１には、樹脂組成物シートについて、以下の事項が記載されている。
・上記アによれば、シートＡは、電子部品封止用の熱硬化性樹脂組成物シートとして用いられ、実装基板上の電子部品搭載エリアに合わせて積載されるシートＢの上に積載され、シートＢおよび電子部品を被覆した状態となるものである。
・上記キの表３ないし表５の記載によれば、樹脂シート１〜７の各樹脂シートは、実施例１〜１４及び比較例１〜９におけるシートＡに該当するものである（例えば、表３によれば、樹脂シート２は、実施例１におけるシートＡに該当するものである。）。
・上記カの表１の記載によれば、樹脂シート１〜７の各樹脂シートは、可撓性付与剤を含むものである。
・上記エによれば、可撓性付与剤は、ブチルアクリレート、アクリロニトリル、グリシジルメタクリレートからなるアクリル系共重合体である。
・上記カの表１の記載によれば、樹脂シート１〜７の各樹脂シートは、無機質充填剤Ｉ〜無機質充填剤IIIを含むものであり、樹脂シート１〜７の各樹脂シートの組成において、無機質充填剤Ｉ〜無機質充填剤IIIは合計で７８重量％〜８９重量％である（例えば、表１の樹脂シート１の組成において、無機質充填剤Ｉ〜無機質充填剤IIIは合計で５０．７＋１５．６＋１１．７＝７８重量％であり、表１の樹脂シート７の組成において、無機質充填剤Ｉ〜無機質充填剤IIIは合計で５７．９＋１７．８＋１３．３＝８９重量％である。）。
・上記ウによれば、無機質充填剤Ｉは、平均粒径５．８μｍ、最大粒径２４μｍの球状溶融シリカであり、電気化学工業社製のＦＢ−７ＳＤＣである。また、無機質充填剤IIは、平均粒径１．５μｍ、最大粒径５．１μｍの球状溶融シリカである。さらに、無機質充填剤IIIは、平均粒径０．５μｍ、最大粒径１．５μｍの球状溶融シリカである。
・上記オによれば、樹脂シート１〜７は、各成分材料を分散混合し、メチルエチルケトンを加えて、塗工用ワニスを調整し、上記ワニスを、ポリエステルフィルムである三菱樹脂社製のＭＲＦ−３８に剥離処理面上に塗工し、乾燥することにより得るものである。
　そうすると、樹脂シート１〜７に着目して、上記摘示事項及び図面の記載を総合勘案すると、引用文献１には、次の発明（以下「引用発明１」という。）が記載されている。
「電子部品封止用の熱硬化性樹脂組成物シートとして用いられ、実装基板上の電子部品搭載エリアに合わせて積載されるシートＢの上に積載され、シートＢおよび電子部品を被覆した状態となるシートＡに該当する樹脂組成物シートであって、
　ブチルアクリレート、アクリロニトリル、グリシジルメタクリレートからなるアクリル系共重合体である可撓性付与剤と、無機質充填剤Ｉ〜無機質充填剤IIIとを含み、
　樹脂組成物シートの組成において、無機質充填剤Ｉ〜無機質充填剤IIIは合計で７８重量％〜８９重量％であり、
　無機質充填剤Ｉは、平均粒径５．８μｍ、最大粒径２４μｍの球状溶融シリカであり、電気化学工業社製のＦＢ−７ＳＤＣであり、無機質充填剤IIは、平均粒径１．５μｍ、最大粒径５．１μｍの球状溶融シリカであり、無機質充填剤IIIは、平均粒径０．５μｍ、最大粒径１．５μｍの球状溶融シリカであり、
　各成分材料を分散混合し、メチルエチルケトンを加えて、塗工用ワニスを調整し、上記ワニスを、ポリエステルフィルムである三菱樹脂社製のＭＲＦ−３８に剥離処理面上に塗工し、乾燥することにより得る樹脂組成物シート。」
２．対比・判断
（１）本件特許発明１について
　本件特許発明１と引用発明１とを対比する。
ａ．引用発明１の「電子部品」は、本件特許発明１の「電子デバイス」に相当する。
　したがって、引用発明１の「電子部品封止用の熱硬化性樹脂組成物シートとして用いられ、実装基板上の電子部品搭載エリアに合わせて積載されるシートＢの上に積載され、シートＢおよび電子部品を被覆した状態となるシートＡに該当する樹脂組成物シート」は、本件特許発明１の「電子デバイスの封止に使用する熱硬化性の封止用シート」に相当する。
ｂ．ブチルアクリレート、アクリロニトリル、グリシジルメタクリレートからなるアクリル系共重合体が、熱可塑性樹脂であることは技術常識であるから（例えば、特開２０１１−７４１２５号公報の段落【０１００】及び【０１０７】には、「アクリル系エラストマー」である「アクリロニトリル−ブチルアクリレート−グリシジルメタクリレート共重合体」が「熱可塑性エラストマー」であることが示されている。）、引用発明１の「ブチルアクリレート、アクリロニトリル、グリシジルメタクリレートからなるアクリル系共重合体である可撓性付与剤」は、本件特許発明１の「熱可塑性樹脂」に相当する。
ｃ．引用発明１の「無機質充填剤Ｉ〜無機質充填剤III」は、本件特許発明１の「無機充填剤」に相当する。
ｄ．樹脂組成物シートの組成とは、樹脂組成物シートに含まれる成分と、樹脂組成物シートの全体に対する各成分の含有量とを表すものであると解するのが自然であるから、引用発明１の「樹脂組成物シートの組成において、無機質充填剤Ｉ〜無機質充填剤IIIは合計で７８重量％〜８９重量％」であることは、本件特許発明１の「前記無機充填剤の含有量が、封止用シート全体に対して７８〜９１重量％であり、」に相当する。
ｅ．本件特許発明１の封止用シートは、「一方の面の表面粗さ（Ｒａ）が、３μｍ以下である」ものであるが、引用発明１には、その旨の特定がされていない。
　上記ａないしｅから、本件特許発明１と引用発明１とは、次の点で一致し、以下の点で一応相違している。
＜一致点＞
　電子デバイスの封止に使用する熱硬化性の封止用シートであって、
　熱可塑性樹脂と、無機充填剤とを含み、
　前記無機充填剤の含有量が、封止用シート全体に対して７８〜９１重量％であることを特徴とする封止用シート。
＜相違点＞
　本件特許発明１の封止用シートは、「一方の面の表面粗さ（Ｒａ）が、３μｍ以下である」ものであるが、引用発明１には、その旨の特定がされていない。
　そこで、上記相違点について検討する。
　本件特許明細書の記載（例えば、段落【００３５】や段落【００７２】を参照）によれば、封止用シートの表面粗さ（Ｒａ）は、無機充填剤の粒子経（平均粒子径、最大粒子経など）や配合量によって調整できるものであるところ、本件特許明細書に記載される「実施例３」について、本件特許明細書の【表１】を参照すると、無機充填剤である「フィラーＣ」は、「電気化学工業社製のＦＢ−７ＳＤＣ」であり、「フィラーＣ」の配合量は「８７．９」重量％であり、「実施例３」の封止用シートの表面粗さ（Ｒａ）は、「０．０３４」μｍ又は「０．０４１」μｍである。
　一方、引用発明１のうちの樹脂シート６及び樹脂シート７について、無機質充填剤を構成する無機質充填剤Ｉ〜無機質充填剤IIIのうち、無機質充填剤Ｉは、電気化学工業社製のＦＢ−７ＳＤＣであり、無機質充填剤II及び無機質充填剤IIIは無機質充填剤Ｉよりも平均粒径や最大粒径が小さいものである。また、樹脂シート６及び樹脂シート７の無機質充填剤の配合量は、８７重量％（５６．６＋１７．４＋１３．０）及び８９重量％（５７．９＋１７．８＋１３．３）である。
　してみると、引用発明１のうち樹脂シート６及び樹脂シート７は、本件特許明細書に記載される「実施例３」と同一の無機充填剤であるＦＢ−７ＳＤＣと、それより小さい粒子径の無機充填剤を用いるものであり、かつ、無機充填剤の配合量（８７重量％及び８９重量％）が本件特許明細書に記載される「実施例３」の無機充填剤の配合量（８７．９重量％）とほぼ同じ値であるから、引用発明１のうち樹脂シート６及び樹脂シート７の表面粗さは、本件特許明細書に記載される「実施例３」の表面粗さである「０．０３４」μｍ又は「０．０４１」μｍと同等の値かそれよりも小さい値となり、３μｍ以下である蓋然性が極めて高い。
　また、引用発明１のうち樹脂シート１〜５は、本件特許明細書に記載される「実施例３」と同一の無機充填剤であって、平均粒径５．８μｍ、最大粒径２４μｍの球状溶融シリカであるＦＢ−７ＳＤＣと、それより小さい粒子径の無機充填剤を用いるものであり、無機充填剤の配合量（７８重量％〜８５．１重量％）が本件特許明細書に記載される「実施例３」の無機充填剤の配合量（８７．９重量％）よりも少ないものである。
　ところで、ＦＢ−７ＳＤＣは、平均粒径や最大粒径が３μｍよりも大きい無機充填剤であるから、配合量が多いほど樹脂シートの表面粗さの値は３μｍよりも大きな値に近づくものである。
　そして、樹脂シート１〜５は、無機充填剤に関して、本件特許明細書に記載される「実施例３」と比較した場合に、本件特許明細書に記載される「実施例３」の無機充填剤であるＦＢ−７ＳＤＣの配合量が少なくされ、さらに、ＦＢ−７ＳＤＣの一部が、ＦＢ−７ＳＤＣよりも小さい粒子径の無機充填剤（無機質充填剤II及び無機質充填剤III）に変更されているものであるから、ＦＢ−７ＳＤＣの配合量が少なくされていることにより、「実施例３」の表面粗さである「０．０３４」μｍ又は「０．０４１」μｍよりも表面粗さの値が減少し、ＦＢ−７ＳＤＣの一部が、ＦＢ−７ＳＤＣよりも小さい粒子径の無機充填剤に変更されていることにより表面粗さの値がさらに減少していることになる。
　したがって、引用発明１のうち樹脂シート１〜５の表面粗さも、本件特許明細書に記載される「実施例３」の表面粗さである「０．０３４」μｍ又は「０．０４１」μｍと同等の値かそれよりも小さい値となり、３μｍ以下である蓋然性が高い。
　したがって、上記相違点は、実質的な相違ではない。
　よって、本件特許発明１は、引用発明１と同一である。
　また、本件特許発明１の無機充填剤の含有量は、７８〜９１重量％であるのに対し、引用発明１の樹脂組成物シートの無機質充填剤の含有量は、７８〜８９重量％の範囲内の離散的な値であるが、樹脂組成物シートの無機質充填剤の含有量を、離散的な各値に近い値に変更することは、当業者が適宜なし得る設計事項である。
　よって、本件特許発明１のうち、無機充填剤の含有量が、引用発明１の樹脂組成物シートの無機質充填剤の含有量と一致しない部分の発明は、引用発明１に基づいて当業者が容易になし得たものである。
　なお、特許権者は、平成３０年８月２１日提出の意見書（「４−３−１」）において、「本件発明１の『封止用シート』に相当するのは、樹脂シートＡと樹脂シートＢとが一体化されたシート、又は、二枚のシートＡ，Ｂを全体としたシートである。樹脂シートＡのみでは、封止用シートとして機能しないため、樹脂シートＡ（樹脂シート１〜樹脂シート７）は、本件発明１の『封止用シート』に相当しない。・・・（中略）・・・以上より、引用発明１の『シートＡ，Ｂが積層一体化されたシート（電子部品封止用の熱硬化性樹脂組成物シート）』が、本件発明１の『封止用シート』に相当する、と認定されるべきである。」という旨を主張している。
　しかし、本件特許発明１には、「電子デバイスの封止に使用する熱硬化性の封止用シート」が、電子デバイスを封止する際に、具体的にどのように利用されるのか（例えば、単独で利用されるのか、他のシートとともに利用されるのか）を特定する記載はないため、本件特許発明１の「封止用シート」は、電子デバイスを封止する際に利用されるシートであると解するのが自然である。
　したがって、引用発明１のシートＡが、シートＢとともに用いられることで電子部品の封止を行うものであったとしても、引用発明１のシートＡは、電子部品封止用の熱硬化性樹脂組成物シートとして用いられるものであり、電子部品を封止する際に利用されるシートであるから、引用発明１の「シートＡに該当する樹脂組成物シート」は、本件特許発明１の「電子デバイスの封止に使用する熱硬化性の封止用シート」に相当するものである。
　さらに、本件特許明細書には、封止を行うためのシートとして、電子デバイスを埋め込むことで封止するための「封止用シート１０」（本件特許発明１の「封止用シート」に対応）だけでなく、「アンダーフィル用の樹脂シート２４」を用いることが示されている（段落【００１９】及び【００７５】参照）。
　そして、上記「第６　１．ア」によれば、引用文献１に記載されるシートＢは、電子部品のアンダーフィルを行うものであるから、本件特許明細書に記載される「アンダーフィル用の樹脂シート２４」と同様の機能を有するものであり、引用文献１に記載されるシートＡ（引用発明１の「樹脂組成物シート」に対応）は、オーバーモールドとしての役割も果たすものであり、引用文献１の図３（vi）のように、電子部品を埋め込むことで封止するものであるから、本件特許明細書に記載される「封止用シート１０」（本件特許発明１の「封止用シート」に対応）と同様の機能を有するものである。
　したがって、本件特許発明１の「電子デバイスの封止に使用する熱硬化性の封止用シート」が、電子デバイスを埋め込むことで封止するものであったとしても、引用発明１の「樹脂組成物シート」は、本件特許発明１の「電子デバイスの封止に使用する熱硬化性の封止用シート」に相当するものである。
　よって、特許権者の上記主張を採用することはできない。
　また、特許権者は、平成３０年８月２１日提出の意見書（「４−３−４」）において、「つまり、表面粗さ（Ｒａ）を３μｍ以下にしたいと考えた場合に、粒子径や配合量によって調整することができるのであり、粒子径や配合量を決めれば必然的に表面粗さが決まるわけではない。無機充填剤の粒子径や配合量以外にも、剥離シートの表面粗さ（Ｒａ）によっても、表面粗さをコントロールできる（例えば、本件特許明細書の段落［００７２］）。また、本件特許明細書には記載されていないが、表面粗さは製膜条件（製膜前の樹脂組成物の粘度や、溶剤を使用する場合は溶剤の濃度等）によっても影響を受けると考えられる。そのため、封止用シートの表面粗さ（Ｒａ）を３μｍ以下にするという意図をもって、無機充填剤の粒子径や配合量、剥離シートの表面粗さ（Ｒａ）、製膜条件等を選択しなければ、封止用シートの表面粗さ（Ｒａ）を３μｍ以下にすることはできない。取消理由通知書では、引用文献１の樹脂シート６、樹脂シート７の無機充填剤の粒子径と配合量が本件発明１の封止用シートと同程度であるから、必然的に、表面粗さが３μｍ以下になるような認定をしているが、この認定は誤りである。」という旨を主張している。
　しかし、本件特許明細書の段落【００７２】の「なお、封止用シート１０は、適当な溶剤に封止用シート１０を形成するための樹脂等を溶解、分散させてワニスを調整し、このワニスを剥離シートに塗工して得ることもできる。ワニスを塗工して封止用シート１０を形成する場合、無機充填剤の含有量や粒径をコントロールすることにより、表面粗さを所望のものとすることができる。また、剥離シートの表面粗さ（Ｒａ）を、３μｍ以下の範囲内とすることにより、剥離シート面側の塗布層（封止用シート１０）の表面粗さを所望のものとすることもできる。」との記載は、封止用シート１０を、ワニスを剥離シートに塗工して得る場合には、「無機充填剤の含有量や粒径をコントロールする」か、「剥離シートの表面粗さ（Ｒａ）を、３μｍ以下の範囲内とする」かの、いずれかを行うことにより、封止用シート１０の表面粗さを所望のものとすることができるものと解するのが自然である。
　ところで、引用発明１の「樹脂組成物シート」は、「各成分材料を分散混合し、メチルエチルケトンを加えて、塗工用ワニスを調整し、上記ワニスを、ポリエステルフィルムである三菱樹脂社製のＭＲＦ−３８に剥離処理面上に塗工し、乾燥することにより得る」ものであるから、ワニスを剥離シートに塗工して得るものであるといえる。
　そして、上述したとおり、引用発明１の「樹脂組成物シート」は、本件特許明細書に記載される「実施例３」の表面粗さである「０．０３４」μｍ又は「０．０４１」μｍと同等の値かそれよりも小さい値となるように、無機充填剤の含有量や粒径が選択されているものであるから、表面粗さが３μｍ以下の範囲内となるように、無機充填剤の含有量や粒径がコントロールされた結果と同じものであり、表面粗さは３μｍ以下の範囲内となっている蓋然性が高い。
　さらに、引用発明１の「樹脂組成物シート」は、「ポリエステルフィルムである三菱樹脂社製のＭＲＦ−３８に剥離処理面上に塗工」されるものであるから、「三菱樹脂社製のＭＲＦ−３８」を剥離シートとして用いるものであるといえる。
　ところで、本件特許明細書の段落【０１００】には「セパレータ（三菱化学社製、製品名「ＭＲＦ３８」、表面粗さ０．０３８μｍ）」と記載されており、「ＭＲＦ３８」が、引用発明１の「三菱樹脂社製のＭＲＦ−３８」と同じものであることは明らかである。
　してみると、引用発明１の剥離シートである「三菱樹脂社製のＭＲＦ−３８」は、表面粗さが０．０３８μｍであり、引用発明１の剥離シートの表面粗さ（Ｒａ）は、３μｍ以下の範囲内である。
　したがって、本件特許明細書の段落【００７２】の記載が、「無機充填剤の含有量や粒径をコントロール」し、かつ、「剥離シートの表面粗さ（Ｒａ）を、３μｍ以下の範囲内とする」ことにより、封止用シート１０の表面粗さを所望のものとすることを意味するものであったとしても、引用発明１の「樹脂組成物シート」の表面粗さは３μｍ以下の範囲内である蓋然性が高い。
　また、特許権者も認めているとおり、表面粗さが製膜条件によっても影響を受けることは、本件特許明細書には記載されておらず、引用発明１の「樹脂組成物シート」が、表面粗さが３μｍ以下の範囲内とはならないような製膜条件で形成されていることが、引用文献１に記載されているものとも認められないため、製膜条件に関する特許権者の上記主張も採用することはできない。
　よって、特許権者の上記主張を採用することはできない。
（２）本件特許発明２について
　本件特許発明２は、本件特許発明１の構成要件を全て含み、さらに、封止用シートの「前記一方の面側に、着色剤が添加されている」との限定を付加したものである。
　ここで、上記「第６　１．イ」によれば、引用文献１には、シートＡを構成するエポキシ樹脂組成物に「顔料」を適宜配合することも記載されている。
　したがって、引用文献１には、引用発明１に、顔料を配合した発明（以下「引用発明２」という。）も記載されている。
　そして、引用発明２の「顔料」は、本件特許発明２の「着色剤」に相当し、引用発明２においてシートＡに顔料が配合されていることにより、シートＡの一方の面側にも当該顔料が添加されることは明らかである。
　よって、上記（１）も踏まえると、本件特許発明２は、引用発明２と同一である。
　また、本件特許発明２のうち、無機充填剤の含有量が、引用発明２の樹脂組成物シートの無機質充填剤の含有量と一致しない部分の発明は、引用発明２に基づいて当業者が容易になし得たものである。
第７　むすび
　以上のとおりであるから、本件特許発明１、２に係る特許は、特許法第２９条の規定に違反してなされたものであり、同法第１１３条第２号の規定により取り消されるべきものである。
　よって、結論のとおり決定する。
【異議決定日】
平成３１年３月２０日（２０１９．３．２０）