【事件の表示】
　上記当事者間の特許第１８８４７４５号発明「カラー画像記録装置」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理由】
　Ｉ．手続の経緯
（１）出願・設定登録
　本件特許第１８８４７４５号発明（以下「本件特許発明」という）は、昭和５６年１月２８日に出願された特願昭５６−１０２５５号（以下「原出願」という）に基づいて平成２年８月９日に分割出願として出願（特願平２−２０９１４７号）され、平成４年１月２４日に出願公告（特公平４−３８７０号）された後、平成４年１２月２１日に明細書の特許請求の範囲、及び発明の詳細な説明が補正され、平成６年１１月１０日に設定登録されたものである。
（２）請求人の主張
　これに対して、請求人は甲第１〜５号証を提出し、次の本件特許の無効理由、及び本件特許の予備的無効理由を挙げ、本件特許を無効にすべきであると主張している。
（無効理由）
　本件特許は、分割出願として、原出願の出願日である昭和５６年１月２８日に出願されたものとして特許されたものであるが、本件特許発明は、特許第１６４６７６３号として特許されている原出願の発明と実質同一であるから、本件出願は特許法第４４条第１項の規定に違反し、同法同条第２項に規定される出願日の遡及は認められず、本件出願は、平成２年８月９日の出願とすべきである。
　そうすると、本件特許発明は、特開昭５７−１２４７５３号公報に記載された発明と同一であって、特許法第２９条第１項第３号に該当し、本件特許は、特許法第１２３条第１項第２号の規定により無効とすべきである。
（予備的無効理由）
　本件特許は、分割出願として原出願の出願日である昭和５６年１月２８日出願に係る出願として特許されたものであるが、本件特許以外にも同じ原出願の分割出願に係る同日（平成２年８月９日）の出願が、特許第１８３６９２１号（以下、「甲特許」という。）として特許されている。
　そして、両特許の分割出願に基づく原出願の出願日への遡及には問題があるが、仮に両特許の出願日を原出願の出願日として取り扱っても、本件特許と甲特許の発明は実質上同一発明であり、特許法第３９条第２項の規定によりいずれも特許を受けることができないものであるから、本件特許は、特許法第１２３条第１項第１号の規定により無効とすべきである。
（３）被請求人の対応
　被請求人は答弁書を提出し、請求人の主張する上記無効理由は、本件の出願日を平成２年８月９日として取扱うことを前提としたものであるが、前提そのものが失当であるので、請求人の主張には理由がない、と主張している。
　すなわち、本件発明と原出願の発明は別異の技術的思想に係るものであって同一発明ではなく、本件は適法に分割出願されたものであるから、出願日の遡及効を受けられるものである。
　また、上記予備的無効理由は、本件特許発明と甲特許の発明が実質上同一であるとの主張であるが、両発明は別異の技術的思想に係るものであって同一発明ではない。
ＩＩ．本件特許発明と原出願の発明
　（１）本件特許発明
　本件特許発明は、本件特許明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲に記載された、「所定の搬送経路に沿って記録媒体を往復又は循環して搬送する搬送手段と、前記記録媒体の搬送路中に設けられ前記記録媒体上の画像記録領域内に記録画像に対応する潜像を形成するとともに前記記録媒体上の画像記録領域外に連続的に略等間隔のレジストマークに対応する潜像を形成する潜像形成手段と、この潜像形成手段により前記記録媒体上に形成された前記記録画像に対応する潜像をそれぞれ異なる色で前記レジストマークに対応する潜像を単一色で各々可視像化する複数の現像手段と、可視像化された前記レジストマークを検出する検知手段と、前記搬送手段を作動し前記記録媒体の同一記録領域に潜像形成と現像とを各色毎に複数回繰り返すことにより合成カラー画像を形成する記録制御手段と、この記録制御手段により各色の潜像形成を行なうに際し、前記検知手段による前記レジストマークの検出に基づいて第２色目以降の最初の潜像形成を開始させるとともに、前記検知手段による隣接した前記レジストマークの検出結果に基づく前記レジストマークの間隔に基づいて前記記録媒体の搬送方向における各色の潜像形成の記録位置合わせを行なうタイミング制御手段とを有し、前記レジストマークに対応する潜像の形成を第１色目に記録する潜像の形成と同時に行うことを特徴とするカラー画像記録装置。」を構成要件とするものである。
　そして、発明の詳細な説明には、作用として、「本発明は上述の構成によって、記録媒体に形成されたレジストマークの検出結果により記録媒体の搬送方向における伸縮に基づいて各色の潜像形成位置を補正するため、記録媒体の伸縮に伴う色ずれを防止し、鮮明なカラー画像を得ることができる。さらに、本発明ではレジストマークに対応する潜像の形成を第１色目に記録する記録画像に対応する潜像の形成と同時に行うようにしたことにより、記録媒体の往復もしくは循環させる回数を従来と同じ回数で記録することができ、極めて短い記録時間で、記録媒体の伸縮に伴う色ずれを防止することができる。」（同明細書第１２頁第２行〜第１４行参照）と記載されており、
　レジストマークの形成に関しては、レジストマーク１５を第１色目である赤色画像と同時に記録する実施例のみが記載されており、他の実施例について何ら記載されていない。
（２）原出願の発明
　原出願の発明は、原出願の明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲に記載された、「所定の搬送経路に沿って記録媒体を往復又は循環して搬送する搬送手段と、前記記録媒体上の画像記録領域外に前記記録媒体搬送方向に略等間隔のレジストマークを形成するとともに前記記録媒体上の画像記録領域内に所定の記録周期に従ってライン単位で記録画像に対応する潜像を形成する潜像形成手段と、この潜像形成手段により前記記録媒体上に形成された潜像を可視像化する複数の現像手段と、前記搬送手段を作動し前記記録媒体の同一記録領域に潜像形成と現像とを各色毎に複数回繰返すことにより合成カラー画像を形成する記録制御手段と、前記記録画像に対応する潜像形成時に前記レジストマークを順次検出する検知手段と、この検知手段が前記レジストマークを検出する毎に前記検知手段の検出結果に基づいて前記レジストマーク間の間隔を計測する計測手段と、この計測手段の計測値の変化に対応して前記記録周期を変化せしめることにより前記記録媒体の搬送方向における各色記録画像の記録位置合わせを行なうタイミング制御手段とを具備したことを特徴とするカラー画像記録装置。」を構成要件とするものである（甲第３号証：特公平２−６２８６３号公報の特許請求の範囲参照）。
　そして、発明の詳細な説明には、作用として、「本発明は上述の構成によって、記録を行うに際して記録媒体に形成されたレジストマークの検出結果により記録媒体の搬送方向における伸縮に基づいて各色の潜像形成位置を逐次補正するため、記録媒体の伸縮に伴う色ずれを防止し、鮮明なカラー画像を得ることができる。」（同公報第３頁右欄第４３行〜第４頁左欄第４行参照）と記載されており、
　レジストマークの形成に関しては、「本実施例ではレジストマーク１５を第１色目である赤色画像と同時に記録したが、この方式に限らずレジストマークのみを画像記録前に形成しても・・中略・・本発明によるカラー画像記録装置を実現できる。」（同公報第７頁右欄第９行〜同欄第１４行参照）と記載されている。
（３）本件特許発明と原出願の発明の同一性
　本件特許発明（以下、「前者」という。）と原出願の発明（以下、「後者」という。）を、レジストマークの形成と記録画像の形成の関係で対比すると、
　前者は「この記録制御手段により各色の潜像形成を行なうに際し、前記検知手段による前記レジストマークの検出に基づいて第２色目以降の最初の潜像形成を開始させるとともに、」の点、及び「前記レジストマークに対応する潜像の形成を第１色目に記録する潜像の形成と同時に行うこと」の点を構成要件としているのに対し、
　後者は、かかる点を構成要件としていない点で相違している。
　そして、前者は上記した点を構成要件として具備することにより、上記した「本発明ではレジストマークに対応する潜像の形成を第１色目に記録する記録画像に対応する潜像の形成と同時に行うようにしたことにより、記録媒体の往復もしくは循環させる回数を従来と同じ回数で記録することができ、極めて短い記録時間で、記録媒体の伸縮に伴う色ずれを防止することができる。」点の作用を有する発明として把握されるのに対し、
　後者は、前者の上記した点を構成要件として具備しておらず、しかも、レジストマーク１５を第１色目である赤色画像と同時に記録する方式及びレジストマークのみを画像記録前に形成する方式の実施例を包含する構成要件を具備していることから、
　後者は「レジストマークに対応する潜像の形成を第１色目に記録する潜像の形成と同時に行い、レジストマークの検出に基づいて第２色目以降の最初の潜像形成を開始させる構成」を構成要件として具備しなくても、上記した「記録媒体に形成されたレジストマークの検出結果により記録媒体の搬送方向における伸縮に基づいて各色の潜像形成位置を逐次補正するため、記録媒体の伸縮に伴う色ずれを防止し、鮮明なカラー画像を得ることができる。」作用を有する発明として把握される。
　してみると、他の構成要件について検討するまでもなく、両者は、構成要件及び作用を異にし技術思想も別異の発明として把握されるから、両発明が「レジストマーク１５を第１色目である赤色画像と同時に記録する方式」の実施例を共に包含するからといって、技術思想を異にする両発明を実質同一とすることはできない。
ＩＩＩ．本件特許出願の出願日・無効理由の適否
　本件特許発明と原出願の発明は実質同一ではなく（上記ＩＩ．（３）参照）、本件特許出願は特許法第４４条第１項に規定する適法な分割出願であるから、本件特許出願の出願日は、同法同条第２項の規定により原出願の出願日である昭和５６年１月２８日である。
　そうすると、特許法第２９条第１項第３号に該当するとして提示された特開昭５７−１２４７５３号公報（甲第１号証）は、本件特許出願の出願後に頒布された刊行物であるから、特許法第２９条第１項第３号に規定する刊行物ではなく、請求人の主張には理由がない。
ＩＶ．本件特許発明と甲特許発明
（１）本件特許発明
　本件特許発明は、上記したＩＩ．（１）のとおりのものである。
（２）甲特許発明
　甲特許発明は、甲特許明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲に記載された、
「所定の搬送径路に沿って記録媒体を往復又は循環して搬送する搬送手段と、前記記録媒体の搬送路中に設けられ前記記録媒体上の画像記録領域内に記録画像に対応する潜像を形成するとともに、前記記録媒体上の画像記録領域外に連続的に略等間隔のレジストマークに対応する潜像を形成する潜像形成手段と、この潜像形成手段により前記記録媒体上に形成された記録画像に対応する潜像をそれぞれ異なる色で可視像化すると共に前記レジストマークに対応する潜像を単一色で可視像化する複数の現像手段と、前記潜像形成手段に対し前記記録媒体搬送方向上流に少なくとも前記レジストマーク間距離と前記レジストマーク間距離に対応する前記記録媒体の最大伸長量とを加算した距離以上離間して設けられたレジストマーク検知手段と、前記搬送手段を作動し前記記録媒体の同一画像記録領域で潜像形成と現像とを各色毎に複数回繰り返すことにより合成カラー画像を形成する記録制御手段と、前記記録制御手段により潜像形成を行うに際し、前記レジストマーク検知手段により検出した前記レジストマークの間隔に基づいて前記記録媒体の搬送方向における記録位置合わせを行うタイミング制御手段とを具備したことを特徴とするカラー画像記録装置。」を構成要件とするものである（甲第４号証：特公平４−４５８５号公報の特許請求の範囲参照）。
　そして、発明の詳細な説明には、作用として、「本発明は上述の構成によって、記録媒体に形成されたレジストマークの検出結果により記録媒体の搬送方向における伸縮に基づいて各色の潜像形成位置を補正するため、記録媒体の伸縮に伴う色ずれを防止し、鮮明なカラー画像を得ることができる。」（同公報第４頁左欄第３行〜同欄第８行参照）と記載されており、
　レジストマークの形成に関しては、「本実施例ではレジストマーク１５を第１色目である赤色画像と同時に記録したが、この方式に限らずレジストマークのみを画像記録前に形成しても本発明によるカラー画像記録装置を実現できる。」（甲第５号証：甲特許出願の出願公告後の補正書参照）と記載されている。
（３）本件特許発明と甲特許発明の同一性
　本件特許発明（以下、「前者」という。）と甲特許発明（以下、「後者」という。）を、レジストマークの形成と記録画像の形成の関係で対比すると、
　前者は「この記録制御手段により各色の潜像形成を行なうに際し、前記検知手段による前記レジストマークの検出に基づいて第２色目以降の最初の潜像形成を開始させるとともに、」の点、及び「前記レジストマークに対応する潜像の形成を第１色目に記録する潜像の形成と同時に行うこと」の点を構成要件としているのに対し、
　後者は、かかる点を構成要件としていない点で相違している。
　そして、前者は上記した点を構成要件として具備することにより、上記した「本発明ではレジストマークに対応する潜像の形成を第１色目に記録する記録画像に対応する潜像の形成と同時に行うようにしたことにより、記録媒体の往復もしくは循環させる回数を従来と同じ回数で記録することができ、極めて短い記録時間で、記録媒体の伸縮に伴う色ずれを防止することができる。」点の作用を有する発明として把握されるのに対し、
　後者は、前者の上記した点を構成要件として具備しておらず、しかも、レジストマーク１５を第１色目である赤色画像と同時に記録する方式及びレジストマークのみを画像記録前に形成する方式の実施例を包含する構成要件を具備していることから、
　後者は「レジストマークに対応する潜像の形成を第１色目に記録する潜像の形成と同時に行い、レジストマークの検出に基づいて第２色目以降の最初の潜像形成を開始させる構成」を構成要件として具備しなくても、上記した「記録媒体に形成されたレジストマークの検出結果により記録媒体の搬送方向における伸縮に基づいて各色の潜像形成位置を補正するため、記録媒体の伸縮に伴う色ずれを防止し、鮮明なカラー画像を得ることができる。」作用を有する発明として把握される。
　してみると、他の構成要件について検討するまでもなく、両者は、構成要件及び作用を異にし技術思想も別異の発明として把握されるから、両発明が「レジストマーク１５を第１色目である赤色画像と同時に記録する方式」の実施例を共に包含するからといって、技術思想を異にする両発明を実質同一とすることはできない。
Ｖ．予備的無効理由の適否
　本件特許発明と、特許法第３９条第２項に規定する同一の発明に該当するとして提示された、本件特許出願と同日の出願として特許された特許第１８３６９２１号（甲第４〜５号証）の発明は実質同一ではない（上記ＩＶ．（３）参照）。
　してみると、両特許出願の出願日の遡及について検討するまでもなく、本件特許発明は特許法第３９条第２項に規定する同一の発明に該当せず、請求人の主張には理由がない。
ＶＩ．むすび
　以上のとおりであるから、請求人の主張及び証拠方法によっては、本件特許を無効とすることはできない。
　よって、結論のとおり審決する。