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　特願２００３−５３８１９４「潜伏中にダウンレギュレートされるマイコバクテリア遺伝子」拒絶査定不服審判事件〔平成１５年　５月　１日国際公開、ＷＯ０３／３５６８１、平成１７年　６月３０日国内公表、特表２００５−５１８７８４〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は、平成１４年１０月２１日を国際出願日（パリ条約による優先権主張2001年10月24日英国）とする国際出願であって、、平成２０年１２月１日付で特許請求の範囲について手続補正がなされたが、平成２１年６月３日付で拒絶査定がなされ、これに対して、同年１０月９日に拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに、同日付で特許請求の範囲について手続補正がなされたものである。
　
２．平成２１年１０月９日付の手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　平成２１年１０月９日付の手続補正を却下する。
　
［理由］
（１）補正後の本願発明
　本件補正により特許請求の範囲の請求項１は、
補正前の「マイコバクテリア感染の治療剤であって、該治療剤が、
　（ｉ）配列番号１、５、７、１１、１５、１７、２１、２５、２７、３１、３３、３５、３７、４１、４３、および４５からなる群より選択される単離されたM. tuberculosisペプチド、または少なくとも３５アミノ酸残基を有するそのフラグメントもしくは少なくとも７０％のアミノ酸相同性を有するその改変体もしくはその融合タンパク質であって、該フラグメント、改変体、もしくは融合タンパク質が、該単離されたペプチドに対して共通の抗原性交差反応性を有する、単離されたペプチド、またはフラグメントもしくは改変
体もしくは融合タンパク質；
　（ii）配列番号３の配列を有する単離されたM. tuberculosisペプチド、または少なくとも３５アミノ酸残基を有するそのフラグメントもしくは少なくとも８０％のアミノ酸相同性を有するその改変体もしくはその融合タンパク質であって、該フラグメント、改変体、もしくは融合タンパク質が、該単離されたペプチドに対して共通の抗原性交差反応性を有する、単離されたペプチド、またはフラグメントもしくは改変体もしくは融合タンパク質；
　（iii）配列番号２３および３９からなる群より選択される単離されたM. tuberculosisペプチド、または少なくとも３５アミノ酸残基を有するそのフラグメントもしくは少なくとも９０％のアミノ酸相同性を有するその改変体もしくはその融合タンパク質であって、該フラグメント、改変体、もしくは融合タンパク質が、該単離されたペプチドに対して共通の抗原性交差反応性を有する、単離されたペプチド、またはフラグメントもしくは改変体もしくは融合タンパク質；または
　（iv）配列番号１９の配列を有する単離されたM. tuberculosisペプチドまたはその融合タンパク質であって、該融合タンパク質が、該単離されたペプチドに対して共通の抗原性交差反応性を有する、単離されたペプチドまたは融合タンパク質；
を含み、
　該ペプチドが、M. tuberculosis遺伝子によってコードされ、該遺伝子の発現が、栄養飢餓ではない培養条件下でのM. tuberculosisの対数増殖期培養と比較した場合に、栄養飢餓培養条件下でのM. tuberculosisの定常期培養中にダウンレギュレートされる、
　治療剤。」から、
「マイコバクテリア感染の治療剤であって、該治療剤が、配列番号３または３３の配列を有する単離されたM. tuberculosisペプチドを含み、
　該ペプチドが、M. tuberculosis遺伝子によってコードされ、該遺伝子の発現が、栄養飢餓ではない培養条件下でのM. tuberculosisの対数増殖期培養と比較した場合に、栄養飢餓培養条件下でのM. tuberculosisの定常期培養中にダウンレギュレートされる、
　治療剤。」へと補正された。
　上記補正は、補正前の請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項である(i)〜(iv)に記載される選択肢のうち、配列番号３の配列を有する単離されたM. tuberculosisペプチド及び配列番号３３の配列を有する単離されたM. tuberculosisペプチド、以外の選択肢を削除するものであって、請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであり、かつ、補正前の請求項１に記載された発明とその補正後の請求項１に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　そこで、本件補正後の請求項１に記載された発明（以下、「本願補正発明」という。）が特許出願の際、独立して特許を受けることができるものであるか（平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか）について以下に検討する。
　
（２）特許法第３６条第４項第１号
（２−１）本願補正発明
　本願補正発明は、「マイコバクテリア感染の治療剤であって、該治療剤が、配列番号３または３３の配列を有する単離されたM. tuberculosisペプチドを含み、該ペプチドが、M. tuberculosis遺伝子によってコードされ、該遺伝子の発現が、栄養飢餓ではない培養条件下でのM. tuberculosisの対数増殖期培養と比較した場合に、栄養飢餓培養条件下でのM. tuberculosisの定常期培養中にダウンレギュレートされる、治療剤。」という、医薬に係る発明である。
　
（２−２）本願明細書の記載
　本願明細書には、栄養飢餓ではない、すなわち、主要な炭素およびエネルギー源であるグリセロールを培地中に含んでいて対数増殖期にある、培養開始後５日目におけるM. tuberculosis H37Rv株の遺伝子発現プロファイルと、栄養飢餓培養条件下、すなわち、グリセロールが培地中に枯渇した状態の、定常期にある、培養開始後５０日目におけるM. tuberculosis H37Rv株の遺伝子発現プロファイルとを比較し、ＲＮＡの発現が後者において少ないことを指標に遺伝子を選択したところ、表２に示される１０個の遺伝子、及び、表３に示される１３個の遺伝子が同定されたことが記載されており（実施例１、実施例１８）、これらの２３個の遺伝子の中に、本願補正発明を構成する配列番号３または３３のアミノ酸配列を有する単離されたM. tuberculosisペプチドをそれぞれコードする、配列番号４または３４のヌクレオチド配列を有する遺伝子が含まれている。
　しかしながら、当該ペプチドを治療剤として用いることについては、例えば段落【００３７】に文言上記載され、また、医薬品の製造における、上記のペプチドの使用に関する一般的な記載（段落【０１５４】〜【０１８４】等参照）、及び、「実施例」と表題された、ペプチドをワクチンに用いる際の手法に関する記述が存在する（実施例１２参照。）だけであり、当該ペプチドが実際に医薬としての効果を奏することについて、薬理試験を行ったことも、その結果として客観的データも記載されていない。
　
（２−３）当審の判断
　医薬についての用途発明においては、一般に、物質名、化学構造だけからその用途を予測することは困難であるから、出願時の技術常識及び出願当初の明細書に記載された作用の説明等からでは、含有成分がその医薬用途として機能することが推認できない場合には、明細書に有効量、投与方法、製剤化方法が記載されている場合であっても、それだけでは当業者は当該医薬が実際にその用途として使用できるか否かを知ることはできないので、明細書に特定の薬理試験の結果である薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をしてその用途を裏付ける必要がある。
　しかしながら、本願明細書には、薬理試験データは記載されておらず、また、M.tuberculosisで栄養飢餓培養条件下でダウンレギュレートされる遺伝子にコードされるペプチドであれば、治療剤として使えることが本願出願時の技術常識であったともいえない。
　また、明細書の記載段落【００３７】をみても、「ワクチン候補物」、「この遺伝子は、・・・治療法に利用され得る。」等、単に予測ないし期待が記載されているのみであって、この記載から、本願補正発明の治療剤に含まれるペプチドが、実際に医薬用途に使用できると認めることもできない。
　したがって、本願の発明の詳細な説明には、本願補正発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されているとは認められない。
　
（２−４）審判請求人の主張
　審判請求人が、平成２０年１２月１日付で提出した手続補足書には、甲第１号証〜甲第７号証が、平成２１年１２月９日付で提出した手続補足書には、甲第８号証〜甲第１１号証が、平成２３年１２月７日付で提出した手続補足書には、甲第１３号証が、それぞれ、証拠として示されている。
　しかし、甲第１号証は、作成者、頒布日が不明であるから、本願補正発明が実施可能であることを客観的に裏付けるための証拠として採用できない。
　また、甲第２号証〜甲第１１号証、及び甲第１３号証に示される文献のうち、頒布日が、本願出願日前であるのは、甲第５号証、甲第１０号証及び甲第１３号証に示される文献のみであって、これら３つの文献以外の、本願出願日後に公知となった文献（甲第２号証〜甲第４号証、甲第６号証〜甲第９号証、甲第１１号証）については、本願出願の出願日時点における従来技術であることを明示するものではなく、本願出願の出願日当時の技術常識を裏付けることはできない。
　次に、本願出願日前に作成された甲第５号証、及び、部分訳と共に甲第５号証の文献を再度示した甲第１０号証（Baldwinら、Infect.Immun.,1998,Vol.66,No.6,2951-2959)には、ワクチン効果を評価するための動物個体を用いた方法が記載されており、また、甲第１３号証（Nyka,Infection and Immunity,1974,Vol.9,No.5,p.843-850)には、結核菌が潜伏性を有することが記載されているが、これらの文献をみても、本願補正発明に記載されるペプチドが、治療剤として使えることが実証されておらず、かつ、出願当初の明細書に記載された作用の説明をあわせてみても、当該ペプチドが医薬用途として機能することが推認できないのであるから、これらの文献により、本願の発明の詳細な説明には、本願補正発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されているとは認めることができない。
　　　
　さらに、甲第２号証（Vaccine,2006,Vol.24,p.6340-6350、本願の発明者の一部を含む筆者による。）は、医薬の実施可能要件を判断する上で参酌できるものではないが、その記載内容を見てみると、そのTable 1には、「新規ワクチン候補」として、M.tuberculosis H37Rv 由来の遺伝子からなる４７個のワクチン候補が示されている。そして、ワクチン候補３１は、H37Rv遺伝子の[Rv0198c]より構成されるものであって、その予測される機能が「亜鉛メタロプロテアーゼ」であり、同定が「炭素飢餓条件下でダウンレギュレーション」によりなされたものであることから、本願の配列番号３４に示される塩基配列の遺伝子に一致し、同様に、ワクチン候補３８は、本願の配列番号４に示される塩基配列の遺伝子を含み、ワクチン候補４６は、本願の配列番号１４に示される塩基配列の遺伝子を含むものである。
　そして、同文献には、「候補ワクチンの防御効果を評価するために、６匹のモルモットからなるグループが、３つのDNAワクチン投与をされ、その後１５週目にエアロゾルによるH37Rvチャレンジを行った。Fig.2(A)は、エアロゾル経路による毒性M.tuberculosisチャレンジされた動物の、肺における、生理食塩水と比較した、Log10 cfuの減少を示している。」(6347頁左欄３〜８行)、「要約すると、BCGよりも良好に、あるいは、これと同等に防御する候補は存在しなかったが、８つの候補は、第１の評価において、肺で、生理食塩水又はベクターコントロールと比較して一定のレベルの防御を示した。これらの候補のうち４つ（Rv0111,Rv0198c,Rv3812及びRv1806-1807)が、第２の繰り返し実験の後において、スチューデントのt-テスト（p0.05）及び分散分析により、生理食塩水よりも統計学的により良い防御を示した。・・」(6347頁左欄下から２行〜右欄６行)と記載されている。
　そうすると、同文献には、４７個のワクチン候補についてワクチン効果の有無を検討したが、有意なワクチン効果が示されたのは、わずか４つしかないこと、しかも、本願明細書に、栄養飢餓ではない培養条件下でのM.tuberculosisの対数増殖期培養と比較した場合に、栄養飢餓培養条件下での M.tuberculosisの定常期培養中にダウンレギュレートされるものとして記載される配列番号１４に示される塩基配列を有する遺伝子は、ワクチンとして効果がなかったことが読み取れる。
　してみれば、甲第２号証には、栄養飢餓培養条件でダウンレギュレートされる遺伝子によりコードされるペプチドの中でも、ワクチンとして使用できるものもあるが、使用できないものもあることが示されており、ワクチンとして効果を奏するかどうかは、実際に実験してみないとわからないことが裏付けられている。
　
　また、特に、本願補正発明の配列番号３の配列を有する単離されたM.tuberculosisペプチドを含む治療剤に関する発明については、当該ペプチドがM.tuberculosisに対する感染に対する防御に有用であることは、何ら具体的に主張・立証がされていない。
　
（２−５）小括
　したがって、本願補正発明について、本願の発明の詳細な説明の記載は、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものではないから、本願は特許法第３６条第４項第１号の規定に違反するものであり、特許出願の際、独立して特許を受けることができない。
　
（３）特許法第３６条第６項第１号
　特許請求の範囲の記載が明細書のサポート要件を満足するためには、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを比べて、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものである必要がある。（知財高裁平成17年（行ケ）第10042号判決（H17.11.1）参照）(2005-23420拒）
　　
（３−１）当審の判断
　本願明細書には、上記（２−２）で述べた通り、薬理試験データは記載されておらず、また、M.tuberculosisで栄養飢餓培養条件下でダウンレギュレートされる遺伝子にコードされるペプチドであれば、治療剤として使えることが本願出願時の技術常識であったともいえない。
　また、明細書の記載段落【００３７】をみても、「ワクチン候補物」、「この遺伝子は、・・・治療法に利用され得る。」等、単に予測ないし期待が記載されているのみであって、この記載から、本願補正発明の治療剤に含まれるペプチドが、実際に医薬用途に使用できると認めることもできない。
　したがって、本願補正発明の課題である、配列番号３または３３の配列を有する単離されたM. tuberculosisペプチドを含む治療剤の提供は、発明の詳細な説明の記載により当業者が解決できると認識できるとも、また、本願出願時の技術常識に照らし当業者が解決できると認識できるとも認められない。
　よって、本願補正発明は、発明の詳細な説明に記載されたものではない。
　
（３−２）したがって、本願補正発明は、発明の詳細な説明に記載したものではないから、特許法第３６条第６項第１号の規定に違反するものであり、特許出願の際、独立して特許を受けることができない。
　
（４）審判請求人の主張
　審判請求人は、平成２３年１２月７日付回答書において、「マイコバクテリアは、潜伏状態に入る際にそれらの遺伝子の発現を、例えば、マイコバクテリア潜伏性の維持に必要とされないマイコバクテリア遺伝子の発現をダウンレギュレートすることにより、調節しています（段落番号００２９〜００３０）。このダウンレギュレートされた遺伝子（例えばＲｖ０１９８）は、活性なマイコバクテリア感染中、または潜伏状態からのマイコバクテリアの再活性化中に（例えば、栄養利用性の増大のような環境刺激に応じて）、役割を果たすものです。したがって、これらの遺伝子は、疾患の活性段階中の複製している病原菌に対する有効な免疫応答の発現において、初期および重要な役割を果たし得、そしてマイコバクテリア疾患の樹立、伝播、および再活性化を予防するための重要な治療ターゲットです（段落番号００３７）。　このように、本願明細書に実証されている栄養飢餓培養条件下でのインビトロでのＲｖ０１９８遺伝子発現のダウンレギュレーションとインビボでのＲｖ０１９８の防御ワクチン効力との間には、明確な認められた関係があります。 
 　したがって、本願明細書に示されるＲｖ０１９８のインビトロでの発現データは、Ｒｖ０１９８（配列番号３４、およびそのコードされたペプチド配列番号３３）をマイコバクテリア疾患の進行を防ぐ良好なワクチンとして適切であることを直接にかつ疑いなく反映するものです。これらのインビトロでのデータのみで、本願発明者らに、Ｒｖ０１９８がワクチンとしての治療効力を有することを指し示すのに十分でした。よって、マイコバクテリア感染に対する防御活性を有する有用なワクチン候補としてのＲｖ０１９８の同定を支持する実験的証拠が、本願明細書に明確にかつ疑いなく記載されています。 
 　平成２０年１２月１日付提出の意見書に添付して提出した甲第１号証（ANNEX１「Evaluation of vaccine candidates in guinea pigs」：これは、本願の出願日直後に本願発明者らによって作成されたものです）にて示した配列番号３３のペプチド（Ｒｖ０１９８）を予めモルモットで発現させ、その後M. tuberculosisに曝露した結果（甲第１号証の表２）、および同意見書に添付して提出した甲第２号証（J. Vipondら、Vaccine，2006年，24巻，6340-6350頁）に示される配列番号３３／３４（すなわちＲｖ０１９８）による防御力の結果はいずれも、Ｒｖ０１９８（配列番号３３および３４）が、マイコバクテリア感染に対してインビボで有益な防御効果を奏し、したがって、マイコバクテリア感染の治療または予防に有用であることをより確実に説明するために、補強的にデータとして提出したものです。 
 　以上のように、当該分野における技術常識と共に本願明細書の記載およびインビトロでの実験データは、本願発明のＲｖ０１９８（配列番号３３および３４）に基づく治療剤ならびにＤＮＡプラスミド、単離されたＲＮＡまたはＲＮＡベクターを含むワクチンがマイコバクテリア感染の治療または予防に治療上有用であることを十分に示しています。」と主張している。
　
　しかし、上記（２−４）に記載したとおり、結核菌において潜伏感染中にインビボでダウンレギュレートされている遺伝子によりコードされるペプチドの中でも、ワクチンとして使用できるものもあるが、使用できないものもあるのであって、そのことは甲第２号証において裏付けられている。
　また、甲第1号証及び甲第２号証は、いずれも、後付の実験成績証明書であるが、これについては、本願明細書において、ダウンレギュレートされる全ての遺伝子について、具体的に確認されていなかったワクチン効果を、後から効果が確認できた配列番号３３についてそのワクチン効果を主張する、出願当初の明細書の記載の不足を補うものであるから、参酌できない。
　したがって、本願明細書におけるインビトロのデータのみで、配列番号３３の配列を有するペプチドが、ワクチンとしての治療効力を有することを当業者が理解できるように本願明細書には記載されているとはいえず、審判請求人の上記主張は参酌できない。
　
（５）小括
　以上のように、本願補正発明について、発明の詳細な説明の記載は、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものではないから、特許法第３６条第４項第１号の規定に違反するものであり、また、本願補正発明は、発明の詳細な説明に記載されたものではないから、特許法第３６条第６項第１号の規定に違反するものであり、独立して特許を受けることができない。
　
（６）むすび
　したがって、本件補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法１２６条第５項の規定に違反するので、第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
３．本願発明について
　平成２１年１０月９日付の手続補正は上記の通り却下されたので、本願の請求項１に係る発明は、平成２０年１２月１日付手続補正書の特許請求の範囲請求項１に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。
 「マイコバクテリア感染の治療剤であって、該治療剤が、
　（ｉ）配列番号１、５、７、１１、１５、１７、２１、２５、２７、３１、３３、３５、３７、４１、４３、および４５からなる群より選択される単離されたM. tuberculosisペプチド、または少なくとも３５アミノ酸残基を有するそのフラグメントもしくは少なくとも７０％のアミノ酸相同性を有するその改変体もしくはその融合タンパク質であって、該フラグメント、改変体、もしくは融合タンパク質が、該単離されたペプチドに対して共通の抗原性交差反応性を有する、単離されたペプチド、またはフラグメントもしくは改変
体もしくは融合タンパク質；
　（ii）配列番号３の配列を有する単離されたM. tuberculosisペプチド、または少なくとも３５アミノ酸残基を有するそのフラグメントもしくは少なくとも８０％のアミノ酸相同性を有するその改変体もしくはその融合タンパク質であって、該フラグメント、改変体、もしくは融合タンパク質が、該単離されたペプチドに対して共通の抗原性交差反応性を有する、単離されたペプチド、またはフラグメントもしくは改変体もしくは融合タンパク質；
　（iii）配列番号２３および３９からなる群より選択される単離されたM. tuberculosisペプチド、または少なくとも３５アミノ酸残基を有するそのフラグメントもしくは少なくとも９０％のアミノ酸相同性を有するその改変体もし
くはその融合タンパク質であって、該フラグメント、改変体、もしくは融合タンパク質が、該単離されたペプチドに対して共通の抗原性交差反応性を有する、単離されたペプチド、またはフラグメントもしくは改変体もしくは融合タンパク質；または
　（iv）配列番号１９の配列を有する単離されたM. tuberculosisペプチドまたはその融合タンパク質であって、該融合タンパク質が、該単離されたペプチドに対して共通の抗原性交差反応性を有する、単離されたペプチドまたは融合タンパク質；
を含み、
　該ペプチドが、M. tuberculosis遺伝子によってコードされ、該遺伝子の発現が、栄養飢餓ではない培養条件下でのM. tuberculosisの対数増殖期培養と比較した場合に、栄養飢餓培養条件下でのM. tuberculosisの定常期培養中にダウンレギュレートされる、
　治療剤。」（以下、「本願発明」という。）
　
　そして、本願発明は、既に検討した本願補正発明を選択肢の１つとして包含するものである。
　したがって、上記２．（２）及び（３）に記載した理由と同様の理由により、本願発明について、発明の詳細な説明の記載は、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものではないから、特許法第３６条第４項第１号の規定により特許を受けることができず、また、本願発明は、発明の詳細な説明に記載したものではないから、同法同条第６項第１号の要件を満たしておらず、特許を受けることができない。
　
４．むすび
　以上のとおりであるから、本願請求項１に記載の発明について、本願は、特許法第３６条第４項第１号の規定、又は、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしておらず、特許を受けることができないので、他の請求項に係る発明については、検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。