【事件の表示】
　特願２００３−５０２１３１「高温用潤滑剤組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成１４年１２月１２日国際公開、ＷＯ０２／９９０２１、平成１６年　９月１６日国内公表、特表２００４−５２８４７７〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は、２００２年　５月３１日（パリ条約による優先権主張２００１年　６月　１日　米国（ＵＳ））を国際出願日とする出願であって、
平成１６年　１月２７日に特許協力条約３４条補正の翻訳文が提出され、
平成１７年　５月３０日に手続補正がなされ、
平成２０年　６月１８日付けの拒絶理由通知に対して同年　９月２４日に意見書が提出されるとともに手続補正がされ、
同年１２月　８日付けの最後の拒絶理由通知に対して平成２１年　３月３１日に意見書が提出されるとともに手続補正がなされたが、
同年　５月　７日付けで平成２１年　３月３１日の手続補正に対する補正却下及び拒絶査定がなされ、
これに対し、同年　９月１０日に審判請求書が提出されるとともに手続補正がなされ、
平成２３年　４月２８日付けで審尋がなされたが、回答書が提出されなかった。
　
　
第２　平成２１年　９月１０日付けの手続補正についての補正の却下の決定
［補正の却下の決定の結論］
　平成２１年　９月１０日付けの手続補正を、却下する。
　
［理由］
１　補正の内容
　平成２１年　９月１０日付けの手続補正（以下、「本件補正」という。）は、補正前の、平成２０年　９月２４日付けの手続補正によって補正された特許請求の範囲の請求項２８である、
「【請求項２８】
以下の（A）及び（B）：
（A）下記の(i)と(ii)の反応生成物であり、得られるエステル混合物が４０℃で少なくとも０．０００１２ｍ２／ｓｅｃの粘度を有するポリオールエステル基材：
（i）ジペンタエリトリトールを少なくとも５０重量％含むポリオール混合物と、
（ii）下記の(a)および(b)を含むＣ５〜Ｃ１２モノカルボン酸の混合物：
　（a）２５重量％〜５０重量％の直鎖Ｃ７〜Ｃ８〜１０酸、および
　（b）５０重量％〜７５重量％のｉｓｏ−Ｃ９酸；
（B）３重量％〜８重量％の酸化防止剤、１重量％〜４重量％の極圧/耐摩耗剤、および０．０１〜０．０５重量％の腐食防止剤を含む添加剤パッケージ、
を含み、
かつ、２３０℃の循環式エアーオーブンに８０時間入れられたとき、前記潤滑剤の重量減少率が２０重量%未満である、合成ポリオールエステル系潤滑剤。」
を、
「【請求項２４】
以下の（A）及び（B）:
（A）下記の(i)と(ii)の反応生成物であり、得られるエステル混合物が４０℃で少なくとも０．０００１２ｍ２／ｓｅｃの粘度を有するポリオールエステル基材:
（i）ジペンタエリトリトールを少なくとも５０重量％含むポリオール混合物と、
（ii）下記の(a)および(b)を含むＣ７〜Ｃ１０モノカルボン酸の混合物：
　（a）２５重量％〜５０重量％の直鎖Ｃ７〜Ｃ８〜１０酸、および
　（b）５０重量％〜７５重量％のｉｓｏ−Ｃ９酸；
（B）前記ポリオールエステル基材１００重量部に対して、４．５重量部の酸化防止剤、２．２５重量部の極圧/耐摩耗剤、および０．０３重量部の腐食防止剤を含む添加剤パッケージ、
を含み、
かつ、２３０℃の循環式エアーオーブンに８０時間入れられたとき、前記潤滑剤の重量減少率が２０重量%未満である、合成ポリオールエステル系潤滑剤。」
とする補正を含むものである。
　
２　補正の適否
（１）目的要件
　上記補正は、補正前の請求項２８に記載した発明を特定するために必要な事項である「モノカルボン酸の混合物」の炭素数について、「Ｃ５〜Ｃ１２」と規定されていたものを「Ｃ７〜Ｃ１０」と限定し、補正前の請求項２８に記載した発明を特定するために必要な事項である「添加剤パッケージ剤」の組成について「３重量％〜８重量％の酸化防止剤、１〜４重量％の極圧/耐摩耗剤、および０．０１〜０．０５重量％の腐食防止剤を含む」ものと規定されていたものを「前記ポリオールエステル基材１００重量部に対して、４．５重量部の酸化防止剤、２．２５重量部の極圧/耐摩耗剤、および０．０３重量部の腐食防止剤を含む」ものと限定するものを含むものであるから、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下、「平成１８年改正前特許法」という。）第１７条の２第４項第２号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　
（２）独立特許要件
　そこで、本件補正後の上記請求項２４に記載されている事項により特定される発明（以下、「本件補正発明」といい、上記補正後の明細書を「本件補正明細書」という。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるかについてみると、以下のとおり、本件補正発明は、その出願前に頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者）が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではない。
　そうすると、請求項２８についての上記補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するものとはいえない。
　以下、詳述する。
　
ア　刊行物
ａ　特開平６−６５５８７号公報（原査定における引用例１に同じ。以下、「刊行物１」という。）
ｂ　特開平１０−８１８９０号公報（原査定における引用例２に同じ。以下、「刊行物２」という。）
　
イ　刊行物に記載された事項
（ア）刊行物１には、以下の事項が記載されている。
1a　「【特許請求の範囲】
【請求項１】  ネオペンチルポリオール；および（１）約５個ないし１０個の炭素原子類を有する少なくとも１個の直鎖酸および（２）イソ−Ｃ７酸；イソ−Ｃ８酸、イソ−Ｃ９酸、イソ−Ｃ１０酸およびそれらの混合物からなる群から選択されたイソ酸を含む酸混合物の反応生成物からなる合成エステル潤滑剤基剤素材で、前記イソ−酸が、前記酸混合物の約６０ないし約９０重量パーセントの量で存在しかつ、合成エステル潤滑剤添加パツケージと混合した際に結果として生成したエステル類の混合物が２１０°Ｆにおいて少なくとも約７．０センチストークスの粘度を有する合成エステル潤滑剤基剤素材。
【請求項２】  前記イソー酸がイソーノナン酸であることを特徴とする請求項１に記載の合成エステル潤滑剤基剤素材。
【請求項３】  前記イソ−Ｃ９酸が、３，５，５−トリメチルヘキサン酸であることを特徴とする請求項１に記載の合成エステル潤滑剤基剤素材。
【請求項４】  前記ネオペンチルポリオールが、モノペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトール、トリメチロールプロパンおよび／またはネオペンチルグリコールの高粘度のネオペンチルポリオールとの混合物およびそれらの混合物からなる群から選択されることを特徴とする請求項１に記載の合成エステル潤滑剤基剤素材。
【請求項５】  前記ポリオールが、モノペンタエリスリトールおよびジペンタエリスリトールの混合物であることを特徴とする請求項１に記載の合成エステル潤滑剤基剤素材。
【請求項６】  前記ポリオールが、工業用ペンタエリスリトールであることを特徴とする請求項１に記載の合成エステル潤滑剤基剤素材。
【請求項７】  前記直鎖酸が、ヘプタン酸（Ｃ７およびカプリル−カプリン酸（Ｃ８−Ｃ１０）であることを特徴とする請求項２に記載の合成エステル潤滑剤基剤素材。
【請求項８】  前記Ｃ７およびＣ８−Ｃ１０の直鎖酸類が、重量でほぼ等量存在することを特徴とする請求項７に記載の合成エステル潤滑剤基剤素材。
【請求項９】  前記イソーノナン酸が、前記酸混合物の約６５ないし約７５重量パーセント存在することを特徴とする請求項８に記載の合成エステル潤滑剤基剤素材。
【請求項１０】  前記直鎖酸がバレリアン酸であることを特徴とする請求項２に記載の合成エステル潤滑剤基剤素材。
【請求項１１】  前記潤滑剤の高温特性および配合係数を改良するために、有効量の合成エステル潤滑添加パツケージと混合されたことを特徴とする請求項１に記載の合成エステル潤滑剤基剤素材。
【請求項１２】  モノペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトールおよびそれらの混合物から選択されたポリオール；および（１）５個ないし１０個の炭素原子類を有する直鎖酸類および（２）イソーノナン酸類を含むモノカルボン酸類の混合物の反応生成物から基本的に構成される合成エステル潤滑剤基剤素材であり、前記イソーノナン酸が、前記酸混合物の約６０ないし９０重量パーセントで存在しかつ、合成エステル潤滑剤添加パツケージと混合された時に生成するエステルが２１０°Ｆにおいて少なくとも約７．０センチストークスの粘度を有する合成エステル潤滑剤基剤素材。
【請求項１３】  前記イソーノナン酸が３，５，５−トリメチルヘキサン酸であることを特徴とする請求項１２に記載の合成エステル潤滑剤基剤素材。
【請求項１４】  前記直鎖酸類がヘプタン酸およびカプリン−カプリル酸であることを特徴とする請求項１２に記載の合成エステル潤滑剤基剤素材。
【請求項１５】  ヘプタン酸およびカプリン−カプリル酸の前記直鎖酸類の混合物がそれぞれ、重量で等量含まれることを特徴とする請求項１２に記載の合成エステル潤滑剤基剤素材。
【請求項１６】  前記潤滑剤の高温特性および配合係数を改良するために、有効量の合成エステル潤滑添加パツケージと混合されたことを特徴とする請求項１２に記載の合成エステル潤滑剤基剤素材。」
　
1b　「【０００２】
【従来の技術】基剤素材由来潤滑剤は、高温において高粘度を有し高温用途において析出物を形成する傾向が低い。ガスタービンエンジン類のためのチエーンオイル類および潤滑剤類としての用途のための合成エステル基剤素材は、周知である。この基剤素材類は、標準的潤滑剤添加パツケージ類と混合して、潤滑剤を形成する。この潤滑剤が上記のような高温用途に適した特性を有するためには、この基剤素材がある物理的特性を有していなければならない。例えば、タービンオイル類用潤滑剤は、陸軍仕様書ＭＩＬ−Ｌ−２３６９９Ｄに記載の仕様書類に適合していることが要件となつている。チエーンオイル類は、高温において低析出特性を有し、少なくとも７．０センチストークス（ｃＳｔ）の粘度、およびその大気保存温度以下の適当に低い流動点を有していなければならない。」
　
1c　「【００１０】
【実施例】本発明にしたがつて調製された合成潤滑剤基剤素材は、標準潤滑剤添加パツケージ類と共に使用される。本潤滑剤基剤素材は、ネオペンチルポリオールおよび分枝鎖酸高含量を有するモノカルボン酸混合物の反応生成物であり、好適には酸総添加量を基準として分枝鎖酸約６０−９０重量パーセントである。この基剤素材を標準潤滑剤添加パツケージと混合したとき、この潤滑剤は、２１０°Ｆにおける粘度が少なくとも約７．０センチストークスでかつ少なくとも−１０°Ｆ未満の可動下限温度を有する。
【００１１】前記ネオペンチルポリオールは、融点２５５−２５９°Ｃの無色固体であるモノペンタエリスリトール、Ｃ5Ｈ12Ｏ4（ＭＰＥ，ＣＡＳ＃＝１１５−７７−５）；融点２１５−２１８°Ｃの無色固体であるジペンタエリスリトール、Ｃ10Ｈ22Ｏ7（ＤＰＥ，ＣＡＳ＃＝１２６−５８−９）；モノペンタエリスリトールおよび通常約６乃至１５重量パーセントのジペンタエリスリトールを含む市販の工業用ペンタエリスリトール；通常、約８５重量％のＤＰＥ，約５％のＭＰＥおよび約１０％のトリペンタエリスリトールおよびより重い素材を含んでいる市販のジペンタエリスリトール；融点６０−６２°Ｃの無色固体であるトリメチロールプロパンＣ6Ｈ14Ｏ3（ＴＭＰ，ＣＡＳ＃＝７７−９９−６）および／または無色の固体で融点１２３−１２７°ＣであるネオベンチルグリコールＣ5Ｈ12Ｏ2（ＮＰＧ，ＣＡＳ＃＝１２６−３０−７）であることができ、少なくとも１種のより重い素材である他のネオペンチルポリオールと混合され、所望の粘度を有する潤滑剤を提供する基剤素材をもたらす。このポリオールは、本発明の好適な実施例では約１２重量パーセントのＤＰＥまたはＭＰＥおよびＤＰＥの混合物を含む工業用ＰＥであり、約５乃至９０重量パーセントのＤＰＥを含む。
【００１２】前記酸成分はモノカルボン酸であり、５個乃至１０個の炭素原子を有する少なくとも１種の直鎖酸および７個乃至１０個の炭素原子を有する分枝鎖酸を含む。この分枝鎖酸は好適には９個の炭素原子を有するもの、即ち、イソーノナン酸である。適切な直鎖酸類には、バレリアン酸、エナント酸、カプリル酸、ペラルゴン酸およびカプリン酸が挙げられるが、これらに限定されるわけではない。好適には、直鎖酸成分は、バレリアン（Ｃ５）酸であり、または、ヘプタン（Ｃ７）およびカプリルーカプリン（Ｃ８−Ｃ１０）の混合物である。カプリルーカプリン酸は８個乃至１０個の炭素原子類を有することが固定されているが、実際にはＣ６からＣ１２の酸類を含み、実質的にはＣ１２酸を含んでいない（１％未満）。本発明のエステル類調製に用いるために適する好適なヘプタン酸およびカプリルーカプリン混合直鎖酸成分の量は、大きく変動する。たとえば、本混合物は、約３０乃至７０重量パーセントのヘプタン酸であり、残部がカプリルーカプリン酸混合物である。直鎖酸混合物は好適な実施例においてヘプタン酸約４０−６０重量部であり、残部はカプリルーカプリン酸類である。
【００１３】分枝鎖酸は、イソ−Ｃ７酸、イソ−Ｃ８酸、イソ−Ｃ９酸またはイソ−Ｃ１０酸であることができる。好適には、使用する前記分枝鎖酸は、イソ−Ｃ９酸または特に３，５，５−トリメチルヘキサン酸として公知のイソノナン酸（３，５，５−トリメチルヘキサン酸ＣＡＳＮｏ．［０３３０２−１０−１］）である。本文で使用したように、イソ−Ｃ９またはイソーノナン酸は、３，５，５−トリメチルヘキサン酸であり、次の構造式を有する。
【００１４】
【００１５】このイソーノナン酸の添加によつて、基剤素材に要求される前記の粘度特性が得られ、かつ、可動下限温度特性が向上し、また、酸化安定性および析出傾向が改良される。」
1d　「【００１７】本発明によつて調製されたエステル基剤素材類を含む潤滑剤類は、従来の添加パツケージを従来濃度の本基剤素材と混合することによつて調製される。典型的添加パツケージ類は、米国特許第４，１２４，５１３号、第４，１４１，８４５号および第４，４４０，６５７号に記載されている。前者２つの特許類は、アルキルフエニルまたはアルカリルフエニル・ナフチルアミン、ジアルキルジフエニルアミン、ポリヒドロキシ・アントラキノン、Ｓ−アルキル−２−メルカプトベンゾトリアゾールまたはＮ−（アルキル）−ベンゾチアゾール−２−チオンとのヒドロカルビル・ホスフエート・エステルを基剤とした添加パツケージ類を記載している。第３の特許は、選択された３級ブチルフエニル置換ホスフエートおよび選択されたアルキルアミンの添加パツケージ類を記載している。本発明は、下記の実験例を参照にすれば理解が一層深まるであろう。百分率は、全て、重量パーセントで記載した。これらの実験例は、例示のためのみに記載されており、限定的意味に解釈されることを目的としていない。」
　
1e　「【００１８】実験例１−１２
種々のエステル基剤素材類を調製した。下記の実験のそれぞれにおいて、表１に示した原料およびシユウ酸スズを４６０−４９０°Ｆに到達可能な撹拌反応容器にいれた。本容器には、窒素スパージまたはブランケツトを設置した。添加物を約４４０°乃至４５０°Ｆの間の反応温度まで加熱し、反応水をトラツプに採取して、一方、この酸類を反応容器に戻した。還流をゆつくりと行ない、真空を適用して、適切な還流速度を維持した。水酸価が十分に（最大５．０mgＫＯＨ／gm）低下したときに、過剰の酸の全体を前記反応温度および最大真空度における蒸留によつて除去した。残りの酸度を石灰および水処理によつて除去した。結果として生成したエステル基剤素材を乾燥してろ過した。２１０°Ｆにおける粘度を、ＡＳＴＭ  Ｄ−４４５にしたがつて各基剤素材サンプルについて求め、これとともに、ＡＳＴＭ  Ｄ−９７にしたがつて流動点を求めた。
【００１９】
【表１】
【００２０】なお上記表１中の記号＊は、生成物が室温で結晶化したことを示す。また、凝固点データは、一部液体が残留していたので近似値である。本発明によつて調製した潤滑剤類は、高温適応で使用した際にも析出物形成傾向が小さかつた。この低下傾向は、基剤素材を下記のように添加パツケージと混合することによつて、実証された。
【００２１】
【表２】
【００２２】この添加パツケージは、パネル試験において基剤素材類を比較するための標準パツケージとして選択された。
【００２３】このベンチパネル試験において、ステンレスパネルを、ヒータ中の孔中に挿入した２個のヒータによつて電気的に加熱する。この温度を、熱電対によつてモニターする。パネルをわずかに傾斜させたところに置き、５４０°Ｆまで加熱する。試験する潤滑剤を加熱パネル上に落下させ、特徴を観察する。この潤滑剤は、傾斜の頂端近くでパネルに接触して、中央が暗いバンド状のものとして観察される。次にこの潤滑剤は、加熱パネル下端に向けて移動するに伴い、薄く伸びる傾向がある。潤滑剤の劣化が一番良く観察されるのは、オイル−空気−金属界面部分である。本実験例の実験１−４の組成物によつて調製した組成物類のためのパネル試験の結果は、オイル−空気−金属界面部分で劣化をほとんど示さなかつた。これらの潤滑剤類は、直鎖酸およびイソーノナン酸類としてのバレリアンまたはヘプタンおよびカプリン−カプリル酸を含む酸混合物と、工業用ペンタエリスリトールまたはジペンタエリスリトールを反応させることによつて形成されるエステル混合物である。実験５−７は、日本国特許出願５５−１０５６４４の実験例中の実験５および６と同様に、工業用ＰＥまたはＭＰＥおよびドデカン酸を反応させることによつて調製した基剤素材類から形成された潤滑剤類であつた。ドデカン酸から形成されたこれらのエステル類から製造された潤滑剤のパネル試験結果は、実験１−４に比較してオイル−空気−金属界面において、炭化状態が顕著に増加することを示していた。」
　
（イ）刊行物２には、以下の事項が記載されている。
2a　「【００４３】本発明の耐熱性潤滑油組成物は、ジペンタエリスリトールエステルを主成分とする潤滑油基油に（ａ）ジフェニルアミン類、（ｂ）フェニル−α−ナフチルアミン類、（ｃ）中性のカルシウムスルホネートおよび（ｄ）トリスノニルフェニルホスファイトを含有させてなるものであり、高温用潤滑油として耐酸化性および耐摩耗性の両面において優れた性能を発揮する。従って、各種機械装置の高温部で用いることができ、例えば、二軸延伸機、パン製造装置等各種機械装置のチェーン部に塗布または滴下給油等により使用される潤滑油として極めて好適である。
【００４４】
【実施例】以下に本発明の実施例を示すが、これらは本発明の態様を詳細に説明するためのものであり、本発明を限定するためのものではない。
【００４５】なお、性能評価については、次に示す試験法により耐酸化性を評価した。
（１）耐酸化性（オーブン試験）
アルミ容器（直径５ｍｍφ、高さ２．５ｍｍ）に試料油１０ｍｇを採り、２３０℃のオーブン内に静置する。試験開始後、一定時間（４時間、８時間、１２時間、２４時間、４８時間、７２時間・・・・・・・）経過毎にアルミ容器をオーブンから取り出し、その重量を測定し、蒸発減量（重量減少率）を算出した。」
　
ウ　刊行物に記載された発明
　刊行物１の請求項９は、その引用形式を全て書き下すと、
「ネオペンチルポリオール；および（１）ヘプタン酸（Ｃ７）およびカプリル−カプリン酸（Ｃ８−Ｃ１０）が重量でほぼ当量存在する直鎖酸および（２）イソーノナン酸を含む酸混合物の反応生成物からなる合成エステル潤滑剤基剤素材で、
前記イソーノナン酸が、前記酸混合物の約６５ないし約７５重量パーセントの量で存在しかつ、
合成エステル潤滑剤添加パツケージと混合した際に結果として生成したエステル類の混合物が２１０°Ｆにおいて少なくとも約７．０センチストークスの粘度を有する、
合成エステル潤滑剤基剤素材。」
が示される（摘記1a）。
　また請求項４には、請求項１に記載の「ネオペンチルポリオール」が「モノペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトール、トリメチロールプロパンおよび／またはネオペンチルグリコールの高粘度のネオペンチルポリオールとの混合物およびそれらの混合物からなる群から選択される」ことが、請求項１１には、請求項１に記載の「前記潤滑剤の高温特性および配合係数を改良するために、有効量の合成エステル潤滑添加パツケージと混合されたことを特徴とする請求項１に記載の合成エステル潤滑剤基剤素材」とすることが、それぞれ示されている（摘記1a）。
　そして、そのような基材素材は「標準的潤滑剤添加パッケージ類と混合して潤滑剤を形成する」ものであり（摘記1b）、「高温用途に適した特性を有していなければならない」（摘記1b）ものとして示されている。そしてまた、「本潤滑剤基剤素材は、ネオペンチルポリオールおよび分枝鎖酸高含量を有するモノカルボン酸混合物の反応生成物」（摘記1c）であることが示される。
　
　そうすると、刊行物１には、
　「モノペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトール、トリメチロールプロパンおよび／またはネオペンチルグリコールの高粘度のネオペンチルポリオールとの混合物およびそれらの混合物からなる群から選択されるネオペンチルポリオール；および
（１）ヘプタン酸（Ｃ７）およびカプリル−カプリン酸（Ｃ８−Ｃ１０）が重量でほぼ当量存在する直鎖酸２５〜３５重量％および（２）イソーノナン酸６５〜７５重量％を含むモノカルボン酸混合物
との反応生成物からなる合成エステル潤滑剤基剤素材であり、
合成エステル潤滑剤添加パツケージと混合した際に結果として生成したエステル類の混合物が２１０°Ｆにおいて少なくとも約７．０センチストークスの粘度を有する合成エステル潤滑剤基剤素材及び該添加パツケージとを混合した、高温用途に適した特性を有する潤滑剤。」
に係る発明（以下、「引用発明」という。）が記載されているといえる。
　
エ　対比
　本件補正発明と引用発明とを対比する。
　まず、引用発明の「モノペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトール、トリメチロールプロパンおよび／またはネオペンチルグリコールの高粘度のネオペンチルポリオールとの混合物およびそれらの混合物からなる群から選択されるネオペンチルポリオール；および（１）ヘプタン酸（Ｃ７）およびカプリル−カプリン酸（Ｃ８−Ｃ１０）が重量でほぼ当量存在する直鎖酸２５〜３５重量％および（２）イソーノナン酸６５〜７５重量％を含むモノカルボン酸混合物との反応生成物からなる合成エステル潤滑剤基剤素材」と、本件補正発明の「(i)　ジペンタエリトリトールを少なくとも５０重量％含むポリオール混合物」及び「（a）２５重量％〜５０重量％の直鎖Ｃ７〜Ｃ８−１０酸、及び（b）５０重量％〜７５重量％のｉｓｏ−Ｃ９酸、を含む」「(ii)Ｃ５〜Ｃ１２モノカルボン酸の混合物」の「反応生成物」である「ポリオールエステル基材」とを対比すると、
　両者は「ポリオール混合物」及び「モノカルボン酸の混合物」との「反応生成物」である「ポリオールエステル基材」である点で一致する。
　さらにその「モノカルボン酸の混合物」の組成として規定される、引用発明の「（１）ヘプタン酸（Ｃ７）およびカプリル−カプリン酸（Ｃ８−Ｃ１０）が重量でほぼ当量存在する直鎖酸２５〜３５重量％」及び「（２）イソーノナン酸６５〜７５重量％」は、本件補正発明の「（a）２５重量％〜５０重量％の直鎖Ｃ７〜Ｃ８−１０酸」及び「（b）５０重量％〜７５重量％のｉｓｏ−Ｃ９酸」に相当する。そしてまた、引用発明のモノカルボン酸混合物は、上記成分（１）及び（２）の炭素数より明らかなように、本件補正発明と同じく、「Ｃ７〜Ｃ１０モノカルボン酸の混合物」であるといえる。
　
　してみると両者は、
　「ポリオール混合物及び酸混合物との反応生成物であるポリオールエステル基材であって、その酸混合物はＣ７〜Ｃ１０モノカルボン酸の混合物であって、（a）２５重量％〜５０重量％の直鎖Ｃ７〜Ｃ８−１０酸、及び（b）５０重量％〜７５重量％のｉｓｏ−Ｃ９酸、を含む混合物であり、さらに添加剤パッケージを含む、合成ポリオールエステル系潤滑剤」である点で一致し、以下の点で相違する。
　
（相違点１）「ポリオール混合物」について、本件補正発明は「ジペンタエリトリトールを少なくとも５０重量％含む」ことが規定されるのに対し、引用発明は「モノペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトール、トリメチロールプロパンおよび／またはネオペンチルグリコールの高粘度のネオペンチルポリオールとの混合物およびそれらの混合物からなる群から選択されるネオペンチルポリオール」であることが規定される点
　
（相違点２）「粘度」について、本件補正発明は「得られるエステル混合物が４０℃で少なくとも０．０００１２ｍ２／ｓｅｃ」であることが規定されるのに対し、引用発明は「合成エステル潤滑剤添加パツケージと混合した際に結果として生成したエステル類の混合物が２１０°Ｆにおいて少なくとも約７．０センチストークスの粘度」であることが規定される点
　
（相違点３）「合成ポリオールエステル系潤滑剤」としたときに「ポリオールエステル基材」のほかに含有する成分として、本件補正発明は「（B）前記ポリオールエステル基材１００重量部に対して、４．５重量部の酸化防止剤、２．２５重量部の極圧/耐摩耗剤、および０．０３重量部の腐食防止剤、を含む添加剤パッケージ」の含有が規定されるのに対し、引用発明は「混合した際に結果として生成したエステル類の混合物が２１０°Ｆにおいて少なくとも約７．０センチストークスの粘度を有する」ような「合成エステル潤滑剤添加パツケージ」の含有が規定される点
　
（相違点４）「合成ポリオールエステル系潤滑剤」としたときに、本件補正発明は「２３０℃の循環式エアーオーブンに８０時間入れられたとき、前記潤滑剤の重量減少率が２０重量%未満である」ことが規定されるのに対し、引用発明は「高温用途に適した特性を有する潤滑剤」であることが規定される点
　
オ　判断
（ア）相違点１について
　引用発明の具体例が示される刊行物１において、その「実験番号３」には「ネオペンチルポリオール」として「ジＰＥ」を用いた例が示される（摘記1e）。その「ジＰＥ」とは、「約８５重量％のＤＰＥ、約５％のＭＰＥおよび約１０％のトリペンタエリスリトールおよびより重い素材を含んでいる市販のジペンタエリスリトール」（摘記1c）である。
　よって、引用発明において、そのネオペンチルポリオールとして、そのような「ジＰＥ」すなわち「約８５％のＤＰＥ」（ジペンタエリスリトール）を含むポリオール混合物を用いることは、刊行物１に記載されているに等しく、してみると相違点１は実質的な相違点ではない。また、たとえ実質的な相違点であったとしても、該記載を参照し「ジペンタエリトリトールを少なくとも５０重量％含むポリオール混合物」とすることは当業者であれば適宜なし得た事項の範囲内にある。
　
（イ）相違点２について
　引用発明の具体例が示される刊行物１には、上記（ア）に示した「実験番号３」のポリオールエステルの「２１０°Ｆにおける粘度」（およそ１００℃における粘度）は「１７．５」「ｃＳｔ」であり、「粘度係数」（粘度指数）は「１１１」であることが示される（摘記1e）。ＪＩＳ−Ｋ−２２８３のＢ法をもとに、両数値より４０℃における粘度を算出すると、１７１ｃＳｔ（０．０００１７１ｍ２／ｓｅｃ）である。よって、引用発明の具体例が示される刊行物１の実験番号３の「ポリオールエステル基材」は、「４０℃で少なくとも０．０００１２ｍ２／ｓｅｃ」であることを満足している。
　よって、引用発明の「エステル混合物」の粘度は本件特許発明２４を満足するものであり、実質的な相違点ではない。また、たとえ実質的な相違点であったとしても、該記載を参照し「得られるエステル混合物が４０℃で少なくとも０．０００１２ｍ２／ｓｅｃ」であるものとすることは当業者であれば適宜なし得た事項の範囲内にある。
　
（ウ）相違点３について
　引用発明の具体例が示される刊行物１には、添加パツケージとして「基材素材１００重量部」に対して「トリクレシル燐酸」２．０重量部、「Ｐ，Ｐ’−ジオクチル−ジフェニルアミン」１．０重量部、「オクチフエニル−α−ナフチルアミン」１．０重量部、「ベンゾトリアゾール」０．０５重量部が示され、これら添加成分はそれぞれ「極圧/耐摩耗剤」、「酸化防止剤」、「酸化防止剤」、「腐食防止剤」であることは当業者に明らかである。
　してみると、引用発明における添加パツケージとして刊行物１に具体例が示される各成分の含有量は、基剤素材１００重量部に対して、酸化防止剤２．０重量部、極圧/耐摩耗剤２．０重量部及び腐食防止剤０．０５重量部であるといえる。
　これに対して、本件補正発明は「ポリオールエステル基材１００重量部に対して、４．５重量部の酸化防止剤、２．２５重量部の極圧/耐摩耗剤、および０．０３重量部の腐食防止剤」であり、上記具体例と対比すると、添加三成分の含有量が相違しているものである。
　この相違について検討してみるに、引用発明の「高温用途に適した特性」を付与するという目的が達せられる範囲で添加成分の含有量を調整することは当業者の通常の創作能力の発揮の範囲内の事項であり、適宜なし得たものである。
　
（エ）相違点４について
　引用発明の具体例が示される刊行物１には、その潤滑剤の「高温用途に適した特性」を見る手法として「５４０°Ｆ」での「ベンチパネル試験」が示される（摘記1e）ものであり、「２３０℃の循環式エアーオーブン」に入れたときの「潤滑剤の重量減少率」についての評価は示されていない。
　ここで本件補正明細書を見るに、実施例２として作成された「高温用の潤滑剤組成物」（【００５６】）は、実施例３において「２３０℃の循環式エアーオーブン」に入れたときの「潤滑剤の重量減少率」を計測する「乾燥機蒸発試験」（【００６２】）がなされるとともに、実施例５として５４０°Ｆでの「ベンチパネル試験」（【００６９】）に供されている。この実施例５のベンチパネル試験は、本件補正明細書【００６９】の記載を参照すると、刊行物１の上記ベンチパネル試験（摘記1e）に同じである。そして、その試験結果は、刊行物１のベンチパネル試験では「本実験例の実験１−４の組成物によつて調製した組成物類のためのパネル試験の結果は、オイル−空気−金属界面部分で劣化をほとんど示さなかつた」（摘記1e）のに対して、実施例５のベンチパネル試験では「実施例２の組成に従って調製された組成物に対するパネル試験の結果は、油−空気−金属の境界に沿った分解がほとんどないことを示していた」（【００７０】）ものであり、いずれも高温用の潤滑剤として同様の試験において同程度の結果が得られたものとして示されるといえる。
　一方、本件補正明細書に示される上記「乾燥機蒸発試験」は、例えば刊行物２において、「ジペンタエリスリトールエステルを主成分とする潤滑油基油」を含有する「高温用潤滑油」に対する「性能評価」として、「次に示す試験法により耐酸化性を評価した。（１）耐酸化性（オーブン試験）アルミ容器（直径５ｍｍφ、高さ２．５ｍｍ）に試料油１０ｍｇを採り、２３０℃のオーブン内に静置する。試験開始後、一定時間（４時間、８時間、１２時間、２４時間、４８時間、７２時間・・・・・・・）経過毎にアルミ容器をオーブンから取り出し、その重量を測定し、蒸発減量（重量減少率）を算出した」（摘記2a）ことが示されるように、引用発明同様のジペンタエリスリトールエステルを主成分とする潤滑油基油を含有する高温用潤滑油の評価手法として、本件特許出願優先日前に既知の試験である。そして、長時間の試験においても重量減少率の少ないものが望ましいことは当業者に明らかである。
　引用発明の潤滑油も、刊行物２に記載の潤滑油も、いずれもジペンタエリスリトールエステルを主成分とする高温用の潤滑油である点で共通しているから、引用発明の高温用途に適した特性を有する潤滑油においても、刊行物２に示されるような高温特性を試験する乾燥機蒸発試験として「２３０℃の循環式エアーオーブンに」に「入れられたとき」の「潤滑剤の重量減少率」の少ないものと規定することは当業者が容易になし得たものであり、その試験時間及び具体的重量減少率について適宜の数値を定めることに格別の困難性はない。
　
（オ）効果について
　本件補正発明の効果として本件補正明細書【０００９】には「高温でのチェーン油用途における使用に好適な合成エステル潤滑剤を提供する」ものであることが示される。これに対して、引用発明の潤滑剤は「高温用途に適した特性を有する」ものであり、その具体的用途として刊行物１には「チェーンオイル類」（摘記1b）が示されているので、本件補正発明の該効果は、刊行物１に記載されているといえる。
　また本件補正発明の効果として本件補正明細書【００１２】には「熱に長時間さらされたときの重量減少が低下した改善された高温用ポリオールエステル合成潤滑剤を提供する」ものであることが示される。これに対して、引用発明の潤滑剤は上記（ア）〜（エ）で検討したように高温用途に適したものとして本件補正発明と同様の成分を含有するものが示されている。そして、刊行物２には高温用ポリオールエステル系潤滑剤の高温性能の評価手法として乾燥機蒸発試験が示されており、長時間の試験においてもその重量減少率が少ないものが望ましいことは当業者に明らかである。してみると、本件補正発明の該効果は、刊行物１及び２に記載された程度のものに過ぎない。
　よって、本件補正発明の効果は、格別ではない。
　
カ　まとめ
　以上のとおり、本件補正発明は、刊行物１及び２に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。
　よって、本件補正発明は、その特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるとはいえない。
　
３　むすび
　以上のとおり、上記補正は平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する特許法第１２６条第５項の規定に適合しないから、その余のことを検討するまでもなく、本件補正は同法第１５９条第１項の規定により読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
　
第３　本願発明について
　第２のとおり、本件補正は却下されることとなったから、この出願に係る発明は、平成２０年　９月２４日付け手続補正により補正された明細書（以下、「本願明細書」という。）の記載からみて、特許請求の範囲の請求項２８に記載された事項により特定される以下のとおりの発明を含むものである。
　
「以下の（A）及び（B）：
（A）下記の(i)と(ii)の反応生成物であり、得られるエステル混合物が４０℃で少なくとも０．０００１２ｍ２／ｓｅｃの粘度を有するポリオールエステル基材：
（i）ジペンタエリトリトールを少なくとも５０重量％含むポリオール混合物と、
（ii）下記の(a)および(b)を含むＣ５〜Ｃ１２モノカルボン酸の混合物：
　（a）２５重量％〜５０重量％の直鎖Ｃ７〜Ｃ８〜１０酸、および
　（b）５０重量％〜７５重量％のｉｓｏ−Ｃ９酸；
（B）３重量％〜８重量％の酸化防止剤、１重量％〜４重量％の極圧/耐摩耗剤、および０．０１〜０．０５重量％の腐食防止剤を含む添加剤パッケージ、
を含み、
かつ、２３０℃の循環式エアーオーブンに８０時間入れられたとき、前記潤滑剤の重量減少率が２０重量%未満である、合成ポリオールエステル系潤滑剤。」
　（以下、「本願発明」という。）
　
　
第４　原査定の拒絶の理由
　原査定の拒絶の理由は、
　「この出願については、平成２０年１２月　８日付け拒絶理由通知書に記載した理由１〜３によって、拒絶をすべきものです。」
　というものであり、
　その備考欄には、
　「出願人は、平成２１年３月３１日付け意見書において、本願発明がオリゴマー状芳香族アミン酸化防止剤を用いる発明であることを前提として、本願発明は、引用文献１〜５に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない旨を主張している。しかしながら、請求項１〜８，１０〜１３，２７，２８に係る発明は、オリゴマー状芳香族アミン酸化防止剤を必須の発明とするものではないので、上記の主張は採用できない。」
　ということが記載されている。
　
　そして、その平成２０年１２月　８日付け拒絶理由通知書に記載した理由１とは
　「１．この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない」
　というものであり、
　その備考欄には、
　「請求項１」について「当業者が容易に発明をすることができた」点を指摘するとともに、「請求項２〜２８」について「適当な酸化防止剤、極圧／耐摩耗剤、腐食防止剤を採用することは、当業者が適宜なし得る事項にすぎ」ない点が示されている。
　
　してみると、原査定の拒絶の理由とは、
　請求項２８に係る発明すなわち「本願発明」は、引用文献１〜４に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないという理由を含むものである。
　
　そして、その「引用文献１」及び「引用文献２」とは、平成２０年１２月　８日付け拒絶理由通知書に記載された「引用文献等一覧」に示される、
「１．特開平６−６５５８７号公報
　２．特開平１０−８１８９０号公報」
である。
　
　以下、この理由について検討する。
　
　
第５　当審の判断
　当審は、本願発明は、原査定のとおり、下記刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない、と判断する。
　以下、詳述する。
　
１　刊行物
ａ　特開平６−６５５８７号公報（原査定における「引用文献１」に同じ。また、上記第２の２（２）アに示した「刊行物１」に同じ。以下、同様に「刊行物１」という。）
ｂ　特開平１０−８１８９０号公報（原査定における「引用文献２」に同じ。また、上記第２の２（２）アに示した「刊行物２」に同じ。以下、同様に「刊行物２」という。）
　
２　刊行物に記載された事項
　刊行物１及び２には、それぞれ、上記第２の２（２）イの（ア）及び（イ）に示したとおりの事項が記載されている。
　
３　引用発明
　刊行物１には、上記第２の２（２）ウ（ア）に示したとおりの事項が記載されており、
　してみると、刊行物１には
「モノペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトール、トリメチロールプロパンおよび／またはネオペンチルグリコールの高粘度のネオペンチルポリオールとの混合物およびそれらの混合物からなる群から選択されるネオペンチルポリオール；および
（１）ヘプタン酸（Ｃ７）およびカプリル−カプリン酸（Ｃ８−Ｃ１０）が重量でほぼ当量存在する直鎖酸２５〜３５重量％および（２）イソーノナン酸６５〜７５重量％を含むモノカルボン酸混合物
との反応生成物からなる合成エステル潤滑剤基剤素材であり、
合成エステル潤滑剤添加パツケージと混合した際に結果として生成したエステル類の混合物が２１０°Ｆにおいて少なくとも約７．０センチストークスの粘度を有する合成エステル潤滑剤基剤素材及び該添加パツケージとを混合した、高温用途に適した特性を有する潤滑剤。」
に係る発明（上記第２の２（２）ウ（ア）の「引用発明」に同じ。以下、同様に「引用発明」という。）が記載されているといえる。
　
４　対比
　本願発明は、本件補正発明におけるモノカルボン酸の混合物の炭素数範囲「Ｃ７〜Ｃ１０」が「Ｃ５〜Ｃ１２」とされ、また、「添加剤パッケージ」の成分含有量が本件補正発明では「ポリオールエステル基材１００重量部に対して、４．５重量部の酸化防止剤、２．２５重量部の極圧/耐摩耗剤、および０．０３重量部の腐食防止剤を含む」であったものが「３重量％〜８重量％の酸化防止剤、１重量％〜４重量％の極圧/耐摩耗剤、および０．０１〜０．０５重量％の腐食防止剤を含む添加剤パッケージ」とされたものと、実質的に同じである。
　
　そうすると、本願発明と引用発明とは、
　「ポリオール混合物及び酸混合物との反応生成物であるポリオールエステル基材であって、その酸混合物はＣ５〜Ｃ１２モノカルボン酸の混合物であって、（a）２５重量％〜５０重量％の直鎖Ｃ７〜Ｃ８−１０酸、及び（b）５０重量％〜７５重量％のｉｓｏ−Ｃ９酸、を含む混合物であり、さらに添加剤パッケージを含む、合成ポリオールエステル系潤滑剤」である点で一致し、以下の点で相違する。
　
（相違点１’）「ポリオール混合物」について、本願発明は「ジペンタエリトリトールを少なくとも５０重量％含む」ことが規定されるのに対し、引用発明は「モノペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトール、トリメチロールプロパンおよび／またはネオペンチルグリコールの高粘度のネオペンチルポリオールとの混合物およびそれらの混合物からなる群から選択されるネオペンチルポリオール」であることが規定される点
　
（相違点２’）「粘度」について、本願発明は「得られるエステル混合物が４０℃で少なくとも０．０００１２ｍ２／ｓｅｃ」であることが規定されるのに対し、引用発明は「合成エステル潤滑剤添加パツケージと混合した際に結果として生成したエステル類の混合物が２１０°Ｆにおいて少なくとも約７．０センチストークスの粘度」であることが規定される点
　
（相違点３’）「合成ポリオールエステル系潤滑剤」としたときに「ポリオールエステル基材」のほかに含有する成分として、本願発明は「３重量％〜８重量％の酸化防止剤、１重量％〜４重量％の極圧/耐摩耗剤、および０．０１〜０．０５重量％の腐食防止剤を含む添加剤パッケージ」の含有が規定されるのに対し、引用発明は「混合した際に結果として生成したエステル類の混合物が２１０°Ｆにおいて少なくとも約７．０センチストークスの粘度を有する」ような「合成エステル潤滑剤添加パツケージ」の含有が規定される点
　
（相違点４’）「合成ポリオールエステル系潤滑剤」としたときに、本願発明は「２３０℃の循環式エアーオーブンに８０時間入れられたとき、前記潤滑剤の重量減少率が２０重量%未満である」ことが規定されるのに対し、引用発明は「高温用途に適した特性を有する潤滑剤」であることが規定される点
　
５　判断
　相違点１’〜４’について検討する。
　相違点１’、２’及び４’は、上記第２の２（２）エにおける相違点１、２及び４に同じであり、相違点１’、２’及び４’に係る判断の内容も上記第２の２（２）オ（ア）、同（イ）及び同（エ）において相違点１、２及び４に関して検討したのと同じである。
　相違点３’は、上記第２の２（２）エにおける相違点３において、本願発明の添加剤パッケージの添加剤含有量がそれぞれ範囲で規定されている点以外は同じである。相違点３’に係る判断の内容は、引用発明１の具体例が示される刊行物１の添加剤パッケージの極圧/耐摩耗剤及び腐食防止剤の含有量は本願発明の範囲内である点以外は上記第２の２（２）オ（ウ）における検討したのと同様であり、引用発明の「高温用途に適した特性」を付与するという目的が達せられる範囲で酸化防止剤の含有量を調整することは当業者の通常の創作能力の発揮の範囲内の事項であり、適宜なし得たものである。
　そして、その効果も、上記第２の２（２）オ（オ）に示したとおり刊行物１及び２の記載より予測可能な範囲内のものであって格別ではない。
　
６　まとめ
　よって、本願発明は、刊行物１及び２に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
　
第６　むすび
　以上のとおり、本願発明は特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないから、その余の発明について検討するまでもなく、本願は拒絶をすべきものである。
　
　よって、結論のとおり審決する。