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　特願２００３−６１９２３「樹脂用組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成１６年９月３０日出願公開、特開２００４−２６９６７３〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１．手続の経緯
　本願は、平成１５年３月７日の出願であって、平成１９年９月６日付けで拒絶理由が通知され、同年１０月１８日に意見書及び手続補正書が提出されたが、平成２０年９月１１日付けで拒絶査定がなされた。これに対し、同年１０月１４日付けで拒絶査定に対する審判が請求されるとともに手続補正書が提出されたが、平成２１年３月６日付けで前置報告がなされ、当審において平成２３年５月２４日付けで審尋がなされ、同年６月２２日に回答書が提出されたものである。
　
第２．補正却下の決定
［結論］
　平成２０年１０月１４日付けの手続補正を却下する。
　
［理由］
１．手続補正の内容
　平成２０年１０月１４日付け手続補正（以下、「本件手続補正」という。）の内容は、平成１９年１０月１８日付け手続補正書により補正された明細書の特許請求の範囲の記載をさらに補正するもので、請求項１については、
「【請求項１】
（ａ）１〜５０重量部の硫黄原子と、（ｂ）５０〜９９重量部のビス（β−エピチオプロピル）スルフィドおよび／またはビス（β−エピチオプロピル）ジスルフィド及び(ａ)と（ｂ）の合計量１００重量部に対して、（ｃ）０．００１〜１０重量部の（ａ）化合物と（ｂ）化合物の反応を促進させる化合物からなる組成物を、３０分間〜２４時間、２０℃〜１００℃で予備重合反応させた樹脂用組成物。」を、
「【請求項１】
（ａ）１〜５０重量部の硫黄と、（ｂ）５０〜９９重量部のビス（β−エピチオプロピル）スルフィドおよび／またはビス（β−エピチオプロピル）ジスルフィド及び(ａ)と（ｂ）の合計量１００重量部に対して、（ｃ）０．００１〜１０重量部の（ａ）化合物と（ｂ）化合物の反応を促進させる化合物からなる組成物を、３０分間〜２４時間、２０℃〜１００℃で予備重合反応し、液体クロマトグラフィー分析で測定した（ａ）化合物の消費率が１０％以上である樹脂用組成物。」とする事項を含むものである。
　
２．本件手続補正の適否について
　本件手続補正は、補正後の特許請求の範囲の請求項１についてみると、補正前の特許請求の範囲の請求項１に記載の事項である「樹脂用組成物」について、「液体クロマトグラフィー分析で測定した（ａ）化合物の消費率が１０％以上である」（以下、「補正事項１」という。）と、樹脂用組成物を予備重合反応の反応進行度と関連する（ａ）化合物の消費率により特定するものである。
　しかしながら、補正前の請求項１に係る発明は、「樹脂用組成物」に関して、予備重合反応の反応進行度を何ら特定するものではなく、さらに該進行度と関連する「（ａ）化合物の消費率」に関しても何ら特定するものではない。
　これに対して、補正後の請求項１に係る発明は、「樹脂用組成物」を特定するに際し、新たに予備重合反応の反応進行度に関連する「（ａ）化合物の消費率」を用いるものであり、当該補正事項は、予備重合反応の反応進行度に関連する「（ａ）化合物の消費率」という新たな発明特定事項を付加するものであって、補正前の発明特定事項をさらに限定したもの、すなわち、いわゆる「限定的減縮」にあたるということはできない。
　また、拒絶理由通知、拒絶査定のいずれにおいても、当該「樹脂用組成物」に関し、明りょうでない旨の指摘はなされておらず、補正事項１は、「明りょうでない記載の釈明」を目的とするものにも該当せず、さらに、補正事項１が、請求項の削除、誤記の訂正のいずれかを目的とするものでもないことは、明らかである。
　
　したがって、補正事項１を含む本件手続補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下、単に「特許法」という。）第１７条の２第４項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
　また、仮に、補正事項１が請求項の限定的減縮を目的とするものであったとした場合、本件手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項１に係る発明（以下、「補正発明１」という。）が、特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項に規定する要件（いわゆる、独立特許要件）を満足するか否かについて、以下に検討する。
　
（１）補正発明１について
　補正発明１は、本件手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される前記第２．１．に記載のとおりのものと認める。
　
（２）刊行物及び刊行物の記載について
　補正発明１の出願前に頒布された刊行物である特開２００１−２７８３号公報（以下、「刊行物１」という（原審での引用文献１）。）には、以下の記載がされている。
　
（２−１）「【請求項１】硫黄原子および／またはセレン原子を有する無機化合物より選ばれる１種以上の無機化合物と、該化合物と反応可能な化合物を含有してなる光学材料用組成物。
【請求項２】硫黄原子および／またはセレン原子を有する無機化合物より選ばれる１種以上の無機化合物と、該化合物と反応可能な硫黄原子および／またはセレン原子を有する有機化合物を含有してなる光学材料用組成物。
【請求項３】下記（１）式で表される構造を１分子中に１個以上有する化合物と、硫黄原子および／またはセレン原子を有する無機化合物より選ばれる１種以上の無機化合物を含有してなる光学材料用組成物。
【化１】
（式中、Ｒ１は炭素数１〜１０の炭化水素、Ｒ２ 、Ｒ３ およびＲ４ はそれぞれ炭素数１〜１０の炭化水素基または水素を示す。Ｙは、Ｏ、Ｓ、ＳｅまたはＴｅを示す。ｍ＝１〜５、ｎ＝０〜５、ｐ＝０または１である。）
【請求項４】硫黄原子および／またはセレン原子を有する無機化合物が、硫黄、二硫化炭素、セレン、セレン化鉛および硫化セレンである請求項１，２または３記載の光学材料用組成物。
【請求項５】請求項１、２、３または４記載の組成物を重合硬化して得られる光学材料。
【請求項６】請求項５記載の光学材料からなる光学レンズ。
【請求項７】請求項１、２、３または４記載の組成物を重合硬化して光学材料を得る方法。」（特許請求の範囲）
　
（２−２）「【発明が解決しようとする課題】本発明が解決しようとする課題は、容易に高屈折率化を可能とする技術を開発し、高アッベ数および高屈折率を有する光学材料用組成物、該組成物を重合硬化させて得られる光学材料を提供することにある。
【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記目的を達成するために鋭意検討を行った結果、硫黄原子および／またはセレン原子を有する無機化合物より選ばれる１種以上の無機化合物と、該化合物と反応可能な化合物を含有してなる光学材料用組成物を重合硬化して高屈折率光学材料が得られることを見いだして、本発明を完成した。」（段落【０００３】、【０００４】）
　
（２−３）「本発明の光学材料用組成物を重合硬化する際に、付加、置換、挿入、環化等の種々の反応を生じる。これらの反応は、光学材料用組成物を構成する化合物の種類と量により変化するが、十分に硬化するために、必要に応じて硬化触媒を添加することができる。硬化触媒としては、アミン類、フォスフィン類、第４級アンモニウム塩類、第４級ホスホニウム塩類、第３級スルホニウム塩類、第２級ヨードニウム塩類、鉱酸類、ルイス酸類、有機酸類、ケイ酸類、四フッ化ホウ酸類、過酸化物、アゾ系合物、アルデヒドとアンモニア系化合物の縮合物、グアニジン類、チオ尿素類、チアゾール類、スルフェンアミド類、チウラム類、ジチオカルバミン酸塩類、キサントゲン酸塩類、酸性リン酸エステル類を挙げることができる。・・・」（段落【００１１】）
　
（２−４）「・・・。重合触媒の添加量は、光学材料用組成物１００重量部に対して、０．０００１〜１０．０重量部であり、好ましくは０．０００５〜５．０重量部である。」（段落【００１５】）
　
（２−５）「本発明の（１）式で表される構造を１分子中に１個以上有する化合物とはこの条件を満たす有機化合物をすべて包括するが、このうち好ましい具体例は、以下のものがあげられる。　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・
（Ｃ）エピチオアルキルチオ基を有する有機化合物
（以下略）」（段落【００２３】）
　
（２−６）「（Ｃ）エピチオアルキルチオ基を１個以上有する有機化合物の好ましい具体例は、・・・。より具体的な例示方法をとるならば、以下のものを代表例としてあげることができる。
鎖状脂肪族骨格を有する有機化合物：ビス（β−エピチオプロピル）スルフィド、ビス（β−エピチオプロピル）ジスルフィド、（以下略）」（段落【００２７】）
　
（２−７）「・・・。また、（１）式で表される構造を１分子中に１個以上有する化合物と硫黄原子および／またはセレン原子を有する無機化合物との割合は、（１）式で表される構造を１分子中に１個以上有する化合物１００重量部に対して、１〜５０重量部、好ましくは１〜３０重量部の割合で用いられる。」（段落【００３３】）
　
（２−８）「本発明において光学材料の製造方法は、原料となる硫黄原子および／またはセレン原子を有する無機化合物より選ばれる１種以上の化合物と、該化合物と反応可能な化合物に、必要じ応じて使用する各種性能改良を目的として使用する組成物の一部もしくは全部と反応可能な化合物、触媒、密着性改善剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、ラジカル重合開始剤、各種性能改良剤等の添加剤（副原料）を混合、均一とした後、ガラスや金属製の型に注入し、加熱によって重合硬化反応を進めた後、型から外し製造される。
硫黄原子および／またはセレン原子を有する無機化合物より選ばれる１種以上の化合物と、該化合物と反応可能な化合物を含有してなる組成物の一部または全量を注型前に触媒の存在下または非存在下、撹拌下または非撹拌下で−１００〜１６０℃で、０．１〜７２時間かけて予備的に重合せしめた後、組成物を調製して注型を行う事も可能である。この予備的な重合条件は、好ましくは−１０〜１２０℃で０．１〜２４０時間、より好ましくは０〜１００℃で０．１〜１２０時間で実施する。」（段落【００４４】、【００４５】）
　
（２−９）「【表１】
」（段落【００５２】）
　
（３）刊行物１に記載された発明
　刊行物１には、高アッベ数および高屈折率を有する光学材料用組成物（摘示記載（２））として、「下記（１）式で表される構造を１分子中に１個以上有する化合物と、硫黄原子および／またはセレン原子を有する無機化合物より選ばれる１種以上の無機化合物を含有してなる光学材料用組成物。（（１）式及び式中の説明は省略）」の発明が記載（摘示記載（１））されている。
　ここで、（１）式で表される構造を１分子中に１個以上有する化合物として、「ビス（β−エピチオプロピル）スルフィド」及び「ビス（β−エピチオプロピル）ジスルフィド」が記載（摘示記載（５）、（６））されるとともに実施例でも使用（摘示記載（９））され、さらに、硫黄原子および／またはセレン原子を有する無機化合物との割合は、「（１）式で表される構造を１分子中に１個以上有する化合物１００重量部に対して、１〜５０重量部」と記載（摘示記載（７））されている。
　また、上記光学材料用組成物を重合硬化するする際に必要に応じて硬化触媒を添加することができ（摘示記載（３））、その硬化触媒（重合触媒）の添加量は、「光学材料用組成物１００重量部に対して、０．０００１〜１０．０重量部」であることが記載（摘示記載（４））されている。
　さらに、光学材料用組成物の調製方法として、「硫黄原子および／またはセレン原子を有する無機化合物より選ばれる１種以上の化合物と、該化合物と反応可能な化合物を含有してなる組成物の一部または全量を注型前に触媒の存在下または非存在下、撹拌下または非撹拌下で−１００〜１６０℃で、０．１〜７２時間かけて予備的に重合せしめ」ることが記載（摘示記載（８））されている。
　してみると、刊行物１には、「下記（１）式で表される構造を１分子中に１個以上有する化合物１００重量部と、硫黄原子および／またはセレン原子を有する無機化合物より選ばれる１種以上の無機化合物１〜５０重量部と、光学材料用組成物１００重量部に対して、０．０００１〜１０．０重量部の重合触媒とを含有してなるものを、−１００〜１６０℃で、０．１〜７２時間かけて予備的に重合せしめてなる光学材料用組成物。（（１）式及び式中の説明は省略）」 に係る発明（以下、「刊行物１発明」という。）が記載されていると認められる。
　
（４）対比、判断
（４−１）補正発明１と刊行物１発明との対比
　刊行物１発明の「硫黄原子および／またはセレン原子を有する無機化合物より選ばれる１種以上の無機化合物」は、補正発明１の「硫黄原子」に相当し、その配合割合も重複一致し、また、刊行物１発明の「重合触媒」は、補正発明１の「（ａ）化合物と（ｂ）化合物の反応を促進させる化合物」に相当し、その配合割合も重複一致し、さらに、刊行物１発明の「光学材料用組成物」は、補正発明１の「樹脂用組成物」に相当することは明らかである。また、刊行物１の（１）式で表される構造を１分子中に１個以上有する化合物として、「ビス（β−エピチオプロピル）スルフィド」及び「ビス（β−エピチオプロピル）ジスルフィド」が記載（摘示記載（５）、（６））されるとともに実施例でも使用（摘示記載（９））されていることから、刊行物１発明の「（１）式で表される構造を１分子中に１個以上有する化合物」は、補正発明１の「ビス（β−エピチオプロピル）スルフィドおよび／またはビス（β−エピチオプロピル）ジスルフィド」に相当し、その配合割合も重複一致している。
　したがって、補正発明１と刊行物１発明とは、
「（ａ）１〜５０重量部の硫黄原子と、（ｂ）５０〜９９重量部のビス（β−エピチオプロピル）スルフィドおよび／またはビス（β−エピチオプロピル）ジスルフィド及び（ｃ）０．００１〜１０重量部の（ａ）化合物と（ｂ）化合物の反応を促進させる化合物からなる組成物を、予備重合反応させた樹脂用組成物。」の点で一致し、次の相違点１、２で相違する。
　
相違点１：補正発明１では、予備重合の時間及び温度を、３０分間〜２４時間、２０℃〜１００℃と限定しているが、刊行物１発明では、−１００〜１６０℃、０．１〜７２時間と広範囲の限定を行っている点。
　
相違点２：補正発明１では、「液体クロマトグラフィー分析で測定した（ａ）化合物の消費率が１０％以上である」という限定を行っているが、刊行物１発明ではそのような限定を行っていない点。
　
（４−２）相違点１についての検討
　予備重合に際して、その時間と温度は重合の程度に直接関係する条件であるから、かかる条件は、当業者であれば光学材料としての透明性等の品質を考慮し、採用する原料の量・反応性、採用する金型への流動性等に応じて適宜設定しうるものと認められる。
　そして、補正発明１のような限定を行うことにより格別顕著な効果が奏されているとも認められない。
　
（４−３）相違点２についての検討
　「液体クロマトグラフィー分析で測定した（ａ）化合物の消費率」は、予備重合反応の反応進行度に関連するものであり、予備重合反応の反応進行度は、重合の程度に直接関係する条件であるから、かかる条件は、当業者であれば光学材料としての透明性等の品質を考慮し、採用する原料の量・反応性、採用する金型への流動性等に応じて適宜設定しうるものと認められ、また、液体クロマトグラフィー分析は、周知の分析手法である。
　そして、補正発明１のような限定を行うことにより格別顕著な効果が奏されているとも認められない
　
（５）まとめ
　したがって、補正発明１は、刊行物１発明に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたというべきであり、特許法第２９条第２項の規定に該当し、特許出願の際独立して特許を受けることができない。
　よって、本件手続補正は、補正事項１が特許法第１７条の２第４項第２号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とする補正に該当すると仮定した場合であっても、特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合しないものであるから、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
３．むすび
　以上のとおりであるから、本件手続補正は、特許法第１７条の２第４項又は同第５項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３．本願発明について 
１．本願発明 
　平成２０年１０月１４日付けの手続補正は、上述の通り却下されたので、本願の請求項１〜５に係る発明は、平成１９年１０月１８日提出の手続補正書によって補正された明細書の特許請求の範囲の請求項１〜５に記載された事項により特定されるとおりのものであり、そのうち請求項１に係る発明（以下、「本願発明１」という。）は以下の通りのものである。
「【請求項１】
（ａ）１〜５０重量部の硫黄原子と、（ｂ）５０〜９９重量部のビス（β−エピチオプロピル）スルフィドおよび／またはビス（β−エピチオプロピル）ジスルフィド及び(ａ)と（ｂ）の合計量１００重量部に対して、（ｃ）０．００１〜１０重量部の（ａ）化合物と（ｂ）化合物の反応を促進させる化合物からなる組成物を、３０分間〜２４時間、２０℃〜１００℃で予備重合反応させた樹脂用組成物。」
　
２．原査定における拒絶の理由 
　原査定の拒絶の理由とされた、平成１９年９月６日付け拒絶理由通知書に記載した理由２の内容は以下のとおりである。
「２．この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　　　　　　　記（引用文献等については引用文献等一覧参照）
＜理由１，２＞
・請求項　１−７
・引用文献等　１−２
・備考
　上記請求項に係る発明は、刊行物１（特許請求の範囲、段落[0008],[0011]−[0015],[0017]−[0046],[0048]−[0064]）、刊行物２（特許請求の範囲、段落[0004]−[0043]）に、それぞれ記載された発明と同一であるか、あるいは、刊行物１−２の記載の発明に基づいて当業者が容易に発明できたものである。
（上記刊行物に記載された発明で屈折率及びアッベ数が同程度のものは得られている点に留意されたい。）
　　　　　　　　　　　引　用　文　献　等　一　覧
１.特開２００１−００２７８３号公報
２.特開２００１−００２９３３号公報」
　
第４．当審の判断
　本願発明１が前記引用文献１に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたか否か検討する。
（１）本願発明１について
　引用文献１は、前記第２．２．（２）の刊行物１と同じであるから、引用文献１には、前記第２．２．（２）に記載した事項及び第２．２．（３）に記載の発明が記載されている。以下、引用文献１に記載された発明を刊行物１発明ともいう。
　本願発明１は、前記第２．２から、補正発明１において、補正事項１を削除した発明に相当する。
　そこで、本願発明１と刊行物１発明とを対比すると、両者は、「（ａ）１〜５０重量部の硫黄原子と、（ｂ）５０〜９９重量部のビス（β−エピチオプロピル）スルフィドおよび／またはビス（β−エピチオプロピル）ジスルフィド及び（ｃ）０．００１〜１０重量部の（ａ）化合物と（ｂ）化合物の反応を促進させる化合物からなる組成物を、予備重合反応させた樹脂用組成物。」の点で一致し、前記第２．２．（４）に記載した相違点１のみで相違する。そして、相違点１については、前記第２．２．（４）に記載したとおりである。
　そうすると、前記第２．２．（５）に記載したとおり、補正発明１は引用文献１（刊行物１）に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、補正発明１を含む本願発明１は、引用文献１（刊行物１）に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
（２）まとめ 
　よって、本願発明１は、引用文献１に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許を受けることができない。
　
第５．審判請求人の主張について 
　審判請求人は、平成２３年６月２２日提出の回答書において、概略、次のような主張をしている。
　
主張１：「本願発明は予備重合することに特徴があります。
　確かに刊行物１の段落[0045]、刊行物２の段落[0036]には、本願請求項１に規定する予備重合条件と重複する条件で予備重合することが可能であることが記載されています。しかしながら、実施例では一切予備重合を行っていません。そして予備重合することの効果の記載は一切ありません。刊行物１―２を見た当業者は、敢えて予備重合という工程を加えようとはしないと思います。」
　
主張２：「続いて、本願請求項１に規定する予備重合の効果について説明いたします。
　本願比較例１では、（ｃ）化合物（（ａ）化合物と（ｂ）化合物の反応を促進させる化合物）が存在しないため予備重合反応が進まず、樹脂用組成物の液濁り評価結果はＣ（（ Ａ ） 化合物と思われる固体が観察される）となり、得られた光学材料は異物の評価結果がＣ（目視で（Ａ）化合物と思われる異物が観察される）であり、透明性の評価結果がＣ（くもりがはっきり見える）であります。
 　本願実施例６は、（ｃ）化合物（２−メルカプト−１−メチルイミダゾール）が存在することのみが比較例１と異なります。本願実施例６では、（ｃ）化合物が存在するため予備重合反応が進み、樹脂用組成物の液濁り評価結果はＡ（固体が観察されず、液が透明である）となり、得られた光学材料は異物の評価結果がＡ（目視および光学顕微鏡で異物が観察されない）であり、透明性の評価結果がＡ（くもりが見えない）であります。
　以上のことより、予備重合により、樹脂用組成物の液濁りが無く、得られた光学材料は異物が観察されず、透明性が良好なものが得られるという効果を有することが分かります。このような効果は、刊行物１―２からは全く予測できない効果であると思料いたします。」
　
　請求人の主張について、以下に検討する。
　
主張１について
　上記２．引用文献１に記載された発明の認定において検討したように、実施例において予備重合を行っていないとしても、光学材料用組成物の調製の方法として、予備重合を行うことが記載されていることから、係る組成物の調製には、予備重合を行うことが包含されている。
　
主張２について
　請求人は、本願比較例１及び本願実施例６の結果を用いて、予備重合の効果を主張しているが、本願比較例１と本願実施例６は、（ｃ）化合物（（ａ）化合物と（ｂ）化合物の反応を促進させる化合物。以下、「重合用触媒」という。）が存在しない場合と存在する場合に相当する例であり、これらの結果は、重合用触媒の存否の効果を反映するものであって、予備重合の効果を直接反映するものとは認められない。なお、予備重合を行っていない引用文献１の実施例（摘示記載（９））と、予備重合を行う本願の実施例とでは、同程度の屈折率とアッベ数が示されており、屈折率とアッベ数において、本願発明１が引用発明１に比較して優れているとはいえない。
　
　したがって、上記審判請求人の上記主張はいずれも採用できない。
　
第６．むすび 
　以上のとおりであるから、本願発明１についての原査定の拒絶の理由は妥当なものである。したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願はこの理由により拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。