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　特願２００１−　５５２７８「タイヤ用ゴム組成物およびそれを用いたタイヤ」拒絶査定不服審判事件〔平成１４年９月１１日出願公開、特開２００２−２５６１１１〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１．手続の経緯
　本願は、平成１３年２月２８日の出願であって、平成２１年４月２７日付けで拒絶理由が通知され、同年７月１０日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年９月７日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年１２月１５日に拒絶査定不服審判が請求されるとともに、手続補正書が提出され、平成２２年２月１０日付けで前置報告がなされ、当審において平成２３年１２月１３日付けで審尋がなされ、平成２４年２月１０日に回答書が提出されたものである。
　
第２．補正却下の決定
［結論］
　平成２１年１２月１５日付けの手続補正を却下する。
　
［理由］
１．補正の内容
　平成２１年１２月１５日付けの手続補正書による補正（以下、「本件補正」という。）の内容は、平成２１年７月１０日提出の手続補正書により補正された明細書の特許請求の範囲について、
　
「【請求項１】ゴム１００重量部に対して、炭素数１８以上の高級飽和１価カルボン酸と炭素数１６以下の高級飽和１価カルボン酸の重量比が７０〜１００／０〜３０となるように、炭素数１６以下の高級飽和１価カルボン酸の含有量を少なくした当該高級飽和１価カルボン酸を０．５〜５重量部配合してなるタイヤ用ゴム組成物。
【請求項２】ゴム１００重量部に対して、更に、比着色力が９０以上のカーボンブラックを３０〜１５０重量部配合してなる請求項１に記載のタイヤ用ゴム組成物。
【請求項３】請求項１又は２に記載のゴム組成物をタイヤの外表面に用いたタイヤ。」
　
を
　
「【請求項１】ゴム１００重量部に対して、
加硫促進助剤として、
【請求項２】ゴム１００重量部に対して、更に、比着色力が９０以上のカーボンブラックを３０〜１５０重量部配合してなる請求項１に記載のタイヤ用ゴム組成物。
【請求項３】請求項１又は２に記載のゴム組成物をタイヤの外表面に用いたタイヤ。」
　
とする補正事項（以下、「補正事項１」という。）を含むものである。
（下線は、補正箇所を明示するために審判請求人が付したものである。）
　
２．新規事項の追加の有無及び補正の目的の適否について
　補正事項１は、本件補正前の請求項１において規定されている高級飽和１価カルボン酸について、「
加硫促進助剤として
　
　前記補正事項１は、願書に最初に添付された明細書の【０００９】の記載からみて、願書に最初に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてする補正といえる。
　
　そして、前記補正事項１は、補正前の請求項１において規定されていた「高級飽和１価カルボン酸」を更に特定しているものであるから、特許請求の範囲の減縮（いわゆる、請求項の限定的減縮）を目的とするものである。
　
　そうすると、前記補正事項１は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下、「平成１８年改正前特許法」という。）第１７条の２第４項の規定に適合するものであり、同法第１７条の２第４項第２号に掲げる事項を目的とするものに該当する。
　
３．独立特許要件について
　上記補正事項１は、上記のとおり、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項第２号に掲げる事項を目的とするものであるから、同法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合する補正であるか否か（いわゆる、独立特許要件の有無）について、以下に検討する。
　
３−１．本件補正後の請求項１に係る発明
　平成２１年１２月１５日付けの手続補正書により補正された明細書（以下、「本願補正明細書」という。）の記載からみて、本件補正後の請求項１に係る発明（以下、「補正発明１」という。）は、その特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される次のとおりのものであると認める。
　
「ゴム１００重量部に対して、加硫促進助剤として、炭素数１８以上の高級飽和１価カルボン酸と炭素数１６以下の高級飽和１価カルボン酸の重量比が７０〜１００／０〜３０となるように、炭素数１６以下の高級飽和１価カルボン酸の含有量を少なくした当該高級飽和１価カルボン酸を０．５〜５重量部配合してなるタイヤ用ゴム組成物。」
　
３−２．特許法第２９条の２についての検討
（１）引用する出願
　特願２０００−２０７１６２号（以下、「先願」という。）
・出願日　　　：平成１２年７月７日
・出願公開　　：平成１４年１月２３日
・出願公開番号：特開２００２−２０５４２号
・発明者　　　：佐藤和秀
・出願人　　　：株式会社ブリヂストン
　なお、当該先願は、平成２１年４月２７日付け拒絶理由通知における引用文献等３である。
　
（２）先願の願書に最初に添付した明細書に記載された事項
　先願の願書に最初に添付した明細書（以下、「先願当初明細書」という。）には、次の記載がある。
　
　ア．「【請求項１】スチレン−ブタジエン共重合体を７５重量％以上含むゴム成分１００重量部と、窒素吸着比表面積が８５ｍｍ2／ｇ以上であるカーボンブラック８０〜１５０重量部と、少なくともアロマオイルを５０〜１５０重量部含有する軟化剤５０〜１５０重量部と、イソステアリン酸０．１〜３．０重量部と、を含有することを特徴とするゴム組成物。
【請求項２】軟化剤が熱可塑性樹脂を０〜５０重量部含有する請求項１に記載のゴム組成物。
【請求項３】イソステアリン酸を０．５〜３．０重量部含有する請求項１又は２に記載のゴム組成物。
【請求項４】請求項１から３のいずれかに記載のゴム組成物を用いたことを特徴とする空気入りタイヤ。
【請求項５】競技用タイヤとして用いられる請求項４に記載の空気入りタイヤ。」（特許請求の範囲の請求項１〜５）
　
　イ．「【発明の属する技術分野】本発明は、タイヤトレッドに好適であり、タイヤトレッドに用いた場合に、走行中の路面の把握力（グリップ性能）と耐摩耗性とを両立可能なゴム組成物、及び、高性能であり競技用タイヤとして好適な空気入りタイヤに関する。」（段落　【０００１】）
　
　ウ．「−イソステアリン酸−
前記イソステアリン酸としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよく、また、市販品を使用してもよい。
　前記イソステアリン酸の前記ゴム組成物における含有量としては、０．１〜３．０重量部が好ましく、０．５〜３．０重量部がより好ましい。前記加硫促進剤の含有量としては、０．１重量部未満であると、分散剤としての機能が十分でないことがあり、３．０重量部を超えると、該ゴム組成物の表面に浸出されることがあり、前記グリップ性能の低下を招くことがある。」（段落　【００２２】〜【００２３】）
　
　エ．「−その他の成分−
前記その他の成分としては、本発明の目的を害しない範囲内で適宜選択し、使用することができ、例えば、無機充填材、軟化剤、硫黄等の加硫剤、ジベンゾチアジルジスルフィド等の加硫促進剤、加硫助剤、Ｎ−シクロヘキシル−２−ベンゾチアジル−スルフェンアミド、Ｎ−オキシジエチレン−ベンゾチアジル−スルフェンアミド等の老化防止剤、酸化亜鉛、ステアリン酸、オゾン劣化防止剤、着色剤、帯電防止剤、滑剤、酸化防止剤、軟化剤、カップリング剤、発泡剤、発泡助剤等の添加剤などの他、通常ゴム業界で用いる各種配合剤などが挙げられる。これらは、市販品を好適に使用することができる。」（段落　【００２４】）
　
　オ．「（実施例１〜８及び比較例１〜６）表１に示す組成のゴム組成物を調製し、各ゴム組成物をトレッドに用いて競技用タイヤ（サイズ：２１５／４０Ｒ１８）を試作した。そして、該競技用タイヤを競技用車両に装備させて、テストコースで走行させ、実車グリップフィーリング及び耐摩耗性を以下のようにして評価した。その結果を表１に示した。
　・・・　
【表１】
　表１において、「ＳＢＲ１」は、スチレン−ブタジエンゴム（ジェイ・エス・アール（株）製、ＪＳＲ０１２０：１００℃におけるムーニー粘度＝５１、スチレン３５重量％含有、アロマオイル３７．５重量部油展）を表す。「ＳＢＲ２」は、スチレン−ブタジエンゴム（旭化成（株）製、タフデン４３５０：１００℃におけるムーニー粘度＝４３、スチレン３９重量％含有、アロマオイル５０重量部油展）を表す。「カーボンブラック１」は、東海カーボン（株）製、Ｎ２３４（窒素吸着比表面積（Ｎ2ＳＡ）＝１２６ｍ2／ｇ、ジブチルフタレート吸油量＝１２５ｃｍ3／ｇ）である。「カーボンブラック２」は、旭カーボン（株）製、Ｎ１１０（窒素吸着比表面積（Ｎ2ＳＡ）＝１４１ｍ2／ｇ、ジブチルフタレート吸油量＝１２２ｃｍ3／ｇ）である。「熱可塑性樹脂」は、日石化学（株）製、ネオポリマー１４０である。「老化防止剤  ６Ｃ」は、老化防止剤（住友化学工業（株）製）を表す。「促進剤  ＤＰＧ」は、加硫促進剤（住友化学工業（株）製、ジフェニルグアニジン）を表す。「促進剤  ＤM」は、加硫促進剤（大内新興化学工業（株）製、ジベンゾチアジルジスルフィド）を表す。「促進剤  ＮＳ」は、加硫促進剤（ＢＡＹＥＲ社製、Ｎ−ｔｅｒｔ−ブチル−２−ベンゾチアゾリルスルフェンアミド）を表す。
　表１の結果から、ステアリン酸を配合した比較例１〜６の各ゴム組成物をタイヤのトレッドに用いた場合には、走行時のグリップ性能と耐摩耗性とを両立することができないのに対し、イソステアリン酸を所定量配合した実施例１〜８の各ゴム組成物をタイヤのトレッドに用いた場合には、走行時のグリップ性能と耐摩耗性とを両立することができたことが明らかである。」（段落【００３８】〜【００４３】）
　
（３）先願当初明細書に記載された発明
　先願当初明細書には、上記摘示事項ア及びエの記載からみて、
「スチレン−ブタジエン共重合体を７５重量％以上含むゴム成分１００重量部と、窒素吸着比表面積が８５ｍｍ2／ｇ以上であるカーボンブラック８０〜１５０重量部と、少なくともアロマオイルを５０〜１５０重量部含有する軟化剤５０〜１５０重量部と、イソステアリン酸０．１〜３．０重量部と、を含有するタイヤ用ゴム組成物」に係る発明（以下、「先願発明」という。）が記載されていると認める。
　
（４）補正発明１と先願発明との対比
　先願発明における「スチレン−ブタジエン共重合体を７５重量％以上含むゴム成分１００重量部」は、本願補正明細書の段落【００１４】の記載からみて、補正発明１の「ゴム１００重量部」に相当することは明らかである。
　先願発明の「イソステアリン酸」は、イソステアリン酸として特別なものを採用している訳ではないので、一般に販売されている「イソステアリン酸」を採用していると認められ、そして、一般に販売されている「イソステアリン酸」は、純度が高いものと認められる。
　そうすると、当該「イソステアリン酸」とされるものに含まれているイソステアリン酸以外の組成の化合物の含有量が３０％を超えているとは認められない。
　そして、先願発明のゴム組成物には炭素数１６以下の高級飽和１価カルボン酸が配合されていないことから、先願発明における「イソステアリン酸」は、補正発明１の「炭素数１８以上の高級飽和１価カルボン酸と炭素数１６以下の高級飽和１価カルボン酸の重量比が７０〜１００／０〜３０となるように、炭素数１６以下の高級飽和１価カルボン酸の含有量を少なくした当該高級飽和１価カルボン酸」に相当する。そして、その配合量については、０．５〜３．０重量部の範囲において補正発明１と重複している。
　補正発明１の「タイヤ用ゴム組成物」は、本願補正明細書において「本発明のタイヤ用ゴム組成物は、上記以外に、ゴム工業で通常使用される配合剤を必要に応じて配合することができる。例えば、上記カーボンブラック以外の補強充填剤、プロセスオイル、加硫剤、加硫促進剤、加硫活性化剤、老化防止剤、活性剤、可塑剤、充填剤等が挙げられ、それぞれ必要量配合することができる。」（段落【００１５】）と記載され、可塑剤としてアロマオイル等の軟化剤もゴム工業で通常使用されているものであるから、補正発明１は、さらに「窒素吸着比表面積が８５ｍｍ2／ｇ以上であるカーボンブラック８０〜１５０重量部と、少なくともアロマオイルを５０〜１５０重量部含有する軟化剤５０〜１５０重量部」を配合する態様を包含していると認められる。
　
　そうすると、補正発明１と先願発明とを対比すると、両者は、
　
「ゴム１００重量部に対して、炭素数１８以上の高級飽和１価カルボン酸と炭素数１６以下の高級飽和１価カルボン酸の重量比が７０〜１００／０〜３０となるように、炭素数１６以下の高級飽和１価カルボン酸の含有量を少なくした当該高級飽和１価カルボン酸を０．５〜５重量部配合してなるタイヤ用ゴム組成物。」
　
の点で一致し、以下の点で一応相違している。
　＜相違点１＞　
　補正発明１においては、配合される高級飽和１価カルボン酸について、「加硫促進助剤として」と特定されているのに対して、先願発明では、このような規定はなされていない点。
　
（５）判断
　以下、相違点１について検討する。
　相違点１は、「タイヤ用ゴム組成物」という「物」の発明において、配合される化合物の配合目的の相違と言い換えることができるが、配合目的が仮に異なるとしても、配合された後の「タイヤ用ゴム組成物」は、その両者で「物」として相違する点を見いだすことができない。したがって、「物」の発明において、相違点１は、実質上の相違点とはいえない。
　さらに付言すると、上記摘示事項ウに、先願発明の「イソステアリン酸」は、「加硫促進剤」として作用する旨の記載があること、及び、上記摘示事項オにおいて、先願発明の「イソステアリン酸」は、従来利用されていた「ステアリン酸」に代えて用いられていることからみて、先願発明における「イソステアリン酸」は、補正発明１と同様に「加硫促進助剤として」用いられていると認められる。
　したがって、相違点１は実質的な相違点でない。
　
　以上のとおり、補正発明１は、先願の願書に最初に添付した明細書に記載された発明と同一であり、しかも、補正発明１の発明者が、当該先願発明の発明者と同一ではなく、また、本願出願時において、その出願人が当該先願の出願人と同一でもないので、特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができない。
　
（６）審判請求人の主張についての検討
　審判請求人は、平成２４年２月１０日付け回答書において、
「前置審査官殿は、「引用出願３の第１表には、炭素数が１８以上の高級飽和１価カルボン酸である“ステアリン酸”や“イソステアリン酸”を用いることが記載され、そして、炭素数１６以下の高級飽和１価カルボン酸を用いることについては記載されていないから、当該“ステアリン酸”や“イソステアリン酸”は、本願発明で使用する所定の“炭素数１８以上の高級飽和１価カルボン酸を全高級飽和１価カルボン酸に対し７０〜１００重量％、炭素数１６以下の高級飽和１価カルボン酸を全高級飽和１価カルボン酸に対し０〜３０重量％含むもの”に相当する。」と認定判断しています。 
 　しかしながら、先に提出した審判請求書（４頁６行〜５頁２行の記載参照）において反論しておりますように、引用文献３には、「スチレン−ブタジエン共重合体を主体とするゴム成分に、特定のカーボンブラックと、軟化剤と、イソステアリン酸とをそれぞれ所定量配合することによって、走行中のグリップ性能と耐摩耗性との両立を図ったタイヤトレッド用のゴム組成物を得ること」（［請求項１］、段落［０００４］、「０００５」、［００４３］）の発明が開示され、また、「当該ゴム組成物には、更に、その他の任意慣用成分として、“ステアリン酸（加硫促進助剤）”などが配合されてもよいこと」（段落「００２４」）についても開示されています。しかるに、当該“イソステアリン酸”は、本願発明で使用する「炭素数１８の高級飽和１価カルボン酸」に相当するものではありますが、当該引用文献３に記載の発明では、これを、上記特定の軟化剤と併用することによって、当該発明における“走行中のグリップ性能と耐摩耗性との両立を図る添加剤”として使用されることとなっていますので、当該イソステアリン酸は、本願発明での「“加硫促進助剤”として機能する高級飽和１価カルボン酸」に相当するものであるということはできません。また、引用文献３に記載の発明において任意慣用成分として配合されてもよいとされている“ステアリン酸”は、当該引用文献３の段落［０００２］に、「従来のステアリン酸等の低分子量の有機化合物は、前記ゴム組成物の表面に浸出し易い（換言すれば、「表面にブルームし易い」）ため、・・・」と記載されていることから明らかのように、当該“ステアリン酸”は、パーム油等の抽出原料油に由来して、ステアリン酸以外にもパルミチン酸等の炭素数が１６以下の高級１価カルボン酸が多く含まれている（本願明細書の段落［００１０］参照）「工業用ステアリン酸」に相当するものであるということができ、これは、本願発明で使用する加硫促進助剤としての“炭素数１８以上の高級飽和１価カルボン酸を全高級飽和１価カルボン酸に対し７０〜１００重量％、炭素数１６以下の高級飽和１価カルボン酸を全高級飽和１価カルボン酸に対し０〜３０重量％含むもの”に相当しないものであり、また、当該ステアリン酸は、引用文献３に記載の発明においても、「これを専ら比較例における成分として扱い、むしろ実施例での使用を避けている」事実（段落［００４１］の表１参照）が窺える成分であるということができます。 
 　そうすると、引用出願３の第１表に記載される“ステアリン酸”や“イソステアリン酸”は、本願発明で使用する“加硫促進助剤”としての、「炭素数１８以上の高級飽和１価カルボン酸を全高級飽和１価カルボン酸に対し７０〜１００重量％、炭素数１６以下の高級飽和１価カルボン酸を全高級飽和１価カルボン酸に対し０〜３０重量％含有してなる、高級飽和１価カルボン酸」に相当するものであるということはできない、というべきであります。 」と主張している。
　
　しかし、先願当初明細書の「イソステアリン酸」が加硫促進助剤として機能する点については、上記（５）に記載の相違点１において検討したとおりであって、審判請求人の主張は採用できない。
　
（７）まとめ
　よって、補正発明１は、特許法第２９条の２の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。
　
４．むすび
　以上のとおりであるから、補正事項１を含む本件補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するから、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３．本願発明について
１．本願発明
　平成２１年１２月１５日付けの手続補正書による補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項１〜３に係る発明は、平成２１年７月１０日提出の手続補正書により補正された明細書の特許請求の範囲の請求項１〜３に記載されたとおりのものであり、その請求項１に記載された発明（以下、「本願発明１」という。）は次のとおりである。
　
「ゴム１００重量部に対して、炭素数１８以上の高級飽和１価カルボン酸と炭素数１６以下の高級飽和１価カルボン酸の重量比が７０〜１００／０〜３０となるように、炭素数１６以下の高級飽和１価カルボン酸の含有量を少なくした当該高級飽和１価カルボン酸を０．５〜５重量部配合してなるタイヤ用ゴム組成物。」
　
２．原査定の理由の概要
　原査定の理由とされた、平成２１年４月２７日付け拒絶理由通知書に記載した理由２は、以下のとおりである。
　
「　・・・
『理由２』
　この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願の日前の特許出願であって、その出願後に特許掲載公報の発行又は出願公開がされた下記の特許出願の願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の特許出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が上記特許出願の出願人と同一でもないので、特許法第２９条の２の規定により、特許を受けることができない。
　　　　　記　　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）
・請求項１〜５
・引用文献等３
・備考
　出願３の明細書等（特に、請求項１−４、第１表参照）には、本願の請求項１〜５に記載の発明と実質同一の発明が記載されていると認められる。
　　　　　　　　　　　引　用　文　献　等　一　覧
１.略
２.略
３.特願２０００−２０７１６２号（特開２００２−０２０５４２号公報）」
　
３．当審の判断
３−１．出願３の明細書の記載事項及び当該明細書に記載された発明
　拒絶理由で提示された出願３の特願２０００−２０７１６２号（特開２００２−０２０５４２号公報）（前記第２．３．における先願と同じ。以下、「先願」という。）の願書に最初に添付された明細書には、前記第２．３．３−２に記載した先願の願書に最初に添付した明細書に記載された事項及び先願当初明細書に記載された発明が記載されている。
　
３−２．対比・判断
　本願発明１は、上記第２．３．３−１の補正発明１における「加硫促進助剤として」なる特定を削除しているものであり、前記第２．３．３−２（３）及び（４）における検討から、本願発明１と先願発明とを対比すると、
「ゴム１００重量部に対して、炭素数１８以上の高級飽和１価カルボン酸と炭素数１６以下の高級飽和１価カルボン酸の重量比が７０〜１００／０〜３０となるように、炭素数１６以下の高級飽和１価カルボン酸の含有量を少なくした当該高級飽和１価カルボン酸を０．５〜５重量部配合してなるタイヤ用ゴム組成物」
という点において一致し、本願発明１と先願発明との間に相違する点はない。
　したがって、本願発明１は、先願の願書に最初に添付した明細書に記載された発明と同一であり、しかも、本願発明１の発明者が、当該先願発明の発明者と同一ではなく、また、本願出願時において、その出願人が当該先願の出願人と同一でもないので、特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができない。
　
第４．むすび
　以上のとおりであるから、本願の請求項１に係る発明についての原査定の拒絶の理由２は妥当なものであり、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願はこの理由により拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。