【事件の表示】
　特願２００３−５３４６１１「β２アドレナリン多型検出」拒絶査定不服審判事件〔平成１５年　４月１７日国際公開、ＷＯ０３／３１６４１、平成１７年　２月２４日国内公表、特表２００５−５０５２８７〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯 ・本願発明
　
１．本願の経緯
　本願は，２００２年（平成１４年）１０月３日（パリ条約による優先権主張２００１年１０月９日、米国）を国際出願日とする出願であって、平成２０年１２月１０日に特許請求の範囲について手続補正がなされ，平成２１年２月２５日付で拒絶査定がなされ（発送同年３月３日），同年６月１日に拒絶査定不服審判の請求がなされ，同年６月３０日に特許請求の範囲についての手続補正がなされたものである。
　
第２　平成２１年６月３０日付の手続補正についての補正却下の決定
　［補正却下の決定の結論］
　　平成２１年６月３０日付の手続補正を却下する。
　［理由］
１．補正後の本願発明
　本件補正により，特許請求の範囲の請求項１は，平成２０年１２月１０日付で補正された
「β２アドレナリン受容体遺伝子のコドン１６における多型を有する標的配列を増幅および検出するための組成物であって、標的配列を検出するための分子ビーコンプローブを含み、前記分子ビーコンプローブは
配列番号６、配列番号７、配列番号８及び配列番号９
「β２アドレナリン受容体遺伝子のコドン１６における多型を有する標的配列を増幅および検出するための組成物であって、標的配列を検出するための分子ビーコンプローブを含み、前記分子ビーコンプローブは
配列番号７及び配列番号９
へと補正された。
　上記補正は，補正前の請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項である「配列番号６、配列番号７、配列番号８及び配列番号９からなる群から選択されるヌクレオチド配列」を「配列番号７及び配列番号９からなる群から選択されるヌクレオチド配列」に補正するものであり，選択肢の一部を削除する補正であるから，本件補正は，平成１８年法律第５５号附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前（以下単に「改正前」という。）の特許法第１７条の２第４項２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　そこで，本件補正後の前記請求項１に記載されている事項により特定される発明（以下，「本願補正発明」という。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか）について以下に検討する。
　
２．引用刊行物記載の発明
　原査定の拒絶の理由に引用文献１として引用された，本願の優先日前である２００１年６月に頒布された刊行物であるClinica Chimica Acta 308 (2001) p.17-24（以下「引用例」という。）には，次の事項が記載されている。
（１）「β−２アドレナリン受容体（Ｂ２ＡＲ）アゴニストは，喘息の治療に用いられる救命用の薬品として最も広く処方されているものである。最近の研究によると，Ｂ２ＡＲ遺伝子のコドン１６の多型と反復的なβ−アゴニスト治療への応答との間に関係があることが示された。問題のＢ２ＡＲ多型は，ＡからＧへの単一塩基の変異を含み，アルギニン（Ａｒｇ）からグリシン（Ｇｌｙ）へのアミノ酸変異をもたらす。この関係をさらに調査し分析するためには，多型を検出する，正確で信頼でき，かつ安価な方法が必要である。
　本研究において，我々は，β−２アドレナリン受容体のコドン１６の一塩基多型を検出するためのＬＣｘ（Ｒ）（なお原文では，この「（Ｒ）」は，登録商標を意味する丸付きの記号として記載されている。以下の「（Ｒ）」についても同様である。）アッセイについて報告する。このアッセイは，この部位の３つのあり得る遺伝子型，すなわちホモの野生型，ホモの変異型，あるいはヘテロ型を有する患者を個々に，２５−５００ｎｇの単一のゲノムＤＮＡサンプルにより，検出することができる。検出を自動化すれば，最小限の操作時間で足りる。該アッセイは，多数のサンプルをスクリーニングする研究機関での使用に適しているであろう。我々は，この種のアッセイが，ＳＮＰｓと病状，予後及び治療との関連を明確にするための研究及び臨床調査を容易にするものと信じている。」（１７頁要約）
（２）「２．３　ＡＲＭＳ
ヒトβ−２アドレナリン受容体遺伝子のアミノ酸残基１６の変異の検出に用いられた増幅抵抗性変異システム（ＡＲＭＳ）は，以前に説明されたように行われた（8,9）。ヌクレオチドの１６３３位（Ｇｅｎｂａｎｋアクセッション番号Ｍ１５１６９）におけるＡ→Ｇへの変異であって，１６位のアミノ酸のＡｒｇ→Ｇｌｙ（Ｒ→Ｇ）の変異に対応する変異を検出するために用いられたプライマーは，Ａｒｇ特異的フォワード・プライマーＡ１（5’-GCCTTCTTGCTGGCACCCAA　
AA
（３）「２．７　ＬＣＸ（Ｒ）アッセイ　ＯＨ−ＰＣＲ
ＯＨ−ＰＣＲ反応混合液は，１×ＯＨ緩衝液（アボット社），１５０μＭの各ｄＮＴＰｓ（ファルマシア社からの１０ｍＭストックから製造），１１０nMの各フォワードプライマー及びリバースプライマー（フォワードプライマー：AAC GGC AGC GCC TTC TTG C，リバースプライマー：ACA TGA CGA TGC CCA TGC C），１１０ｎＭの野生型プローブ（アダマンタンTTTTTTTTTT-CAATAGAAGCCATGC），５０ｎＭの変異型プローブ（ダンシル-TTTTTTTTTT-CC CAA TGG AAG CC），５ユニットのｒＴｔｈ　ＤＮＡポリメラーゼ，及び３．２５Ｍの塩化マンガンを含む。」（２０頁左欄６〜１５行）
（４）「全部で１０８の個々のサンプルが，ＬＣｘ（Ｒ）アッセイにより分析され，塩基１６３３位における遺伝子型が曖昧さなく決定された。１０８サンプルすべてについて，少なくとも１つの他の方法，例えばＡＲＭＳやＲＦＬＰにより，遺伝子型が同定され，ＬＣｘ（Ｒ）による配列の遺伝子型同定結果と，他の方法による遺伝子型同定結果とは一致した。１０８のうち１４（１３％）が野生型（Ａ）であり，３４（３１％）が変異型（Ｇ）であり，６０（５６％）がヘテロ型（ＡＧ）だった。」（２３頁左欄１３行〜右欄７行）
　
　ここで，引用例に記載されたＯＨ−ＰＣＲ反応混合液は，本願補正発明の「β２アドレナリン受容体遺伝子のコドン１６における多型を有する標的配列を増幅および検出するための組成物」に相当し，引用例記載のＬＣｘ（Ｒ）アッセイに用いられる野生型プローブ及び変異型プローブにポリＴを介して結合しているアダマンタン及びダンシルは，本願発明の標識部分に相当する。
　したがって，引用例には，
「β２アドレナリン受容体遺伝子のコドン１６における多型を有する標的配列を増幅および検出するための組成物であって、標的配列を検出するためのプローブを含み、前記プローブは，配列CAATAGAAGCCATGC及び配列CC CAA TGG AAG CCからなる群から選択されるヌクレオチド配列を有する核酸及び標識部分を含む前記組成物。」の発明（以下，「引用発明」という。）が記載されているものと認められる（以下，配列は小文字で表記する。）。
　
３．対比
　次に，本願補正発明と引用発明とを比較すると，両者は，
「β２アドレナリン受容体遺伝子のコドン１６における多型を有する標的配列を増幅および検出するための組成物であって、標的配列を検出するためのプローブを含み、前記プローブは，特定の配列からなる群から選択されるヌクレオチド配列を有する核酸及び標識部分を含む前記組成物。」である点で一致し，組成物中に含まれるプローブに関して，以下の二点で相違する。
　
相違点１：
　本願補正発明に含まれるプローブは，標的に結合していない状態でステムループ構造を形成するために，標的結合部位の両側に相補的な配列部分，すなわち５’末端及び３’末端に互いに相補的な６塩基，すなわち５’−cgtccg及びcggacg−３’を付加した分子ビーコンプローブであり，したがって，その標識部分もプローブの両端に位置し，それが近接した場合と離れた場合でシグナルに差が生じるものであるのに対し，引用発明に含まれるプローブは，そのようなステムループ構造を形成するような配列部分を有さず，標的結合部位のみからなるプローブであり，その標識部分はプローブの一端に位置し，それ単独でシグナルを生じるものである点
　
相違点２：
　プローブの標的配列に結合する部位の配列が，本願補正発明においては，配列番号７及び配列番号９の配列の５’末端及び３’末端のステムループ構造を形成するための６塩基を除く，atggcttctattgg gtg及びatggcttccattgg gtgであるのに対し，引用発明では，caatagaagccatgc及びcccaatggaagccである点
　
４．当審の判断
　
（１）相違点１について
　原査定において引用文献２として引用されたNature Biotechnolgy, Vol.14, March 1996, p.303-308には，分子ビーコンプローブによる標的配列の検出について記載がされ，特にその３０７頁右欄１０〜１４行には，「さらに，分子ビーコンは，並外れて標的特異的であり，単一塩基のようなわずかな相違しかない核酸標的配列にも応答しない。したがって，これは，特に遺伝的なアレル変異や感染微生物の株を特定するアッセイに適している。」と記載されている。
　また，原査定において引用文献３として引用されたGenetic Analysis: Biomolecular Engineering, Vol.14, 1996, p.151-156には，分子ビーコンプローブを用いて単一塩基の変異を検出することが記載され，特にその１５６頁右欄８〜１２行には，「分子ビーコンアッセイは，単純であるため，単一塩基変位の同定もルーチンとなり，病理学的なプロセスの遺伝的基礎の解明を早めるであろう。」と記載されている。
　さらに，原査定において引用文献４として引用されたBiotechniques, Vol.28, 2000, p.732-738にも，分子ビーコンプローブを用いて一塩基多型を検出することがTaqManアッセイと比較して記載され，特にその７３５頁右欄２〜１０行には，「この研究において，分子ビーコンアッセイは，ＧＣリッチな標的領域において，より信頼できる結果が得られた。分子ビーコンプローブは，配列変異体を決定する場合に，より強力であるように思われた。なぜなら，少量の配列変異体を，解析された各ＳＮＰにおいて，TaqManアッセイより広い範囲で，感度が高く定量的な検出ができたからである。」と記載されている。
　上記の文献からも明らかなように，本願の優先日において，分子ビーコンプローブを用いた標的配列の検出方法は周知であり，該プローブが一塩基の変異の検出に適したものであることも周知であったと認められる。
　とすれば，引用例に記載された，β２アドレナリン受容体遺伝子のコドン１６における一塩基の多型を検出するためのプローブを，一塩基の変異の検出に適した分子ビーコンプローブ，すなわち，標的結合部位置の両側にステムループ形成部位を有し，プローブの両端にそれらが近接した場合と離れた場合特許庁でシグナルに差が生じるような標識を設けたプローブに置換することは，当業者であれば容易に想到し得ることである。
　また，分子ビーコンプローブの検出原理から見て，その具体的な配列の設計において，ステムループを形成するための両端の塩基配列について，その溶解温度に影響を与える塩基長やＧＣ含量を，アッセイ温度や標的配列部分の溶解温度を考慮しつつ，例えば，本願補正発明のようにcgtccg及びcggacgという配列とすることは，当業者の通常の創作能力の発揮に過ぎない。
　
（２）相違点２について
　プローブにより標的配列を検出する際に，例えば，標的配列がゲノム配列である場合やＰＣＲ法により増幅された配列である場合，すなわち標的配列が二本鎖核酸である場合を考慮すれば，標的配列にハイブリダイズする特定の配列と，それに相補的な配列とは，標的配列の検出において基本的に同様に機能することは技術常識であり，標的配列への結合部位が特定の配列からなるプローブが記載されていれば，それに相補的な配列からなるプローブも自明であると認められる。
　したがって，引用発明のプローブの配列5 -caatagaagccatgc- 3’（野生型検出用）及び5 -cccaatggaagcc -3’（変異型検出用）から，それに相補的な配列5'- gcatggcttctattg -3'及び5'- ggcttccattggg -3'も，同じ領域の配列を検出するためのプローブとして使用できることは，当業者であれば当然に認識できることである。
　ここで，たとえば後者の，引用例に明記された配列に対し相補的な，野生型検出に使用できる配列ggcttccattgggを，本願補正発明の選択肢の一つである変異型検出用ブローブ（配列番号９）の標的配列と結合する部分の配列atgg cttccattgg gtgと対比すると，本願補正発明に係る配列は，引用例から自明な配列の両端に２塩基ずつ，合計４塩基が付加されているが，その他の１３塩基は一致している。
　ここで，標的配列の検出用プローブにおいて，標的と結合する部分の塩基長は，当業者が検出条件等に応じて適宜設定できることであり，引用例にＧｅｎＢａｎｋのアクセッション番号Ｍ１５１６９として示されたβ２アドレナリン受容体遺伝子の配列のうちのコドン１６の周辺の配列に基づき，プローブの標的配列と結合する部分の配列として，引用例記載の配列の両端に２塩基ずつ，合計４塩基が付加された配列を設計し用いる程度のことは，当業者が適宜行うことができることである。
　
（３）本願補正発明の効果について
　本願明細書の記載をみても，本願補正発明の組成物によるβ２アドレナリン受容体遺伝子のコドン１６における一塩基の多型の検出の結果については，野生型，変異型及びヘテロ結合型のいずれの場合もベースライン蛍光から容易に区別され得たことが記載されているに過ぎず（【００５６】，【００５７】），この程度の効果は，引用例及び周知技術から予測できる程度のものに過ぎない。
　
（４）請求人の主張について
　
ア　請求人は，平成２３年１１月１７日付の回答書において，
「本願発明の分子ビーコンプローブの設計は、当業者が通常行う試行錯誤の範囲内の事項ではない。プローブにおいて、配列が似ているからといって、これらの配列は必ずしも同様に機能するわけではない。最適なプローブを設計するためには、アニーリング温度を決定するための多くの反応を必要とする。また、アニーリングを改善するために、反応試薬中の構成成分を調整する必要もある。これらは、当業者にとっても自明なことではない。」
と主張している。
　しかし，具体的な配列の設計は，前記（１）で示したように，分子ビーコンプローブによる検出の原理からみて，ステムループを形成するための両端の塩基配列について，その溶解温度に影響を与える塩基長やＧＣ含量を，アッセイ温度や標的配列部分の溶解温度を考慮しつつ，適宜行えることである。また，標的配列と結合する部分の配列についても同様である。
　そもそも，本願補正発明の組成物が含むプローブが，最適なプローブであるか否かも不明である。しかも，本願明細書の「配列番号６及び９を含む分子ビーコンは配列番号７及び８を含む分子ビーコンよりも高性能であることが判明した」（【００５５】）という記載によれば，本願補正発明の選択肢である配列番号７のプローブは，最適なプローブとはいえない。
　また，プローブ以外の「反応試薬中の構成成分」については，本願補正発明において何ら特定されていないから，その調整の困難性は，本願補正発明の進歩性の判断とは無関係である。
　
イ　また，請求人は，審判請求書の請求の理由において，
「配列番号７および配列番号９から分子ビーコンプローブのステム部分を除いた部分は、引用文献１記載のプローブの配列と全く異なる。したがって、引用文献１は、本願発明に係る配列番号７および９のヌクレオチド配列を何ら開示・示唆していない。」
と主張している。
　しかし，標的配列を検出するプローブの配列については，前記（２）でも述べたように，引用例に記載されたプローブの配列以外に，それと相補的な配列も同じ目的で使用できることは技術常識であり，その相補的配列について比較すれば，本願補正発明に係るプローブの標的と結合する部位の配列（ステム部分を除いた配列）は１３塩基が一致し，相違しているのは，その両端に２塩基ずつ，計４つの塩基が付加されている点のみである。したがって，本願補正発明のプローブの配列が引用例記載のプローブの配列と全く異なるとはいえない。
　
（５）小括
　以上のとおりであるから，本願補正発明は，引用例に記載された発明及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
５．小括
　したがって，本件補正は，独立特許要件を満たさず，改正前の特許法第１７条の２第５項で準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するものであり，同法第１５９条第１項で読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下されるべきものである。　
　
第３　本願発明について
　
１．本願発明
　平成２１年６月３０日付の手続補正は上記のとおり却下されたので，本願の請求項１に係る発明（以下，「本願発明」という。）は，平成２０年１２月１０日付手続補正書の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される，以下のとおりのものである。
「β２アドレナリン受容体遺伝子のコドン１６における多型を有する標的配列を増幅および検出するための組成物であって、標的配列を検出するための分子ビーコンプローブを含み、前記分子ビーコンプローブは配列番号６、配列番号７、配列番号８及び配列番号９からなる群から選択されるヌクレオチド配列を有する核酸及び標識部分を含むことを特徴とする前記組成物。」　
　
２．引用例
　原査定の拒絶の理由に引用された引用例，及びその記載事項は，前記「第２　２．」に記載したとおりである。　
　
３．対比・判断
　本願発明は，前記「第２」で検討した本願補正発明から配列番号６及び配列番号８に係る選択肢を削除し，配列番号７及び配列番号９に係る選択肢に限定したものである。そうすると，本願発明の選択肢をすべて含む本願補正発明が，前記「第２」に記載したとおり，引用例及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，本願発明も同様の理由により，引用例及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。　
　
第４　むすび
　以上のとおり，本願発明は，引用例に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　よって，結論のとおり審決する。