【事件の表示】
　特願２０００−５１４９７６「潤滑組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成１１年　４月１５日国際公開、ＷＯ９９／１８１７５、平成１３年１０月２３日国内公表、特表２００１−５１９４５７〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は、１９９８年１０月１日（パリ条約による優先権主張外国庁受理１９９７年１０月３日，欧州特許庁（ＥＰ））を国際出願日とする出願であって、平成１２年４月３日に特許協力条約第３４条補正の翻訳文が提出され、平成２０年１０月２９日付けで拒絶理由が通知され、平成２１年５月７日に意見書の提出、誤訳訂正及び手続補正がなされたが、平成２２年１月８日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、同年５月１８日に審判請求がなされると共に手続補正がなされ、同年１２月３日付けの審尋に対し、平成２３年３月１４日に回答書の提出がなされたものである。
　
　なお、平成２１年５月７日に提出された誤訳訂正書と手続補正書は、前者の受付番号（50900916653）が後者のそれ（50900916751）よりも若いこと、及び同日に提出された意見書において、上記手続補正によって補正された特許請求の範囲を前提とした反論が述べられていることからみて、誤訳訂正書が先に提出され、その後に手続補正書が提出されたものと認める。（この点については、平成２３年９月９日に行われた面接において、審判請求人も同じ見解を有している旨の回答を受けている。）
　
第２　平成２２年５月１８日付けの手続補正についての補正の却下の決定
　
［結論］
平成２２年５月１８日付けの手続補正を却下する。
　
［理由］
１　補正の内容
　上記補正は、特許協力条約第３４条補正、平成２１年５月７日付けの誤訳訂正及び手続補正によって補正された特許請求の範囲の
「【請求項１】　最大３０の炭素原子を有するカルボン酸とアルコールとのエステルであって、４００から５０００の範囲内の分子量を有するエステルで、当該エステルにより、粒子状の燃焼物質を浮遊状態に保持させる、潤滑組成物の構成要素として使用されるエステルの使用方法。
　　【請求項２】　そのエステルの分子量が４５０から２０００の範囲内にある、請求項１においてクレームされた、エステルの使用方法。
　　【請求項３】　そのエステルの分子量が５００から７５０の範囲内にある、請求項１にてクレームされた、エステルの使用方法。
　　【請求項４】　そのエステルが、多価アルコールとモノカルボン酸とのエステルである請求項１から３のいずれかの１においてクレームされた、エステルの使用方法。
　　【請求項５】　その酸が、最大２４の炭素原子を含む、請求項１から４のいずれかの１においてクレームされた、エステルの使用方法。
　　【請求項６】　その酸が、最大１８の炭素原子を含む、請求項５においてクレームされた、エステルの使用方法。
　　【請求項７】　そのエステルは、２から８のエステル化可能な水酸基と、２から１０の炭素原子を含む飽和脂肪族アルコールと、６から１８の炭素原子を含む飽和脂肪族モノカルボン酸とのエステルである、請求項１から６のいずれかの１においてクレームされた、エステルの使用方法。
　　【請求項８】　そのエステルが、トリメチロールプロパンと、１以上のＣ８からＣ１０のアルカノイック酸（alkanoic acids）とのエステルである、請求項７においてクレームされた、エステルの使用方法。
　　【請求項９】　そのエステルが、酸価が最大５mg KOH/gである、請求項１から８のいずれかの１においてクレームされた、エステルの使用方法。
　　【請求項１０】　そのエステルが、ASTM D97の流動点が最大−１５℃、１００℃の粘度が３から１２mm2／secの範囲内、及びASTM D2270の粘度指数が少なくとも１２０のエステルである、請求項１から９のいずれかの１においてクレームされた、エステルの使用方法。
　　【請求項１１】　その潤滑組成物が、圧縮−点火エンジンのクランク室の潤滑剤である請求項１から１０のいずれかの１においてクレームされた、エステルの使用方法。
　　【請求項１２】　その潤滑組成物が当該組成物の全量においてそのエステルを５から５０重量％含有する、請求項１から１１のいずれかの１に記載された通り使用されるエステルの使用方法。
　　【請求項１３】　その潤滑組成物がアミン系摩擦調整剤を含む、先のいずれかの請求項に記載された、エステルの使用方法。
　　【請求項１４】　その潤滑組成物が当該組成物の全量においてそのエステルを５から５０重量％含有する、請求項１３においてクレームされた、エステルの使用方法。
　　【請求項１５】　その摩擦調整剤が第３アミンである、請求項１３から１４のいずれか１においてクレームされた、エステルの使用方法。
　　【請求項１６】　摩擦調整剤が次式の化合物である請求項１５においてクレームされた、エステルの使用方法。
【化１】
　　ここでR1はアルキル基を示し、R2はアルキル基又は水素を示し、及びｍ、ｎ、ｐはそれぞれ１から４の範囲内の整数を示す。
　　【請求項１７】　潤滑組成物がアルケニル　アレン／ジエン共重合体粘度調整剤、及びヒンダードフェノール（hindered phenol）酸化防止剤を含有する、先のいずれかの請求項に記載された通り、エステルの使用方法。
　　【請求項１８】　その組成物が当該組成物全量においてエステルを５から５０重量％含有する、請求項１７においてクレームされた通り使用される、エステルの使用方法。
　　【請求項１９】　粘度調整剤が、スチレンとイソプレンの水素添加されたブロック共重合体、又は水素添加されたスターポリマー（star polymer）である、請求項１７から１８のいずれか１においてクレームされた、エステルの使用方法。
　　【請求項２０】　粘度調整剤が、７００００から１０００００の範囲の重量平均分子量を持つ水素添加されたスチレン／イソプレン共重合体である、請求項１７から１９のいずれか１においてクレームされた、エステルの使用方法。
　　【請求項２１】　ヒンダードフェノール（hindered phenol）酸化防止剤が次式からなる、請求項１７から２０のいずれか１においてクレームされた、エステルの使用方法。
　【化２】
　ここでＲ３は第３ブチル基（tertiary butyl group）を示し、Ｒ４はアルキル基を示し、任意にヘテロ原子、CH2−アリール、アリール、又は(CH2)n
COOR5が割り込まれ、ｎは１から４を示し、Ｒ５はアルキル基を示す。
　　【請求項２２】　その組成物は、トリメチロールプロパンとＣ８からＣ１０のアルカノイック酸の混合物とのエステル、Ｎ−（２−ヒドロキシエチル）−Ｎ−（２−牛脂オキシエチル）−２−アミノエタノール、スチレン／イソプレン共重合体、及びＣ８の飽和脂肪族アルコールの混合物又はＣ７からＣ９の飽和脂肪族アルコールの混合物とエステル化された３，５−ジ（ｔ−ブチル）−４−ヒドロキシ−ヒドロ桂皮酸を含有する、先のいずれかの請求項においてクレームされた、エステルの使用方法。
　　【請求項２３】　その潤滑組成物は、請求項１から１１のいずれか１に記載されたエステル、ＡＰＩのグループ IIIの基油原料（API Group III base stock）、及び金属含有の洗浄剤を、当該組成物全量において１０重量％から４０重量％含み、当該組成物は少なくとも１．５重量％の灰分を有する、先のいずれかの請求項においてクレームされた、エステルの使用方法。
　　【請求項２４】　その組成物が、水素で異性化された基油原料（hydoroisomerized base stock）を含有する、先のいずれかの請求項においてクレームされた、エステルの使用方法。
　　【請求項２５】　その組成物はまた、先のいずれかの請求項に記載のもの以外に、１以上の洗浄剤、分散剤、酸化防止剤、摩耗防止剤、腐食防止剤、摩擦調整剤、防錆剤、流動点降下剤（pour point depressants）、粘度調整剤及び消泡剤を含む、先のいずれかの請求項においてクレームされた、エステルの使用方法。」
を
「【請求項１】　最大３０の炭素原子を有するカルボン酸とアルコールとのエステルであって、４００から５０００の範囲内の分子量を有するエステルで、当該エステルにより、粒子状の燃焼物質を浮遊状態に保持させる、潤滑組成物の構成要素として使用されるエステルの使用方法。
　　【請求項２】　そのエステルの分子量が４５０から２０００の範囲内にある、請求項１においてクレームされた、エステルの使用方法。
　　【請求項３】　そのエステルの分子量が５００から７５０の範囲内にある、請求項１にてクレームされた、エステルの使用方法。
　　【請求項４】　そのエステルが、多価アルコールとモノカルボン酸とのエステルである請求項１から３のいずれかの１においてクレームされた、エステルの使用方法。
　　【請求項５】　その酸が、最大２４の炭素原子を含む、請求項１から４のいずれかの１においてクレームされた、エステルの使用方法。
　　【請求項６】　その酸が、最大１８の炭素原子を含む、請求項５においてクレームされた、エステルの使用方法。
　　【請求項７】　そのエステルは、２から８のエステル化可能な水酸基と２から１０の炭素原子を含む飽和脂肪族アルコールと、６から１８の炭素原子を含む飽和脂肪族モノカルボン酸とのエステルである、請求項１から６のいずれかの１においてクレームされた、エステルの使用方法。
　　【請求項８】　そのエステルが、トリメチロールプロパンと、１以上のＣ８からＣ１０のアルカノイック酸（alkanoic acids）とのエステルである、請求項７においてクレームされた、エステルの使用方法。
　　【請求項９】　そのエステルが、酸価が最大５mg KOH/gである、請求項１から８のいずれかの１においてクレームされた、エステルの使用方法。
　　【請求項１０】　そのエステルが、ASTM
D97の流動点が最大−１５℃、１００℃の粘度が３から１２mm2／secの範囲内、及びASTM D2270の粘度指数が少なくとも１２０のエステルである、請求項１から９のいずれかの１においてクレームされた、エステルの使用方法。
　　【請求項１１】　その潤滑組成物が、圧縮−点火エンジンのクランク室の潤滑剤である請求項１から１０のいずれかの１においてクレームされた、エステルの使用方法。
　　【請求項１２】　その潤滑組成物が当該組成物の全量においてそのエステルを５から５０重量％含有する、請求項１から１１のいずれかの１に記載された通り使用されるエステルの使用方法。
　　【請求項１３】　その潤滑組成物がアミン系摩擦調整剤を含む、先のいずれかの請求項に記載された、エステルの使用方法。
　　【請求項１４】　その潤滑組成物が当該組成物の全量においてそのエステルを５から５０重量％含有する、請求項１３においてクレームされた、エステルの使用方法。
　　【請求項１５】　その摩擦調整剤が第３アミンである、請求項１３から１４のいずれか１においてクレームされた、エステルの使用方法。
　　【請求項１６】　摩擦調整剤が次式の化合物である請求項１５においてクレームされた、エステルの使用方法。
【化１】
　　ここでR1はアルキル基を示し、R2はアルキル基又は水素を示し、及びｍ、ｎ、ｐはそれぞれ１から４の範囲内の整数を示す。
　　【請求項１７】　潤滑組成物がアルケニル　アレン／ジエン共重合体粘度調整剤、及びヒンダードフェノール（hindered phenol）酸化防止剤を含有する、先のいずれかの請求項に記載された通り、エステルの使用方法。
　　【請求項１８】　その組成物が当該組成物全量においてエステルを５から５０重量％含有する、請求項１７においてクレームされた通り使用される、エステルの使用方法。
　　【請求項１９】　粘度調整剤が、スチレンとイソプレンの水素添加されたブロック共重合体、又は水素添加されたスターポリマー（star polymer）である、請求項１７から１８のいずれか１においてクレームされた、エステルの使用方法。
　　【請求項２０】　粘度調整剤が、７００００から１０００００の範囲の重量平均分子量を持つ水素添加されたスチレン／イソプレン共重合体である、請求項１７から１９のいずれか１においてクレームされた、エステルの使用方法。
　　【請求項２１】　ヒンダードフェノール（hindered
phenol）酸化防止剤が次式からなる、請求項１７から２０のいずれか１においてクレームされた、エステルの使用方法。
　【化２】
　ここでＲ３は第３ブチル基（tertiary butyl group）を示し、Ｒ４はアルキル基を示し、任意にヘテロ原子、CH2−アリール、アリール、又は(CH2)n
COOR5が割り込まれ、ｎは１から４を示し、Ｒ５はアルキル基を示す。
　　【請求項２２】　その組成物は、トリメチロールプロパンとＣ８からＣ１０のアルカノイック酸の混合物とのエステル、Ｎ−（２−ヒドロキシエチル）−Ｎ−（２−牛脂オキシエチル）−２−アミノエタノール、スチレン／イソプレン共重合体、及びＣ８の飽和脂肪族アルコールの混合物又はＣ７からＣ９の飽和脂肪族アルコールの混合物とエステル化された３，５−ジ（ｔ−ブチル）−４−ヒドロキシ−ヒドロ桂皮酸を含有する、先のいずれかの請求項においてクレームされた、エステルの使用方法。
　　【請求項２３】　その潤滑組成物は、請求項１から１１のいずれか１に記載されたエステル、ＡＰＩのグループ IIIの基油原料（API Group III base stock）、及び金属含有の洗浄剤を、当該組成物全量において１０重量％から４０重量％含み、当該組成物は少なくとも１．５重量％の灰分を有する、先のいずれかの請求項においてクレームされた、エステルの使用方法。
　　【請求項２４】　その組成物が、水素で異性化された基油原料（hydoroisomerized base stock）を含有する、先のいずれかの請求項においてクレームされた、エステルの使用方法。
　　【請求項２５】　その組成物はまた、先のいずれかの請求項に記載のもの以外に、１以上の洗浄剤、分散剤、酸化防止剤、摩耗防止剤、腐食防止剤、摩擦調整剤、防錆剤、流動点降下剤（pour point depressants）、粘度調整剤及び消泡剤を含む、先のいずれかの請求項においてクレームされた、エステルの使用方法。」
に改めるものである。
　
２　補正の適否
　この補正は、補正前の平成２１年５月７日付けの手続補正によって補正された請求項１〜２５において、請求項１６及び２１において定義されていた【化１】及び【化２】の内容を削除しただけのものであり、削除したことによってその意味が不明確となった以外は何らの変更もなされていない。
　そうすると、上記補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下、「平成１８年改正前特許法」という。）第１７条の２第４項第１〜４号に掲げる、「請求項の削除」、「特許請求の範囲の減縮」、「誤記の訂正」、「明りょうでない記載の釈明」のいずれの事項を目的とするものにも該当せず、同法第１７条の２第４項の規定に違反するものである。
　
３　補正の却下の決定のむすび
　以上のとおり、上記補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項の規定に違反するものであり、その余のことを検討するまでもなく、本件補正は、同法第１５９条第１項の規定において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。 
 
第３　本願発明
　平成２２年５月１８日付けの手続補正は却下されたので、本願の請求項１〜２５に係る発明は、平成２１年５月７日付けの手続補正によって補正された特許請求の範囲の請求項１〜２５に記載されたとおりのものであり、そのうち請求項１に係る発明は以下のとおりである。
「最大３０の炭素原子を有するカルボン酸とアルコールとのエステルであって、４００から５０００の範囲内の分子量を有するエステルで、当該エステルにより、粒子状の燃焼物質を浮遊状態に保持させる、潤滑組成物の構成要素として使用されるエステルの使用方法。」
　
　上記において、「最大３０の炭素原子を有する」のが「カルボン酸」であるのか「エステル」であるのか、その記載のみからでは必ずしも明らかではないが、国際出願に添付された外国語の特許請求の範囲には「・・・of an ester of a carboxylic acid having at most 30 carbon atoms and an alcohol・・・」（日本語訳：「最大３０の炭素原子を有するカルボン酸」と「アルコール」とのエステルの・・・（注：「　」は当審が付与））と記載されていることからみて、「最大３０の炭素原子を有する」のは「カルボン酸」であると認める。
（この点については、平成２３年９月９日に行われた面接において、審判請求人も同じ見解を有している旨の回答を受けている。また、以下、そのように認定した請求項１に係る発明を「本願発明」という。）
　
第４　原査定の拒絶の理由
　原査定の拒絶の理由は、本願発明は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された引用文献５（特表平７−５０８７７１号公報）に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない、という理由を含むものである。
　
第５　当審の判断
　当審は、本願発明は、原査定の理由によって拒絶をすべきものと判断する。
　以下、詳述する。
　
１　刊行物
　刊行物１：特表平７−５０８７７１号公報（原査定における「引用文献５」）
　
２　刊行物の記載事項
　本願の優先日前に頒布されたことが明らかな刊行物１には、次の記載がある。
摘記１ａ：「１．主要量の潤滑粘度の油に、
（ｉ）一般式
［式中、Ｒ１は、約８〜約３０個の炭素原子を含有する分枝鎖又は直鎖ヒドロカルビル基であり、Ｒ２（注：Ｒ２の誤記と認める。以下Ｒ３〜Ｒ６についても同様）及びＲ３はそれぞれ１〜６個の炭素原子を含有する同種又は異種の分枝鎖又は直鎖アルキレン基あり、Ｒ４、Ｒ５及びＲ６はそれぞれ２〜４個の炭素原子を含有する同種又は異種のアルキレン基であり、Ｘは酸素又は硫黄であり、ｐは０又は１〜２０の範囲内の整数であり、ｔは独立して０又は１であり、そしてａ、ｂ及びｃはそれぞれ１〜４の範囲内の整数である］を有する約０．０１〜約１．０重量％のアルコキシル化アミン、及び（ｉｉ）一般式
［式中、Ｒ７は１０〜１８個の炭素原子を含有するアルキレン又はアルケニレンヒドロカルビル基を表わし、Ｒ８は２〜５個の炭素原子及び２〜４個のヒドロキシル基を含有する多価アルコールの残基であり、ｅは０又は１であり、そしてｄは１、２又は３の整数である］を有する約０．１〜約１．０重量％の少なくとも１種の脂肪酸エステル、
を混合させてなる潤滑油組成物。」（特許請求の範囲第１項）
　
摘記１ｂ：「１０．エステルが、グリセロールモノオレエート、グリセロールジオレエート及びそれらの混合物よりなる群から選択される請求項１記載の組成物。
１１．エステルがグリセロールモノオレエートとグリセロールジオレエートとの混合物である請求項１０記載の組成物。」（特許請求の範囲第１０，１１項）
　
摘記１ｃ：「本発明の摩擦調整剤組成物を配合することができる潤滑油ベースとしては、天然及び合成潤滑油並びにそれらの混合物を含めて、ジーゼル及びガソリンエンジンの両方用の潤滑粘度の自動車用クランクケース及びトランスミッション油が挙げられる。」（５頁左下欄１２〜１６行）
　
摘記１ｄ：「次の実施例は、本発明を更に例示するものである。
例１〜３
約９４容量部の鉱油に総量を１００部にするのに有効な量で次の添加剤成分、
（ａ）ポリブテニルコハク酸無水物ポリアミン生成物（硼素化）、
（ｂ）塩基性石油スルホン酸マグネシウム、
（ｃ）メチルイソブチルカルビノールホスホロジチオエートの亜鉛塩、
（ｄ）混成ノニルフェノールスルフィド、
（ｅ）石油スルホン酸カルシウム（中性）、
（ｆ）油溶性銅化合物酸化防止剤、
（ｇ）ビスアルカリールアミン、
（ｈ）解乳化剤、
（ｉ）消泡剤、
（ｊ）流動点降下剤、
（ｋ）粘度調整剤、
を混合させることによってペース対照ＳＡＥ１ＯＭ−３０処方物を調製した。
　このベース対照処方物を取り、次の摩擦調整剤成分を次の容量（Ｖ）で加えた。
例１：対照処方物＋０．５％Ｖ、グリセロールオレエートエステル
例２：対照処方物＋０．５％Ｖ、Ｎ，Ｎ−ビス（２−ヒドロキシエチル）牛脂アミン
例３：対照処方物＋０．２５％Ｖ、グリセロールオレエートエステル＋０．２５％Ｖ、Ｎ，Ｎ−ビス（２−ヒドロキシエチル）牛脂アミン
　対照処方物及び例１〜３の各処方物に対して、Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　ＶＩ　ｄｙｎａｎｏｍｅｔｅｒ　ｆｕｅｌ　ｅｃｏｎｏｍｙ　ｓｃｒｅｅｎｅｒ　ｔｅｓｔを行った。記録されたＥＦＥＩ試験結果は次の通りである。
ＥＦＥＩ　試験結果
対照　　　１．１７
例１　　　２．４４
例２　　　３．１０
例３　　　３．１４
　試験結果によれば、グリセロールオレエート混合物及びＮ，Ｎ−ビス（２−ヒドロキシエチル）牛脂アミンの各々は、０．５容量％濃度で対照処方物に加えるとベース処方物において向上した燃費を示すことが表われているが、Ｎ，Ｎ−ビス（２−ヒドロキシエチル）牛脂アミンの方が幾分優れている。
　それ故に、Ｎ，Ｎ−ビス（２−ヒドロキシエチル）牛脂アミン及びグリセロールオレエート混合物をそれぞれ０．２５容量％濃度で組み合せることによって得られる３．１４のＥＦＥＩ結果は、予測されるよりもずっと高く、そして０．５容量％濃度で単独で使用したＮ，Ｎ−ビス（２−ヒドロキシエチル）牛脂アミンよりも一層高い。
例４〜６
　上記と同様の３種の追加的な油組成物を調製した。主な相違は、例１〜３における添加剤成分（ｃ）を混合ブタン−１−オール及びインソオクタノールホスホロジチオエートの亜鉛塩によって置き換えたことであった。
例４：対照処方物＋０．２５％Ｖ、Ｎ，Ｎ−ビス（２−ヒドロキシエチル）牛脂アミン
例５：対照処方物＋０．５％Ｖ、Ｎ，Ｎ−ビス（２−ヒドロキシエチル）牛脂アミン
例６：対照処方物＋０．２５％Ｖ、グリセロールオレエート混合物＋０．２５％Ｖ、Ｎ，Ｎ−ビス（２−ヒドロキシエチル）牛脂アミン
　処方物に対して、Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　ｄｙｎａｎｏｍｅｔｅｒ　ｔｅｓｔを行った。記録されたＥＦＥＩ試験結果は次の通りであった。
ＥＦＥＩ試験結果
例４　　１．９４
例５　　２．４８
例６　　２．６７
　再び、これらの結果は、０．２５容量％濃度でそれぞれ存在するＮ，Ｎ−ビス（２−ヒドロキシエチル）牛脂アミンとグリセロールオレエート混合物との組み合わせに基づくＥＦＥＩ試験結果が、Ｎ，Ｎ−ビス（２−ヒドロキシエチル）牛脂アミンをそれぞれ０．２５容量％濃度及び０．５等量％濃度で単独使用して得られる結果よりも優れていることを例証している。」（９頁右上欄１行〜右下欄最下行）
　
３　刊行物１に記載された発明
　刊行物１には、「１．主要量の潤滑粘度の油に、
（ｉ）一般式
［式中、Ｒ１は、約８〜約３０個の炭素原子を含有する分枝鎖又は直鎖ヒドロカルビル基であり、Ｒ２（注：Ｒ２の誤記と認める。以下Ｒ３〜Ｒ６についても同様）及びＲ３はそれぞれ１〜６個の炭素原子を含有する同種又は異種の分枝鎖又は直鎖アルキレン基あり、Ｒ４、Ｒ５及びＲ６はそれぞれ２〜４個の炭素原子を含有する同種又は異種のアルキレン基であり、Ｘは酸素又は硫黄であり、ｐは０又は１〜２０の範囲内の整数であり、ｔは独立して０又は１であり、そしてａ、ｂ及びｃはそれぞれ１〜４の範囲内の整数である］を有する約０．０１〜約１．０重量％のアルコキシル化アミン、及び（ｉｉ）一般式
［式中、Ｒ７は１０〜１８個の炭素原子を含有するアルキレン又はアルケニレンヒドロカルビル基を表わし、Ｒ８は２〜５個の炭素原子及び２〜４個のヒドロキシル基を含有する多価アルコールの残基であり、ｅは０又は１であり、そしてｄは１、２又は３の整数である］を有する約０．１〜約１．０重量％の少なくとも１種の脂肪酸エステル、
を混合させてなる潤滑油組成物。」が記載されており（摘記１ａ）、「エステルがグリセロールモノオレエートとグリセロールジオレエートとの混合物である」こと（摘記１ｂ）、潤滑油ベースとして「天然及び合成潤滑油並びにそれらの混合物を含めて、ジーゼル及びガソリンエンジンの両方用の潤滑粘度の自動車用クランクケース・・・油が挙げられる。」こと（摘記１ｃ）、例６として、（ｉ）としてＮ，Ｎ−ビス（２−ヒドロキシエチル）牛脂アミンを、（ｉｉ）としてグリセロールオレエート混合物を使用したものも記載されている（摘記１ｄ）。
　
　そうすると、刊行物１には、
「主要量の潤滑粘度の油に、
Ｎ，Ｎ−ビス（２−ヒドロキシエチル）牛脂アミン
及び
グリセロールモノオレエートとグリセロールジオレエートとの混合物
を混合させてなる組成物を、ジーゼルエンジンの自動車用クランクケース油として使用する方法。」
の発明（以下「引用発明」という。）が記載されているといえる。
　
４　対比
　本願発明と引用発明を対比する。
　引用発明の「グリセロールジオレエート」はグリセロールとオレイン酸（炭素数１８）とのジエステルであり、その分子量は６２０であるから、それは、本願発明の「最大３０の炭素原子を有するカルボン酸とアルコールとのエステルであって、４００から５０００の範囲内の分子量を有するエステル」に相当する。
　また、引用発明の「主要量の潤滑粘度の油に、
・・・
グリセロールモノオレエートとグリセロールジオレエートとの混合物
を混合させてなる組成物を、・・・として使用する方法。」は、グリセロールジオレエートを含む混合物を、主要量の潤滑粘度の油に混合して、すなわち潤滑組成物の構成要素として使用することを意味するから、それは本願発明の「最大３０の炭素原子を有するカルボン酸とアルコールとのエステルであって、・・・潤滑組成物の構成要素として使用されるエステルの使用方法。」に相当する。
　
　そうすると、両者は、
「最大３０の炭素原子を有するカルボン酸とアルコールとのエステルであって、４００から５０００の範囲内の分子量を有するエステルで、潤滑組成物の構成要素として使用されるエステルの使用方法。」
である点において一致し、以下の点で相違する。
　
相違点
　本願発明では、「当該エステルにより、粒子状の燃焼物質を浮遊状態に保持させる」ものであるのに対し、引用発明ではそのことが明らかでない点
　
５　相違点についての判断
　特許協力条約第３４条補正、平成２１年５月７日付けの誤訳訂正及び平成２１年５月７日付けの手続補正により補正された本願の明細書（以下「本願明細書」という。）には、「【０００１】本発明は、潤滑組成物に関し、特にピストンエンジン、とりわけジーゼル（圧縮−点火の）エンジン、クランク室の潤滑に用いるのに好適な組成物に関する。本発明はまた、改良された性能を一定の観点で与える一定の成分の使用に関するものである。
・・・
【０００４】クランク室の潤滑剤の更なる目的は、クランク室内にて見出せる燃焼副生成物を浮遊状態において維持し、エンジンに悪影響を与えるスラッジや付着物（ディポジット　deposits）の形成を阻止するところにある。かかる潤滑組成物の機能および性能全てにおいて改良を行う必要がある。
【０００５】本発明は、浮遊状態に粒子状の燃焼物質を保持する潤滑組成物の能力を改善するために、最大３０の炭素原子を有するカルボン酸とアルコールとのエステルであって、その分子量が４００から５０００の範囲内にある当該エステルの使用を提供する。さらにとりわけ、本発明は、当該組成物のすす処理の特性を改良するための、かかるエステルの使用を提供する。」と記載されている。
　上記記載からみて、本願発明は、最大３０の炭素原子を有するカルボン酸とアルコールとのエステルであって、その分子量が４００から５０００の範囲内にある当該エステルを、ピストンエンジン、とりわけジーゼルエンジンのクランク室の潤滑に用いることによって、クランク室内にて見い出せる燃焼副生成物（粒子状の燃焼物質）を浮遊状態において維持し、エンジンに悪影響を与えるスラッジや付着物の形成を阻止するものであると認められる。
　よって、本願発明における「当該エステルにより、粒子状の燃焼物質を浮遊状態に保持させる」という構成要件は、本願発明のエステルを、粒子状の燃焼物質が混入するような条件、例えばジーゼルエンジンのクランク室の潤滑油構成成分として使用したときに必然的に生じる現象を表しているものといえる。
　一方、引用発明も、本願発明と同じエステルを、「ジーゼルエンジンの自動車用クランクケース油として使用する」ものである。
　そうすると、引用発明においても、本願発明と同じエステルを、粒子状の燃焼物質が混入するような条件である「ジーゼルエンジンの自動車用クランクケース油として」使用するのであるから、当然、「当該エステルにより、粒子状の燃焼物質を浮遊状態に保持させる」という現象を生じるものである。
　したがって、この点は実質的な相違点とはいえない。
　
６　請求人の主張について
　審判請求人は、平成２３年３月１４日付けの回答書において、主に以下の４点を主張する。
（１）先行技術は、粒子状の燃焼物質を浮遊状態に保持することを開示していない。
（２）洗浄剤に、粒子状の燃焼物質を浮遊状態に保持する作用があると考える理由がないため、当業者にとって、その効果を検証することは自明ではなかった。
（３）ある用途が見つけられたことの容易さは、その新たな用途の発見に進歩性があるかないかということには無関係。粒子状の燃焼物質を浮遊状態に保持する分散剤の効果は、本願の優先日には完全に予期できないものであり、請求された内容は進歩性を有する。
（４）以下の補正案を提示する。
１．「最大３０の炭素原子を有するカルボン酸とアルコールとのエステルであって、４００から５０００の範囲内の分子量を有するエステルで、当該エステルにより、クランク室に進入する粒子状の燃焼物質を浮遊状態に保持させる、クランク室の潤滑組成物の構成要素として使用されるエステルの使用方法。」
　
１．「最大３０の炭素原子を有するカルボン酸とアルコールとのエステルであって、４００から５０００の範囲内の分子量を有し、酸価が最大で５mg KOH/gであるエステルで、当該エステルにより、クランク室に進入する粒子状の燃焼物質を浮遊状態に保持させる、クランク室の潤滑組成物の構成要素として使用されるエステルの使用方法。」 
  
１．「最大３０の炭素原子を有するカルボン酸とアルコールとのエステルであって、４００から５０００の範囲内の分子量を有し、酸価が最大で５mg KOH/gであり、５から５０重量％の割合いで存在するエステルで、当該エステルにより、クランク室に進入する粒子状の燃焼物質を浮遊状態に保持させる、クランク室の潤滑組成物の構成要素として使用されるエステルの使用方法。」 
　
　そこで、上記主張について検討する。
　まず、主張（１）、（２）について検討する。上記５で指摘したように、本願発明における「当該エステルにより、粒子状の燃焼物質を浮遊状態に保持させる」という構成要件は、本願発明のエステルを、粒子状の燃焼物質が混入するような条件、例えばジーゼルエンジンのクランク室の潤滑油構成成分として使用したときに必然的に生じる現象を表しているものであり、引用発明においても、本願発明と同じエステルを、粒子状の燃焼物質が混入するような条件である「ジーゼルエンジンの自動車用クランクケース油として」使用するのであるから、当然、「当該エステルにより、粒子状の燃焼物質を浮遊状態に保持させる」という現象を生じるものである。
　したがって、「当該エステルにより、粒子状の燃焼物質を浮遊状態に保持させる」ということが刊行物１に記載されていなくても、引用発明の方法を実施すれば必然的にその現象が生じるのであるから、その点は両者の実質的な相違点とはいえない。
　次に、主張（３）について検討する。請求人の主張は進歩性、すなわち特許法第２９条第２項の規定によっては本願を拒絶することができないことの根拠にはなっても、新規性、すなわち特許法第２９条第１項第３号に該当することを理由として本願を拒絶することができないことの根拠にはならない。
　次に、主張（４）について検討する。特許出願について、拒絶理由通知を受けた後、補正をすることができるのは、特許法第１７条の２第１項第１号〜第４号に掲げる場合に限られるところ、上記主張の後、審理の終結までにそのような場合に該当する事情は生じていない。また、拒絶査定不服審判は、原査定の拒絶の理由が適法か否かを審理すべきものであり、原査定の拒絶の理由が適法であるのに、それを取り消して別途請求人に補正の機会を与えることは適当でない。
（参考判決：平成２２（行ケ）１０１９０号
『第４　当裁判所の判断　…
１ 裁量権の逸脱，濫用について
　原告は，審判合議体が，請求人の提出に係る回答書（補正案が添付記載されている。）の当否について審理せず，これに対する理由を示さなかった点において，審判合議体の有する裁量権を逸脱，濫用したものであり，違法であると主張する。
　しかし，原告の主張は失当である。
　特許法１５８条には，「審査においてした手続は，拒絶査定不服審判においても，その効力を有する」と規定されている。同規定によれば，拒絶査定不服審判は，審査における手続を有効なものとした上で，必要な範囲で更に手続を進めて，出願に係る発明について特許を受けることができるか否かを審理するものであり，審査との関係では，いわゆる続審の性質を有する。
　そして，審判手続の過程で請求人の提出した書面に記載された意見の当否について，審決において，個々的具体的に理由を示すことを義務づけた法規はない。
　したがって，審決において，請求人の提出に係る回答書（補正案が添付記載されている。）について，その当否について，個々的具体的な理由を示さなかったとしても，当然には裁量権の濫用又は逸脱となるものではない。』）
　
　また、念のために付言すれば、仮に請求人が主張するような補正、例えば３つの補正案のうちの１番目の補正がなされたとしても、引用発明は「ジーゼルエンジンの自動車用クランクケース油として使用する」方法である以上、引用発明との間に新たな相違点が生じるものでもない。
　以上のとおりであるから、請求人の主張は採用することができない。
　
７　小括
　したがって、本願発明は、刊行物１に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。
　
第６　むすび
　以上のとおり、本願発明は特許を受けることができないものであるから、その余の点について検討するまでもなく、本願は、拒絶をすべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。