【事件の表示】
　特願２００３−１１４７７７「発光ダイオード」拒絶査定不服審判事件〔平成１６年１月８日出願公開、特開２００４−２８２３〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯  
　  
　本願は、平成１５年４月１８日（優先権主張　平成１４年４月２６日）の特許出願であって、平成１８年４月１３日に手続補正書が提出され、平成２０年２月２０日付けで拒絶理由が通知され、同年４月２８日に意見書とともに手続補正書が提出されたが、平成２１年４月２７日付けで拒絶査定がなされ、それに対して、同年８月１１日に拒絶査定不服審判請求がなされるとともに手続補正書が提出され、同年９月１６日に審判請求書の手続補正書（方式）が提出され、平成２２年４月１日付けで前置報告がなされ、それに基づいて当審で平成２３年１０月２６日付けで審尋がなされ、同年１２月１６日に回答書が提出されたものである。
　  
　  
　  
第２　本願発明 
　 
　本願の請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、平成２１年８月１１日に提出された手続補正書により補正された明細書（以下、「本願明細書」という。）の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定されるとおりの、以下のとおりのものである。
「【請求項１】　（Ａ）ＳｉＨ基と反応性を有する炭素−炭素二重結合を１分子中に少なくとも２個含有する有機化合物、（Ｂ）１分子中に少なくとも２個のＳｉＨ基を含有するケイ素化合物、（Ｃ）ヒドロシリル化触媒、及び、（Ｄ）熱可塑性樹脂を含む光学材料用組成物であって、温度２３℃における当該組成物の粘度が１０Ｐａ・ｓ以下であることを特徴とする光学材料用組成物を硬化させて得られる光学用材料を含む発光ダイオードであって、
（Ａ）有機化合物が、ビスフェノールＡジアリルエーテル、２，２’−ジアリルビスフェノールＡ、ジアリルフタレート、ビニルシクロヘキセン、ジビニルベンゼン、ジビニルビフェニル、トリアリルイソシアヌレート、２，２−ビス（４−ヒドロキシシクロヘキシル）プロパンのジアリルエーテル、または１，２，４−トリビニルシクロヘキサンであり、
（Ｄ）熱可塑性樹脂が、ブチルアクリレート重合体、ブチルメタクリレート重合体、及び、メチルメタクリレート／ブチルアクリレート共重合体から選ばれる１種または複数種の重合体であって、光学材料用組成物１００重量％に対する（Ｄ）熱可塑性樹脂の含量が２５重量％以下であり、かつ、（Ｄ）熱可塑性樹脂の重量平均分子量が１００，０００以上であり、
（Ｂ）成分中のＳｉＨ基の総数（Ｙ）の（Ａ）成分中の炭素−炭素二重結合の総数（Ｘ）に対する比が、２．０≧Ｙ／Ｘ≧０．９
である発光ダイオード。」 
　  
　  
　  
第３　原査定の拒絶の理由の概要 
　 
　原査定の拒絶の理由２（原査定においては、理由３と記載されているが、以下に続く備考の記載を参酌すれば、理由２の明らかな誤記であると認められるので、理由２と解した。）は、本願の請求項１−４に係る各発明は、引用出願５（特願２００１−２２２６０９号）の願書に最初に添付された明細書（以下、「先願明細書」という。）に記載された発明と同一であるから、本願は、特許法第２９条の２の規定により、特許を受けることができないというものである。 
　 
　 
　 
第４　先願明細書の記載事項 
　 
　特願２００１−２２２６０９号の特許出願は、本願の優先日前の平成１３年７月２４日に、発明者大内克哉、津村学及び岩原孝尚とし、出願人鐘淵化学工業株式会社として出願され、本願の優先日後である平成１５年２月７日に特開２００３−３４７４３号公報として出願公開がされたものであるところ、先願明細書には、次の事項が記載されている。
　  
摘示ア　「【請求項１】（Ａ）トリアリルイソシアヌレート、（Ｂ）１分子中に少なくとも２個のＳｉＨ基を含有するケイ素化合物、（Ｃ）ヒドロシリル化触媒、（Ｄ）熱可塑性樹脂、を必須成分として含有する組成物からなる光学材料用組成物であって、（Ｄ）成分がブチルアクリレート系重合体、ブチルメタクリレート系重合体、メチルメタクリレート／ブチルアクリレート系共重合体から選ばれる１種または複数種の重合体であることを特徴とする光学材料用組成物。
・・・
【請求項６】請求項１乃至５のいずれか一項に記載の光学用材料用組成物をあらかじめ混合し、組成物中のＳｉＨ基と反応性を有する炭素−炭素二重結合とＳｉＨ基の一部または全部およびを反応させることによって硬化させてなる光学用材料。
・・・
【請求項９】請求項６に記載の光学用材料を用いた発光ダイオード。」（特許請求の範囲請求項１、６及び９）
　  
摘示イ　「【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的は、光学的透明性が高く、光劣化が少なく、強靭性を有する光学用材料用組成物、光学用材料、その製造方法、およびそれを用いた液晶表示装置および発光ダイオードを提供することである。」（段落0007）
　  
摘示ウ　「上記したような（Ａ）成分と（Ｂ）成分の混合比率は、必要な強度を失わない限りは特に限定されないが、（Ｂ）成分中のＳｉＨ基の数（Ｙ）の（Ａ）成分中の炭素−炭素二重結合の数（Ｘ）に対する比が、２．０≧Ｙ／Ｘ≧０．９であることが好ましく、１．８≧Ｙ／Ｘ≧１．０がより好ましい。」（段落0026）
　  
摘示エ　「（Ｄ）成分はブチルアクリレート系重合体、ブチルメタクリレート系重合体、メチルメタクリレート／ブチルアクリレート系共重合体から選ばれる１種または複数種の重合体である。（Ａ）成分にトリアリルイソシアヌレートを用いた場合、これらの（Ｄ）成分を使用した時に（Ａ）成分との相溶性が良好であり、本発明の光学材料用組成物を硬化させて得られる光学材料の耐光性が高くなる。」（段落0037）  
　 
摘示オ　「（Ｄ）成分の熱可塑製樹脂の分子量としては、特に限定はないが、（Ａ）成分や（Ｂ）成分との相溶性が良好となりやすいという点においては、数平均分子量が２０００以下であることが好ましく、５０００以下であることがより好ましい。逆に、得られる硬化物が強靭となりやすいという点においては、数平均分子量が１００００以上であることが好ましく、１０００００以上であることがより好ましい。分子量分布についても特に限定はないが、混合物の粘度が低くなり成形性が良好となりやすいという点においては、分子量分布が３以下であることが好ましく、２以下であることがより好ましく、１．６以下であることがさらに好ましい。」（段落0053）
　
摘示カ　「（Ｄ）成分の熱可塑性樹脂の配合量としては特に限定はないが、組成物全体の３〜５０重量％が好ましく、３〜２０重量％がさらに好ましい。少ないと得られる硬化物が脆くなりやすいし、多いと耐熱性（高温での弾性率）が低くなりやすい。」（段落0055）
　
摘示キ　「【実施例】以下に、本発明の実施例および比較例を示すが、本発明は以下によって限定されるものではない。
・・・
（合成例２）５ｌのセパラブルフラスコの重合容器内を窒素置換した後、臭化銅１１．３ｇを量り取り、アセトニトリル（モレキュラーシーブスで乾燥後窒素バブリングしたもの）１８０ｍＬを加えた。５分間７０℃で加熱攪拌した後、再び室温に冷却し、開始剤２，５−ジブロモアジピン酸ジエチル５．７ｇ、アクリル酸-ｎ-ブチル８０４．６ｇを加えた。８０℃で加熱攪拌し、配位子ジエチレントリアミン１．６ｍｌを加えて重合を開始した。重合開始から一定時間ごとに、重合溶液からサンプリング用として重合溶液約０．２ｍｌを抜き取り、サンプリング溶液のガスクロマトグラム分析によりアクリル酸-ｎ-ブチルの転化率を決定した。トリアミンを随時加えることで重合速度を制御した。アクリル酸-ｎ-ブチルの転化率が９５％の時点で、メタクリル酸メチル３４５．７ｇ、塩化銅７．８ｇ、ジエチレントリアミン１．６ｍｌ、トルエン（モレキュラーシーブスで乾燥後窒素バブリングしたもの）１１０７．９ｍｌを加えた。同様にして、メタクリル酸メチルの転化率を決定した。メタクリル酸メチルの転化率が８５％、アクリル酸-ｎ-ブチルの転化率が９８％の時点で、トルエン１５００ｍｌを加え、水浴で反応器を冷却して反応を終了させた。反応中常に重合溶液は緑色であった。
　反応溶液を活性アルミナで濾過することにより銅錯体を除去した。得られた濾液を多量のメタノールに加えて重合体を沈殿させ、得られた重合体を６０℃で２４時間真空乾燥することにより、ブロック共重合体を得た（重合体Ａと称す）。得られた重合体の分析方法および結果は以下のとおり。
　（分子量・分子量分布）クロロホルムを移動相として、ポリスチレンゲルカラムを使用したＧＰＣ測定を行い、ポリスチレン換算の分子量を求めた。
　（ＢＡとＭＭＡの組成比（ｗｔ％））1Ｈ-ＮＭＲにより、ブロック共重合体中のポリアクリル酸ブチルとポリメタアクリル酸メチルの重量分率を確認した。
　数平均分子量＝１１５００、重量平均分子量／数平均分子量＝１．５０、ＢＡ／ＭＭＡ＝７０／３０
・・・
（実施例１）トリアリルイソシアヌレート４．０ｇと、合成例２で合成した重合体Ａ０．７ｇと、白金ビニルシロキサン錯体のキシレン溶液（白金として３ｗｔ％含有）３０ｍｇを混合した。これに合成例１で合成した部分反応物Ａ６．０ｇと１-エチニルシクロヘキサノール３０ｍｇをあらかじめ混合したものを加えて混合して硬化性組成物とした。このものを、２枚のガラス板に３ｍｍ厚みのシリコーンゴムシートをスペーサーとしてはさみこんで作成したセルに流し、６０℃／６時間、７０℃／１時間、８０℃／１時間、１２０℃／１時間加熱を行い無色透明のシート状硬化物を得た。
・・・
（実施例６）・・・
・・・
　実施例１乃至４と同様にして調整した硬化性組成物を砲弾型の型枠であるキャスティングケース内に注入させる。上記の発光素子がカップ内に配置されたマウントリード及びインナーリードの一部をキャスティングケース内に挿入し１００℃１時間の初期硬化を行う。キャスティングケースから発光ダイオードを抜き出し、窒素雰囲気下において１２０℃１時間で硬化を行う。これにより砲弾型等のランプタイプの発光ダイオードを作成することができる。
（実施例７）実施例１乃至４に記載の方法で硬化性組成物および発光素子を作成する。
・・・この状態で真空装置内に配置させると共に発光素子が配置されたガラスエポキシ樹脂基板上に硬化性組成物をディスペンスし、貫通孔を利用したキャビティ内に硬化性組成物を充填する。この状態で、１００℃１時間、さらに１５０℃１時間硬化させる。各発光ダイオードチップごとに分割させることでチップタイプ発光ダイオードを作成することができる。
（実施例８）実施例１乃至４に記載の方法で硬化性組成物および発光素子を作成する。
・・・パッケージ開口部内にモールド部材として硬化性組成物を充填する。この状態で、１００℃１時間、さらに１５０℃１時間硬化させる。この様にして、チップタイプ発光ダイオードを作成することができる。」（段落0113〜0121）
　
摘示ク　「【発明の効果】本発明の組成物は相溶性が良好であるためこれを硬化させてなる材料は、光学的透明性が高く、光劣化が少なく、強靭性を有する光学用材料に適した材料である。」（段落0122）
　
第５　先願明細書に記載された発明 
　 
　先願明細書には、「（Ａ）トリアリルイソシアヌレート、（Ｂ）１分子中に少なくとも２個のＳｉＨ基を含有するケイ素化合物、（Ｃ）ヒドロシリル化触媒、（Ｄ）熱可塑性樹脂、を必須成分として含有する組成物からなる光学材料用組成物をあらかじめ混合し、組成物中のＳｉＨ基と反応性を有する炭素−炭素二重結合とＳｉＨ基の一部または全部およびを反応させることによって硬化させてなる光学用材料を用いた発光ダイオードであって、（Ｄ）成分がブチルアクリレート系重合体、ブチルメタクリレート系重合体、メチルメタクリレート／ブチルアクリレート系共重合体から選ばれる１種または複数種の重合体であることを特徴とする発光ダイオード。」が記載されており（摘示ア）、摘示ウには、（Ａ）成分と（Ｂ）成分の混合比率が、（Ｂ）成分中のＳｉＨ基の数（Ｙ）の（Ａ）成分中の炭素−炭素二重結合の数（Ｘ）に対する比が、２．０≧Ｙ／Ｘ≧０．９であることが記載されている。
　そして、摘示カには、（Ｄ）成分の配合量が、組成物全体の３〜２０重量％であることが記載されている。
　そうすると、先願明細書には、「（Ａ）トリアリルイソシアヌレート、（Ｂ）１分子中に少なくとも２個のＳｉＨ基を含有するケイ素化合物、（Ｃ）ヒドロシリル化触媒、（Ｄ）熱可塑性樹脂、を必須成分として含有する組成物からなる光学材料用組成物をあらかじめ混合し、組成物中のＳｉＨ基と反応性を有する炭素−炭素二重結合とＳｉＨ基の一部または全部およびを反応させることによって硬化させてなる光学用材料を用いた発光ダイオードであって、
（Ｄ）成分がブチルアクリレート系重合体、ブチルメタクリレート系重合体、メチルメタクリレート／ブチルアクリレート系共重合体から選ばれる１種または複数種の重合体であって、（Ｄ）成分の配合量が、組成物全体の３〜２０重量％であって、
（Ａ）成分と（Ｂ）成分の混合比率が、（Ｂ）成分中のＳｉＨ基の数（Ｙ）の（Ａ）成分中の炭素−炭素二重結合の数（Ｘ）に対する比が、２．０≧Ｙ／Ｘ≧０．９である発光ダイオード。」の発明（以下、「先願発明」という。）が記載されているといえる。
　 
　 
　 
第６　対比 
　 
　本願発明と先願発明とを対比する。
　先願発明における（Ａ）成分〜（Ｄ）成分は、本願発明における（Ａ）成分〜（Ｄ）成分に各々相当することは明らかであり、（Ａ）成分と（Ｂ）成分との配合割合も両者において重複一致している。
　そして、（Ｄ）成分の配合割合について、先願発明においては、「組成物全体の３〜２０重量％」であって、本願発明においては、「光学材料用組成物１００重量％に対する（Ｄ）熱可塑性樹脂の含量が２５重量％以下」であるから、両者において重複する部分を包含していることは明らかである。
　そうすると、両者は、「（Ａ）ＳｉＨ基と反応性を有する炭素−炭素二重結合を１分子中に少なくとも２個含有する有機化合物、（Ｂ）１分子中に少なくとも２個のＳｉＨ基を含有するケイ素化合物、（Ｃ）ヒドロシリル化触媒、及び、（Ｄ）熱可塑性樹脂を含む光学材料用組成物を硬化させて得られる光学用材料を含む発光ダイオードであって、
（Ａ）有機化合物が、ビスフェノールＡジアリルエーテル、２，２’−ジアリルビスフェノールＡ、ジアリルフタレート、ビニルシクロヘキセン、ジビニルベンゼン、ジビニルビフェニル、トリアリルイソシアヌレート、２，２−ビス（４−ヒドロキシシクロヘキシル）プロパンのジアリルエーテル、または１，２，４−トリビニルシクロヘキサンであり、
（Ｄ）熱可塑性樹脂が、ブチルアクリレート重合体、ブチルメタクリレート重合体、及び、メチルメタクリレート／ブチルアクリレート共重合体から選ばれる１種または複数種の重合体であって、光学材料用組成物１００重量％に対する（Ｄ）熱可塑性樹脂の含量が２５重量％以下であり、
（Ｂ）成分中のＳｉＨ基の総数（Ｙ）の（Ａ）成分中の炭素−炭素二重結合の総数（Ｘ）に対する比が、２．０≧Ｙ／Ｘ≧０．９
である発光ダイオード。」である点で一致し、以下の相違点１及び２で一応相違するものである。
　  
　＜相違点１＞  
　（Ｄ）成分の平均分子量について、本願発明においては、「重量平均分子量が１００，０００以上」であると規定しているのに対し、先願発明においては、その点について特に規定していない点
　
　＜相違点２＞  
　光学材料用組成物の粘度について、本願発明においては、「温度２３℃における当該組成物の粘度が１０Ｐａ・ｓ以下」であると規定しているのに対し、先願発明においては、その点について特に規定していない点
　 
　 
　 
第７　相違点に対する判断 
　 
○相違点１について
　先願明細書における（Ｄ）成分の平均分子量について検討すると、摘示オには、「（Ｄ）成分の熱可塑製樹脂の分子量としては、特に限定はないが、（Ａ）成分や（Ｂ）成分との相溶性が良好となりやすいという点においては、数平均分子量が２０００以下であることが好ましく、５０００以下であることがより好ましい。逆に、得られる硬化物が強靭となりやすいという点においては、数平均分子量が１００００以上であることが好ましく、１０００００以上であることがより好ましい。」と記載されており、この記載によれば、（Ｄ）成分の数平均分子量として、得られる硬化物が強靭となりやすいという点においては、数平均分子量が１０００００以上であることがより好ましいものであるということがみてとれるから、先願明細書には、（Ｄ）成分の数平均分子量が１０００００以上である態様も包含しているということができる。
　そして、技術常識からみて、数平均分子量に分子量分布を乗じたものが重量平均分子量であって、分子量分布が１以下であることはありえないことに鑑みれば、上記した先願明細書における（Ｄ）成分の「数平均分子量が１０００００以上」ということは、本願発明における「重量平均分子量が１００，０００以上」と重複する部分を包含していることは明らかである。
　そうすると、相違点１は、実質的な相違点ではない。
　
○相違点２について
　上記相違点１についてで述べたとおり、相違点１は実質的な相違点ではない。
　そうすると、先願発明の光学材料用組成物と本願発明の光学材料用組成物とを対比すると、両者は、共に、それを硬化させてなる光学用材料を発光ダイオードに用いるものである点で共通するものであって、当該組成物を構成する各成分に着目すると、（Ａ）成分、（Ｂ）成分、（Ｃ）成分、及び、（Ａ）成分と（Ｂ）成分との配合割合がいずれも重複一致するものであって、しかも、上記のとおり、（Ｄ）成分の種類、平均分子量及び配合量についてもいずれも重複一致するものであるということができる。
　してみると、先願発明において、その光学材料用組成物の粘度について明文の記載がなくとも、当該光学材料用組成物を構成する各成分及び配合割合が重複一致するものである以上、先願発明の光学材料用組成物の粘度は、本願発明の上記光学材料用組成物の粘度と当然に重複一致するものであると認めるのが相当である。
　そうすると、相違点２も、実質的な相違点ではない。
　
　したがって、本願発明は、先願発明、すなわち、その出願の優先日前の特許出願であって、その優先日後に出願公開がされた先願明細書に記載された発明と同一である。
　そして、先願発明をした者が本願発明の発明者と同一の者ではなく、また、本願の出願の時に本願の出願人と先願発明に係る出願人とが同一の者でもない。
　よって、本願発明は、その出願の優先日前の特許出願であって、その優先日後に出願公開がされた特許出願の願書に最初に添付された明細書に記載された発明と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の特許出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が上記特許出願の出願人と同一でもないので、特許法第２９条の２の規定により、特許を受けることができない。
　 
　 
　 
第８　請求人の主張の検討 
　 
１．意見書の主張についての検討
　請求人は、平成２０年４月２８日に提出された意見書において、「（５）２９条の２について
審査官殿は、出願５の当初明細書には、ブチルメタクリレート系（共）重合体等の熱可塑性樹脂を含有する光学材料用組成物を発光ダイオードのモールド材に供する発光ダイオードに係る発明が記載されており、当該熱可塑性樹脂の重量平均分子量、当該発光体の構造に係る点も記載されており、上記出願５には、硬化性組成物の粘度に係る事項が記載されていないものの、添加使用する熱可塑性樹脂の重量平均分子量とその添加量から、上記出願５に記載の硬化性組成物の粘度は本願発明に係る粘度の範囲内のものであるといえると判断されています。
しかしながら、引用先願５の合成例２〜５において、引用先願５において熱可塑性樹脂と称する重合体が合成されていますが、合成例２では、段落番号［０１１７］の記載から計算すると重量平均分子量１７，２５０（＝１１，５００×１．５）の重合体が、合成例３および４では、液状のオリゴマーであって分子量はかなり低く（例えば、合成例３ではＶＰＯによる分子量が２，９５０）、合成例５では、重量平均分子量１１，６００程度（計算方法は下記に記載します）の重合体が合成されており、最も高分子量のものでも合成例２の１７，２５０であって、重量平均分子量が１００，０００以上の重合体は合成されていません。本願発明では、重量平均分子量が１００，０００以上の熱可塑性樹脂を使用しますが、その技術的意義は段落番号［００５９］に記載されているように、増粘効果とボイド抑制効果であり、本願発明で使用する熱可塑性樹脂と、引用先願５で意図されている熱可塑性樹脂は、重量平均分子量の点で大きく異なります。
したがって、請求項１および２に係る本願発明は、引用先願５に記載の発明とは実質的に相違し、特許法第２９条の２の規定を満足します。なお、請求項３および４については、いずれも請求項２に従属するものであって、同様に特許法第２９条の２の規定を満足します。」と主張している。 
　 
　しかしながら、上記第７　○相違点１についてでも述べたとおり、先願明細書には、（Ｄ）成分の数平均分子量が１０００００以上である態様も包含しているということができるから、先願明細書には本願発明の上記重量平均分子量を有する（Ｄ）成分が開示されていると認めるのが相当であって、この点に差異は見あたらない。
　そして、請求人も認めるとおり、先願明細書の合成例２には、成分（Ｄ）として数平均分子量１１，５００であるものが記載されており（摘示キ）、摘示オには、「（Ｄ）成分の熱可塑製樹脂の分子量としては、特に限定はないが、（Ａ）成分や（Ｂ）成分との相溶性が良好となりやすいという点においては、数平均分子量が２０００以下であることが好ましく、５０００以下であることがより好ましい。逆に、得られる硬化物が強靭となりやすいという点においては、数平均分子量が１００００以上であることが好ましく、１０００００以上であることがより好ましい。」と記載されているのであるから、この記載に基づき、先願明細書の合成例２では、得られる硬化物の強靭性を考慮して（Ｄ）成分の数平均分子量が１００００以上である１１，５００のものを使用したということができ、そうであれば、先願明細書に記載された発明として実施例に記載されたものに限定して解釈すべき理由ないし根拠もみあたらないことに鑑みても、さらに好ましいとする数平均分子量が１０００００以上であるものも開示されているといわざるを得ない。
　したがって、かかる請求人の主張を採用することはできない。
  
２．審判請求書の主張についての検討
　請求人は、平成２１年９月１６日に提出された審判請求書の手続補正書（方式）において、「（３）理由３について
審査官殿は、出願５の当初明細書等に記載の発明を実施例に限定すべき特段の技術的事由もなく、また、出願５の［００５３］には、数平均分子量が１０００００以上である熱可塑性樹脂を使用することが明確に記載されていることから、熱可塑性樹脂において、本願発明に係るものと出願５の当初明細書等に記載のものは何ら相違しないと判断されています。
確かに、１０００００以上とは記載されていますが、同段落の最初に分子量については限定がないと記載されており、さらに５０００以下でも２０００以下でも好ましいと記載されていることも考慮すると、結局のところ、出願５では分子量はいくつであっても良いと記載され、分子量の規定がないのと同じような開示になります。このような状況の下、実際に明確に意図している分子量を考えるために実施例を参酌することになり、前回の意見書で説明しましたように、最大でも合成例２の１７２５０であって、本願発明で使用する熱可塑性樹脂の分子量１０００００以上と比較すると、１／６程度の分子量しかない低分子量のものしか検討しておりません。このような低分子量の熱可塑性樹脂であれば、ボイドを低減することは不可能であります。
また、ボイドの低減には、組成物の粘度を上昇させないように１０Ｐａ．ｓ以下にすることも重要ですが、出願５には粘度に関する記載も示唆もありません。低分子量の熱可塑性樹脂を配合する場合に、少量配合すると靭性の改良が充分ではなく、靭性のために多量に配合すると、組成物の粘度が上昇してボイドの発生が大きく、光学材料に使用することができません。本願発明では、極めて高分子量の熱可塑性樹脂を配合するので、粘度を上昇させないようにすることが極めて重要となります。
さらに、出願５では、段落番号［０００６］に記載されているように熱衝撃を与えたときにはがれなどが生じるという課題を、熱可塑性樹脂を配合することによって解決するものであると理解できます。実際に、熱衝撃を改善するためには、一般的には、かなり多量に配合しなければ、改善することができません。本願発明が奏するボイドの発生を低減ということは、全く検討されていないことから、本願発明は出願５に記載の発明に対して新たな効果を奏しており、効果の観点からも、実質的に相違します。
このように、請求項１および２に係る本願発明は、熱可塑性樹脂の重量平均分子量および組成物の粘度の点で、出願５とは相違し、効果も全く異なるので、両発明は実質的に相違しており、特許法第２９条の２の規定を満足します。」とも主張している。 
　 
　しかしながら、上記第７　○相違点１について及び第８　１．でも述べたとおり、先願明細書には（Ｄ）成分の数平均分子量が１０００００以上であるものが記載されているといわざるを得ない。
　また、組成物の粘度の点について検討しても、先願明細書においても、組成物を注型等により硬化させて発光ダイオードを製造しており（摘示キ）、光学的透明性が高く、光劣化が少なく、強靭性を有することも記載されている（摘示イ及びク）のであるから、その発明の分野に属する通常の知識を有する者であれば、ボイドの発生の低減や組成物の粘度の調製は、光学的透明性や注型作業性等という観点から当然に考慮すべきことにすぎず、発光ダイオードのモールド部材等に用いられる材料であれば、注型作業等に支障を生じる高粘度のものが使用できるはずもなく、そのような高粘度のものが初めから除外されることは明らかである。
　そして、先願明細書における（Ｄ）成分の配合量についても、上記第６　で述べたとおり、本願発明における（Ｄ）成分の配合量と重複する部分を包含していることは明らかであって、実際、先願明細書の実施例１においても、摘示クから、（Ｄ）成分である重合体Ａが、組成物全体の約６．５重量％と計算され、この値は当然に本願発明で規定する「２５重量％以下」であって、本願明細書の実施例１及び２における「５重量％」と比較しても３割多いだけであるから、請求人のいう「かなり多量に配合」に該当しないことは明らかであって、請求人の主張は受け入れられるものではない。
  
３．回答書の主張についての検討
　請求人は、平成２３年１２月１６日に提出された回答書において、「（３）特許法第２９条の２ 
 （３−１）前置審査官殿は、熱可塑性樹脂の分子量としては、得られる硬化物が強靱となりやすいという点においては、数平均分子量が１０００００以上であることがより好ましいこと、熱可塑性樹脂の配合量としては組成物全体の３〜２０重量％がさらに好ましいことが記載されており、本願発明に係る課題ないし効果（特に、強靱性を有する）と何ら相違しないと判断されています。 
 しかしながら、出願５では、段落番号［０００６］に記載されているように熱衝撃を与えたときにはがれなどが生じるという課題を、熱可塑性樹脂を配合することによって解決するものであると理解できます。実際に、熱衝撃を改善するためには、一般的には、かなり多量に熱可塑性樹脂を配合しなければ改善することができません。本願発明が奏するボイドの発生を低減することは全く検討されていません。 
 理由補充書においても詳細にご説明致しましたように、ボイドの低減と粘度の上昇は相反する特性となっております。高分子量の熱可塑性樹脂を使用すれば、必然的に粘度が上昇してしまいます。両者を満足させるために高分子量の熱可塑性樹脂を使用すると、熱可塑性樹脂の配合量を低減する必要があります。この点については、出願５には何ら記載されていません。本願発明は出願５に記載の発明に対して新たな効果を奏しており、効果の観点から実質的に相違します。 
 （３−２）前置審査官殿は、出願５の当初明細書等に光学材料用組成物の粘度が記載されていなくとも、成分の種類とその配合割合が重複する以上、当然ながら、出願５に係る光学材料用組成物の粘度も本願発明に係る範囲内（粘度が１０Ｐａ・ｓ以内）であり、この点については、実質的な相違点ではないと判断されています。 
 出願５の表面的な開示内容は非常に広いものであって、その開示内容の中には粘度が１０Ｐａ・ｓ以内になる態様も必然的に包含されています。しかしながら、発明思想として、高分子量の熱可塑性樹脂を組成物の粘度が１０Ｐａ・ｓ以内となるように配合するという技術思想は開示されていません。
 なお、理由補充書でもご説明致しましたように、出願５には１０００００以上とは記載されていますが、同段落の最初に分子量については限定がないと記載されており、さらに５０００以下でも２０００以下でも好ましいと記載されていることも考慮すると、結局のところ、出願５では分子量はいくつであっても良いと記載され、分子量の規定がないのと同じような開示になります。このような状況の下、実際に明確に意図している分子量を考えるために実施例を参酌することになり、前回の意見書で説明しましたように、最大でも合成例２の１７２５０であって、本願発明で使用する熱可塑性樹脂の分子量１０００００以上と比較すると、１／６程度の分子量しかない低分子量のものしか検討しておりません。このような低分子量の熱可塑性樹脂であれば、ボイドを低減することは不可能であります。
 （３−３）前置審査官殿は、出願５に係る組成物は、発光ダイオード等の封止材に供する光学材料用組成物であるから、出願５の当初明細書等に記載の熱可塑性樹脂から、ボイドを生じるようなものを選択することが意図されていないことが明白であると判断されています。 
 出願５は、段落番号［０００６］に記載されているように熱衝撃を与えたときにはがれなどが生じるという課題を解決することを優先的な課題としています。確かにボイドが多数存在するものを作製することを意図していないことは明らかですが、ボイドを積極的に低減させようという思想も、そのための手段も開示されていません。
 （３−４）以上ご説明致しましたように、請求項１および２に係る本願発明は、熱可塑性樹脂の重量平均分子量および組成物の粘度の点で、出願５とは相違し、効果も全く異なるので、両発明は実質的に相違しており、特許法第２９条の２の規定を満足します。」とも主張している。 
　 
　しかしながら、熱可塑性樹脂の重量平均分子量および組成物の粘度の点については、上記第８　１．及び２．で述べたとおりである。
　そして、強靱性改良の点は、先願明細書にも記載されていることにすぎないし、先願明細書において、たとえボイドの発生を抑制したという効果が明記されていないとしても、上記のとおり、先願明細書には本願発明と重複一致する光学材料用組成物が開示されているといわざるを得ず、そうであれば当然に本願発明と同様の効果が奏されているはずであるから、請求人の主張は受け入れられるものではない。
　 
　 
　 
第９　むすび 
　 
　以上のとおり、本願の請求項１に係る発明は、特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができないとする原査定の拒絶理由は妥当なものであるから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。