【事件の表示】
　平成１１年特許願第３６５８９０号「防汚塗料組成物、この防汚塗料組成物から形成されている防汚塗膜および該防汚塗料組成物を用いた防汚方法並びに該塗膜で被覆された船体または水中構造物」拒絶査定不服審判事件〔平成１２年　９月１２日出願公開、特開２０００−２４８２２８〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯・本願発明
　
　本願は，平成１１年１２月２４日（優先権主張，平成１０年１２月２８日）の出願であって，その請求項１〜１２に係る発明は，平成２１年１２月２１日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲に記載された事項により特定されるとおりのものであって，そのうち請求項１に係る発明（以下，本願発明という。）は以下のとおりのものである。
「【請求項１】
（ａ）式［Ｉ］：
【化１】
［式［Ｉ］中，Ｒ１　は，水素原子またはメチル基を示し，Ｒ２　，Ｒ３　，Ｒ４　は，互いに同一でも異なっていてもよく，それぞれアルキル基，シクロアルキル基，置換基を有していてもよいフェニル基の何れかを示す。］
で表されるシリル（メタ）アクリレート成分単位２０〜８０重量％，
　（ｂ）式［II］：
【化２】
［式［II］中，Ｒ５　は，水素原子またはメチル基を示し，Ｚは，酸素原子または−ＮＲ７　を示し，
　Ｚが酸素原子である場合には，Ｒ６　は置換基を有していてもよいヒドロキシアルキル基，ヒドロキシシクロアルキル基または式：
【化３】
で表されるポリアルキレングリコール基［但し，Ｒ８　は，アルキレン基であり，ｎは，２〜５０の整数を示す。］を示し，
　Ｚが−ＮＲ７　である場合には，Ｒ７　は，ハロゲン，ヒドロキシル基，アミノ基，置換アミノ基，アシル基，アルコキシ基の何れかで置換されていてもよいアルキル基を示し，Ｒ６　は水素原子を示す。］で表されるアクリル系不飽和単量体成分単位０．０１〜４０重量％，
　および
（ｃ）上記（ａ）成分単位および（ｂ）成分単位以外の他の不飽和単量体成分単位５〜７９．９９重量％（但し（ａ）＋（ｂ）＋（ｃ）＝１００重量％）
から構成され，ゲルパーミエイションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）で測定した重量平均分子量が２０万以下であるシリル（メタ）アクリレート共重合体を含有することを特徴とする防汚塗料組成物
（但し，（ａ’）次の一般式（Ｉ）：
【化４】
（式中，Ｒ１　は水素原子またはメチル基，Ｒ２　，Ｒ３　，Ｒ４　は，アルキル基，アリール基，アラルキル基よりなる群から選ばれた基であって，互いに同一であっても異なっていてもよい。ただし，Ｒ２　，Ｒ３　，Ｒ４　のうちの少なくとも１つは，炭素数が３以上の分岐または環状のアルキル基，アリール基もしくはアラルキル基である）で表わされる有機珪素含有単量体の１種または２種以上を１０〜８０重量％と，（ｂ’）次の一般式（II）：
【化５】
［式中，Ｒ５　は水素原子またはメチル基，Ｒ６　，Ｒ７　は，同一または異なって，炭素数が２〜６のアルキレン基，フェニレン基または次の一般式（III）：
【化６】
（式中，Ｒ８　は炭素数が２〜６のアルキレン基である）で表わされる基よりなる群から選ばれた基であり，ｍ＝０〜２０，ｎ＝０〜２０，ｍ＋ｎ≧１である］で表わされるヒドロキシル基含有単量体および／またはそのオリゴマーの１種または２種以上を０．１〜３０重量％と，（ｃ’）その他のエチレン性不飽和単量体を１９．９〜８０重量％とからなる単量体混合物より得られる共重合体をビヒクルとして含有することを特徴とする防汚塗料組成物であって，
　前記有機珪素含有単量体（ａ’）が，トリ−ｉ−プロピルシリル（メタ）アクリレート，トリ−ｉ−ブチルシリル（メタ）アクリレート，トリ−ｓ−ブチルシリル（メタ）アクリレート，トリフェニルシリル（メタ）アクリレート，トリシクロヘキシルシリル（メタ）アクリレート，トリベンジルシリル（メタ）アクリレート，トリ−２−エチルヘキシルシリル（メタ）アクリレート，ジ−ｉ−プロピル−ｉ−ブチルシリル（メタ）アクリレート，ジ−ｉ−プロピル−ｓ−ブチルシリル（メタ）アクリレート，ジ−ｉ−プロピル−２−エチルヘキシルシリル（メタ）アクリレート，ジ−ｉ−プロピルラウリルシリル（メタ）アクリレート，ジ−ｉ−プロピルステアリルシリル（メタ）アクリレート，ｉ−プロピルジフェニルシリル（メタ）アクリレート，ｉ−ブチルジフェニルシリル（メタ）アクリレート，ｔ−ブチルジフェニルシリル（メタ）アクリレート，および，ラウリルジフェニルシリル（メタ）アクリレートからなる群から選択される１種または２種以上であり，
　前記ヒドロキシル基含有単量体および／またはそのオリゴマー（ｂ’）が，２−ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート，１−メチル−２−ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート，２−ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート，３−ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート，４−ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート，６−ヒドロキシヘキシル（メタ）アクリレート，４−ヒドロキシフェニル（メタ）アクリレート，４−（２−ヒドロキシエチル）フェニル（メタ）アクリレート，２−（４−ヒドロキシフェニル）エチル（メタ）アクリレート，ブレンマーＰＥシリーズ［日本油脂（株）製，ポリエチレングリコールモノメタクリレート］，ブレンマーＰＰシリーズ［日本油脂（株）製，ポリプロピレングリコールモノメタクリレート］，ブレンマーＰＥＰシリーズ［日本油脂（株）製，ポリエチレングリコールポリプロピレングリコールモノメタクリレート］，ブレンマーＰＥＴ−８００［日本油脂（株）製，ポリエチレングリコールポリテトラメチレングリコールモノメタクリレート］，ブレンマーＮＫＨ−５０５０［日本油脂（株）製，ポリプロピレングリコールポリテトラメチレングリコールモノメタクリレート］，ブレンマーＡＰ−４００［日本油脂（株）製，ポリプロピレングリコールモノアクリレート］，ブレンマーＡＥ−３５０［日本油脂（株）製，ポリエチレングリコールモノアクリレート］，２−ヒドロキシエチルアクリレートオリゴマー［（株）日本触媒製，商品名ＨＥ１０，ＨＥ２０］，および，２−ヒドロキシプロピルアクリレートオリゴマー［（株）日本触媒製，商品名ＨＰ１０，ＨＰ２０］からなる群より選択される１種または２種以上であり，
　前記その他のエチレン性不飽和単量体が，メチル（メタ）アクリレート，エチル（メタ）アクリレート，ｎ−ブチル（メタ）アクリレート，ｉ−ブチル（メタ）アクリレート，ｔ−ブチル（メタ）アクリレート，２−エチルヘキシル（メタ）アクリレート，シクロヘキシル（メタ）アクリレート，フェニル（メタ）アクリレート，ベンジル（メタ）アクリレート，メトキシエチル（メタ）アクリレート，エトキシエチル（メタ）アクリレート，３−メトキシブチル（メタ）アクリレート，２−ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート，４−ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート，ジメチルアミノエチル（メタ）アクリレート，塩化ビニル，塩化ビニリデン，（メタ）アクリロニトリル，酢酸ビニル，プロピオン酸ビニル，酪酸ビニル，安息香酸ビニル，ビニルブチレート，ベオバ［シェル社製，ビニルエステル系単量体］，ｉ−ブチルビニルエーテル，ラウリルビニルエーテル，Ｎ−ビニルピロリドンの官能基を有するビニル化合物，スチレン，ビニルトルエン，α−メチルスチレン，ジメチルマレート，ジ−ｎ−ブチルマレート，ジメチルフマレート，ジ−ｎ−ブチルフマレート，アクリル酸，メタクリル酸，マレイン酸，無水マレイン酸，モノメチルマレート，モノ−ｎ−ブチルマレート，モノラウリルマレート，モノステアリルマレート，フマル酸，モノメチルフマレート，モノ−ｎ−ブチルフマレート，モノラウリルフマレート，モノステアリルフマレート，イタコン酸，モノメチルイタコネート，モノ−ｎ−ブチルイタコネート，モノラウリルイタコネート，およびモノステアリルイタコネートからなる群より選択されるいずれか１種または２種以上であるものを除く）。」
　
　なお，上記本願請求項１の記載は，一見極めて不明確な記載形式となっているが，これは，原審において，「特願平１０−１９０２０５号」（後記２．参照）を引用して特許法第２９条の２に関する拒絶の理由を通知されたことを受けて，これに応答して補正した結果，上記のような記載になったものである。
　そして，本願請求項１の記載を詳細に検討すると，大要，前段の「本文」部分と後段の「但し書き」部分に分かれていて，前段において，本願発明に係る防汚塗料組成物に含有されるシリル（メタ）アクリレート共重合体を構成する３種類のモノマー成分（ａ），（ｂ）及び（ｃ）を特定し，そして，後段部分において，本願発明から「除かれる」共重合体が特定されているものであるが，ここで除かれる共重合体は，まず（ａ’）〜（ｃ’）として一般式又は上位概念の記載形式により記載されていて，引き続いてそれら（ａ’）〜（ｃ’）に対応するモノマー成分が，それぞれ個別に列記された成分である旨の限定がなされているものである。
　すなわち，一般式又は上位概念の表現として（ａ’）〜（ｃ’）に含まれるものであったとしても，引き続く個別名による特定には含まれていないモノマーを構成成分とする共重合体は，本願発明に係る共重合体からは除かれていないものと解される。
　このように，本願発明の記載は，一見して必ずしも明確であるとはいえないものの，少なくとも以上に記載した程度の理解は可能であり，以下の検討はこのような理解を前提として進める。
　
２．先願当初明細書の記載事項
　
　原査定の拒絶の理由に引用された，本願優先権主張の日前の他の出願であって，本願出願後に出願公開された特願平１０−１９０２０５号（以下，単に「先願」ともいう。）の願書に最初に添付した明細書（以下，単に「当初明細書」ともいう。なお，この出願には図面は添付されていない；特開２０００−１７２０３号公報参照）には，以下の事項が記載されている。
　
（Ａ−１）【請求項１】
「【請求項１】
（ａ）次の一般式（Ｉ）：
【化１】
（式中，Ｒ１　は水素原子またはメチル基，Ｒ２　，Ｒ３　，Ｒ４　は，アルキル基，アリール基，アラルキル基よりなる群から選ばれた基であって，互いに同一であっても異なっていてもよい。ただし，Ｒ２　，Ｒ３　，Ｒ４　のうちの少なくとも１つは，炭素数が３以上の分岐または環状のアルキル基，アリール基もしくはアラルキル基である）で表わされる有機珪素含有単量体の１種または２種以上を１０〜８０重量％と，
（ｂ）次の一般式（II）：
【化２】
［式中，Ｒ５　は水素原子またはメチル基，Ｒ６　，Ｒ７　は，同一または異なって，炭素数が２〜６のアルキレン基，フェニレン基または次の一般式（III）：
【化３】
（式中，Ｒ８　は炭素数が２〜６のアルキレン基である）で表わされる基よりなる群から選ばれた基であり，ｍ＝０〜２０，ｎ＝０〜２０，ｍ＋ｎ≧１である］で表わされるヒドロキシル基含有単量体および／またはそのオリゴマーの１種または２種以上を０．１〜３０重量％と，
（ｃ）その他のエチレン性不飽和単量体を１９．９〜８０重量％と
からなる単量体混合物より得られる共重合体をビヒクルとして含有することを特徴とする防汚塗料組成物。」
（Ａ−２）【０００４】〜【０００５】
「【０００４】
【発明が解決しようとする課題】本発明は，前記従来技術の問題点に鑑みて，塗膜物性，耐水性が良く安定した防汚性能を長期にわたり維持できる共重合体，それを含有する防汚塗料組成物，およびそれを用いる海中構造物表面の保護方法を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】そこで本発明者等は，上記の目的を達成するため，鋭意検討した結果，特定の有機珪素含有単量体の特定量にヒドロキシル基含有単量体を共重合して得られた共重合体を用いることにより，優れた塗膜物性，耐水性が得られ，しかも防汚性能も長期にわたって維持できることを見出し，本発明を完成するに至った。」
（Ａ−３）【００４１】
「【００４１】一般式（II）で表わされるヒドロキシル基含有単量体またはそのオリゴマーとしては，たとえば２−ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート，１−メチル−２−ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート，２−ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート，３−ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート，４−ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート，６−ヒドロキシヘキシル（メタ）アクリレート，…などがあげられ，これらは１種または２種以上用いられる。」
（Ａ−４）【００４３】
「【００４３】前記単量体（ａ），（ｂ），（ｃ）の単量体全量に対する割合は，単量体（ａ）１０〜８０重量％，単量体（ｂ）０．１〜３０重量％，単量体（ｃ）１９．９〜８０重量％である。単量体（ａ）の割合が前記範囲より少ないと塗膜の消耗速度が小さく，防汚性能が充分でなく，一方前記範囲より多いと塗膜の消耗速度が大きすぎ，短期間で防汚性能が消失する。この点から単量体（ａ）の割合は２０〜７０重量％の範囲がより好ましい。単量体（ｂ）の割合が前記範囲より少ないと塗膜の消耗速度が小さく防汚効果が劣り，一方前記範囲より多いと塗膜の耐水性が低下し，クラック，膨潤を生じやすくなる。この点から単量体（ｂ）の割合は１〜２０重量％の範囲が好ましい。単量体（ｃ）の割合が前記範囲より少ないと塗膜物性が悪く脆くなり，一方前記範囲より多いと塗膜は強くなるが，消耗速度が低下し，防汚効果が使用に耐えなくなる。この点から単量体（ｃ）の割合は２９〜７０重量％の範囲が好ましい。」
（Ａ−５）【００４４】
「【００４４】本発明に用いる共重合体の合成法は，任意であり，有機過酸化物やアゾ化合物などの種々のラジカル重合触媒を用いて，溶液重合法，懸濁重合法，乳化重合法，塊状重合法などの公知の重合法により合成することができる。前記共重合体の分子量は重量平均分子量で１０×１０３〜２０×１０４，なかんづく２０×１０３〜１０×１０４の範囲が好ましい。共重合体の分子量が前記範囲より小さいと塗膜の溶解性は向上するが塗膜物性が悪く脆くなる傾向があり，一方前記範囲より大きいと塗膜物性は向上するが消耗速度が低下する傾向がある。」
（Ａ−６）【００４９】〜【００５１】
「【００４９】
【実施例】次に本発明を製造例，実施例および比較例によって具体的に説明する。例中の部および％は重量基準である。分子量はＧＰＣによる重量平均分子量（ポリスチレン換算）で示す。
【００５０】製造例１〜７，比較製造例１〜２
温度計，環流冷却器，撹拌機及び滴下ロートを備えたフラスコに，表２に示される処方にしたがって，反応用溶剤を仕込み，所定の温度に昇温させ撹拌しながら単量体ａ，単量体ｂ，単量体ｃおよび重合触媒ａの混合液をフラスコ中へ３時間で滴下し，滴下終了後同温度で１時間撹拌した。ついで触媒ｂを添加後，同温度で１時間撹拌を続けた後，希釈溶剤を加えて冷却し，各重合体溶液Ａ〜Ｉを得た。
【００５１】
【表２】
「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　
３．先願の「当初明細書に記載された発明」について
　
　平成１４年法律第２４号附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下，単に「特許法」という。）第２９条の２には，出願に係る発明が，当該出願の日前の他の出願の「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明と同一であるときは，特許を受けることができない。」旨規定している。そこで，上記先願に関する「当初明細書に記載された発明」について検討する。
　上記先願当初明細書の請求項１（Ａ−１）には，次のように記載されている。
　
「（ａ）次の一般式（Ｉ）：
　　［詳細省略］
で表わされる有機珪素含有単量体の１種または２種以上を１０〜８０重量％と，
（ｂ）次の一般式（II）：
　　［詳細省略］
で表わされるヒドロキシル基含有単量体および／またはそのオリゴマーの１種または２種以上を０．１〜３０重量％と，
（ｃ）その他のエチレン性不飽和単量体を１９．９〜８０重量％と
からなる単量体混合物より得られる共重合体をビヒクルとして含有することを特徴とする防汚塗料組成物。」
　
　ここで，事案に鑑み，上記先願当初明細書の（ｂ）成分として，特に，「２−ヒドロキシブチルアクリレート」を用いた場合の共重合体を含む防汚塗料組成物が，先願の「当初明細書に記載された発明」といえるか否かについて検討する。
　「２−ヒドロキシブチルアクリレート」は，構造式を
「　　　　　 　 Ｏ　　　　 　  　ＣＨ２−ＣＨ３　
　 　　　　　　 ‖　　　 　　 　│
　ＣＨ２＝ＣＨ−Ｃ−Ｏ−ＣＨ２−ＣＨ−ＯＨ　　」
とする化合物であって，先願当初明細書の請求項１（Ａ−１）の（ｂ）成分として特定されている以下の一般式（II）において，
Ｒ５が水素原子，ｍが１，ｎが０（すなわち，ｍ＋ｎ＝１）で，Ｒ６がブチレン基（より正確には，「１，２−ｎ−ブチレン基」）を示す場合に対応するので，該一般式（II）に該当する。
　ただ，その一方で，先願当初明細書において，「一般式（II）で表わされるヒドロキシル基含有単量体…としては，たとえば〜〜〜などがあげられ，これらは１種または２種以上用いられる。」（Ａ−３）と例示的に個別の具体名が列記されている箇所には明記されておらず，また，実施例として具体例が記載されている「表２」（Ａ−６）にも明記はないものである。
　しかしながら，解釈に際しては，以下の事項を考慮する必要がある。すなわち，
（１）先願当初明細書の実施例（（Ａ−６）の表２）においては，「２−ヒドロキシエチルアクリレート」，「４−ヒドロキシブチルアクリレート」，「２−ヒドロキシプロピルアクリレート」及び「２−ヒドロキシエチルメタアクリレート」が記載されていること。
（２）塗料や被覆組成物として使用されるアクリル共重合体を構成する，水酸基を持つアクリル酸成分として，「２−ヒドロキシブチルアクリレート」は，「２−ヒドロキシエチルアクリレート」，「４−ヒドロキシブチルアクリレート」及び「２−ヒドロキシプロピルアクリレート」等と同等なものとして，本願優先権主張の日前から当業者に認識されていたものであること。
　　この点に関し，たとえば，以下の参考文献を参照
　ａ．特開平６−２５３７９号公報の【００１０】
　ｂ．特開平６−１８６９号公報の【００５２】
　ｃ．特開平２−３００３８８号公報の公報第３頁右下欄
　ｄ．特開平８−１２０１４９号公報の製造例４〜１０
（３）さらに，防汚塗料として使用される共重合体の構成成分としても，「２−ヒドロキシブチルアクリレート」は周知のものであったこと。
　　この点に関し，たとえば，以下の参考文献を参照
　ｅ．特開平５−１７１０６４号公報の【０００９】
　ｆ．特開平９−２０８８６０号公報の【０００６】
　ｇ．特開平７−２７８４６７号公報の【０００７】
　ｈ．特開平８−２５９６４５号公報の【００１１】
　そうすると，上記（２）及び（３）を踏まえれば，少なくとも塗料等の分野では，当業者は，「２−ヒドロキシブチルアクリレート」は，「２−ヒドロキシエチルアクリレート」，「４−ヒドロキシブチルアクリレート」及び「２−ヒドロキシプロピルアクリレート」等と非常に類縁性が高くかつそれ自体慣用の成分として理解されていたものといえることから，上記（１）で示したように，通常，その発明において好ましい例が記載されるとされている実施例において，「２−ヒドロキシエチルアクリレート」，「４−ヒドロキシブチルアクリレート」及び「２−ヒドロキシプロピルアクリレート」等の使用例が記載されている先願当初明細書に接した当業者ならば，該明細書における（ｂ）成分の具体的化合物として，たとえ明記がないとしても，「２−ヒドロキシブチルアクリレート」も当然に使用されるものと直ちに認識するものといえるから，このような「２−ヒドロキシブチルアクリレート」を（ｂ）成分とする共重合体についても，先願当初明細書に明記されていた「２−ヒドロキシエチルアクリレート」や「４−ヒドロキシブチルアクリレート」など同様に，実質的には記載されていたものとするのが合理的な解釈である。
　したがって，先願当初明細書においては，その請求項１に記載の防汚塗料組成物の含有される共重合体として，（ｂ）成分が「２−ヒドロキシブチルアクリレート」の場合のものも記載されていたといえるから，そのような共重合体を含有する防汚塗料組成物についても，先願の「当初明細書に記載された発明」といえるものである。
　
　なお，仮に，このような先願当初明細書の場合についてまで，「２−ヒドロキシブチルアクリレート」を含む共重合体が「先願当初明細書には記載されているものとはいえない」とするならば，いかなる技術常識があったとしても，詰まるところ「明細書に記載された発明」を解釈するに際して，その実施例に記載された具体的事項にのみ限定して解釈することに等しく，そのようなことは，先願出願人又は発明者にとって極めて酷なこととなり，ひいては適切な発明の保護という特許制度の趣旨にも反することにもなって，甚だ合理性・妥当性に欠けるものである。
　
　以上の「２−ヒドロキシブチルアクリレート」に係る認定，及び，先願の請求項１の記載（Ａ−１）からみて，先願当初明細書には，少なくとも，以下の発明が記載されているものといえる。
　
「（ａ）次の一般式（Ｉ）：
　　［詳細省略］
で表わされる有機珪素含有単量体の１種または２種以上を１０〜８０重量％と，
（ｂ）２−ヒドロキシブチルアクリレート
を０．１〜３０重量％と，
（ｃ）その他のエチレン性不飽和単量体を１９．９〜８０重量％と
からなる単量体混合物より得られる共重合体をビヒクルとして含有することを特徴とする防汚塗料組成物。」（以下，「引用発明」という。）
　
４．対比・検討
　
　ここで，本願発明と上記引用発明とを対比する。
　まず，両者は，ともに「シリル（メタ）アクリレート共重合体を含有する防汚塗料組成物」である。
　そして，本願発明は，上記したように前段部分で特定された共重合体から，後段部分で「（但し…のものを除く）」としているものであるが，その後段部分で除かれているものは，該但し書きにおいて，個別具体的に列記されたモノマー成分から成る組合せのみが除かれているものと解されるところ，「２−ヒドロキシブチルアクリレート」は，（ｂ）成分として列記された中に含まれていないことから，引用発明の如き（ｂ）成分が「２−ヒドロキシブチルアクリレート」である共重合体を使用する場合は，本願発明からは除外されていないものと解される。
　すなわち，引用発明と本願発明との対比に際しては，本願発明における後段部分の「（但し〜のものを除く）」といった記載は考慮する必要はなく，その前段部分の記載との比較のみで足りるということになる。
　以下，このような前提の下，対比する。
　（ａ）成分について対比すると，本願発明の式［Ｉ］は，引用発明の一般式（Ｉ）とは，両者のＲ１〜Ｒ４の定義に照らし，明らかに重複するものであって，その含有量も前者は「２０〜８０重量％」であるのに対して，後者は，「１０〜８０重量％」であって有意な差があるとはいえないものである。さらに，本願明細書の実施例において具体例として挙げられた「Ｓ−２」（本願明細書【０１２９】の表１参照）で（ａ）として使用されている「トリイソプロピルシリルアクリレート」は，先願当初明細書の実施例としても表２（Ａ−６）の中で（ａ）成分として使用されているものであって，その量比についても前者は５０重量％であり，後者は５５重量％であって，本質的な差はない。
　したがって，両発明の（ａ）成分については実質的な差異はない。
　次に，（ｂ）成分であるが，引用発明の「２−ヒドロキシブチルアクリレート」は，本願発明の式［II］において，Ｚが酸素原子であって，Ｒ６が「ヒドロキシアルキル基」に対応することは明らかであり，しかも，本願明細書の実施例において具体例として挙げられた「Ｓ−２」の（ｂ）で使用されているものである。また，その含有割合もともに「０．０１〜４０重量％」となっていて完全に一致している上，実施例における割合でも，本願明細書の「Ｓ−２」（本願明細書【０１２９】の表１参照）では５重量％であって，先願当初明細書の表２（Ａ−６）において（ｂ）として使用されている，たとえば，「２−ヒドロキシエチルアクリレート」などの使用割合を見ると，５〜１５重量％程度であって，両者の間に有意な差異があるものとすることができない。
　したがって，両発明の（ｂ）成分についても実質的な差異はない。
　（ｃ）成分については，本願発明では「（ａ）成分単位および（ｂ）成分単位以外の他の不飽和単量体成分単位」とされているのに対して，引用発明でも「その他のエチレン性不飽和単量体」とされていて，これら記載の比較からも両者が異なるものとはいえないし，その含有割合についても，前者は「５〜７９．９９重量％」であり，後者は「１９．９〜８０重量％」であって，基本的な差異はないものである。そして，それぞれの実施例をみても，たとえば，本願明細書の「Ｓ−２」（【０１２９】の表１参照）における（ｃ）は「メチルメタクリレート４５重量％」であり，先願当初明細書の表２（Ａ−６）における各例は，何れも「メチルメタクリレート」を主成分としていて，（ｃ）の全量としては大半のものが「３０〜６５重量％」程度であって，これらの対比においても本質的な差異はないものといえる。
　したがって，両発明の（ｃ）成分についても実質的な差異はない。
　次に，本願発明において，「ゲルパーミエイションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）で測定した重量平均分子量が２０万以下である」と特定されていることについて検討する。
　先願当初明細書における請求項１には分子量に関する特定はないものの，発明の詳細な説明には，「共重合体の分子量は重量平均分子量で１０×１０３〜２０×１０４（審決注；すなわち１０００〜２０万），なかんづく２０×１０３〜１０×１０４（審決注；すなわち２０００〜１０万）の範囲が好ましい。」（Ａ−５）とされていることに加えて，その実施例においては，「分子量はＧＰＣによる重量平均分子量（ポリスチレン換算）で示す。」（（Ａ−６）；ここで『ＧＰＣ』とは本願請求項１でも括弧書きで記載されているように「ゲルパーミエイションクロマトグラフィー」と同義である）とした上で，「表２」における各例においては，「１．２〜７．５万」の数値が示されていることから，本願発明において，分子量に関する特定がなされていることによっては，引用発明と実質的な差異があるものとはいえない。
　
　以上，要するに，本願発明における発明特定事項は，何れも引用発明とは差異があるものとすることができないものである。
　
　また，本願発明の効果について検討しても，格別なものとすることができない。
　すなわち，本願発明は，シリル（メタ）アクリレート共重合体が含有された防汚塗料において，シリル（メタ）アクリレート共重合体の共単量体として（ｂ）成分単位のヒドロキシル基含有モノマーを使用することにより（本願明細書【００６８】），得られた塗膜にクラックが発生しにくく，塗膜付着性が良好で塗膜剥離が起きにくく，塗膜の加水分解速度が良好に制御され，防汚性特に高汚損環境下における防汚性や長期防汚性に優れ，しかもこれら特性にバランスよく優れた防汚塗膜が得られるという効果を奏するものである（本願明細書【０１１１】）。
　しかしながら，先願当初明細書には，引用発明に係る防汚塗料において，シリル（メタ）アクリレート共重合体の共単量体として単量体（ｂ’）を使用することにより，塗膜の消耗速度が適度で，塗膜の耐水性が低下せず，クラック，膨潤が生じないという効果を奏するものであることが記載されており（（Ａ−２）及び（Ａ−４）参照），上記本願明細書に記載の効果は，何れも，これら引用発明に係る効果と共通するものであって，格別の差異があるものとすることができない。
　
　したがって，本願発明は，先願の当初明細書に記載された発明と同一であるといえる。
　
　そして，本願発明をした者が上記した先願の当初明細書に記載された発明の発明者と同一の者であるともいえず，また，本願出願の時に本願出願人と先願に係る出願人とが同一の者であるともいえない。
　
５．むすび
　
　以上のとおりであるから，本願発明は，特許法第２９条の２の規定により，特許を受けることができないものであり，その余の請求項について検討するまでもなく，本願は，拒絶をすべきものである。
　
　よって，結論のとおり審決する。