【事件の表示】
　特願２０００−６１１６６９「前立腺癌および他の癌において発現される膜貫通タンパク質」拒絶査定不服審判事件〔平成１２年１０月１９日国際公開、ＷＯ００／６１７４６、平成１４年１２月１０日国内公表、特表２００２−５４１８００〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯・本願発明　 
　本願は、平成１２年（２０００年）４月１２日を国際出願日（パリ条約による優先権主張外国庁受理１９９９年４月１２日　米国）とする国際出願であって、その請求項１に係る発明は、平成２３年１２月１３日付手続補正書により補正された明細書及び図面の記載からみて、その請求項１に記載された以下のとおりのものと認める。
　
「以下のヌクレオチド配列を含む、単離された核酸分子であって、該ヌクレオチド配列は：（ａ）配列番号２のアミノ酸配列を含むタンパク質をコードするか；または
 （ｂ）（ａ）に規定されるヌクレオチド配列の全長に対する完全な相補鎖であるヌクレオチド配列を含む、
単離された核酸分子。」（以下、「本願発明」という。）
 
２．当審における拒絶の理由の概要
　これに対して、当審において平成２３年７月１３日付で通知した拒絶の理由の１つは、本願の発明の詳細な説明には、本願請求項１に記載の発明を当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されておらず、この出願は、特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていないというものであり、もう１つは、本願請求項１に係る発明は、その出願前に外国において頒布された刊行物１に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない、というものである。
　
３．特許法第３６条第４項
　本願発明は、配列番号２のアミノ酸配列を含むタンパク質（以下、「２４Ｐ４Ｃ１２」という。）をコードするヌクレオチド配列を含む、単離された核酸分子という化学物質に係る発明であり、化学物質に係る発明を当業者が実施できるといえるためには、当該発明に係る物質を作ることができ、かつ、使用することができるよう本願明細書に記載されている必要がある。
　すなわち、その化学物質である核酸がコードするタンパク質の機能、活性（有用性）が明細書に記載されているか、あるいは明細書の記載から推認できなければ、その化学物質をどのように使用できるかについて記載されていないことになり、その発明について当業者が実施ができる程度に明確かつ十分に、発明の詳細な説明に記載されているとはいえない。
　
（１）本願明細書の記載
　本願明細書には、２４Ｐ４Ｃ１２の活性について、段落【０１８４】に「２４Ｐ４Ｃ１２の推定二次構造に起因して、２４Ｐ４Ｃ１２タンパク質は、細胞表面膜ポンプまたは輸送因子として機能すると考えられる。」とあるだけで、具体的な記載はない。
　また、その有用性に関しては、段落【０００９】に「本発明は新規な遺伝子およびタンパク質（２４Ｐ４Ｃ１２と称される）を提供する。２４Ｐ４Ｃ１２遺伝子は、１３の膜貫通ドメインを含み、かつ１２の膜貫通ドメインを含むマウスおよびＣ　ｅｌｅｇａｎｓ遺伝子に相同性を有する７１０アミノ酸のタンパク質をコードする。　…（途中省略）…　ＲＴ−ＰＣＲおよびノザンブロッティング分析により、
正常結腸、前立腺、腎臓および肺
　また、本願明細書の実施例３には、「
正常ヒト組織
前立腺および結腸において発現を示し、腎臓においてやや低い発現が検出され、そして膵臓、肺および胎盤
正常な前立腺お
　しかしながら、２４Ｐ４Ｃ１２が実際に膜結合タンパク質であること、前立腺癌細胞の表面に局在していることのいずれも確認されておらず、その細胞表面にあるとされる２４Ｐ４Ｃ１２に結合する抗体を作成した具体的記載もない。
　
（２）当審の判断
　上記（１）に記載したように、本願明細書には、２４Ｐ４Ｃ１２の活性について具体的に記載されておらず、また、２４Ｐ４Ｃ１２の有用性についての上記（１）の本願明細書の記載をみると、有用性として、(イ)２４Ｐ４Ｃ１２転写産物を検出し得る、２４Ｐ４Ｃ１２の一部をコードするポリヌクレオチドプローブおよびプライマーを使用して、前立腺癌の診断、いわゆる癌マーカーとして用いること、及び、２４Ｐ４Ｃ１２が細胞表面に存在すると推測され、前立腺癌で発現することから、（ロ）２４Ｐ４Ｃ１２に対する抗体を用いた前立腺癌の治療、（ハ）該抗体を用いた前立腺癌の診断、または前立腺癌画像化に使用する、ことが記載されている。しかしながら、本願明細書では、実際にこれらの用途に使用できることは確認されていないので、以下これらの用途に使用できることが本願明細書の記載から推認できるかどうか検討する。
　まず、（イ）については、上記（１）に記載（特に下線部）したように、２４Ｐ４Ｃ１２転写産物であるｍＲＮＡの発現を検出するノーザン分析の結果、正常な前立腺と前立腺癌患者に由来する前立腺腫瘍組織の両方で、同程度に発現していることが図６Ａで示されているから、ポリヌクレオチドプローブおよびプライマーを用いても、前立腺癌が診断できるとはいえない。またたとえ、特定の前立腺癌細胞株、特定の前立腺癌異種移植片で過剰に発現していると仮定した場合でも、２４Ｐ４Ｃ１２のｍＲＮＡの過剰な発現の検出が、癌の診断マーカーとして機能できるというためには、癌性組織と普遍的で正常なコントロールという正常組織とでのｍＲＮＡの発現量に差が見られるだけでは不十分である。癌性組織及び正常組織においても、特定遺伝子の発現量には多少の個体差あるいは生理的変動は当然に存在するから、これら発現量の有意差について統計的な検討がなされていなければ、癌の診断マーカーとして使用できるか分からないというのが、本願出願時の技術常識であり、本願明細書に、本願発明の２４Ｐ４Ｃ１２のｍＲＮＡの発現量と前立腺癌の間の大規模症例に基づく有意な関係が示されてない以上、２４Ｐ４Ｃ１２が前立腺癌のマーカーとして使用できることは、本願明細書に記載されておらず、かつ本願明細書の記載から類推できるものではない。
　次に（ロ）については、上記（１）に記載したように、本願明細書の実施例４では、２４Ｐ４Ｃ１２のＮ末端の１−１４アミノ酸残基のポリペプチドに対するポリクローナル抗体が、全長の２４Ｐ４Ｃ１２遺伝子で形質転換した２９３Ｔ細胞を溶解した後の２４Ｐ４Ｃ１２と結合したことが記載され、２４Ｐ４Ｃ１２の２９３Ｔ細胞中での発現を確認しているものの、上記抗体が細胞表面に存在している状態の２４Ｐ４Ｃ１２と結合することは確認されておらず、またそれ以外の、細胞表面に存在する２４Ｐ４Ｃ１２に結合する抗体を作成できた記載はない。そもそも、２４Ｐ４Ｃ１２が膜結合タンパク質であることさえ確認されておらず、アミノ酸配列から１３回膜貫通領域を有すると推定しているにすぎない。そうすると、実際に膜表面に存在するかが不明である２４Ｐ４Ｃ１２に対する抗体により、前立腺癌が治療できるとはいえないばかりか、たとえ２４Ｐ４Ｃ１２が細胞表面に存在しているとしても、２４Ｐ４Ｃ１２の活性が不明であるから、抗体が結合したからといって、前立腺癌に対する治療効果があるかどうかは不明であり、（ロ）の用途に使用できるとはいえない。
　さらに、（ハ）の用途についても、（ロ）の用途と同様に、２４Ｐ４Ｃ１２が細胞表面に存在することが具体的に確認されておらず、仮に細胞表面に存在しているとしても、ノーザン分析によれば、前立腺癌のみならず正常前立腺にもｍＲＮＡが発現していることが示されており、正常前立腺でも細胞表面で２４Ｐ４Ｃ１２が発現していると、その抗体の結合により正常と癌を区別できないから、抗体により前立腺癌の診断も、前立腺癌画像化に使用することもできない。しかも、前立腺細胞における２４Ｐ４Ｃ１２の発現量については、どの程度のものか具体的に記載されておらず、例えば抗体と結合した場合に可視化できる程の有意な量であるかどうかも不明であるから、抗体を用いた前立腺癌の診断、または前立腺癌画像化に使用することもできない。
　以上のように、上記（イ）〜（ハ）の有用性については、本願明細書に具体的記載されておらず、かつ本願明細書の記載から類推できるものでもないので、このような２４Ｐ４Ｃ１２の機能、活性についての具体的記載を欠く本願明細書には、２４Ｐ４Ｃ１２を使用できるように記載されているとはいえず、本願の発明の詳細な説明には、本願発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されているとは認められず、本願は特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていない。
　
（３）審判請求人の主張
　審判請求人は、平成２３年１２月１３日付意見書中で、(i)「本願請求項１に記載の核酸によってコードされるタンパク質（すなわち請求項５記載のタンパク質）は、前立腺癌の増殖抑制に有用な抗体を生み出すという有用性を有することが、本願明細書には明記されています。明細書の記載内容が真実であることを示す資料として、請求人は、平成19年6月19日付けで提出した意見書に甲第２号証（Jean M. Gudas博士の宣誓書）として、本願のタンパク質と特異的に免疫反応する抗体が前立腺癌の増殖を抑制することを示す資料を添付いたしました。甲第２号証は、配列番号２に示されるタンパク質に対する抗体が、マウスモデルにおいて前立腺癌の増殖を阻害したことを示しています。…（途中省略）…　本願明細書には、配列番号２で示されるタンパク質に対する抗体の作製について、十分な記載がございます（例えば、段落００７９〜００９２）。また、前立腺癌の治療における本願のタンパク質に対する抗体の使用も明確に教示されています（例えば、段落０１２８〜０１３０）。特に、本願のタンパク質が細胞表面抗原であり、したがって抗体に基づく治療ストラテジーの標的であることが記載されています。さらに、配列番号２で示されるタンパク質をコードするｍＲＮＡが、正常細胞と比較して癌細胞で過剰に発現することも開示されています（実施例など）。つまり、甲第２号証の結果は、明細書に記載された事項から予想された事項と同一であると請求人は思量いたします。」、及び(ii)「本願請求項に記載の核酸は、癌マーカーとしての有用性を有します。本願の図５には、２４Ｐ４Ｃ１２のＲＮＡが前立腺癌細胞株および前立腺癌異種移植片において高レベルで発現されたこと、図６Ａおよび６Ｂには、グリーソン７腫瘍を有する患者では正常隣接組織と比較して、腫瘍組織で２４Ｐ４Ｃ１２のＲＮＡが高度に発現されていることが示されております。また、図２Ｂおよび２Ｃでは確かに正常組織での２４Ｐ４Ｃ１２遺伝子の発現が見られますが、ごく少量です。正常組織で２４Ｐ４Ｃ１２遺伝子の発現を検出するためには、ＲＴ−ＰＣＲにおいて少なくとも２５サイクル以上のＰＣＲが必要であることが示されております。この明細書の記載内容が真実であることを示す資料として、平成１９年６月１９日付け意見書では、甲第１号証（Pia M. Challita-Eid博士の宣誓書）を提出致しました。甲第１号証の第６節においては、ｍＲＮＡをマーカーとして使用したところ、本願発明のタンパク質が、試験した全患者の癌標本の大部分（卵巣癌、膀胱癌、子宮癌および頸部癌を含む）において存在することが示されています。詳しくは平成１９年６月１９日付けの意見書をご参照下さいますようお願い申し上げます。…（途中省略）…さらに、本願の２４Ｐ４Ｃ１２遺伝子（配列番号２で示されるタンパク質をコードする遺伝子）の腫瘍組織と正常組織での発現レベルの違いは、本願の２４Ｐ４Ｃ１２遺伝子を取得した方法からも明らかです。配列番号２で示されるタンパク質をコードするｍＲＮＡは、正常前立腺に検出可能な量で存在しますが、その発現レベルは前立腺癌組織と同じではありえません。なぜなら、本願明細書の実施例１には、非癌性前立腺と癌性前立腺のｃＤＮＡを比較する抑制サブトラクティブハイブ���ダイゼーションによって配列番号２で示されるタンパク質をコードする核酸配列を得たことが記載されているからです（段落０１６９）。」と主張している。
　まず、上記(i)の主張については、甲第２号証の宣誓書の実験データは本願出願後に提出されたものであり、このような後付けの実験は、本願明細書の記載が本願発明を実施できる程度に明確かつ十分な記載であるか否かを判断する際に参照されるものにすぎない。そして、上記（２）で指摘のとおり、本願の発明の詳細な説明には、２４Ｐ４Ｃ１２が前立腺癌細胞の表面に存在していることが具体的に記載されていないことに加え、実際に細胞表面上の２４Ｐ４Ｃ１２に結合する抗体は作成しておらず、これらの事項が本願明細書に記載されているとはいえないから、甲第２号証は、本願明細書の記載が実施可能であることを示す資料とはいえず、甲第２号証を本願の実施可能要件を判断する上で参酌することはできない。
　また、本願明細書の記載は、前立腺癌の表面に存在していると推定される２４Ｐ４Ｃ１２について、予想できる範囲のあらゆる有用性を列挙したものにすぎず、「甲第２号証の結果は、明細書に記載された事項から予想された事項と同一である」からといって、本願明細書に記載されているといえないのは、出願時における十分な技術開示の代償として保護を与えるものであるという特許制度の趣旨からも許されないことであり、審判請求人の上記(i)の主張は採用できない。
　次に、上記(ii)の主張については、甲第１号証として後で提出された宣誓書の実験データは、前立腺癌ではない他の癌における発現結果を示すもので、本願明細書に記載された有用性とは関係がない。また、図２Ａには、正常前立腺と前立腺癌異種移植片での２４Ｐ４Ｃ１２遺伝子の発現は、ＲＴ−ＰＣＲにおける３０サイクルのＰＣＲで同程度であることが示されている。さらに、非癌性組織と癌性組織のｃＤＮＡに対してサブトラクション法を適用し、癌性組織でより発現している遺伝子をスクリーニングすることは本願出願前既に周知の手段であり、得られた遺伝子中には癌マーカーとなり得るものが存在している可能性はあるが、そのうち癌マーカーとなり得るものは極少数であるという当該技術分野の技術常識を参酌すると、たとえ癌組織と正常組織での発現レベルに差があるとした場合であっても、２４Ｐ４Ｃ１２に癌マーカーとして有用性があるといえないのは、上記（２）で述べたとおりであるから、審判請求人の上記(ii)の主張も採用できない。
　
４．特許法第２９条第２項
（１）引用例
　当審の拒絶の理由で引用文献１として引用された本願優先日前の１９９９年２月１１日に頒布された刊行物である国際公開９９／６５４８号（以下、「引用例」という。）には、第１頁の要約の項に「分泌型タンパク質をコードするｍＲＮＡから誘導される５’ＥＳＴの配列を開示する。５’ＥＳＴは、５’ＥＳＴに対応するｃＤＮＡおよびゲノムＤＮＡを得るためのものである。」と記載され、「全コード領域および対応するｍＲＮＡの真の５’末端を含むｃＤＮＡのクローニングおよび配列決定に５’ＥＳＴを使用するための一般的な方法」と題された第４３頁〜第５０頁の実施例２７には、ｍＲＮＡの既知の５’ＥＳＴ配列を利用して、全長のｃＤＮＡをクローニングし、配列決定する具体的方法が記載されている。
　さらに、表２の第１１９頁に示され、その由来が胎児腎臓、正常前立腺、肥大性前立腺、癌性前立腺であるＩＤ５９と名付けられた５’ＥＳＴのアミノ酸配列は、配列表の配列番号５９によれば、本願の７１０アミノ酸からなる配列番号２のＮ末端の１−１４２番のアミノ酸配列と共通するアミノ酸配列を有するものであり、配列表に記載の由来は癌性前立腺である（第４７頁）。
　
（２）対比・判断
　本願発明の２４Ｐ４Ｃ１２をコードするヌクレオチドと引用例に記載のＩＤ５９という５’ＥＳＴを比較すると、両者は、癌性前立腺由来のｃＤＮＡであって、Ｎ末端１−１４２番のアミノ酸配列が同じタンパク質をコードするヌクレオチドである点で一致するが、前者では、さらに１４３−７１０番の特定のアミノ酸を有するタンパク質をコードするものであるのに対し、後者は１４３番以上のアミノ酸配列をコードする部分を有さないＥＳＴ断片である点で相違する。
　しかしながら、引用例に記載の５’ＥＳＴは、５’ＥＳＴに対応するｃＤＮＡの全長を得ることをその目的の１つとしてスクリーニングされ、開示されているものであるから、ＩＤ５９という５’ＥＳＴの、その全長のコード領域に対応するｃＤＮＡをクローニングするために、正常前立腺、肥大性前立腺、癌性前立腺等のｃＤＮＡライブラリーを作製し、引用例に記載の方法を用いて、全長のｃＤＮＡをクローニングしてその配列を決定することは、当業者であれば格別の困難なくなし得ることであり、そのようにして、本願発明の２４Ｐ４Ｃ１２をコードするヌクレオチドは得られるものである。
　そして、本願発明において奏される効果についても、上記３．（２）に記載したように、本願明細書には２４Ｐ４Ｃ１２の有用性が記載されておらず、単にＩＤ５９という５’ＥＳＴの全長のｃＤＮＡをクローニングしたものにすぎないものであるから、引用例の記載から予測できない程の格別なものとはいえない。
　したがって、本願発明は、引用例の記載に基づき当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により、特許を受けることができない。
　
（３）審判請求人の主張
　審判請求人は、平成２３年１２月１３日付意見書中で、「引用例１の実施例２７に示されているような一般的な方法を用いて、配列番号２で示されるタンパク質を回収することができるかどうかは、全く不確実であると請求人は考えます。その理由の一つとしては、配列番号２においてN末端がシグナル配列を表すことは完全には明らかではないからです。本願の実施例４では、先行技術においてシグナル配列と見なされている部分、すなわち配列番号２のN末端から１４アミノ酸のペプチド自体に対して抗体が調製されました。しかしながら、これらの抗体は、膜結合タンパク質に、当該タンパク質を発現する２９３細胞中で、結合を示しました。膜結合タンパク質は、いかなるシグナル配列も有しません。したがって、N末端からの１４アミノ酸に対する抗体が膜結合タンパク質に結合するという事実は、先行技術における教示に反して、この部分がシグナル配列ではないことを示します。」と、引用例の５’ＥＳＴはシグナル配列をＮ末端に有するものである点で、本願発明のものと相違する旨、主張する。
　しかしながら、引用例記載の配列がシグナル配列を有しているか否かと、全長遺伝子のクローニングの困難性とは無関係であり、上記（２）に記載したとおり、引用例のＩＤ５９という５’ＥＳＴの全長のｃＤＮＡをクローニングすることは、当業者が容易になし得ることである以上、その結果得られる全長のｃＤＮＡによりコードされるタンパク質は、分泌型タンパク質であろうと膜タンパク質であろうと、その特性に関係なく化学物質としては同じものであるから、本願発明は当業者であれば容易になし得るものであり、審判請求人の上記主張は採用できない。
　
５．結論
  以上のとおり、本願請求項１に記載の発明について、本願は、特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしておらず、また、本願請求項１に係る発明は、特許法第２９条第２項の規定により、特許を受けることができないものであるから、他の請求項に係る発明については言及するまでもなく、本願は拒絶をすべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。