【事件の表示】
　特願２００５−　１３５２４「触媒上でのナノチューブの有向成長」拒絶査定不服審判事件〔平成１７年　９月　８日出願公開、特開２００５−２４１６３１〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯 
　本願は，平成１７年１月２１日（パリ条約による優先権主張日　平成１６年１月２２日，米国）に特許出願されたものであって，平成２２年８月２０日付けで拒絶査定がされ，これに対し，同年１２月２１日に拒絶査定不服審判の請求がなされるとともに，同日付けで手続補正がなされたものである。さらに，平成２３年２月７日付けで審尋がなされ，回答書が同年５月７日付けで請求人より提出されたものである。　
　
第２　平成２２年１２月２１日付けの手続補正（以下，「本件補正」という。）についての補正却下の決定 
　
 　［補正却下の決定の結論］ 
 　　本件補正を却下する。 
　
 　［理由］ 
１　補正内容　
　本件補正は，特許請求の範囲を補正するものであって，そのうち請求項１についてする補正は，以下のとおりである。
　
（１）補正前の請求項１（平成２１年８月１３日付けの手続補正によって補正されたもの。）
「【請求項１】　
　荷電粒子線をプローブ・チップ支持部材に向かって導いて，次第に細くなるプローブ・チップ支持部材をある位置で切断して特定のサイズの実質的に平らな表面を提供することによって，実質的に平らな表面を一端に有する前記プローブ・チップ支持部材を用意するステップと，
　荷電粒子線によって活性化されるガスを前記プローブ・チップ支持部材の平らな表面に向かって導くステップと，
　前記平らな表面上で前記荷電粒子線を走査するステップであって，前記荷電粒子線が，前記荷電粒子線によって活性化される前記ガスとの反応を誘発して，ナノチューブの成長を触媒する能力を有する材料を含む触媒層を前記平らな表面上にのみ付着させるステップと，
　前記材料によって触媒されたプロセスにおいて前記触媒層上にナノチューブを成長させるステップと，
　を含むプローブ・チップの形成方法。」
　
（２）補正後の請求項１（下線は，補正箇所を示す。）
「【請求項１】
　荷電粒子線をプローブ・チップ支持部材に向かって導いて，次第に細くなるプローブ・チップ支持部材をある位置で切断して特定のサイズの実質的に平らな表面を提供することによって，実質的に平らな表面を一端に有する前記プローブ・チップ支持部材を用意するステップと，
　荷電粒子線によって活性化されるガスを前記プローブ・チップ支持部材の平らな表面に向かって導くステップと，
　前記平らな表面上で前記荷電粒子線を走査するステップであって，前記荷電粒子線が，前記荷電粒子線によって活性化される前記ガスとの反応を誘発して，ナノチューブの成長を触媒する能力を有する材料を含
み，直径が前記平らな表面の直径より小さいか同じである
ドット
　前記材料によって触媒されたプロセスにおいて前記触媒
ドット
，直径が前記触媒ドットの横方向の最小寸法に実質的に等しい
　を含むプローブ・チップの形成方法。」
　
２　本件補正の目的
　本件補正前の「触媒層」を「直径が前記平らな表面の直径より小さいか同じである触媒ドット」とする補正は，触媒層が「触媒ドット」であることを限定し，さらに，当該触媒ドットの直径を限定して，特許特許請求の範囲を減縮するものである。
　また，本件補正前の「ナノチューブ」を「直径が前記触媒ドットの横方向の最小寸法に実質的に等しいナノチューブ」とする補正は，ナノチューブの直径を限定して，特許特許請求の範囲を減縮するものである。
　
　以上のことから，本件補正は，平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前（以下，「平成１８年改正前」という。）の特許法第１７条の２第４項第２号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　
　そこで，補正後の請求項１に係る発明（以下，「補正発明」という。）が特許出願の際に独立して特許を受けることができるものであるか（平成１８年改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか）について，以下検討する。
　
３　引用刊行物の記載事項
　本願優先日前に頒布され，原査定の拒絶の理由において引用された刊行物である米国特許出願公開第２００３／０１４３３２７号明細書（以下，「引用例１」という。）には，図面とともに，次の事項が記載されている。なお，以下において，下線は当審にて付与したものである。
（１−ア）
「ABSTRACT
A method of producing a carbon nanotube is disclosed. The carbon nanotube is used with an atomic force microscope that includes a cantilever having a tip culminating with an apex. A catalytic material is deposited onto the apex of the tip of the atomic force microscope, and the catalytic material is subjected to chemical vapor deposition. This initiates growth of the carbon nanotube such that the carbon nanotube extends from the apex of the tip.」（フロント頁要約欄），
当審仮訳
「要約
カーボンナノチューブを作製する方法が示される。カーボンナノチューブは，先端で頂点を形成するチップを備えたカンチレバーを含む原子間力顕微鏡にて使用される。触媒物質が，原子間力顕微鏡のチップの先端上に堆積され，当該触媒物質は，化学蒸着法にさらされる。このことにより，カーボンナノチューブがチップ先端から伸びるように，カーボンナノチューブの成長が誘引される。」
　
（１−イ）
「SUMMARY OF THE INVENTION AND ADVANTAGES
・・・
［0008］ The subject invention overcomes the inadequacies of the related art methods. The subject invention allows for precise positioning of CNTs having increased stability at the apex of the cantilever for use with AFMs. The CNT is suited for accurately measuring steep-walled high aspect ratio features. Also, the method of the subject invention allows for the CNTs to be mass produced thereby making the cantilever with CNT tips widely available for increased study and advances in the field of nanotechnology.」，
当審仮訳
「発明の要約および利点
・・・
［0008］ 本発明は，関連する従来の方法の不適当な点を克服する。本発明は，原子間力顕微鏡とともに使用されるカンチレバーの先端において向上した安定性を備えたカーボンナノチューブの正確な位置付けを許容する。カーボンナノチューブは，急勾配壁面を有し高アスペクトレシオの特徴物を正確に測定することに適する。さらに，本発明の方法は，カーボンナノチューブが大量生産され，それにより，カーボンナノチューブチップを備えたカンチレバーを，ナノテクノロジーの分野において増大する研究および進歩に広く利用可能なようにすることを許容する。」
　
（１−ウ）
「DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENT  
［0019］ ・・・a method for producing a carbon nanotube (CNT) 11 is disclosed. The CNT 11 is for use with an atomic force microscope (AFM) 10 as shown generally in FIG.1. However, the CNT 11 may also be used on other devices for manipulating nanoparticles. The AFM 10 includes a cantilever 14 having a tip 12 that culminates with an apex 20. Generally, the method includes the steps of depositing a catalytic material 22 onto the apex 20 of the tip 12 of the AFM 10, and subjecting, i.e., exposing, the catalytic material 22 to chemical vapor deposition (CVD) to initiate growth of the CNT 11 such that the CNT 11 extends from the apex 20 of the tip 12. Throughout the description herein, the catalytic material 22 may also be referred to as catalyst 22 and catalyst material 22.」，
当審仮訳
「実施例の詳細な記述
［0019］ ・・・カーボンナノチューブ（ＣＮＴ）１１を作製する方法が示される。ＣＮＴ１１は，図１で概略示されるように，原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）１０での使用のためのものである。しかし，ＣＮＴ１１は，ナノ粒子を取り扱う他のデバイスで使用されてもよい。ＡＦＭ１０は，先端２０で頂点を形成するチップ１２を備えたカンチレバー１４を含む。概して，本方法は，ＡＦＭ１０のチップ１２の先端２０に，触媒物質２２を堆積するステップ，および，当該触媒物質を化学蒸着法（ＣＶＤ）にさらして，ＣＮＴ１１がチップ１２の先端２０から伸びるように，ＣＮＴ１１の成長を誘引させるステップとを含む。ここでの記述の全体にわたって，触媒物質２２は，触媒２２および触媒物質２２と呼ばれてもよい。」
　
（１−エ）
「［0021］ The subject invention is directed towards a variety of ways to initiate selective growth of a single CNT 11 on the apex 20 of the AFM 10 cantilever 14. An isolated small patch of catalyst 22 material is deposited at the cantilever 14 apex 20 where a CNT 11 can be grown by CVD. The catalyst 22 includes, but is not limited to, Ni, Co, Fe, and combinations thereof.
［0022］ CVD is a chemical reaction that transforms gaseous molecules, called precursors, into a solid material, in the form of thin film, on the surface of the cantilever 14. Many different precursors may be utilized with the subject invention. Common gaseous precursors are selected from the group consisting of hydrides, halides, metal-organics, and combinations.・・・
［0023］ The CVD is carried out in a reactor.・・・
［0024］ The reactor also includes an energy source(s). ・・・Yet another energy source is photo energy from an UV-visible light laser.」，
当審仮訳
「［0021］ 本発明は，ＡＦＭ１０のカンチレバー１４の先端上に，シングルＣＮＴ１１の選択的な成長を誘引する様々な方法に関するものである。触媒物質２２の１つの孤立した小さなパッチが，カンチレバー１４の先端に堆積され，ＣＮＴ１１は，そこから，ＣＶＤ法により成長されることとなる。触媒２２は，それにより制限されることなく，Ｎｉ，Ｃｏ，Ｆｅ，および，それらの組み合わせを含む。
［0022］ ＣＶＤは，カンチレバー１３の表面で，前駆物質と呼ばれるガス分子を，薄膜の形の固体物質に変換させる化学反応である。本発明では，様々な前駆物質が使用されてよい。一般的なガス前駆物質は，水素化物，ハロゲン化物，有機金属およびそのコンビネーションから成るグループから選択される。・・・
［0023］ ＣＶＤは，反応器内において実施される。・・・
［0024］ 反応器は，エネルギー源も含む。・・・しかし，他のエネルギー源は，紫外−可視光レーザーからの光エネルギーである。」
　
（１−オ）
「［0030］ Referring to FIG.6, still another embodiment of the subject invention is illustrated. A suitable precursor containing catalyst 22 material such as organometallic compounds is selected and applied to the cantilever 14. Next, the FIB is used to directly coat the apex 20 of the cantilever 14 with a patch of catalyst 22 material. The CNT 11 is then grown directly on that patch by CVD or PECVD.」，
当審仮訳
「［0030］ 図６を参照すると，本発明の別の実施例が示されている。
有機金属化合物のような触媒物質２２を含む適切な前駆物質が選択され，カンチレバー１４に適用される。次に，触媒物質２２のパッチで，カンチレバー１４の先端２０を直接コートするために，集束イオンビームが使用される。その後，ＣＮＴ１１は，ＣＶＤ法またはＰＥＣＶＤ法によって，そのパッチ上で直接成長される
　
（１−カ）
「1. A method of producing a carbon nanotube for use with an atomic force microscope, wherein the atomic force includes a cantilever having a tip that culminates with an apex, said method comprising the steps of:
　depositing a catalytic material onto the apex of the tip of the atomic force microscope; and 
　subjecting the catalytic material to chemical vapor deposition to initiate growth of the carbon nanotube such that the carbon nanotube extends from the apex of the tip.」（３頁左欄３２〜４１行），
当審仮訳
「１．
原子間力顕微鏡とともに使用するカーボンナノチューブを作製する方法であって，ここで，原子間力は，先端で頂点を形成するチップを備えたカンチレバーを含み，
　原子間力顕微鏡のチップの先端上に触媒物質を堆積させるステップと，
　カーボンナノチューブがチップの先端から伸びるように，前記触媒材料を化学蒸着法にさらして，カーボンナノチューブの成長を誘引するステップと，からなる。」
　
（１−キ）
　図１には，
チップ１２が，チップの先端２０に向けて次第に細くなるチップである
　
　
　上記摘記事項（１−ア）〜（１−キ）からみて，引用例１には，以下の発明が記載されていると認められる。
　
「原子間力顕微鏡とともに使用するカーボンナノチューブ１１を作製する方法であって，ここで，前記原子間力顕微鏡は，先端２０で頂点を形成するチップ１２であって，チップの先端２０に向けて次第に細くなるチップ１２を備えたカンチレバー１４を含み，
　有機金属化合物のような触媒物質２２を含む適切な前駆物質が選択され，前記カンチレバー１４に適用されるステップと，
　前記触媒物質２２のパッチで，前記チップ１２の前記先端２０を直接コートするために，集束イオンビームが使用されるステップと，
　前記カーボンナノチューブは，ＣＶＤ法またはＰＥＣＶＤ法によって，そのパッチ上で直接成長されるステップと，からなる方法。」（以下，「引用発明」という。）
　
　同様に，本願優先日前に頒布され，原査定の拒絶の理由において引用された刊行物である特開２００３−２４０７００号公報（以下，「引用例２」という。）には，図面とともに，次の事項が記載されている。
（２−ア）
「【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は，走査型プローブ顕微鏡の探針構造，作成方法及びその検査方法に関する。」
　
（２−イ）
「【０００８】
・・・
ステップ３．必要に応じてＦＩＢ−ＣＶＤ法による突起の形成前に，
突起形成を行なう基板側（シリコン突起先端部）を土台として整形する
シリコン突起先端部に
円柱状のチップを形成することもできるが，根元部分の機械的強度を得るためには平坦面上に
円柱状のチップを形成することが望ましい
試料ステージを倒し側面から集束イオンビームを照射し，図２のＢに破線で示した部分から先をスパッタリングで削り落し平坦部を形成する
その場合にはイオンビーム２はスポット照射では無く走査しながらデポジションを実行することになる
　
（２−ウ）
　【図２】には，探針１の先（図２のＢに波線で示した部分の先）を集束イオンビームで削り落として平坦部を形成し，当該平坦部に，当該平坦部の直径よりも小さい直径の円柱状チップ４を形成する（図２のＣ）様子が記載されている。
　
４　対比・判断
　
（１）対比 
　補正発明と引用発明とを対比する。
　
ア　本願明細書の段落【０００９】における「・・・ナノチューブは，原子間力顕微鏡法によく適した非常に堅く非常に細いプローブ・チップを提供する。・・・」の記載，および，同段落【００３５】における「・・・カーボン・ナノチューブ・チップ・・・」の記載からみて，補正発明の「プローブ・チップ」が，ナノチューブであることは明白である。
　他方，引用発明の「カーボンナノチューブ」は，原子間力顕微鏡とともに使用されるものであり，プローブチップであることが明白である。
　してみると，引用発明の「カーボンナノチューブ１１」は，補正発明の「ナノチューブ」に相当するとともに，「プローブ・チップ」に相当する。
　
イ　引用発明の「チップ１２」は，カーボンナノチューブ１１（プローブ・チップ）を支持する部材であることが明白であるから，補正発明の「プローブ・チップ支持部材」に相当する。
　
ウ　引用発明の「原子間力顕微鏡とともに使用するカーボンナノチューブ１１を作製する方法」は，「有機金属化合物のような触媒物質２２を含む適切な前駆物質が選択され，前記カンチレバー１４に適用されるステップと，前記触媒物質２２のパッチで，前記チップ１２の前記先端２０を直接コートするために，集束イオンビームが使用されるステップと」からなる方法であり，これらのステップの前に，チップ１２（プローブ・チップ支持部材）を用意していることが自明であるから，補正発明の「荷電粒子線をプローブ・チップ支持部材に向かって導いて，次第に細くなるプローブ・チップ支持部材をある位置で切断して特定のサイズの実質的に平らな表面を提供することによって，実質的に平らな表面を一端に有する前記プローブ・チップ支持部材を用意するステップ」を含む点とは，「プローブ・チップ支持部材を用意するステップ」を含む点で共通する。
　
エ　引用発明の「集束イオンビーム」は，補正発明の「荷電粒子線」に相当する。
　また，引用発明では，「有機金属化合物のような触媒物質２２を含む適切な前駆物質が選択され，前記カンチレバー１４に適用され」，「前記触媒物質２２のパッチで，前記チップ１２の前記先端２０を直接コートするために，集束イオンビームが使用される」のであるから，集束イオンビームによって，触媒物質２２を含む適切な前駆物質が活性化されることは明白である。
　さらに，引用発明の「前駆物質」は，チップ１２の先端を「触媒物質２２のパッチ」でコートするためのものであるから，引用発明の「有機金属化合物のような触媒物質２２を含む適切な前駆物質が選択され，前記カンチレバー１４に適用されるステップ」において，当該前駆物質は，チップ１２（プローブ・チップ支持部材）の先端の表面に向かって導かれることが自明である。
　してみると，引用発明の「有機金属化合物のような触媒物質２２を含む適切な前駆物質が選択され，前記カンチレバー１４に適用されるステップ」と，補正発明の「荷電粒子線によって活性化されるガスを前記プローブ・チップ支持部材の平らな表面に向かって導くステップ」とは，「荷電粒子線によって活性化される物質を前記プローブ・チップ支持部材の表面に向かって導くステップ」である点で共通する。
　
オ　引用発明の「触媒物質２２のパッチ」で「直接コート」したものと，補正発明の「ナノチューブの成長を触媒する能力を有する材料を含」む「触媒ドット」とは，「ナノチューブの成長を触媒する能力を有する材料を含む触媒層」である点で共通する。
　また，引用発明では，「前記触媒物質２２のパッチで，前記チップ１２の前記先端２０を直接コートするために，集束イオンビームが使用される」のであるから，チップ１２（プローブ・チップ支持部材）の表面上に，集束イオンビーム（荷電粒子線）を照射していることが自明である。
　さらに，上記「エ」で検討のとおり，引用発明では，集束イオンビームによって，触媒物質２２を含む適切な前駆物質が活性化されるのであるから，集束イオンビーム（荷電粒子線）が，前記集束イオンビームによって活性化される前駆物質との反応を誘発していることは明白である。
　してみると，引用発明の「前記触媒物質２２のパッチで，前記チップ１２の前記先端２０を直接コートするために，集束イオンビームが使用されるステップ」と，補正発明の「前記平らな表面上で前記荷電粒子線を走査するステップであって，前記荷電粒子線が，前記荷電粒子線によって活性化される前記ガスとの反応を誘発して，ナノチューブの成長を触媒する能力を有する材料を含み，直径が前記平らな表面の直径より小さいか同じである触媒ドットを前記平らな表面上にのみ付着させるステップ」とは，「前記表面上で前記荷電粒子線を照射するステップであって，前記荷電粒子線が，前記荷電粒子線によって活性化される前記物質との反応を誘発して，ナノチューブの成長を触媒する能力を有する材料を含む触媒層を前記表面上に付着させるステップ」である点で共通する。
　
カ　引用発明の「前記カーボンナノチューブは，ＣＶＤ法またはＰＥＣＶＤ法によって，そのパッチ上で直接成長されるステップ」と，補正発明の「前記材料によって触媒されたプロセスにおいて前記触媒ドット上に，直径が前記触媒ドットの横方向の最小寸法に実質的に等しいナノチューブを成長させるステップ」とは，「前記材料によって触媒されたプロセスにおいて前記触媒層上に，ナノチューブを成長させるステップ」である点で共通する。
　
キ　上記「ア」で検討のとおり，引用発明の「カーボンナノチューブ１１」は，補正発明の「プローブ・チップ」に相当するから，引用発明の「原子間力顕微鏡とともに使用するカーボンナノチューブを作製する方法」は，補正発明の「プローブ・チップの形成方法」に相当する。
　
　そうすると，両者は， 
　
（一致点）
「プローブ・チップ支持部材を用意するステップと，
　荷電粒子線によって活性化される物質を前記プローブ・チップ支持部材の表面に向かって導くステップと，
　前記表面上で前記荷電粒子線を照射するステップであって，前記荷電粒子線が，前記荷電粒子線によって活性化される前記物質との反応を誘発して，ナノチューブの成長を触媒する能力を有する材料を含む触媒層を前記表面上に付着させるステップと，
　前記材料によって触媒されたプロセスにおいて前記触媒層上に，ナノチューブを成長させるステップと，
　を含むプローブ・チップの形成方法。」
の点で一致し，以下の点で相違する。
　
（相違点１）プローブ・チップ支持部材を用意するステップが，補正発明では，「荷電粒子線をプローブ・チップ支持部材に向かって導いて，次第に細くなるプローブ・チップ支持部材をある位置で切断して特定のサイズの実質的に平らな表面を提供することによって，実質的に平らな表面を一端に有する前記プローブ・チップ支持部材を用意するステップ」であるのに対し，引用発明では，そのような構成でない点。
　
（相違点２）荷電粒子線によって活性化される物質を前記プローブ・チップ支持部材の表面に向かって導くステップが，補正発明では，荷電粒子線によって活性化される「ガス」を前記プローブ・チップ支持部材の「平らな」表面に向かって導くステップであるのに対し，引用発明では，集束イオンビーム（荷電粒子線）によって活性化されるのが「有機金属化合物のような触媒物質２２を含む適切な前駆物質」であり，また，当該物質が導かれるチップ１２（プローブ・チップ支持部材）の表面が，平らな表面ではない点。
　
（相違点３）前記表面上で前記荷電粒子線を照射するステップであって，前記荷電粒子線が，前記荷電粒子線によって活性化される前記物質との反応を誘発して，ナノチューブの成長を触媒する能力を有する材料を含む触媒層を前記表面上に付着させるステップ，および，前記材料によって触媒されたプロセスにおいて前記触媒層上に，ナノチューブを成長させるステップが，補正発明では，前記「平らな」表面上で前記荷電粒子線を「走査する」ステップであって，前記荷電粒子線が，前記荷電粒子線によって活性化される前記「ガス」との反応を誘発して，ナノチューブの成長を触媒する能力を有する材料を含み，「直径が前記平らな表面の直径より小さいか同じである」触媒「ドット」を前記「平らな」表面上に「のみ」付着させるステップ，および，前記材料によって触媒されたプロセスにおいて前記触媒「ドット」上に，「直径が前記触媒ドットの横方向の最小寸法に実質的に等しい」ナノチューブを成長させるステップであるのに対し，引用発明では，集束イオンビーム（荷電粒子線）を走査しているかが不明であり，集束イオンビーム（荷電粒子線）の照射対象が平らな表面上ではなく，触媒を付着させる対象が，平らな表面上ではなく，付着させる触媒がドット状であるか否かが不明であり，また，触媒を付着させる対象表面の大きさと，触媒層の大きさとの関係，および，触媒層の大きさと，成長させるナノチューブの直径との関係が規定されていない点。
　
（２）相違点１について
　走査型プローブ顕微鏡のプローブチップ形成という技術分野において，集束イオンビーム（荷電粒子線）をプローブ・チップ支持部材に向かって導いて，次第に細くなるプローブ・チップ支持部材をある位置で切断して特定のサイズの実質的に平らな表面を提供することによって，実質的に平らな表面を一端に有する前記プローブ・チップ支持部材を用意し，当該平らな表面上に，当該平らな表面の直径より小さいか同じである直径のプローブ・チップを形成するようにする技術は，例えば，上記引用例２（摘記事項（２−イ）に「・・・突起形成を行なう基板側（シリコン突起先端部）を土台として整形する。・・・試料ステージを倒し側面から集束イオンビームを照射し，図２のＢに破線で示した部分から先をスパッタリングで削り落し平坦部を形成する。・・・」と記載され，同摘記事項（２−ウ）に「探針１の先・・・を集束イオンビームで削り落として平坦部を形成し，当該平坦部に，当該平坦部の直径よりも小さい直径の円柱状チップ４を形成する」と記載されている点を参照。），および，米国特許第６４５７３５０号明細書（第５欄１〜３行における「The support structure 60 is then subjected to focused ion beam (FIB) milling along a line 68, illustrated in the cross-sectional view of  FIG. 4,（訳文：次いで支持構造６０を，図４の断面図に示す線６８に沿って，集束イオン・ビーム（ＦＩＢ）ミリングにかける。）」の記載，および，図４，図５，図８を参照。）に記載されているように，本願優先日前に周知である。
　そして，（Ａ）引用発明も上記周知技術も，走査型プローブ顕微鏡のプローブチップ形成という同一の技術分野に属するものであること，（Ｂ）プローブチップ支持部材にプローブチップを形成するに際して，両者の結合の機械的強度を高くすることは自明な技術的課題であって，一般に，尖った部分（先端）に他の部材を形成するよりも，平坦な表面に他の部材を形成する方が，結合の機械的強度が高くなることは，経験上良く知られた事項であり，例えば，引用例２の摘記事項（２−イ）には「シリコン突起先端部に・・・円柱状のチップを形成することもできるが，根元部分の機械的強度を得るためには平坦面上に・・・円柱状のチップを形成することが望ましい。」と記載されていること，を考慮すれば，引用発明に上記周知技術を適用して，上記相違点１における補正発明のようにすることは，当業者であれば，何ら困難性はなく，容易に想到し得る事項であるといえる。
　
（３）相違点２について
ア　荷電粒子線によって活性化される物質が，「ガス」である点について
　引用発明では，有機金属化合物のような触媒物質２２を含む適切な前駆物質が選択され，前記カンチレバー１４に適用され，前記触媒物質２２のパッチで，前記チップ１２の前記先端２０を直接コートするために，集束イオンビームが使用される。
　ところで，集束イオンビームと有機金属とを用いて，対象物に金属をコート（堆積）するに際しては，当該有機金属化合物をガス状とすることが，例えば，特開平６−３０２２９２号公報の段落【００５７】に「ＦＩＢアシステッドデポジション法（以下，ＦＩＢＡＤと記す）は，ＦＩＢの照射地点周辺に有機金属ガスを吹き付け，ＦＩＢとガスとの反応で，ガス中の金属が基板に堆積する原理を利用したもので・・・」と記載されているように常套である。
　してみると，引用発明においても，「有機金属化合物」は，当然に「ガス」であるといえ，仮に，「ガス」でないとしても，上記常套手段を採用して，有機金属化合物を有機金属ガスとすることは，当業者であれば容易に想到し得る事項であるといえる。
　
イ　ガスが導かれるプローブ・チップ支持部材の表面が，「平らな」表面である点について
　引用発明に，周知技術（荷電粒子線をプローブ・チップ支持部材に向かって導いて，次第に細くなるプローブ・チップ支持部材をある位置で切断して特定のサイズの実質的に平らな表面を提供することによって，実質的に平らな表面を一端に有する前記プローブ・チップ支持部材を用意し，当該平らな表面上に，当該平らな表面の直径より小さいか同じである直径のプローブ・チップを形成するようにする技術）を適用して，上記相違点１における補正発明のようにするのが容易であることは，上記「（２）　相違点１について」で検討のとおりである。
　そして，上記のとおり，プローブ・チップ支持部材を，実質的に平らな表面を一端に有するプローブ・チップ支持部材とすれば，ガスが導かれるプローブ・チップ支持部材の表面が，平らな表面となることは自明である。
　すなわち，ガスが導かれるプローブ・チップ支持部材の表面が，「平らな」表面である点は，引用発明に周知技術を適用することに伴い，自明に導き出される事項であるといえる。
　
（３）相違点３について
ア　荷電粒子線の照射対象が，プローブ・チップ支持部材の「平らな」表面上であり，触媒を付着させる対象が，プローブ・チップ支持部材の「平らな」表面上「のみ」である点について
　引用発明に，周知技術（荷電粒子線をプローブ・チップ支持部材に向かって導いて，次第に細くなるプローブ・チップ支持部材をある位置で切断して特定のサイズの実質的に平らな表面を提供することによって，実質的に平らな表面を一端に有する前記プローブ・チップ支持部材を用意し，当該平らな表面上に，当該平らな表面の直径より小さいか同じである直径のプローブ・チップを形成するようにする技術）を適用して，上記相違点１における補正発明のようにするのが容易であることは，上記「（２）　相違点１について」で検討のとおりである。
　そして，上記のとおり，プローブ・チップ支持部材を，実質的に平らな表面を一端に有するプローブ・チップ支持部材とし，当該平らな表面上に，当該平らな表面の直径より小さいか同じである直径のプローブ・チップを形成するようするに際しては，プローブ・チップの土台となる触媒層を形成するために行う荷電粒子線の照射対象は，プローブ・チップ支持部材の「平らな」表面上となるのが自明であり，また，当該触媒層を付着させる対象が，プローブ・チップ支持部材の「平らな」表面上「のみ」となることも自明である。
　すなわち，荷電粒子線の照射対象が，プローブ・チップ支持部材の「平らな」表面上であり，触媒を付着させる対象が，プローブ・チップ支持部材の「平らな」表面上「のみ」である点は，引用発明に周知技術を適用することに伴い，自明に導き出される事項であるといえる。
　
イ　前記平らな表面上で前記荷電粒子線を「走査する」点について
　集束イオンビームの照射により堆積層を形成するに際して，当該照射を，走査を伴わないスポット照射にする場合と，走査を伴う照射にする場合とがあることは，例えば，引用例２の摘記事項（２−イ）に「・・・その場合にはイオンビーム２はスポット照射では無く走査しながらデポジションを実行することになる・・・」と記載されているように，技術常識であり，そのうちのどちらを選択するかは，集束イオンビームのスポット径，形成する堆積層の大きさ等を考慮して，当業者が適宜選択する設計的事項であるといえる。
　そうすると，前記平らな表面上で前記荷電粒子線を照射するに際して，前記平らな表面上で前記荷電粒子線を「走査する」ようにすることは，上記同様，当業者が適宜選択する設計的事項であるというべきである。
　
ウ　前記荷電粒子線によって活性化される前記物質との反応を誘発することが，前記荷電粒子線によって活性化される前記「ガス」との反応を誘発することである点について
　上記「（３）相違点２について　ア」で検討したのと同様である。
　
エ　触媒層が，触媒「ドット」である点について
　補正発明の「触媒ドット」は，本願明細書の段落【００２７】に「ニッケル・ドット８０は，図８の断面図に示す単一のカーボン・ナノチューブ８４を成長させるための小さな触媒領域を提供する。・・・」と記載され，同段落【００３８】に「・・・触媒は，一般に５から２５ｎｍの非常に小さな直径を有する層として付着させることができる。このような触媒『ドット』の直径が小さいことは，・・・」と記載されていることからみて，小さな触媒領域を意味するものであることが明白である。
　他方，引用発明に周知技術を適用した場合においても，触媒物質２２の領域は，カーボンナノチューブからなるプローブ・チップの直径の大きさを考慮すれば，当然に小さな領域となることが自明であるから，当該領域は，触媒ドットであるといえる。
　そうすると，触媒層が，触媒「ドット」である点は，引用発明に周知技術を適用することに伴い，自明に導き出される事項であるといえる。
　
オ　触媒ドットの「直径が前記平らな表面の直径より小さいか同じである」点について
　上記「ア」で検討したのと同様に，引用発明に周知技術を適用して，プローブ・チップ支持部材を，実質的に平らな表面を一端に有するプローブ・チップ支持部材とし，当該平らな表面上に，当該平らな表面の直径より小さいか同じである直径のプローブ・チップを形成するようすれば，プローブ・チップの土台となる触媒層の直径も，プローブ・チップの直径と同様に，「平らな表面の直径より小さいか同じである」直径となることが自明である。
　そうすると，触媒ドットの「直径が前記平らな表面の直径より小さいか同じである」点は，引用発明に周知技術を適用することに伴い，自明に導き出される事項であるといえる。
　
カ　前記触媒ドット上に，「直径が前記触媒ドットの横方向の最小寸法に実質的に等しい」ナノチューブを成長させる点について
　前記触媒ドット上にナノチューブを成長させれば，当該ナノチューブの直径が，前記触媒ドットの横方向の最小寸法に実質的に等しいものとなることは，例えば，上記米国特許第６４５７３５０号明細書の第５欄６３〜６７行に「The diameter of the nanotube 34 corresponds generally to the diameter or average lateral extent of the flattened end 70 of the shaped tip 64'. For a non-circular end 80, the nanotube diameter is approximately equal to the minimum lateral extent of the end.（訳文：ナノチューブ３４の直径は，成形チップ６４’の平らな端部７０の直径または横方向の平均長に概ね一致する。非円形端部８０に関しては，ナノチューブの直径は，平らな端部の横方向の最小長にほぼ等しい。）」と記載されているように，技術常識である。
　
　そして，本願明細書に記載された補正発明によってもたらされる効果は，引用例１の記載事項および周知技術から，当業者であれば予測することができる程度のものであり，格別顕著なものとはいえない。
　
５　まとめ
　以上のとおりであるから，本件補正は，平成１８年改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので，同法第１５９条第１項の規定において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により，却下すべきものである。 
　
　
第３　本願発明について
　
１　本願発明
　以上のとおり，本件補正は，却下されることとなったから，本件特許出願人が特許を受けようとする発明は，平成２１年８月１３日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項１〜１７に記載されたとおりのものと認められ，そのうち請求項１は，次のとおりである。（以下，「本願発明」という。）
　
「【請求項１】　
　荷電粒子線をプローブ・チップ支持部材に向かって導いて，次第に細くなるプローブ・チップ支持部材をある位置で切断して特定のサイズの実質的に平らな表面を提供することによって，実質的に平らな表面を一端に有する前記プローブ・チップ支持部材を用意するステップと，
　荷電粒子線によって活性化されるガスを前記プローブ・チップ支持部材の平らな表面に向かって導くステップと，
　前記平らな表面上で前記荷電粒子線を走査するステップであって，前記荷電粒子線が，前記荷電粒子線によって活性化される前記ガスとの反応を誘発して，ナノチューブの成長を触媒する能力を有する材料を含む触媒層を前記平らな表面上にのみ付着させるステップと，
　前記材料によって触媒されたプロセスにおいて前記触媒層上にナノチューブを成長させるステップと，
　を含むプローブ・チップの形成方法。」
　
２　引用刊行物の記載事項　
　原査定の拒絶の理由に引用された引用例およびその記載事項は，上記「第２　３　引用刊行物の記載事項」に記載したとおりである。
　
３　対比・判断　
　本願発明は，本件補正前の「触媒層」を「直径が前記平らな表面の直径より小さいか同じである触媒ドット」とする限定，および，本件補正前の「ナノチューブ」を「直径が前記触媒ドットの横方向の最小寸法に実質的に等しいナノチューブ」とする限定を元に戻したものである。
　そうすると，本願発明の構成要件をすべて含み，さらに他の構成要件を付加したものに相当する補正発明が，上記「第２　４　対比・判断」において検討のとおり，引用発明および周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，本願発明も同様の理由により，引用発明および周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるというべきである。
　
４　むすび　
　以上のとおり，本願発明は，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないから，その余の請求項に係る発明について検討するまでもなく，本願は拒絶されるべきものである。　
　
　よって，結論のとおり審決する。