【事件の表示】
　特願２００７−１５６７０８「複製犬の生産方法」拒絶査定不服審判事件〔平成２０年　７月３１日出願公開、特開２００８−１７３１１３〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
 １．手続の経緯・本願発明
　本願は，平成１９年６月１３日を国際出願日（パリ条約による優先権主張外国庁受理２００７年１月１７日　韓国）とする出願であって，その請求項１に係る発明（以下，「本願発明１」）は，平成２１年７月２日付手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される，以下のとおりのものである。
　「【請求項１】人を除いた動物の脱核卵子を製造する段階，供与核細胞を製造する段階，上記供与核細胞の微細注入及び電気融合段階，融合した卵子の活性化段階を含む犬の核移植卵の製造方法において，
　上記電気融合は，電圧が３.８〜４．２kV/cmの条件で実行することを特徴とする犬の核移植卵製造方法。」
　　
２．引用例
　原査定の拒絶の理由で引用文献１として引用された本願優先日前に頒布された刊行物であるNature，436(2005)，p.641, Supplementary Information（以下，「引用例１」という。）には，
(i)「我々は，排卵後７２時間後に卵管のかん流によって分裂中期IIにインビボで成熟した卵を回収した（手法の詳細は補足情報参照）。供与繊維芽細胞は雄のアフガンハウンドの耳の皮膚の生検から取得され，２〜５代継代培養された（完全に成育した細胞は新しい培地に移された）。体細胞核移植（SCNT）のために，未受精犬卵子の染色体がマイクロマニピュレーションにより除去され，それぞれの除核卵子に１つの供与細胞が移植された。対は融合され，融合に成功した対（７５％）のみが活性化された。それから，活性化された卵は，胚の発達段階に適した時に，レシピエントである犬の卵管または子宮角に移植された。我々は１匹の雌当たり平均して１２の卵を回収，全部で１０９５の再構築した犬胚が１２３のレシピエントに移植された。」（第６４１頁左欄下から第２６行〜下から６行），
(ii)「3分間平衡させた後，対はBTXエレクトロセルマニピュレーターを用いて１５秒間（原査定の拒絶の理由における引用文献２の脚注によれば１５μ秒の誤記），３．０〜３．５kV/cmの直流パルスで２回通電された。供与細胞と未受精卵の融合は電気刺激の１時間後に立体顕微鏡で観察された。」（補足情報の３頁目第１行〜第４行），と記載されている。
　また，原査定の拒絶の理由で引用文献４として引用された本願優先日前に頒布された刊行物である，Reprod. Fertil. Dev.，18(1,2)(2006)，p.129 41（以下，「引用例４」という。）には，
(i)「供与細胞は犬の耳の皮膚の生検の初代細胞培養から取得され，体細胞核移植（SCNT）は我々の研究室の手順（省略）に基づいて行われた。３つの電圧（１．７〜２．０kV/cm，２．１〜２．４kV/cm及び３．１〜３．４kV/cm）が融合のために試された。融合された対は単為生殖活性化におけるように化学的あるいは電気的な刺激が与えられ，インビトロでの発達能がモニターされた。（中略）３つの電圧のうち，最も高い電圧において，他の電圧（３３．３％及び４４％）のいずれと比較しても融合対の数が増加（７５．２％）した。」（第１２９頁４１　第８行〜下から第５行），と記載されている。
　　
３．対比
　本願発明１と引用例１に記載された犬の核移植卵の製造方法（記載事項(i)（ii））とを比較する。両者は，人を除いた動物の脱核卵子を製造する段階，供与核細胞を製造する段階，上記供与核細胞の微細注入及び電気融合段階，融合した卵子の活性化段階を含む犬の核移植卵の製造方法である点で一致する。
　その一方，両者は，電気融合の条件が前者では３．８〜４．２kV/cmであるのに対し，後者では３．０〜３．５kV/cmである点，で相違する。
 　　
４．判断
　相違点について検討する。引用例１と引用例４は共に，犬からの供与核細胞を犬の脱核卵子に体細胞核移植し，電気融合，融合した卵子の活性化を行う犬の核移植卵の製造方法に関するものである。ここで，融合電圧の数値範囲を最適化することは当業者の通常の創作能力の発揮に過ぎず，引用例４には犬核移植卵製造の電気融合において３つの電圧（１．７〜２．０kV/cm，２．１〜２．４kV/cm及び３．１〜３．４kV/cm）のうち最も高い電圧において他の電圧よりも融合効率が高いことが記載されているから，引用文献４に接した当業者にとって，３つの電圧域の比較において最も高い電圧域で最も良い融合効率が得られたとの傾向を踏まえて，その傾向の延長線上として、より高い融合効率を期待しさらに高い電圧で電気融合を行ってみることは自然な発想である。よって，引用例１に記載された犬の核移植卵の製造方法において，引用例４の記載を踏まえ，３．０〜３．５kV/cmに代えてより高い電圧で電気融合を行うことは当業者が容易になし得ることである。
　また，本願の発明の詳細な説明では，代理母に移植した核移植卵のうち複製犬となった割合を複製効率とし，高い効率で複製犬を生産できるとしている（本願の発明の詳細な説明【００２６】，【００７６】）が，犬の複製効率は卵と供与核細胞の融合条件以外に，融合卵の活性化方法，代理母となる犬の状態，材料となる脱核卵の状態等の様々な因子が影響するものであり，また，電気融合の条件についてであっても，通電時間，通電回数，電極の種類等の融合電圧（kV/cm）以外の他の条件も影響しうるものと考えられるから，結果として犬の複製効率が高かったことをもって，電気融合における1つの条件が特定されたのみである本願発明１の効果であると認めることはできない。よって，本願発明１が引用例１及び４から予測される以上の格別の効果を奏するものとも認められない。
　したがって，本願発明１は，引用例１及び引用例４から当業者が容易になし得たものである。
　　
５．請求人の主張
（１）請求人は，平成２２年１月２９日付手続補正書において，「しかしながら，本願発明の発明以前には核移植卵の製造のための電気融合を３．５kV/cm以上の電圧で行うことは却って不利であると考えられていました。これは上記韓国特許出願に対応する日本の特許出願（特願２００８−５２３７９５）の公表公報（特表２００９−５０２１６２）の第８頁第１行目〜第２行目（第１号証）に，「３．５kV/cmを超過する場合には，除核卵と核供与細胞の融合率が非常に低くなるであろう」と記載されていることからも明らかで有ります。イヌの核移植卵の製造において，３．８〜４．２kV/cmの電圧範囲で高い融合率が達成されることは，本願発明が完成される以前には全く予想外のことであり，本願発明者の経験と能力に基づいて鋭意研究した結果，初めて見出されたものです。」（同手続補正書第３頁第７行〜第１５行）と主張している。
　しかし，請求人が示している第１号証はそもそも本願優先日後に公知となったものであるから，当該記載は当業者が高い融合効率を期待して３．５kV/cmより高い電圧で電気融合を行ってみることの阻害要因とはならない。　また，たとえ当該記載内容を参酌したとしても，「３．５kV/cmを超過する場合には，除核卵と核供与細胞の融合率が非常に低くなるであろう」とする根拠となる比較例や合理的な説明が示されておらず，また，「前電気的融合時の電圧範囲は今まで知られていた一般的な電気融合時の電圧範囲（１．７〜２．０kV/cm）より高いという特徴がある。」との記載はあるが、当該文献においてそもそも２．０kV/cmより高い電圧で高い融合効率が得られているのであるから，当該文献の存在をもって，引用例４に接した当業者が３．５kV/cmより高い電圧で電気融合を行うことを妨げる程度の阻害要因となる技術常識が本願優先日前に存在したとはいえない。そして，そのような阻害要因となる程度の技術常識がない以上，上記４．のとおり，引用文献４に接した当業者にとって，より高い融合効率を期待しさらに高い電圧で電気融合を行ってみることは自然な発想である。
　よって，請求人の上記主張は採用できない。
（２）請求人は，同補正書において，「これに対し，本願出願人は，電気融合のための電圧及び電気刺激時間を表中に記載の電圧で行うこと以外は，本願発明の明細書の実施例１〜４に記載の方法と同じ方法により核移植卵を製造し，供与核細胞を微細注入した卵の数，融合した卵の数及び融合率を示す第３号証により，本願発明における電圧条件の臨界的意義を示す実験データを提示いたしました。第３号証に示すように，融合電圧が３．５kV/cmの場合の融合率が５０％であるのに対し，融合電圧が３．８８kV/cmの場合の融合率は６８．６０％と著しく高くなっていること，また，融合電圧が４．１６kV/cmの場合の融合率が７６．６１％であるのに対し，融合電圧が４．４４kV/cmの場合の融合率は３７．５０と著しく低下していることが判ります。従って，この実験データにより，３．８〜４．２kV/cmの電圧条件の臨界的意義が明らかになったものと思料いたします。
　電気融合における融合率の向上は，イヌの場合には特に重要となります。ブタやウシなど他の哺乳類の場合には一度に５０個〜数千個という大量の卵を採取することが可能であり，しかもin vitroで成熟させることができますが，イヌの場合はin vitroで成熟させることができないため，生体内で成熟した卵を採取するしかなく，一度に得られる卵は８〜２０個です。従って，イヌのクローンの生産における融合率は，ブタやウシなどの他の動物の場合よりもさらに高い必要があり，また，クローン化を成功させるための方法を確立することが他の動物の場合よりも遙かに困難であります。
　従って，本願発明の方法において，高い融合率を達成し得る電圧範囲が確立されたことは，クローン犬の生産において非常に有意義なことであります。」（同手続補正書第３頁第１８行〜第３６行）と主張している。
　しかし，本願の発明の詳細な説明には，代理母に移植した核移植卵のうち複製犬となった割合を複製効率とし，高い効率で複製犬を生産できる（本願の発明の詳細な説明【００２６】，【００７６】）との効果は記載されているが，融合率が向上するとの効果は記載されておらず，本願の発明の詳細な説明に記載されていない効果に関するデータである第３号証を本願発明１の効果を判断するうえで参酌することはできない。また，当該データを参酌したとしても，各融合電圧における通電時間が一定でないことから各融合電圧について同条件で比較したデータであるとはいえない。さらには，引用例４記載事項(i)から３．１〜３．４kV/cmで７５．２％，また，請求人の提出した第１号証の【００４７】における記載から３．０〜３．５kV/cmの場合に７５．２％の融合率が得られており，この値は第３号証における本願発明１に包含される３．８〜４．２kV/cmにおける融合率の値の一部を上回っている（例えば，第３号証において，３．８８kV/cmでの融合効率は６８．６０％である）ことから，融合電圧が同じであっても通電時間や電極の種類等の他の条件により融合効率が大きく変わる蓋然性が高いといえ，そのことを踏まえると，第３号証のデータに基づいて，３．８〜４．２kV/cmとの範囲が臨界的意義を有しているとはいえず，他の融合条件が何ら特定されていない本願発明１において，その全範囲にわたって引用例１及び４から予測される以上の融合効率との効果が奏されるものとはいえない。
　よって，請求人の上記主張は採用できない。
（３）請求人は，同補正書において，「そして，本願発明においてさらに重要なことは，本願発明の方法により核移植卵の融合率が向上するだけではなく，代理母に移植する核移植卵の数に対するクローン犬の出産数，即ち複製効率が著しく向上することです。本願明細書「0069」欄に記載されているように，本願発明の実施例においては，本願発明の方法により製造された核移植卵１６７個を代理母に移植し，３匹のクローン犬が誕生しています。従って，核移植卵からの複製効率は３／１６７となります。これに対し，引用文献１記載の発明と同じ方法による大韓民国特許出願第２００５−６７７３６号の実施例においては，これに対応する日本の特許出願の公表特許公報（特表２００９−５０２１６２）の第１３頁第４９行目〜第１４頁第１行目〜第３３行目の「0078」欄及び「0079」欄（第２号証）に記載されているように，１０９５個の核移植卵から誕生したクローン犬の数は僅か２匹です。そして，本願明細書「0076」欄に記載されているように，そのうちの一匹は死亡したため，核移植卵からの複製効率は１／１０９５となります。即ち，本願発明の方法により製造された核移植卵を用いると，引用文献１に記載の方法により製造された核移植卵を用いる場合に比べて，複製効率を飛躍的に進歩させることができます。本願発明の方法により，このような複製効率の飛躍的な向上を達成できたことは，クローン犬の生産において非常に画期的なことであり，また有意義なことです。」（同手続補正書第３頁下から第１４行〜第４頁第２行）と主張している。
　しかし，複製効率の向上については，上記４．で述べたように犬の複製効率は卵と供与核細胞の融合条件以外の様々な因子が影響するものであり，また，電気融合の条件についてであっても融合電圧以外の他の条件も影響しうるものと考えられるから，結果として犬の複製効率が高かったことをもって，電気融合における1つの条件が特定されたのみである本願発明１の効果であると認めることはできない。
　よって，請求人の上記主張は採用できない。
（４）請求人は同手続補正書において，「審査官殿は，「高電圧を付加するほど細胞融合率が高かったことが記載されている」と指摘されていますが，引用文献４には，これらの三つの電圧範囲において３．１〜３．４kV/cmの電圧で最も融合率が高かったことが記載されているにすぎず，電圧が高いほど融合率が高くなるとは記載されていません。さらに，引用文献１との対比において説明しましたように，本願発明の以前には，３．５kV/cmを超える電圧は好ましくないという認識が当該分野にあったために，引用文献４においては，３．１〜３．４kV/cmの範囲までしか検討しておらず，電圧をさらに上げて検討するという動機が当然に生じることはないものと確信いたします。なお，上記第３号証の実験データに示すように，電圧が高いほど融合率が高いという事実はありません。従って，引用文献４に記載の発明から本願発明に想到するのは容易ではないものと確信いたします。」（同手続補正書第４頁第１８行〜第２９行）と主張している。
　しかし，上記２．のとおり，引用例４記載事項（ｉ）には，３つの電圧域を比較した場合に最も高い電圧域で最も良い結果が得られることが記載されており，かつ，上記５（１）で述べたようにそれ以上の電圧を試すことを妨げるような技術常識が存在しないことから，引用例４に接した当業者であれば，３つの電圧域の比較において最も高い電圧域で最も良い融合効率が得られたとの傾向を踏まえて，その傾向の延長線上としてより高い融合効率を期待しさらに高い電圧で電気融合を行ってみることは自然な発想であり，引用例４は当業者に十分な動機付けを与える。また，「第３号証の実験データに示すように，電圧が高いほど融合率が高いという事実はありません。」とあるように後からの追加実験にて電圧が高いほど融合率が高くはないと示されたことは，３．１〜３．４kV/cmより高い電圧を試すことの阻害要因となるものではなく，また，一般論として高い電圧をかけ過ぎれば生体材料に損傷を与えることは技術常識であるから，電圧を上げる際にその点を考慮して上げすぎないことも当業者が当然に考えることである。
　よって，請求人の上記主張は採用できない。
　　
６．むすび
  以上のとおりであるから，本願請求項１に係る発明は，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから，他の請求項に係る発明については言及するまでもなく，本願発明は拒絶すべきものである。
　よって，結論のとおり審決する。