【事件の表示】
　特願２００３−１２７２９１「ポリカーボネートの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成１６年１１月２５日出願公開、特開２００４−３３１７４６〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１．手続の経緯
　本願は、平成１５年５月２日の出願であって、平成１９年１０月３１日付けで拒絶理由が通知され、同年１２月１９日に意見書及び手続補正書が提出されたが、平成２０年１０月１０日付けで拒絶査定がなされた。これに対し、同年１１月１９日付けで拒絶査定に対する審判が請求され、同年１２月１９日に手続補正書が提出され、平成２１年２月５日に手続補正書（方式）が提出されたが、同年４月６日付けで前置報告がなされ、当審において平成２３年６月２２日付けで審尋がなされ、平成２３年８月２３日に回答書が提出されたものである。
　
第２．補正却下の決定
［結論］
　平成２０年１２月１９日付けの手続補正を却下する。
　
［理由］
１．手続補正の内容
　平成２０年１２月１９日付け手続補正（以下、「本件手続補正」という。）は、審判請求の日から３０日以内にされた補正であり、平成１９年１２月１９日に提出された手続補正書により補正された明細書の特許請求の範囲の、
「【請求項１】芳香族ジヒドロキシ化合物および一価フェノールと、一酸化炭素および酸素を反応させてポリカーボネートプレポリマーを製造する第一工程と、該ポリカーボネートプレポリマーを固相重合してポリカーボネートを製造する第二工程を含み、かつ、前記第一工程において、（ａ）無機層状化合物に（ｂ）パラジウムを担持させた化合物と（ｃ）無機レドックス触媒及び／又は有機レドックス触媒を含有するポリカーボネート製造用触媒を用いることを特徴とするポリカーボネートの製造方法。
【請求項２】第一工程において、更に（ｆ）オニウム塩を含有するポリカーボネート製造用触媒を用いる請求項１に記載のポリカーボネートの製造方法。
【請求項３】第一工程において、更に（ｇ）脱水剤を含有するポリカーボネート製造用触媒を用いる請求項１又は２に記載のポリカーボネートの製造方法。
【請求項４】（ｃ）無機レドックス触媒及び／又は有機レドックス触媒が、酢酸コバルト(II)、塩化コバルト(II)およびトリス（２，２，６，６−テトラメチルー３，５−ヘプタンジオナト）コバルト(III)から選ばれた少なくと一種のコバルト化合物である請求項１〜３のいずれかに記載のポリカーボネートの製造方法。
【請求項５】（ｃ）無機レドックス触媒及び／又は有機レドックス触媒が、酢酸コバルト(II)である請求項４に記載のポリカーボネートの製造方法。」
との記載を、
「【請求項１】芳香族ジヒドロキシ化合物および一価フェノールと、一酸化炭素および酸素を反応させてポリカーボネートプレポリマーを製造する第一工程と、該ポリカーボネートプレポリマーを固相重合してポリカーボネートを製造する第二工程を含み、かつ、前記第一工程において、（ａ）無機層状化合物に（ｂ）パラジウムを担持させた化合物と（ｃ）酢酸コバルト(II)を含有するポリカーボネート製造用触媒を用いることを特徴とするポリカーボネートの製造方法。
【請求項２】芳香族ジヒドロキシ化合物および一価フェノールと、一酸化炭素および酸素を反応させてポリカーボネートプレポリマーを製造する第一工程と、該ポリカーボネートプレポリマーを固相重合してポリカーボネートを製造する第二工程を含み、かつ、前記第一工程において、（ａ）無機層状化合物に（ｂ）パラジウム及び（ｃ）酢酸コバルト(II)を担持させた化合物とを含有するポリカーボネート製造用触媒を用いることを特徴とするポリカーボネートの製造方法。
【請求項３】第一工程において、更に（ｆ）オニウム塩を含有するポリカーボネート製造用触媒を用いる請求項１又は２に記載のポリカーボネートの製造方法。
【請求項４】第一工程において、更に（ｇ）脱水剤を含有するポリカーボネート製造用触媒を用いる請求項１〜３の何れかに記載のポリカーボネートの製造方法。」
とする補正事項を含むものである。
　
２．本件手続補正の目的の適否について
　本件手続補正は、審判請求の日から３０日以内にされた補正であるから、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項の規定によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下、単に「特許法」という。）第１７条の２第４項第１号から第４号に掲げるいずれかの事項を目的とするものに限られる。
　そこで、本件手続補正の目的について検討する。
　本件手続補正は、補正前の請求項１について、「（ｃ）無機レドックス触媒及び／又は有機レドックス触媒」との事項を「（ｃ）酢酸コバルト(II)」に減縮して新請求項１とするとともに、新たに請求項２を追加する補正を含むものである。
　新たに請求項を追加する補正が、特許法第１７条の２第４項第１号から第４号に掲げる事項のいずれにも該当しないことは明らかである。（東京高裁平成１５年（行ケ）第２３０号、平成１６年４月１４日判決）、（知財高裁平成１７年（行ケ）第１０１９２号、平成１７年４月２５日判決）
　
３．むすび
　したがって、上記補正事項を含む本件手続補正は、特許法第１７条の２第４項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３．本願発明について
　平成２０年１２月１９日付けの手続補正は、上述の通り却下されたので、本願の請求項１〜５に係る発明は、平成１９年１２月１９日提出の手続補正書によって補正された明細書（以下、「本願明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項１〜５に記載された事項により特定されるとおりのものであり、そのうち請求項１に係る発明（以下、「本願発明１」という。）は以下の通りのものである。
　
「【請求項１】芳香族ジヒドロキシ化合物および一価フェノールと、一酸化炭素および酸素を反応させてポリカーボネートプレポリマーを製造する第一工程と、該ポリカーボネートプレポリマーを固相重合してポリカーボネートを製造する第二工程を含み、かつ、前記第一工程において、（ａ）無機層状化合物に（ｂ）パラジウムを担持させた化合物と（ｃ）無機レドックス触媒及び／又は有機レドックス触媒を含有するポリカーボネート製造用触媒を用いることを特徴とするポリカーボネートの製造方法。」
　
第４．原査定における拒絶理由の概要 
 　原査定における拒絶理由は、平成１９年１０月３１日付け拒絶理由通知書に記載された理由１及び２であるが、このうち理由２は、以下のとおりである。
「（理由２）
　この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願の日前の特許出願であって、その出願後に特許掲載公報の発行又は出願公開がされた下記の特許出願の願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の特許出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が上記特許出願の出願人と同一でもないので、特許法第２９条の２の規定により、特許を受けることができない。
・・・
  　　　　記　　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）
・・・
（理由２）
・請求項１〜６
・引用文献
　　６（特に、特許請求の範囲、第６頁〜第７頁、第１４頁〜１７頁、実施例参照。）
・備考
　先願６の願書に最初に添付された明細書には、パラジウム化合物及びコバルト化合物を担体に担持して得られた担持触媒を用い、芳香族ジヒドロキシ化合物、一価フェノール、一酸化炭素、酸素を反応させて得られたプレポリマーを固相重合に供すること、さらに、本願発明の有機レドックス剤、オニウム塩、脱水剤に相当する化合物を用いることが記載されており、これは本願の請求項１〜６に係る発明と同一である。
・・・
　　　　　　　　　　引　用　文　献　等　一　覧
・・・
６.ＰＣＴ／ＪＰ２００４／００１９９２号（特願２００５−５０２８６０号、国際公開第２００４／０７６５２７号）」
　
第５．当審の判断
１．先願発明にかかる特許出願
　ＰＣＴ／ＪＰ２００４／００１９９２号（特願２００５−５０２８６０号、国際公開第２００４／０７６５２７号）
　なお、先願発明にかかる特許出願が国際特許出願であることから、特許法第２９条の２の規定は、同法第１８４条の１３により読み替えて適用される。
　
２．先願発明にかかる国際出願日における国際特許出願の明細書、請求の範囲又は図面（以下、「先願明細書」という。）の記載事項
　以下の先願明細書にかかる摘示記載の記載個所は、国際公開第２００４／０７６５２７号の記載個所で表示した。
　
ａ．「１．芳香族ジヒドロキシ化合物及び沸点が３３０℃以下の一価フェノールと、一酸化炭素および酸素との酸化的カルボニル化反応により製造された固相重合用ポリカーボネートプレポリマーであって、（ａ）末端基中に占めるアリールカーボネート基と水酸基の割合が２：８〜８：２、（ｂ）分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）が１．１〜２．１であることを特徴とする固相重合用ポリカーボネートプレポリマー。
２．数平均分子量（Ｍｎ）が１０００〜１００００である請求項１に記載の固相重合用ポリカーボネートプレポリマー。
３．酸化的カルボニル化反応が、（ａ）金属錯体、（ｂ）レドックス触媒能を有する化合物及び（ｃ）芳香族ヒドロキシ化合物を活性化する能力を有する化合物のうち少なくとも１種が担体に結合した触媒組成物の存在下で行なわれたものである請求項１又は請求項２に記載の固相重合用ポリカーボネートプレポリマー。
４．請求項１〜３のいずれかに記載の固相重合用ポリカーボネートプレポリマーを、固相重合により高分子量化することを特徴とするポリカーボネートの製造方法。」（請求の範囲）
　
ｂ．「上記のように、プレポリマー製造における触媒組成物の（ａ）成分として挙げた金属錯体としては、パラジウム原子のみからなる一個以上の金属中心及び有機配位子により構成される金属錯体、又はパラジウム原子とパラジウム原子以外の金属原子よりなる二個以上の金属中心及び有機配位子により構成される金属錯体であれば、いかなる化合物であってもよい。このような金属錯体としては、・・・、以下の金属錯体が挙げられる。
　パラジウム原子一個のみからなる金属中心を有する金属錯体としては、具体的には、・・・；ジクロロビス（ベンゾニトリル）パラジウム；・・・等が挙げられる。」（第９頁１１行〜第１１頁２行）
　
ｃ．「（ｂ）成分としては、レドックス触媒能を有する化合物を用いる。この化合物としては、・・・，コバルト化合物，・・・よりなる群から選ばれる少なくとも一種を用いるが、これらは、有機錯体，有機塩及び無機塩のいずれの形でもあってもよい。・・・また、これらのレドックス触媒の前駆体となり得る化合物を、それぞれ単独に用い、物理的に混合した形のものであってもよい。」（第１４頁１６〜２８行）
　
ｄ．「プレポリマーの製造方法において用いる触媒組成物に用いる担体［一般式（III)におけるＳの連なりに相当する。］としては、反応に支障のない限り、炭素，ホウ素，窒素，酸素，リン，ケイ素，硫黄，アルミニウム，ジルコニウム，チタン等から一種類以上選ばれる原子よりなる原子数１以上の化合物であれば、いかなる化合物でも用いることができる。・・・好ましい具体例としては、・・・等の有機担体、あるいは・・・等の無機担体等が挙げられる。より好ましい担体としては、・・・、スメクタイト、カオリナイト、モンモリナイト、ベントナイト、バーミュクライト、ハイドロタルサイト、ハイドロアパタイト等が挙げられる。」（第１６頁１８行〜第１７頁８行）
　
ｅ．「一方、（ａ）成分、（ｂ）成分及び（ｃ）成分のうち、それぞれ一成分又は二成分が上記触媒に含まれていなくてもよい。その場合においては、その触媒に含まれていない（ａ）成分、（ｂ）成分、（ｃ）成分等により発現される触媒機能を追加する必要がある場合は、それぞれの（ａ）成分、（ｂ）成分、（ｃ）成分等を単独に用い、別途添加することにより用いてもよい。その際に用いる（ａ）成分、（ｂ）成分、（ｃ）成分等は、担体に結合している形態でも、結合していない形態でもよい。」（第１８頁２０〜２７行）
　
ｆ．「〔実施例５〕
　無機担体として、ハイドロタルサイト（協和化学工業（株）製、キョーワード１０００）を用いて触媒を製造した。すなわち、キョーワード１０００　３７０ｍｇをアセトン２０ｍｌにサスペンドさせ、そこにジクロロビス（ベンゾニトリル）パラジウム(II)のアセトン溶液（ジクロロビス（ベンゾニトリル）パラジウム(II)：０．５ミリモル、アセトン：３０ｍｌ）をゆっくり加え、室温で１時間攪拌した。その後、塩化コバルト(II)のアセトン溶液（塩化コバルト(II)：１．０ミリモル、アセトン：３０ｍｌ）をゆっくり加え、室温で２４時間攪拌した。得られた沈殿物を濾過し、アセトンで洗浄し、１００℃、２４時間真空乾燥し、担持型触媒を製造した。
　内容量５０ｍｌのオート−クレーブに、ＢＰＡ６．３ミリモル、ＰＴＢＰ２．７ミリモル、上記で得られた担持型触媒５９ｍｇ、テトラブチルアンモニウムブロマイド０．９４ミリモル、ベンゾキノン０．４７ミリモル、合成ゼオライトＡ−３粉末（和光純薬（株）製、粒径７５μｍ未満）１．５ｇ、プロピレンカーボネート１５ｍｌを入れ、一酸化炭素６．０ＭＰａ、酸素０．３ＭＰａを２５℃で充填した。封入さた後に容器を閉構造とし、１００℃で２４時間加熱した。反応終了後、合成ゼオライト及び担持型触媒を除き、メタノール再沈殿により、ポリカーボネートプレポリマーを得た。これを１００℃、２４時間、真空乾燥した。
　該ポリカーボネートプレポリマー５００ｍｇにシクロヘキシルトリフェニルホスホニウムテトラフェニルボレートを３００ｐｐｍ添加し、内径１．３ｃｍのＳＵＳ管に入れ、窒素ガス１００ｍｌ／分の速度で導入し、１９０℃で２時間、２１０℃で２時間、２３０℃で４時間、計８時間の固相重合を実施し、ポリカーボネートを製造した。得られた固相重合用プレポリマー及びポリカーボネートの数平均分子量（Ｍｎ）、重量数平均分子量（Ｍｗ）、分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）および末端基中に占めるアリールカーボネート基（ＰＴＢＰ）と水酸基（ＯＨ）の割合（ＰＴＢＰ／ＯＨ）を第１表に示す。」（第３８頁３行〜第３９頁５行）
　
２．先願明細書に記載された発明
　先願明細書には、上記の摘示記載ａより、次の発明（以下、「先願発明１」という。）が記載されているものといえる。
「芳香族ジヒドロキシ化合物及び沸点が３３０℃以下の一価フェノールと、一酸化炭素および酸素との酸化的カルボニル化反応を（ａ）金属錯体、（ｂ）レドックス触媒能を有する化合物及び（ｃ）芳香族ヒドロキシ化合物を活性化する能力を有する化合物のうち少なくとも１種が担体に結合した触媒組成物の存在下で行なわれたことにより製造された固相重合用ポリカーボネートプレポリマーを固相重合により高分子量化することを特徴とするポリカーボネートの製造方法。」
　
３．対比・判断
　先願発明１の「沸点が３３０℃以下の一価フェノール」、「固相重合用ポリカーボネートプレポリマー」は、それぞれ本願発明１の「一価フェノール」、「ポリカーボネートプレポリマー」に相当することは明らかであり、また、先願発明１は、酸化的カルボニル化反応による固相重合用ポリカーボネートプレポリマーを得る工程と、このプレポリマーを固相重合により高分子量化する工程を有することは明らかであり、そして、「固相重合用ポリカーボネートプレポリマーを得る工程」及び「固相重合により高分子量化する工程」はそれぞれ、本願発明１の「第一工程」及び「第二工程」に相当する。
　また、先願発明１の「（ａ）金属錯体、（ｂ）レドックス触媒能を有する化合物及び（ｃ）芳香族ヒドロキシ化合物を活性化する能力を有する化合物のうち少なくとも１種が担体に結合した触媒組成物」に関しては、まず、「（ｂ）レドックス触媒能を有する化合物」は、摘示記載ｃ及びｆより、本願発明１の「（ｃ）無機レドックス触媒及び／又は有機レドックス触媒」に相当し、「担体」は、記載事項ｄ及びｆより、スメクタイト、ハイドロタルサイト等の無機担体を使用できることが記載されており、本願発明１の「無機層状化合物」に相当することは明らかである。
　ここで、先願発明１の「（ａ）金属錯体」は、摘示記載ｂ及びｆより、ジクロロビス（ベンゾニトリル）パラジウム等のパラジウム化合物が使用でき、そして、「（ａ）金属錯体、（ｂ）レドックス触媒能を有する化合物及び（ｃ）芳香族ヒドロキシ化合物を活性化する能力を有する化合物のうち少なくとも１種が担体に結合し」ており、さらに、摘示記載ｅの記載からみて、担体には（ａ）金属錯体のみが結合（担持）され、（ｂ）成分を単独に用いる態様も記載されているか、記載されているに等しい。
　
　してみると、本願発明１と先願発明１は、
「芳香族ジヒドロキシ化合物および一価フェノールと、一酸化炭素および酸素を反応させてポリカーボネートプレポリマーを製造する第一工程と、該ポリカーボネートプレポリマーを固相重合してポリカーボネートを製造する第二工程を含み、かつ、前記第一工程において、（ａ）無機層状化合物に（ｂ）パラジウムを担持させた化合物と（ｃ）無機レドックス触媒及び／又は有機レドックス触媒を含有するポリカーボネート製造用触媒を用いることを特徴とするポリカーボネートの製造方法。」
の点で一致し、両者は同一である。
　
　したがって、本願発明１は、先願明細書に記載された発明と同一である。
　
　出願人は、平成２３年８月２３日に提出された回答書において、補正書案を記載している。かかる補正書案は、概略、「（ｃ）無機レドックス触媒及び／又は有機レドックス触媒」を「酢酸コバルト(II)」に限定するものであるが、先願明細書には、レドックス触媒能を有する化合物として、「コバルト化合物」が記載（摘示記載ｃ）され、そして、該化合物は、当然に酢酸コバルト(II)を包含するものであることは技術常識である。本願明細書（段落【００１１】）には、「塩化コバルト(II)」が「酢酸コバルト(II)」と同等のものとして記載され、一方、先願明細書の実施例５（摘示記載ｆ）には「塩化コバルト(II)」の使用が記載されており、レドックス触媒能は「コバルト」により奏されるものであって、対イオンにより格別違いを生じるものとは認められない。
　したがって、仮に係る補正がなされたとしても、補正後の本願発明１は、先願明細書に記載された発明である。
　
第６．むすび
　以上のとおり、本件出願の請求項１に係る発明は、先願明細書に記載された発明と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の特許出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が上記特許出願の出願人と同一でもないので、特許法第２９条の２に該当し、特許を受けることができない。 
　したがって、原査定における他の理由及び他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本件出願は原査定における拒絶の理由２により拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。