【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３４３２２０２号発明「落石防護柵の補強部材，落石防護柵および落石防護柵の補強方法」の特許無効審判事件について，次のとおり審決する。
【結　論】
　訂正を認める。
　特許第３４３２２０２号の請求項１，２，３，５及び６に記載された発明についての特許を無効とする。
　審判費用は，被請求人の負担とする。
【理　由】
第１　手続の経緯
　 本件特許第３４３２２０２号は，平成１２年８月４日に出願され，平成１５年５月２３日に特許権の設定登録がされたものである。
　平成２３年１１月２１日に，請求人から，本件特許の請求項１，２，３，５及び６に係る発明についての特許を無効とすることを求める本件無効審判が請求され，これに対して，平成２４年２月２日付けで被請求人から答弁書が提出されるとともに，同日付けで訂正請求（以下，当該訂正請求による訂正を「本件訂正」という。）がなされ，同年６月５日に口頭審理を行った。
　なお，口頭審理に先立って，当審において，平成２４年４月３日付け通知書（以下，「審理事項通知書」という。）によって，口頭審理における審理事項を通知し，請求人から，同年５月８日付けで口頭審理陳述要領書（以下，「請求人陳述要領書」という。）が提出され，被請求人から，同年５月２２日付けで口頭審理陳述要領書（以下，「被請求人陳述要領書」という。）が提出されている。
　
　
第２　訂正請求の可否
１．訂正請求の内容
　本件訂正請求は，本件明細書を訂正請求書に添付した訂正明細書のとおりに訂正することを求めるものであって，その内容は次のとおりである。（下線部は，訂正箇所を示す。）
　
（１）訂正事項１
　請求項１の記載を，
「　擁壁の上面に立てて固定された支柱，索およびガードネットからなる防護柵の補強部材であって，
前記支柱に立てて被せる円筒状のパイプと，
該パイプの中空部分に注入される固定剤とからなる
ことを特徴とする落石防護柵の補強部材。」
から，
「　擁壁の上面に立てて固定された
Ｈ型綱からなる
前記支柱に立てて被せる円筒状のパイプと，
該パイプと前記支柱との間隙を含む
ことを特徴とする落石防護柵の補強部材。」
に訂正する。
　
（２）訂正事項２
　請求項５の記載を，
「　擁壁の上面に立てて固定された複数の支柱に取り付けられ，該支柱を補強する複数の請求項１，２または３記載の落石防護柵の補強部材と，
該複数の補強部材のパイプ間に，水平に張られた複数の索と，
該複数の索に取り付けられたガードネットとからなる
ことを特徴とする落石防護柵。」
から，
「　擁壁の上面に立てて固定された複数の
Ｈ型綱からなる
該複数の補強部材のパイプ間に，水平に張られた複数の索と，
該複数の索に取り付けられたガードネットとからなる
ことを特徴とする落石防護柵。」
　
（３）訂正事項３
　請求項６の記載を，
「  擁壁の上面にＨ型綱からなる支柱が立てて固定され，該支柱に索およびガードネットが取り付けられた落石防護柵の補強方法であって，
前記支柱から前記索およびガードネットを取り外し，
前記支柱に円筒形状のパイプを被せ，
該パイプと前記支柱との間隙を含む該パイプの中空部分に固定剤を注入して固化し，
前記パイプに新しい索およびガードネットを取り付ける
ことを特徴とする落石防護柵の補強方法。」
から，
「  擁壁の上面に
Ｈ型綱からなる
前記支柱から前記索およびガードネットを取り外し，
前記支柱に円筒形状のパイプを被せ，
該パイプと前記支柱との間隙を含む
前記パイプに新しい索およびガードネットを取り付ける
ことを特徴とする落石防護柵の補強方法。」
に訂正する。
　
（４）訂正事項４
　発明の詳細な説明中の【０００５】の記載を，
「【課題を解決するための手段】請求項１の落石防護柵の補強部材は，擁壁の上面に立てて固定された支柱，索およびガードネットからなる防護柵の補強部材であって，前記支柱に立てて被せる円筒状のパイプと，該パイプの中空部分に注入される固定剤とからなることを特徴とする。請求項２の落石防護柵の補強部材は，請求項１記載の発明において，前記固定剤が，モルタルであることを特徴とする。請求項３の落石防護柵の補強部材は，請求項１または２記載の発明において，前記パイプの下端に，該パイプを前記擁壁に取り付けるパイプ取付金具が設けられたことを特徴とする。請求項４の落石防護柵の補強部材は，請求項１，２または３記載の発明において，前記擁壁の近傍の地面に立設した補助支柱と，該補助支柱と，前記パイプの下端部とを連結する連結具とからなることを特徴とする。請求項５の落石防護柵は，擁壁の上面に立てて固定された複数の支柱に取り付けられ，該支柱を補強する複数の請求項１，２または３記載の落石防護柵の補強部材と，隣接する該補強部材のパイプ間に，水平に張られた複数の索と，該複数の索に取り付けられたガードネットとからなることを特徴とする。請求項６の落石防護柵の補強方法は，擁壁の上面に支柱が立てて固定され，該支柱に索およびガードネットが取り付けられた落石防護柵の補強方法であって，前記支柱から前記索およびガードネットを取り外し，前記支柱に円筒形状のパイプを被せ，該パイプの中空部分に固定剤を注入して固化し，前記パイプに新しい索およびガードネットを取り付けることを特徴とする。」
から，
「【課題を解決するための手段】
　請求項１の落石防護柵の補強部材は，擁壁の上面に立てて固定された
Ｈ型綱からなる
該パイプと前記支柱との間隙を含む
　請求項２の落石防護柵の補強部材は，請求項１記載の発明において，前記固定剤が，モルタルであることを特徴とする。
　請求項３の落石防護柵の補強部材は，請求項１または２記載の発明において，前記パイプの下端に，該パイプを前記擁壁に取り付けるパイプ取付金具が設けられたことを特徴とする。
　請求項４の落石防護柵の補強部材は，請求項１，２または３記載の発明において，前記擁壁の近傍の地面に立設した補助支柱と，該補助支柱と，前記パイプの下端部とを連結する連結具とからなることを特徴とする。
　請求項５の落石防護柵は，擁壁の上面に立てて固定された複数の
Ｈ型綱からなる
　請求項６の落石防護柵の補強方法は，擁壁の上面に
Ｈ型綱からなる
該パイプと前記支柱との間隙を含む
に訂正する。
　
２．訂正請求に関する請求人の主張
　請求人は，訂正事項１及び３の，「該パイプと前記支柱との間隙を含む」という限定事項が，本件特許の願書に添付した明細書又は図面（以下，両者をまとめて「本件明細書等」という。）に記載されておらず，また当該記載から自明のものとはいえないから，新規事項の追加に該当するものであって，本件訂正は，特許法１２６条３項に違反し，認められるべきでないと主張している。（請求人陳述要領書４頁１ないし１５行）
　
３．訂正の可否についての判断
（１）各訂正事項と請求項との対応関係
　訂正事項１により，請求項１を引用する形式で記載された請求項２ないし５にも，当該訂正事項１の訂正内容が反映されることとなるから，当該訂正事項１は，請求項１ないし５に対応する訂正事項である。
　訂正事項２は，請求項５に対応する訂正事項である。
　訂正事項３は，請求項６に対応する訂正事項である。
　訂正事項４は，発明の詳細な説明の【０００５】の記載を，本件訂正後の請求項１ないし６の記載に整合させるものであるから，当該訂正事項４は，請求項１ないし６に対応する訂正事項である。
　
（２）訂正事項１について
ア　訂正の目的
　訂正事項１は，請求項１に記載された支柱が「Ｈ型鋼からなる」ことを限定し，かつ，固定剤が注入されるパイプの中空部分が「該パイプと前記支柱との間隙を含む」ことを限定するものであるから，特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
　
イ　新規事項の追加及び実質的拡張・変更の有無
　本件明細書等には，
「【０００２】【従来の技術】図６は従来の落石防護柵１０１の概略斜視図である。・・・（中略）・・・各支柱１として，Ｈ型鋼がよく使用されている。」
「【０００７】【発明の実施の形態】・・・（中略）・・・図１および図２に示すように，本実施形態の落石防護柵２０は，支柱１，索２，ガードネット３，索取付部材４および補強部材１０から構成されている。・・・（中略）・・・この支柱１は，図６に示す従来から用いられている支柱であって，」
と記載されており，
本実施形態の落石防護柵２０の施工作業の説明図である図３に示された支柱１は，Ｈ型鋼の形状を有している。
　これら記載事項からみて，支柱が「Ｈ型鋼からなる」との限定事項は，本件明細書等に記載されていると認められる。
　
　また，本件明細書等には，
「【００２０】つぎに，前記支柱１にパイプ１１を被せて，・・・（中略）・・・
【００２１】つぎに，パイプ１１の中空部分に液体モルタル１４を流し込み，・・・（中略）・・・
【００２２】液体モルタル１４が固化し，固体モルタル１３となると，この固体モルタル１３によって支柱１とパイプ１１とが一体に固定され，支柱１に補強部材１０を取り付けられる。」
と記載されており，当該記載からは，パイプ１１の中空部分に支柱１が挿入され，この中空部分に挿入された支柱１とパイプ１１の内壁との間に液体モルタル１４を注入し，これを固化することによって，支柱１とパイプ１１とを固定するものと解するほかないから，固定剤が注入されるパイプの中空部分が「該パイプと前記支柱との間隙を含む」との限定事項は，本件明細書等に記載されていると認められる。
　
　請求人は，固定剤が注入されるパイプの中空部分が「該パイプと前記支柱との間隙を含む」との限定事項が本件明細書等に記載も示唆もないと主張するが，当該限定事項が本件明細書等に記載されていると認められることは前述のとおりであるから，請求人の主張を採用することはできない。
　
　以上のとおりであるから，訂正事項１は，本件明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
　
　さらに，訂正事項１が，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものでないことは明らかである。
　
（３）訂正事項２について
ア　訂正の目的
　訂正事項２は，請求項５に記載された支柱が「Ｈ型鋼からなる」ことを限定するものであるから，特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
　
イ　新規事項の追加及び実質的拡張・変更の有無
　本件明細書等に，支柱が「Ｈ型鋼からなる」との限定事項が記載されていることは，前記（２）イのとおりであるから，訂正事項２は，本件明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
　また，訂正事項２が，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものでないことは明らかである。
　
（４）訂正事項３について
ア　訂正の目的
　訂正事項３は，請求項６に記載された支柱が「Ｈ型鋼からなる」ことを限定し，かつ，固定剤が注入されるパイプの中空部分が「該パイプと前記支柱との間隙を含む」ことを限定するものであるから，特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
　
イ　新規事項の追加及び実質的拡張・変更の有無
　本件明細書等に，支柱が「Ｈ型鋼からなる」との限定事項，及び，固定剤が注入されるパイプの中空部分が「該パイプと前記支柱との間隙を含む」との限定事項が記載されていることは，前記（２）イのとおりであるから，訂正事項３は，本件明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
　また，訂正事項３が，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものでないことは明らかである。
　
（５）訂正事項４について
ア　訂正の目的
　訂正事項４は，発明の詳細な説明の【０００５】の記載に関して，訂正事項１ないし３による訂正によって生じる不整合を，訂正された請求項１ないし６の記載に整合させるものであるから，明りょうでない記載の釈明を目的とするものである。
　
イ　新規事項の追加及び実質的拡張・変更の有無
　訂正事項４が，本件明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであることは，前記（２）イ，前記（３）イ及び前記（４）イのとおりである。
　また，訂正事項４が，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものでないことは明らかである。
　
（６）本件訂正後の請求項４に係る発明の独立特許要件について
　訂正事項１によって減縮されることとなる請求項４に係る発明については，本件無効審判において，無効とすることが求められた請求項に係る発明ではないから，その独立特許要件について検討する。
　
　請求人が提出したいずれの証拠にも，「落石防護柵の補強部材」に，「擁壁の近傍の地面に立設した補助支柱」と，「補助支柱と，パイプの下端部とを連結する連結具」とを付加することは，記載も示唆もされていない。
　そして，本件訂正後の請求項４に係る発明は，当該構成によって，落石防護柵の支柱の強度をより高めることができるという本件明細書の【００２８】に記載された効果を奏するものである。
　したがって，請求人が提出した証拠に基づいて，本件訂正後の請求項４に係る発明が新規性又は進歩性を欠如するということはできない。
　また，他の無効理由を発見することもできない。
　よって，本件訂正後の請求項４に係る発明は，独立特許要件を満たしている。
　
（７）訂正の可否についてのまとめ
　以上のとおりであって，本件訂正は，特許法１３４条の２第１項ただし書き１号及び３号に掲げる事項を目的とするものに該当し，同条５項において読み替えて準用する同法１２６条３項ないし５項の規定に適合するので，本件訂正請求（請求項１に対する訂正事項１及び４による訂正，請求項２に対する訂正事項１及び４による訂正，請求項３に対する訂正事項１及び４による訂正，請求項４に対する訂正事項１及び４による訂正，請求項５に対する訂正事項２及び４による訂正，請求項６に対する訂正事項３及び４による訂正）を認める。
　
　
第３　本件特許発明
　前記第２　のとおり，本件訂正請求は認められるから，請求項１，２，３，５及び６に係る本件特許発明は，訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１，２，３，５及び６に記載された次のとおりのものである。（以下，本件訂正後の各請求項に係る発明を，それぞれ「本件訂正発明１」，「本件訂正発明２」，「本件訂正発明３」，「本件訂正発明５」及び「本件訂正発明６」という。）
　
「【請求項１】
　擁壁の上面に立てて固定されたＨ型綱からなる支柱，索およびガードネットからなる防護柵の補強部材であって，
前記支柱に立てて被せる円筒状のパイプと，
該パイプと前記支柱との間隙を含む該パイプの中空部分に注入される固定剤とからなる
ことを特徴とする落石防護柵の補強部材。」
　
「【請求項２】
　前記固定剤が，モルタルである
ことを特徴とする請求項１記載の落石防護柵の補強部材。」
　
「【請求項３】
  前記パイプの下端に，該パイプを前記擁壁に取り付けるパイプ取付金具が設けられた
ことを特徴とする請求項１または２記載の落石防護柵の補強部材。」
　
「【請求項５】
　擁壁の上面に立てて固定された複数のＨ型綱からなる支柱に取り付けられ，該支柱を補強する複数の請求項１，２または３記載の落石防護柵の補強部材と，
該複数の補強部材のパイプ間に，水平に張られた複数の索と，
該複数の索に取り付けられたガードネットとからなる
ことを特徴とする落石防護柵。」
　
「【請求項６】
  擁壁の上面にＨ型綱からなる支柱が立てて固定され，該支柱に索およびガードネットが取り付けられた落石防護柵の補強方法であって，
前記支柱から前記索およびガードネットを取り外し，
前記支柱に円筒形状のパイプを被せ，
該パイプと前記支柱との間隙を含む該パイプの中空部分に固定剤を注入して固化し，
前記パイプに新しい索およびガードネットを取り付ける
ことを特徴とする落石防護柵の補強方法。」
　
　
第４　請求人が主張する無効理由
　請求人が主張する無効理由は次のとおりであり，証拠方法として甲第１号証ないし甲第１６号証（以下，それぞれを単に「甲１」ないし「甲１６」という。）を提出している。
　
１．無効理由その１
　本件訂正発明１は，甲２に記載された発明であるから，特許法２９条１項３号に該当し，特許を受けることができないもの，あるいは，甲２に記載された発明に基づいて出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから，同条２項の規定により特許を受けることができないものである。
　よって，本件訂正発明１は，特許法１２３条１項２号に該当し，無効とすべきものである。
　
２．無効理由その２
　本件訂正発明２は，甲２に記載された発明に基づいて出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものである。
　よって，本件訂正発明２は，特許法１２３条１項２号に該当し，無効とすべきものである。
　
３．無効理由その３
　本件訂正発明３は，甲２に記載された発明に基づいて出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものである。
　よって，本件訂正発明３は，特許法１２３条１項２号に該当し，無効とすべきものである。
　
４．無効理由その４
　本件訂正発明５は，甲２に記載された発明であるから，特許法２９条１項３号に該当し，特許を受けることができないもの，あるいは，甲２に記載された発明に基づいて出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから，同条２項の規定により特許を受けることができないものである。
　よって，本件訂正発明５は，特許法１２３条１項２号に該当し，無効とすべきものである。
　
５．無効理由その５
　本件訂正発明６は，甲２に記載された発明であるから，特許法２９条１項３号に該当し，特許を受けることができないもの，あるいは，甲２に記載された発明に基づいて出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから，同条２項の規定により特許を受けることができないものである。
　よって，本件訂正発明６は，特許法１２３条１項２号に該当し，無効とすべきものである。
　
６．証拠方法
甲１：特許第３４３２２０２号公報（本件特許の特許掲載公報）
甲２：特開昭５６−２５５７８号公報
甲３：実願昭６２−１４９８５７号（実開昭６４−５７１１３号）のマイクロフィルム
甲４：実公平３−５１４８７号公報
甲５：落石対策便覧　５版（発行者　社団法人日本道路協会，発行日　昭和６３年７月３０日）
甲６：社団法人日本道路協会のウェブサイト
甲７：落石対策便覧　改訂版（発行者　社団法人日本道路協会，第１刷　平成１２年６月３０日発行，第１０刷　平成２２年１月１５日発行）
甲８：東京製綱株式会社総合カタログ「安全施設」
甲９：特開平７−１８９２１８号公報
甲１０：特開平１１−２６４１１７号公報
甲１１：特開２０００−４５２３２号公報
甲１２：特開２０００−４５２３３号公報
甲１３：特開平９−２５０１７０号公報
甲１４：特開平９−３０２８１７号公報
甲１５：特開平８−１５１８２３号公報
甲１６：広辞苑第６版
　
　
第５　当事者の主張
１．無効理由その１について
（１）落石防護柵を適用対象とする点について
【請求人の主張】
ア　甲２の２頁左下欄１ないし４行の記載における「ポール１０」は「支柱」に該当し，「横棧」は「索」に該当し，「ネット」は「ガードネット」に該当する。したがって，甲２には，少なくとも「支柱，索およびガードネットからなる・・防護柵」が記載されている。
　さらに，甲５，甲７ないし甲１２に示されるとおり，落石防護柵の支柱としてＨ型鋼を用いることや，当該支柱を擁壁上に設置することは，本件特許の出願前に技術常識であり，甲２に記載された「フェンス」なる用語が落石防護柵の「柵」を意味することは，広辞苑第６版に示される「フェンス」の字義や，甲８の記載から明らかである。
　よって，甲２の記載に接した当業者は，通常の知識に基づいて，「擁壁の上面に立てて固定されたＨ型鋼からなる支柱，索およびガードネットからなる落石防護柵」を想定し，このような構成を有する落石防護柵が，甲２発明の「取替部材」を適用する対象に含まれると把握できるから，落石防護柵を用途とする点は，本件訂正発明１と甲２発明との間の実質的な相違点でない。（請求人陳述要領書６頁１１行ないし１２頁１２行）
　
イ　仮に，落石防護柵を用途とする点が実質的な相違点であるとしても，甲５等に示すような「擁壁の上面に立てて固定されたＨ型鋼からなる支柱，索およびガードネットからなる落石防護柵」に甲２発明の「取替部材」を適用することは，当業者が容易に想到できたことである。（請求人陳述要領書１２頁１３行ないし１３頁７行）
　
【被請求人の主張】
ア　本件訂正発明１においては，既存の支柱がＨ型鋼であり，かつ，それが落石防護柵の支柱であって，落石による荷重に耐えうるものである必要があることから，補強部材を構成するポールの大きさ，強度，材質もおのずと決定される。
　これに対して，甲２発明における「ポール」等からなる取替え部材は，「フェンス，ガードレール，手摺等」の支柱が，「長期間使用すると腐蝕，或いは損傷するため」（第１欄１１〜１２行）に交換用に用いられるものであることから，本件訂正発明１にかかるポールとは，その大きさや強度，材質の点でまったく異なる。
　したがって，本件訂正発明１における「落石防護柵の」という「用途限定」は，特許庁の審査基準において，「用途限定が意味する構造等が相違すると解されるときは，両者は別異の発明である。」とされるものに該当する。（答弁書６頁１０行ないし７頁下から２行）
　
イ　「落石防護柵」は，落石の運動エネルギーを，支柱とワイヤロープ等の相互の作用により，衝突時の「落石防護柵の変形」により生じる変形エネルギーで吸収することを目的とするものであるため，乙第１号証ないし乙第３号証（以下，それぞれを単に「乙１」ないし「乙３」という。）に示されるように，落石防護柵の設計に際しては，擁壁上に出ている部分の支柱の高さ，擁壁内に支柱を埋め込む根入れ部分の長さ，支柱の間隔，ワイヤロープの強度，擁壁の強度等が厳密に設計によって決定される。
　これに対し，甲２発明は，既存のポール１が，基本的にはその基礎部分を残して，切除されるというものであり，ポールの上方部分を切除してしまえば，ポールの根入れ部分と地表に出ている部分の長さの関係は，従前のものと全く異なってしまい，落石防護柵としての機能を果たすことができない。すなわち，甲２発明は，新たなポールを設けるに際して，既存のポールを切除するという技術思想自体からして，全く落石防護柵を想定していない。偶々，甲２に「もちろん，切除することなく，横桟のみを除去し第２工程に移っても良い」と記載されているからといって，何ら，開示されている技術思想が異なるものではない。（被請求人陳述要領書４頁２３行ないし６頁３行）
　
ウ　また，通常，落石防護柵の支柱には，「Ｈ型鋼」が用いられるところ，甲２発明では，取替前の支柱には「ポール１」を用いていて，当該「ポール１」は「ポール１０」と同様の中空の管状体と解されるから，このことからしても，甲２に開示された「フェンス」に，Ｈ型鋼を支柱とする落石防護柵は含まれない。（被請求人陳述要領書６頁４ないし１３行）
　
エ　容易想到性に関しても，前記イのとおり，落石防護柵とは，単に支柱やワイヤロープのみならず，その土台部分となる擁壁の傾斜や高さ等まで厳密に計算されて設置されるものであり，甲２発明のような，「古くなったポールの基礎だけ利用して，簡単に新しいフェンス等を設置する」という落石防護柵の設計思想とは相容れない技術思想から，「落石防護柵」を適用対象として想到することはできない。（被請求人陳述要領書６頁１４ないし２５行）
　
オ　証拠方法
乙１：「ＪＦＥ落石防護柵」と題するウェブサイト（プリントアウトしたもの）
乙２：「落石防護柵設計の手引き」
乙３：「落石防護擁壁・落石防護柵の設計」と題するウェブサイト（プリントアウトしたもの）
　
（２）補強部材であるのか，取替部材であるのかという点について
【請求人の主張】
ア　「補強部材」なのか「取替部材」なのかという違いによって，「補強部材」と「取替部材」の構成に，実質上の相違は生じない。本件訂正発明１の「補強部材」と，甲２発明の「取替部材」は，ともに「既存のフェンス等の基礎をそのまま利用して新しいフェンス等を設けるようにした工事方法」（１頁右欄１ないし２行）である点で共通しており，これを「補強部材」と呼ぶか「取替部材」と呼ぶかは単なる呼称の相違であって，実質的な技術的相違点を形成するものではない。（請求人陳述要領書１３頁８行ないし１４頁７行）
　
イ　仮に「補強」と「取替」が相違するとしても，既設のポール１に新設のポール１０を被せ，この新設のポール１０の蓋１１を取った状態で，上方より充填剤１４を注入固化することで，既設のポール１を補強するものであることは当業者でなくとも理解できることであるから，「補強」部材は甲２に記載されているに等しい事実である。（請求人陳述要領書１４頁８ないし１５行）
　
ウ　被請求人は，甲２発明において，あたかも既設のポール１が新設のポール１０に置き換わるかのような主張をするが，当業者であれば，甲２の１頁右欄９ないし１３行，第３図ないし第５図（Ｉ）及び２頁左上欄９ないし１３行の記載から，ポール１を新設のポール１０で補強するという技術思想を読み取ることは明白である。（請求人陳述要領書１４頁１６行ないし１５頁１０行）
　
【被請求人の主張】
ア　そもそも，本件訂正発明１は，既存のＨ型鋼からなる支柱とこれに被せるパイプと，これらの空隙部分に充填する固定剤とをもって，落石等によって支柱に加わる大きな荷重にも耐えうるよう支柱を補強するための補強部材の発明であり，Ｈ型鋼からなる支柱，つまり，Ｈ形断面を有する支柱を取り囲むようにパイプを被せることで，支柱とパイプとの間に十分に大きな間隙を形成し，その大きな間隙に固定剤を十分に充填させることで耐圧縮応力を強化している。
　これに対し，甲２発明は，既存のフェンスを補強するものではなく，支柱の交換を目的としていることから，基本的には元の形状や大きさを維持するという発想になり，本件訂正発明１のように，Ｈ型鋼からなる支柱とそれに被せるポール，及び，それらの空隙に充填する固定剤をもって，これらの相互作用により既存の支柱を補強するという技術思想は開示されていない。（答弁書５頁９行ないし６頁２行，８頁１４ないし２１行）
　
イ　本件訂正発明１の補強部材とは，Ｈ型鋼からなる「支柱に立てて被せる円筒状のパイプ」と，「該パイプと前記支柱との間隙を含む該パイプの中空部分に注入される固定剤」からなるものであって，かかる補強部材は，円筒状のパイプに加えて，これとＨ型鋼の間隙に充填された相当量の固定剤により構成されるが，甲２発明において，従前のポール１と新設ポール１０との間隙はわずかであり，その間に注入される固定剤も薄い管状のものとなる。
　したがって，本件訂正発明１の補強部材と甲２発明の取替部材を比較すると，その構造が全く異なり，それによって結果的に得られる強度も両者において全く異なる。（被請求人陳述要領書７頁８ないし下から２行）
　
２．無効理由その２について
（１）固定剤としてモルタルを用いる点について
【請求人の主張】
ア　「固定剤，充填剤としてモルタルを用いる技術」は，甲３に示されるように，本件特許の出願前に周知技術である。甲２の開示は，「コンクリート，発泡プラスチック，接着剤，その他の充填剤」であり，充填剤としてモルタルを用いることは甲２に記載されたに等しい。（請求人陳述要領書１７頁３ないし６行）
　
イ　被請求人は，固定剤としてモルタルを用いることによる格別の効果を主張するが，そのような効果は，甲３の３頁１２行ないし４頁１行，５頁７行ないし６頁３行等の記載に示されるように，周知の効果にすぎない。（請求人陳述要領書１７頁７行ないし１９頁９行）
　
【被請求人の主張】
ア　本件訂正発明２の「補強部材」を，「用途限定」である「落石防護柵」に適した物とするためには，固定剤として，当該用途限定に適した強度を確保できる材質を用いる必要があり，モルタルはこのような材質である。単に周知技術を適用するというレベルのものではない。（答弁書８頁下から３行ないし１０頁５行，審理事項通知書１３頁１９ないし下から３行，被請求人陳述要領書８頁７ないし９行）
　
３．無効理由その３について
（１）パイプを設置対象物に取り付けるために取付金具を用いる点について
【請求人の主張】
ア　甲４のほか，甲１３ないし甲１５にも示されるように，取付金具を用いて支柱を設置対象物に取り付ける技術は，本件特許の出願前に周知技術であり，甲２発明のノコギリ状部１８の構成に代えて，取付金具を採用することは，当業者であれば適宜選択し得る設計事項にすぎない。（請求人陳述要領書２１頁７行ないし２２頁９行）
　
イ　既設のポール１に取り替えて新設のポール１０を設け，これを支柱として用いる甲２発明において，取付金具を採用する際には，新設のポール１０に適用することが自然である。（請求人陳述要領書２２頁１０行ないし１９行）
　
ウ　甲２発明の既設のフェンスのポール１も，取替部材のポール１０も，いずれも「支柱」であり，その機能・作用も基本的に異なるものではないから，既設のポール１の支持構造として取付金具を採用することも，新設のポール１０の支持構造として取付金具を採用することも，どちらも当業者にとって容易である。（請求人陳述要領書２２頁２０行ないし２３頁４行）
　
【被請求人の主張】
ア　本件訂正発明３は，Ｈ型鋼からなる支柱とパイプ，及び，その空隙に充填される固定剤の相互作用により，落石防護柵の強度を高めるにとどまらず，これに加えて，パイプの下端に取付金具を設けることにより，より支柱の強度を高めることができる。（答弁書１０頁下から３行ないし１１頁９行）
　
イ　本件訂正発明３における「擁壁に取り付けるパイプ取付金具」がどのような形状のものであるのか，その請求項の記載からは一義的に明らかではないため，明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌すると，少なくとも，パイプの下端に固定された板状の部材からなり，この板状の部材を擁壁上面に密着させ，固定するものであることが理解される。そして，このような構成にすることによって，板状部分も支柱に加わった横からの力に対抗する役割を果たす。
　したがって，本件訂正発明３のパイプ取付金具は，パイプの下端をノコギリ状にしたものとは全く作用効果の点で異なる。（被請求人陳述要領書８頁２０行ないし９頁１３行）
　
ウ　また，引用発明１は，既存のポールが腐敗や損傷などによって劣化したものを取り替えて，再度，従前どおりのポールを設置するという技術思想であるから，新たなポールは既存のポールの基礎部分に固定さえできればいいのであって，これに，あえて，ポール下端に部材を付加して，取付金具を設けるということは，当業者が容易に想到しうることではない。（被請求人陳述要領書９頁１４ないし２０行）
　
４．無効理由その４について
（１）複数の索にガードネットを取り付ける点について
【請求人の主張】
ア　甲２には，支柱間に水平に張られた複数の横棧が開示されており，また，ガードネットがこの複数の横棧に取り付けられることは自明であるから，甲２に，「水平に張られた複数の索」を用い，当該複数の索に「ガードネット」を取り付けて構成された防護柵が記載されていることは明白である。（請求人陳述要領書２４頁１５行ないし２５頁下から２行）
　
イ　仮に当該点が甲２に開示されていないとしても，周知技術に基づき当業者が容易に想到し得たことは，前記１．（１）イで主張したとおりである。（請求人陳述要領書２５頁末行ないし２６頁５行）
　
【被請求人の主張】
ア　前記１．（１）で主張したとおりである。（被請求人陳述要領書１０頁２ないし４行）
　
（２）補強された柵であるのか，取替えられた柵であるのかについて
【請求人の主張】
ア　甲２発明が，既設のポール１に新設のポール１０を被せ，この新設のポール１０の蓋１１を取った状態で，上方より充填材１４を注入固化することで，既設のポール１を補強するものであることは当業者でなくとも理解できるものであり，「補強」部材が甲２に記載されているといえることは，前記１．（２）で主張したとおりである。（請求人陳述要領書２６頁６ないし２７頁５行）
　
【被請求人の主張】
ア　Ｈ型鋼からなる支柱により構成される落石防護柵に本件訂正発明の補強部材を用いることによって，新たに設けられる支柱は，甲２発明のものとは全くその構成を異にする。甲２発明においては，Ｈ型鋼からなる支柱で構成される落石防護柵を適用対象とすることは想定されておらず，本件訂正発明のごとく，補強部材とＨ型鋼との形状差（両者の間には相当の間隙が生じる）を利用して，この間隙に充填材を注入することによって，落石防護柵において重要である横方向からの力に対する耐性を向上させるという技術思想は一切ない。（被請求人陳述要領書１０頁１３行ないし１１頁１２行）
　
５．無効理由その５について
（１）方法の適用対象が落石防護柵である点について
【請求人の主張】
ア　当該点が，甲２に実質的に開示されており，あるいは周知技術に基づき当業者が容易に想到し得るものであることは，前記１．（１）で主張したとおりである。（請求人陳述要領書２７頁１３ないし末行）
　
【被請求人の主張】
ア　前記１．（１）で主張したとおりである。（被請求人陳述要領書１１頁１４ないし１６行）
　
（２）補強方法であるのか，取替工法であるのかについて
【請求人の主張】
ア　当該点が，甲２に実質的に開示されていることは，前記４．（２）で主張したとおりである。（請求人陳述要領書２７頁１３ないし末行）
　
【被請求人の主張】
ア　前記４．（２）で主張したとおりである。（被請求人陳述要領書１１頁１７ないし１９行）
　
　
第６　引用例
１．引用例の記載
（１）甲２
　甲２には，次の事項が記載されている。
　
記載事項１
「特許請求の範囲
　既設のフェンス等のポール１の外側に，新設のフェンス等のポール１０を被せるように嵌込み，両者を固定することを特徴とするフェンス等の取替工法。」（１頁左欄４ないし８行）
　
記載事項２
「　本発明は，フェンス等の取替工法に関する。
　フェンス，ガードレール，手摺等は，長期間使用すると腐蝕，或いは損傷するため交換の必要がある。その場合，従来では既存のフェンス等をその基礎の部分から取除き，改めて新しいフェンスを立てていた。しかし，基礎はコンクリート等によって強固に固定されているので，その取除き作業は大変手間が掛る欠点があった。
　本発明は，このような点に鑑みなされたもので，既存のフェンス等の基礎をそのまま利用して新しいフェンス等を設けるようにした工事方法を提供するものである。」（１頁左欄１０行ないし右欄３行）
　
記載事項３
「　本発明を図示の実施例により具体的に説明する。
　第１図は，既存のフェンスの一例を示すもので，１はフェンスのポール，２は横桟である。ポール１の基部は，土中（或いはコンクリート等の舗装内）に設けた基礎３内に固定されている。」（１頁右欄４ないし８行）
　
記載事項４
「　第２図は，本発明の第１工程で，ポール１の上部１ａを切除すると共に，ポール１に取付けた横桟２を除去した状態を示す。もちろん，切除することなく，横桟のみを除去し第２工程に移っても良い。」（１頁右欄９ないし１３行）
　
記載事項５
「　第３図は，本発明の第２工程で，既設のポール１の上から新設のフェンスのポール１０を被せた状態を示す。新設フェンスのポール１０は既設のポール１より太い中空の管状体より形成し，その頂部には蓋板１１が設けられている。また，この新設のポール１０の下部には，このポール１０を既設のポール１０（審決注：「ポール１」の誤記）に固定するための手段を設ける。・・・（中略）・・・
　第４図（ＩＩ）は，固定手段の他の例で，新設ポール１０の蓋１１を取った状態で，上方よりポール１０内へコンクリート，発泡プラスチック，接着剤，その他の充填剤１４を注入固化させたものである。」（１頁右欄１４行ないし２頁左上欄１３行）
　
記載事項６
「　第５図（ＩＩ）は，ポール１０の基部にノコギリ状部１８を設けた例で，このノコギリ状部１８を土中又はアスファルト等の表面にくい込ませることにより，化粧，ポール１０の回転防止，ポール１０内へ入った雨水の排水その他の役目を果させる。」（２頁右上欄１４ないし末行）
　
記載事項７
「　このようにして，新設のポール１０を固定した後は，この新設のポール１０に横桟やネット等を取付けて，フェンス，ガードレール，手摺を形成するのである。」（２頁左下欄１ないし４行）
　
記載事項８
「　以上の通り，本発明は，既設のフェンス等のポール及び基礎をそのまま利用して，新しいフェンス等のポールを立てることができるので，従来の取替工法に比較してその作業が格段に向上する。」（２頁左下欄５ないし８行）
　
記載事項９
　第１図ないし第３図，第４図（ＩＩ）及び第５図（ＩＩ）は，次のとおりである。
　
　
（２）甲３
　甲３には，次の記載がある。
　
記載事項１０
「（産業上の利用分野）
　本考案は交通安全施設，造園材料等に用いられる支柱に関するものである。」（明細書１頁１３ないし１５行）
　
記載事項１１
「　すなわち本考案は，上記目的を達成するため，合成樹脂製のパイプと，このパイプの略中心に配置された鉄製の芯材と，これらの間に注入形成された筒状モのルタル層（審決注：「筒状のモルタル層」の誤記）とで形成した支柱である。」（明細書３頁２ないし５行）
　
記載事項１２
「前記パイプと鉄製の芯材との間に注入形成された筒状のモルタル層は支柱の主要部分を形成し，かつ，注入形成であるので全体へ容易に供給し易くて製造容易で，さらに，ある程度の弾性を有するので塑性変形しにくい。このため支柱全体として，防錆効果が高く表面がはじけず，塑性変形しにくく，寒冷地等においても気候による変化が生じないものになっている。」（明細書３頁１２行ないし４頁１行）
　
記載事項１３
「　モルタル層４は，前記パイプ２と鉄製の芯材３との間に注入形成されて円筒状のものとなり，支柱１の主要部分を形成し，かつ，ある程度の弾性を有するので塑性変形しにくく，また，コンクリートと異なりモルタルは砂利を含まず，セメント，砂及び水のみを練ったものなので，前記パイプ２と鉄製の芯材３との間のような狭い空間へ容易に注入することが可能となる。」（明細書５頁７ないし１４行）
　
（３）甲４
　甲４には，次の記載がある。
　
記載事項１４
「　この考案の支柱支持構造は，車道１のコンクリート製地覆２の上面に固定されるベースプレート１１と，このベースプレート１１に立設される起立部１２と，この起立部１２の両側両端からそれぞれベースプレート１１の両端に向つて付設される補強リブ１３と，アンカーボルト等の締結部すなわち後述する締結用透孔１８とを有する支柱支持体１０と，この支柱支持体１０の起立部１２に嵌装されて結合手段により結合される支柱２０とで構成されている。
　上記支柱支持体１０は，強度性のある鋼材やステンレス鋼等にて形成されており，この支柱支持体１０の起立部１２は，ベースプレート１１のほぼ中央部に立設され，その断面形状は，車道側に位置するコ形状の厚肉部１４と反対側すなわち厚肉部１４と対向する側に位置するコ形状の薄肉部１５との開口端同士を溶着した角形の筒状に形成されている。」（４欄１１ないし２８行）
　
（４）甲５
　甲５には，次の記載がある。
　
記載事項１５
「５−４　落石防止柵
５−４−１　落石防止柵の種類と一般的事項
　落石防止柵は，比較的小規模な落石対策として有効であり，斜面の状況に応じてその種類，寸法を決定するのがよい。
　現在市販されている落石防止柵には，次のような種類がある（図５−１３参照）。
　　丸１（審決注：「丸１」は丸囲みの数字１を示す。以下，他の丸囲み数字についても同様。）　ワイヤーロープ金網式
　Ｈ鋼を支柱として，それにワイヤーロープ，金網を取り付けたものである。
　支柱は，直柱式と曲柱式の２種類があり，中間支柱にステーのついたものもある。
　　丸２　Ｈ鋼式・・・（以下略）」（１４２頁９ないし１９行）
　
記載事項１６
「５−４−５　基礎の設計
　落石防止柵の基礎は，柵が許容最大変位量に達するまで安定を保たなければならない。しかし，落石防止柵はコンクリート擁壁の上に設けられる場合が多いので，ここではそのような場合の支柱を対象として述べる。」（１５８頁１ないし４行）
　
（５）甲７
　甲７には，次の記載がある。
　
記載事項１７
「５−４　落石防護柵
５−４−１　落石防護柵の種類と一般的事項
　落石防護柵は，比較的小規模な落石対策として有効であり，斜面の状況に応じてその種類，寸法を決定するのがよい。
　現在市販されている落石防護柵には，次のような種類がある（図５−１４参照）。
　　丸１　ワイヤーロープ金網式
　Ｈ鋼を支柱として，それにワイヤーロープ，金網を取り付けたものである。支柱は，直柱式と曲柱式の２種類がある。直柱式を図５−１４（ａ），曲柱式を図５−１４（ｂ）にそれぞれ示す。
　　丸２　Ｈ鋼式・・・（以下略）」（１４６頁７ないし１６行）
　
記載事項１８
「５−４−７　基礎の設計
　落石防護柵は，道路沿いにあるのり留擁壁または落石防護擁壁の上に建て込む場合と路肩に直接基礎を設けて建て込む場合とがある。」（１５９頁下から２ないし末行）
　
（６）甲９
　甲９には，次の記載がある。
　
記載事項１９
「【０００７】
【実施例】以下，本発明の実施例を添付図面を参照して説明する。図１ないし図６は本発明の第１実施例を示し，衝撃吸収柵である落石防護柵は，斜面あるいは斜面に沿う道路に並んでコンクリート基礎１を設け，このコンクリート基礎１に複数の支柱２，２Ａを等間隔に立設する。・・・（中略）・・・前記支柱２，２Ａは，Ｈ型鋼，コンクリート柱，鋼管あるいはコンクリート充填鋼管などからなり，この例ではＨ型鋼を用い，その下端を前記コンクリート基礎１に固着し，また，前記支柱２には，図２及び図３に示す定着部３を設け，この定着部３は，その支柱２に複数段例えば５段に設けられている。・・・（中略）・・・ガードロープ７，８の一端部７Ａ，８Ａを前記定着部３に定着している。・・・（中略）・・・
【０００８】
・・・（中略）・・・また，前記支柱２，２Ａ間には，上下のロープ材３２を介して金網等からなる網体３３が張設され，この網体３３はクリップや針金やバンドワイヤなどの取付具（図示せず）によって前記ガードロープ７，８の前面に取付られている。」
　
（７）甲１０
　甲１０には，次の記載がある。
　
記載事項２０
「【００１２】
【発明の実施態様】以下，本発明の第１実施例を添付図面を参照して説明する。図１ないし図７は本発明の第１実施例を示し，衝撃吸収柵である雪崩・落石防護柵は，斜面あるいは斜面に沿う道路に並んでコンクリート製の基礎１を設け，このコンクリート製の基礎１に複数の支柱２，２Ａを左右方向等間隔に立設する。・・・（中略）・・・前記支柱２，２Ａは，中空な鋼管などからなり，その下端を前記基礎１に取付け，また，前記支柱２には，図２及び図３に示す定着部３を設け，この定着部３は，その支柱２に複数段例えば５段に設けられている。・・・（中略）・・・ガードロープ７，８の一端部７Ａ，８Ａを前記定着部３に定着している。・・・（中略）・・・
【００１３】・・・（中略）・・・また，前記支柱２，２Ａ間には，上下のロープ材３２を介して金網等からなる網体３３が張設され，この網体３３はクリップや針金やバンドワイヤなどの取付具（図示せず）によって前記ガードロープ７，８の前面に取付られている。」
　
（８）甲１１
　甲１１には，次の記載がある。
　
記載事項２１
「【００２０】
【発明の実施形態】以下，本発明の実施例を添付図面を参照して説明する。図１ないし図４は本発明の第１実施例を示し，同図に示すように，衝撃吸収柵である落石防護柵は，斜面あるいは斜面に並んでコンクリート基礎１を設け，このコンクリート基礎１に複数の支柱２…を立設する。前記支柱２は，Ｈ型鋼，コンクリート柱，鋼管あるいはコンクリート充填鋼管などからなり，この例ではＨ型鋼を用い，その下端を前記コンクリート基礎１に固着している。前記支柱２間には水平主線材たる水平ロープ材３，３が上下段に設けられ，この水平ロープ材３を係止する係止部４が前記支柱２に設けられ，この係止部４は，孔や切欠きあるいは支柱２の側面に水平ロープ材３を係止する係止用フックなどでもよい。また，前記水平ロープ材３の両端は，それぞれ前記支柱２や他の部材に固定されている。
【００２１】・・・（中略）・・・また，図１及び図２に示すように，前記支柱２間には，該支柱２間を遮蔽する防護面たる網体９が設けられており，この網体９は前記水平ロープ材３に掛止され，前記網体９と前記支柱２により防護体１０を構成している。」
　
（９）甲１２
　甲１２には，次の記載がある。
　
記載事項２２
「【００１９】
【発明の実施形態】以下，本発明の実施例を添付図面を参照して説明する。図１ないし図４は本発明の第１実施例を示し，同図に示すように，衝撃吸収柵である落石防護柵は，斜面あるいは斜面に並んでコンクリート基礎１を設け，このコンクリート基礎１に複数の支柱２…を立設する。前記支柱２は，Ｈ型鋼，コンクリート柱，鋼管あるいはコンクリート充填鋼管などからなり，この例ではＨ型鋼を用い，その下端を前記コンクリート基礎１に固着している。前記支柱２間には水平線材たる水平ロープ材３，３が上下段に設けられ，この水平ロープ材３を係止する係止部４が前記支柱２に設けられ，この係止部４は，孔や切欠きあるいは支柱２の側面に水平ロープ材３を係止する係止用フックなどでもよい。また，前記水平ロープ材３の両端は，それぞれ前記支柱２や他の部材に固定されている。
【００２０】・・・（中略）・・・また，図１及び図２に示すように，前記支柱２，２間には，該支柱２間を遮蔽する防護面たる網体６が設けられており，この網体６は前記水平線材３に掛止され，前記網体６と前記支柱２により防護体１０を構成している。」
　
（１０）甲１３
　甲１３には，次の記載がある。
　
記載事項２３
「【００１９】
【発明の実施の形態】以下，添付の図面を参照して，本発明の支柱の囲い壁への取付構造およびその取付方法を，造付けバルコニーにバルコニー屋根用の支柱を取り付ける場合を例に説明する。図１および図２は第１実施形態に係る支柱の取付構造を表しており，支柱１は取付ユニット２を介して，造付けバルコニーの囲い壁３の上端に取り付けられている。・・・（中略）・・・
【００２０】取付ユニット２は，支柱１を支持する支柱支持部材２１と，支柱支持部材２１を囲繞した状態でハンドレール６に着座するカバー部材２２とを備えており，・・・（中略）・・・
【００２１】・・・（中略）・・・この支柱１を貫通して取付片部２３，２３に螺合した取付ねじ２７，２７により，支柱１は取付片部２３，２３に固定されている。・・・（中略）・・・
【００２２】・・・（中略）・・・この４本のコーチねじ２８により，支柱支持部材２１が躯体４に固定されている。」
　
記載事項２４
「【００２８】次に，図３および図４を参照して，本発明の第２実施形態について説明する。この実施形態では，取付ユニット２が，支柱を支持する支柱支持部材４１と，支柱支持部材４１を囲繞した状態でハンドレール６に着座する水返し部材４２とを備えている。支柱支持部材４１は，躯体４の上面に着座するベースプレート４３と，ベースプレート４３の中央に立設した補強パイプ４４と，補強パイプ４４に装着したスリーブ４５とで構成されている。・・・（中略）・・・
【００２９】補強パイプ４４は，ハンドレール６の取付開口７を貫通して上方に延びており，この部分にスリーブ４５が取り付けられている。また，ベースプレート４３は，取付開口７の部分からねじ込んだ４本のコーチねじ４６，４６，４６，４６により，躯体（笠木材５）４に固定されている。・・・（中略）・・・
【００３０】・・・（中略）・・・スリーブ４５には内周面で補強パイプ４４に嵌装し，外周面で支柱１に嵌装している。この場合，スリーブ４５は補強パイプ４４にねじ止めされ，支柱１は通しボルト４７により，スリーブ４５を介して補強パイプ４４に固定されている。」
　
（１１）甲１４
　甲１４には，次の記載がある。
　
記載事項２５
「【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は，ベランダやバルコニーあるいは集合住宅の通路に防風スクリーンなどのパネルの支柱を固定するパネル用支柱の取付構造に関する。
【０００２】
【発明の解決しようとする技術的課題】従来，ベランダやバルコニーあるいは集合住宅の通路に防風スクリーンなどのパネルを固定する場合，例えば図５に示すように，床と天井などのコンクリート製の基礎ＡにアンカーボルトＢにより断面Ｌ型の取付金具Ｃを固定し，その取付金具ＣにパネルＤを支持する複数の支柱Ｅを架設し，その支柱Ｅに架け渡したパネル枠ＦにパネルＤを取付けていた。」
　
（１２）甲１５
　甲１５には，次の記載がある。
　
記載事項２６
「【００１６】
【実施例】次に，本発明の実施例を説明する。・・・（中略）・・・
【００１７】図１〜図３において，１は金属製筒状の擬木照明支柱からなる照明支柱であり，・・・（中略）・・・
【００１８】２はコンクリート基礎であり，・・・（中略）・・・このコンクリート基礎２の上面に開口している電線管３を囲むようにしてネジ部を突出させたアンカーボルト４が埋設されている。
【００１９】５はベースであり，このベース５は，図２に示すように，板状のベース本体５１と管状のサヤ管５２と補強板５３とからなる。ベース本体５１には，・・・（中略）・・・４個のアンカーボルト孔５５が設けられている。」
　
記載事項２７
「【００２３】施工現場では，ベース５のアンカーボルト孔５５にコンクリート基礎２のアンカーボルト４を挿入して，コンクリート基礎２の表面にベース５を当接する。その後，この上からナット４１を螺入して，コンクリート基礎２にベース５を取り付ける。
【００２４】・・・（中略）・・・
【００２５】次に，ベース５の上方に突出しているサヤ管５２を照明支柱１の根元部に入れながら，照明支柱１をベース５の上に立設する。・・・（中略）・・・次に，照明支柱１の外側から固定ボルト７を固定ボルト孔１２を通して固定ネジ孔５８に螺入し，押さえボルト６をネジ孔１１に螺入し，この押さえボルト６の先端をサヤ管の窪み５９に押し付けて，照明支柱１を固定する。」
　
　
２．各引用例の記載から把握できる技術
（１）甲２に記載された発明
　前記１．（１）で指摘した記載事項１ないし９を含む甲２の全記載によれば，当該甲２に，次のとおりのフェンス，ガードレール，手摺等を取り替える際に用いる「取替部材」の発明（以下，「引用発明１」という。），当該取替部材を用いて取り替えられた「フェンス，ガードレール，手摺等」の発明（以下，「引用発明２」という。），及び，フェンス，ガードレール，手摺等を取り替える際に用いる「取替工法」の発明（以下，「引用発明３」という。）が記載されていると認められる。
　
 引用発明１
「　土中或いはコンクリート等の舗装内に設けた基礎３内に固定されたポール１と，当該ポール１に取付けた横桟２とを有するフェンス，ガードレール，手摺等を取り替える際に用いる取替部材であって，
　前記横桟２を除去した前記ポール１の上から被せる，前記ポール１より太い中空の管状体よりなるポール１０と，
　前記ポール１に被せた前記ポール１０内へ注入し固化させるコンクリート，発泡プラスチック，接着剤等の充填剤１４とからなり，
　土中又はアスファルト等の表面にくい込ませることにより，前記ポール１０の回転防止の役目を果たすノコギリ状部１８が，前記ポール１０の基部に設けられた
　フェンス，ガードレール，手摺等を取り替える際に用いる取替部材。」
　
 引用発明２
「　引用発明１の取替部材を用いて取り替えられたフェンス，ガードレール，手摺等であって，
　土中或いはコンクリート等の舗装内に設けた基礎３内に固定された複数のポール１と，
　当該各ポール１の上からそれぞれ被せた，引用発明１の取替部材におけるポール１０と，
　前記各ポール１０内へ注入し固化させた，引用発明１の取替部材における充填剤１４と，
　前記各ポール１０間に取り付けられた横桟やネット等と
　から構成されたフェンス，ガードレール，手摺等。」
　
 引用発明３
「　土中或いはコンクリート等の舗装内に設けた基礎３内にポール１が固定され，当該ポール１に横桟２が取り付けられたフェンス，ガードレール，手摺等を取り替える際に用いる取替工法であって，
　前記ポール１から前記横桟２を除去し，
　前記ポール１の上から当該ポール１より太い中空の管状体よりなるポール１０を被せ，
　当該ポール１０内へ，コンクリート，発泡プラスチック，接着剤等の充填剤１４を注入固化し，
　横桟やネット等を新設したポール１０に取り付けて，フェンス，ガードレール，手摺等を形成する
　フェンス，ガードレール，手摺等を取り替える際に用いる取替工法。」 
　
（２）落石防護柵
　甲５，甲７，甲９ないし甲１２の各記載事項（前記１．（４）ないし（９））等からみて，
「擁壁の上面に複数のＨ型鋼からなる支柱が立てて固定され，
該複数の支柱間に複数の索が水平に張られており，
該複数の索にガードネットが取り付けられた落石防護柵。」
が，本件特許の出願前に周知の技術（以下，「第１の周知技術」という。）であったと認められる。
　
（３）固定剤，充填剤としてモルタルを用いる技術
　甲３の記載事項１０ないし１３（前記１．（２））等からみて，
「固定剤，充填剤としてモルタルを用いる技術。」
が，本件特許の出願前に周知の技術（以下，「第２の周知技術」という。）であったと認められる。
　なお，当該技術が周知技術であることについて，当事者間に争いはない。（審理事項通知書１３頁１９ないし２２行，被請求人陳述要領書８頁７ないし９行）
　
（４）取付金具を用いて支柱を設置対象物に取り付ける技術
　甲４，甲１３ないし甲１５の各記載事項（前記１．（３），（１０）ないし（１２））等からみて，
「取付金具を用いて支柱を設置対象物に取り付ける技術。」
が，本件特許の出願前に周知の技術（以下，「第３の周知技術」という。）であったと認められる。
　
　
第７　対比及び判断
１．無効理由その１について
（１）本件訂正発明１と引用発明１の対比
　本件訂正発明１と引用発明１を対比する。
　
　引用発明１の「ポール１」，「中空の管状体よりなるポール１０」及び「充填剤１４」は，それぞれ本件訂正発明１の「支柱」，「円筒状のパイプ」及び「固定剤」に相当する。
　また，本件訂正発明１の「索」や「ガードネット」と，引用発明１の「横桟２」は，支柱に取り付けられた「横」方向（水平方向）に延びる部材（以下，「差し渡し部材」という。）である点で，共通する。
　また，「フェンス」とは「柵。垣。」（広辞苑第６版）を意味する用語であり，「落石防護柵」は柵の一種であると認められるから，本件訂正発明１の「防護柵」や「落石防護柵」と，引用発明１の「フェンス，ガードレール，手摺等」のうちの「フェンス」は，柵である点で共通する。
　また，本件訂正発明１の「擁壁」と，引用発明１の「土中或いはコンクリート等の舗装内に設けた基礎３」は，それぞれ「支柱」や「ポール１」が設置された物であるから，両者を「設置対象物」ということができる。
　さらに，本件訂正発明１の「補強部材」と，引用発明１の「取替部材」は，どちらも，「既設の柵の支柱を利用して新たな支柱とするために用いる部材」である点で共通する。
　
　したがって，両者は，
「　設置対象物に対して固定された支柱および差し渡し部材からなる既設の柵の支柱を利用して新たな支柱とするために用いる部材であって，
　前記既設の柵の支柱に立てて被せる円筒状のパイプと，
　該パイプと前記既設の柵の支柱との間隙を含む該パイプの中空部分に注入される固定剤とからなる
部材。」
である点で一致し，次の点で一応相違する。
　
相違点１：本件訂正発明１が適用される柵は，「擁壁の上面に立てて固定されたＨ型鋼からなる支柱，索およびガードネットからなる落石防護柵」であるのに対して，引用発明１が適用される柵は，「土中或いはコンクリート等の舗装内に設けた基礎３内に固定されたポール１と，当該ポール１に取付けた横桟２とを有するフェンス，ガードレール，手摺等」であって，当該「フェンス，ガードレール，手摺等」に前記構成を有する落石防護柵が含まれるのか否かは不明な点。
　
相違点２：本件訂正発明１が，柵を補強するために用いられる「補強部材」であるのに対して，引用発明１が，腐蝕や損傷した柵を取替えるために用いられる「取替部材」である点。
　
（２）相違点１についての判断
ア　本件訂正発明１は，パイプと固定剤とからなる「補強部材」であって，既設の落石防護柵を補強するために用いる物の発明であるところ，「既設の落石防護柵」は当該「補強部材」自体の構成要素ではなく，「補強部材」を適用する対象，すなわち用途を示すものであるから，相違点１に係る本件訂正発明１の構成は，物の用途を用いてその物を特定する，いわゆる「用途限定」と呼ばれる構成と認められる。
　
イ　「用途限定」に係る構成については，当該用途限定が付された物が，その用途に特に適した形状，構造，組成等（以下，単に「構造等」という。）を有することを規定していると解されるから，用途が相違することによって，対比物の「構造等」に相違が生じる場合には，両者は「構造等」において相違し，用途が相違しても，対比物の「構造等」に相違が生じない場合には，両者は実質的に相違しないとするのが相当である。
　
ウ　これを本件についてみると，相違点１に係る本件訂正発明１の用途限定は，本件訂正発明１が，「擁壁の上面に立てて固定されたＨ型鋼からなる支柱，索およびガードネットからなる落石防護柵」という用途に適した「構造等」を有することを規定したものであって，このような構成の落石防護柵に用いる「補強部材」と，例えば，甲２の例示の一つである「ガードレール」に用いる「補強部材」とでは，両「補強部材」の「パイプ」の大きさ等が異なるものになると，すなわち，用途の相違によって対比物の「構造等」に相違が生じることになると考えられるから，相違点１は，「構造等」に実質的な相違を生じさせることとなる用途限定に関するものと認められる。
　したがって，甲２に接した当業者が，当該甲２の記載に基づいて，「擁壁の上面に立てて固定されたＨ型鋼からなる支柱，索およびガードネットからなる落石防護柵」が，引用発明１の「取替部材」を適用する対象に含まれると把握できるか，或いは，通常の知識に基づいて，このような構成を有する落石防護柵に引用発明１の「取替部材」を適用することが容易に想到できるのであれば，引用発明１において，相違点１は実質的な相違点ではない，或いは，相違点１に係る本件訂正発明１の構成を採用することは当業者にとって容易に想到し得た，というべきであり，前記構成を有する落石防護柵に引用発明１の「取替部材」を適用することが容易に想到できないのであれば，引用発明１において，相違点１は実質的な相違点であり，当該相違点１に係る本件訂正発明１の構成を採用することは当業者にとって容易に想到し得たことではないというべきである。
　
エ　そこで，引用発明１の適用対象について，甲２の記載を精査すると，特許請求の範囲には「既設のフェンス等」（記載事項１）と記載されている。
　また，発明の詳細な説明には，「本発明は，フェンス等の取替工法に関する。」（記載事項２）と記載された上で，従来技術の欠点及び甲２が提案する発明の目的について，「フェンス，ガードレール，手摺等は，長期間使用すると腐蝕，或いは損傷するため交換の必要がある。その場合，従来では既存のフェンス等をその基礎の部分から取除き，改めて新しいフェンスを立てていた。しかし，基礎はコンクリート等によって強固に固定されているので，その取除き作業は大変手間が掛る欠点があった。本発明は，このような点に鑑みなされたもので，既存のフェンス等の基礎をそのまま利用して新しいフェンス等を設けるようにした工事方法を提供するものである。」（記載事項２）と説明されている。
　これらの記載からは，甲２が，コンクリート等によって強固に固定された基礎に支柱が設置されており，その取除き作業に手間が掛るようなフェンスや，ガードレール，手摺といった非常に広範な設置物を，引用発明１の適用対象として想定していることを理解することができる。
　
オ　しかるに，前記第６　２．（２）で認定したとおり，「擁壁の上面に複数のＨ型鋼からなる支柱が立てて固定され，該複数の支柱間に複数の索が水平に張られており，該複数の索にガードネットが取り付けられた落石防護柵。」は，本件特許の出願前に周知（第１の周知技術）だったのであり，当該第１の周知技術が，コンクリート等によって強固に固定された基礎に支柱が設置された設置物という引用発明１の適用対象に合致することは明らかである。
　
カ　しかも，引用発明１の適用対象の一つとして甲２に例示された「フェンス」とは，「柵」一般を示す文言であって（広辞苑第６版），落石防護柵の上位概念と認められるから，甲２に接した当業者は，当該甲２の記載に基づいて，第１の周知技術が引用発明１の「取替部材」の適用対象に含まれると普通に理解できるか，或いは，そうとまでいえなくとも，少なくとも，第１の周知技術を引用発明１の「取替部材」の適用対象として想到することは，通常の知識に基づいて容易になし得たことであるというほかない。
　
キ　そして，前記第１の周知技術は，「擁壁の上面に複数のＨ型鋼からなる支柱が立てて固定され，該複数の支柱間に複数の索が水平に張られており，該複数の索にガードネットが取り付けられた落石防護柵。」であるのだから，相違点１に係る本件訂正発明１の構成が適用対象として規定する「擁壁の上面に立てて固定されたＨ型鋼からなる支柱，索およびガードネットからなる落石防護柵」に相当する。
　
ク　以上のとおりであるから，引用発明１において，ポール１０や充填剤１４の「構造等」を，「擁壁の上面に立てて固定されたＨ型鋼からなる支柱，索およびガードネットからなる落石防護柵」に適用するのに適したものとすること，すなわち，相違点１に係る本件訂正発明１の構成を採用することは，少なくとも，当業者が容易に想到し得たことである。
　
ケ　被請求人は，甲２に，既設のポール１の上方部分を切除する態様が開示されていることを根拠に，甲２は，支柱の根入れ部分の長さや地表に出ている部分の長さ等が厳密に設計されるような落石防護柵を想定しておらず，これを適用対象として想到することもできないと主張する（前記第５　１．（１）イ及びエ）。
　落石防護柵において，各種数値が厳密に設計されることは，被請求人が主張するとおりであって，被請求人が指摘する，既設のポール１の上方部分を切除して，ポール１の根元部分のみでポール１０を固定する態様においては，確かに，落石のエネルギーを吸収する能力等が不足する恐れがあるとも考えられる。
　しかしながら，甲２には，当該態様とは別に，既設のポール１を切除しない態様も開示されている（記載事項４）のであって，甲２は，引用発明１を適用する際に，既設のポール１の上方部分を切除することが必須であるとしているわけではないから，甲２に，既設のポール１の上方部分を切除する一態様が開示されているからといって，引用発明１の適用対象として落石防護柵を想到することができないとすることはできない。
　よって，当該被請求人の主張は採用できない。
　
　また，被請求人は，ポール１が中空の管状体と解されることを根拠に，甲２に記載されたフェンスに落石防護柵は含まれないとも主張するが（前記第５　１．（１）ウ），甲２記載のポール１が中空の管状体であるのかどうかはさておき，甲２に記載された「フェンス」が「柵」一般を意味する文言であることは，前記カのとおりであって，ポール１は，このような「フェンス」の支柱の例として示されたものと解されるから，甲２に，Ｈ型鋼からなる支柱が明記されていないことをもって，引用発明１の適用対象として落石防護柵を想到することができないとすることはできない。
　よって，当該被請求人の主張も採用できない。
　
（３）相違点２についての判断
ア　相違点２は，適用対象を「補強」するために用いる部材であるのか，「取替」をするために用いる部材であるのかという違いであるから，相違点２に係る本件訂正発明１の構成は，用途限定に係る構成と認められる。
　
イ　用途限定に係る構成については，前記（１）イで述べたとおり，用途が相違しても，対比物の「構造等」に相違が生じない場合には，両者は実質的に相違しないとするのが相当であるところ，本件訂正発明１と引用発明１は，どちらも，パイプと固定剤とからなる部材であって，適用対象が同一（落石防護柵）である限りは，当該適用対象を「補強」するために用いるのか，甲２でいうところの「取替」をするために用いるのかという用途の違いによって，適用対象に適用する前のパイプや固定剤の「構造等」に相違が生じるとはおよそ考えられないから，相違点２は実質的な相違点ではないというべきである。
　
ウ　仮に，パイプや固定剤の「構造等」に相違が生じるのか否かを措いておき，相違点２に係る用途の違いについて検討したとしても，次の理由（エないしキ）で，相違点２を実質的な相違点とすることはできない。
　
エ　引用発明１を用いて「取替」がされた新設のフェンスの支柱は，基礎３に固定された既設のフェンスの支柱（ポール１）と，それを覆う，中空のポール１０及び固化した充填剤１４からなる構造体とから構成されているとみることができるから，当該新設のフェンスの支柱の強度が，内部に存在する既設のフェンスの支柱単独の強度に比べると，前記構造体の分だけ向上していることは明らかである。
　したがって，引用発明１を用いて行う「取替」とは，既設のフェンスの支柱に対して，中空のポール１０及び固化した充填剤１４からなる構造体を設けることであるということができ，当該「取替」によって，既設のフェンスの支柱の強度が向上しているものと認められる。
　
　また，甲２における「取替」は，腐蝕或いは損傷した既設のフェンス等を交換するために行われるものである（記載事項２）。
　甲２には，なぜ腐蝕或いは損傷した既設のフェンス等を交換する必要があるのか，その理由について具体的に明記されてはいないものの，安全性の確保という設置目的を有するガードレールが，適用対象の例示の一つとして挙げられていることを考慮すると，その主要な理由の一つは，腐蝕等によるフェンス等の強度の低下であると解するのが自然である。
　したがって，甲２における「取替」を行う主目的の一つは，そもそも，強度が低下した既設のフェンス等を，強度が向上したフェンス等とすることであると認められる。
　
オ　一方，本件訂正発明１の「補強」とは，強度を向上させることを意味していると解するのが自然であるところ，本件明細書等の記載を精査しても，当該「補強」が，強度を向上させることのうち，甲２記載の「取替」のような，低下した強度を向上させることを除外する概念であることを示す記載や定義は存在しないし，また，本件訂正発明１が属する技術分野において，「補強」という文言が，そのような概念として慣用されている技術用語であると認めるに足る証拠も見当たらないから，本件訂正発明１の「補強」には，甲２に記載された，引用発明１を用いて行う「取替」が包含されると解するのが相当である。
　
カ　なお，落石防護柵においても，支柱の強度があまりにも低下しすぎてしまったような場合はともかくとして，支柱の強度がわずかばかり低下したような場合に，基礎（擁壁）から取り除いて新たな基礎及び落石防護柵を設置するのでなくて，引用発明１を用いて「取替」を行うことによって，作業性の向上やコストの低減といった引用発明１の効果を得られることは，当業者にとって明らかなことであるから，引用発明１が，強度が低下した柵の「取替」のために用いる部材であるということが，引用発明１の適用対象として落石防護柵を選択する際の阻害要因になることはない。
　
キ　以上のとおりであって，本件訂正発明１の「補強」という用途と，引用発明１の「取替」という用途との間に，実質上の違いがあるとは認められないから，相違点２を実質的な相違点とすることはできない。
　
ク　被請求人は，本件訂正発明１の補強部材と引用発明１の取替部材とでは，その構造が異なり，結果的に得られる強度も異なると主張するが（前記第５　１．（２）イ），被請求人が主張する構造や強度の違いは，補強部材や取替部材を適用対象に適用し，固定剤や充填剤を固化させた後の新設の支柱における構造の相違や，当該構造の相違に基づく支柱の強度の相違であって，本件訂正発明１の補強部材や引用発明１の取替部材（適用対象に適用する前の補強部材や取替部材）自体の「構造等」の相違ではない。ましてや，被請求人がいう固化した固定剤や充填剤の形状，量等の相違は，「補強」か「取替」かという，相違点２に係る用途の相違によって生じるものではなく，既設の支柱がＨ型鋼なのか，管状体なのかという，相違点１に関連する用途の相違に基づくものである。
　相違点２に係る本件訂正発明１の構成が，用途限定に係る構成と認められ，用途が相違しても，対比物の「構造等」に相違が生じない場合には，両者は実質的に相違しないとするのが相当であることは，前記ア及びイのとおりであり，「補強」に用いるのか，「取替」に用いるのかという用途の相違によって，本件訂正発明１と引用発明１との間で，その「構造等」に相違が生じるとは認められないから，当該被請求人の主張は採用できない。
　
ケ　また，被請求人は，本件訂正発明１が，Ｈ形断面を有する支柱とパイプとの間の，十分に大きな間隙に固定剤を充填させることで耐圧縮応力を強化するという技術思想であるのに対し，引用発明１は，支柱の交換を目的としており，元の形状や大きさを維持するという発想のものであるから，両者の技術思想は異なるものであるとも主張する（前記第５　１．（２）ア）。
　しかしながら，引用発明１を用いて行う「取替」によって，既設のフェンスの支柱の強度が向上するといえること，甲２における「取替」を行う主目的の一つが，強度が低下した既設のフェンス等を，強度が向上したフェンス等とすることであると認められること，本件訂正発明１の「補強」には，このような引用発明１を用いて行う「取替」が包含されると解するのが相当であることは，前記エ及びオのとおりである。
　結局のところ，被請求人が主張する「補強」と「取替」の違いは，既設の支柱に，それを覆う，円筒状のパイプと固化した固定剤とからなる構造体を設けて，新たな支柱とするという技術思想について，当該新たな支柱を，既設の支柱に前記構造体を設けるという改善を施したものとみなして，「補強」と表現するのか，あるいは，新たな支柱を，既設の支柱とは全く別個の支柱とみなして，「取替」と表現するのかという，観点の違いによる表現の相違でしかないのであって，両技術思想に本質的な違いがあるとは認められない。
　よって，当該被請求人の主張も採用できない。
　
（４）発明の効果について
　本件訂正発明１が有する効果は，当業者が容易に予測できた範囲内のものである。
　
（５）まとめ
　以上のとおりであって，本件訂正発明１は，引用発明１に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定に違反して特許がされたものである。
　
２．無効理由その２について
（１）本件訂正発明２と引用発明１の対比
　本件訂正発明２と引用発明１を対比すると，両者は，前記１．（１）で述べたとおりの点で一致し，（１）で述べた相違点１及び２（ただし，「本件訂正発明１」を「本件訂正発明２」に読み替える。）に加えて，次の相違点３でも相違する。
　
相違点３：本件訂正発明２の固定剤が「モルタル」であるのに対して，引用発明１の充填剤１４の材質として，甲２に具体的に例示されているのは「コンクリート，発泡プラスチック，接着剤」であって，モルタルは例示されていないため，引用発明１の充填剤１４が「モルタル」であるとまではいえない点。 
　
（２）相違点についての判断
　相違点１及び２については，前記１．（２）及び（３）で述べたとおりの理由で，実質上の相違点ではないか，少なくとも引用発明１において相違点１，２に係る本件訂正発明２の構成を採用することは，当業者が容易に想到し得たことである。
　
　相違点３について検討する。
　甲２には，「コンクリート，発泡プラスチック，接着剤，その他の充填剤１４」（記載事項５）と記載されているのであって，当該記載が，引用発明１の充填剤１４の材質を，例示された「コンクリート，発泡プラスチック，接着剤」のみに限定する趣旨でないことは明らかであるから，引用発明１において，充填剤１４として，周知の材質の中から，その用途に適した強度が得られるものを選択することは，当業者が通常行う設計事項というべきである。
　また，前記第６　２．（３）において第２の周知技術として認定したとおり，モルタルは，固定剤，充填剤として，本件特許の出願前に周知の材質である。
　そして，引用発明１の適用対象として落石防護柵を想定すること（相違点１）が，少なくとも当業者が容易に想到し得たことであることは，前述したとおりであるから，甲２に，モルタルと類似の材質であるコンクリート（モルタルが，セメント，砂及び水を練ったものであるのに対して，コンクリートは，セメント，砂，砂利及び水を練ったものである。甲３の記載事項１３を参照。）が例示されていることをも踏まえると，周知の材質であるモルタルを，引用発明１の充填剤１４の材質として選択することは，適用対象として落石防護柵を選択したことに伴って，当業者が適宜なし得た設計事項というほかない。
　
（３）発明の効果について
　本件訂正発明２が有する効果は，当業者が容易に予測できた範囲内のものである。
　
（４）まとめ
　以上のとおりであって，本件訂正発明２は，引用発明１に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定に違反して特許がされたものである。
　
３．無効理由その３について
（１）本件訂正発明３と引用発明１の対比
　本件訂正発明３と引用発明１を対比すると，両者は，前記１．（１）で述べたとおりの点で一致し，（１）で述べた相違点１及び２（ただし，「本件訂正発明１」を「本件訂正発明３」に読み替える。）に加えて，次の相違点４でも相違する。
　
相違点４：パイプを設置対象物に取り付けるための構成について，本件訂正発明３では「パイプを擁壁に取り付けるパイプ取付金具」を用いているのに対して，引用発明１では「土中又はアスファルト等の表面にくい込ませることにより，ポール１０の回転防止の役目を果たすノコギリ状部１８」を用いている点。
　
（２）相違点についての判断
ア　相違点１及び２については，前記１．（２）及び（３）で述べたとおりの理由で，実質上の相違点ではないか，少なくとも引用発明１において相違点１，２に係る本件訂正発明３の構成を採用することは，当業者が容易に想到し得たことである。
　
イ　相違点４について検討する。
　安全性の観点から，落石防護柵において，設置対象物（擁壁）に対する支柱の取り付けを十分強固なものとしなければならないことは，およそ技術常識に属することがらである。
　しかるに，引用発明１を適用して新設した柵において，新たな支柱の基礎３に対する取り付けは，既設の支柱（ポール１）を利用した固定と，ノコギリ状部１８による回転防止とによって行われるところ，既設の支柱は腐蝕等により交換（「取替」）の対象となっているものであり，また，ノコギリ状部１８については，これによる基礎３に対する固定力が殆ど期待できないことは明らかであるから，設置対象物への取り付けを強固なものとする必要のある前記落石防護柵を適用対象として選択した場合に，支柱の取付強度が不足する恐れがあることは，通常の知識を有する当業者が容易に予測できることである。よって，これに対する対策を行うことは，当業者にとって通常の創作能力の発揮でしかない。
　そして，前記第６　２．（４）で認定したとおり，取付金具は，支柱を設置対象物に取り付ける手段として，本件特許の出願前に周知（第３の周知技術）だったのであり，また，取付金具を用いて固定力を高めることは，技術分野を問わずに採用される常套手段（例えば，家屋の耐震補強工事における柱等の固定や，Ｌ字金具による家具等の補強等。）であるから，本件訂正後の請求項３には，パイプ取付金具が「パイプを擁壁に取り付ける」ことが記載されているのみで，その形状等の具体的構成が何ら規定されていないことをも考慮すれば，引用発明１において，ノコギリ状部１８に代えて或いはノコギリ状部１８に付加して，支柱を設置対象物に取り付けるための取付金具を採用することで，新たな支柱の基礎３に対する取付強度を高めようとすること，すなわち，相違点４に係る本件訂正発明３の構成を採用することは，適用対象として落石防護柵を選択したことに伴って，当業者が適宜なし得た設計変更というほかない。
　
ウ　被請求人は，パイプ取付金具について，発明の詳細な説明の記載を参酌して，少なくとも，パイプの下端に固定された板状の部材からなり，この板状の部材を擁壁上面に密着させ，固定するものと解すべきと主張するが（前記第５　３．（１）イ），本件訂正後の請求項３には，パイプ取付金具の形状等の具体的構成については，何ら規定されていないから，被請求人が主張するような構成に限定して解することはできない。
　また，被請求人は，「取替」という技術思想からは，甲２においては，新たなポールが既設のポールの根元部分に固定されていればよいものと把握されるから，取付金具を付加することは容易に想到できないとも主張するが（前記第５　３．（１）イ），「補強」と「取替」の間に実質的な相違が認められないことは，前記１．（３）エないしキ，及びケのとおりであり，また，甲２に，既設のポール１を切除しない態様が開示されていることは，前記１．（２）ケのとおりであるから，甲２の記載から，新たなポールを既設のポールの根元部分でのみ固定する技術思想しか把握できないとすることはできない。
　よって，当該請求人の主張は採用できない。
　
（３）発明の効果について
　本件訂正発明３が有する効果は，当業者が容易に予測できた範囲内のものである。
　
（４）まとめ
　以上のとおりであって，本件訂正発明３は，引用発明１に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定に違反して特許がされたものである。
　
４．無効理由その４について
（１）本件訂正発明５と引用発明２の対比
　本件訂正発明５と引用発明２を対比する。
　
　本件訂正発明５の「請求項１，２または３記載の落石防護柵の補強部材」と，引用発明２の「引用発明１の取替部材」とは，
「　設置対象物に対して固定された支柱および差し渡し部材からなる既設の柵の支柱を利用して新たな支柱とするために用いる部材であって，
　前記既設の柵の支柱に立てて被せる円筒状のパイプと，
　該パイプと前記既設の柵の支柱との間隙を含む該パイプの中空部分に注入される固定剤とからなる
部材。」
である点（前記１．（１）で述べた一致点）で共通する。
　また，本件訂正発明５の「擁壁」と，引用発明２の「土中或いはコンクリート等の舗装内に設けた基礎３」は，それぞれ「支柱」や「ポール１」を設置する対象物であるから，両者を「設置対象物」ということができる。
　また，引用発明２の「ポール１」及び「ポール１０」は，本件訂正発明５の「支柱」及び「パイプ」に相当する。
　また，引用発明２の「横桟やネット等」は，「パイプ間に張られた差し渡し部材」である点において，本件訂正発明５の「索」及び「ガードネット」と，共通する。
　さらに，本件訂正発明５の「落石防護柵」と，引用発明２の「フェンス，ガードレール，手摺等」のうちの「フェンス」は，柵である点で共通する。
　
　したがって，両者は，
「　設置対象物に対して固定された支柱および差し渡し部材からなる既設の柵の支柱を利用して新たな支柱とするために用いる部材であって，前記既設の柵の支柱に立てて被せる円筒状のパイプと，該パイプと前記既設の柵の支柱との間隙を含む該パイプの中空部分に注入される固定剤とからなり，設置対象物の上面に立てて固定された既設の柵の複数の支柱に取り付けられて，これらを新たな支柱とした部材と，
該部材のパイプ間に張られた差し渡し部材と
からなる柵。」
である点で一致し，次の点で一応相違する。
　
相違点５：本件訂正発明５では，既設の柵が「擁壁の上面に立てて固定されたＨ型鋼からなる支柱，索およびガードネットからなる落石防護柵」であり，本件訂正発明５が「落石防護柵」であるのに対して，引用発明２では，既設の柵が「土中或いはコンクリート等の舗装内に設けた基礎３内に固定されたポール１と，当該ポール１に取付けた横桟２とを有するフェンス，ガードレール，手摺等」であり，引用発明２が「フェンス，ガードレール，手摺等」であって，これらに落石防護柵が含まれるのか否かは不明な点。
　
相違点６：差し渡し部材として，本件訂正発明５が，「パイプ間に，水平に張られた複数の索と，該複数の索に取り付けられたガードネット」を採用しているのに対して，引用発明２は，「各ポール１０間に取り付けられた横桟やネット等」を採用したものであって，当該「横桟やネット等」が，本件訂正発明５のような構成であるのか否かは不明な点。
　
相違点７：本件訂正発明５では，パイプ及び固定剤が既設の柵の支柱を補強するために用いられた「補強部材」であり，本件訂正発明５が支柱が補強された柵であるのに対して，引用発明２では，ポール１０及び充填剤１４が腐蝕や損傷した柵の支柱を取替えるために用いられた「取替部材」であり，引用発明２が支柱が取替えられた柵である点。
　
（２）相違点５についての判断
　本件訂正発明５は，「落石防護柵」という物の発明であるところ，相違点５に係る本件訂正発明５の構成は，本件訂正発明５が落石防護という用途に用いられる柵であることを規定するものであるから，用途限定に係る構成であると認められる。
　
　また，当該用途限定によって，既設の柵の支柱を補強部材によって補強することにより形成された新たな支柱の大きさや，「水平に張られた複数の索」及び「該複数の索に取り付けられたガードネット」の材質，固化した固定剤の形状等に相違が生じることになると認められるから，相違点５は，「構造等」に実質的な相違を生じさせることとなる用途限定に関するものと認められる。
　
　そして，前記１．（２）と同様の理由によって，甲２に接した当業者は，引用発明２における既設の柵には「擁壁の上面に立てて固定されたＨ型鋼からなる支柱，索およびガードネットからなる落石防護柵」が含まれ，引用発明２には「落石防護柵」が含まれると普通に理解できるか，少なくとも，既設の柵としてこのような落石防護柵を想到し，引用発明２を「落石防護」という用途に用いる柵に適したものとして構成することを，通常の知識に基づいて容易になし得たと認められる。
　
　よって，引用発明２において，相違点５に係る本件訂正発明５の構成を採用することは，少なくとも，当業者が容易に想到し得たことである。
　
（３）相違点６についての判断
　引用発明２は，既設の柵に取り替えて新設された柵についての発明であるのだから，当該新設された引用発明２における差し渡し部材の構成については，取替前の既設の柵における差し渡し部材の構成と同一の構成を採用するのが，当業者にとって自然な発想である。
　そして，引用発明２における既設の柵として，従来周知の落石防護柵（第１の周知技術）を想到することが，当業者にとって容易になし得たことであることは，前記（２）及び前記１．（２）のとおりであり，当該第１の周知技術における差し渡し部材の構成は，「複数の支柱間に複数の索が水平に張られており，該複数の索にガードネットが取り付けられた」というものであるから，引用発明２において，相違点６に係る本件訂正発明５の構成を採用することは，相違点５に係る本件訂正発明５の構成を採用することに伴って，当業者が当然に行う設計変更というほかない。
　
（４）相違点７についての判断
ア　相違点７に係る本件訂正発明５の構成は，本件訂正発明５が「補強」された落石防護柵であることを規定するものであって，用途限定ではなく，この点において，相違点２とは少し事情が異なるものの，引用発明１を用いて行う「取替」によって，既設のフェンスの支柱の強度が向上するといえること，甲２における「取替」を行う主目的の一つが，強度が低下した既設のフェンス等を，強度が向上したフェンス等とすることであると認められること，本件訂正発明５の「補強」には，引用発明１を用いて行う「取替」が包含されると解するのが相当であること，低下した既設の支柱の強度を向上させたものであることが，落石防護柵を用途として選択することの阻害要因とならないことは，前記１．（３）エないしカと同様である。
　よって，相違点７を実質的な相違点とすることはできない。
　
イ　被請求人は，本件訂正発明５と引用発明２は，パイプと既設の支柱との間で固化した固定剤の形状等において，構成が異なるものであり，引用発明２は，横方向からの力に対する耐性を向上させるという技術思想でない旨主張するが（前記第５　４．（２）），被請求人が主張する本件訂正発明５における固化した固定剤の形状は，引用発明２における既設の柵として，「擁壁の上面に立てて固定されたＨ型鋼からなる支柱，索およびガードネットからなる落石防護柵」を選択すること（相違点５に係る本件訂正発明５の構成を採用すること）に伴って，必然的に得られる構成であり，横方向からの力に対する耐性が向上するという効果も，当該構成によって得られる効果でしかない。
　そして，引用発明２において，相違点５に係る本件訂正発明５の構成を採用することが，少なくとも当業者にとって容易に想到し得たことであることは，前記（２）のとおりであり，また，「補強」と「取替」との間に本質的な違いが認められないことは，前記１．（３）ケのとおりであるから，当該被請求人の主張は採用できない。
　
（５）発明の効果について
　本件訂正発明５が有する効果は，当業者が容易に予測できた範囲内のものである。
　
（６）まとめ
　以上のとおりであって，本件訂正発明５は，引用発明２に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定に違反して特許がされたものである。
　
５．無効理由その５について
（１）本件訂正発明６と引用発明３の対比
　本件訂正発明６と引用発明３を対比する。
　
　引用発明３の「ポール１」，「中空の管状体よりなるポール１０」及び「充填剤１４」は，それぞれ本件訂正発明６の「支柱」，「円筒形状のパイプ」及び「固定剤」に相当する。
　また，引用発明３の「横桟２」は，既設の支柱に取り付けられた「差し渡し部材」である点で，本件訂正発明１の「索およびガードネット」と共通し，引用発明３の「横桟やネット等」は，新たな支柱に取り付けられた「新しい差し渡し部材」である点で，本件訂正発明６の「新しい索及びガードネット」と共通する。
　また，本件訂正発明６の「落石防護柵」と，引用発明３の「フェンス，ガードレール，手摺等」のうちの「フェンス」は，既設の柵である点で共通する。
　また，本件訂正発明６の「擁壁」と，引用発明３の「土中或いはコンクリート等の舗装内に設けた基礎３」は，それぞれ「支柱」や「ポール１」が設置された物であるから，両者を「設置対象物」ということができる。
　さらに，本件訂正発明６の「補強方法」と，引用発明３の「取替工法」は，どちらも，「既設の柵の支柱を利用して新たな支柱とするために施工される方法」である点で共通する。
　
　したがって，両者は，
「　設置対象物に支柱が立てて固定され，該支柱に差し渡し部材が取り付けられた既設の柵の支柱を利用して新たな支柱とするために施工される方法であって，
　前記既設の柵の支柱から前記差し渡し部材を取り外し，
　前記支柱に円筒状のパイプを被せ，
　該パイプと前記支柱との間隙を含む該パイプの中空部分に固定剤を注入して固化し，
　前記パイプに新しい差し渡し部材を取り付ける
　既設の柵の支柱を利用して新たな支柱とするために施工される方法。」
である点で一致し，次の点で一応相違する。
　
相違点８：本件訂正発明６が施工される柵は，「擁壁の上面にＨ型鋼からなる支柱が立てて固定され，該支柱に索およびガードネットが取り付けられた落石防護柵」であり，新しい差し渡し部材を取り付ける際に，「パイプに新しい索およびガードネットを取り付ける」のに対して，引用発明３が施工されるフェンスに，そのような構成を有する落石防護柵が含まれるのか否かは不明であり，かつ，新しい差し渡し部材を取り付ける際に，「横桟やネット等を新設したポールに取り付けて」いるものの，横桟とネットの双方を取り付けるのか否かは不明な点。
　
相違点９：本件訂正発明６が，柵を補強する「補強方法」であるのに対して，引用発明３が，腐蝕や損傷した柵を取替える「取替工法」である点。
　
（２）相違点８についての判断
　本件訂正発明６は，「落石防護柵の補強方法」という方法の発明であることから，相違点８に関する本件訂正発明６の構成は，方法における工程自体を特定する事項であって，用途限定に係る構成ではないものの，甲２の記載からみて，引用発明３の施工対象として，コンクリート等によって強固に固定された基礎に設置されており，その取除き作業に手間が掛るようなフェンスや，ガードレール，手摺といった非常に広範な設置物を想定していると理解できること，第１の周知技術（落石防護柵）がこのような設置対象物に合致することは明らかなこと，甲２に例示された「フェンス」が落石防護柵の上位概念であることは，前記１．（２）エないしカと同様であるから，甲２に接した当業者は，第１の周知技術が引用発明３の施工対象に含まれると普通に理解できるか，少なくとも，第１の周知技術を引用発明３の施工対象として想到することは，通常の知識に基づいて容易になし得たと認められる。
　そして，引用発明３は，既設の柵に対して施工されてこれを新設された柵に取り替えるための工法についての発明であるのだから，当該新設された柵における差し渡し部材の構成については，取替前の既設の柵における差し渡し部材の構成と同一の構成を採用するのが，当業者にとって自然な発想であるところ，第１の周知技術における差し渡し部材の構成は，「複数の支柱間に複数の索が水平に張られており，該複数の索にガードネットが取り付けられた」というものであるから，引用発明３において，新設の支柱に新しい差し渡し部材を取り付ける際に，「横桟やネット等を新設したポール１０に取り付けて」という工程に代えて，「パイプに新しい索およびガードネットを取り付ける」という工程を採用することは，第１の周知技術を引用発明３の施工対象として選択したことに伴って，当業者が当然に行う設計変更というほかない。
　よって，引用発明３において，相違点８に係る本件訂正発明６の構成を採用することは，当業者が容易に想到し得たことである。
　
（３）相違点９についての判断
　相違点９に係る本件訂正発明６の構成は，本件訂正発明６が施工されることによって柵が「補強」されることを規定するものであって，本件訂正発明６が方法の発明であることから用途限定ではなく，この点において，相違点２とは少し事情が異なるものの，引用発明３を施工して「取替」を行うことによって，既設のフェンスの支柱の強度が向上するといえること，甲２における「取替」を行う主目的の一つが，強度が低下した既設のフェンス等を，強度が向上したフェンス等とすることであると認められること，本件訂正発明６の「補強」には，このような引用発明３を施工して行う「取替」が包含されると解するのが相当であること，低下した既設の支柱の強度を向上させることが，落石防護柵を施工対象として選択することの阻害要因とならないことは，前記４．（４）及び前記１．（３）エないしカと同様である。
　よって，相違点９を実質的な相違点とすることはできない。
　
（４）発明の効果について
　本件訂正発明６が有する効果は，当業者が容易に予測できた範囲内のものである。
　
（５）まとめ
　以上のとおりであって，本件訂正発明６は，引用発明３に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定に違反して特許がされたものである。
　
　
第８　むすび
　以上のとおり，本件訂正発明１，２，３，５及び６は，いずれも，甲第２号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，本件訂正発明１，２，３，５及び６に係る特許は，特許法２９条２項の規定に違反してなされたものであり，同法１２３条１項２号に該当し，無効とすべきものである。
　
　審判に関する費用については，特許法１６９条２項の規定で準用する民事訴訟法６１条の規定により，被請求人が負担すべきものとする。
　
　よって，結論のとおり審決する。