【事件の表示】
　特願２００２−５５６７３６「甲状腺新生物の診断および治療におけるヒストン脱アセチル酵素阻害剤」拒絶査定不服審判事件〔平成１４年　７月１８日国際公開、ＷＯ０２／５５６８８、平成１７年　３月１７日国内公表、特表２００５−５０７２３１〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は、平成１４年（２００２年）１月９日を国際出願日（パリ条約による優先権主張外国庁受理２００１年１月１０日　米国）とする出願であって、平成２０年２月２１日付で特許請求の範囲について手続補正がなされたが、平成２１年３月１８日付で拒絶査定がなされ、これに対して、同年６月２３日に拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに、同日付で特許請求の範囲について手続補正がなされた後、同年７月２２日付で特許請求の範囲について更に手続補正がなされたものである。
　
第２　平成２１年６月２３日付の手続補正についての補正却下の決定
　ある補正が、特許法第１７条の２第４項及び第５項の規定に適合するか否かについての判断をする場合には、当該補正よりも前の時点で最後に適法に補正された特許請求の範囲を基準にしなければならないから、補正の適否については、補正のされた順番に従って順次判断すべき（（知的財産高等裁判所）平成１７年（行ケ）第１０６９８号判決参照）なので、まず本件の審判請求時になされた平成２１年６月２３日付の手続補正の適否について検討する。
　
［補正却下の決定の結論］
　
　平成２１年６月２３日付の手続補正（以下、「本件補正１」という。）を却下する。
　
［理由］
１．補正後の本願発明
　本件補正１は、特許請求の範囲の請求項１を補正する補正事項を含むものであり、請求項１は、補正前の
「【請求項１】ヒストン脱アセチル酵素を阻害する物質の有効量を甲状腺細胞に導入して、それによって甲状腺特異的遺伝子の発現を増強することを含む、甲状腺細胞における甲状腺特異的遺伝子の発現を増強する方法。」
から、
「【請求項１】ヒストン脱アセチル酵素を阻害する物質の有効量を甲状腺細胞に
インビトロで
インビトロの
であって、甲状腺特異的遺伝子がNa
+
/I
-
共搬体および/またはサイログロブリンである方法
へと補正された。
　
２．補正の目的
　上記請求項１に係る補正は、補正前の請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項である「甲状腺特異的遺伝子」が「Na+/I-共搬体および/またはサイログロブリンである」ことを限定するものであり、また、補正前の請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項である、ヒストン脱アセチル酵素を阻害する物質の有効量の甲状腺細胞への導入を「インビトロ」で行うことを限定するものであり、補正前の請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項である、甲状腺細胞における甲状腺特異的遺伝子の発現を増強する方法が「インビトロ」であることを限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　
３．独立特許要件違反について
　そこで、本願補正後の請求項１に記載されている事項により特定される発明（以下、「本願補正発明１」という。）が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか）について、以下検討する。
　
（１）引用例
　原査定の拒絶の理由で引用文献２として引用された本願優先日前に頒布された刊行物であるBaillieres Best. Pract. Res. Clin. Endocrinol. Metab.，２０００年，Vol.14，p.615-629（以下、「引用例２」という。）には、以下の事項が記載されている（下線は合議体による）。
　
（ア）「我々は、NIS発現の分子生物学を研究し、NIS発現及び機能の損失の原因となるエピゲネティックな変化に関連する証拠を発見した。これらの研究によれば、NISプロモーターの制御領域または最初のNISイントロン部分のCpG DNA配列におけるシトシン残基のメチル化が、ヨウ素取り込みの損失をもたらす転写抑制に寄与しているのかもしれない。
NIS発現やインビトロでの測定可能な放射性ヨウ素取り込みがみられないヒト甲状腺癌細胞株を５−アザシチジン（DNA−メチルトランスフェラーゼ阻害剤）で処理すると、NISのmRNAの発現及び放射性ヨウ素の取り込みが回復した
ヒストン脱アセチル酵素阻害剤を含むクロマチン構造を変化させて転写を増強する他の薬剤も、同様な実験的な臨床応用に対して開発中である
　
（イ）「しかし、同じ腫瘍中の異なった細胞間における、ヨウ化物輸送体（
ヨウ化ナトリウム共搬体；NIS
　
（２）当審の判断
ア　本願補正発明
　本願補正発明１は、「甲状腺特異的遺伝子がNa+/I-共搬体
および/または
　
「ヒストン脱アセチル酵素を阻害する物質の有効量を甲状腺細胞にインビトロで導入して、それによって甲状腺特異的遺伝子の発現を増強することを含む、甲状腺細胞における甲状腺特異的遺伝子の発現を増強するインビトロの方法であって、甲状腺特異的遺伝子がNa+/I-共搬体である方法」（以下、「本願補正発明１’」という。）
　
イ　引用例２に記載された発明
　引用例２の上記記載事項（イ）には、「ヨウ化ナトリウム共搬体」を「ＮＩＳ」と表すことが記載されており、本願明細書の段落【０００４】には、「ヨウ化ナトリウム共搬体」を「ＮＩＳ」又は「Na+/I-共搬体」と表すことが記載されているから、引用例２の上記記載事項（ア）において、「ＮＩＳ」とは、「Na+/I-共搬体」のことである。また、引用例２において、甲状腺癌細胞株を５−アザシチジンで処理することは、インビトロで行われることであると認められる。
　また、本願の出願当初明細書の請求項１０には、「甲状腺細胞が甲状腺癌細胞である」ことが記載されていることから、引用例２に記載の「甲状腺癌細胞」は、本願補正発明１’の「甲状腺細胞」に相当する。
　そうすると、引用例２には、「ＤＮＡ−メチルトランスフェラーゼ阻害剤である５−アザシチジンの有効量を甲状腺細胞にインビトロで導入して、それによって、Na+/I-共搬体遺伝子の発現を増強するインビトロの方法」が記載されているものと認められる。
　
ウ　対比
　本願補正発明１’と引用例２に記載された発明を対比すると、両者は、物質の有効量を甲状腺細胞にインビトロで導入して、それによって甲状腺特異的遺伝子の発現を増強することを含む、甲状腺細胞における甲状腺特異的遺伝子の発現を増強するインビトロの方法であって、甲状腺特異的遺伝子がNa+/I-共搬体である点で一致し、以下の点で相違する。
　
相違点：甲状腺細胞に導入する物質が、本願補正発明１’では、ヒストン脱アセチル酵素を阻害する物質であるのに対し、引用例２では、ＤＮＡメチルトランスフェラーゼ阻害剤である５−アザシチジンである点
　
エ　判断
　引用例２の上記記載事項（ア）によると、Na+/I-共搬体発現の損失は、Na+/I-共搬体遺伝子の制御領域又はイントロン部分のＤＮＡのメチル化が原因であって、Na+/I-共搬体の発現のない甲状腺癌細胞に、ＤＮＡ−メチルトランスフェラーゼ阻害剤である５−アザシチジンを作用させると、ＤＮＡのメチル化を触媒するＤＮＡ−メチルトランスフェラーゼの活性が阻害され、Na+/I-共搬体遺伝子の発現が回復するものである。
　そして、引用例２の上記記載事項（ア）の最終文には、クロマチン構造を変化させることにより転写を増強させる作用を有するヒストン脱アセチル酵素阻害剤が、ＤＮＡ−メチルトランスフェラーゼ阻害剤と同様な実験的な臨床応用に対して開発中であることが記載されている。
　引用例２のこのような記載に接した当業者であれば、甲状腺細胞におけるNa+/I-共搬体遺伝子の発現を増強するために作用させる物質として、ＤＮＡ−メチルトランスフェラーゼ阻害剤に代えて、同様に、遺伝子の転写を増強する作用を有するヒストン脱アセチル酵素阻害剤を用いて、Na+/I-共搬体遺伝子の発現が増強されるかを確認することは、容易に想到し得ることである。
　
オ　請求人の主張
　請求人は、審判請求の理由において、下記の点を主張する。
「引用文献２は、ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤ではなく、DNA-メチルトランスフェラーゼ阻害剤により、NISプロモーターの調節領域または最初のNISイントロン部分におけるCpG DNA配列中のシトシン残基のメチル化を阻害することによって、放射性ヨウ素取り込みを回復させる可能性について教示する一方で、本願発明に記載のHDAC阻害剤については、クロマチン構造を変化させる薬剤の例として最後に一行のみの記載があるものの、HDAC阻害剤によりクロマチン構造を変化させて、よってNa+/I-共搬体および/またはサイログロブリンの転写を増強することについて、何ら具体的な根拠またはデータを開示していません。さらにはHDAC阻害剤についての記載の根拠となるDresselらの文献においても、HDAC阻害剤がNa+/I-共搬体および/またはサイログロブリンの発現を増強すること、あるいは甲状腺癌に適用しうることを教示または示唆するような記載はございません。したがいまして、引用文献２には、当業者が本願発明に想到し得るような具体的な記載は何ら存在しないものと言えます。」（平成２１年７月２２日付手続補正書（３−ｄ）最終段落参照。）
　
　しかしながら、上記エで述べたように、引用例２には、甲状腺癌細胞におけるNa+/I-共搬体遺伝子の発現を増強するために、ヒストン脱アセチル酵素阻害剤を用いることが明記され、しかもそれが開発中であることも記載されている以上、当業者がヒストン脱アセチル酵素阻害剤を用いることに強い動機付けがあるものといえる。
　そして、引用例２には、ヒストン脱アセチル酵素阻害剤によりNa+/I-共搬体の転写を増強することについて、具体的な根拠またはデータが記載されていないことや、Dresselらの文献（添付資料１：AntiCancer Research,2000, Vol.20,p.1017-1022）には、ヒストン脱アセチル酵素阻害剤がNa+/I-共搬体の発現を増強すること、あるいは甲状腺癌に適用しうることを示唆する記載がないからといって、ヒストン脱アセチル酵素阻害剤を用いてみようとする試みを阻害する要因にはならない。
　よって、請求人の主張は採用することができない。
　
カ　小括
　以上のように、本願補正発明１’は、引用例２に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、本願補正発明１’をその態様として包含する本願補正発明１も同様に、特許法第２９条第２項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　
４．むすび
　よって、本件補正１は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
　
第３　平成２１年７月２２日付の手続補正についての補正却下の決定
　平成２１年６月２３日付の手続補正は上記のとおり却下されたので、次に平成２１年７月２２日手続補正が、平成２０年２月２１日付手続補正書の特許請求の範囲に対して適法な補正であるか検討する。
　
［補正却下の決定の結論］
　
　平成２１年７月２２日付の手続補正（以下、「本件補正２」という。）を却下する。
　
［理由］
１．補正後の本願発明
　本件補正２は、特許請求の範囲の請求項１を補正する補正事項を含むものであり、請求項１は、補正前の
「【請求項１】ヒストン脱アセチル酵素を阻害する物質の有効量を甲状腺細胞に導入して、それによって甲状腺特異的遺伝子の発現を増強することを含む、甲状腺細胞における甲状腺特異的遺伝子の発現を増強する方法。」
から、
「【請求項１】ヒストン脱アセチル酵素を阻害する物質の有効量を甲状腺細胞に
インビトロで
インビトロの
であって、該甲状腺特異的遺伝子がNa
+
/I
-
共搬体および/またはサイログロブリンである方法
へと補正された。
　
２．補正の目的
　上記請求項１に係る補正は、補正前の請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項である「甲状腺特異的遺伝子」が「Na+/I-共搬体および/またはサイログロブリンである」ことを限定するものであり、また、補正前の請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項である、ヒストン脱アセチル酵素を阻害する物質の有効量の甲状腺細胞への導入を「インビトロ」で行うことを限定するものであり、補正前の請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項である、甲状腺細胞における甲状腺特異的遺伝子の発現を増強する方法が「インビトロ」であることを限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　
３．独立特許要件違反について
　そこで、本願補正後の請求項１に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか）について、以下検討する。
　
　ここで、本件補正２による補正後の請求項１に係る発明は、前記第２で検討した本件補正１による補正後の請求項１に係る発明と、「甲状腺特異的遺伝子」が「
該
　よって、本件補正２による補正後の請求項１に係る発明は、本件補正１による補正後の請求項１に係る発明と同一である。
　
　そうすると、本件補正２により補正された請求項１に記載されている事項により特定される発明は、上記「第２の３．」において、本件補正１による補正後の請求項１に係る発明について述べたと同様の理由により、引用例２に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　
　よって、本件補正２は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
　
第４　本願発明
１．本願発明
　平成２１年６月２３日付及び平成２１年７月２２日付の手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項１及び２に係る発明は、平成２０年２月２１日付手続補正書の特許請求の範囲の請求項１及び２に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。
　
「【請求項１】ヒストン脱アセチル酵素を阻害する物質の有効量を甲状腺細胞に導入して、それによって甲状腺特異的遺伝子の発現を増強することを含む、甲状腺細胞における甲状腺特異的遺伝子の発現を増強する方法。
【請求項２】甲状腺特異的遺伝子がNa+/I-共搬体である、請求項1記載の方法。」
　
２．特許法第２９条第２項
　本願の請求項２に係る発明（以下、「本願発明２」という。）は、本願補正発明１’における「インビトロ」という特定事項が付加されていないものであり、本願補正発明１’を一態様として包含する発明である。
　そして、本願補正発明１’は上記「第２の３．」で述べた理由により、引用例２に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明２も同様の理由により、引用例１に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
第５　むすび
　以上のとおりであるから、本願の請求項２に係る発明は、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないので、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶をすべきものである。
　
　よって、結論のとおり審決する。