【事件の表示】
　特願２００３−５６０００４「２−（６−置換−１，３−ジオキサン−４−イル）酢酸誘導体の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成１５年　７月２４日国際公開、ＷＯ０３／５９９０１、平成１７年　７月　７日国内公表、特表２００５−５１９８９８〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本件出願は、２００２年１２月９日（パリ条約による優先権主張外国庁受理２００１年１２月２７日（以下「本願優先日」という。）、欧州特許庁）を国際出願日として出願され、その後、平成２０年１２月２５日付けの拒絶理由通知に対して、平成２１年４月８日に意見書及び手続補正書が提出され、同年９月３０日付けで拒絶査定がされ、これに対して、平成２２年２月９日に審判請求がされ、同日に明細書についての手続補正書が提出された後、平成２３年９月２１日付けの審尋に対して、同年１２月８日に回答書が提出されたものである。
　
第２　平成２２年２月９日付けの手続補正についての補正の却下の決定
［結論］
　平成２２年２月９日付けの手続補正を却下する。
　
［理由］
１　補正の内容 
　平成２２年２月９日付けの手続補正（以下、「本件補正」という。）は、その補正前の平成２１年４月８日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項１に記載された
「式１の２−（６−置換−１，３−ジオキサン−４−イル）酢酸誘導体：
【化１】
［式中、Ｒ１、Ｒ２およびＲ３は、各々独立に、Ｃ１−４アルキル基であり、または式中、Ｒ１およびＲ２は、それらが結合するＣ−原子と一緒になって、５または６員シクロアルキルを形成し、および式中、ＹはＲＡ−ＣＯ−またはＲＢ−ＳＯ２−を表し、ここでＲＡ、ＲＢは、１〜１２のＣ−原子を有する、アルキルまたはアリールの群から選択される］
の、その対応する式２の２−（６−置換−１，３−ジオキサン−４−イル）酢酸誘導体：
【化２】
［式中、Ｒ１、Ｒ２およびＲ３は既に定義したとおりであり、およびＸはハロゲンを表す］
からの、相間移動触媒およびオキシ化剤の存在下での製造方法であって、式３の４級ホスホニウムイオン：
【化３】
［式中、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７は、各々独立に、１〜１２のＣ−原子を有する、アルキル、シクロアルキル、アラルキルまたはアリールを表す］
を相間移動触媒として使用し、および式４のイオン
　　　　　　　　ＯＹ−　　　　　　　（４）
　［式中、Ｙは既に定義したとおりである］
をオキシ化剤として使用し、
　ここで、ＲＡおよびＲＢ、ならびにＲ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７がアリールまたはアラルキルの場合のＲ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７は、ハロゲン、１〜６のＣ−原子を有するアルコキシ、１〜６のＣ−原子を有するアルキルまたはニトロの群から選択される置換基により置換されていてもよい、前記方法。」
を
「式１の２−（６−置換−１，３−ジオキサン−４−イル）酢酸誘導体：
【化１】
［式中、Ｒ１、Ｒ２およびＲ３は、各々独立に、Ｃ１−４アルキル基であり、および式中、ＹはＲＡ−ＣＯ−を表し、ここでＲＡは、１〜１２のＣ−原子を有するアルキルから選択される］
の、その対応する式２の２−（６−置換−１，３−ジオキサン−４−イル）酢酸誘導体：
【化２】
［式中、Ｒ１、Ｒ２およびＲ３は既に定義したとおりであり、およびＸはクロロを表す］
からの、相間移動触媒およびオキシ化剤の存在下での製造方法であって、式３の４級ホスホニウムイオン：
【化３】
［式中、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、およびＲ７は、各々独立に、１〜１２のＣ−原子を有する、アルキル、またはアリールを表す］
を相間移動触媒として使用し、および式４のイオン
　　　　　　　　ＹＯ−　　　　　　　（４）
［式中、Ｙは既に定義したとおりである］
をオキシ化剤として使用し、
　ここで、ＲＡ、ならびにＲ４、Ｒ５、Ｒ６、およびＲ７がアリールの場合のＲ４、Ｒ５、Ｒ６、およびＲ７は、ハロゲン、１〜６のＣ−原子を有するアルコキシ、１〜６のＣ−原子を有するアルキルまたはニトロの群から選択される置換基により置換されていてもよい、前記方法。」
に改める補正を含むものである。 
　
２　補正の適否 
（１）目的要件 
　上記補正は、補正前の請求項１に記載された発明を特定するために必要な事項である２−（６−置換−１，３−ジオキサン−４−イル）酢酸誘導体の構造を示す式１中のＲ１、Ｒ２およびＲ３について
「各々独立に、Ｃ１−４アルキル基であり、または式中、Ｒ１およびＲ２は、それらが結合するＣ−原子と一緒になって、５または６員シクロアルキルを形成し、および式中、ＹはＲＡ−ＣＯ−またはＲＢ−ＳＯ２−を表し、ここでＲＡ、ＲＢは、１〜１２のＣ−原子を有する、アルキルまたはアリールの群から選択される」
ことを
「各々独立に、Ｃ１−４アルキル基であり、および式中、ＹはＲＡ−ＣＯ−を表し、ここでＲＡは、１〜１２のＣ−原子を有するアルキルから選択される」
こととして択一的記載の要素を一部削除し、
その対応する式２で表される２−（６−置換−１，３−ジオキサン−４−イル）酢酸誘導体の構造式のうち、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３およびＸについて
「Ｒ１、Ｒ２およびＲ３は既に定義したとおりであり、およびＸはハロゲンを表す」
ことを
「Ｒ１、Ｒ２およびＲ３は既に定義したとおりであり、およびＸはクロロを表す」
こととして択一的記載の要素を一部削除し、
４級ホスホニウムイオンの構造を示す式３中のＲ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７について
「Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７は、各々独立に、１〜１２のＣ−原子を有する、アルキル、シクロアルキル、アラルキルまたはアリールを表す」
ことを
「Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、およびＲ７は、各々独立に、１〜１２のＣ−原子を有する、アルキル、またはアリールを表す」
こととして択一的記載の要素を一部削除し、
式４のイオンについての
「ＯＹ−」
との記載を
「ＹＯ−」
と補正し、
さらに、上記ＲＡおよびＲＢ、ならびにＲ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７について
「ＲＡおよびＲＢ、ならびにＲ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７がアリールまたはアラルキルの場合のＲ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７は、ハロゲン、１〜６のＣ−原子を有するアルコキシ、１〜６のＣ−原子を有するアルキルまたはニトロの群から選択される置換基により置換されていてもよい」
ことを
「ＲＡ、ならびにＲ４、Ｒ５、Ｒ６、およびＲ７がアリールの場合のＲ４、Ｒ５、Ｒ６、およびＲ７は、ハロゲン、１〜６のＣ−原子を有するアルコキシ、１〜６のＣ−原子を有するアルキルまたはニトロの群から選択される置換基により置換されていてもよい」
こととして択一的記載の要素を一部削除する補正であって、
いずれも、択一的記載の要素の一部削除及び誤記の訂正であって、その特許を受けようとする発明の範囲が減縮されることとなるから、この補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下、「平成１８年改正前特許法」という。）第１７条の２第４項第２号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　
（２）独立特許要件 
　そこで、本件補正後の請求項１に記載されている事項により特定される発明（以下、「本願補正発明」という。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（補正前の請求項１に記載された発明を補正後の請求項１とする補正が平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する特許法第１２６条第５項の規定に適合するものであるか）について、検討する。 
　
ア　引用刊行物及び引用刊行物に記載された事項
（ア）引用刊行物
・国際公開第００／８０１１号（原査定の引用文献１。以下「刊行物１」という。）
・特開平５−１１２４９２号公報（原査定の引用文献３。以下「刊行物２」という。）
・特開平１０−１５８１９９号公報（原査定の引用文献４。以下「刊行物３」という。）
・特開平６−３４０６３０号公報（原査定の引用文献５。以下「刊行物４」という。）
・特開昭５８−１６４５４６号公報（原査定の引用文献６。以下「刊行物５」という。）
・Ｎｉｐｐｏｎ　Ｋａｇａｋｕ　Ｋａｉｓｈｉ（１９８２），（５），８０５−８１０（原査定の引用文献７。以下「刊行物６という。」）
・日本化学会編、「第４版　実験化学講座２７　生物有機」、丸善株式会社、１９９１年、２５１ないし２５３頁（原査定の技術常識を示す文献A。以下「刊行物７」という。）
・長倉三郎ら編、「岩波　理化学辞典　第５版」、株式会社岩波書店、１９９８年７６２頁（以下「刊行物８」という。）
・Ｗ．Ｐ．Ｗｅｂｅｒら著、田伏岩夫ら訳、「相間移動触媒」、株式会社化学同人　１９７８年、４−５頁（以下「刊行物９」という。）
　
（イ）刊行物１の記載事項
・摘示事項１−１：特許請求の範囲　請求項１
「下記一般式（Ｉ）；
【化１】
（式中、Ｒ１は、水素、炭素数１〜１２のアルキル基、炭素数６〜１２のアリール基又は炭素数７〜１２のアラルキル基のいずれかを表す。Ｒ４、Ｒ５は、それぞれ独立して、水素、炭素数１〜１２のアルキル基、炭素数６〜１２のアリール基又は炭素数７〜１２のアラルキル基のいずれかを表す。Ｒ４、Ｒ５は、互いに結合して環を形成していてもよい。）で表される化合物
の製法であって、
（１）下記一般式（ＩＩ）；
【化２】
（式中、Ｒ１は、水素、炭素数１〜１２のアルキル基、炭素数６〜１２のアリール基又は炭素数７〜１２のアラルキル基のいずれかを表す。Ｘ２は、水素またはハロゲン原子を表す。）
で表される酢酸エステル誘導体に対し、塩基または０価の金属のいずれかを作用させて調整されるエノラートを、下記一般式（ＩＩＩ）；
【化３】
（式中、Ｒ２は、炭素数１〜１２のアルキル基、炭素数６〜１２のアリール基又は炭素数７〜１２のアラルキル基のいずれかを表す。Ｘ１は、ハロゲン原子を表す。）で表される化合物に−３０℃以上の温度で反応させ、下記一般式（ＩＶ）；
【化４】
（式中、Ｒ１、Ｘ１は上記に同じ）で表される化合物を製造し、
（２）更にこの化合物を微生物を用いて還元することにより下記一般式（Ｖ）；
【化５】
（式中、Ｒ１、Ｘ１は上記に同じ）で表される化合物を製造し、
（３）更にこの化合物を酸触媒下、アセタール形成反応剤で処理することにより下記一般
式（ＶＩ）；
【化６】
（式中、Ｒ１、Ｘ１は上記に同じ。Ｒ４、Ｒ５は、それぞれ独立して、水素、炭素数１〜１２のアルキル基、炭素数６〜１２のアリール基又は炭素数７〜１２のアラルキル基のいずれかを表す。Ｒ４、Ｒ５は、互いに結合して環を形成していてもよい。）で表される化合物を製造し、
（４）更にこの化合物を、アシルオキシ化剤でアシルオキシ化することにより
下記一般式（ＶＩＩ）；
【化７】
（式中、Ｒ１、Ｒ４、Ｒ５は上記に同じ。Ｒ３は、水素、炭素数１〜１２のアルキル基、炭素数６〜１２のアリール基又は炭素数７〜１２のアラルキル基のいずれかを表す。）で表される化合物を製造し、
（５）更にこの化合物を塩基存在下に加溶媒分解することからなる一般式（Ｉ）で表される化合物の製造法。」
　
・摘示事項１−２：実施例７
「２−｛（４Ｒ，６Ｓ）−２,  ２−ジメチルー６−［（メチルカルボニルオキシ）メチル］−１，３−ジオキサンー４−イル｝酢酸ｔｅｒｔ ―ブチル
　２−［（４Ｒ，６Ｓ）−６−（クロロメチル）−２，２−ジメチル−１，３−ジオキサン−４−イル］酢酸ｔｅｒｔ−ブチル（実施例６に記載の方法にて合成）１．００g（３．６０ｍｍｏｌ）、臭化テトラｎ−ブチルアンモニウム１．１６ｇ（３．６０ｍｍｏｌ）、酢酸カリウム１．７６g（１８．０ ｍｍｏｌ）をＮ，Ｎ−ジメチルホルムアミド１０ｍＬ中に懸濁し、１００℃で２０時間撹拌した。室温まで冷却の後、水２０ｍＬを加え、ｎ−ヘキサンで３回抽出した。
　抽出した有機層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下に溶媒を留去した。残査をシリカゲルカラムクロマトグラフィー（Ｍｅｒｃｋ社製Ｋｉｅｓｅｌｇｅｌ６０、ヘキサン：酢酸エチル＝８０：２０）にて精製し、２−{（４Ｒ，６Ｓ）−２，２−ジメチル−６−［（メチルカルボニルオキシ）メチル］−１，３−ジオキサン−４−イル｝酢酸ｔｅｒｔ−ブチル０．８８g  (白色固体）を収率８１％で得た。」
　
・摘示事項１−３：実施例８
「２−{（４Ｒ，６Ｓ）−２，２−ジメチル−６−［（メチルカルボニルオキシ）メチル］−１，３−ジオキサンー４−イル｝酢酸ｔｅｒｔ―ブチル
　２−［（４Ｒ，６Ｓ）−６−（クロロメチル）−２，２−ジメチル−１，３−ジオキサン−４−イル］酢酸ｔｅｒｔ−ブチル（実施例６に記載の方法にて合成）１．００g（３．６０ｍｍｏｌ）、塩化テトラｎ−ブチルアンモニウム０．５g（１．８０ｍｍｏｌ）、酢酸ナトリウム０．８９ g（１０． ８ｍｍｏｌ）をＮ，Ｎ−ジメチルホルムアミド１０ｍＬ中に懸濁し，１００℃で２０時間撹拌した。室温まで冷却の後、水２０ｍＬを加え、ｎ−ヘキサンで３回抽出した。
　抽出した有機層を飽和食塩水で洗浄後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下に溶媒を留去した。残査に再びｎ−ヘキサン８．０ｍＬを加え、５０℃で加熱溶解した後、−２０℃まで冷却した。析出した結晶をろ別、冷ｎ−ヘキサンによる洗浄、減圧下に乾燥させて、２−｛（４Ｒ，６Ｓ）−２，２−ジメチル−６−[（メチルカルボニルオキシ）メチル］−１，３−ジオキサン−４−イル｝酢酸ｔｅｒｔ−ブチル０．７６ g（白色針状結晶）を収率７０％で得た。」
　
（ウ）刊行物２の記載事項
・摘示事項２−１：【０００１】
「【産業上の利用分野】本発明は、脂肪族カルボン酸ハロメチルエステル類の工業的に安全でかつ経済的な製造法に関するものである。」
　
・摘示事項２−２：【００１２】
「本発明の方法では、脂肪族カルボン酸の金属塩とジハロゲン化メタンの反応に際し、相間移動触媒を存在させることが必要である。この相間移動触媒としては、通常そのように称しているものなら使用して差し支えないが、例えば第四級アンモニウム塩、第四級ピリジニウム塩または第四級ホスホニウム塩などの第四級オニウム塩、クラウンエーテル類、クリプタンド類、ポリエチレングリコール類などの包接化合物等が一般的である。更に反応系内でジハロゲン化メタンと反応して第四級オニウム塩を作る三級アミンを使用しても良い。また、これらより選ばれた一種あるいは二種以上を任意に用いることができる。なかでも工業的に入手し易いテトラブチルアンモニウムブロミド、テトラブチルアンモニウムクロリド、テトラブチルアンモニウムハイドロゲンスルフェート、テトラブチルアンモニウムハイドロオキサイド、テトラブチルアンモニウムテトラフルオロボレート、テトラブチルアンモニウムパークロレート、トリオクチルメチルアンモニウムクロリド、トリオクチルメチルアンモニウムブロミド、テトラフェニルホスホニウムブロミド、テトラフェニルホスホニウムクロリド、ベンジルトリフェニルホスホニウムクロリド、テトラブチルホスホニウムブロミド、テトラブチルホスホニウムクロリド、１８−クラウン−６，ジベンゾ−１８−クラウン−６，ポリエチレングリコール、塩化１−ラウリルピリジニウム，トリス（３，６−ジオキサヘプチル）アミン〔ＴＤＡ−１〕、ＮＮＮ’Ｎ’−テトラメチルエチレンジアミン、ＮＮＮ’Ｎ’−テトラメチルプロパンジアミン、トリエチルアミン等を具体例として挙げることができる。」
　
・摘示事項２−３：【００１３】
「上記相間移動触媒の使用量は、脂肪族カルボン酸金属塩に対して０．０１モル％以上、好ましくは０．０５モル％以上の範囲内で用いるのが好ましい。」
　
・摘示事項２−４：【００２０】
「実施例１
　冷却管、温度計、攪拌機を備えた１０００mlの反応フラスコに、ブロムクロロメタンを６４６．９ｇ（５モル）、８６％水酸化カリウムを３２．６ｇ（０．５モル）、ピバリン酸を５１．１ｇ（０．５モル）仕込み、ピバリン酸のカリウム塩を生成させた。この際、当量分の水が生成するため、ブロムクロロメタンで共沸脱水した。脱水が完了した時点で、テトラフェニルホスホニウムブロミドを０．２ｇ仕込み、２．５時間反応させた。反応温度は６４〜６５℃、転化率は９８．６％、ピバリン酸クロロメチルの選択率は６５．４％、ビス体選択率は３２．９％であった（上記反応液からは、クロロメチルメチルエーテルおよびビスクロロメチルエーテルは検出されなかった。)。尚、上記の転化率等は、反応液を酸析した後、抽出液をガスクロマトグラフィーに付し、得られるチャートから全面積法により算出した。反応終了後、水を加えて生成した無機塩や未反応のカリウム塩を溶解し静置した。分層した油層を分液し、水洗した後に蒸留し、沸点６７℃の留分としてブロムクロロメタン５６３．９ｇ（回収率９５％）を得た。更に５０mmHgで減圧蒸留し、沸点７０〜７２℃の留分としてピバリン酸クロロメチル４３．７ｇを得た。蒸留釜残１７．８ｇを８０ｇの濃塩酸中９０℃で７時間攪拌した後、これを静置し、油層を分液することによりピバリン酸１６．０ｇを得た。」
　
・摘示事項２−５：表１
「
」
　
（エ）刊行物３の記載事項
・摘示事項３−１：特許請求の範囲
「【請求項１】  カルボン酸化合物と塩基の混合物を溶媒中で相間移動触媒の存在下、Ｒ1 −Ｘ（式中、Ｒ1 は生体内で加水分解されるエステル（ＣＯＯＲ1）を形成する基、Ｘはハロゲン原子を表す。）で表される化合物で処理することを特徴とするカルボン酸化合物のエステル誘導体の製法・・・
【請求項１２】  相間移動触媒が、四級アンモニウム化合物または四級ホスホニウム化合物である請求項１から１１のいずれか一項に記載の製法
【請求項１３】  相間移動触媒が、ベンジルトリエチルアンモニウムハライド、テトラブチルアンモニウムハライドまたはテトラブチルホスホニウムハライドである請求項１から１１のいずれか一項に記載の製法」
　
・摘示事項３−２：【００４５】
「本願製法で用いる相間移動触媒としては、四級アンモニウム化合物または四級ホスホニウム化合物が好ましい。」
　
（オ）刊行物４の記載事項
・摘示事項４−１：特許請求の範囲
「【請求項１】次式（Ｉ）
【化１】
で表わされる２−クロロ−モノクロロメチルピリジンと一般式（ＩＩ）
【化２】
ＲＣＯ２Ｍ　　　　　　　（ＩＩ）
（式中、Ｒは水素、アルキル基、アルケニル基または置換基がついていてもよいフェニル基を示し、Ｍはアルカリ金属を示す。）で表わされるカルボン酸アルカリ金属塩および／またはその水和物とを反応させて一般式（ＩＩＩ）
【化３】
（式中、Ｒは水素、アルキル基、アルケニル基または置換基がついていてもよいフェニル基を示す。）で表わされるエステル誘導体とし、続いて加水分解することを特徴とする次式（ＩＶ）
【化４】
で表わされる２−クロロ−ピリジンメタノールの製造方法。
【請求項２】式（Ｉ）で表わされる２−クロロ−モノクロロメチルピリジンと一般式（ＩＩ）で表わされるカルボン酸アルカリ金属塩および／またはその水和物とを反応させる際、無溶媒または水と混和しない溶媒中で相間移動触媒の存在下、反応させることを特徴とする請求項１に記載の２−クロロ−ピリジンメタノールの製造方法。」
　
・摘示事項４−２：【００２５】
「また、相間移動触媒としては、例えば、テトラブチルアンモニウムブロミド、硫酸水素テトラブチルアンモニウムなどの４級アンモニウム塩類、テトラフェニルホスホニウムクロリド、エチルトリフェニルホスホニウムブロミドなどの４級ホスホニウム塩類、１８−クラウン−６−エーテルなどのクラウンエーテル類、ポリエチレングリコールなどのポリエーテル類などが使用できる。」
　
（カ）刊行物５の記載事項
・摘示事項５−１：特許請求の範囲
「１）第四級塩型陽イオン表面活性剤の存在下に、水を反応媒体として、水溶性ｄｌ−マンデル酸塩と塩化ベンジルを反応させることを特徴とするｄｌ−マンデル酸ベンジルエステルの製造法
２）水溶性ｄｌ−マンデル酸塩は、ｄｌ−マンデル酸ナトリウム、ｄｌ−マンデル酸アンモニウムまたはｄｌ−マンデル酸カリウムから選ばれた１種以上のものである特許請求の範囲１）記載の製造法
３）第四級塩型陽イオン表面恬性剤は、第四級アンモニウム塩型陽イオン表面活性剤、第四級ホスホニウム塩型陽イオン表面活性剤または第四級ピリジニウム塩型陽イオン表面活性剤から選ばれた１種以上のものである特許請求の範囲１）記載の製造法
４）水溶性ｄｌ−マンデル酸塩はｄｌ−マンデル酸ナトリウム、ｄｌ−マンデル酸アンモニウムまたはｄｌ−マンデル酸カリウムから選ばれた１種以上のものであり、第四級塩型陽イオン表面活性剤は、第四級アンモニウム塩型陽イオン表面活性剤、第四級ホスホニウム塩型陽イオン表面活性剤または第四級ピリジニウム塩型陽イオン表面活性剤から選ばれた1種以上のものである特許請求の範囲」
　
・摘示事項５−２：第２頁左上欄第１７行ないし右上欄第４行
「それで、廉価なる原料を用いて、効率よくｄｌ−マンデル酸ベンジルエステルを製造する方法の出現が要望されるのである。
　本発明は、上記の要望に応えるべく為されたもの・・・である。」
　
・摘示事項５−３：第２頁右上欄第４行ないし左下欄
「この反応において、本発明者は第四級塩型陽イオン表面活性剤を触媒として作用するものと考えた。・・・
」
　
・摘示事項５−４：第２頁右下欄第９ないし１１行
「本発明は本発明者の考察した上述の仮設的思考に誤りのないことが後述の多くの実験によって証明された後に完成された。」
　
・摘示事項５−５：第３頁右上欄第１８ないし２０行
「陽イオン表面活性剤の使用量は触媒量の使用でよい。一般にはマンデル酸塩１モル当り０．０８〜０．００５モルを用いる。」
　
・摘示事項５−６：第４頁左上欄第１０ないし１５行
「テトラブチルアンモニウムプロマイド７．４ｇの代りに、下表記載の陽イオン表面活性剤を、該表所載の量だけ用い、実施例１に示された処法をおこなうと、ｄｌ−マンデル酸ベンジルエステルが、表示の通り得られた。」
　
・摘示事項５−７：　第４頁右上欄
「
」
　
（キ）刊行物６の記載事項
・摘示事項６−１：第８０５頁右欄第１７ないし２１行
「本報ではより低い反応性の基質である臭化ブチルを用い、酢酸カリウムとのエチルメチルケトン中での固−液二相エステル化反応を対象に、第三級アミンの構造と触媒効果および四級化反応との関係を明らかにし、反応経路に検討を加えた。」
　
・摘示事項６−２：第８０６頁左欄第２１ないし２６行
「・・・テトラブチルアンモニウム＝ブロミド（ＴＢＡＢ）、エチルトリオクチルアンモニウム＝ブロミド（ＥＴＯＡＢ）、ブチルトリエチルアンモニウム＝ブロミド（ＢＴＥＡＢ）、ＴＭＨＤＡのビス（第四級塩）（ＴＭＨＤＡＱ）およびテトラブチルホスホニウム＝ブロミド（ＴＢＰＢ）・・・」
　
・摘示事項６−３：第８０７頁左欄第９ないし１７行
「３．２　第四級塩の触媒効果
　第三級アミンの触媒作用については第四級塩を経由する説が一般であるが、一部アミンについてその第四級塩を触媒とした場合と比較を行った。一般的傾向として、モノアミンの第四級塩はもとのアミンより触媒効果が大きく、ジアミンのビス（第四級塩）は効果が小さい。図４に示した反応経過から、相間移動触媒として知られるＴＢＰＢ、ＴＢＡＢおよびＥＴＯＡＢの反応促進が顕著であり、ほとんど同程度の効果を示したが、ＢＴＥＡＢはこれらより劣り、アミン触媒の傾向と異なっている。」
　
（ク）刊行物７の記載事項
・摘示事項７−１：第２５１頁第１２ないし２７行
「３・３・３　相間移動触媒
　相間移動触媒反応（ｐｈａｓｅ−ｔｒａｎｓｆｅｒ　ｃａｔａｌｙｓｉｓ）は，相互にまざり合わない基質，試剤間の二相系の反応において反応種の一つを触楳とのイオン対の形で有機相に可溶化させるか，もしくは界面に集めて反応を有効に行わせる方法で，従来このような場合に採用されていた水−有機溶媒混合溶媒や非プロトン性極性溶媒の使用，界面活性剤を用いる乳化反応，ミセル触媒反応，さらには超音波や機械的手段などによる強力なかきまぜなどの手段に比べて利点が多い．すなわち，高価な溶剤や試薬の使用が避けられ，装置，操作が簡単で生成物の分離，精製が容易であるなどのコスト上の利点のほか，反応条件が温和なため副反応が抑えられ，反応の選択性が向上し，場合によっては他の方法では達成し難い反応も可能になる．
　相間移動触媒（ｐｈａｓｅ−ｔｒａｎｓｆｅｒ　ｃａｔａｌｙｓｔ：ＰＴＣ）としては第四級アンモニウム塩，ホスホニウム塩，アミン類，クラウンエーテル，クリプタンド，鎮状ポリエチレングリコール誘導体などが主なものであるが，近年新しい触媒も多く開発されている．代表的なＰＴＣとその特徴を表３・１２に示す．また反応様式も従来は液-液，固-液系が主流であったが，最近は無溶媒固−液，気−液，逆相間移動反応など新しい手法も現れ，効果的な合成手段の一つになっている２６〜９０｝．」
　
・摘示事項７−２：表
「
」
　
（ケ）刊行物８の記載事項
・摘示事項８−１：
「００９　相間移動触媒　［ｐｈａｓｅ　ｔｒａｎｓｆｅｒ　ｃａｔａｌｙｓｔ］　無機塩類と水に難溶性の有機化合物とを反応させるための試剤．それぞれを溶かした水層と有機層の２層溶媒系にこれを加えると，水溶性無機塩が有機層に移って，有機層中で均一相反応が促進され，反応速度がいちじるしく増大する．塩化トリオクチルメチルアンモニウム（ＴＯＭＡＣ，（Ｃ８Ｈ１７）３Ｎ＋ＣＨ３Ｃｌ−）や塩化テトラブチルホスホニウム（ＴＢＰＣ，（Ｃ４Ｈ９）４Ｐ＋Ｃｌ−）のようになるべく平均した長さの長鎖アルキル第４級塩が有効で，またクラウンエーテル＊類も中性の触媒として好結果をもたらす．」
　
（コ）刊行物９の記載事項
・摘示事項９−１：第４頁第４行ないし第５頁第２６行
「たとえば，塩類と有機基質の反応に，メタノール，エタノール，アセトン，ジオキサンなどが使われている．このさい問題となるのは，塩類はこれら有機溶媒に難溶，また有機基質はふつう水に難溶ということである．・・・相間移動法の真価は，これが一般性があり，温和な条件で用いられ，触媒として働くことにある．四級アンモニウムかホスホニウム塩かを用いる相間移動触媒は，触媒としては次のように働く．まず相互に混じり合わない二つの相があり，その一つ(ふつう水相)は塩基として，または求核剤として働く塩類の貯蔵庫となる．もう一つの相は有機相で，上記の塩類と反応する有機基質を含んでいる．塩を含む相が有機基質を含む相に溶けないので，界面で何も起こらなければ反応は起こらない１８）．ここで相間移動触媒を加えるのだが，これはふつうは四級アンモニウム，ホスホニウムのハロゲン化物か硫酸水素塩(おそらく硫酸塩も)でカチオンが親油的なものである．この親油性カチオンは水相にも油相にも溶け，水相で塩類貯めに接触して，過剰にある水溶液中のアニオンと自分のアニオンを交換する．四級塩は”ｑｕａｔ”と略され，しばしば”Ｑ”でも表される．上記のアニオン交換を式で示せば式（１．５）となる．
　もっとも，上式で止まるなら，アニオン交換はどうということもない．求核剤の働きをもつアニオンはＱ＋とイオン対をつくり，そのうえ何とかして有機相に入らねばならない．したがって，相間移動触媒がうまく働くための条件は第二の平衡，すなわち相間移動平衡であって式（１．６）で示される．
　求核剤や塩基(便宜上ともにＮｕで示す)がいったん無極性(有機)相に入ると，置換反応や脱プロトン化(脱離反応)が起こって生成物を生じる．求核置換反応では，Ｑ＋は最終的には離脱基とイオン対をつくる．離脱基がＸ−ならば,イオン対ＱＸが生じ，これが上記の平衡に入る．Ｓｔａｒｋｓはいまや古典ともいえる相間移動触媒サイクルの図を提案した１０ａ）」
　
イ　刊行物１に記載された発明
　刊行物１には、「下記一般式（Ｉ）；
【化１】
（式中、Ｒ１は、水素、炭素数１〜１２のアルキル基、炭素数６〜１２のアリール基又は炭素数７〜１２のアラルキル基のいずれかを表す。Ｒ４、Ｒ５は、それぞれ独立して、水素、炭素数１〜１２のアルキル基、炭素数６〜１２のアリール基又は炭素数７〜１２のアラルキル基のいずれかを表す。Ｒ４、Ｒ５は、互いに結合して環を形成していてもよい。）で表される化合物
の製法であって、
（１）下記一般式（ＩＩ）；
【化２】
（式中、Ｒ１は、水素、炭素数１〜１２のアルキル基、炭素数６〜１２のアリール基又は炭素数７〜１２のアラルキル基のいずれかを表す。Ｘ２は、水素またはハロゲン原子を表す。）
で表される酢酸エステル誘導体に対し、塩基または０価の金属のいずれかを作用させて調整されるエノラートを、下記一般式（ＩＩＩ）；
【化３】
（式中、Ｒ２は、炭素数１〜１２のアルキル基、炭素数６〜１２のアリール基又は炭素数７〜１２のアラルキル基のいずれかを表す。Ｘ１は、ハロゲン原子を表す。）で表される化合物に−３０℃以上の温度で反応させ、下記一般式（ＩＶ）；
【化４】
（式中、Ｒ１、Ｘ１は上記に同じ）で表される化合物を製造し、
（２）更にこの化合物を微生物を用いて還元することにより下記一般式（Ｖ）；
【化５】
（式中、Ｒ１、Ｘ１は上記に同じ）で表される化合物を製造し、
（３）更にこの化合物を酸触媒下、アセタール形成反応剤で処理することにより下記一般
式（ＶＩ）；
【化６】
（式中、Ｒ１、Ｘ１は上記に同じ。Ｒ４、Ｒ５は、それぞれ独立して、水素、炭素数１〜１２のアルキル基、炭素数６〜１２のアリール基又は炭素数７〜１２のアラルキル基のいずれかを表す。Ｒ４、Ｒ５は、互いに結合して環を形成していてもよい。）で表される化合物を製造し、
（４）更にこの化合物を、アシルオキシ化剤でアシルオキシ化することにより
下記一般式（ＶＩＩ）；
【化７】
（式中、Ｒ１、Ｒ４、Ｒ５は上記に同じ。Ｒ３は、水素、炭素数１〜１２のアルキル基、炭素数６〜１２のアリール基又は炭素数７〜１２のアラルキル基のいずれかを表す。）で表される化合物を製造し、
（５）更にこの化合物を塩基存在下に加溶媒分解することからなる一般式（Ｉ）で表される化合物の製造法」が記載されている（摘示事項１−１）。
　また、具体的な実施例として、「２−［（４Ｒ，６Ｓ）−６−（クロロメチル）−２，２−ジメチル−１，３−ジオキサン−４−イル］酢酸ｔｅｒｔ―ブチル・・・、臭化テトラｎ−ブチルアンモニウム・・・、酢酸カリウム・・・をN，N−ジメチルホルムアミド・・・中に懸濁」させて、「２−{（４Ｒ，６S）−２，２―ジメチル−６−［（メチルカルボニルオキシ）メチル］−１，３−ジオキサン−４−イル｝酢酸ｔｅｒｔ―ブチル・・・を・・・得た」ことが記載されている（摘示事項１−２）。
　そうすると、上記（４）のアシルオキシ化剤を用いる製造方法について、反応基質に着目して整理すると、刊行物１には、
「２−［（４Ｒ，６Ｓ）−６−（クロロメチル）−２，２−ジメチルー１，３−ジオキサンー４−イル］酢酸ｔｅｒｔ―ブチル、臭化テトラｎ−ブチルアンモニウム、アシルオキシ化剤である酢酸カリウムを混合して２−{（４Ｒ，６S）−２，２―ジメチル−６−［（メチルカルボニルオキシ）メチル］−１，３−ジオキサン−４−イル｝酢酸ｔｅｒｔ―ブチルを製造する方法」（以下「引用発明１」という。）が記載されている。
　
ウ　対比
（ア）引用発明１の「臭化テトラｎ−ブチルアンモニウム」は、「２−［（４Ｒ，６Ｓ）−６−（クロロメチル）−２，２−ジメチル−１，３−ジオキサン−４−イル］酢酸ｔｅｒｔ―ブチル」と「アシルオキシ化剤である酢酸カリウム」を混合して「２−{（４Ｒ，６S）−２，２―ジメチル−６−［（メチルカルボニルオキシ）メチル］−１，３−ジオキサン−４−イル｝酢酸ｔｅｒｔ―ブチル」に反応させる触媒として機能していると認められる。
　一方、本願補正発明の「相間移動触媒」について、本願明細書には、【０００６】に「式２の化合物からの式１の化合物の製造は、４級アンモニウム塩（相間移動触媒）およびカルボン酸塩（アシルオキシ化剤）の存在下達成され、当該方法はＥＰ１０２４１３９により知られている」と記載されている他、複数箇所に「相間移動触媒」は記載されているものの、その定義は記載されていない。そうすると、本願補正発明の「相間移動触媒」とは、一般的に表現されたものと認められるので、一般的な相間移動触媒の意味を検討する。
　
（イ）相間移動触媒について、一般図書である刊行物８には「無機塩類と水に難溶性の有機化合物とを反応させるための試剤」と記載されている（摘示事項８−１）。また、刊行物９には、相間移動触媒として、四級アンモニウムやホスホニウム塩を用いる時の作用原理について以下のように記載されている（摘示事項９−１。
「たとえば，塩類と有機基質の反応に，メタノール，エタノール，アセトン，ジオキサンなどが使われている．このさい問題となるのは，塩類はこれら有機溶媒に難溶，また有機基質はふつう水に難溶ということである．・・・相間移動法の真価は，これが一般性があり，温和な条件で用いられ，触媒として働くことにある．四級アンモニウムかホスホニウム塩かを用いる相間移動触媒は，触媒としては次のように働く．まず相互に混じり合わない二つの相があり，その一つ(ふつう水相)は塩基として，または求核剤として働く塩類の貯蔵庫となる．もう一つの相は有機相で，上記の塩類と反応する有機基質を含んでいる．塩を含む相が有機基質を含む相に溶けないので・・・相間移動触媒を加えるのだが，これはふつうは四級アンモニウム，ホスホニウムのハロゲン化物か硫酸水素塩(おそらく硫酸塩も)でカチオンが親油的なものである．この親油性カチオンは水相にも油相にも溶け，水相で塩類貯めに接触して，過剰にある水溶液中のアニオンと自分のアニオンを交換する．四級塩は”ｑｕａｔ”と略され，しばしば”Ｑ”でも表される．上記のアニオン交換を式で示せば式（１．５）となる．
　もっとも，上式で止まるなら，アニオン交換はどうということもない．求核剤の働きをもつアニオンはＱ＋とイオン対をつくり，そのうえ何とかして有機相に入らねばならない．したがって，相間移動触媒がうまく働くための条件は第二の平衡，すなわち相間移動平衡であって式（１．６）で示される．
　求核剤や塩基(便宜上ともにＮｕで示す)がいったん無極性(有機)相に入ると，置換反応や脱プロトン化(脱離反応)が起こって生成物を生じる．求核置換反応では，Ｑ＋は最終的には離脱基とイオン対をつくる．離脱基がＸ−ならば,イオン対ＱＸが生じ，これが上記の平衡に入る．Ｓｔａｒｋｓはいまや古典ともいえる相間移動触媒サイクルの図を提案した１０ａ）」
そして、反応基質について整理すると、刊行物９には、相間移動触媒は「塩基として、または求核剤として働く塩類」と「有機基質」を反応させる触媒であって、上記塩類は、「相互に混じり合わない二つの相」の「一つ（ふつう水相）」に溶解するものであると記載されていると認められる。
　そうすると、刊行物８及び９の記載からみて、一般に、相間移動触媒とは、水溶性の塩類と水に難溶性の有機化合物とを反応させるための触媒である、と認められる。
　
（ウ）そうすると、引用発明１の「臭化テトラｎ−ブチルアンモニウム」は、水溶性の塩類である酢酸カリウムと、水に難溶性の有機化合物である「２−［（４Ｒ，６Ｓ）−６−（クロロメチル）−２，２−ジメチル−１，３−ジオキサン−４−イル］」とを反応させるための試薬である（摘示事項１−２）から、本願補正発明の相間移動触媒に相当する。
　
（エ）また、引用発明１のアシルオキシ化剤である酢酸カリウムは、本願補正発明の【０００１】ないし【０００５】において、「オキシ化剤の存在下」で行われる本願の発明の概要が記載された直後の【０００６】に「カルボン酸（アシルオキシ化剤）の存在下で達成され」ると記載されていることから、本願補正発明の「オキシ化剤」は、アシルオキシ化剤を含むと認められる。そうすると、引用発明１のアシルオキシ化剤である酢酸カリウムは、本願補正発明のオキシ化剤に相当する。
　
（オ）そして、引用発明１の２−{（４Ｒ，６Ｓ）−２，２―ジメチル−６−［（メチルカルボニルオキシ）メチル］−１，３−ジオキサン−４−イル｝酢酸ｔｅｒｔ―ブチルは、本願補正発明の「式１の２−（６−置換−１，３−ジオキサン−４−イル）酢酸誘導体」に含まれ、引用発明１の「２−［（４Ｒ，６Ｓ）−６−（クロロメチル）−２，２−ジメチル−１，３−ジオキサン−４−イル］酢酸ｔｅｒｔ―ブチル」は、本願補正発明の「式２の２−（６−置換−１，３−ジオキサン−４−イル）酢酸誘導体に含まれ、引用発明１の「酢酸カリウム」は、本願補正発明の「式４のイオン」に含まれる。
　
（カ）さらに、引用発明１は、２−［（４Ｒ，６Ｓ）−６−（クロロメチル）−２，２−ジメチル−１，３−ジオキサン−４−イル］酢酸ｔｅｒｔ―ブチル、上記相間移動触媒及びオキシ化剤を混合して反応させていることから、本願補正発明の「相間移動触媒およびオキシ化剤の存在下での製造方法」と認められる。
　
（キ）そうすると、両者は、
「式１の２−（６−置換−１，３−ジオキサン−４−イル）酢酸誘導体の、その対応する式２の２−（６−置換−１，３−ジオキサン−４−イル）酢酸誘導体からの、相間移動触媒およびオキシ化剤の存在下での製造方法であって、式４のイオンをオキシ化剤として使用する方法」
である点で一致し、以下の点で相違する。
　
相違点１：相間移動触媒が、本願補正発明では４級ホスホニウムイオンであるのに対して、引用発明１では４級アンモニウムイオンのテトラｎ−ブチルアンモニウムイオンである点
　
エ　相違点についての判断
　４級ホスホニウムイオン源となる４級ホスホニウム塩と、４級アンモニウムイオン源となる４級アンモニウム塩について、刊行物９には、４級ホスホニウム塩と４級アンモニウム塩は、相間移動触媒として同じ作用原理を有することが記載されていると認められる（摘示事項９−１）。
　また、刊行物５及び刊行物６には、ハロゲン化物とカルボン酸金属塩との反応によるエステル化物生成反応に用いる相間移動触媒の反応機構等を検討するときに、４級アンモニウム塩と４級ホスホニウム塩が、第四級塩というひとまとまりとされている（摘示事項５−３、６−３）。
　さらに、刊行物２ないし５には、様々に異なる化学構造の反応基質について、ハロゲン化物とカルボン酸金属塩との反応によるエステル化物生成反応に用いる「相間移動触媒」として、（第）４級アンモニウム塩（化合物）とともに（第）４級ホスホニウム塩（化合物）が同等のものとして並列に挙げられている。（摘示事項２−２及び５、３−１及び２、４−２、５−１及び７）。ここで、刊行物５に記載された「第四級アンモニウム塩型陽イオン表面活性剤」及び「第四級ホスホニウム塩型陽イオン表面活性剤」は、水溶性の塩類であるｄｌ−マンデル酸塩と、水に難溶性の有機化合物である塩化ベンジルとの反応させる触媒として機能しているから、相間移動触媒と認められる。
　
　そうすると、４級アンモニウム塩と４級ホスホニウム塩が、ハロゲン化物とカルボン酸金属塩との反応によるエステル化物生成反応に用いる相間移動触媒として、同等のものであることは、本願優先日前に、相間移動触媒を利用したハロゲン化物とカルボン酸金属塩との反応によるエステル化物生成反応の技術の分野における通常の知識と認められる。
　
　また、一般に反応系に最適な触媒を求めることは通常行われることと認められる。
　そして、４級ホスホニウム塩は、１２０℃程度で分解する４級アンモニウム塩よりも熱的に安定であるというより優れた性質を有することも知られている（摘示事項７−２）。
　
　以上のことから、相間移動触媒を用いたハロゲン化物とカルボン酸金属塩との反応によるエステル化物生成反応である引用発明１において、最適な触媒を求めて、４級アンモニウムイオンの代わりに４級ホスホニウムイオンを用いることは、その出願前に、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）が容易になし得ることと認められる。
　
オ　効果についての検討
　請求人は、上記審判請求書及び上記回答書において、本件出願の発明の詳細な説明に記載されている実施例３には、テトラブチルホスホニウムブロミドを触媒として使用する場合に０．１モル当量の触媒によって変換率７４．９％が達成されることが示されているから、低いモル当量で十分に実用的な変換率を達成できることを主張している（請求書【本願発明が特許されるべき理由】２．第５段落、回答書「（３）認定について」第９段落）。
　そこで、使用する触媒のモル当量について検討すると、刊行物１に、相間移動触媒を０．５モル当量（本件出願の発明の詳細な説明に記載されている実施例１及び２と同量）用いた反応例が記載されていること（摘示事項１−３）、刊行物２に、「上記相間移動触媒の使用量は、脂肪族カルボン酸金属塩に対して０．０１モル％以上、好ましくは０．０５モル％以上の範囲内で用いるのが好ましい」と記載されていること（摘示事項２−３）及び刊行物５に、「陽イオン表面活性剤の使用量は触媒量の使用でよい。一般にはマンデル酸塩１モル当り０．０８〜０．００５モルを用いる」と記載されていること（摘示事項５−５）から、ハロゲン化物とカルボン酸金属塩との反応によるエステル化物生成反応の相間移動触媒の使用量として、０．１モル当量は通常の範囲内と認められる。
　また、変換率には、反応基質や触媒のモル当量の他、溶媒の種類、反応温度等の様々な要因が影響するものと認められるから、本件出願の発明の詳細な説明に記載されている実施例３の変換率と、上記刊行物に記載された収率や転換率等を単純に比較することはできない。そして、上記モル量が記載されている刊行物１、２及び５は、産業上の利用可能性等（摘示事項１−４、２−１、５−２）を勘案すると、共に実用化されている技術に関する発明であると認められることから、刊行物１、２及び５に記載された上記モル当量を用いた反応は、実用的な変換率等を達成していると認められる。
　そうすると、相間移動触媒をホスホニウムイオンとしても、使用するモル当量は従来技術と比較して「低いモル当量で十分に実用的な変換率を達成できる」とは認められない。
　したがって、請求人の主張は採用できない。
　
　そして、上記モル当量及び変換率以外についても、本願補正発明において、相間移動触媒として４級ホスホニウムイオンを用いることによって奏される格別な効果は認められない。
　
キ　独立特許要件のまとめ
　以上のとおり、本願補正発明は、刊行物１に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
　そうすると、本願補正発明は、特許法第２９条第２項の規定により特許をすることができないものであり、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではないから、上記請求項１についての補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合しない。
　
３　むすび 
　以上によれば、請求項１についての補正は平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合しないものであるから、その余について検討するまでもなく、本件補正は、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
　よって、［結論］のとおり決定する。
　
第３　本願発明
　本件補正は却下されたから、この出願の発明は、本件補正前の特許請求の範囲に記載されているとおりのものであると認められるところ、その請求項１に係る発明（以下「本願発明」という。）は、以下のとおりである。
「式１の２−（６−置換−１，３−ジオキサン−４−イル）酢酸誘導体：
【化１】
［式中、Ｒ１、Ｒ２およびＲ３は、各々独立に、Ｃ１−４アルキル基であり、または式中、Ｒ１およびＲ２は、それらが結合するＣ−原子と一緒になって、５または６員シクロアルキルを形成し、および式中、ＹはＲＡ−ＣＯ−またはＲＢ−ＳＯ２−を表し、ここでＲＡ、ＲＢは、１〜１２のＣ−原子を有する、アルキルまたはアリールの群から選択される］
の、その対応する式２の２−（６−置換−１，３−ジオキサン−４−イル）酢酸誘導体：
【化２】
［式中、Ｒ１、Ｒ２およびＲ３は既に定義したとおりであり、およびＸはハロゲンを表す］
からの、相間移動触媒およびオキシ化剤の存在下での製造方法であって、式３の４級ホスホニウムイオン：
【化３】
［式中、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７は、各々独立に、１〜１２のＣ−原子を有する、アルキル、シクロアルキル、アラルキルまたはアリールを表す］
を相間移動触媒として使用し、および式４のイオン
　　　　　　　　ＯＹ−　　　　　　　（４）
　［式中、Ｙは既に定義したとおりである］
をオキシ化剤として使用し、
　ここで、ＲＡおよびＲＢ、ならびにＲ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７がアリールまたはアラルキルの場合のＲ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７は、ハロゲン、１〜６のＣ−原子を有するアルコキシ、１〜６のＣ−原子を有するアルキルまたはニトロの群から選択される置換基により置換されていてもよい、前記方法。」
　
第４　原査定の理由
　原査定は「この出願については、平成２０年１２月２５日付け拒絶理由通知書に記載した理由１−３によって、拒絶をすべきものです。」というものであり、その拒絶の理由は、
「この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　　　　　記　　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）
・請求項１−８（文献１−７）
　文献１，２には、相間移動触媒が４級ホスホニウムでなく、４級アンモニウムである点を除いて本発明と一致する製造方法が記載されるところ、文献１，２と同様のハロゲン化物とカルボン酸金属塩との反応によるエステル化物生成反応において、４級アンモニウムと４級ホスホニウム塩が相間移動触媒として同様に使用可能であることが従来から広く知られている（文献３−７）のであるから、本発明は、当業者が容易になし得たものである。
　　　　　　　　　　　引　用　文　献　等　一　覧
１．国際公開第００／０８０１１号（実施例参照）
２．米国特許第５２７８３１３号明細書（２２欄参照）
３．特開平０５−１１２４９２号公報（段落１２，実施例）
４．特開平１０−１５８１９９号公報
５．特開平０６−３４０６３０号公報（段落２５，実施例）
６．特開昭５８−１６４５４６号公報
７．Nippon Kagaku Kaishi (1982), (5), 805-810」
である。
　
　ところで、原査定の理由は、上記のとおりであるが、要するに、本願の特許請求の範囲に記載された発明と上記引用文献１或いは２に記載された発明を対比して、両者の相違点について、引用文献３ないし７によって従来から広く知られている技術を示して検討し、上記特許請求の範囲に記載された発明は、当業者が容易に発明をすることができたものである、とするものである。この場合、上記引用文献３ないし７は、「その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識」の水準を示す文献と認められる。
　そうすると、原査定の理由は、本件補正前の特許請求の範囲の請求項１ないし８に係る発明は、刊行物１に記載された発明及び当業者が有する通常の知識の水準を示す文献に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである、という理由を含むものであると認められる。
　
第５　当審の判断
　当審は、本願発明は、原査定の理由のとおり、刊行物１に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明することができたものである、と判断する。
　
（１）刊行物の記載事項、刊行物１に記載された発明
　刊行物１ないし７の記載事項は、前記「第２　２（２）ア」の（イ）ないし（ク）のとおりである。ここで、刊行物２ないし７は、「その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識」を示す文献である。
　そして、刊行物１には「第２　２（２）イ」に記載したとおりの発明（以下同様に「引用発明」という。）が記載されている。
　
（２）対比・検討
　本願発明は、「第２　１」に記載した本願補正発明における、２−（６−置換−１，３−ジオキサン−４−イル）酢酸誘導体の構造を示す式１中のＲ１、Ｒ２およびＲ３について、
「各々独立に、Ｃ１−４アルキル基であり、および式中、ＹはＲＡ−ＣＯ−を表し、ここでＲＡは、１〜１２のＣ−原子を有するアルキルから選択される」ことが、
「各々独立に、Ｃ１−４アルキル基であり、または式中、Ｒ１およびＲ２は、それらが結合するＣ−原子と一緒になって、５または６員シクロアルキルを形成し、および式中、ＹはＲＡ−ＣＯ−またはＲＢ−ＳＯ２−を表し、ここでＲＡ、ＲＢは、１〜１２のＣ−原子を有する、アルキルまたはアリールの群から選択される」こととなって択一的記載が追加され、
その対応する式２で表される２−（６−置換−１，３−ジオキサン−４−イル）酢酸誘導体の構造式のうち、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３およびＸについて、
「Ｒ１、Ｒ２およびＲ３は既に定義したとおりであり、およびＸはクロロを表す」ことが、
「Ｒ１、Ｒ２およびＲ３は既に定義したとおりであり、およびＸはハロゲンを表す」こととなって択一的記載が追加され、
４級ホスホニウムイオンの構造を示す式３中のＲ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７について、
「Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、およびＲ７は、各々独立に、１〜１２のＣ−原子を有する、アルキル、またはアリールを表す」ことが、
「Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７は、各々独立に、１〜１２のＣ−原子を有する、アルキル、シクロアルキル、アラルキルまたはアリールを表す」こととなって択一的記載が追加され、
式４のイオンについて「ＹＯ−」が「ＯＹ−」となり、
さらに、上記ＲＡおよびＲＢ、ならびにＲ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７について、
「ＲＡ、ならびにＲ４、Ｒ５、Ｒ６、およびＲ７がアリールの場合のＲ４、Ｒ５、Ｒ６、およびＲ７は、ハロゲン、１〜６のＣ−原子を有するアルコキシ、１〜６のＣ−原子を有するアルキルまたはニトロの群から選択される置換基により置換されていてもよい」ことが、
「ＲＡおよびＲＢ、ならびにＲ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７がアリールまたはアラルキルの場合のＲ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７は、ハロゲン、１〜６のＣ−原子を有するアルコキシ、１〜６のＣ−原子を有するアルキルまたはニトロの群から選択される置換基により置換されていてもよい」こととなって択一的記載が追加されたものである。
　
　ところで、本願補正発明は、上記「第２　２（１）」のとおり、本願発明の択一的記載の要素を一部削除及び誤記の訂正をしたものであるが、上記「第２　２」ウないしカに記載したとおり、刊行物１に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
　そうすると、本願発明は、上記のとおり、本願補正発明に択一的記載の要素を追加したものであるから、同様の理由により、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
第６　むすび
　以上のとおり、本願発明は特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるので、その余を検討するまでもなく、本件出願は、拒絶すべきものである。
　
　よって、結論のとおり審決する。