【事件の表示】
　特願２００３−７２７２「長寿命で熱安定性に優れたギア油組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成１６年８月５日出願公開、特開２００４−２１７７９７〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　この出願は、平成１５年１月１５日の特許出願であって、平成１８年１２月７日付けで拒絶理由が通知され、平成１９年２月１９日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同年８月２７日付けで拒絶査定がされ、同年１０月４日に拒絶査定を不服とする審判請求がされるとともに、同年１１月５日に手続補正書が提出され、平成２０年３月６日に手続補正書（方式）が提出され、平成２２年５月２８日付けで審尋がされたところ、同年７月５日に回答書が提出され、その後、平成１９年１１月５日付けの手続補正（平成２０年３月６日付けで手続補正（方式）されたもの）が、平成２２年９月９日付けの補正の却下の決定により却下されるとともに、同日付けで拒絶理由が通知され、同年１１月１５日に意見書及び手続補正書が提出され、さらに、平成２３年３月２９日付けで拒絶理由（最後）が通知され、これに対し、同年５月３０日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。
　
第２　平成２３年５月３０日付けの手続補正についての補正の却下の決定
　
〔補正の却下の決定の結論〕
　平成２３年５月３０日付けの手続補正を却下する。
　
〔理由〕
１　本件補正
　平成２３年５月３０日付けの手続補正（以下、「本件補正」という。）は、補正前の請求項１である
「成分Ａとしての１００℃における動粘度が約４〜３２ｃＳｔの基油、
　成分Ｂとしての銅腐食減量試験において硫黄活性が約１２５ｍｇよりも大きいジ−ｔ−ブチルジスルフィドとジ−ｔ−ブチルトリスルフィドとジ−ｔ−ブチルテトラスルフィドの混合物、
　成分Ｃとしてのジヒドロカルビルジチオリン酸エステルまたは塩、および
　成分Ｄとしてのジヒドロカルビル（モノ）チオフォスフェートアミン塩
を含有するギア油組成物。」を、
　「成分Ａとしての１００℃における動粘度が４〜３２ｃＳｔの基油、
　成分Ｂとしての銅腐食減量試験において硫黄活性が１２５ｍｇよりも大きいジ−ｔ−ブチルジスルフィドとジ−ｔ−ブチルトリスルフィドとジ−ｔ−ブチルテトラスルフィド
とジ−ｔ−ブチルペンタスルフィドと
　成分Ｃとしてのジヒドロカルビルジチオリン酸エステルまたは塩、および
　成分Ｄとしてのジヒドロカルビルモノチオフォスフェートアミン塩
を含有するギア油組成物。」とする補正を含むものである（下線は当審による。以下同じ）。
　
２　補正の適否
（１）新規事項の追加の有無について
　本件補正により、請求項１において成分Ｂを「成分Ｂとしての銅腐食減量試験において硫黄活性が１２５ｍｇよりも大きいジ−ｔ−ブチルジスルフィドとジ−ｔ−ブチルトリスルフィドとジ−ｔ−ブチルテトラスルフィド
とジ−ｔ−ブチルペンタスルフィドと
　
ア　当初明細書の記載
　当初明細書には、成分Ｂについて、以下の事項が記載されている。
ａ「
成分Ｂ
　本発明の組成物は、硫黄活性が銅腐食減量試験（ＣＣＴ減量試験）において約１２５ｍｇよりも大きいヒドロカルビルポリスルフィドを含む組成物Ｂを含有している。ＣＣＴ減量試験（後述）で測定された硫黄活性により銅腐食性に基づいた極圧添加剤が同定される。これは、極圧ショック試験を合格するのに必要な効果的な保護皮膜が形成出来る極圧添加剤中の硫黄活性レベルの目安である。
この保護皮膜はＧＬ−５のギアショック試験性能に必要である。一方ＥＰ添加剤の化学構造はＩｎｄｉａｎａ　Ｓｔｉｒｒｉｎｇ　ａｎｄ　Ｏｘｉｄａｔｉｏｎ　Ｔｅｓｔ（”ＩＳＯＴ”）のベンチ試験（これはまた日本ＪＩＳ規格Ｋ−２５１４「潤滑油−酸化安定度試験法」としても知られている）における銅触媒の腐食による重量減に大きなな影響を与える。ＩＳＯＴにおいて銅触媒の重量減が少ないことは、銅を保護することが必要な変速機の用途において寿命を延命させ得ると言い換えることができる。極圧添加剤からの高いＣＣＴ減量値と、少ないＩＳＯＴでの銅の重量減の組み合わせが、極圧性能と銅腐食防止性能の望ましいバランスを持ったＥＰ添加剤を規定する上で助けになる。ＩＳＯＴのベンチ試験において銅を著しく減量させる極圧添加剤は，手動変速機の銅の構成成分を腐食摩耗させ得る。この様な強い極圧添加剤は清浄剤を加えて手動変速機での性能を改善する必要がある。」（段落【００２３】）
ｂ「好適な態様においては、ヒドロカルビルポリスルフィドはアルキルポリスルフィドである。さらに他の好適な態様においては、アルキルポリスルフィドは、硫黄活性がＣＣＴ減量試験で１２５ｍｇよりも大きいようなテトラ−、トリ−および／またはジ−スルフィドの混合物である。これによって、添加量を非常に高くするか或いは他の極圧添加剤を添加するようなことをせずに、十分な極圧性能を得ることができる。成分Ｂのヒドロカルビル部分は、炭素数約２〜１５の直鎖または分岐した炭素鎖を有する脂肪族ヒドロカルビル基、飽和または不飽和のアルキル基、アルケニル基および芳香族炭化水素基から成る群から選ぶことができる。具体的には該ヒドロカルビル部分は、限定されるものではないが、エチル、１−プロピル、２−プロピル、ｎ−ブチル、ｔ−ブチル、ノニル、プロペニル、ブテニル、ベンジル、フェニル等を含んでいることができる。」（段落【００２４】）
ｃ「ヒドロカルビルポリスルフィドは、限定されるものではないが、ジシクロヘキシルポリスルフィド、ジフェニルポリスルフィド、ジベンジルポリスルフィド、ジノニルポリスルフィドおよびジ−ｔ−ブチルポリスルフィドの混合物、例えばジ−ｔ−ブチルトリスルフィド、ジ−ｔ−ブチルテトラスルフィドおよびジ−ｔ−ブチルペンタスルフィドの混合物を含んでいることができる。
　最も好適な成分Ｂはジ−ｔ−ブチルポリスルフィドである。」（段落【００２５】〜【００２６】）
ｄ「成分Ｂの重量％はギア油組成物の全重量に関して好ましくは３．５％より、最も好ましくは２．５％よりも少ない。成分Ｂの好適な濃度は、ギア油組成物に対し硫黄分の寄与が１．３％より少ないような濃度でなければならない。これによって極圧性能と銅の腐食防止性能との間にバランスを取ることができる。好適な活性硫黄種の最低硫黄活性レベルはＣＣＴ減量試験における硫黄活性が約１２５ｍｇである。」（段落【００２７】）
ｅ「実施例
　本発明のギア油組成物の成分を表１に示す。
【表１】
」（段落【００６４】〜【００６５】）
ｆ「ギア油組成物の性能の総括を表２に示す。
【表２】
」（段落【００６６】〜【００６７】）
ｇ「ＨＴ　−＞　高温　注：（Ｈｉｇｈ　Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅの省略形です）
Ａｘｌｅ　−＞　ギアアクスル
ＥＯＴ　Ｗｅａｒ　−＞　試験後摩耗量　（Ｆｅ　ｐｐｍ）　注：（Ｅｎｄ　ｏｆ　Ｔｅｓｔの略）
Ｌ−４２　Ａｘｌｅ　ｓｈｏｃｋ　ｔｅｓｔ　−＞　Ｌ−４２ギアアクスルショック試験
　
　種々のＥＰ添加剤の腐食による銅の重量減を表３に掲げる。
　
表３
　　ＥＰ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＣＣＴ　
　ＳＩＢ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５５
　ジ−ｔ−ブチルポリスルフィド　　　　　　　　　１２６
　ジ−ｔ−ブチルジスルフィド　　　　　　　　　　　　２
　ジ−ｔ−ブチルトリスルフィド　　　　　　　　　　　４
　ジ−ｔ−ブチルペンタスルフィド　　　　　　　　４６６
　ジ−ｔ−ノニルポリスルフィド　　　　　　　　　７３１
　
銅腐食減量試験（ＣＣＴ減量試験）法を下記に説明する。
　
目的
　この方法は銅に対する腐食性を測定することにより、ＥＰ添加剤中の有効硫黄の活性度を決定するために使用される。
　
試験法の要約
　秤量した銅片をＥＰ添加剤の中に浸漬し、３時間１２１．１℃（２５０°Ｆ）に加熱する。１０％のシアン化カリウム溶液を用いて腐食されたスケール（被膜）を取り除き、重量減（ｍｇ単位）を決定する。」（段落【００６８】〜【００７１】）
　
イ　検討
（ア）まず、上記アで摘示した箇所を含め、当初明細書には「成分Ｂとしての銅腐食減量試験において硫黄活性が１２５ｍｇよりも大きいジ−ｔ−ブチルジスルフィドとジ−ｔ−ブチルトリスルフィドとジ−ｔ−ブチルテトラスルフィド
とジ−ｔ−ブチルペンタスルフィドと
　実施例以外の当初明細書における成分Ｂに関する各摘示ａ〜ｄを詳細にみていくと、摘示ａには、「硫黄活性が銅腐食減量試験（ＣＣＴ減量試験）において約１２５ｍｇよりも大きいヒドロカルビルポリスルフィドを含む組成物Ｂ」との記載があるものの、「ヒドロカルビル」及び「ポリスルフィド」についての具体的な記載はない。
　摘示ｂには、「好適な態様においては、ヒドロカルビルポリスルフィドはアルキルポリスルフィド」であり、「さらに他の好適な態様においては、アルキルポリスルフィドは、硫黄活性がＣＣＴ減量試験で１２５ｍｇよりも大きいようなテトラ−、トリ−および／またはジ−スルフィドの混合物である。・・・具体的には該ヒドロカルビル部分は、限定されるものではないが、・・・ｔ−ブチル・・・等を含んでいることができる。」と記載されており、「ポリスルフィド」として、「テトラ−、トリ−および／またはジ−スルフィドの混合物」が好適な態様であり、「ヒドロカルビル部分」ないし「アルキル」としては、「ｔ−ブチル」が含まれることが記載されている。しかし、「
テトラ
トリ
ジ
ペンタ
　摘示ｃには、「ジ−ｔ−ブチルポリスルフィドの混合物、例えばジ−ｔ−ブチル
トリ
テトラ
ペンタ
ジ
　摘示ｄも、成分Ｂの配合量について言及するものであり、成分Ｂの組成に関する記載はない。
　そして、摘示ａ〜ｄを含む実施例以外の当初明細書の記載全体をみても、特定の４成分の混合物である「ｔ−ブチルのジ・トリ・テトラ・ペンタの混合物」について記載ないし示唆されているとはいえず、また、どのような成分をどのような配合割合で組み合わせれば、「銅腐食減量試験において硫黄活性が１２５ｍｇよりも大きい」ものとなるかについても何ら教示するものではないから、「成分Ｂとしての銅腐食減量試験において硫黄活性が１２５ｍｇよりも大きいジ−ｔ−ブチルジスルフィドとジ−ｔ−ブチルトリスルフィドとジ−ｔ−ブチルテトラスルフィド
とジ−ｔ−ブチルペンタスルフィドと
　次に、当初明細書の実施例の記載についてみると、摘示ｅ〜ｇに、「ジ−ｔ−ブチルポリスルフィド」（試料Ｃ及びＥ）を用いたギア油組成物とその性能が示されているものの、該「ジ−ｔ−ブチルポリスルフィド」が、「ジ−ｔ−ブチルポリスルフィドの混合物」を意味するのか否か、もし、混合物を意味するのであれば、どのような組成（成分及び配合割合）を有するものであるのかについては何ら記載されておらず、摘示ｇの「表３」における、「ジ−ｔ−ブチルポリスルフィド」の銅腐食減量試験（ＣＣＴ試験）の値「１２６」ｍｇからだけでは、該「ジ−ｔ−ブチルポリスルフィド」が、どのような組成であるのか一義的に特定できるとはいえないから、実施例に記載の該「ジ−ｔ−ブチルポリスルフィド」が、「ｔ−ブチルのジ・トリ・テトラ・ペンタの混合物」であると認めることはできない。ここで、実施例の「ジ−ｔ−ブチルポリスルフィド」が「混合物」であるとすれば、当初明細書の記載からみて、摘示ｃの「ｔ−ブチルのトリ・テトラ・ペンタの混合物」である蓋然性は高いものの、４種の混合物である「ｔ−ブチルのジ・トリ・テトラ・ペンタの混合物」であると認めることはできない。
　してみると、摘示ａ〜ｇをはじめ、当初明細書のすべての記載を総合しても、特定の４種の混合物である「ｔ−ブチルのジ・トリ・テトラ・ペンタの混合物」については記載ないし示唆されているとはいえず、「ｔ−ブチルのジ・トリ・テトラ・ペンタ」の４成分を混合することで、「銅腐食減量試験において硫黄活性が１２５ｍｇよりも大きい」ものとなることについても、何ら教示するところはないから、請求項１において成分Ｂを「成分Ｂとしての銅腐食減量試験において硫黄活性が１２５ｍｇよりも大きいジ−ｔ−ブチルジスルフィドとジ−ｔ−ブチルトリスルフィドとジ−ｔ−ブチルテトラスルフィド
とジ−ｔ−ブチルペンタスルフィドと
　
（イ）請求人は、平成２３年５月３０日付けの意見書において、補正の根拠として、「明細書００２４段落」及び「同００２５段落」の記載に基づく、と主張するが、同段落の記載（摘示ｂ及びｃ）からでは、「ｔ−ブチルのジ・トリ・テトラ・ペンタの混合物」が記載ないし示唆されているとはいえないことは、上記（ア）で述べたとおりである。
　
（ウ）以上のとおり、請求項１において成分Ｂを「成分Ｂとしての銅腐食減量試験において硫黄活性が１２５ｍｇよりも大きいジ−ｔ−ブチルジスルフィドとジ−ｔ−ブチルトリスルフィドとジ−ｔ−ブチルテトラスルフィド
とジ−ｔ−ブチルペンタスルフィドと
　したがって、本件補正は、特許法第１７条の２第３項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
（２）補正の目的の適否について
　本件補正は、上記（１）の理由により、却下すべきものであるが、念のため、補正の目的の適否についても検討する。
　上記補正は、本件補正前の請求項１において、成分Ｂが「銅腐食減量試験において硫黄活性が約１２５ｍｇよりも大きいジ−ｔ−ブチルジスルフィドとジ−ｔ−ブチルトリスルフィドとジ−ｔ−ブチルテトラスルフィドの混合物」という３成分の混合物（「ｔ−ブチルのジ・トリ・テトラの混合物」）であったのを、「
ジ−ｔ−ブチルペンタスルフィド
とジ−ｔ−ブチルペンタスルフィドと
　してみると、上記補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下、「平成１８年改正前特許法」という。）第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものではない。
　さらに、上記補正が請求項の削除、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明のいずれをも目的とするものといえないことは、明らかである。
　したがって、上記補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項に掲げる事項のいずれを目的とするものともいうことはできない。
　 
（３）独立特許要件について 
　ところで、仮に本件補正前の請求項１における「成分Ｂとしての銅腐食減量試験において硫黄活性が約１２５ｍｇよりも大きいジ−ｔ−ブチルジスルフィドとジ−ｔ−ブチルトリスルフィドとジ−ｔ−ブチルテトラスルフィドの混合物」（「ｔ−ブチルのジ・トリ・テトラの混合物」）が、３成分
を含む
ジ−ｔ−ブチルペンタスルフィド
とジ−ｔ−ブチルペンタスルフィドと
を含む
　そこで、さらに念のため、本件補正後の上記請求項１に記載されている事項により特定される発明（以下、「本願補正発明」という。）が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（本件補正が、平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか）についても、以下に検討する。
　なお、以下、平成１９年２月１９日付け、平成２２年１１月１５日付け及び平成２３年５月３０日付けの手続補正により補正された明細書を「本願補正明細書」という。
　
ア　はじめに
　特許法第３６条第６項は、「第三項第四号の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定し、その第１号において「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」と規定している。同号に規定する要件（いわゆる、「明細書のサポート要件」）に適合するか否かは、「特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきもの」（知財高裁特別部平成１７年（行ケ）第１００４２号判決）である。 
　以下、この観点に立って、検討する。
　
イ　本願補正発明の課題
　本願補正明細書の「本発明によれば公知技術に比べ下記の利点が得られる。
　（１）最終減速機ギア性能およびシンクロ特性をバランスさせるために金属清浄剤を必要としない。
　（２）良好な熱安定性（ＩＳＯＴ）およびクリーンギアの性能（Ｌ−６０−１）が得られる。
　（３）臭気の少ない組成物が得られる。
　（４）高温におけるギアアクスルおよび軸受け（ｂｅａｒｉｎｇ）試験における摩耗が少ない。
　（５）ＧＬ−５の性能を犠牲にすることなくＥＰ添加剤（アルキルポリスルフィド）の濃度を最低限度に抑制できる。」（段落【０００７】〜【００１２】）との記載からみて、本願補正発明の課題は、「上記（１）〜（５）の性能を満足するギア油組成物を提供すること」であると認められる。
　
ウ　発明の詳細な説明の記載
（ア）本願補正発明は、「成分Ｂとしての銅腐食減量試験において硫黄活性が１２５ｍｇよりも大きいジ−ｔ−ブチルジスルフィドとジ−ｔ−ブチルトリスルフィドとジ−ｔ−ブチルテトラスルフィド
とジ−ｔ−ブチルペンタスルフィドと
　そして、本願補正明細書の発明の詳細な説明については、出願当初明細書の記載内容と同じであるところ、成分Ｂについての記載は、上記（１）アに摘示ａ〜ｇとして示したとおりである。
　
エ　本願補正発明と発明の詳細な説明との対比及び出願時の技術常識について
（ア）上記（１）イで検討したとおり、摘示ａ〜ｇを含め、本願補正明細書には、「ｔ−ブチルのジ・トリ・テトラ・ペンタの混合物」の明示の記載はない。
　そして、摘示ａ〜ｄ等の、実施例以外の本願補正明細書の発明の詳細な説明の記載全体をみても、特定の４成分の混合物である「ｔ−ブチルのジ・トリ・テトラ・ペンタの混合物」について記載ないし示唆されているとはいえず、また、どのような成分をどのような配合割合で組み合わせれば、「銅腐食減量試験において硫黄活性が１２５ｍｇよりも大きい」ものとなるかについても何ら教示するものではないから、「成分Ｂとしての銅腐食減量試験において硫黄活性が１２５ｍｇよりも大きいジ−ｔ−ブチルジスルフィドとジ−ｔ−ブチルトリスルフィドとジ−ｔ−ブチルテトラスルフィド
とジ−ｔ−ブチルペンタスルフィドと
　また、「ｔ−ブチルのジ・トリ・テトラ・ペンタの混合物」を含有するギア油組成物が、上記イで示した所望の（１）〜（５）の性能を有するといえる程度に記載ないし示唆されているとすることもできないから、発明の詳細な説明の記載は、「ｔ−ブチルのジ・トリ・テトラ・ペンタの混合物」を含有する本願補正発明が、上記イの課題を解決できると認識できるものであるとはいえない。
　次に、上記（１）イで検討したとおり、本願補正明細書の実施例における「ジ−ｔ−ブチルポリスルフィド」（摘示ｅ〜ｇの試料Ｃ及びＥ）が、どのような組成であるのか不明であるので、「ｔ−ブチルのジ・トリ・テトラ・ペンタの混合物」であると認めることはできず、本願補正発明を裏付けるものであると認めることができないから、本願補正明細書の実施例の記載から、本願補正発明が、上記イの課題を解決できるとは認識できない。
　さらに、当業者の出願時の技術常識からみて、「ｔ−ブチルのジ・トリ・テトラ・ペンタの混合物」を含有する本願補正発明が、発明の詳細な説明にその記載や示唆がなくとも、上記イの課題を解決できると認識できるものであるともいえない。
　
（イ）請求人は、平成２３年５月３０日付けの意見書において、
「表１及び２には、含まれるジ−ｔ−ブチルポリスルフィドがＣＣＴ減量試験において約１２５ｍｇより大きい硫黄活性を有する組成物が本願発明の課題を達成できることが示されている。また、表３によれば、ジ−ｔ−ペンタスルフィドは『ジ−ｔ−ブチルジスルフィドとジ−ｔ−ブチルトリスルフィドとジ−ｔ−ブチルテトラスルフィドの混合物』のＣＣＴ減量試験における硫黄活性を容易に１２５ｍｇより大きくするのに十分高いＣＣＴ値を有することも示されている。」と主張する。
　しかしながら、表１及び２の「ジ−ｔ−ブチルポリスルフィド」は、上記のとおり、組成が不明なものであり、また、表３に「ジ−ｔ−ブチルペンタスルフィド」の「ＣＣＴ」が「４６６」であるとの記載のみから、該「ジ−ｔ−ブチルポリスルフィド」が、「ジ−ｔ−ブチルペンタスルフィド」をも含むものであると認めることはできないから、表１〜３の記載から、「ｔ−ブチルのジ・トリ・テトラ・ペンタの混合物」が実質的に記載されているということはできず、上記イの課題を解決できると認識できるということもできない。
　そして、発明の詳細な説明には、どのような成分をどのような配合割合で組み合わせれば、「銅腐食減量試験において硫黄活性が１２５ｍｇよりも大きい」ものとなるかについて何ら教示する記載はないが、たとえ、硫黄活性の大きい成分を配合することにより、成分Ｂの硫黄活性を１２５ｍｇより大きくできること、つまり、表３の記載から、「ジ−ｔ−ペンタスルフィドは・・・ＣＣＴ減量試験における硫黄活性を容易に１２５ｍｇより大きくするのに十分高いＣＣＴ値を有する」ことが当業者に理解できたとしても、本願補正明細書に、「ｔ−ブチルのジ・トリ・テトラ・ペンタの混合物」が、実質的に記載されていることにはならず、まして、該混合物が、「銅腐食減量試験において硫黄活性が１２５ｍｇよりも大きい」ものとして記載されていることにもならない。そして、発明の詳細な説明の記載から、「ｔ−ブチルのジ・トリ・テトラ・ペンタの混合物」を含有する本願補正発明が、上記イの課題を解決できると認識できるものであるとはいえないことは、上記（ア）で述べたとおりである。
　したがって、上記請求人の主張は採用することができない。
　
オ　まとめ
　以上のとおり、本願補正発明は、本願補正明細書の発明の詳細な説明に記載したものであるとはいえず、該発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるとはいえず、また、その記載や示唆がなくとも当業者の出願時の技術常識に照らして、本願補正発明が、当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるとはいえない。
　してみると、本願補正発明は、本願補正明細書の発明の詳細な説明に記載したものであるということができないから、この出願の特許請求の範囲の記載は、特許法第３６条第６項第１号に適合するものではない。
　したがって、本願補正発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではないから、上記補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合しないものである。
　 
３　補正の却下の決定のむすび 
　上記２（１）で述べたとおり、上記補正を含む本件補正は、当初明細書に記載した事項の範囲内においてするものということはできないから、本件補正は、特許法第１７条の２第３項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　そして、仮に、上記補正の目的の適否及び独立特許要件について検討しても、上記２（２）で述べたとおり、上記補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項に掲げる事項のいずれを目的とするものともいうことはできないか、又は、上記２（３）で述べたとおり、平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合しないものである。
　よって、その余の点について検討するまでもなく、本件補正は、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３　特許請求の範囲の記載
　平成２３年５月３０日付けの手続補正は、上記のとおり却下されたので、この出願の特許請求の範囲の記載は、平成２２年１１月１５日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項１〜１３に記載されたとおりであり、請求項１の記載は以下のとおりである（以下、請求項１の特許を受けようとする発明を「本願発明１」という。）。
　
「成分Ａとしての１００℃における動粘度が約４〜３２ｃＳｔの基油、
　成分Ｂとしての銅腐食減量試験において硫黄活性が約１２５ｍｇよりも大きいジ−ｔ−ブチルジスルフィドとジ−ｔ−ブチルトリスルフィドとジ−ｔ−ブチルテトラスルフィドの混合物、
　成分Ｃとしてのジヒドロカルビルジチオリン酸エステルまたは塩、および
　成分Ｄとしてのジヒドロカルビル（モノ）チオフォスフェートアミン塩
を含有するギア油組成物。」
　
第４　当審から通知した拒絶の理由
　当審から通知した拒絶の理由は、「この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で不備であり、特許法第３６条第６項に規定する要件を満たしていない。
１　特許法第３６条第６項第１号について
・・・
（５）まとめ
　したがって、・・・請求項１〜１３の特許を受けようとする発明が、発明の詳細な説明に記載したものであるとはいえないから、この出願の特許請求の範囲の記載は、特許法第３６条第６項第１号に適合するものではない。」という理由を含むものである。
　
第５　当審の判断
１　はじめに
　特許法第３６条第６項第１号に適合するか否かの判断にあたっては、上記第２の２（３）アで示した観点に立って、検討する。
　
２　本願発明１の課題
　平成１９年２月１９日及び平成２２年１１月１５日付けの手続補正により補正された明細書（以下、「本願明細書」という。）の「本発明によれば公知技術に比べ下記の利点が得られる。
　（１）最終減速機ギア性能およびシンクロ特性をバランスさせるために金属清浄剤を必要としない。
　（２）良好な熱安定性（ＩＳＯＴ）およびクリーンギアの性能（Ｌ−６０−１）が得られる。
　（３）臭気の少ない組成物が得られる。
　（４）高温におけるギアアクスルおよび軸受け（ｂｅａｒｉｎｇ）試験における摩耗が少ない。
　（５）ＧＬ−５の性能を犠牲にすることなくＥＰ添加剤（アルキルポリスルフィド）の濃度を最低限度に抑制できる。」（段落【０００７】〜【００１２】）との記載からみて、本願発明１の課題は、「上記（１）〜（５）の性能を満足するギア油組成物を提供すること」であると認められる。
　
３　発明の詳細な説明の記載
　本願発明１は、「成分Ｂとしての銅腐食減量試験において硫黄活性が約１２５ｍｇよりも大きいジ−ｔ−ブチルジスルフィドとジ−ｔ−ブチルトリスルフィドとジ−ｔ−ブチルテトラスルフィドの混合物」（「ｔ−ブチルのジ・トリ・テトラの混合物」）を含有することを特徴の一つとするものである。
　そして、本願明細書の発明の詳細な説明については、当初明細書の記載内容と同じであるところ、成分Ｂについての記載は、上記第２の２（１）アに摘示ａ〜ｇとして示したとおりである。
　
４　本願発明１と発明の詳細な説明との対比及び出願時の技術常識について
（ア）まず、摘示ａ〜ｇを含め、本願明細書には、「ｔ−ブチルのジ・トリ・テトラの混合物」の明示の記載はない。
　すなわち、摘示ｂには、「好適な態様においては、ヒドロカルビルポリスルフィドはアルキルポリスルフィド」であり、「さらに他の好適な態様においては、アルキルポリスルフィドは、硫黄活性がＣＣＴ減量試験で１２５ｍｇよりも大きいようなテトラ−、トリ−および／またはジ−スルフィドの混合物である。・・・具体的には該ヒドロカルビル部分は、限定されるものではないが、・・・ｔ−ブチル・・・等を含んでいることができる。」と記載されており、「ポリスルフィド」として、「テトラ−、トリ−および／またはジ−スルフィドの混合物」が好適な態様であり、「ヒドロカルビル部分」ないし「アルキル」としては、「ｔ−ブチル」が含まれることが記載されているといえる。しかし、「
テトラ
トリ
ジ
　それどころか、摘示ｃには、「ジ−ｔ−ブチルポリスルフィドの混合物、例えばジ−ｔ−ブチル
トリ
テトラ
ペンタ
　そして、実施例以外の摘示ａ〜ｄ等の本願明細書の発明の詳細な説明の記載全体をみても、特定の３成分の混合物である「ｔ−ブチルのジ・トリ・テトラの混合物」について記載ないし示唆されているとはいえず、また、どのような成分をどのような配合割合で組み合わせれば、「銅腐食減量試験において硫黄活性が１２５ｍｇよりも大きい」ものとなるかについても何ら教示するものではないから、「成分Ｂとしての銅腐食減量試験において硫黄活性が１２５ｍｇよりも大きいジ−ｔ−ブチルジスルフィドとジ−ｔ−ブチルトリスルフィドとジ−ｔ−ブチルテトラスルフィドの混合物」が記載ないし示唆されているとすることはできない。
　また、「ｔ−ブチルのジ・トリ・テトラの混合物」を含有するギア油組成物が、上記２で示した所望の（１）〜（５）の性能を有するといえる程度に記載ないし示唆されているとすることもできないから、発明の詳細な説明の記載は、「ｔ−ブチルのジ・トリ・テトラの混合物」を含有する本願発明１が、上記２の課題を解決できると認識できるものであるとはいえない。
　次に、本願明細書の実施例の記載についてみると、摘示ｅ〜ｇに、「ジ−ｔ−ブチルポリスルフィド」（試料Ｃ及びＥ）を用いたギア油組成物とその性能が示されているものの、該「ジ−ｔ−ブチルポリスルフィド」が、「ジ−ｔ−ブチルポリスルフィドの混合物」を意味するのか否か、もし、混合物を意味するのであれば、どのような組成（成分及び配合割合）を有するものであるのかについては何ら記載されておらず、摘示ｇの「表３」における、「ジ−ｔ−ブチルポリスルフィド」の銅腐食減量試験（ＣＣＴ試験）の値「１２６」ｍｇからだけでは、該「ジ−ｔ−ブチルポリスルフィド」が、どのような組成であるのか一義的に特定できるとはいえないから、実施例に記載の該「ジ−ｔ−ブチルポリスルフィド」が、「ｔ−ブチルのジ・トリ・テトラの混合物」であると認めることはできない。
　そうすると、本願明細書の実施例における「ジ−ｔ−ブチルポリスルフィド」（試料Ｃ及びＥ）が、本願発明１を裏付けるものであると認めることができないから、本願明細書の実施例の記載から、本願発明１が、上記２の課題を解決できるとは認識できない。
　さらに、当業者の出願時の技術常識からみて、「ｔ−ブチルのジ・トリ・テトラの混合物」を含有する本願発明１が、発明の詳細な説明にその記載や示唆がなくとも、上記２の課題を解決できると認識できるものであるともいえない。
　
（イ）平成２２年１１月１５日付けの意見書において、「ＣＣＴ試験において１２５ｍｇより大きい硫黄活性を有するポリスルフィドの混合物が本願発明の必須の構成であり、本願発明に関するデータに示されている（明細書００６５〜００６７段落の表１及び２参照）。本願の実験データは、本願発明が、ＨＴ車軸疲労試験、ＨＴ軸受け試験及びＬ−４２車軸衝撃試験のすべてに合格するギア油を提供するとの課題を解決できることを裏付けている。上記表１及び２における、試料Ｃ及びＥは、それぞれ、本願発明の組成物に該当し、これらの組成物が上記３つの試験のすべてに合格したことを示している。」と記載されているように、請求人は、本願明細書の実施例に記載された「ジ−ｔ−ブチルポリスルフィド」（試料Ｃ及びＥ）が、成分Ｂの混合物を含有する本願発明１を裏付けるものであると主張する。
　しかしながら、上記（ア）のとおり、実施例の「ジ−ｔ−ブチルポリスルフィド」が、「ｔ−ブチルのジ・トリ・テトラの混合物」であると認めることはできない。また、発明の詳細な説明は、どのような成分をどのような配合割合で組み合わせれば、「銅腐食減量試験において硫黄活性が１２５ｍｇよりも大きい」ものとなるかについて何ら教示するものではないが、たとえ、個々のポリスルフィド成分の硫黄活性が、混合物（成分Ｂ）全体の硫黄活性と相関関係にあるとしても、表３（摘示ｇ）の記載からは、「ジ−ｔ−ブチルジスルフィド」のＣＣＴが「２」、「ジ−ｔ−ブチルトリスルフィド」のＣＣＴが「４」であり、「ジ−ｔ−ブチルテトラスルフィド」のＣＣＴが明らかにされていない中で、実施例の「ジ−ｔ−ブチルポリスルフィド」が、ＣＣＴ試験において１２５ｍｇより大きい硫黄活性を有する「ｔ−ブチルのジ・トリ・テトラの混合物」である蓋然性は低いものといわざるを得ない。
　なお、当審は、平成２３年３月２９日付けの拒絶理由通知書において、実施例の「ジ−ｔ−ブチルポリスルフィド」が、「ｔ−ブチルのジ・トリ・テトラの混合物」であるのであれば、その具体的な根拠と、「ジ・トリ・テトラ」の各配合割合について明らかにされたい、との審尋を併せて通知したが、請求人は、これに対し何ら回答することなく、むしろ、先に補正の却下の決定がされた平成２３年５月３０日付けの手続補正において、成分Ｂに「
ジ−ｔ−ブチルペンタスルフィド
　したがって、上記請求人の主張は採用することができない。
　
５　まとめ
　以上のとおり、「成分Ｂとしての銅腐食減量試験において硫黄活性が約１２５ｍｇよりも大きいジ−ｔ−ブチルジスルフィドとジ−ｔ−ブチルトリスルフィドとジ−ｔ−ブチルテトラスルフィドの混合物」を含有することを特徴の一つとする本願発明１が、発明の詳細な説明に記載された発明であるとはいえず、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるとはいえず、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるとはいえない。
　してみると、請求項１の特許を受けようとする発明（本願発明１）が、発明の詳細な説明に記載したものであるとはいうことができないから、この出願の特許請求の範囲の記載は、特許法第３６条第６項第１号に適合するものではない。
　
第６　むすび  
　したがって、この出願の特許請求の範囲の記載は特許法第３６条第６項第１号に適合するものではないから、この出願は、特許法第３６条第６項に規定する要件を満たしておらず、その余の点を検討するまでもなく、拒絶すべきものである。 
　よって、結論のとおり審決する。