【事件の表示】
　特願２００３−１７４０４６「紫外線耐性および突然変異誘起遺伝子」拒絶査定不服審判事件〔平成１７年　１月１３日出願公開、特開２００５−　　６５４８〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１ 手続きの経緯
　本願は，平成１５年６月１８日の出願であって，平成２１年７月１４日に特許請求の範囲について手続補正がなされたが，平成２１年９月３０日付で拒絶査定がなされ，これに対して平成２２年１月４日に審判請求がなされるとともに，特許請求の範囲について手続補正がなされたものである。
　
第２ 平成２２年１月４日の手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　平成２２年１月４日の手続補正を却下する。
　
［理由］
１．本件補正により，請求項８は，
「【請求項８】
　請求項1における（i）〜（vii）のいずれかのアミノ酸配列を有するタンパク質であって植物細胞中でのエラーを起こしがちな損傷乗り越え複製に関与するものをコードする遺伝子の機能を欠損させ、植物細胞中でのエラーを起こしがちな損傷乗り越え複製の機能を低下させた、遺伝子改変植物体あるいは遺伝子改変植物細胞。」
から，
「【請求項８】
　請求項1における（i）〜（vi）のいずれかのアミノ酸配列を有するタンパク質であって植物細胞中でのエラーを起こしがちな損傷乗り越え複製に関与するものをコードする遺伝子の機能を欠損させ、植物細胞中でのエラーを起こしがちな損傷乗り越え複製の機能を低下させた、遺伝子改変植物体あるいは遺伝子改変植物細胞。」
に補正された。
　また，本件補正により，請求項８において引用する請求項１は，
　「【請求項１】
　（i）SEQ ID NO: 1に記載のアミノ酸配列；
　（ii）SEQ ID NO: 1で示されるアミノ酸配列において1もしくは複数個のアミノ酸が欠失、置換もしくは付加されたアミノ酸配列；
　（iii）SEQ ID NO: 1で示されるアミノ酸配列をコードする塩基配列と相補的な塩基配列との間で、ストリンジェントな条件下においてハイブリダイズ可能な塩基配列によりコードされるアミノ酸配列；
　（iv）SEQ ID NO: 1で示されるアミノ酸配列との間で少なくとも60％のアミノ酸配列相同性を有するアミノ酸配列；
　（v）SEQ ID NO: 2で示される塩基配列において1もしくは複数個の塩基が欠失、置換もしくは付加された塩基配列からなるDNAによりコードされるアミノ酸配列；
　（vi）SEQ ID NO: 2で示される塩基配列と相補的な塩基配列との間で、ストリンジェントな条件下においてハイブリダイズ可能な塩基配列からなるDNAによりコードされるアミノ酸配列；そして
　（vii）SEQ ID NO: 2で示される塩基配列との間で少なくとも60％の塩基配列相同性を有する塩基配列を含むDNAによりコードされるアミノ酸配列；
から選択されるアミノ酸配列を有するタンパク質であって植物細胞中でのエラーを起こしがちな損傷乗り越え複製に関与するものをコードする遺伝子を導入した遺伝子改変植物細胞または遺伝子改変植物体を作成し、
　遺伝子改変植物細胞中または遺伝子改変植物体の植物細胞中でのエラーを起こしがちな損傷乗り越え複製の機能を上昇させ、そして
　植物ゲノム中に変異を蓄積させる、
ことを特徴とする、植物ゲノム中に変異を蓄積させる方法。」
から，
　「【請求項１】
　（i）SEQ ID NO: 1に記載のアミノ酸配列；
　（ii）SEQ ID NO: 1で示されるアミノ酸配列において1もしくは複数個のアミノ酸が欠失、置換もしくは付加されたアミノ酸配列；
　（iii）SEQ ID NO: 1で示されるアミノ酸配列との間でCLUSTAL XまたはBLASTにより解析した場合に少なくとも60％のアミノ酸配列同一性を有するアミノ酸配列であって、N末端側から順番に、N末端の相同領域（N）、B-型ポリメラーゼドメイン（IV）、（II）、（VI）、（III）、（I）、そして（V）、およびzincフィンガードメイン（ZF）のモチーフを有するもの；
　（iv）SEQ ID NO: 2で示される塩基配列において1もしくは複数個の塩基が欠失、置換もしくは付加された塩基配列からなるDNAによりコードされるアミノ酸配列；
　（v）SEQ ID NO: 2で示される塩基配列と相補的な塩基配列との間で、ストリンジェントな条件下においてハイブリダイズ可能な塩基配列からなるDNAによりコードされるアミノ酸配列；そして
　（vi）SEQ ID NO: 2で示される塩基配列との間でCLUSTAL XまたはBLASTにより解析した場合に少なくとも60％の塩基配列同一性を有する塩基配列を含むDNAによりコードされるアミノ酸配列であって、N末端側から順番に、N末端の相同領域（N）、B-型ポリメラーゼドメイン（IV）、（II）、（VI）、（III）、（I）、そして（V）、およびzincフィンガードメイン（ZF）のモチーフを有するもの；
から選択されるアミノ酸配列を有するタンパク質であって植物細胞中でのエラーを起こしがちな損傷乗り越え複製に関与するものをコードする遺伝子を導入した遺伝子改変植物細胞または遺伝子改変植物体を作成し、
　遺伝子改変植物細胞中または遺伝子改変植物体の植物細胞中でのエラーを起こしがちな損傷乗り越え複製の機能を上昇させ、そして
　植物ゲノム中に変異を蓄積させる、
ことを特徴とする、植物ゲノム中に変異を蓄積させる方法。」
に補正された。
　
２．当審の判断
（１）目的要件
　上記請求項１に係る補正は，以下の補正事項（ａ）〜（ｃ）を含むものである。
（ａ）補正前の「（iii）SEQ ID NO: 1で示されるアミノ酸配列をコードする塩基配列と相補的な塩基配列との間で、ストリンジェントな条件下においてハイブリダイズ可能な塩基配列によりコードされるアミノ酸配列；」という選択肢の削除
（ｂ）補正前の「（iv）SEQ ID NO: 1で示されるアミノ酸配列との間で少なくとも60％のアミノ酸配列相同性を有するアミノ酸配列」の「（iii）SEQ ID NO: 1で示されるアミノ酸配列との間でCLUSTAL XまたはBLASTにより解析した場合に少なくとも60％のアミノ酸配列同一性を有するアミノ酸配列であって、N末端側から順番に、N末端の相同領域（N）、B-型ポリメラーゼドメイン（IV）、（II）、（VI）、（III）、（I）、そして（V）、およびzincフィンガードメイン（ZF）のモチーフを有するもの」への補正
（ｃ）補正前の「（vii）SEQ ID NO: 2で示される塩基配列との間で少なくとも60％の塩基配列相同性を有する塩基配列を含むDNAによりコードされるアミノ酸配列」の「（vi）SEQ ID NO: 2で示される塩基配列との間でCLUSTAL XまたはBLASTにより解析した場合に少なくとも60％の塩基配列同一性を有する塩基配列を含むDNAによりコードされるアミノ酸配列であって、N末端側から順番に、N末端の相同領域（N）、B-型ポリメラーゼドメイン（IV）、（II）、（VI）、（III）、（I）、そして（V）、およびzincフィンガードメイン（ZF）のモチーフを有するもの」への補正
　
　このうち，（ｂ）及び（ｃ）の補正は，補正前には特定の配列との配列相同性で特定されていた（iii）及び（vi）のアミノ酸配列に，さらに，それぞれ「N末端側から順番に、N末端の相同領域（N）、B-型ポリメラーゼドメイン（IV）、（II）、（VI）、（III）、（I）、そして（V）、およびzincフィンガードメイン（ZF）のモチーフを有するもの」とのドメイン構造に関する特定を加えたものである。そして，この補正は，ドメインが発明特定事項となっていなかった補正前の請求項に，特定のドメインの存在とその配置を新たに発明特定事項として追加するものであり，補正前の発明特定事項を概念的により下位の発明特定事項とするものではないから，いわゆる特許請求の範囲の限定的減縮にあたらず，また，誤記の訂正にも，明りょうでない記載の釈明にもあたらない。
　したがって、本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。 
　
（２）独立特許要件
　なお仮に，請求項１についての補正が，改正前の特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当すると仮定した場合，請求項１を引用し，かつ，補正前の「請求項1における（i）〜（vii）のいずれかのアミノ酸配列」という選択肢のうち，（iii）のアミノ酸配列を削除している請求項８に係る補正も，特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当することになる。そこで念のため，本件補正後の前記請求項８に係る発明（以下，「本願補正発明」という。）が，特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるかどうか（平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するかどうか）について以下検討する。
　
ア　引用例
　原査定の拒絶の理由に引用例３として引用された，Arabidopsis Biological Resource Center, Seed Stock No. SALK_029237 (2001.12.3 released) [online](http://www.arabidopsis.org/servlets/TairObject?type=germplasmid=4631825)には，Arabidopsis thalianaすなわちシロイヌナズナの株SALK_029237について以下の事項が記載されている。
　ここに記載されたSALK_029237株は，「料金（Fee）」の項の「研究用/商業用　5$/20$」との記載からみて，そのリリース日である２００１年１２月３日には，公衆が入手可能であったものと認められる。また，そのタイトルの「生殖質（Germplasm）」との記載，及び「出荷方式（Shipped Format）」の項の「#容器当たりの種子　20-30」の記載からみて，SALK_029237株は，種子の形態で分譲されていたものと認められる。
　すなわち，SALK_029237株の種子は，該記載に基づいて誰もが分譲を受けることができ，発芽させて植物体とすることができるものであり，該種子のみならず植物体も，本願出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったものであると認められる。
　
イ　対比・判断
　本願補正発明と引用例３のSALK_029237株の植物体（以下，「引用発明」という。）を比較する。
　引用発明は，引用例３の「関連の多型（Associated Polymorphisms）」の項の「遺伝子座（Locus）」についての「AT1G67500」との記載，及び「対立遺伝子変異原（Allele Mutagen）」についての「T-DNA挿入」との記載から，AT1G67500遺伝子座にT-DNAが挿入され，該遺伝子座が改変された植物体であると認められる。
　そして，AT1G67500遺伝子座の塩基配列とコードされるタンパク質のアミノ酸配列は，例えば，「CDS」の項に「/gene=REV3」及び「/locus_tag=AT1G67500」との記載があるGenBankのNM_105417のアクセッション番号のデータに相当するが，本願出願前の該アミノ酸配列のデータ（NM_105417.1）は，本願明細書において，植物細胞中でのエラーを起こしがちな損傷乗り越え複製に関与するタンパク質のアミノ酸配列として記載されている配列番号１と比較すると，その１３９番目のLeuと１４０番目のSerの間にTyr-Pro-Tyr-Serが挿入されている点で本願の配列番号１のものと相違しているが，現在のデータ（NM_105417.3）では該挿入が削除されたものに変更されている。してみると，引用発明は，本願補正発明の請求項1における（i）のアミノ酸配列をコードする遺伝子を改変したものかどうかまでは判然としないが，少なくとも，本願補正発明の請求項1における（ii）又は（iii）のアミノ酸配列をコードする遺伝子を改変したものということができる。そして，SALK_029237におけるT-DNAの挿入位置は，Salk Institute Genomic Analysis Laboratoryのデータベース(http://signal.salk.edu)のデータ（http://natural.salk.edu/database/tdnaexpress/T-DNA.SALKのSALK_029237.52.95.x)により知ることができ，AT1G67500遺伝子座の遺伝子の機能を欠損させたものであることが解る。
　また，本願補正発明は，植物細胞中でのエラーを起こしがちな損傷乗り越え複製に関与するものをコードする遺伝子の機能を欠損させ、植物細胞中でのエラーを起こしがちな損傷乗り越え複製の機能を低下させたものであるが，引用発明におけるAT1G67500遺伝子座にコードされるタンパク質は，上述のとおり，本願補正発明における，植物細胞中でのエラーを起こしがちな損傷乗り越え複製に関与するタンパク質と同一であると認められる。すなわち，引用発明の植物体も，植物細胞中でのエラーを起こしがちな損傷乗り越え複製に関与するものをコードする遺伝子の機能を欠損させ、植物細胞中でのエラーを起こしがちな損傷乗り越え複製の機能を低下させたものであるということができる。
　そうすると，引用発明は，本願補正発明の「請求項1における（i）〜（vi）のいずれかのアミノ酸配列を有するタンパク質であって植物細胞中でのエラーを起こしがちな損傷乗り越え複製に関与するものをコードする遺伝子の機能を欠損させ、植物細胞中でのエラーを起こしがちな損傷乗り越え複製の機能を低下させた、遺伝子改変植物体」に相当し，両者に相違点はない。
　
　なお，請求人は，本願出願当時において引用例３の植物は存在していたかもしれないが、具体的にその植物がどのような遺伝的構成を有していたか、またどのような表現型を有していたか、については、全く知られていなかったことを主張しているが，本願の発明者等は，本願明細書の段落００３２に記載されるように，Salk Institute Genomic Analysis Laboratory（SIGnAL）からSALK_029237（rev3-1株）の提供を受け，実施例６及び図５にあるように，遺伝学的構成ならびに表現型に関する特徴を調べており，その結果を見ると，事実として，引用例３の植物であるSALK_029237が，本願補正発明の特徴である遺伝学的構成ならびに表現型に関する特徴を有していることは明らかである。すなわち，本願補正発明は，特定の仕方こそ異なるものの，植物体という物自体としては，引用例３の植物体と相違するところがない。
　
　以上のことから，本願補正発明は，本願出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから，特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し，特許出願の際，独立して特許を受けることができないものである。
　
ウ　小括
　したがって、本件補正が仮に特許請求の範囲の減縮に相当するとした場合であっても，本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３ 本願発明について
　平成２２年１月４日の手続補正は，上記のとおり却下されたので，本願の請求項８に係る発明（以下，「本願発明」という。）は，平成２１年７月１４日の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項８に記載された次のとおりのものである。
　「【請求項８】
　請求項1における（i）〜（vii）のいずれかのアミノ酸配列を有するタンパク質であって植物細胞中でのエラーを起こしがちな損傷乗り越え複製に関与するものをコードする遺伝子の機能を欠損させ、植物細胞中でのエラーを起こしがちな損傷乗り越え複製の機能を低下させた、遺伝子改変植物体あるいは遺伝子改変植物細胞。」
　また，ここで，引用する請求項１は，
　「【請求項１】
　（i）SEQ ID NO: 1に記載のアミノ酸配列；
　（ii）SEQ ID NO: 1で示されるアミノ酸配列において1もしくは複数個のアミノ酸が欠失、置換もしくは付加されたアミノ酸配列；
　（iii）SEQ ID NO: 1で示されるアミノ酸配列をコードする塩基配列と相補的な塩基配列との間で、ストリンジェントな条件下においてハイブリダイズ可能な塩基配列によりコードされるアミノ酸配列；
　（iv）SEQ ID NO: 1で示されるアミノ酸配列との間で少なくとも60％のアミノ酸配列相同性を有するアミノ酸配列；
　（v）SEQ ID NO: 2で示される塩基配列において1もしくは複数個の塩基が欠失、置換もしくは付加された塩基配列からなるDNAによりコードされるアミノ酸配列；
　（vi）SEQ ID NO: 2で示される塩基配列と相補的な塩基配列との間で、ストリンジェントな条件下においてハイブリダイズ可能な塩基配列からなるDNAによりコードされるアミノ酸配列；そして
　（vii）SEQ ID NO: 2で示される塩基配列との間で少なくとも60％の塩基配列相同性を有する塩基配列を含むDNAによりコードされるアミノ酸配列；
から選択されるアミノ酸配列を有するタンパク質であって植物細胞中でのエラーを起こしがちな損傷乗り越え複製に関与するものをコードする遺伝子を導入した遺伝子改変植物細胞または遺伝子改変植物体を作成し、
　遺伝子改変植物細胞中または遺伝子改変植物体の植物細胞中でのエラーを起こしがちな損傷乗り越え複製の機能を上昇させ、そして
　植物ゲノム中に変異を蓄積させる、
ことを特徴とする、植物ゲノム中に変異を蓄積させる方法。」
というものである。
　
第４ 当審の判断
　本願発明は，前記「第２　２．（２）」において，特許法第２９条第１項第３号に該当するか否かについて検討した本願補正発明を，その態様として含むものである。 
 　したがって，前記「第２　２．（２）」に記載したと同様の理由により，本願発明は，本願出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明である。 
　
第５ むすび
　以上のとおりであって，本願発明は，本願出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから，特許法第２９条第１項第３号の発明に該当し，特許を受けることができない。
　したがって，本願に係るその他の請求項について検討するまでもなく，本願は拒絶すべきものである。
　よって，結論のとおり審決する。