【事件の表示】
　平成１１年特許願第５５４６１２号「アポリポ蛋白質Ｅトランスジェニック動物および解析方法」拒絶査定不服審判事件〔平成１１年１１月　４日国際公開、ＷＯ９９／５５８５２、平成１４年　３月１２日国内公表、特表２００２−５０７８９８〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯・本願発明
　
　本願は，１９９９（平成１１）年４月２９日を国際出願日(パリ条約による優先権主張１９９８年４月３０日，米国)とするものであって，平成２０年３月２６日付で拒絶査定がなされたところ，同年７月７日付で拒絶査定不服審判が請求されるとともに，同年８月５日付で特許請求の範囲について手続補正がなされたものである。　 
　その後，当審において，平成２０年８月５日付手続補正を平成２３年３月１７日付の補正却下の決定によって補正却下するとともに，同日付で拒絶理由の通知がなされ，それに対して同年９月２０日付で意見書及び手続補正書が提出されたものである。
　
　本願発明は，平成２３年９月２０日付手続補正書により補正された明細書の記載からみて，その特許請求の範囲の請求項１〜１５に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ，そのうちの請求項１に係る発明（以下，「本願発明１」という。）は以下のとおりである。
　
「【請求項１】内因性アポリポ蛋白質E遺伝子が不活化される，内因性アポリポ蛋白質E遺伝子における改変と，ニューロンにおけるヒトアポリポ蛋白質Eのコード配列の発現を方向づけるニューロン特異的エノラーゼプロモーターの転写制御下にある，ヒトアポリポ蛋白質Eをコードするコード配列を含む核酸の挿入とを含む，ゲノムを有するトランスジェニックマウスであって，ヒトアポリポ蛋白質がアポリポ蛋白質E3またはアポリポ蛋白質E4であるトランスジェニックマウス。」
　
２．引用例
（１）引用例の記載
　本願優先日前の１９９７年２月１３日に頒布された刊行物である，国際公開第９７／０５２４７号（以下「引用例１」という。）には，以下の事項が記載されている。 
 　 
 （ア）「【請求項１】ヒトのアポリポタンパク質E(ApoE)をコードする導入遺伝子を含み，かつ該遺伝子を発現するが，内在性ApoEを実質的に発現できない細胞を含んでなるヒト以外のトランスジェニック哺乳動物。・・・
【請求項３】前記哺乳動物が，マウスである請求項１に記載の哺乳動物。
【請求項４】前記ヒトApoEがApoE4である請求項１に記載の哺乳動物。
【請求項５】前記ヒトApoEがApoE3である請求項１に記載の哺乳動物。」（特許請求の範囲） 
 　 
 （イ）「(a)トランスジェニック動物に試験化合物を投与するステップと，(b)前記動物に対する前記試験化合物の影響を検出するステップとを含んでなるヒトApo Eのイソフォームを発現するトランスジェニック動物におけるApo Eのイソフォームの活性に影響を及ぼす能力に関する化合物のスクリーニング方法。」（請求項１４） 
 　 
 （ウ）「ヒトApoEのイソフォームをコードするDNAは，DNAを発現するためのどの様な適切な調節要素によっても制御されるが，好ましくは，哺乳動物のApoEプロモーターと機能的に関連しており，最も好ましくは，ヒトApoEプロモーターに機能的に関連している。一実施例において，本発明の実施に使用されるApoEのイソフォームヒトDNAは30,000塩基対(bp)の配列で，ApoE遺伝子の近位(5')約5,000bpとApoC1'偽遺伝子に伸びており，後者はApoE遺伝子の約15,000bp遠位(3')にある。その配列は，マウスの脳における遺伝子の正常な転写に必要な全ての遺伝子調節要素を含んでいる。」（4頁10〜22行） 
 　 
 （エ）「本発明の動物は，好ましくは，少なくとも脳組織および/または血清においてヒトApoEを発現し，また心臓，腎臓，脾臓，筋肉，腸，肝臓の組織細胞でもヒトApoEを発現する。」（5頁16〜20行） 
 　 
 （オ）「更に，この動物を用いて，脳の発達，生物学，機能，老化，損傷におけるApoEのイソフォーム固有の差が果たす役割の特徴を明らかにすることができる。・・・アルツハイマー病の様な神経疾患の病因におけるApoEの役割と種々のイソフォームの重要性を，本発明の動物を使用することにより，明らかにすることができる。」（5頁28〜36行） 
 　 
 　本願優先日前に頒布された刊行物である，Neurobiology of Disease, 1996, Vol.3, No.3, pp.229-245（以下「引用例２」という。）には，以下の事項が記載されている。 
 　 
 （カ）「アポリポ蛋白質E（apoE）及びその３つの主要なアレル（APOE2, E3及びE4）はアルツハイマー病及び他の神経疾患に関係するといわれている。apoEが通常の脳機能や病理で果たす役割はほとんど知られていない。脳におけるapoEを研究するためのモデルを作り出すために，アレル特異的なヒトゲノム断片をマイクロインジェクションし，機能的なマウスのapoE蛋白質を欠失したAPOEノックアウトマウスを繁殖させることによりファウンダーを確立し，APOEトランスジェニックマウスを作製した。これにより，内因性のマウスAPOE遺伝子による干渉を受けないapoEの研究が可能となる。結果は，トランスジェニック系統が確立され，脳，肝臓及び他の組織で，apoEを適切に転写及び発現したことを示している。・・・ApoEの免疫反応性が，３種のアイソフォームの特異的トランスジェニックマウスの全てで，グリア細胞及び選択されたクラスのニューロンで検出された。この免疫反応性のパターンは非ヒト霊長類やヒトで見られるものと同様であり，厳密にグリア細胞が染色される通常の齧歯類のパターンと対比される。」（229頁の要約）
 　 
 （キ）「通常のマウスやラットでは，霊長類やヒトで報告された我々の発見と異なり，apoEがニューロンに免疫局在することはない（Han et al., 1994a,b; Schmechel et al., 1996）。野生型(+/+)のコントロールマウスのセクションでは，たとえ齧歯類の抗apoE免疫剤を用いた場合でも，ニューロン成分が染色されることはなかった（図5B）。これに対して，ほとんど全てのAPOEトランスジェニック系統では，選択されたニューロンにapoE免疫反応性が観察された（図5C，5E及び5F）。・・・ニューロンの染色強度は著しく変化するものであり，ニューロンの限定セット，特に2−3層及び5−6層の皮質におけるニューロンで観察された。ApoE免疫反応性のニューロンは大脳皮質で共通して観察されるが，背側海馬ではほとんど或いは全く観察されない。トランスジェニック系統（顆粒細胞，CA1-4のニューロン）の海馬ニューロンは全く免疫反応性のないものはほとんどなく，ニューロンの免疫反応性はプロ鉤状回で始まっている。ニューロンのapoE免疫反応における選択性はいかなるクラス（顆粒細胞，プルキニエ細胞，星状バスケット細胞）の小脳皮質ニューロンにおいても，適切なapoE免疫反応性がないことにより説明される（図5）。」（238頁右欄25〜50行） 
 　 
 （ク）「脳，肝臓，腎臓，心臓，脾臓及び他の組織における，ヒトAPOEトランスジーンの発現は，調節配列の上流及び下流を要求する。・・・脳におけるAPOE転写のための調節要素はほとんど知られていないので，広範囲の上流及び／又は下流のＤＮＡ配列を含むヒトゲノムDNA断片を単離した。それぞれアレル特異的なコスミドクローンから単離された2つの約30kbのヒトAPOEゲノムDNA断片を一緒に注入した。１つはAPOE遺伝子の上流をカバーし，もう１つはAPOC1'偽遺伝子の下流DNAを含んでいる。全ての４つのAPOE4トランスジェニックマウス系統において，両方のゲノム断片（ScaI-ClaI及びKpnI-ClaI）がマウス染色体で統合化され，APOE4トランスジーンは，脳，肝臓，腎臓，心臓，脾臓，骨格筋，小腸及び他の組織において転写及び発現された。」（241頁右欄38行〜243頁左欄12行） 
 　 
 （ケ）「脳におけるヒトapoEの他の機能やメカニズムはほとんど知られていないので，内因性のマウスAPOE遺伝子を欠失した（APOEノックアウトマウス），ヒトアレル特異的なAPOEトランスジェニックマウスを作製した。ヒトAPOEトランスジェニックマウスは，apoE4，E3及びE2のアイソフォームの基礎脳生物学及びその機能に関する特異的な効果を研究するための価値あるモデルとして利用でき，アルツハイマー病や他の神経疾患におけるapoEを研究するためのモデルシステムを提供する（Masliah at al., 1995）。APOEノックアウトマウスを使用したことで，アイソフォーム特異的なヒトapoEの効果をインビボで研究する強力な動物モデルや，インビトロでの研究のための細胞採取源が提供される。APOEノックアウトマウスは内因性の機能的なマウスapoEを全く発現しないため，ヒトAPOE4，E3及びE2トランスジーンの潜在的な投与効果を，これら内因性のマウスAPOE遺伝子による干渉を受けることなく研究できる。さらに，ミニジーン構築物というよりもゲノム断片を用いたことにより，できる限り内因性の遺伝子調節メカニズムを保持することができる。ヒトAPOEトランスジーンにおける注目すべき結果は，３つ全てのAPOEアレルに渡って，apoEのCNS免疫局在のパターンが非ヒト霊長類及びヒトの脳と明らかに似ていたことである。・・・ニューロンにおけるapoE免疫反応性の発生及びそのパターンは，明らかにいくつかのニューロンがapoEを合成している可能性及び／又はニューロンが外因性のapoEを取り込んでいる可能性と一致する。in situ ハイブリダイゼーションを用いた実験により，インビボでの後者の可能性は現在検討中である。」（243頁右欄37行〜244頁左欄27行） 
 　 
 　本願優先日前に頒布された刊行物である，J. Biol. Chem., 1995, Vol.270, No.45, pp.27063-27071（以下「引用例３」という。）には，以下の事項が記載されている。 
 　 
 （コ）「最近の研究で，マウスの神経芽腫細胞（Neuro-2）は，ヒトapoE3又はapoE4のcDNAで安定的に形質転換され，神経突起伸長への影響が試験された。安定的に形質転換された細胞は，ナノグラム量のapoE（48時間で44-89ng/細胞蛋白mg）を分泌した。リポ蛋白質がない状態では，神経突起伸長はapoE3とapoE4を分泌される細胞で同様であった。β-VLDL，VLDL，脳髄液リポ蛋白質（d1.21g/ml）又はトリグリセリド／リン脂質エマルジョン（2.7:1(w/w)）とインキュベートした際に，apoE4を分泌する細胞は，神経突起及び細胞数の減少を示し，軸索分岐を減少し，軸索伸張を抑制した。一方，apoE3を分泌する細胞では，脂質源の存在下で，軸索伸長は増加した。β-VLDLの取り込みは，apoE3及びapoE4を分泌する細胞で同程度に起こった。・・・データは，家族性後発症又は散発的アルツハイマー病との関連性が示されてきたapoE4が，神経の再モデリングを抑制し，疾患の進行に貢献していることを示唆している。」（要約） 
 　 
 （サ）「発現ベクターの準備−発現ベクターはpBSSKプラスミド（Stratagene, La Jolla, CA）に集められた。この構築物は，ラットのニューロン特異的エノラーゼプロモーター・・・を含んでおり，これは以前にトランスジェニックマウスで，ヒトアミロイド前駆体蛋白質やβガラクトシダーゼを直接ニューロン特異的に発現させるために使用されたものである（35，36）。さらに，該構築物は，ヒトapoE遺伝子の最初のエキソン（非コード），最初のイントロン，及び２番目のエキソン（開始メチオニンの前）の始めの６塩基に続いて，該apoEのcDNAを含んでいる。・・・apoE3とapoE4の発現の同等なレベルが得られた（データ示さず）。」（27064頁右欄5〜30行） 
 　 
３．対比・判断
（１）対比 
　引用例１及び２は共通の著者を含むものであり，実質的に同一の発明に関するものであって，これらの引用例のいずれにも，「ヒトのアポリポタンパク質E(ApoE)をコードする導入遺伝子を含み，かつ該遺伝子を発現するが，内在性ApoEを実質的に発現できない細胞を含んでなるヒト以外のトランスジェニックマウス」であり「ヒトApoEがApoE4またはApoE3である」ことが記載されている（上記記載事項（ア）（カ））。 
　そして，引用例１及び２では，ヒトApoEプロモーターの転写制御下に，ヒトのApoE3またはApoE4をコードする導入遺伝子が配置されている（上記記載事項（ウ）（ク））。 
　ここで，本願発明１と引用例１及び２に記載された事項とを対比すると，引用例１及び２に記載の「内在性ApoEを実質的に発現できない」，「ヒトのアポリポタンパク質E(ApoE)をコードする導入遺伝子」，「ヒトApoEがApoE4またはApoE3である」は，本願発明１の「内因性アポリポ蛋白質E遺伝子が不活化される，内因性アポリポ蛋白質E遺伝子における改変」，「ヒトアポリポ蛋白質Eをコードするコード配列を含む核酸の挿入」及び「ヒトアポリポ蛋白質がアポリポ蛋白質E3またはアポリポ蛋白質E4である」にそれぞれ相当する。 
 　そうすると，両者は，「内因性アポリポ蛋白質E遺伝子が不活化される，内因性アポリポ蛋白質E遺伝子における改変と，ヒトアポリポ蛋白質Eのコード配列の発現を方向づけるプロモーターの転写制御下にあるヒトアポリポ蛋白質Eをコードするコード配列を含む核酸の挿入とを含む，ゲノムを有するトランスジェニックマウスであって，ヒトアポリポ蛋白質がアポリポ蛋白質E3またはアポリポ蛋白質E4であるトランスジェニックマウス。」という点で一致し，以下の点で相違している。 
 　 
 ［相違点］転写制御下にあるヒトアポリポ蛋白質Eのコード配列の発現を方向づけるプロモーターが，本願発明１では，「ニューロンにおける発現を方向づけるニューロン特異的エノラーゼプロモーター」であるのに対し，引用例１又は２に記載の発明では，「ヒトApoEプロモーター」である点。 
 　 
（２）当審の判断 
　引用例３にもあるように，ニューロン特異的エノラーゼプロモーター（以下，「NSEプロモーター」ともいう。）は，ニューロンで外来遺伝子を特異的に発現させるためのプロモーターであり，既にトランスジェニックマウスの作製において実績があるものである（上記記載事項（サ））。 
　そこで，トランスジェニックマウスの作製に使用されるプロモーター及びアポリポ蛋白質E（以下「apoE」ともいう。）に関する技術常識をまず検討し，引用例１又は２に記載の発明において，ヒトapoEプロモーターに代えて，ニューロン特異的エノラーゼプロモーターを用いることができるか，及びそれによって予想外に格別の効果が奏されているかについて以下検討する。 
 　 
（ａ）トランスジェニックマウスの作製に使用されるプロモーターの技術常識 
　トランスジェニックマウスの作製に使用されるプロモーターは，既に実績のあるものを数種類選択して，それぞれのトランスジェニックマウスを作製してみることが好ましいといわれている（村松正實ほか編，「実験医学別冊，新　遺伝子工学ハンドブック」，株式会社羊土社，1996年4月20日発行，pp.269-275）。その際，様々な組織で常に発現するような構成的プロモーターが用いられることもあれば，ある特定の組織や時期のみで発現させるような特異的プロモーターが用いられることもある（池原森男ほか監訳，「動植物の遺伝子工学−基礎から応用へ−」，株式会社廣川書店，平成7年4月25日発行，pp.179-190）。どのようなプロモーターを用いるかは，実験の目的等に合わせて，当業者が適宜決定し得ることである。 
　本願発明１で用いられている「ニューロン特異的エノラーゼプロモーター」は，引用例３にもあるが，本願優先日前，その配列を含めて周知のプロモーターであり，apoEを安定的に発現させるものとして知られている（上記記載事項（サ）及び引用例３の表題）。また，ヒトアミロイド前駆体蛋白質やβガラクトシダーゼをニューロン特異的に発現するトランスジェニックマウスを作製するために既に用いられたことがあるものであり，例えば，アルツハイマー病等の神経変性疾患を発症するモデルマウスの作製に使用されたことがあるものである（NSEプロモーターを用いた神経変性疾患トランスジェニックマウスの作製については，本願優先日前に公知の総説：Behavioural Brain Research, 1997, Vol.85, pp.1-25にまとめられているが，ヒトアミロイド前駆体蛋白質については，Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1995, Vol.92, pp.5341-5345，Nature, 1991, Vol.352, pp.239-241，βガラクトシダーゼについては，Neuron. 1990, Vol.5, pp.187-197を参照）。 
 　 
 （ｂ）アポリポ蛋白質E（apoE）についての技術常識 
 　apoEは，本来，脂質輸送を担うものであるが，神経修復や神経発達にも関与し，肝臓や脳などで強く発現しているものである（Science, 1988, Vol.240, pp.622-630）。apoEには，３つのアイソフォーム（E2，E3，E4）が存在し，そのうちE3が正常型であり，E4が年齢依存的なアルツハイマー病に関係することが知られている。実際，E4は神経修復機能がE3に劣るとの指摘もある（FASEB J., 1996, Vol.10, pp.1485-1494，JAMA, 1995, Vol.273, No.16, pp.1274-1278，及びBMJ, 1994, Vol.309, pp.1202-1206）。 
 　ヒトでは，apoEは基本的にグリア細胞で製造されるが，その後，ニューロン内に取り込まれ，その活動を支えている。例えば，微小管関連蛋白質タウに対する結合性は，apoEのアイソフォームに特異的であり，そのことがアルツハイマー病に関係しているといわれている（J. Neuropathol. Exp. Neurol.,1996, Vol.55, No.3, pp.372-380，及びJ. Neuropathol. Exp. Neurol.,1994, Vol.53, No.5, pp.535-544）。 
 　また，ノックアウトマウスを用いたapoEの機能解析も広く行われており，モリス水迷路試験においてノックアウトマウスの記憶力が劣る理由は，コリン作動性ニューロンを失うためであるといわれ，apoEがないと，シナプス形成や細胞骨格形成に影響があり，神経変性をもたらすといわれている。さらに，apoEノックアウトマウスでは，空間認識や記憶力に障害が生じていることも知られている（Neurosci. Lett., 1995, Vol.199, pp.1-4，Exp. Neurol., 1995, Vol.136, pp.107-122，及びBrain Res., 1997, Vol.752, pp.189-196）。 
 　なお，マウスの空間認識や記憶力を測る行動試験として，モリス水迷路試験等の様々な手段が周知である（前記Neurosci. Lett.等） 
 　　 
 （ｃ）ヒトApoEプロモーターにかえて，ニューロン特異的エノラーゼプロモーターを用いることができるか 
 　上記（ｂ）にあるように，apoEはニューロン内に存在し，その機能を果たすものであること，apoEの各アイソフォームがニューロンに対して神経突起の伸長作用を有すること，apoEのノックアウトマウスでは記憶障害が生じていることが本願優先日前に技術常識であるとすると，引用例１及び２に記載されたアルツハイマー病等の神経疾患の研究のためのトランスジェニックマウスとしての観点からは，ヒトApoEの発現を誘導するプロモーターとして，神経細胞において発現を誘導するプロモーターが用い得ることは当業者が容易に理解し得ることである。
　そして，このようなトランスジェニックマウスの作製にあたり，上記（ａ）にあるように，既に実績のあるプロモーターを使用することが本願優先日前の技術常識であるとともに，apoEアイソフォームの安定的な発現が望まれるものである。ここで，引用例３に記載されたニューロン特異的エノラーゼプロモーターは，上記（ａ）に記載し引用例３中でも引用されている文献Nature, 1991, Vol.352, pp.239-241において，アルツハイマー関連タンパク質であるヒトアミロイド前駆体蛋白質をトランスジェニックマウスのニューロンに特異的に発現させるために使用され，引用例３においてApoE3あるいはApoE4発現による神経突起伸長に対する影響が確認されており，従来からアルツハイマー病等の神経変性疾患を発症するモデルマウスの作製にも使用されている（（ａ）に記載の総説Behavioural Brain Research, 1997, Vol.85, pp.1-25，特に5.4.「アルツハイマー病」の項目参照）プロモーターである。また，引用例３には，細胞中ではあるものの，その制御下のapoEを安定的に発現させることも記載されている。
　そして，ニューロン特異的エノラーゼプロモーターは，アルツハイマー病の発症部位である大脳皮質や海馬のニューロンで外来遺伝子を発現させることも知られている（Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1995, Vol.92, pp.5341-5345の5341頁左欄下から8行〜2行）。
　してみると，引用例１又は２記載の発明において，ヒトApoEプロモーターに代えて，引用例３記載のニューロン特異的エノラーゼプロモーターを用いることは当業者が容易になし得ることである。 
 　 
 （ｄ）ニューロン特異的エノラーゼプロモーターを用いることによって，予想外に格別の効果が奏されているか 
　本願発明１のトランスジェニックマウスはニューロンで特異的に発現するプロモーターを用いたものであり，引用例１及び２に記載された他の細胞や組織でも発現するものとは異なっているが（上記記載事項（エ）（ク）），引用例１及び２に記載されたトランスジェニックマウスも，脳内でapoEが発現されている点は同じであり（上記記載事項（エ）（カ）），ニューロンにおいても発現したことが観察されている（上記記載事項（キ））。また，apoEがグリア細胞で合成され，その後ニューロンに取り込まれ，その機能を果たしていることは周知であり（上記（ｂ）），特にヒトの場合は，グリア細胞だけでなく，ニューロン自身がapoEを合成している可能性さえも指摘されているものである（上記記載事項（ケ））。（なお，その後の研究によって，ヒトの場合，マウスと異なり，ニューロン自身がapoEを発現していることが明らかとなっている（Am. J. Pathol., 1999, Vol.154, No.2, pp.601-611）。） 
　そうすると，引用例１及び２に記載された脳，特にニューロンでapoEの各アイソフォームを発現するトランスジェニックマウスが，脳機能に対する各アイソフォームの特異的効果を評価できるものであると予想することは当業者が容易になし得ることである。実際，引用例１及び２には，そのような用途に使用できることも記載されている（上記記載事項（オ）（ケ））。 
 　そして，内因性のApoE遺伝子が不活化され，ヒトapoE遺伝子が挿入されている以上，トランスジェニックマウスの行動に何らかの変化が生じることは当業者が予測できることであり，そもそもapoEノックアウトマウスでも，空間認識や記憶力に障害が生じていることが知られているから（上記（ｂ）参照），ニューロン特異的エノラーゼプロモーターを用いたことにより引用例１や２に記載されたマウスの行動と相違が生じたというものではないし，そもそも，行動に相違があったとしても，それがモデル動物としてどのような効果を奏するのか不明である。　
　なお，他のグループにより作製された，マウスapoEプロモーターを利用するトランスジェニックマウスや，グリア繊維酸性蛋白質遺伝子のプロモーターを利用するトランスジェニックマウスでは，本願発明１と同様の記憶障害や空間学習障害を生じることがその後の研究で明らかにされている（Behavioural Brain Research, 2005, Vol.159, pp.1-14，及びExp. Neurol., 2001, Vol.170, pp.326-344）。このように，本願で明らかにされたような記憶障害や空間認識障害は，NSEプロモーターを使用したことに基づく効果ではなく，プロモーターの種類に関わらず，広く一般的に見られるものである。
　
　また，トランスジェニックマウスの作製法としては様々なものがあるが，マウスの受精卵の前核へDNAを微量に注入するマイクロインジェクション法が最も広く採用されており，本願発明１，並びに引用例１及び２記載の発明においても，この方法が採用されていることは明らかである（本願明細書の28頁下から4行又は本願対応文献：Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1998, Vol.95, pp.10914-10919，及び引用例１の実施例３又は引用例２の上記記載事項（カ））。 
 　このマイクロインジェクション法において，注入したDNAは通常ゲノムの１箇所に組み込まれるが，どの部位に組み込まれるかは一様でなく，導入遺伝子のコピー数も1〜1000コピーと多岐にわたり，組み込まれた遺伝子の発現は，挿入された部位によって大きく影響を受けることが知られている。そのため，必ずしも導入遺伝子が発現するとは限らないし，予想した部位以外の組織で発現することもあり得るといわれている（村松正實ほか編，「実験医学別冊，新　遺伝子工学ハンドブック」，株式会社羊土社，1996年4月20日発行，pp.269-275）。 
 　そうすると，プロモーターを特定しても，本願発明１の中には，期待通りの発現を示さない等の理由で，脳機能に対する各アイソフォームの特異的な機能を評価できないようなトランスジェニックマウスが当然に含まれている。 
 　このように，ゲノムに挿入される核酸によって特定される本願発明１においては，挿入される部位として様々な部位が包含され，それぞれによって発現レベルも様々であると考えられる（この点は本願明細書の図３からも明らかである。）から，ニューロン特異的エノラーゼプロモーターを用いることにより，本願発明１に包含されるトランスジェニックマウス全体において予想外に格別の効果が奏されているとは認められない。 
　してみると，本願発明１によって奏される効果は，引用例１及び２の記載事項及び本願優先日当時の技術常識から当業者が予想できる程度のものであり，ニューロン特異的エノラーゼプロモーターを用いることによって，予想外に格別の効果が奏されているとは認められない。 
 　
 （３）小括 
 　したがって，本願発明１は，引用例１〜３に記載された事項ならびに上記周知技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものであり，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
４．請求人の主張について 
　請求人は，平成２３年９月２０日付の意見書において，請求人は以下の点について主張している。
　
（１）本願発明と引用例１〜３との対比について
ア．引用例１及び２に開示されたトランスジェニックマウスは，グリアを含む種々の組織でApoE3あるいはApoE4を発現していること，引用例２には，apoEトランスジェニックマウスにおけるヒトapoEタンパク質の発現は，脳や他の組織において，野生型対象における内在性のマウスapoEに定性的に匹敵するレベルであったと述べられていること。
　
イ．引用例３は，細胞株におけるapoE3およびapoE4の発現を考察しているがトランスジェニックマウスにおけるトランスジェニックヒトapoE3またはapoE4の発現により，apoEの脳の機能に対するアイソフォーム特異的な効果の分析が可能になることを当業者に予測させるようなデータはなく，引用例３の著者らは認識や行動に対するapoEの影響を検討することはできなかったこと。
　
ウ．NSEプロモーターは，トランスジェニックマウスでヒトapoEを直接ニューロン特異的に発現させるためには利用されておらず，引用例１または２に開示されているトランスジェニックマウスにおいて引用例３に記載のNSEプロモーターを利用することについて，各引例にはそれを開示または示唆する記載は存在しないこと。
　
（２）請求項１のトランスジェニックマウスの，引用例１および２に記載のトランスジェニックマウスと比較した予想外に格別の効果について
ア．添付資料５には，CNSニューロンはapoEを発現するが，ニューロンでの発現レベルは星状細胞によって生産されたapoEのレベルよりも低いことが記載されていること，apoEのニューロンでの発現は，インビトロおよびインビボにおけるCNSストレスまたは損傷に応答して，活性化または上方制御されること，引用例２に，正常マウスにおいて，ニューロンでのapoEが検出不可能であったと記載されていること（第243頁右欄第3-5行），添付資料２の図２Ｃ，図３Ｂ（それぞれ，本願明細書の図２，図３としてもあらわされている）は，NSE-apoE3およびNSE-apoE4マウスの脳におけるヒトApoE mRNAのレベルが同じくらいであること，およびそれらのレベルがヒトの脳において示されるレベルと同じであること，それらのレベルが非常に高いことを示すことから，正常ニューロンや引用例１または２で開示されたトランスジェニックマウスのニューロンにおけるapoEの発現レベルは低いのに対し，本願発明のトランスジェニックマウスのニューロンにおけるapoEの発現レベルは高く，本願発明のトランスジェニックマウスは，ニューロンにおいて，脳損傷および中枢神経系（CNS）ストレス下で観察されるレベルに非常に近いレベルのapoE発現を示すこと。
　
イ．引用例１または２で開示されたようなニューロン特異的ではないプロモーターの調節下にapoE導入遺伝子を含むトランスジェニックマウスは，若い月齢ではapoE誘導認識および行動障害は示さず，マウスが完全に老いたときにのみ，このような障害が現れるのに対し，本願発明のトランスジェニックマウスは，非常に若い月齢（例えば，約6月齢）であってもapoE誘導（apoE-induced）アルツハイマー病様の認識および行動障害を示すこと。
　
ウ．非ニューロン組織でヒトapoEを発現するトランスジェニックマウス（例えば引用例１または２で開示されたトランスジェニックマウス）と異なり，本願発明のトランスジェニックマウスは，性特異的な様式でapoE誘導アルツハイマー病様の認識および行動障害を示すこと。
　
（３）平成２０年９月２６日付け手続補正書により追完した審判請求理由や平成２１年７月１７日付け上申書における主張
ア．本願発明のトランスジェニックマウスは，その後，神経変性に対するapoEアイソフォーム特異的効果の分析やapoE4のニューロン特異的なタンパク質加水分解の効果を評価する研究において使用されていること。
　
　上記主張について検討する。
　
　（１）アについて，引用例１及び２に記載されたように，トランスジェニックマウスは，ニューロンにおいてApoE3またはApoE4を発現しており（上記記載事項（キ）），肝臓や腎臓等，脳以外の別の部位でのApoEの発現が，ニューロン内におけるapoEの機能に重要な影響を与える可能性が高いとはいえず，グリア細胞におけるapoEの発現は，その後ニューロン内に取り込まれるという意味で，ニューロンにおける発現と同視できるものである。そして，引用例２のapoEトランスジェニックマウスにおけるヒトapoEタンパク質の発現が内在性のマウスapoEに定性的に匹敵するレベルであったことは，マウスにおいてもヒトApoEプロモーターが機能したことを示しているに過ぎない。
　よって，（１）アの記載から，本願発明１のトランスジェニックマウスに進歩性があるとは認められない。　
　
　（１）イについて，引用例３はそもそもプロモーターについての引用例である。念のため，請求人の主張について検討すると，上記記載事項（コ）にあるように，引用例３には，マウス細胞株でヒトApoE3あるいはApoE4がそれぞれアイソフォーム特異的な効果を示すことが記載されているから，トランスジェニックマウスにおいてもヒトApoE3あるいはApoE4を発現させた場合に同様にアイソフォーム特異的な効果の分析が可能になると考えることは当業者において自然な発想であり，そもそも３．（２）（ｂ）にあるように，ヒトApoE4がアルツハイマー病に関与することは公知であったから，トランスジェニックマウスにおいてニューロンで発現させることより認識や行動に何らかの影響を与えることは予想の範囲のことである。
　　
　（１）ウについては，３．（２）（ｃ）において示した理由により採用できない。
　
　（２）アについて，正常マウスにおけるニューロンでのapoEが検出不可能であったという引用例２の記載については，トランスジェニックマウスにおけるApoEの発現量に関する記載ではないので関連がない。そして，上記記載事項（キ）及び引用例２の「近傍のグリア細胞において観察される免疫反応性よりはずっと少ないが，E2，E3及びE4トランスジェニックマウスのニューロンにおいてApoE免疫反応性は検出された。」（第243頁右欄第7-11行）との記載にあるように，引用例２に記載のトランスジェニックマウスにおいても大脳皮質のニューロンにapoEが発現することは確認されており，引用例２と本願発明１のトランスジェニックマウスのApoE3あるいはApoE4の発現量を同じ指標をもとに量的に比較したことは示されていないので，量的な比較はできないから，本願発明１のトランスジェニックマウスのニューロンにおけるapoEの発現レベルが引用例１または２で開示されたトランスジェニックマウスと比較して高いかどうかは確認できない。
　また，本願発明１のトランスジェニックマウスがニューロンにおいて，脳損傷および中枢神経系（CNS）ストレス下で観察されるレベルに非常に近いレベルのapoE発現を示すという効果は本願明細書に記載されておらず，明細書の記載に基づかない主張であるから参酌できない。仮に，参酌するとしても，本願明細書の図２から，マウスの脳におけるヒトApoE3あるいはApoE4の発現量がアクチン比でヒト脳における発現と同じレベルであることは示されているものの，該ヒト脳のサンプルが疾患患者由来の脳であることは明細書に記載されておらず，同じレベルという発現量が非常に高いといえるかどうかも不明であるから本願発明１のトランスジェニックマウスが脳損傷および中枢神経系（CNS）ストレス下で観察されるレベルに非常に近いレベルのapoE発現を示すことは具体的に示されていない。
　　
　（２）イについて，引用例１または２で開示されたトランスジェニックマウスが若い月齢ではapoE誘導認識および行動障害は示さないという点については具体的根拠がなく，確認できない。
　たとえ，引用例１または２で開示されたトランスジェニックマウスが若い月齢ではapoE誘導認識および行動障害は示さないことが事実としても，そのことにどのような意味があり，どのような効果を奏するのか不明である。
　また，本願発明１のApoE3を発現する約6月齢のトランスジェニックマウスにおいては，野生型マウスと比較して認識障害を起こしているとは認められないので（本願明細書図５，６），本願発明１は，非常に若い月齢であってもapoE誘導（apoE-induced）アルツハイマー病様の認識および行動障害を示すという効果を示すことが確認できない発明も明確な選択肢として包含している。
　よって，本願発明１の構成全体にわたって，当業者が予測できない顕著な効果が奏せられているとはいえない。
　
　（２）ウについて，マウスやラット等の齧歯類を用いた水迷路試験では，一般的に雄の方が雌よりも優れた成績を収めることは広く知られていることであり，性ホルモンが空間認識力の差に影響を与えている可能性も指摘されている（Behavioral Neuroscience, 1995, Vol.109, No.5, p.859-873，Behavioral Neuroscience, 1995, Vol.109, No.1, p.180-183，Behavioral Brain Research, 1993, Vol.53, p.1-10）。そうすると，性特異的な様式でapoE誘導アルツハイマー病様の認識および行動障害を示すことが，ニューロン特異的にApoEを発現したことによるのか不明であり，野生型，apoEノックアウトマウス及びNSE-apoEマウスで，雄の成績が雌よりも優れていたことを発見しても，それは当業者が予想し得る効果にすぎない。
　また，実際にこのトランスジェニックマウスを用いたスクリーニング方法等で，このような性差がどのように利用できるかも不明である。 
  さらに，ApoE3を発現するトランスジェニックマウスにおいては，野生型マウスと比較して認識障害を起こしているとは認められないので，本願発明１はトランスジェニックマウスとしての効果が確認できない発明も明確な選択肢として包含しているから，本願発明１の構成全体にわたって，当業者が予測できない顕著な効果が奏せられているとはいえない。　
　
　（３）アについては，（１）イについての欄で述べたように，アイソフォーム特異的な効果の分析が可能になることは当業者が容易に想到することであり，格別な効果ではない。
　また，本願発明１のApoE3を発現するトランスジェニックマウスにおいては，野生型マウスと比較して認識障害を起こしているとは認められないので本願発明１はトランスジェニックマウスとしての効果が確認できない発明も明確な選択肢として包含しているから，本願発明１の構成全体にわたって，当業者が予測できない顕著な効果が奏せられているとはいえない。
　　
　以上の通りであるから，請求人の主張はいずれも採用することができない。
　　
５．むすび
　
　以上のとおりであるから，本願請求項１に係る発明は，特許法第２９条第２項の規定により，特許を受けることができないものであるから，他の請求項に係る発明について検討するまでもなく，本願は拒絶すべきものである。
　
　よって， 結論のとおり審決する。