【事件の表示】
　特願２００３−１９０１０４「活性エネルギー線硬化性組成物、及びその硬化物層を有する物品」拒絶査定不服審判事件〔平成１７年１月２７日出願公開、特開２００５−２３１９４〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１．手続の経緯
　本願は、平成１５年７月２日の出願であって、平成２０年１０月２２日付けで拒絶理由が通知され、同年１２月１１日に意見書が提出され、さらに平成２１年２月２６日付けで拒絶理由が通知され、同年７月１７日付けで拒絶査定がなされた。これに対し、同年７月２９日に拒絶査定不服審判が請求されるとともに、手続補正書が提出され、平成２２年５月２４日付けで前置報告がなされ、当審において平成２３年８月２３日付けで審尋がなされ、同年１０月２０日に回答書が提出されたものである。
　
第２．補正却下の決定
［結論］
　平成２１年７月２９日付けの手続補正を却下する。
　
［理由］
１．手続補正の内容
　平成２１年７月２９日付け手続補正（以下、「本件手続補正」という。）は、審判請求と同時にされた補正であり、本願明細書の特許請求の範囲の、
「【請求項１】下記（ａ１）〜（ａ３）を反応させて得られるウレタン（メタ）アクリレート（Ａ）、
（ａ１）ポリカプロラクトンポリオール
（ａ２）ジイソシアネート化合物
（ａ３）ヒドロキシル基含有（メタ）アクリル酸エステル
下記一般式（Ｉ）で示されるウレタンジ（メタ）アクリレート（Ｂ）、
【化１】
（式中、Ｒ１はジイソシアネート残基を示し、Ｒ２はアルキレン基を示し、Ｒ３は水素原子又はメチル基を示す。）
及び前記（Ａ）、（Ｂ）以外の（メタ）アクリル酸エステル（Ｃ）を含有する活性エネルギー線硬化性組成物。
【請求項２】Ｒ２が炭素数３〜６のアルキレン基である、請求項１記載の活性エネルギー線硬化性組成物。
【請求項３】ウレタン（メタ）アクリレート（Ａ）の含有量が３０〜９０質量％、ウレタンジ（メタ）アクリレート（Ｂ）の含有量が５〜３０質量％、及び（Ａ）、（Ｂ）以外の（メタ）アクリル酸エステル（Ｃ）の含有量が５〜４０質量％（但し、（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）の合計量を１００質量％とする）である請求項１記載の活性エネルギー線硬化性組成物。
【請求項４】（メタ）アクリル酸エステル（Ｃ）が、トリス（（メタ）アクリロイルオキシアルキル）イソシアヌレートを含有する（メタ）アクリル酸エステルである請求項１記載の活性エネルギー線硬化性組成物。
【請求項５】基材上に、請求項１〜４のいずれか一項に記載の活性エネルギー線硬化性組成物の硬化物層を有する物品。
【請求項６】基材の厚さが１．５ｍｍ未満である、請求項５記載の物品。」
との記載を、
「【請求項１】下記（ａ１）〜（ａ３）を反応させて得られるウレタン（メタ）アクリレート（Ａ）、
（ａ１）ポリカプロラクトンポリオール
（ａ２）ジイソシアネート化合物
（ａ３）ヒドロキシル基含有（メタ）アクリル酸エステル
下記一般式（Ｉ）で示されるウレタンジ（メタ）アクリレート（Ｂ）、
【化１】
（式中、Ｒ１はジイソシアネート残基を示し、Ｒ２はアルキレン基を示し、Ｒ３は水素原子又はメチル基を示す。）
及び前記（Ａ）、（Ｂ）以外の（メタ）アクリル酸エステル（Ｃ）を含有する活性エネルギー線硬化性組成物（ただし、光情報媒体の光透過層用を除く）。
【請求項２】Ｒ２が炭素数３〜６のアルキレン基である、請求項１記載の活性エネルギー線硬化性組成物。
【請求項３】ウレタン（メタ）アクリレート（Ａ）の含有量が３０〜９０質量％、ウレタンジ（メタ）アクリレート（Ｂ）の含有量が５〜３０質量％、及び（Ａ）、（Ｂ）以外の（メタ）アクリル酸エステル（Ｃ）の含有量が５〜４０質量％（但し、（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）の合計量を１００質量％とする）である請求項１記載の活性エネルギー線硬化性組成物。
【請求項４】（メタ）アクリル酸エステル（Ｃ）が、トリス（（メタ）アクリロイルオキシアルキル）イソシアヌレートを含有する（メタ）アクリル酸エステルである請求項１記載の活性エネルギー線硬化性組成物。
【請求項５】基材上に、請求項１〜４のいずれか一項に記載の活性エネルギー線硬化性組成物の硬化物層を有する物品（ただし、光情報媒体を除く）。
【請求項６】基材の厚さが１．５ｍｍ未満である、請求項５記載の物品。」
とする補正事項を含むものである。
　
２．本件手続補正の目的の適否について
　本件手続補正は、審判請求と同時にされた補正であるから、平成１８年法律第５５号改正附則第３条１項の規定によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下、単に「特許法」という。）第１７条の２第４項第１号から第４号に掲げるいずれかの事項を目的とするものに限られる。
　そこで、本件手続補正の目的について検討する。
　本件手続補正は、補正前の請求項１にかかる「活性エネルギー線硬化性組成物」との発明特定事項を「活性エネルギー線硬化性組成物（ただし、光情報媒体の光透過層用を除く）」とする補正（以下、「補正事項１」という。）を含むものであり、補正事項１は、補正前の請求項１に「（ただし、光情報媒体の光透過層用を除く）」との事項を追加するものである。
　ここで、補正後の本願の請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）を検討すると、本願発明は、用途による特定のない「活性エネルギー線硬化性組成物」の発明から、「光情報媒体の光透過層用の活性エネルギー線硬化性組成物」を除くものと解される。
　しかしながら、用途による特定のない「活性エネルギー線硬化性組成物」は、いわゆる用途発明と解することはできず、特定の用途発明とは用途上の重なりが生じないことから、したがって、特定の用途を除くことはできないものである。
　すなわち、本件手続補正は、審判請求書の記載から、拒絶査定の理由を構成する平成２１年２月２６日付けの拒絶理由通知書に記載された先願（特願２００２−６５２１２号）の明細書に記載された事項のみを除くことを意図したものと解されるが、先願の発明は特定の「活性エネルギー線硬化性組成物」を「光情報媒体の光透過層用」に用いることを見いだしたものと解されるのに対し、本願発明は、用途による特定がないことから、当該「活性エネルギー線硬化性組成物」の「光情報媒体の光透過層用」以外の新たな用途を見いだしたことによる発明と解することができず、両者に用途上の重なりが存しない。いわゆる「除くクレーム」とは、本願発明と引用発明との「重なり」を除くものであることにかんがみれば、その「重なり」が存しない以上、「除く」対象も存しないことになるから、除くことはできないものと言わざるを得ない。
　してみると、補正事項１は、補正前の発明特定事項をさらに限定したもの、すなわち、いわゆる「限定的減縮」にあたるということはできない。
　また、拒絶理由通知、拒絶査定のいずれにおいても、当該「組成物」に関し、明りょうでない旨の指摘はなされておらず、補正事項１は、「明りょうでない記載の釈明」を目的とするものにも該当せず、さらに、補正事項１が、請求項の削除、誤記の訂正のいずれかを目的とするものでもないことは、明らかである。
　
３．むすび
　したがって、補正事項１を含む本件手続補正は、特許法第１７条の２第４項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３．本願発明について
　平成２１年７月２９日付けの手続補正は、上述の通り却下されたので、本願の請求項１〜６に係る発明は、願書に最初に添付された特許請求の範囲の請求項１〜６に記載された事項により特定されるとおりのものであり、そのうち請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は以下のとおりのものである。
　
「下記（ａ１）〜（ａ３）を反応させて得られるウレタン（メタ）アクリレート（Ａ）、
（ａ１）ポリカプロラクトンポリオール
（ａ２）ジイソシアネート化合物
（ａ３）ヒドロキシル基含有（メタ）アクリル酸エステル
下記一般式（Ｉ）で示されるウレタンジ（メタ）アクリレート（Ｂ）、
【化１】
（式中、Ｒ１はジイソシアネート残基を示し、Ｒ２はアルキレン基を示し、Ｒ３は水素原子又はメチル基を示す。）
及び前記（Ａ）、（Ｂ）以外の（メタ）アクリル酸エステル（Ｃ）を含有する活性エネルギー線硬化性組成物。」
　
第４．原査定における拒絶理由
 　原査定における拒絶理由は、平成２１年２月２６日付け拒絶理由通知書に記載された理由であり、以下のとおりである。
「この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願の日前の特許出願であって、その出願後に出願公開がされた下記の特許出願の願書に最初に添付された明細書に記載された発明と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の特許出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が上記特許出願の出願人と同一でもないので、特許法第２９条の２の規定により、特許を受けることができない。
　
  　　　　記　　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）
　
・請求項１〜６について：引用文献１
　引用文献１に係る先願明細書には、ポリカプロラクトンジオール、ジイソシアネート及びヒドロキシアルキル（メタ）アクリレートを反応させて得られるウレタンジ（メタ）アクリレート及び一般式（Ｉ）（構造式省略）で表されるウレタンジ（メタ）アクリレートを含有してなる活性エネルギー線硬化性組成物並びに該組成物を硬化して得られた光情報媒体が記載されている。（特に、特許請求の範囲及び実施例１、３、４を参照のこと。）
　したがって、本願請求項１〜６に係る発明と、引用文献１に係る先願明細書に記載された発明とを比較すると、両者は差異がない。
　
　　　　　　　　　　　引　用　文　献　等　一　覧
１.特願２００２−６５２１２号（特開２００３−２６３７８０号公報参照）」
　
第５．当審の判断
１．先願発明に係る特許出願
　特願２００２−６５２１２号（特開２００３−２６３７８０号）
　
２．先願発明に係る特許出願の明細書（以下、「先願明細書」という。）の記載事項
　
ａ．「【請求項１】　支持基体上に情報記録面を有し、この情報記録面上に光透過層を有し、この光透過層を通して記録光および／または再生光が入射するように使用される光情報媒体であって、前記光透過層が、下記一般式（Ｉ）で表されるウレタンジ（メタ）アクリレート化合物（Ａ）と、該化合物（Ａ）以外のウレタンジ（メタ）アクリレート化合物（Ｂ）とを含有する活性エネルギー線硬化性組成物の硬化物であり、該硬化物の２５℃における引張弾性率が６００ＭＰａ以上１３００ＭＰａ以下、且つ波長４００ｎｍにおける光透過率が８０％以上であることを特徴とする光情報媒体。
【化１】
（式中、Ｒ１は脂環式ジイソシアネート残基を示し、Ｒ２はアルキル基、シクロアルキル基またはエステル結合を含む有機基を示し、Ｒ３は水素原子またはメチル基を示す。）
【請求項４】　活性エネルギー線硬化性組成物において、一般式（Ｉ）で表されるウレタンジ（メタ）アクリレート化合物（Ａ）の含有量が５〜３０質量部、（Ａ）以外のウレタンジ（メタ）アクリレート化合物（Ｂ）の含有量が３０〜９０質量部、両ウレタンジ（メタ）アクリレート化合物（Ａ）および（Ｂ）以外のエチレン性不飽和化合物（Ｃ）の含有量が５〜４０質量部［（Ａ）成分、（Ｂ）成分および（Ｃ）成分の合計１００質量部］である請求項１〜３の何れか一項記載の光情報媒体。」（特許請求の範囲請求項１及び４）
　
ｂ．「本発明に用いるウレタンジ（メタ）アクリレート化合物（Ｂ）は、上述した一般式（Ｉ）で表されるウレタンジ（メタ）アクリレート化合物（Ａ）以外のウレタンジ（メタ）アクリレート化合物である。・・・
（Ｂ）成分として使用可能なウレタンジ（メタ）アクリレートとしては、例えば、イソシアネート化合物、多価アルコールおよび水酸基含有（メタ）アクリレートから合成した化合物が挙げられる。
（Ｂ）成分を合成するために使用するイソシアネート化合物としては、例えば、ヘキサメチレンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、ビス（４−イソシアナトシクロヘキシル）メタン、・・・等のジイソシアネート類が挙げられる。・・・なかでも、硬化物層に優れた靭性と難黄変性を付与できることから、イソホロンジイソシアネート、ビス（４−イソシアナトシクロヘキシル）メタン、・・・等の脂環族骨格のジイソシアネート化合物が好ましい。
（Ｂ）成分を合成するために使用する多価アルコールは、特に限定されず、例えば、従来より市販されている各種の多価アルコール類が使用可能である。その具体例としては、ポリエチレングリコール・・・等のポリエーテルポリオール類；ネオペンチルグリコール・・・等のアルコール類；これらアルコール類に、エチレンオキサイド、プロピレンオキサイド、ブチレンオキサイド等のアルキレンオキサイドを付加したポリエーテル変性ポリオール類；これら多価アルコール類と、コハク酸、・・・等の多塩基酸類またはこれら多塩基酸の酸無水物類との反応によって得られるポリエステルポリオール類；これら多価アルコール類と、ε−カプロラクトン、・・・等のラクトン類との反応によって得られるポリカプロラクトンポリオール類；これら多価アルコール類および多塩基酸類と、ε−カプロラクトン、・・・等のラクトン類との反応によって得られるカプロラクトン変性ポリエステルポリオール類；ポリカーボネートジオール類；ポリブタジエンジオール類等が挙げられる。・・・また、ポリブチレングリコール、ポリカプロラクトンポリオール類、ポリエステルポリオール類、ポリカーボネートジオール類は、強伸度バランスに優れることから特に好ましい。
（Ｂ）成分を合成するために使用する水酸基含有（メタ）アクリレートは、具体的には、分子内に少なくとも１個の（メタ）アクリロイルオキシ基、および分子内に少なくとも１個のヒドロキシ基を有するヒドロキシ基含有（メタ）アクリル酸エステルであればよく、特に限定されない。その具体例としては、２−ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、・・・等の（メタ）アクリレート類や、これらのカプロラクトンの付加物等が挙げられる。・・・なかでも、低粘度であることから、２−ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、２−ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、４−ヒドロキシブチル（メタ）アクリレートが特に好ましい。」（段落【００２３】〜【００２８】）
　
ｃ．「このエチレン性不飽和化合物（Ｃ）の具体例としては、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリル酸エステル、・・・等の多官能（メタ）アクリル酸エステル類；ジ（メタ）アクリル酸エチレングリコール・・・等ジ（メタ）アクリル酸エステル類；（メタ）アクリル酸２−ヒドロキシエチル、・・・等の（メタ）アクリル酸エステル類；酢酸ビニル・・・等のビニルエステルモノマー類；エチルビニルエーテル・・・等のビニルエーテル類；アクリルアミド・・・等のアクリルアミド類；フタル酸・・・等の多塩基酸、エチレングリコール・・・等の多価アルコールおよび（メタ）アクリル酸またはその誘導体との反応で得られるポリエステルポリ（メタ）アクリレート類；ビスフェノールＡ・・・等のビスフェノール類とエピクロルヒドリンの縮合反応で得られるビスフェノール型エポキシ樹脂に、（メタ）アクリル酸またはその誘導体を反応させたエポキシ（メタ）アクリレート類；等が挙げられる。」（段落【００３３】）
　
ｄ．「［合成例３］〔ウレタンジアクリレート（ＵＡ３：Ｂ成分）の製造〕
（１）合成例１と同様のフラスコに、ビス（４−イソシアナトシクロヘキシル）メタン１３２４ｇ、およびジブチル錫ジラウレート０.５ｇを仕込んで、ウオーターバスで内温が４０℃になるように加熱した。
（２）ポリカプロラクトンジオール（ダイセル化学（株）製、商品名プラクセル２０５、平均分子量５３０）１３２５ｇを側管付きの滴下ロートに仕込み、この滴下ロート内の液を、上記（１）で調製したフラスコ中の内容物を撹拌しつつ、フラスコ内温を３５〜４５℃に保ちながら、４時間等速滴下により滴下し、同温度で２時間撹拌して反応させた。
（３）次いで、フラスコ内容物の温度を５０℃に上げ、同温度で１時間攪拌保持し、別の滴下ロートに仕込んだ２−ヒドロキシエチルアクリレート５８０ｇとハイドロキノンモノメチルエーテル１.６ｇを均一に混合溶解させた液を、フラスコ内温５５〜６５℃に保ちながら、２時間等速滴下により滴下した。その後、フラスコ内容物の温度を７０〜８０℃に保って４時間反応させて、ウレタンジアクリレートを製造した。反応の終点は残存イソシアネート当量の測定により、１％未満であることを確認し、ウレタンジアクリレート（ＵＡ３）を得た。このウレタンジアクリレート（ＵＡ３）について、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（以下「ＧＰＣ」と略記）を用いて標準ポリスチレン換算の重量平均分子量を測定したところ、４１００であった。」（段落【００６２】〜【００６４】）
　
ｅ．「［実施例１］
（１）活性エネルギー線硬化性組成物の調製
（Ａ）成分として合成例１で得たウレタンジアクリレート（ＵＡ１）１５部、（Ｂ）成分として合成例３で得たウレタンジアクリレート（ＵＡ３）５０部、（Ｃ）成分として、トリス（２−アクリロイルオキシエチル）イソシアヌレート１０部およびテトラヒドロフルフリルアクリレート２５部、（Ｄ）成分として１−ヒドロキシ−シクロヘキシルフェニルケトン３部を混合溶解し、活性エネルギー線硬化性組成物を得た。この組成物は、無色透明であり、粘度が常温（２５℃）で約３０００ｍＰａ・ｓの粘稠な液状を呈していた。」（段落【００６９】）
　
ｆ．「【表１】
表１中の略号は、以下の通りである。
注１：反り角が測定装置の測定可能範囲（±１度）を大きく越え、測定不可能
ＵＫ６１０５：三菱レイヨン（株）製ビスフェノールＡ型エポキシアクリレート
ＴＡＩＣ：トリス（２−アクリロイルオキシエチル）イソシアヌレート
ＴＭＰＴＡ：トリメチロールプロパントリアクリレート
ＮＰＧＤＡ：ネオペンチルグリコールジアクリレート
ＴＣＤＡ：トリシクロデカンジメタノールジアクリレート
ＴＨＦＡ：テトラヒドロフルフリルアクリレート
ＩＢＸＡ：イソボルニルアクリレート
Ｃ９ＤＡ：１,９−ノナンジオールジアクリレート
ＨＣＰＫ：１−ヒドロキシ−シクロヘキシルフェニルケトン
ＨＭＰＰ：２−ヒドロキシ−２−メチル−１−フェニルプロパン−１−オン
ＭＢＦ：メチルベンゾイルホルメート
ＤＥＡＰ：ジエトキシアセトフェノン
ＢＮＰ：ベンゾフェノン
ＥＰＡ：ｐ−ジメチルアミノ安息香酸エチル。」（段落【００７８】）
　
３．先願明細書に記載された発明
　先願明細書には、摘示記載ａより、次の発明（以下、「先願発明」という。）が記載されているものといえる。
　
「一般式（Ｉ）で表されるウレタンジ（メタ）アクリレート化合物（Ａ）の含有量が５〜３０質量部、（Ａ）以外のウレタンジ（メタ）アクリレート化合物（Ｂ）の含有量が３０〜９０質量部、両ウレタンジ（メタ）アクリレート化合物（Ａ）および（Ｂ）以外のエチレン性不飽和化合物（Ｃ）の含有量が５〜４０質量部［（Ａ）成分、（Ｂ）成分および（Ｃ）成分の合計１００質量部］である活性エネルギー線硬化性組成物。
【化１】
（式中、Ｒ１は脂環式ジイソシアネート残基を示し、Ｒ２はアルキル基、シクロアルキル基またはエステル結合を含む有機基を示し、Ｒ３は水素原子またはメチル基を示す。）」
　
４．対比・判断
　先願発明の「ウレタンジ（メタ）アクリレート化合物（Ａ）」は、摘示記載ａより、本願発明の「ウレタンジ（メタ）アクリレート（Ｂ）」に相当することは明らかである。
　先願発明の「（Ａ）以外のウレタンジ（メタ）アクリレート化合物（Ｂ）」は、摘示記載ｂ及びｄより、本願発明の「ウレタン（メタ）アクリレート（Ａ）」に相当する。
　先願発明の「エチレン性不飽和化合物（Ｃ）」は、摘示記載ｃ〜ｅより、本願発明の「（メタ）アクリル酸エステル（Ｃ）」に相当する。
　してみると、本願発明と先願発明は、
「下記（ａ１）〜（ａ３）を反応させて得られるウレタン（メタ）アクリレート（Ａ）、
（ａ１）ポリカプロラクトンポリオール
（ａ２）ジイソシアネート化合物
（ａ３）ヒドロキシル基含有（メタ）アクリル酸エステル
下記一般式（Ｉ）で示されるウレタンジ（メタ）アクリレート（Ｂ）、
【化１】
（式中、Ｒ１はジイソシアネート残基を示し、Ｒ２はアルキレン基を示し、Ｒ３は水素原子又はメチル基を示す。）
及び前記（Ａ）、（Ｂ）以外の（メタ）アクリル酸エステル（Ｃ）を含有する活性エネルギー線硬化性組成物」の点で一致し、相違点は存しない。
　
　したがって、本願発明は、先願明細書に記載された発明と同一である。
　
　出願人は、平成２３年１０月２０日に提出された回答書において、補正書案を記載しているが、かかる補正書案は、概略、「（ただし、光情報媒体の光透過層用を除く）」を「（ただし、一般式（Ｉ）においてＲ１が脂環式ジイソシアネート残基である場合には、光情報媒体の光透過層用を除く）」に補正する案であり、第２．で検討したとおり、特定の用途を除外する限定は、本願発明をなんら限定することにはならないから、適切な補正とは認められず、したがって、そのような補正は受け入れることができない。
　
第６．むすび
　以上のとおり、本件出願の請求項１に係る発明は、先願明細書に記載された発明と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の特許出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が上記特許出願の出願人と同一でもないので、特許法第２９条の２の規定により、特許を受けることができない。 
　したがって、原査定における他の理由及び他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本件出願は原査定における拒絶の理由により拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。