【事件の表示】
　平成　８年特許願第３６００４３号「治療および診断に使用する新規な特性をもたらしおよび／または該特性を現す組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成　９年１２月　９日出願公開、特開平　９−３１３１９０〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は、平成８年１２月１６日を出願日（パリ条約による優先権主張外国庁受理１９９５年１２月１５日　米国）とする出願であって、平成２１年２月１８日付で特許請求の範囲について手続補正がなされたが、同年３月１７日付で拒絶査定がなされ、これに対して、同年６月１６日に拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに、同年７月１４日付で特許請求の範囲について手続補正がなされたものである。
　
２．平成２１年７月１４日付の手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　平成２１年７月１４日付の手続補正を却下する。
［理由］
（１）補正後の本願発明  
　上記補正により補正前の特許請求の範囲の請求項１〜４２のうち請求項１０〜４２が削除されるとともに、特許請求の範囲の請求項６〜９が補正され、そのうち請求項８は、補正前の
「【請求項８】荷電ポリマーに付加された一個以上の成分からなる多重な組成物であり、該荷電ポリマーがポリカチオンポリマー、ポリイオンポリマー、ポリマー、ポリヌクレオチド、修飾されたポリヌクレオチドおよびポリヌクレオチド類似体あるいは上記の組合せから選択されていることを特徴とする組成物。」から、
「【請求項８】荷電ポリマーに付加された一個以上の成分からなる多重な組成物であり、該荷電ポリマーがポリカチオンポリマー、ポリイオンポリマー、ポリアニオンポリマー、ポリヌクレオチド、修飾されたポリヌクレオチドおよびポリヌクレオチド類似体あるいは上記の組合せから選択されていることを特徴とする請求項１に記載の多重コンプレックス組成物。」へと補正された。
　
（２）目的要件について
　この補正は、補正前の請求項８に、請求項１記載の発明特定事項を追加するものであると認められる。ここで、請求項８が引用することとなった請求項１には、「【請求項１】一個または二個以上のモノマー単位からなっている均質あるいは不均質の多重コンプレックス組成物であり、該モノマー単位は(a) ポリメリックの相互作用を介してお互いに、または(b) ポリメリック相互作用を介して結合マトリックスに、あるいは(c) (a) と(b) との両方に付加されていることを特徴とする多重コンプレックス組成物。」と記載されており、そもそも請求項１には荷電ポリマーという記載はなく、請求項８に記載の「荷電ポリマー」が、請求項１に記載の「 ポリメリックの相互作用を有するモノマー単位」あるいは「 ポリメリック相互作用を有する結合マトリックス」のいずれに相当するものであるかわからない。すなわち、追加された請求項１記載の発明特定事項により、補正前の請求項８記載の発明特定事項のどれがどのように限定されているのかが理解できない。
　言い換えれば、請求項１を引用する形式に補正したことにより、減縮か否かを判断する対象である補正後の請求項８の発明特定事項自体が不明確になっており、その判断ができないから、このような補正が、補正前の請求項８の発明特定事項を限定する限定的減縮に該当するとはいえない。
　また、このような補正が、請求項の削除、誤記の訂正、又は明りょうでない記載の釈明の何れかを目的とするものとはいえない。
　したがって、この補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項第２号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものではなく、また、請求項の削除、誤記の訂正、又は明りょうでない記載の釈明の何れかを目的とするものでもないので、同法第１７条の２第４項の規定に違反するものである。
　
（３）独立特許要件について
　念のため、審判請求人が平成２２年４月１４日付で提出した回答書中での主張のとおり、請求項８に記載の「荷電ポリマー」が、請求項１に記載の「結合マトリックス」に相当すると仮定した場合には、請求項８が請求項１の従属項となることで補正前の請求項８が限定的に減縮されたことになり、請求項８についての補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当することになるので、以下念のため、本願補正後の請求項８に係る発明（以下、「本願補正発明８」という。）が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか）について、検討する。
　
（３−１）本願補正発明８
　請求項８に記載の「荷電ポリマー」が、請求項１に記載の「結合マトリックス」に相当するものと仮定した場合の本願補正発明８は、請求項１の記載を読み込むと、
「一個または二個以上のモノマー単位からなっている均質あるいは不均質の多重コンプレックス組成物であり、該モノマー単位は(a) ポリメリックの相互作用を介してお互いに、または(b) ポリメリック相互作用を介して荷電ポリマーに、あるいは(c) (a) と(b) との両方に付加されていることを特徴とし、該荷電ポリマーがポリカチオンポリマー、ポリイオンポリマー、ポリアニオンポリマー、ポリヌクレオチド、修飾されたポリヌクレオチドおよびポリヌクレオチド類似体あるいは上記の組合せから選択されていることを特徴とする多重コンプレックス組成物。」となり、「ポリメリック相互作用」については、本願明細書には定義されていないが、本願明細書の段落【００４２】に記載の「多重相互作用」であると解される。
　
（３−２）引用例
　本願優先日前の１９９３年１０月１４日に頒布された刊行物である特表平５−５０６９９１号公報（以下、「引用例１」という。）には、
(i)「１７．ヒト又は動物の細胞に吸収される新規タンパク質−ポリカチオン／核酸複合体であり、結合体のタンパク質成分が、Ｔ細胞系の細胞に発現される細胞表面タンパク質に結合可能なタンパク質であり、その結果として、形成された複合体がＴ細胞表面タンパク質を発現する細胞に吸収されることを特徴とする、新規タンパク質−ポリカチオン／核酸複合体。」（請求項１７）、
(ii)「実施例５
　抗体ポリカチオン結合体とＤＮＡとの複合体の製造
　ＤＮＡの希釈液（150mM NaCl、20mM HEPES pH7.3中、30μg/mlまたはそれ以下）と実施例１、２及び４で得られた抗体−ポリリジン複合体（100μg/mlまたはそれ以下）と混合することにより、複合体を製造した。」（第８頁左上欄第１行〜第５行））、と記載されている。
　また、同じく本願優先日前の１９９２年４月５日に頒布された刊行物である関口睦夫等監修，遺伝子操作の原理、第４版、株式会社培風館、１９９２年４月５日、ｐ．３２８−３３０（以下、「引用例２」という。）には、
(iii)「Urdeaら(1987)は無修飾のオリゴヌクレオチドと標的ＤＮＡを液相ハイブリダイゼーションした後に固相に補捉してラベルしシグナルを増幅させる方法を考案した。少々複雑であるがこの方法を図１５．１３に示す。プローブＡとＢは標的ゲノムの一部と相補的であり、しかも標的ＤＮＡにない配列も持っている。ＡとＢを標的ＤＮＡにハイブリダイズさせ、複合体が形成したあと、Ａに特有な配列に相補的でなおかつ固体支持層に結合させたプローブＣを加える。」（第３３０頁第１３行〜第１８行））、と記載され、第３２９頁の図１５．１３には、標的ゲノムにプローブＡとプローブＢの一部がそれぞれハイブリダイズする図が示されている。。
　
（３−３）対比・判断
　まず、本願補正発明８のうち、選択肢(a)を選択した場合の「一個または二個以上のモノマー単位からなっている均質あるいは不均質の多重コンプレックス組成物であり、該モノマー単位は(a) ポリメリックの相互作用を介してお互いに付加されていることを特徴とする多重コンプレックス組成物」という態様の本願補正発明８と、引用例１に記載された事項を比較すると、上記引用例１記載事項(ii)で「抗体−ポリリジン複合体」として具体化された上記引用例１記載事項(i)の「タンパク質−ポリカチオン」及び、同様に記載事項(ii)で「ＤＮＡ」として具体化された上記引用例１記載事項(i)の「核酸」は、複合体を形成して、このタンパク質−ポリカチオン／核酸複合体は、本願補正発明８の「二個のモノマー単位からなっている不均質の多重コンプレックス組成物あり、該モノマー単位はポリメリックの相互作用を介してお互いに付加されていることを特徴とする多重コンプレックス組成物」に他ならず、本願補正発明８と引用例１に記載された事項はその点で共通し、何ら相違点は見出せない。
　また、本願補正発明８のうち、選択肢(b)を選択した場合の「一個または二個以上のモノマー単位からなっている均質あるいは不均質の多重コンプレックス組成物であり、該モノマー単位は(b) ポリメリック相互作用を介して荷電ポリマーに付加されていることを特徴とし、該荷電ポリマーがポリカチオンポリマー、ポリイオンポリマー、ポリアニオンポリマー、ポリヌクレオチド、修飾されたポリヌクレオチドおよびポリヌクレオチド類似体あるいは上記の組合せから選択されていることを特徴とする多重コンプレックス組成物」という態様の本願補正発明８と、引用例２に記載された事項を比較すると、上記引用例２記載事項(iii)にある「プローブＡ」、「プローブＢ」は、本願補正発明８におけるモノマー単位に、「標的ゲノム」は本願補正発明８における「ポリヌクレオチドである荷電ポリマー」に相当し、引用例２記載事項(iii)の「プローブＡとＢは標的ゲノムの一部と相補的であり、しかも標的ＤＮＡにない配列も持っている。ＡとＢを標的ＤＮＡにハイブリダイズさせ、複合体を形成」とは、本願補正発明８における「二個以上のモノマー単位からなっている均質あるいは不均質の多重コンプレックス組成物であり、該モノマー単位は、 ポリメリック相互作用を介してポリヌクレオチドに付加されていることを特徴とする多重コンプレックス組成物」に他ならず、本願補正発明８と引用例２に記載された事項はその点で共通し、何ら相違点は見出せない。
　したがって、本願補正発明８は、引用例１及び２に記載された発明であり、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではない。
　
（４）むすび
　以上のとおり、本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　さらに仮に、本件補正が、特許法第１７条の２第４項の規定に違反しないとした場合であっても、本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
３．本願発明
　平成２１年７月１４日付手続補正は上記のとおり却下されたので、本出願に係る発明は、平成２１年２月１８日付手続補正により補正された明細書及び図面の記載からみて、その請求項１〜４２に記載された事項により特定されるとおりのものである。
　
（１）原査定の拒絶の理由
　原査定の拒絶の理由の概要は、
（イ）本願請求項１に記載された発明は、他の独立形式請求項に記載された発明と特許法第３７条（平成１５年改正前のもの、以下、同様）各号に規定された関係を満たしておらず、この出願は特許法第３７条に規定する要件を満たしていない、
（ロ）本願請求項６及び７に係る発明は、特許法第２９条柱書の規定により特許を受けることができない、
というものである。
　
（２）特許法第３７条
（２−１）独立形式請求項に記載の発明
　本願請求項１〜４２のうち、独立形式請求項である請求項１、８、１０、１２、１５、１６、２３、３０、３１、３５、３９、４２には、それぞれ以下のとおり記載されている。
　
「【請求項１】一個または二個以上のモノマー単位からなっている均質あるいは不均質の多重コンプレックス組成物であり、該モノマー単位は(a) ポリメリックの相互作用を介してお互いに、または(b) ポリメリック相互作用を介して結合マトリックスに、あるいは(c) (a) と(b) との両方に付加されていることを特徴とする多重コンプレックス組成物。」（以下、「本願発明１」という。）
「【請求項８】荷電ポリマーに付加された一個以上の成分からなる多重な組成物であり、該荷電ポリマーがポリカチオンポリマー、ポリイオンポリマー、ポリマー、ポリヌクレオチド、修飾されたポリヌクレオチドおよびポリヌクレオチド類似体あるいは上記の組合せから選択されていることを特徴とする組成物。」（以下、「本願発明８」という。）
「【請求項１０】細胞に導入されたとき、本来備わっていないポリメラーゼをコードし発現する核酸構築物であり、該ポリメラーゼは該構築物から１コピー以上の核酸配列を生産することができることを特徴とする核酸構築物。」（以下、「本願発明１０」という。）
「【請求項１２】細胞に導入されたとき、本来備わっていないプロセシング要素からなる核酸生産物を生産する核酸構築物であり、該プロセシング要素はプロセシングの間に相当量除かれることを特徴とする核酸構築物。」（以下、「本願発明１２」という。）
「【請求項１５】細胞中で機能をもつためにプロセシングを必要とする核酸生産物を選択的に発現するプロセスであり、該プロセスは、(i) 適合細胞中で、プロセシング要素がプロセシングの間に相当量除かれる本来備わっていないプロセシング要素からなる核酸生産物を細胞に導入されたとき、生産する核酸構築物を提供すること、および(ii)生体内あるいは生体外で核細胞の中に該構築物を導入することからなることを特徴とするプロセス。」（以下、「本願発明１５」という。）
「【請求項１６】一次核酸成分からなる組成物であって、原核あるい真核細胞に導入されると、核酸生産物あるいは三次核酸成分あるいは両者を生産することができる二次核酸成分を生産し、該一次核酸成分が該二次あるいは三次成分あるいは該核酸生産物に含まれていないことを特徴とする組成物。」（以下、「本願発明１６」という。）
「【請求項２３】原核あるいは真核細胞中に存在するとき、非天然核酸生産物を生産する核酸成分を含む重要な組成物であり、該天然核酸生産物は配置体の部分(i) および対象となる核酸配列（ii) を含むことを特徴とする組成物。」（以下、「本願発明２３」という。）
「【請求項３０】真核細胞中で核酸成分の配置のためのプロセスであり、該プロセスが(a) 細胞中に存在するとき、(i) 配置体および(ii)対象となる核酸配列からなる非天然核酸生産物を生産する核酸成分からなる重要な組成物を提供し、(b) 該組成物を該細胞あるいは該細胞を含む生物学的システムに導入することからなることを特徴とするプロセス。」（以下、「本願発明３０」という。）
「【請求項３１】細胞中に導入されると、一個以上の特異な核酸配列を生産することができる核酸成分であり、このようにして生産された該特異的配列のそれぞれがお互いに相当に非相同的であり、そして細胞中の対象となる一本鎖核酸の特定の蛋白質に結合できるかいずれかであることを特徴とする核酸成分。」（以下、「本願発明３１」という。）
「【請求項３５】対象となるウイルスに対する細胞の耐性を増加するプロセスであり、該プロセスは(a)(i)該ウイルスに表現型的に耐性の形質転換原核あるいは真核細胞および(ii)該ウイルスあるいは該細胞上のウイルス特異的部位に結合することのできる試薬を提供すること、および (b) 対象となるウイルスに対する該細胞の耐性を増加するために該試薬を該細胞を含めた生物学的システムに生体内あるいは生体外で投与することを含むことを特徴とするプロセス。」（以下、「本願発明３５」という。）
「【請求項３９】細胞に導入されたとき、非天然生産物を生産する核酸構築物であり、該生産物が二つの成分(i) 一細胞性成分に結合できる結合成分と(ii)該生産物に結合したとき該細胞成分を転置することができる配置成分からなることを特徴とする核酸構築物。」（以下、「本願発明３９」という。）
「【請求項４２】細胞中で細胞内成分の転置のためのプロセスであり、該プロセスは(i) 細胞に導入されたとき、非天然生産物を生産する核酸構築物であり、該生産物が二つの成分(i) 細胞成分に結合することができる結合成分と(ii)該生産物に結合したとき該細胞内成分を転置できる配置成分である核酸構築物を提供すること、および (ii)対象となる細胞あるいは対象となる細胞を含む生物学的システムに該核酸構築物を導入することからなることを特徴とするプロセス。」（以下、「本願発明４２」という。）
　
（２−２）当審の判断　
　この出願が特許法第３７条に規定する要件を満たすためには、本願請求項１〜４２のいずれか一の請求項に記載される発明を特定発明とした場合に、他の全ての請求項の発明が、その特定発明と特許法第３７条各号のいずれかの関係を有するものでなければならなず、そこで、まず、本願発明１を特定発明とした場合、本願発明１と同じ物の発明のカテゴリーに属する本願発明８、１０、１２、１６、２３、３１及び３９との関係について検討する。
　特許法第３７条第１号に規定する関係については、特定発明と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一でなくてはならないが、本願発明１と本願発明１０、１２、１６、２３、３１及び３９のその解決しようとする課題は、本願明細書の段落【０００１】の「本発明は、細胞または細胞を含んでいる生物学的システムの中の生物学的機能をもたらしそして該生物学的機能に影響し、そしてそれを現すことが出来る核酸構築物、抱合体、およびベクターを含む組成物に関するものである。」という記載からみて、「細胞または細胞を含んでいる生物学的システムの中の生物学的機能をもたらしそして該生物学的機能に影響し、そしてそれを現す」ことであるといえる。
　しかしながら、そのような課題は、本願優先日前にすでに解決されていたことは明らかであり、本願発明１０、１２、１６、２３、３１及び３９は、特定発明と出願時まで未解決であった、発明が解決しようとする技術上の課題が同一である発明であるということはできず、特定発明と特許法第３７条第１号に規定する関係を満たしていない。
　また、特許法第３７条第２号に規定する関係については、特定発明と請求項に記載する事項の主要部が同一であることが要求されており、ここで、請求項に記載する事項の主要部とは、発明を特定するための事項のうち、解決しようとする課題に対応した新規な事項をいうので、特定発明と請求項に記載する事項の主要部が同一であるとは、特定発明の発明特定事項のうち解決しようとする課題に対応した新規な事項が共通する場合をいう。
　しかしながら、特定発明の主要部が何であるか明らかではないが、少なくとも特定発明と本願発明１０、１２、１６、２３、３１及び３９の主要部が同一ではないことは明らかであるから、本願発明１０、１２、１６、２３、３１及び３９は、特定発明と特許法第３７条第２号に規定する関係を満たしていない。
　また、特許法第３７条第３号に規定する関係は、特定発明が物の発明である場合のその物を生産する方法、使用する方法、その物を生産する機械等、その物に関連した発明であり、上述のごとく、特定発明と本願発明１０、１２、１６、２３、３１及び３９の物は異なるものであるから、本願発明１０、１２、１６、２３、３１及び３９は、特定発明と特許法第３７条第３号に規定する関係を満たしていない。
　また、特許法第３７条第４号の規定は、特定発明が方法の発明における出願の単一性の要件であるから、物の発明である特定発明である本願発明１、８、１０、１２、１６、２３、３１、３９間には適用されないので、本願発明１を特定発明とした場合に、本願発明１０、１２、１６、２３、３１及び３９は、特許法第３７条各号のいずれの規定も満足しない。
　さらに、特定発明を、本願発明１０、１２、１６、２３、３１及び３９とした場合にも、同様の理由により本願発明１は特定発明と特許法第３７条各号のいずれの関係をも満たしておらず、本願発明１、１０、１２、１６、２３、３１及び３９の全てが、特許法第３７条各号のいずれかの関係を満たさないのは、明らかである。
　したがって、本願は、いずれの請求項に記載の発明を特定発明としても、特許法第３７条各号に規定する要件を満たしていない。
　
（３）特許法第２９条柱書
　本願請求項６、７には、以下のように記載されている。
「【請求項６】生体内あるいは生体外で細胞効果を細胞あるいは生物に含まれる細胞にデリバリーするプロセスであり、該プロセスは該モノマー単位が細胞作動体を含む請求項１に記載の多重コンプレックス組成物を提供すること、および該組成物を投与するこからなることを特徴とするプロセス。」（以下、「本願発明６」という。）
「【請求項７】生体内あるいは生体外で遺伝子あるいはその断片を細胞あるいは生物に含まれる細胞にデリバリーするプロセスであり、該プロセスは該モノマー単位が該遺伝子あるいは遺伝子断片を含む請求項１に記載の多重コンプレックス組成物を提供すること、および該組成物を投与するこからなることを特徴とするプロセス。」（以下、「本願発明７」という。）
　本願発明６及び７は、生体内に多重コンプレックス組成物を投与するプロセス、方法に係るものであるが、その投与の対象からヒトが除かれておらず、ヒトの治療方法を包含するものである。
　そして、ヒトを手術、治療又は診断する方法は、特許法第２９条第１項柱書に規定されている「産業上利用することができる発明」に該当しないから、本願発明6及び７が、産業上利用することができる発明に該当しないことは明らかである。
　したがって、本願発明６及び７は、特許法第２９条第１項柱書に規定する要件を満たしておらず、特許を受けることができない。
　
４．むすび
  以上のとおりであるから、本願は、特許法第３７条に規定する要件を満たしていないから、特許を受けることができず、また、本願請求項６及び７に係る発明は、特許法第２９条柱書の規定により特許を受けることができないものであるから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶をすべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。