【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３６５９８６７号「調湿建材」の特許無効審判事件についてされた平成２１年　３月２４日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消の決定（平成２１年行（ケ）第１０１１６号平成２１年８月２０日決定言渡）があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。
【結　論】
　訂正を認める。
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理　由】
Ｉ．手続の経緯
　
出願　　　　　　　　　　　平成１２年　５月１９日
　　　　　　　　　　　　　（特願２０００−１４８３９２号）
審査請求　　　　　　　　　平成１４年１０月　９日
特許査定　　　　　　　　　平成１７年　２月１５日
登録　　　　　　　　　　　平成１７年　３月２５日
　　　　　　　　　　　　　（特許第３６５９８６７号）
無効審判請求　　　　　　　平成１８年１１月１５日
　　　　　　　　　　　　　（無効２００６−８０２３６）
審決　　　　　　　　　　　平成２０年　２月　４日（起案日）
確定　　　　　　　　　　　平成２０年　３月１７日
無効審判請求　　　　　　　平成２０年　５月２２日
　　　　　　　　　　　　　（無効２００８−８０００９５）
答弁書　　　　　　　　　　平成２０年　８月２９日
審決　　　　　　　　　　　平成２１年　３月２４日（起案日）
審決取消訴訟提起　　　　　平成２１年　４月３０日
　　　　　　　　　　　　　（知的財産高等裁判所第４部係属）
　　　　　　　　　　　　　（平成２１年（行ケ）第１０１１６号）
訂正審判請求書　　　　　　平成２１年　７月２８日
　　　　　　　　　　　　　（訂正２００９−３９００９３）
審決取消訴訟　取消決定　　平成２１年　８月２０日
訂正審判　審理中止通知　　平成２１年　８月２５日
訂正請求のための期間通知　平成２１年１０月１４日（発送日）
訂正請求書　　　　　　　　平成２１年１０月２３日
弁駁書　　　　　　　　　　平成２１年１２月　７日
職権審理結果通知　　　　　平成２２年　３月１７日（起案日）
訂正拒絶理由通知　　　　　平成２２年　３月１７日（起案日）
補正許否の決定書　　　　　平成２２年　３月１７日（起案日）
意見書（被請求人）　　　　平成２２年　４月１９日
補正書（被請求人）　　　　平成２２年　４月１９日
　
ＩＩ．訂正請求について
　
ＩＩ−１．訂正事項
　平成２１年１０月２３日付け訂正請求は、以下の訂正事項を内容としている。
「［３］訂正事項
ａ．特許請求の範囲の請求項１で、＜オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物＞とあるを、＜「オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物」＞と訂正する。
ｂ．特許請求の範囲の請求項２、３で、＜オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物＞とあるを、＜請求項１記載の「オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物」＞と訂正する。
ｃ．特許請求の範囲の請求項１、２、３で、＜天然鉱物＞とあるを、＜天然鉱物であって、北海道の淺茅野層、ポンニタチナイ層、１７線川層のいずれかから産する天然鉱物＞と訂正する。」
　
ＩＩ−２．訂正の原因
（１）訂正事項ａ、訂正事項ｂ
　訂正事項ａ、訂正事項ｂは、請求項１〜３で共通する＜オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物＞が共通する旨を明らかにして、かつそれが出発物質であることを明らかにするものであり、特許法第１３４の２第１項第３号の明りょうでない記載の釈明を目的とするものである。
（２）訂正事項ｃ
　訂正事項ｃは、天然鉱物の所在を発明特定事項として減縮するものであり、特許法第１３４の２第１項第１号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
　訂正事項ｃは、特許明細書の【００１５】にある＜粒径１mm以下に粉砕したオパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とし、調湿性と自硬性とを備えた天然鉱物（浅茅野層、ポンニタチナイ層、１７線川層等の地層に広く分布している：以下、ＯＰＳ粉体と略称する）＞との記載に基づくものであり、特許明細書の範囲内でする訂正であり、これまで発明特定事項の記載がなかった天然鉱物の所在を発明特定事項の内容としたもので、特許請求の範囲の拡張又は変更には当たらない。
　
ＩＩ−３．平成２２年３月１７日付け訂正拒絶理由
　当該訂正拒絶理由の訂正の拒否についての判断は「（３）訂正事項３（審決注：訂正事項ｃ）について 
 　上記訂正事項３は、特許請求の範囲１、２、３の＜天然鉱物＞との記載を、＜天然鉱物であって北海道の浅茅野層、ポンニタチナイ層、１７線川層のいずれかから産する天然鉱物＞と訂正するものであり、特許明細書の段落【００１５】の「粒径１mm以下に粉砕したオパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とし、調湿性と自硬性とを備えた天然鉱物（浅茅野層、ポンニタチナイ層、１７線川層等の地層に広く分布している：以下、ＯＰＳ粉体と略称する）」の記載に基づくものであるから、本件特許明細書の範囲内でする補正であり、特許法第１３４条の２第５項で準用する同法１２６条第３項の規定を具備する。 
 　また、上記訂正事項３は、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明のいずれを目的とするものにも該当しないことは明白である。 
 　しかしながら、上記訂正事項３は、各請求項が規定する「オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物」が広く分布している地層を単に例示したにすぎないものであって、技術的事項を特定するものとは認められない。 
 　即ち、本件特許明細書等を参酌しても、「北海道の浅茅野層、ポンニタチナイ層、１７線川層のいずれか」によっても、「オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物」に係る特性や成分組成等の鉱物的特長を決定することはできず、単に広く分布していることを示すだけで、新たに特定できる技術的事項は認められないので、上記訂正事項３は、実質的に特許請求の範囲を減縮するものとはいえない。 
 　そうすると、上記訂正事項３は、特許法第１３４条の２第１項ただし書第１号の規定に違反するものである。 
 　したがって、上記訂正事項３は、特許法第１３４条の２第１項ただし書各号の何れにも該当しない。」というものである。
ＩＩ−４．平成２２年３月１７日付け補正許否の決定
　当該決定は、訂正請求に起因する請求理由の変更に関し、「請求人が提出した、上記弁駁書の（２）第２の主張は、訂正が認められたとしても、訂正後の請求項１〜３の各特許発明は、特許法第１２３条第１項第４号の規定、特許法第１２３条第１項第２号の規定により無効とされるべきものである、というものである。 
 　そして、第２の（１）として、訂正後の請求項１〜３の各特許発明は、天然鉱物が「北海道の浅茅野層、ポンニタチナイ層、１７線川層のいずれかから産する」か否かが、本件特許明細書や本件特許出願時の周知技術を参酌しても明確に判断することができないので、かかる特定事項は、特許を受けようとする発明を不明確にしているといわざるを得ないものであるから、特許法第３６条第６項第２号の規定を満たすものでなく、本件特許は、特許法第１２３条第１項第４号の規定により無効とすべきものである、と主張する。 
 　かかる主張は、訂正請求に起因する請求理由の変更であり、審理遅延のおそれがないことが明らかであることから、特許法第１３１条の２第２項の規定により、審判請求書の補正を許可する。」というものである。
　
ＩＩ−５．平成２２年４月１９日付け意見書
　当該意見書の（３）訂正事項３（審決注：訂正事項ｃ）が「特許請求の範囲の減縮」を目的とした訂正であることを示す理由についての根拠は、「訂正事項３により産地、「北海道の浅茅野層、ポンニタチナイ層、１７線川層のいずれかから産する」を明確に示して減縮したものである。よって、訂正事項３は特許無効審判の攻撃に備えるものであることが明らかである」及び「発明特定事項「北海道の浅茅野層、ポンニタチナイ層、１７線川層のいずれかから産する天然鉱物」は技術的事項であり、本件訂正後の特許請求の範囲の記載は、特許法第３６条第６項第２号の要件を具備する。」というものである。
　
ＩＩ−６．平成２２年４月１９日付け手続補正
１．平成２２年４月１９日付け手続補正は以下の訂正請求に係る手続補正を内容としている。
（１）平成２１年１０月２３日付け訂正請求書の訂正の理由において以下の補正をする。
（ａ）２頁、「［３］訂正事項中」中「ｃ．」で「淺茅野層」とあるを「浅茅野層」と訂正する。
（ｂ）２頁、「［４］訂正原因−１」中「（２）訂正事項ｃ」で「淺茅野層」とあるを「浅茅野層」と訂正する。
（ｃ）３頁、「［５］訂正原因−２−１」「（２）」で「淺茅野層」とあるを「浅茅野層」と訂正する。
（２）全文訂正明細書を添付のものに差し替える。全文訂正明細書は、請求項１〜請求項３において、「淺茅野層」とあるを「浅茅野層」と訂正する。
２．補正の根拠
（１）上記補正はいずれも、単なる誤記の訂正であり、平成２１年１０月２３日付け訂正請求の要旨を変更するものではない。
（２）「浅茅野層」は、特許明細書の【００１５】の記載に基づくものである。
　
ＩＩ−７．平成２１年１０月２３日付け訂正請求についての当審の判断
（１）平成２１年１０月２３日付け訂正請求の訂正事項ａ、訂正事項ｂは、いずれも特許法第１３４の２第１項第３号の明りょうでない記載の釈明を目的とするものである。
　そして、これらの訂正事項は、願書に添付した明細書等の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張・変更するものではない。
（２）平成２１年１０月２３日付け訂正請求の訂正事項ｃは、天然鉱物の産地の例として挙げられていた３つの地層名のいずれかから産する、として発明特定事項を直列的に付加したものであり、本件無効審判の請求人の進歩性要件違反の無効理由に備えるためのものであるから、特許法第１３４の２第１項第１号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものと認める。
　この点については、ＩＩＩ−２．弁駁書の２．理由の第２の理由において請求人も「訂正事項ｃによって特定される技術的事項はないとは言え、訂正事項ｃによって、特許請求の範囲は、文言上、減縮されている。」と特許請求の範囲の減縮の効果を文言上としてではあるが受け入れており、特許請求の範囲の減縮についての形式的要件は満たしていると認められるので、当審は、訂正事項ｃの実質的な判断は、訂正事項ｃの特定する技術的事項の存否による目的外の訂正か否かではなく、請求人の主張する無効理由との関係において検討すべきであると判断した。
　さらに、訂正事項ｃは、特許明細書の【００１５】にある＜粒径１mm以下に粉砕したオパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とし、調湿性と自硬性とを備えた天然鉱物（浅茅野層、ポンニタチナイ層、１７線川層等の地層に広く分布している：以下、ＯＰＳ粉体と略称する）＞との記載に基づくものであり、特許明細書の範囲内でする訂正であり、これまで発明特定事項の記載がなかった天然鉱物の所在を発明特定事項の内容としたもので、特許請求の範囲の拡張又は変更には当たらない。
（３）したがって、訂正事項は、いずれも特許法第１３４条の２第１項及び第５項の規定によって準用する特許法第１２６条第３項乃至第５項の規定に適合するので、当該訂正を認める。
　
ＩＩ−８．平成２２年３月１７日付け訂正拒絶理由についての当審の判断
　平成２２年３月１７日付け訂正拒絶理由において指摘した「上記訂正事項３は、各請求項が規定する「オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物」が広く分布している地層を単に例示したにすぎないものであって、技術的事項を特定するものとは認められない。 
 　即ち、本件特許明細書等を参酌しても、「北海道の浅茅野層、ポンニタチナイ層、１７線川層のいずれか」によっても、「オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物」に係る特性や成分組成等の鉱物的特長を決定することはできず、単に広く分布していることを示すだけで、新たに特定できる技術的事項は認められないので、上記訂正事項３は、実質的に特許請求の範囲を減縮するものとはいえない。」については、上記ＩＩ−７．訂正請求についての当審の判断（２）に記載のとおりであって、訂正事項３が「オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物」が広く分布している地層を単に例示したにすぎないものであって、技術的事項を特定するものでないので、新たに特定できる技術的事項は認められないとするよりも、たとえ、文言上であっても特許請求の範囲の減縮に該当すると判断し、減縮された技術的事項を無効理由の攻撃防御の点から実質的に判断すべきものである。
　したがって、当該訂正拒絶理由を撤回する。
ＩＩ−９．平成２２年４月１９日付け手続補正についての当審の判断
　平成２２年４月１９日付け手続補正による補正事項は、いずれも平成２１年１０月２３日付け訂正請求書の訂正の理由における誤記の訂正を目的とするもので、平成２１年１０月２３日付け訂正請求の要旨を変更するものではないので、当該補正を認める。
　
ＩＩＩ．本件発明及び本件訂正発明
　
ＩＩＩ−１．本件発明
　本件請求項１乃至３に係る発明（以下、それぞれ「本件発明１」乃至「本件発明３」といい、これらをまとめて「本件発明」という。）は、本件特許の願書に添付した明細書の特許請求の範囲の請求項１乃至３に記載された次のとおりのものである。
　
「【請求項１】
オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物を固化してなることを特徴とする調湿建材。
【請求項２】
オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物の単独粉体又はこれと他の原料とを配合した混合粉体を成形した後、固化してなることを特徴とする調湿建材。
【請求項３】
オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物の単独粉体又はこれと他の原料とを配合した混合粉体を成形した後、６００〜９００℃で低温焼成することを特徴とする調湿建材。」
　
ＩＩＩ−２．本件訂正発明
　平成２１年１０月２３日付け訂正請求及び平成２２年４月１９日付け手続補正が認められたので、訂正及び補正後の本件請求項１乃至３に係る発明（以下、それぞれ「本件訂正発明１」乃至「本件訂正発明３」といい、これらをまとめて「本件訂正発明」という。）は、訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１乃至３に記載された次のとおりのものである。
　
「【請求項１】
「オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物であって、北海道の浅茅野層、ポンニタチナイ層、１７線川層のいずれかから産する天然鉱物」を固化してなることを特徴とする調湿建材。
　【請求項２】
請求項１記載の「オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物であって、北海道の浅茅野層、ポンニタチナイ層、１７線川層のいずれかから産する天然鉱物」の単独粉体又はこれと他の原料とを配合した混合粉体を成形した後、固化してなることを特徴とする調湿建材。
　【請求項３】
請求項１記載の「オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物であって、北海道の浅茅野層、ポンニタチナイ層、１７線川層のいずれかから産する天然鉱物」の単独粉体又はこれと他の原料とを配合した混合粉体を成形した後、６００〜９００℃で低温焼成することを特徴とする調湿建材。」
　
ＩＶ．請求人の主張と証拠方法
　
ＩＶ−１．無効審判請求書
１．無効理由
　請求人は、特許第３６５９８６７号を無効とする、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、無効審判請求書において、証拠方法として、下記「２．」に示した証拠を提出して、次に示す無効理由を主張している。
（１）本件発明１並びに本件発明２は、甲第１号証に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、その特許は特許法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とされるべきである。
　また、そうでないとしても、本件発明１並びに本件発明２は、甲第１号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、その特許は同法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とされるべきである。（審判請求書第１７頁第１６〜２２行）
（２）また、本件発明２は、甲第１号証及び甲第２号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、その特許は同法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とされるべきである。（審判請求書第１７頁第２３〜２６行）
（３）また、本件発明３は、甲第１号証乃至甲第３号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、その特許は同法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とされるべきである。（審判請求書第１７頁第２７行〜第１８頁第２行）
　
２．証拠の記載事項
（１）甲第１号証（平成９年度研究報告書「能登地域未利用資源活用事業」石川県工業試験場、平成１０年３月、第１〜１７頁）
　（１ａ）「珪藻土は極めて多孔性であるので、その有望な用途として一般住宅の高気密・高断熱に対処するために吸放湿建材に絞って検討することになった。」（第１頁第１２〜１３頁）
　（１ｂ）「珪藻遺殻は含水非晶質シリカからなり、泥岩や頁岩とか粗粒凝灰岩とかの中には、微量ながら必ず混入している。
・・・能登珪藻土は、モンモリロナイト・・・などの粘土分を多く含んでおり、成型性に優れ多孔質な特性からこれまで耐火断熱レンガ、土壌改良材、コンロなどに応用されている。」（第３頁第２４行〜第４頁第７行）
　（１ｃ）「能登珪藻土は主要成分である珪藻殻の他に、モンモリロナイトを主とする粘土鉱物及び石英、長石等からなる非粘土鉱物を夾雑している。」（第８頁第４〜５行）
　（１ｄ）「能登珪藻土に含まれる珪藻は、海水域で棲息しているCoscinodiscus属で写真３に示すように円形である。珪素殻はシャーレのように上蓋と下蓋から構成され、その表面に１〜２μｍの細孔を無数に有している極めて多孔質な素材であることがわかる。」（第５頁第１〜４行）
　（１ｅ）「吸放湿実験に用いた珪藻土壁材の試作は、珠洲市飯塚層珪藻土を粉砕した生粉末、６００℃焼成粉末の２種類について各々、セメント系固化材（日本ダイヤコム工業（株）製）と３：１の重量比率で混合した。混合原料１００に対して水１２５を加えてよく練り混ぜた後に、石膏ボード（９００×１８００ｍｍ）上に左官工法で約５ｍｍの厚みになるように塗布した後室温で固化させた。」（第８頁第２７行〜第９頁第２行）
　（１ｆ）「吸放湿実験に用いた分級前後の能登珪藻土の化学組成を表５に示す。・・・２μｍ以下の雑粘土の鉱物組成を求めたところ、珪藻殻４８％、粘土３２％、長石７％となり、未処理品と比較して粘土分が約２倍濃縮されている」（第１０頁第１８〜２６行）
  （１ｇ）「逆に吸湿能の高い未処理品は最初の５日間で急激に吸湿し・・・その吸湿量は２２８ｍｇ／ｇに達しており、このように吸湿性に優れているのは、粘土の介在が大きく関与していると考えられる。」（第１２頁第４〜７行）
　（１ｈ）「未処理品の吸湿能は、２μｍ以下の雑粘土に支配されている」（第１３頁第３行）及び「生珪藻土が最も吸放湿能力に優れており」（第１３頁下から８行）
（２）甲第２号証（特許第２６５２５９３号公報）
　　（２ａ）「稚内層珪藻土の粉砕物を単独で使用するか、あるいはこれとその他のセラミックス原料と配合して任意の形状に成形し、焼成することを特徴とする稚内層珪藻土を利用した調湿機能材料の製造法。」（特許請求の範囲、請求項１）
　　（２ｂ）「稚内層珪藻土の粉砕物を単独で使用するか、あるいはこれをフィラーとしてその他の材料と複合し、不焼成とすることを特徴とする稚内層珪藻土を利用した調湿機能材料の製造法。」（特許請求の範囲、請求項２）
　　（２ｃ）「最近の建築様式は高断熱、高気密化の趨勢にあるが、一般に使用されている内装材は調湿機能がなく、結露及びカビやダニの発生が住環境の重大問題となっており、多種多様な調湿材料が期待されている。」（段落【０００１】、第１頁右欄第９〜１３行）
　　（２ｄ）「本発明では、天然無機資源を出発原料として幅広い用途の調湿機能材料を安価に提供し、上記の問題を解決したものである。」（段落【０００４】、第２頁左欄第２７〜２９行）
　　（２ｅ）「本発明で使用する稚内層珪藻土粉砕物の粉体特性の一例は下記の通りである。・・・稚内層珪藻土は、粒子に極めて微細な細孔を有していることにより、比表面積は１２８．９ｍ２／ｇを示し、一般的な珪藻土の３〜４倍の大きさである。・・・稚内層珪藻土は、多孔質構造のクリストバライトを主成分とし、特有の細孔分布を示し、一般的な珪藻土とは異なる原料的特性を有している。・・・稚内層珪藻土の調湿機能は、杉材並びに一般的な珪藻土、ゼオライト等無機質多孔体と比べ、極めて卓越している。」（段落【０００６】、第２頁左欄第４２行〜右欄第３１行）
　　（２ｆ）「図１０は稚内層珪藻土を粉砕し、それ単独で乾式プレス成形後、８００℃で焼成し、タイル状にしたものの調湿機能である。」（段落【０００７】、第２頁右欄第３４〜３７行）
　　（２ｇ）「図１１は稚内層珪藻土を粉砕し水を加えて練り土状にし、土練成形後８００℃で焼成し、タイル状にしたものの調湿機能である。」（段落【０００７】、第２頁右欄第４５〜４７行）
　　（２ｈ）「一般住宅の内壁材として利用した場合にも、その優れた調湿機能が確認できた。」（段落【０００７】、第３頁左欄第９〜１１行）
　　（２ｉ）「第２発明の稚内層珪藻土を利用した調湿機能材料の製造法の構成は下記の通りである。不焼成を特徴とする材料として、石膏系、セメント系、樹脂系などがあるが、例えば、石膏に稚内層珪藻土粉砕物を添加し、その調湿機能の発現を見たのが図１４である。」（段落【０００８】、第３頁左欄第１８〜２２行）
（３）甲第３号証（特許第２９６４３９３号公報）
　　（３ａ）「天然無機鉱物であり、多孔質クリストバライトを主成分とし、細孔分布において半径２０〜１００Åの細孔が全細孔容量の７０％以上を有する珪質頁岩の粉砕物に、成形性と強度の向上およびデザインの多様化を図る目的からその他のセラミックス原料を配合し、水、または水と有機バインダーを加えて成形し、焼成することによって連続気孔を多数形成することを特徴とする調湿セラミックス建材。」（特許請求の範囲、請求項２）
　　（３ｂ）「珪質頁岩は湿度の変化に応じて速やかに吸放湿し、卓越した調湿機能を有している。」（段落【００１４】、第２頁右欄第３５〜３６行）
　　（３ｃ）「実施例２〜珪質頁岩とせっ器質粘土を配合した調湿セラミックス建材
粒径０．４ｍｍ以下に調製した珪質頁岩と神楽粘土の配合比が１０：０，９：１，８：２，７：３，６：４，５：５の６種類の練土状素地を調製した。これらの素地で真空土練成形機を用いて大きさ１１０×６０×１５ｍｍの板状に押し出し成形し、焼成温度９００℃、１時間保持の条件で焼成して板状調湿セラミックス建材を作製した。前記神楽粘土は、せっ器質タイルなどに利用されている一般的なせっ器質粘土である。配合比別製品の物性値を図８〜１１に示した。調湿機能は珪質頁岩の配合比に一義的に支配され、その配合量が多いほど大きい。曲げ強度は神楽粘土の配合量が多くなるほど大きい。このように珪質頁岩粉砕物と他のセラミックス原料を配合することによって目的とする特性に応じた多種多様な調湿セラミックス建材の製造が可能である。」（段落【００１９】）
（４）甲第４号証（石川県珪藻土利用研究会基礎部会編、能登産珪藻土の基礎研究、石川県工業試験場、昭和４１年３月３１日、第１９〜３９頁、表５）
　　（４ａ）「表５」には「珪藻泥岩中の諸鉱物の産状」について記載され、「飯塚層」が「Ｏｐａｌｉｎｅ　ｓｉｌｉｃａ（蛋白石質シリカ）」と「Ｃｌａｙ　ｍｉｎｅｒａｌｓ（粘土鉱物）」を含有することが示されている。
　　（４ｂ）「飯塚泥岩　Ｓ２　図２１
　上部の試料はモンモリロン石・イライト・ハロイサイトよりなるが、下部になるに従ってモンモリロナイトは減少し、イライトが増加する」（第２８頁右欄末行〜第３１頁左欄第３行）
　　（４ｃ）「８．珪藻土に含まれる鉱物について
　能登珪藻土については以上のべたように化石珪藻以外に種々の鉱物が含まれる。
　・・・粘土鉱物としてはモンモリロン石が主要なもので次にイライト・ハロイサイト・緑泥石の順となる。・・・
　能登珪藻土を利用する場合には、化石珪藻の含有量を知ると共に、その鉱物組成を詳しく検討し、特に多量を占めると思われる粘土鉱物の性質を詳細に調べて、用途に対する方策をたてることが肝要である。」（第３７頁右欄第６行〜第３８頁左欄第１０行）
（５）甲第５号証（新版地学事典の抜粋、初版、（株）平凡社、１９９６年１０月２０日、第１８３頁、第３８２頁、第６５７頁）
　　（５ａ）「オパーリンシリカ　ｏｐａｌｉｎ　ｓｉｌｉｃａ　Ｘ線的に無定形な二酸化珪素の水和物（ＳｉＯ２・ｎＨ２Ｏ）で，オパールと同義。オパールは生物および無機物起原の珪酸体に対する包括的用語。土壌中には植物起原のオパール（プラントオパール），土壌の生成過程で形成されるオパール（オパーリンシリカ），デュリ盤中のシリカ集積物などがある。」（第１８３頁左欄第４４行〜右欄第１行）
　　（５ｂ）「オパール　ｏｐａｌ　ＳｉＯ２・ｎＨ２Ｏ　非晶質またはそれに近い含水珪酸鉱物。蛋白石とも。・・・非晶質または結晶度の悪いトリディマイトやクリストバライト構造からなるものも多い。まったくの非晶質のものをｏｐａｌ−Ａという。クリストバライト構造がトリディマイト構造より卓越するものをｏｐａｌ−ＣＴと呼んでいる。」（第１８３頁右欄第１０〜１９行）
　　（５ｃ）「珪質頁岩・・・微晶質石英やオパールＣＴなどのシリカ鉱物と粘土鉱物などの細粒砕屑粒子との混合物からなる。」（第３８２頁左欄第３２〜３８行）
　　（５ｄ）「スメクタイト・・・２：１型の層状珪酸塩粘土鉱物。層間に交換性陽イオンと水分子を有する。２八面体型と３八面体型に分類される。２八面体型スメクタイトの化学式は，・・・で表され，モンモリロナイト・バイデライト・ノントロン石などがこれに属する。」（第６５７頁左欄第５７行〜右欄第４行）
（６）甲第６号証（素木洋一、わかりやすい工業用陶磁器、第１版８刷、技報堂出版（株）、１９９３年５月１０日、第１３〜５６頁）
　「粘土というのは「一般に天然に存在する微細なアルミノ珪酸塩を主成分とする土状混合物で，その微粉末を湿らせれば可塑性を生じ，乾けば剛性を示し，相当の高温度で焼成すれば鋼のように硬くなるものをいう」と定義されている。」（第３７頁第末行〜第３８頁第２行）
（７）甲第７号証（平成５年度共同研究報告書　本道珪藻土の高度利用と資源評価に関する研究、北海道立工業試験場・北海道立地下資源調査所、平成６年３月、第１〜３５頁）
　　（７ａ）「稚内層は主にクリストバライトよりなり、少量の石英とトリディマイトを含有する。また、粘土鉱物と長石は極く少量含まれる。声問層は石英と非晶質シリカおよび少量のクリストバライト・長石・粘土鉱物を含有する。粘土鉱物はいずれも少量であるが認められ、ＫＭＳ−２で雲母型粘土鉱物／スメクタイト混合層鉱物が、ＫＭＳ−８で雲母型粘土鉱物と雲母型粘土鉱物／スメクタイト混合層鉱物、スメクタイトが認められる。とくに、ＫＭＳ−１１でスメクタイトの量が多い。」（第８頁第４〜８行）
　　（７ｂ）「表ＩＶ−１」（第３頁）には、「珪藻土・珪質泥岩の化学分析値」が記載されており、「ＫＭＳ−２」、「ＫＭＳ−８」が「恵北稚内層」であることが示されている。
　　（７ｃ）「稚内層はいずれもオパールＣＴ帯に属するが、Ｘ線回折強度でみるかぎり、北側の恵北や樺岡東方地域の稚内層はクリストバライトが卓越するのに対し、豊富地域など南側ではクリストバライトを多く含有するものの石英・長石・粘土鉱物などの含有量も多い。また、声問層はオパールＡ帯に属する。
　粘土鉱物は雲母型粘土鉱物が多く、他に雲母型粘土鉱物／スメクタイト混合層鉱物を伴っていることが多い。これは堆積粒子としての雲母型粘土鉱物が堆積時にすでに、風化により雲母型粘土鉱物／スメクタイト混合層鉱物やスメクタイトに変化したものと考えられる。また、稚内層中にスメクタイトがほとんどなく、混合層鉱物であるのは、続成過程でスメクタイトから混合層鉱物への変換が行われたためであろう。」（第１９頁第２〜１０行）
　　（７ｄ）「稚内層の調湿機能は最低でも８以上あり、声問層の３倍以上である。稚内層にあっては樺岡、上幌延が小さく上部層のＴＭＵ−２９、恵北が大きい。（第３１頁第１８〜１９行）
　　（７ｅ）「稚内層は主に珪質泥岩〜頁岩より構成され、オパールＣＴ帯に属する。地区毎に鉱物組成の違いが認められ、クリストバライトが卓越、Ｓｉ／Ａｌ比が高いのは樺岡東方地区や恵北地区である。他の地区は石英や長石の含有量がやや多い。粘土鉱物は雲母型粘土鉱物と雲母型粘土鉱物／スメクタイト混合層鉱物よりなる。」（第３４頁第２２〜２５行）
　　（７ｄ）「調湿機能は稚内層最上部付近で高く、中部から下部に向かって低下し、増幌層と声問層ではさらに低くなる。また、その機能はＳｉＯ２含有率、鉱物組成、クリストバライトの結晶度とは直線的な相関関係はなく、基本的には細孔構造に支配されると考えている。（第３４頁第２９〜３１行）
（８）甲第８号証（岡部賢二他、北海道せっ器粘土鉱床開発に関する研究−その３旭川地域−、地質調査所月報、１９８５年、第３６巻、第９号、第４７９〜５１１頁）
　「神楽台地区の粘土は・・・長石，有色鉱物，石英等の斑晶と，モンモリロナイト，カオリン等の粘土鉱物からなる基質で構成されている．」（第４９１頁右欄第２８行〜第４９４頁左欄第５行）
（９）甲第９号証（セラミックス加工ハンドブック編集委員会編集、セラミックス加工ハンドブック−基礎から応用事例まで−、株式会社建設産業調査会、昭和６２年１１月３０日発行、第１０１〜１１３頁）
　　（９ａ）モンモリロナイトがスメクタイトに分類されるものであることが記載されている。（第１０７頁表２．１．４）
　　（９ｂ）モンモリロナイトは、「粘土鉱物のうちでも、その粒子は極めて微細で、コロイド的性質を持つ。」ことが記載されている。（第１０９頁左欄第５〜６行）
　　（９ｃ）モンモリロナイトの用途として、「セラミックス原料としては、陶磁器、耐火物などの原料に数％添加して、可塑性を高めたり、強度を増すために利用している。」ことが記載されている。（第１０９頁左欄第３１〜３３行）
（１０）甲第１０号証（宮北啓、前川春義、能登地方における珪藻質軟岩（珪藻土）の工学的性質、Ｔｈｅ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｇｅｏｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　Ｊａｎｕａｒｙ、１９８３、第８３〜８８頁）
　（１０ａ）「本軟岩は珪素の遺がいと粘土を主体とし一部に火山灰などが堆積してできたもので、その特徴としては間隙比が約２．６と非常に多孔質材料であるにもかかわらず、一軸圧縮強度が１９〜２２ｋｇｆ／ｃｍ２（珠洲地区の場合）と高く、変形に対してはぜい性的な挙動を呈する。・・・また珪藻質軟岩は、・・・・固結力（セメンテーション作用）を有する。・・・飯塚珪藻泥岩層の（海成）の理化学的諸性質については次のとおりである。珪素の化石の大きさは２０〜４０μｍの大型のものから０．５μｍの小型のものまで含まれ、・・・中でも円形のコシノディスクスが多く、・・・鉱物組織は粘土鉱物としてモンモリロナイト・・・が含まれ、」（第８３頁左欄第１２行〜同右欄第１５行）
　　（１０ｂ）「本軟岩ではｗ＝７５％付近まで若干の増加が認められるものの、・・・ｗ≒２５％で一たん最小値となり、更にｗを低下させると強度は顕著な増大を示す。」（第８６頁左欄下から４行〜右欄第１行及び図−１０）
　　（１０ｃ）「本軟岩は非常に多孔質でかつ比較的高い固結力のため強度的には安定した性質を有している。」（第８８頁左欄下から第２行〜右欄第１行）
　
ＩＶ−２．弁駁書
１．弁駁の趣旨
第１
　平成２１年１０月２３日付け訂正請求の訂正事項ｃは、文言上は、特許請求の範囲の減縮にあたるが、実質的には何ら特許請求の範囲を減縮するものとなっていない。よって、訂正事項ｃは、特許法第１３４条の２第１項第１号の規定に違反するものであり、認められるべきではない。
第２
（１）上記訂正事項ｃが認められたとしても、訂正後の請求項１〜３の各特許発明は、特許を受けようとする発明が明確でなく、特許法第３６条第６項第２号の規定を満たすものではなく、本件特許は、特許法第１２３条第１項第４号の規定により無効とされるべきである。
（２）また、上記訂正事項ｃが認められたとしても、訂正後の請求項１〜３の各特許発明は、甲第１号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、そうでないとしても甲第１号証に記載された発明及び甲第２〜１０号証（特に甲第２号証）に記載された周知技術に基づき当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定に違反して特許を受けたものである。よって、本件特許は、特許法第１２３条第１項第２号の規定により無効とされるべきである。
２．理由
第１の理由
　訂正事項ｃは、訂正前の特許請求の範囲を技術的に特定する事項ではない。このため訂正後の特許請求の範囲に基づいて定められる特許発明の技術的範囲は、訂正前の特許請求の範囲に基づいて定められる特許発明の技術的範囲を減縮するものではなく、訂正事項ｃは、特許請求の範囲の減縮を目的としたものとはいえない。　
　訂正事項ｃは、「オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物」を「オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物であって、北海道の淺茅野層、ポンニタチナイ層、１７線川層のいずれかから産する天然鉱物」とするものである。しかし、訂正事項ｃは、下記に述べる通り、各請求項に規定した「オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物」が広く分布している地層を単に例示したに過ぎないものであり、訂正事項ｃによって特定される技術的事項はない。
　すなわち、訂正事項ｃの「北海道の淺茅野層、ポンニタチナイ層、１７線川層」のいずれの地層名によっても、一義的に決定できる特性や成分や成分比率等の鉱物的特長はないことは明らかであり、これらの地層と同様、「オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物」が広く分布し、当該天然鉱物を産することが明確な甲第１号証に記載の能登の飯塚層等との違いを明らかにするものではない。
　例えば、「淺茅野層、ポンニタチナイ層、１７線川層」と同様に北海道北の地層である「稚内層」については、甲第２号証及び甲第７号証に記載されているように、珪藻が地圧・地熱による地質的変質作用を受け、結晶化が進み、頁岩化してなるシリカ鉱物（オパーリンシリカ）を主成分とし、スメクタイトを含む天然鉱物であることに加えて、その鉱物組成や化学組成、電子顕微鏡での画像による違い等、各種の分析や試験結果に基づく基礎的性状やセラミックス特定が明らかとなっており、「稚内珪藻土」との呼称で一義的に特定される技術的事項（鉱物的特長等）が存在する。
　これに対し、「淺茅野層、ポンニタチナイ層、１７線川層」は、本件明細書の段落［００１５］の「・・・等の地層に広く分布している」との記載からも明らかな通り、「オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物」が広く分布し、当該天然鉱物を産することが可能な地層名の例示に過ぎず、これらの地層名によって当然に特定されることができる技術的事項（鉱物的特長等）はない。甲第５号証からも明らかなように、オパーリンシリカはオパール系鉱物の総称で、スメクタイトはスメクタイト系粘土鉱物の総称であり、これらには天然鉱物が含有する成分の大枠を示す程度の意味合いしかなく、これらの成分からなる天然鉱物が広く分布しているとされているだけの地層名によって、それ以上に明確に特定できる、より詳細な成分組成や鉱物的特長があるわけもない。
　本件特許にかかる調湿建材の原料に関する発明特定事項は「オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物」がその全てであり、訂正事項ｃの「北海道の淺茅野層、ポンニタチナイ層、１７線川層のいずれかから産する天然鉱物」との追加要件によって新たに特定できる技術的事項はない。このため訂正後の特許請求の範囲に基づく特許発明の技術的範囲は、訂正前の特許請求の範囲に基づく特許発明の技術的範囲と何ら変わるところがなく、訂正事項ｃは、実質的に、特許請求の範囲の減縮を目的とするものではない。
　よって、訂正事項ｃは、特許法第１３４条の１第１項第１号の規定に違反するものであり、認めるべきではない。
第２の理由
　訂正事項ｃによって特定される技術的事項はないとは言え、訂正事項ｃによって、特許請求の範囲は、文言上、減縮されている。また、「オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物」である点で一致していることが明確な、甲第１号証に記載の能登の飯塚層等から産する天然鉱物と訂正事項ｃによって特定された淺茅野層等から産する天然鉱物や該天然鉱物によって得られる調湿建材とは、原料の地層表示（産地表示）をする等、人為的方法で両者を区別可能にすることは、理論上、できる。このため、本件にかかる特許権のおよぶ範囲は、訂正事項ｃによって減縮するとも言える。
　特許法第７０条第１項に規定されているように、「特許請求の範囲」は特許発明の技術的範囲を画するものであり、上記したように、この点に何らの影響も与えない訂正事項ｃが「特許請求の範囲の減縮」を目的にしたものであることが認めら得ることはないと信じるが、万が一、訂正が認められたとしても訂正後の請求項１〜３の各特許発明は、特許法第１２３条第１項第４号の規定、特許法第１２３条第１項第２号の規定により無効とされるべきである。
　第２の（１）
　訂正後の請求項１〜３の各特許発明は、下記に述べる通り特許を受けようとする発明が明確でなく、特許法第３６条第６項第２号の規定を満たすものではない。
　訂正事項ｃは「北海道の淺茅野層、ポンニタチナイ層、１７線川層のいずれかから産する天然鉱物」とするものであるが、かかる要件は、「オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物」が広く分布する地層名にすぎない。一方、本件各特許を構成する「オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物」については、「主成分」の語の定義については議論のあるところであるが、少なくともオパーリンシリカとスメクタイトの両成分は分析が可能であり、これらの成分に関しては、天然鉱物を本件特許の対象の調湿建材とした場合も、原料状態の場合も、明確である。
　しかし天然鉱物が、「北海道の淺茅野層、ポンニタチナイ層、１７線川層のいずれかから産する」か否かについては、本件明細書に記載や、本件特許の出願時の周知技術を勘案しても明確にできる客観的な方法はない。甲１号証に記載の能登の飯塚層等からも「オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物」を産することは明らかであるが、製品或いは原料に、正直な人為的方法により産地表示がされていない限り、両者を区別する方法はなく、追加された「北海道の淺茅野層、ポンニタチナイ層、１７線川層のいずれかから産する」とする要件は、特許を受けようとする発明を著しく不明確なものにしている。
　よって、訂正後の請求項１〜３の各特許発明は、下記に述べる通り特許を受けようとする発明が明確でなく、特許法第３６条第６項第２号の規定を満たすものではなく、本件特許は、特許法第１２３条第１項第４号の規定により無効とされるべきである。
　
Ｖ．被請求人の反論と証拠方法
　
Ｖ−１．答弁書
　被請求人は、請求人の主張に対して、
Ａ　本件発明１は、新規な技術思想で構成されているので、甲第１号証の発明と同一でなく、また実質同一でもないので、特許法第２９条第１項第３号には該当しない。甲第４乃至７号証及び甲第１０号証の記載を参酌しても同様である。
Ｂ　本件発明１は、甲第１号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明できたものではないので、特許法第２９条２項の規定に該当しない。他の証拠を参酌しても同様である。
Ｃ　本件発明２は、甲第１号証の発明と同一でなく、また実質同一でもないので、特許法第２９条第１項第３号には該当しない。
　また、本件発明２は、甲第１号証及び甲第２号証に記載に基づいて、当業者が容易に発明できたとすることはできないので、特許法第２９条２項の規定に該当しない。甲第７号証を参酌しても同様である。
Ｄ　本件発明３は、甲第１号証乃至甲第３号証に記載に基づいて、当業者が容易に発明できたとすることはできないので、特許法第２９条２項の規定に該当しない。甲第７号証及び甲第８号証を参酌しても同様である。
と主張している。
Ａについて
（１）甲第１号証には、少なくとも本件特許の「自硬性」を発揮できる程度に有意なスメクタイトが含まれている旨の記載が一切ない。
　（１ｅ）によれば「セメント系固化材（日本ダイヤコム工業（株）製）と３：１の重量比率で混合した。）」とあり、甲第１号証に記載の天然鉱物は、むしろ自硬性を有しないので、セメント系固化材を添加していると推定できる。
（２）本件特許に対してなされた無効２００６−８０２３６号審決では、たとえ「オパーリンシリカ」と「スメクタイト」とを有意に含んだ天然鉱物であっても、調湿性及び自硬性並びに低温焼結性という特性を有するための有意な量が含まれていなければ、本件特許の「オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物」の要件を具備しないことが認定されている。
　甲第１号証には、少なくとも「自硬性」について記載されていないので、甲第１号証に記載の天然鉱物は、調湿性及び自硬性並びに低温焼結性という特性を合わせ持った天然鉱物ではなく、甲第１号証の記載事項（１ｂ）、（１ｃ）、（１ｆ）は、本件発明１の「オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物」とは異なると共に、本件発明については記載されていない。これは、「オパーリンシリカ」、「スメクタイト」という用語の意義の問題ではないので、甲第４号証、甲第５号証、甲第６号証、甲第９号証を参酌しても結論は同じである。
（３）甲第９号証の（９ａ）、（９ｂ）の記載事項は、本件発明の効果と関係が無く、（９ｃ）の記載は、一般的な「可塑性」、「強度」を有していることを示すに過ぎない。また、甲第１０号証の（１０ａ）、（１０ｂ）の記載事項は、いずれも効果とは直接関係が無く、（１０ｃ）の記載「本軟岩は非常に多孔質で比較的高い固結力のため強度的には安定した性質を有している。」とされ、ここには、強度として、圧縮強度（図−１０）が示されているだけであり、「ＯＰＳ粉体（本件特許明細書【００１５】、本件特許の請求項１に記載の特許発明の実施例）配合比１００％」の材料の効果を推測できる記載内容ではない。これは、能登珪藻土がもともと耐火断熱レンガとして使われており、本件発明のように「床材としても使用できる強度と耐摩耗性を備えた調湿セラミック建材を提供とする」ことを目的としていないので、甲第１０号証では、圧縮強度しか問題にしておらず、曲げ強度や摩耗減量に関する記載がないのは当然である。
　乙第１号証のコンクリートの場合の圧縮強度と曲げ強度が経験値で１００：２０〜１３となっており、甲第１０号証の圧縮強度は、最大でも２５ｋｇｆ／ｃｍ２であるから、前記比率で換算すれば、本件発明とは明らかに効果が相違する。
　審判請求書の「発明が同一であるので、効果も同一である。」とする主張によれば、甲第１号証に記載の発明と本件発明は効果が相違するので、甲第１号証と本件発明は明らかに異なる発明である。
（４）審判請求書によれば、甲第６号証は『粘土というのは「一般に天然に存在する微細なアルミノ珪酸塩を主成分とする土状混合物で、その微細粉末を湿らせば可塑性を生じ、乾けば剛性を示し、相当の高温度で焼成すれば鋼のように硬くなるものをいう」と定義されている。』と記載されている。したがって、甲第６号証では、一般的粘土の定義を示しているに過ぎず、甲第１号証に記載の天然鉱物がこのような性質を有することを示すものではない。さらに、剛性についても明示がなく、単に“羊羹のような軟弱なものではない”旨を示すに過ぎず、本件特許明細書表２第１欄に示す、効果を推測できる内容ではない。
　なお、甲第９号証と甲第１０号証に記載の天然鉱物と本件発明の天然鉱物と特性が異なることは前述のように明らかである。
Ｂについて
（１）審判請求書には、本件発明１が甲第１号証に記載の発明から容易に発明をすることができたとする論理付けが示されていない。
（２）上記Ａのように、甲第１号証には、本件発明の特性である「自硬性」について一切記載されていない。これは、甲第２〜１０号証を参酌しても同じ結論である。
　さらに、甲第１号証の「４．２実験方法」によれば、セメント系固化材を混合したとある。したがって、甲第１号証に記載の能登珪藻土には、必ずセメント系固化材を加え、また樹脂材料からなる固化材を加える場合もあるので、甲第１号証には、自硬性について、これを受け入れる技術的基礎が一切ないと言える。
（３）本件発明の調湿機能では、「槽内の温度は２５℃、変動させる湿度は低湿側を５０％、高湿度側を９０％とした」条件で、実験を行い、例えば、表２の非焼成の１００％ＯＰＳ粉体の場合、「８．９ｗｔ％」となっている。
　これに対して、甲第１号証に記載の吸湿機能については、相対湿度１００％又は９０％のデータである。相対湿度１００％とは、雨天時の屋外を想定したような実験条件であり、本件発明の調湿機能とは比較のしようが無い。また、９０％のデータについては壁材の重量が示されて折らず、本件発明の効果とは比較できない。
（４）甲第１号証には、本件発明の曲げ強度や摩耗減量についての記載は一切ない。
（５）甲第２〜７号証には、本件発明の特性を有する材料については記載されていない。また、甲第８〜１０号証にも、本件発明の特性を有する材料については記載されていない。よって、たとえ、甲１号証の天然鉱物に、甲第２〜１０号証記載の材料を加えたとしても本件発明の特性を発揮することはできない。
　また、甲第２〜１０号証記載の材料以外に、本件発明の特性を一部有する材料が得られたとしても、甲第１号証には、本件発明の自硬性をはじめ、自硬した結果の強度、「調湿建材」としての調湿性能のいずれについても、これを受け入れる技術的基盤がないので、この材料を甲第１号証に適用することはできない。
　さらに、何らかの材料（添加物）を甲第１号証に記載の天然鉱物に加えて、たとえ、本件発明のような特性を得ることができたとしても、それはそもそも「天然鉱物」ではないので、進歩性の判断の前提を欠く。
Ｃについて
（１）本件発明２は、本件発明１の「オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物」を出発物質として、設ける製品の特性に応じて「他の原料」を配合して成形して固化したことを特徴とする発明である。
（２）したがって、特許発明１の「オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物」が甲第１号証と異なり、本件発明１が甲第１号証等から容易に発明できたとは言えないので、当然に本件発明２も甲第１号証とは異なり、本件発明２が甲第１号証等から容易に発明できたとは言えない。さらに、甲第７号証を参酌しても同様である。
Ｄについて
（１）本件発明３は、本件発明１の「オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物」を出発物質として、設ける製品の特性に応じて「他の原料」を配合して成形して、低温焼成したことを特徴とする発明である。
（２）したがって、特許発明１の「オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物」が甲第１号証乃至甲第３号証から容易に発明できたとは言えないので、当然に本件発明３も甲第１号証乃至甲第３号証から容易に発明できたとは言えない。さらに、甲第７号証及び甲第８号証を参酌しても同様である。
　
Ｖ−２．訂正請求書の主張
　被請求人は、訂正請求書の［６］訂正の原因−２として平成２０年３月２４日付け審決の内容の誤りを誤認事項１乃至９として指摘し、本件発明１乃至３につき、乙２号証乃至乙１４号証を証拠方法として提出し、本件特許が特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたもので、特許法第１２３条第１項第２号の規定により無効とすべきとした審決は誤りであり、訂正請求前の本件発明１乃至３であっても無効事由を有しないと主張する。
　
ＶＩ．当審の判断
　
ＶＩ−１．無効理由の検討
１．本件訂正発明１について
　甲第１号証には、記載事項（１ａ）によれば、「珪藻土は極めて多孔性であるので、その有望な用途として・・・吸放湿建材に絞って検討すること」が記載され、記載事項（１ｂ）によれば、「珪藻遺殻は含水非晶質シリカからな」ること、「能登珪藻土は、モンモリロナイトなどの粘土分を多く含んでおり、成型性に優れ」ること、また、記載事項（１ｃ）によれば、「能登珪藻土は主要成分である珪藻殻の他に、モンモリロナイトを主とする粘土鉱物及び石英、長石等からなる非粘土鉱物を夾雑している。」ことが記載されている。そして、記載事項（１ｅ）に「試作は、珠洲市飯塚層珪藻土を粉砕した生粉末、・・・セメント系固化材（日本ダイヤコム工業（株）製）と３：１の重量比率で混合し・・・固化させた。」ことが記載されている。
　これらの記載を本件発明１の記載ぶりに則して整理すると、甲第１号証には、「主要成分である含水非晶質シリカからなる珪藻殻の他に、モンモリロナイトなどの粘土分を多く含み成型性に優れた能登珪藻土からなり、セメント系固化材と混合し固化させた吸放湿建材」の発明（以下、「甲１発明」という。）が記載されていると認められる。
　そこで、本件発明１と甲１発明とを対比すると、「吸放湿」の目的は「高気密・高断熱に対処するため」（１ａ）で「調湿」であることは明らかであるから、甲１発明の「吸放湿建材」は、本件発明１の「調湿建材」に相当する。また、甲１発明の「セメント系固化材と混合し固化させた」ことは、本件発明１の「固化」する点で共通する。さらに、甲１発明の「能登珪藻土」と本件発明１の「天然鉱物」とは、「天然鉱物」である点で共通し、甲１発明の「含水非晶質シリカからなる珪藻殻」は、「無定形な二酸化珪素の水和物」であるから、甲第５号証の記載事項によれば、本件発明１の「オパーリンシリカ」に相当し、能登珪藻土の「主要成分」であるから「主成分」であることは明らかである。一方、「モンモリナイト」は、甲第５号証の記載事項（５ｄ）の「２八面体型スメクタイトの化学式は，・・・で表され，モンモリロナイト・・・がこれに属する。」との記載から、「スメクタイト」に属するといえ、甲１発明で「モンモリロナイトなどの粘土分を多く含み成型性に優れ」たものと記載されているので、この粘土分が成型性に寄与していることは明らかであり、粘土分の代表的成分であり、甲第６号証に「粘土というのは「一般に天然に存在する微細なアルミノ珪酸塩を主成分とする土状混合物で，その微粉末を湿らせれば可塑性を生じ，乾けば剛性を示し，相当の高温度で焼成すれば鋼のように硬くなるものをいう」と定義されている。」と記載されているから、粘土鉱物の１つである「スメクタイト」が自硬性を有することは、当業者にとって明らかなことであって、しかも、甲１発明の「能登珪藻土」に含まれる「スメクタイト」が、「能登珪藻土」に「固結力」を与えているだけの有意な量が含まれていることは、甲第１０号証記載事項（１０ａ）に記載されているから、能登珪藻土からみても「主成分」ということができる。
　以上のことから、甲１発明の「主要成分である珪藻殻の他に、モンモリロナイトなどの粘土分を多く含み成型性に優れた能登珪藻土」は、「オパーリンシリカ及びスメクタイトを主成分として含有する天然鉱物」といえる。
　したがって、両者は、「オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物を固化してなる調湿建材」で一致し、
本件訂正発明１の天然鉱物が「北海道の浅茅野層、ポンニタチナイ層、１７線川層のいずれかから産する」と限定されているのに対して、甲１発明では、「能登珪藻土からなる」点（以下、「相違点ａ」という。）
本件訂正発明１が天然鉱物を「固化」するのに対して、甲１発明では「セメント系固化材と混合し固化させた」点（以下、「相違点ｂ」という。）
で相違している。
　最初に、相違点ａについて検討する。
　相違点ａにより特定される事項は、前記訂正事項ｃで述べたように天然鉱物が産する３つの地層であり、これらの地層がオパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物を産することは請求人の申し立てたいずれの証拠にも記載されておらず、これらの地層がオパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物を産することが周知であったも認められないから、当業者といえども「能登珪藻土からなる」天然鉱物に換えて「北海道の浅茅野層、ポンニタチナイ層、１７線川層のいずれかから産する」天然鉱物と特定することは容易に想到し得る産地の変更とすることはできない。
　次に、相違点ｂについて検討する。
　本件訂正発明１における「固化」の技術的意義は、「従来の調湿性塗材は、調湿原料として各種珪藻土、硬化剤としてセメントやプラスター、結合材として樹脂をそれぞれ使用するのが一般的であるが、硬化剤の水和生成物或いは樹脂によって調湿原料の細孔が塞がれ、その機能が阻害されるという問題があり、また、セメントや樹脂で固化した材料を再利用することは困難であるという問題もある。」（特許明細書の段落【０００４】、以下同じ）という問題意識から「本発明は、調湿性と自硬性とを備えた天然鉱物と、骨材、繊維質物、解膠剤などとを混合し、現場で水と混練して施工する塗材であり、特別な硬化剤や結合剤を使用することなく固化するために、再利用が容易であることを特徴とする調湿建材である。」（段落【０００９】）あるいは「この天然鉱物が備える自硬性はスメクタイトの特性に基づくものと考えられるが、特別な硬化剤又は結合剤を加えることなく固化し、その凝結力は他の粘土鉱物に比し卓越したものである。また、この天然鉱物は６００℃ぐらいの低温焼成によって陶磁器質床タイルの規格を満足する強度と耐摩耗性を発現するという比類のない特徴を有する。本発明の調湿建材は、天然鉱物のこれらの特性を利用することによってはじめて可能としたものである。」（段落【００１３】）と記載されるように硬化剤や結合材を混合しなくとも卓越した凝結力をもって固化するという効果を達成するものであるから、本件訂正発明１における「固化」とは、単に固まることを意味するのではない。
　そして、甲第１号証の記載事項（１ｈ）に「未処理品の吸湿能は、２μｍ以下の雑粘土に支配されている」及び「生珪藻土が最も吸放湿能力に優れており」と記載されるように、珪藻土の吸放湿能力は、未処理の珪藻土に支配されているとはいえ、このことから、能登珪藻土からなる天然鉱物が必須とする「セメント系固化材と混合」することを省き、自らの固結力を発揮させることには飛躍があり、当業者といえども「セメント系固化材と混合」することを省くことを困難なく想到し得ることとすることはできない。
　そして、本件訂正発明１の奏する効果については、「ＯＰＳ粉体を利用した左官用調湿建材は、固化した時の凝結力が大きく、セメントを硬化剤に使用するよりも耐摩耗性に優れ、それ自体の機能が付加されることによって、吸放湿機能が大きい。また、骨材等に機能性原料を利用すれば、特別な硬化剤や結合剤を使用しないためにその機能が阻害されないことから、材料設計が容易であり、作製する左官用調湿建材の機能を高度化又は多様化することができる。さらには、一旦固化したものも分離・解砕するだけで元の状態に戻るため、再利用が容易である。」（特許明細書の表１及び段落【００２２】）というものであり、格別顕著と認められる。
　してみると、本件訂正発明１は、甲第１号証に記載された発明でなく、甲第１号証に記載された発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたものではないから、特許法第２９条第１項第３号及び同条第２項の規定に違反して特許を受けたものとはいえない。
２．本件訂正発明２について
　本件訂正発明２と甲１発明とを対比すると、甲１発明の「吸放湿建材」は、本件訂正発明２の「調湿建材」に相当する。また、甲１発明の「セメント系固化材と混合し固化させた」ことは、「固化」前に成形することは記載されているに等しい事項であるので、本件訂正発明２の「成形した後、固化」することで共通する。また、甲１発明では、他の原料を配合せず、配合する「天然鉱物」は「天然鉱物の単独粉体」であるといえるので、甲１発明の「主要成分である含水非晶質シリカからなる珪藻殻の他に、モンモリロナイトなどの粘土分を多く含み成型性に優れた能登珪藻土」と本件訂正発明２の「オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物の単独粉体又はこれと他の原料とを配合した混合粉体」とは、「オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物の単独粉体」である点で共通する。
　したがって、両者は、「オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物の単独粉体を成形した後、固化してなる調湿建材」で一致し、
本件訂正発明２の天然鉱物が「北海道の浅茅野層、ポンニタチナイ層、１７線川層のいずれかから産する」と限定されているのに対して、甲１発明では、「能登珪藻土からなる」点（以下、「相違点ｃ」という。）
本件訂正発明２は天然鉱物を「固化」するのに対して、甲１発明の天然鉱物が「セメント系固化材と混合し固化させた」点（相違点ｄ）、
本件訂正発明２が固化する前に「これと他の原料とを配合した混合粉体」にしているのに対して、甲１発明では、「これと他の原料とを配合した混合粉体」にすることについて明示されていない点（相違点ｅ）
で相違している。
　各相違点について検討すると、相違点ｃは、「２−１．本件訂正発明１について」で検討した「相違点ａ」と同じ相違点であるから、「２−１．本件訂正発明１について」で検討した理由により、当業者といえども「能登珪藻土からなる」天然鉱物に換えて「北海道の浅茅野層、ポンニタチナイ層、１７線川層のいずれかから産する」天然鉱物と特定することは容易に想到し得る産地の変更とすることはできない。
　次に、相違点ｄは、「２−１．本件訂正発明１について」で検討した「相違点ｂ」と同じ相違点であるから、「２−１．本件訂正発明１について」で検討した理由により、当業者といえども甲１発明の「セメント系固化材と混合」することを省くことを困難なく想到し得ることとすることはできない。
　そして、相違点ｅについては、「天然鉱物の単独粉体」との選択的事項であり、しかも、例えば、甲第２号証の記載事項（２ｂ）にあるように「珪藻土の粉砕物を単独で使用するか、あるいはこれをフィラーとしてその他の材料と複合し、不焼成とすること」は、従来から当該分野において用いられてきた周知手段にすぎないから実質的な相違点ではない。
　さらに、本件訂正発明２の奏する効果については、「ＯＰＳ粉体を利用した定形調湿建材は、成形・乾燥・固化によって作製したものであるが、焼成することによって作製した市販の調湿セラミックスに匹敵もしくはそれを上回る強度と耐摩耗性とを備えている。焼成しないためにＯＰＳ粉体と配合する原料には有機質物を含めて多様なものが利用でき、目的とする材料の設計が容易でありその機能を高度化又は多様化することができる。また、作製した調湿建材は解砕するだけで元の状態に戻るために再利用が容易である。」（特許明細書の表２及び段落【００２８】）というものであり、格別顕著と認められる。
　してみると、本件訂正発明２は、甲第１号証に記載された発明でなく、甲第１号証に記載された発明に基づき当業者が容易に発明をすることができたものではないから、特許法第２９条第１項第３号及び同条第２項の規定に違反して特許を受けたものとはいえない。
　なお、本件訂正発明２に対する「本件発明２は、甲第１号証及び甲第２号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、・・・無効とされるべきである。」との無効理由の主張については、甲第２号証に記載された不焼成を特徴とする第２発明が、「第２発明の稚内層珪藻土を利用した調湿機能材料の製造法の構成は下記の通りである。不焼成を特徴とする材料として、石膏系、セメント系、樹脂系などがあるが、例えば、石膏に稚内層珪藻土粉砕物を添加し、その調湿機能の発現を見た」（甲第２号証の記載事項（２ｉ））とあるように、いわゆる固化材の使用を前提とするものであるから、甲１発明との相違点ｄである天然鉱物が「セメント系固化材と混合し固化させた」点に換えて天然鉱物を「固化」することを採用することを想起することは困難であり、当業者といえども本件訂正発明２を甲第１号証及び甲第２号証に記載された発明に基づいて容易に想到することはできない。
３．本件訂正発明３について
　本件訂正発明３と甲１発明とを対比すると、甲１発明の「吸放湿建材」は、本件訂正発明３の「調湿建材」に相当する。また、甲１発明の「セメント系固化材と混合し固化させた」ことは、「固化」前に成形することは記載されているに等しい事項であるので、本件訂正発明３の「成形した後、６００〜９００℃で低温焼成すること」とは「成形した後、固化」することで共通する。また、甲１発明では、他の原料を配合せず、配合する「天然鉱物」は「天然鉱物の単独粉体」であるといえるので、甲１発明の「主要成分である含水非晶質シリカからなる珪藻殻の他に、モンモリロナイトなどの粘土分を多く含み成型性に優れた能登珪藻土」と本件訂正発明３の「オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物の単独粉体又はこれと他の原料とを配合した混合粉体」とは、「オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物の単独粉体」である点で共通する。
　したがって、両者は、「オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物の単独粉体を成形した後、固化してなる調湿建材」で一致し、
本件訂正発明３の天然鉱物が「北海道の浅茅野層、ポンニタチナイ層、１７線川層のいずれかから産する」と限定されているのに対して、甲１発明では、「能登珪藻土からなる」点（以下、「相違点ｆ」という。）、
本件訂正発明３は天然鉱物を「６００〜９００℃で低温焼成する」のに対して、甲１発明の天然鉱物が「セメント系固化材と混合し固化させた」点（以下、「相違点ｇ」という。）、
本件訂正発明３が固化する前に「これと他の原料とを配合した混合粉体」にしているのに対して、甲１発明では、「これと他の原料とを配合した混合粉体」することについて明示されていない点（以下、相違点「相違点ｈ」という。）で相違している。
　各相違点について検討すると、相違点ｆは、「２−１．本件訂正発明１について」で検討した「相違点ａ」と同じ相違点であるから、「２−１．本件訂正発明１について」で検討した理由により、当業者といえども「能登珪藻土からなる」天然鉱物に換えて「北海道の浅茅野層、ポンニタチナイ層、１７線川層のいずれかから産する」天然鉱物と特定することは容易に想到し得る産地の変更とすることはできない。
　次に、相違点ｇは、「２−１．本件訂正発明１について」で検討した「相違点ｂ」と同様に「セメント系固化材と混合」することを省くことは当業者といえども容易に想到し得ることとはいえないし、「６００〜９００℃で低温焼成する」点は、例えば、甲第２号証に「珪藻土を粉砕し水を加えて練り土状にし、土練成形後８００℃で焼成し、タイル状にした」（記載事項（２ｇ））とあるように、従来から当該分野において用いられてきた周知手段にすぎないものということができたとしても甲第２号証に記載された発明は、本件特許明細書において「この製造法では６００〜９００℃の低温焼成で、ＪＩＳ  Ａ  ５２０９で規定されている床タイルの規格を満足する耐摩耗性を有する調湿セラミックス建材の作製は出来ない。」（段落【０００６】）とする「稚内層珪藻土」（記載事項（２ａ））を用いるもので、「オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物」を出発物質としておらず、「甲第３号証に記載された発明も「焼成温度９００℃、１時間保持の条件で焼成して板状調湿セラミックス建材を作製した」（記載事項（３ｃ））ことは記載されるものの「天然無機鉱物であり、多孔質クリストバライトを主成分とし、細孔分布において半径２０〜１００Åの細孔が全細孔容量の７０％以上を有する珪質頁岩の粉砕物」（記載事項（３ａ））を用いており、「オパーリンシリカとスメクタイトとを主成分とする天然鉱物」を出発物質としておらず、それぞれ、相違点ｇを甲１発明に採用させることを動機付ける発明として適当ではない。
　そして、相違点ｈは、「天然鉱物の単独粉体」との選択的事項であり、従来から当該分野において用いられてきた周知手段にすぎないから実質的な相違点ではない。
　さらに、本件訂正発明３の奏する効果については「ＯＰＳ粉体単独で作製した調湿セラミックス建材は、６００℃の低温焼成で表３に示した市販の調湿セラミックスよりも強度は大きく、耐摩耗性は陶磁器質床タイルのＪＩＳ規格を満足する。」（特許明細書の表４乃至６及び段落【００３５】）というものであり、格別顕著と認められる。
　してみると、本件訂正発明３は、甲第１号証乃至甲第３号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものはないから、特許法第２９条第２項の規定に違反して特許を受けたものとはいえない。
　
ＶＩ−２．訂正請求に起因する無効理由について
　平成２２年３月１７日付け補正拒否の決定により、審判請求書の補正が許可され、「訂正後の請求項１〜３の各特許発明は、天然鉱物が「北海道の浅茅野層、ポンニタチナイ層、１７線川層のいずれかから産する」か否かが、本件特許明細書や本件特許出願時の周知技術を参酌しても明確に判断することができないので、かかる特定事項は、特許を受けようとする発明を不明確にしているといわざるを得ないものであるから、特許法第３６条第６項第２号の規定を満たすものでなく、本件特許は、特許法第１２３条第１項第４号の規定により無効とすべきものである」との無効理由が審理の対象となった。
　そこで、かかる特定事項が、特許を受けようとする発明を不明確にしているか、否かを検討する。
　被請求人が証拠方法として提示する乙第１７号証乃至乙第１９号証は、北海道立地質研究所のＨＰ（ホームページ、http://www.gsh.pref.hokkaido.jp/）に掲載された資料であって、乙第１７号証の１は、５万分の１地質図幅「３旭川−１１浅茅野台地」及び乙第１８号証の１は、５万分の１地質図幅「３旭川−１７浜頓別」の印刷物であり、これらの地質図幅とそれぞれの凡例や乙第１９号証の５万分の１地質図幅／説明書「３旭川−１７浜頓別」北海道開発庁、発行日：昭和４２年３月を参照することにより、浅茅野層、ポンニタチナイ層及び１７線川層は明確に把握することができ、それらの範囲内か外かは地質図幅に基づき認識可能であるので、それらのいずれかから産する天然鉱物の範囲は明確というほかはない。
　なお、地層名を発明特定事項とする点は、被請求人の提示した乙第２０号証の１〜乙第２０号証の６を参照するまでもなく、請求人の提示した甲第２号証が「稚内層珪藻土を利用した調湿機能材料の製造法」に関し「稚内層珪藻土の粉砕物を単独で使用するか、あるいはこれとその他のセラミックス原料と配合して任意の形状に成形し、焼成することを特徴とする稚内層珪藻土を利用した調湿機能材料の製造法。」（【請求項１】）を請求することからも、当該分野において行われており、同号証の明細書をみても、その地層の呼称により一義的に特定される何らかの技術的特長が存在するかは、必ずしも明らかではなく、技術的特長が請求項において特定されていない以上、その地層の内外により範囲を確定して明確性を担保している点で本願訂正発明と事情は変わりはない。
　
ＶＩＩ．結び
　
　以上のとおり、請求人の主張及び証拠方法によっては、本件特許を無効とすることはできない。
　
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
　
　よって、結論のとおり審決する。