【事件の表示】
　特願２００３−５３８２６４「硬化性樹脂組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成１５年５月１日国際公開、ＷＯ２００３／３５７５５〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　  
　本願は、平成１４年１０月２３日（優先権主張　平成１３年１０月２３日　日本国）を国際出願日とする特許出願であって、平成２０年７月１５日付けで拒絶理由が通知され、同年９月１８日に意見書とともに手続補正書が提出され、平成２１年４月１６日付けで拒絶理由が通知され、同年６月２２日に意見書が提出されたが、同年１１月６日付けで拒絶査定がなされ、平成２２年２月１０日に拒絶査定不服審判が請求されると同時に手続補正書が提出され、同年３月２５日に手続補正書（方式）が提出され、同年４月２３日付けで前置報告がなされ、当審で平成２３年１２月２１日付けで審尋がなされ、平成２４年４月６日に回答書が提出されたものである。
　  
　  
　  
第２　平成２２年２月１０日付けの手続補正についての補正の却下の決定
　  
　［補正の却下の決定の結論］
　平成２２年２月１０日付けの手続補正を却下する。
　  
　［理由］
１．手続補正の内容
　平成２２年２月１０日付けの手続補正（以下、「本件補正」という。）は、特許請求の範囲について、補正前の
「【請求項１】
（Ａ）シロキサン結合を形成することによって架橋しうるケイ素含有官能基を有するオキシアルキレン重合体と、
（Ｂ）シロキサン結合を形成することによって架橋しうるケイ素含有官能基を有し、分子鎖が実質的に、（ｂ−１）炭素数１〜２のアルキル基を有する（メタ）アクリル酸アルキルエステル単量体単位と、（ｂ−２）炭素数７〜９のアルキル基を有する（メタ）アクリル酸アルキルエステル単量体単位とからなる共重合体とをブレンドし、次いで
（Ｃ）硬化促進剤
を添加して得られる硬化性樹脂組成物。
【請求項２】
重合体（Ａ）が、分子鎖が実質的に一般式（１）：
−ＣＨ（ＣＨ３）ＣＨ２−Ｏ− （１）
で示される繰り返し単位からなる重合体である請求の範囲第１項記載の硬化性樹脂組成物。
【請求項３】
重合体（Ａ）が、数平均分子量が６，０００以上であって、Ｍｗ／Ｍｎが１．６以下である請求の範囲第１項又は第２項記載の硬化性樹脂組成物。
【請求項４】
重合体（Ａ）の主鎖が、開始剤の存在下、複合金属シアン化錯体、セシウム化合物およびＰ＝Ｎ結合を有する化合物からなる群より選ばれる少なくとも１種を触媒としてアルキレンオキシドを重合させて得られるものである請求の範囲第１〜３項のいずれかに記載の硬化性樹脂組成物。
【請求項５】
（ｂ−１）成分と（ｂ−２）成分の合計量に対する（ｂ−１）成分の重量比が、５０重量％以上である請求の範囲第１項〜第４項のいずれかに記載の硬化性樹脂組成物。
【請求項６】
重合体（Ａ）と共重合体（Ｂ）をブレンドする工程、
前記ブレンド物に硬化促進剤を添加する工程からなる
請求の範囲第１項〜第５項のいずれかに記載の硬化性樹脂組成物の製造方法。
」
を、
「【請求項１】
（Ａ）シロキサン結合を形成することによって架橋しうるケイ素含有官能基を有するオキシアルキレン重合体と、
（Ｂ）シロキサン結合を形成することによって架橋しうるケイ素含有官能基を有し、分子鎖が実質的に、（ｂ−１）炭素数１〜２のアルキル基を有する（メタ）アクリル酸アルキルエステル単量体単位と、（ｂ−２）炭素数７〜９のアルキル基を有する（メタ）アクリル酸アルキルエステル単量体単位とからなる共重合体とをブレンドし、次いで
（Ｃ）硬化促進剤
を添加して得られる硬化性樹脂組成物。
【請求項２】
重合体（Ａ）が、分子鎖が実質的に一般式（１）：
−ＣＨ（ＣＨ３）ＣＨ２−Ｏ− （１）
で示される繰り返し単位からなる重合体である請求の範囲第１項記載の硬化性樹脂組成物。
【請求項３】
重合体（Ａ）が、数平均分子量が６，０００以上であって、Ｍｗ／Ｍｎが１．６以下である請求の範囲第１項又は第２項記載の硬化性樹脂組成物。
【請求項４】
重合体（Ａ）の主鎖が、開始剤の存在下、複合金属シアン化錯体、セシウム化合物およびＰ＝Ｎ結合を有する化合物からなる群より選ばれる少なくとも１種を触媒としてアルキレンオキシドを重合させて得られるものである請求の範囲第１〜３項のいずれかに記載の硬化性樹脂組成物。
【請求項５】
（ｂ−１）成分と（ｂ−２）成分の合計量に対する（ｂ−１）成分の重量比が、５０重量％以上である請求の範囲第１項〜第４項のいずれかに記載の硬化性樹脂組成物。
【請求項６】
炭素数７〜９のアルキル基を有する（メタ）アクリル酸アルキルエステル単量体単位（ｂ−２）が、炭素数８のアルキル基を有する（メタ）アクリル酸アルキルエステル単量体単位である請求の範囲第１項〜第５項のいずれかに記載の硬化性樹脂組成物。
【請求項７】
重合体（Ａ）と共重合体（Ｂ）をブレンドする工程、
前記ブレンド物に硬化促進剤を添加する工程からなる
請求の範囲第１項〜第６項のいずれかに記載の硬化性樹脂組成物の製造方法。
」
とするものである。
　  
２．補正の目的について
　上記した特許請求の範囲についての補正は、下記補正事項１の補正を含むものである。
　  
＜補正事項１＞補正後の請求項６として「炭素数７〜９のアルキル基を有する（メタ）アクリル酸アルキルエステル単量体単位（ｂ−２）が、炭素数８のアルキル基を有する（メタ）アクリル酸アルキルエステル単量体単位である請求の範囲第１項〜第５項のいずれかに記載の硬化性樹脂組成物。」を追加。
　  
　そこで、上記補正事項１について検討すると、補正事項１は、補正前に存在しなかった請求項を新たに設けることになるものであることは明らかであって、このような補正が、請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、または明りょうでない記載の釈明のいずれの事項を目的とするものに該当しないことは明らかである。
 
　したがって、補正事項１は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下、単に「特許法」という。）第１７条の２第４項各号に掲げるいずれの事項をも目的とするものではない。
　
３．まとめ
　以上のとおりであるから、補正事項１を含む本件補正は、特許法第１７条の２第４項の規定に違反しており、同法１５９条第１項で読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　  
　  
　  
第３　原査定の妥当性についての判断
　  
１．本願発明
　上記のとおり、平成２２年２月１０日付けの手続補正は却下されたので、本願の請求項１〜６に係る発明は、平成２０年９月１８日付けの手続補正により補正された明細書（以下、「本願明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項１〜６に記載された事項により特定されるとおりのものであり、その請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、以下のとおりのものである。
「【請求項１】
（Ａ）シロキサン結合を形成することによって架橋しうるケイ素含有官能基を有するオキシアルキレン重合体と、
（Ｂ）シロキサン結合を形成することによって架橋しうるケイ素含有官能基を有し、分子鎖が実質的に、（ｂ−１）炭素数１〜２のアルキル基を有する（メタ）アクリル酸アルキルエステル単量体単位と、（ｂ−２）炭素数７〜９のアルキル基を有する（メタ）アクリル酸アルキルエステル単量体単位とからなる共重合体とをブレンドし、次いで
（Ｃ）硬化促進剤
を添加して得られる硬化性樹脂組成物。」
　  
２．原査定の拒絶の理由の概要
　原査定の拒絶の理由は、本願発明は、引用文献１（特開平１０−２５１５５２号公報）に記載された発明に基いて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下、「当業者」という。）が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないというものを含むものである。
　  
３．引用文献１の記載事項
　本願の優先日より前に頒布されたことが明らかな引用文献１には以下のとおりのことが記載されている。
　 
（ア）「【請求項１】　樹脂成分が（ａ）シリコーン反応性基がトリメトキシシリル基及び／又はトリエトキシシリル基で、主鎖が実質的にポリオキシプロピレン構造であるシリコーン系樹脂、（ｂ）シリコーン反応性基がメチルジメトキシシリル基及び／又はメチルジエトキシシリル基で、主鎖が実質的にポリオキシプロピレン構造であるシリコーン系樹脂並びに（ｃ）分子内に０．１〜２０重量％のポリアルコキシシリル基を含有し、アルキル基の炭素数が１〜２０であるアクリル酸エステル及びメタクリル酸エステルからなる群より選ばれた少なくとも１種を主成分として重合させることにより得られるシリコーン反応性基を有するアクリル系樹脂からなり、上記（ａ）のシリコーン系樹脂と（ｂ）のシリコーン系樹脂との配合割合が前者：後者＝１０〜９０：９０〜１０（重量比）であり、且つ（ｃ）のアクリル系樹脂の配合割合が（ａ）のシリコーン系樹脂及び（ｂ）のシリコーン系樹脂の合計量に対して５〜２００重量％である樹脂を含有するシリコーン系樹脂組成物。
【請求項２】　樹脂成分が（ａ）シリコーン反応性基がトリメトキシシリル基で、主鎖が実質的にポリオキシプロピレン構造であるシリコーン系樹脂、（ｂ）シリコーン反応性基がメチルジメトキシシリル基で、主鎖が実質的にポリオキシプロピレン構造であるシリコーン系樹脂並びに（ｃ）分子内に０．５〜１０重量％のトリメトキシシリル及び／又はメチルジメトキシシリル基を含有し、アルキル基の炭素数が２〜１７であるアクリル酸エステルと、メタクリル酸メチル及び／又はテトラヒドロフランメタクリレートとを共重合させることにより得られるシリコーン反応性基を有するアクリル系樹脂からなり、上記（ａ）のシリコーン系樹脂と（ｂ）のシリコーン系樹脂との配合割合が前者：後者＝１０〜９０：９０〜１０（重量比）であり、且つ（ｃ）のアクリル系樹脂の配合割合が（ａ）のシリコーン系樹脂及び（ｂ）のシリコーン系樹脂の合計量に対して５〜２００重量％である樹脂を含有する請求項１に記載のシリコーン系樹脂組成物。
【請求項３】　上記（ａ）のシリコーン系樹脂と（ｂ）のシリコーン系樹脂との配合割合が前者：後者＝２０〜８０：８０〜２０（重量比）である請求項１又は請求項２に記載のシリコーン系樹脂組成物。
【請求項４】　（ｃ）のアクリル系樹脂の配合割合が（ａ）のシリコーン系樹脂及び（ｂ）のシリコーン系樹脂の合計量に対して１０〜１００重量％である請求項１、請求項２又は請求項３に記載のシリコーン系樹脂組成物。
【請求項５】　分子内に０．１〜２０重量％のポリアルコキシシリル基を含有し、アルキル基の炭素数が１〜２０であるアクリル酸エステル及びメタクリル酸エステルからなる群より選ばれた少なくとも１種を有機溶剤中で溶液重合させて（ｃ）のアクリル系樹脂を得、次いでこれに（ａ）のシリコーン系樹脂及び（ｂ）のシリコーン系樹脂を配合した後、有機溶剤を除去する請求項１に記載のシリコーン系樹脂の製造方法。
【請求項６】　（ａ）のシリコーン系樹脂及び（ｂ）のシリコーン系樹脂の存在下で、分子内に０．１〜２０重量％のポリアルコキシシリル基を含有し、アルキル基の炭素数が１〜２０であるアクリル酸エステル及びメタクリル酸エステルからなる群より選ばれた少なくとも１種を重合させる請求項１に記載のシリコーン系樹脂の製造方法。
【請求項７】　請求項１〜請求項４に記載のシリコーン系樹脂組成物からなる接着剤。」（特許請求の範囲請求項１〜７）
　  
（イ）「【発明の属する技術分野】本発明は、シリコーン系樹脂組成物に関する。その目的とするところは、速硬化性、貯蔵安定性、内部硬化性、接着性及び接着強さに優れたシリコーン系樹脂組成物を提供することにある。」（段落0001）  
　  
（ウ）「本発明では、上記で得られる（ａ）のシリコーン系樹脂、（ｂ）のシリコーン系樹脂及び（ｃ）のアクリル系樹脂を各々別個に製造し、これらを所定の割合で混合してもよいし、（ａ）のシリコーン系樹脂及び（ｂ）のシリコーン系樹脂の混合物と（ｃ）のアクリル系樹脂とを各々別個に製造し、これらを所定の割合で混合してもよい。更に（ａ）のシリコーン系樹脂及び（ｂ）のシリコーン系樹脂の混合物に（ｃ）のアクリル系樹脂を添加してもよいし、或いは（ｂ）のシリコーン系樹脂及び（ｃ）のアクリル系樹脂の混合物に（ａ）のシリコーン系樹脂を添加してもよい。」（段落0040） 
　 
（エ）「本発明の樹脂成分である（ａ）のシリコーン系樹脂、（ｂ）のシリコーン系樹脂及び（ｃ）のアクリル系樹脂は、それぞれ公知の各樹脂を上記のように混合することにより製造されるが、好ましい製造方法を示せば、例えば下記に示す方法により製造される。
　第一の方法は、分子内に０．１〜２０重量％のポリアルコキシシリル基を含有し、アルキル基の炭素数が１〜２０であるアクリル酸エステル及びメタクリル酸エステルからなる群より選ばれた少なくとも１種を有機溶剤中で溶液重合させて（ｃ）のアクリル系樹脂を得、次いでこれに（ａ）のシリコーン系樹脂及び（ｂ）のシリコーン系樹脂を配合した後、有機溶剤を除去する方法である。
　第二の方法は、（ａ）のシリコーン系樹脂及び（ｂ）のシリコーン系樹脂の存在下で、分子内に０．１〜２０重量％のポリアルコキシシリル基を含有し、アルキル基の炭素数が１〜２０であるアクリル酸エステル及びメタクリル酸エステルからなる群より選ばれた少なくとも１種を重合させる方法である。
　第一の方法は、具体的には特開昭６３−１１２６４２号公報等に記載されているように、例えばキシレン、トルエン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル、酢酸ブチル等の有機溶媒中で、分子内にポリアルコキシシリル基を有する重合性モノマーとアクリル酸エステル、メタクリル酸エステル等の通常の重合性モノマーをアゾビスイソブチロニトリル等の公知のラジカル重合開始剤の存在下で重合せしめて得る方法が一般的である。この場合、連鎖移動剤としてγ−メルカプトプロピルトリメトキシシラン等の分子内にポリアルコキシシリル基を有する化合物を用いて導入してもよく、開始剤にポリアルコキシシリル基を有する化合物を用いて導入してもよい。このようにして得られたポリマー（（ｃ）のアクリル系樹脂）溶液と（ａ）のシリコーン系樹脂や（ｂ）のシリコーン系樹脂を配合し、必要に応じて有機溶媒を減圧蒸留等により除去すればよい。・・・
　第二の方法は、具体的には特公昭６３−６５０８６号公報等に記載されているように、予め溶液重合する代りに、（ａ）のシリコーン系樹脂や（ｂ）のシリコーン系樹脂中で該重合性モノマーを公知の重合開始剤及び重合調節剤を用いてラジカル重合する方法もある。この場合、該モノマー、開始剤及び重合調節剤として上記分子内にポリアルコキシシリル基を有するコモノマー、ポリアルコキシシリル基を有する重合開始剤、ポリアルコキシシリル基を有する連鎖移動剤等が使用されることは言うまでもない。」（段落0042〜0046）
　 
（オ）「製造例２
　撹拌機付耐圧反応容器（耐圧硝子Ｋ．Ｋ製）に、アリルエーテル基を全末端の９７％に導入した数平均分子量８０００のポリオキシプロピレン８００部を仕込み、ヒドロキシメチルジメトキシシラン１９部、塩化白金酸触媒溶液（Ｈ2ＰｔＣｌ6・６Ｈ2Ｏ）９部をイソプロパノール２０部、テトラヒドロフラン１８０部に溶解させた溶液）０．４部を加えた後８０〜８５℃で６時間反応させた。反応後、これを５０℃に冷却し取り出した後、ＮＭＲを用いて構造解析したところ、分子末端にメチルジメトキシシリル基を１分子当り約１．７個有する変成シリコーンが得られた。このポリマーをＩＲにて市販の変成シリコーン（カネカＭＳポリマーＳ２０３、設計分子量８０００、鐘淵化学工業製）と比較したところ、同じＩＲスペクトラムを示した。これを「メチルジメトキシ型変成シリコーンＢ」と呼称する。このポリマー溶液を窒素パージ後密封したガラスびんで５０℃×３０日間保管して粘度測定したところ、初期粘度１８０Ｐａ・ｓ／２３℃が１９０Ｐａ・ｓ／２３℃となり、増粘率は６％程度で良好な貯蔵安定性を示した。
製造例３
　製造例１で用いた実験装置を用いて、５０℃において脱水したポリオキシプロピレントリオール（数平均分子量１００００、水酸基価１６．８、１分子当りの水酸基数３個、商品名プレミノール３０１０、旭硝子製）を１０００部当り、ＮＣＯ個数とＯＨ個数が同一（ＮＣＯ／ＯＨ＝１．０）となるように、γ−イソシアネートプロピルトリメトキシシラン７１．９部を加えて加熱し、窒素気流下で８０〜９０℃にて８時間反応後、ＮＣＯ含有率は０．０６％（理論値０％）となったので、５０℃まで冷却して取り出した。これをＮＭＲを用いて構造解析したところ、分子末端にトリメトキシシリル基を１分子当り約３．０個有する変成シリコーンであることを確認した。これを「トリメトキシ型変成シリコーンＣ」と呼称する。このポリマーを窒素パージ後密封したガラスびんで５０℃×３０日間保管して粘度測定したところ、初期粘度５５０Ｐａ・ｓ／２３℃が１２５０Ｐａ・ｓ／２３℃まで増粘し、その増粘率は１２７％で貯蔵安定性に欠けていた。」（段落0060〜0061）
　
（カ）「実施例３
　製造例１と同じ実験装置を用いて、メチルジメトキシシリル型変成シリコーンＢ３００部及びトリメトキシシリル型変成シリコーンＣ７００部を仕込み、９０℃に昇温してモノマー混合液としてメタクリル酸メチル１５０部、アクリル酸２エチルヘキシル１５０部、γ−メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン３０部、重合調節剤としてγ−メルカプトプロピルトリメトキシシラン３部、開始剤としてアゾビスイソブチロニトリル３部のモノマー混合液を９０〜１００℃にて３時間かけて滴下し、その後９５℃で３時間熟成反応を行った。その後残存モノマーと混入水分の除去のため１００℃にて１０ｍｍＨｇの減圧条件で減圧蒸留を行って、減圧のまま５０℃まで冷却してこれを取り出し、粘稠な液状ポリマーを得た。このポリマーはトリメトキシシリル基含有アクリルコポリマー：メチルジメトキシシリル型変成シリコーンＢ：トリメトキシシリル型変成シリコーンＣ＝３３：３０：７０である。この混合物を本発明のシリコーン樹脂組成物IIIとする。
・・・
試験例３
　上記で得られた各々の混合変成シリコーンの貯蔵安定性をみるために、各々を１００ｇのマヨネーズびんに移し、窒素パージ後完全に密封した後、インキュベーターを用いて５０℃×３０日間保管し、２３℃に戻し、開封後直ちに粘度測定を行った。結果を表３に示す。
【表３】
　表３から明らかなように、比較例５を除き、他は良好な貯蔵安定性を示した。良好な貯蔵安定性を示した配合変成シリコーン各々１００部当り、硬化触媒としてＤＢＴＤＬ２部、接着付与剤としてアミノシラン（Ｎ−（β−アミノエチル）−γ−プロピルトリメトキシシラン）２部を配合して各々の接着剤を作製し、試験例２と同様に各種試験を行った。結果を表４に示す。
【表４】
」（段落0075〜0084） 
　  
４．引用文献１に記載された発明
　引用文献１においては、実施例３に「メチルジメトキシシリル型変成シリコーンＢ３００部及びトリメトキシシリル型変成シリコーンＣ７００部を仕込み、モノマー混合液としてメタクリル酸メチル１５０部、アクリル酸２エチルヘキシル１５０部、γ−メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン３０部、重合調節剤としてγ−メルカプトプロピルトリメトキシシラン３部、開始剤としてアゾビスイソブチロニトリル３部のモノマー混合液を滴下し、その後熟成反応を行って得られた、トリメトキシシリル基含有アクリルコポリマー：メチルジメトキシシリル型変成シリコーンＢ：トリメトキシシリル型変成シリコーンＣ＝３３：３０：７０であるシリコーン樹脂組成物IIIに配合変成シリコーン１００部当り、硬化触媒としてＤＢＴＤＬ（審決注：ジブチルスズジラウリレート）２部、接着付与剤としてアミノシラン（Ｎ−（β−アミノエチル）−γ−プロピルトリメトキシシラン）２部を配合して接着剤を作製」したことが記載されている（摘示カ）。
　してみると、引用文献１には、「メチルジメトキシシリル型変成シリコーンＢ３００部及びトリメトキシシリル型変成シリコーンＣ７００部を仕込み、モノマー混合液としてメタクリル酸メチル１５０部、アクリル酸２エチルヘキシル１５０部、γ−メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン３０部、重合調節剤としてγ−メルカプトプロピルトリメトキシシラン３部、開始剤としてアゾビスイソブチロニトリル３部のモノマー混合液を滴下し、その後熟成反応を行って得られた、トリメトキシシリル基含有アクリルコポリマー：メチルジメトキシシリル型変成シリコーンＢ：トリメトキシシリル型変成シリコーンＣ＝３３：３０：７０であるシリコーン樹脂組成物III１００部当り、硬化触媒としてＤＢＴＤＬ（審決注：ジブチルスズジラウリレート）２部、接着付与剤としてアミノシラン（Ｎ−（β−アミノエチル）−γ−プロピルトリメトキシシラン）２部を配合してなる接着剤」の発明（以下、「引用発明」という。）が記載されているということができる。
　  
５．対比
　本願発明と引用発明とを対比する。
　引用発明の「メチルジメトキシシリル型変成シリコーンＢ」及び「トリメトキシシリル型変成シリコーンＣ」は、摘示オから、共にポリオキシプロピレンをベースとするものであり、「メチルジメトキシシリル」及び「トリメトキシシリル」は、共に「シロキサン結合を形成することによって架橋しうるケイ素含有官能基」に相当することは明らかであるから、本願発明の「（Ａ）シロキサン結合を形成することによって架橋しうるケイ素含有官能基を有するオキシアルキレン重合体」に相当する。
　そして、引用発明のトリメトキシシリル基含有アクリルコポリマーについて検討すると、「メタクリル酸メチル」及び「アクリル酸２エチルヘキシル」は、各々、本願発明の「（ｂ−１）炭素数１〜２のアルキル基を有する（メタ）アクリル酸アルキルエステル単量体」及び「（ｂ−２）炭素数７〜９のアルキル基を有する（メタ）アクリル酸アルキルエステル単量体」に相当し、「トリメトキシシリル基」は本願発明の「シロキサン結合を形成することによって架橋しうるケイ素含有官能基」に相当するから、引用発明の「トリメトキシシリル基含有アクリルコポリマー」は、本願発明の「（Ｂ）シロキサン結合を形成することによって架橋しうるケイ素含有官能基を有し、分子鎖が実質的に、（ｂ−１）炭素数１〜２のアルキル基を有する（メタ）アクリル酸アルキルエステル単量体単位と、（ｂ−２）炭素数７〜９のアルキル基を有する（メタ）アクリル酸アルキルエステル単量体単位とからなる共重合体」に相当する。
　また、引用発明の「硬化触媒としてＤＢＴＤＬ（審決注：ジブチルスズジラウリレート）」及び「接着剤」は、本願発明の「（Ｃ）硬化促進剤」及び「硬化性樹脂組成物」に各々相当する。
　そうすると、本願発明と引用発明とは、「（Ａ）シロキサン結合を形成することによって架橋しうるケイ素含有官能基を有するオキシアルキレン重合体と、
（Ｂ）シロキサン結合を形成することによって架橋しうるケイ素含有官能基を有し、分子鎖が実質的に、（ｂ−１）炭素数１〜２のアルキル基を有する（メタ）アクリル酸アルキルエステル単量体単位と、（ｂ−２）炭素数７〜９のアルキル基を有する（メタ）アクリル酸アルキルエステル単量体単位とからなる共重合体とからなるものに、次いで
（Ｃ）硬化促進剤
を添加して得られる硬化性樹脂組成物。」の点で一致し、次の相違点で相違する。
　  
＜相違点＞
　硬化性樹脂組成物を得るに際し、本願発明では、「（Ａ）オキシアルキレン重合体と、（Ｂ）共重合体とをブレンドし」ている（いわゆる「ブレンド法」である。）のに対し、引用発明では、「メチルジメトキシシリル型変成シリコーンＢ及びトリメトキシシリル型変成シリコーンＣを仕込み、モノマー混合液としてメタクリル酸メチル、アクリル酸２エチルヘキシル、γ−メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、重合調節剤としてγ−メルカプトプロピルトリメトキシシラン、開始剤としてアゾビスイソブチロニトリルのモノマー混合液を滴下し、その後熟成反応を行って得られた」もの（いわゆる「重合法」）である点。
　  
６．相違点に対する判断
　引用文献１においては、シリコーン系樹脂組成物を得るに際して、「（ａ）のシリコーン系樹脂、（ｂ）のシリコーン系樹脂及び（ｃ）のアクリル系樹脂を各々別個に製造し、これらを所定の割合で混合してもよいし、（ａ）のシリコーン系樹脂及び（ｂ）のシリコーン系樹脂の混合物と（ｃ）のアクリル系樹脂とを各々別個に製造し、これらを所定の割合で混合してもよい。更に（ａ）のシリコーン系樹脂及び（ｂ）のシリコーン系樹脂の混合物に（ｃ）のアクリル系樹脂を添加してもよいし、或いは（ｂ）のシリコーン系樹脂及び（ｃ）のアクリル系樹脂の混合物に（ａ）のシリコーン系樹脂を添加してもよい」（摘示ウ）と記載されており、「本発明の樹脂成分である（ａ）のシリコーン系樹脂、（ｂ）のシリコーン系樹脂及び（ｃ）のアクリル系樹脂は、それぞれ公知の各樹脂を上記のように混合することにより製造されるが、好ましい製造方法を示せば、例えば下記に示す方法により製造される。
　第一の方法は、分子内に０．１〜２０重量％のポリアルコキシシリル基を含有し、アルキル基の炭素数が１〜２０であるアクリル酸エステル及びメタクリル酸エステルからなる群より選ばれた少なくとも１種を有機溶剤中で溶液重合させて（ｃ）のアクリル系樹脂を得、次いでこれに（ａ）のシリコーン系樹脂及び（ｂ）のシリコーン系樹脂を配合した後、有機溶剤を除去する方法である。」とも記載されており、いわゆる「ブレンド法」が記載されている。加えて、「第二の方法は、（ａ）のシリコーン系樹脂及び（ｂ）のシリコーン系樹脂の存在下で、分子内に０．１〜２０重量％のポリアルコキシシリル基を含有し、アルキル基の炭素数が１〜２０であるアクリル酸エステル及びメタクリル酸エステルからなる群より選ばれた少なくとも１種を重合させる方法である。」（摘示エ）とも記載されており、いわゆる「重合法」についても記載されている。
　そして、引用文献１には、例えば摘示アに、いわゆるブレンド法に係る請求項５において「分子内に０．１〜２０重量％のポリアルコキシシリル基を含有し、アルキル基の炭素数が１〜２０であるアクリル酸エステル及びメタクリル酸エステルからなる群より選ばれた少なくとも１種を有機溶剤中で溶液重合させて（ｃ）のアクリル系樹脂を得、次いでこれに（ａ）のシリコーン系樹脂及び（ｂ）のシリコーン系樹脂を配合した後、有機溶剤を除去する請求項１に記載のシリコーン系樹脂の製造方法。」と記載され、いわゆる重合法に係る請求項６において「（ａ）のシリコーン系樹脂及び（ｂ）のシリコーン系樹脂の存在下で、分子内に０．１〜２０重量％のポリアルコキシシリル基を含有し、アルキル基の炭素数が１〜２０であるアクリル酸エステル及びメタクリル酸エステルからなる群より選ばれた少なくとも１種を重合させる請求項１に記載のシリコーン系樹脂の製造方法。」と記載されているとおり、両者において、使用する「アクリル酸エステル及びメタクリル酸エステルからなる群より選ばれた少なくとも１種」の「アルキル基の炭素数」は共に「１〜２０」と記載されており特に差異はないし、引用文献１の他の部分の記載をみても、アクリルエステル系単量体のアルキル基の炭素数の違いによって、ブレンド法と重合法とを区別して採用していることを窺わせる点は見当たらない。
　そうすると、摘示ウ及びエに加えて、摘示アからも、引用文献１の記載に接した当業者であれば、引用文献１における、シリコーン系樹脂組成物を得るに際して、あらかじめ合成した（ｃ）のアクリル系樹脂を、（ａ）のシリコーン系樹脂、（ｂ）のシリコーン系樹脂と混合する（いわゆる「ブレンド法」）か、あるいは、（ａ）のシリコーン系樹脂及び（ｂ）のシリコーン系樹脂の存在下で、分子内に０．１〜２０重量％のポリアルコキシシリル基を含有し、アルキル基の炭素数が１〜２０であるアクリル酸エステル及びメタクリル酸エステルからなる群より選ばれた少なくとも１種を重合させる方法（いわゆる「重合法」）のいずれかを採用し得ることが可能であることがみてとれるということができる。
　そして、本件出願時において、引用発明においてブレンド法を適用することに対する阻害要因があることが当業者の技術常識であったということもできない。請求人は、当業者の技術常識からみてこの点に阻害要因があることについて縷々主張するが、以下第４　で述べるとおり、受け入れられるものではない。
　そうであれば、引用発明において、シリコーン樹脂組成物を得るに際して、引用文献１に記載された他の方法である、いわゆる「ブレンド法」を採用する程度のことは、引用文献１に記載された事項から、当業者が容易になし得ることであるということができる。
　そして、本願発明の効果について検討すると、原料が取り扱いやすいため調製が容易である点は、引用発明でも奏されている効果にすぎず、そもそも、たとえばアクリル酸２−エチルへキシルの融点が−９０℃程度であって、メタクリル酸２−エチルへキシルの融点が−５０℃程度であることは周知のことにすぎない。そして、組成物の透明性が良好である点は、重合法を採用することにより（ａ）〜（ｃ）成分の相溶性が向上している引用発明でも奏されている効果にすぎないし、硬化物の力学物性及び接着物性が優れている点は、引用文献１に記載された「速硬化性、貯蔵安定性、内部硬化性、接着性及び接着強さに優れ」ることと重複するものである。また、シリコーン樹脂組成物をいわゆる「重合法」により製造することに代えて、いわゆる「ブレンド法」により製造したことによりもたらされる格別の効果は見あたらないから、結局のところ、本願発明によりもたらされる効果が格別顕著であるとすることはできない。
　  
７．まとめ
　したがって、本願発明は、引用文献１に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　　  
　　  
　　  
第４　請求人の主張の検討
　 
１．意見書における主張
　請求人は、平成２０年９月１８日に提出された意見書の「（３）本願発明について」において「本願発明は、重合体（Ａ）と共重合体（Ｂ）をブレンドすることと、特定の共重合体（Ｂ）を使用することを最も大きな特徴とするものであって、ブレンドという方法によるので原料が取り扱いやすいため調製が容易であるとともに、組成物の透明性が良好であり、かつ、得られる硬化物の力学物性及び接着物性が優れているという効果を奏します（２頁５〜７行等参照）。
　本願明細書の背景技術にも記載されているように、重合体（Ａ）、共重合体（Ｂ）および硬化促進剤（Ｃ）からなる硬化性樹脂組成物が知られていますが、該組成物を製造する方法としては、重合体（Ａ）と共重合体（Ｂ）をブレンドする方法（以下、「ブレンド法」と略す）と、重合体（Ａ）の存在下で、共重合体（Ｂ）を共重合する方法（以下、「重合法」と略す）が知られています。ブレンド法では、単に各成分をブレンドするだけなので、生産性に非常に優れています。しかし、主鎖の異なる重合体同士をブレンドするので組成物中に各成分が別々に存在し、互いに相溶しにくいという欠点を有しています。
　一方、重合法では、オキシアルキレン重合体の製造工程に由来して重合体中に残存するアリル基で代表されるような反応点が、開始剤またはアクリルラジカルにより攻撃されることで、ポリマー同士が一部グラフト化したものが得られ、このグラフト物に起因して、ブレンド法よりも安定性が向上して分離しなくなったり、またはブレンド法によれば非相溶となるはずのものが相溶するようになります。しかし、生産性に大きく劣るという欠点を有しています。
　このような当業者の一般的常識に関し、安定性については、たとえば特許公報第３３９６２５０号明細書を、相溶性については、たとえば特許公報第３４９１５６４号明細書を参酌すれば理解することができます。
　特許公報第３３９６２５０号明細書においては、たとえば段落番号［０００５］に記載されているように、特願平５−２７５３９において、「溶剤中において重合性不飽和基含有モノマーを重合することによって、溶剤中に均一に分散した重合体を得た後、該溶剤を分子内に少なくとも１つの反応性シリル基を含有するポリエーテルと置換する方法を提案した」と記載されています。特願平５−２７５３９には、ブレンド法が開示されていますが、この方法では、重合性不飽和基含有モノマーの重合体の分散安定性が不充分であり、保存安定性に問題があることが記載されています。
　また、特許公報第３４９１５６４号明細書の比較例２では、ブレンド法により作製した組成物が記載されていますが、保存安定性が×であり、表の下の注釈部分に記載されているように相分離していることがわかります。一方、比較例１に示されているように、重合法により作製した組成物では、均一に分散し、相分離しないことが示されています。
　そこで、本願発明では、ブレンド法および重合法の相反する欠点を改良するために、ブレンド法を採用するとともに、特定の共重合体（Ｂ）を使用することによって、ブレンド法の欠点である相溶性の問題を解決したものであります。そのため、当業者の一般常識では、相溶性が低いと考えられているブレンド法により製造された組成物であるにもかかわらず、相溶性に優れているので、生産性が高く、透明性や安定性が高いという予期せぬ効果を奏するものであります。」と主張し、同じく、「（４）新規性および進歩性について」において「引用文献１の実施例１および２では、ブレンド法が採用されていますが、その理由はアクリル系重合体において炭素数が１〜８のアルキル基を有するアクリルエステル系単量体と炭素数１０以上のアルキル基を有するアクリルエステル系単量体を組み合せて使用しており、組成物に透明性を付与するための工夫が必要ないためです。このような単量体の組み合せであれば、透明性が高いことは、本願明細書の背景技術にも記載した特開昭６３−１１２６４２号に記載されています。そのため、実施例１および２において、わざわざ工業的に不利な重合法を採用する理由は存在しません。一方、実施例３〜５においては、炭素数１〜８のアルキル基を有するアクリルエステル系単量体から選ばれる２種のみを採用していて、炭素数１０以上のアルキル基を有するアクリルエステル系単量体を使用していないので、当業者の一般常識に従って相溶性や分散安定性を組成物に付与することのできる重合法を採用しているものと考えられます。特に引用文献１は、段落番号［００１５］の記載から、組成物の透明性を考慮に入れた発明であることから、実施例３〜５において、重合法を採用する必然性は高かったと考えることが自然であります。このように、引用文献１においてこれら２つの製造法は漠然と選択されているのではなく、アクリル系重合体を構成する単量体の種類に適した方法が選択されており、共重合体成分と重合方法は一体不可分の関係にあることが、ご理解戴けるものと思います。
　よって、たとえ引用文献１にブレンド法が記載されているとしても、実施例３〜５に記載された組成物にブレンド法を適用することは、当業者の一般常識に反することになり、たとえ当業者であっても容易なことではありません。また、ブレンド法を適用すると、当業者の一般的常識に反し、相溶性に優れるという本願発明の効果を予期することは、極めて困難なことであります。たとえば、本願明細書の実施例１および２では、（ｂ−１）成分と（ｂ−２）成分の合計量に対する（ｂ−１）成分であるＭＭＡの重量比が７８％、実施例３では８０％も使用しているにもかかわらず、透明性に優れているということは、大きな利点であり驚くべきことであって、これによりアクリル系重合体の設計の幅が大きく広がります。また、常温で液体でありかつ安価なアクリル系重合体であるので、工業生産上、非常に有用な技術であります。」と主張している。
　
　また、平成２１年６月２２日に提出された意見書の「（３）新規性および進歩性について」において「オキシアルキレン重合体（Ａ）とアクリル重合体（Ｂ）を含む組成物に関し、ブレンド法による組成物が重合法による組成物に比べて相溶性が悪いという事実は当業者によく知られた技術常識であります。
　その根拠をもう一度ご説明します。まず、前回の意見書で特許第３４９１５６４号の実施例・比較例について説明したとおり、特許第３４９１５６４号において、グラフトポリマーとしてポリオキシアルキレン重合体を用いた重合法で得られた組成物（実施例３〜８、１１）は均一に分散し相分離していないのに対し、ブレンドポリマーとしてポリオキシアルキレン重合体を用いたブレンド法で得られた組成物（比較例２〜４）が２ヶ月後に相分離しています。つまり、ブレンド法で製造された組成物では各成分が各々別個に存在しているのに対し、重合法による組成物ではグラフトポリマーとして存在し、同じオキシアルキレン重合体（Ａ）とアクリル重合体（Ｂ）を含む組成物でも、両組成物は全く異なる組成物であることを明確に示しています。審査官殿のご指摘の通り、確かに保存安定性と相溶性（透明性）とは、厳密には異なる特性でありますが、事実として、ブレンド法で得られた組成物は主鎖の異なる成分が別個に存在するものでありますから、そのような異なる成分は相溶しにくく、重合法で得られた組成物に比較して、物性低下を招くであろうということは、当業者が容易に想像することであります。また、これ以外にも、「ブレンド法により得られる組成物は相溶性が低い」という当業者の一般常識をサポートする事実は、前回の意見書でも述べた通り数多く存在します。例えば、同じく特許第３４９１５６４号の［０００５］には、問題点として「アクリルエステル系重合体は、ポリオキシアルキレン重合体と比較して凝集力が高いため、その粘度が高くなる傾向があり、実用化する上で大きな問題となっている。」と明確に記載されるとともに、その解決手段として、加水分解性ケイ素基を含有するポリオキシアルキレン重合体の存在下にアクリル系単量体をグラフト重合させた重合法によるグラフトポリマーを使用することが記載され、重合法を採用するように当業者を導いています。更には、特許第３３９６２５０号でも、ブレンド法では相溶性が悪いため重合法を採用することを明確に記載しています（請求項など）。
　このような技術常識のもと、ブレンド法によっても組成物の相溶性の悪さを改善するには、長鎖アルキル基含有モノマー（炭素数１０以上のアルキル基を有するモノマー）を重合させる方法しかないと考えられてきました。これは特開昭６３−１１２６４２号公報や引用文献２の「炭素数１０以上のアルキル基含有モノマーを使用することが必須で・・・・・相溶性に優れている」の記載（請求項１、［００１８］）や、重合法ですら炭素数１０以上のアルキル基含有モノマーの使用を推奨していること（特許第３４９１５６４号の請求項２）からわかる通りです。
　結局、相溶性のよい組成物を得るには、重合法を用いるか、（Ｂ）成分として、長鎖アルキル基含有モノマーを重合させることが必須と考えられていて、特許第３４９１５６４号の請求項２が示す通り、これらを併用することすら必要と考えられてきたのであります。
　以上から、「当業者の一般常識」に関する出願人の説明が妥当であることが、充分にご理解戴けるものと思います。
　そこで、翻って引用文献１の実施例をみてみますと、長鎖アルキル基含有モノマーをアクリル重合成分としている実施例１と２ではブレンド法を採用し、長鎖アルキル基含有モノマーを使用しない実施例３〜５では重合法を採用しています。審査官殿が指摘されているように、長鎖アルキル基含有モノマーを使用しないアクリル重合体をブレンドすることに何ら困難性がないのであれば、上記実施例でブレンド法と重合法をわざわざ使い分けるということはありえません。これらは、単なる製法上の違いではなく、上記の説明のとおり、得られる組成物も全く異なるからです。にもかかわらず、炭素数１０以上のアルキル基含有モノマーを使用する場合にはブレンド法、炭素数１〜８のアルキル基含有モノマーを使用する場合には重合法とプロセスを使い分けているのは、上述した事実が技術常識に他ならないからであって、当業者にとっては、短鎖のアルキル基含有モノマーを使用した場合にブレンド法が採用できないことが常識であるからです。
　最後に審査官殿は、「引用文献１には、このシリコーン系樹脂組成物は、特に速硬化性、貯蔵安定性及び透明性の点で優れ、と記載されているから、本願発明では、ブレンド法を採用するとともに、特定の共重合体（Ｂ）を使用することによって、…相溶性に優れているので、生産性が高く、透明性や安定性が高いという予期せぬ効果を奏する、との主張は採用できない。」とも指摘されていますが、「透明性に優れ」と記載されているからという理由だけで出願人の主張を退けるのは失当であります。
　引用文献１の目的が透明性に優れた樹脂組成物を提供することであるからこそ、当業者は技術常識に照らして、一般的に透明性（相溶性）が悪いとされているブレンド法を採用する場合には長鎖アルキル基含有モノマーを使用し（実施例１，２）、それを使用しない場合には、透明性が良くなるとされる重合法を採用しているのです（実施例３〜５）。ここまで、明確に組成物を得るプロセスを使い分けている引用文献１は、むしろ当業者が透明性を考慮した場合に、短鎖アルキル基含有モノマーをブレンド法で使用することに非常に大きな困難性が伴うことを示す証拠といえ、本願発明に到達するハードルが極めて高いこと立証しているというべきです。よって、たとえ引用文献１にブレンド法が記載されているとしても、実施例３〜５に記載された組成物にブレンド法を適用することは、当業者の一般常識に反することになり、当業者であっても決して容易なこととはいえません。
　また、効果について予測しうる程度のものであると認定されていますが、実施例１〜３と、メタクリル酸ステアリル（長鎖アルキル基含有モノマー）を用いたポリマーＥをブレンドした比較例１との比較から、従来のブレンド法のスタンダードとされる長鎖アルキル基含有モノマーを使用した場合は、単量体の取り扱い性に難がある一方で、本願発明では、取り扱い性が容易なモノマーの使用を可能にしつつ、相溶性や組成物の物性においては従来法と遜色ないことが証明されています（表１）。特に、ブレンド法を採用する場合、従来は、相溶性の観点から取り扱い性の悪い長鎖アルキル基含有モノマーを使用せざるを得なかったところ、常温で液体である取り扱い性のよい成分を使用することができるようになったという点は、非常に大きなメリットであり、引用文献から容易に想到しえるものではありません。従って、この効果は、工業的には大きなメリットであり、到底予測しうる程度のものであるとはいえません。また、当業者の一般的常識に反し、長鎖アルキル基含有モノマーを使用していないにも関わらず、ブレンド法を適用して、相溶性に優れるという効果を予期することも極めて困難なことであります。」と主張している。
　 
２．審判請求書における主張
　請求人は、平成２２年３月２５日に提出された審判請求書の手続補正書（方式）の「（３）新規性および進歩性について」において「意見書にてご説明致しましたとおり、ブレンド法により得られる組成物はポリマー各成分が別々に存在するものであるのに対して、重合法により得られる組成物はポリマー同士が一部クラフト化した状態になったものですので、たとえ同じ出発原料を用いたものであっても得られる組成物はそれぞれ異なっています。この点に関し、本願実施例に関連する比較実験により、ブレンド法と重合法では同一組成であっても異なる組成物が得られるというデータをすでに取得していますので、前述のご説明では十分ご納得戴けないということであれば、その実験データを提出し、異なる組成物が得られるという事実を証明させて戴くことも可能であります。従って、平成２０年７月１５日付の拒絶理由で審査官殿がご指摘されている引用文献１をもとに、本願発明の新規性は否定されません。
　また、ブレンド法による組成物の相溶性が悪いという事実は当業者の技術常識であるとの出願人の主張について、審査官殿は、出願人の主張における各文献と引用文献１の組成物は異なる組成物であって技術的に無関係であるので、これらの記載が引用文献１の発明の相溶性に関する技術常識の根拠とは認められないと指摘しておられます。
　この点について、出願人はブレンド法による組成物の課題を繰り返しご説明しております。具体的には、ブレンド法により得られる組成物は相溶性が悪いことから、何らかの工夫、すなわち共重合体成分（Ｂ）において長鎖アルキル基含有モノマーを使用すること、が必要でありました。特許第３４９１５６４号は、このような技術的背景を説明するために提示したものですから、引用文献１と全く同じ組成物である必要はありません。まして、該文献と引用文献１とはほぼ同様の組成物が示されておりますので、両文献に記載されている組成物が技術的に無関係であるという認定も誤りであります。例えば、引用文献１の実施例１〜２及び比較例１には、γ−メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、アクリル酸ブチル、メタクリル酸メチル、メタクリル酸ステアリルを重合したトリメトキシシリル基含有アクリルコポリマー溶液Ａ（製造例１）と、ポリオキシプロピレンにヒドロキシメチルジメトキシシランを反応させた分子末端にメチルジメトキシシリル基を有するポリオキシプロピレン（製造例２）とをブレンドした組成物が示されているのに対し、特許第３４９１５６４号の表４の比較例２には、同様のモノマーを用いたトリメトキシシリル基含有アクリルコポリマーと末端にメチルジメトキシシリル基を有するポリプロピレンオキシド（段落［０１６４］）とをブレンドした組成物が開示されています。このように、特許第３４９１５６４号と引用文献１の組成物には同一成分を用いたほぼ同様の組成物が示されていますので、両文献に記載されている組成物が技術的に無関係であるとは到底いえません。
　更に審査官殿は、特許第３４９１５６４号に記載された保存安定性と本願発明の透明性は異なる物性であるので、この文献の記載が引用文献１の発明の相溶性に関する技術常識の根拠とは認められないとも指摘しておられます。
　確かに保存安定性と相溶性（透明性）は異なる特性ですが、前回の意見書でもご説明致しましたとおり、ブレンド法で得られた組成物が主鎖の異なる成分が別個に存在するものであり、そのような異なる成分が相溶しにくく物性低下を招くであろうということは、当業者なら容易に想像することであって、両特性が互いに関連性が極めて高いことは明らかです。これに加えて、特開昭６３−１１２６４２号や引用文献２の「炭素数１０以上のアルキル基含有モノマーを使用することが必須で…相溶性に優れている」の記載によっても、ブレンド法において、相溶性という観点から原料モノマーの選択が重要であることは裏づけられています。特に、特開昭６３−１１２６４２号では、透明性や保存安定性が良好な組成物を得るための解決手段が共重合体成分として炭素数１０以上のアルキル基含有モノマーを必須にすることであること（請求項１）は明白です。
　従って、意見書における「当業者の技術常識」に関する出願人の主張が妥当であることが、充分にご理解戴けるものと思います。よって、たとえ引用文献１にブレンド法が記載されているとしても、実施例３〜５に記載された組成物にブレンド法を適用することは、当業者の一般常識に反することになり、当業者であっても決して容易なこととはいえません。
　また、効果についても、審査官殿は、「本願明細書には、ブレンド法と重合法のうち、ブレンド法を選択したことにより有利な効果を奏し、該効果が異質なものであること等については何ら記載されていないから、その効果も格別顕著なものとは認められない。」と指摘されています。
　しかしながら、重合法を用いた場合に生産性に劣ることは技術常識であり、本願発明は、生産性の優れたブレンド法を用いることを前提として生産性を確保しつつ、ブレンド法の問題点である相溶性が低く、透明性や安定性に劣るという課題を解決したものです。そのため、本願明細書の実施例及び比較例ではブレンド法を検討しているのであります。また、詳細な説明において、（Ａ）、（Ｂ）各成分を個別に説明しており、（Ａ）成分中での（Ｂ）成分の重合は全く意図していないという点からも、ブレンド法を用いることを前提とした課題を解決しているということがご理解戴けると思います。そして、意見書でも述べましたとおり、実施例１〜３と、メタクリル酸ステアリル（長鎖アルキル基含有モノマー）を用いたポリマーＥをブレンドした比較例１との比較から、従来のブレンド法のスタンダードとされる長鎖アルキル基含有モノマーを使用した場合は、単量体の取り扱い性に難がある一方で、本願発明では、取り扱い性が容易なモノマーの使用を可能にしつつ、相溶性や組成物の物性においては従来法と遜色ないことが証明されています（表１）。この効果は、工業的には大きなメリットであり、到底予測しうる程度のものであるとはいえません。また、ブレンド法を適用すると、当業者の一般的常識に反し、相溶性に優れるという効果を予期することも極めて困難なことであります。」と主張している。
　 
３．回答書における主張
　請求人は、平成２４年４月６日に提出された回答書の「（３）「［３］特許法第２９条第１項第３号（原査定の理由１）について」および「［４−１］特許法第２９条第２項（原査定の理由２）について」」において、「（i）本件出願時の当業者の技術常識について、まずご説明致します。引用文献２が、当時の当業者の技術常識となります。引用文献２には、相溶性が非常に悪いオキシアルキレン系重合体と（メタ）アクリル系重合体をブレンド法により相溶させるために、（メタ）アクリル系重合体に炭素数１０以上のアルキル基を有するアクリル酸アルキルエステル単量体単位等を共重合するという発明が開示されています。実施例１では、アルキル基の炭素数が１であるメタクリル酸メチル単位に、アルキル基の炭素数が４であるアクリル酸ブチル単位を少量共重合した重合体に、炭素数が１８のアルキル基を有するメタクリル酸ステアリルを共重合したアクリル系重合体を使用して、アクリル酸ステアリルを共重合しなかったアクリル系重合体を含む硬化性組成物の場合よりも、相溶性に優れるため硬化物物性が優れていたことが実証されています。この実施例の結果から、オキシアルキレン系重合体とそもそも相溶化しない重合体を（Ａ）炭素数１〜８のアルキル基を有するアクリル酸アルキルエステル単量体単位等からなる重合体と一般化し、オキシアルキレン系重合体と相溶化できる単量体単位として（Ｂ）炭素数１０以上のアルキル基を有するアクリル酸アルキルエステル単量体単位等と一般化しています。そして、請求項１では、共重合体（ｂ）を、（Ａ）炭素数１〜８のアルキル基を有するアクリル酸アルキルエステル単量体単位等と、（Ｂ）炭素数１０以上のアルキル基を有するアクリル酸アルキルエステル単量体単位等と規定しています。
　このように、本件出願時、当業者は、相溶性が非常に悪いオキシアルキレン系重合体と（メタ）アクリル系重合体をブレンド法で相溶させるためには、（メタ）アクリル系重合体に少なくとも炭素数１０以上のアルキル基を有するアクリル酸アルキルエステル単量体単位等を共重合しなければならず、それもメタクリル酸ステアリルのような非常に長いアルキル基を有するメタクリル酸アルキルエステルを使用しなければ、相溶性が非常に悪いオキシアルキレン系重合体と（メタ）アクリル系重合体を相溶させることはできないと考えられていました。
　このような技術常識に対し、相溶性が非常に悪いオキシアルキレン系重合体と（メタ）アクリル系重合体をブレンド法により相溶させることを本件出願の発明者らが詳細に検討したところ、わざわざ炭素数１０以上のアルキル基を有する（メタ）アクリル酸アルキルエステル単量体単位を導入しなくても、従来は、オキシアルキレン系重合体を相溶化させる機能を有していないと考えられた炭素数１〜２のアルキル基を有する（メタ）アクリル酸アルキルエステル単量体単位と、炭素数７〜９のアルキル基を有する（メタ）アクリル酸アルキルエステル単量体単位を組合せて導入することで、オキシアルキレン系重合体と相溶化できることを初めて見出し完成させたものであります。
　（ii）このような技術常識に基づいて引用文献１の記載内容を確認すると、引用文献１の請求項１では、アクリル系樹脂について、ポリアルコキシシリル基を含有し、アルキル基の炭素数が１〜２０であるアクリル酸エステル及びメタクリル酸エステルからなる群より選ばれた少なくとも１種を主成分として重合させることにより得られるシリコーン反応性基を有するアクリル系樹脂としか規定しておらず、段落［００３４］においても、アルキル基の炭素数が１〜２０のアクリル酸エステルが例示され、アクリル基の炭素数が２〜１７であるアクリル酸エステルが好ましいとしか記載されていません。すなわち、ブレンド法と重合法について、相溶するか相溶しないかの観点からは、明確な記載も示唆も一切なされていません。単に漠然と公知の内容が開示されているだけで、炭素数１〜２のアルキル基を有する（メタ）アクリル酸アルキルエステル単量体単位と、炭素数７〜９のアルキル基を有する（メタ）アクリル酸アルキルエステル単量体単位を有する共重合体をブレンド法で使用するという具体的な開示はありません。
　そして、実施例１および２において、アルキル基の炭素数が１であるメタクリル酸メチル単位に、アルキル基の炭素数が４であるアクリル酸ブチル単位を少量共重合した重合体に、炭素数が１８のアルキル基を有するメタクリル酸ステアリルを共重合したアクリル系重合体を使用して検討しているにすぎません。この実施例１および２の実験結果は、出願時の当業者の技術常識に従って検討されているものであり、ブレンド法によるため、非常に長いアルキル基を有する単量体単位を導入して両者を相溶化しています。
　一方で、実施例３〜５では、アルキル基の炭素数が１であるメタクリル酸メチル単位からなる重合体に、炭素数が８のアルキル基を有するアクリル酸２エチルヘキシルを共重合したアクリル系重合体を使用して検討しています。ブレンド法ではブレンドできないと考えていたためか、重合法で両者を相溶させるのでわざわざメタクリル酸ステアリルを使用する必要はないと考えていたためか、実施例では、あえてアクリル酸２エチルヘキシルを共重合したアクリル系重合体を使用したブレンド法は検討されていません。これは当業者の技術常識を熟知して検討しているものであります。
　（iii）以上ご説明いたしました出願時の当業者の技術常識を参酌して戴ければ、引用文献１に記載された発明は実施例の態様に限定されるものであることがご理解戴けるものと思います。かりに実施例に限定されないとしても、本願発明の個々の構成要件が開示されていることのみからは、本願発明を容易に想到できるものではありません。
　（３−２）前置審査官殿は、主張２に関し、原査定に記載したとおり、出願人の主張における各文献の記載は、いずれも、引用文献１に記載された実施例３−５の組成物とは異なる組成物に関する記載であるから、該各文献に、ブレンド法により得られる組成物は相溶性が悪い旨記載されているとしても、係る記載が、引用文献１に記載された発明において、ブレンド法を適用することを妨げる根拠とは認められないと判断されています。 
 前述しましたように、出願時の当業者の技術常識では、実施例３〜５で検討している組成物は、重合法でなければ相溶しないと考えられていた組成物であります。よって、このような技術常識を有している当業者は、該組成物にブレンド法を積極的に適用することはありません。
　（３−３）前置審査官殿は、主張３に関し、原査定に記載したとおり、本願明細書には、ブレンド法と重合法のうち、ブレンド法を選択したことにより、格別顕著な効果を奏することについては何ら記載されていないと判断されています。
　前述しましたように、出願時の当業者の技術常識では、実施例３〜５で検討している組成物は、重合法でなければ相溶しないと考えられていた組成物であります。よって、このような組成物にブレンド法を適用すると両者が相溶することは、全く予測できなかったことであります。
　また、本願明細書の比較例１では、メタクリル酸ステアリルを共重合したアクリル系重合体を使用して検討されていますが、重合時のメタクリル酸ステアリルの取り扱い性が不良であるとともに、得られた組成物の接着強さはそれほど高くありません。それに対し、直接比較できる実施例３の本願発明の組成物では、特に接着強さに優れています。相溶化の効果がないと考えられていたアルキル基の炭素数が７〜９のアルキル基を有する（メタ）アクリル酸アルキルエステル単量体単位を有する共重合体では硬化物物性が劣ることは容易に予測できることですが、逆に優れていることは全く予期できなかったことであります。
　（３−４）したがって、請求項１〜７に係る本願発明は、引用文献１に対して新規性を有しており、引用文献１をもとにして容易に想到できるものではなく、進歩性を有しています。」と主張している。
　 
４．請求人の主張に対する当審の判断
（１）上記第３　６．でも述べたとおり、引用文献１においては、ブレンド法と重合法において、使用する「アクリル酸エステル及びメタクリル酸エステルからなる群より選ばれた少なくとも１種」の「アルキル基の炭素数」は共に「１〜２０」と記載されており特に差異はないし、アクリルエステル系単量体のアルキル基の炭素数の違いによって、ブレンド法と重合法とを区別して採用していることを窺わせる点は見当たらない。
　そして、特許第３３９６２５０号公報には、段落0005で従来のブレンド法で得られた重合体の分散安定性が不充分であり保存安定性に問題があったため、重合法を採用することが記載されているものの、ここで使用されているモノマーはグリシジルメタクリレート及びアクリロニトリルであって「アルキル基を有する（メタ）アクリルエステル系単量体」とは異なるものである。
　また、特許第３４９１５６４号公報は、特定の特徴を有するポリオキシアルキレン重合体（Ａ）の存在下、重合法により重合体を製造するものであるところ、当該公報の全ての実施例では「長鎖アルキル基を有する（メタ）アクリルエステル系単量体」を使用しているのであって、当該比較例１は当該重合体（Ａ）が分子量分布Ｍｗ／Ｍｎにおいて規定する範囲外であるものであることから、当該公報を自然に読めば、特定の特徴を有するポリオキシアルキレン重合体（Ａ）の存在下、短鎖アルキル基を有する（メタ）アクリルエステル系単量体と長鎖アルキル基を有する（メタ）アクリルエステル系単量体とを併用して重合法により重合体を製造するものであることがみてとれる。そうであれば、当該公報の記載から、共に当該特許に含まれない比較例１と同２とをことさらに取り出して、それを基にさらに一般化して「ブレンド法により作製した組成物は、保存安定性が悪く相分離して、重合法により作製した組成物は、均一に分散し、相分離しない」ことが技術常識であったという結論が導かれるということには無理がある。
　そうすると、引用文献１の記載及び請求人の提出したこれらの証拠をもってしては、引用文献１の実施例１および２でブレンド法が採用されている理由が、請求人のいうような「炭素数１０以上のアルキル基を有するアクリルエステル系単量体を組み合せて使用しており、組成物に透明性を付与するための工夫が必要ないため」であって、一方、引用文献１の実施例３〜５で重合法が採用されている理由が、請求人のいうような「炭素数１０以上のアルキル基を有するアクリルエステル系単量体を使用していないので、相溶性や分散安定性を組成物に付与することのできる重合法を採用している」ものであり、請求人のいうような「引用文献１においてこれら２つの製造法は漠然と選択されているのではなく、アクリル系重合体を構成する単量体の種類に適した方法が選択されており、共重合体成分と重合方法は一体不可分の関係にある」ことが、本件出願時における当業者の技術常識であったとは到底認めることができない。
（２）そして、請求人も認めるとおり、そもそも、保存安定性と透明性とは異なる物性であって、これらを同列に扱う請求人の主張は受け入れられるものではないし、この点をおくとしても、特許第３４９１５６４号公報及び特許第３３９６２５０号公報について、さらに附言すると、特許第３４９１５６４号公報の比較例２においては、長鎖アルキル基を有する（メタ）アクリルエステル系単量体であるメタクリル酸ステアリルを使用しているにもかかわらず、ブレンド法を採用しており、しかも結果において保存安定性が悪い（相分離した）ことが示されているのであって、このことは、請求人が主張する「ブレンド法によっても組成物の相溶性の悪さを改善するには、長鎖アルキル基含有モノマー（炭素数１０以上のアルキル基を有するモノマー）を重合させる方法しかないと考えられてきました。」と明らかに矛盾するものである。また、当該公報について、請求人は、「ブレンド法によっても組成物の相溶性の悪さを改善するには、・・・重合法ですら炭素数１０以上のアルキル基含有モノマーの使用を推奨していること（特許第３４９１５６４号の請求項２）からわかる通りです。
　結局、相溶性のよい組成物を得るには、・・・特許第３４９１５６４号の請求項２が示す通り、これらを併用することすら必要と考えられてきた」とも主張するが、当該公報には、「低粘度で、取り扱い性及び保存安定性に優れた重合体、及び該重合体を含有してなる湿分存在下で硬化する、硬化性、硬化物の機械物性及び耐候性に優れた硬化性組成物に関する」（段落0001）と記載されているのであって、その実施例及び比較例も全て「長鎖アルキル基を有する（メタ）アクリルエステル系単量体」を使用しているのであるから、当該長鎖アルキル基を有する（メタ）アクリルエステル系単量体の有無による効果上の差異は不明であり、これらの公報の記載をもってしては、請求人の主張する技術常識の根拠とはなりえない。
　また、特開昭６３−１１２６４２号公報には、確かに、「長鎖アルキル基を有する（メタ）アクリルエステル系単量体」を使用することによりブレンド法であっても透明性等を改良してなる硬化性組成物が記載されているものの、かかるただ１件の公報の記載をもってして、当該公報に記載された内容が当業者の技術常識であったとすることはできない。そして、当該公報が「長鎖アルキル基を有する（メタ）アクリルエステル系単量体の使用」というブレンド法による透明性等の改良の１つの解決手段を示すものであるとしても、「短鎖アルキル基を有する（メタ）アクリルエステル系単量体」を使用する場合の透明性等の改良の解決手段としての「重合法」を示すものは、請求人が提示したいずれの公報にも存在しない。（特許第３４９１５６４号公報では、重合法において、長鎖アルキル基を有する（メタ）アクリルエステル系単量体であるメタクリル酸ステアリルを使用している。）たとえ、「ブレンド法における長鎖アルキル基を有する（メタ）アクリルエステル系単量体の使用」及び「短鎖アルキル基を有する（メタ）アクリルエステル系単量体を使用する場合の重合法の使用」という各々の解決手段が知られていたことが事実であるとしても、実際にそれだけ（「ブレンド法における長鎖アルキル基を有する（メタ）アクリルエステル系単量体の使用」あるいは「短鎖アルキル基を有する（メタ）アクリルエステル系単量体を使用する場合の重合法の使用」）で、必ず、透明性等の問題が解決するということはできないことは、上記のとおり明らかである。（例えば、特許第３４９１５６４号公報の比較例２において「ブレンド法における長鎖アルキル基を有する（メタ）アクリルエステル系単量体の使用」を採用しているにもかかわらず相分離したことが示されており、これは透明性が低下したということができる。）
　仮に、「オキシアルキレン重合体（Ａ）とアクリル重合体（Ｂ）を含む組成物に関し、ブレンド法による組成物が重合法による組成物に比べて相溶性が悪いという事実が当業者によく知られた技術常識」であるとしても、そのことをもってして、使用するモノマーのアルキル基の炭素数の違いにより、かかる相溶性を解決することが技術常識であったということができないことは、上で述べたとおりである。
　そうすると、たとえ、請求人の提示するこれらの文献を参酌したとしても、請求人の主張する「相溶性のよい組成物を得るには、重合法を用いるか、（Ｂ）成分として、長鎖アルキル基含有モノマーを重合させることが必須と考えられていて、・・・これらを併用することすら必要と考えられてきた」ことが当業者の技術常識であるということはできないから、引用文献１の実施例において、長鎖アルキル基含有モノマーをアクリル重合成分としている実施例１と２ではブレンド法を採用し、長鎖アルキル基含有モノマーを使用しない実施例３〜５では重合法を採用していることの理由が、請求人が主張するとおり、「炭素数１０以上のアルキル基含有モノマーを使用する場合にはブレンド法を採用し、炭素数１〜８のアルキル基含有モノマーを使用する場合にはブレンド法が採用できないことから重合法を採用と、実施例でブレンド法と重合法をわざわざ使い分けている」ことであると解することが技術常識であると認められるだけの根拠は存在しない。請求人の主張は引用文献１の解釈をことさらに曲解するものであって到底受け入れられるものではない。たとえ、ブチル基等の短鎖のアルキル基含有モノマーを使用した場合にブレンド法が採用できないことが技術常識であるとしても、引用文献１の実施例３〜５では、２−エチルへキシル基、すなわち炭素数８のアルキル基が用いられているのであるから、かかる炭素数８のアルキル基を有する（メタ）アクリルエステル系単量体までをも、ブレンド法を適用することができないとすることには根拠がなく、そのことの阻害要因があるとまではいうことはできない。
　また、請求人は、「ここまで、明確に組成物を得るプロセスを使い分けている引用文献１は、むしろ当業者が透明性を考慮した場合に、短鎖アルキル基含有モノマーをブレンド法で使用することに非常に大きな困難性が伴うことを示す証拠といえ、本願発明に到達するハードルが極めて高いこと立証しているというべきです。」とも主張するが、引用文献１の実施例３〜５は、上で述べたとおり、２−エチルへキシル基、すなわち炭素数８のアルキル基が用いられているのであるから、これを、ブチル基等の短鎖アルキル基と同一視して採り上げる請求人の主張には根拠がない。
　そして、本件発明の効果についても、モノマーの取り扱い性については、上記第３　６．で述べたとおり、引用発明でも奏されている効果にすぎず、そもそも、たとえばアクリル酸２−エチルへキシルの融点が−９０℃程度であって、メタクリル酸２−エチルへキシルの融点が−５０℃程度であることは周知のことにすぎないし、硬化物の力学物性及び接着物性が優れている点は、引用文献１に記載されたことと重複するものであって、シリコーン樹脂組成物をいわゆる「重合法」により製造することに代えて、いわゆる「ブレンド法」により製造したことによりもたらされる格別の効果は見あたらない。また、ブレンド法が簡便で、生産性に非常に優れるものであることは、当業者であれば当然予測し得る程度のことにすぎない。
　
５．まとめ
　以上のとおりであるから、請求人の上記主張は受け入れることができない。
　　  
　　  
　　  
第５　むすび
 
　以上のとおり、本願発明、すなわち本願の請求項１に係る発明は、引用文献１に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　したがって、他の請求項に係る発明について更に検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
　  
　よって、結論のとおり審決する。