【事件の表示】
　平成１０年特許願第５１７５９３号「クリソスポリウムセルラーゼ及び使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成１０年　４月１６日国際公開、ＷＯ９８／１５６３３、平成１３年　５月２９日国内公表、特表２００１−５０６８４５〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯　
　
　本願は, １９９７年９月３０日(パリ条約による優先権主張１９９６年１０月１０日, 米国)を国際出願日とするものであって, 平成１９年６月２６日付で拒絶理由が通知され, 平成１９年１２月２８日に意見書とともに, 特許請求の範囲について手続補正書が提出されたが, 平成２０年６月３０日付で拒絶査定がなされ, これに対し, 同年１０月６日に拒絶査定に対する審判請求がなされ, 同年１１月５日付で特許請求の範囲についての手続補正（平成２１年２月１８日付で方式補正されている。）がなされたものである。
　
２．平成２０年１１月５日付の手続補正についての補正却下の決定
　
［補正却下の決定の結論］
　
　平成２０年１１月５日付の手続補正を却下する。
　
［理由］
　
（１）目的要件について
　
　本件補正は, 平成２１年２月１２日付で補正された審判請求書の請求の理由の欄において請求人が主張しているように, 特許請求の範囲の請求項２乃至４, ６乃至２９, ３１−３２, ３４−３５, ３７−３８, ４０−４１, ４６−４７, ７２乃至８２を削除するとともに, 補正後の請求項２に対応する補正前の特許請求の範囲の請求項５について, 以下のように補正をしたものである。
　
　ア．本件補正前の特許請求の範囲の請求項５
　
「【請求項５】60℃の温度とpH7で最適な中性セルラーゼ活性を有する組成物であって, 適正な培地で培養でクリソスポリウム属の変異体の菌類を成長させることを含む方法によって分離され, 分子量25kDを有するセルラーゼを有する組成物, 
60℃の温度とpH7で最適な中性セルラーゼ活性を有する組成物であって, 適正な培地で培養でクリソスポリウム属の変異体の菌類を成長させることを含む方法によって分離され, 分子量43kDを有するセルラーゼを有する組成物, 
60℃の温度とpH7で最適な中性セルラーゼ活性を有する組成物であって, 適正な培地で培養でクリソスポリウム属の変異体の菌類を成長させることを含む方法によって分離され, 分子量60kDを有するセルラーゼを有する組成物, 又は, 
60℃の温度とpH7で最適な中性セルラーゼ活性を有する組成物であって, 適正な培地で培養でクリソスポリウム属の変異体の菌類を成長させることを含む方法によって分離され, 分子量70kDを有するセルラーゼを有する組成物。」
　
　イ．本件補正後の特許請求の範囲の請求項２
　
「【請求項２】60℃の温度とpH7で最適な中性セルラーゼ活性を有する組成物であって, 適正な培地で培養でクリソスポリウム属の野生型又は変異体の菌類を成長させることを含む方法によって分離され, 分子量60kDを有するセルラーゼを有する組成物。」
　
　本件補正について検討すると, 対応する補正前の請求項５には, クリソスポリウム属の野生型の菌類からセルラーゼを分離することが記載されていないので, 補正前の請求項５から請求項２への補正は特許請求の範囲を拡張するものであり, 特許法１７条の２第４項各号のいずれを目的とするものでもない。
　
　したがって, 本件補正は, 平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第４項の規定に違反するので, 同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
　また, 本件補正において, 補正前の請求項５に記載の「分子量25kDを有するセルラーゼを有する組成物」, 「分子量43kDを有するセルラーゼを有する組成物」及び「分子量70kDを有するセルラーゼを有する組成物」を削除して「分子量60kDを有するセルラーゼを有する組成物」のみに限定して請求項２としているが, その部分についてのみみれば平成１８年改正前特許法１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当するものである。
　そこで, 仮に, 本件補正が特許法１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的としているとした場合について, 本件補正後の請求項２に係る発明（以下「本件補正発明」という。）が特許出願の際, 独立して特許を受けることができるものであるかについて, 以下に検討することとする。
　
（２）独立特許要件（特許法第３６条第４項, 特許法第３６条第６項第１号）について
　
ア．本願発明の詳細な説明には, 以下の記載がある。
　
（ア）「特に好ましい実施例においては, 本発明のセルラーゼ組成物は, 1996年8月29日に, ・・・全ロシア微生物収蔵物の国際寄託当局においてブダペスト条約の下で寄託され, 寄託番号VKM F-3500Dが付されたクリソスポリウムラクノウェンスガーグ27K（指定分離C1と称される）から分離される。」（本願に対応する特表２００１−５０６８４５号公報の第１９頁下から第２行〜第２０頁第４行）
（イ）「C1のFPAとカルボキシメチルセルラーゼ活性は, 約ペーハー６乃至７及び約50乃至60℃で最適の安定性と活性を示した。カルボキシメチルセルラーゼ活性の最適ペーハーは約6.5及び最適温度は約55℃であった。」（同第３８頁実施例７）
（ウ）「9.  DEAE-Toyopearlイオン交換クロマトグラフィーの溶出タンパク画分Ｉの更なる精製・・・Mono PカラムからピークＡを溶出する間, 多数の画分が回収された。これらの画分は, 60kDと70kDのタンパクの含量比が異なっており, 特に, 60kDタンパクが優勢な画分70(60)kD-C1と, 70kDタンパクが優勢な画分70kD-cndoC1の含量比が異なる。・・・画分70(60)kD-C1の最適pHカルボキシメチルセルロースおよびRBB-カルボキシメチルセルロースに対して)は, 約5.0であった」（同第６１頁下から第９行〜第６３頁第１１行実施例１２）
（エ）「12．画分II.1の精製  ・・・最初のピークに由来する材料のSDS-PAGEを行ったところ, 分子量60kDと100kDのタンパクが均一な状態で単離された。・・・60kDタンパクを, 60kD(II.1)-endoC1と表記する。・・・このタンパクのカルボキシメチルセルラーゼ活性とRBB-カルボキシメチルセルラーゼ活性のpH依存性を調べたところ, pH4.0-4.5で最大となり, pH6においてもカルボキシメチルセルロースに対する最大活性の50%, およびRBB-カルボキシメチルセルロースに対する最大活性の85%が維持され, 更に, pH9および10においても, これら両最大活性の20%が維持されていた」（同第６５頁第５行〜下から第５行実施例１２）
（オ）「13．画分II.3の精製・・・Macro Prep Qクロマトグラフィーで得られた画分のSDS-PAGEを行ったところ, 分子量43kDと60kDのタンパクが均一な状態で単離された。・・・これら43kDタンパクと60kDタンパクを, それぞれ43kD(II.3)-endoC1, 60kD(II.3)-endoC1と表記する。・・・これとは対照的に, 60kD(II.3)-endoC1はカルボキシメチルセルロースに対する最適pH範囲がpH4〜4.5と狭かったが, RBB-カルボキシメチルセルロースに対する最適pH範囲は広く(pH4〜8), pH9においても最大RBB-カルボキシメチルセルラーゼ活性の30%を維持していた。」（同第６６頁第４行〜下から第２行実施例１２）
　
　これらの記載から, 本願発明の詳細な説明には, 特定の菌株である受託番号VKM F-3500Dを有するクリソスポリウム・ラクノウェンス・ガーグ27K（以下, C1という）の調製物が, pH6.5, 及び温度55℃において最適なカルボキシメチルセルラーゼ活性を有していたこと（イ）, C1調製物を分画した画分Iからの60kDタンパク質が優勢な画分70(60)kD-C1のカルボキシメチルセルロースに対する最適pHは約5.0であること（ウ）, 画分II.1からの精製された60kDのタンパク質（60kD(II.1)-endoC1）はpH4.0-4.5において（エ）, 画分II.3からの精製された60kDのタンパク質（60kD(II.3)-endoC1）はpH4-4.5において（オ）最適なカルボキシメチルセルラーゼ活性を有していたことが記載されているものと認められる。
　
イ．ここで, 本件補正発明の「60℃の温度とpH7で最適な中性セルラーゼ活性を有する組成物」が明細書に開示されているかについて検討すると, （イ）において調製されたC1の調製物, つまり組成物は, 最適pH及び最適温度が異なるので, 本件補正発明の「60℃の温度とpH7で最適な中性セルラーゼ活性を有する組成物」には該当しない。  　
　また, 上記組成物の主成分である「適正な培地で培養でクリソスポリウム属の野生型又は変異体の菌類を成長させることを含む方法によって分離され, 分子量60kDを有するセルラーゼ」が明細書に開示されているか検討すると, 分子量60kDを有するセルラーゼとして, （ウ）〜（オ）に記載の画分I, II.1あるいはII.3由来の分子量60kDを有するタンパク質が候補として挙げられるが, 「分子量60kDを有するセルラーゼ」がこれらのうちのどのタンパク質を意図しているのか不明であり, また, これらのいずれのタンパク質であったとしても, 「60℃の温度とpH7で最適な中性セルラーゼ活性」は有していないので, これらのいずれかのタンパク質を有する組成物が「60℃の温度とpH7で最適な中性セルラーゼ活性を有する組成物」であるとは考えられない。
　よって, 本件補正発明の性質を有する組成物は発明の詳細な説明に開示されていないし, また, 発明の詳細な説明に記載されたC1を用いても, そのような限定された活性を有するセルラーゼを含む組成物を調製することが本願出願時において容易にできたものでもない。
　
　したがって, 本件補正発明の組成物は, 本願発明の詳細な説明に記載されたものでない。また, 取得のために当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤を要するものであるから, この出願の発明の詳細な説明は, 当業者が本件補正発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されていない。
　
ウ．本件補正発明は, C1以外のクリソスポリウム属由来のセルラーゼ組成物も含む「クリソスポリウム属の野生型又は変異体の菌類を成長させることを含む方法によって分離され, 分子量60kDを有するセルラーゼ」を有する組成物に係る発明であるから, 分子量60kDを有するセルラーゼをクリソスポリウム属の野生型の菌類から取得することが発明の詳細な説明に記載されているか, あるいは, 当業者において実施可能であるかどうか検討する。
　本願発明の詳細な説明において, 分子量60kDを有するセルラーゼを取得する方法が示されたのは, クリソスポリウム属の菌類の中でもクリソスポリウム・ラクノウェンスに属する特定の菌株C1を用いた場合のみである。
　ここで, 実施例８において, クリソスポリウム属のC1以外の他の様々な種の菌株がセルラーゼ活性を有することは示されているものの, 発明の詳細な説明において, C1以外の菌類のセルラーゼの分子量や理化学的性質は明らかにされていない。
　そして, 一般に, 同じ属の菌類であっても種が異なれば異なる性質を有するという技術常識を考慮すると, クリソスポリウム・ラクノウェンスという特定の種に属する特定の菌株において, 分子量60kDを有するセルラーゼが存在していたからといって, 同じ属の他の様々な種においてまで上記セルラーゼと同じ分子量を有するセルラーゼが存在しているかどうかは不明である。
　よって, クリソスポリウム属に属するC1以外の菌類に上記セルラーゼが存在することは発明の詳細な説明に記載されていないし, 上記セルラーゼを他の菌類から取得するためには膨大な菌類の活性を調べ, 逐一単離精製する必要があり, 通常当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤を行なう必要がある。
　しかも, セルラーゼを有する組成物の最適pHと温度が限定されているので, 該組成物を調製するためには, さらに当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤を行なう必要がある。
　
　また, セルラーゼをクリソスポリウム属の変異体の菌類から取得することについて, 本願発明の詳細な説明には, 変異体は胞子への化学的変異原や紫外線照射の処理を行うことで取得することが記載されているが, これらの処理により, 菌類にどのような突然変異が起きるかは不明であり, 突然変異の起こり方は処理ごとに変化するものであるから, 上記のようにそもそもC1以外の野生型から取得できるか不明な上記セルラーゼを, C1以外の菌類をもとに作成した変異体から取得することは通常当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤を行なう必要がある。
　
　したがって, 本件補正発明の組成物は, 本願発明の詳細な説明に記載されたものでない。また, この出願の発明の詳細な説明は, 当業者が本件補正発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されていない。
　
エ．審判請求人の主張について
　
　請求人は, 平成２３年２月２５日付回答書において, 「60℃の温度とpH7で最適な中性セルラーゼ活性を有する」組成物に関する記載は発明の詳細な説明に明示的には記載されてはいないが当業者にとっては発明の詳細な説明に記載された事項から自明な事項に該当すると考えると主張している。
　しかし, 自明な事項に該当することの根拠が具体的に示されておらず, 上記主張は採用できない。
　
　したがって，この出願は, 発明の詳細な説明の記載が特許法第３６条第４項及び第６項第１号に規定する要件を満たしていないので, 特許出願の際独立して特許を受けることができない。
　
（３）むすび
　
　以上の通りであるから, 本件補正は, 平成１８年改正前特許法第１７条の２第第４項で規定される目的外の補正であるので, 特許法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものであり, また, 本件補正が平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項第２号の「特許請求の範囲の減縮」に該当するとした場合であっても, 平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するものであり, 特許法第１５９条第１項の規定において読み替えて準用する特許法第５３条第１項の規定により却下されるべきものである。　
　
３．本願発明について
　
　平成２０年１１月５日付の手続補正は, 上記のとおり却下されたので, 本願発明は, 平成１９年１２月２８日付け手続補正書の特許請求の範囲に記載したとおりのものであり, 本願請求項７２に係る発明(以下, 「本願発明７２」という。)は, その【請求項７２】に記載された事項により特定される, 以下のとおりのものである。
　
「【請求項７２】セルラーゼ酵素をコードする核酸であって, 
　前記セルラーゼ酵素は, 
　請求項７１記載の方法によって分離され, 分子量25kDを有し, 60℃の温度とpH7で最適な中性セルラーゼ活性を有するか, 
　請求項７１記載の方法によって分離され, 分子量43kDを有し, 60℃の温度とpH7で最適な中性セルラーゼ活性を有するか, 
　請求項７１記載の方法によって分離され, 分子量60kDを有し, 60℃の温度とpH7で最適な中性セルラーゼ活性を有するか, 又は, 
　請求項７１記載の方法によって分離され, 分子量70kDを有し, 60℃の温度とpH7で最適な中性セルラーゼ活性を有する核酸。」
　
　また, 本願請求項７２が引用する請求項７１は以下のとおりのものである。
　
「【請求項７１】クリソスポリウムのセルラーゼ酵素をコードする遺伝子を分離する方法であって, 
  (a)野生型又は変異体のクリソスポリウムによって作られる中性及び／又はアルカリ性セルラーゼ組成物からタンパク質を分離し, 
  (b)  工程(a)で分離された前記タンパクの全部又は一部を配列し, 
  (c)  工程(b)の前記配列に由来する核酸プローブを生成し, 
  (d)  工程(c)の前記核酸プローブを用いて野生型又は変異体のクリソスポリウムライブラリーをスクリーニングし, 
  (e)  前記プローブで認識された核酸配列を分離し, 
  (f)  工程(e)で分離された前記核酸配列を配列することを有する方法。」
　
４．原査定の理由
　
　原査定の理由３は, 本願発明７２に係る発明である「核酸」は, その塩基配列も, それがコードするタンパク質のアミノ酸配列も明らかにされていないため, 化学物質として特定されていないので, この出願は, 特許請求の範囲の記載が, 特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない, というものである。
　
５．当審の判断
　
　本願発明７２について, 本願発明の詳細な説明には, 請求項７１に記載されたような方法で, 分離したタンパク質の一部の配列を決定して, 該配列をもとにプローブを作成し, プローブを用いてクリソスポリウムの野生型あるいは変異体のクリソスポリウムライブラリーをスクリーニングしてプローブが認識した核酸配列を分離して配列を決定したことは記載されておらず, セルラーゼ酵素をコードする核酸の構造は不明であるから, 「核酸」が化学物質として特定されていない。
　したがって, どのような核酸が本願発明７２に包含されるのかを当業者は理解することができない。
　
　そして, この点について, 平成１９年６月２６日付拒絶理由通知書において指摘されているものの, 請求人は平成１９年１２月２８日付意見書においても何ら反論していない。
　
　よって, 本願発明７２は, 明確でない。
　
６．むすび
　
　したがって, 本願請求項７２の記載は，特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていないので, 特許を受けることができないものであるから，他の請求項に係る発明について検討するまでもなく，本願は拒絶をすべきものである。
　
　よって, 結論の通り審決する。
　
７．付記
　
　なお, 平成２３年２月２５日付回答書の（２）において, 請求人は「前置報告書において指摘された事項は, 原査定を維持できず, 新たな拒絶理由が発見された場合に相当するため, 審判請求人には補正をする機会が与えられるものと考える。」と主張しているが, 特許法第１５９条２項, ３項, ５０条の規定によれば, 請求人が補正をすることができるのは, 審判請求の日から所定の期間内の補正をする場合を除いては, 審判合議体において, 拒絶査定と異なる理由で拒絶すべき旨の審決をしようとする場合に限られる。そして, 本件において, 拒絶査定の理由は上記の通り維持できるから, 請求人の「新たな拒絶理由が発見された場合に相当する」との主張は容認できず, 拒絶理由を通知して反論または補正の機会を与えるべき法的義務があるとはいえない点に留意されたい（必要ならば, 東京高裁　平成16.9.30平15(行ケ）475, 知財高裁　平成19.9.11平成19(行ケ)10026, 知財高裁　平成23.6.14平22(行ケ）10158 などの判決を参照のこと）。