【事件の表示】
　特願２００２−　３２７３１「改変された第ＶＩＩＩ因子ｃＤＮＡおよび第ＶＩＩＩ因子の産生のためのその使用」拒絶査定不服審判事件〔平成１４年１０月　８日出願公開、特開２００２−２９１４７２〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は、平成１４年２月８日（パリ条約に基づく優先権主張２００１年２月９日、（ＥＰ）欧州特許庁）を出願日とする出願であって、平成２０年２月２２日付けで拒絶理由通知がなされたところ出願人から何らの応答がなく、平成２０年１１月１１日付けで拒絶査定がなされ、平成２１年２月１６日付けで拒絶査定に対する審判請求がなされ、平成２１年３月１７日に明細書に対して受付番号５０９００５４４２２１である手続補正（以下、必要に応じて「第１次補正」という。）がなされ、その後同日に明細書に対して受付番号５０９００５５０８６４である手続補正（以下、必要に応じて「第２次補正」という。）がなされたものである。
　
第２　平成２１年３月１７日に明細書に対してなされた、受付番号５０９００５４４２２１である手続補正（第１次補正）についての補正却下の決定
　
[補正却下の決定の結論]
　平成２１年３月１７日に明細書に対してなされた、受付番号５０９００５４４２２１である手続補正（第１次補正）を却下する。
　
[理由]
１．第１次補正
　本件第１次補正により、出願当初の
「　【請求項１】　造血細胞系および特に血小板における発現に適したｃＤＮＡをプロモーターとして使用することを特徴とする、第VIII因子のイントロンではないイントロンが第VIII因子ｃＤＮＡの少なくとも１つの位置に挿入されている第VIII因子ｃＤＮＡ。
　　【請求項２】　野生型第VIII因子ｃＤＮＡのＢドメインが欠失していることを特徴とする、請求項１に記載の第VIII因子ｃＤＮＡ。
　　【請求項３】　第VIII因子のイントロンではないイントロンが、部分切断された第IX因子のイントロン１であることを特徴とする、請求項２に記載の第VIII因子ｃＤＮＡ。
　　【請求項４】　そのイントロンが第VIII因子ｃＤＮＡの２つの位置に挿入されていることを特徴とする、請求項３に記載の第VIII因子ｃＤＮＡ。
　　【請求項５】　ヒト血小板糖タンパク質IIｂ（ＧＰIIｂ）をコードするｃＤＮＡをプロモーターとして使用することを特徴とする、請求項４に記載の改変された第VIII因子ｃＤＮＡ。
　　【請求項６】　部分切断された第IX因子イントロン１が第VIII因子イントロン１＋１３に挿入されていることを特徴とする、請求項４に記載の改変された第VIII因子ｃＤＮＡ。
　　【請求項７】　その産生が請求項１に記載の改変された第VIII因子ｃＤＮＡを使用してＨＥＬ細胞系またはＤａｍｉ細胞系で実施されることを特徴とする、第VIII因子の産生プロセス。
　　【請求項８】　第VIII因子の産生が誘導因子により刺激されることを特徴する、請求項７に記載のプロセス。
　　【請求項９】　ホルボール−１２−ミリステート−１３−アセテート（ＰＭＡ）を誘導因子として使用することを特徴とする、請求項８に記載のプロセス。」
から、
「　【請求項１】　野生型血液凝固第VIII因子ｃＤＮＡのＢドメインが欠失しており、そして、血液凝固第VIII因子のイントロン１及びイントロン１３を含み、これらのイントロン中には、部分切断された血液凝固第IX因子のイントロン１が挿入されており、そして、糖タンパク質IIｂの組織特異的プロモーターをプロモーターとして含むことを特徴とする、改変された血液凝固第VIII因子ｃＤＮＡ。
　　【請求項２】　糖タンパク質IIｂの組織特異的プロモーターは、ヒト血小板糖タンパク質IIｂのプロモーターであることを特徴とする、請求項１に記載の改変された血液凝固第VIII因子ｃＤＮＡ。
　　【請求項３】　その産生が請求項１に記載の改変された血液凝固第VIII因子ｃＤＮＡを使用してＨＥＬ細胞系またはＤａｍｉ細胞系で実施されることを特徴とする、血液凝固第VIII因子の産生プロセス。
　　【請求項４】　血液凝固第VIII因子の産生が誘導因子により刺激されることを特徴する、請求項３に記載のプロセス。
　　【請求項５】　ホルボール−１２−ミリステート−１３−アセテート（ＰＭＡ）を誘導因子として使用することを特徴とする、請求項４に記載のプロセス。」
に補正された。
　
２．補正の目的要件
　出願当初の請求項６は、
「【請求項６】　部分切断された第IX因子イントロン１が第VIII因子イントロン１＋１３に挿入されていることを特徴とする、請求項４に記載の改変された第VIII因子ｃＤＮＡ。」
であり、その引用する請求項４は
「【請求項４】　そのイントロンが第VIII因子ｃＤＮＡの２つの位置に挿入されていることを特徴とする、請求項３に記載の第VIII因子ｃＤＮＡ。」
であり、さらにその引用する請求項３は
「【請求項３】　第VIII因子のイントロンではないイントロンが、部分切断された第IX因子のイントロン１であることを特徴とする、請求項２に記載の第VIII因子ｃＤＮＡ。」
であり、さらにその引用する請求項２は
「【請求項２】　野生型第VIII因子ｃＤＮＡのＢドメインが欠失していることを特徴とする、請求項１に記載の第VIII因子ｃＤＮＡ。」
であり、さらにその引用する請求項１は
「【請求項１】　造血細胞系および特に血小板における発現に適したｃＤＮＡをプロモーターとして使用することを特徴とする、第VIII因子のイントロンではないイントロンが第VIII因子ｃＤＮＡの少なくとも１つの位置に挿入されている第VIII因子ｃＤＮＡ。」
である。
　すなわち、出願当初の請求項６は、引用する請求項の発明特定事項を明記した独立形式請求項として記載すると、
「野生型第VIII因子ｃＤＮＡのＢドメインが欠失しており、そして、第VIII因子のイントロン１＋１３に、部分切断された第IX因子のイントロン１が挿入されており、造血細胞系および特に血小板における発現に適したｃＤＮＡをプロモーターとして含むことを特徴とする、改変された第VIII因子ｃＤＮＡ」
であると認められる。
　次に、補正後の新請求項１は
「【請求項１】　野生型血液凝固第VIII因子ｃＤＮＡのＢドメインが欠失しており、そして、血液凝固第VIII因子のイントロン１及びイントロン１３を含み、これらのイントロン中には、部分切断された血液凝固第IX因子のイントロン１が挿入されており、そして、糖タンパク質IIｂの組織特異的プロモーターをプロモーターとして含むことを特徴とする、改変された血液凝固第VIII因子ｃＤＮＡ。」
であるから、本件補正は、出願当初の請求項６に対し、プロモーターの種類を糖タンパク質IIｂの組織特異的プロモーターに限定的に減縮する補正を含むものである。
　このため、以下、独立特許要件について検討する。
　
３．独立特許要件（進歩性）についての検討
（１）引用例
ア　第１引用例
　原査定の拒絶の理由で引用文献１として引用した、本願の優先日前である平成１２年１０月１７日に頒布された刊行物である、特開２０００−２８７６９４号公報には、以下の事項が記載されている。
　
（ア）「【請求項１】  野生型第VIII因子ｃＤＮＡのＢ−ドメインが欠失し、部分切断第IX因子イントロン１が第VIII因子ｃＤＮＡの１または２以上の位置に挿入されたことを特徴とする修飾第VIII因子ｃＤＮＡ。
【請求項２】  野生型第VIII因子ｃＤＮＡのＢ−ドメインが４個のアルギニンにより置換されたことを特徴とする請求項１記載の修飾第VIII因子ｃＤＮＡ。
【請求項３】  部分切断第IX因子イントロン１が第VIII因子イントロン１および／または12および／または13に挿入されたことを特徴とする請求項１または２記載の修飾第VIII因子ｃＤＮＡ。」（特許請求の範囲）
（イ）「【技術分野】本発明は、修飾第VIII因子ｃＤＮＡ、および第VIII因子の産生の改良のためのその使用を目的とするものである。」（【０００１】）
（ウ）「いくつかの研究で様々な細胞系において、低いＦVIIIの産生レベルが強調されている。ＦVIIIの生合成は、少なくとも３種の異なるレベルで調節されていることが明らかにされた。第一に、ＦVIIIｃＤＮＡ配列中、Ａ２コードドメイン中に存在する２つのヌクレオチド鎖が、転写サイレンサーとして作用することが証明された（Fallauxら、 1996; Hoebenら、 1995; Koeberlら、 1995; Lynchら、 1993)。第二に、ＦVIIIタンパク質の合成は、数種の小胞体シャペロン（ＢiＰ; カルレティキュリン; カルネキシン; ERGIC-53）によって厳密に調節されている。これらの相互作用の多くは、ＦVIIIを細胞内に維持させ、細胞破壊機構を介してそれを指揮する（Dornerら、 1987; Nicholsら、 1998; Pipeら、 1998）。第三にＦVIIIは一旦分泌されるとプロテアーゼの分解に対し感受性であり、フォンビルブラント因子（ｖＷＦ）によって保護される必要がある（Kaufmanら、 1989）。
　したがって、ＦVIIIの高収率を生じる改良された方法の開発が問題になる。本発明は、修飾ＦVIIIｃＤＮＡによるこの問題の解決法を提供する。」（【０００３】〜【０００４】）
（エ）「３．安定にＦVIIIを発現する細胞系の発生
すべてのｐＣＤＮＡ３−ＦVIII構築体をエレクトロポレーションによってＣＨＯ細胞にトランスフェクトした。略述すれば、７×１０6の洗浄したＣＨＯ細胞をＰvuＩ線状化構築体１０ｇの存在下エレクトロポレートした。抗生物質、および０.６mg／ml Ｇ418 を含有する１０％ウシ胎児血清を補充したＩＭＤＭ（＝イスコーブの改良ダルベッコ培地）中で１５時間エレクトロポレーション後に細胞を選択した。それぞれの構築体（ＦVIII；Ｉ１、Ｉ12、Ｉ13、Ｉ１＋12、Ｉ１＋13）、５０個以上のコロニーを含むクローンの２つのプールを増殖させ、凍結した。２５個のコロニーのセットを採取し、増殖させ、ＥＬＩＳＡ法（Asserachrom VIII C. Ag, Diagnostica STAGO, Asnieres, France）を使用して第VIII因子の発現を評価した。クローンのすべてについて、発現クローン数で測定したトランスフェクション効率は、約４０〜６０％であった。５つのもっとも良好なＦVIII産生クローンを保存し、凍結させた。検出されたＦVIII抗原は各構築体によって劇的に変動した。」（【００２８】）
（オ）「４．構築効率の評価
４.１ ＣＨＯ細胞における定量分析
ＦVIII産生の速度論を、トランスフェクトされたＣＨＯ細胞の各プールについて分析した。各プールについて独立した実験を２人の実験者によって行った。日数０に、４×１０5細胞を、６−ウエルプレート中０.６mg／ml Ｇ418を含有する新鮮な培地２mlに接種した。日数１〜日数４まで、培養上清を集め、遠心分離し、ＦVIII抗原およびプロコアグラント活性についてアッセイした。各日数に培地の除去後、細胞をトリプシン処理し、トリパンブルーで計数した。ＦVIIIの蓄積を図３に示す。３つの構築体、すなわちＦVIII Ｉ１、ＦVIII Ｉ１＋12、および特にＦVIII Ｉ１＋13において、非修飾ＦVIIIｃＤＮＡに比べて良好な産生が可能になった。ＦVIII Ｉ１およびＦVIII Ｉ１＋12 は２〜３倍高い産生を生じ、ＦVIII Ｉ１＋13 では８〜９倍以上の産生を生じた。プロコアグラント活性は同じ上清で測定し、図４に示す。それらは検出された抗原量に直接相関した。
４.２ ＨepＧ２細胞における定量分析
ＣＨＯ細胞で得られた結果を確認するために、第二の細胞モデルを選択した。ＦVIIIの発現に改善を示す構築体（例えば、ＦVIII、ＦVIII Ｉ１、ＦVIII Ｉ１＋12、ＦVIII Ｉ１＋13）について、一過性にトランスフェクトされた肝細胞系ＨepＧ２を使用して試験した。環状ＤＮＡ ２ｇを１２リットルの Fugene ６トランスフェクション試薬（Boehringer Mannheim, Meylan, France）に加えた。１５分後に、前日に５×１０6細胞を接種した９０mmディッシュ上に複合体を滴加した。トランスフェクション混合物を６時間インキュベートし、ついで４mlの新鮮な培地で置換した。培養培地を７２時間後に収集し、コアギュレーションおよびＥＬＩＳＡアッセイに付した。図５に示すように、ＨepＧ２細胞を用いて得られた結果は、この場合検出可能なＦVIII抗原を全く産生しなかったＦVIII Ｉ１＋12構築体を除いて、ＣＨＯ細胞において得られた結果を確認するものであった。これらのデータはＦVIII Ｉ１＋13構築体における興味の可能性を強化するものであった。」（【００３０】〜【００３１】）
　
　上記（イ）（ウ）より、第１引用例に記載された発明は、第VIII因子を高収率で産生するためになされたものであることが読み取れる。そして、上記（ア）より、「野生型血液凝固第VIII因子ｃＤＮＡのＢドメインが欠失しており、そして、血液凝固第VIII因子のイントロン１および／またはイントロン１２および／またはイントロン１３を含み、これらのイントロン中には、部分切断された血液凝固第IX因子のイントロン１が挿入されており、そして、プロモーターを含むことを特徴とする、改変された血液凝固第VIII因子ｃＤＮＡ」について記載されていることが読み取れ、上記（オ）より、それらのうち血液凝固第VIII因子のイントロン１およびイントロン１３を含み、これらのイントロン中には、部分切断された血液凝固第IX因子のイントロン１が挿入されているものが特に好適であることが読み取れる。また、上記（エ）より、実際に使用されたプロモーターはｐＣＤＮＡ３発現系由来のものであることが読み取れる。
　
イ　第２引用例
　原査定の拒絶の理由で引用文献２として引用した、本願の優先日前である平成１２年１２月５日に頒布された刊行物である、特開２０００−３３３６８７号公報には、以下の事項が記載されている。
　
（ア）「【請求項１】  血液凝固因子のアミノ酸配列をコードするＤＮＡおよび造血細胞における発現に特異的なプロモーターをコードするＤＮＡからなる血液凝固因子の組織特異的発現のためのＤＮＡ構築体。
【請求項２】  プロモーターとしてヒト血小板糖タンパク質IIｂ（ＧＰIIｂ）をコードするＤＮＡが挿入された請求項１記載のＤＮＡ構築体。」（特許請求の範囲）
（イ）「３．ＦIX（ＷＴ）およびＦIX（ＷＴ.Ｉ１）発現ＨＥＬ細胞の１日ＦIX産生
3.1．安定なトランスフェクション後におけるＣＭＶおよびＧＰIIｂプロモーターの有効性の比較
ＨＥＬ細胞を、ｐｃＤＮＡ３.１およびｐｃＤＮＡ３−ＧＰIIｂを陰性対照として用い以下の構築体：ＧＰIIｂ−ＦIX（ＷＴ）、ＧＰIIｂ−ＦIX（ＷＴ.Ｉ１）および相当するＣＭＶ構築体［ＣＭＶ−ＦIX（ＷＴ）およびＣＭＶ−ＦIX（ＷＴ.Ｉ１）］により安定にトランスフェクトした。図９はＣＭＶ−ＦIXおよびＧＰIIｂ−ＦIXＨＥＬ細胞で得られた結果を示す。期待されたように２つの陰性対照（ｐｃＤＮＡ３およびｐｃＤＮＡ３−ＧＰIIｂ）では、ＦIXは上清に検出されなかった。ＦIX（ＷＴ）の発現がＧＰIIｂプロモーターによって指揮されたときは、ＣＭＶ−ＦIXに比べ有意に高いＦIXの産生が上清に測定された。ＧＰIIｂ−ＦIX（ＷＴ）発現ＨＥＬ細胞は、同じ条件（±ＰＭＡ）でＣＭＶ−ＦIX（ＷＴ）によってトランスフェクトされたＨＥＬ細胞よりも約５〜１０倍高いＦIX量を産生した。」（【００３７】）
（ウ）「Ｄ．安定にトランスフェクトされたＨＥＬ細胞中におけるＦIXの発現
上述のように、一過性発現システムで低いＦIXの産生が得られた。したがって、安定にＦIXを発現する細胞を発生させた。」（【００２６】）
（エ）「２．ＦIX（−41Ｓ.Ｉ１）発現ＨＥＬ細胞の１日ＦIX産生
2.1．ＣＭＶ−ＦIX（−41Ｓ.Ｉ１）トランスフェクトＨＥＬ細胞
ｐｃＤＮＡ３−トランスフェクトＨＥＬ細胞の上清中にＦIXは検出されなかった（図６）。４日後、ＣＭＶ−ＦIX（−41Ｓ.Ｉ１）でトランスフェクトされた細胞の条件培地中に１１.６５ng／mlのＦIXが検出された。ＰＭＡ誘導後、ＦIXの産生（２５９.８７ng／ml）はＰＭＡなしで得られた産生より２３倍高く、一過性トランスフェクションで得られた結果よりも２５０倍高かった。」（【００３３】）
　
（２）対比
　本願第１次補正後の請求項１に係る発明（以下、「本願第１次補正後発明１」という。）と、第１引用例に記載された発明とを対比すると、両者は
「野生型血液凝固第VIII因子ｃＤＮＡのＢドメインが欠失しており、そして、血液凝固第VIII因子のイントロン１及びイントロン１３を含み、これらのイントロン中には、部分切断された血液凝固第IX因子のイントロン１が挿入されており、そして、プロモーターを含むことを特徴とする、改変された血液凝固第VIII因子ｃＤＮＡ」
である点で一致し、
　本願第１次補正発明１ではプロモーターとして糖タンパク質IIｂの組織特異的プロモーターを使用しているのに対し、第１引用例では発現系としてｐＣＤＮＡ３を使用していることが記載されているものの、プロモーターの種類については特定のものに限られる旨の言及がない点で、相違する。
　
（３）判断
　上記相違点について検討する。
　第２引用例には、上記（１）イ（ア）の記載より、組織特異的な糖タンパク質IIｂプロモーターを血液凝固因子の発現に使用することが記載されており、また、上記（１）イ（イ）の記載より、安定なトランスフェクションにおいて、血液凝固因子第IX因子を製造するにあたり、ｐＣＭＶ３のプロモーターや代表的な強力プロモーターであるＣＭＶプロモーターよりも、糖タンパク質IIｂプロモーターの方が産生量が多かったことが記載されている。ここで、一般にプロモーターの活性が高ければ、当該プロモーターに連結する構造遺伝子の種類に関わらず、構造遺伝子の産生量は増大することが通常であるから、血液凝固因子第VIII因子の産生量増大を目的とした第１引用例において使用されているｐＣＭＶ３のプロモーターに換えて、より高活性である組織特異的な糖タンパク質IIｂプロモーターを採用し、本願発明のような構成とすることは、当業者が容易になし得たものである。
　また、効果について見るに、第２引用例に組織特異的な糖タンパク質IIｂプロモーターがＣＭＶプロモーターと比較して産生量が高く高活性であることが記載されているのであるから、第ＶＩＩＩ因子産生収率の向上は、当業者が予測可能な範囲内である。また、本願明細書の表１は細胞としてＨＥＬ細胞を用い、プロモーターとしてＣＭＶプロモーターを使用した場合の産生量に関するものである一方、表３は細胞としてＤａｍｉ細胞を用い、プロモーターとして糖タンパク質IIｂプロモーターを使用した場合の産生量に関するものであるため、使用している細胞の種類が異なり、両者の差異がプロモーターのみによるものとは認められない。したがって、第１引用例記載のｃＤＮＡにおけるプロモーターとして糖タンパク質IIｂプロモーターを採用したことによる格別の効果があるとは認められない。
　　
（４）独立特許要件についてのまとめ
　以上のとおりであるから、第１次補正発明１は、第１引用例および第２引用例に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、特許出願の際、独立して特許を受けることができるものではない。
　
３．小括
　したがって、本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。 
　
第３　平成２１年３月１７日に明細書に対してなされた、受付番号５０９００５５０８６４である手続補正（第２次補正）についての補正却下の決定
　
[補正却下の決定の結論]
　平成２１年３月１７日に明細書に対してなされた、受付番号５０９００５５０８６４である手続補正（第２次補正）を却下する。
　
[理由]
１．第２次補正
　本件第２次補正により、出願当初の
「　【請求項１】　造血細胞系および特に血小板における発現に適したｃＤＮＡをプロモーターとして使用することを特徴とする、第VIII因子のイントロンではないイントロンが第VIII因子ｃＤＮＡの少なくとも１つの位置に挿入されている第VIII因子ｃＤＮＡ。
　　【請求項２】　野生型第VIII因子ｃＤＮＡのＢドメインが欠失していることを特徴とする、請求項１に記載の第VIII因子ｃＤＮＡ。
　　【請求項３】　第VIII因子のイントロンではないイントロンが、部分切断された第IX因子のイントロン１であることを特徴とする、請求項２に記載の第VIII因子ｃＤＮＡ。
　　【請求項４】　そのイントロンが第VIII因子ｃＤＮＡの２つの位置に挿入されていることを特徴とする、請求項３に記載の第VIII因子ｃＤＮＡ。
　　【請求項５】　ヒト血小板糖タンパク質IIｂ（ＧＰIIｂ）をコードするｃＤＮＡをプロモーターとして使用することを特徴とする、請求項４に記載の改変された第VIII因子ｃＤＮＡ。
　　【請求項６】　部分切断された第IX因子イントロン１が第VIII因子イントロン１＋１３に挿入されていることを特徴とする、請求項４に記載の改変された第VIII因子ｃＤＮＡ。
　　【請求項７】　その産生が請求項１に記載の改変された第VIII因子ｃＤＮＡを使用してＨＥＬ細胞系またはＤａｍｉ細胞系で実施されることを特徴とする、第VIII因子の産生プロセス。
　　【請求項８】　第VIII因子の産生が誘導因子により刺激されることを特徴する、請求項７に記載のプロセス。
　　【請求項９】　ホルボール−１２−ミリステート−１３−アセテート（ＰＭＡ）を誘導因子として使用することを特徴とする、請求項８に記載のプロセス。」
から、
「【請求項１】　野生型血液凝固第VIII因子ｃＤＮＡのＢドメインが欠失しており、そして、血液凝固第VIII因子のイントロン１及びイントロン１３の位置に、部分切断された血液凝固第IX因子のイントロン１が挿入されており、そして、糖タンパク質IIｂの組織特異的プロモーターをプロモーターとして含むことを特徴とする、改変された血液凝固第VIII因子ｃＤＮＡ。
　　【請求項２】　糖タンパク質IIｂの組織特異的プロモーターは、ヒト血小板糖タンパク質IIｂのプロモーターであることを特徴とする、請求項１に記載の改変された血液凝固第VIII因子ｃＤＮＡ。
　　【請求項３】　その産生が請求項１に記載の改変された血液凝固第VIII因子ｃＤＮＡを使用してＨＥＬ細胞系またはＤａｍｉ細胞系で実施されることを特徴とする、血液凝固第VIII因子の産生プロセス。
　　【請求項４】　血液凝固第VIII因子の産生が誘導因子により刺激されることを特徴する、請求項３に記載のプロセス。
　　【請求項５】　ホルボール−１２−ミリステート−１３−アセテート（ＰＭＡ）を誘導因子として使用することを特徴とする、請求項４に記載のプロセス。」
に補正された。
　
２．補正の目的要件
　出願当初の請求項６は、引用する請求項の発明特定事項を明記した独立形式請求項として記載すると、上記第２　２．で述べたとおり、
「野生型第VIII因子ｃＤＮＡのＢドメインが欠失しており、そして、第VIII因子のイントロン１＋１３に、部分切断された第IX因子のイントロン１が挿入されており、造血細胞系および特に血小板における発現に適したｃＤＮＡをプロモーターとして含むことを特徴とする、改変された第VIII因子ｃＤＮＡ」
であると認められる。
　次に、補正後の新請求項１は
「【請求項１】　野生型血液凝固第VIII因子ｃＤＮＡのＢドメインが欠失しており、そして、血液凝固第VIII因子のイントロン１及びイントロン１３の位置に、部分切断された血液凝固第IX因子のイントロン１が挿入されており、そして、糖タンパク質IIｂの組織特異的プロモーターをプロモーターとして含むことを特徴とする、改変された血液凝固第VIII因子ｃＤＮＡ。」
であるから、本件第２次補正は、出願当初の請求項６に対し、プロモーターの種類を組織特異的な糖タンパク質IIｂプロモーターに限定的に減縮する補正を含むものである。
　このため、以下、独立特許要件について検討する。
　
３．独立特許要件（進歩性）についての検討
（１）引用例
　原査定の拒絶の理由で引用文献１として引用した、本願の優先日前である平成１２年１０月１７日に頒布された刊行物である、特開２０００−２８７６９４号公報、および引用文献２として引用した、本願の優先日前である平成１２年１２月５日に頒布された刊行物である、特開２０００−３３３６８７号公報の記載事項は、上記第２　３．（１）で述べたとおりである。
　
（２）対比
　本願第２次補正後の請求項１に係る発明（以下、「本願第２次補正発明１」という。）と、第１引用例に記載された発明とを対比すると、両者は
「野生型血液凝固第VIII因子ｃＤＮＡのＢドメインが欠失しており、そして、血液凝固第VIII因子のイントロン１及びイントロン１３の位置に、部分切断された血液凝固第IX因子のイントロン１が挿入されており、そして、プロモーターを含むことを特徴とする、改変された血液凝固第VIII因子ｃＤＮＡ」
である点で一致し、
　本願第２次補正発明１ではプロモーターとして糖タンパク質IIｂの組織特異的プロモーターを使用しているのに対し、第１引用例ではそのような記載がない点で、相違する。
　
（３）判断
　上記相違点については、上記第２　３．（３）で検討したとおりである。
　
（４）請求人の主張について
　請求人は、平成２１年５月１３日付けの審判請求書に対する手続補正において、進歩性の判断について以下のような主張をしているので、これについて検討する。
　
ア　請求人の主張
（ア）　本願発明は、従来より普通に用いられていたＣＭＶプロモーターの代わりにGPIIｂプロモーターを用いることにより、血液凝固第VIII因子の産生効率を高めるものである。そして、本願発明の改変された血液凝固第VIII因子ｃＤＮＡは、表１及び表３で示されたとおり、血液凝固第VIII因子の発現について、引用例１に記載されるｃＤＮＡに比べ、格段の効果を発揮する。
（イ）　引用例２は、「GPIIｂプロモーターが、造血細胞系における特異的発現を担うこと」を開示するに過ぎず、「FVIII I1+13の発現において、ＣＭＶプロモーターよりも優れた発現能力を示すこと」については、記載も示唆もされていない。それどころか、引用例２には、「β−Gal及びFIX I1の発現において、GPIIｂプロモーターよりもむしろＣＭＶプロモーターの方が優れた発現能力を示すこと」が記載されており、引用例２には、本願発明とは逆に、GPIIｂプロモーターよりもＣＭＶプロモーターの方が、タンパク質の大量発現において有利であることが記載されている。したがって、もし仮に、引用例２記載の発明を引用例１記載の発明に適用し、血液凝固第VIII因子の産生効率を高めようとするならば、当業者は当然ながら、GPIIｂプロモーターではなくＣＭＶプロモーターを選択するはずである。
　
イ　検討
　ア（ア）について、上記第２　３．（３）で述べたとおりである。
　ア（イ）について、請求人が主張する「β−Gal及びFIX I1の発現において、GPIIｂプロモーターよりもむしろＣＭＶプロモーターの方が優れた発現能力を示す」のは、一過性トランスフェクションをした場合であって、上記第２　３．（１）イ（イ）に記載されているように、安定なトランスフェクションにおいては、CMVプロモーターよりも糖タンパク質IIｂプロモーターの方が産生量が多い。そして、上記第２　３．（１）イ（ウ）に記載されているように、一過性トランスフェクションでは産生量が低かったため、上記第２　３．（１）イ（エ）に記載されているように、より高い産生量を得るために安定トランスフェクションを行い、実際に安定トランスフェクションでは一過性トランスフェクションより多くの産生量が得られているのであるから、たとえ一過性トランスフェクションでＣＭＶプロモーターより糖タンパク質IIｂプロモーターの方が産生量が低かったとしても、産生量増大を目的とした当業者がそもそも産生量の低い一過性トランスフェクションでの結果を参考にすることはなく、産生量の多い安定トランスフェクションでの結果を参考にし、安定トランスフェクションでより産生量の多い糖タンパク質IIｂプロモーターを採用することは、当業者にとってむしろ自然である。
　したがって、上記アにおける請求人の主張は採用することができない。
　
（５）独立特許要件についてのまとめ
　以上のとおりであるから、本件第２次補正発明１は、第１引用例および第２引用例に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、特許出願の際、独立して特許を受けることができるものではない。
　
４．小括
　したがって、本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。 
　
第４　本願発明について
　上述のように、平成２１年３月１７日付けの受付番号５０９００５４４２２１である手続補正（第１次補正）、および、同日付けの受付番号５０９００５５０８６４である手続補正（第２次補正）は、いずれも却下されたので、本出願に係る発明は、出願当初の明細書及び図面の記載からみて、その請求項１−９のとおりであるところ、そのうち、請求項６および、請求項６が直接的、間接的に引用する請求項１−４の記載は以下のとおりである。
　
「【請求項６】　部分切断された第IX因子イントロン１が第VIII因子イントロン１＋１３に挿入されていることを特徴とする、請求項４に記載の改変された第VIII因子ｃＤＮＡ。」
　
「【請求項１】　造血細胞系および特に血小板における発現に適したｃＤＮＡをプロモーターとして使用することを特徴とする、第VIII因子のイントロンではないイントロンが第VIII因子ｃＤＮＡの少なくとも１つの位置に挿入されている第VIII因子ｃＤＮＡ。
　　【請求項２】　野生型第VIII因子ｃＤＮＡのＢドメインが欠失していることを特徴とする、請求項１に記載の第VIII因子ｃＤＮＡ。
　　【請求項３】　第VIII因子のイントロンではないイントロンが、部分切断された第IX因子のイントロン１であることを特徴とする、請求項２に記載の第VIII因子ｃＤＮＡ。
　　【請求項４】　そのイントロンが第VIII因子ｃＤＮＡの２つの位置に挿入されていることを特徴とする、請求項３に記載の第VIII因子ｃＤＮＡ。」
　
　そして、請求項６を、引用する請求項の発明特定事項を明記して独立形式で記載すると、上記第２　１．で述べたとおり、「野生型第VIII因子ｃＤＮＡのＢドメインが欠失しており、そして、第VIII因子のイントロン１＋１３に、部分切断された第IX因子のイントロン１が挿入されており、造血細胞系および特に血小板における発現に適したｃＤＮＡをプロモーターとして含むことを特徴とする、改変された第VIII因子ｃＤＮＡ」であり、同請求項に係る発明はその記載のとおりのものであると認める（以下、「本願発明６」という。）。
　
１．引用例
　原査定の拒絶の理由に引用された引用例、及びその記載事項は、前記第２　３．（１）に記載したとおりである。
　
２．対比
　本願発明６と第１引用例に記載された発明とを対比すると、両者は、
「野生型第VIII因子ｃＤＮＡのＢドメインが欠失しており、そして、第VIII因子のイントロン１＋１３に、部分切断された第IX因子のイントロン１が挿入されており、そして、プロモーターを含むことを特徴とする、改変された第VIII因子ｃＤＮＡ」
である点で一致し、
　本願発明６ではプロモーターとして造血細胞系および特に血小板における発現に適したｃＤＮＡを使用しているのに対し、第１引用例では発現系としてｐＣＤＮＡ３を使用していることが記載されているものの、プロモーターの種類については特定のものに限られる旨の言及がない点で、相違する。
　
３．判断
　上記相違点については、上記第２　３．（３）で検討したとおりである。
　したがって、本願発明６は、第１、２引用例に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
第５　むすび
　以上のとおりであるから、本願の請求項６に係る発明は、特許法第２９条２項の規定により特許を受けることができないものであるから、他の請求項に係る発明を検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
　
　よって、結論のとおり審決する。