【事件の表示】
　特願２００３−５０３６２１「ラクトン処方物および使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成１４年１２月１９日国際公開、ＷＯ０２／１００８５４、平成１７年１月６日国内公表、特表２００５−５００２８９〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　この出願は、２００２年６月１２日（パリ条約による優先権主張外国庁受理２００１年６月１３日（ＵＳ）米国）を国際出願日とする出願であって、平成１９年８月３１日付けで拒絶理由が通知され、平成２０年３月４日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、平成２１年５月２７日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年９月２９日に審判請求がされるとともに手続補正書が提出され、同年１１月１１日に審判請求書の手続補正書と手続補足書が提出され、平成２３年４月２８日付けで審尋がされ、同年９月１日に回答書が提出されたものである。
　
第２　平成２１年９月２９日付けの手続補正についての補正の却下の決定
　
［補正の却下の決定の結論］　
　平成２１年９月２９日付けの手続補正を却下する。
　
［理由］
　
１　本件補正
　平成２１年９月２９日付けの手続補正（以下、「本件補正」という。）は、補正前の特許請求の範囲である、
　「【請求項１】以下の構造：
を有する、αメチレンγラクトンを含む薬学的組成物であって、ここで、
　Ｒ1−Ｒ6 は、独立して、水素原子であるか、またはアルキル、アルケニル、置換アルケニル、アルキニル、置換アルキニル、フェニル、置換フェニル、アリール、置換アリール、ヘテロアリール、置換へテロアリール、ハロ、ヒドロキシル、アルコキシ、置換アルコキシ、フェノキシ、置換フェノキシ、アロキシ、置換アロキシ、アルキルチオ、置換アルキルチオ、フェニルチオ、置換フェニルチオ、アリールチオ、置換アリールチオ、シアノ、イソシアノ、置換イソシアノ、カルボニル、置換カルボニル、カルボキシル、置換カルボキシル、アミノ、置換アミノ、アミド、置換アミド、スルホニル、置換スルホニル、スルホン酸、ホスホリル、置換ホスホリル、ホスホニル、置換ホスホニル、ポリアリール、置換ポリアリール、複素環、置換複素環、アミノ酸、ペプチド、およびポリペプチド基からなる群から選択される基または群であり；
　Ｚは、直鎖、分枝鎖、または環状構造形態の、酸素、硫黄、および窒素群からなる群から選択されるヘテロ原子であり；そして
　Ｘは、直鎖、分枝鎖、または環状構造形態の、酸素、硫黄、および窒素群からなる群から選択されるヘテロ原子であり、
　該組成物は、放射線と組み合わせて使用されるものではない、
薬学的組成物。
　【請求項２】Ｘが、酸素である、請求項１に記載の薬学的組成物。
　【請求項３】Ｒ1−Ｒ6 は水素原子であり、ＸおよびＺはともに酸素原子である、請求項１に記載の薬学的組成物。
　【請求項４】医療において使用するための、請求項１〜３のいずれかにおいて定義される式Ｉａの化合物。
　【請求項５】増殖性障害、感染、消化性潰瘍疾患の処置または疼痛反応の調節のための医薬の製造のための、請求項１〜３のいずれかに記載される式Ｉａの化合物の有効量の使用。
　【請求項６】前記Ｘが酸素へテロ原子である、請求項５に記載の使用。
　【請求項７】請求項５に示す化合物の使用。
　【請求項８】前記医薬は、経口、非経口、局所または経皮の医薬を調製するために使用される、請求項５に記載の使用。
　【請求項９】前記医薬は増殖性障害の処置のためである、請求項５に記載の使用。
　【請求項１０】前記増殖性障害はがんである、請求項９に記載の使用。
　【請求項１１】前記医薬は、感染の処置のためである、請求項５に記載の使用。
　【請求項１２】前記感染は細菌感染である、請求項１１に記載の使用。
　【請求項１３】前記感染はウイルス感染である、請求項１１に記載の使用。
　【請求項１４】前記医薬は、消化性潰瘍疾患の処置のためである、請求項５に記載の使用。
　【請求項１５】前記消化性潰瘍疾患は、Helicobacter pyloriの存在と関連する、請求項５に記載の使用。
　【請求項１６】前記医薬は、さらに、薬学的に受容可能なキャリアを含む、請求項５に記載の使用。
　【請求項１７】前記キャリアは、うがい薬、ロゼンジ、錠剤、カプセル、溶液、懸濁液、粒剤、またはそれらの任意の組み合わせである、請求項１６に記載の使用。
　【請求項１８】前記キャリアは、坐薬、軟膏、クリーム、ゲル、ペースト、コロジオン、グリセロゼラチン、リニメント、ローション、ペースト、プラスター、粉末、テープ、パッチ、エアロゾル、溶液、チンキ剤、またはそれらの任意の組み合わせである、請求項１６に記載の使用。」
を、
　「【請求項１】以下の構造：
　
を有する、αメチレンγラクトンを含む
細菌感染および真菌感染の処置のため
　Ｒ1−Ｒ6 は、独立して、水素原子であるか、またはアルキル、アルケニル、置換アルケニル、アルキニル、置換アルキニル
、ア
、ここで、Ｒ
5
 またはＲ
6
 がアルキル鎖であるとき、炭素数は１〜８であり
　Ｚは
、酸
れ；
　Ｘは
、酸
れる、
薬学的組成物。
　【請求項２】Ｘが、酸素である、請求項１に記載の薬学的組成物。
　【請求項３】Ｒ1−Ｒ6 は水素原子であり、ＸおよびＺはともに酸素原子である、請求項１に記載の薬学的組成物。
　【請求項４】医療において使用するための、請求項１〜３のいずれかにおいて定義される式Ｉａの化合物。
　【請求項５】感染、消化性潰瘍疾患の処置または疼痛反応の調節のための医薬の製造のための、請求項１〜３のいずれかに記載される式Ｉａの化合物の有効量の使用。
　【請求項６】前記Ｘが酸素へテロ原子である、請求項５に記載の使用。
　【請求項７】請求項５に示す化合物の使用。
　【請求項８】前記医薬は、経口、非経口、局所または経皮の医薬を調製するために使用される、請求項５に記載の使用。
　【請求項
９
　【請求項
１０
９
　【請求項
１１
９
　【請求項
１２
　【請求項
１３
　【請求項
１４
　【請求項
１５
１４
　【請求項
１６
１４
と補正するものである（審決注：補正箇所に下線を付した。）。
　
２　補正の適否
　
（１）補正の目的の適否
　補正後の請求項４が補正前の請求項４に対応するものであることは明らかであるので、補正前の請求項４を補正後の請求項４とする補正について検討する。
　両者ともに、「請求項１〜３のいずれかにおいて定義される式Ｉａの化合物」を発明特定事項としているので、これに包含される「請求項１において定義される式Ｉａの化合物」、すなわち、「以下の構造：
　
を有する、αメチレンγラクトン」についてみるに、補正前には、
　「Ｒ1−Ｒ6 は、独立して、水素原子であるか、またはアルキル、アルケニル、置換アルケニル、アルキニル、置換アルキニル、フェニル、置換フェニル、アリール、置換アリール、ヘテロアリール、置換へテロアリール、ハロ、ヒドロキシル、アルコキシ、置換アルコキシ、フェノキシ、置換フェノキシ、アロキシ、置換アロキシ、アルキルチオ、置換アルキルチオ、フェニルチオ、置換フェニルチオ、アリールチオ、置換アリールチオ、シアノ、イソシアノ、置換イソシアノ、カルボニル、置換カルボニル、カルボキシル、置換カルボキシル、アミノ、置換アミノ、アミド、置換アミド、スルホニル、置換スルホニル、スルホン酸、ホスホリル、置換ホスホリル、ホスホニル、置換ホスホニル、ポリアリール、置換ポリアリール、複素環、置換複素環、アミノ酸、ペプチド、およびポリペプチド基からなる群から選択される基または群であり；
　Ｚは、直鎖、分枝鎖、または環状構造形態の、酸素、硫黄、および窒素群からなる群から選択されるヘテロ原子であり；そして
　Ｘは、直鎖、分枝鎖、または環状構造形態の、酸素、硫黄、および窒素群からなる群から選択されるヘテロ原子」
であったものが、補正後には、
　「Ｒ1−Ｒ6 は、独立して、水素原子であるか、またはアルキル、アルケニル、置換アルケニル、アルキニル、置換アルキニル、アリール、置換アリール、ヘテロアリール、置換へテロアリール、ハロ、ヒドロキシル、アルコキシ、置換アルコキシ、フェノキシ、置換フェノキシ、アロキシ、置換アロキシ、アルキルチオ、置換アルキルチオ、フェニルチオ、置換フェニルチオ、アリールチオ、置換アリールチオ、シアノ、イソシアノ、置換イソシアノ、カルボニル、置換カルボニル、カルボキシル、置換カルボキシル、アミノ、置換アミノ、アミド、置換アミド、スルホニル、置換スルホニル、スルホン酸、ホスホリル、置換ホスホリル、ホスホニル、置換ホスホニル、ポリアリール、置換ポリアリール、複素環、置換複素環、アミノ酸、ペプチド、およびポリペプチド基からなる群から選択される基または群であり、ここで、Ｒ5 またはＲ6 がアルキル鎖であるとき、炭素数は１〜８であり；
　Ｚは、酸素、硫黄、および窒素群からなる群から選択され；そして
　Ｘは、酸素、硫黄、および窒素群からなる群から選択される」
となった。
　これは、基Ｚと基Ｘについては、その範囲は実質的には変わっていないものの、基「Ｒ1−Ｒ6」について、「フェニル、置換フェニル、」が削除され、かつ、「ここで、Ｒ5 またはＲ6 がアルキル鎖であるとき、炭素数は１〜８であり」という限定が加わったから、請求項４についての補正は、請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である。
　したがって、本件補正は、平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下、「平成１８年改正前特許法」という。）第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とする補正を含むものである。
　
（２）そこで、本件補正後の請求項４に記載された特許を受けようとする発明（以下、「本願補正発明」という。）が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか）否かについて、以下に検討する。
　
　ア　刊行物
　刊行物１：特開昭６２−２６２２１号公報（原審における刊行物６；以下、「刊行物１」という。）
　刊行物２：Tetrahedron Letters，1968，(6)，701-706（原審における刊行物２１；以下、「刊行物２」という。）
　
　イ　刊行物の記載事項
　
　(ア)刊行物１
　(1a)「
　
で示されるα-メチレン　ブチロラクトンを有効成分とする抗変異原性剤。」（特許請求の範囲）
　(1b)「本発明は、α-メチレン　ブチロラクトンを有効成分として含む抗変異原性剤に関するものである。」（１頁左欄10〜11行）
　(1c)「α-メチレン　ブチロラクトンは、カタクリ植物に含まれていることが知られているが、この化合物の生理作用については弱い抗菌作用が明らかにされているにすぎない。」（２頁左上欄３〜６行）
　(1d)「この発明の抗変異原性剤の有効成分は、
　式
　
で表わされるα-メチレン　ブチロラクトンである。
　この発明の抗変異原性剤の成人１日当りの投与量は、変異原性物質摂取による予想される影響に応じて適宜定められるが、通常、体重１kg当り１mg〜１００mgである。
　投与経路は、経口、皮下注射、静脈注射、局部的投与などが好ましい。
　また、投与剤の形態は、製薬上許容し得る賦形剤又は溶剤との混和により常法で製剤した散剤、顆粒、錠剤、カプセル、注射液、局所用剤などどのようなものであってもよい。
　α-メチレン　ブチロラクトンの抗変異原性効果は、変異原物質によって傷がついたデオキシリボ核酸（ＤＮＡ）の傷を修復する酵素の活性の上昇によるものと考えられ、この点において、変異原性の成立過程にあるＤＮＡに対して修復効果を発揮する。このようなことが、変異原性の発現の抑制に結びつくものと考えられる。」（２頁右上欄８行〜左下欄10行）
　(1e)「
実施例１
　α-メチレン　ブチロラクトンの抗変異原性効果
　抗変異原性の検定は、賀田らの方法・・・にしたがい、大腸菌・・・を使用して実施した。」（２頁左下欄11〜18行）
　(1f)「α-メチレン　ブチロラクトン１mg添加で、無処理対照のわずか１０％の変異菌数の値を示したにすぎない。すなわち、本条件下で、プレート当り１mgの添加で顕著な抗変異原性効果が認められた。」（３頁左上欄13〜17行）
　(1g)「α-メチレン　ブチロラクトンの突然変異原性は認められず、安全性の高い化合物であることが示された。」（３頁左下欄11〜14行）
　
　(イ)刊行物２
　(2a)「チューリップの抗生物質活性成分について」（701頁タイトル）
　(2b)「花卉感染についての研究において、Ｆ．ショーンベックは、強力な殺真菌性効果も発揮する抗生物質活性成分をチューリップが含有することを見出した。」（701頁本文１〜３行）
　(2c)「我々は、めしべ、並びに葉および茎に由来するこの有効成分に取り組んだ。植物の各部分を８０％メタノールで抽出し、抽出物をペーパークロマトグラフィーにより酢酸エステル/ピリジン/水（３．６：１：１．１５）という溶媒系中で検査した。その際、枯草菌（Bacillus subtilis）を含有する寒天プレート上にクロマトグラムを置くと、クロマトグラムは、我々がチューリッポシドＡ、Ｂ及びＣと命名した３つの成分（ＲG 値はグルコースに対して３．１２、１．４９及び１．００）に対応する、３つの活性領域を示した。」（701頁下から10〜下から４行）
　(2d)「酸性加水分解および塩基性加水分解においても、活性及び不活性のチューリッポシドＡないしＢは同じく同等に振舞った。Ａは、酸性加水分解において、開裂片としてα-メチレン-ブチロラクトン（Ｉ）とD-グルコースをもたらした。」（702頁13〜15行）
　(2e)「チューリッポシドＢの酸開裂は、D-グルコースとα-メチレン-β-ヒドロキシブチロラクトン（II）をもたらした。」（702頁25〜26行）
　(2f)「ラクトンＩもラクトンIIも抗生物質活性、しかも特に殺真菌性効果を有する・・・」（703頁下から２〜末行）
　(2g)「
　
」（704頁）
　(2h)「
」（704頁）
　
　ウ　刊行物に記載された発明
　
　(ア)刊行物１に記載された発明
　刊行物１に記載された式を「式（Ｉ）」とすると、刊行物１には、「式（Ｉ）で示されるα-メチレン　ブチロラクトンを有効成分とする抗変異原性剤」が記載され（摘示(1a)(1b)）、同時に、「式（Ｉ）で示されるα-メチレン　ブチロラクトン」そのものについても、「カタクリ植物に含まれていること」、「生理作用については弱い抗菌作用が明らかにされている」ことが記載されているから（摘示(1c)）、該化合物についても記載されている。
　すると、刊行物１には、
　「式（Ｉ）で示されるα-メチレン　ブチロラクトンを有効成分とする抗変異原性剤」
の発明（以下、「引用発明１」という。）及び
　「式（Ｉ）で示されるα-メチレン　ブチロラクトン化合物」
の発明（以下、「引用発明２」という。）が、記載されているといえる。
　
　（イ）刊行物２に記載された発明
　刊行物２には、「チューリップの抗生物質活性成分」について記載されるところ（摘示(2a)）、「強力な殺真菌性効果も発揮する抗生物質活性成分をチューリップが含有すること」（摘示(2b)）、チューリップの、「めしべ、並びに葉および茎に由来するこの有効成分」を「抽出し」、抽出物のクロマトグラフィーにより、「チューリッポシドＡ、Ｂ及びＣと命名した３つの成分に対応する、３つの活性領域」が得られたこと（摘示(2c)）、「チューリッポシドＡ」が開裂すると「α-メチレン-ブチロラクトン（Ｉ）」が得られたこと（摘示(2d)）、「チューリッポシドＢ」が開裂すると「α-メチレン-β-ヒドロキシブチロラクトン（II）」が得られたこと（摘示(2e)）、「ラクトンＩもラクトンIIも抗生物質活性、しかも特に殺真菌性効果を有する」こと（摘示(2f)）が記載されている。
　すると、刊行物２には、
　「抗生物質活性、特に殺真菌性効果を有するα-メチレン-ブチロラクトン化合物及びα-メチレン-β-ヒドロキシブチロラクトン化合物」
の発明（以下、「引用発明３」という。）が、記載されているといえる。
　
　エ　対比・判断
　
　(ア）本願補正発明と引用発明２との対比・判断
　
　ａ　対比
　本願補正発明は、「医療において使用するための、請求項１〜３のいずれかにおいて定義される式Ｉａの化合物」であって請求項１を引用しているから、補正後の請求項１をみる。
　補正後の請求項１には、「以下の構造：・・・（審決注：上記（１）に示したとおりであり、省略する。）を有する、αメチレンγラクトン」が記載されるところ、該ラクトンは、基Ｒ1−Ｒ6 が全て水素でＸ及びＺが酸素の場合は、本件補正後の明細書（以下、「本願補正明細書」という。なお、発明の詳細な説明は補正されていない。）の実施例１に記載された「化合物（１）」であって（本願補正明細書の段落【0046】によれば、この化合物は、質量スペクトル（ＭＳ）による分子式が「Ｃ5Ｈ6Ｏ2」で赤外スペクトル（ＩＲ）はラクトン、Ｃ＝Ｃ及びＣ＝ＣＨ2 の吸収を示すものである。）、これは、刊行物１に記載された「式（Ｉ）で示されるα-メチレン　ブチロラクトン」であるといえる。
　そうすると両者は、
　「式（Ｉ）で示されるα-メチレン　ブチロラクトン化合物」
である点で一致し、次の点で一応相違する。
（相違点１）　
　化合物が、本願補正発明においては、「医療において使用するための」と特定されているのに対し、引用発明２においては、このような特定はされていない点
　
　ｂ　判断
　相違点１について検討する。
　本件補正後の請求項４の「・・・化合物。」との末尾の記載からみて、本願補正発明は、化合物の発明であると認められる。そして、「式（Ｉ）で示されるα-メチレン　ブチロラクトン化合物」が、「医療において使用するための」物である場合と、他の用途に使用するための物である場合とで、異なる構造であるということはできず、「式（Ｉ）で示されるα-メチレン　ブチロラクトン化合物」と構造において何の相違もない。かつ、本願補正明細書の記載や、当該技術分野のこの出願の優先日における技術常識を考慮しても、本願補正発明の化合物が、もっぱら「医療において使用するため」にのみ用いる物を意味しているとも解せない。
　そうしてみると、「医療において使用するための」という特定が、「式（Ｉ）で示されるα-メチレン　ブチロラクトン化合物」という物をさらに限定しているものではないから、「医療において使用するための」という特定の有無は、実質的な相違点とはならない。
　したがって、両者は実質的に相違しておらず、本願補正発明は、刊行物１に記載された発明である。
　この点については、平成２３年９月１日に提出された回答書においても、請求人は、何ら意見を述べていない。
　
　(イ)本願補正発明と引用発明３との対比
　
　a　対比
　本願補正発明における「式Ｉａ」の定義には、α-メチレン-ブチロラクトン化合物もα-メチレン-β-ヒドロキシブチロラクトン化合物も包含されるから、両者は、
　「α−メチレン−ブチロラクトン化合物又はα−メチレン−β−ヒドロキシブチロラクトン化合物」
である点で一致し、次の点で一応相違する。
（相違点２）
　化合物が、本願補正発明においては、「医療において使用するための」と特定されているのに対し、引用発明３においては、「抗生物質活性、特に殺真菌性効果を有する」と特定されている点
　
　ｂ　判断
　「医療において使用するための」という特定が、「式（Ｉ）で示されるα-メチレン　ブチロラクトン化合物」という物をさらに限定しているものではないことは、上記(ア)ｂに示したとおりであり、「抗生物質活性、特に殺真菌性効果を有する」という特定が、「式（Ｉ）で示されるα-メチレン　ブチロラクトン化合物」という物をさらに限定しているものではないことも同様であるから、これらの特定の違いは、実質的な相違点とはならない。
　したがって、両者は実質的に相違しておらず、本願補正発明は、刊行物２に記載された発明である。
　
　オ　まとめ
　以上のとおり、本願補正発明は、この出願の優先日前に頒布された刊行物１又は２に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではない。
　
３　補正の却下の決定のむすび
　したがって、請求項４についての補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合しないものであるから、その余のことを検討するまでもなく、本件補正は、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３　本願発明
　平成２１年９月２９日付けの手続補正は上記のとおり却下されたので、この出願の発明は、平成２０年３月４日付けの手続補正により補正された明細書の特許請求の範囲の請求項１〜１８に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ、請求項１及び４に係る発明（以下、それぞれ、「本願発明１」及び「本願発明４」という。）は、それぞれ次のとおりのものである。
（本願発明１）
　「以下の構造：
　
を有する、αメチレンγラクトンを含む薬学的組成物であって、ここで、
　Ｒ1−Ｒ6 は、独立して、水素原子であるか、またはアルキル、アルケニル、置換アルケニル、アルキニル、置換アルキニル、フェニル、置換フェニル、アリール、置換アリール、ヘテロアリール、置換へテロアリール、ハロ、ヒドロキシル、アルコキシ、置換アルコキシ、フェノキシ、置換フェノキシ、アロキシ、置換アロキシ、アルキルチオ、置換アルキルチオ、フェニルチオ、置換フェニルチオ、アリールチオ、置換アリールチオ、シアノ、イソシアノ、置換イソシアノ、カルボニル、置換カルボニル、カルボキシル、置換カルボキシル、アミノ、置換アミノ、アミド、置換アミド、スルホニル、置換スルホニル、スルホン酸、ホスホリル、置換ホスホリル、ホスホニル、置換ホスホニル、ポリアリール、置換ポリアリール、複素環、置換複素環、アミノ酸、ペプチド、およびポリペプチド基からなる群から選択される基または群であり；
　Ｚは、直鎖、分枝鎖、または環状構造形態の、酸素、硫黄、および窒素群からなる群から選択されるヘテロ原子であり；そして
　Ｘは、直鎖、分枝鎖、または環状構造形態の、酸素、硫黄、および窒素群からなる群から選択されるヘテロ原子であり、
　該組成物は、放射線と組み合わせて使用されるものではない、
薬学的組成物。」
（本願発明４）
　「医療において使用するための、請求項１〜３のいずれかにおいて定義される式Ｉａの化合物。」
　
第４　原査定の理由
　原査定の理由である平成１９年８月３１日付けの拒絶理由通知における拒絶の理由は、理由１〜理由７からなり、その理由２は、「この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に・・・頒布された下記の刊行物に記載された発明・・・であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない」というものであり、その理由３は、「この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に・・・頒布された下記の刊行物に記載された発明・・・に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない」というものである。その「下記の刊行物」には、刊行物６として特開昭６２−２６２２１号公報（上記第２の２（２）アの刊行物１と同じ。以下、「刊行物１」という。）、及び刊行物２１としてTetrahedron Letters，1968，(6)，701-706（上記第２の２（２）アの刊行物２と同じ。以下、「刊行物２」という。）が、含まれる。その「下記の請求項」には、上記理由２及び理由３のいずれにおいても、上記刊行物１及び刊行物２との関係で請求項１、９が含まれる。
　そして、本願発明１及び４は、上記請求項１に係る発明が、式Ｉａ、式Ｉｂ又は式Ｉｃによって規定される単離された化合物の発明であり、上記請求項９に係る発明が、式Ｉａ、式Ｉｂ又は式Ｉｃによって規定された有効量の化合物を投与する工程を包含する処置を必要とする患者を処置する方法の発明であったものが、上記拒絶理由通知における拒絶の理由のうちの理由１として請求項９〜２４に係る発明が特許法第２９条第１項柱書に規定する要件を満たさない旨の指摘がされたこともあり、上記請求項９〜２４が削除されるとともに、概略、式Ｉａの化合物を含む薬学的組成物の発明（本願発明１）と、概略、医療において使用するための式Ｉａの化合物の発明（本願発明４）と、概略、特定の処置のための医薬の製造のための式Ｉａの化合物の有効量の使用の発明（請求項５に係る発明）と、概略、その請求項５に示す化合物の使用の発明（請求項７に係る発明）とに書き換えられたものの、一部である。
　そして、拒絶査定は、本願発明１及び４が、刊行物１又は２に記載された発明であること、及び刊行物１又は２に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであることを、その理由に含むものである。
　
第５　当審の判断
　
１　刊行物、刊行物の記載事項、刊行物に記載された発明
　原査定の拒絶の理由に引用された刊行物１及び２、その記載事項並びに刊行物１及び２に記載された発明は、上記第２の２（２）ア、イ及びウに記載したとおりである。
　
２　対比・判断
　
（１）本願発明４について
　
　ア　引用発明２との対比・判断
　
　(ア)対比
　本願発明４は、「医療において使用するための、請求項１〜３のいずれかにおいて定義される式Ｉａの化合物。」であって請求項１を引用しているから、請求項１をみる。
　請求項１には、「以下の構造：・・・（審決注：上記第３に示したとおりであり、省略する。）を有する、αメチレンγラクトン」が記載されるところ、該ラクトンは、基Ｒ1−Ｒ6 が全て水素でＸ及びＺが酸素の場合は、平成２０年３月４日付けの手続補正により補正された明細書（以下、「本願明細書」という。なお、発明の詳細な説明は補正されていない。）の実施例１に記載された「化合物（１）」であって（本願明細書の段落【0046】参照。上記第２の２（２）エ(ア)ａに示したとおり。）、これは、刊行物１に記載された「式（Ｉ）で示されるα-メチレン　ブチロラクトン」であるといえる。
　そうすると両者は、
　「式（Ｉ）で示されるα-メチレン　ブチロラクトン化合物」
である点で一致し、次の点で一応相違する。
（相違点１’）　
　化合物が、本願発明４においては、「医療において使用するための」と特定されているのに対し、引用発明２においては、このような特定はされていない点
　
　(イ)判断
　相違点１’は、上記第２の２（２）エ(ア)ａに示した相違点１と全く同じであるから、上記第２の２（２）エ(ア)ｂに示したとおり、実質的な相違点とはならない。
　したがって、両者は実質的に相違しておらず、本願発明４は、刊行物１に記載された発明である。
　
イ　引用発明３との対比・判断
　
　(ア)対比
　本願発明４における「式Ｉａ」の定義には、α-メチレン-ブチロラクトン化合物もα-メチレン-β-ヒドロキシブチロラクトン化合物も包含されるから、両者は、
　「α-メチレン-ブチロラクトン化合物又はα-メチレン-β-ヒドロキシブチロラクトン化合物」
である点で一致し、次の点で一応相違する。
（相違点２’）
　化合物が、本願発明４においては、「医療において使用するための」と特定されているのに対し、引用発明３においては、「抗生物質活性、特に殺真菌性効果を有する」と特定されている点
　
　(イ)判断
　相違点２’は、上記第２の２（２）エ(イ)ａに示した相違点２と全く同じであるから、上記第２の２（２）エ（イ）ｂに示したとおり、実質的な相違点とはならない。
　したがって、両者は実質的に相違しておらず、本願発明４は、刊行物２に記載された発明である。
　
　ウ　まとめ
　したがって、本願発明４は、この出願の優先日前に頒布された刊行物１又は２に記載された発明である。
　
（２）本願発明１について
　
　ア　引用発明１との対比・判断
　
　(ア)対比
　本願発明１の「以下の構造：・・・（審決注：上記第３に示したとおりであり、省略する。）を有する、αメチレンγラクトン」の中に、「式（Ｉ）で示されるα-メチレン　ブチロラクトン」が具体的に包含されることは、上記（１）ア(ア)にも示したとおりである。また、本願発明１の「αメチレンγラクトンを含む」とは、「αメチレンγラクトンを有効成分とする」の意味に解され、両者ともに「薬剤」といえるから、両者は、
　「式（Ｉ）で示されるα-メチレン　ブチロラクトンを有効成分とする薬剤」
である点で一致し、次の点で相違する。
（相違点３）
　薬剤が、本願発明１においては、「薬学的組成物」であるのに対し、引用発明１においては、「抗変異原性剤」である点
　
　(イ)判断
　
　ａ　引用発明１の「抗変異原性剤」は、摘示(1d)によれば、「この発明の抗変異原性剤の成人１日当りの投与量は、・・・通常、体重１kg当り１mg〜１００mgである」と、投与量について説明され、「投与経路は、経口、皮下注射、静脈注射、局部的投与などが好ましい」と、投与方法が記載され、「投与剤の形態は、製薬上許容し得る賦形剤又は溶剤との混和により常法で製剤した散剤、顆粒、錠剤、カプセル、注射液、局所用剤などどのようなものであってもよい」と、製剤について記載され、「変異原物質によって傷がついたデオキシリボ核酸（ＤＮＡ）の傷を修復する酵素の活性の上昇によるものと考えられ、この点において、変異原性の成立過程にあるＤＮＡに対して修復効果を発揮する。このようなことが、変異原性の発現の抑制に結びつくものと考えられる」と、その作用機序についても記載されている。
　具体的な実施例としては、「大腸菌を使用して実施」しており（摘示(1e)）、その結果、「顕著な抗変異原性効果が認められ」（摘示(1f)）、「α-メチレン　ブチロラクトンの突然変異原性は認められず、安全性の高い化合物であることが示され」（摘示(1g)）、その薬学的効果が確認されている。
　以上のことは、刊行物１に、「式（Ｉ）で示されるα-メチレン　ブチロラクトンを有効成分」として、薬学的に、組成物として用いて、薬学的な効果が得られたことが記載されているのであり、さらに、「式（Ｉ）で示されるα-メチレン　ブチロラクトン」について、弱いとはいえ、その抗菌作用も知られているのであるから（摘示(1c)）、引用発明１において、「抗変異原性剤」を「薬学的組成物」としてみることは、当業者が、普通に試みる範囲のものといえる。
　その効果について、刊行物１には、薬剤として効果があることが確認されているから（摘示(1f)、(1g)）、本願発明１の効果も当業者の予測の範囲内のものであって、格別に優れたものとすることはできない。
　そうしてみると、本願発明１は、この出願の優先日前に頒布された刊行物１に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
　ｂ　なお、請求人は、平成２１年１１月１１日に提出された審判請求書の手続補正書において、
　「刊行物６（審決注：「刊行物１」に同じ。）は、抗変異原性剤としてのα-メチレン-ブチロラクトンを記載するのみであり、細菌感染および真菌感染の処置のためのこのような化合物の使用を教示も示唆もしません。従いまして、審判請求と同時に提出した手続補正書において、本願発明の用途を「細菌感染および真菌感染の処置のため」に限定しましたので、刊行物６に基づく新規性および進歩性に関する拒絶は解消されるべきです。」
と主張する。
　請求人の主張する「審判請求と同時に提出した手続補正書」による補正は、上記第２に示したとおり却下されており、本願発明１は、「細菌感染および真菌感染の処置のためのこのような化合物の使用」に限定されたものではないので、上記請求人の主張は本願発明１についての主張とはいえず、採用し得るものではなく、上記請求人の主張は、上記当審の判断に影響するものでない。
　
　イ　引用発明３との対比・判断
　
　(ア)対比
　本願発明１における「αメチレンγラクトン」には、α-メチレン-ブチロラクトン化合物もα-メチレン-β-ヒドロキシブチロラクトン化合物も包含されるから、両者は、
　「α-メチレン-ブチロラクトン化合物又はα-メチレン-β-ヒドロキシブチロラクトン化合物」
である点で一致し、次の点で相違する。
（相違点４）
　本願発明１は、「該化合物を含む薬学的組成物」であるのに対し、引用発明３は、「抗生物質活性、特に殺真菌性効果を有する化合物」であって、薬学的組成物については言及されていない点
　
　(イ)判断
　
　ａ　ある化合物が、抗生物質活性等の活性や、殺真菌性等の効果を有していることが知られていれば、これを有効成分として用い、賦形剤等も用いて、通常の形で用いられる薬学的組成物としようとすることは、当業者が普通に行うところといえる。
　したがって、引用発明３において、「抗生物質活性、特に殺真菌性効果を有する化合物」を用いて、「該化合物を含む薬学的組成物」とすることは、当業者が通常行う範囲のことであるといえる。
　その効果についても、「抗生物質活性、特に殺真菌性効果を有する」ということは、引用発明３において既に知られていることであるから、本願発明１の奏する効果も当業者の予測の範囲内のものといえる。
　そうしてみると、本願発明１は、この出願の優先日前に頒布された刊行物２に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
　
　ｂ　なお、請求人は、平成２１年１１月１１日に提出された審判請求書の手続補正書において、
　「刊行物２１（審決注：「刊行物２」に同じ。）に関して、刊行物２１は、Tulipa gesnerianaから単離され得る構造（ツリパリンＡおよびツリパリンＢ）の特徴付けを記載し、これらの構造は、刊行物１５に関して上に記載されています。
　上記説明と同様に、審判請求と同時に提出した手続補正書を考慮すると、刊行物２１に記載されるアシルグリコシドは、式Ｉａの範囲内ではありません。さらに、刊行物２１は、本願が特徴とするような、細菌感染および真菌感染を処置するための、有効量のＩａの化合物および薬学的に受容可能なキャリアを含む、非経口投与、局所投与、または腸投与のための薬学的組成物も、医薬におけるこのような化合物の使用も、開示も示唆もしません。」
と主張する。
　アシルグリコシドは式Ｉａの範囲内ではないが、刊行物２には、「α-メチレン-ブチロラクトン化合物及びα-メチレン-β-ヒドロキシブチロラクトン化合物」について「抗生物質活性、特に殺真菌性効果を有する」ことが記載されているのであるから、請求人のアシルグリコシドに関する主張は当を得ておらず、また、「細菌感染および真菌感染を処置するため」は本願発明１を特定する事項ではないものの、このような目的で用いることも、刊行物２の上記記載から、当業者が容易になし得るところといえる。請求人のこの主張は、採用することはできず、上記当審の判断に影響するものでない。
　
　ウ　まとめ
　したがって、本願発明１は、この出願の優先日前に頒布された刊行物１又は２に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
第６　むすび
　以上のとおり、本願発明１は特許法第２９条第２項の規定により、また、本願発明４は特許法第２９条第１項第３号に該当し、いずれも特許を受けることができないので、その余の請求項に係る発明を検討するまでもなく、この出願は、拒絶をすべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。