【事件の表示】
　特願２００３−５２５００９「新規のＬＮＡ組成物およびその使用」拒絶査定不服審判事件〔平成１５年　３月１３日国際公開、ＷＯ０３／２０７３９、平成１７年　５月１９日国内公表、特表２００５−５１４００５〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は，平成１４年９月４日を国際出願日（パリ条約による優先権主張外国庁受理２００１年９月４日　米国，２００１年９月２２日　米国）とする出願であって，平成２０年１２月２４日付で手続補正がなされたが，平成２１年２月２０日付で拒絶査定がなされ，これに対して，平成２１年５月１５日に拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに，同日付で手続補正がなされたものである。
２．平成２１年５月１５日付の手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　平成２１年５月１５日付の手続補正を却下する。
［理由］
（１）補正後の本願発明  
　上記補正により特許請求の範囲の請求項１は，補正前の
「【請求項１】次の式IaまたはIb
【化１】
[式中、Xは酸素、硫黄および炭素から選択され、
Bはピレニル、ビリジルオキサゾール、ピレニルメチルグリセロール、ピロール、ジアゾール、トリアゾール、5-ニトロインドール、ヒポキサンチン、フェニル、4-フルオロ-3-メチルフェニル、1-ナフチル、及び2,4,5-トリメチルフェニルから選択される部分を含む修飾塩基
によって表されるLNAユニットを含む核酸分子。」から，
「【請求項１】次の式IaまたはIb
【化１】
[式中、Xは酸素、硫黄および炭素から選択され、
Bはピレニル部分を含む修飾塩基
、式IaにおけるR1、R2、式IbにおけるR2'、R3またはR3'のいずれか、R5およびR5'は水素、メチル、エチル、プロピル、プロピニル、アミノアルキル、メトキシ、プロポキシ、メトキシ-エトキシ、フルオロまたはクロロであり、Pは後続するモノマーへのヌクレオシド間連結部のラジカル位置または5'末端基を表し、R3またはR3'は先行するモノマーへのヌ
クレオシド間連結部または3'末端基であり、式IaにおいてR4'およびR2'は、一緒になって
-CH2-O-、-CH2-S-、-CH2-NH-、-CH2-NMe-、-CH2-CH2-O-、-CH2-CH2-S-、-CH2-CH2-NH-または-CH2-CH2-NMe-を表し、前式中、酸素、硫黄または窒素がそれぞれ2'位に結合しており、式IbにおいてR4'およびR2は共に-CH2-O-、-CH2-S-、-CH2-NH-、-CH2-NMe-、-CH2-CH2
-O-、-CH2-CH2-S-、-CH2-CH2-NH-または-CH2-CH2-NMe-を表し、酸素、硫黄または窒素が
それぞれ2位に結合している(R2立体配置)]によって表されるLNAユニットを含む核酸分子。」へと補正された。
　上記補正は，上記補正前の請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項である「Bはピレニル，ビリジルオキサゾール，ピレニルメチルグリセロール，ピロール，ジアゾール，トリアゾール，5-ニトロインドール，ヒポキサンチン，フェニル，4-フルオロ-3-メチルフェニル，1-ナフチル，及び2,4,5-トリメチルフェニルから選択される部分を含む修飾塩基」について，「Bはピレニル部分を含む修飾塩基」に限定するものであって，その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから，請求項１についての補正は，平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　そこで，本件補正後の前記請求項１に記載された発明（以下，「本願補正発明１」という。）が，特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか）について，以下に検討する。
（２）引用例
　原査定の拒絶の理由で引用文献１として引用された本願優先日前に頒布された刊行物である国際公開第９９／１４２２６号（以下，「引用例１」という。）には，
(i)「ヌクレオチド類似体LNAs（Locked Nucleotide Analogues）は相同的なRNA及びDNAオリゴマーに対するアフィニティーや選択性の観点でオリゴヌクレオチドに価値ある改善を提供することができる。新しいタイプのLNA修飾オリゴヌクレオチドはLNA自身と同様に，治療への応用と同様幅広い診断用途に有用である。」（要約第２行〜第４行）
(ii)「BはオリゴマーがDNAまたはRNAと複合体を形成するときにDNAあるいはRNA,特にその塩基と相互作用（例えば，水素結合，共有結合あるいは静電的相互作用）できる基とすることができる。あるいは，Bはレポーター基または基質，さらには，DNAあるいはRNAと全くあるいはほぼ相互作用をしないと考えられる基（例えば，水素）とすることができる。」（第９頁第１５行〜第１８行）
(iii) 「「リポーター基」は，それ自体によりまたは検出シリーズの一部として検出可能な基を意味する。リポーター基の官能基部分の例としては（中略）ピレン（中略）等である。」（第１９頁第７行〜第３１行），が記載されており，LNAの具体的な構造の一例として，化合物 Z
（要約最右の化合物）が記載されている。
また、原査定の拒絶の理由で引用文献６として引用された本願優先日前に頒布された刊行物であるNucleic Acids Res., 2001年6月15日,29(12)，p.2437-2447（以下，「引用例６」という。）には，
(i)「ユニバーサル塩基として望ましい要件は定義されてきた。それらは以下のとおりである。
(i)オリゴヌクレオチド二本鎖においてそれらと向き合う場合に全ての天然の塩基と等しく対をなす，（以下略）。」（第２４３７頁右欄第２８行〜第３０行）
(ii)「いくらかの不安定化はあるものの３４はユニバーサル塩基として振る舞う（△Tｍ３℃）」（第２４４３頁第１３行〜第１４行）と記載されており，「３４」はピレニル基である（第７図）。
　また、原査定の拒絶の理由で引用文献９として引用された本願優先日前に頒布された刊行物であるJ.Am.Chem.Soc.,1998年,120,p.6191-6192（以下，「引用例９」という。）には，
(i)「ピレンと天然の塩基との対形成がこれまでの非極性ヌクレオシドの例と比較して二本鎖を穏やかに不安定化するだけであるのは当初驚くべきことであった。これは，部分的に反対側の残基と隣接する塩基対の間にインターカレートしており，ピレンがへリックスの中に適合していることで最もよく説明されると考えられる。このインターカレーションによりピレンの疎水表面が埋没し，二本鎖の中に嵩高いものが存在することの立体的影響の大部分が打ち消される。」（第6192頁右欄第８行〜第１５行），と記載されており，
(ii)表１として，ピレンを塩基として用いたDNAを含むオリゴヌクレオチドの二本鎖形成における対となる塩基別のTm値（第6192頁），が記載されている。
（３）本願補正発明１
（３−１）対比
　本願補正発明１は，次の式IaまたはIb
【化１】
[式中、Xは酸素、硫黄および炭素から選択され、式IaにおけるR1、R2、式IbにおけるR2'、R3またはR3'のいずれか、R5およびR5'は水素、メチル、エチル、プロピル、プロピニル、アミノアルキル、メトキシ、プロポキシ、メトキシ-エトキシ、フルオロまたはクロロであり、Pは後続するモノマーへのヌクレオシド間連結部のラジカル位置または5'末端基を表し、R3またはR3'は先行するモノマーへのヌクレオシド間連結部または3'末端基であり、式IaにおいてR4'およびR2'は、一緒になって-CH2-O-、-CH2-S-、-CH2-NH-、-CH2-NMe-、-CH2-CH2-O-、-CH2-CH2-S-、-CH2-CH2-NH-または-CH2-CH2-NMe-を表し、前式中、酸素、硫黄または窒素がそれぞれ2'位に結合しており、式IbにおいてR4'およびR2は共に-CH2-O-、-CH2-S-、-CH2-NH-、-CH2-NMe-、-CH2-CH2-O-、-CH2-CH2-S-、-CH2-CH2-NH-または-CH2-CH2-NMe-を表し、酸素、硫黄または窒素がそれぞれ2位に結合している(R2立体配置)]によって表されるLNAユニットにおいて、Bがピレニル部分を含む修飾塩基であるものを含む核酸分子、に係るものである。
　そこでまず、本願補正発明１の式Iaにおいて，R4'およびR2'を-CH2-O-，R1，R2，R3，R5およびR5'を水素とした場合の本願補正発明１と，引用例１に記載された化合物Zを含むLNA修飾オリゴヌクレオチドを比較すると，引用例１の化合物Zにおいて，本願補正発明１の式1aのP及びR3'に相当するのはそれぞれO及び（PO３）-であり，それぞれ本願補正発明１の後続するモノマーへのヌクレオシド間連結部のラジカル位置及び先行するモノマーへのヌクレオシド間連結部に相当し，また，オリゴヌクレオチドは核酸分子であるから，両者は化合物Zの構造を有するLNAを含む核酸分子である点で共通する。
　その一方，両者は，本願補正発明１はBがピレニル部分を含む修飾塩基であるのに対し，引用例１においては，その記載事項(ii)にあるように，BはオリゴマーがDNAあるいはRNA,特にその塩基と相互作用（例えば，水素結合，共有結合あるいは静電的相互作用）できる基，レポーター基，基質，あるいは，DNAあるいはRNAと全くあるいはほぼ相互作用をしないと考えられる基，である点で相違する。
（３−２）判断
　相違点について検討すると，上記（２）の引用例６記載事項(i)(ii)にあるように，ユニバーサル塩基はオリゴヌクレオチド二本鎖においてそれらと向き合う場合に全ての天然の塩基と等しく対をなすことが要件であり，ピレニル基がユニバーサル塩基であることから，引用例１及び引用例６が共に核酸の修飾によってオリゴヌクレオチドのハイブリダイゼーションに係る性質を改変するというものであり共通の技術分野に属するものであり、プローブやプライマーの用途においてユニバーサル塩基を用いることは周知慣用技術（要すれば引用例６）であることに鑑みると，引用例１記載のLNAを含むオリゴヌクレオチドにおいて，ユニバーサル塩基の導入によるオリゴヌクレオチドのハイブリダイゼーションに係る性質の改変を目的に，Bとして，引用例１記載事項(ii)(iii)によりLNAの塩基として用いることができる旨例示され，引用例６にユニバーサル塩基として用いることが記載されているピレニル基を採用することは当業者が容易に想到し得ることである。
　そして，本願補正発明１において奏される効果については，引用例６記載事項(i)(ii)にあるようにユニバーサル塩基の要件としてはそもそも全ての天然の塩基と等しく対をなすことが要件でありそのユニバーサル塩基としてピレニル基が用いられていること，また，引用例９記載事項(i)(ii)にあるようにピレニル基がユニバーサル塩基として全ての天然の塩基と等しく対をなす程度がＴmで最大と最小の差が２．３℃（最大が天然の塩基がＡであるときの３８．７℃，最小が天然の塩基がＴであるときの３６．４℃）であることを踏まえると，本願補正発明１に係るＬＮＡを含む核酸分子において，天然の塩基とのＴm値の差が２℃（最大が１９℃，最小が１７℃）を示すとの実施例をもって示されている本願補正発明１の効果は，引用例１，６，９の記載から予測できない程の格別顕著なものとはいえない。
　したがって，本願補正発明１は，引用例１，６及び９の記載から当業者が容易になし得たものであるから，特許法第２９条第２項の規定により，特許出願の際独立して特許を受けることができるものではない。
（４）審判請求人の主張
　審判請求人が，平成２３年８月２３日付けで提出した回答書における主張について検討する。
　請求人は，「引用例５（当審注：本審決における引用例９）は，ＬＮＡ分子ではなく，従来の核酸塩基についての文献です。ＬＮＡ分子は，分子内架橋構造を有し，従来の核酸塩基とは大きく異なる分子構造を有します。ポリヌクレオチド中の核酸塩基の構造変化と融点との関係について，引用例５では，二本鎖ＤＮＡ及びＲＮＡ中の核酸塩基を変化させた効果は複雑であり，非常に小さな構造変化が二本鎖の融点に大きな悪影響を及ぼし得ることを確認するために融点の変化が開示されております。したがって，従来の核酸塩基とは構造が全く異なる，分子内架橋構造を有するＬＮＡがピレニル基を有する際の融点に対する効果は，従来の核酸塩基についての実験結果のみを開示する引用例５からは容易に予測することはできなかったものと思料いたします。 このような構造の変化による融点変化に対する効果については，本願の表１からも明らかです。具体的には，単に分子内架橋構造を有するのみであるＬＮＡを含むＯＮ２では，二本鎖が顕著に大きく不安定化するのに対し，このＬＮＡ構造をピレニル基で修飾した塩基を含むＯＮ４及びＯＮ６では，二本鎖の安定化が得られたことを示しております。 
 　したがって，塩基の構造が変化すれば，ポリヌクレオチド二本鎖の安定性に大きく影響を及ぼすため，ＬＮＡとピレニル基との２つの構造を組み合わせた際の融点に対する効果，すなわち，本願発明の効果は，引用例１から３を引用例４（当審注：本審決における引用例９）及び５と組み合わせたところで容易には予測し得なかったものと確信します。」（回答書第３頁最下行〜第４頁下から第１０行）と主張している。
　しかしながら，上記（３）で述べたようにLNAを含むオリゴヌクレオチドの塩基としてユニバーサル塩基を用いることは当業者が容易に想到し得ることであり，ユニバーサル塩基としての各天然塩基に対するTmの差異もDNAについて用いられた際と同程度であることから，本願補正発明１の効果が予測される以上の格別顕著なものであるとは認められない。
　請求人は，引用例９において，非常に小さな構造変化が二本鎖の融点に大きな悪影響を及ぼし得ることが開示されているとしているが，引用例９において構造変化が二本鎖の融点に影響しているのは塩基の構造変化であり，オリゴヌクレオチドの骨格をDNAからLNAに変えた際にDNAのユニバーサル塩基としてのピレンによって奏される効果が骨格をLNAとすることで高い蓋然性をもって失われると当業者が考える技術常識があったとは言えず，また，骨格を変えた際に同等の効果が得られることについてたとえ疑義を持ったとしても，単にDNAにおけるユニバーサル塩基として知られている塩基をLNAに適用して同等の効果が単に確認されたことをもって，進歩性を認めることができる程度の格別顕著な効果であるということはできない。
よって，請求人の上記主張により本願補正発明１の引用例１，６，９に対する進歩性を認めることはできない。
（５）むすび
　以上のとおり，本件補正は，平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので，特許法第１５９条第１項の規定において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
３．本願発明について
　平成２１年５月１５日の手続補正は上記のとおり却下されたので，本願の請求項１に係る発明（以下，「本願発明１」という。）は，平成２０年１２月２４日付手続補正書の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される，以下のとおりのものである。
「【請求項１】次の式IaまたはIb
　【化１】
[式中、Xは酸素、硫黄および炭素から選択され、Bはピレニル、ビリジルオキサゾール、ピレニルメチルグリセロール、ピロール、ジアゾール、トリアゾール、5-ニトロインドール、ヒポキサンチン、フェニル、4-フルオロ-3-メチルフェニル、1-ナフチル、及び2,4,5-トリメチルフェニルから選択される部分を含む修飾塩基であり、式IaにおけるR1、R2、式IbにおけるR2'、R3またはR3'のいずれか、R5およびR5'は水素、メチル、エチル、プロピル、プロピニル、アミノアルキル、メトキシ、プロポキシ、メトキシ-エトキシ、フルオロまたはクロロであり、Pは後続するモノマーへのヌクレオシド間連結部のラジカル位置または5'末端基を表し、R3またはR3'は先行するモノマーへのヌクレオシド間連結部または3'末端基であり、式IaにおいてR4'およびR2'は、一緒になって-CH2-O-、-CH2-S-、-CH2-NH-、-CH2-NMe-、-CH2-CH2-O-、-CH2-CH2-S-、-CH2-CH2-NH-または-CH2-CH2-NMe-を表し、前式中、酸素、硫黄または窒素がそれぞれ2'位に結合しており、式IbにおいてR4'およびR2は共に-CH2-O-、-CH2-S-、-CH2-NH-、-CH2-NMe-、-CH2-CH2-O-、-CH2-CH2-S-、-CH2-CH2-NH-または-CH2-CH2-NMe-を表し、酸素、硫黄または窒素がそれぞれ2位に結合している(R2立体配置)]
によって表されるLNAユニットを含む核酸分子。」
　
　そして，本願発明１は上記本願補正発明１を包含するものであり，本願補正発明１は上記２．（３）に記載した理由によって，引用例１，６及び９の記載から当業者が容易になし得たものであるから，本願発明１も引用例１，６及び９の記載に基づき当業者が容易に発明することができたものであるので，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　　
４．むすび
  以上のとおりであるから，本願請求項１に係る発明は，特許法第２９条２項の規定により特許を受けることができないので，他の請求項に係る発明については検討するまでもなく，本願は拒絶をすべきものである。
　よって，結論のとおり審決する。