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　特願２００７−　１３５６９「組換え血管内皮細胞増殖因子Ｄ（ＶＥＧＦ−Ｄ）」拒絶査定不服審判事件〔平成１９年　７月　５日出願公開、特開２００７−１６７０７２〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続きの経緯
　本願は，１９９７年８月２１日（パリ条約による優先権主張，１９９６年８月２３日　オーストラリア，１９９６年８月２３日　米国，１９９６年１１月１１日　オーストラリア，１９９６年１１月１４日　米国，１９９７年２月５日　オーストラリア，１９９７年２月１０日　米国，１９９７年６月１９日　オーストラリア，１９９７年７月１日　米国）を国際出願日とする出願（特願平１０−５１０９５３号）をし，これを分割して平成１９年１月２４日に新たな特許出願をしたものであって，平成２１年２月１６日に手続補正がなされたが，平成２１年３月６日付けで拒絶査定がなされ，これに対して平成２１年６月１０日に審判請求がなされるとともに，平成２１年７月１０日に手続補正がなされたものである。
　
第２　平成２１年７月１０日の手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　平成２１年７月１０日の手続補正を却下する。
　
［理由］
　本件補正により，補正前の請求項１及び４は，
　「【請求項１】
　内皮細胞増殖の刺激，血管透過性の刺激，ＶＥＧＦＲ−２の細胞外ドメインへの結合，及びＶＥＧＦＲ−３の細胞外ドメインへの結合からなるグループから選択される少なくとも１の活性を有する単離ポリペプチドであって，
　ここで，前記単離ポリペプチドは，以下の（ａ）〜（ｃ）；
（ａ）配列番号５のアミノ酸配列のフラグメントであって，配列番号５のアミノ酸配列のＮ−末端とＣ−末端が欠損してアミノ酸９３〜２０１となり，且つ前記活性を有するフラグメント，
（ｂ）配列番号５のアミノ酸９２〜２０５を備え，且つ前記活性を有するポリペプチド，
（ｃ）少なくとも１のアミノ酸の置換を有する前記（ａ）又は（ｂ）のバリアントであって，前記少なくとも１のアミノ酸の少なくとも１の置換が，ＶＥＧＦ−Ｄ，ＶＥＧＦ−Ｃ，ＶＥＧＦ−１６５，ＶＥＧＦ−Ｂ及びＰｌＧＦ間で保存されたアミノ酸以外のアミノ酸に限定され，且つ前記活性を有するバリアント，のいずれかを含む単離ポリペプチド。
【請求項４】
　内皮細胞増殖の刺激，血管透過性の刺激，ＶＥＧＦＲ−２の細胞外ドメインへの結合，及びＶＥＧＦＲ−３の細胞外ドメインへの結合からなるグループから選択される少なくとも１の活性を有する単離ポリペプチドであって，
　以下の（ａ）〜（ｂ）からなるグループから選択されるアミノ酸配列；
（ａ）配列番号３のアミノ酸配列，
（ｂ）アフィニティータグが取り付けられた前記（ａ）のアミノ酸配列，からなる単離ポリペプチド。」
から，
　「【請求項１】
　内皮細胞増殖の刺激，ＶＥＧＦＲ−２の細胞外ドメインへの結合，及びＶＥＧＦＲ−３の細胞外ドメインへの結合からなるグループから選択される少なくとも１の活性を有する単離ポリペプチドであって，
　ここで，前記単離ポリペプチドは，配列番号５のアミノ酸配列のフラグメントを含み，前記フラグメント，及び前記ポリペプチドが，配列番号５のアミノ酸配列のＮ−末端とＣ−末端が欠損してアミノ酸９２〜２０５となり，且つ前記活性を有する，単離ポリペプチド。
【請求項４】
　内皮細胞増殖の刺激，ＶＥＧＦＲ−２の細胞外ドメインへの結合，及びＶＥＧＦＲ−３の細胞外ドメインへの結合からなるグループから選択される少なくとも１の活性を有する単離ポリペプチドであって，
　ここで，前記ポリペプチドは，成熟ＶＥＧＦ−Ｄに対応するアミノ酸配列からなり，成熟ＶＥＧＦ−Ｄ配列は，配列番号５のアミノ酸配列のアミノ酸残基９３〜２０５内に含まれるフラグメントからなり，且つ前記少なくとも１の活性を有する，単離ポリペプチド。」に補正された。
　
２．当審の判断
（１）補正前の請求項４は，配列番号３のアミノ酸配列に関連するものであるが，補正後の請求項１及び４は，配列番号５のアミノ酸配列に関連するものであるので，上記補正により，請求項４は削除され，補正前の請求項１は，上記補正に伴って，１つの請求項が増加し，請求項１と請求項４の２つの項になるものである。
　
　このように請求項を増加させる補正は，原則として，平成１８年法律第５５号改正附則第３条第１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法（以下，単に「改正前特許法」という。）第１７条の２第４項で補正の目的とし得る事項として規定された「請求項の削除」（１号），「誤記の訂正」（３号），「明りょうでない記載の釈明」（４号）のいずれにも該当しないことは，規定の文言上明らかである。
　
　また，補正の目的とし得る事項として規定された改正前特許法１７条の２第４項２号は，「特許請求の範囲の減縮」について，括弧書きで「第３６条第５項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって，その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。」と規定しているから，同号にいう「特許請求の範囲の減縮」は，補正前の請求項と補正後の請求項との対応関係が明白であって，かつ，補正後の請求項が補正前の請求項を限定した関係になっていることが明確であることが要請されるものというべきであって，補正前の請求項と補正後の請求項とは，一対一又はこれに準ずるような対応関係に立つものでなければならない。そうであってみれば，増項補正は，補正後の各請求項の記載により特定される各発明が，全体として，補正前の請求項の記載により特定される発明よりも限定されたものとなっているとしても，上述したような一対一又はこれに準ずるような対応関係がない限り，同号にいう「特許請求の範囲の減縮」には該当しないというべきである。
　してみると，補正前の請求項１項を，上記補正に伴って１項増加させ，補正後請求項１及び４とすることは，補正前発明の発明特定事項を限定的に減縮したものとはいえず，また，誤記の訂正，拒絶の理由についてする明りょうでない記載の釈明のいずれにも当たらないので，本件補正は，改正前特許法第１７条の２第４項の各号に掲げるいずれの事項を目的とするものにも該当しない。
　また，補正後の請求項３及び２５も，新たに追加された請求項であり，同様である。
　さらに，補正前の請求項３が請求項１のみを引用していたものを，対応する補正後の請求項５において，請求項１のみならず請求項４をも引用しているように，引用する請求項を増加させている請求項が数多くあるが，実質的に請求項を増加することになり，同様である。
　
　また，補正前の請求項１は，（ａ）配列番号５のアミノ酸配列のアミノ酸９３〜２０１となったもの，（ｂ）配列番号５のアミノ酸９２〜２０５を備えたもの，及び（ｃ）少なくとも１のアミノ酸の置換を有するそのバリアントに関連するもので，これらより短いフラグメントは包含されていないものであったところ，補正後の請求項４は，「配列番号５のアミノ酸配列のアミノ酸残基９３〜２０５内に含まれるフラグメント」（なお，平成２３年３月２日に提出された回答書によれば，９３は９２の誤記とのことである。）と配列番号５のアミノ酸配列のアミノ酸９３〜２０１より更に短くなったフラグメントも包含されるように補正されている。そうすると，上記補正により請求項は拡張されており，補正前発明の発明特定事項を限定的に減縮したものとはいえず，また，誤記の訂正，拒絶の理由についてする明りょうでない記載の釈明のいずれにも当たらないから，本件補正は改正前特許法１７条の２第４項に規定する補正の要件を満たさない。
　
　さらに，補正後の請求項５７は，補正前の請求項６２に対応するものであるが，「医薬組成物」の発明であったものを，「単離核酸分子，ベクター又は単離ポリペプチドの使用方法」の発明に変更しており，補正前発明の発明特定事項を限定的に減縮したものとはいえず，また，誤記の訂正，拒絶の理由についてする明りょうでない記載の釈明のいずれにも当たらないので，本件補正は，改正前特許法第１７条の２第４項の各号に掲げるいずれの事項を目的とするものにも該当しない。
　
　したがって，本件補正は，改正前特許法第１７条の２第４項の規定に違反するので，同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。　
　
（２）また仮に，改正前特許法第１７条の２第４項の規定に違反しないとした場合について，本件補正前の請求項１における任意選択肢であった（ｃ）の発明特定事項が削除されることにより，限定的に減縮されている，本件補正後の請求項１に係る発明（以下，「本願補正発明」という。）が，特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるかどうか（改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するかどうか）について，念のために検討しておく。
　
（３）本件補正後の前記請求項１は，「内皮細胞増殖の刺激，ＶＥＧＦＲ−２の細胞外ドメインへの結合，及びＶＥＧＦＲ−３の細胞外ドメインへの結合からなるグループから選択される少なくとも１の活性を有する単離ポリペプチドであって，
　ここで，前記単離ポリペプチドは，配列番号５のアミノ酸配列のフラグメントを含み，前記フラグメント，及び前記ポリペプチドが，配列番号５のアミノ酸配列のＮ−末端とＣ−末端が欠損してアミノ酸９２〜２０５となり，且つ前記活性を有する，単離ポリペプチド。」というものである。
　この記載の「前記フラグメント，及び前記ポリペプチドが，配列番号５のアミノ酸配列のＮ−末端とＣ−末端が欠損してアミノ酸９２〜２０５となり」からすれば，フラグメントとポリペプチドの両者共に，アミノ酸９２〜２０５となったものであるといえる。そうすると，本願補正発明は，「内皮細胞増殖の刺激，ＶＥＧＦＲ−２の細胞外ドメインへの結合，及びＶＥＧＦＲ−３の細胞外ドメインへの結合からなるグループから選択される少なくとも１の活性を有する単離ポリペプチドであって，配列番号５のアミノ酸配列のアミノ酸９２〜２０５からなる単離ポリペプチド。」と同じ内容であるといえる。そうすると，請求項１の記載は，これに「フラグメント」という概念を加え，ことさら複雑にして不明確にしたものであるから，本願補正発明について，特許請求の範囲の記載は，特許法第３６条第６項第２項の規定を満たすものではなく，特許出願の際独立して特許を受けることができない。
　
　一方，請求項１を引用する請求項２及び請求項３は，「前記配列番号５のフラグメントが，配列番号５のアミノ酸配列のＮ−末端とＣ−末端が欠損してアミノ酸９３〜２０１となっている請求項１に記載の単離ポリペプチド。
」及び「前記配列番号５のフラグメントに付着したアフィニティータグを有する，請求項１又は２に記載の単離ポリペプチド。」というものであり，これらの記載からすれば，請求項１は，アミノ酸９２〜２０５となった後，さらに欠損させてアミノ酸９３〜２０１となったものや，アミノ酸９２〜２０５となった後，アフィニティータグを付着させたものも包含するようである。
　また，請求人は，平成２３年７月１０日に提出した請求の理由を変更する手続補正書において，「審査官殿がご指摘される『含む』との文言は，補正後の請求項１に存在致しますが，これは，ＶＥＧＦ−Ｄフラグメントに付着のアフィニティータグ等のオプションとしての異種配列を含むこと意図しているが，補正後の請求項１に係る単離ポリペプチドは，配列番号５のアミノ酸配列の，アミノ酸残基９２〜２０５に対するＮ−及びＣ−末端部分を含まないことにより，補正後の請求項１に係る単離ポリペプチドは，引用出願２に開示される全長配列とは明確に区別できるものである」ことを主張している。
　ところが，請求項１の記載をどのように解釈すれば，さらに欠損したものや，本来のＶＥＧＦ−Ｄの配列ではない異種配列を含むものも包含するように読むことができるのか，全く明らかでなく，本願補正発明について，特許請求の範囲の記載は，特許法第３６条第６項第２項の規定を満たすものではなく，特許出願の際独立して特許を受けることができない。
　
　したがって，本件補正は，改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので，同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３　本願発明について
　平成２１年７月１０日の手続補正は，上記のとおり却下されたので，本願の請求項１に係る発明（以下，「本願発明」という。）は，平成２１年２月１６日の手続補正書の特許請求の範囲の請求項１に記載された次のものである。
　
　「内皮細胞増殖の刺激，血管透過性の刺激，ＶＥＧＦＲ−２の細胞外ドメインへの結合，及びＶＥＧＦＲ−３の細胞外ドメインへの結合からなるグループから選択される少なくとも１の活性を有する単離ポリペプチドであって，
　ここで，前記単離ポリペプチドは，以下の（ａ）〜（ｃ）；
（ａ）配列番号５のアミノ酸配列のフラグメントであって，配列番号５のアミノ酸配列のＮ−末端とＣ−末端が欠損してアミノ酸９３〜２０１となり，且つ前記活性を有するフラグメント，
（ｂ）配列番号５のアミノ酸９２〜２０５を備え，且つ前記活性を有するポリペプチド，
（ｃ）少なくとも１のアミノ酸の置換を有する前記（ａ）又は（ｂ）のバリアントであって，前記少なくとも１のアミノ酸の少なくとも１の置換が，ＶＥＧＦ−Ｄ，ＶＥＧＦ−Ｃ，ＶＥＧＦ−１６５，ＶＥＧＦ−Ｂ及びＰｌＧＦ間で保存されたアミノ酸以外のアミノ酸に限定され，且つ前記活性を有するバリアント，のいずれかを含む単離ポリペプチド。」
　
第４　当審の判断
１．先願
　原査定の拒絶の理由に引用された特願平１０−５０５８５６号（国際公開第９８／２５４３号，以下，「先願１」という。）は，特願平８−１８５２１６号（以下，「先願２」という。）に基づいて特許法第４１条第１項の規定による優先権主張がなされたもので，特許法第４１条第３項の規定により，本来，先願２を引用すべきであったものである。これに対し，請求人は，先願１が本願優先日後の出願であり，特許法第２９条の２の規定を適用できないことを特段主張していないので，先願１の出願当初の明細書及び先願１の優先権主張の基となる先願２の出願当初の明細書の両方に共通して記載された発明について，特許法第２９条の２の規定が適用されると正しく理解し，意見書等の反論をおこなったものと認められる。
　そこで，原査定の拒絶の理由において，先願１ではなく，先願２が通知されたものとして，以下審理する。
　
　先願１の出願当初の明細書，並びに本願優先日前の出願であり，特許法第１８４条の１５第２項及び同法第４１条第３項の規定により出願公開されたものとみなされる先願２の出願当初の明細書には，
　実施例２及び３に，ヒトＶＥＧＦ−Ｄと名付けられたタンパク質をコードするｃＤＮＡをクローニングし配列決定したことが記載されるとともに，コードするタンパク質の配列が配列番号１に記載され，
　先願１の明細書５頁下から６行〜６頁１１行及び先願２の段落００１５，００１６に，タンパク質を大腸菌，ＣＨＯ細胞，ＣＯＳ細胞などの宿主を用いて発現し，精製を行うことが可能であることが記載されている。
　
２．対比
　先願１及び先願２の配列番号１のアミノ酸配列は，本願の配列番号５のアミノ酸配列と同じであるから，該先願１及び先願２のアミノ酸配列のポリペプチドは，本願の配列番号５のアミノ酸９２〜２０５を備えるポリペプチドを含むものである。
　また，先願１及び先願２には，タンパク質を発現させ，精製を行うことが可能であることが記載されているし，遺伝子工学の周知の方法を用いることにより，タンパク質を発現させ，精製することにより単離ポリペプチドとすることが，本願優先日の技術常識からみて，当業者が容易に実施できることであるから，先願１及び先願２の出願当初の明細書には，クローニングされた遺伝子のみならず，該遺伝子にコードされ精製された単離タンパク質も，実質的に記載された発明であると認められる。
　そこで，本願発明と先願１及び先願２の出願当初の明細書に記載された発明を比較すると，「配列番号５のアミノ酸９２〜２０５を備えるポリペプチドを含む単離ポリペプチド」である点で一致しているが，本願発明の単離ポリペプチドが「内皮細胞増殖の刺激，血管透過性の刺激，ＶＥＧＦＲ−２の細胞外ドメインへの結合，及びＶＥＧＦＲ−３の細胞外ドメインへの結合からなるグループから選択される少なくとも１の活性を有する」ものであるのに対し，先願１及び先願２のものがそのような活性を有しているかどうか明
らかでない点で両者は相違している。
　
３．判断
　本願明細書には，配列番号５のアミノ酸配列のアミノ酸９３〜２０１の断片が，ＶＥＧＦＲ−２及びＶＥＧＦＲ−３の細胞外ドメインへ結合することが記載され，先願１及び先願２の配列番号１のアミノ酸配列からなるポリペプチドも同じ配列を内部に有するものであるから，同様に，ＶＥＧＦＲ−２及びＶＥＧＦＲ−３の細胞外ドメインへ結合することが推測されるものであるし，本願の実施例７，１１の記載や本願の出願後の文献であるが，The Journal of Biological Chemistry, 274 (1999) p.32127-32136にも，弱くではあるが，全長のものが，ＶＥＧＦＲ−２及びＶＥＧＦＲ−３の細胞外ドメインへ結合することが記載されているから，先願１及び先願２のものが，本願発明と同じ活性を有するものであることは明らかであり，この点で発明が相違することにはならない。
　したがって，本願発明は，先願１及び先願２の出願当初の明細書に記載された発明と同一であって，しかも，本願の発明をした者が先願２に係る発明の発明者と同一ではないし，本願の出願の時にその出願人と先願２の出願人とが同一の者でもない。
　
第５　むすび
　以上のとおりであるから，本願発明は，特許法第２９条の２の規定により，特許を受けることができない。
　
　したがって，本願に係るその他の請求項について検討するまでもなく，本願は拒絶すべきものである。
　よって，結論のとおり審決する。