【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３１８３５２０号「フルオロエーテル組成物及び、ルイス酸の存在下におけるその組成物の分解抑制法」の特許無効審判事件についてされた平成２２年　３月２９日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消の判決（平成２２年（行ケ）１０２４９号、１０２５０号　平成２３年　４月　７日判決言渡）があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。
【結　論】
　訂正を認める。
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理　由】
１．手続の経緯 
　本件特許第３１８３５２０号の特許請求の範囲の請求項１〜４に係る発明は、平成１０年１月２３日に特許出願され、平成１３年４月２７日に特許権の設定の登録がされたものである。
　これに対して、請求人は、後記（第１の無効理由）〜（第４の無効理由）により、本件請求項１〜４に係る発明の特許を無効にすべき旨の審判を請求したが、平成１８年６月２１日付けで「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（第１次審決）がされた。
　これに不服の請求人が審決取消訴訟を提起し、知的財産高等裁判所において平成１８年（行ケ）１０４８９号事件として審理され、（第４の無効理由（特許法第36条第4項に規定する実施可能要件））についての取消事由５のうち、本件数値（少なくとも150ppm（審決注：150ppmは0.015％と同義））の水によっても所期の作用効果を奏するものと当業者が理解し得ない旨をいう部分は理由がある、という判断により、第１次審決を取り消す旨の判決（第１次判決）が、平成２１年４月２３日に言い渡され、同判決は確定した。
　そこで、被請求人は、特許法第１３４条の３第１項の規定に基づき、平成２１年７月９日付けで訂正を請求するとともに、請求人が主張する（第１の無効理由）〜（第４の無効理由）はいずれも成り立たない旨を主張した。これに対して、請求人は、上記訂正は新規事項を追加するものであり、また、実質上特許請求の範囲の変更に該当するもので、認められないものである旨、及び、仮に、上記訂正が認められるとしても、依然として、（第４の無効理由）をはじめとする（第１の無効理由）〜（第４の無効理由）により、上記訂正後の本件請求項１〜４に係る発明の特許を無効にすべきである旨、を主張した。
　これを踏まえて、上記訂正を認めた上で、（第４の無効理由（上記実施可能要件））のうち、訂正後の本件数値範囲（206ppm以上、0.14％（重量／重量）未満）の水を含有させることにより所期の作用効果を奏することを裏付ける記載が発明の詳細な説明にあるものと認めることはできない、という判断により、平成２２年３月２９日付けで「訂正を認める。特許第３１８３５２０号の請求項１ないし４に係る発明についての特許を無効とする。」との審決（第２次審決）がされた。
　これに不服の被請求人が審決取消訴訟を提起し、知的財産高等裁判所において平成２２年（行ケ）１０２４９号、１０２５０号事件として審理され、各訂正発明に付き実施可能要件に欠けるところはない、という判断により、平成２３年４月７日に、第２次審決を取り消す旨の判決（第２次判決）が言い渡され、同判決は確定した。
　
　
２．訂正の適否 
（１）訂正の内容 
　平成２１年７月９日付けの訂正請求は、本件特許の明細書を訂正請求書に添付した訂正明細書のとおりに訂正しようとするものであって、その訂正の内容は次のとおりである。
　
訂正事項１ 
　請求項１において、「少なくとも０．０１５％（重量／重量）の水を含むこと」を「２０６ｐｐｍ以上、０．１４％（重量／重量）未満の水を含むこと」に訂正する。
　
訂正事項２ 
　請求項４において、「少なくとも０．０１５％（重量／重量）の水を含むこと」を「２０６ｐｐｍ以上、０．１４％（重量／重量）未満の水を含むこと」に訂正する。
 　 
（２）訂正の可否に対する判断 
　訂正事項１、２は、それぞれ、請求項１、４において、水の量を「少なくとも０．０１５％（重量／重量）」から「２０６ｐｐｍ以上、０．１４％（重量／重量）未満」に限定する訂正であり、いずれも、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
　そして、訂正事項１、２は、本件特許明細書の
 ａ．「例えば、フルオロエーテル化合物がセボフルランで、且つルイス酸抑制剤が水の場合、本組成物を安定化するために使用される水の量は、約０．０１５０％Ｗ／Ｗから０．１４％ｗ／ｗ（飽和レベル）であると考えられる。」（本件特許公報７欄２９行〜３２行参照。）
 ｂ．「表３の結果は、４０℃で２００時間貯蔵した場合、２０６ｐｐｍより以上のレベルの水があればセボフルランの分解を抑制できることを示している。」（本件特許公報１３欄３９行〜４１行参照。）
 ｃ．上記表３における、総水分量が２０６ｐｐｍの場合、ＰＨが５．０、ＨＦＩＰ量は７ｐｐｍ、そして総分解産物量が５９ｐｐｍであった旨のデータ（本件特許公報７ページの表３のサンプル８の欄参照。）
との記載に基づくものであり、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内の訂正であって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 
　したがって、平成２１年７月９日付けの訂正は、特許法１３４条の２第１項ただし書き第１号に掲げる事項を目的とするものであり、同条第５項の規定によって準用する特許法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するので、当該訂正を認める。
　
　なお、請求人は、上記訂正について、水の量の上限を０．１４％（重量／重量）以下とせず、０．１４％（重量／重量）未満としたことは、新規事項の追加に該当する旨主張する。
　しかしながら、「０．１４％（重量／重量）未満」という発明特定事項は、上記 ａ．の「水の量は、約０．０１５０％Ｗ／Ｗから０．１４％ｗ／ｗ（飽和レベル）であると考えられる。」という技術的事項との関係において、特に新たな技術的事項を導入するとすべきものともいえない。したがって、請求人の上記主張は採用できない。
　また、請求人は、訂正前の特許請求の範囲は、被請求人らの主張によれば、二層に分離するセボフルラン組成物、例えば、18℃で二層に分離するような1300ppm（審決注：1300ppmは0.13％と同義）の水を含む組成物を包含しないことになるところ、訂正後の特許請求の範囲では、上限が０．１４％（重量／重量）未満とされ、二層に分離する1300ppmの水を含む組成物を包含することになったから、上記訂正は、実質上特許請求の範囲を変更するものである旨も主張する。
　しかしながら、被請求人の上記主張によって、上記 ａ．の「水の量は、約０．０１５０％Ｗ／Ｗから０．１４％ｗ／ｗ（飽和レベル）であると考えられる。」という技術的事項の解釈が左右される理由はない。したがって、請求人の上記主張も採用できない。
　
　
３．本件訂正発明  
　上記訂正の結果、本件特許の特許請求の範囲の請求項１〜４に係る発明（以下、順に、「本件訂正発明１」〜「本件訂正発明４」という。）は、本件訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１〜４に記載された事項により特定される、次のとおりのものである。
　
「【請求項１】  
　麻酔薬組成物であって、 一定量のセボフルラン；及び
２０６ｐｐｍ以上、０．１４％（重量／重量）未満の水を含むことを特徴とする、前記麻酔薬組成物。
 【請求項２】
　上記一定量のセボフルランに対して水を添加するステップを含むことを特徴とする、請求項１に記載の麻酔薬組成物の調製法。  
 【請求項３】
　水に対して上記一定量のセボフルランを添加するステップを含むことを特徴とする、請求項１に記載の麻酔薬組成物の調製法。  
 【請求項４】
　一定量のセボフルランのルイス酸による分解を防止する方法であって、該方法は、該一定量のセボフルランに対して所定量の水を添加するステップを含むことを特徴とし、但し、該所定量の水が、得られる溶液中において２０６ｐｐｍ以上、０．１４％（重量／重量）未満である前記方法。」
　
　
４．請求人の主張  
　これに対して、請求人は、「特許第３１８３５２０号の請求項１〜４に係る特許を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、証拠方法として下記の書証を提出し、以下の（第１の無効理由）〜（第４の無効理由）の理由により、本件特許は無効とされるべきであると主張している。
  
（第１の無効理由）本件発明１ないし４は、本件特許に係る出願の優先日前に頒布された刊行物である甲第１号証、甲第６号証に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し、本件特許は同法第１２３条第１項第２号に該当するから、無効とされるべきである。  
　
（第２の無効理由）本件発明１ないし４は、本件特許に係る出願の優先日前に頒布された甲第１号証または甲第６号証、及び甲第７号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定に違反して特許されたものであり、本件特許は同法第１２３条第１項第２号に該当するから、無効とされるべきである。  
 　 
（第３の無効理由）本件発明１ないし４は、本件特許に係る出願の優先日前に出願され、優先日後に公開された特願平８−９５１５号の願書に最初に添付した明細書又は図面（甲第８号証）に記載された発明と同一であるから、特許法第２９条の２の規定に違反して特許されたものであり、本件特許は同法第１２３条第１項第２号に該当するから、無効とされるべきである。  
 　 
（第４の無効理由）本件明細書の発明の詳細な説明は、当業者が本件発明１ないし４の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものでないから、本件特許は特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり、同法第１２３条第１項第４号に該当するから、無効とされるべきである。
　
 証拠方法
  
 甲第１号証　　　特開平７−２６７８８９号公報  
 　 
 甲第２号証　　　米国特許第５６８４２１１号明細書 
 　 
 甲第３号証　　　ギラード博士の実験報告書（米国訴訟、合衆国地方裁判  
 　　　　　　　　所イリノイ州北地区東部、事件番号０１Ｃ１８６７で提  
 　　　　　　　　出された被告証拠ＤＸ　３６７Ｂ）  
 　 
 甲第４号証　　　ギラード博士の履歴書（米国訴訟における被告証拠ＤＸ  
 　　　　　　　　３６７Ａ）  
 　 
 甲第５号証　　　米国訴訟における口頭審理記録（２００４年１２月　１ 
 　　　　　　　　日）の抜粋　１７１０−１７１１項、１７６０−１７６  
 　　　　　　　　１項、１７８４−１７９７項  
 　  
 甲第６号証　　　特開平７−２５８１３８号公報  
 　  
 甲第７号証　　　米国薬局方、１９９５年、第８４１−８４２頁  
 　  
 甲第８号証　　　特開平９−１９４４１６号公報  
 　  
 甲第９号証　　　米国訴訟における被告証拠ＤＸ　２３２  
 　 
 甲第１０号証　　米国訴訟における２００５年　１月１４日付原告口頭審  
 　　　　　　　　理後第１書面（Plaintiff's Initial Post-Trial  
 　　　　　　　　Submission）、表紙、目次及び第２４−２７頁  
 　  
 甲第１１号証　　化学大辞典２、第５１６−５１８頁（「ガラス」の項）  
 　　　　　　　　及び奥付  
 　  
 甲第１２号証　　米国訴訟における口頭審理記録（２００４年１１月１９  
 　　　　　　　　日）の抜粋、第７７１−７７２項、第８０７項、第８２  
 　　　　　　　　７−８２８項　  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜以上、審判請求書に添付＞
 　  
 甲第１３号証　　レッサー博士の宣誓供述書  
 　　 
 甲第１４号証　　米国訴訟における口頭審理記録（２００４年１１月１６  
 　　　　　　　　日）の抜粋、第３０５−３０７項、第３１５−３３２項  　
　　　　　　　　　　＜以上、平成１８年２月２２日付け回答書に添付＞
 　  
 甲第１５号証　　米国訴訟における口頭審理記録（２００４年１１月２２  
 　　　　　　　　日）の抜粋、第９９６−９９７項、第１００８−１０３ 　　　　　　　　 ９項  
　　　　　　　　　　＜以上、平成１８年２月２２日付け弁駁書に添付＞
 　  
 甲第１６号証　　理化学辞典　第４版　表紙、第１１０４頁及び奥付  
 　  
 甲第１７号証　　丸石製薬株式会社製セボフルラン分析証明書  
 　  
 甲第１８号証　　秋田大学医学部のホームページ　  
 　　　　　　　　第７回東北動物実験研究会（１９９６年　９月　６日開  
 　　　　　　　　催）における岩手大学教授竹内博士の講演抄録「実験大  
 　　　　　　　　動物（イヌ・ブタ・ヒツジ・ヤギ）における麻酔の基本  
 　　　　　　　　と実際」１項〜５項  
 　　　　　　　　（http://www.med.akita-u.ac.jp/ doubutu/ 
 　　　　　　　　　tohoku/anes. index.html）  
 　 
 甲第１９号証　　秋田大学医学部のホームページ　  
 　　　　　　　　第７回東北動物実験研究会（１９９６年　９月　６日開  
 　　　　　　　　催）における岩手大学教授竹内博士の講演抄録「実験大  
 　　　　　　　　動物（イヌ・ブタ・ヒツジ・ヤギ）における麻酔の基本  
 　　　　　　　　と実際」６項〜８項  
 　　　　　　　　（http://www.med.akita-u.ac.jp/ doubutu/tohoku/  
 　　　　　　　　anes3.html）  
 　  
 甲第２０号証　　秋田大学医学部のホームページ　  
 　　　　　　　　第７回東北動物実験研究会（１９９６年　９月　６日開  
 　　　　　　　　催）における岩手大学教授竹内博士の講演抄録「実験小  
 　　　　　　　　動物（マウス・ラット・ウサギ）の麻酔について」  
 　　　　　　　　（http://www.med.akita-u.ac.jp/ doubutu/tohoku/  
 　　　　　　　　small-anes.html）  
　　　　　　　　　　＜以上、平成１８年４月１４日付け上申書に添付＞
 　 
 甲第２１号証　　SCIENTIFIC REPORT と称する被請求人アボット作成に 
 　　　　　　　　かかる書面(１９９７年２月１４日付）（対応米国訴訟に 　　　　　　　　おいて提出された証拠ＤＸ４８） 
 　　　　　　　　（第３無効審判＜無効２００７−８００１３８事件＞の 
 　　　　　　　　甲７７） 
 　 
 甲第２２号証　　第３無効審判の被請求人ら審判事件答弁書（第２回目） 
 　　　　　　　　平成２１年３月２７日付） 
 　 
 甲第２３号証　　第３無効審判の被請求人ら口頭審理陳述要領書 
 　　　　　　　　（平成２１年１月２７日） 
 　 
 甲第２４号証　　本審判の審決取消訴訟の被告第３準備書面（第３無効審　　　　　　　　 判の甲８０） 
 　 
 甲第２５号証　　第１５改正日本薬局方解説書　表紙および通則Ａ−４１　　　　　　　　 頁（第３無効審判の甲８１） 
 　 
 甲第２６号証　　第３無効審判で提出された口頭陳述要領書添付資料５ 
 　 
 甲第２７号証　　本願優先日以前に被請求人アボットが実際に販売してい　　　　　　　　 た製品の水分量を示す表（本件特許の審査段階の意見書　　　　　　　　 添付の参考資料１）（第３無効審判の甲１８） 
 　 
 甲第２８号証　　被請求人アボットのＦＤＡ申請書類（Original New Drug  　　　　　　　　 Application sevorane, Abbott社(１９９４年４月２９　　　　　　 　　日））（第３無効審判の甲５０） 
　
　　　　　　　　　　＜以上、平成２１年９月２４日付け弁駁書に添付＞
 　  
 甲第２９号証　　平成２０年(行ケ)第１０２７６号　審決取消請求事件 
 　　　　　　　　被告第２準備書面　平成２１年７月１４日付 
 　 
 甲第３０号証　　平成２０年(行ケ)第１０２７６号　審決取消請求事件 
 　　　　　　　　被告第１準備書面　平成２１年３月３１日付 
 　 
 甲第３１号証　　無効２００６−８０２６４　被請求人上申書　 
 　　　　　　　　平成１９年１１月３０日付 
 　 
 甲第３２号証　　平成１７年(ワ)第１０５２４号　特許権侵害差止請求事　　　　　　　　 件　第１準備書面　平成１７年８月１５日付 
 　 
 甲第３３号証　　本審判の審決取消訴訟の被告第１準備書面　 
 　　　　　　　　平成１９年２月２８日付 
 　　 
 甲第３４号証　　本審判の審決取消訴訟の被告技術説明会資料　 
 　　　　　　　　平成２０年７月１６日付 
　
　　　　　　　　　　＜以上、平成２１年１０月８日付け上申書に添付＞
 　 
 甲第３５号証　　第十二改正日本薬局方解説書　通則Ａ−３８， 
 　　　　　　　　第３項　Ａ−４９解説の項 
 　 
 甲第３６号証　　審決取消訴訟事件平成２２年１月１９日付け 
 　　　　　　　　知的財産高等裁判所判決（平成２０年（行ケ） 
 　　　　　　　　１０２７６号事件） 
 　 
 甲第３７号証　　平成１８年（行ケ）１０４８９号事件， 
 　　　　　　　　原告第９準備書面 
 　 
 甲第３８号証　　１９９６年１１月１６日付けの熊谷氏のＤｅｌｇａｄｏ 
 　　　　　　　　−Ｈｅｒｒｅｒａ氏への書簡（本件訴訟の甲第６８号証　　　　　　　　　）
 　 
 甲第３９号証　　臨床製剤学，三嶋ら編集，南江堂，９３〜９５頁， 
 　　　　　　　　２００６年発行　ＧＭＰに関する一般的な説明 
 　 
 甲第４０号証　　医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に 
 　　　　　　　　関する省令（ＧＭＰの法令） 
 　 
 甲第４１号証　　平成１８年２月２３日付け回答書に添付の昭和６１年 
 　　　　　　　　１２月２６日付医薬品製造承認申請書 
　
　　　　　　　　　　　　＜以上、平成２２年３月５日付け上申書に添付＞
　
 　  
５．被請求人の主張  
　被請求人は、「本件無効審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求め、証拠方法として下記の書証を提出し、請求人が主張する（第１の無効理由）〜（第４の無効理由）はいずれも成り立たない旨主張している。 
 　
 証拠方法
　  
 乙第１号証　　　熊谷洋一氏の陳述書  
 　  
 乙第２号証　　　本件特許の対応欧州特許である欧州特許第０９６７９７  
 　　　　　　　　５号に対する本件無効審判請求人であるバクスター・イ  
 　　　　　　　　ンターナショナル・インコーポレイテッドからなされた  
 　　　　　　　　異議申立の手続において提出されたレティシア・デルガ  
 　　　　　　　　ド−ヘレラ氏の陳述書（写し）  
 　  
 乙第３号証　　　本件特許の対応欧州特許である欧州特許第０９６７９７  
 　　　　　　　　５号に対する本件無効審判請求人であるバクスター・イ  
 　　　　　　　　ンターナショナル・インコーポレイテッドからなされた  
 　　　　　　　　異議申立の手続において提出されたアルベルト・マリナ  
 　　　　　　　　イ氏の陳述書（写し）  
 　  
 乙第４号証　　　ANESTHESIA AND ANALGESIA，Current Researches、  
 　　　　　　　　Vol.54，No.6，p.758-766，(1975)  
 　  
 乙第５号証　　　米国侵害訴訟におけるマイケル・Ｅ・ユング博士の証言  　　　　　　　　記録、第２０７−２１０頁、第２１９−２２６頁（写し　　　　　　　　　）  
 　  
 乙第６号証　　　２００１年　６月１８日付アボット・ラボラトリーズ社  
 　　　　　　　　発書状、第１、１４頁（写し）  
 　  
 乙第７号証　　　米国侵害訴訟における米国バクスター社の提案にかかる  
 　　　　　　　　事実認定及び法律による結論、第１、７、８、６３頁（  
 　　　　　　　　写し）  
 　
　　　　　　　　　　　＜以上、平成１７年９月２６日付け答弁書に添付＞
　  
 乙第８号証　　　本件特許の対応米国特許出願である米国特許出願第０８  
 　　　　　　　　／７８９６７９号の審査手続において提出された情報開  
 　　　　　　　　示陳述書（写し）  
 　  
 乙第９号証　　　クイーン・シャルロッテ・アンド・チエルシー病院の薬  
 　　　　　　　　剤師ゴーマン氏からのアボット・ラボラトリーズ社ドブ  
 　　　　　　　　ソン氏宛書状（写し）  
 　  
 乙第１０号証　　アボット・ラボラトリーズ社ドブソン氏からのクイーン  
 　　　　　　　　・シャルロッテ・アンド・チエルシー病院のゴーマン氏  
 　　　　　　　　宛書状（写し）  
 　  
 乙第１１号証　　チャンバーズ教授の陳述書  
 　  
 乙第１２号証　　本件特許の対応欧州特許である欧州特許第０９６７９７  
 　　　　　　　　５号に対する本審判請求人であるバクスター・インター  
 　　　　　　　　ナショナル・インコーポレイテッドからなされた異議申  
 　　　　　　　　立に対する決定書（写し）  
　 
　　　　　　　　　　　＜以上、平成１８年４月１４日付け上申書に添付＞
　 
 乙第１３号証　　第一二改正　日本薬局方解説書　通則Ａ−４４（写し） 
　 
　　　　　　　　　　＜以上、平成２１年７月９日付け訂正請求書に添付＞
　 
 乙第１４号証　　本件特許に係る第３無効審判において乙第２２号証とし 
 　　　　　　　　て提出された平成２１年３月１日付丸石製薬株式会社紺 
 　　　　　　　　田哲哉氏の陳述書（原本）　　　 
 
　　　　　　　　　　＜以上、平成２１年１０月３０日付け上申書に添付＞
　  
 　
６．当審の判断 
 　 
６．１　第４の無効理由（特許法第３６条第４項）について
 　 
　第４の無効理由につき判断した第２次判決が確定したことを踏まえた審理であることにかんがみ、まず、第４の無効理由について検討する。
　
　本件特許明細書の発明の詳細な説明は当業者が本件発明１ないし４の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものでないとして請求人が主張する具体的理由は以下の２点である。
（１）　本件特許明細書は、0.015％の水がセボフルランの分解を抑制できることを支持する実験データを記載していない。米国訴訟において提出された実験データ（甲第９号証）のロット番号２５３３４ＤＫ、Ｔｙｃｏｎ番号Ｈ８−３２４のサンプルには、水分量が０．０１８７％存在していたのに、セボフルランが分解してｐＨが１．０に下がったことが示されており、０．０１５％の水が本件発明１ないし４の効果を奏すると当業者が理解し得ない。また、訂正後の記載でも、実施不能に変わりはない。
（２）　特定のガラス容器以外の容器にセボフルランを入れる場合の本件発明１ないし４の効果は、記載されておらず、当業者に容易に理解できない。
　
（１）について 
　（１）の点に関し、上記判決では、以下のとおりの判断が示された。（なお、以下の判決の抜粋中、「原告」とは、本審決にいう「請求人」のことである。）
「第５ 当裁判所の判断
１ フルオロエーテルの１種であるセボフルランがルイス酸によって分解される機構は，訂正明細書（甲１３２）２頁上から２行ないし４頁下から１１行，８頁上から７行ないし１０行に記載されているところ，訂正明細書には，上記分解を抑制する方法に関して，次のとおりの記載がある。
・・・
　２ 前記１のとおり，訂正明細書の発明の詳細な説明には，ルイス酸によるセボフルランの分解を抑制する薬剤（ルイス酸抑制剤）のうち好適なものとして水を使用することが記載されており（９頁５行〜１１頁１０行），また，実施例１に係る記載（１３頁上から８行〜１４頁下から３行）ではセボフルランに添加する水の量が増加するに従ってよりセボフルランの分解を抑制（防止）し得ることが記載されている。そして，実施例２ないし７，とりわけ実施例４に係る記載では（１４頁下から２行〜２６頁上から２行），各実施例における反応温度，反応時間の条件に差異があるものの，セボフルランに添加する水の量が２０６ｐｐｍ以上の場合にセボフルランの分解を抑制し得ることが記載されており，また訂正明細書の９頁末行ないし１１頁４行では，フルオロエーテル化合物としてセボフルランを選択し，ルイス酸抑制剤として水を選択した場合には，添加される水の量は飽和レベルである０．１４％ｗ／ｗ（重量／重量パーセント）を上限とする旨が記載されている。
　ところで，セボフルランを有効成分とする麻酔薬を製造する丸石製薬株式会社が，昭和６１年１２月２６日，医薬品の製造承認を申請する際に当時の厚生大臣に対して提出した「セボフルランの長期保存試験に関する資料」では，セボフルランをガラス瓶に充填して２５℃で保存しても，２年間安定であった旨が記載されているし（甲１０２），平成２年に我が国において上記の麻酔薬の販売を開始してから，平成８年に米国ＦＤＡから原因の追及等を求められるまで，セボフルランがガラス瓶内で分解し得ることは知られていなかったものであった（甲１４，３０）。また，北海道大学大学院Ａ教授の鑑定意見書（甲３６）では，「−Ｃ−Ｏ−Ｃ−Ｆ−」の化学構造を有するα−フルオロエーテルの一つであるセボフルランは，比較的ルイス酸に対して安定であり，強いルイス酸でなければこれを分解する可能性は小さいところ，医薬品用の容器内で保管する場合を含めて，日常の環境ではかかる強いルイス酸は存在しないとされている。そうすると，セボフルランはこれを成分とする麻酔薬が通常保管，使用される態様においては，相当程度安定な薬剤であることが明らかである。
　上記のとおり，もともとセボフルランは麻酔剤の成分として相当程度安定であるところ，水が一般にルイス酸（触媒）を失活させる化合物，すなわちルイス酸抑制剤として周知であること（甲３６。訂正明細書９頁６行１１頁１０行もかかる技術常識に沿ったものであると理解できる。）をも考慮すれば，前記の２０６ｐｐｍ以上０．１４％ｗ／ｗ未満の含有率となるよう（この点が，無効２００５−８０１３９号事件の第一次取消判決後に限定された構成である。）セボフルランに水分を添加することで，麻酔薬の保管，運搬手段として通常用いられるガラス製アンプルにセボフルランを充填した後，アンプルの一部を炎で加熱して焼き切ってアンプルを密封し（フレームシール），できあがったアンプル入り麻酔薬を一定の時間保管した後に，アンプルを破って麻酔薬を使用するという通常想定される使用方法においても，あるいはその余のこの種の薬品に通常予想される保管・使用の方法においても，相当期間セボフルランの分解を防止（抑制）し得ることを当業者において容易に理解することができるというべきである。
　なお，確かにルイス酸は極めて広範な概念であり，ルイス酸の作用機序も様々である上，各訂正発明の優先日当時に，原告や各訂正発明の発明者以外の当業者が，セボフルランがルイス酸によって分解されることを知らなかったとしても，訂正明細書の発明の詳細な説明にはルイス酸がセボフルランを攻撃・分解する機構や分解を防止（抑制）する機構が一応記載されているし，各訂正発明では，前記のとおり一般にルイス酸抑制剤として周知な水が分解防止のための成分として採用されているから，麻酔薬に使用される組成物の調製程度のことであれば，必要に応じて上記の範囲内で含有水分量を適宜増量することで，当業者の技術常識に照らして，ルイス酸によるセボフルランの分解防止という各訂正発明の作用効果を奏することができるというべきである。
　したがって，訂正明細書の発明の詳細な説明には，当業者が，セボフルランに一定の含有率で水を含有させた麻酔薬組成物（本件訂正発明１）及びかかる含有を特徴とする麻酔薬組成物の調製方法（本件訂正発明２，３）を実施できることはもちろん，かかる含有によりルイス酸によるセボフルランの分解を防止する方法（本件訂正発明４）についても，これを実施できる程度に明確かつ十分な記載がされているということができ，各訂正発明につき特許法３６条４項１号の実施可能要件に欠けるところはない。審決は実施可能要件の充足の有無につきこれと異なる判断をするものであって，その判断には誤りがある。
・・・
　４ 結局，第一次取消判決後に訂正された各訂正発明についての実施可能要件（特許法３６条４項１号）の充足の有無に係る審決の判断には誤りがあり，この旨を主張する原告の取消事由は理由がある。」
　
　上記判決には、（１）の点で本件訂正明細書に記載上の不備があると認めた第２次審決の判断は誤りである旨の判断が示されている。
　そして、この判断は、上記判決の判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断を構成するものであるから、行政事件訴訟法第３３条第１項の規定により、当合議体を拘束する。そうすると、（１）の点で本件訂正明細書に記載上の不備があるとすることはできない。
　
（２）について 
　麻酔薬組成物を収容する容器は特定のガラス容器に限られず、プラスチック、スチール、又は他の材料でもよいことは本件訂正明細書の発明の詳細な説明（本件特許公報第４頁第８欄第１１〜１５行参照。）に示されている。さらに、容器に存在するルイス酸の種類や量に応じて、含ませる水の量を決定すべきであることは、本件訂正明細書の発明の詳細な説明の記載からみて、当業者には明らかなことである。したがって、ガラス容器以外の保存容器についても、本件訂正明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて、ルイス酸抑制に必要な水の量を決めれば本件訂正発明の効果が奏されることは、当業者が容易に理解し得ることである。
　
　したがって、上記（１）（２）を根拠に、本件訂正明細書の発明の詳細な説明は当業者が本件訂正発明１ないし４の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものでないとすることはできない。
　
６．２　第１の無効理由（特許法第２９条第１項第３号）について
 　 
　請求人が主張する第１の無効理由の概要は、「甲第１号証は、実施例２において、約０．１２％〜０．１４％（１２００〜１４００ｐｐｍ）の水を含むセボフルランを開示し、そして、そのセボフルランは、吸入麻酔薬として使用されることが甲第１号証に記載されており、また、甲第６号証も甲第１号証と同様のものを開示するから、本件発明１ないし４は新規性を有さない。」というものである。
　そこで、甲第１号証、甲第６号証の各証拠につき検討する。
 　 
６．２．１　甲第１号証に基づく理由
 　 
（１）本件訂正発明１について 
（１−１）甲第１号証には、請求人が指摘する実施例２について，以下の記載があることが認められる。
「【００１７】実施例２
３ｍｍφ×５ｍｍのコイル状ガラスラシヒリングを充填した塔高１ｍ、内径１２ｍｍの蒸留塔を用いてフルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルの蒸留を行った。フルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルおよびこれに対して７ｗｔ％のＮａ２ＨＰＯ４水溶液を仕込み、蒸留を行った。まず、全還流させ、１時間後、還流比２０で初留を抜き出し、フルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルの純度が９９．０％以上となった時点で主留に切り替え、還流比１０で主留の抜き出しを行った。蒸留の終了は、オイルバスの温度１０５℃でフルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルの留出がなくなった時点、または、留出液のフルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルの純度が９９．０％未満となった時点とした。結果を表２に示す。なお、分析は、ガスクロマトグラフィーにより行った。
【００１８】
【表２】
【００１９】表２より、分解抑制剤を添加して蒸留を行うことによって仕込原料であるフルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテル中にもとから含有されていたフルオロメチル−１，１，３，３，３−ペンタフルオロイソプロペニルエーテルは初留でカットされ、また、主留中にフルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルの分解によってフルオロメチル−１，１，３，３，３−ペンタフルオロイソプロペニルエーテルが混入することは全くなく、しかも主留の純度は９９．９％以上と高純度であり、収率も７０％以上と良好に蒸留精製が行われていることがわかる。」
（「フルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテル」は、「セボフルラン」と同義であるので、以下、これを「セボフルラン」と表記する。）
　
　そこで検討するに、まず、上記実施例２には、請求人のいう「約０．１２％〜０．１４％（１２００〜１４００ｐｐｍ）の水を含むセボフルラン」なるものは記載されていない。ただ、この点について、請求人は、審判請求書において、以下のように主張する。
「7.4.1.2　甲第１号証は、実施例２（第００１７段落）において、セボフルランとＮａ２ＨＰＯ４水溶液との混合物を蒸留することにより、セボフルランを精製したことを記載する。
　甲第１号証の実施例２の概要を以下の図１に示す。
（図１）
・・・
　実施例２において、セボフルランに対して７ｗｔ％のＮａ２ＨＰＯ４水溶液（水溶液中のＮａ２ＨＰＯ４濃度２ｗｔ％）が混合されているので、蒸留開始前の混合物には、約９４％のセボフルランおよび約６％の水が含まれている。
　セボフルラン（沸点約58.1℃）は、水と共に加熱されると、約１〜２％の水を含む共沸蒸気（沸点約54.3℃）を形成する。従って、実施例２の蒸留においても、セボフルランおよび水の共沸蒸気が形成される。そして、共沸混合物が冷却されて得られる留分も、セボフルランと水との混合物となる。室温において、セボフルランの飽和水分量は、約0.12〜0.14％（1200〜1400ppm）である（本件特許公報第7欄第32行は、0.14％が飽和レベルであると記載している）ので、得られる留分は、水が飽和したセボフルランとなり、セボフルランに溶解できない水は分離する。
　
7.4.1.3　甲第３号証は、本件特許に対応する米国特許（米国特許番号第5990176号）に基づく米国での侵害訴訟（・・・以下、単に「米国訴訟」という）において提出された実験報告書であり、甲第１号証の実施例２と同じ実験を行った結果を示している。・・・
　甲第３号証において、ギラード博士は、甲第１号証の実施例２と同様の実験を行った結果、得られた画分２において水分量の測定結果が1265.5ppmおよび1268.4ppmであったこと（６頁）、画分３において水分量の測定結果が1298.8ppm、1292.4ppmおよび1298.4ppmであったこと（６頁）、ならびに、画分４において水分量の測定結果が1191.1ppm、1189.1ppmおよび1186.4ppmであったことを記載している（１３頁）。
　なお、ギラード博士は、2004年12月1日、米国訴訟の口頭審理に出頭して、セボフルランが水と共沸混合物を形成すること、そしてその結果得られる留分が約1300ppmの水で飽和されたセボフルランであることを説明している（甲第５号証）。
　
7.4.1.4　上述したとおり、甲第１号証は、実施例２において、約0.12〜0.14％(1200〜1400ppm)の水を含むセボフルランを開示する。」
　
　しかしながら、以下に述べるとおり、甲第３号証は、甲第１号証の実施例２と同様の実験を行った結果を開示するものとはいえない。すなわち、甲第３号証には、実験の手順に関し、以下の記載事項があることが認められる。（甲第３号証は英語で記載されているので、訳文で示す。）
（a）「セボフルランの蒸留
　ステンレススチールメッシュパッキング（goodloe）で充填された１”ＩＤバキュームジャケット付カラムの２つの４’セグメントからなる蒸留カラム及びタイマーで制御された蒸留ヘッドに、３リットルの３つ首丸底フラスコを取り付けた。ウォークインフードの中のラックにこの蒸留カラムを取り付けた。この３リットルフラスコに、以下を添加した：
　　　　2402gのセボフルラン（バクスター　ロットS003M217）
　　　　150mlの２ｗｔ％Na2HPO4水溶液＊
　　　　テフロン沸石
＊注：この溶液は、10.07gNa2HPO4（Mallinckrodt分析用試薬）を秤量して500mlの蒸留水に溶解することにより作成された。
　加熱マントルをこの丸底フラスコの下に置き、そしてそれに取り付けられたVariacを６５にまで上げた。・・・
　およそ１時間の後、環流が起こり、・・・さらに１５分間の環流の後、蒸留ヘッドの上のタイマーを20/1の環流比が得られるように設定した。
画分１　最初の60mlの留分・・・
留分を非常にゆっくり回収した。そして環流比は10/1に上昇した。
画分２　次の80mlの留分、・・・
画分３　次の80mlの留分、・・・
　セボフルランサンプル中の水の量を、カールフィッシャー測定により測定した。・・・」（甲第３号証第１ページ５行〜第２ページ１７行）
　
（b）「画分２
・・・
含有率　1265.5ppm
・・・
含有率　1268.4ppm」（甲第３号証第６ページ左側部分）
　
（c）「画分３
・・・
含有率　1298.8ppm
・・・
含有率　1292.4ppm
・・・
含有率　1298.4ppm」（甲第３号証第６ページ右側部分）
　
（d）「受容器中で一晩回収した物質に画分４とのラベルを付した。」（甲第３号証第９ページ１〜２行）
　
（e）「ポットから留出して、画分４として回収されたセボについて、また、水分含量を測定した。
画分４
・・・
含有率　1191.1ppm
・・・
含有率　1189.1ppm
・・・
含有率　1186.4ppm」（甲第３号証第１２ページ下から３行〜第１３ページ左側部分）
　
（f）「セボフルランの蒸留
　バクスターセボフルランをエルレンマイヤーフラスコ中で秤量した。
　　２つのボトル　ロットS001L129
　　２つのボトル　ロットS003M122
　　２つのボトル　ロットS002M122
　　　合計重量　　　　2291g
　このセボフルランに、100mlの脱イオン水を添加した。この混合物を４lの分液漏斗に入れ、１分間振とうした。溶液を静置した。２層が分離した。25mlのセボフルランのサンプルを透明なガラスのボトルに入れ、ギラードセボ1124-1とのラベルを付した。残りのセボフルランを、私が2003年10月7日に使用し、このノートの１ページに記載したものと同じ蒸留カラムに取り付けた３つ首の３リットル丸底フラスコに入れた。さらなる5mlの水をまたその３つ首３リットルフラスコに添加した。・・・およそ４５分の後、混合物は激しく環流し、・・・20/1の環流比を与えるように蒸留ヘッドのタイマーを設定し、画分を回収し・・・た。」（甲第３号証第２１ページ３行〜第２２ページ７行）
　
（g）「バクスター
・・・
　　　　　　　化学分析グループ」
              サンプル情報
・・・
ロット番号　　ギラード-1124-1
・・・
　　　　　　　結果
純度（％）　　99.9974％
・・・」（甲第３号証第２７ページ）
（h）「バクスター
・・・
　　　　　　　化学分析グループ」
              サンプル情報
・・・
ロット番号　　S003M217
・・・
　　　　　　　結果
純度（％）　　99.9942％
・・・」（甲第３号証第６７ページ）
　
　記載事項（b）、（c）及び（e）によれば、請求人のいうとおりの水分含有量を有する画分２、３及び４なるものが得られたことがうかがえるが、これらの画分を得た実験条件は、記載事項（a）及び（h）によれば、純度99.9942％とされる、バクスター社のロットS003M217のセボフルラン2402gと150mlの2wt％Na2HPO4水溶液を蒸留した、というものである。
　これに対し、甲第１号証の実施例２の実験条件は、実施例２の上記【表２】によれば、実験No.1では、純度92.129％のセボフルラン250gと17.5mlの2wt％Na2HPO4水溶液を蒸留した、というものであり、実験No.2では、純度89.299％のセボフルラン500gと35.05mlの1wt％Na2HPO4水溶液を蒸留した、というものである。
　そうすると、少なくとも、蒸留の対象となったセボフルランの純度及び該セボフルランとNa2HPO4水溶液の量の点で、甲第３号証の画分２、３及び４を得た実験条件と甲第１号証の実施例２の実験条件は異なるものであるから、画分２、３及び４を得た甲第３号証の実験は、甲第１号証の実施例２を正しく追試するものとすることができない。また、記載事項（f）によれば、甲第３号証には、バクスター社の３つのロットのセボフルランをまぜて、脱イオン水で処理して、ギラードセボ1124-1と命名したものを、蒸留した実験も記載されているが、記載事項（g）によれば、ギラードセボ1124-1は純度99.9974％とされたものであることがうかがえ、また、この実験では、Na2HPO4水溶液を使用していないから、この実験も、甲第１号証の実施例２を正しく追試するものとすることができない。
　そうすると、甲第３号証の実験結果によっては、甲第１号証の実施例２に記載の留分に水分が含まれているか否か、また、含まれている場合にいかなる量含まれているか、は、明らかでないとするほかはない。また、上記博士が上記米国訴訟の口頭審理に出頭して、セボフルランが水と共沸混合物を形成すること、そしてその結果得られる留分が約1300ppmの水で飽和されたセボフルランであることを説明しているとしても、このことのみによっては、甲第１号証の実施例２に記載の留分が、請求人のいう、約0.12％〜0.14％（1200〜1400ppm）の水を含むものであるという結論を導出できるとするに足りない。
　そうすると、甲第１号証の実施例２に記載の留分が、請求人のいう、約0.12％〜0.14％（1200〜1400ppm）の水を含むものである、と認めることはできないから、請求人の上記主張を採用することはできない。
　したがって、甲第１号証は、実施例２において、審判請求人のいう、約0.12％〜0.14％（1200〜1400ppm）の水を含むセボフルランを開示するものとはいえないし、本件訂正発明１にいう、２０６ｐｐｍ以上、０．１４％（重量／重量）未満の水を含むセボフルランを開示するものともいえない。
　
（１−２）また、仮に、甲第１号証の実施例２に記載の留分すなわち上記【表２】の初留又は主留（なお、上記【表２】では、留分に釜残も含まれているが、釜残は、純度が51.380％、37.226％と低いものであり、麻酔薬として使用に耐えるものでないことは明らかである。）が、約0.12％〜0.14％（1200〜1400ppm）の水を含むものである、と認めることができるとしても、これらの留分は、以下に説示するように、麻酔薬組成物として記載されているものであるということはできない。
　
　すなわち、まず、甲第１号証には、実施例２に記載の留分を、そのまま麻酔薬組成物として使用する旨の記載は、見いだせない。また、該留分がそのまま麻酔薬組成物として使用することができるものであるという本願優先日当時の技術常識があったという根拠も見いだせないから、実施例２に記載の留分をそのまま使用する麻酔薬組成物が、甲第１号証に記載されているに等しいものである、とすることもできない。ただ、請求人は、甲第１号証の段落【０００１】や【００２０】の記載を引用して、甲第１号証には麻酔薬組成物が記載されている旨主張するので、甲第１号証の記載について子細に見ると、甲第１号証には、以下の記載があることが認められる。
（ｉ）「【請求項１】フルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルにアルカリ金属の水酸化物、リン酸水素塩、リン酸塩、炭酸水素塩、ホウ酸塩もしくは亜硫酸塩、または、酢酸もしくはフタル酸のアルカリ金属塩、または、ホウ酸から選ばれる化合物を添加して蒸留することを特徴とするフルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルの精製方法。」（【特許請求の範囲】の欄）
　
（ｊ）「【０００１】
【産業上の利用分野】本発明は、医薬品、特に吸入麻酔剤として広く利用されているフルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルの精製方法に関するものである。さらに詳しくは、フルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルの蒸留時における分解を抑制し、高純度のフルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルを得る方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術およびその問題点】従来、フルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルは、安全な吸入麻酔剤として広く利用されている。
【０００３】このフルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルは、例えば、１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルアルコールとホルムアルデヒドとフッ化水素とを反応させることにより得ることができる。このようにして製造された粗フルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテル中には、さまざまな副生成物が含まれているが、これらの副生成物は、反応生成物を通常の処理工程、すなわち、酸による洗浄、アルカリによる洗浄、水による洗浄、蒸留精製などの工程を通すことにより除去する手段が選ばれる。
【０００４】しかしながら、このフルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルの蒸留工程において、粗フルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルは分解や不均化し、蒸留できないこと、不純物が増加することが判明した。すなわち、蒸留中にフルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルの脱フッ化水素反応が起こり、フルオロメチル−１，１，３，３，３−ペンタフルオロイソプロペニルエーテルが新たな不純物として徐々に生成してくることが判明した。このフルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルの分解生成物であるフルオロメチル−１，１，３，３，３−ペンタフルオロイソプロペニルエーテルは、フルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルの揮発性類縁化合物であり、沸点が近接しているため分離できず、吸入麻酔剤という用途においては、その製品中への混入は極めて好ましくないことはいうまでもないことであり、早急の解決が望まれていた。
【０００５】
【問題点を解決するための手段】本発明者らは、かかる従来の問題点に鑑み、フルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルの分解を抑制し、フルオロメチル−１，１，３，３，３−ペンタフルオロイソプロペニルエーテルを生成しないフルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルの蒸留精製方法につき、鋭意、検討を行った結果、フルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルにアルカリ金属の水酸化物、リン酸水素塩、リン酸塩、炭酸水素塩、ホウ酸塩もしくは亜硫酸塩、または、酢酸もしくはフタル酸のアルカリ金属塩、または、ホウ酸から選ばれる化合物を固体のまま、あるいは、水溶液として添加して蒸留を行うことにより、フルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルの分解を抑制することができ、フルオロメチル−１，１，３，３，３−ペンタフルオロイソプロペニルエーテルを実質的に含有しない高純度のフルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルを得ることができることを見出し、本発明に到達した。」（段落【０００１】〜【０００５】）
　
（ｋ）「【００２０】
【発明の効果】本発明の方法により、医薬品、特に吸入麻酔剤として使用されるフルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルの蒸留精製時における分解を効果的に抑制し、高純度のフルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルを得ることができる。」（段落【００２０】）
　
　そこで、これらの記載事項について検討するに、段落番号【０００３】の記載によれば、化学合成反応により得られる粗セボフルラン中には、さまざまな副生成物が含まれているが、これらの副生成物は、反応生成物を通常の処理工程、すなわち、酸による洗浄、アルカリによる洗浄、水による洗浄、蒸留精製などの工程を通すことにより除去するものであるとされており、【請求項１】、段落番号【０００４】、【０００５】の記載によれば、甲第１号証に記載の発明の蒸留による精製方法は、上記工程のうちの一つである蒸留精製の改良に関するものであって、蒸留時にセボフルランが分解して不純物であるフルオロメチル−１，１，３，３，３−ペンタフルオロイソプロペニルエーテルが生成するのを抑制し、これを実質的に含有しない高純度のセボフルランを得るための方法であるとされている。そして、その他の不純物に言及する記載や、甲第１号証に記載の発明の蒸留による精製方法により得られたものを、そのまま麻酔薬組成物として使用する旨の記載は、甲第１号証中に見いだせない。そうすると、これら甲第１号証の記載に接した当業者は、甲第１号証に記載の発明の蒸留による精製方法は、粗セボフルランの精製工程のうちの一つの工程の改良方法であって、特定の不純物に着目したものと解する、とするのが相当であり、この方法により得られた留分をそのまま麻酔薬組成物として使用するものと解する、とする理由は見いだせない。　また、甲第１号証の段落番号【０００１】、【０００２】及び【００２０】には、セボフルランが吸入麻酔剤として広く利用されている旨の記載はあるが、これは化学物質としてのセボフルランの用途を記載したものであって、甲第１号証に記載の発明の蒸留による留分がそのまま麻酔薬組成物として利用できることを意味するものとはいえない。また、実施例２の留分のうち、初留や主留の純度は、実施例２の【表２】によれば、９９．６４７％〜９９．９９５％と高純度であるものの、その値はセボフルラン自体や【表２】に記載の上記フルオロメチル−１，１，３，３，３−ペンタフルオロイソプロペニルエーテルといった有機化合物を検出するガスクロマトグラフィーで分析して得られた結果であるから、これにより無機不純物の存在の有無やその含有量を知ることはできない。してみると、上記主留及び初留についてのフルオロメチル−１，１，３，３，３−ペンタフルオロイソプロペニルエーテル以外の有機、無機不純物の種類やその含有量は不明であるというほかはない。そうすると、甲第１号証の記載に接した当業者が実施例２の留分をそのまま麻酔薬組成物として使用するものと解する、とする理由は見いだせない。
　
　また、請求人は、「甲第３号証の追試で得られた蒸留物の分析結果（・・・）において記載されている各種不純物（化合物Ａ等）の含有量は微量であるから、当該組成物の臨床使用を阻害しない。」とも主張する。しかしながら、甲第３号証の追試は、本願優先日後の２００３年１０月以降に行われたものとされているから、その結果は、本願優先日当時の技術常識に属する事項とはなり得ず、甲第１号証の実施例２に記載の留分が麻酔薬組成物として記載されているに等しいと解する根拠とすることはできない。しかも、甲第３号証の追試は、バクスター社の製品ロットに入っていたセボフルラン、すなわち、麻酔薬として利用可能な程度に不純物の除去がなされたであろうセボフルラン、にNa2HPO4水溶液や水を加え蒸留して得られる留出液を分析した結果であって、甲第１号証の実施例２に記載の留分を分析した結果ではないから、この点でも、甲第１号証の実施例２に記載の留分が麻酔薬組成物として記載されているに等しいと解する根拠となり得るものではない。
　また、請求人は、「被請求人の専門家であるユング教授は、米国訴訟の口頭審理において、甲第１号証の留出物が医薬品グレードであることを認めている（甲第１４号証）。」とも主張する。しかしながら、該口頭審理は、本願優先日後の２００４年１１月に行われたものとされているから、該口頭審理の内容は、本願優先日当時の技術常識を構成する事項とはなり得ず、甲第１号証の実施例２に記載の留分が麻酔薬組成物として記載されているに等しいと解する根拠とすることはできない。
　また、請求人は、「本件発明の麻酔薬組成物は人間用に限定されず、動物にも利用可能なものであり、動物実験に用いられる麻酔薬組成物に多少の毒性化合物が含有されていても問題ない。そして、甲第１号証は、少なくとも動物実験用の麻酔薬組成物を開示しているので、本件発明に新規性はない。」旨主張する。しかしながら、上述のように、甲第１号証の実施例２に記載の留分は、フルオロメチル−１，１，３，３，３−ペンタフルオロイソプロペニルエーテル以外の有機、無機不純物の種類やその含有量は不明であるというほかはないものであるから、動物実験になら用いられるとは必ずしもいえないものであるし、動物実験に用いられる麻酔薬組成物なら多少の毒性化合物が含有されていても問題ないから上記実施例２に記載の留分はそのまま動物実験に用いられる麻酔薬組成物である、とする解釈自体、不自然なものといわざるを得ず、通常の当業者が採用するものとは認め難い。そうすると、甲第１号証が動物実験用の麻酔薬組成物を開示しているとするのは相当でない。
　したがって、請求人のこれらの主張は何れも採用できない。
　
　なお、さらに付言すると、仮に、請求人が主張するとおり、水とセボフルランが共沸するものであり、甲第１号証の実施例２の留分が、水が飽和したセボフルランであるとすると、このことを知った本件優先日当時の当業者ならば、かかるセボフルランは水が飽和しているのであるから、温度などの保存条件や使用されるときの態様によっては、水が分離してしまい、医薬品として適切なものではなくなるおそれがあることを、当然に予想するものといえる。そうすると、余計な水をできるだけ除去してから麻酔薬組成物としようと考えるのが、上記当業者において自然のことといえるし、このことは、セボフルランの承認申請書（甲第４１号証）における製造方法において、製造工程の最後にモレキュラーシーブで乾燥して精製されたセボフルランを製する、とされていることや、後で検討する甲第８号証の実施例１、２で、最後に合成ゼオライトすなわちモレキュラーシーブで処理していることとも整合する。そうすると、甲第１号証の実施例２の留分が、水が飽和したセボフルランであるとすると、なおのこと、甲第１号証の実施例２の留分を、乾燥することなく、そのまま麻酔薬組成物とするものと認定することは、相当でない。
　
（１−３）以上、（１−１）及び（１−２）で説示したところにより、本件訂正発明１は、甲第１号証に記載された発明であるとすることができない。
　
（２）本件訂正発明２及び３について 
　本件訂正発明２及び３は、それぞれ、「上記一定量のセボフルランに対して水を添加するステップ」、「水に対して上記一定量のセボフルランを添加するステップ」を発明特定事項とする、本件訂正発明１の「麻酔薬組成物」の調製法である。
　しかし、甲第１号証には、（１）で説示したとおり、本件訂正発明１の麻酔薬組成物自体が記載されておらず、また、「上記一定量のセボフルランに対して水を添加するステップ」あるいは「水に対して上記一定量のセボフルランを添加するステップ」に相当する工程の記載も見いだせない。
　したがって、本件訂正発明２及び３も、甲第１号証に記載された発明であるとすることができない。
　
（３）本件訂正発明４について
　本件訂正発明４は、「一定量のセボフルランのルイス酸による分解を防止する方法」及び「該一定量のセボフルランに対して所定量の水を添加するステップ」を発明特定事項としている。
　甲第１号証には、（２）で述べたとおり、「上記一定量のセボフルランに対して水を添加するステップ」に相当する工程の記載は見いだせず、また、「一定量のセボフルランのルイス酸による分解を防止する方法」を提供するという技術的思想の記載も見いだせない。
　したがって、本件訂正発明４も、甲第１号証に記載された発明であるとすることができない。
　
　請求人は、「セボフルランのルイス酸による分解の防止は、セボフルランに対して水を添加することにより達成される効果であるから、甲第１号証は、実質的にセボフルランのルイス酸による分解を防止する方法をも開示する」と主張する。しかしながら、上述のとおり、甲第１号証には、「一定量のセボフルランのルイス酸による分解を防止する方法」を提供するという技術的思想の記載がないのであるから、「一定量のセボフルランのルイス酸による分解を防止する方法」を発明特定事項としている本件訂正発明４の新規性は、甲第１号証によっては否定されないものというべきであり、請求人の主張は独自の見解に基づくものであって採用できない。
　
６．２．２　甲第６号証に基づく理由 
　
　請求人は、審判請求書において、以下のように主張する。
「7.4.2.1　甲第６号証（・・・）の第０００１段落および第００１３段落は、甲第６号証の発明が、吸入麻酔薬として広く利用されているセボフルランを提供することを記載する。
7.4.2.2　甲第６号証は、実施例１〜４のそれぞれ（第０００８段落〜第００１２段落）において、セボフルランを水で洗浄した後に、水を除去する工程を行うことなく、蒸留することにより、セボフルランを精製したことを記載する。水で洗浄した後に、蒸留していることから、甲第１号証と同様に、甲第６号証は、実施例１〜４においても、相当量の水が共沸していることは明らかであり、得られる留分が、水分がほぼ飽和したセボフルラン、すなわち、0.12〜0.14％の水を含むセボフルランであることが明らかである。
・・・すなわち、甲第６号証は、甲第１号証と同様に、請求項１〜４の構成要件を・・・開示している。従って、請求項１〜４は甲第６号証に対して新規性がない。」
　
　そこで、甲第６号証の記載を検討するに、甲第６号証には、以下の記載があることが認められる。
（ｌ）「【請求項１】少なくとも副生フッ素化エーテルを含むフルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルをブレンステッド酸、ルイス酸、または樹脂等に固定化された酸の一種もしくは二種以上で処理するようにしたことを特徴とする、フルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルの精製方法」（【特許請求の範囲】の欄）
　
（ｍ）「【０００１】
【産業上の利用分野】本発明は、医薬，特に吸入麻酔薬として広く利用されているフルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルの精製方法に関する。
【０００２】
【従来の技術およびその問題点】従来、フルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルは使用上安全な吸入麻酔薬として広く利用されている。例えば、その製造方法はＵＳＰ４，２５０，３３４に詳しく述べられ、一方、医療用途に適するような純度を得るための精製方法についてはＵＳＰ４，３２８，３７６に記載されている。具体的にはＵＳＰ４，２５０，３３４に記載の製造方法に従って、濃硫酸、フッ化水素をパラホルムアルデヒドに添加し、この反応混合物を加熱したところへ１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルアルコールを滴下する方法で発生するガスを捕集すると、目的とする生成物の他に未反応のアルコール、副生したホルマールとアセタール等が有機副生成物として回収される。しかしながら，ＵＳＰ４，３２８，３７６の明細書に記載されるところによると、かかる方法で合成されたフルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルには叙上の副生成物のみならず微量のオレフィン化合物が副生成物として含まれることが見出され、しかもこの化合物は蒸留において共沸様の挙動を示すため、蒸留手段に依っては精製できないことから、得られた粗フルオロメチルヘキサフルオロイソプロピルエーテルをアミン類で化学的に処理した上で、蒸留精製工程に付す事により純度の高いフルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルを得ることに成功している。しかるに、アミン類を使用する精製方法を適用して得られたフルオロメチルヘキサフルオロイソプロピルエーテルは、その純度を高める点においては満足しうるものの、却って微量のアミン類がフルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルに残存する結果、アミン臭が認められるという、吸入麻酔薬として極めて好ましくない副次効果を伴う欠点があった。
【０００３】
【発明が解決しようとする問題点】本発明において目的とする吸入麻酔薬用途においては、望ましくない不純物を実質的に不含有にすることが求められるのは論を待たない。この目的を達成するために、フルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルの純度を向上させる方法について鋭意検討を続けた結果、ＵＳＰ４，２５０，３３４に記載の製造方法に従って、１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルアルコールとフッ化水素と濃硫酸とホルムアルデヒドからフルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルを製造する場合、当該特許明細書に記載されているホルマールおよびアセタール等の副生成物のみならず、フルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテル以外のフッ素化エーテル（本明細書において、「副生フッ素化エーテル」という。）類および高沸点のポリエーテル類が不可避的に生成し、そのうち特に副生フッ素化エーエル類がフルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルの純度向上を妨げている事を見出した。これらの内の大部分の副生成物に関しては、このような反応生成物に対して通常適用される回収処理方法、すなわち水洗浄、アルカリ洗浄、乾燥、蒸留操作等を施すことにより化学的または物理的作用を受け、実質的には製品中に残存しないのが通常である。しかしながら、副生成物である副生フッ素化エーテル類のうちビスフルオロメチルエーテルは単独ではきわめて不安定な化合物でありながらフルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルと共存する場合には比較的安定に存在し、通常の回収処理方法、すなわち水洗浄、アルカリ洗浄、乾燥等によっては分離除去されないという、意外且つ精製処理において不都合な性質が見出された。そこでビスフルオロメチルエーテルを含むフルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルの蒸留による分離精製を試みたところ、予想に反して、ビスフルオロメチルエーテルとフルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルとは容易に分離せず共沸様の挙動を示す事が確認され、充分に純度の高い製品は回収できなかった。したがって、このビスフルオロメチルエーテルを効率的に除去する方法を確立することがフルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルの純度を向上させる上で必須の課題である事は明らかである。
【０００４】
【問題点を解決するための具体的手段】本発明者らは、かかる従来技術の問題点に鑑み、有用なフルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルに悪影響を及ぼす事無く、実質的にビスフルオロメチルエーテルを含まないフルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルを得る精製方法につき鋭意検討した結果、フルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテル合成に当たって副生するフッ素化エーテルをブレンステッド酸および，またはルイス酸および，または樹脂等に固定化された酸と接触させることにより効率的に除去されることを見出し本発明に到達した。すなわち本発明は、フルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテル合成に当たって副生するフッ素化エーテルをブレンステッド酸および，またはルイス酸および，または樹脂等に固定化された酸と接触させることにより除去した後、アルカリ水溶液で処理することを特徴とするフルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルの精製方法である。」（段落【０００１】〜【０００４】）
　
（ｎ）「【０００８】
【実施例】以下、実施例を以て本発明を明示するが、それらは本発明を限定するものではない。分析は、ガスクロマトグラフィで行い、実施例における％は全て重量％である。
実施例１
５００mlの反応器に９８％硫酸５０ｍｌ、フッ化水素１００ｇ（５モル）およびパラホムアルデヒド３０ｇ（１モル）を仕込んだ。この反応混合物を６５℃に加熱した。その後１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルアルコール１３４ｇ（０．８モル）を２時間に亘たって滴下した。反応によって発生する蒸気を水で捕集して、粗フルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテル１４０ｇを得た。この粗フルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルはビスフルオロメチルエーテルを１．３％含有していた。またポリエーテル類は１０．６％含有していた。この粗フルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテル２５ｇを５０ｍｌの反応器に入れ、８０％硫酸１．３ｇ（３倍モル／ビスフルオロメチルエーテル）を加えて３５℃で４時間攪拌したところ、ビスフルオロメチルエーテルは０．０１％に減少した。
【０００９】その後、１０％ＮａＯＨ水溶液５ｇ、次いで水１０ｇで洗浄した。さらに蒸留して純度９９．９９％のフルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテル１８．９ｇを得た。
実施例２
実施例１で得たビスフルオロメチルエーテル１．３％とポリエーテル類を１２．３％含有する粗フルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテル２５ｇを５０ｍｌの反応器に入れ、四フッ化チタン１．４ｇ（３倍モル／ビスフルオロメチルエーテル）を加えて３５℃で４時間攪拌したところビスフルオロメチルエーテルは０．００３％に減少した。
【００１０】その後、１０％ＮａＯＨ水溶液５ｇ、次いで水１０ｇで洗浄した。さらに蒸留して純度９９．９９％のフルオロメチル─１，１，１，３，３，３─ヘキサフルオロイソプロピルエーテル１９．０ｇを得た。
実施例３
実施例１で得たビスフルオロメチルエーテル１．３％とポリエーテル類を１２．３％含有する粗フルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテル２５ｇを５０ｍｌの反応器に入れ、三フッ化ホウ素０．３ｇ（１．５倍モル／ビスフルオロメチルエーテル）を加えて２５℃で２時間攪拌したところビスフルオロメチルエーテルは検出できなかった。
【００１１】その後、１０％ＮａＯＨ水溶液５ｇ、次いで水１０ｇで洗浄した。さらに蒸留して純度９９．９９％のフルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエ−テル１８．３ｇを得た。
実施例４
実施例１で得たビスフルオロメチルエーテル１．３％とポリエーテル類を１２．３％含有する粗フルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテル２５ｇを５０ｍｌの反応器に入れ、Ｎａｆｉｏｎ Ｈ ２．５ｇ（１０％／フルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテル）を加えて３５℃で４時間攪拌したところビスフルオロメチルエーテルは０．００１％に減少した。
【００１２】その後、Ｎａｆｉｏｎ Ｈを濾別し、濾液を１０％ＮａＯＨ水溶液５ｇ、次いで水１０ｇで洗浄した。さらに蒸留して純度９９．９９％のフルオロメチル─１，１，１，３，３，３─ヘキサフルオロイソプロピルエーテル１８．８ｇを得た。
【００１３】
【発明の効果】本発明の方法によれば、吸入麻酔薬として使用されるフルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルを極めて高純度で得る事が出来る。」（段落【０００８】〜【００１３】）
　
　そこで検討するに、まず、上記実施例１〜４には、請求人のいう「約０．１２％〜０．１４％の水を含むセボフルラン」なるものは記載されていない。また、甲第１号証の実施例２に記載の留分が、約０．１２％〜０．１４％（１２００〜１４００ｐｐｍ）の水を含むものである、と認めることはできないことは、４．１．１の欄で説示したとおりであるところ、上記甲第６号証の実施例１〜４の実験は、甲第３号証で行われた実験と同一のものとはいえないことは明らかであり、この点で、甲第１号証の実施例２と事情を同じくするものである。そうすると、「甲第１号証と同様に、甲第６号証は、実施例１〜４においても、相当量の水が共沸していることは明らかであり、得られる留分が、水分がほぼ飽和したセボフルラン、すなわち、0.12〜0.14％の水を含むセボフルランであることが明らかである。」という請求人の主張を採用することはできない。
　
　さらに、上記実施例１〜４において蒸留して得られたセボフルランすなわち請求人のいう留分が、麻酔薬組成物として記載されているものであるということもできない。
　すなわち、まず、甲第６号証には、実施例１〜４の上記留分を、そのまま麻酔薬組成物として使用する旨の記載は、見いだせない。また、該留分がそのまま麻酔薬組成物として使用することができるものであるという本願優先日当時の技術常識があったという根拠も見いだせないから、実施例１〜４の上記留分をそのまま使用する麻酔薬組成物が、甲第６号証に記載されているに等しいものである、とすることもできない。また、甲第６号証の段落番号【０００１】、【０００２】及び【００１３】には、セボフルランが吸入麻酔剤として広く利用されている旨の記載はあるが、これは化学物質としてのセボフルランの用途を記載したものであって、実施例１〜４の上記留分がそのまま麻酔薬組成物として利用できることを意味するものとはいえない。また、実施例１〜４の上記留分は、いずれも９９．９９％と高純度であるものの、その値はガスクロマトグラフィーで分析して得られた結果であるから、無機不純物の種類やその含有量は不明であるというほかはない。そうすると、甲第６号証の記載に接した当業者が実施例１〜４の上記留分をそのまま麻酔薬組成物として使用するものと解する、とする理由は見いだせない。
　
　したがって、本件訂正発明１は、甲第６号証に記載された発明であるとすることができない。
　
　また、甲第６号証は、甲第１号証と同様の理由により、本件訂正発明２、３の麻酔薬組成物の調製法、及び、本件訂正発明４のセボフルランのルイス酸による分解を防止する方法を記載するものとはいえない。
　
　したがって、本件訂正発明２ないし４も、甲第６号証に記載された発明であるとすることができない。
　
６．３　第２の無効理由（特許法第２９条第２項）について 
　
　請求人が主張する第２の無効理由の概要は、「甲第１号証及び甲第６号証に記載されているとおり、セボフルランを含む麻酔薬組成物は周知であり、また、セボフルランと同様に麻酔剤として使用されるイソフルランが０．１４％（１４００ｐｐｍ）までの水を含むことができることは当業者に周知である（甲第７号証）。そうすると、甲第７号証に基づいて、セボフルランに０．１４％までの水を含めることは、当業者が容易に想到し、本件発明１ないし４は進歩性がない。」というものである。
　そこで、以下検討する。
 　 
　甲第１号証の段落番号【０００１】、【０００２】、【００２０】、甲第６号証の段落番号【０００１】、【０００２】、【００１３】の記載によれば、セボフルランが吸入麻酔薬として広く利用されている化学物質であること自体は明らかである。
　一方、甲第７号証（合衆国薬局方）には「イソフルラン　…（略）…　水、方法Ｉ＜９２１＞：０．１４％以下」と記載されている。
　この甲第７号証の記載は、麻酔薬として使用されるイソフルランには０．１４％を超える水が含まれてはならないこと、即ち不純物として含まれる水の許容限度を示したものである。それゆえ、この記載は、不純物として含まれる水はむしろ少なければ少ないほどよいと当業者が理解するものであって、積極的にイソフルランに０．１４％以下までの水を含ませ、それを麻酔薬に利用することを当業者に教示するものではない。
　そうすると、イソフルランとセボフルランが共にフルオロエーテル系麻酔薬として利用される化学物質であり、両者の化学構造が類似しているといっても、本来それだけで麻酔薬として利用可能な一定量のセボフルランに対して、従来不純物と認識されていた水を、２０６ｐｐｍ以上、０．１４％（重量／重量）未満含ませ麻酔薬組成物とする本件訂正発明１ないし３を、上記証拠の記載から導くことはできない。
　また、甲第１、６及び７号証には、セボフルランがルイス酸により分解されること、及び水がそれを防止することも何ら記載がないのであるから、本件訂正発明４にしてもこれらの証拠から当業者が容易に着想し得たということはできない。
　そして、本件訂正明細書の記載によれば、本件訂正発明１ないし４は、セボフルランのルイス酸による分解が防止されるという上記甲号証の記載から当業者が予測し得ない効果を奏するものである。
　したがって、本件訂正発明１ないし４は、甲第１号証又は甲第６号証、及び甲第７号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない。
　
　請求人は、甲第１３号証（証拠８）によれば、セボフルランと同様にフルオロエーテル系麻酔薬として利用されるエンフルラン及びメトキシフルランが０．１％までの水を含むことができ、同号証（証拠１１）によれば、セボフルランは吸湿性であってその最終製品は０．１％までの水を含むことができ、そして、甲第１７号証によれば、水分量が０．０７％のセボフルラン麻酔薬製品が存在していたのであるから、セボフルランに０．０１５％以上の水を含ませることに阻害要因はない旨主張する。
　しかし、従来不純物と認識されていた水を、一定量のセボフルランと共に麻酔薬組成物の一成分とすることは、当業者に知られていなかっただけでなく、当業者の常識に反することであり、これを積極的に動機付けるものがない以上、単に麻酔薬中に不純物として含まれうる水の許容限度が知られていたというだけで本件訂正発明１が容易に導かれるとはいえない。
　また、請求人は、「水をセボフルランに添加することによる効果は、セボフルラン麻酔薬を開発しようとするメーカーが必然的に行う確認実験の結果として必然的に観察されるものでしかない」と主張する。しかしながら、一定量のセボフルランと水とを含む組成物を麻酔薬として使用すること自体が当業者に容易に着想し得ないのは上述のとおりであるから、請求人のこの主張も採用する余地はない。
　
６．４　第３の無効理由（特許法第２９条の２）について 
　
　請求人が主張する第３の無効理由の概要は、「甲第８号証は、調製例において、水の入ったトラップを用いることにより０．１３％（１３００ｐｐｍ）の水を含むセボフルランを開示し、そして、そのセボフルランは、吸入麻酔薬として使用されることが甲第８号証に記載されているから、本件発明１ないし４は甲第８号証に記載された発明と同一である。」というものである。 
　
　そこで、甲第８号証の記載を検討するに、甲第８号証には、以下の記載があることが認められる。
（ｏ）「【請求項１】 ビスフルオロメチルエーテルを含むフルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルをゼオライトと接触させることを特徴とする、フルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルの精製方法。」（【特許請求の範囲】の欄）
　
（ｐ）「【０００１】
【産業上の利用分野】本発明は、医薬，特に吸入麻酔薬として広く利用されているフルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルの精製方法に関する。
」（段落【０００１】）
　
（ｑ）「【００１４】
【実施例】以下、実施例を以て本発明を明示するが、それらは本発明を限定するものではない。分析は、ガスクロマトグラフィで行い、実施例における％は全て重量％である。
【００１５】〔フルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルの調製例〕５Ｌの反応器に９８％硫酸５００ｍｌ、フッ化水素１０００ｇ（５０モル）およびパラホムアルデヒド３００ｇ（１０モル）を仕込んだ。この反応混合物を６５℃に加熱した。その後１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルアルコール１６８０ｇ（１０モル）を２時間に亘たって滴下した。反応によって発生する蒸気を水の入ったトラップに通じて捕集し、粗フルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテル１４１０ｇを得た。この粗フルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルはビスフルオロメチルエーテルを０．６２％、ポリエーテル類を１０．６％含有していた。また、水の含有量は０．１３％であった。
【００１６】実施例１
調製例で得られた粗フルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテル５０ｇを１００ｍｌの反応器に入れ、粒径約２ｍｍの合成ゼオライト（和光純薬：モレキュラーシーブ１３Ｘ）５ｇを加え３時間静置した後、ガスクロマトグラフで分析したところ、ビスフルオロメチルエーテルは検出限界（１ｐｐｍ）以下となり検出できなかった。このとき、水分は０．００２％に減少していた。また、新たな副生成物は認められなかった。
【００１７】実施例２
調製例で得られたフルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテル６００ｇを蒸留し、主留分としてビスフルオロメチルエーテル０．５８％とポリエーテル類、０．０１％と水０．０９％を含有するフルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルを得た。
【００１８】この粗フルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルを粒径約２ｍｍの合成ゼオライト（東ソー製：ゼオラムＡ−４）１００ｇを充填した内径２ｃｍのガラスカラムに６０ｇ／Ｈｒで通過させたところ、ビスフルオロメチルエーテルは検出限界以下となり、水分は０．００１％であった。また、新たな副生成物は認められなかった。」（段落【００１４】〜【００１８】）
　
　そこで、検討するに、請求人が指摘する調製例には、ビスフルオロメチルエーテルを０．６２％、ポリエーテル類を１０．６％含有する粗フルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテル（以下、「粗セボフルラン」ともいう。）が記載され、このものが水を０．１３％含有することも記載されている。
　しかしながら、当該粗セボフルランは、ビスフルオロメチルエーテル等を副生成物として含み、その後の実施例１において、合成ゼオライトによる処理によって、ビスフルオロメチルエーテルを検出限界以下とし、水分を０．００２％にまで低減させているものであるから、そのまま麻酔薬組成物として利用されるものであると認めることはできない。
　加えて、実施例２には、上記調製例で得られたセボフルランを蒸留し、ビスフルオロメチルエーテルを０．５８％、ポリエーテル類を０．０１％、水を０．０９％含有するフルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルを得て、これを再度粗フルオロメチル−１，１，１，３，３，３−ヘキサフルオロイソプロピルエーテルと称し、その後、合成ゼオライトによる処理によって、ビスフルオロメチルエーテルを検出限界以下とし、水分を０．００１％にまで低減させている旨記載されているから、この実施例２の記載からみても、上記調製例で得られた粗セボフルランは、そのまま麻酔薬組成物として利用されるものであると認めることはできない。
　また、甲第８号証の段落番号【０００１】には、セボフルランが吸入麻酔剤として広く利用されている旨の記載はあるが、これは化学物質としてのセボフルランの用途を記載したものであって、上記粗セボフルランがそのまま麻酔薬組成物として利用できることを意味するものではない。
　してみれば、本件訂正発明１は、請求人が指摘する甲第８号証の調製例に記載されたセボフルランと同一であるということはできない。
　
　また、甲第１号証において説示した理由と同様の理由により、本件訂正発明２、３の麻酔薬組成物の調製法の発明、及び、本件訂正発明４のセボフルランのルイス酸による分解を防止する方法の発明が、甲第８号証に記載された発明と同一であるともいえない。
　
　
　なお、請求人が提出したその他の証拠を検討しても、上記（第１の無効理由）〜（第４の無効理由）についての判断を左右するものは見いだせない。 
　
　
７．むすび 
　
　以上のとおりであるから、請求人の主張及び証拠方法によっては、本件特許を無効とすることができない。
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
　
　よって、結論のとおり審決する。