【事件の表示】
　特願２００４−５３４１４９「分泌型又は膜結合型キメラ蛋白質」拒絶査定不服審判事件〔平成１６年　３月１８日国際公開、ＷＯ２００４／０２２６００〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　出願の経緯
　本願は、２００３年９月４日（優先権主張２００２年９月６日、日本国、２００２年１２月１０日、日本国）を国際出願日とする出願であって、平成２０年４月３日付けで明細書に対する手続補正がなされ、平成２０年１０月７日付けで拒絶査定がなされ、平成２０年１１月１２日付けで拒絶査定に対する審判請求がなされたものである。
　
第２　本願発明
　本願の請求項に係る発明は、平成２０年４月３日付手続補正書により補正された明細書および図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１−１２に記載されたとおりのものであるところ、そのうち請求項１の記載は以下のとおりである（以下、「本願発明」という。）。
　
「【請求項１】
ウミボタルルシフェラーゼと蛍光蛋白質を連結してなり、蛍光蛋白質がＧＦＰ，ＹＦＰ，ＢＦＰ，ＣＦＰ、ＤｓＲＥＤまたはＲＦＰである、ウミボタルルシフェラーゼと蛍光蛋白質との間にエネルギー移動が起こり得る分泌型キメラ蛋白質。」
　
 第３　引用文献
１．引用文献２
　これに対し、原審拒絶査定の理由で引用文献２として引用した、本願の優先日前である２００１年６月２８日に頒布された刊行物である、国際公開第０１／４６６９４号には、以下の事項が記載されている。
　
ア　「発明の概要
　一つの側面として、この発明は、３つの要素、すなわち生物発光ドナータンパク質（ＢＤＰ）、モジュレーター、蛍光アクセプター分子（ＦＡＭ）、からなる生物発光共鳴エネルギー移動（ＢＲＥＴ）融合分子を提供する。ここで、ＦＡＭは、ＦＡＭとＢＤＰが適切な空間関係にあり、適切な基質が存在する場合に、ＢＤＰからの発光のエネルギーを受容できるものである。モジュレーターは、ＢＤＰとＦＡＭの近接性／配向性に影響を及ぼすことで両者間のエネルギー移動に影響を及ぼすか、あるいは、ＢＤＰからの発光のエネルギーとＦＡＭの間のエネルギー移動に影響を与える他の役割を果たすかし得る。インターラクティング要素（ＩＦ）は、モジュレーターに直接相互作用（例えば結合するなど）することで（それ故、ＢＤＰとＦＡＭの間のエネルギー移動の増加あるいは減少が生ずる）ＦＡＭとＢＤＰの間の空間関係を変化させるか、あるいはモジュレーターと相互作用して当該システムのエネルギーを増進させるか減少させるかする。そして、いずれの場合においてもＩＦとモジュレーターの間の相互作用が究極的には当該システムからの発光（強度および／または波長）の変化を生ずる。」（第２頁２１行−第３頁５行）
　
イ　「ＢＲＥＴ融合分子とシステム
　生物発光ドナータンパク質−蛍光アクセプター分子の適切な組み合わせと基質の選択
　システムを構築するために、最初にＢＤＰとＦＡＭを選択する必要がある。自然界では、ある場合には、生物発光タンパク質−蛍光団の組み合わせは直接作用する。またある場合には、組み合わせの相互作用は、他のタンパク質を介して行われ、そのような他のタンパク質がない場合には相互作用は顕著に低い親和性でしか生じない。ＢＤＰとＦＡＭがそれぞれ他の蛋白質部分に結合している時に、ＢＲＥＴを達成するために要求される発現レベルにおいて、もしこのような低い親和性の状態であれば、そのような組み合わせはＢＲＥＴに適切である。自然界に起こるこのようなシステムの例はウミシイタケルシフェラーゼ（Ｒｌｕｃ）／ウミシイタケＧＦＰと、エクオリン／オワンクラゲＧＦＰが挙げられる。
　ＢＲＥＴに適切なように設計されたシステムの一例は、ＲｌｕｃとＧＦＰの増強化黄色変異体（ＥＹＦＰ）であり、この組み合わせは介在蛋白質無しには両者は相当程度の直接的相互作用を行わない。Ｒｌｕｃに対して適切な組み合わせの他の蛍光団としては、ＧＦＰクラス１、２、４、そしてある種の５の蛍光団が挙げられる。適切な蛍光団の特定例としては、これに限定されるものではないが、野生型ＧＦＰ、Ｃｙｃｌｅ３、ＥＧＦＰ、Ｅｍｅｒａｌｄ、Ｔｏｐａｚ、１０ＣＱ６９Ｋ、１０Ｃが挙げられる。」（第１１頁２１行−第１２頁１１行）
　
ウ　「ＢＲＥＴ融合分子とシステムの調整
　ＢＲＥＴシステムの基本的な要素（ＢＤＰ、ＦＡＭ、そしてモジュレーター）とその派生物は、標準的な組換えＤＮＡ技術、化学的合成、自然由来からの単離、またはこれらの組み合わせから生産されうる。調製方法にかかわらず、以下のようなＢＲＥＴ融合分子が考慮される。
　・ＢＤＰ−Ｍ−ＦＡＭ（図１）：モジュレーターは遺伝子的に又は化学的にＢＤＰとＦＡＭとの間に挿入される。」（第２２頁１０行−１７行）
　
　上記ア、ウの記載から、Ｎ末端側に生物発光ドナータンパク質、Ｃ末端側に蛍光アクセプターが連結してなり、両者の間にエネルギー移動が起こり得るキメラタンパク質が読み取れ、また、上記イの記載から、生物発光ドナータンパク質にはウミシイタケルシフェラーゼ、蛍光アクセプター分子にはＧＦＰが使用されることが読み取れる。まとめると、引用文献２には、「Ｎ末端側にウミシイタケルシフェラーゼ、Ｃ末端側にＧＦＰを連結してなり、両者の間にエネルギー移動が起こり得るキメラタンパク質。」について記載されていると言える。
　
２．引用文献５
　原審拒絶査定の理由で引用文献５として引用した、本願の優先日前である２００１年に頒布された刊行物である、生体材料　第１９巻第３号　９８頁−１０２頁には、「発光酵素・発光タンパクとその細胞機能計測への応用」と題した総説が掲載されており、以下の事項が記載されている。
　
ア　「そこで我々はウミホタル発光系に注目した。ウミホタルの生物発光はイミダゾピラジノン骨格の発光基質が分泌シグナルを持つルシフェラーゼによって酸化触媒され光を発する、補因子を全く必要としない最もシンプルな発光系である。前述したように、ウミホタル発光酵素を用いた場合、細胞を壊すことなく培養液の酵素量、つまり発光量で転写活性が評価できる。よって、この酵素が細胞外に分泌された場面を画像解析により解析すれば、タンパクの分泌過程をイメージング化することが可能である。図１はウミホタル発光酵素遺伝子をＣＨＯ細胞に導入し、培養液中に発光基質を加えることで、タンパクの分泌過程をリアルタイムに画像上で観察した結果である。ウミホタル発光酵素遺伝子を導入した細胞は順調に成長、細胞内で合成された発光酵素はタンパクの分泌過程に則り細胞外に分泌される。培養液中に基質を入れておけば、発光酵素が細胞外分泌された途端にルシフェリン・ルシフェラーゼ反応により光を発する。画像はフォトンカウンティングシステムにより５分間計測した結果であり、本結果が示すように、ほぼリアルタイムに分泌過程は可視化され、さらに細胞内での転写の変化も解析できる。例えば、分泌阻害剤であるブレフェルジンＡをこの細胞に加えれば、即座に発光が検出できなくなり、従来考えられていたより阻害剤の効果が即効的に働くことが明らかになった。」（第９９頁左欄２行−下から２行、図１は省略）
　
イ　「３．１融合型発光タンパク・発光酵素
　前述したように分泌型の発光酵素の存在は遺伝子発現検出システムとしてはきわめて有用である。ウミホタルと同様に発光貝ラチアや発光ゴカイなどでは発光液を放出することから分泌型発光酵素が存在する可能性は高いと考えられているが、現在までクローニングされていない。Ｌｉｕらは非分泌型ウミシイタケ発光酵素のＮ末端にグリア細胞由来神経因子（ＧＤＮＦ）ｃＤＮＡを挿入した融合型の発光酵素を作成した（図４Ａ）。この結果、融合タンパクは培養液中に分泌、発光活性を指標にＧＤＮＦの挙動を研究することに成功した。」（第１００頁右欄１７行−２８行）
　
第４　対比
　本願発明は蛍光蛋白質として複数の選択肢を有し、またキメラ蛋白質としてウミホタルルシフェラーゼとＧＦＰの融合順についてはどちらをＮ末端に連結するかについての規定がないものであるが、蛍光蛋白質の選択肢のうちＧＦＰを採用し、またキメラ蛋白質のＮ末端にウミホタルルシフェラーゼ、Ｃ末端側にＧＦＰを連結した場合の本願発明は、「Ｎ末端側にウミボタルルシフェラーゼ、Ｃ末端側にＧＦＰを連結してなり、ウミボタルルシフェラーゼとＧＦＰとの間にエネルギー移動が起こり得る分泌型キメラ蛋白質。」となる（以下、「本願発明Ａ」とする。）。
　本願発明Ａと引用文献２に記載された発明とを対比すると、両者は
「Ｎ末端側にルシフェラーゼ、Ｃ末端側にＧＦＰを連結してなり、ルシフェラーゼとＧＦＰとの間にエネルギー移動が起こり得るキメラ蛋白質。」である点で一致し、
　本願発明のルシフェラーゼがウミボタル由来のルシフェラーゼであってそれに伴いキメラ蛋白質が分泌型の性質を有するのに対し、引用文献２に記載された発明のルシフェラーゼはウミシイタケ由来であって、またキメラ蛋白質が分泌型であるかについての記載がない点
　で、相違する。
　
第５　判断
　上記相違点について検討する。上記第３　２．アの記載より、引用文献５には、ウミボタル由来の発光酵素ルシフェラーゼが分泌型であること、そして当該酵素が分泌型であることから、細胞を壊すことなく培養液の酵素量で測定が可能であること、当該酵素が細胞外に分泌された場面を画像解析により解析することで、タンパクの分泌過程をイメージングすることが可能であることが記載されている。ここで、蛋白質の分泌はＮ末端に分泌シグナルが存在することでなされるのは技術常識であるから、分泌蛋白質すなわちＮ末端に分泌シグナルを有する蛋白質であるウミホタルルシフェラーゼをＮ末端に接続したキメラ蛋白質が分泌型となることは、当業者にとって自明である（なお、上記第３　２．イでも同様のことが生じているので、必要があれば参照されたい。）。とすると、上述のような分泌型酵素の利点を生かすために、引用文献２に記載されたキメラ蛋白質のＮ末端側のルシフェラーゼとして、ウミシイタケルシフェラーゼに換えて、分泌型であるウミボタルルシフェラーゼを採用しキメラ蛋白質を分泌型とすることで本願発明Ａのような構成と成すことは、当業者が容易になし得るものである。
　そして、請求人が本願発明の奏する効果とする「細胞を破壊することなく、培養液中に発光基質（ルシフェリン）を加えることで発光スペクトルや発光活性を測定することができ、生物発光蛋白質と蛍光蛋白質の間に起きているエネルギー移動を定量化できる。」等の効果は、分泌型のウミホタルルシフェラーゼをＮ末端側に採用してキメラ蛋白質を分泌型としたことにより必然的に得られるものであり、本願発明Ａに顕著な効果を見いだすことはできない。
　　
第６　請求人の主張について
　平成２０年１１月２８日付けの、審判請求書の請求の理由に対する手続補正書において、請求人は概ね以下の１〜５のような主張をしているので、これについて検討する。
　
１．エネルギー移動は、ルシフェラーゼと蛍光蛋白質の位置関係と距離が非常に重要であり、どのような組み合わせでもルシフェラーゼからの発光が蛍光蛋白質の光受容部位に到達し、エネルギー移動が起こるか不確実である。
２．ウミボタルルシフェラーゼは分泌蛋白質であるが、蛍光蛋白質は分泌蛋白質でないため、蛍光蛋白質を含むキメラ蛋白質が細胞外に分泌させたときにもエネルギー移動が起こるかどうかは予測できなかった。
３．ウミホタルには蛍光蛋白質（アクセプター分子）がないことから、エネルギー移動現象を起こすとは本願優先日当時、容易に想到できなかった。
４．実際にエネルギー移動を起こすウミシイタケルシフェラーゼとＧＦＰの関係であっても、どの順番でこれらを融合させるかによってエネルギー移動の効率は極端に変化する。よって、ドナー分子の発光スペクトルとアクセプター分子の吸収スペクトルの重なりだけではエネルギー移動を予想し得ない。
５．ドナー分子とアクセプター分子の距離は２０Åを超えると急激に減少するという知見がある。本件特許出願以前の文献等でエネルギー移動を起こす蛋白質として知られているものは全て３０ｋＤａ以下で６０ｋＤａのウミホタルルシフェラーゼがドナーとなることは容易に想到できない。
　　
　エネルギー移動は、ドナーの発光スペクトルとアクセプターの吸収スペクトルが十分重なることで、ドナーからアクセプターへのエネルギー移動が起こり得るものであり、また、ドナーの発光団部位とアクセプターの蛍光部位がそのエネルギー移動を可能とするに十分な近接関係に位置することが必要となる。逆に言えば、ドナーとアクセプターがこのような関係を有する限り、エネルギー移動が生じると言え、存在場所が細胞外であるかや天然における由来には影響を受けない。また、距離の影響に関しては、ドナーの発色団部位とアクセプターの蛍光団部位の距離が問題となるのであり、発色団部位や蛍光団部位がドナーやアクセプターのどの部分に存在するかが重要となるのであって、ドナーやアクセプターの分子量自体には直接影響を受けない。（融合蛋白質の融合順を換えるとエネルギー移動の効率に変化が生じるのはその表れである。）
　ここで、本願発明Ａのドナー、アクセプターの組み合わせである、ウミホタルルシフェラーゼとＧＦＰの組み合わせの場合、ドナーの発光スペクトルとアクセプターの吸収スペクトルが十分重なっているのであるから、スペクトル上の阻害要因は見あたらない。さらに、ウミホタルルシフェラーゼの構造が、ウミシイタケルシフェラーゼで実現していたエネルギー移動がウミホタルルシフェラーゼに置換したことで起こらなくなると予測するような事情も見あたらない。とすれば、たとえ、置換可能性があることが必ずしも確実とまでは言えないとしても、相当程度の確実性で両者が置換可能であることが予想されると言え、当業者がウミシイタケルシフェラーゼに換えてウミホタルルシフェラーゼとすることを阻害する事情は見あたらないと言うべきである。
　
第７　むすび
　以上のとおりであるから、本願発明Ａは、引用文献２、５に記載された発明に基づいて当業者が容易になし得たものであり、それを包含する本願請求項１に係る発明も同様であるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであり、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
　
　よって、結論のとおり審決する。