【事件の表示】
　特願２００３−５４２６１０「イネのトランスポゾン遺伝子」拒絶査定不服審判事件〔平成１５年　５月１５日国際公開、ＷＯ０３／４０３６３〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は、特許法第４１条に基づく優先権主張を伴う平成１４年１１月６日（優先日　平成１３年１１月８日　特願２００１−３４３００２号、優先日　平成１４年１月１８日　特願２００２−９７２９号、優先日　平成１４年６月７日　特願２００２−１６７３４５号、優先日　平成１４年８月１２日　特願２００２−２３４４１２号）を国際出願日とする国際出願であって、平成２０年４月１８日付で手続補正がなされたが、平成２１年２月１７日付で拒絶査定がなされ、これに対して、平成２１年３月１９日に拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに、同年４月１６日付で手続補正がなされたものである。
　
　
第２　平成２１年４月１６日付の手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　
　平成２１年４月１６日付の手続補正を却下する。
　
［理由］
　
１．補正後の本願発明 
　上記補正により、補正前の特許請求の範囲の請求項１〜４のうち請求項２が削除されるとともに、特許請求の範囲の請求項１が補正され、請求項１は、補正前の
　
「【請求項１】イネからＤＮＡを抽出し、
配列番号１で表される塩基配列、又は配列番号１で表される塩基配列の両端の１５ｂｐと同一の両端を有し、かつ配列番号１で表される塩基配列に少なくとも９５％相同の塩基配列
から、
「【請求項１】イネからＤＮＡを抽出し、
配列番号１で表される塩基配列
へと補正された。
　
　上記請求項１に係る補正は、平成２０年８月１３日付で補正された請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項である「配列番号１で表される塩基配列、又は配列番号１で表される塩基配列の両端の１５ｂｐと同一の両端を有し、かつ配列番号１で表される塩基配列に少なくとも９５％相同の塩基配列」について「配列番号１で表される塩基配列」と択一的に記載された要素を削除するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、請求項１についての補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　
　そこで、本件補正後の前記請求項１に記載されている事項により特定される発明（以下、「本願補正発明１」という。）が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するか）について、以下に検討する。
　
２．特許法第３６条第４項第１号について
（１）本願補正発明１について
　本願補正発明１は、「イネからＤＮＡを抽出し、配列番号１で表される塩基配列から成るトランスポゾン遺伝子の少なくとも一部を含む領域又は転移により該遺伝子が欠失した領域をＰＣＲによって増幅し、ＰＣＲ産物を分画し、得られたパターン又はＰＣＲ産物の塩基配列から、イネの種類を特定する方法。」というものであって、イネの種類について特定されておらず、請求人が主張するように、イネの品種に限らず、産地、産年など、いかなるパターンを持つイネの種類を特定する方法をも含むものである（平成２０年４月１８日付意見書第１頁【意見の内容】第１２行〜第１５行及び審判請求書の手続補正書第４頁（４））。
　
（２）本願明細書の記載 
　本願明細書において、イネの種類とトランスポゾン遺伝子の挿入の有無との関係に関しては、実施例２に以下のような記載があるのみであって、その他の部分には何ら説明がなされていない。
　
ア．「実施例２
４種のイネ品種（日本晴、コシヒカリ、ひとめぼれ、及びヤマホウシ）の成葉からＤＮＡを抽出した。トランスポゾンＤＮＡを含む領域（アクセッションナンバーＡＰ００２８４３）をＰＣＲ法によって増幅するため、ＰＣＲプライマーとして配列番号８と配列番号９のＤＮＡ配列を有するオリゴヌクレオチドを用いた。反応液１００μｌ中には、２００ｎｇ  ＤＮＡ、２．５ｕｎｉｔｓ  ＡｍｐｌｉＴａｑ  Ｇｏｌｄ（ＡＢＩ社）、１０μｌ  ＧｅｎｅＡｍｐ  １０×ＰＣＲバッファー（ｃｏｎｔａｉｎｓ  １５ｍＭ  ＭｇＣｌ２）、１０μｌ  Ｇｅｎｅ  Ａｍｐ  Ｍｉｘｔｕｒｅ（２ｍＭ  ｅａｃｈ  ｄＮＴＰ）、２００ｐｍｏｌプライマーが含まれる。ＰＣＲの条件は、９６℃で３０秒間のディネーチャー、５５℃で１分間のアニール、７２℃で１分間の伸長反応を１サイクルとし、３５サイクル反応させた。反応後、２％ＬＯ３アガロース（ＴａＫａＲａ社）で分画した。第２図にこのアガロースゲル電気泳動を示す。日本晴においてのみ、約８５０ｂｐのバンドが得られた。約８５０ｂｐのバンドは実施例１で示した配列番号１のトランスポゾン遺伝子（４３０ｂｐ）が挿入されている断片である。一方、コシヒカリ、ひとめぼれ、及びヤマホウシでは、約４２０ｂｐのバンドが得られ、トランスポゾン遺伝子が挿入されていない断片であった。こうような品種間で日本晴にのみ特異的であるということは、この遺伝子がトランスポゾンとしての機能を有する可能性を示唆している。」
　
（３）当審の判断
　本願明細書の実施例２（上記記載事項ア）は、配列番号１からなる遺伝子が、トランスポゾンとして機能するかどうかを確認することを目的とした実施例であって、４種のイネ品種（日本晴、コシヒカリ、ひとめぼれ、及びヤマホウシ）について、特定の領域（ＡＰ００２８４）を対象として、ＰＣＲプライマーとして配列番号８と配列番号９のＤＮＡ配列を有するオリゴヌクレオチドを用いてＰＣＲを行ったところ、日本晴の増幅断片のみに、配列番号１のトランスポゾン遺伝子が挿入されており、他の３種のイネでは、トランスポゾン遺伝子が挿入されていないことから、この遺伝子がトランスポゾンとして機能する可能性を確認したものである。
　このように、実施例２は、イネの種類の特定を目的としたものではなく、せいぜい、特定の領域を対象とした、配列番号８及び９からなるオリゴヌクレオチドをＰＣＲプライマーとして用いたＰＣＲにより、コシヒカリ、ひとめぼれ、及びヤマホウシの３品種と日本晴とを区別することができることを示したものである。
　
　ところで、トランスポゾン遺伝子の存在の有無に基づいて、イネの種類を特定するためには、目的とするイネの種類にのみ特異的であるトランスポゾン遺伝子の挿入又は欠失位置を見いだし、さらに、当該挿入又は欠失位置を含む領域を増幅するプライマーの設計のため、当該挿入又は欠失位置を挟む領域の塩基配列を決定する必要がある。
　これを本願明細書についてみると、上述のとおり、実施例２において、日本晴のゲノムに含まれるある１つのトランスポゾン遺伝子の挿入領域を増幅する配列番号８及び９のオリゴヌクレオチドからなるＰＣＲプライマーを用いたＰＣＲにより、日本晴を他の３品種（コシヒカリ、ひとめぼれ、及びヤマホウシ）と区別できることが記載されているだけであり、それ以外のイネにおけるトランスポゾン遺伝子の挿入又は欠失に関する具体的な記載はない。
　このような本願明細書の記載に基づいて、いかなるパターンを持つイネの種類を特定する方法を包含する本願補正発明１を実施するためのＰＣＲプライマーを設計することは、本願出願日前の技術常識を考慮しても、当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を行う必要があるものである。
　
　また、日本晴についても、本願明細書には、コシヒカリ、ひとめぼれ、及びヤマホウシの３品種との区別ができることが示されているだけであって、それ以外の品種に対しても区別ができるかどうか不明である。
　
　よって、本願の詳細な説明には、本願補正発明１を当業者が実施をできる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえない。
　
（４）審判請求人の主張
　審判請求人は、平成２０年４月１８日付意見書及び平成２１年５月１２日付審判請求書の手続補正書において、下記の点を主張する。
　
ア．本願発明のイネの種類を特定する方法は、トランスポゾン遺伝子の存在や欠失により、イネの種類（品種だけでなく、産地や産年も含む）によって各イネのDNAが独特のパターンを持つことから、イネのDNAのトランスポゾン遺伝子の存在や欠失を調べることにより、イネの種類を識別することができるという技術であって、そのために、このトランスポゾン遺伝子の存在や欠失の領域をPCR増幅するためのプライマーの選択が重要になるものであって、うまくプライマーを選択すれば、そのプライマーにより増幅される領域に、他の品種と違うパターンを有する品種を識別することができるものである。
　本願の実施例２には、適当なプライマーを選択すれば、それに見合ったイネの品種（日本晴）を他の品種（コシヒカリ、ひとめぼれ、ヤマホウシ）から見分けることができることが、明確にかつ十分に記載されている。
　また、参考資料として提出した、発明者がイネの品種判定についてまとめた報告書によれば、本願発明の方法は、イネの品種だけでなく同じ品種の産地や産年も識別できる方法である（意見書第１頁第１２行〜第２頁第１０行）。
　
イ．識別したい種類のイネがあった場合、まず、トランスポゾン遺伝子（配列番号１）を手掛かりとして設計したいくつかのセットのプライマーを用いてＰＣＲ法を行ない、そこで、そのプライマーに挟まれた領域が、トランスポゾン遺伝子が動いた領域（即ち、トランスポゾン遺伝子が挿入又は欠失した領域）であったならば、そのプライマーセットを用いて、イネの種類を区別又は特定することができるものであり、このプライマーを選択方法するための手がかりについては本願明細書[００１７]に記載してあり、この記載に従って目的に合うプライマーを選択することは、当業者にとって容易である。
　また、添付文献２〜５には、ランダムにプライマーを設計し、品種間の識別性の現れるバンドを増幅することのできたプライマーを選択することが記載されており、本願発明とはその技術思想を全く異にするものであるが、このような技術においてさえ、米の品種を判別するためのプライマーを設計することは当業者にとって極めて容易であるから、本願発明のように特定のトランスポゾン（配列番号１）を手掛かりとしてプライマーを設計することは、本願明細書[００１７]や実施例の記載を参照すれば当業者にとって容易である（審判請求書の手続補正書（３））。
　
　
主張ア及びイについて
　請求人自身も認めるように、イネの種類を識別するためには、トランスポゾン遺伝子の存在や欠失の領域をＰＣＲ増幅するためのプライマーの選択が重要になるものであって、そのためには、目的とするイネにのみ特異的であるトランスポゾン遺伝子の挿入又は欠失位置を見いだし、さらに、当該挿入又は欠失位置を含む領域を増幅するプライマーの設計のため、当該挿入又は欠失位置を挟む領域の塩基配列を決定する必要がある。
　しかしながら、本願明細書の実施例２には、仮に記載されていたとしても、せいぜい、日本晴と他の３品種（コシヒカリ、ひとめぼれ、ヤマホウシ）を見分けることができることが示されただけである。
　そして、請求人がプライマーを選択する手がかりとして挙げた本願明細書の段落【００１７】には、トランスポゾン遺伝子の挿入位置を調べるための一般的な方法が記載されているだけであって、品種、産地、産年等が異なるイネのトランスポゾン遺伝子の存在について具体的な情報は記載されているものでもない。
　このような本願明細書の記載に基づいて、イネの種類を特定するためのＰＣＲプライマーを設計するためには、実際に目的のイネに特異的なトランスポゾン遺伝子挿入位置を見いだし、さらに周辺の塩基配列を決定するという、当業者にとって期待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を行う必要があるものである点は上記（３）で述べたとおりである。
　また、上記（３）で述べたように、本願の詳細な説明には、本願補正発明１を当業者が実施をできる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえない以上、意見書にて提出された参考資料に記載された内容を実施可能要件を判断するにあたり参酌することはできない。　
　さらに、添付文献２〜５は、ランダムにプライマーを設計し、品種間の識別性の現れるバンドを増幅することのできたプライマーを選択するという技術に関するものであって、請求人自身も認めるように、本願補正発明１とはその技術思想を異にするものであるから、本願補正発明１の方法において使用するＰＣＲプライマーを過度な実験を要することなく当業者が設計することを裏付けるものとは認められない。
　
（５）小活
　したがって、本願は特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしておらず、特許出願の際独立して特許を受けることができるものではない。
　
３．むすび
　以上のとおり、本件補正は、平成１８年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第５項の規定に違反するので、特許法第１５９条第１項の規定において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
　
第３　本願発明について
　平成２１年４月１６日付の手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項１に係る発明（以下、「本願発明１」という。）は、平成２０年４月１８日付手続補正書の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。
　
「【請求項１】イネからＤＮＡを抽出し、配列番号１で表される塩基配列、又は配列番号１で表される塩基配列の両端の１５ｂｐと同一の両端を有し、かつ配列番号１で表される塩基配列に少なくとも９５％相同の塩基配列から成るトランスポゾン遺伝子の少なくとも一部を含む領域又は転移により該遺伝子が欠失した領域をＰＣＲによって増幅し、ＰＣＲ産物を分画し、得られたパターン又はＰＣＲ産物の塩基配列から、イネの種類を特定する方法。」
　
（１）原査定の理由
　原査定における拒絶の理由は、本願は、本願発明の詳細な説明の記載が特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていないというものである。
　
（２）当審の判断
　本願発明１は上記本願補正発明１を選択肢として包含するものであるから、本願発明１も本願補正発明１の上記第２　２．にて述べた理由と同様の理由により、本願発明１について、本願発明の詳細な説明に、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているとは認められない。
　
　したがって、本願は、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない。
　
　
第４　むすび
　以上のとおりであるから、本願は、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしておらず、特許を受けることができないので、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶をすべきものである。
　
　よって、結論のとおり審決する。
　
　
第５　付記
　イネの種類を特定する方法に係る発明は、平成１７年６月３０日付手続補正で追加されたものであるが、この点は願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（以下、「当初明細書等」という。）の記載から自明な事項であるとはいえない。
　よって、平成１７年６月３０日付の手続補正は、当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものであって、特許法第１７条の２第３項の規定に違反することを付言する。