【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３９９５０１１号発明「発光ダイオード」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。
【理　由】
１　手続の経緯の概要 
　本件特許第３９９５０１１号に係る手続の経緯は以下のとおりである。
　
　平成　３年１１月２５日　原出願（特願平３−３３６０１１号（以下「本件最初の原出願」という。））出願
　平成　９年１０月２０日　分割出願（第１世代）（特願平９−３０６３９３号（以下「本件第１分割出願」という。））出願
　平成１０年１２月２８日　分割出願（第２世代）（特願平１０−３７７１２８号（以下「本件第２分割出願」という。））出願
　平成１３年　９月　３日　分割出願（第３世代）（特願２００１−３１３２８６号（以下「本件第３分割出願」という。））出願
　平成１５年　２月　４日　分割出願（第４世代）（特願２００３−６７３１８号（以下「本件第４分割出願」という。））出願
　平成１６年　９月２７日　分割出願（第５世代）（特願２００４−２８０２８８号（以下「本件第５分割出願」という。））出願
　平成１７年　５月３０日　分割出願（第６世代）（特願２００５−１５８１６６号（以下「本件第６分割出願」という。））出願
　平成１７年１０月３１日　分割出願（第７世代）（特願２００５−３１７７１１号（以下「本件分割出願」という。））出願
　平成１８年　３月１３日　拒絶理由（起案日）
　平成１８年　５月２２日　手続補正書
　平成１８年　５月２２日　意見書
　平成１８年　９月１４日　拒絶理由（起案日）
　平成１８年１１月２０日　手続補正書
　平成１８年１１月２０日　意見書
　平成１９年　１月３１日　拒絶査定（起案日）
　平成１９年　３月　８日　拒絶査定不服審判請求
　平成１９年　４月　９日　手続補正書
　平成１９年　６月２９日　特許査定
　平成１９年　８月１０日　登録
　平成１９年１０月２４日　特許公報発行
　平成２３年　２月　４日　無効審判請求
　平成２３年　４月２７日　答弁書
　平成２３年　６月２４日　弁駁書
　平成２３年　９月　１日　口頭審理陳述要領書（請求人）
　平成２３年　９月　１日　口頭審理陳述要領書（被請求人）
　平成２３年　９月１５日　口頭審理
　 
２　本件特許発明 
　本件特許第３９９５０１１号の請求項１に係る発明は、特許明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１に記載された次のとおりのものである。
 　 
「基板上にｎ型及びｐ型に積層されてなる窒化ガリウム系化合物半導体からなる発光素子と、
  電極となる第１のメタル及び第２のメタルと、
  前記発光素子を包囲する樹脂と、
  前記発光素子からの青色の可視光に励起されて、励起波長よりも長波長の可視光を発して前記発光素子の色補正をする、前記樹脂中に含有されてなる蛍光染料又は蛍光顔料と、
  前記窒化ガリウム系化合物半導体をエッチングしてｎ型層を表面に露出させてｎ電極を付け、該ｎ電極と前記第１のメタル及び第２のメタルの一方とを電気的に接続させてなる金線と、を有する発光ダイオード。」（以下「本件特許発明」という。） 
 　 
３　請求人の主張の概要
（１）本件第１分割出願は本件最初の原出願の当初明細書等の記載の範囲内で分割されたものではないから、分割要件を満たさず、その出願日は平成９年１０月２０日となる。そして、本件第１分割出願から６世代後の分割出願である本件特許出願（審決注：本件分割出願）も、本件最初の原出願の出願日の利益を享受することはできず、本件特許出願（審決注：本件分割出願）の出願日は現実の出願日である平成１７年１０月３０日となるか、早くても平成９年１０月２０日である。その結果、本件特許発明（審決注：本件分割出願）は、本件最初の原出願の公開公報である甲第１号証（特開平５−１５２６０９号公報）に記載された発明と同一またはその発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法第２９条第１項第３号又は同条第２項の規定により、特許を受けることができないものである。したがって、その特許は同法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とすべきである（審判請求書４頁（３）、２７頁）。
（２）本件第１分割出願の
当初明細書
　・・・【特許請求の範囲】の記載
　　【請求項１】
　　「　 発光素子（１１）と、この発光素子（１１）からの波長により励起されて、励起波長と異なる波長の蛍光を出す蛍光染料又は蛍光顔料（５）とを有する発光ダイオードにおいて、
前記蛍光染料又は蛍光顔料（５）は、メタル上の発光素子（１１）を包囲するよう配置されると共に、前記発光素子は、ｎ型およびｐ型に積層されてなる窒化ガリウム系化合物半導体を備え、
この窒化ガリウム系化合物半導体からなる発光素子（１１）は、メタルに対向する面の反対側に位置する同一面側に、一対の電極をワイヤボンドして接続しており、一方の電極は、窒化ガリウム系化合物半導体がエッチングされてｎ型層の表面を露出させた部分に接続されたオーミック電極であることを特徴とする発光ダイオード。」
　　【請求項２】
　　「　前記発光素子（１１）が、青色の可視光を発光する窒化ガリウム系化合物半導体である請求項１に記載される発光ダイオード。」（審判請求書１１頁（エ））
（３）上記・・・から明らかなように、本件第１分割出願の請求項１及び２（審決注：
出願当初の
（４）・・・本件最初の原出願に係る発明は、専ら「一般式がＧａｘＡｌ１−xＮ（但し０≦Ｘ≦１である。）で表される窒化ガリウム系化合物半導体」を念頭に置いてなされたもので、・・・本件最初の原出願の当初明細書等においては、発光素子として一般式ＧａｘＡｌ１−xＮ（但し０≦Ｘ≦１）で表される窒化ガリウム系化合物半導体（ＡｌＧａＮ素子）以外のものは一切記載されていない。
・・・
　ところが、本件第１分割出願の「窒化ガリウム系化合物半導体」は抽象的な上位概念としての「窒化ガリウム系化合物半導体」であって、「窒化ガリウム」を満たせばあらゆるものを包含するということになり、出願時（平成３年）に周知・慣用技術でなかった「ＩｎＧａＮ」をも包含するというのであるから、「一般式ＧａｘＡｌ１−xＮ（但し０≦Ｘ≦１である）で表される窒化ガリウム系化合物半導体」を「窒化ガリウム系化合物半導体」に変更することが、「発明の構成に関する技術的事項」の実質的変更に当たることは言うまでもない。
　また、「樹脂モールド」の削除については、そもそも本件最初の原出願が「発光素子を樹脂モールドで包囲してなる発光ダイオード」に関するものであり・・・、樹脂モールドが存しない発光ダイオードについての技術的事項は、本件最初の原出願の当初明細書等に記載がなく、またその記載からみて自明でもないから、要旨変更となる・・・。
　したがって、本件第１分割出願は本件最初の原出願の当初明細書等の記載の範囲内で分割されたものではないから、分割要件を満たさず、その出願日は平成９年１０月２０日となる・・・。
　また、以上によると、本件特許出願の出願日が、本件最初の原出願の出願日である平成３年１１月２５日まで遡及しないことは明らかで、本件特許出願の出願日は、せいぜい本件第１分割出願の出願日である平成９年１０月２０日ということになる・・・（審判請求書２６頁〜２７頁）。
（５）そして、被請求人が主張するような分割要件の判断基準では、例えば親出願と、その適法な分割出願である子出願と、更にその適法な分割出願である孫出願があった場合、孫出願の出願日は親出願の出願日まで遡及するはずであるが、もし孫出願の出願手続がされた後に子出願について新規事項を追加する補正や訂正がなされて、子出願の出願日が親出願の出願日まで遡及しなくなると、孫出願の出願日も、もはや別出願であるはずの子出願の出願日に引っ張られる形で親出願の出願日まで遡及しなくなり、孫出願の法的安定性が害されることになる。このことは、特に、孫出願の出願人が子出願の出願人と異なっている場合や、孫出願に係る発明に対して利害関係を有する第三者がいる場合等に問題となる。
　したがって、被請求人の主張は失当である・・・（審判事件弁駁書４頁、口頭審理陳述要領書４頁〜５頁）。
 　 
４　被請求人の主張の概要
（１）請求人の主張する無効理由の要点は、以下の通りである。
　本件特許は、最初の原出願（特願平３−３３６０１１）から７世代目の分割出願にあたるところ、第１世代の分割出願（特願平９−３０６３９３・・・）は、その
出願当初の請求項１及び２
（２）本件第１分割出願は、その出願経過において、平成１０年１１月２７日付け手続補正書（乙第１号証）によって請求項１は大巾に補正され、請求項２は削除された後、登録に至っている（乙第２号証）（答弁書３頁）。
（３）分割出願が出願経過において補正された場合、当該補正後の分割出願に基づいて分割適法性を判断すべきことは、補正の遡及効から当然であり、審査基準にもその旨明記されている・・・（答弁書４頁）。
（４）しかるに請求人は、本件第１分割出願の
出願当初の明細書
 　 
５　当審の判断
（１）請求人の主張３（２）〜（４）について
　ア　（本件第１）分割出願の分割要件を判断するにあたり、請求人が主張するように（上記３（３）及び（４））、当該（本件第１）分割出願の
出願当初の
　イ　よって、本件第１分割出願の
出願当初の
（２）請求人の主張３（５）について
　ア　請求人は、上記３（５）のとおり、「被請求人が主張するような分割要件の判断基準では、例えば親出願と、その適法な分割出願である子出願と、更にその適法な分割出願である孫出願があった場合、孫出願の出願日は親出願の出願日まで遡及するはずであるが、もし孫出願の出願手続がされた後に子出願について新規事項を追加する補正や訂正がなされて、子出願の出願日が親出願の出願日まで遡及しなくなると、孫出願の出願日も、もはや別出願であるはずの子出願の出願日に引っ張られる形で親出願の出願日まで遡及しなくなり、孫出願の法的安定性が害される」と主張する。
　イ　確かに、上記アのように、まず「親出願」が出願され、その後その適法な分割出願である「子出願」が出願され、更にその後にその適法な分割出願である「孫出願」が出願された場合には、当該「孫出願」の出願日は「親出願」の出願日まで遡及したものとして取り扱われる。そして、もし「子出願」につき、新規事項を追加する補正や訂正がなされた場合には、当該「子出願」についてはその出願日が「親出願」の出願日まで遡及したものとしては取り扱われない。
　ウ　しかしながら、前記「孫出願」について、その出願日の遡及が認められるか否かは、当該「孫出願」が、以下のような実体的要件を満たすか否かで判断されるものと解される。
　（ア）原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明の全部を分割出願に係る発明としたものではないこと
　（イ）分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内であること
　すなわち、分割出願である「孫出願」の出願日が、「親出願」の出願日まで遡及したものとみなされるか否かは、あくまで当該「孫出願」が、「親出願」及び「子出願」に対して上記（ア）及び（イ）の要件を満たすかどうかにより判断されるのであって、「子出願」の出願日が「親出願」の出願日まで遡及するかどうかと直接関係するものではない。
　エ　したがって、「もし孫出願の出願手続がされた後に子出願について新規事項を追加する補正や訂正がなされて、子出願の出願日が親出願の出願日まで遡及しなくなると、孫出願の出願日も、もはや別出願であるはずの子出願の出願日に引っ張られる形で親出願の出願日まで遡及しなくなり、孫出願の法的安定性が害される」との請求人の主張は採用できない。
（３）まとめ
　上記（１）及び（２）のとおり、本件第１分割出願は本件最初の原出願の当初明細書等の記載の範囲内で分割されたものではなく、分割要件を満たさず、その出願日は平成９年１０月２０日となり、本件第１分割出願から６世代後の分割出願である本件分割出願も、本件最初の原出願の出願日の利益を享受することはできず、本件分割出願の出願日は現実の出願日である平成１７年１０月３０日となるか、早くても平成９年１０月２０日である、とする請求人の主張は採用できない。
　
６　むすび 
　以上のとおりであるから、請求人が主張する理由及び提出した証拠方法によっては、本件特許を無効とすることはできない。 
 　 
　審判に関する費用については、特許法第１６９条２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、請求人が負担すべきものとする。 
 　 
　よって、結論のとおり審決する。