【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３３９４２４０号発明「適当にグリコシル化されたポリペプチドの製造方法」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　訂正を認める。
　特許第３３９４２４０号の請求項に係る発明についての特許を無効とする。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
第１．　手続の経緯
　
　本件特許第３３９４２４０号の請求項１〜４に係る発明についての出願は、平成１０年１２月２日（優先権主張　平成９年１２月３日　ドイツ、平成１０年７月１７日　欧州特許庁）に出願され、平成１５年１月３１日に特許の設定登録がなされ、これに対して麒麟麦酒株式会社より平成１６年１０月２２日に本件無効審判の請求がなされたところ、平成１７年４月１５日付で答弁書及び訂正請求書が提出され、これに対して平成１７年６月１３日付で無効理由通知がなされたところ、平成１７年８月４日付で被請求人からこの無効理由通知に対し反論することを断念する旨の意見書が提出されたものである。
　
第２．　訂正の適否についての判断
　
［１］　訂正請求の内容
　
　（ａ）　特許請求の範囲の請求項１について、「哺乳類細胞または昆虫細胞が適当な培地で培養され、所望のポリペプチドが細胞または／および培養上清から単離される、哺乳類細胞または昆虫細胞からの、シアル酸含有量が増加した、グリコシル化エリスロポエチン混合物（ただし該混合物は、エリスロポエチン１分子当たりのシアル酸含有量の異なるグリコシル化エリスロポエチンアイソフォームの混合物である）の単離方法であって、培養培地に少なくとも２つの炭水化物の混合物が添加される方法。」を、「哺乳類細胞または昆虫細胞が適当な培地で培養され、所望のポリペプチドが細胞または／および培養上清から単離される、哺乳類細胞または昆虫細胞からの、シアル酸含有量が増加した、グリコシル化エリスロポエチン混合物（ただし該混合物は、エリスロポエチン１分子当たりのシアル酸含有量の異なるグリコシル化エリスロポエチンアイソフォームの混合物である）の単離方法であって、培養培地に少なくとも２つの炭水化物の混合物が添加され、そして、該炭水化物が細胞のそれぞれの要求に応じて添加される方法。」と訂正する。
　
　（ｂ）　特許請求の範囲の請求項３を削除し、請求項４を請求項３に繰り上げる。
　
　（ｃ）　訂正事項（ｂ）により請求項３となった請求項に記載の「請求項１〜３のいずれか」を「請求項１〜２のいずれか」に訂正する。
　
［２］　訂正の目的の適否、新規事項の有無及び拡張・変更の存否
　
　（１）　訂正事項（ａ）及び（ｂ）について
　
　訂正事項（ａ）は、願書に添付された明細書の特許請求の範囲の請求項３の「炭水化物が細胞のそれぞれの要求に応じて添加される請求項１又は２の記載の方法。」の記載に基づいて、特許請求の範囲の請求項１の炭水化物の添加方法を「細胞のそれぞれの要求に応じて添加される」に限定するものであり、訂正事項（ｂ）はそれに伴って請求項３を削除するものであるから、これらの訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものと認められ、また、その訂正は、願書に添付された明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、または変更するものではない。
　
　（２）　訂正事項（ｃ）について
　
　訂正事項（ｃ）は、訂正事項（ｂ）により、訂正前の請求項４（訂正後の請求項３）に先行する請求項の項数が減ったことに伴う訂正であるので、誤記の訂正もしくは明りょうでない記載の釈明を目的とするものと認められ、また、その訂正は、願書に添付された明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、または変更するものではない。
　
［３］　むすび
　
　以上により、平成１７年４月１５日付の訂正は、平成６年改正法による改正前特許法第１３４条第２項ただし書きに適合し、特許法第１３４条の２第５項において準用する平成６年改正前特許法第１２６条第２項及び第３項の規定に適合するので、当該訂正を認める。
　
第３．　当事者の主張
　
［１］　請求人の主張
　
　請求人は、「第３３９４２４０号特許を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」とし、証拠として下記の甲第１〜１９号証を提出して、その理由を概要次のとおり主張している。
　
　（１）　無効理由１
　
　訂正前の請求項１に係る発明は、甲第５〜１６号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから、特許法第１２３条第１項第２号の規定により無効とすべきである。
　（２）　無効理由２
　
　訂正前の請求項１〜３に係る発明は、甲第１６号証及び甲第１７号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから、特許法第１２３条第１項第２号の規定により無効とすべきである。
　
　（３）　無効理由３
　
　訂正前の請求項１〜２に係る発明は、甲１８号証に記載された発明であって、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができないものであるから、あるいは、甲第１８号証及び甲第８号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから、特許法第１２３条第１項第２号の規定により無効とすべきである。
　
　（４）　無効理由４
　
　訂正前の特許請求の範囲の請求項１〜４の記載は、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしておらず、また、本件明細書の発明の詳細な説明の記載は特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていないので、特許法第１２３条第１項第４号の規定により無効とすべきである。
　
甲第１号証：特許第３３９４２４０号公報
　
甲第２号証：１９７５３６８１．６（ドイツ）の明細書及びその全訳文
　
甲第３号証：９８１１３４０９．１（ドイツ）の明細書
　
甲第４号証：国際公開パンフレットＷＯ９９／０２８４５５及びその全訳文
　
甲第５号証：BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING, VOL.57(6), pp.642-648(JUNE 20, 1998)及びその全訳文
　
甲第６号証：Xuejun(Sherry)Guの学位論文及びその全訳文
　
甲第７号証：ANALYTICAL BIOCHEMISTRY, vol.150, pp.32-46 (1985)及びその全訳文
　
甲第８号証：「動物細胞工学ハンドブック」（２０００年１０月１０日株式会社朝倉書店発行）第５〜７頁
　
甲第９号証：「岩波理化学辞典第４版」（１９８７年１０月１２日第４版第１刷株式会社岩波書店発行）第７６２頁
　
甲第１０号証：マサチューセッツ工科大学（MIT)のDocument ServiceのDan Pribble氏からの返信メール及びその訳文
　
甲第１１号証：キリンビール株式会社　津村治彦による「分析結果報告書」
　
甲第１２号証：東京大学名誉教授　木幡陽による「鑑定書」
　
甲第１３号証：平成１４年１１月５日付「意見書」
　
甲第１４号証：「生化学辞典第２版」（１９９０年１１月２２日株式会社東京化学同人発行）第３０頁
　
甲第１５号証：「Bio Science用語ライブラリー」（１９９５年５月３０日株式会社羊土社発行）第６６〜６７頁、第１８０〜１８１頁
　
甲第１６号証：「タンパク質工学」（１９８９年３月２５日丸善株式会社発行）第１５９〜１８０頁
　
甲第１７号証：特開平６−２９２５９２号公報
　
甲第１８号証：Blood, vol.77, No.12, pp.2624-2632 (June 15, 1991)
　
甲第１９号証：キリンビール株式会社　門屋利彦による「実験報告書」
　
［２］　被請求人の主張
　
　被請求人は、「本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と主張している。
　
第４．　本件発明
　
　　本件特許第３３９４２４０号の請求項１〜３に係る発明（以下、「本件発明１〜３」という。）は、訂正された明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１〜３に記載された次のとおりのものであると認める。
　
　「【請求項１】　哺乳類細胞または昆虫細胞が適当な培地で培養され、所望のポリペプチドが細胞または／および培養上清から単離される、哺乳類細胞または昆虫細胞からの、シアル酸含有量が増加した、グリコシル化エリスロポエチン混合物（ただし該混合物は、エリスロポエチン１分子当たりのシアル酸含有量の異なるグリコシル化エリスロポエチンアイソフォームの混合物である）の単離方法であって、培養培地に少なくとも２つの炭水化物の混合物が添加され、そして、該炭水化物が細胞のそれぞれの要求に応じて添加される方法。
　
　【請求項２】　グルコース、マンノース、または／およびガラクトースを含む炭水化物混合物が使用される、請求項１記載の方法。
　
　【請求項３】　培養が≦35.5℃の温度で行われる、請求項１又は２に記載の方法。」
　
第５．　当審の無効理由通知
　
　当審が平成１７年６月１３日付で通知した無効理由には以下のものがある。
　
［１］　引用文献１に基づく特許法第２９条第２項違反
　本件発明１は、本件優先日前に頒布された刊行物である引用文献１に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから、特許法第１２３条第１項第２号の規定により無効とすべきである。
　
　引用文献１：Blood, vol.(12), pp.2624-2632 (June 15, 1991)（甲第１８号証）
　
［２］　特許法第３６条違反
　訂正後の特許請求の範囲の請求項１〜３の記載は、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしておらず、また、本件明細書の発明の詳細な説明の記載は特許法第３６条第４項に規定する要件を満たしていないので、本件発明１〜３は、特許法第１２３条第１項第４号の規定により無効とすべきである。
　
第６．　当審の判断
　
［１］　引用文献１に基づく特許法第２９条第２項違反について
　本件優先日前に頒布された刊行物である引用文献１には、次の事項が記載されている。
　（Ａ）「EPOの発現の解析のため、ガラクトースおよび／またはN-アセチルガラクトサミンの存在下または非存在下で、低濃度のFBS(1%)を含むHam'sF-12培地（アッセイ用培地）中でldlD-A1細胞を48時間増殖させた。」（第2625頁左欄第38〜41行）
　（Ｂ）「ガラクトース(10μmol/L)及び／又はN-アセチルガラクトサミン(100μmol/L)の存在下又は非存在下で、・・・細胞を6時間にわたり標識した。細胞は適切なアッセイ用培地中で予め48時間培養されたものである。25cmのディッシュ9枚をそれぞれガラクトース及び／又はN-アセチルガラクトサミン条件で標識した。EPOは記述したようにしてクロマトグラフィにより精製した。」（第2626頁左欄第22〜31行）
　（Ｃ）「ガラクトース及び／またはN-アセチルガラクトサミンの非存在下で増殖させた場合にldlD CHO細胞において合成されるEPOの予想されるO-結合オリゴ等及び主要な四分岐型N-結合オリゴ糖の予想糖鎖構造を図1に示す。N-アセチルガラクトサミンの非存在下では、セリン残基126に対しN-アセチルガラクトサミンを付加する時に唯一の欠損が生じる。ガラクトースの非存在下では、N-アセチルグルコサミンβ1-2、N-アセチルグルコサミンβ1-4、N-アセチルグルコサミンβ1-6のマンノース残基への付加が生じ、二分岐型、三分岐型及び四分岐型N-結合構造が形成されるが、ガラクトースβ1-4とシアル酸（N-アセチルノイラミン酸）及びその大半が四分岐型オリゴ糖上に存在するN-アセチルラクトサミンの繰り返し構造のさらなる付加は起こらない。また、ガラクトースの非存在下ではO-結合オリゴ糖はガラクトースβ1-3とシアル酸α2-6を欠く。ガラクトース及びN-アセチルガラクトサミンの存在下では完全にグリコシル化されたEPOが産生され、その特性は以前その詳細を明らかにしたものと同様と考えられる。」（第2626頁左欄第28行〜同頁右欄第12行）
　（Ｄ）「ガラクトース及びN-アセチルガラクトサミンの存在下でldlD-A1細胞から産生された完全にグリコシル化されたEPOは、不均一な分子種として40Kd近傍に泳動され（図3A、レーン1；図3B、レーン7）、N-グリカナーゼ消化により主として22Kdの位置に単一のバンドが、また21Kdの位置に少量の分子種が生じた（図3A、2レーン；図3B、8レーン）。この22Kdの分子種はN-結合オリゴ糖を含まずO-結合オリゴ糖1個が付加されたEPOである。21Kdの分子種にはオリゴ糖が付加されていないと思われ、O-結合グリコシル化を受けていないEPOの割合を表すと思われる。」（第2627頁右欄第19行〜第2628頁左欄第3行）
　（Ｅ）「従って、図2及び3のデータは、ldlD-A1細胞がガラクトース及び／又はN-アセチルガラクトサミンの培地への添加に完全に依存して予想される組成の種々の糖鎖を持つEPOを合成できることを示している。」（第2628頁右欄第37〜41行）
　（Ｆ）第2626頁の図１には、ガラクトースおよび／またはN-アセチルガラクトサミンの存在下または非存在下でldlD-A1細胞が産生するEPOの糖鎖の予想として、ガラクトース及びN-アセチルガラクトサミンの存在下では、アスパラギン残基に３つ、セリン残基に２つのシアル酸が付加すること、ガラクトースの非存在下では、アスパラギン残基及びセリン残基にシアル酸（N-アセチルノイラミン酸）が付加しないこと、N-アセチルガラクトサミンの非存在下では、セリン残基にシアル酸が付加しないことが、記載されている。
　上記記載（Ｄ）〜（Ｆ）によれば、「ガラクトース及びN-アセチルガラクトサミンの存在下でldlD-A1細胞から産生された完全にグリコシル化されたEPO」である「不均一な分子種」は、エリスロポエチン１分子当たりのシアル酸含有量の異なるグリコシル化エリスロポエチンアイソフォームの混合物である。そして、上記記載（Ｅ）及び（Ｆ）により、ガラクトース及びN-アセチルガラクトサミンの非存在下で産生されるEPOにはシアル酸が付加していないので、当該「不均一な分子種」は、ガラクトース及びN-アセチルガラクトサミンの非存在下で産生されるEPOと比較してシアル酸含有量が増加したものであるといえる。
　したがって、引用文献１には、ldlD-A1細胞を培養し、シアル酸含有量が増加したグリコシル化エリスロポエチン混合物（ただし該混合物は、エリスロポエチン１分子当たりのシアル酸含有量の異なるグリコシル化エリスロポエチンアイソフォームの混合物である）を単離する方法であって、培養培地にガラクトース及びN-アセチルガラクトサミンが添加される方法という発明が記載されているといえる。
　ここで、ldlD-A1細胞は哺乳類細胞であり、ガラクトース及びN-アセチルガラクトサミンは炭水化物であるので、本件発明１と引用文献１に記載された発明とを対比すると、両者は、哺乳類細胞が適当な培地で培養され、所望のポリペプチドが細胞から単離される、哺乳類細胞からの、シアル酸含有量が増加した、グリコシル化エリスロポエチン混合物（ただし該混合物は、エリスロポエチン１分子当たりのシアル酸含有量の異なるグリコシル化エリスロポエチンアイソフォームの混合物である）の単離方法であって、培養培地に少なくとも２つの炭水化物の混合物が添加される方法である点で一致し、本件発明１では培地に炭水化物が混合物として細胞のそれぞれの要求に応じて添加されるのに対して、引用文献１に記載された発明では培地に予め炭水化物が添加されている点でのみ相違する。
　しかしながら、培地に培地成分を要求に応じて添加することは、例えば被請求人本人も本件明細書中（段落番号【０００４】）で述べているとおり、フェド・バッチ・プロセスとして本件優先日当時には周知技術であったので、引用文献１に記載された発明において、炭水化物を予め培地に添加しておくことに代えて要求に応じて添加することは、当業者が容易になし得る程度の培養方法の変更にすぎない。
　確かに、本件明細書の実施例５〜７には、要求に応じて炭水化物を添加することによって高レベルにシアリル化されたEPOアイソフォームが得られたことが記載されてはいるが、それらはいずれもグルコース、マンノース及びガラクトースの混合物を要求に応じて添加するものであり、実施例５のグルコースのみを添加したものとの比較からしても、炭水化物の添加方法というよりはむしろ炭水化物の種類による効果であると考えられる。よって、炭水化物を要求に応じて添加すること自体には格別顕著な効果があるとは認められない。
　したがって、本件発明１は、引用文献１に記載された発明及び上記周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
［２］　特許法第３６条違反について
　本件発明１においては、用いられる哺乳類細胞または昆虫細胞の種類及び培地に添加される炭水化物の種類についてなんら限定がされていない。また、本件発明２においては、炭水化物については「グルコース、マンノース、または／およびガラクトースを含む炭水化物混合物」としか特定されておらず、細胞についてはなんら限定がされていない。さらに、本件発明３においては、培養温度が限定されているものの、細胞及び炭水化物については本件発明１または２と同様である。
　一方、本件明細書において、具体的に効果が確認できる程度に記載がされているのは、細胞としてHeLaS3細胞、炭水化物としてグルコース、マンノース及びガラクトースの混合物を用いた実施例のみである。
　糖タンパク質の糖鎖の生合成は、それらが産生される細胞が有する糖転移酵素群の組み合わせや発現量等に大きく影響され、細胞によって合成される糖鎖が異なることが広く知られている（例えば、甲第１６号証参照）ので、細胞としてHeLaS3細胞以外の細胞を使用した場合には、例え炭水化物として本件実施例と同様のグルコース、マンノース及びガラクトースを用いたとしても、「シアル酸含有量が増加したグリコシル化エリスロポエチン混合物（ただし該混合物は、エリスロポエチン１分子当たりのシアル酸含有量の異なるグリコシル化エリスロポエチンアイソフォームの混合物である）を得るという効果が奏されるかどうかは予測できず、反対に炭水化物としてグルコース、マンノース及びガラクトースの組み合わせ以外のものを使用した場合には、例え細胞としてHeLaS3細胞を用いたとしても、上記効果が奏されるかどうか予測することはできない。そして、上記細胞及び炭水化物の組み合わせの場合以外であっても同様の効果が奏せられるとする合理的な説明がなされていない。
　結局、本件発明１〜３のうち、実施例の細胞及び炭水化物の組み合わせの場合についてしか、明細書の発明の詳細な説明には裏付けがなく、当業者が容易に実施をすることができる程度に記載がされているとは認めることができない。
　以上により、本件特許請求の範囲第１〜３項の記載は、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしておらず、また、本件明細書の発明の詳細な説明の記載は、同法第３６条第４項に規定する要件を満たしていない。
　
第７．　むすび
　
　以上のとおり、本件発明１についての特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものであるから、同法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とすべきものである。また、本件発明１〜３についての特許は、同法第３６条第６項第１号及び同法第３６条第４項の規定に違反してされたものであるから、同法第１２３条第１項第４号に該当し、無効とすべきものである。
　
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。
　
　よって、結論のとおり審決する。