【事件の表示】
　平成　５年特許願第１８１８５０号「ビブリオ  フィシエリ由来のフラビン還元酵素遺伝子」拒絶査定不服審判事件〔平成　７年　３月２８日出願公開、特開平　７−　７９７８３〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯・本願発明
　本願は、平成５年６月２８日の出願であって、その請求項１〜８に係る発明は、平成１５年４月２４日付けの手続補正書によって補正された明細書の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１〜８に記載された次のとおりのものと認める（以下、「本願発明１」〜「本願発明８」という。）。
「【請求項１】配列番号１で表される塩基配列を含む、フラビン還元酵素遺伝子。
【請求項２】配列番号２で表される塩基配列を含む請求項１記載のフラビン還元酵素遺伝子。
【請求項３】塩基配列が配列番号３で表されるフラビン還元酵素遺伝子。
【請求項４】塩基配列が配列番号４で表されるアミノ酸配列を含むフラビン還元酵素遺伝子。
【請求項５】塩基配列が配列番号１で表されるＤＮＡを有する組換えベクター。
【請求項６】配列番号２で表される塩基配列を有する遺伝子がプラスミドベクターへ挿入された請求項５記載の組換えベクター。
【請求項７】配列番号１で表される塩基配列を有するＤＮＡを含む組換えベクターを含有する細菌。
【請求項８】塩基配列が配列番号１で表されるＤＮＡを含む組換えベクターで修飾されてなる細菌を培養することからなる配列番号４で表されるアミノ酸配列を含む酵素の製法。」
　
 ２．引用文献の記載事項
　これに対して、原査定の拒絶の理由に引用された、本願の出願の日前である平成５年３月２日に頒布された特開平５−４９４７９号公報（以下、「引用文献１」という。）には、ビブリオ・ハーベイ（Vibrio harveyi）のＤＮＡライブラリーからＮＡＤＨ：ＦＭＮオキシドレダクターゼをコードするＤＮＡをクローニングしたこと（【００６５】〜【００６８】）、その塩基配列を決定し、その塩基配列が配列番号１に示されたものであること（【００６９】〜【００７１】）、前記クローニングしたＤＮＡを含む発現ベクターを構築し、該発現ベクターで形質転換した形質転換体を培養して、ＮＡＤＨ：ＦＭＮオキシドレダクターゼを生産できたこと（【００７２】〜【００８０】）が記載されていると認められる。また、引用文献１の配列表の配列番号１には、配列番号１の塩基配列によりコードされるアミノ酸配列が記載されている。この記載事項によると、引用文献１には、引用文献１に記載の配列表の配列番号１のアミノ酸配列をコードする塩基配列を含むＮＡＤＨ：ＦＭＮオキシドレダクターゼ遺伝子の発明（以下、「引用発明」という。）が記載されていると認められる。
　
３．対比
　次に、本願発明１と引用発明とを対比する。
　引用発明の「ＮＡＤＨ：ＦＭＮオキシドレダクターゼ遺伝子」は、本願発明１の「フラビン還元酵素遺伝子」に相当する。
　よって、両者は、フラビン還元酵素遺伝子である点で一致し、本願発明１は、本願明細書に記載の配列表の配列番号１で表される塩基配列を含むものであるのに対し、引用発明は、引用文献１に記載の配列表の配列番号１のアミノ酸配列をコードする塩基配列を含むものである点で相違する。
　ここで、本願発明１に含まれるものである、ビブリオ・フィシェリ（Vibrio fischeri）由来のフラビン還元酵素遺伝子の塩基配列である配列番号２の塩基配列と、引用発明に含まれるものである、ビブリオ・ハーベイ（Vibrio harveyi）由来のフラビン還元酵素遺伝子の塩基配列である配列番号１の塩基配列とを比較すると、両者の相同性は７３％であり、すなわち、両者は、全体に渡って７３％が一致しているが、２７％は塩基が異なっている点で相違するといえる。
　
４．当審の判断
（１）相違点について
　本願発明の対象となっているフラビン還元酵素に関しては、フラビン還元酵素がビブリオ・ハーベイにもビブリオ・フィシェリにも存在することは、本願出願日前に公表されている文献であるMol.Cell.Biochem.,Vol.6,No.1(1975)p.53-64（以下、「参考文献１」という。これらの文献には、ビブリオ・ハーベイは「Beneckea harveyi」と、ビブリオ・フィシェリは「Photobacterium fischeri」と記載されている。）、J.Biolumin.Chemilumin.,Vol.5,No.3(1990)p.187-192（以下、「参考文献２」という。この文献には、ビブリオ・ハーベイは「Vibrio harveyi」と、ビブリオ・フィシェリは「Vibrio fischeri」と記載されている。）に記載されているように、本願出願前周知の事柄であったと認められる。また、上記参考文献２に記載されているように、ビブリオ・ハーベイとビブリオ・フィシェリは同じビブリオ属に分類されていることも、本願出願前周知の事柄であったと認められる。
　そして、ある生理活性を有する蛋白質をコードするＤＮＡがある種からクローニングされていた場合に、上記ＤＮＡの塩基配列に基づいて作成したプローブ又はプライマーを用いて、上記蛋白質と対応する別の種由来の蛋白質をコードするＤＮＡをクローニングすることは、本出願前広く行われていることである。
　よって、フラビン還元酵素がビブリオ・ハーベイにもビブリオ・フィシェリにも存在すること、ビブリオ・ハーベイとビブリオ・フィシェリは同じ属であることが本願出願前周知の事柄であり、そして、そのビブリオ・ハーベイ由来のフラビン還元酵素をコードするＤＮＡの塩基配列が引用文献１に記載されているのであるから、引用文献１記載のＤＮＡの塩基配列に基づいて作成したプローブ又はプライマーを用いて、ビブリオ・フィシェリのＤＮＡライブラリーより、ビブリオ・フィシェリ由来のフラビン還元酵素をコードするＤＮＡである、本願の配列番号２で表される塩基配列を含むＤＮＡをクローニングすることは、当業者が容易になし得ることである。そして、ビブリオ・ハーベイ由来のフラビン還元酵素遺伝子の塩基配列とビブリオ・フィシェリ由来のフラビン還元酵素遺伝子の塩基配列とは７３％もの相同性を有しているのであるから、ビブリオ・ハーベイ由来のフラビン還元酵素遺伝子の塩基配列に基づいて、ビブリオ・フィシェリ由来のフラビン還元酵素遺伝子をクローニングすることに技術的困難性があったとは認められない。
　また、本願明細書に記載されている「発光細菌のＦＭＮ還元活性を有する酵素を大量に発現する生物あるいは微生物を作出することができ、さらにその遺伝子導入生物から抽出することにより該還元酵素を大量に調製することができる。」という効果も、遺伝子をクローニングすれば奏せられる自明の効果であって格別顕著なものとは認められない。
　
（２）審判請求人の主張
　ところで、請求人は、審判請求書において、
　「審査官の一つ目の認定通り、「ある微生物の既知のタンパク質をコードする遺伝子の一部をプライマーとしてＰＣＲ法により、該タンパク質と同様の活性を有する他の微生物由来のタンパク質をコードする遺伝子を取得すること」は、本願出願時において周知の技術であった。しかし、これは「同種由来であれば一般に相同性が高いとの技術常識に基づいて、そのような同種由来である微生物の既知のタンパク質をコードする遺伝子の一部をプライマーとして」用いる場合のことである。しかし、同種由来でなければＰＣＲ法によって遺伝子を取得できるとは限らない。」（以下「主張（ａ）」という。）、
　「本願発明は、上述の通り、「大腸菌と発光細菌Xenorhabdus luminescens (ATCC 29999)のフラビン還元酵素遺伝子(fre)のコーディング領域で保存されている部分である図１に示す合成オリゴヌクレチド・プライマーＦＲＥ３とＦＲＥ４を用いて」ＰＣＲ法により取得された遺伝子等である。すなわち、引用例１の塩基配列とは無関係に取得した遺伝子等であり、更には、後述の通り、相同性が高いとはいえないことからも、引用例１に記載されたビブリオ・ハーベイ由来のＮＡＤＨ：ＦＭＮオキシドレダクターゼ遺伝子の塩基配列に基づいて、容易になし得た発明ではない。・・・・・・本願発明の遺伝子の塩基配列と引用例１の遺伝子の塩基配列との相同性は、７３％（１７３残基／２３６残基）であり、相同性が高いといえる値ではないことは当業者であれば十分に理解できるものである。」（以下「主張（ｂ）」という。）、
　「ビブリオ・フィシェリは、ビブリオ・ハーベイとは菌の形態、そのアミノ酸要求性及びマーカー酵素から判断して、全く異なるものであり、本来フォトバクテリウム属に近いものである。・・・・・・平成９年２月に特許庁から公表された生物関連発明の審査基準のうち、遺伝子工学に関するものによる「ある構造遺伝子が公知である場合、公知の構造遺伝子と同種由来であって、かつ公知の構造遺伝子と同一の性質・機能を有する、天然に存在する変異体（対立遺伝子変異体等）の構造遺伝子に係る発明は、進歩性を有しない。ただし、本願発明の構造遺伝子が上記公知の構造遺伝子に比較して、当業者が予想できない有利な効果を奏する場合には、進歩性を有する。」に基づいて考えれば、本願のビブリオ・フィシェリ由来の遺伝子は公知の構造遺伝子たる引用例１のビブリオ・ハーベイとは同種由来ではないことから、進歩性を有しないということにはならない。つまり、論理付けできないので、進歩性は肯定されることになる。」（以下「主張（ｃ）」という。）、
　及び「本願発明の効果として、ＦＡＤ及びリボフラビンでも還元活性を示すことが挙げられる。これは、引用例１の発明の効果には記載されていない、異質な効果であり」（以下「主張（ｄ）」という。）
と主張しているので、以下この点について検討する。
　
　主張（ａ）について
　請求人は、「同種由来でなければＰＣＲ法によって遺伝子を取得できるとは限らない。」と主張しているが、確かに異種間の遺伝子のクローニングが成功しない場合も存在するであろうが、文献を示すまでもなく、異種間の遺伝子のクローニングが成功した例は本出願前数多く知られており、異種間であっても相同性がある程度存在すれば、異種間の遺伝子のクローニングは成功する蓋然性が高いといえるので、同種由来でなければＰＣＲ法によって遺伝子を取得できないということはなく、相同性の高さによっては異種間であってもＰＣＲ法によって遺伝子を取得できるものと認められる。例えば、本願出願人の出願に係る特願平４−２７９０２９号の平成７年５月１５日付け意見書において、「一般に、遺伝子を単離しようとする場合、拾いあげようとする遺伝子と一次構造が既知の遺伝子間で相同性が、究めて重要なポイントとなる。一般的に、塩基配列の相同性が７０％までは、ハイブリダイゼーションにより目的とする遺伝子を釣り上げることが可能であるとされている［増補版ラボマニュアル遺伝子工学、村松政実編（1990)丸善，p.100-112.]。このような観点から、本出願のVibrio fischeriのフラビン還元酵素遺伝子を単離するためには、先ず、塩基配列レベルで７０％の相同性を有する酵素蛋白遺伝子の存在が前提となる。」と記載していることからも、相同性がある程度存在すれば異種間の遺伝子であってもクローニングが可能であることを当業者が認識していたといえる。そして、本願発明に係るビブリオ・フィシェリ由来のフラビン還元酵素遺伝子の塩基配列はビブリオ・ハーベイ由来のものと７３％の相同性があるのであるから、ビブリオ・ハーベイ由来のフラビン還元酵素遺伝子の塩基配列に基づいて、ビブリオ・フィシェリ由来のフラビン還元酵素遺伝子をクローニングすることは、当業者であれば容易になし得たことと認められる。
　
　主張（ｂ）について
　本願発明１は物の発明であるから、明細書に具体的に記載されている方法とは別の方法によって、本願発明１のビブリオ・フィシェリ由来のフラビン還元酵素遺伝子のクローニングが容易であることが論理付けられれば、本願発明１の進歩性は否定される。また、相同性の数値に関しては、上記「主張（ａ）について」において記載しているように、「７３％」という相同性の数値が、遺伝子のクローニングが容易にできない程の数値であり、相同性が高いとはいえない数値であると当業者が理解していたということはできない。
　
　主張（ｃ）について
　請求人が主張するように、ビブリオ・フィシェリがビブリオ・ハーベイとは異なる種であることは認められるものの、請求人が引用した前記審査基準の記載は同種由来の遺伝子についてのものであり、異種間の遺伝子のクローニングについてのものではないので、前記審査基準の記載をもって異種間の遺伝子のクローニングに係る発明の進歩性が肯定されると結論づけることはできない。なお、異種間の遺伝子のクローニングにおいて進歩性がない場合については、「特許・実用新案審査基準　第VII部　特定技術分野の審査基準　第2章　生物関連発明　6.　遺伝子関連発明事例集　6.3　進歩性がない場合　事例４」に記載されている。
　
　主張（ｄ）について
　ビブリオ・ハーベイ、ビブリオ・フィシェリ由来のフラビン還元酵素が、ＦＭＮだけでなくＦＡＤ、リボフラビンに対して還元活性を有することは、参考文献１、及び、本願出願日前に公表されている文献であるJ.Biol.Chem.,Vol.252,No.21(1977)p.7495-7499（参考文献３）に記載されているように本出願前周知の事柄であったと認められるので、請求人が主張する前記効果は、異質な効果とは認められない。
　
５．むすび
　したがって、本願発明１は、引用文献１に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。また、本願発明２〜本願発明８についても、同様の理由により引用文献１に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。
　よって、結論のとおり審決する。