【事件の表示】
　平成　９年特許願第　４５０９８号「β−ガラクトシド−α２，６−シアル酸転移酵素」拒絶査定不服審判事件〔平成１０年　９月　８日出願公開、特開平１０−２３４３６４〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　出願の経緯
　本願は，平成９年２月２８日を出願日とする出願であって，平成１４年９月３０日付けで拒絶査定がなされ，これに対し，同年１１月５日に拒絶査定に対する審判請求がなされるとともに，同年１２月５日付けの手続補正がなされたものである。
　
第２　平成１４年１２月５日付けの手続補正について
１．結論
　平成１４年１２月５日付けの手続補正（以下，「本件補正」という。）を却下する。
　
２．理由
　本件補正は，特許請求の範囲を以下のように補正するものである。
　
「【請求項１】　配列番号１の１６から，４９８ないし６７５のいずれかまで，のアミノ酸配列を有する組換えタンパク質であって，但し，配列番号１の１６から６７５のアミノ酸配列を有する組換えタンパク質である場合を除く上記組換えタンパク質からなる，β−ガラクトシド−α２，６−シアル酸転移酵素。
【請求項２】　配列番号１の１６−４９８のアミノ酸配列を有する組換えタンパク質からなる，請求項１の酵素。
【請求項３】　配列番号１の１６−６７５のアミノ酸配列を有する組換えタンパク質からなる，請求項１の酵素。
【請求項４】　配列番号１の１６−４９８のアミノ酸配列をコードするＤＮＡまたは配列番号１の１６−４９８において，１若しくは複数のアミノ酸が欠失，置換若しくは付加されたアミノ酸配列からなり，かつβ−ガラクトシド−α２,６−シアル酸転移酵素活性を有するタンパク質をコードするＤＮＡを含む発現ベクターで形質転換された宿主細胞を，β−ガラクトシド−α２,６−シアル酸転移酵素の発現を促進する条件下で培養し，その培養物からβ−ガラクトシド−α２,６−シアル酸転移酵素タンパク質を回収することからなる，膜結合領域の少なくとも一部を欠損している組換えβ−ガラクトシド−α２,６−シアル酸転移酵素の製造方法。
【請求項５】　発現ベクターに含まれるＤＮＡが，さらに，配列番号１の４９９−Ｘ（Ｘは，５００−６７４の整数である）のアミノ酸配列をコードするＤＮＡ領域も含む，請求項４の方法。
【請求項６】　配列番号１の１６−６７５のアミノ酸配列をコードするＤＮＡまたは配列番号１の１６−６７５において，１若しくは複数のアミノ酸が欠失，置換若しくは付加されたアミノ酸配列からなり，かつβ−ガラクトシド−α２,６−シアル酸転移酵素活性を有するタンパク質をコードするＤＮＡを含む発現ベクターで形質転換された宿主細胞を，β−ガラクトシド−α２,６−シアル酸転移酵素の発現を促進する条件下で培養し，その培養物からβ−ガラクトシド−α２,６−シアル酸転移酵素タンパク質を回収することからなる，組換えβ−ガラクトシド−α２,６−シアル酸転移酵素の製造方法。
【請求項７】　発現ベクターのシグナル配列が宿主由来のＤＮＡである，請求項４，５または６に記載の方法。
【請求項８】　発現ベクターのシグナル配列が，配列番号１の１−１５のアミノ酸配列を含むペプチドをコードするＤＮＡ配列である，請求項４，５または６に記載の方法。」
　
　上記補正は，請求項１のβ−ガラクトシド−α２，６−シアル酸転移酵素について，「配列番号１の１６から，４９８ないし６７５のいずれかまで，のアミノ酸配列を有する組換えタンパク質からなる」ものを「配列番号１の１６から，４９８ないし６７５のいずれかまで，のアミノ酸配列を有する組換えタンパク質であって，但し，配列番号１の１６から６７５のアミノ酸配列を有する組換えタンパク質である場合を除く上記組換えタンパク質からなる」ものに補正するものである。また，請求項４を削除し，請求項９における「配列番号１の１−１５において，１若しくは複数のアミノ酸が欠失，置換若しくは付加されたアミノ酸配列からなり，且つシグナル活性を有するペプチドをコードするＤＮＡ配列」である場合を削除するものであり，平成１５年改正前特許法第１７条の２第４項第２号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　そこで，本件補正後の請求項１〜８に係る発明が，特許出願の際，独立して特許を受けることができるものであって，同法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第４項の規定に適合するかについて以下に検討する。
　
３．特許法第２９条第１項第３号の規定違反について
（１）本件補正後の請求項１に係る発明（以下，「補正発明１」という。）のβ−ガラクトシド−α２，６−シアル酸転移酵素は，フォトバクテリウム  ダムセーラ（Photobacterium damsela) JTO160から得られたＳＴ０１６０に係るものであり，補正発明１における「配列番号１の１６から，４９８ないし６７５のいずれかまで，のアミノ酸配列を有する組換えタンパク質であって，但し，配列番号１の１６から６７５のアミノ酸配列を有する組換えタンパク質である場合を除く上記組換えタンパク質」は，本願明細書中の「配列番号１はＳＴ０１６０タンパク質のアミノ酸を示したものである。ＳＴ０１６０タンパク質は，１５個のアミノ酸残基（配列番号１の１−１５）からなるシグナル配列，細胞外領域（配列番号１の１６−４９８）を含む，全長６７５個のアミノ酸残基で構成される。」（【００１８】参照。），並びに，「配列番号１のアミノ酸配列のＣ末端領域（配列番号１の４９７−６７５）は，・・・この部分がＳＴ０１６０の膜結合領域であると推定される。」（【００１９】参照。）との記載を考えれば，フォトバクテリウム  ダムセーラ（Photobacterium damsela) JTO160から得られたβ−ガラクトシド−α２，６−シアル酸転移酵素（ＳＴ０１６０）のシグナル配列及びＣ末端の４９８〜６７５までの領域の一部若しくは全部が削除されたアミノ酸配列を有するものと認められる。
　一方，原査定で引用した本願出願前に頒布された刊行物である特開平０８−１５４６７３号公報（以下，「引用例１」という。）には，フォトバクテリウム  ダムセーラ（Photobacterium damsela) JTO160から得られたβ−ガラクトシド−α２，６−シアル酸転移酵素が記載され，該酵素の分子量は約61,000であり，そのアミノ末端（Ｎ末端）アミノ酸配列がX-Asn-Ser-Asp-Asn-Thr-Ser-Leu-Lys-Glu-Thr-Valであることが記載されている（特許請求の範囲及び【００２３】参照。）
　ここで，引用例１に記載の酵素は，補正発明１と同じフォトバクテリウム  ダムセーラ（Photobacterium damsela) JTO160から得られたβ−ガラクトシド−α２，６−シアル酸転移酵素であり，補正発明１の酵素のＮ末端から１２個のアミノ酸配列（配列番号１の１６から１２個のアミノ酸配列）は，上記引用例１に記載された酵素のＮ末端アミノ酸配列と一致するから，引用例１に記載の酵素は，補正発明１と同様にシグナル配列が削除されたものであり，そのＮ末端は，補正発明１における配列番号１の１６のアミノ酸から始まるものと認められる。そして，補正発明１に係る酵素の全長６７５個のアミノ酸残基からシグナル配列を除いた蛋白質の推定される分子量は７４.８ｋＤａであり（本願明細書中【００１８】参照），一方、引用例１に記載の酵素の分子量が約61,000であることから，引用例１に記載の酵素は，補正発明１の全長配列（配列番号１の１６〜６７５までのアミノ酸配列）から，Ｃ末端の領域が削除されたものであり，その減少した分子量を考えれば，補正発明１における配列番号１の４９８〜６７４のいずれかのアミノ酸をＣ末端とするものといえる。
　そうしてみると，補正発明１と引用例１に記載された酵素は，フォトバクテリウム  ダムセーラ（Photobacterium damsela) JTO160から得られたβ−ガラクトシド−α２，６−シアル酸転移酵素のシグナル配列及び４９８〜６７５までのＣ末端の領域の一部が削除されたものである点で一致する。そして，補正発明１の酵素は遺伝子工学の手法により作成された「組換えタンパク質」であり，引用例１に記載された酵素は天然から精製されたものであるが，このように作成ないし取得した方法が相違することにより，両者が物として異なるものであるとも認められない。
したがって，補正発明１は引用例１に記載された発明であると認められる。
　
（２）なお，この点につき，当審は，平成１７年１２月２８日付けで，審判請求人に対して，補正発明１は，以下のとおり，依然として特許を受けることができない旨，指摘し，これについて意見があれば回答をするように審尋したが，審判請求人からは，何ら回答はなく，補正発明１が引用例１に記載された発明であるということは妥当なものであるといえる。 
　
「補正により，請求項１に「但し，配列番号１の１６から６７５のアミノ酸配列を有する組換えタンパク質である場合を除く」が追加されたが，先の引用例１，２に記載されている酵素は，その分子量（本願明細書【００１８】参照。）から推定して「配列番号１の１６から６７５のアミノ酸配列を有するタンパク質」ではないから，上記補正により先の結論は変わらない。よって，請求項１に記載されている組換えタンパク質からなる酵素は，先の引用例１，２に記載されている酵素と物として区別が付かない。・・・ 
したがって，請求項１に係る発明は，先の引用例１，２に記載された発明であるから，特許法第２９条第１項第３号に該当し，特許を受けることができ・・・ない。」
　　
４．むすび
　したがって，本件補正は，平成１５年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第４項の規定に違反するので，特許法第１５９条第１項の規定において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。
　
第３　本件補正前の発明について
１．本件補正前の発明について
　本件補正は，上記第２のとおり却下されたので，本件出願の請求項１に係る発明は，平成１４年８月２０日付け手続補正書で補正された明細書の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
　
「【請求項１】　配列番号１の１６から，４９８ないし６７５のいずれかまで，のアミノ酸配列を有する組換えタンパク質からなる，β−ガラクトシド−α２，６−シアル酸転移酵素。」（以下，「本願発明１」という。）
　
２．判断
　本願発明１は，補正発明１に加えて，本件補正の「但し，配列番号１の１６から６７５のアミノ酸配列を有する組換えタンパク質である場合を除く」との限定により除かれた「配列番号１の１６から６７５のアミノ酸配列を有する組換えタンパク質」という態様を更に含むものである。そうしてみると，本願発明１は，その態様として補正発明１をそのまま含むものであるから，上記第２の３．で詳述したのと同様の理由で，本願発明１は，引用例１に記載された発明であると認められる。
　
３．むすび
　以上のとおりであるから，本願発明１は，特許法第２９条第１項第３号に該当し，特許を受けることができないので，その余の本件補正前の本願の請求項に係る発明について検討するまでもなく，本特許出願は拒絶すべきものである。
　
　よって，結論のとおり審決する。