【事件の表示】
　平成１０年特許願第２１８６６４号「光情報記録媒体」拒絶査定不服審判事件〔平成１２年　２月　２日出願公開、特開２０００−　３３７７５〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯
　本願は、平成１０年７月１７日の出願であって、拒絶理由通知に応答して平成１５年３月２８日付けで手続補正がなされたが、平成１５年６月３日付けで拒絶査定がなされ、これに対し、同年７月９日に拒絶査定に対する審判が請求されるとともに、同年８月４日付けで手続補正がなされたものである。
　
２．平成１５年８月４日付けの手続補正についての補正却下の決定
［補正却下の決定の結論］
　　平成１５年８月４日付けの手続補正を却下する。
　
［理由］
（１）補正後の本願発明
　本件補正により、
　補正前（平成１５年３月２８日付け手続補正書参照）の特許請求の範囲の
　「【請求項１】基板上に色素層を含む光干渉層を有する光情報記録媒体において、該色素層が下記一般式〔化１〕で表わされるトリメチン系シアニン色素を含有し、該光干渉層が６２０ｎｍ〜６９０ｎｍの波長領域から選ばれたレーザー光により記録及び再生が可能である光情報記録媒体であって、上記光干渉層の可視紫外分光光度計による吸収スペクトル（吸光度の波長４００〜８００ｎｍ範囲の波長依存性）において、メインピークｈ1とセカンドピークｈ2の吸光度比ｈ1／ｈ2が多くても０．８である光情報記録媒体。
【化１】
〔ただし、Ａは下記一般式〔化２〕ないし〔化５〕のいずれかを表わし、
【化２】
、
【化３】
、
【化４】
、
【化５】
、
Ａ’は下記一般式〔化６〕ないし〔化９〕のいずれかを表わし、
【化６】
、
【化７】
、
【化８】
、
【化９】
、
ＡとＡ’は同種であっても異種であってもよく（ただし、ｍ、ｎは置換基の数であってそれぞれ１又は複数の整数を表わす。）、Ｒ、Ｒ’は置換又は非置換のアルキル基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基、アルキルカルボキシル基、アルコキシル基、アルキルヒドロキシル基、アラルキル基、アルケニル基、アルキルアミド基、アルキルアミノ基、アルキルスルホンアミド基、アルキルカルバモイル基、アルキルスルファモイル基、水酸基、ハロゲン原子、アルキルアルコキシル基、ハロゲン化アルキル基、アルキルスルホニル基、金属イオン若しくはアルキル基と結合したアルキルカルボキシル基若しくはアルキルスルホニル基、フェニル基、ベンジル基、アルキルフェニル基及びフェノキシアルキル基（ベンゼン環部分及び／又はアルキル部分の水素原子をアルキル基、カルボキシル基、水酸基、ハロゲン原子等の金属イオン以外の置換基で置換してもよく、前記フェニル基、ベンジル基、アルキルフェニル基の該当部分についても同様である。）の群から選択される置換基を表わし、同種でも異種でもよく、Ｘ−はハロゲン原子、ＰＦ6−、ＳｂＦ6−、リン酸、過塩素酸、ホウフッ化水素酸、ベンゼンスルホン酸、トルエンスルホン酸、アルキルスルホン酸、ベンゼンカルボン酸、アルキルカルボン酸、トリフルオロメチルカルボン酸、過ヨウ素酸、ＳＣＮ−、テトラフェニルホウ酸及びタングステン酸の陰イオンの群のなかから選択される陰イオンを表わす。〕
　　【請求項２】　基板上に色素層を含む光干渉層を有する光情報記録媒体において、該色素層が請求項１に記載の一般式〔化１〕で表わされるトリメチン系シアニン色素を含有し、該光干渉層が６２０ｎｍ〜６９０ｎｍの波長領域から選ばれたレーザー光により記録及び再生が可能である光情報記録媒体であって、上記光干渉層の可視紫外分光光度計による吸収スペクトル（吸光度の波長４００〜８００ｎｍ範囲の波長依存性）において、メインピークとセカンドピークからなるスペクトルの半値幅を大きくても１００ｎｍとする光情報記録媒体。
　　【請求項３】　色素層は上記一般式〔化１〕のトリメチン系シアニン色素のほかにその他の色素を含有し、かつ全色素中該一般式〔化１〕のトリメチン系シアニン色素を少なくとも５０重量％含有する請求項１又は２に記載の光情報記録媒体。
  　【請求項４】　光干渉層は金属錯体を含有する請求項１、２又は３に記載の光情報記録媒体。」を、
　補正後の特許請求の範囲の
　「【請求項１】　基板上に色素層を含む光干渉層を有する光情報記録媒体において、該色素層が下記一般式〔化１〕で表わされるトリメチン系シアニン色素を含有し、該光干渉層が６２０ｎｍ〜６９０ｎｍの波長領域から選ばれたレーザー光により記録及び再生が可能である光情報記録媒体であって、上記光干渉層の可視紫外分光光度計による吸収スペクトル（吸光度の波長４００〜８００ｎｍ範囲の波長依存性）において、メインピークｈ1とセカンドピークｈ2 の吸光度比ｈ1／ｈ2が多くても０．８であり、かつメインピークとセカンドピークからなるスペクトルの半値幅を大きくても１００ｎｍとする光情報記録媒体。
【化１】
〔ただし、Ａは下記一般式〔化２〕ないし〔化５〕のいずれかを表わし、
【化２】
、
【化３】
、
【化４】
、
【化５】
、
Ａ’は下記一般式〔化６〕ないし〔化９〕のいずれかを表わし、
【化６】
、
【化７】
、
【化８】
、
【化９】
、
ＡとＡ’は同種であっても異種であってもよく（ただし、ｍ、ｎは置換基の数であってそれぞれ１又は複数の整数を表わす。）、Ｒ、Ｒ’は置換又は非置換のアルキル基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基、アルキルカルボキシル基、アルコキシル基、アルキルヒドロキシル基、アラルキル基、アルケニル基、アルキルアミド基、アルキルアミノ基、アルキルスルホンアミド基、アルキルカルバモイル基、アルキルスルファモイル基、水酸基、ハロゲン原子、アルキルアルコキシル基、ハロゲン化アルキル基、アルキルスルホニル基、金属イオン若しくはアルキル基と結合したアルキルカルボキシル基若しくはアルキルスルホニル基、フェニル基、ベンジル基、アルキルフェニル基及びフェノキシアルキル基（ベンゼン環部分及び／又はアルキル部分の水素原子をアルキル基、カルボキシル基、水酸基、ハロゲン原子等の金属イオン以外の置換基で置換してもよく、前記フェニル基、ベンジル基、アルキルフェニル基の該当部分についても同様である。）の群から選択される置換基を表わし、同種でも異種でもよく、Ｘ−はハロゲン原子、ＰＦ6−、ＳｂＦ6−、リン酸、過塩素酸、ホウフッ化水素酸、ベンゼンスルホン酸、トルエンスルホン酸、アルキルスルホン酸、ベンゼンカルボン酸、アルキルカルボン酸、トリフルオロメチルカルボン酸、過ヨウ素酸、ＳＣＮ−、テトラフェニルホウ酸及びタングステン酸の陰イオンの群のなかから選択される陰イオンを表わす。〕
　【請求項２】　色素層は上記一般式〔化１〕のトリメチン系シアニン色素のほかにその他の色素を含有し、かつ全色素中該一般式〔化１〕のトリメチン系シアニン色素を少なくとも５０重量％含有する請求項１に記載の光情報記録媒体。
　【請求項３】　光干渉層は金属錯体を含有する請求項１又は２に記載の光情報記録媒体。」
とする補正を含むものである。
　
　この補正は、補正の前後の記載を対比すると、請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項である「吸収スペクトル」について、「かつメインピークとセカンドピークからなるスペクトルの半値幅を大きくても１００ｎｍとする」との限定を付加するもの、又は、請求項２に記載した発明を特定するために必要な事項である「吸収スペクトル」について、「メインピークｈ1とセカンドピークｈ2の吸光度比ｈ1／ｈ2が多くても０．８であり、かつ」との限定を付加するものであって、特許法第１７条の２第４項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
　ところで、「メインピークｈ1とセカンドピークｈ2の吸光度比
ｈ
1
／ｈ
2
ｈ
２
／ｈ
１
　そこで、本件補正後の前記請求項１に記載された発明（以下、「本願補正発明」という。但し、上記吸光度比の誤記は正しく訂正したものとする。以下同様。）が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか（平成１５年改正前特許法第１７条の２第５項において準用する同法第１２６条第４項の規定に適合するか）について以下に検討する。
　
（２）引用例
　原査定の拒絶の理由に引用された、本願出願の日前の出願であって、その出願後に出願公開された特願平９−２１０５９２号（特開平１１−５３７６１号公報参照，平成１１年２月２６日公開、平成９年８月５日出願）の願書に最初に添付した明細書（以下「先願明細書」という。）には、次のように記載されている。なお、下線は、便宜上当審が付与した。
　
　（i）「【請求項１】　下記〔化１〕の一般式（Ｉ）で表される化合物からなることを特徴とする光学記録材料。
【化１】
」（【特許請求の範囲】の【請求項１】参照）、及び、
　（ii）「【請求項３】　上記一般式（Ｉ）において、
ＡおよびＢがともにニトロ基である
　（iii）「【請求項５】　
波長６２０〜６９０nmにおいて書き込み再生が可能な光学記録媒体に用いられる
　（iv）「【０００１】【発明の属する技術分野】　本発明は、情報をレーザ等により熱的情報パターンとして付与することにより記録する光学記録媒体に使用される光学記録材料に関し、詳しくは、可視及び近赤外領域の波長を有し且つ低エネルギーのレーザ等により高密度の光学記録及び再生が可能な光学記録媒体に使用される光学記録材料に関する。」（段落【０００１】参照）こと、
　（v）「【００２３】さらに、
An
−
で表されるアニオンとしては、例えば、塩素アニオン、臭素アニオン、沃素アニオン、弗素アニオン等のハロゲンアニオン；過塩素酸アニオン、チオシアン酸アニオン、六フッ化リンアニオン、六フッ化アンチモンアニオン、四フッ化硼素アニオンなどの無機系アニオン、または、ベンゼンスルホン酸アニオン、トルエンスルホン酸アニオン、トリフルオロメタンスルホン酸アニオン等の有機スルホン酸アニオン；オクチルリン酸アニオン、ドデシルリン酸アニオン、オクタデシルリン酸アニオン、フェニルリン酸アニオン、ノニルフェニルリン酸アニオン等の有機リン酸アニオンなどの有機系アニオン
【００２５】また、ｐは１〜３を示すが、
特にｐが１である化合物が、書き込みおよび再生の６２０〜６９０ｎｍの波長に対して感度に優れるため好ましい
　（vi）「【００２６】上記一般式（Ｉ）で表される化合物の代表例としては、下記〔化４〕〜〔化１０〕に示すΦ−１〜Φ−７などが挙げられる。尚、以下の例では、アニオンを省いた
シアニン色素
・・・（中略）・・・
【００３１】
【化８】
【００３２】
【化９】
【００３３】
【化１０】
【００３４】
これらの化合物の中でも
ＡおよびＢの両方がニトロ基である化合物が分子吸光係数が大きく好ましい
【００３５】上記一般式（Ｉ）で表される化合物からなる本発明の光学記録材料は、上記シアニン色素カチオンとアニオンとの塩であり、従来周知の方法に準じて製造することができる。」（段落【００３１】〜【００３５】参照）こと、
　（vii）「【００５１】
本発明の光学記録材料は、光学記録媒体の記録層として適用され
【００５２】上記
記録層の厚さは
好ましくは０．０１〜５μの範囲が適当である
【００５３】本発明の光学記録材料を、光学記録媒体の記録層に含有させる際の該記録層に対する使用量は、好ましくは５０〜１００重量％である。」（段落【００５１】〜【００５３】参照）こと、
　（viii）「【００５８】本発明の光学記録材料は、ＬＤ、ＣＤ、ＤＶＤ、ＣＤ−Ｒ、ＤＶＤ−Ｒ等の光ディスク用の色素として使用することができ、特に書き込み再生に６２０〜６９０ｎｍの波長の光を用いるＤＶＤ−Ｒに好適である。」（段落【００５８】参照）こと、
　（ix）「【００５９】【実施例】以下、実施例によって本発明を更に詳細に説明する。しかしながら、本発明は下記の実施例によって制限を受けるものではない。
【００６０】実施例１
　チタンキレート化合物（Ｔ−５０：日本曹達社製）を塗布、加水分解して下地層（０．０１μ) を設けた直径１２cmのポリカーボネートディスク
基板上に
記録層を形成した
【００６１】さらに、記録層上に１００ｎｍの金の反射膜を蒸着法により形成した。
【００６２】このようにして作成した各媒体を、３．６ｍ／ｓで回転させながら半導体レーザー (６３５nm、集光部出力７mW、周波数２KHz)を用いて基板裏面側から書き込みを行った。
【００６３】次いで、半導体レーザー (６５０nm、集光部出力０．１mW) を読み出し光とし、基板をとおしての反射光を検出してスペクトラムアナライザーにて、バンド巾３０KHzでＣ／Ｎ比を測定した。
【００６４】また、０．１mWのレーザーを読み出し光とし、１μ秒巾、３KHzのパルスとして、静止状態で５分間照射した後及び４０℃、相対湿度８８％の条件下に２５００時間保存した後の、基体裏面側からの反射率の変化（％）を測定した。
【００６５】それらの結果を下記〔表１〕に示す。
【００６６】【表１】
【００６７】
【化１１】
【００６８】
【化１２】
【００６９】
実施例２
　下記〔表２〕に示す色素を用いて実施例１と同様に各媒体を作成し、分光エリプソメーター（Ｍ−１５０、日本分光（株）製）を用いて屈折率（ｎ）と消衰係数（ｋ）を測定した。それらの結果を下記〔表２〕に示す。
【００７０】【表２】
【００７１】上記実施例から明らかなように、本発明に係る前記一般式（Ｉ）で表される化合物（ニトロ基を有するシアニン色素）を用いた場合（実施例１−１〜１−９、２−１〜２−９）は、従来のシアニン色素を用いた場合（比較例１−１、１−２、２−１、２−２）と比較して、書き込み感度に優れ、照射後及び保存後の反射率の低下が著しく小さく、またｎとｋのバランスが優れることから、極めて信頼性の高い記録が可能となる。」（段落【００５９】〜【００７１】参照）こと、
　（x）「【００７２】【発明の効果】　本発明の光学記録材料は、光安定性、保存安定性及び溶媒への溶解性が良好であり、且つ感度の高いものである。」（段落【００７２】参照）こと、が記載されている。
　
　これらの記載によれば、先願明細書には、以下の発明（以下「先願発明」という。）が開示されていると認めることができる。
　「基板上に下記〔化１〕の一般式（Ｉ）で表される化合物からなるシアニン色素の光学記録材料を含有させた記録層を有し、波長６２０〜６９０ｎｍにおいて書き込み再生が可能な光学記録媒体。
【化１】
前記アニオンのＡn−として、塩素アニオン、臭素アニオン、沃素アニオン、弗素アニオン等のハロゲンアニオン；過塩素酸アニオン、チオシアン酸アニオン、六フッ化リンアニオン、六フッ化アンチモンアニオン、四フッ化硼素アニオンなどの無機系アニオン、または、ベンゼンスルホン酸アニオン、トルエンスルホン酸アニオン、トリフルオロメタンスルホン酸アニオン等の有機スルホン酸アニオン；オクチルリン酸アニオン、ドデシルリン酸アニオン、オクタデシルリン酸アニオン、フェニルリン酸アニオン、ノニルフェニルリン酸アニオン等の有機リン酸アニオンなどの有機系アニオンなどを示す。」
　
（３）対比、判断
　そこで、本願補正発明と先願発明とを対比する。
　（ａ）先願発明に特定される一般式（Ｉ）の化合物において、ｐ＝１の場合がトリメチン系シアニン色素であり、基Ａと基Ｂがともにニトロ基で、Ｘが−Ｃ（ＣＨ３）２−であり、基Ｒ１，Ｒ２が独立に炭素原子数が１〜８のアルキル基、炭素原子数３〜８のアルケニル基、炭素原子数１〜１４のアラルキル基、または基−（Ｙ−Ｏ）ｑ−Ｒ３−Ｚ（Ｙは炭素原子数２〜４のアルキレン基を示し、Ｒ３は炭素原子１〜２０の二価の炭化水素基を示し、Ｚは水素原子またはハロゲン原子を示す。ｑは１〜４）、Ａn−が塩素アニオン、臭素アニオン、沃素アニオン、弗素アニオン等のハロゲンアニオン；過塩素酸アニオン、チオシアン酸アニオン、六フッ化リンアニオン、六フッ化アンチモンアニオンなどの無機系アニオン、または、ベンゼンスルホン酸アニオン、トルエンスルホン酸アニオン等の有機スルホン酸アニオンなどの有機系アニオンである場合は、
　本願補正発明に用いられる〔化１〕式（但し、Ａは〔化２〕式でｍ＝１、Ａ’は〔化６〕式でｎ＝１、ＲとＲ’が置換又は非置換のアルキル基、アラルキル基、アルケニル基、及びフェノキシアルキル基（ベンゼン環部分及び／又はアルキル部分の水素原子をアルキル基、ハロゲン原子等の金属イオン以外の置換基で置換してもよく。）の群から選択される置換基を表わし、同種でも異種でもよく、Ｘ−がハロゲン原子、ＰＦ6−、ＳｂＦ6−、過塩素酸、ベンゼンスルホン酸、トルエンスルホン酸、ＳＣＮ−の陰イオンの群のなかから選択される陰イオンを表わす場合）の化合物に相当する。
　更に、先願発明の一般式（Ｉ）の化合物の
代表例とされる
で、それらが実施例として用いられている場合にアニオンがＣｌＯ４−，Ｉ−のアニオンである色素（摘示（vi）、（ix）の表１と表２参照）も、本願補正発明の〔化１〕式の化合物に相当（なお、Φ−６の化合物のＮ原子に置換している基は、フェノキシアルキル基であることに留意。）し、特にΦ−７・ＣｌＯ４−は、本願補正発明の実施例に用いられる〔化２３〕式
の化合物と極めて類似する。
　
　（ｂ）引用例発明の「基板上に下記〔化１〕の一般式（Ｉ）で表される化合物からなるシアニン色素の光学記録材料を含有させた記録層を有し、波長６２０〜６９０ｎｍにおいて書き込み再生が可能な光学記録媒体。」は、本願補正発明の「基板上に色素層を含む光干渉層を有する光情報記録媒体において、該色素層が下記一般式〔化１〕で表わされるトリメチン系シアニン色素を含有し、該光干渉層を有する層が６２０ｎｍ〜６９０ｎｍの波長領域から選ばれたレーザー光により記録及び再生が可能である光情報記録媒体」に対応するところ、前記（ａ）を勘案して、いずれも、次の点で一致している。
　「基板上に色素層を含む層を有する光情報記録媒体において、該色素層が下記一般式〔化１〕で表わされるトリメチン系シアニン色素を含有し、該色素を含む層を有する層が６２０ｎｍ〜６９０ｎｍの波長領域から選ばれたレーザー光により記録及び再生が可能である光情報記録媒体」
　
　してみると、両発明は、少なくとも、次の点で一致する。
　「基板上に色素層を含む層を有する光情報記録媒体において、該色素層が下記一般式〔化１〕で表わされるトリメチン系シアニン色素を含有し、該色素層を含む層が６２０ｎｍ〜６９０ｎｍの波長領域から選ばれたレーザー光により記録及び再生が可能である光情報記録媒体。
【化１】
〔ただし、Ａは下記一般式〔化２〕を表わし、
【化２】
、
Ａ’は下記一般式〔化６〕を表わし、
【化６】
、
ＡとＡ’は同種であっても異種であってもよく（ただし、ｍ、ｎは置換基の数であってそれぞれ１を表わす。）、Ｒ、Ｒ’は置換又は非置換のアルキル基、アラルキル基、アルケニル基、及びフェノキシアルキル基（ベンゼン環部分及び／又はアルキル部分の水素原子をアルキル基、ハロゲン原子等の金属イオン以外の置換基で置換してもよく。）の群から選択される置換基を表わし、同種でも異種でもよく、Ｘ−がハロゲン原子、ＰＦ6−、ＳｂＦ6−、過塩素酸、ベンゼンスルホン酸、トルエンスルホン酸、ＳＣＮ−の陰イオンの群のなかから選択される陰イオンを表わす。〕」
　
　ところで、本願補正発明では、更に、
（Ａ）色素層を含む層に関し、「色素層を含む光干渉層」と規定し、
（Ｂ）「上記光干渉層の可視紫外分光光度計による吸収スペクトル（吸光度の波長４００〜８００ｎｍ範囲の波長依存性）において、メインピークｈ1とセカンドピークｈ2 の吸光度比ｈ1／ｈ2（当審注：ｈ２／ｈ１の誤記）が多くても０．８であり、かつメインピークとセカンドピークからなるスペクトルの半値幅を大きくても１００ｎｍとする」と規定しているので、
これらの規定される構成について、先願明細書に開示かあるか以下に検討する。
　
　（Ａ）の点について
　本願明細書の段落【０００６】に、「本発明において、
光干渉層とは
色素層を含む記録層
　そうであるから、該「色素を含む光干渉層」は、先願発明の「色素の光学記録材料を含有させた記録層」に他ならない。
　
　（Ｂ）の点について
　先願明細書には、（Ｂ）の吸収スペクトルに関する規定は表現上言及されていない。
　しかしながら、本願明細書段落【０００７】には、
　「上記の色素層には上記一般式〔化１〕で表わされるトリメチン系シアニン色素を含有させるが、その色素としては、この一般式においてＡが上記一般式〔化２〕〜〔化５〕の一般式から任意に選択され、Ａ’が上記一般式〔化６〕〜〔化９〕の一般式から任意に選択され、両者のその
選択したそれぞれの個々の全ての組み合わせの化合物が挙げられる
　このようなインドール環に結合したベンゼン環状又はナフタレン環に
ニトロ基の置換基を有するトリメチン系シアニン色素を含有する色素層を有する光干渉層にレーザー光を照射した場合のレーザー光波長に対する吸光度のスペクトルについては、図１の符号を用いて示すと、メインピークａと、セカンドピークｂの吸光度比ｈ
2
／ｈ
1
を０．８未満にすることができ、メインピークａとセカンドピークｂからなるスペクトルの半値幅ｄを１００ｎｍ未満とすることができる
ニトロ基の代わりにその他の置換基、例えば水素原子等を用いた場合には、上記の吸光度比ｈ
2
／ｈ
1
は０．８未満にはできず、少なくとも０．８、すなわち０．８以上になり、上記のスペクトルの半値幅ｄは１００ｎｍ未満にはできず、少なくとも１００ｎｍ、すなわち１００ｎｍ以上になる
　このようにトリメチン系シアニン色素のインドール環に結合したベンゼン環又はナフタレン環に
ニトロ基を導入することにより、セカンドピークが小さくなることと、メインピークとセカンドピークからなるスペクトルがシャープ（急峻）になることにより、光干渉層の単位膜厚当たりの吸光度が大きくなり
　記録感度が良く、変調度やジッター等の特性が良ければ、記録パワーを小さくしたり、記録速度を高めることができる。」（注：下線は当審が付与した。）
と説明されていることからみて、〔化１〕式の構造式で示されるトリメチン系シアニン色素にニトロ基を導入すれば、「吸光度比ｈ2／ｈ1を０．８未満にすることができ」、かつ「半値幅ｄを１００ｎｍ未満とすることができる」のであって、他にどのような条件が必要かは何ら言及されていないのである（本願明細書の他の箇所の記載を検討しても同様である。）。
　そうであるから、トリメチン系シアニン色素のベンゼン環にニトロ基を導入した化合物が分子吸光係数が大きく好ましいとされていて、そのようなニトロ基を導入した〔化１〕式の化合物を記録用の色素として用いることが開示されている先願発明においても、その記録層（光干渉層に相当）の吸収スペクトルが、「上記光干渉層の可視紫外分光光度計による吸収スペクトル（吸光度の波長４００〜８００ｎｍ範囲の波長依存性）において、メインピークｈ1とセカンドピークｈ2 の吸光度比ｈ1／ｈ2（注：ｈ２／ｈ１の誤記）が多くても０．８であり、かつメインピークとセカンドピークからなるスペクトルの半値幅を大きくても１００ｎｍ」であると言うほか無いのである。
　この点に関し、審判請求理由において請求人は、『スペクトルから得られる上記(ii)、(iii) の測定値は、色素層に使用するトリメチン系シアニンの種類のみならず、その膜厚にも影響されるが、本願実施例では、その膜厚として６０ｎｍが示されており（〔００１８〕の段落の末行）、その包括的記載個所にはその膜厚として「５０〜７０ｎｍ」が示されている（〔００１７〕の段落の中程）のに対し、同引用文献12（当審注：先願明細書）に記載の実施例では「厚さ１００ｎｍの記録層」とあり（〔００５９〕の段落の末行）、両者には大差があるが、その測定値に影響を及ぼす要素についての相違からも、同文献のものはその測定値はさらに大きくなるのではないかとの疑問もある。　したがって、本発明は、引用文献１３は論外としても、引用文献１２に記載されたものとも同一とはいえない。』（平成１５年８月４日付け請求の理由の手続補正書第９頁参照）と主張している。
　しかしながら、本願明細書段落【０００７】には、上記摘示の如く、「単位膜厚当たりの吸光度が大きくなり、記録効率が向上するので、いわゆる記録感度が向上する。記録感度が向上すれば、光干渉層の膜厚を従来より薄く、例えば厚くても７０ｎｍ、すなわち７０ｎｍ以下にしても、変調度を現在の規格に適合できるようにすることができる」とされているように、色素にニトロ基を導入することによって吸光度を大きくでき、その結果として膜厚を薄くできるとされているだけであって、膜厚を選択することによって吸光スペクトル（ｈ２／ｈ１比、半値幅）をコントロールすることは何ら記載されていないし、自明でもないのである。もし、膜厚によって吸光スペクトルをコントロールするのであれば、それは当初明細書に記載の無い新規な発明を作り出すものであるばかりか、更に膜厚を含め各種選択する条件が自明ではないから、それらの条件を決めるために当業者に過度の試行錯誤が要請されるものであり、出願当初の明細書に必要な裏付けの記載が欠けていると言う他ないから、前記（Ｂ）の吸収スペクトルの特定は、前記判断の如くトリメチン系色素のベンゼン環にニトロ基を導入した化合物を用いることによって得られる単なる物性であると解するのが妥当である。ちなみに、先願発明において、記録層の膜厚としてその実施例の１００ｎｍに限定すべき理由はない（摘示（vii）に０．０１〜５μｍ、即ち１０ｎｍ〜が好ましいとされている）ばかりか、本願補正発明においても、記録層（光干渉層）の膜厚を限定しているわけでもない。
　したがって、前記請求人の主張は、失当であり採用すべきではない。
　
　よって、本願補正発明は、先願明細書に記載された発明と同一であり、しかも、本願出願の発明者が上記先願明細書に記載された発明の発明者と同一であるとも、また、本願の出願時に、その出願人が上記特許出願の出願人と同一であるとも認められないので、本願補正発明は、特許法第２９条の２の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　
（４）むすび
　以上のとおり、本件補正は、平成１５年改正前特許法第１７条の２第５項で準用する同法第１２６条第４項の規定に違反するものであり、特許法第１５９条第１項で準用する特許法第５３条第１項の規定により却下されるべきものである。
　
３．本願発明について
　平成１５年８月４日付けの手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項１〜４に係る発明は、平成１５年３月２８日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項１〜４に記載された事項により特定されるのもと認められるところ、そのうち請求項１または請求項２に係る発明（以下、同項記載の発明をいずれも「本願発明」という。）は、前記２．（１）に記載されたとおりのものである。
　なお、「メインピークｈ1とセカンドピークｈ2の吸光度比
ｈ
1
／ｈ
2
ｈ
２
／ｈ
１
　
（１）引用例
　原査定の拒絶理由に引用される先願発明、およびその記載事項は、前記「２．（２）」に記載したとおりである。
　
（２）対比、判断
　本願発明は、前記２．で検討した本願補正発明から「「吸収スペクトル」の限定事項である「かつメインピークとセカンドピークからなるスペクトルの半値幅を大きくても１００ｎｍとする」との構成を省いたもの（本願請求項１に係る発明）であり、又は、「メインピークｈ1とセカンドピークｈ2の吸光度比ｈ1／ｈ2（当審注：ｈ２／ｈ１の誤記）が多くても０．８であり、かつ」との構成を省いたもの（本願請求項２に係る発明）である。
　そうすると、本願発明の構成要件を全て含み、さらに他の構成要件を付加したものに相当する本願補正発明が、前記「２．（３）」に記載したとおり、先願発明と同一であり、しかも、本願出願の発明者が上記先願明細書に記載された発明の発明者と同一であるとも、また、本願の出願時に、その出願人が上記特許出願の出願人と同一であるとも認められないので、本願発明は特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができないものである。
　
（３）むすび
　以上のとおり、本願請求項１又は２に係る発明は、特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができない。それ故、本願はその余の請求項について論及するまでもなく拒絶すべきものである。
　よって、結論のとおり審決する。