【事件の表示】
　上記当事者間の特許第３４７３８４２号発明「ゴム用可塑剤」の請求項１に係る特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求を認める。
　審判費用は、被請求人の負担とする。
【理　由】
                            
１．手続の経緯
　本件特許第３４７３８４２号は、平成１２年９月２５日に出願された特願２０００−３２９６４４号の出願に係り、平成１５年９月１９日に特許権の設定登録がなされた後、その請求項１に係る発明の特許について審判請求人出光興産株式会社より平成１６年８月５日に無効審判が請求され、平成１６年１０月２９日に答弁書と共に訂正請求書が提出され、平成１７年１月１１日に弁駁書が提出され、平成１７年３月１５日に口頭審理が行われ、その後双方から上申書が提出された後、訂正拒絶の理由が通知され、その指定期間内である平成１７年５月１３日に被請求人から意見書が提出されたものである。
　
２．訂正の適否について
　　
（１）訂正の内容
　被請求人が求める訂正の内容は、以下のとおりである。 
１）訂正事項１：特許請求の範囲の請求項１を「ナフテン系ベースオイルとナフテン系のアスファルトからなるゴム用可塑剤。」から「ＰＣＡ３％未満基準をクリアしたナフテン系ベースオイルと、ナフテン系のアスファルトと、からなるゴム用可塑剤。」に訂正する。
２）訂正事項２：段落【０００４】の「ナフテン系ベースオイル」を「ＰＣＡ３％未満基準をクリアしたナフテン系ベースオイル」に訂正する。
　
（２）訂正の適否の判断 
　上記訂正事項１、２につき、被請求人は、「訂正事項１は、明細書の段落【０００８】の記載を根拠に『ナフテン系ベースオイル』に『ＰＣＡ３％未満基準をクリアした』という記載を付加して、『ナフテン系ベースオイル』を『ＰＣＡ３％未満基準をクリアした』ものに限定するものであり、特許請求の範囲の減縮に当たり、また、新規事項の追加にも該当しない。訂正事項２は、請求項１の訂正に伴い、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明との整合を図るため、明りょうでない記載の釈明を目的とする。」旨主張している。（訂正請求書２頁）
　
　そこで、これについて検討する。
　被請求人が訂正の根拠として主張する明細書の段落【０００８】の記載は以下のとおりである。
「【０００８】本発明に係るゴム用可塑剤のテストを行ったところ、従来のエキストラクトと同等の溶解性を確認できた。さらに、安全性においては、炭化水素の学問的見地からもこのゴム用可塑剤には発ガン危険性がないといった結果が得られ、さらには、米国のＯＳＨＡ基準とＥＵのＰＣＡ３％未満という安全基準の双方をクリアしていることも分かった。」
　被請求人の主張の根拠は、概ね「アスファルトについてＰＣＡ３％基準は適用されないことは当業者にとっては極めて自明の事であるから、明細書【０００８】の記載の『ＰＣＡ３％未満基準をクリアしたゴム用可塑剤』において『ＰＣＡ３％未満基準をクリアした』ものはナフテン系ベースオイルであることは自明である。」というものである。（意見書）　 
　しかし、訂正拒絶の理由で通知したとおり、本件明細書におけるＰＣＡ３％未満基準に関する記載は、上記段落【０００８】の記載のみであり、当該記載において、「米国のＯＳＨＡ基準とＥＵのＰＣＡ３％未満という安全基準の双方をクリアしている」ものは「このゴム用可塑剤」、すなわち「本件発明に係るゴム用可塑剤」であることは文脈上明らかであり、本件明細書に記載されているのは「ゴム用可塑剤がＰＣＡ３％未満基準をクリアした」ということのみであって、「ナフテン系ベースオイルがＰＣＡ３％未満基準をクリアした」ことは記載されていない。
　そうすると、該「ＰＣＡ３％未満基準をクリアしたゴム用可塑剤」という記載において、「ＰＣＡ３％未満基準をクリアした」ものはナフテン系ベースオイルであることは当業者に自明であるかどうかが問題となる。
　この点に関して、被請求人は意見書とともに下記証拠１〜５を提示して、「アスファルトについてはＰＣＡ３％基準が適用されないことは当業者に自明である。」と主張しているので、以下これについて検討する。
　　　　　　　　　　　　　　　　記
１．証拠１：「ＣＯＮＣＡＷＥ」（report no.95/59 、CONCAWE　July 1995
　　I,IV,48,49,52-55,73,74頁）
２．証拠２：「POLYCYCLIC AROMATICS IN PETROLEUM FRACTIONS.IP 346」（346.1〜346.4頁）
３．証拠３：「ＩＰ３４６試験方法実施の手引書」（平成9年2月　社団法人潤滑油協会　1-1頁〜3-16頁）
４．証拠４：「ＣＯＮＣＡＷＥ」（report no.95/59 、CONCAWE　July 1995
　　9頁）
５．証拠５：「石油製品安全データシート　作成の手引き　追補版」（平成9年2月　石油連盟）
　証拠１には、７３頁に「BITUMEN」に関して「Carcinogenicity」の項に、「ビチューメンについての研究では明らかな発ガン危険は認められなかったので発ガン危険物に分類すべきではない。」との記載があるが、ビチューメンにＥＵのＰＣＡ３％未満という安全基準が適用されないことについては言及されていない。
　また、証拠２〜３には、ＰＣＡの測定法であるＩＰ３４６法について「この試験方法は、５％留出時の大気圧下の沸点が３００℃以上の未使用無添加の潤滑油基油で、多環芳香族（ＰＣＡ）の濃度範囲が１〜１５質量％の試料について規定する。この方法は、ＰＣＡ濃度がこの範囲から外れたものや、他のアスファルテンを含まない石油留分についても適用できるが、精度については規定されない。」（証拠３、１−１）と記載されており、アスファルトを適用対象としていないことが理解できるが、アスファルトを含むゴム用可塑剤のような物について該測定法による測定ができない、あるいは適用されないことまでも記載されているものではない。
　さらに、証拠４には、発ガン性物質を０．１％以上含有する混合物は、カテゴリー２の発ガン性物質に分類されること（証拠４、９頁）が、同証拠５には発ガン性基油を０．１％以上含有する混合油は、「発ガン性あり」と解釈されること（証拠５、１０頁）が記載されているが、アスファルトに対してＰＣＡ３％未満基準が適用されないことを示すものではないし、アスファルトを含む混合物の場合については何ら言及されていない。
　上記証拠１〜５を参酌すると、アスファルトは発ガン危険性の対象となっていないこと、すなわち、通常ＰＣＡ３％未満基準の適用対象となっていないことは理解されるものの、アスファルトを含むゴム用可塑剤のような混合物に対しても該安全基準が適用されない、あるいはＩＰ３４６法の試験ができないことまでも示すものとはいえない。
　かえって、請求人の提示した甲第３号証（特開平１１−３０２４５９号公報）には、ゴム組成物に使用する軟化剤（可塑剤）に対して、ＩＰ３４６法に準拠し、ＤＭＳＯ抽出量（重量％）を測定したことが記載されている（甲第３号証段落【００２６】）。そして、その第３表−１、第３表−２には、アスファルトを添加した軟化剤（可塑剤）について、ＰＣＡ（重量％）の測定値が記載されており、当該測定値が使用オイルのみの測定値（第１表）とは、異なる値となっている。（例えば、第１表において高芳香族系油の１は、ＰＣＡ（重量％）は２．５であるのに対し、同油を配合した実施例１〜３のＰＣＡ（重量％）は、そのアスファルト添加量に応じて２．６、２．７、２．９と大きくなっており、アスファルト添加の影響が認められる。）
　そうすると、たとえアスファルト自体が当該安全基準の対象とされないものであっても、アスファルトを含むゴム用可塑剤のようなものについてまでＰＣＡ３％未満基準が適用されないことが当業者に自明であるとまではいえない。　
　したがって、「『ＰＣＡ３％未満基準をクリアしたゴム用可塑剤』という記載において、『ＰＣＡ３％未満基準をクリアした』ものはナフテン系ベースオイルであることは当業者に自明である」とはいえない。
　よって、上記訂正事項１、２は、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内のものとは認められない。
　
（３）むすび　
　以上のとおり、訂正事項１、２は、特許法第１３４条の２第５項において準用する同法１２６条第３項の規定に適合しないから、上記訂正は認められない。
　 
３．本件発明
　上記のとおり訂正は認められないから、本件特許第３４７３８４２号の請求項１に係る発明（以下、「本件発明１」という。）は、特許明細書の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１に記載された次のとおりのものである。
「【請求項１】ナフテン系ベースオイルとナフテン系のアスファルトからなるゴム用可塑剤。」
　　
４．当事者の主張
（１）請求人の主張
　請求人は、「特許第３４７３８４２号の請求項１に係る特許を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」と主張し、その証拠方法として下記の甲第１号証ないし甲第１７号証を提出しているところ、その理由の概略は以下のとおりである。
　
１）無効理由１
　本件発明１は、本件出願日前国内において頒布された甲第１号証又は甲第２号証に記載された発明であり、特許法第２９条第１項第３号の規定により特許を受けることができないものである。
２）無効理由２　
　本件発明１は、本件出願日前国内において頒布された甲第１号証と甲第２号証、甲第１号証と甲第３号証、甲第３号証と甲第６号証、甲第１号証ないし甲第４号証、甲第１号証ないし甲第８号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものである。
３）無効理由３
　平成１５年４月１４日付け手続補正書による補正は、新規事項であるから、特許法１７条の２第３項の規定を満たしていない。
４）無効理由４
　本件特許は特許法第３６条第４項、特許法第３６条第６項１号あるいは同項第２号の規定を満たしていない。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　記
甲第１号証：「MARKET　MAGAZINE・Nr２・1994　NAPHTHENICS」　(2/94  1994発行、Nynas　10,11頁）
甲第２号証：「MARKET　MAGAZINE・３・1995　NAPHTHENICS」　(3/95　1995発行、Nynas　10,11頁）
甲第３号証：特開平１１−３０２４５９号公報
甲第４号証：「便覧　ゴム・プラスチック配合薬品〔改訂版〕」（ラバーダイジェスト社編　194〜203頁、　なお、奥付頁では「便覧　ゴム・プラスチック配合薬品」本山時彦編、ラバーダイジェスト社、昭和49年10月15日発行と記載されている。）
甲第５号証：「化学大辞典　７」（化学大辞典編集委員会編、共立出版株式会社、1987年2月15日発行、417,418頁）
甲第６号証：「化学大辞典　１」（化学大辞典編集委員会編、共立出版株式会社、1987年2月15日発行、93,94,471,472頁）
甲第７号証：特開２００２−９７３６９号公報（本件公開公報）
甲第８号証：「Ａ／Ｏ　Ｍｉｘ．」　（（ＮＡＰＨＴＨＥＮＩＣ ＡＳＰＨＡＬＴ／ＯＩＬ　ＭＩＸＴＵＲＥ）カタログ  三共油化工業株式会社）
甲第９号証：　Nynas社のホームページ
甲第１０号証：「KENKYUSHA'S NEW ENGLISH−JAPANESE DICTIONARY　FIFTH EDITION」　fillerの項
甲第１１号証：「改訂２版　化学便覧　応用編」（日本化学会編、丸善株式会社、1039,1040頁）
甲第１２号証：「印刷インキ入門　増補版」（相原次郎著、印刷学会出版部第13，14頁、　なお、奥付頁では、1995年8月31日増補版第１刷発行、2002年9月15日改訂版１刷発行と記載されている。）
甲第１３号証：「ADVANCES　IN　POLYMER　TECHNOLOGY」（vol．8,No.4，431頁　1995.8.31）
甲第１４号証：「潤滑油基油の「発がん性」指針の変更について」（石油連盟、（社）潤滑油協会、平成9年1月）
甲第１５号証：「ゴム技術の基礎」（日本ゴム協会編、昭和58年4月1日発行、第114〜117頁）
甲第１６号証：試験報告書
甲第１７号証：「潤滑経済」（'04　5月号　46〜51頁「ナフテニックベースオイルの精製の動向」岡本高之著）
　なお、甲第７〜９号証は、参考資料として提出されたものである。
　
（２）被請求人の主張
　被請求人は、平成１６年１０月２９日に答弁書および訂正請求書を提出し、その訂正された明細書の請求項１に係る発明について「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と主張し、証拠方法として下記の乙第１号証ないし乙第９号証を提出している。さらに、平成１６年３月１５日付けで口頭審理陳述要領書、平成１７年３月２９日付けで上申書及び下記の乙第１０号証ないし乙１２号証を提出し、平成１７年３月３１日付けで上申書を提出している。
　
                            　　記
乙第１号証：「印刷インキ入門　増補版」（相原次郎著、印刷学会出版部　42,43,72,73頁　なお、奥付頁では1995年8月31日増補版第１刷発行、2002年9月15日改訂版１刷発行と記載されている。）
乙第２号証：「KENKYUSHA'S NEW ENGLISH-JAPANESE DICTIONARY SIXTH EDITION」（（株）研究社、2002年3月発行、「compatibility」の項）
乙第３号証：ＩＡＲＣホームページ
乙第４号証：「アスファルト」（金崎健児　岡田富男著、日刊工業新聞社、昭和38年3月20日発行、114、115頁）
乙第５号証：「アスファルト　190」（第39巻第190号　社団法人　日本アスファルト協会、平成9年1月発行、25,28頁）
乙第６号証：「アスファルトの利用技術」（社団法人　日本アスファルト協会　平成9年11月28日発行　8頁）
乙第７号証：「石油のおはなし」（小西誠一著　日本規格協会　2002年11月8日発行　108,109頁）
乙第８号証の１：本件可塑剤の溶解性試験結果
乙第８号証の２：本件可塑剤　伸度（伸び）試験結果
乙第９号証：「大辞林　第二版　新装版」（株式会社三省堂　2002年1月1日第二刷発行　「かそざい」の項　）
乙第１０号証：「MARKET MAGAZINE NYNAS NAPHTHENICS」（「SPECIAL　ISSUE　ON　PLASTICISERS　FOR　RUBBER」NYNAS社）
乙第１１号証：陳述書（平成17年3月15日付け　山下　勇）
乙第１２号証：「BASE　OIL　HANDBOOK」（NYNAS社）
　
５．当審の判断
　
Ｉ．無効理由２について
　
（１）各証拠の記載事項
　請求人の提出した甲第１号証、甲第２号証、甲第３号証、甲第５号証には、以下のことが記載されている。
　
１）甲第１号証：「MARKET　MAGAZINE・Nr２・1994　NAPHTHENICS」(2/94  1994発行、Nynas　10,11頁）
〈１−１〉「ビチューメンとオイル　印刷インキおよびゴム用の優れた組合せ」(10頁　タイトル)
〈１−２〉「オイルとビチューメンの混合物は非常に興味ある特性を有する。レオロジー特性はすべての所望の方向にも操作できる。例えばカーボンブラックのような充填剤および顔料の、オイルおよびビチューメンの混合物とのより良い濡れ性を達成可能である。ビチューメンとオイルの混合物は、印刷インキの製造における他の添加剤の代替物、およびゴム製造における他のオイルの代替物を提示できる。」（10頁左欄中段）
〈１−３〉「オイルとビチューメンの混合物は印刷インキ及びゴムの製造などの適用に対しいくつかの興味ある特性を有している。」（10頁右欄3〜5行）
〈１−４〉「しかし、オイルとビチューメンの混合物は他の有益な特性も有している。オイルへのビチューメンの添加は、例えばカーボンブラックのような充填剤および顔料の濡れ性改善する。ゴムの製造において、ビチューメンとオイルの混合物は、その他のオイルの代替を提供する。」（10頁右欄11〜17行）
〈１−５〉「ナフテン系オイルはビチューメンに高い溶解性を有している。」（10頁右欄18〜21行）
〈１−６〉「結論として、ビチューメンをオイルと、種々の方法で混合することによって、広い領域にわたりレオロジーを制御することは可能である。選択するビチューメンの種類とオイルの種類は、得られる結果を左右するが、ナフテン系オイルに対してはナフテン系ビチューメンが最高の親和性を与える。高度に精製したナフテン系分子、例えばNynas Nytexグレードは、ビチューメンと混合して望ましいレオロジーを付与するのに適している。」（11頁右欄下から10〜最終行）
　
２）甲第２号証：「MARKET　MAGAZINE・３・1995　NAPHTHENICS」(3/95　1995発行、Nynas　10,11頁）
〈２−１〉「オイルおよびビチューメンはゴム製造においてエキストラクトと置き換えられうる」(10頁　タイトル)
〈２−２〉「オイル中のビチューメンは、非常に興味ある特性を有する。この混合物は、それ自身印刷インキの製造において優れた結果を示すことは既に示した。今回、Nynas社はゴム製造において、オイルとビチューメンの混合物が可塑剤として非常によく作用することを示す研究を委託した。この混合物はそれ自身エキストラクトの優れた代替物であることが示された。」（10頁左欄中段）
〈２−３〉「３種の試料を比較し、その中での可塑剤は、試料１のナフテン系オイル（Nytex 820）、試料２の芳香族エキストラクト、および試料３のビチューメン／オイル混合物（Nytex 431）から構成された。」（10頁右欄12〜16行）
〈２−４〉「芳香族エキストラクトが加工オイルとして使用される理由は、その非常に優れた溶解度特性にある。不運なことに、エキストラクトに存在する多環芳香族化合物の多くは発ガン性物質である。多くの場合、ナフテン系オイルは優れた溶解性を有する故にエキストラクトの代わりに用いられる。しかし、ナフテン系オイルの分子は芳香族エキストラクトの分子ほど極性を有しないので、常に所望の特性を与えるとは限らない。しかしながら、この問題は、ナフテン系オイルとビチューメンの混合物により解決されることが示された。」（11頁右欄4〜16行）
〈２−５〉「ビチューメンは幾つかの異なる種類の分子、すなわち、アスファルテン、レジン、芳香族、および飽和炭化水素の分子から成っている。これらの分子には共通点が１つあり、それは大きいことである。精製の第１段階である真空蒸留の後に最終的にビチューメン精留物となるのは、その大きさに起因する。オイル混合物中に使用されるであろうビチューメンは、その用途にとって望ましい特性を得るために、蒸留後に更に精製される。」（11頁右欄17〜27行）
〈２−６〉「ビチューメンを興味あるものにしているのは、大方の場合それがエキストラクトに存在するものと似た分子で構成されていることである。これは特に、多くの芳香環を持つ大きい分子から成るアスファルテンである。エキストラクトの分子とビチューメンの分子との重大な差異は、エクストラクト中の芳香族成分が発ガン性であるのに対し、ビチューメン分子は大きすぎるため生物学的活性がないことである。」（11頁右欄28〜37行）
〈２−７〉「ビチューメンとオイルの混合物は、エキストラクトと似ているが、健康上有害ではない。我々が使用するビチューメンとオイルは、両方とも同一の起源を有しているので、それらは相互に親和性を持ち、それらの間で分離しない。」（11頁右欄下から5〜最終行）
　
３）甲第３号証：特開平１１−３０２４５９号公報
〈３−１〉「【請求項１】  天然ゴム及び合成ゴムから選ばれた少なくとも一種のゴム成分１００重量部及びアスファルテン分を0.１重量％〜４重量％の範囲で含有する軟化剤１重量部〜１２０重量部からなるゴム組成物。
【請求項２】　略
【請求項３】  軟化剤が、プロセスオイルとアスファルトとを混合して得られたものである請求項１記載のゴム組成物。
【請求項４】  アスファルトが、ストレートアスファルトである請求項３記載のゴム組成物。」（特許請求の範囲）
〈３−２〉「【課題を解決するための手段】本発明者は、アスファルトを混合することにより、ゴム組成物の高ロス性能、及び破壊特性が改良される点につき鋭意検討した結果、特定量のアスファルテン分を含む軟化剤、特に芳香族系炭化水素含有量の多い軟化剤を用いることにより、より効率的にゴム組成物の物性が改良できることを見出し、本発明を完成するに至った。」（段落【０００４】）
〈３−３〉「本発明の軟化剤は、環境上の理由からＩＰ３４６法によるジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）抽出物量、即ち、Polycyclic Aromatics( 以下ＰＣＡと略す）の含有量が３重量％未満であることが好ましい。」（段落【００１１】）
〈３−４〉「プロセスオイルにアスファルトを予め溶解させる場合に用いられるプロセスオイルやアスファルトの種類は、特に制限されない。プロセスオイルとしては、高芳香族系油、ナフテン系油、パラフィン系油等、通常、ゴム業界で用いられるものを、単独又は混合して用いることが出来るが、％ＣA 及び高ロス性付与性能の観点より高芳香族系油の使用が好ましい。また、アスファルトとしては、高ロス性付与性能の強いストレートアスファルトを用いることが好ましい。」（段落【００１３】）
〈３−５〉実施例１〜７、比較例１〜６において、使用した高芳香族系油、軟化剤についてＩＰ３４６法に準拠し、ＤＭＳＯ抽出量（重量％）を測定した結果は、すべてＰＣＡ（重量％）が３以下であることが示されている。（第１表、第３表−１、第３表−２）
　
４）甲第５号証：「化学大辞典」（第７巻417,418頁）
〈４−１〉「ビチューメンはアスファルトと同義語で，おもにヨーロッパではビチューメン，アメリカではアスファルトとよばれるが，一般にビチューメンはアスファルトより広い意味で用いられることが多い．・・・」（417頁　ビチューメンの項）
　
（２）対比・判断
　
１）甲第２号証に記載された発明と本件発明１との対比
　甲第２号証には、ゴム製造において、可塑剤として用いられるエキストラクトは発ガン性を有していること（摘示記載２−４、２−６）およびエキストラクトの代替物としてオイルおよびビチューメンが用いられること（摘示記載２−１、２−２、２−３）が記載されている。
　また、エキストラクトは発ガン性物質である（摘示記載２−４）のに対し、ビチューメンとオイルの混合物はエキストラクトと異なり、有害でないことが記載されている。（摘示記載２−６，２−７）
　そして、「ナフテン系オイルは優れた溶解性を有する故にエキストラクトの代わりに用いられるが、芳香族エキストラクトの分子ほど極性を有しないので、常に所望の特性を与えるとは限らない。しかしながら、この問題は、ナフテン系オイルとビチューメンの混合物により解決されることが示された。」（摘示記載２−４）と記載されているから、ナフテン系オイルとビチューメンの混合物がエキストラクトの代替物として優れていることが示されている。
　さらに、ビチューメンとしては更に精製されることが記載されている（摘示記載２−５）。
　なお、ここで、ビチューメンはアスファルトと同義である。（甲第５号証、甲第６号証、答弁書において被請求人も認めている。）
　
　そうすると、本件発明１と甲第２号証に記載された発明とは、ともにゴム製造用の可塑剤として用いられるエキストラクトの発ガン性の回避という課題を有するものであるといえ、その課題解決の手段としてエキストラクトの代替物としてナフテン系オイルとアスファルトの混合物を提供する点で軌を一にするものである。　
　
　以上のことから、本件発明１と甲第２号証に記載された発明とは以下の一致点・相違点を有している。
　
【一致点】
「ナフテン系ベースオイルとアスファルトとからなるゴム用可塑剤」
　
【相違点１】
　本件発明１ではナフテン系アスファルトに限定されているが、甲第２号証には更なる精製処理したアスファルトと記載されており、その種類については言及されていない点。
　
２）相違点に対する判断
　そこで、上記相違点について検討する。
　甲第１号証には、ビチューメンとオイルの混合物は、印刷インキの製造における他の添加剤の代替物、およびゴム製造における他のオイルの代替物を提示できることが記載されており（摘示記載１−１，１−２）、さらに、ナフテン系オイルはビチューメンに高い溶解性を有していること（摘示記載１−５）およびナフテン系オイルに対してはナフテン系ビチューメンが最高の親和性を与えること（摘示記載１−６）が記載されている。
　そして、混合物において、その構成成分同士の親和性が悪い場合には、成分が均一に混合せず、分離などの不都合を生じることが予測されることから、成分同士の親和性は混合物の製造に際して当然に考慮する事項であるところ、甲第２号証には「ビチューメンとオイルの混合物は、エキストラクトと似ているが、健康上有害ではない。我々が使用するビチューメンとオイルは、両方とも同一の起源を有しているので、それらは相互に親和性を持ち、それらの間で分離しない。」（摘示記載２−７）と記載されており、ビチューメンとオイルとの混合物において両者の親和性や分離の有無が考慮されていることは明らかである。
　また、アスファルトを得るための基原油としては、ナフテン基、中間基（混合基）、パラフィン基等が知られているのであって（乙第４号証ないし乙第６号証）、その選択肢は限られており、この中からいずれかを選択することに格別な困難は認められない。
　そうであれば、ゴム製造用という同一の用途に用いられる甲第２号証のナフテン系オイルとアスファルトとの混合物のアスファルトとして、甲第１号証に記載されたナフテン系オイルと親和性の高いナフテン系アスファルトを採用してみることは当業者がまず最初に行う選択であるといえる。
　そして、その際に甲第２号証には更なる精製処理したアスファルトを用いるべき理由が記載されているわけでもないし、これに代えてナフテン系アスファルトを用いることを妨げる事情があることを予測させる記載もない。
　また、本件発明１の効果は、従来のエキストラクトと同等の溶解性、および、発ガン危険性がない、具体的には米国のＯＳＨＡ基準とＥＵのＰＣＡ３％未満という安全基準をクリアする（本件明細書【０００８】）というものであるが、甲第２号証には、「この混合物はそれ自身エキストラクトの優れた代替物であることが示された。」（摘示記載２−２）と記載されているように、従来のエキストラクトと同等の性能を有する、すなわち溶解性においても同等であることが予測されるものである。
　さらに、甲第３号証にはゴム用の軟化剤について「本発明の軟化剤は、環境上の理由からＩＰ３４６法によるジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）抽出物量、即ち、Polycyclic Aromatics( 以下ＰＣＡと略す）の含有量が３重量％未満であることが好ましい。」（摘示記載３−３）と記載されているように、ゴム用の可塑剤には安全性が要求されるものであるところ、甲第２号証には「ビチューメンとオイルの混合物は、エキストラクトと似ているが、健康上有害ではない。」（摘示記載２−７）と記載されており、甲第２号証の混合物が甲３に記載されているＰＣＡ３％未満という安全基準をクリアするであろうことも予測される効果であり、格別顕著な効果とはいえない。
　
　なお、仮に、上記２．おいて検討した訂正を認めたとしても、上記のようにエキストラクトが発ガン性物質であり（摘示記載２−４）、これに代わる代替物としては発ガン性のない物質が望ましく、発ガン性のない物質を選択することは当業者が当然に行う事項であるから、ベースオイルとして発ガン性危険物質の安全基準として周知のＥＵのＰＣＡ３％未満基準をクリアする成分を選択することに何ら困難性は認められない。
　
（３）被請求人の主張について
　
１）被請求の主張
　被請求人は、「（ａ）甲第１号証は、おしなべて印刷インキのレオロジー調整についての文献であって、ゴム製造について当業者が容易に実施できる程度の具体的記載を含まない。・・したがって、甲第１号証に接した当業者は、これを実質的に印刷インキのみについての文献であると認識するのが自然である。」（答弁書１７頁１４行〜１９行）、「（ｂ）印刷インキのレオロジー調整に係る発明が記載された甲第１号証に接した当業者が、これにエクストラクトの代替を提供するという前者に無関係な甲第２号証記載の発明を適用して、本件特許発明に容易に想到できるということは到底あり得ない。・・・何ら技術的動機ないし技術的契機なく目的の違う発明同士を適用し、（この適用する容易でない）、本件可塑剤を容易に実施可能であるという請求人の主張には明らかに誤りがある。」（答弁書１７頁２０行〜２８行）、「（ｃ）甲第２号証には、ビチューメンは更なる精製が行われると記載されており、本件発明の蒸留からストレートランして得られるものであるナフテン系アスファルトとは異なるものである。」（平成１７年３月１５日付け口頭審理陳述要領書９頁ＩＩ．２）旨主張している。
　
２）被請求人の主張（ａ）について　
　甲第１号証は、そのタイトルに「ビチューメンとオイル　印刷インキおよびゴム用の優れた組合せ」(提示記載１−１)と記載されており、さらに「オイルとビチューメンの混合物は非常に興味ある特性を有する。レオロジー特性はすべての所望の方向に操作できる。例えばカーボンブラックのような充填剤および顔料の、オイルおよびビチューメンの混合物とのより良い濡れ性を達成可能である。ビチューメンとオイルの混合物は、印刷インキの製造における他の添加剤の代替物、およびゴム製造における他のオイルの代替物を提示できる。」（摘示記載１−２）、「オイルとビチューメンの混合物は印刷インキ及びゴムの製造などの適用に対しいくつかの興味ある特性を有している。」（摘示記載１−３）と記載されており、印刷インキに限定される旨の記載は何ら存在していないから、印刷インキのみならずゴム製造における他のオイルの代替物の提示をも目的としていることは明らかである。
　また、印刷インキ用のものをゴム製造用のものに適用できないという知見は何ら示されていないし、適用できないとする技術常識が存在することも認められないから、甲第１号証の「ゴム製造」との記載が誤記であると認めることもできない。むしろ、甲第１号証の続編と考えられる甲第２号証においてゴム製造用の用途が記載されていることからすると、両者は相互に適用可能と考える方が自然である。
　また、甲第１号証にゴム製造用に使用することについての具体的な開示がないことが、ゴム製造用に使用できないことを示しているわけではなく、ゴム製造用に適用することを妨げる要因となるものではない。
　したがって、甲第１号証にはゴム製造用に用いることが記載されているのであり、印刷インキのみについての文献であるとの被請求人の主張は採用できない。
　
３）被請求人の主張（ｂ）について
　上記で述べたように、甲第１号証にはゴム製造用に使用することが記載されているのであり、甲第１号証に記載されたオイルとアスファルト（ビチューメン）の混合物を甲第２号証に適用することへの阻害要因は何ら存在せず、これを結びつける技術的動機付けが存在することは明らかである。
　したがって、被請求人の主張は採用できない。
　
４）被請求人の主張（ｃ）について
　被請求人の「本件発明ナフテン系アスファルトは、蒸留からストレートランして得られるものである」旨の主張は、特許請求の範囲に基づかない主張である。
　また、甲第２号証のアスファルトが更なる精製処理をしたものであることが、これに代えて甲第１号証に記載されたナフテン系アスファルトの適用を阻害するような理由も格別認められない。
　
　上記のとおり、被請求人の主張（ａ）〜（ｃ）は、いずれも妥当なものではない。
　
（４）むすび
　以上のとおり、本件発明１は、甲第１号証ないし甲第３号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものと認められるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
　
ＩＩ．無効理由３について
　平成１５年４月１４日の手続補正書による補正後の段落【０００８】、【０００９】は、「本発明に係るゴム用可塑剤のテストを行ったところ、従来のエキストラクトと同等の溶解性を確認できた。さらに、安全性においては、炭化水素の学問的見地からもこのゴム用可塑剤には発ガン危険性がないといった結果が得られ、さらには、米国のＯＳＨＡ基準とＥＵのＰＣＡ３％未満という安全基準の双方をクリアしていることも分かった。
【発明の効果】本発明によれば、従来から使われてきたエキストラクトに代わる安全で優れたゴム用可塑剤を提供することができる。」というものである。
　これに対して、願書に最初に添付した明細書（以下「当初明細書」という。甲第７号証参照）には、【特許請求の範囲】に「【請求項  １】  これまでゴムの可塑剤として使われているエキストラクトに代わる安全で、優れた性能のゴムプロセスオイル（Ａ／Ｏ  ＭＩＸ．）」、【発明の詳細な説明】に「これまで溶解性が高く、ゴムの可塑剤として使われているエキストラクトは、とりわけ発ガン性が強いことが認識されているが、これに代わるゴム可塑剤として高圧・高温水素化精製製造装置により、米国及びＥＵの安全基準をクリアーした、溶解性の高いナフテン系ベースオイルと極性の高いナフテン系のアスファルトを混合することで、安全かつエキストラクトと同等の溶解性を持つゴムプロセスオイルとして使えることが外国の文献等で明らかになっている。」、同段落【０００７】に「【発明の効果】Ａ／Ｏ  ＭＩＸ．は、従来のエキストラクトと同等の溶解性を持ち、法的に米国及びＥＵの安全基準に合致し、且つ炭化水素の学問的見地からも発ガン危険性がないといった実験結果が、既に外国の文献でも紹介されており、従来のエキストラクトに代わる優れたゴム可塑剤として使用できる事が証明されている。」と記載されていた。
　これを対比すると、補正前の明細書では、Ａ／Ｏ  ＭＩＸ．、すなわち、当初明細書の特許請求の範囲請求項１に記載されたゴムプロセスオイルは、外国の文献に発ガン危険性がないという実験結果が示されていたというものであるのに対し、補正後の明細書では、その「本発明に係るゴム用可塑剤のテストを行った」の主語は明記されていないものの、文脈上、本件発明者と解される記載となっており、その結果として本発明に係るゴム用可塑剤の発ガン危険性がないという実験結果が得られたことになっている。
　そうすると、当初明細書にはゴムプロセスオイルに発ガン危険性がないという効果は既に公知のものとして記載されていたのであり、該効果が本件発明者によって初めて確認された効果であることは何ら記載されていない。
　また、当初明細書の記載において、「外国の文献に発ガン危険性がないという実験結果が示されていた」という記載が、明らかな誤記と認められる根拠となる記載もない。
　そうすると、特許明細書の段落【０００８】、【０００９】に示された事項は、当初明細書に記載された事項の範囲内とはいえない事項であるから、特許法１７条の２第３項の規定を満たしていない。
　
６．結び
　以上のとおり、請求人の主張する無効理由１および４について判断するまでもなく、本件発明１は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものであるから、同法第１２３条第１項第２号に該当し、また、本件特許は、特許法第１７条の２第３項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願に対してされたものであるから、同法第１２３条第１項第１号に該当し、無効とすべきものである。
　
　審判に関する費用については、特許法第１６９条第２項の規定で準用する民事訴訟法第６１条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。
　
　よって、結論のとおり審決する。