【事件の表示】
　平成８年特許願第１３５２１７号「生体組織切除用処置具」拒絶査定不服審判事件〔平成９年１２月９日出願公開、特開平９−３１３４９９号〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
第１　手続の経緯
　本願は、平成８年５月２９日の特許出願であって、平成１７年１０月１８日付けで拒絶査定がなされ（発送：平成１７年１０月２５日）、これに対し、平成１７年１１月２４日に拒絶査定に対する審判の請求がなされるとともに、同年１２月２６日に明細書を補正の対象とする手続補正がなされたものである。
　
第２　平成１７年１２月２６日付けの手続補正についての補正却下の決定
【補正却下の決定の結論】
　平成１７年１２月２６日付けの手続補正（以下、「本件補正」という。）を却下する。
【理由】
１．補正の内容
　本件補正により、特許請求の範囲の請求項１は、次のように補正された。
「可撓性を有するシースと、該シースに突没自在に挿入された切除用ループと、該切除用ループの先端側に設けられ、かつ基端部が前記切除用ループの先端
の遠位方向に同軸的
前記切除用ループが手元側に牽引されることで前記シース内に収納された後、前記切除用ループをさらに牽引することで前記シース内に収納される、
　
２．新規事項追加の有無、補正の目的の適否について
　本件補正により、補正前の請求項１に記載された、発明を特定する事項である、捕捉手段の基端部と切除ループの先端との連結の態様について、「（捕捉手段の）基端部が前記切除用ループの先端の遠位方向に同軸的に連結され」る点が付加された。
　ここで、上記のように付加された点のうち、「同軸的」については、本願の当初の明細書及び図面（以下、「当初明細書」という。）、さらには本件補正により補正された明細書及び図面（以下、「補正明細書」という。）を参照しても、なんら具体的な定義がなされていないので、文言上の解釈を行うと、マグローヒル科学技術用語大辞典　改訂第３版には、「同軸の」という用語について、「独立に同心の軸に装着された状態」あるいは「同じ軸を分け合っていること。」と定義されており、さらに、広辞苑第５版には、「的」という用語について、「名詞に添えて、その性質を帯びる、その状態をなす意を表す。」と定義されている。
　一方、出願当初から、なんらの補正もなされていない、明細書の段落【００１４】、【００２８】、及び【００３８】〜【００４２】には、捕捉手段の基端部と切除ループの先端部との連結の態様について、次のように記載されている。
（１）「【００１４】
　また、この切除用ループ８の先端には、切除用ループ８で切除された生体組織を捕捉する回収用バスケット（捕捉手段）９が設けられている。このバスケット９は複数の弾性線１０の先端をチップ１１で結束して構成したものである。」
（２）「【００２８】
　また、この切除用ループ２７の先端には、切除用ループ２７で切除された生体組織を捕捉する回収用バスケット（捕捉手段）２８が設けられている。このバスケット２８は電気絶縁性を有する複数の弾性線２９の先端をチップ３０で結束して構成したものである。」
（３）「【００３８】
　また、図４は本発明の第３の実施の形態を示すものである。本実施の形態は、第１の実施の形態（図１（Ａ），（Ｂ）および図２参照）の生体組織切除用処置具１の切除用ループ８の前方に複数、本実施の形態では２つのバスケット９を直列に連結したものである。なお、切除用ループ８の前方に３つ以上の複数のバスケット９を直列に連結する構成にしてもよい。
　　　【００３９】
　そこで、本実施の形態の生体組織切除用処置具１では処置部ユニット５の切除用ループ８の前方に２つのバスケット９を設けたので、複数のポリープを一度に切除・回収できる。
　　　【００４０】
　なお、第２の実施の形態（図３参照）の高周波切開切除具２１の処置部ユニット２５の切除用ループ２７の前方に本実施の形態のように複数のバスケット２８を直列に連結する構成にしてもよい。
　　　【００４１】
　また、図５は本発明の第４の実施の形態を示すものである。本実施の形態は第１の実施の形態（図１（Ａ），（Ｂ）および図２参照）の生体組織切除用処置具１の切除用ループ８の前方に複数、本実施の形態では２つのバスケット９を枝分かれ状態で並列に連結したものである。そして、本実施の形態でも第３の実施の形態と同様の効果を得ることができる。なお、切除用ループ８の前方に３つ以上の複数のバスケット９を枝分かれ状態で並列に連結する構成にしてもよい。
　　　【００４２】
　さらに、第２の実施の形態（図３参照）の高周波切開切除具２１の処置部ユニット２５の切除用ループ２７の前方に本実施の形態のように複数のバスケット２８を枝分かれ状態で並列に連結する構成にしてもよい。
。」
　
　これらの記載によれば、本件補正により付加された「（捕捉手段の）基端部が前記切除用ループの先端の遠位方向に同軸的に連結され」る点について、「１つ以上の捕捉手段の基端部が、切除用ループの先端の遠位方向に直列あるいは並列に連結され」る態様と解する余地はあるものの、上述したマグローヒル科学技術用語大辞典　改訂第３版に示された定義を踏まえると、「同軸」が必ずしも、直列あるいは並列に連結される態様を意味するものと解することはできず、しかも、「的」の付加により、発明を特定する事項に包含される態様をさらに不明瞭なものにしている。
　してみると、上記した本件補正により付加された点は、当初明細書又は図面に記載されたものとはいえず、また、それにより、発明を特定する事項自体を不明瞭なものにしているから、誤記を訂正するものとも、明りょうでない記載の釈明するものとも、さらには、補正前請求項１に記載した発明を特定するのに必要な事項に限定を加えるものとも解することもできない。
　したがって、本件補正は、当初明細書に記載した事項の範囲内においてなされたものとはいえず、また、本件補正の目的が、特許法第１７条の２第４項各号に規定された請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明のいずれかに該当するものともいえない。
　
３．独立特許要件について
　仮に、本件補正が新規事項を追加するものではなく、かつ、本件補正により付加された「（捕捉手段の）基端部が前記切除用ループの先端の遠位方向に同軸的に連結され」る点が、「１つ以上の捕捉手段の基端部が、切除用ループの先端の遠位方向に直列あるいは並列に連結され」る態様を意味するものであり、本件補正の目的が、特許法第１７条の２第４項第２号に規定された特許請求の範囲の減縮に該当するものとした場合について、以下に検討する。
（１）先願発明
　原査定で引用された、本願出願の日前である平成８年４月１２日（パリ条約による優先権主張１９９５年（平成７年）４月１３日、米国）を国際出願日とする特許出願であって、その出願後に国際公開がされた、特願平８−５３１２１２号（国際公開第９６／３２０６９号）の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面（以下、「先願明細書」という。）には、次のように記載されている（特表平１１−５０３６３１号公報参照）。
（ａ）「【特許請求の範囲】
１．Ａ．遠位端のチップと近位端との間に延びるポリープの付近に到達するためのカテーテル手段と；
    Ｂ．遠方に伸ばしたり引っ込めたりでき、前記カテーテルの前記遠位端を越えて伸ばしたときは広がった状態となり、前記遠位端内に引っ込めたときは締まった状態となる自身で広がる傾向をもつポリープを取り出すための切除および捕捉手段と；
    Ｃ．前記の切除および捕捉手段を前記カテーテルの遠位端に向って選択的に伸ばしたり引っ込めたりするための前記カテーテルの近位端に取り付けられた操作手段とを含むことを特徴とする患者のポリープを切除および保持するための装置。」（公表公報第２頁参照。）
（ｂ）「図１に示すように、本発明によるポリープを採集するための装置１０は、径方向には柔軟で軸方向には硬直な細長い、遠位端１２から近端に向って延びる、カテーテルすなわち管状の部材１１を含み、このカテーテルすなわち管状の部材１１は、遠位端１２から遠方に伸ばしたり、手前に引っ込めたりすることが可能な、切除デバイス１３および捕捉デバイス１４を含む。」（公表公報第５頁２３〜２７行参照。）
（ｃ）「 図７から図１１は、それぞれ、スネア２４として形成された切除デバイス１３および、カラー（つば）すなわちクリップ５０として形成された捕捉デバイス１４を含む本発明のもう一つの実施例を示す。クリップ５０は、閉じた遠位端５１を含み、これから手前に足５２が延びる。足５２は、スネア２４の両側の中央部に接続され、クリップ５０は、スネア２４によって形成される平面の外側を占める。この実施例の使用においては、外科医は、スネア２４を、ポリープ２８の周囲を基部付近で取り巻くように移動させ、クリップ５０を、ポリープ２８の基部３０の向こう側に移動させる。次に、スネア２４を、カテーテルすなわち管状の部材１１を通じて手前に引っ張ると、図９と図１０に示すように、ポリープ２８が切除され、切除された部分３１が、クリップ５１内に挟まれる。さらに手前に引っ張ると、図１１に示すように、切除された部分３１が、クリップ５１の遠位端との間で保持される。当業者においては理解できるように、複数のポリープを保持するのに十分な長さのカラー（つば）すなわちクリップを使用することで、こ患者の内腔２３から装置１０を取り出すことなく、複数のポリープを保持することが可能となる。」（公表公報第７頁１２〜２６行参照。）
　
　以上の各記載事項及び図面を総合すると、先願明細書には、次のような発明（以下、「先願発明」という。）が記載されているものと認められる。
「柔軟で軸方向には硬直な細長い管状の部材（１１）と、該管状の部材（１１）に突没自在に挿入され、スネア（２４）として形成された切除デバイス（１３）と、該スネア（２４）の両側の中央部に接続され、閉じた遠位端（５１）を含むクリップ（５０）として形成され、前記スネア（２４）を手前に引っ張ると、ポリープが切除され、さらに手前に引っ張ると切除された部分（３１）をクリップ（５０）の遠位端（５１）との間で保持する捕捉デバイス（１４）とを具備したポリープを切除及び保持するための装置。」
　
（２）本願補正発明と先願発明との対比、判断
　本願の補正後請求項１に係る発明（以下、「本願補正発明」という。）と先願発明とを対比すると、先願発明の「柔軟で軸方向には硬直な細長い管状の部材（１１）」は、その文言上の意義や機能、形状等からみて、本願補正発明の「可撓性を有するシース」に相当し、同様に、「スネア（２４）として形成された切除デバイス（１３）」は「切除用ループ」に、「ポリープ」は「生体組織」に、そして、「ポリープを切除及び保持するための装置」は「生体組織切除用処置具」にそれぞれ相当する。
　ここで、先願発明の「該スネア（２４）の両側の中央部に接続され、閉じた遠位端（５１）を含むクリップ（５０）として形成され、前記スネア（２４）を手前に引っ張ると、ポリープが切除され、さらに手前に引っ張ると切除された部分（３１）をクリップ（５０）の遠位端（５１）との間で保持する捕捉デバイス（１４）」に関して検討すると、クリップ（５０）として形成された捕捉デバイス（１４）の基端部は、スネア（２４）の両側の中央部に接続されているが、特に先願明細書等の【図７】〜【図９】を参酌すれば、スネア（２４）の遠位方向の先端側に接続されており、捕捉デバイス（１４）は遠位方向に直列的に連結されているといえる。
　したがって、上述した前提をも踏まえれば、先願発明においても、捕捉デバイス（１４）は、「スネア（２４）として形成された切除デバイス（１３）の先端側に設けられ、かつその基端部が、前記スネア（２４）として形成された切除デバイス（１３）の先端の遠位方向に同軸的に連結され」ているということができる。
　また、先願発明においても、捕捉デバイス（１４）は、「前記スネア（２４）を手前に引っ張ると、ポリープが切除され、さらに手前に引っ張ると切除された部分（３１）をクリップ（５０）の遠位端（５１）との間で保持する」ものであるから、スネア（２４）として形成された切除デバイス（１３）を手前に引っ張り、これに連続して捕捉デバイス（１４）をさらに手前に引っ張り、管状の部材（１１）に収納されるまでの過程を想定すれば、先願発明においても、捕捉デバイス（１４）は、「スネア（２４）として形成された切除デバイス（１３）が手元側に牽引されることで管状の部材（１１）内に収納された後、前記切除用ループをさらに牽引することで前記管状の部材（１１）に収納される」ものであるということができる。
　
　したがって、以上の検討によれば、本願補正発明と先願発明との間には、実質的な相違点はなく、本願補正発明は先願発明と同一であるというべきである。
　なお、請求人は、審判請求書において、先願発明は、生体組織の切除と回収を同時に行うものであるのに対して、本願補正発明は、生体組織の切除と回収を別々に操作する点で構成が異なる旨主張している。
　この主張は、両者における操作上の相違を述べたものであるが、例えば、切除用ループによる生体組織の切除と、捕捉手段による生体組織の捕捉が分離独立して行われるものであるとか、捕捉手段が切除とは別の操作でなければ生体組織を捕捉することができないものであるといった、請求人が主張する操作上の相違を裏付ける、切除用ループや捕捉手段の構成が、補正後請求項１に特定されているわけではないから、この主張は、特許請求の範囲の記載に基づかないものである。
　
（３）独立特許要件についてのむすび
　したがって、本願補正発明は、その出願の日前の国際出願であって、その出願後に国際公開がされた先願明細書に記載された先願発明と同一であり、しかも、この出願の発明者が先願発明をした者と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が上記特許出願の出願人と同一でもないので、特許法第２９条の２の規定により、出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　
４．補正却下の決定についてのむすび
　以上のとおり、本件補正は、特許法第１７条の２第３項、第４項、若しくは平成１５年改正前の特許法第１７条の２第５項で準用する同法第１２６条第４項の規定に違反するものであり、特許法第１５９条第１項で読み替えて準用する特許法第５３条第１項の規定により却下されるべきものである。
　
第３　本願発明について
１．本願発明
　平成１７年１２月２６日付けの手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項１ないし４に係る発明は、平成１７年９月１２日付け手続補正書により補正された明細書及び図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１ないし４に記載された事項により特定されるとおりのものと認められるところ、請求項１は次のとおりのものである。
「可撓性を有するシースと、該シースに突没自在に挿入された切除用ループと、該切除用ループの先端側に設けられ、かつ基端部が前記切除用ループの先端部に連結され、前記切除用ループで切除された生体組織を捕捉する捕捉手段とを具備したことを特徴とする生体組織切除用処置具。」
　
２．先願明細書及び先願発明
　原査定の拒絶の理由に引用された先願明細書及び該先願明細書に記載された先願発明は、前記第２の【理由】、３．（１）に記載したとおりである。
　
３．対比判断
　本願の請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という。）は、前記第２の【理由】で検討した本願補正発明から、捕捉手段についての構成のうち、切除ループの先端との連結の態様や、シース内への収納の順序などを省いたものに相当する。
　そうすると、本願発明の構成要件をすべて含み、さらに他の構成要件を付加したものに相当する本願補正発明が、前記第２の【理由】、３．（２）で検討したとおり、先願発明と同一であるから、本願発明も先願発明と同一である。
　
４．むすび
　以上のとおり、本願発明は、その出願の日前の特許出願であって、その出願後に出願公開がされた先願明細書に記載された先願発明と同一であり、しかも、この出願の発明者が先願発明をした者と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が上記特許出願の出願人と同一でもないので、特許法第２９条の２の規定により、出願の際独立して特許を受けることができないものである。
　よって、結論のとおり審決する。