【事件の表示】
　平成　２年特許願第１９０３７２号「腫瘍壊死因子（ＴＮＦ）インヒビターおよびその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成　３年　７月１５日出願公開、特開平　３−１６３０９９〕について、次のとおり審決する。
【結　論】
　本件審判の請求は、成り立たない。
【理　由】
１．手続の経緯・本願発明　
　本願は、平成２年７月１８日（パリ条約による優先権主張１９８９年７月１８日、１９８９年１２月１１日、１９９０年２月７日、それぞれ米国）に出願されたものであって、その請求項１〜５７に係る発明は、平成１３年１月９日付の手続補正書により補正された明細書および図面の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項１〜５７に記載されたとおりのものと認められるところ、その請求項６の記載は以下のとおりである（以下、これを本願発明６という。）。　
「組み換え腫瘍壊死因子（ＴＮＦ）インヒビターであって、　
（イ）１）下記ＤＮＡ配列、そのコード領域、又はＴＮＦインヒビターをコードするその領域：（ＰｒｏからＣｙｓまでの９３アミノ酸配列をコードする５２位から３３０位までの塩基配列が表示されている）　
２）下記ＤＮＡ配列、そのコード領域、又はＴＮＦインヒビターをコードするその領域：（ＭｅｔからＳｅｒまでの４６１アミノ酸配列をコードする配列（Ｍｅｔの９３位から終止コドンの１４８０位）を含む１位から２２２３位までの塩基配列が表示されている）　
３）上記１）又は２）のコード領域、又はＴＮＦインヒビターコード領域において縮重している配列 ；又は　
４）上記１）、２）又は３）に相補的なＤＮＡ配列にストリンジェントな条件下でハイブリダイズする配列　
から選ばれた配列からなる核酸配列によりコードされるものであるか、又は　
（ロ）１）下記のアミノ酸配列又はそのＴＮＦ阻害フラグメント：（５２位から３３０位までの塩基配列とそれによりコードされるＰｒｏからＣｙｓまでの９３アミノ酸配列が表示されている）　
２）下記のアミノ酸配列若しくはそのＴＮＦ阻害フラグメント、又は下記のアミノ酸配列に少なくとも８０％相同である配列：（ＬｅｕからＡｓｐまでの２３５アミノ酸配列からなるアミノ酸配列が表示されている）　
３）下記の残基１〜１８２（４０ｋＤａインヒビターΔ５３）により示されるアミノ酸配列又はそのＴＮＦ阻害フラグメント：（ＬｅｕからＡｓｐまでの２３５アミノ酸配列からなるアミノ酸配列が表示されている）　
又は、４）下記の残基１〜１８４（４０ｋＤａインヒビターΔ５１）により示されるアミノ酸配列又はそのＴＮＦ阻害フラグメント：（ＬｅｕからＡｓｐまでの２３５アミノ酸配列からなるアミノ酸配列が表示されている）　
からなるものである上記ＴＮＦインヒビター（但し、アミノ酸配列の残基１７４はＡｒｇである）。」　
　当該請求項は４０ｋＤａＴＮＦインヒビターに関するものであり、（イ）の２）に記載されたＤＮＡ配列は４０ｋＤａＴＮＦインヒビターが由来するところのＴＮＦレセプターの全長アミノ酸配列をコードするものであり、（ロ）の２）に記載されたアミノ酸配列は４０ｋＤａＴＮＦインヒビターの全長アミノ酸配列である。　
　
２．当審が通知した拒絶理由　
　当審は、４０ｋＤａＴＮＦインヒビターに係る本願発明について、平成１２年６月２３日付で、　
「この出願の請求項に係る発明は、その出願の日前の出願であって、その出願後に出願公告又は出願公開された下記の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明又は考案と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の出願に係る上記の発明又は考案をしたものと同一でなく、またこの出願の時において、その出願人がその出願前の出願に係る上記特許出願又は実用新案登録出願の出願人と同一でもないので、特許法第２９条の２の規定により特許を受けることができない。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　記　
特願平２−２３５５０２号（特開平３−１３３３８２号参照　平成２年９月５日出願）：優先権主張１：１９８９年９月５日米国出願４０３２４１号、優先権主張２：１９８９年９月１１日米国出願４０５３７０号、優先権主張３：１９８９年１０月１３日米国出願４２１４１７号、優先権主張４：１９９０年５月１０日米国出願第５２３６３５号」　
という内容の拒絶理由を通知した。　
　
３．当審の判断　
（３−１）上記拒絶理由通知に対し、請求人は、平成１３年１月９日付で本願明細書を補正するとともに、意見書を提出し、当該補正後の請求項６〜１０に係る４０ｋＤａＴＮＦインヒビターに関して、先願の図２Ａでは１７４位のアミノ酸残基はＭｅｔであるのに対し、本願では同部位のアミノ酸残基はＡｒｇとなっており、両アミノ酸配列は同じものではない旨、反論している。　
（３−２）これにつき、当審は、平成１７年４月２５日付で、審判請求人に対して、上記補正後の請求項６に係る発明である本願発明６は以下の点からみて当審が平成１２年６月２３日付で通知した拒絶理由により特許を受けられないものであり、本願は拒絶すべきものであると考えられる旨指摘し、これについて意見があれば述べるよう、審尋した。　
「当審が４０ｋＤａＴＮＦインヒビターに係る本願発明について平成１２年６月２３日付で通知した拒絶理由で引用した特許出願（特願平２−２３５５０２号（特開平３−１３３３８２号））の出願当初の明細書（以下、先願明細書という。）に添付された第２Ａ図および第２Ｂ図には、上記（イ）の２）のアミノ酸配列と、１７４位のアミノ酸が本願のものがＡｒｇであるのに対してＭｅｔである点でのみ相違するアミノ酸配列およびそれをコードするＤＮＡが記載されており、先願明細書には、また、上記（イ）の２）のアミノ酸配列と１７４位のアミノ酸が相違するアミノ酸配列をコードするＤＮＡを発現させるとＴＮＦ−Ｒの生物学的活性が得られること、（ロ）の２）に記載されたアミノ酸配列と１７４位のアミノ酸がＭｅｔである点でのみ相違するアミノ酸配列を有する（イ）の２）のアミノ酸配列と１７４位のアミノ酸が相違するアミノ酸配列の断片ポリペプチドがＴＮＦ−Ｒの生物学的活性を有すること、また、当該ポリペプチドのＣ末端側が一部欠けた断片であるＬｅｕからＣｙｓまでの１６３アミノ酸残基からなるポリペプチドもＴＮＦ−Ｒの生物学的活性を有することが記載され、また、当該先願の優先権主張の基礎となる米国特許出願４２１４１７号（出願日１９８９年１０月１３日）の出願書類（以下、先願優先権証明書という。）にも、第２Ａ図および第２Ｂ図と同じＤＮＡおよびアミノ酸配列を記載した図面が第１Ａ図および第１Ｂ図として添付されている。　
　先願明細書におけるＴＮＦ−ＲポリペプチドはＴＮＦ阻害活性を有するものであり、本願におけるＴＮＦレセプターに該当するものであるから、先願明細書及び先願優先権証明書のこれらの記載からみて、先願明細書には、本願（イ）の２）のものと１７４位のみが異なるアミノ酸配列をコードするＤＮＡからなる核酸配列によりコードされる、組み換えＴＮＦインヒビター、並びに、本願（ロ）の２）のものと１７４位のみが異なるアミノ酸配列からなる組み換えＴＮＦインヒビター、及び、当該アミノ酸配列のＴＮＦ阻害フラグメントが記載されているといえる。　
　そして、先願の優先日当時は、有用な特性を有する蛋白質の特定のアミノ酸配列が知られた場合は、当業者は周知の部位特異的変異の手法等を用いて、当該特定のアミノ酸配列に対して数個程度のアミノ酸の欠失、置換、付加を有するもので、これと同様の有用な特性を有する蛋白質を得ることができ、また、上記アミノ酸をコードする天然のＤＮＡ配列も知られた場合には、周知のハイブリダイズの手法を用いて、当該ＤＮＡ配列を有する核酸とストリンジェントな条件下でハイブリダイズする天然のＤＮＡによりコードされる、上記蛋白質と同様な有用な特性を有する蛋白質を得ることができる状況にあったものと認められるから、これらの手法により得られ、同様の有用な特性を有する蛋白質変異体は、先願明細書に開示されていたに等しいといえるものである。　
　そこで、本願発明６と先願明細書に記載された発明を対比すると、両者は、本願のＴＮＦインヒビターが、特定のアミノ酸配列およびその８０％相同物並びにＤＮＡがストリンジェントな条件でハイブリダイズするものにおいて、１７４位のアミノ酸が常にＡｒｇである点で一応相異するのみである。　
　しかしながら、本願発明６のＴＮＦインヒビターは、１７４位のアミノ酸がＡｒｇであることにより、先願明細書に記載された特定のアミノ酸配列、すなわち１７４位のアミノ酸がＭｅｔであるものと比べて格別優れた特性を有するものとは認められない。すなわち、本願発明６のＴＮＦインヒビターは、特に１７４位のアミノ酸がＡｒｇであることに特徴があるわけではなく、本願請求項６に記載された特定のアミノ酸配列のＴＮＦインヒビターは、先願明細書に記載された特定のアミノ酸配列のＴＮＦインヒビターの単なる変異体であるに過ぎない。　
　そうすると、先願明細書に開示されたに等しい上述の蛋白質変異体には、１７４位のアミノ酸がＡｒｇであるようなものも含まれているというべきであるから、本願発明６は、先願明細書に記載された発明と実質的に同一なものである。　
　したがって、本願発明６は、当審が平成１２年６月２３日付で通知した上記拒絶理由により拒絶すべきものである。」　
（３−３）これにつき、審判請求人からは、何ら回答がなかった。　
　してみると、請求人は上記審尋で当審が指摘した事項のいずれについても反論ができなかったと解されるから、先の拒絶理由は妥当なものであるといえ、本願発明６は、先願の優先日において先願明細書に記載された発明と実質的に同一なものであるとすべきものといえる。　
　そして、本願の発明者は先願に係る上記の発明をしたものと同一ではなく、また本願の出願の時において、本願の出願人は先願の出願人と同一でもない。　
　
４．むすび　
　したがって、本願発明６は特許法第２９条の２の規定により特許をすることができないものであるから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本特許出願は拒絶すべきものである。　
　よって、結論のとおり審決する。